62013TJ0599
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)
7 maggio 2015 (
*1
)
«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo GELENKGOLD — Marchio comunitario figurativo anteriore raffigurante una tigre — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Alterazione del carattere distintivo del marchio anteriore — Somiglianza dei segni sul piano fonetico — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
Nella causa T‑599/13,
Cosmowell GmbH, con sede in Sankt Johann in Tirol (Austria), rappresentata da J. Sachs, avvocato,
ricorrente,
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da D. Walicka, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:
Haw Par Corp. Ltd, con sede in Singapore (Singapore), rappresentata da C. Schultze, J. Ossing, R.-D. Härer, C. Weber, H. Ranzinger, C. Brockmann e C. Gehweiler, avvocati,
avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 5 settembre 2013 (procedimento R 2013/2012-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Haw Par Corp. Ltd e la Cosmowell GmbH,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione),
composto da G. Berardis (relatore), presidente, O. Czúcz e A. Popescu, giudici,
cancelliere: J. Weychert, amministratore
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 novembre 2013,
visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 febbraio 2014,
visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 febbraio 2014,
vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 16 maggio 2014,
vista la controreplica dell’interveniente, depositata presso la cancelleria del Tribunale il 24 luglio 2014,
in seguito all’udienza del 22 gennaio 2015, alla quale l’interveniente non ha partecipato,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
L’11 maggio 2011 la Cosmowell GmbH, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
2
Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il seguente segno figurativo:
3
I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano, in particolare, nella classe 5 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti dietetici per uso medico; integratori nutrizionali; integratori alimentari per uso medico; integratori alimentari non per uso medico; integratori alimentari a base di minerali».
4
La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 118/2011, del 27 giugno 2011.
5
Il 14 settembre 2011 la Haw Par Corp. Ltd, interveniente, ha proposto opposizione, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009, contro la registrazione del marchio richiesto, in particolare, per i prodotti di cui al precedente punto 3.
6
L’opposizione era fondata, in particolare, sul marchio comunitario figurativo anteriore, registrato il 25 novembre 1998 con il numero 228288 e rinnovato fino al 16 aprile 2016, riprodotto di seguito:
7
Il marchio anteriore designa, in particolare, prodotti rientranti nella classe 5 ai sensi dell’Accordo di Nizza e corrispondenti alla descrizione seguente: «Prodotti farmaceutici; prodotti medicati e medicinali per uso umano; impiastri, bende e materiali per fasciature; impiastri, bende e materiali per fasciature medicati; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi; erbicidi; insettifughi».
8
L’impedimento dedotto a sostegno dell’opposizione era quello di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
9
Il 30 agosto 2012 la divisione di opposizione ha accolto integralmente l’opposizione.
10
Il 29 ottobre 2012 la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, contro la decisione della divisione di opposizione.
11
Con decisione del 5 settembre 2013 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso e ha confermato l’esistenza di un rischio di confusione. A tal fine, la commissione di ricorso ha, in particolare, considerato quanto segue:
—
il pubblico di riferimento faceva prova di un maggiore livello di attenzione e il territorio interessato era quello dell’intera Unione europea, sebbene fosse opportuno basarsi innanzitutto sul pubblico germanofono;
—
detti prodotti erano in parte identici e in parte simili;
—
il confronto dei segni, che doveva tener conto del marchio anteriore come registrato e non come asseritamente utilizzato, portava a concludere che i prodotti presentavano un grado medio di somiglianza dal punto di vista visivo e un grado elevato di somiglianza dal punto di vista concettuale, mentre non era possibile compararli dal punto di vista fonetico;
—
il marchio anteriore aveva carattere distintivo intrinseco medio;
—
esisteva un rischio di confusione per il pubblico, indipendentemente della questione se tale marchio avesse acquisito un carattere distintivo accresciuto dall’uso che ne era stato fatto in Germania.
Conclusioni delle parti
12
Nel ricorso, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
respingere l’opposizione;
—
condannare l’interveniente alle spese sostenute dalla ricorrente, ivi comprese quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
13
All’udienza, in primo luogo, in risposta ad una domanda del Tribunale, la ricorrente ha adattato il suo secondo capo delle conclusioni in modo da limitarlo al rigetto dell’opposizione nella parte in cui quest’ultima era fondata sul marchio anteriore, richiamato al precedente punto 6, e non anche sugli altri marchi richiamati dall’interveniente a sostegno della sua opposizione, che non sono stati esaminati nella decisione impugnata.
14
In secondo luogo, la ricorrente ha integrato le proprie conclusioni chiedendo che anche l’UAMI sia condannato alle spese.
15
L’UAMI e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare la ricorrente alle spese.
16
All’udienza, l’UAMI, in primo luogo, ha eccepito l’irricevibilità del secondo capo delle conclusioni della ricorrente come presentato nel ricorso e, in secondo luogo, si è rimesso al giudizio del Tribunale per quanto riguarda la ricevibilità ratione temporis della nuova domanda della ricorrente riguardante le spese.
In diritto
17
La ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
18
In sostanza, essa fa valere che, nel confronto dei segni in conflitto, la commissione di ricorso non ha tenuto conto del marchio richiesto considerato nel suo insieme. Inoltre, la commissione di ricorso sarebbe incorsa in errore nel giungere alla conclusione che non era possibile comparare dal punto di vista fonetico i segni in conflitto per il fatto che il marchio anteriore era meramente figurativo e non avrebbe tenuto conto della forma secondo la quale il marchio anteriore era stato effettivamente utilizzato.
19
L’UAMI e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
20
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, su opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio con un marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi che i due marchi designano, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
21
Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, secondo la percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o dei servizi di cui trattasi, e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti nel caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi designati [v. sentenza del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Racc., EU:T:2003:199, punti da 30 a 33 e giurisprudenza ivi citata].
Sul pubblico di riferimento
22
Secondo la giurisprudenza, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche tener conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare a seconda della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi [v. sentenza del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Racc., EU:T:2007:46, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].
23
Nella specie, da un lato, al punto 18 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato che, poiché il marchio anteriore era un marchio comunitario, il territorio rilevante era quello dell’Unione, sebbene si sia fondata, «innanzitutto», sulla percezione del pubblico germanofono. Dall’altro lato, in detto punto 18 nonché ai punti 30 e 31 della stessa decisione, essa ha sostanzialmente ritenuto che il pubblico di riferimento, composto sia dal grande pubblico sia dagli specialisti nei settori farmaceutico, medico e veterinario, facesse prova di un maggiore grado di attenzione, dato che i prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto avevano un’influenza più o meno marcata sulla salute umana e degli animali domestici.
24
Occorre confermare le osservazioni della commissione di ricorso relative al territorio rilevante e quelle riguardanti il livello di attenzione del pubblico, posto che sono conformi alla giurisprudenza [v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 2010, Novartis/UAMI – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T‑331/09, Racc., EU:T:2010:520, punto 26 e giurisprudenza ivi citata, e dell’11 giugno 2014, Golam/UAMI – meta Fackler Arzneimittel (METABIOMAX), T‑281/13, EU:T:2014:440, punti da 30 a 32].
Sul confronto tra i prodotti
25
Secondo una costante giurisprudenza, per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi, occorre tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra gli stessi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità. Si può tenere conto anche di altri fattori quali, ad esempio, i canali di distribuzione dei prodotti in esame [v. sentenza dell’11 luglio 2007, El Corte Inglés/UAMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Racc., EU:T:2007:219, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].
26
Nella specie, al punto 19 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha confermato le conclusioni della divisione di opposizione, non contestate dinanzi ad essa, secondo le quali i «prodotti farmaceutici e veterinari» contraddistinti dal marchio richiesto erano identici ai «prodotti farmaceutici» tutelati dal marchio anteriore, mentre esisteva una relazione di somiglianza tra gli altri prodotti di cui trattasi.
27
Tale valutazione, che è conforme alla giurisprudenza [v., in tal senso, sentenze del 29 febbraio 2012, Certmedica International e Lehning entreprise/UAMI – Lehning entreprise e Certmedica International (L112), T‑77/10 e T‑78/10, EU:T:2012:95, punti 93 e 94, e dell’11 giugno 2014, Golam/UAMI – Pentafarma (METABOL), T‑486/12, EU:T:2014:508, punto 40] e che, del resto, le parti non rimettono in discussione, va confermata.
Sul confronto tra i segni
28
La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che il consumatore medio ha dei prodotti o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tale proposito, il consumatore medio di solito percepisce un marchio come un tutt’uno e non si dedica a esaminarne i vari dettagli (v. sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C‑334/05 P, Racc., EU:C:2007:333, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).
29
La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in questione ciascuno nel suo insieme, il che non esclude che l’impressione globale prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da uno o più delle sue componenti (v. sentenza UAMI/Shaker, punto 28 supra, EU:C:2007:333, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). È solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento dominante (sentenza UAMI/Shaker, punto 28 supra, EU:C:2007:333, punto 42). Ciò potrebbe verificarsi segnatamente quando tale componente può, da sola, dominare l’immagine di tale marchio che il pubblico di riferimento conserva nella memoria, cosicché tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell’impressione complessiva da questo prodotta (sentenza del 20 settembre 2007, Nestlé/UAMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, punti 42 e 43).
30
Nella fattispecie, la commissione di ricorso, da un lato, ha ricordato che il confronto dei segni doveva limitarsi a prendere in considerazione gli stessi come figuravano nel registro dell’UAMI e, dall’altro, ha ritenuto che tali segni presentassero un grado medio di somiglianza visiva, un grado elevato di somiglianza concettuale, mentre non fosse possibile compararli dal punto di vista fonetico.
31
La ricorrente, in primo luogo, fa valere che sarebbe stato necessario tener conto della forma con la quale il marchio anteriore era stato utilizzato dall’interveniente e, in secondo luogo, contesta la valutazione delle tre somiglianze effettuata dalla commissione di ricorso.
32
L’UAMI e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
Sugli argomenti della ricorrente riguardanti la forma con la quale il marchio anteriore sarebbe stato utilizzato
33
La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso, nella sua valutazione della somiglianza dei segni in conflitto, non ha tenuto conto del fatto che l’interveniente non aveva utilizzato il marchio anteriore come era stato registrato, né come marchio meramente figurativo consistente nella raffigurazione di una tigre. L’interveniente avrebbe, infatti, aggiunto a tale raffigurazione l’elemento denominativo «tiger balm» nonché taluni caratteri di una scrittura dell’Estremo Oriente, cosa che attenuerebbe la somiglianza dei segni, in particolare nei limiti in cui il marchio richiesto non richiamerebbe la cultura orientale.
34
L’UAMI e l’interveniente replicano che la commissione di ricorso ha correttamente comparato i segni in conflitto basandosi sulla forma con la quale essi figurano nel registro dell’UAMI.
35
I presenti argomenti della ricorrente non possono essere accolti. Dalla giurisprudenza risulta, infatti, che, in linea di principio, la valutazione del rischio di confusione si compie sulla base di un confronto fra il marchio richiesto come descritto nel registro dell’UAMI e il marchio anteriore come registrato [v., in tal senso, sentenze del 13 settembre 2007, Il Ponte Finanziaria/UAMI, C‑234/06 P, Racc., EU:C:2007:514, punto 62, e del 7 febbraio 2012, Dosenbach-Ochsner/UAMI – Sisma (Rappresentazione di elefanti in un rettangolo), T‑424/10, Racc., EU:T:2012:58, punto 38].
36
Tale conclusione è conforme al principio secondo il quale, se una parte che ha presentato una domanda di marchio comunitario che è stata oggetto di un procedimento di opposizione sulla base di un marchio anteriore ritiene che quest’ultimo marchio sia stato utilizzato solo con una forma che ne altera il carattere distintivo, essa può richiedere la prova dell’uso effettivo di tale marchio anteriore, conformemente all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. È nell’ambito dell’esame di una siffatta domanda che l’UAMI può valutare, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, se il marchio anteriore è stato oggetto di un uso effettivo solo in una forma che si differenzia da quella in cui esso è stato registrato e che ne altera il carattere distintivo. Se ciò si verifica, l’opposizione è respinta, e ciò senza che l’UAMI si pronunci sull’eventuale esistenza di un rischio di confusione.
37
Nella fattispecie, la ricorrente non ha espressamente richiesto, dinanzi alla divisione di opposizione, che l’interveniente fornisse la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore. A tale riguardo, si deve rilevare che, a differenza di quanto affermato dalla ricorrente durante l’udienza, le sue osservazioni sull’opposizione presentate all’UAMI il 20 febbraio 2012 non contengono una siffatta domanda, ma si limitano a sostenere che, nella valutazione del rischio di confusione, si doveva tener conto della forma con la quale il marchio anteriore era stato utilizzato.
38
Orbene, secondo una giurisprudenza costante, la questione della prova dell’uso effettivo del marchio anteriore deve essere formulata espressamente e tempestivamente dinanzi alla divisione di opposizione, poiché l’uso effettivo del marchio costituisce una questione che, una volta sollevata dal richiedente il marchio, dev’essere risolta prima di decidere sull’opposizione vera e propria [v., in tal senso, sentenza del 22 marzo 2007, Saint-Gobain Pam/UAMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, Racc., EU:T:2007:96, punti 34 e 37 e giurisprudenza ivi citata].
39
Tale questione non può quindi essere presentata per la prima volta né dinanzi alla commissione di ricorso (v., in tal senso, sentenza PAM PLUVIAL, punto 38 supra, EU:T:2007:96, punto 39) né dinanzi al Tribunale [v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2007, NV Marly/UAMI – Erdal (Top iX), T‑57/06, EU:T:2007:333, punto 18].
40
Inoltre, si deve respingere l’argomento che la ricorrente tenta di trarre dalla sentenza del 18 luglio 2013, Specsavers International Healthcare e a. (C‑252/12, Racc., EU:C:2013:497). In tale sentenza la Corte ha, infatti, dichiarato che, quando un marchio comunitario è registrato in bianco e nero e non a colori, ma il titolare lo ha utilizzato in modo estensivo in un colore o in una combinazione di colori particolari così da essere ormai associato, nella memoria di una parte significativa del pubblico, a tale colore o a tale combinazione di colori, il colore o i colori usati da un terzo per raffigurare un segno che si afferma arrechi pregiudizio a detto marchio sono rilevanti ai fini della valutazione complessiva del rischio di confusione o dell’indebito vantaggio ai sensi di tale disposizione (sentenza Specsavers International Healthcare e a., cit., EU:C:2013:497, punti 37 e 41). Orbene, le circostanze del caso di specie sono differenti da quelle sulle quali la Corte si è pronunciata in detta sentenza, dato che la ricorrente sostiene che il marchio anteriore dell’interveniente non dovrebbe essere tutelato come è stato registrato, ma solamente come sarebbe stato utilizzato. Il tema trattato dalla Corte invece riguardava in particolare la questione se il rischio di confusione tra due marchi aumenti perché il marchio successivo riprende non solo la forma del marchio anteriore come registrato, ma anche i colori con i quali quest’ultimo è stato effettivamente utilizzato.
41
Alla luce di tutto quanto precede, occorre respingere i presenti argomenti della ricorrente e valutare la fondatezza dell’esame della somiglianza dei segni effettuato dalla commissione di ricorso sulla base del marchio anteriore come registrato, ossia con la forma meramente figurativa della riproduzione di una tigre.
Sul confronto visivo
42
Al punto 25 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che i segni in conflitto presentassero un grado medio di somiglianza visiva, poiché le somiglianze derivanti dai loro elementi figurativi non erano neutralizzate dal fatto che solo il marchio richiesto presentava un elemento denominativo.
43
Per prima cosa, la ricorrente sostiene che le raffigurazioni di una tigre che compaiono in ognuno dei segni in conflitto sono differenti per quanto riguarda, in particolare, la direzione del salto effettuato dall’animale, la visibilità degli artigli, i motivi del pelo e il colore della punta della coda. Tali differenze sarebbero tanto più rilevanti in quanto si tratterebbe, nei due segni considerati, di raffigurazioni realistiche di una tigre. Essa fa poi notare che solo il marchio richiesto contiene un elemento denominativo, ossia la parola «gelenkgold», che avrebbe un carattere distintivo medio e non sarebbe trascurabile.
44
L’UAMI e l’interveniente rilevano che l’elemento denominativo di un marchio complesso non è necessariamente dominante nell’ambito dello stesso, potendo l’elemento figurativo conservare una posizione distintiva autonoma, e gli elementi figurativi dei segni in conflitto, nonostante le loro leggere differenze, saranno entrambi ricordati dal pubblico di riferimento come immagini di una tigre che salta, con la bocca aperta e la coda alzata.
45
In primo luogo, si deve rilevare che dai punti da 22 a 25 della decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso ha effettuato il confronto visivo dei segni in conflitto tenendo conto, da un lato, di tutti gli elementi del marchio richiesto e, dall’altro, dell’elemento figurativo che costituisce il marchio anteriore. Tale modus procedendi deve essere approvato, poiché, all’interno del marchio richiesto, l’elemento denominativo «gelenkgold» non è in alcun modo trascurabile ai sensi della giurisprudenza ricordata al precedente punto 29, tanto quanto non lo è la raffigurazione di una tigre.
46
Inoltre, all’interno del marchio richiesto, la raffigurazione di una tigre ha una dimensione tale e occupa una posizione tale che sarà per forza notata dal pubblico di riferimento.
47
In secondo luogo, va confermata l’osservazione della commissione di ricorso, contenuta al punto 24 della decisione impugnata, secondo la quale, in sostanza, le differenze tra le due raffigurazioni di una tigre non incideranno particolarmente sulla somiglianza visiva dei segni. Il consumatore medio, infatti, solo raramente ha la possibilità di procedere ad un raffronto diretto dei vari marchi e deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria (v. sentenza del 26 aprile 2007, Alcon/UAMI, C‑412/05 P, Racc., EU:C:2007:252, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).
48
In terzo luogo, è importante ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, quando un marchio è composto di elementi denominativi e figurativi, i primi sono, in linea di principio, maggiormente distintivi rispetto ai secondi, poiché il consumatore medio farà più facilmente riferimento al prodotto in questione citando il nome che descrivendo l’elemento figurativo del marchio [v. sentenza del 7 febbraio 2013, AMC-Representações Têxteis/UAMI – MIP Metro (METRO KIDS COMPANY), T‑50/12, EU:T:2013:68, punto 29 e giurisprudenza ivi citata]. Questo accade nella presente fattispecie, poiché la parola «gelenkgold» occupa un posto importante all’interno del marchio richiesto ed è scritta in modo inclinato verso destra e verso l’alto, con caratteri in grassetto e un bordo nero spesso che circonda le lettere, che appaiono in bianco.
49
Alla luce di tali considerazioni, occorre invalidare la constatazione della commissione di ricorso secondo la quale i segni in conflitto presentano un grado medio di somiglianza visiva, mentre, in realtà, è un grado soltanto tenue.
Sul confronto fonetico
50
Al punto 26 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che non fosse possibile comparare i segni in conflitto dal punto di vista fonetico, poiché il marchio anteriore non presentava elementi denominativi.
51
La ricorrente addebita alla commissione di ricorso di aver così ignorato l’elemento denominativo del marchio richiesto, che consentirebbe di escludere l’esistenza di una somiglianza fonetica.
52
L’UAMI e l’interveniente sostengono che la commissione di ricorso è giunta correttamente alla conclusione che il confronto fonetico non fosse possibile nella specie.
53
A tale riguardo, in primo luogo, dalla giurisprudenza risulta che, quando un marchio meramente figurativo rappresenta una forma che il pubblico di riferimento è facilmente in grado di riconoscere e di associare a una parola precisa e concreta, è con tale parola che designerà detto marchio, mentre se un marchio figurativo comprende anche un elemento denominativo sarà in linea di principio tramite il suo utilizzo che detto pubblico si riferirà a quest’ultimo marchio.
54
Infatti, innanzitutto, nella sentenza del 7 settembre 2006, L & D/UAMI – Sämann (Aire Limpio) (T‑168/04, Racc., EU:T:2006:245, punto 96), il Tribunale ha dichiarato che esisteva una differenza fonetica tra i segni in conflitto, poiché il marchio anteriore, che era meramente figurativo e consisteva nella raffigurazione di un abete, poteva essere riferito a voce descrivendo il segno, mentre il marchio richiesto, composto di un elemento figurativo che riproduceva un abete somigliante a quello del marchio anteriore e dell’elemento denominativo «aire limpio», poteva essere espresso a voce usando detto elemento denominativo. La stessa conclusione è stata accolta nella sentenza del 2 luglio 2009, Fitoussi/UAMI – Loriot (IBIZA REPUBLIC) (T‑311/08, EU:T:2009:244, punto 43) rispetto a un marchio anteriore meramente figurativo raffigurante una stella e un marchio richiesto che, oltre a una stella, conteneva l’elemento denominativo «ibiza republic».
55
Successivamente, nella sentenza del 14 dicembre 2006, Mast-Jägermeister/UAMI – Licorera Zacapaneca (VENADO con riquadro e a.) (T‑81/03, T‑82/03 e T‑103/03, Racc., EU:T:2006:397, punti 93 e 94), il Tribunale ha riconosciuto l’esistenza di una somiglianza fonetica tra, da un lato, taluni marchi richiesti costituiti da una testa di cervo e dall’elemento denominativo «venado» e, dall’altro, un marchio anteriore meramente figurativo raffigurante una testa di cervo. È stato rilevato, infatti, che il pubblico spagnolo poteva utilizzare la parola «venado» (cervo, selvaggina grossa) per designare il marchio anteriore, che non conteneva elementi denominativi. Un ragionamento simile è stato seguito nella sentenza del 17 aprile 2008, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg./UAMI – Pelikan (Raffigurazione di un pellicano) (T‑389/03, EU:T:2008:114, punti 93 e 94) in cui si trattava dei marchi figurativi anteriori contenenti la raffigurazione di un pellicano nonché l’elemento denominativo «pelikan» e di un marchio richiesto composto esclusivamente della raffigurazione di un pellicano. A tal fine, è stato tenuto conto del fatto che, nelle lingue utilizzate dal pubblico di riferimento, l’immagine di un pellicano si esprimeva oralmente con una parola che presentava un elevatissimo grado di somiglianza con detto elemento denominativo.
56
In secondo luogo, si deve osservare che la giurisprudenza richiamata dall’UAMI non rimette in discussione il principio esposto al precedente punto 53.
57
Per prima cosa, infatti, l’UAMI menziona la sentenza del 25 marzo 2010, Nestlé/UAMI – Master Beverage Industries (Golden Eagle e Golden Eagle Deluxe) (da T‑5/08 a T‑7/08, Racc., EU:T:2010:123), emessa in cause nelle quali si trattava di mettere a confronto, da un lato, marchi complessi contenenti gli elementi denominativi «golden eagle» o «golden eagle deluxe» ed elementi figurativi raffiguranti chicchi di caffè e una tazza da caffè e, dall’altro, un marchio anteriore meramente figurativo che non conteneva altro che i medesimi elementi figurativi. La commissione di ricorso aveva escluso l’esistenza di un rischio di confusione ritenendo che i segni non fossero simili (sentenza Golden Eagle e Golden Eagle Deluxe, cit., EU:T:2010:123, punto 19). La ricorrente, titolare del marchio anteriore, addebitava alla commissione di ricorso di non aver effettuato il confronto fonetico dei segni, che sarebbe stato possibile nonostante in detto marchio non comparissero elementi denominativi. Il Tribunale ha respinto tale argomento, volto, in sostanza, a far accertare una somiglianza fonetica sulla base dell’identità degli elementi figurativi dei segni, non già considerando che un siffatto confronto fosse impossibile, bensì ritenendo che non fosse pertinente. A tale riguardo, esso ha rilevato che, per riferirsi ai marchi richiesti, il pubblico di riferimento menzionerebbe il loro elemento denominativo, ma non descriverebbe il loro elemento figurativo (sentenza Golden Eagle e Golden Eagle Deluxe, cit., EU:T:2010:123, punti 66 e 67).
58
Ne consegue che, nelle cause che hanno dato luogo alla sentenza Golden Eagle e Golden Eagle Deluxe, punto 57 supra (EU:T:2010:123), il confronto fonetico invocato dalla ricorrente di quella causa non era pertinente, perché tale confronto, alla luce delle circostanze del caso di specie, non avrebbe consentito di confutare quanto affermato dalla commissione di ricorso e cioè che i segni in conflitto erano differenti. Pertanto, non si può in alcun modo ritenere che detta sentenza abbia rimesso in discussione il principio e la giurisprudenza menzionati ai precedenti punti da 53 a 55, poiché essa costituisce, al contrario, un’applicazione di detto principio.
59
L’UAMI cerca, poi, di avvalersi della sentenza Rappresentazione di elefanti in un rettangolo, punto 35 supra (EU:T:2012:58), pronunciata in una causa avente ad oggetto un marchio meramente figurativo raffigurante più elefanti in un rettangolo, oggetto di un procedimento di dichiarazione di nullità fondato su marchi anteriori meramente figurativi raffiguranti un elefante e sul marchio anteriore meramente denominativo ELEFANTEN. La ricorrente, titolare dei marchi anteriori, sosteneva in particolare che la commissione di ricorso aveva erroneamente menzionato l’esistenza di una differenza fonetica tra i segni in conflitto. A tale riguardo, il Tribunale, basandosi sulla sentenza Golden Eagle e Golden Eagle Deluxe, punto 57 supra (EU:T:2010:123), ha ritenuto che tale somiglianza non fosse pertinente, poiché, in sostanza, data l’assenza di elementi denominativi nel marchio contestato, quest’ultimo poteva essere pronunciato solo descrivendone il contenuto visivo o concettuale. Quindi, il confronto fonetico dei segni in conflitto non aveva valore autonomo rispetto ai confronti visivo e concettuale (v., in tal senso, sentenza Rappresentazione di elefanti in un rettangolo, punto 57 supra, EU:T:2012:58, punti 45 e 46).
60
Si deve sottolineare che la sentenza Rappresentazione di elefanti in un rettangolo, punto 35 supra (EU:T:2012:58), riguardava un caso particolare nel quale un segno meramente figurativo doveva essere comparato con altri segni meramente figurativi nonché con un segno meramente denominativo il cui significato coincideva con quello di detti segni figurativi. È solo in tali circostanze che il Tribunale ha ritenuto che il confronto fonetico fosse privo di pertinenza e non aggiungesse niente agli altri due confronti.
61
Pertanto, la sentenza Rappresentazione di elefanti in un rettangolo, punto 35 supra (EU:T:2012:58), non può essere interpretata nel senso da rimettere in discussione il principio ricordato al precedente punto 53.
62
In terzo luogo, si deve rilevare che, sebbene nella sentenza del 17 maggio 2013, Sanofi Pasteur MSD/UAMI – Mundipharma (Rappresentazione di due falci incrociate) (T‑502/11, EU:T:2013:263, punto 49), il Tribunale abbia confermato l’affermazione della commissione di ricorso che non si poteva procedere al confronto dei segni in conflitto sul piano fonetico, esso ha tuttavia precisato che si trattava di segni che erano non solo meramente figurativi, ma anche astratti. Orbene, il principio enunciato al precedente punto 53 concerne segni meramente figurativi che, come la raffigurazione di una tigre nel caso di specie, non sono astratti, ma possono essere immediatamente associati a un parola precisa e concreta.
63
Inoltre, si deve osservare che detto principio non confligge neanche con la giurisprudenza derivante dalla sentenza dell’8 ottobre 2014, Fuchs/UAMI – Les Complices (Stella in un cerchio) (T‑342/12, Racc., EU:T:2014:858, punti da 46 a 48). Sebbene, infatti, in tale occasione, il Tribunale abbia affermato che non fosse possibile comparare dal punto di vista fonetico due marchi meramente figurativi entrambi raffiguranti una stella, esso ha tuttavia ricordato la giurisprudenza secondo la quale, in linea di principio, il confronto fonetico è privo di pertinenza, e non impossibile, riguardo ai marchi figurativi. In ogni caso, la summenzionata sentenza Stella in un cerchio (EU:T:2014:858), riguarda l’ipotesi in cui i segni in conflitto sono tutti meramente figurativi, mentre quella di cui al precedente punto 53, che è rilevante ai fini della presente causa, concerne il confronto fonetico tra un marchio meramente figurativo e un marchio figurativo contenente anche un elemento denominativo.
64
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che, nella specie, fosse impossibile comparare i segni in conflitto sul piano fonetico.
65
In considerazione del fatto che il pubblico di riferimento indicherà il marchio richiesto pronunciando il suo elemento denominativo «gelenkgold» mentre, trattandosi del marchio anteriore, non potrà che pronunciare la parola «tigre», si deve giungere alla conclusione che i segni in conflitto sono differenti dal punto di vista fonetico, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso.
Sul confronto concettuale
66
Al punto 27 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che i segni in conflitto presentassero un elevato grado di somiglianza concettuale, dal momento che erano entrambi associati all’idea di una tigre che salta, che suggerirebbe i concetti di forza e di agilità. Essa ha aggiunto che il pubblico germanofono intenderà l’elemento denominativo «gelenkgold» del marchio richiesto come un’allusione ad articolazioni in buona salute, circostanza che rafforza il concetto di agilità veicolato dalle raffigurazioni delle tigri.
67
La ricorrente fa valere, in sostanza, che la presenza dell’immagine di una tigre in ciascuno dei segni in conflitto non dà luogo a una somiglianza concettuale che consenta di constatare l’esistenza di un rischio di confusione. Inoltre, essa addebita alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto dell’elemento denominativo del marchio richiesto, il cui significato non sarebbe compreso dal pubblico non germanofono, a parte, eventualmente, la parola «gold».
68
L’UAMI difende la correttezza della valutazione della commissione di ricorso e precisa che la parola «gelenkgold» non sarebbe compresa dal pubblico non germanofono.
69
L’interveniente aggiunge che l’elemento denominativo «gelenkgold» è molto poco distintivo in relazione ai prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto, mentre ciò non vale per la raffigurazione di una tigre.
70
In primo luogo, per quanto riguarda il pubblico di riferimento che comprende il tedesco, e che quindi riconosce nella parola «gelenkgold» l’associazione delle parole «gelenk» (articolazione) e «gold» (oro), la presenza nel solo marchio richiesto di tale elemento denominativo, che non rimanda immediatamente alle stesse idee di quelle associate alla raffigurazione di una tigre, impedisce di ritenere che i segni in conflitto presentino il grado elevato di somiglianza concettuale accertato dalla commissione di ricorso. Tali segni presentano, infatti, solo un grado medio di somiglianza per quanto riguarda il pubblico tedesco.
71
In secondo luogo, per quanto attiene alla parte non germanofona del pubblico di riferimento, innanzitutto, va osservato che non risulta chiaramente della decisione impugnata se la commissione di ricorso ne abbia tenuto conto nella sua valutazione della somiglianza concettuale. Infatti, la sua conclusione secondo la quale il grado di somiglianza concettuale tra i segni in conflitto è elevato segue immediatamente la constatazione che, per il pubblico germanofono, la parola «gelenkgold» rafforzerebbe il messaggio di agilità veicolato dalla raffigurazione della tigre. Pur supponendo, poi, che la commissione di ricorso abbia ritenuto che la sua conclusione sulla somiglianza concettuale fosse valida per tutto il pubblico di riferimento, tale conclusione non potrebbe essere confermata proprio nei confronti del pubblico non germanofono. Tale pubblico, infatti, riconoscerà nella parola «gelenkgold», la parola «gold», che non figura nel marchio anteriore. Pertanto, anche agli occhi del pubblico non germanofono, i segni in conflitto presentano solo un grado medio di somiglianza concettuale.
72
Alla luce di tutto quanto precede si deve concludere che i segni in conflitto presentano un tenue grado di somiglianza visiva e un grado medio di somiglianza concettuale, mentre sono differenti dal punto di vista fonetico.
Sul rischio di confusione
73
La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenze del 29 settembre 1998, Canon, C‑39/97, Racc., EU:C:1998:442, punto 17, e VENADO con riquadro e a., punto 55 supra, EU:T:2006:397, punto 74].
74
Inoltre, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore (sentenza dell’11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Racc., EU:C:1997:528, punto 24).
75
Ai punti da 29 a 32 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che, alla luce delle sue constatazioni relative all’identità o alla somiglianza dei prodotti e alla somiglianza dei segni nonché del carattere distintivo intrinseco normale del marchio anteriore, esistesse un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, nonostante il maggiore livello di attenzione del pubblico di riferimento e a prescindere dalla questione se il marchio anteriore avesse carattere distintivo accresciuto dall’uso che ne era stato fatto dall’interveniente in Germania.
76
Tale conclusione della commissione di ricorso non può essere confermata. Quest’ultima vi è pervenuta, infatti, sovrastimando i gradi di somiglianza visiva e concettuale tra i segni in conflitto, avendo erroneamente ignorato le differenze tra gli stessi sul piano fonetico e avendo scelto di non esaminare le prove fornite dall’interveniente al fine di dimostrare che il marchio anteriore godeva di un carattere distintivo accresciuto a motivo dell’uso che ne aveva fatto. La conclusione riguardo all’esistenza di un rischio di confusione è ancor più inficiata da tali errori tenuto conto del maggiore livello di attenzione del pubblico di riferimento giustamente riconosciuto dalla commissione di ricorso (v. precedente punto 23).
77
Date tali circostanze, occorre accogliere il motivo unico della ricorrente.
Conclusioni sull’esito del ricorso
78
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre accogliere il primo capo delle conclusioni della ricorrente e annullare la decisione impugnata.
79
Per quanto riguarda il secondo capo delle conclusioni della stessa, diretto, dopo la precisazione fornita durante l’udienza, a che il Tribunale respinga l’opposizione in quanto fondata sul marchio anteriore richiamato al precedente punto 6, si deve osservare che si tratta di una domanda di riforma [v., per analogia, sentenza dell’8 ottobre 2014, Laboratoires Polive/UAMI – Arbora & Ausonia (DODIE), T‑77/13, EU:T:2014:862, punto 61].
80
A tale riguardo, occorre ricordare che il potere di riforma, riconosciuto al Tribunale in forza dell’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, non ha come effetto di conferire a quest’ultimo la facoltà di procedere a una valutazione alla quale la commissione di ricorso non ha ancora proceduto. L’esercizio del potere di riforma deve pertanto, in linea di principio, essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta da detta commissione, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la commissione di ricorso era tenuta a prendere (sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P, Racc., EU:C:2011:452, punto 72).
81
Nella specie, si deve necessariamente constatare che le condizioni per l’esercizio del potere di riforma del Tribunale non sono soddisfatte. La commissione di ricorso non ha, infatti, esaminato se il marchio anteriore avesse carattere distintivo accresciuto dall’uso che l’interveniente ne aveva fatto, mentre, in considerazione della giurisprudenza menzionata al precedente punto 74, non era escluso che tale elemento avrebbe potuto consentire di constatare l’esistenza di un rischio di confusione.
82
A tale proposito, occorre rilevare che l’interveniente sembra chiedere al Tribunale di tener conto, ai fini del rigetto del ricorso, delle prove da essa prodotte dinanzi alla divisione di opposizione e dinanzi alla commissione di ricorso al fine di dimostrare un siffatto uso del marchio anteriore.
83
Riguardo a tale domanda, è sufficiente constatare che, poiché dal punto 32 della decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso non si è pronunciata su dette prove, ogni considerazione su tale punto sarebbe ininfluente sulla legittimità della decisione impugnata. Pertanto, il Tribunale non può dare alcun seguito al presente argomento dell’interveniente (v., per analogia, sentenza DODIE, punto 79 supra, EU:T:2014:862, punto 58).
84
Alla luce di quanto precede, nonostante le precisazioni apportate durante l’udienza, il secondo capo delle conclusioni della ricorrente deve essere respinto.
Sulle spese
85
Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Quando vi siano più parti soccombenti, il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese.
86
Essendo rimasti sostanzialmente soccombenti, l’UAMI e l’interveniente vanno condannati alle spese, conformemente alle conclusioni della ricorrente, come integrate durante l’udienza. A tale riguardo, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il fatto che la parte vincitrice abbia precisato le sue conclusioni sulle spese solo all’udienza non osta a che la sua domanda sia accolta [v., in tal senso, sentenze del 5 ottobre 2005, Bunker & BKR/UAMI – Marine Stock (B.K.R.), T‑423/04, Racc., EU:T:2005:348, punto 84, e VENADO con riquadro e a., punto 55 supra, EU:T:2006:397, punto 116].
87
Inoltre, poiché la ricorrente ha chiesto che l’UAMI e l’interveniente siano condannati anche alle spese da essa sostenute durante il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate come spese ripetibili. Pertanto, occorre condannare l’UAMI e l’interveniente a sopportare anche dette spese.
88
Per quanto riguarda la ripartizione delle spese, sarà operata un’equa valutazione delle circostanze di specie decidendo che l’UAMI e l’interveniente sopportino ciascuno, oltre alle proprie spese, la metà di quelle sostenute dalla ricorrente, sia dinanzi al Tribunale sia dinanzi alla commissione di ricorso.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 5 settembre 2013 (procedimento R 2013/2012-4) è annullata.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Cosmowell GmbH sia dinanzi al Tribunale sia dinanzi alla commissione di ricorso.
4)
La Haw Par Corp. Ltd sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Cosmowell sia dinanzi al Tribunale sia dinanzi alla commissione di ricorso.
Berardis
Czúcz
Popescu
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 maggio 2015.
Firme
(
*1
)	Lingua processuale: il tedesco.