62003TJ0420
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
17 giugno 2008 (
*1
)
«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo BoomerangTV — Marchi nazionali e comunitario, denominativo e figurativi, anteriori BOOMERANG e Boomerang — Impedimenti relativi alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Assenza di marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell’art. 6 bis della convenzione di Parigi — Assenza di pregiudizio alla notorietà — Mancata produzione dinanzi alla divisione di opposizione delle prove dell’esistenza di taluni marchi anteriori o delle loro traduzioni — Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso — Art. 8, n. 1, lett. b), e n. 2, lett. c); art. 8, n. 5, e art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 — Regola 16, nn. 2 e 3; regola 17, n. 2, e regola 20, n. 2, del regolamento (CE) n. 2868/95»
Nella causa T-420/03,
El Corte Inglés, SA, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dagli avv.ti J. Rivas Zurdo e E. López Leiva,
ricorrente,
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. I. de Medrano Caballero, in qualità di agente,
convenuto,
altre parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, intervenienti dinanzi al Tribunale:
José Matías Abril Sánchez e Pedro Ricote Saugar, residenti in Madrid, rappresentati dall’avv. J. M. Iglesias Monravá,
avente ad oggetto un ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 1o ottobre 2003 (caso R 88/2003-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra El Corte Inglés, SA, e i sigg. J. M. Abril Sánchez e P. Ricote Saugar,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
composto dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka (relatore), facente funzione di presidente, dai sigg. E. Moavero Milanesi e N. Wahl, giudici,
cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 dicembre 2003,
visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 aprile 2004,
visto il controricorso degli intervenienti depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 aprile 2004,
vista la domanda di produzione di documenti rivolta dal Tribunale agli intervenienti il 30 settembre 2004,
viste le osservazioni della ricorrente e dell’UAMI, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 1o dicembre e, rispettivamente, il 25 novembre 2004,
visto il quesito scritto posto dal Tribunale alle parti il 4 luglio 2005,
viste le osservazioni depositate dalle parti presso la cancelleria del Tribunale il 19 luglio, il 3 agosto e il 16 settembre 2005,
vista l’ordinanza di sospensione 13 ottobre 2005,
visto il quesito scritto posto dal Tribunale alle parti il 13 marzo 2007,
viste le osservazioni depositate dalle parti presso la cancelleria del Tribunale il 22 marzo, il 28 marzo e il 12 aprile 2007,
a seguito all’udienza del 19 settembre 2007,
ha emesso la seguente
Sentenza
Fatti
1
Il 3 maggio 1999 gli intervenienti, i sigg. José Matías Abril Sánchez e Pedro Ricote Saugar hanno presentato una domanda di registrazione di un marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato. La domanda era redatta in lingua spagnola.
2
Il marchio di cui veniva richiesta la registrazione è il seguente segno figurativo:
3
I servizi per i quali la registrazione è stata richiesta rientrano nelle classi 38 e 41 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato (in prosieguo: l’«Accordo di Nizza»), e corrispondono alle seguenti descrizioni:
—
classe 38: «Telecomunicazioni; servizi di programmi radiofonici e di televisione; emissioni e diffusioni radiofoniche e televisive»;
—
classe 41: «Servizi di educazione, formazione e divertimento, attività culturali; studi cinematografici e di registrazione; videonoleggi; concorsi (svaghi); montaggio di programmi di televisione e radio; produzione di film».
4
La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata sul Bollettino dei marchi comunitari del 29 novembre 1999, n. 95.
5
Il 18 febbraio 2000 la ricorrente, la società spagnola El Corte Inglés, ha proposto opposizione avverso la registrazione del marchio richiesto per tutti i servizi considerati nella domanda di registrazione.
6
La lingua di procedura dell’opposizione era l’inglese.
7
L’opposizione era fondata sui seguenti diritti anteriori:
—
i marchi figurativi costituenti l’oggetto delle registrazioni spagnole nn. 2 163 613 (per i servizi «telecomunicazioni» rientranti nella classe 38) e 2 163 616 (per i servizi «educazione e divertimento» rientranti nella classe 41), richiesti il 22 maggio 1998, e delle registrazioni spagnole nn. 2 035 514 (per i prodotti «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria» rientranti nella classe 25), 2 035 507 (per i prodotti «apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione e di distribuzione d’acqua e di impianti sanitari» rientranti nella classe 11), 2 035 505 (per i prodotti «utensili e strumenti azionati manualmente; articoli di coltelleria, forchette e cucchiai; armi bianche; rasoi» rientranti nella classe 8) e 2 035 508-2 035 513, richiesti il 19 giugno 1996, qui di seguito riprodotti:
—
i marchi figurativi oggetto delle registrazioni spagnole nn. 1 236 024 (per i prodotti «articoli di abbigliamento per uomo, signora e bambino; scarpe» rientranti nella classe 25) e 1 236 025 [per i prodotti «articoli per la ginnastica e lo sport (con eccezione degli articoli di abbigliamento e scarpe); giochi e giocattoli» rientranti nella classe 28], richiesti il 23 febbraio 1988, e della registrazione spagnola n. 1 282 250 (per i prodotti «cuoio e sue imitazioni e articoli in queste materie non comprese in altre classi; pelli di animali; bauli e valige; ombrelli; ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria» rientranti nella classe 18), richiesta il 3 novembre 1988, qui di seguito riprodotti:
—
il marchio verbale BOOMERANG, facente oggetto della registrazione spagnola n. 456 466 (per i prodotti «tutti i tipi di articoli di abbigliamento per uomo, signora e bambino, fazzoletti, tovaglioli, biancherie, tendaggi, copriletto e tovaglie» rientranti nelle classi 24 e 25), richiesto il 25 settembre 1964;
—
i marchi figurativi oggetto della registrazione spagnola n. 2 227 732, richiesta il 16 aprile 1999, e di domande di registrazione spagnola nn. 2 227 731 [per i prodotti «carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; periodici e quotidiani; libri; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi); carte da gioco; caratteri tipografici e cliché (stereotipi)» rientranti nella classe 16] e 2 227 734, depositati il 16 aprile 1999, qui di seguito riprodotti:
—
il marchio figurativo oggetto della registrazione del Regno Unito n. 1 494 568 (per i prodotti «costumi e tailleurs, mantelli, impermeabili, pantaloni, gonne, camice, T-shirts, maglie, pullover, vesti, sweat-shirts, calze, sciarpe e foulards, guanti, caschi, fasciature per pugni; scarpe, pantofole, stivali, scarpe da sport; tutti compresi nella classe 25» rientranti nella classe 25), richiesto il 18 marzo 1992, qui di seguito riprodotto:
—
i marchi figurativi oggetto della registrazione irlandese n. 153 228 (per i prodotti «articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria, tutti compresi nella classe 25» rientranti nella classe 25), richiesta il 13 marzo 1992, e della registrazione greca n. 109 387 (per i prodotti «articoli di abbigliamento, compresi stivali e pantofole» rientranti nella classe 25), richiesta il 16 marzo 1992, qui di seguito riprodotti:
—
il marchio figurativo oggetto della domanda di registrazione del marchio comunitario n. 448 514 depositato il 3 febbraio 1997, per una serie di prodotti compresi nelle classi 3, 18 e 25, qui di seguito riprodotto:
—
i marchi figurativi notoriamente conosciuti ai sensi dell’art. 6 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, del 20 marzo 1883, come riveduta e modificata (in prosieguo: la «convenzione di Parigi») in Spagna, in Irlanda, in Grecia e nel Regno Unito, e che coprono tutti i prodotti e i servizi compresi nelle classi 18, 25, 38 e 41, qui di seguito riprodotti:
8
I motivi invocati a sostegno dell’opposizione erano quelli considerati nell’art. 8, n. 1, lett. a) e b), e n. 5, del regolamento n. 40/94.
9
Con telefax 20 marzo 2000, l’UAMI informava la ricorrente che non aveva correttamente identificato l’insieme dei prodotti e dei servizi protetti dai suoi diritti anteriori. Le concedeva un termine di due mesi per sanare tali irregolarità.
10
Con lettera 21 marzo 2000 indirizzata all’UAMI, la ricorrente ha specificato in inglese i prodotti e i servizi coperti dalle registrazioni spagnole nn. 2 035 505, 2 035 507, 2 035 514, 456 466, 1 236 024, 1 236 025, 1 282 250, 2 227 731, 2 163 613 e 2 163 616, dalla registrazione greca n. 109 387, dalla registrazione del Regno Unito n. 1 494 568 e dalla registrazione irlandese n. 153 228.
11
La ricorrente ha altresì allegato a tale lettera copie dei certificati di registrazione o di rinnovo dei marchi spagnoli nn. 2 035 505, 2 035 507, 2 035 514, 1 236 024, 1 236 025 e 1 282 250, in spagnolo, nonché le loro traduzioni in inglese; una copia della domanda di marchio spagnolo n. 456 466 e di un atto di trasferimento di tale diritto a suo favore, con le loro traduzioni in inglese; una copia del formulario di domanda di registrazione spagnola n. 2 227 731, con una traduzione in inglese; copie dei certificati di registrazione del Regno Unito n. 1 494 568 e irlandese n. 153 228, in inglese; una copia della seconda pagina del certificato di registrazione greco n. 109 387, accompagnata da una traduzione in inglese di tutto il certificato; copie dei formulari delle domande di registrazione spagnola nn. 2 163 613 e 2 163 616, che menzionano i servizi considerati in spagnolo, e relative copie delle decisioni spagnole di registrazione, le quali facevano rispettivamente riferimento alle classi 38 e 41, ma non menzionavano i servizi coperti da tali registrazioni, nonché la traduzione in inglese di dette decisioni.
12
Con telefax 7 agosto 2000, l’UAMI faceva presente alla ricorrente, da un lato, che le registrazioni spagnole nn. 2 035 508-2 035 513, 2 227 732 e 2 227 734 non sarebbero state prese in considerazione, poiché i prodotti e i servizi da queste coperte non erano stati specificati nella lingua di procedura dell’opposizione e, d’altro lato, che aveva tempo fino al 17 dicembre 2000 per presentare fatti, prove e osservazioni a sostegno della sua opposizione. L’UAMI precisava altresì, in questo telefax, che qualsiasi documento doveva essere fornito nella lingua di procedura dell’opposizione o essere accompagnato da una traduzione, e che una traduzione doveva essere pure fornita per qualsiasi elemento già versato agli atti non redatto nella lingua di procedura dell’opposizione. Precisava, infine, che i documenti che non fossero stati tradotti nella lingua di procedura non sarebbero stati presi in considerazione, come le traduzioni fornite senza copia del documento originale.
13
Tale telefax era accompagnato da una nota esplicativa intitolata «Informazioni circa le prove», che precisava che dovevano essere forniti in particolare tutti gli elementi di forma e di merito relativi ai diritti anteriori, specialmente l’autorità da cui proveniva l’informazione, i prodotti e i servizi coperti, la data di registrazione e il titolare del diritto. Tale nota indicava altresì che doveva essere tradotta anche la formulazione standard dei documenti prodotti.
14
Il 3 ottobre 2000 gli intervenienti hanno depositato le loro osservazioni in risposta all’opposizione e hanno limitato i servizi per i quali chiedevano la registrazione del marchio BoomerangTV a quelli rientranti nella classe 41 e che corrispondono alla seguente descrizione: «studi cinematografici e di registrazione; videonoleggi; concorsi (svaghi); montaggio di programmi di televisione e di radio; produzione di film».
15
Con telefax 20 novembre 2000, l’UAMI informava la ricorrente di tale limitazione, chiedendole se intendesse mantenere la sua opposizione, e prorogava fino al 20 gennaio 2001 il termine indicato dal telefax del 7 agosto 2000.
16
Con telefax 19 gennaio 2001, la ricorrente informava l’UAMI del mantenimento della sua opposizione, in particolare per il motivo che, a suo avviso, la limitazione dei servizi per i quali la registrazione era richiesta non consentiva comunque di evitare un rischio di confusione alla luce del suo marchio n. 2 163 616. Ha altresì fornito un certo numero di documenti intesi a dimostrare la notorietà dei suoi marchi anteriori. Lo stesso giorno gli intervenienti depositavano nuove osservazioni, sostenendo in particolare che la ricorrente aveva omesso di fornire la prova dell’uso dei suoi marchi anteriori.
17
Con decisione 29 novembre 2002, la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione. Ha in particolare constatato che la ricorrente aveva omesso di fornire l’elenco dei prodotti e dei servizi considerati dai marchi spagnoli nn. 2 163 613, 2 035 508-2 035 513, 2 227 732 e 2 227 734, nonostante un invito in tal senso, e ha pertanto considerato che l’opposizione era irricevibile nella parte in cui era fondata su tali marchi. In seguito, ha considerato che l’opposizione era infondata in quanto riposava sui diritti anteriori nn. 2 163 613, 2 163 616, 456 466 e 109 387, dal momento che la prova dell’esistenza di tali diritti non era stata fornita. Quindi la divisione di opposizione ha rilevato che la ricorrente non aveva fornito né la traduzione in inglese dei formulari delle domande di registrazione spagnola nn. 2 163 613 e 2 163 616 — e che le indicazioni relative alle autorità che hanno rilasciato i documenti, il titolare di tali registrazioni, la data e il numero di tali domande e la specificazione dei servizi considerati da tali registrazioni non erano stati tradotti nella lingua di procedura dell’opposizione —, né un documento ufficiale che indicasse la data di registrazione o la data di inizio di validità della registrazione spagnola n. 456 466, né un documento ufficiale che contenesse informazioni circa il titolare della registrazione greca n. 109 387, le date di domanda e di registrazione di tale diritto, i prodotti coperti da tale registrazione e la rappresentazione del segno di cui trattasi.
18
La divisione di opposizione ha inoltre considerato che la ricorrente non aveva fornito sufficienti elementi che consentissero di provare l’esistenza dei suoi marchi, notoriamente conosciuti ai sensi dell’art. 6 bis della convenzione di Parigi, in Spagna, in Irlanda, in Grecia e nel Regno Unito e che, anche sotto quel profilo, l’opposizione era infondata.
19
Infine, ha ritenuto che le condizioni di applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. a) e b), e dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 non fossero soddisfatte, in particolare in quanto i diritti anteriori dimostrati dalla ricorrente (registrazioni spagnole nn. 2 035 505, 2 035 507, 2 035 514, 1 236 024, 1 236 025, 1 282 250 e 2 227 731, del Regno Unito n. 1 494 568 e irlandese n. 153 228 e la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 448 514) coprivano prodotti e servizi che non presentano alcuna somiglianza con quelli per i quali la registrazione del marchio BoomerangTV era stata richiesta e che le prove fornite non erano sufficienti per dimostrare la notorietà dei marchi anteriori.
20
Il 24 gennaio 2003 la ricorrente ha proposto ricorso presso l’UAMI avverso la decisione della divisione di opposizione. Ha in particolare allegato alla memoria nella quale esponeva i motivi del ricorso degli estratti della banca dati Sitadex dell’Oficina Española de Patentes y Marcas (Ufficio brevetti e marchi spagnolo; in prosieguo: l’«OEPM») che avevano ad oggetto le sue registrazioni spagnole nn. 2 163 613, 2 163 616 e 456 466 e la registrazione spagnola degli intervenienti n. 2 184 868, unitamente alle loro traduzioni in inglese, e un articolo di stampa relativo all’importanza e alla diversità delle sue attività commerciali in Spagna.
21
Con decisione 1o ottobre 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso. Ha in primo luogo escluso, come irricevibile, con riferimento alla propria prassi decisionale e alla giurisprudenza del Tribunale, i documenti per la prima volta presentati in allegato alla memoria, che espongono i motivi del ricorso. In secondo luogo, ha confermato la valutazione della divisione di opposizione secondo la quale l’opposizione era irricevibile in quanto fondata sulle registrazioni spagnole nn. 2 035 508-2 035 513, 2 227 732 e 2 227 734, poiché la ricorrente non ha dedotto alcun argomento per confutare la circostanza che non ha specificato i prodotti e i servizi considerati da tali registrazioni. In terzo luogo, ha in particolare considerato che la regola 16, nn. 1-3, la regola 17, n. 2, e la regola 20, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, nella versione applicabile ai fatti, autorizzava la divisione di opposizione a respingere l’opposizione per il motivo che la ricorrente non aveva presentato, nella lingua di procedura dell’opposizione, i documenti necessari per dimostrare l’esistenza dei diritti anteriori nn. 2 163 613 e 2 163 616. In quarto luogo, ha approvato le conclusioni cui è pervenuta la divisione di opposizione secondo le quali, da un lato, non erano state fornite le prove dell’esistenza della registrazione greca n. 109 387 e della registrazione spagnola n. 456 466, poiché la ricorrente non aveva dedotto alcun argomento atto a dimostrare il contrario, e, dall’altro lato, le prove fornite dalla ricorrente non erano sufficienti per dimostrare che erano state soddisfatte le condizioni poste a tutela dei marchi notori ai sensi dell’art. 6 bis della convenzione di Parigi, poiché la ricorrente non aveva dedotto alcun argomento atto a dimostrare il contrario.
22
La commissione di ricorso ha quindi esaminato l’opposizione basandosi sulle sole registrazioni spagnole nn. 2 035 505, 2 035 507, 2 035 514, 1 236 024, 1 236 025, 1 282 250 e 2 227 731, del Regno Unito n. 1 494 568 e irlandese n. 153 228 e sulla domanda di registrazione di marchio comunitario n. 448 514. Dopo aver escluso l’applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, perché nessuno dei marchi anteriori era identico al marchio di cui viene chiesta la registrazione, ha constatato che non sussisteva alcun rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, poiché i prodotti considerati da tali diritti anteriori non presentano alcuna somiglianza con i servizi contemplati dalla domanda di registrazione. Infine, ha approvato la valutazione della divisione d’opposizione secondo cui l’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 non era applicabile, in quanto la ricorrente non ha dimostrato sufficientemente la notorietà dei suoi marchi comprendenti l’elemento verbale «boomerang».
Conclusioni delle parti
23
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
rifiutare la registrazione del marchio BoomerangTV;
—
condannare l’UAMI e gli intervenienti alle spese.
24
Inoltre, la ricorrente chiede che il Tribunale tenga conto delle nuove prove.
25
L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare la ricorrente alle spese.
26
Gli intervenenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
confermare la decisione impugnata;
—
accettare la registrazione del marchio BoomerangTV per i servizi rientranti nella classe 41;
—
condannare la ricorrente alle spese.
27
Nella risposta 22 marzo 2007 al quesito scritto del Tribunale, che invitava le parti a presentare le loro osservazioni sulle conseguenze che avrebbe potuto avere nella specie la sentenza della Corte 13 marzo 2007, causa C-29/05 P, UAMI/Kaul (Racc. pag. I-2213), gli intervenienti hanno precisato che i servizi considerati dalla loro domanda di registrazione potevano essere limitati agli «studi cinematografici di registrazione, ai concorsi televisivi, alle produzioni di film». Rispondendo ad un quesito posto dal Tribunale nel corso dell’udienza, gli intervenienti hanno precisato che tale limitazione era proposta solo in via subordinata, precisazione di cui il Tribunale ha preso atto.
28
Gli intervenienti propongono inoltre al Tribunale di adottare una misura di istruzione intesa a produrre il fascicolo del procedimento dinanzi all’UAMI e un’attestazione del registro centrale del commercio di Madrid relativa all’oggetto sociale della ricorrente.
In diritto
29
A sostegno del ricorso, la ricorrente invoca, in sostanza, quattro motivi che deducono, in primo luogo, la violazione da parte della commissione di ricorso dell’obbligo di esaminare le prove dinanzi a lei prodotte; in secondo luogo, errori nei quali è incorso l’UAMI circa la valutazione delle prove dell’esistenza di taluni suoi diritti anteriori, in terzo luogo, la violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e, in quarto luogo, la violazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94. Il Tribunale deve tuttavia pronunciarsi, in limine, sulla ricevibilità di taluni punti delle conclusioni e su quella delle nuove prove proposte dalla ricorrente.
Sulla ricevibilità di taluni punti delle conclusioni
30
Nel secondo punto delle sue conclusioni la ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia ingiungere all’UAMI di rifiutare la registrazione del marchio BoomerangTV. Con il terzo punto delle conclusioni, gli intervenienti chiedono, sostanzialmente, che il Tribunale voglia ingiungere all’UAMI di accettare la registrazione del marchio BoomerangTV per i servizi compresi nella classe 41 ai sensi dell’Accordo di Nizza.
31
Orbene, conformemente all’art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, l’UAMI è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza del giudice comunitario. Di conseguenza, non spetta al Tribunale l’adozione di provvedimenti ingiuntivi nei confronti dell’UAMI. Incombe, infatti, a quest’ultimo trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione delle sentenze del Tribunale [sentenze 31 gennaio 2001, causa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform), Racc. pag. II-433, punto 33, e 11 luglio 2007, causa T-192/04, Flex Equipos de Descanso/UAMI — Leggett & Platt (LURA-FLEX), Racc. pag. II-2411, punto 33]. Quindi, il secondo punto delle conclusioni della ricorrente e il terzo punto delle conclusioni degli intervenienti sono irricevibili.
Sulla produzione di nuove prove dinanzi al Tribunale
Argomenti delle parti
32
La ricorrente allega al suo ricorso vari documenti intesi tra l’altro a dimostrare la sua notorietà e la sua fama nonché quelle dei suoi marchi anteriori. Suggerisce altresì di produrre talune prove supplementari.
33
L’UAMI sostiene che sia le nuove prove prodotte dalla ricorrente per la prima volta dinanzi al Tribunale sia la sua proposta di produrre nuove prove supplementari sono irricevibili.
Giudizio del Tribunale
34
Dagli atti risulta che la ricorrente ha prodotto per la prima volta dinanzi al Tribunale, in primo luogo, la sentenza pronunciata dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Corte superiore di giustizia di Madrid, Spagna) l’11 settembre 2003 nel ricorso n. 1118/2000 tra gli intervenienti e l’OEPM, vertente sul rifiuto di registrazione da parte di tale ufficio del marchio figurativo BoomerangTV per designare servizi rientranti nella classe 41 ai sensi dell’Accordo di Nizza (allegato 4 del ricorso), in secondo luogo, vari documenti intesi a dimostrare la sua notorietà e la sua fama nonché quelle dei suoi marchi anteriori (allegati 5-8 e 14 del ricorso) e, in terzo luogo, un estratto dalla banca dati Sitadex corrispondente alla domanda di registrazione n. 2 184 869 del marchio figurativo BoomerangTV per servizi rientranti nella classe 41 ai sensi dell’Accordo di Nizza, presentata dagli intervenienti dinanzi all’OEPM (ultime tre pagine dell’allegato 13 del ricorso).
35
Si deve a questo proposito ricordare che il ricorso introdotto dinanzi al Tribunale è inteso al sindacato della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’UAMI ai sensi dell’art. 63 del regolamento n. 40/94. Pertanto, la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove presentate dinanzi ad esso per la prima volta. Infatti, l’ammissione di tali prove è in contrasto con l’art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale, secondo cui le memorie delle parti non possono modificare l’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso. Pertanto, siffatte prove sono irricevibili e debbono essere escluse senza che si renda necessario esaminare la loro forza probatoria [sentenze del Tribunale 6 marzo 2003, causa T-128/01, DaimlerChrysler/UAMI (Calandre), Racc. pag. II-701, punto 18, e 23 maggio 2007, causa T-342/05, Henkel/UAMI — SERCA (COR), non pubblicata nella Raccolta, punto 31]. Per la stessa ragione, deve essere egualmente esclusa un’offerta di nuove prove presentate da una parte [v., in questo senso, sentenza del Tribunale 17 marzo 2004, cause riunite T-183/02 e T-184/02, El Corte Inglés/UAMI — González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), Racc. pag. II-965, punto 97].
36
Nella specie, ne consegue che gli allegati 5-8, l’allegato 14 e le tre ultime pagine dell’allegato 13 del ricorso sono irricevibili nei limiti in cui si tratta di nuove prove che non sono state prodotte nel corso del procedimento dinanzi all’UAMI, e che la proposta della ricorrente di produrre nuove prove supplementari non può essere accolta.
37
Tuttavia, né alle parti né al Tribunale può essere impedito di ispirarsi, nell’interpretazione del diritto comunitario, ad elementi tratti dalla giurisprudenza comunitaria, nazionale o internazionale. Una siffatta possibilità di riferirsi a pronunce nazionali non è stata presa in considerazione dalla giurisprudenza ricordata al precedente punto 35, giacché non si tratta di rimproverare alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto degli elementi di fatto in una sentenza nazionale precisa, ma di aver violato una disposizione del regolamento n. 40/94, e di richiamare la giurisprudenza a sostegno di tale argomento [sentenza del Tribunale 12 luglio 2006, causa T-277/04, Vitakraft-Werke Wührmann/UAMI — Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), Racc. pag. II-2211, punto 71]. La considerazione da parte del Tribunale della sentenza del Tribunal Superior de Justicia de Madrid prodotta nell’allegato 4 del ricorso è pertanto condizionata dal motivo per cui tale sentenza è invocata dalla ricorrente. Quindi, la possibilità da parte del Tribunale di prenderla in considerazione sarà valutata nel corso dell’analisi nel merito del motivo nell’ambito del quale a tale sentenza viene fatto riferimento.
Sul primo motivo, che deduce la violazione dell’obbligo di esaminare le prove presentate per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso
Argomenti delle parti
38
La ricorrente rileva che le prove prodotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso erano ricevibili e che la sentenza UAMI/Kaul, cit. supra al punto 27, conferma la possibilità di presentare fatti e prove per la prima volta nella fase del ricorso dinanzi all’UAMI. Inoltre, secondo tale sentenza, il rigetto di un ricorso non potrebbe essere basato sul solo motivo che fatti e prove non potevano essere più presentati dinanzi alla commissione di ricorso. L’applicazione della soluzione accolta in tale sentenza, nella specie, dovrebbe comportare l’annullamento della decisione impugnata.
39
L’UAMI e gli intervenienti sostengono che la commissione di ricorso ha giustamente concluso che le prove prodotte dalla ricorrente per la prima volta con la memoria che espone i motivi del suo ricorso erano irricevibili. Sostengono egualmente che la sentenza UAMI/Kaul, punto 27 supra, non è nella specie pertinente, poiché la natura delle prove di cui trattasi è differente.
Giudizio del Tribunale
40
Con il primo motivo la ricorrente deduce, in sostanza, che la commissione di ricorso ha violato l’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94. A tenore di tale disposizione l’UAMI può non tener conto dei fatti non invocati dalle parti o delle prove che esse non hanno prodotto in tempo utile.
41
Da ciò deriva che, come regola generale e salvo disposizione contraria, la deduzione di fatti e di prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale deduzione in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 40/94 e che non è affatto vietato all’UAMI tenere conto di fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti. Tuttavia, una tale deduzione o produzione tardiva di fatti e di prove non è tale da conferire alla parte che vi procede un diritto incondizionato a che tali fatti e prove siano presi in considerazione dall’UAMI. Precisando che quest’ultimo «può», in un caso del genere, decidere di non tenere conto di tali fatti e prove, l’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 conferisce infatti all’UAMI un ampio potere discrezionale al fine di decidere, pur motivando la propria decisione su tale punto, se occorra o meno tenere conto di tali fatti e prove (sentenza UAMI/Kaul, cit. supra al punto 27, punti 42 e 43).
42
Una presa in considerazione da parte dell’UAMI dei fatti e delle prove tardivamente presentati, quando è chiamato a statuire nell’ambito di un procedimento d’opposizione, è, in particolare, giustificabile quando l’Ufficio considera che, da un lato, gli elementi presentati tardivamente possono, a prima vista, rivestire una reale pertinenza per ciò che riguarda l’esito dell’opposizione proposta dinanzi ad esso e, dall’altro, la fase del procedimento in cui interviene tale presentazione tardiva e le circostanze che l’accompagnano non si oppongono a tale presa in considerazione (sentenza UAMI/Kaul, cit. supra al punto 27, punto 44).
43
Da ciò consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la commissione di ricorso non era tenuta a prendere in considerazione gli elementi prodotti per la prima volta dinanzi ad essa. Si deve tuttavia verificare se, rifiutando di prendere tali elementi in considerazione, la commissione di ricorso non abbia violato l’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, ritenendosi priva di ogni margine discrezionale a tal riguardo. Infatti, diversamente da quanto affermato dall’UAMI e dagli intervenienti, non occorre, in linea di massima, limitare l’applicazione dei principi sanciti ai punti 40-42 supra in funzione della natura dei fatti e delle prove di cui trattasi, poiché una siffatta limitazione non è prevista dall’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94. La natura dei fatti e delle prove in oggetto è tuttavia un elemento idoneo ad essere preso in considerazione nell’ambito dell’esercizio da parte dell’UAMI del potere discrezionale conferitogli da tale articolo.
44
Nella specie, la commissione di ricorso, al punto 27 della decisione impugnata, ha affermato che era conforme alla prassi delle commissioni di ricorso considerare irricevibili i documenti che sono allegati per la prima volta nella memoria che espone i motivi del ricorso. Ha aggiunto che siffatti documenti avrebbero dovuto essere stati presentati alla divisione di opposizione entro il termine impartito e che una parte non poteva validamente avvalersi di un ricorso per introdurre, in particolare, elementi di prova nuovi non presentati entro il termine impartito. A tal proposito ha fatto riferimento a due precedenti decisioni di commissioni di ricorso dell’UAMI nonché alla sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-388/00, Institut für Lernsysteme/UAMI — Educational Services (ELS) (Racc. pag. II-4301).
45
Quindi, per concludere per l’irricevibilità dei documenti prodotti dinanzi ad essa per la prima volta, la commissione di ricorso si è fondata sul fatto che alla ricorrente era già stata accordata la possibilità di produrre l’insieme dei documenti di cui trattasi dinanzi alla divisione di opposizione. Ha pertanto implicitamente considerato che le circostanze nelle quali i documenti di cui trattasi erano stati prodotti ostavano alla loro presa in considerazione. Tra l’altro, dal fascicolo risulta che il termine che era stato accordato alla ricorrente per produrre i documenti in oggetto dinanzi alla divisione di opposizione aveva costituito oggetto di una proroga e che la ricorrente non ha in alcun modo obiettato che non era stata in grado di produrre i documenti di cui trattasi dinanzi alla divisione di opposizione allorché quest’ultima le ha accordato un termine supplementare a tal fine.
46
Dalla decisione impugnata risulta pertanto che la commissione di ricorso non ha considerato che per principio i documenti innanzi ad essa prodotti dalla ricorrente per la prima volta erano irricevibili, ma che ha tenuto in considerazione le circostanze della specie e ha motivato la sua decisione su tale punto. Certamente, tale motivazione è breve e gli elementi cui la commissione di ricorso fa riferimento non corrispondono espressamente a quelli menzionati dalla Corte nella sentenza UAMI/Kaul, punto 27 supra. Tuttavia, ciò non consente di concludere che la commissione di ricorso abbia violato l’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94.
47
Da un lato, la sentenza UAMI/Kaul, cit. supra al punto 27 (v., in questo senso, punti 42 e 43), pone come condizione essenziale che la commissione di ricorso non si consideri nell’impossibilità di prendere in considerazione fatti e prove che fossero stati presentati per la prima volta dinanzi ad essa. Orbene, come è stato esposto supra ai punti 44 e 45, tale non è il caso nella specie. D’altro lato, gli elementi che la Corte ha identificato come tali da giustificare la presa in considerazione da parte della commissione di ricorso di fatti e di prove presentati tardivamente hanno solo carattere esemplificativo come indicato dall’espressione «in particolare» (v. supra, punto 42). Il riferimento, nella specie, a elementi che non sono identici a quelli indicati dalla Corte in tale sentenza non può pertanto essere costitutivo di un difetto di motivazione ai sensi di questa stessa sentenza. E questo a maggior ragione dal momento che la Corte si è espressamente pronunciata solo a proposito di elementi che potrebbero consentire di giustificare la presa in considerazione di fatti e di prove presentati tardivamente anche se, come è stato qui sopra constatato al punto 41, l’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 permette altresì, se del caso, di respingere tali fatti e prove.
48
Da ciò consegue che la commissione di ricorso non ha respinto il ricorso presentatole dalla ricorrente per il solo motivo che aveva presentato fatti e prove tardivamente e che non si è neppure ritenuta priva di ogni potere discrezionale circa la possibilità di prendere in considerazione i documenti dinanzi ad essa prodotti per la prima volta dalla ricorrente. Essa, al contrario, ha esercitato l’ampio potere discrezionale conferitole dall’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 in quanto solo dopo aver analizzato le circostanze della specie e lo stato del diritto ha deciso di escludere i documenti di cui trattasi in quanto irricevibili.
49
In assenza di ogni errore manifesto di valutazione della commissione di ricorso a tal riguardo, non è dimostrata la violazione dell’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94. Pertanto, il primo motivo è infondato e dev’essere respinto.
Sul secondo motivo, relativo agli errori nei quali è incorso l’UAMI circa la valutazione delle prove dell’esistenza di taluni diritti anteriori
Argomenti delle parti
50
La ricorrente sostiene innanzi tutto che, con lettera 21 marzo 2000, ha presentato in tempo utile le traduzioni richieste relative alle registrazioni spagnole nn. 2 163 613 e 2 163 616 nonché i dati fondamentali relativi alla registrazione spagnola n. 456 466. Ciò sarebbe stato peraltro ammesso dalla divisione di opposizione e dalla commissione di ricorso, per quanto riguarda le registrazioni nn. 2 163 613 e 2 163 616, avendo riconosciuto l’opposizione ricevibile nella parte in cui era fondata su tali diritti. La divisione di opposizione e la commissione di ricorso, non avendo successivamente considerato tali diritti come fondamento dell’opposizione, avrebbero pertanto seguito un ragionamento contraddittorio.
51
Rileva, in seguito, che, in violazione della regola 20, n. 2, del regolamento n. 2868/95, nella versione applicabile ai fatti, l’UAMI non le ha chiesto di produrre le traduzioni mancanti relative alle registrazioni nn. 2 163 613 e 2 163 616. Il telefax dell’UAMI del7 agosto 2000 significherebbe che le traduzioni relative alle registrazioni che non vi erano menzionate erano considerate ricevibili.
52
Infine, la ricorrente sostiene che gli intervenienti stessi, confrontando la registrazione spagnola n. 2 163 616 con il marchio di cui è chiesta la registrazione, hanno riconosciuto la validità di tale registrazione, la quale dovrebbe pertanto essere ammessa.
53
Da ciò conseguirebbe che la commissione di ricorso, al pari della divisione di opposizione, a torto non ha tenuto conto di taluni diritti anteriori, tra cui, segnatamente, la registrazione spagnola n. 2 163 616, il che l’avrebbe portata a ledere i diritti che la ricorrente trae dall’art. 8, nn. 1 e 2, del regolamento n. 40/94.
54
Altrettanto dicasi per quanto riguarda marchi notoriamente conosciuti della ricorrente. Le prove prodotte dinanzi alla divisione di opposizione, integrate con quelle presentate dinanzi alla commissione di ricorso, sarebbero sufficienti a giustificare l’esistenza di marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell’art. 8, n. 2, lett. c), del regolamento n. 40/94.
55
Ad ogni modo, la ricorrente acclude, negli allegati 10-12 del suo ricorso, gli estratti della banca dati Sitadex relativi alle registrazioni spagnole nn. 2 163 613, 2 163 616 e 456 466 e insiste sul fatto che, tra l’altro, tali due registrazioni debbono essere prese in considerazione come fondamento della sua opposizione e che, per quanto riguarda la registrazione n. 456 466, l’estratto pertinente della banca dati Sitadex è già stato prodotto dinanzi alla commissione di ricorso. Insiste, peraltro, sulla propria notorietà, che sarebbe stata dimostrata dinanzi alla commissione di ricorso.
56
L’UAMI sostiene, in limine, che il primo argomento della ricorrente, secondo cui le traduzioni necessarie sarebbero state presentate con lettera 21 marzo 2000, non sarebbe stato sollevato dinanzi alla commissione di ricorso e sarebbe pertanto in contrasto con l’art. 135, n. 4, del regolamento di procedura. Per quanto riguarda il merito, l’UAMI e gli intervenienti contestano gli argomenti addotti dalla ricorrente.
Giudizio del Tribunale
57
Poiché gli argomenti sollevati dalla ricorrente vertono soltanto sui marchi nn. 2 163 613, 2 163 616 e 456 466 nonché sui suoi marchi notoriamente conosciuti, la conclusione della commissione di ricorso, secondo la quale non è stata fornita la prova dell’esistenza della registrazione greca n. 109 387, deve considerarsi definitiva.
58
Per quanto riguarda diritti anteriori a proposito dei quali la ricorrente contesta le conclusioni della commissione di ricorso, si deve rilevare che l’argomento della ricorrente è in sostanza inteso a dimostrare che la commissione di ricorso è incorsa in errore di diritto considerando, da un lato, che in generale la divisione di opposizione poteva fondatamente concludere che le prove dell’esistenza di tali diritti anteriori non era stata fornita e, dall’altro lato, che, in termini specifici, la ricorrente non aveva dimostrato l’esistenza dei suoi marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell’art. 6 bis della convenzione di Parigi.
— Sulla prova dell’esistenza dei diritti anteriori
59
L’art. 42, n. 3, del regolamento n. 40/94 dispone che l’opposizione deve essere redatta per iscritto e motivata, che essa si considera presentata soltanto dopo il pagamento della tassa di opposizione e che l’opponente può presentare fatti, prove od osservazioni a sostegno dell’opposizione entro un termine impartito dall’UAMI. A tenore della regola n. 18, n. 1, del regolamento n. 2868/95, nella versione applicabile ai fatti, se l’UAMI accerta che l’atto di opposizione non è conforme alle condizioni contemplate da tale articolo o che l’atto di opposizione non indica in particolare il marchio anteriore o il diritto anteriore sulla cui base l’opposizione viene proposta, l’Ufficio la respinge in quanto inammissibile, sempre che le irregolarità non siano state sanate entro la scadenza del termine di opposizione.
60
Secondo la regola 15, n. 2, lett. b), sub vii), del regolamento n. 2868/95, nella versione applicabile ai fatti, l’atto di opposizione deve contenere, per quanto riguarda il marchio anteriore o il diritto anteriore su cui l’opposizione si fonda, i prodotti o i servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato o depositato o per il quale il marchio anteriore è notoriamente conosciuto o gode di notorietà. Secondo la regola 18, n. 2, del medesimo regolamento, nella versione applicabile ai fatti, se l’atto di opposizione non è conforme a disposizioni del regolamento n. 40/94 diverse dall’art. 42 di tale regolamento o a disposizioni del regolamento n. 2868/95 diverse da quelle indicate nella regola 18, n. 1, e quindi, in particolare, se l’atto di opposizione non è conforme alla regola 15, n. 2, lett. b), sub vii), del regolamento n. 2868/95, l’UAMI ne dà comunicazione all’opponente invitandolo a sanare le irregolarità entro due mesi e, in mancanza, l’UAMI respinge l’opposizione come inammissibile.
61
Inoltre, ai sensi della regola 16, nn. 2 e 3, del regolamento n. 2868/95, nella versione applicabile ai fatti, l’atto di opposizione deve essere corredato, in linea di principio, dalle prove dell’esistenza dei diritti anteriori e, qualora siffatte prove non siano state presentate insieme all’atto di opposizione, esse possono esserlo entro un termine successivo all’avvio della procedura di opposizione che l’UAMI stabilisce secondo la regola 20, n. 2, del medesimo regolamento.
62
Secondo la regola 17, n. 2, del regolamento n. 2868/95, nella versione applicabile ai fatti, se le prove da fornire a sostegno dell’opposizione conformemente alla regola 16, n. 2, non sono presentate nella lingua della procedura di opposizione, l’opponente deve fornirne una traduzione in tale lingua entro un mese dalla scadenza del termine per l’opposizione o, eventualmente, entro il termine stabilito dall’UAMI, secondo la regola 16, n. 3, del medesimo regolamento.
63
Infine, secondo la regola 20, n. 2, del regolamento n. 2868/95, nella versione applicabile ai fatti, qualora l’atto di opposizione non contenga indicazioni dettagliate relative, in particolare, alle prove quali menzionate nella regola 16, n. 2, l’UAMI invita l’opponente a fornirgliele, entro un termine da esso impartito.
64
Quindi, dall’art. 42 del regolamento n. 40/94, letto in combinato disposto con le regole 16, 17, 18 e 20 del regolamento n. 2868/95, nella versione applicabile ai fatti, risulta che il legislatore opera una distinzione tra, da un lato, le condizioni che deve soddisfare l’atto di opposizione, poste come condizioni di ammissibilità dell’opposizione, e, dall’altro, la presentazione dei fatti, delle prove e delle osservazioni, nonché dei documenti giustificativi a sostegno dell’opposizione, che rientrano nell’istruzione di quest’ultima [sentenze del Tribunale 13 giugno 2002, causa T-232/00, Chef Revival USA/UAMI — Massagué Marín (Chef), Racc. pag. II-2749, punto 31, e 15 maggio 2007, cause riunite T-239/05, T-240/05, da T-245/05 a T-247/05, T-255/05 e da T-274/05 a T-280/05, Black & Decker/UAMI — Atlas Copco (Rappresentazione tridimensionale di un apparecchio elettronico giallo e nero e a.), non pubblicata nella Raccolta, punto 84].
65
Per quanto riguarda condizioni la cui inosservanza nell’atto di opposizione comporta il rigetto per inammissibilità, la regola 18 del regolamento n. 2868/95, nella versione applicabile ai fatti, distingue tra le condizioni di ammissibilità di cui al suo n. 1 e quelle di cui al suo n. 2. Quindi, dal punto 60 supra risulta che solo allorché l’atto di opposizione non soddisfa una o più condizioni di ammissibilità dell’opposizione diverse da quelle esplicitamente menzionate alla regola 18, n. 1, del regolamento n. 2868/95, nella versione applicabile ai fatti, l’UAMI è tenuto, in forza del n. 2 della stessa regola, ad informarne l’opponente e ad invitarlo a porvi rimedio entro due mesi prima di respingere l’opposizione in quanto inammissibile (sentenza Chef, cit. supra al punto 64, punti 33 e 36).
66
Per contro, i requisiti di legge relativi alla presentazione dei fatti, delle prove e delle osservazioni nonché dei documenti giustificativi a sostegno dell’opposizione, e la loro traduzione nella lingua di procedura dell’opposizione, non costituiscono condizioni di ammissibilità dell’opposizione, ma condizioni che rientrano nell’esame del merito di quest’ultima. Pertanto, la divisione di opposizione non è tenuta a segnalare all’opponente l’irregolarità consistente nella sua omissione quanto alla presentazione di tali elementi a sostegno dell’opposizione o la loro traduzione nella lingua di procedura dell’opposizione (v., in questo senso, sentenze Chef, cit. supra al punto 64, punti 37, 52 e 53, e LURA-FLEX, cit. supra al punto 31, punti 55 e 56).
67
Se l’opponente non presenta le prove e i documenti giustificativi a sostegno dell’opposizione nonché la loro traduzione nella lingua della procedura di opposizione prima della scadenza del termine inizialmente imposto a tal fine dall’UAMI o prima della scadenza della sua eventuale proroga ai sensi della regola 71, n. 1, del regolamento di esecuzione, l’UAMI può legittimamente respingere l’opposizione in quanto infondata a meno che non possa statuire su quest’ultima diversamente basandosi su prove eventualmente già a sua disposizione, in conformità della regola 20, n. 3, del regolamento n. 2868/95, nella versione applicabile ai fatti. Il rigetto dell’opposizione in tal caso costituisce la conseguenza dell’inosservanza di una condizione di base dell’opposizione, in quanto l’opponente, omettendo di presentare entro il termine le prove e i documenti giustificativi pertinenti, non riesce a dimostrare l’esistenza dei fatti o dei diritti sui quali la sua opposizione è basata [sentenza Chef, cit. supra al punto 64, punto 44, e ordinanza del Tribunale 17 novembre 2003, causa T-235/02, Strongline/UAMI — Scala (SCALA), Racc. pag. II-4903, punto 39].
68
Nella specie, è pacifico che, con telefax 20 marzo 2000, l’UAMI ha informato la ricorrente del fatto che non aveva, in particolare, correttamente identificato l’insieme dei prodotti e dei servizi protetti dai suoi diritti anteriori e le ha concesso un termine di due mesi scadente il 20 maggio 2000, per sanare tali irregolarità.
69
È altrettanto pacifico che, con lettera 21 marzo 2000, la ricorrente ha, da un lato, specificato in inglese i prodotti e i servizi coperti, in particolare, dalle registrazioni spagnole nn. 2 163 613, 2 163 616 e 456 466. Dall’altro lato, ha trasmesso all’UAMI, per quanto riguarda la registrazione spagnola n. 456 466, una copia della domanda di marchio pubblicata sul Bollettino ufficiale della proprietà industriale spagnolo nel 1964 e di un atto di trasferimento di tale diritto a suo favore con le rispettive traduzioni in inglese e, per quanto riguarda le registrazioni spagnole nn. 2 163 613 e 2 163 616, copie dei formulari delle domande di registrazione spagnola, che menzionano i servizi considerati, e le copie delle decisioni spagnole di registrazione, le quali facevano riferimento alle classi 38 e, rispettivamente, 41, ma non menzionavano l’elenco dei servizi specificatamente interessati, nonché la traduzione in inglese di queste sole decisioni.
70
È infine pacifico che, con telefax 7 agosto 2000, la divisione di opposizione ha fatto presente alla ricorrente che le registrazioni spagnole nn. 2 035 508-2 035 513, 2 227 732 e 2 227 734 non sarebbero state prese in considerazione, in quanto i prodotti e servizi da esse coperti non erano stati specificati nella lingua di procedura, e le impartiva un termine di quattro mesi con scadenza al 17 dicembre 2000 per presentare fatti, prove e osservazioni a sostegno della sua opposizione, facendo presente che ogni documento doveva essere redatto nella lingua di procedura dell’opposizione o essere accompagnato da una traduzione. Con telefax 20 novembre 2000, tale termine è stato prorogato fino al 20 gennaio 2001. Dagli atti risulta che, in risposta a tale telefax, la ricorrente, il 19 gennaio 2001, ha fornito solo documenti intesi a dimostrare la notorietà dei suoi marchi anteriori.
71
Da ciò consegue, in primo luogo, che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, questa non ha presentato, dinanzi alla divisione di opposizione, le prove necessarie per dimostrare l’esistenza dei suoi marchi spagnoli nn. 2 163 613, 2 163 616 e 456 466. Se è vero che, con lettera 21 marzo 2000, ha specificato nella lingua di procedura dell’opposizione l’elenco dei prodotti e dei servizi considerati da tali marchi, essa ha così unicamente reso la sua opposizione conforme alle altre disposizioni del regolamento n. 40/94 e del regolamento n. 2868/95 contemplate dalla regola 18, n. 2, del regolamento n. 2868/95, nella versione applicabile ai fatti.
72
Infatti, come detto sopra ai punti 10 e 11, in tale lettera la ricorrente non ha prodotto né il certificato di registrazione spagnola del marchio n. 456 466 né altro documento ufficiale, eventualmente accompagnato dalla sua traduzione in inglese, che avesse menzionato l’insieme degli elementi di merito e di forma relativi a tale diritto e che avrebbe consentito alla divisione di opposizione di considerare dimostrata la sua esistenza, quand’anche la divisione di opposizione avesse espressamente fatto presente che tali elementi e la loro eventuale traduzione dovevano essere forniti al fine di dimostrare l’esistenza dei diritti anteriori di cui trattasi (v. supra, punti 12 e 13). Parimenti, la ricorrente non ha fornito alcun documento ufficiale, eventualmente accompagnato dalla sua traduzione in inglese, che attestasse tra l’altro prodotti o servizi per i quali i marchi nn. 2 163 613 e 2 163 616 erano stati registrati e non ha neppure fornito documenti intesi a dimostrare il carattere di conoscenza notoria dei marchi anteriori di cui trattasi. Inoltre, i documenti prodotti dalla ricorrente il 19 gennaio 2001 non hanno potuto porre rimedio alle carenze delle prove dell’esistenza dei marchi nn. 2 163 613, 2 163 616 e 456 466, dato che essi erano esclusivamente intesi a dimostrare la notorietà dei marchi anteriori e che nessun altro documento ufficiale relativo ai marchi nn. 2 163 613, 2 163 616 e 456 466 è stato prodotto dinanzi alla divisione di opposizione.
73
Orbene, la specificazione, nella lingua di procedura dell’opposizione, dei prodotti e dei servizi considerati dai marchi anteriori, non costituisce una traduzione delle prove dell’esistenza dei diritti anteriori di cui trattasi né può essere ad essa assimilata (v., in questo senso, sentenza Chef, cit. supra al punto 64, punto 64) e, in assenza di traduzione nella lingua di procedura dell’opposizione delle prove dell’esistenza di tali diritti anteriori, giustamente la divisione di opposizione poteva considerare che l’opposizione era infondata in quanto era basata sui detti diritti la cui esistenza non era stata dimostrata (v. punto 67 supra e, in questo senso, sentenza Chef, cit. supra al punto 64, punti 44 e 57).
74
Del resto, poiché la prova dell’esistenza dei diritti anteriori rientra nel merito dell’opposizione, il fatto che la divisione di opposizione abbia considerato ammissibile l’opposizione anche in quanto fondata su diritti anteriori, la cui esistenza è stata successivamente considerata non dimostrata dalla divisione di opposizione, non mostra alcuna contraddizione nel ragionamento di quest’ultima.
75
In secondo luogo, dai fatti accertati ricordati supra ai punti 68-70 risulta che, inviando il telefax 20 marzo 2000, che invitava la ricorrente a sanare le irregolarità della sua opposizione, la divisione di opposizione ha correttamente applicato la regola 18, n. 2, del regolamento n. 2868/95, nella versione applicabile ai fatti. Peraltro, inviando il telefax 7 agosto 2000 che invitava la ricorrente a fornire entro un termine di quattro mesi, successivamente prorogato di un mese, i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione, la divisione di opposizione ha correttamente applicato la regola 20, n. 2, del regolamento n. 2868/95, nella versione applicabile ai fatti.
76
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la divisione di opposizione non versava nell’obbligo di chiederle di produrre le traduzioni mancanti o di segnalarle il carattere apparentemente insufficiente delle prove prodotte al fine di dimostrare l’esistenza dei diritti di cui trattasi e di impartirle un termine per porre rimedio a tali mancanze. Infatti, tale obbligo è imposto all’UAMI solo con riferimento alle condizioni di ammissibilità dell’opposizione contemplate dalla regola 18, n. 2, del regolamento n. 2868/95, nella versione applicabile ai fatti. La violazione della regola 20, n. 2, del regolamento n. 2968/95, nella versione applicabile ai fatti, non è pertanto accertata.
77
In terzo luogo, quand’anche si supponesse che gli intervenienti abbiano effettivamente riconosciuto la «validità» della registrazione spagnola n. 2 163 616, o anche degli altri diritti anteriori di cui trattasi, quod non, tale circostanza non obbligherebbe la divisione di opposizione e la commissione di ricorso a considerare dimostrata l’esistenza di tali diritti. L’art. 8 del regolamento n. 40/94 prevede, in sostanza, che può aversi impedimento relativo alla registrazione di un marchio comunitario solo se il marchio comunitario di cui viene chiesta la registrazione entra in conflitto con un marchio anteriore. Secondo la giurisprudenza spetta all’UAMI verificare, sulla base di prove che compete all’opponente produrre, l’esistenza dei marchi invocati a sostegno dell’opposizione [v., in questo senso, sentenza del Tribunale 21 aprile 2005, causa T-269/02, PepsiCo/UAMI — Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), Racc. pag. II-1341, punto 26]. La questione dell’esistenza di un marchio anteriore non è quindi un elemento che possa essere lasciato alla libera valutazione delle parti. Quindi, l’argomento che la ricorrente trae dall’asserita acquiescenza degli intervenienti circa l’esistenza di uno o più suoi diritti anteriori dev’essere respinto.
78
Da tutto quanto sopra precede consegue che la commissione di ricorso non è incorsa in errore nell’approvare la conclusione della divisione di opposizione secondo cui la prova dell’esistenza dei marchi anteriori nn. 2 163 613, 2 163 616 e 456 466 non era stata fornita e l’opposizione era infondata nei limiti in cui era basata su tali diritti. Pertanto, la prima parte del secondo motivo dev’essere respinta, senza che si renda necessario pronunciarsi sulla ricevibilità del primo argomento invocato dalla ricorrente (v., in questo senso, sentenza della Corte 23 marzo 2004, causa C-233/02, Francia/Commissione, Racc. pag. I-2759, punto 26).
— Sulla prova dell’esistenza dei marchi anteriori notoriamente conosciuti
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Poiché l’art. 8, n. 2, lett. c), del regolamento n. 40/94 fa rinvio ai marchi «notoriamente conosciuti in uno Stato membro ai sensi dell’art. 6 bis della convenzione di Parigi», si deve, al fine di stabilire come possa essere fornita la prova dell’esistenza di un marchio notoriamente conosciuto, fare riferimento alle direttive interpretative di tale art. 6 bis.
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Secondo l’art. 2 della raccomandazione comune sulle disposizioni relative alla protezione dei marchi notori, adottata dall’assemblea dell’Unione di Parigi e dall’assemblea generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) alla 34a serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell’OMPI (dal 20 al 29 settembre 1999), per stabilire se un marchio è notorio ai sensi della convenzione di Parigi, l’autorità competente può prendere in considerazione ogni circostanza che consenta di dedurre la notorietà, tra cui, in particolare, il grado di conoscenza o di riconoscimento del marchio nel settore del pubblico interessato; la durata, la portata e l’area geografica di qualsiasi utilizzo del marchio; la durata, l’estensione e l’area geografica di qualsiasi promozione del marchio, compresa la pubblicità e la presentazione, in occasione di fiere o esposizioni, dei prodotti o servizi cui il marchio si applica; la durata e l’area geografica di qualsiasi registrazione o domanda di registrazione del marchio, nella misura in cui riflettano l’utilizzo o il riconoscimento del marchio; i casi in cui è stata riconosciuta protezione ai diritti scaturenti dal marchio, in particolare la misura in cui il marchio è stato riconosciuto notorio dalle autorità competenti; il valore associato al marchio.
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Nella specie, dagli atti risulta che per stabilire l’esistenza dei suoi marchi anteriori notoriamente conosciuti in Spagna, in Irlanda, in Grecia e nel Regno Unito, la ricorrente ha prodotto dinanzi alla divisione di opposizione, in primo luogo, estratti di cataloghi dei propri prodotti che mostrano che la denominazione «boomerang» è impiegata per vari indumenti, accessori e attrezzature sportive, in secondo luogo, una fotografia di due dirigibili recanti l’iscrizione «boomerang» scattata in occasione di un evento sportivo e, in terzo luogo, vari articoli di giornali spagnoli relativi a un club di calcetto denominato «Boomerang Interviú» e successivamente «Boomerang», sponsorizzato dalla ricorrente.
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È pertanto giocoforza constatare, come giustamente indicato dalla divisione di opposizione e confermato dalla commissione di ricorso al punto 41 della decisione impugnata, nella quale quest’ultima fa propri i motivi esposti dalla divisione di opposizione, che tali documenti non dimostrano che i marchi di cui trattasi abbiano costituito oggetto di uso o anche siano conosciuti o riconosciuti in Irlanda, Grecia e nel Regno Unito. Inoltre, per quanto tali documenti dimostrino che almeno taluni dei marchi di cui trattasi sono stati utilizzati dalla ricorrente in Spagna, essi non contengono alcuna informazione circa la durata e la portata di tale utilizzo, o il grado di conoscenza o di riconoscimento dei marchi di cui trattasi in Spagna, o qualsiasi altro elemento da cui possa dedursi che i marchi di cui trattasi sono notoriamente conosciuti in Spagna o su una parte sostanziale del territorio spagnolo.
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Da ciò consegue che la commissione di ricorso non è incorsa in errore nel considerare che la divisione di opposizione aveva giustamente concluso che la ricorrente non aveva dimostrato che le condizioni sancite dall’art. 8, n. 2, lett. c), del regolamento n. 40/94 erano soddisfatte.
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Del resto, come è stato constatato nell’ambito dell’analisi del primo motivo e come risulta dal punto 76 supra, la commissione di ricorso aveva titolo per escludere i documenti prodotti per la prima volta dinanzi ad essa dalla ricorrente e per considerare che la divisione di opposizione non era tenuta ad informare quest’ultima dell’insufficienza delle prove fornite al fine di dimostrare l’esistenza dei suoi marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell’art. 6 bis della convenzione di Parigi.
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La seconda parte del secondo motivo deve pertanto essere disattesa, come pure il secondo motivo nel suo insieme, senza che si renda necessario, considerato quanto precede, che il Tribunale si pronunci nell’ambito del presente motivo sui documenti figuranti negli allegati 10-12 del ricorso.
Sul terzo motivo, che deduce la violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94
Argomenti delle parti
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La ricorrente, innanzi tutto, reitera gli argomenti da lei esposti nel corso del procedimento dinanzi all’UAMI. Li considera «integralmente riprodotti» e sulla loro base chiede che la domanda di registrazione presentata dagli intervenienti sia respinta.
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Sottolinea, poi, che il termine «boomerang» è l’elemento dominante della sua famiglia di marchi anteriori e che il suo carattere dominante non può essere rimesso in discussione dalla presenza della parola «aventura» in taluni di essi. Poiché i consumatori fanno generalmente riferimento ai marchi oralmente, gli elementi figurativi non avrebbero ulteriore pertinenza. Del resto, l’elemento «tv» del marchio di cui viene chiesta la registrazione, essendo generico e descrittivo, non dovrebbe essere preso in considerazione nell’ambito del confronto dei marchi confliggenti. Il marchio di cui viene chiesta la registrazione sarebbe pertanto composto dall’elemento dominante dei marchi anteriori. Di questo la commissione di ricorso non avrebbe tenuto sufficientemente conto.
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Inoltre, i servizi considerati dal marchio di cui viene chiesta la registrazione e quelli considerati dal marchio n. 2 163 616 sarebbero identici o somiglianti, e questo anche se l’elenco dei servizi per cui è stata chiesta la registrazione del marchio BoomerangTV è stato limitato nel corso del procedimento dinanzi all’UAMI. Il rischio di confusione sarebbe pertanto dimostrato per quanto riguarda tali due marchi. Per quanto concerne i prodotti considerati dai due marchi precedenti, un certo un numero di essi, come i sacchi o gli articoli di abbigliamento, potrebbero servire da supporto per la promozione di attività rientranti nella classe 41 e per le quali è stata chiesta la registrazione del marchio BoomerangTV. Il settore nel quale i marchi anteriori sono presentati, cioè il settore sportivo, sarebbe inoltre legato a quello degli spettacoli e delle produzioni televisive. In ragione di tale nesso e dell’elemento «boomerang», comune ai marchi confliggenti, il rischio di confusione sarebbe altresì dimostrato con riferimento a tali altri marchi anteriori.
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Il carattere altamente distintivo dei marchi anteriori, che sarebbero notoriamente conosciuti e rinomati nel settore dell’abbigliamento e della moda in Spagna, almeno in quanto marchi di un’impresa essa stessa rinomata in Spagna, rafforzerebbe ulteriormente il rischio di confusione nel caso di specie.
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Infine, la ricorrente aggiunge che gli intervenienti hanno tentato invano di ottenere la registrazione del marchio BoomerangTV in Spagna per servizi rientranti nelle classi 38 e 41 — gli estratti della banca dati Sitadex che fanno riferimento a tali decisioni di rifiuto sono riportati nell’allegato 13 del ricorso — e che l’OEPM ha respinto la loro domanda di registrazione in ragione dell’esistenza di un rischio di confusione con i suoi marchi spagnoli anteriori. L’UAMI avrebbe dovuto prendere in considerazione tale rifiuto. L’esistenza di tali decisioni contraddittorie recherebbe inoltre pregiudizio all’armonizzazione del mercato interno. Una sentenza del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 11 settembre 2003, che figura nell’allegato 4 del ricorso, che vede contrapposte le stesse parti e ha ad oggetto gli stessi marchi, ma limitatamente alla classe 41, avrebbe del resto pure accertato l’esistenza di un rischio di confusione.
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L’UAMI come pure gli intervenienti contestano nella specie l’esistenza di un rischio di confusione.
Giudizio del Tribunale
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Si deve, in limine, ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, in forza dell’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, applicabile in materia di proprietà intellettuale in forza dell’art. 130, n. 1, e dell’art. 132, n. 1, di tale regolamento, se il testo del ricorso può essere suffragato e completato in punti specifici con rinvii a determinati passi di atti che vi sono allegati, un rinvio globale ad altri scritti non può ovviare alla mancanza degli elementi essenziali nell’argomentazione giuridica che, in forza delle disposizioni summenzionate, devono essere contenuti nell’atto introduttivo stesso [sentenze del Tribunale 8 luglio 2004, causa T-270/02, MLP Finanzdienstleistungen/UAMI (bestpartner), Racc. pag. II-2837, punto 16, e 13 febbario 2007, causa T-256/04, Mundipharma/UAMI — Altana Pharma (RESPICUR), Racc. pag. II-449, punto 14].
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Inoltre, non spetta al Tribunale ricercare nel fascicolo del procedimento dinanzi all’UAMI gli argomenti cui la ricorrente potrebbe far riferimento, né esaminarli, essendo tali argomenti irricevibili [v., in questo senso, sentenze del Tribunale 21 aprile 2004, causa T-127/02, Concept/UAMI (ECA), Racc. pag. II-1113, punto 21, e 14 dicembre 2005, causa T-209/01, Honeywell/Commissione, Racc. pag. II-5527, punto 57]. Pertanto, il ricorso, nella misura in cui fa rinvio ai detti scritti depositati dalla ricorrente dinanzi all’UAMI, è irricevibile, e la fondatezza del presente motivo dovrà essere esaminata soltanto alla luce degli argomenti presentati nel ricorso stesso.
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Si deve altresì ricordare che la ricorrente non ha contestato che l’esistenza della registrazione greca n. 109 387 non era stata dimostrata. Inoltre, come risulta dall’analisi del primo e del secondo motivo, la commissione di ricorso aveva, da un lato, fondatamente considerato che l’esistenza dei marchi nn. 2 163 613, 2 163 616 e 456 466 e dei marchi anteriori notoriamente conosciuti non era stata portata a conoscenza della divisione di opposizione e, dall’altro lato, ha escluso i documenti prodotti per la prima volta dinanzi ad essa. Inoltre, i documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale sono irricevibili (v. punto 36 supra). Infine, benché i documenti forniti negli allegati 10-12 del ricorso (v. punto 55 supra) fossero già stati prodotti dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso, essi devono essere egualmente esclusi. Infatti, nella misura in cui la commissione di ricorso non è incorsa in errore nel dichiarare tali documenti inammissibili (v. punto 49 supra), consentirne la ricevibilità dinanzi al Tribunale modificherebbe l’oggetto della controversia quale valutato dalla commissione di ricorso, il che sarebbe in contrasto con l’art. 135, n. 4, del regolamento di procedura (v. punto 35 supra).
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Di conseguenza, il Tribunale procederà a valutare la fondatezza del presente motivo alla luce di questi soli diritti anteriori, la cui esistenza è stata sufficientemente dimostrata nel corso del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione, cioè le registrazioni spagnole nn. 2 035 505, 2 035 507, 2 035 514, 1 236 024, 1 236 025, 1 282 250 e 2 227 731, del Regno Unito n. 1 494 568 e irlandese n. 153 228 e la domanda di registrazione del marchio comunitario n. 448 514.
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A tenore dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza con il marchio anteriore o a causa dell’identità o somiglianza dei prodotti o dei servizi che i detti marchi designano, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Peraltro, si deve intendere per marchi anteriori a norma dell’art. 8, n. 2, lett. a), sub i) e ii), e lett. b), del regolamento n. 40/94, i marchi registrati in uno Stato membro la cui data di deposito è anteriore a quella della domanda di marchio comunitario e delle domande di registrazione di marchi comunitari, con riserva della loro registrazione.
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L’esistenza di un rischio di confusione presuppone sia un’identità o una somiglianza tra il marchio richiesto e il marchio anteriore sia un’identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi indicati nella domanda di registrazione e quelli per cui il marchio anteriore è stato registrato. Si tratta di condizioni cumulative (sentenza della Corte 12 ottobre 2004, causa C-106/03 P, Vedial/UAMI, Racc. pag. I-9573, punto 51). Pertanto, dal momento che una di tali indispensabili condizioni per l’applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non è integrata, non può sussistere rischio di confusione.
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Nella specie, è pacifico che la commissione di ricorso si è fondata sulla sola assenza di somiglianza dei prodotti e dei servizi confliggenti per concludere per l’assenza di rischio di confusione. Secondo la costante giurisprudenza, per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi in questione, si deve tener conto di tutti i fattori rilevanti che caratterizzano il rapporto tra tali prodotti o tali servizi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità [sentenze della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-1237, punto 23, e del Tribunale 11 luglio 2007, causa T-150/04, Mülhens/UAMI — Minoronzoni (TOSCA BLU), Racc. pag. II-2353, punto 29], intendendosi come prodotti o servizi complementari quelli tra i quali esiste una stretta correlazione nel senso che l’uno è indispensabile o importante per l’uso dell’altro, di modo che i consumatori possano supporre che la produzione di entrambi i prodotti o la fornitura di tali servizi sia riconducibile a una stessa impresa [sentenze del Tribunale 1o marzo 2005, causa T-169/03, Sergio Rossi/UAMI — Sissi Rossi (SISSI ROSSI), Racc. pag. II-685, punto 60, e 15 marzo 2006, causa T-31/04, Eurodrive Services and Distribution/UAMI — Gómez Frías (euroMASTER), non pubblicata nella Raccolta, punto 35].
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Orbene, dalle descrizioni dei prodotti e dei servizi di cui trattasi, di cui ai punti 7 e 14 supra, risulta che i prodotti a cui si riferiscono i diritti anteriori differiscono per natura, destinazione e impiego dai servizi per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio BoomerangTV. Inoltre, tali prodotti e servizi non presentano alcun carattere concorrente o complementare ai sensi della giurisprudenza citata al punto precedente. Giustamente, pertanto, la commissione di ricorso ha concluso per l’assenza di somiglianza dei servizi e dei prodotti confliggenti e, di conseguenza, per l’assenza di rischio di confusione.
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Il fatto che taluni dei prodotti considerati dai diritti anteriori possano, il che non è, essere utilizzati per la promozione dei servizi per i quali viene richiesta la registrazione del marchio BoomerangTV, o che il settore sportivo, nel quale potrebbero rientrare più diritti anteriori, possa essere connesso con quello dei prodotti televisivi, tra i quali rientrerebbe il marchio di cui viene chiesta la registrazione, non è idoneo a rimettere in discussione tale conclusione. Siffatti nessi sono troppo imprecisi e aleatori per consentire di concludere che i prodotti e i servizi di cui trattasi sono complementari ai sensi della giurisprudenza citata al punto 98 supra.
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Da ciò consegue che gli argomenti della ricorrente relativi al confronto dei marchi confliggenti e al carattere altamente distintivo dei suoi marchi anteriori sono inconferenti e debbono essere disattesi. Per quanto riguarda le decisioni dell’OEMP relative al rifiuto di registrazione del marchio BoomerangTV in Spagna, esse debbono essere disattese per le stesse ragioni già esposte al punto 94 supra. Quanto alla sentenza del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, che rifiuta la registrazione del marchio BoomerangTV in Spagna, di cui all’allegato 4 del ricorso, basta constatare che il regime comunitario dei marchi è un sistema autonomo la cui applicazione è indipendente da qualsiasi sistema nazionale [sentenze del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T-32/00, Messe München/UAMI (electronica), Racc. pag. II-3829, punto 47, e TOSCA BLU, cit. supra al punto 98, punto 40]. Questa sentenza non è quindi pertinente e non deve essere considerata, senza che si renda necessario pronunciarsi sulla sua ricevibilità (v., in questo senso, sentenza Francia/Commissione, cit. supra al punto 78, punto 26).
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Alla luce di tutto quanto sopra precede, il presente motivo deve essere respinto senza che occorra pronunciarsi sulla domanda subordinata degli intervenienti di limitare l’elenco dei servizi per i quali chiedono la registrazione del marchio BoomerangTV.
Sul quarto motivo, che deduce la violazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94
Argomenti delle parti
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La ricorrente sostiene che i suoi marchi anteriori, registrati in particolare per prodotti collegati con il settore dell’abbigliamento, della moda sportiva e dello sport, essenzialmente rientranti sotto le classi 18, 24, 25 e 28, godono di notorietà. La notorietà dei suoi marchi, al pari della sua stessa notorietà, sarebbe già stata dimostrata durante il procedimento dinanzi all’UAMI. La ricorrente fa inoltre rinvio ad un altro suo sito Internet e agli allegati 5-8 e 14 del ricorso e propone di produrre prove complementari.
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L’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 sarebbe nella specie applicabile. L’uso senza giusto motivo del marchio la cui registrazione è richiesta dagli intervenienti consentirebbe loro di trarne un indebito profitto o recherebbe pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà dei marchi anteriori della ricorrente. In particolare, il loro carattere distintivo risulterebbe affievolito, il loro prestigio potrebbe risultare diminuito in caso di debole qualità dei servizi designati dal marchio BoomerangTV e i titolari del marchio BoomerangTV sarebbero in grado di economizzare taluni investimenti pubblicitari. Inoltre, non sarebbe da escludersi che la ricorrente diversifichi le sue attività nel settore nel quale rientrerebbe il marchio di cui viene chiesta la registrazione.
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L’UAMI e gli intervenienti replicano che, poiché la notorietà dei marchi anteriori non è stata dimostrata, la commissione di ricorso ha giustamente concluso che le condizioni dell’applicazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 non erano soddisfatte.
Giudizio del Tribunale
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A norma dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, «in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore (…), la registrazione del marchio depositato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore [e] se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».
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Secondo la giurisprudenza, per soddisfare la condizione relativa alla notorietà, un marchio anteriore deve essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti ossia, in funzione del prodotto o del servizio commercializzato, sia dal grande pubblico sia da un pubblico più specializzato quale un determinato ambiente professionale. Nell’esaminare tale requisito, vanno presi in considerazione tutti gli elementi rilevanti del caso, cioè, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio anteriore, l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo senza che sia richiesto che tale marchio sia conosciuto da una determinata percentuale del pubblico così definito o che la sua notorietà si estenda alla totalità del territorio di cui trattasi, purché la notorietà esista in una parte sostanziale di questo [sentenza Tribunale 13 dicembre 2004, causa T-8/03, El Corte Inglés/UAMI — Pucci (EMILIO PUCCI), Racc. pag. II-4297, punto 67].
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Nella specie, per gli stessi motivi esposti supra al punto 94, saranno presi in considerazione dal Tribunale ai fini dell’analisi del presente motivo solo gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente dinanzi alla divisione di opposizione e solo i diritti anteriori menzionati al punto 95 supra.
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A questo proposito, dagli atti risulta che i documenti prodotti dalla ricorrente dinanzi alla divisione di opposizione al fine di dimostrare la notorietà dei suoi marchi anteriori sono quelli cui la divisione di opposizione ha fatto riferimento come intesi a dimostrare l’esistenza dei marchi notoriamente conosciuti della ricorrente. Orbene, dal punto 81 supra, dove i documenti di cui trattasi sono elencati dettagliatamente, risulta che la ricorrente non ha fornito nessuna informazione circa l’intensità, l’ambito geografico, la durata dell’uso dei suoi diritti anteriori, gli investimenti realizzati per promuoverli, né qualsivoglia altro elemento atto a dimostrare che i suoi diritti anteriori sarebbero conosciuti da una parte significativa del pubblico da essi interessato.
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Da ciò consegue che, per quanto il grado di riconoscimento da accertare sia meno elevato per i marchi che godono di notorietà ai sensi dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 rispetto ai marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell’art. 6 bis della convenzione di Parigi, la commissione di ricorso non è incorsa in errore di diritto nel confermare la conclusione della divisione di opposizione secondo la quale la notorietà dei marchi anteriori non era stata dimostrata e nel considerare, di conseguenza, che l’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, non era nella specie applicabile. Quindi, il quarto motivo deve essere respinto come pure il ricorso nel suo insieme, senza che il Tribunale debba pronunciarsi sulla domanda di misure di istruzione presentate dagli intervenienti.
Sulle spese
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Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, essendo rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell’UAMI e degli intervenienti.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
El Corte Inglés, SA è condannata alle spese.
Wiszniewska-Białecka
Moavero Milanesi
Wahl
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 giugno 2008.
Il cancelliere
E. Coulon
Il presidente facente funzione
I. Wiszniewska-Białecka
(
*1
)	Lingua processuale: lo spagnolo.