62015CC0689
FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
M. WATHELET
fremsat den 1. december 2016 (
1
)
Sag C-689/15
W.F. Gözze Frottierweberei GmbH,
Wolfgang Gözze
mod
Verein Bremer Baumwollbörse
(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale appeldomstol i Düsseldorf, Tyskland))
»Præjudiciel forelæggelse — EU-varemærker — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 9 — artikel 15 — reel brug — anvendelse af et varemærke som kvalitetscertificering — manglende regelmæssige kvalitetskontroller hos licenstagere — fortabelse af varemærkeindehaverens rettigheder — certificeringsmærke«
I – Indledning
1.
Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale appeldomstol i Düsseldorf, Tyskland) har med den foreliggende anmodning om præjudiciel afgørelse anmodet Domstolen om at fortolke dels artikel 9, stk. 1, og artikel 15, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker (EUT 2009 L 78, s. 1), dels den nævnte forordnings artikel 52, stk. 1, litra a), artikel 7, stk. 1, litra g), og artikel 73, litra c).
2.
Domstolen vil i forbindelse med sit svar til den forelæggende ret få lejlighed til at tage stilling til, om en kvalitetscertificering, dvs. et tegn, der har til formål at give en garanti for det materiale, der er anvendt i de varer, hvorpå den er anbragt, varernes kvalitet eller fremstillingsprocessen kan udgøre et individuelt EU-varemærke.
II – Retsforskrifter
3.
Med forordning nr. 207/2009 er der foretaget en kodificering af Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1). Som Domstolen har fastslået, er fortolkningen af bestemmelserne i forordning nr. 40/94 anvendelige i forhold til forordning nr. 207/2009, når de relevante bestemmelser ikke i forbindelse med vedtagelsen af sidstnævnte forordning har gennemgået nogen væsentlige ændringer hvad angår deres ordlyd, sammenhæng eller formål (
2
). Dette er tilfældet i hovedsagen.
4.
Forordning nr. 207/2009 blev endvidere ændret for nylig ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemærker og Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret for det indre marked (varemærker og mønstre) (EUT 2015, L 341, s. 21).
5.
Når der henses til tidspunktet for de faktiske omstændigheder i hovedsagen, skal den foreliggende anmodning om præjudiciel afgørelse undersøges i lyset af forordning nr. 207/2009 i den affattelse, der var gældende før denne ændring.
A – Forordning nr. 207/2009
6.
Artikel 4 i forordning nr. 207/2009 har følgende ordlyd:
»Et [EU]-varemærke kan bestå af alle de tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal, varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.«
7.
Denne forordnings artikel 7, stk. 1, bestemmer:
»Udelukket fra registrering er:
[…]
c)
varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse
[…]
g)
varemærker, som vil kunne vildlede offentligheden, f.eks. med hensyn til varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse
[…]«
8.
Den nævnte forordnings artikel 9, stk. 1, bestemmer:
»[EU]-varemærket giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:
a)
et tegn, der er identisk med [EU]-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke [EU]-varemærket er registreret
b)
et tegn, der er identisk med eller ligner [EU]-varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af [EU]-varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket
[…]«
9.
Artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 bestemmer:
»Hvis indehaveren ikke inden fem år regnet fra registreringen har gjort reel brug af [EU]-varemærket inden for [Unionen] for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller hvis sådan brug har været suspenderet uden afbrydelse i fem år, underkastes varemærket de i denne forordning omhandlede sanktioner, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted.
Følgende betragtes ligeledes som brug i henhold til første afsnit:
a)
brug af [EU]-varemærket i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer varemærkets særpræg, afviger fra den form, hvori det er registreret
b)
anbringelse af [EU]-varemærket på varer eller deres emballage i [Unionen] udelukkende med eksport for øje.«
10.
Denne forordnings artikel 51, stk. 1, bestemmer:
»[EU]-varemærkeindehaverens ret erklæres fortabt efter indgivelse af begæring herom til Harmoniseringskontoret eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse:
a)
når der inden for en sammenhængende periode på fem år ikke inden for [Unionen] er gjort reel brug af varemærket for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og der ikke foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted […]
b)
når varemærket på grund af indehaverens virksomhed eller passivitet er blevet en almindelig betegnelse inden for handelen for en vare eller tjenesteydelse, for hvilken det er registreret
c)
når varemærket som følge af den brug, der af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke gøres deraf for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, vil kunne vildlede offentligheden, især med hensyn til varernes eller tjenesteydelsernes art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse.«
11.
Artikel 52, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 har følgende ordlyd:
»Et [EU]-varemærke erklæres ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til Harmoniseringskontoret eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse:
a)
når det er registreret i strid med bestemmelserne i artikel 7
[…]«
12.
Denne forordnings artikel 73 bestemmer:
»Foruden af de i artikel 51 omhandlede fortabelsesgrunde erklæres [EU]-fællesmærkeindehaverens ret fortabt efter indgivelse af begæring herom til Harmoniseringskontoret eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse, såfremt:
a)
mærkeindehaveren ikke træffer rimelige foranstaltninger til at hindre brug af mærket på en måde, som er uforenelig med de betingelser for mærkets benyttelse, der er fastlagt i bestemmelserne for mærkets benyttelse, hvortil ændringer i givet fald er indført i registret
[…]
c)
en ændring af bestemmelserne for mærkets benyttelse er indført i registret i strid med artikel 71, stk. 2, medmindre indehaveren ved en yderligere ændring af bestemmelserne for mærkets benyttelse opfylder kravene i nævnte stykke.«
B – Forordning nr. 2015/2424
13.
27. betragtning til forordning nr. 2015/2424 er affattet som følger:
»Som et supplement til de eksisterende bestemmelser om EF-kollektivmærker og for at afhjælpe den nuværende ubalance mellem nationale systemer og EU-varemærkesystemet [var] det nødvendigt at tilføje en række særlige bestemmelser med henblik på at yde beskyttelse til EU-certificeringsmærker, som giver et certificeringsinstitut eller en certificeringsorganisation mulighed for at tillade, at deltagerne i certificeringsordningen anvender mærket som et tegn på, at deres varer eller tjenesteydelser opfylder certificeringskravene.«
14.
I denne forbindelse er der ved forordning nr. 2015/2424 indsat en artikel 74a i forordning nr. 207/2009, der er affattet som følger:
»1.   Et EU-certificeringsmærke er et EU-varemærke, der er beskrevet som sådant, når der ansøges om mærket, og mærket er egnet til at adskille varer eller tjenesteydelser, der er certificeret af varemærkeindehaveren med hensyn til materiale, metode for fremstilling af varer eller ydelse af tjenesteydelser, kvalitet, nøjagtighed eller andre egenskaber, med undtagelse af geografisk oprindelse, af varer og tjenesteydelser, der ikke er således certificeret.
2.   Enhver fysisk eller juridisk person, herunder offentligretlige institutioner, myndigheder og organer, kan ansøge om EU-certificeringsmærker, såfremt en sådan person ikke udøver en erhvervsvirksomhed, der omfatter levering af varer eller tjenesteydelser af den slags, der er certificeret.
[…]«
15.
I henhold til artikel 4 i forordning nr. 2015/2424 finder artikel 74a i forordning nr. 207/2009 anvendelse fra den 1. oktober 2017.
III – De faktiske omstændigheder i hovedsagen
16.
Hovedsagen vedrører en tvist mellem W. F. Gözze Frottierweberei GmbH (herefter »Gözze«) og dennes direktør Wolfgang Gözze (herefter »Wolfgang Gözze«) på den ene side og sammenslutningen Verein Bremer Baumwollbörse (herefter »VBB«) på den anden side.
17.
VBB er en sammenslutning, der varetager interesser hos virksomheder inden for bomuldstekstilindustrien. VBB er indehaver af følgende EU-figurmærke (herefter varemærket »fleur de coton«):
18.
Varemærket »fleur de coton« blev ansøgt i sort-hvid og registreret den 22. maj 2008 for bl.a. tekstiler.
19.
VBB indgår licensaftaler vedrørende varemærket »fleur de coton« med virksomheder inden for tekstilbranchen. Disse virksomheder forpligter sig til kun at anvende dette varemærke i forbindelse med varer, der er fremstillet af bomuldsfibre af god kvalitet. VBB kan kontrollere overholdelsen af denne forpligtelse.
20.
Gözze driver virksomhed inden for tekstilbranchen og sælger bl.a. håndklæder, som påhæftes en hængeetiket, hvis bagside, der sædvanligvis er trykt i grøn og hvid, er gengivet nedenfor:
21.
Gözze indgår ikke blandt VBB’s licenstagere. VBB har ikke på nogen måde givet samtykke til, at Gözze kan gøre brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket »fleur de coton«. VBB anlagde derfor sag om varemærkekrænkelse mod Gözze ved den kompetente EU-varemærkedomstol Landgericht Düsseldorf (den regionale ret i første instans i Düsseldorf, Tyskland).
22.
Gözze fremsatte modkrav om ugyldighed eller subsidiært om fortabelse af varemærket »fleur de coton«. Virksomheden anførte, at figurtegnet »fleur de coton« var rent beskrivende og derfor ikke havde fornødent særpræg. Dette tegn kunne således ikke tjene som en oprindelsesangivelse og burde derfor ikke have været registreret som varemærke.
23.
Landgericht Düsseldorf (den regionale ret i første instans i Düsseldorf) gav VBB medhold i søgsmålet og forkastede det af Gözze fremsatte modkrav. Gözze iværksatte derefter appel ved Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale appeldomstol i Düsseldorf).
24.
Denne sidstnævnte domstol er af den opfattelse, at offentligheden forstår, at tegnet »fleur de coton« opfylder en anden funktion end den, der blot består i at angive, at det materiale, der er anvendt ved fremstillingen af varen, er bomuld. Denne domstol er endvidere af den opfattelse, at der som følge af den høje grad af lighed mellem tegnet »fleur de coton«, som Gözze anvender, og VBB’s varemærke »fleur de coton«, foreligger en risiko for forveksling. Denne domstol har i denne forbindelse konstateret, at det nævnte tegn kun adskiller sig fra det nævnte varemærke ved farverne.
25.
Det følger imidlertid ikke nødvendigvis heraf, at der skal gives medhold i sagen om varemærkekrænkelse. Offentligheden opfatter først og fremmest tegnet »fleur de coton« som en angivelse, der vedrører varens kvalitet. Under disse omstændigheder er det muligt at anlægge det synspunkt, at brugen af tegnet og varemærket »fleur de coton« ikke videregiver noget budskab om varens oprindelse. Dette kan føre til den konklusion, at VBB har fortabt sine rettigheder, og at Gözze ikke har begået en varemærkekrænkelse.
26.
Den forelæggende ret har imidlertid tilføjet, at anvendelsen af et individuelt varemærke som kvalitetscertificering, således som det også er tilfældet for et fællesmærke, kan udgøre en varemærkemæssig brug, når offentligheden forbinder dette varemærke med en forventning om, at indehaveren har foretaget en kvalitetskontrol.
27.
I et sådant tilfælde vil offentligheden nemlig opfatte brugen af dette varemærke som en angivelse af, at varen er fremstillet under indehaverens kontrol. Varemærket opfylder således sin afgørende funktion, som består i at angive, at varen hidrører fra en virksomhed, der er forpligtet til at sikre kvaliteten.
28.
Den forelæggende ret er af den opfattelse, at det i en sådan situation kan komme på tale at lade artikel 73, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 vedrørende fællesmærker finde tilsvarende anvendelse, idet det fremgår af denne artikel, at mærket erklæres fortabt, såfremt mærkeindehaveren ikke træffer rimelige foranstaltninger til at hindre brug af mærket på en måde, som er uforenelig med de betingelser for mærkets benyttelse, der er fastlagt i bestemmelserne for mærkets benyttelse.
29.
Den forelæggende ret er under disse omstændigheder af den opfattelse, at det er formålstjenligt at udsætte sagen og at forelægge Domstolen præjudicielle spørgsmål.
IV – Anmodningen om præjudiciel afgørelse og retsforhandlingerne ved Domstolen
30.
Ved afgørelse af 15. december 2015, indgået til Domstolen den 21. december 2015, besluttede Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale appeldomstol i Düsseldorf) derfor at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål i henhold til artikel 267 TEUF:
»1)
Kan anvendelsen af et individuelt varemærke som kvalitetscertificering udgøre varemærkemæssig brug som omhandlet i artikel 9, stk. 1, og artikel 15, stk. 1, i […] forordning […] nr. 207/2009 […] i forhold til de varer, som kvalitetscertificeringen anvendes for?
2)
Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende: Skal et sådant varemærke erklæres ugyldigt i henhold til artikel 52, stk. 1, litra a), sammenholdt med artikel 7, stk. 1, litra g), i forordning nr. 207/2009, eller erklæres fortabt ved tilsvarende anvendelse af samme forordnings artikel 73, litra c), hvis varemærkeindehaveren ikke gennem regelmæssige kvalitetskontroller hos sine licenstagere sikrer rigtigheden af de forventninger til kvaliteten, som tegnet er forbundet med i handelen?«
31.
Gözze og Wolfgang Gözze, VBB, den tyske regering samt Europa-Kommissionen har indgivet skriftlige indlæg. Disse parter afgav desuden mundtlige indlæg under retsmødet, der blev afholdt den 19. oktober 2016.
V – Bedømmelse
A – Det første præjudicielle spørgsmål
32.
Den forelæggende ret ønsker med det første spørgsmål i det væsentlige oplyst, om den eneret, som forordning nr. 207/2009 giver indehaveren af et individuelt varemærke, kan anerkendes for en kvalitetscertificering.
33.
Efter Oberlandesgericht Düsseldorfs (den regionale appeldomstol i Düsseldorf) opfattelse afhænger spørgsmålet om, hvorvidt der skal gives medhold i det af VBB anlagte søgsmål af, om anvendelsen af et individuelt varemærke som kvalitetscertificering kan udgøre varemærkemæssig brug som omhandlet i artikel 9, stk. 1, og artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 (
3
).
34.
Forordning nr. 207/2009 omhandler ikke som sådan kvalitetscertificeringer (afsnit 1 nedenfor). Denne problemstilling kan således kun vurderes ud fra overvejelser om varemærkets funktioner (afsnit 2-4 nedenfor). Det tilkommer i sidste ende den nationale ret at foretage denne undersøgelse (afsnit 5 nedenfor).
1. Manglende anerkendelse af EU-varemærker som kvalitetscertificeringer i forordning nr. 207/2009
35.
Anvendelsen af et tegn med henblik på at give en garanti vedrørende et varemateriale, varens fremstilling eller kvalitet, er ikke som sådan genstand for forordning nr. 207/2009. Det følger af EU-varemærkets historiske udvikling, at dette var et bevidst valg fra lovgivers side.
36.
Kommissionen havde faktisk allerede i forbindelse med sine første overvejelser om indførelsen af et EF-varemærke udtrykkeligt nævnt »certificeringsmærker«, der ud over de »almindelige« varemærker skulle bestå samtidig med fællesmærker (
4
). Denne type varemærke var i øvrigt nævnt i artikel 86 i Rådets forslag til forordning (EØF) om EF-varemærke under benævnelsen »EF-garantimærker« (
5
). Lovgiver valgte imidlertid ikke at lade denne type varemærke indgå i forordning nr. 40/94 eller i forordning nr. 207/2009.
37.
Der hersker således ikke tvivl om, at denne type varemærke ikke er omfattet af anvendelsesområdet for forordning nr. 207/2009. Den omstændighed, at denne type varemærke fandtes i første direktiv 89/104, bekræfter om nødvendigt, at der i forbindelse med den nævnte forordning bevidst blev valgt den modsatte løsning (
6
).
38.
Certificeringsmærket er således først med forordning nr. 2015/2424 blevet indført som et EU-varemærke.
39.
Lovgiver har nemlig i 27. betragtning til denne nye forordning udtrykkeligt anført, at det »[s]om et supplement til de eksisterende bestemmelser om EF-kollektivmærker og for at afhjælpe den nuværende ubalance mellem nationale systemer og EU-varemærkesystemet […]« (
7
) blev anset for »nødvendigt at tilføje en række særlige bestemmelser med henblik på at yde beskyttelse til EU-certificeringsmærker[…]«.
40.
Det er derfor klart, at anvendelsen af et tegn med henblik på at give en garanti vedrørende et varemateriale, varens fremstilling eller kvalitet, ikke som sådan kan være omfattet af forordning nr. 207/2009. Der er tale en ny type EU-varemærke, der er indført ved forordning nr. 2015/2424 under benævnelsen »certificeringsmærke« (
8
).
41.
Betyder det, at et sådant tegn ikke på noget tidspunkt kan blive omfattet af den beskyttelse, der tilkommer individuelle varemærker i henhold til forordning nr. 207/2009? Dette er efter min opfattelse ikke tilfældet.
42.
Det tegn, der anvendes som kvalitetscertificering, skal for at kunne give indehaveren en eneret imidlertid opfylde varemærkets afgørende funktion.
2. Kravet om opfyldelse af varemærkets afgørende funktion
43.
Det fremgår af fast retspraksis, at »varemærkets afgørende funktion er at garantere oprindelsen af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse. For at varemærket kan udøve sin funktion som en væsentlig bestanddel af den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres og opretholdes efter traktaten, skal det således udgøre en garanti for, at alle varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med det, er blevet fremstillet under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet« (
9
).
44.
Varemærkets afgørende funktion konkretiseres ved den brug, der gøres heraf, idet der i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 stilles krav om en »reel brug«. Domstolen har nemlig fastslået, at der ved »reel brug« skal forstås en »brug[…, der er] i overensstemmelse med varemærkets grundlæggende funktion, som er at garantere oprindelsen af en vare eller en tjenesteydelse over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse« (
10
).
45.
Eftersom denne funktion er afgørende, anses »[e]t varemærke […] altid for at opfylde sin funktion som oprindelsesangivelse, mens det alene sikrer sine andre funktioner i det omfang, dets indehaver udnytter det […]« (
11
).
46.
Det synes således at følge af denne retspraksis, at en kvalitetscertificering i henhold til den ordning, der følger af forordning nr. 207/2009, nødvendigvis skal opfylde varemærkets afgørende funktion, for at indehaveren kan hævde at gøre brug af den eneret, som tilkommer ham i henhold til den nævnte forordnings artikel 9.
47.
Såfremt anvendelsen af et tegn som kvalitetscertificering ikke kun er forbundet med en angivelse af varens kvalitet, men også og samtidig er forbundet med en oprindelsesangivelse, er der med andre ord tale om brug af et tegn som omhandlet i Domstolens praksis.
3. Kravet om krænkelse af en af varemærkets funktioner
48.
I dette sidstnævnte tilfælde, dvs. i den situation, hvor et tegn anvendes både som en angivelse, der vedrører varens kvalitet, og som en oprindelsesangivelse, skal det desuden afgøres, om tredjemands brug af et tegn, der er identisk med eller ligner et registreret EU-varemærke, krænker eller kan krænke varemærkeindehaverens rettigheder.
49.
Domstolen fastslog i denne forbindelse i præmis 39 i dom af 22. september 2011, Interflora og Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604) meget klart, »at varemærkets funktion som oprindelsesangivelse ikke er den eneste funktion, der skal beskyttes mod krænkelser fra tredjemand […]«. Domstolen har således udtrykkeligt blandt disse andre funktioner anerkendt de funktioner, der består i at garantere varens kvalitet (
12
).
50.
Efter Domstolens opfattelse er eneretten i henhold til artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 blevet tildelt varemærkeindehaveren for, at den pågældende kan sikre, at varemærket kan opfylde sine egentlige funktioner. Denne ret kan således udøves, når tredjemands brug af tegnet gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner og navnlig i dets afgørende funktion, som er at garantere varens oprindelse over for forbrugerne (
13
).
51.
Varemærkeindehaveren har med andre ord ret til at forbyde denne brug, såfremt en sådan brug kan gøre indgreb i en af varemærkets funktioner, uanset om der måtte være tale om funktionen som oprindelsesangivelse eller en af de andre funktioner (
14
).
52.
Det kan heraf modsætningsvis sluttes, at brugen af et tegn, der alene har et beskrivende formål, ikke er omfattet af anvendelsesområdet for artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 (
15
).
53.
Det er imidlertid væsentligt at bemærke, at Domstolen har begrænset muligheden for at anfægte et indgreb i en af varemærkets funktioner til det tilfælde, hvor et tegn, der er identisk med et EU-varemærke, anvendes for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, dvs. anvendelsesområdet for artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 2008/95 eller artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.
54.
Domstolen fremhævede udtrykkeligt denne sondring i dom af 25. marts 2010, BergSpechte (C-278/08, EU:C:2010:163):
—
I det tilfælde, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, »hvor tredjemand gør brug af et tegn, der er identisk med et varemærke for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, kan varemærkeindehaveren forbyde denne brug, såfremt den kan gøre indgreb i en af varemærkets funktioner« (
16
).
—
I det andet tilfælde, der er omhandlet i direktivets artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, »hvor tredjemand gør brug af et tegn, der er identisk med eller ligner et varemærke for varer eller tjenesteydelser, som er af samme eller lignende art som dem, for hvilke varemærket er registreret, kan varemærkeindehaveren alene modsætte sig brugen af det pågældende tegn, såfremt der foreligger risiko for forveksling« (
17
).
55.
Denne sondring følger af ordlyden af artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009. Den beskyttelse, som denne forordnings artikel 9, stk. 1, litra a), giver, er nemlig mere omfattende end den beskyttelse, der er fastsat i samme artikels stk. 1, litra b), idet anvendelsen af denne sidstnævnte bestemmelse i modsætning til den førstnævnte bestemmelse forudsætter tilstedeværelsen af en risiko for forveksling i tilfælde af lighed (
18
).
4. Foreløbig konklusion
56.
På baggrund af de ovenstående betragtninger er det min opfattelse, at anvendelsen af et tegn som kvalitetscertificering kan udgøre en varemærkemæssig brug, der kan sikre, at indehaveren opretholder de rettigheder, som EU-varemærket giver ham som omhandlet i artikel 15 i forordning nr. 207/2009, under forudsætning af, at anvendelsen af dette tegn samtidig opfylder den afgørende funktion som angivelse af varemærkets oprindelse.
57.
I denne situation skal artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 fortolkes således, at den giver indehaveren af et EU-varemærke, der udgør en kvalitetscertificering, ret til at forbyde en konkurrent at gøre brug af et identisk tegn for varer eller tjenesteydelser, der er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret, idet denne brug kan gøre indgreb i en af varemærkets funktioner, såsom angivelsen af varens kvalitet.
58.
Når en tredjemand til gengæld gør brug af et tegn, der er identisk med eller ligner et varemærke, for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke dette varemærke er registreret, skal artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 fortolkes således, at indehaveren af et EU-varemærke kun kan forhindre brugen af dette tegn, såfremt der foreligger risiko for forveksling.
5. Den nationale rets rolle
59.
Det tilkommer den forelæggende ret at vurdere for det første, om varemærket »fleur de coton« opfylder varemærkets afgørende funktion, og, for det andet, om der foreligger et indgreb eller en risiko for et indgreb i et varemærkes funktion som oprindelsesangivelse eller en af dets andre funktioner (
19
).
a) Om den afgørende funktion som oprindelsesangivelse
60.
Det fremgår af anmodningen om præjudiciel afgørelse, at offentligheden opfatter anvendelsen af dette tegn som et budskab om varens kvalitet (
20
).
61.
Selv om garantien for en vares kvalitet som nævnt kan beskyttes ved varemærkets funktion, indebærer den kvalitetsangivelse, som den forelæggende ret har henvist til, imidlertid ikke automatisk, at det omhandlede varemærke fratages muligheden for også at opfylde funktionen som oprindelsesangivelse.
62.
Jeg deler derimod den forelæggende rets opfattelse, hvorefter et tegn, som offentligheden opfatter som en angivelse af, at en vare er underlagt varemærkeindehaverens kontrol, tjener til at adskille den vare, der er kendetegnet således, fra varer fra andre virksomheder, der ikke er underlagt denne kontrol (
21
).
63.
Domstolen har nemlig fastslået, at »[f]or at varemærket kan udøve sin funktion som en væsentlig bestanddel af den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres og opretholdes efter traktaten, skal det således udgøre en garanti for, at alle varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med det, er blevet fremstillet under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet« (
22
).
64.
Selv om kvalitetsgarantien kan beskyttes som en varemærkets funktion, kan dette således være en konsekvens af funktionen som oprindelsesangivelse. Kvalitetsgarantien er forbundet med varens oprindelse (
23
).
65.
Der er nemlig rimelig grund til at antage, at funktionen som oprindelsesangivelse påkalder sig interesse på grund af de virkninger, der er forbundet hermed. Forbrugeren har en forventning om, at en vare, der er påført et varemærke, som den pågældende (gen)kender, har en varig kvalitet. Ud fra denne forventning om kvalitet, som varemærket skaber, er indehaveren i stand til at fastholde og styrke kravet om kvalitet i forhold til forbrugeren med henblik på at øge sit fremtidige salg (
24
).
66.
Henvisningen til en »bestemt virksomhed«, der er ansvarlig for en vares eller tjenesteydelses kvalitet, skal i øvrigt ikke tages bogstaveligt.
67.
Der kan således være tale om varemærkeindehaveren, men også om virksomheder, der er »økonomisk forbundne«, idet Domstolen bl.a. har fastslået, at der foreligger en krænkelse af varemærkets funktion som oprindelsesangivelse, såfremt en annonce, der ved hjælp af et søgeord, der er identisk med et varemærke vises i en søgemaskine på internettet, »ikke eller kun med vanskelighed giver en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, mulighed for at gøre sig bekendt med, om de i annoncen omhandlede varer eller tjenesteydelser hidrører fra varemærkeindehaveren eller fra en virksomhed, der er forbundet med denne, eller tværtimod hidrører fra en tredjemand« (
25
).
68.
Jeg bemærker i samme retning, at Domstolen også i forbindelse med vurderingen af, om der foreligger et indgreb i varemærkets funktion som oprindelsesangivelse, har henvist til de af varemærkeindehaveren godkendte forhandlere (
26
) eller til tilknytningen til det samme netværk (
27
).
69.
Såfremt den forelæggende ret måtte nå til den konklusion, at den kvalitetsangivelse, der følger af varemærket »fleur de coton«, også henviser til VBB eller en af denne virksomheds licenstagere, opfylder denne angivelse således også funktionen som oprindelsesangivelse.
70.
Hvis den forelæggende ret derimod måtte fastslå, at tilliden til kvaliteten af den vare, som tegnet »fleur de coton« er påført, alene er en henvisning til det anvendte materiale, der ikke har sammenhæng med producenten heraf eller den sammenslutning, der udsteder den nævnte kvalitetscertificering, må det således fastslås, at det nævnte tegn ikke opfylder et varemærkes afgørende funktion.
b) Om indgreb eller risikoen for indgreb i varemærkets funktion som oprindelsesangivelse eller en af dets funktioner
71.
Såfremt den forelæggende ret måtte nå til den konklusion, at tegnet »fleur de coton« opfylder funktionen om oprindelsesangivelse, står det tilbage at afgøre, om en tredjemands brug af et identisk eller lignende tegn gør eller kan gøre indgreb i VBB’s rettigheder.
72.
I det foreliggende tilfælde kan varemærket »fleur de coton« og det af Gözze anvendte tegn efter min opfattelse ikke anses for identiske, henset til farveforskellen mellem de nævnte tegn. Et tegn er nemlig identisk med et varemærke, såfremt det uden ændring eller tilføjelse reproducerer alle de bestanddele, der udgør varemærket, eller såfremt tegnet, når det betragtes i sin helhed, udviser forskelle, der er så ubetydelige, at de kan blive overset af en gennemsnitsforbruger (
28
).
73.
Det tilkommer også i denne forbindelse den nationale ret at vurdere, om det af Gözze anvendte tegn er identisk med eller ligner varemærket »fleur de coton«. I den første situation vil VBB kunne forbyde brugen af tegn, der kan gøre indgreb i en af dens varemærkes funktioner, såsom kvalitetsangivelsen for varen [i henhold til artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009]. I den anden situation kan VBB kun forhindre brugen af det nævnte tegn, såfremt der foreligger en risiko for forveksling med hensyn til varens oprindelse [i henhold til artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009].
B – Om det andet præjudicielle spørgsmål
74.
Den forelæggende ret ønsker med det andet spørgsmål i det væsentlige oplyst, om det er muligt at erklære et individuelt varemærke, der anvendes som kvalitetscertificering, fortabt i henhold til artikel 52, stk. 1, litra a), og artikel 7, stk. 1, litra g), i forordning nr. 207/2009, eller ved tilsvarende anvendelse af den nævnte forordnings artikel 73, litra c), når varemærkeindehaveren ikke gennem regelmæssige kvalitetskontroller hos sine licenstagere sikrer rigtigheden af de forventninger til kvaliteten, som tegnet er forbundet med i handelen.
75.
Dette spørgsmål hviler på en antagelse, som den forelæggende ret har opstillet. Efter den forelæggende rets opfattelse er det, for at et EU-varemærke kan anerkendes som kvalitetscertificering, et krav, at offentligheden forbinder den omhandlede certificering med en forventning om, at indehaveren af tegnet har foretaget en kvalitetskontrol. Hvis den varemærkeretlige beskyttelse, der følger af et EU-varemærke, skal anerkendes for sådanne certificeringer, er det et krav, at den forventning om »kontrolleret kvalitet«, som i handelen forbindes med en sådan certificering, faktisk er sikret (
29
).
76.
Selv om jeg er enig i udgangspunktet for argumentationen, er jeg ikke enig i den konklusion, der drages heraf.
77.
Selv om en kvalitetscertificering, som jeg har redegjort for ovenfor, kan være omfattet af den ordning, der følger af forordning nr. 207/2009, er dette nemlig ikke i form af et garanti- eller certificeringsmærke, der er undergivet betingelser om fortabelse, som svarer til dem, der gælder for fællesmærker (
30
), men udelukkende i form af et individuelt varemærke.
78.
Selv om antagelsen om kontrollen med brugen af et varemærke muligvis kan udledes af artikel 73 i forordning nr. 207/2009, må det imidlertid fastslås, at forordning nr. 207/2009 ikke fastsætter nogen betingelser af denne art for individuelle varemærker.
79.
I overensstemmelse med den argumentation, som jeg har redegjort for i forbindelse med behandlingen af det første præjudicielle spørgsmål, skal en kvalitetscertificering nødvendigvis – og udelukkende – opfylde varemærkets funktion som oprindelsesangivelse, for at dets indehaver kan påberåbe sig den eneret, som tilkommer ham i henhold til artikel 9 i forordning nr. 207/2009.
80.
I denne forbindelse kan muligheden for at foretage kvalitetskontrol udgøre et element, der kan gøre det muligt at forbinde varen med producenten og de virksomheder, der er økonomisk forbundet med denne. Der stilles til gengæld ikke krav til den nævnte kontrols kvalitet. Det afgørende er nemlig ikke, om der faktisk er foretaget en kontrol, men om kvaliteten kan tilskrives en bestemt virksomhed og den mulighed for kontrol, som er forbundet med denne virksomhed.
81.
Følgelig er jeg af den opfattelse, at hverken artikel 52, stk. 1, litra a), artikel 7, stk. 1, litra g), eller artikel 73, litra c), i forordning nr. 207/2009, gør det muligt at erklære et EU-varemærke, der også udgør en kvalitetscertificering, ugyldigt eller fortabt, når indehaveren at dette varemærke ikke gennem regelmæssige kvalitetskontroller hos sine licenstagere sikrer rigtigheden af de forventninger til kvaliteten, som tegnet er forbundet med i handelen.
VI – Forslag til afgørelse
82.
På baggrund af det ovenstående foreslår jeg, at Domstolen besvarer de præjudicielle spørgsmål, som Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale appeldomstol i Düsseldorf) har forelagt, således:
»1)
Anvendelsen af et tegn som kvalitetscertificering kan udgøre varemærkemæssig brug, der kan sikre opretholdelsen af rettigheder som omhandlet i artikel 15 i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker under forudsætning af, at anvendelsen af det pågældende tegn samtidig opfylder varemærkets afgørende funktion som oprindelsesangivelse.
I denne situation skal artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 fortolkes således, at den giver indehaveren af et EU-varemærke, der udgør en kvalitetscertificering, ret til at forbyde en konkurrent at gøre brug af et identisk tegn for varer eller tjenesteydelser, der er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret, når denne brug kan gøre indgreb i en af varemærkets funktioner, såsom angivelsen af varens kvalitet.
Når en tredjemand til gengæld gør brug af et tegn, der er identisk med eller ligner et varemærke, for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke dette varemærke er registreret, skal artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 fortolkes således, at indehaveren af et EU-varemærke kun kan forhindre brugen af dette tegn, såfremt der foreligger risiko for forveksling.
2)
Hverken artikel 52, stk. 1, litra a), sammenholdt med artikel 7, stk. 1, litra g), i forordning nr. 207/2009 eller samme forordnings artikel 73, litra c), gør det muligt at erklære et EU-varemærke, der også udgør en kvalitetscertificering, ugyldigt eller fortabt, når indehaveren at dette varemærke ikke gennem regelmæssige kvalitetskontroller hos sine licenstagere sikrer rigtigheden af de forventninger til kvaliteten, som tegnet er forbundet med i handelen.«
(
1
) – Originalsprog: fransk.
(
2
) – Jf. i denne retning dom af 22.9.2011, Interflora og Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, præmis 4). Domstolen fastslog endvidere i den samme dom, at retspraksis vedrørende artikel 5, stk. 1, litra a), i Rådets direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989, L 40, s. 1) også var relevant for fortolkningen af artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94. Denne fortolkning »er [nemlig] gentaget flere gange og gennemført i artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94« (jf. dom af 22.9.2011, Interflora og Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, præmis 38)). Ordlyden af artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 er imidlertid identisk med ordlyden af artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94.
(
3
) – Jf. punkt 7 i anmodningen om præjudiciel afgørelse.
(
4
) – Jf. Kommissionens memorandum om etablering af et EF-varemærke, (SEK(76) 2462), EFT, Supplement 8/76, punkt 69 (jf. ligeledes punkt 53 og 71).
(
5
) – Forslag til Rådets forordning (EØF) om EF-varemærke, forelagt Rådet af Kommissionen den 25.11.1980 (KOM/80/635 ENDELIG) (EFT 1980, C 351, s. 5).
(
6
) – Det fremgik af dette direktivs artikel 1, at »[d]ette direktiv finder anvendelse på individuelle varemærker for varer og tjenesteydelser, det være sig mærker, fællesmærker eller garantimærker, der er registreret i en medlemsstat eller hos Benelux-Varemærkemyndigheden, eller som er anmeldt til registrering, eller som er indført i et internationalt register med retsvirkning i en medlemsstat« (min fremhævelse, jf. ligeledes artikel 15 med overskriften »Særlige bestemmelser for fællesmærker og garantimærker«). Denne henvisning til garantimærker og certificeringsmærker er også anvendt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22.10.2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2008, L 299, s. 25) og i definitionen i artikel 27 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16.12.2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2015, L 336, s. 1).
(
7
) – Min fremhævelse.
(
8
) – Jf. i denne retning Ph. Rodhain, »La nouvelle marque de l’Union européenne: version 2.0 ou simple mise à jour?«, Revue Lamy droit de l’immatériel, 2016, nr. 127, s. 45-51, særligt s. 49.
(
9
) – Dom af 12.11.2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, præmis 48 og den deri nævnte retspraksis).
(
10
) – Dom af 11.3.2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, præmis 36).
(
11
) – Dom af 22.9.2011, Interflora og Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, præmis 40). Min fremhævelse.
(
12
) – Jf. i denne retning dom af 18.6.2009, L’Oréal m.fl. (C-487/07, EU:C:2009:378, præmis 58), af 23.3.2010, Google France og Google (C-236/08 – C-238/08, EU:C:2010:159, præmis 77), og af 22.9.2011, Interflora og Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, præmis 38). Jf., hvad angår anerkendelsen af disse nye funktioner for varemærket, G. Bonet, »Les trois âges de la fonction de la marque. Selon la jurisprudence de la Cour de justice«, Propriétés intellectuelles, 2012, nr. 43, s. 154-160.
(
13
) – Jf. i denne retning dom af 12.11.2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, præmis 51), af 18.6.2009, L’Oréal m.fl. (C-487/07, EU:C:2009:378, præmis 58), og af 23.3.2010, Google France og Google (C-236/08 – C-238/08, EU:C:2010:159, præmis 77).
(
14
) – Jf. i denne retning dom af 18.6.2009, L’Oréal m.fl. (C-487/07, EU:C:2009:378, præmis 65), og af 23.3.2010, Google France og Google (C-236/08 – C-238/08, EU:C:2010:159, præmis 79).
(
15
) – Jf. i denne retning vedrørende artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104, dom af 12.11.2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, præmis 54). Domstolen har fastslået, at henvisninger, der sker for at oplyse om kendetegnene ved en vare, udgør henvisninger, der alene sker med beskrivende formål (dom af 14.5.2002, Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, præmis 16)).
(
16
) – Præmis 21 [der vedrører artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104].
(
17
) – Præmis 22 [der vedrører artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104].
(
18
) – Jf. i denne retning dom af 23.3.2010, Google France og Google (C-236/08 – C-238/08, EU:C:2010:159, præmis 78). Ordlydsfortolkningen af artikel 9 i forordning nr. 207/2009 bekræftes af 8. betragtning til denne forordning. Det fremgår nemlig af denne betragtning, at den af varemærket ydede beskyttelse bør være »uindskrænket« i tilfælde af identitet mellem varemærket og tegnet og mellem de pågældende varer og tjenesteydelser, mens denne beskyttelse i tilfælde af lighed kun gælder, når der foreligger risiko for forveksling (jf. i denne retning vedrørende artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104, dom af 18.6.2009, L’Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, præmis 59)).
(
19
) – Jf. i denne retning dom af 18.6.2009, L’Oréal m.fl. (C-487/07, EU:C:2009:378, præmis 63), af 23.3.2010, Google France og Google (C-236/08 – C-238/08, EU:C:2010:159, præmis 88), og af 22.9.2011, Interflora og Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, præmis 46).
(
20
) – Jf. punkt 9 i anmodningen om præjudiciel afgørelse.
(
21
) – Jf. punkt 12 i anmodningen om præjudiciel afgørelse. Betydningen af, at der faktisk foretages en kontrol, er genstand for det andet forelagte spørgsmål.
(
22
) – Jf. i denne retning dom af 12.11.2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, præmis 48 og den deri nævnte retspraksis).
(
23
) – Jf. i denne retning G. Bonet, »Les trois âges de la fonction de la marque. Selon la jurisprudence de la Cour de justice«, Propriétés intellectuelles, 2012, nr. 43, s. 154-160, særligt s. 159. Visse forfattere synes endda at gå så langt som til at hævde, at varemærket ikke har nogen selvstændig funktion som kvalitetsgaranti. Hvis varemærket har denne funktion, sker dette gennem funktionen som garanti for oprindelsesidentiteten, »idet sikkerhed for oprindelsen i princippet, men ikke nødvendigvis, garanterer at kvaliteten er konstant« (jf. J. Passa, »Les nouvelles fonctions de la marque dans la jurisprudence de la cour de justice: Portée? Utilité?«, Cahiers de droit de l’entreprise, januar 2012, bind 5). Kvalitetsfunktionen udgør ud fra dette synspunkt et aspekt ved eller en del af funktionen som garanti for oprindelsesidentiteten.
(
24
) – Jf. i denne retning G. Riehle, Trade Mark Rights and Remanufacturing in the European Community, ICC Studies, bind 22, Verlag C.H. Beck, München, 2003, s. 50.
(
25
) – Jf. dom af 23.3.2010, Google France og Google (C-236/08 – C-238/08, EU:C:2010:159, præmis 84). Min fremhævelse.
(
26
) – Jf. i denne retning dom af 12.11.2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, præmis 59).
(
27
) – Jf. i denne retning dom af 22.9.2011, Interflora og Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, præmis 51).
(
28
) – Jf. i denne retning dom af 25.3.2010, BergSpechte (C-278/08, EU:C:2010:163, præmis 25).
(
29
) – Jf. punkt 12 og 13 i anmodningen om præjudiciel afgørelse.
(
30
) – Således som det er tilfældet i forordning nr. 2015/2424.