62002CC0404_CS
Opinion of the Advocate-General
Opinion of the Advocate-General
I – Úvod
1. Toto řízení o předběžné otázce se týká problému rozlišovací způsobilosti rozšířených příjmení v oblasti duševního vlastnictví.
United Kingdom Trade Marks Registry (úřad pro zápis ochranných známek Spojeného království) ze zásady zamítá zápis jednoduchých příjmení, která se často vyskytují v londýnském telefonním seznamu, pokud na trhu s dotčeným zbožím nebo službami působí velký počet subjektů.
Bez dalšího uvádím, že ani směrnice 89/104/EHS(2), ani žádná obecná zásada nevyžaduje, aby bylo s příjmeními zacházeno jinak než s ostatními kategoriemi ochranných známek. Jejich konkrétní rozlišovací způsobilost musí být posouzena ve vztahu k výrobkům, pro něž mají být ochranné známky použity, a k vnímání dotčeného spotřebitele. Je však třeba uznat, že spotřebitel je zvyklý, že příjmení se používá pro označení původu služby, zvláště jde-li o službu poskytovanou odborníky některých profesí. Příjmení, které se v dotčeném odvětví vyskytuje velmi často, je pro ochrannou známku nezpůsobilé, protože postrádá potřebnou rozlišovací způsobilost.
II – Právní rámec
1. Právo Společenství: první směrnice 89/104/EHS
2. Podle článku 2 směrnice může být ochrannou známkou „jakékoliv označení, schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar zboží nebo jeho balení, pokud jsou tato označení způsobilá odlišit zboží nebo služby jednoho podniku od zboží nebo služeb jiných podniků“.
3. Článek 3 odst. 1 směrnice stanoví:
„1. Do rejstříku nebudou zapsány a jsou-li zapsány, budou prohlášeny neplatnými:
a)
označení, která nemohou tvořit ochrannou známku;
b)
ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;
c)
ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby zboží nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;
d) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech;
[...]
g) ochranné známky, které by mohly klamat veřejnost, např. pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ zboží nebo služby.“
4. Směrnice povoluje zápis do rejstříku označení, které spadá mezi případy uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b), c) nebo d), pokud v praxi umožňuje určení původu zboží nebo služeb. Článek 3 odst. 3 stanoví:
„Přihláška ochranné známky nebude zamítnuta nebo v případě, že je ochranná známka zapsána, nebude prohlášena za neplatnou podle odst. 1 písm. b), c) nebo d), pokud před podáním přihlášky a v důsledku užívání získala rozlišovací způsobilost. [...]“
5. Článek 6, nazvaný
„Omezení účinků ochranné známky“, stanoví v odst. 1 toto pravidlo:
„Ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku:
a) své jméno a adresu;
b) údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby zboží nebo poskytnutí služby anebo jiných jejich vlastností;
c) ochrannou známku, je-li to nezbytné k označení účelu zboží nebo služby, zejména v případě příslušenství nebo náhradních dílů;
pokud je užívá v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo obchodě.“
6. Uvedená ustanovení směrnice jsou takřka totožná s článkem 4, čl. 7 odst. 1 a 3 a čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství(3) .
2. Vnitrostátní právní úprava
7. Směrnice o ochranných známkách byla provedena do vnitrostátního práva prostřednictvím Trade Marks Act 1994 (zákon o ochranných známkách), který nahradil předchozí zákon platný od roku 1938.
8. V květnu 2000 vydal ředitel úřadu pro zápis ochranných známek („Registrar of Trade Marks“) oběžník (Practice Amendment Circular
č. 6/00; dále jen „PAC 6/00”) oznamující, že se do budoucna mění praxe, pokud jde o zápisy jmen a příjmení.
9. Relevantní pasáže tohoto oběžníku jsou tyto:
„5. Při posouzení, zda je příjmení způsobilé rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku, vnitrostátní orgány pro zápis ochranných známek musí brát v úvahu:
a) běžnou povahu příjmení;
b) počet podniků, které v odvětví působí a od nichž by mohlo zboží nebo služby uvedené v přihlášce pocházet.
10. Za tímto účelem se do počtu podniků, které je třeba brát v úvahu, zahrnují výrobci, návrháři a specializovaní maloobchodníci se zbožím a poskytovatelé služeb.
11. Pro určení běžné povahy příjmení bude úřad pro zápis ochranných známek nadále  přihlížet k londýnskému telefonnímu seznamu. Vzhledem k neustále se zvyšujícímu počtu uživatelů telefonu je však možné, že přestože jméno není příliš časté, jeho výskyt v londýnském telefonním seznamu se podstatným způsobem zvýší. Úřad tudíž nesmí považovat příjmení za ‚běžné‘, pokud se nevyskytne v londýnském telefonním seznamu nebo v jiném vhodném seznamu nejméně dvěstěkrát.“
10. Odůvodnění těchto dvou kritérií posouzení uvedených v PAC 6/00 vychází z úvahy, že čím méně subjektů působí na dotčeném trhu, tím je pravděpodobnější, že průměrný spotřebitel bude vnímat příjmení, a to dokonce i rozšířené, jako označení způsobilé rozlišit zboží nebo služby konkrétního podniku. PAC 6/00 uvádí jako příklad výrobce chemikálií pro zemědělství nebo služby leteckých společností(4) .
11. Když je naopak subjektů působících na trhu velký počet, je pro veřejnost obtížnější určit na základě rozšířeného příjmení, od kterého podniku zboží nebo služby pocházejí. Jako příklad oběžník uvádí výrobce textilu a potravin nebo nápojů a advokátní kanceláře(5) .
III – Skutkové okolnosti v původním řízení
12. Nichols plc (dále jen „Nichols“), obchodní společnost se sídlem ve Spojeném království, předložila dne 8. srpna 2000 United Kingdom Trade Marks Registry (úřad pro zápis ochranných známek Spojeného království) přihlášku ochranné známky tvořené příjmením „Nichols“ pro označení zboží, na které se vztahují třídy 29, 30 a 32 podle Niceské dohody(6) . Jedná se o automaty a výrobky obvykle těmito přístroji distribuované, zejména potraviny a nápoje. Podnik se nedovolával získání rozlišovací způsobilosti užíváním.
13. Rozhodnutím ze dne 11. května 2001 úřad pro zápis ochranných známek vyhověl žádosti, pokud jde o automaty, ale ve zbývající části ji zamítl. Při odůvodnění svého rozhodnutí vycházel ze dvou kritérií uvedených v PAC 6/00(7), a konstatoval toto:
„Zaprvé, že příjmení ‚Nichols‘ a další foneticky podobná příjmení jako ‚Nicholls‘ nebo ve tvaru jednotného čísla ‚Nichol‘, jsou ve Spojeném království rozšířená příjmení, neboť se vyskytují v londýnském telefonním seznamu 483krát.
Zadruhé, že na trhu s potravinami a nápoji určeném třídami 29, 30 a 32, pro který byla podána přihláška ochranné známky, působí velký počet subjektů, a pro spotřebitele je tudíž obtížné, aby si spojil výrobky a podnik, od něhož tyto výrobky pocházejí, na základě rozšířeného příjmení.
Co se týče automatů (zařazených do třídy 9), úřad usoudil, že jde o odvětví mnohem specializovanější, v němž působí méně podniků.“
14. Na základě čl. 76 odst. 3 Trade Marks Act žalobou ze dne 14. února 2002 podala Nichols odvolání proti rozhodnutí k High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (vnitrostátní soud prvního stupně příslušný ve věcech průmyslového vlastnictví).
15. Ve svém usnesení předkládající soudce Robin Jacob vysvětlil praxi uplatňovanou úřadem pro zápis ochranných známek Spojeného království, pokud jde o zápis rozšířených příjmení jako ochranných známek, a upřesňuje, že vyvstává základní otázka, zda relativně běžné příjmení musí být považováno za postrádající „rozlišovací způsobilost“ do doby, než získá takovouto způsobilost užíváním.
Podle postupujícího soudu spočívá problém rozšířeného příjmení ve skutečnosti, že do doby, než je dosaženo rozlišovací způsobilosti užíváním, toto příjmení ve skutečnosti neoznačuje, že zboží pochází od konkrétního podniku. Ještě více toto konstatování platí, pokud jde o služby.
Ochranná známka, která se ustálila užíváním, se vyznačuje zvláštním rysem, a sice že z odvětví vyloučila jiné subjekty se stejným nebo podobným jménem.
Připomíná rovněž, že zápis nejen uděluje monopol na užívání zapsané ochranné známky, ale rovněž vylučuje všechny podobné ochranné známky vždy, když existuje nebezpečí záměny.
16. Předkládající soud odůvodňuje kritérium posouzení používané úřadem pro zápis ochranných známek Spojeného království snahou zabránit monopolu některých rozšířených příjmení a jejich variant, které mohou vést k záměně.
17. Běžná příjmení sama o sobě nejsou způsobilá označit, že dotčené zboží pochází od určitého podniku, pokud takovou způsobilost nezískají častým užíváním. Jejich užívání během dostatečně dlouhého časového období předpokládá, že vyloučila jiné ochranné známky tvořené stejným nebo podobným jménem.
18. Předkládající soud namísto, aby přijal čistě teoretický postoj, raději volí realistický přístup, pokud jde o fungování systému zapsaných ochranných známek. V souladu s ním upozorňuje na nebezpečí monopolizace vyplývající ze zápisu rozšířeného příjmení pro označení širokého rozsahu zboží a služeb a uvádí, že možnost napadnout některá z těchto označení za pět let po zápisu z důvodu neužívání je nákladná, jak pokud jde o čas, tak pokud jde o peníze, a není účinným prostředkem boje proti takovému nebezpečí.
Ze stejných důvodů shledává, že není třeba pro posouzení rozlišovací způsobilosti ochranné známky přihlížet k úvahám týkajícím se omezení jejích účinků, což je zřejmě přístup, který Soudní dvůr zvolil v bodu 37 rozsudku Procter & Gamble v. OHMI(8) . V praxi je přednostní zacházení přiznáno majiteli listiny prokazující právo k ochranné známce.
19. V rámci těchto úvah se postupující soud táže, zda může mít čl. 6 odst. 1 směrnice vliv na posouzení rozlišovací způsobilosti příjmení.
IV – Předběžné otázky
20. High Court se tedy rozhodl přerušit řízení o zrušení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:
„1) Za jakých podmínek může být zápis ochranné známky
(tedy ‚označení‘, které splňuje podmínky článku 2 směrnice 89/104/EHS, která je tvořena pouze z jednoho příjmení, zamítnut z důvodů, že ochranná známka sama o sobě postrádá ‚rozlišovací způsobilost‘ ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) této směrnice?
2) Zvláště předtím, než takové označení získá rozlišovací způsobilost užíváním, a) musí být nebo b) může být zamítnut jeho zápis, pokud se jedná o příjmení běžné v jednom nebo více jiných členských státech?
3) V případě kladné odpovědi na druhou otázku písm. a) nebo b) je správné, že vnitrostátní orgány řeší problém odkazem na předpokládaná očekávání průměrného spotřebitele ve vztahu k dotčenému zboží/službám v členském státě s přihlédnutím k běžné povaze příjmení, povaze dotčených výrobků nebo služeb a rozšířenému (nebo nerozšířenému) užívání příjmení na dotčeném trhu?
4) Je pro určení, zda příjmení „postrádá rozlišovací způsobilost“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) této směrnice, důležité, že účinky zápisu obchodní ochranné známky jsou omezeny na základě čl. 6 odst. 1 písm. a)?
5) V případě, že ano, a) je třeba chápat slovo ‚jméno‘ uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice tak, že zahrnuje společnost nebo firmu, a b) co se rozumí ‚poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě‘; zvláště, použije se tento výraz, pokud i) žalovaná v praxi neklame veřejnost používáním svého příjmení nebo pokud ii) žalovaná tímto jednoduše vyvolá neúmyslnou záměnu?“
V – Řízení před Soudním dvorem
21. Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce došla kanceláři Soudního dvora dne 12. listopadu 2002.
22. Kromě žalobkyně v původním řízení předložily svá vyjádření také vláda Spojeného království, řecká a francouzská vláda a Komise Evropských společenství.
23. Na jednání dne 27. listopadu 2003 se dostavili zástupci těchto vlád a Komise.
VI – Vyjádření účastníků
K prvním třem předběžným otázkám
24. Žalobkyně v původním řízení Nichols se domnívá, že postup úřadu pro zápis ochranných známek Spojeného království není v souladu s čl. 3 odst. 1 směrnice, neboť podle jejího názoru nemůže být ochranná známka zamítnuta pouze z důvodu, že je tvořena rozšířeným příjmením. Použití tohoto kritéria, které při posouzení odkazuje na telefonní seznam, zakládá v každém případě svévolný výsledek.
25. Řecká a francouzská vláda mají také za to, že běžná povaha příjmení není překážkou způsobilosti tohoto příjmení tvořit ochrannou známku. Jeho způsobilost označovat dotčené výrobky nebo služby by měla být posuzována v každém konkrétním případě z hlediska relevantního průměrného spotřebitele.
26. Komise vytýká úřadu pro zápis ochranných známek Spojeného království, že uplatňuje bez jakéhokoliv odůvodnění metodu, která se radikálně liší od metody používané obecně k posouzení způsobilosti označení rozlišit původ výrobků.
27. Vláda Spojeného království tvrdí, že rozšířené příjmení nemá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice. K tomu, aby byla tato podmínka splněna, nestačí, aby bylo označení rozpoznatelné, ale je třeba, aby mohla být ochranná známka průměrným spotřebitelem skutečně a konkrétně rozlišena jako označující výrobky nebo služby určitého podniku. Praxe
uplatňovaná úřadem pro zápis ochranných známek Spojeného království se snaží zajistit, aby z běžných příjmení mohla být zapsána jako ochranné známky jen ta příjmení, která jsou způsobilá k označení obchodního původu.
Ke čtvrté a páté předběžné otázce
28. Nichols se domnívá, že pro posouzení rozlišovací způsobilosti označení podle čl. 3 odst. 1 písm. b) je třeba brát v úvahu čl. 6 odst. 1 písm. a), neboť neexistuje žádný důvod k tomu, aby omezení stanovené tímto ustanovením se vztahovalo pouze na fyzické osoby. „Poctivými zvyklostmi“ je třeba rozumět „užití v dobré víře“.
29. Řecká vláda má za to, že čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice se vztahuje i na název společnosti, pokud je tvořen příjmením. Ve zbývající části pro určení, zda se v případě předmětného užití jedná o oprávněné užití, je třeba dovolat se zásady dobré víry, a tedy vycházet z etických koncepcí jakékoliv běžně poučené osoby.
30. Všichni ostatní účastníci, kteří předložili vyjádření, se shodují v názoru, že je třeba posuzovat rozlišovací způsobilost konkrétní ochranné známky odděleně od posuzování omezení jejích účinků. Vzhledem k tomu, že odpověď na čtvrtou otázku je záporná, není třeba odpovídat na pátou otázku.
VII – Právní posouzení
K prvním třem předběžným otázkám
31. Stejně jako většina účastníků řízení, kteří předložili svá vyjádření, mám za to, že první tři předběžné otázky postupujícího soudu je třeba projednat společně. V zásadě se jedná o určení, zda je třeba na označení tvořená rozšířeným příjmením uplatňovat zvláštní kritéria při posouzení jejich způsobilosti rozlišit výrobky nebo služby, zejména pokud je posuzována jejich konkrétní rozlišovací způsobilost podle čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice.
32. Je třeba bez dalšího uvést, že příjmení splňuje minimální požadavky, které mu umožňují být označením podle článku 2 směrnice, jelikož je způsobilé rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.
Samotný článek 2, který obsahuje demonstrativní seznam(9), zmiňuje „osobní jména“.
Mimoto příjmení, dokonce i ta nejrozšířenější, tvoří jednu z  kategorií ochranných známek, které subjekty používají nejčastěji.
Konečně obsah čl. 6 odst. 1 směrnice naznačuje, že zákonodárce Společenství si byl vědom toho, že příjmení jsou způsobilá k zápisu jako ochranné známky.
Formulace této zásady je tudíž nesporná.
33. Je třeba rovněž připomenout, že příjmení nejsou uvedena v seznamu označení uvedeném v čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice. Na první pohled tedy příjmení nejsou druhová nebo popisná označení určitých výrobků nebo služeb. Jak vysvětlím později, z této okolnosti vyplývá, že se nelze dovolávat úvah o obecném zájmu s cílem zajistit dostupnost označení pro všechny subjekty v souvislosti se způsobilostí konkrétního příjmení rozlišit výrobky jednoho podniku od výrobků jiného podniku.
34.
Komise ve svém písemném vyjádření uvádí, že praxe uplatňovaná úřadem pro zápis ochranných známek Spojeného království pro určení způsobilosti příjmení jako ochranné známky je odchylná od postupu stanoveného směrnicí, jak byl vyložen Soudním dvorem.
Britský úřad ověřuje, zda příjmení, o jehož zápis jako ochranné známky je žádáno, je běžné, a za tímto účelem používá obvykle londýnský telefonní seznam. Pokud se ověřením v telefonním seznamu potvrdí běžná povaha příjmení, úřad spočítá subjekty působící na dotčených trzích a na základě zjištěného počtu provede nebo zamítne zápis.
Zaznělo tvrzení, že tato metoda je nevhodná, neboť svévolně stanoví prahovou hodnotu, od níž je příjmení pokládáno za běžné. Soudnímu dvoru nepřísluší hodnotit vnitrostátní právní úpravu, musí pouze posuzovat slučitelnost této právní úpravy s předpisy Společenství. Osobně mám za to, že jakákoliv metoda, jejímž cílem je stanovit rozlišovací způsobilost označení, je nezbytně do jisté míry subjektivní.
35. V tomto případě je zřejmé, že metoda, kterou použil úřad pro zápis ochranných známek Spojeného království, je odchylná od přístupu, jemuž při posuzování rozlišovací způsobilosti označení až dosud dával přednost Soudní dvůr. Nikdo nicméně nepředložil dostatečné důvody, které by opravňovaly zvolit jinou metodu výkladu.
36. Souhlasím s většinou účastníků řízení, že možnost příjmení, dokonce i velmi rozšířeného, vyjadřovat obchodní původ výrobků nebo služeb musí být posuzována ve vztahu ke konkrétnímu dotčenému trhu. Skutečnost, že běžná příjmení se v obchodním odvětví obvykle používají za účelem určení původu(10) s případnými důsledky pro posouzení jejich rozlišovací způsobilosti není bez dalšího použitelná na jakékoliv jiné odvětví. V nejkrajnějším případě by bylo možné se dovolávat přesných zvláštních vlastností souvisejících se zvláštnostmi dotčených výrobků nebo služeb, ale nikoli zvláštní vlastnosti inherentní kategorii označení(11) .
37. Ve zbývající části směrnice neobsahuje nic, co by opravňovalo k odlišnému zacházení s příjmeními, neboť jediné zvláštní ustanovení týkající se příjmení je obsaženo v čl. 6 odst. 1 písm. a), jehož předmětem je omezení účinků ochranné známky, což je otázka, která se netýká absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu, jak budu mít ještě příležitost vysvětlit později.
38. Rozlišovací způsobilost příjmení musí být proto posouzena podle stejných kritérií jako jsou kritéria používaná na ostatní typy ochranných známek tvořených jmenným označením.
39. Soudní dvůr má za to, že aby ochranná známka plnila svou hlavní funkci, je
dostačující, aby umožňovala dotčené veřejnosti odlišit výrobek nebo službu, které označuje, od výrobků nebo služeb jiného obchodního původu a vyvodit, že všechny výrobky nebo služby, které označuje, byly vyrobeny, uváděny na trh nebo poskytovány pod kontrolou majitele ochranné známky, který je odpovědný za jejich kvalitu. V tomto ohledu článek 2 směrnice nerozlišuje mezi různými kategoriemi ochranných známek, a proto je třeba uplatňovat stejná kritéria posouzení rozlišovací způsobilosti pro všechny typy ochranných známek(12) .
40. Rozlišovací způsobilost musí být posuzována z hlediska průměrného spotřebitele této kategorie výrobků nebo služeb(13), který je pokládán za spotřebitele
„běžně informovaného, přiměřeně pozorného a obezřelého“(14) .
41. V této souvislosti je třeba mít na paměti, že např. některá odvětví mají tu zvláštnost, že často používají běžná jména nebo příjmení pro označení původu, a někdy je používají jako ochranné známky. V takovém případě nic nebrání tomu, aby úřad pro zápis shledal, že dotčené označení nemá rozlišovací způsobilost. Pro toto zjištění musí provést konkrétní posouzení a vyhnout se obecnému a abstraktnímu hodnocení.
42. Nelze však brát v úvahu v rámci čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice obecný zájem, aby některá velmi často se vyskytující příjmení byla zachována k volnému použití pro současné nebo budoucí subjekty trhu.
43. Jak jsem již uvedl(15), účelem absolutního důvodu pro zamítnutí stanoveného v tomto ustanovení je zabránit zápisu označení postrádajících konkrétní rozlišovací způsobilost, tedy označení, která nejsou pro běžně informovaného, přiměřeně pozorného a obezřelého průměrného spotřebitele věrohodným údajem o původu. Je tedy ve veřejném zájmu zabránit, aby si některé subjekty přisvojily trojrozměrné tvary, které napomáhají dosažení estetického nebo technického výsledku nebo aby získaly monopol na některá označení, která popisují výrobek jako takový, jeho skutečné nebo předpokládané vlastnosti a další vlastnosti, jako je místo původu. Zákonodárce ošetřil tyto otázky v čl. 3 odst. 1 písm. c) a e) směrnice.
Mám rovněž za to, že existuje obdobný veřejný zájem, aby k volnému použití byla zachována taková označení, jež se stala obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech, jejichž zápis zakazuje čl. 3 odst. 1 písm. d).
44. Nezdá se však, že by měla být tato ochrana rozšířena na označení, která sice nejsou popisná, avšak postrádají zvláštní rozlišovací způsobilost z jiných důvodů. Nedomnívám se, že existuje nějaký obecný zájem na tom udržet k  použití ve veřejné sféře označení, která nejsou způsobilá pro určení původu zboží nebo služeb, které označují.
45. Směrnice rovněž neobsahuje žádné ustanovení, jehož cílem by bylo zaručit, že nebude poskytnuta relativní výhoda prvnímu subjektu, který požádá o zápis daného příjmení.
46. V důsledku toho potenciální rozlišovací způsobilost příjmení závisí na tom, zda relevantní spotřebitel ve vztahu ke zboží nebo službám, pro něž je zápis žádán, vnímá příjmení jako označení, které umožňuje odlišit zboží a služby jednoho podniku od zboží a služeb podniku jiného. Běžná povaha příjmení je jedním z faktorů, které lze brát v úvahu ve vztahu k některým výrobkům či službám, ačkoliv není rozhodná.
Ke čtvrté předběžné otázce
47. Postupující soud se svou čtvrtou otázkou táže, zda pro určení, zda označení tvořené příjmením postrádá jakoukoliv rozlišovací způsobilost, je třeba na základě čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice brát v úvahu skutečnost, že účinky zápisu ochranné známky jsou omezeny podle čl. 6 odst. 1 písm. a).
48. Na tuto otázku je třeba odpovědět záporně.
49. Posouzení způsobilosti, kterou směrnice vyžaduje, je mírnější, protože existují ustanovení, která omezují účinky ochranné známky.
50. Ačkoliv Soudní dvůr, jak uvedl vnitrostátní soudce v usnesení postupujícího soudu(16), vzal v rozsudku ze dne 20. září 2001, Procter & Gamble v. OHIM, za základ právního odůvodnění ohledně rozlišovací způsobilosti označení tvořeného jménem článek 12 nařízení, jehož znění je stejné jako znění článku 6 směrnice, nevyvodil v tomto rozsudku z tohoto odkazu žádné praktické důsledky.
51. Jak jsem už poznamenal, žádné ustanovení článku 12 nařízení neumožňuje v době zápisu přenést posouzení popisné povahy ochranné známky, které náleží úřadu pro zápis ochranných známek, na soudy pověřené zajištěním konkrétního výkonu práv z ochranné známky. Právě naopak, podrobný výčet překážek uvedených v článcích 4 a 7, jakož i rozsáhlý systém opravných prostředků, který je k dispozici v případě zamítnutí zápisu, naznačuje, že přezkum předcházející zápisu ochranné známky není pouze zběžný. Nedomnívám se rovněž, že tento postup je vhodný z hlediska soudní politiky. Není totiž pochyb o tom, že ve sporech vycházejících z článku 12, má majitel ochranné známky vždy výhodnější postavení díky nečinnosti vyplývající z důvěry v závaznost listinných dokladů a inherentní obtížnosti určení toho, co je, a co není popisné(17) .
52. Soudní dvůr to ostatně jasně potvrdil v rozsudku vydaném dne 6. května 2003 ve věci Libertel(18), když určil, že článek 6 směrnice se týká omezení účinků už zapsané ochranné známky. Mimoto určil, že omezení se na minimální kontrolu důvodů pro zamítnutí stanovenou v článku 3 při přezkumu přihlášky pod záminkou, že nebezpečí, že by si některé subjekty mohly přisvojit označení, která by měla pro svou povahu zůstat  volně dostupná, je neutralizováno výše uvedenými omezeními, vede k tomu, že posouzení důvodů zamítnutí je odebráno příslušnému orgánu v době zápisu ochranné známky a přeneseno na soudy pověřené zajištěním konkrétního výkonu práv z ochranné známky. Takový přístup není slučitelný se systematikou směrnice, která je založena na posouzení ochranné známky před zápisem, a nikoli na prověřování a posteriori . Směrnice neobsahuje nic, co by mohlo vést na základě článku 6 k takovému závěru. Naopak ze seznamu a podrobného vymezení překážek, které brání zápisu a které jsou uvedeny v článcích 2 a 3, jakož i ze širokého souboru opravných prostředků v případě zamítnutí, je jasné, že přezkum prováděný v době podání přihlášky ochranné známky nesmí být zběžný, ale naopak přísný a důkladný, aby se zabránilo nepatřičnému zápisu ochranných známek(19) .
53. Tyto úvahy týkající se čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice (nebo čl. 12 odst. 1 nařízení) lze dokonale použít na ustanovení písm. a). Základní myšlenkou je, že ustanovení o omezení účinků ochranných známek se nepoužijí na typ kontroly provedené v okamžiku posouzení, pokud neexistují absolutní důvody pro zamítnutí.
54. V důsledku toho skutečnost, že účinky ochranné známky tvořené příjmením jsou omezeny na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice, nemá vliv na posouzení rozlišovací způsobilosti dotčeného označení podle čl. 3 odst. 1 písm. b).
K páté předběžné otázce
55. Jak vyplývá ze znění předkládacího usnesení, poslední otázka byla položena pro případ kladné odpovědi na předchozí otázku. Vzhledem k tomu, že se tak nestalo, není třeba na ni odpovídat.
VIII – Závěry
56. S ohledem na výše uvedené úvahy navrhuji Soudnímu dvoru, aby na otázky položené High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, odpověděl takto:
„1) Rozlišovací způsobilost označení tvořeného příjmením pro účely čl. 3 odst. 1 první směrnice R ady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, závisí na tom, zda dotčený spotřebitel ve vztahu k výrobkům a službám, pro něž je zápis žádán, vnímá označení jako označení, které umožňuje odlišit zboží a služby jednoho podniku od zboží a služeb jiného podniku. Četnost výskytu dotčeného příjmení je jedním z faktorů, které je možné brát v úvahu ve vztahu k určitému zboží nebo službám, avšak není rozhodná.
2) Skutečnost, že účinky ochranné známky tvořené příjmením jsou omezeny na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice, nemá žádný vliv na posouzení rozlišovací způsobilosti podle čl. 3 odst. 1 písm. b).“
(1) .
(2)
– První směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92, dále jen „směrnice“).
(3)
–	Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), které bylo změněno nařízením Rady (ES) č. 3288/94 ze dne 22. prosince 1994 za účelem provedení dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola (Úř. věst. L 349, s. 83; Zvl. vyd. 17/01, s. 185, dále jen „nařízení“).
(4)
–	PAC 6/00, odst. 8.
(5)
–	Ibidem,
odst. 9.
(6)
–	Mezinárodní třídění výrobků a služeb podle Niceské dohody pro účely zápisu ochranných známek ze dne 15. června 1957, revidované a změněné.
Třída 9
Maloobchodní prodejní automaty, automaty na prodej potravin a nápojů s elektrickým ovládáním nebo na žetony; součástky a příslušenství pro všechny tyto přístroje.
Třída 29
Mléko a sušené mléko, mléčné přípravky, mléčné, tukové, škrobnaté a cukernaté přísady pro výrobu nápojů; mléčné příměsi; jogurt a jogurtové nápoje; příchutě z ovocných a zeleninových šťáv.
Třída 30
Káva, čaj, kakao, čokoláda ve formě nápoje; kávová tresť, kávové extrakty, směsi kávy a cikorky pro použití jako kávové náhražky; cukr, cukrovinky, zmrzlina, mražené moučníky a potraviny; přísady do zákusků a přípravky pro výrobu zákusků, nápoje.
Třída 32
Nealkoholické nápoje a přípravky pro výrobu těchto nápojů; polévky a koncentráty pro výrobu nealkoholických nápojů; nápoje s příchutí ovoce; chlazené nápoje.
Třída 42
Restaurační, kavárenské a cateringové služby.
(7)
–	Viz bod 6 a násl. výše .
(8)
– Rozsudek ze dne 20. září 2001, Procter & Gamble v. OHIM (C-383/99 P, Recueil, s. I-6251).
(9)
– Jak vyplývá z jeho znění, jakož i ze sedmého bodu odůvodnění směrnice.
(10)
–	To je například případ poskytování služeb, jako jsou služby advokátů, jak na jednání uvedla vláda Spojeného království.
(11)
–	Např. v případě trojrozměrných označení tvořených tvarem výrobku.
(12)
–	Rozsudek ze dne 18. června 2002, Philips (C-299/99, Recueil. s. I-5475), body 47 a 48.
(13)
–	Rozsudek ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee (spojené věci C-108/97 a C-109/97, Recueil. s. I-2779), bod 29.
(14)
–	Viz rozsudek ze dne 16. července 1998, Gut Springenheide a Tusky (C-210/96, Recueil, s. I‑4657, body 30 až 32), a rozsudek ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, Recueil. s. I-3819), bod 26.
(15)
–	Stanovisko ze dne 6. listopadu 2003 ve spojených věcech Henkel v. OHIM a Procter & Gamble v. OHIM (spojené věci C-456/01 P a C-457/01 P, spojené věci C-468/01 P až C‑472/01 P a spojené věci C-473/01 P a C-474/01 P, pro něž rozsudek ještě nebyl vydán), bod 78 a násl.
(16)
–	Viz bod 16 výše .
(17)
–	Viz body 85 a 86 mého stanoviska ze dne 14. května 2002, DKV/OHIM („Companyline“) (rozsudek ze dne 19. září 2002, C-104/00 P, Recueil. s. I-7561).
(18)
–	Věc C-104/01, Recueil. s. I-3793.
(19)
–	Body 58 a 59.