ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
7 décembre 2010 (*)
« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC – Marques nationales figuratives antérieures la PERLA – Motif relatif de refus – Atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 [devenus article 8, paragraphe 5, et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009] »
Dans l’affaire T‑59/08,
Nute Partecipazioni SpA, anciennement Gruppo La Perla SpA,
La Perla Srl,
établies à Bologne (Italie), représentées par Mes R. Morresi et A. Dal Ferro, avocats,
parties requérantes,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. L. Rampini, puis par M. O. Montalto, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Worldgem Brands Srl, anciennement Worldgem Brands – Gestão e Investimentos Lda, établie à Creazzo (Italie), représentée par Mes V. Bilardo, M. Mazzitelli et C. Bacchini, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 19 novembre 2007 (affaire R 537/2004‑2), relative à une procédure de nullité entre Nute Partecipazioni SpA et Worldgem Brands Srl,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Wiszniewska-Białecka, président, MM. F. Dehousse et H. Kanninen (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 février 2008,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 21 mai 2008,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 9 mai 2008,
vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 1er août 2008,
vu le mémoire en duplique de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 20 octobre 2008,
vu la modification de la composition de la première chambre du Tribunal,
à la suite de l’audience du 11 mai 2010,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1        Le 30 décembre 1997, l’intervenante, Worldgem Brands Srl, anciennement Worldgem Brands – Gestão e Investimentos Lda, anciennement Cielo Brands – Gestão e Investimentos Lda, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC.
3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 14 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, au moment de la demande, à la description suivante : « Joaillerie, orfèvrerie et horlogerie ; métaux précieux ; perles ; pierres précieuses ».
4        La marque demandée a été enregistrée le 21 juillet 1999.
5        Le 15 avril 2002, la première requérante, Nute Partecipazioni SpA, anciennement Gruppo La Perla SpA, a demandé que soit déclarée la nullité de cet enregistrement en vertu, d’une part, de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 [devenu article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009], au motif que l’enregistrement se heurtait aux motifs absolus de refus prévus par l’article 7, paragraphe 1, sous a) et b), dudit règlement [devenu article 7, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009] et, d’autre part, de l’article 52, paragraphe 1, sous a), dudit règlement [devenu article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009], au motif que l’enregistrement se heurtait aux motifs relatifs de refus prévus par l’article 8, paragraphe 1, sous b), et par l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].
6        Les marques antérieures invoquées à l’appui de la demande en nullité, qui sont protégées en Italie, sont, notamment :
–        la marque figurative la PERLA, enregistrée sous le numéro 769526, avec effet au 20 mars 1996, pour les produits suivants relevant de la classe 25 : « Maillots de bain, habillements de sport et habillements en général », reproduite ci-après :
–        la marque figurative la PERLA, enregistrée sous le numéro 804992, avec effet au 8 octobre 1997, notamment pour les produits suivants relevant de la classe 14 : « Produits de joaillerie et bijouterie ; horlogerie », reproduite ci-après :
7        Au soutien de sa demande en nullité, la première requérante a produit devant la division d’annulation de la documentation consistant, notamment, en des listes d’enregistrements de marques, en des articles publiés dans la presse, en des listes de magasins portant l’enseigne « La Perla », ainsi qu’en des statistiques relatives à son chiffre d’affaires et à ses dépenses publicitaires afin de prouver la renommée de ses marques et les atteintes portées à celles-ci.
8        Le 4 mai 2004, la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque communautaire NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC au motif que l’usage de cette marque pouvait permettre à son titulaire de tirer indûment profit de la renommée de la marque figurative la PERLA, visée par l’enregistrement n° 769526, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.
9        Le 1er juillet 2004, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’annulation.
10      Par décision du 25 janvier 2005 (ci-après la « première décision »), la première chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours de l’intervenante et a annulé la décision de la division d’annulation. Elle a considéré que la marque communautaire NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC n’était pas assez semblable à la marque figurative la PERLA, visée par l’enregistrement n° 769526, ni aux autres marques énumérées dans la demande de déclaration de nullité pour pouvoir conclure à l’existence d’un risque de confusion, tel que prévu à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, ou d’un lien entre lesdites marques, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.
11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er avril 2005, la première requérante a introduit un recours, enregistré sous la référence T‑137/05, tendant à l’annulation de la première décision et invoquant, en premier lieu, la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, en deuxième lieu, la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement et, en troisième lieu, la violation de l’obligation de motivation. L’OHMI s’est rallié aux conclusions de la première requérante en ce qu’elles visaient l’annulation de la première décision, motif pris de l’application erronée de l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94.
12      Par arrêt du 16 mai 2007, La Perla/OHMI – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC) (T‑137/05, non publié au Recueil, ci-après l’« arrêt du Tribunal »), le Tribunal a fait droit au recours de la première requérante en constatant, en premier lieu, que la renommée de la marque antérieure la PERLA, visée par l’enregistrement n° 769526, était établie et, en second lieu, que la chambre de recours avait commis une erreur en considérant que la marque antérieure la PERLA, visée par l’enregistrement n° 769526, et la marque NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC n’étaient pas assez semblables pour pouvoir établir entre elles un lien tel que celui requis aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. Partant, le Tribunal a annulé la première décision, sans s’être substitué à l’OHMI quant à l’appréciation de la condition relative à l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC permette à son titulaire de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque la PERLA, visée par l’enregistrement n° 769526, ou leur porte préjudice, appréciation qu’il appartenait à l’OHMI d’effectuer (points 26, 33, 52 et 53 de l’arrêt du Tribunal).
13      Le 18 septembre 2007, le présidium des chambres de recours de l’OHMI a réattribué l’affaire à la deuxième chambre de recours.
14      Par décision du 19 novembre 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’annulation. Elle a, tout d’abord, constaté qu’il n’était pas prouvé que la marque NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC puisse permettre de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure la PERLA, visée par l’enregistrement n° 769526, ni leur porter préjudice et que, ainsi, l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 ne pouvait être appliqué. Ensuite, en exerçant les compétences de la division d’annulation, elle a rejeté la demande en nullité fondée sur des motifs absolus.
15      Enfin, toujours en exerçant les compétences de la division d’annulation, pour examiner l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, la chambre de recours a constaté l’identité ou le degré élevé de similitude entre les produits de « joaillerie et bijouterie ; horlogerie », relevant de la classe 14 et couverts par la marque antérieure la PERLA, visée par l’enregistrement n° 804992, et les produits de « joaillerie, orfèvrerie et horlogerie », couverts par la marque communautaire, de même que le degré élevé de similitude par rapport aux « métaux précieux ; perles ; pierres précieuses », couverts par la marque communautaire. La chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public italien pour tous les produits couverts par la marque communautaire NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, à l’exception des perles. En effet, selon elle, l’expression « la perla » étant exclusivement descriptive et dépourvue de caractère distinctif au regard de ces dernières, il fallait seulement comparer l’élément figuratif de la marque antérieure avec l’élément « nimei » de la marque communautaire, cette comparaison ne conduisant pas à un risque de confusion.
16      Par conséquent, la chambre de recours a accueilli la demande en nullité pour les produits suivants, relevant de la classe 14 : « joaillerie, orfèvrerie et horlogerie ; métaux précieux ; pierres précieuses ». En revanche, elle a rejeté la demande en nullité et confirmé la validité de la marque NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC pour les perles, relevant également de la classe 14.
Conclusions des parties
17      La première requérante et la seconde requérante, La Perla Srl, concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        annuler et réformer la décision attaquée en raison de l’application erronée de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 ainsi que de la violation de l’article 63, paragraphe 6, du règlement n° 40/94 (devenu article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009) et des articles 73 et 74 du règlement n° 40/94 (devenus articles 75 et 76 du règlement n° 207/2009) ;
–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée en raison de l’application erronée de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 ainsi que de la violation de l’article 63, paragraphe 6, et des articles 73 et 74 du règlement n° 40/94 ;
–        à titre encore plus subsidiaire, annuler et/ou réformer la décision attaquée en raison de l’application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ainsi que de la violation de l’article 63, paragraphe 6, et des articles 73 et 74 du règlement n° 40/94 ;
–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens, y compris ceux occasionnés lors de la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI.
18      Lors de l’audience, les requérantes ont limité leur troisième chef de conclusions, qui ne porte plus désormais que sur les premier, troisième et quatrième points du dispositif de la décision attaquée, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience. Ainsi, ce chef de conclusions ne vise pas le deuxième point du dispositif de la décision attaquée, par lequel la chambre de recours a accueilli la demande en nullité pour les produits suivants, relevant de la classe 14 : « joaillerie, orfèvrerie et horlogerie ; métaux précieux ; pierres précieuses ».
19      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        rejeter le recours ;
–        condamner les requérantes aux dépens.
20      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        rejeter le recours et confirmer la décision attaquée ;
–        condamner les requérantes aux dépens.
En droit
21      Les requérantes invoquent, en substance, deux moyens, le premier tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, et le second tiré, à titre subsidiaire, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
22      Il convient de procéder à l’examen du premier moyen.
23      Les requérantes font valoir que la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. Elles reprochent, notamment, à la chambre de recours de ne pas s’être conformée à l’arrêt du Tribunal, celle-ci violant ainsi également l’article 63, paragraphe 6, du règlement n° 40/94.
24      En outre, les requérantes font valoir que la chambre de recours n’a pas tenu compte de tous les éléments de faits et des preuves qui avaient été présentés devant la division d’annulation, démontrant tant le préjudice subi que l’avantage indu, de même que l’usage sans juste motif de la marque communautaire NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, en violation de l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009) et que, en n’expliquant pas leur prétendue absence de pertinence, la chambre de recours a également violé son obligation de motivation et l’article 73 du règlement n° 40/94.
25      Dans leur réplique, les requérantes invoquent également la violation des principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique, d’égalité de traitement et de bonne administration, dans le cadre de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.
26      L’OHMI et l’intervenante soutiennent les conclusions de la chambre de recours, contestent les arguments des requérantes et considèrent que la chambre de recours s’est bien conformée à l’arrêt du Tribunal. S’agissant des arguments présentés par les requérantes dans leur réplique, l’intervenante fait valoir, dans la duplique, que ces griefs sont irrecevables pour cause de tardiveté.
27      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 combiné avec l’article 8, paragraphe 5, du même règlement, est déclarée nulle une marque communautaire, sur demande présentée auprès de l’OHMI, lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, de ce même règlement, si la marque communautaire et la marque antérieure sont identiques ou similaires et si la marque communautaire est enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas semblables à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque communautaire tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
28      La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 présuppose donc la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et la marque communautaire dont la nullité est demandée doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, la marque antérieure doit jouir d’une renommée dans l’Union européenne, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque communautaire doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, Rec. p. II‑711, points 34 et 35 ; du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, Rec. p. II‑2353, point 55, et du 30 janvier 2008, Japan Tobacco/OHMI – Torrefacção Camelo (CAMELO), T‑128/06, non publié au Recueil, point 45].
29      Il y a lieu de rappeler que les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas [arrêt de la Cour du 12 mars 2009, Antartica/OHMI, C‑320/07 P, non publié au Recueil, point 43 ; ordonnance de la Cour du 30 avril 2009, Japan Tobacco/OHMI, C‑136/08 P, non publiée au Recueil, point 25 ; voir, par analogie, arrêt de la Cour du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, Rec. p. I‑8823, point 30, et la jurisprudence citée].
30      L’existence d’un tel lien dans l’esprit du public constitue une condition nécessaire, mais, à elle seule, non suffisante pour qu’il soit conclu à l’existence de l’une des atteintes contres lesquelles l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 assure la protection en faveur des marques renommées (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 18 juin 2009, L’Oréal e.a., C‑487/07, Rec. p. I‑5185, point 37).
31      En effet, aux fins de bénéficier de la protection instaurée par l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, le titulaire de la marque antérieure doit rapporter la preuve que l’usage de la marque postérieure « tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice » (voir, par analogie, arrêt Intel Corporation, précité, point 37).
32      Un seul de ces trois types d’atteintes suffit pour que l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 soit applicable (voir, par analogie, arrêt L’Oréal e.a., précité, points 38 et 42).
33      Le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. En effet, lorsqu’il est prévisible qu’une telle atteinte découlera de l’usage que le titulaire de la marque postérieure peut être amené à faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d’en attendre la réalisation effective pour pouvoir faire interdire ledit usage. Le titulaire de la marque antérieure doit, toutefois, établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (voir, par analogie, arrêt Intel Corporation, précité, point 38).
34      Lorsque le titulaire de la marque antérieure est parvenu à démontrer l’existence soit d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, soit, à défaut, d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient au titulaire de la marque postérieure d’établir que l’usage de cette marque a un juste motif (voir, par analogie, arrêt Intel Corporation, précité, point 39).
35      Enfin, l’existence des atteintes constituées par le préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En revanche, l’existence de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, par analogie, arrêt Intel Corporation, précité, points 35 et 36).
36      En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le Tribunal avait considéré, dans son arrêt, que la renommée de la marque antérieure, visée par l’enregistrement n° 769526 (ci-après la « marque la PERLA »), était établie pour la lingerie intime et les maillots de bain et que, dans la mesure où les produits couverts par la marque la PERLA et ceux couverts par la marque postérieure appartenaient à des segments de marché proches, à savoir la bijouterie et les vêtements féminins, dans les circonstances de l’espèce, un certain degré de similitude constaté entre les marques en conflit était suffisant pour que le public italien puisse établir un lien entre ces deux marques, tel que celui requis pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 (points 33 et 51 de l’arrêt du Tribunal).
37      Ainsi, il reste à examiner la condition relative à l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC permette à son titulaire de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque la PERLA ou leur porte préjudice.
38      Les requérantes font valoir que les trois types d’atteintes sont présents en l’espèce. Devant l’OHMI, la première requérante a présenté les arguments et les preuves suivants, tels que résumés dans la décision attaquée :
–        à l’automne 1999, l’intervenante aurait créé un maillot de bain (bikini) en perles, dessiné par le styliste Lorenzo Riva, sous la marque NIMEI LA PERLA. Ce bikini aurait été présenté à l’occasion des défilés de mode les plus importants et la presse spécialisée serait largement revenue sur l’événement. Le caractère illicite de l’usage des termes « la perla », associés au terme « nimei », serait évident, car il intégrerait les éléments de la contrefaçon de la marque la PERLA et serait susceptible de créer une confusion pour la presse spécialisée elle-même, et davantage encore chez les consommateurs. L’agence ANSA et le Corriere della Sera auraient été victimes d’une telle confusion ;
–        au printemps 2000, l’intervenante aurait présenté également le « gilet bijou » réalisé par NIMEI LA PERLA pour Blumarine et aurait annoncé la mise en vente d’un « twin-set » (vêtement assorti) bordé de perles aux poignets. La presse spécialisée serait à cette occasion, également, largement revenue sur l’événement ;
–        l’effet de confusion et de détournement serait également complété et perfectionné par la publicité réalisée, par l’intervenante et Blumarine, à l’occasion des dernières créations de mode, l’image publicitaire choisie étant fondée sur l’usage du terme « perla » et la mention « perla chic » figurant sur l’affiche de promotion ;
–        la contrefaçon de la marque la PERLA et l’activité persistante et intentionnelle tendant à la confusion mise en œuvre par l’intervenante ressortiraient nettement des éléments préalablement exposés. Profitant clairement de la renommée de la marque la PERLA dans le monde de la mode, l’intervenante aurait proposé certains vêtements portant la marque NIMEI LA PERLA (en réalité enregistrée comme NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), créant ainsi une confusion dans l’esprit des personnes du secteur concerné et, à plus forte raison, dans celui des consommateurs.
39      Il y a lieu d’examiner, tout d’abord, si la première requérante est parvenue à démontrer l’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque la PERLA.
40      La notion de « profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure », également désignée sous les termes de « parasitisme » et de « free riding » (resquille), s’attache non pas au préjudice subi par la marque antérieure, mais à l’avantage tiré par le tiers de l’usage de la marque identique ou similaire postérieure. Elle englobe notamment les cas où, grâce à un transfert de l’image de la marque antérieure ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par la marque identique ou similaire postérieure, il existe une exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée (voir, par analogie, arrêt L’Oréal e.a., précité, point 41).
41      Il y a lieu de préciser que le profit tiré par un tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure peut se révéler indu, même si l’usage de la marque identique ou similaire postérieure ne porte préjudice ni au caractère distinctif ni à la renommée de la marque antérieure ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci (voir, par analogie, arrêt L’Oréal e.a., précité, point 43).
42      Afin de déterminer si l’usage de la marque postérieure tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés. S’agissant de l’intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque antérieure, plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque seront importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise. En outre, plus l’évocation de la marque antérieure par la marque postérieure est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte préjudice (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Intel Corporation, précité, points 67 à 69, et arrêt L’Oréal e.a., précité, point 44).
43      Par ailleurs, il convient de relever que, dans le cadre d’une telle appréciation globale, peut également être prise en considération, le cas échéant, l’existence d’un risque de dilution ou de ternissement de la marque antérieure (voir, par analogie, arrêt L’Oréal e.a., précité, point 45).
44      Lorsqu’un tiers tente, par l’usage d’une marque semblable à une marque renommée, de se placer dans le sillage de celle-ci afin de bénéficier de son pouvoir d’attraction, de sa réputation et de son prestige, ainsi que d’exploiter, sans aucune compensation financière et sans devoir déployer d’efforts propres à cet égard, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque antérieure pour créer et entretenir l’image de cette marque, le profit résultant dudit usage doit être considéré comme indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque (voir, par analogie, arrêt L’Oréal e.a., précité, point 49).
45      Ainsi, selon la jurisprudence, l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 doit être interprété en ce sens que l’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, au sens de cette disposition, ne présuppose ni l’existence d’un risque de confusion ni celle d’un risque de préjudice porté à ces caractère distinctif ou renommée ou, plus généralement, au titulaire de cette dernière. Le profit résultant de l’usage par un tiers d’une marque ayant des similitudes avec une marque renommée est tiré indûment par ce tiers desdits caractère distinctif ou renommée lorsque celui-ci tente par cet usage de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière, et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque antérieure pour créer et entretenir l’image de celle-ci (voir, par analogie, arrêt L’Oréal e.a., précité, point 50).
46      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que la première requérante n’était pas parvenue à démontrer cette atteinte. Elle s’est référée à un bikini en perles dessiné par le styliste Lorenzo Riva, sous la marque NIMEI LA PERLA, présenté dans les défilés de mode les plus importants et largement souligné par la presse spécialisée, de même qu’à un « twin‑set » bordé de perles aux poignets et un « gilet bijou » réalisé par NIMEI LA PERLA pour Blumarine. Or, elle fait observer que l’usage de la marque NIMEI LA PERLA pour des maillots de bain ou d’autres articles d’habillement de la classe 25 n’est pas pertinent dans le cas d’espèce, puisqu’il porte sur l’enregistrement de la marque NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC pour des articles de joaillerie compris dans la classe 14. En tout état de cause, selon elle, la mention « la perla » sur un bikini en perles, sur un « gilet bijou » orné de perles ou sur un « twin‑set » bordé de perles aux poignets semble plutôt décrire le matériau exceptionnellement utilisé dans ces articles, c’est-à-dire les perles.
47      Les requérantes contestent ces constatations de la chambre de recours. En outre, elles rappellent que la division d’annulation avait considéré que les arguments et les preuves fournis par la première requérante établissaient à suffisance l’avantage indu que l’usage de la marque NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC était en mesure de retirer de la renommée de la marque la PERLA et que l’OHMI avait considéré, dans le mémoire en réponse produit dans le cadre de l’affaire T‑137/05, que l’« analyse de la troisième condition […] – le fait de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou de leur porter préjudice – justifi[ait], là encore, les griefs de la [première] requérante ».
48      Dans le mémoire en réponse, l’OHMI fait valoir qu’il faut apprécier si l’usage de la marque NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée peut permettre à son titulaire de tirer indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque la PERLA. Les preuves fournies par la première requérante concerneraient, au contraire, l’usage de la marque postérieure pour des produits qui, bien que décorés avec des perles, seraient des articles d’habillement, ce qui pourrait éventuellement constituer une contrefaçon, mais pas un cas d’exploitation de la renommée de la marque la PERLA.
49      L’intervenante fait valoir que la première requérante n’a pas fourni la moindre preuve d’un risque d’exploitation parasitaire de sa marque ou d’une tentative de tirer profit de sa renommée ou de son caractère distinctif. En tout état de cause, les faits mentionnés par la première requérante ne concerneraient pas les produits de la classe 14, visés par la marque NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC.
50      Il ressort des documents produits par la première requérante devant la division d’annulation que la presse spécialisée et les professionnels du secteur ont pensé que les articles présentés par le titulaire de la marque postérieure avec Lorenzo Riva et Blumarine, lors des défilés de mode, avaient un lien avec la première requérante et qu’il existait un rapport commercial entre les deux sociétés.
51      Par exemple, concernant la présentation à l’occasion des défilés de mode de Milan, en septembre 1999, d’un bikini de perles, dessiné par Lorenzo Riva pour le compte de l’intervenante, on peut lire dans un article paru dans un quotidien national : « Lorenzo Riva d’ailleurs n’est pas en reste […] les sponsors Nimei et La Perla sont en plein délire […] », alors que le sponsor de l’événement était l’intervenante, laquelle avait réalisé le bikini de perles avec la collaboration de M. Riva. De même, dans un article du Corriere della Sera du 25 septembre 1999, on peut lire sous la photo : « En perles. Prix public : 2 milliards. C’est le bikini de perles de Lorenzo Riva pour La Perla ». S’agissant du twin‑set, on peut lire, en consultant un site Internet (www.margherita.net), un article du 12 octobre 2000 intitulé « Nimei – La Perla. Le moment d’allégresse. Nimei La Perla et Blumarine ont présenté le BluVIP (Very Important Pearls) ».
52      Certes, il ne s’agissait pas de situations relatives seulement à des perles, mais à un bikini de perles dessiné par le styliste Lorenzo Riva portant la marque NIMEI LA PERLA, à un twin‑set bordé aux poignets de perles et à un gilet bijou réalisé par NIMEI LA PERLA pour Blumarine. Ainsi, tous ces vêtements comprenaient, en réalité, comme élément essentiel, des perles, pour lesquelles la marque postérieure était effectivement enregistrée. De plus, comme il ressort du point précédent, il apparaît que les perles constituaient vraiment le « cœur » de ces produits. Par conséquent, dans ces circonstances, les arguments de l’OHMI et de l’intervenante (voir points 48 et 49 ci-dessus) ne sauraient prospérer.
53      En outre, l’impression qui ressort également de la publicité de l’intervenante, laquelle semble être plutôt liée aux produits de joaillerie et, plus précisément, aux perles, est qu’il existe un lien ou un rapport entre « Nimei » et « La Perla ».
54      Dans ces circonstances, une atteinte ou un risque d’atteinte ne peut être écarté. Comme il a déjà été constaté ci-dessus, le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, mais doit établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (voir, par analogie, arrêt Intel Corporation, précité, point 38).
55      En conclusion, afin de déterminer si l’usage de la marque NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC a permis à son titulaire de tirer indûment profit de la renommée de la marque la PERLA, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
56      À cet égard, il convient de rappeler, tout d’abord, que le Tribunal a déjà constaté dans son arrêt (voir point 36 ci-dessus) qu’il n’est pas contesté que la marque la PERLA possède une renommée pour la lingerie intime et les maillots de bain, qu’il existe un certain degré de similitude entre les marques en conflit et que les produits couverts par la marque la PERLA, à savoir les vêtements féminins, et ceux couverts par la marque postérieure, à savoir les perles, appartiennent à des segments de marché proches. En ce qui concerne, plus particulièrement, la renommée, il y a lieu d’ajouter que celle-ci peut même être considérée comme très élevée.
57      Ensuite, il convient de tenir compte du fait que les perles peuvent être utilisées dans la production de maillots de bain et d’autres vêtements féminins, comme il ressort des documents produits par la première requérante devant l’OHMI. Il n’est pas exclu que les consommateurs de joaillerie et, plus particulièrement, de perles connaissent la lingerie intime et les maillots de bain commercialisés par les requérantes. Par ailleurs, même si un risque de confusion entre les deux marques n’est pas requis pour démontrer que la marque postérieure tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure, un tel risque est établi en l’espèce s’agissant des produits voisins des maillots de bain et de la lingerie intime visés par la marque la PERLA, à savoir les bikinis, twin‑sets et gilets, tous décorés avec des perles, même si ces vêtements en eux-mêmes ne sont pas couverts par la marque postérieure.
58      Il résulte de ce qui précède que la première requérante a apporté, devant l’OHMI, la preuve que le titulaire de la marque postérieure tirait indûment profit de la marque la PERLA ou que, à tout le moins, il y avait un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur.
59      Il reste encore à déterminer si l’usage de la marque postérieure a, en l’espèce, un juste motif.
60      Comme il a déjà été constaté au point 34 ci-dessus, lorsque le titulaire de la marque antérieure est parvenu à démontrer l’existence soit d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, soit, à défaut, d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient au titulaire de la marque postérieure d’établir que l’usage de cette marque a un juste motif.
61      En l’espèce, l’intervenante a fait valoir lors de la procédure administrative devant l’OHMI que le juste motif pour utiliser les termes « la perla » existait et était évident : il s’agissait de bijoux réalisés avec des perles et le motif était lié tant à la nécessité qu’à la volonté d’indiquer le nom commun de la matière dans laquelle les bijoux étaient réalisés.
62      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, comme il n’était pas prouvé que la marque postérieure puisse tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque la PERLA ou leur porter préjudice, elle n’avait pas à se prononcer sur l’existence d’un risque d’usage sans juste motif de la marque postérieure.
63      Les requérantes rappellent que la division d’annulation avait considéré que le motif invoqué par l’intervenante n’était pas suffisant pour justifier l’usage et que, de même, l’OHMI avait relevé, dans le cadre de l’affaire T‑137/05, que l’intervenante « n’a[vait] pas su davantage présenter de motivations valables lors de la phase administrative pour justifier l’usage en cause, remplissant ainsi la condition suivante requise pour l’application de la protection dépassant les seuls produits que la marque désigne ».
64      Dans le cadre de la présente procédure devant le Tribunal, l’OHMI et l’intervenante n’ont pas présenté d’arguments en réponse aux arguments des requérantes concernant le juste motif.
65      Il y a lieu de relever que le motif invoqué par l’intervenante lors de la procédure administrative devant l’OHMI n’est pas suffisant pour justifier l’usage. À cet égard, il importe également de relever que l’intervenante n’a même pas essayé de donner d’autres justifications devant le Tribunal.
66      Enfin, en ce qui concerne la décision du Tribunale di Modena (Tribunal de Modène) (Italie), invoquée par l’intervenante pour démontrer que les épisodes avancés par les requérantes ne seraient pas imputables à l’intervenante, il suffit de rappeler que le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêts du Tribunal du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, point 47, et du 23 septembre 2009, Cohausz/OHMI – Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07, non publié au Recueil, point 71]. En tout état de cause, cette décision est sous pourvoi, introduit par les requérantes et, partant, elle n’est pas encore définitive. Par ailleurs, elle vise la constatation de la contrefaçon de la marque la PERLA et la concurrence déloyale de l’intervenante et non une demande en nullité sur la base d’une disposition analogue à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.
67      Dans ces circonstances, il est établi que l’intervenante a tenté, par l’usage d’une marque analogue à la marque la PERLA, de se placer dans le sillage de celle-ci afin de bénéficier de son pouvoir d’attraction, de sa réputation et de son prestige, ainsi que d’exploiter l’effort commercial déployé par les requérantes pour créer et entretenir l’image de cette marque. Ainsi, le profit résultant dudit usage doit être considéré comme indûment tiré de la renommée de la marque la PERLA (voir, en ce sens et par analogie, arrêt L’Oréal e.a., précité, point 49). En outre, cet usage est intervenu sans juste motif. Partant, conformément à la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’existence d’une autre atteinte visée aux points 31 et 32 ci-dessus.
68      Par conséquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des griefs présentés dans la réplique (voir points 25 et 26 ci-dessus), il convient de constater que la chambre de recours a commis une erreur dans l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.
69      Étant donné que la chambre de recours a déjà déclaré la nullité de la marque postérieure pour tous les produits à l’exception des perles, il y a lieu d’annuler la décision attaquée seulement dans la mesure où la demande en nullité a été rejetée, et la validité de la marque NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC confirmée, pour les perles. En effet, pour autant qu’une décision d’une chambre de recours fait droit aux prétentions d’une partie concernée, cette dernière n’a pas la qualité pour former un recours devant le Tribunal. Par conséquent, pour autant que la chambre de recours a accueilli, dans le dispositif de la décision attaquée, la demande en nullité, les requérantes ne peuvent plus la contester [voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 14 juillet 2009, Hoo Hing/OHMI – Tresplain Investments (Golden Elephant Brand), T‑300/08, non publiée au Recueil, points 26 et 27].
70      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, étant donné que les différentes causes de nullité conduisent exactement au même résultat, il suffit que l’une de celles-ci soit fondée pour qu’il soit fait droit à une demande de nullité. En outre, lorsque la chambre de recours considère que l’une des causes de nullité invoquées par le demandeur de nullité est fondée, mais décide d’examiner et, le cas échéant, de rejeter les autres causes de nullité invoquées, cette partie de la motivation de sa décision ne constitue pas le support nécessaire du dispositif faisant droit à la demande en nullité, lequel est fondé, à suffisance de droit, sur la cause de nullité qui a été retenue (voir, en ce sens, ordonnance Golden Elephant Brand, précitée, points 31 et 35).
71      Au regard de ce qui précède, il n’est pas besoin de se prononcer sur la demande de réformation de la décision attaquée, présentée dans le cadre du premier chef de conclusions, ni sur les chefs de conclusions présentés à titre subsidiaire, ni sur les autres moyens.
Sur les dépens
72      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, aux termes de cette même disposition, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens.
73      En vertu de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.
74      Enfin, aux termes de l’article 87, paragraphe 4, dernier alinéa, du règlement de procédure, le Tribunal peut ordonner qu’une partie intervenante supportera ses propres dépens.
75      En l’espèce, les requérantes, l’OHMI et l’intervenante ont, respectivement, partiellement succombé, dans la mesure où la décision attaquée est partiellement annulée.
76      Dans les circonstances de l’espèce, il convient de condamner l’OHMI à supporter, outre ses propres dépens, 90 % des dépens des requérantes devant le Tribunal et tous les dépens de la première requérante devant la chambre de recours. Les requérantes supporteront 10 % de leurs propres dépens devant le Tribunal. L’intervenante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 19 novembre 2007 (affaire R 537/2004‑2) est annulée dans la mesure où l’OHMI a rejeté la demande en nullité et a condamné Nute Partecipazioni SpA à supporter ses propres dépens.
2)      Le recours est rejeté pour le surplus.
3)      L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que 90 % des dépens de Nute Partecipazioni et de La Perla Srl devant le Tribunal et tous les dépens de Nute Partecipazioni devant la chambre de recours.
4)      Nute Partecipazioni et La Perla supporteront 10 % de leurs propres dépens devant le Tribunal.
5)      Worldgem Brands Srl supportera ses propres dépens.
Wiszniewska-Białecka
Dehousse
Kanninen
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 décembre 2010.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.