62016TJ0389
ARREST VAN HET GERECHT (Achtste kamer)
13 juli 2017 (
*1
)
„Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniewoordmerk MONTORSI F. & F. – Ouder nationaal woordmerk Casa Montorsi – Relatieve nietigheidsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 53, lid 1, onder a), en artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 – Overeenkomst over co-existentie van de merken – Draagwijdte – Artikel 53, lid 3, van verordening nr. 207/2009”
In zaak T‑389/16,
Agricola italiana alimentare SpA (AIA), gevestigd te San Martino Buon Albergo (Italië), vertegenwoordigd door S. Rizzo, advocaat,
verzoekster,
tegen
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door L. Rampini als gemachtigde,
verweerder,
andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht:
Casa Montorsi Srl, gevestigd te Vignola (Italië), vertegenwoordigd door S. Verea, K. Muraro en M. Balestriero, advocaten,
betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 28 april 2016 (zaak R 1239/2014‑1) inzake een nietigheidsprocedure tussen Casa Montorsi en AIA,
wijst
HET GERECHT (Achtste kamer),
samengesteld als volgt: A. M. Collins, president, M. Kancheva en J. Passer (rapporteur), rechters,
griffier: E. Coulon,
gezien het op 22 juli 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,
gezien de op 11 oktober 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het EUIPO,
gezien de op 13 oktober 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,
gelet op het feit dat de hoofdpartijen geen verzoek tot vaststelling van een terechtzitting hebben ingediend binnen de termijn van drie weken nadat de sluiting van de schriftelijke behandeling is betekend en na te hebben besloten op grond van artikel 106, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht uitspraak te doen zonder mondelinge behandeling,
het navolgende
Arrest
Voorgeschiedenis van het geding
1
Op 12 februari 2007 heeft Montorsi Francesco & Figli SpA bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1)].
2
Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het woordteken MONTORSI F. & F.
3
De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 29 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten”.
4
De Uniemerkaanvraag is in het Blad van Gemeenschapsmerken nr. 38/2007 van 30 juli 2007 gepubliceerd, en het desbetreffende merk is op 18 januari 2008 ingeschreven.
5
Op 28 december 2010 heeft interveniënte, Casa Montorsi Srl, op grond van artikel 53, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 de nietigverklaring van het betwiste merk gevorderd voor alle in punt 3 supra opgesomde waren.
6
De vordering tot nietigverklaring was gebaseerd op het oudere Italiaanse merk Casa Montorsi, dat was aangevraagd op 24 februari 1995, ingeschreven op 2 juni 1998 onder nummer 751820, en vervolgens vernieuwd. Dit merk duidt met name waren van klasse 29 aan, die worden omschreven als volgt: „Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten”.
7
De vordering tot nietigverklaring was gesteund op artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, inzake het bestaan van verwarringsgevaar.
8
Tijdens de administratieve procedure is het betwiste merk overgegaan op Negroni SpA en vervolgens op verzoekster, Agricola italiana alimentare SpA (AIA).
9
Verzoekster heeft verzocht om de vordering tot nietigverklaring af te wijzen, op grond dat deze strijdig was met een onderhandse akte die zij samen met interveniënte op 4 mei 2000 had ondertekend (hierna: „overeenkomst”) en waarbij zij de co-existentie van hun respectievelijke merken op de Italiaanse markt hebben aanvaard en zich er wederzijds toe hebben verbonden zich niet te verzetten tegen de exploitatie ervan. Verzoekster heeft ook verzocht om bewijzen van het gebruik van het oudere merk.
10
Op 20 maart 2014 heeft de nietigheidsafdeling het betwiste merk nietig verklaard voor de waren „vlees, vis, gevogelte en wild; eieren”, maar de geldigheid ervan bevestigd voor de andere waren waarop dit merk betrekking had, namelijk „vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten”, en voor andere waren die niet waren vermeld in de lijst van de waren waarop het betwiste merk betrekking had.
11
Inzonderheid heeft de nietigheidsafdeling geoordeeld dat de overeenkomst niet in de weg stond aan de ontvankelijkheid van interveniëntes vordering tot nietigverklaring, omdat deze overeenkomst, die inhoudelijk onnauwkeurig was aangaande het grondgebied en de duur, niet kon worden beschouwd als een uitdrukkelijk gegeven toestemming in de zin van artikel 53, lid 3, van verordening nr. 207/2009. Aangaande het bewijs door interveniënte van het gebruik van het oudere merk, heeft de nietigheidsafdeling geoordeeld dat dit bewijs was geleverd, maar alleen voor de waren „ham, salami en vleeswaren” van de subcategorie „vlees”. Aangaande de vergelijking van de waren heeft zij opgemerkt dat van de waren waarop het betwiste merk betrekking had, alleen de waren „vlees, vis, gevogelte en wild; eieren” dezelfde of soortgelijk waren aan de waren waarvoor het oudere merk was gebruikt, namelijk de waren van de subcategorie „vlees”. Aangaande de vergelijking van de tekens heeft zij opgemerkt dat het betwiste merk gemiddeld overeenstemde met het oudere merk omdat deze beide merken dezelfde familienaam Montorsi bevatten. Ten slotte heeft de nietigheidsafdeling overwogen dat, erop gelet dat de waren dezelfde of soortgelijk waren en de conflicterende merken gelijk of overeenstemmend, voor het Italiaanse publiek gevaar voor verwarring bestond voor de waren „vlees, vis, gevogelte en wild; eieren” waarop het betwiste merk betrekking had, en dat dit merk voor deze waren nietig moest worden verklaard.
12
Op 12 mei 2014 heeft verzoekster krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling, opdat het betwiste merk ingeschreven blijft voor „vlees, vis, gevogelte en wild; eieren”.
13
Bij beslissing van 28 april 2016 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep van het EUIPO het beroep verworpen.
14
De kamer van beroep heeft allereerst opgemerkt dat verzoekster voor haar niet opkwam tegen een van de beoordelingen van de nietigheidsafdeling met betrekking tot het bewijs van het gebruik van het oudere merk, de overeenstemming van de tekens, de soortgelijkheid van de waren en het verwarringsgevaar. Het enige argument van het beroep was gesteund op de overeenkomst, die volgens verzoekster in de weg stond aan de vordering tot nietigverklaring van het betwiste merk wegens verwarringsgevaar.
15
De kamer van beroep heeft overwogen dat het EUIPO niet was gebonden door de overeenkomst, die particuliere belangen regelde, maar dat het moest onderzoeken of uit deze overeenkomst kon worden afgeleid dat sprake was van „uitdrukkelijk gegeven toestemming tot de inschrijving” zoals bedoeld in artikel 53, lid 3, van verordening nr. 207/2009, of dat de conflicterende merken co-existeerden. De kamer van beroep heeft geoordeeld dat op basis van de overeenkomst geen dergelijke toestemming kon worden vastgesteld. Zij heeft daaraan toegevoegd dat, zelfs indien rekening werd gehouden met het deel van de overeenkomst waarin partijen bij de overeenkomst „erken[d]en dat hun respectievelijke merken [konden] co-existeren”, nog moest worden bewezen dat de co-existentie voortvloeide uit het ontbreken van verwarringsgevaar bij het relevante publiek, een bewijs dat vereiste dat werd aangetoond dat de conflicterende merken gedurende een voldoende lange periode vóór de datum waarop het betwiste merk werd aangevraagd, gelijktijdig werden gebruikt. Dit bewijs van een dergelijk gelijktijdig gebruik is niet geleverd, en nog minder het bewijs dat dit gelijktijdige gebruik geen verwarringsgevaar deed ontstaan. De kamer van beroep heeft het beroep bijgevolg verworpen.
Conclusies van partijen
16
Verzoekster verzoekt het Gerecht:
–
de bestreden beslissing te vernietigen;
–
het EUIPO te verwijzen in de kosten.
17
Het EUIPO en interveniënte verzoeken het Gerecht:
–
het beroep te verwerpen;
–
verzoekster te verwijzen in de kosten.
In rechte
18
Verzoekster voert ter ondersteuning van het beroep twee middelen aan: ten eerste, schending van artikel 53, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, juncto artikel 8, lid 1, onder b), van deze verordening, en, ten tweede, schending van artikel 53, lid 3, van deze verordening.
19
Het tweede middel dient als eerste te worden onderzocht.
Tweede middel tot vernietiging: schending van artikel 53, lid 3, van verordening nr. 207/2009
20
Verzoekster stelt dat het onbetwistbaar is dat partijen bij de overeenkomst de co-existentie op de Italiaanse markt van hun respectievelijke huidige en toekomstige merken hebben aanvaard, zodat het interveniënte verboden is de nietigverklaring van het betwiste merk te vorderen.
21
Verzoekster stelt dat interveniënte in ieder geval de inschrijving van het betwiste merk in elk ander land van de Europese Unie dan Italië niet kan beletten, en – gelet op de overeenkomst – ook niet de inschrijving van dit merk in Italië.
22
Verzoekster verwijt de kamer van beroep dat zij geen rekening heeft gehouden met het „beginsel van relativering” van de nietigheidsgronden die voortvloeien uit conflicterende oudere rechten. De relatieve weigeringsgronden beschermen alleen particuliere belangen. Terwijl de toestemming van de houder van een ouder recht het niet mogelijk maakt een absolute weigeringsgrond terzijde te schuiven, geldt dit wel voor een relatieve weigeringsgrond. Om die reden betreft het conflict tussen twee merken volgens haar, overeenkomstig de rechtspraak van het Gerecht, alleen de concurrerende ondernemingen en niet de consument.
23
Wat meer specifiek de schending van artikel 53, lid 3, van verordening nr. 207/2009 betreft, betwist verzoekster in de eerste plaats de stelling van de kamer van beroep in de eerste twee zinnen van punt 25 van de bestreden beslissing, dat het – opdat sprake is van toestemming tot de inschrijving van een merk – noodzakelijk is dat het in te schrijven teken nauwkeurig wordt geïdentificeerd, hetgeen in casu niet het geval is.
24
De overeenkomst verwijst duidelijk niet naar het eigenlijke merk MONTORSI, maar naar de huidige of toekomstige inschrijvingen of het huidige of toekomstige gebruik van de term „montorsi” in de context van een onderscheidend teken voor de waren van klasse 29. Een restrictieve uitlegging van deze verwijzing is niet zinvol, aangezien geen van de partijen bij deze overeenkomst, toen de overeenkomst werd gesloten, houdster was van het merk MONTORSI in strikte zin. Bijgevolg stelt verzoekster dat, anders dan de kamer van beroep in de bestreden beslissing heeft verklaard, partijen bij de overeenkomst uitdrukkelijk hun toestemming hadden gegeven tot de inschrijving en het gebruik van niet alleen het merk MONTORSI in strikte zin, maar elk onderscheidend teken dat de term „montorsi” bevat, zoals het geval is met het merk MONTORSI F. & F.
25
In de tweede plaats is de uitlegging van de kamer van beroep in het vervolg van punt 25 van de bestreden beslissing, dat uit de overeenkomst geen uitdrukkelijk gegeven toestemming tot de inschrijving van het betwiste merk als Uniemerk kan worden afgeleid, volgens verzoekster uiterst formalistisch. De geldigheid van de overeenkomst is inderdaad beperkt tot het Italiaanse grondgebied. In casu impliceert de voor het Italiaanse grondgebied gegeven uitdrukkelijke toestemming echter noodzakelijkerwijze de toestemming tot de inschrijving van het betwiste merk op Unieniveau. Aangezien interveniënte heeft toegestemd tot de co-existentie van de merken op het Italiaanse grondgebied, hetgeen de toekomstige inschrijvingen van merken met de term „montorsi” omvat, is het niet logisch deze toestemming nu te ontkennen voor het betwiste merk op basis van een hypothetisch conflict dat juist is beperkt tot het Italiaanse grondgebied. Verzoekster zou geen recht van spreken hebben gehad indien interveniënte had gepoogd de inschrijving van het betwiste merk nietig te doen verklaren op basis van oudere rechten in Frankrijk, Spanje of in andere landen van de Unie dan Italië.
26
Het EUIPO, daarin gesteund door interveniënte, meent dat de stelling dat de door interveniënte in de overeenkomst gegeven toestemming impliceert dat zij haar rechten op het oudere merk niet kan doen gelden, in tegenspraak is met de feiten. Verzoekster beweert terecht dat de houder van het oudere recht in het geval van relatieve weigeringsgronden ervoor kan kiezen om zijn eigen merk al dan niet te verdedigen, en indien hij beslist dit te doen, hij in zijn uitsluitende belang optreedt. Interveniënte heeft in casu echter duidelijk beslist het oudere merk te verdedigen, aangezien zij bij het EUIPO een vordering tot nietigverklaring van het betwiste merk heeft ingesteld. Het feit dat interveniënte eerder een overeenkomst heeft ondertekend en de indruk kan wekken haar verplichtingen, zoals in deze onderhandse akte vastgesteld, niet te zijn nagekomen, betreft de privésfeer van partijen bij de overeenkomst, die eventueel de gevolgen van elke mogelijke niet-nakoming voor de nationale burgerlijke rechters kunnen doen gelden.
27
Het argument dat de relatieve weigeringsgronden alleen particuliere belangen beschermen, doet volgens het EUIPO niet af aan de conclusie inzake het vereiste van uitdrukkelijk gegeven toestemming voor de toepassing van artikel 53, lid 3, van verordening nr. 207/2009. De door verzoekster vermelde rechtspraak verwijst naar een andere vraag, namelijk de handelingsbevoegdheid van diegenen die relatieve gronden voor de weigering van de inschrijving van een Uniemerk willen doen gelden.
28
Aangaande de bevoegdheid van het EUIPO, moet dit inderdaad rekening houden met de betrokken overeenkomst, ten eerste, om na te gaan of deze akte een duidelijke toestemming tot de inschrijving van het betwiste merk in de zin van artikel 53, lid 3, van verordening nr. 207/2009 bevat, en, ten tweede, om na te gaan of is voldaan aan de voorwaarden voor co-existentie van de betrokken merken op de markt als relevante factor in het kader van artikel 53, lid 1, onder a), juncto artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.
29
Bovendien blijkt uit de overeenkomst in geen geval dat interveniënte uitdrukkelijk heeft toegestemd tot de inschrijving van het betwiste merk als Uniemerk. Het EUIPO herinnert eraan dat artikel 53, lid 3, van verordening nr. 207/2009 een afwijkend karakter heeft en dus restrictief moet worden uitgelegd. Opdat het zou gaan om toestemming tot de inschrijving van het betwiste merk, moet de overeenkomst bijgevolg duidelijk, manifest en uitdrukkelijk naar dit merk verwijzen, en de bewijslast rust op diegene die zich op de toestemming beroept, waarbij de andere partij bij de overeenkomst niet verplicht is te bewijzen dat zij niet akkoord gaat.
30
Volgens het EUIPO bevat de overeenkomst vanwege de in de bestreden beslissing nauwkeurig uiteengezette redenen geen duidelijke en nauwkeurige toestemming tot de inschrijving van het betwiste merk als Uniemerk. De overeenkomst lijkt vaag en onnauwkeurig. De territoriale omvang en de geldigheidsduur van de overeenkomst worden niet uitdrukkelijk nader aangeduid. Inzonderheid wordt het merk MONTORSI F. & F. in de overeenkomst niet correct geïdentificeerd. In de eerste plaats wordt het immers niet vermeld in de onderhandse akte. In de tweede plaats wordt het woord „gemeenschaps-” of „Europees” nooit vermeld in de overeenkomst, die uitsluitend de Italiaanse inschrijvingen en een bij de Tribunale di Modena (rechter Modena, Italië) aanhangig geding vermeldt. Ten slotte vermeldt punt 2 van de overeenkomst dat „partijen erkennen dat de tot op heden voor waren van de internationale klasse 29 ingeschreven en/of gebruikte onderscheidende tekens van elk van hen kunnen co-existeren”. Aangezien de inschrijving van het betwiste merk op 18 januari 2008 is verleend, leidt dit fundamentele punt van de overeenkomst ook tot de conclusie dat het betwiste merk niet kan worden geacht zeker deel uit te maken van deze overeenkomst. Bijgevolg lijkt het eerder zo dat de overeenkomsten inzake de co-existentie van de merken en de inschrijving ervan alleen betrekking hebben op de Italiaanse inschrijvingen, zoals in de bestreden beslissing terecht is vastgesteld. In ieder geval is het feit dat het betwiste merk in de overeenkomst niet duidelijk is geïdentificeerd, volgens het EUIPO reeds op zich een afdoende reden om uit te sluiten dat interveniënte haar uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven tot de inschrijving van dit merk in de Unie.
31
Anders dan verzoekster beweert, bestaat er bovendien een geding tussen partijen bij de overeenkomst over de uitlegging van bepaalde wezenlijke elementen van deze overeenkomst, inzonderheid over de vraag of deze alleen betrekking heeft op de nationale merken, of ook op de buitenlandse, internationale of Uniemerken.
32
De tegenstrijdige uitlegging van de overeenkomst wordt bevestigd door de houding van partijen voor het EUIPO en de nationale rechters. Deze houding stemt niet overeen met een duidelijke, coherente en vreedzame gedragslijn.
33
Kortom, de overeenkomst wijst volgens het EUIPO niet op een „uitdrukkelijk gegeven toestemming” van interveniënte tot de inschrijving van het betwiste merk. De kamer van beroep heeft artikel 53, lid 3, van verordening nr. 207/2009 niet geschonden.
34
Interveniënte voert aan dat – zoals de beslissing van de nietigheidsafdeling en de bestreden beslissing overigens bevestigen – eventuele particuliere overeenkomsten tussen partijen in geen geval bindend zijn voor het EUIPO. Er bestaat geen enkele rechtsgrondslag in die zin. Dit komt ook doordat overeenkomsten een relatieve werking tussen partijen hebben en dus onverenigbaar zijn met de werking erga omnes van een oppositie- of nietigheidsbeslissing. Er is dus sprake van een te beschermen algemeen belang. Bijgevolg heeft de kamer van beroep terecht verklaard dat het EUIPO niet door de overeenkomst was gebonden, maar moest onderzoeken of daaruit kon worden afgeleid dat sprake was van toestemming of dat de merken co-existeerden.
35
Interveniënte voert ook aan dat niet is aangetoond dat sprake is van toestemming, ten eerste, hoofdzakelijk vanwege de onnauwkeurige formulering van de overeenkomst, zoals de kamer van beroep vaststelt, en, ten tweede, omdat de door verzoekster ingestelde oppositie tegen interveniëntes op 15 april 2008 ingediende aanvraag tot inschrijving onder nummer 6832125 van het merk CASA MONTORSI als Uniemerk, dan niet zinvol zou zijn. Verzoeksters betoog is op dit punt incoherent.
36
In ieder geval wordt het betwiste merk niet specifiek vermeld in de overeenkomst en, zoals de bestreden beslissing terecht aangeeft, vermeldt de overeenkomst evenmin de uitdrukkingen „gemeenschapsmerk”, „gemeenschapsinschrijving” of „Europees merk”. De toestemming kan niet impliciet zijn of worden vermoed. De kamer van beroep is niet „uiterst formalistisch”. Verzoekster wil de overeenkomst tot elke prijs alleen uitleggen zoals het haar belieft.
37
In herinnering zij gebracht dat artikel 53, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 onder meer bepaalt dat „[h]et [Unie]merk [...] op vordering bij het Bureau [...] nietig [wordt] verklaard [...] wanneer er een in artikel 8, lid 2, bedoeld ouder merk bestaat en aan de in lid 1 [...] van dat artikel genoemde voorwaarden voldaan is”.
38
Artikel 53, lid 3, van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat „[h]et [Unie]merk [...] niet nietig [kan] worden verklaard wanneer de houder van een der in lid 1 of lid 2 bedoelde rechten uitdrukkelijk toestemming geeft tot de inschrijving van dit merk voordat de vordering tot nietigverklaring of de reconventionele vordering is ingesteld”.
39
Artikel 53, lid 3, van verordening nr. 207/2009 vereist dus dat de houder van een ouder recht uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven tot de inschrijving van een Uniemerk opdat later zou worden verhinderd dat een vordering tot nietigverklaring van dit merk wordt ingesteld.
40
Zo heeft het Gerecht in een zaak waarin de houdster van betwiste merken stelde dat diegenen die vanwege verwarringsgevaar verzochten om nietigverklaring van deze merken hadden toegestemd tot de inschrijving van deze merken via, met name, vreedzame co-existentie en een co-existentieovereenkomst, eraan herinnerd dat de toestemming van de houder van het recht uitdrukkelijk moet zijn om de inschrijving van een teken dat verwarringsgevaar kan doen ontstaan, toe te laten. Het Gerecht heeft daaruit afgeleid, ten eerste, dat de vreedzame co-existentie van de merken de uitdrukkelijke toestemming in de zin van artikel 53, lid 3, van verordening nr. 207/2009 niet kan vervangen. Ten tweede heeft het Gerecht aangaande de co-existentieovereenkomst, nadat het had vastgesteld dat deze niet de betwiste merken maar een ander merk betrof, vermeld dat deze overeenkomst niet kon worden uitgelegd op een wijze die de werkingssfeer ervan te buiten ging, zonder uitdrukkelijke toestemming van de van partijen in de zin van artikel 53, lid 3, van verordening nr. 207/2009. Het Gerecht heeft vastgesteld dat deze uitdrukkelijke toestemming ontbrak [arrest van 3 juni 2015, Pensa Pharma/BHIM – Ferring en Farmaceutisk Laboratorium Ferring (PENSA PHARMA en pensa), T‑544/12 en T‑546/12, niet gepubliceerd, EU:T:2015:355, punten 35, 37, 40, 49 en 51].
41
In casu vermeldt het inleidende deel (punten A tot en met C) van de overeenkomst een geding tussen partijen bij de Tribunale di Modena inzake het gebruik van de term „montorsi” in de sector van gedroogd vlees, en onderhandelingen tussen hen om dit geschil op te lossen en toekomstige geschillen over deze term voor alle waren van klasse 29 te voorkomen. Dit inleidende deel van de overeenkomst vermeldt Italiaanse merken met de term „montorsi”.
42
Punt 2, eerste alinea, van de overeenkomst bepaalt dat „partijen erkennen dat de tot op heden voor waren van de internationale klasse 29 (met name vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten, geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten, geleien, jams, compote, eieren, melk en melkproducten, eetbare oliën en vetten) ingeschreven en/of gebruikte onderscheidende tekens van elk van hen kunnen co-existeren”. Punt 2, tweede alinea, van de overeenkomst bepaalt dat „[p]artijen, voor zichzelf en hun rechthebbenden, er bijgevolg wederzijds van afzien de respectievelijke inschrijvingen van deze tekens als merk te betwisten, en zich te verzetten tegen het gebruik van deze tekens – hetzij als ondernemingsnaam, merk, handelsnaam of andere atypische functie – door de andere partij”. Punt 3 van de overeenkomst bepaalt bovendien dat „[p]artijen afzien van elke aanspraak die zij zouden kunnen hebben aangaande het gebruik van het onderscheidende teken MONTORSI door de andere partij tot op heden”.
43
Zoals het EUIPO opmerkt, vermeldt de overeenkomst Italiaanse tekens en inschrijvingen alsook een geding in Italië. Zij verwijst niet naar de Unie noch naar het Unierecht. De overeenkomst vermeldt de term „montorsi”, maar niet het in casu aan de orde zijnde woordteken MONTORSI F. & F. Bovendien betreffen de co-existentie van de merken en het afzien van betwisting, die in de overeenkomst worden vermeld, de „tot op heden” – dit wil zeggen tot en met 4 mei 2000 – ingeschreven of gebruikte tekens. Ten slotte zien partijen volgens de overeenkomst af van elke aanspraak die zij zouden kunnen hebben aangaande het gebruik van het „onderscheidende teken MONTORSI door de andere partij tot op heden”.
44
Uit het voorgaande blijkt dat de overeenkomst – zoals de nietigheidsafdeling en de kamer van beroep in wezen hebben opgemerkt – beperkt lijkt tot de tekens die zijn ingeschreven of gebruikt tot op de datum waarop de overeenkomst werd gesloten en in een Italiaanse context. Zoals de kamer van beroep terecht opmerkt, laat de formulering van de overeenkomst onvermijdelijk veronderstellen dat de overeenkomsten over de co-existentie van de merken en de inschrijving ervan alleen betrekking hebben op de Italiaanse rechten. De overeenkomst maakt geen melding van het in casu aan de orde zijnde teken MONTORSI F. & F., en nog minder van een toekomstige inschrijving van dit teken – en bovendien evenmin van welk teken ook met de term „montorsi” – als Uniemerk.
45
Gelet op deze elementen, die er op zijn minst op wijzen dat het standpunt van partijen over de vraag van de inschrijving van merken met de term „montorsi” op Unieniveau in de overeenkomst niet is bepaald, en gelet op het feit dat de in artikel 53, lid 3, van verordening nr. 207/2009 bepaalde toestemming uitdrukkelijk moet zijn, is de kamer van beroep terecht tot de conclusie gekomen dat uit de overeenkomst geen uitdrukkelijke toestemming van interveniënte tot de inschrijving van het teken MONTORSI F. & F. als Uniemerk kan worden afgeleid.
46
Deze conclusie van de kamer van beroep is – anders dan verzoekster stelt – niet uiterst formalistisch. Deze vloeit voort uit de bewoordingen van de overeenkomst en de vereisten van artikel 53, lid 3, van verordening nr. 207/2009. Overigens erkent verzoekster zelf dat de geldigheid van de overeenkomst tot het Italiaanse grondgebied is beperkt. Zoals interveniënte in wezen opmerkt, probeert verzoekster de overeenkomst een betekenis te geven die de bewoordingen ervan te buiten gaat.
47
Verzoekster stelt echter dat deze conclusie weinig logisch is, omdat zij het betwiste merk bovendien kan inschrijven in elk ander land van de Unie dan Italië, aangezien interveniënte geen oudere rechten heeft in deze landen, en zelfs niet in Italië, vanwege de overeenkomst. Verzoekster voegt daaraan toe dat het onlogisch zou zijn het op Unieniveau ingeschreven betwiste merk nietig te verklaren vanwege een alleen in Italië aangevoerd en vastgesteld gevaar voor verwarring, aangezien interveniënte door middel van de overeenkomst juist ervan heeft afgezien het merk in Italië te betwisten en dus het eventuele gevaar voor verwarring in Italië uitdrukkelijk heeft aanvaard.
48
Deze argumenten van verzoekster kunnen niet afdoen aan het standpunt van de kamer van beroep.
49
De omstandigheid dat interveniënte, om economische, strategische of andere aan haar eigen redenen, heeft verkozen samen met verzoekster toe te stemmen tot de co-existentie van hun op de datum van de overeenkomst bestaande respectievelijke tekens en merken, eerder dan een geschil met verzoekster voort te zetten, impliceert immers niet dat interveniënte ervan afziet zich te verzetten tegen een Uniemerk. Een dergelijke toestemming impliceert niet dat het in de Italiaanse context en binnen de grenzen van de co-existentieovereenkomst contractueel aanvaarde eventuele verwarringsgevaar, ook zou moeten worden geacht te worden aanvaard buiten deze context en, meer specifiek, in het geval van een Uniemerk. Ten aanzien van een dergelijk merk, waarvan de draagwijdte en de gevolgen ruimer zijn dan die van een nationaal merk, bleef interveniënte – juist bij gebreke van een uitdrukkelijke toestemming tot de inschrijving van dit merk – gerechtigd zich op het verwarringsgevaar te beroepen.
50
Overigens zij opgemerkt dat verzoekster, hoewel zij interveniënte dit recht ontzegt, er voor zichzelf aanspraak op heeft gemaakt. Zoals blijkt uit het dossier van het EUIPO, en zoals het EUIPO en interveniënte opmerken, heeft verzoekster immers, hoewel zij interveniënte in casu het recht ontzegt de nietigheid van het bestreden merk te vragen, niet geaarzeld zich te verzetten tegen een aanvraag van interveniënte tot inschrijving van het teken CASA MONTORSI als Uniemerk. Nochtans blijkt uit de overeenkomst geenszins dat daarin asymmetrische verbintenissen tussen partijen zijn bepaald. Integendeel, de overeenkomst bepaalt dat partijen wederzijds toestemmen tot de co-existentie van hun op het moment van de sluiting van de overeenkomst bestaande respectievelijke tekens en merken.
51
Wat vervolgens de stelling betreft dat de relatieve weigeringsgronden alleen particuliere belangen beschermen en dat de toestemming van de houder van een ouder recht bijgevolg bindend is voor het EUIPO, kan worden volstaan met de opmerking dat een dergelijke toestemming tot de inschrijving van het betwiste merk in casu in ieder geval niet is gegeven.
52
Overigens en zoals het EUIPO en interveniënte in wezen opmerken, betreft het arrest waarop verzoekster zich ter ondersteuning van deze stelling beroept niet de draagwijdte van een overeenkomst inzake co-existentie van merken ten aanzien van het EUIPO. Dit arrest betreft de – andere en in casu irrelevante – vraag welke personen een absolute of relatieve grond voor weigering van de inschrijving van een Uniemerk kunnen aanvoeren [arrest van 8 juli 2008, Lancôme/BHIM – CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION), T‑160/07, EU:T:2008:261, punten 20‑26].
53
Uit alle voorgaande overwegingen vloeit voort dat het tweede middel tot vernietiging ongegrond is en moet worden afgewezen.
Eerste middel tot vernietiging: schending van artikel 53, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 juncto artikel 8, lid 1, onder b), van deze verordening
54
Verzoekster voert aan dat de beoordeling van de kamer van beroep dat zij niet alleen de aanvaarding van de co-existentie van de merken had moeten bewijzen, maar ook het feit dat deze co-existentie voortvloeide uit het ontbreken van verwarringsgevaar, onjuist is.
55
Artikel 53, lid 1, onder a), en artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 hebben immers niet tot doel de belangen van de consument te beschermen, maar die van de houders van de oudere rechten. Het bestaan van een eventueel verwarringsgevaar is niet relevant wanneer – zoals in casu – de houder van het oudere recht de co-existentie van de merken in Italië uitdrukkelijk heeft aanvaard. In het geval van de relatieve weigeringsgronden kan de houder van het oudere recht ervoor kiezen om zijn eigen merk al dan niet te verdedigen, en indien hij beslist dit te doen, treedt hij alleen in zijn belang op. Het eventuele voordeel voor de gemeenschap is louter een zijdelings effect van het beroep van de houder.
56
In ieder geval wijzigt het slagen van het onderhavige beroep, en dus de instandhouding van het betwiste merk voor de waren „vlees, vis, gevogelte en wild; eieren”, niet de realiteit van de Italiaanse markt, waarop het oudere merk en het Italiaanse merk MONTORSI F. & F. verder zouden co-existeren.
57
Het EUIPO en interveniënte betwisten verzoeksters standpunt.
58
Het EUIPO voert aan dat de co-existentie van de merken op de markt het gevaar voor verwarring van deze twee merken weliswaar eventueel kan verminderen, maar met een dergelijke mogelijkheid slechts rekening kan worden gehouden indien de aanvrager van het Uniemerk in de loop van de administratieve procedure minstens had aangetoond dat deze co-existentie berustte op het ontbreken van verwarringsgevaar. Bovendien moet de co-existentie lang genoeg duren om invloed te kunnen hebben op de perceptie van de consument.
59
Verzoekster had dus moeten aantonen dat de relevante Italiaanse consument was blootgesteld geweest aan het gelijktijdige gebruik van de merken met de term „montorsi” en dat dit gebruik geen verwarring had doen ontstaan. Aangezien de co-existentie op de markt van de conflicterende merken en het feit dat deze co-existentie berustte op het ontbreken van verwarring niet toereikend waren aangetoond, kan de co-existentie waarop verzoekster zich beroept niet worden beschouwd als een factor waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van het verwarringsgevaar.
60
Bovendien veronderstelt de beoordeling of al dan niet sprake is van verwarringsgevaar dat rekening wordt gehouden met alle relevante factoren, waaronder niet alleen de co-existentie van de betrokken merken, maar ook de mate van overeenstemming van de merken en de mate van soortgelijkheid van de waren.
61
Interveniënte voert aan dat verzoeksters redenering dat het verwarringsgevaar geen relevante vraag is omdat het alleen gaat om de bescherming van de particuliere belangen van een merkhouder, is gebaseerd op een onjuist postulaat, namelijk dat de relatieve weigeringsgronden niet tot doel hebben de belangen van de consument te beschermen, maar alleen de belangen van de houders van de oudere rechten.
62
Interveniënte merkt op dat de hypothese van co-existentie van de merken normalerwijze bovendien impliceert dat bij het publiek verwarringsgevaar bestaat vanwege de eventuele interferentie van de tekens op de markt en dat het geen twijfel lijdt dat een co-existentieovereenkomst het doel van bescherming van de consument, die niet aan verwarringsgevaar mag worden blootgesteld, niet mag aantasten.
63
Los van deze overwegingen zij vastgesteld dat de vordering tot nietigverklaring in casu betrekking heeft op een Uniemerk dat – op alle punten – tegenover een nationaal merk een vreemd merk is waarvan de geldigheid zich uitstrekt tot alle landen van de Unie, en dat een nationaal merk bovendien geldig in de weg kan staan aan een Uniemerk. Het voor het onderhavige geding relevante grondgebied is niet Italië, maar de Unie. Geen enkele „juridische overweging” kan zo onlogisch zijn dat deze doet veronderstellen dat een eventuele toestemming tot de inschrijving voor één van de landen uit zichzelf de draagwijdte ervan zou uitbreiden tot de 27 andere lidstaten.
64
Bovendien gaat de datum van de aanvraag van het betwiste merk terug tot 12 februari 2007, zodat een eventuele omzetting van dit merk in een Italiaans nationaal merk krachtens artikel 112 van verordening nr. 207/2009 in ieder geval zou dateren van na de overeenkomst. Daaruit volgt dat het nationale merk dat uit een dergelijke omzetting zou ontstaan in ieder geval niet zou kunnen co-existeren met de „tot op heden voor waren van de internationale klasse 29 ingeschreven en/of gebruikte onderscheidende tekens van elk van [partijen]” (punt 2 van de overeenkomst), aangezien het bij de ondertekening van de overeenkomst, op 4 mei 2000, niet bestond. Dienaangaande is de verwijzing naar verzoeksters gelijke Italiaanse merk, waarvoor een nationale inschrijving onder nummer 1205683 bestaat, niet ter zake dienend, aangezien het ook een merk van na de overeenkomst betreft, dat op 22 november 2006 is aangevraagd en op 1 juli 2009 is ingeschreven, en bijgevolg niet behoort tot de „tot op heden voor waren van de internationale klasse 29 ingeschreven en/of gebruikte onderscheidende tekens van elk van [partijen]”.
65
Ten slotte dient volgens interveniënte te worden benadrukt dat verzoekster met haar redenering dat de overeenkomst alleen in Italië geldig is en de vordering tot nietigverklaring niet-ontvankelijk is omdat zij is gebaseerd op een ouder Italiaans merk, erkent dat haar buiten het nationale grondgebied aangevraagde of inschreven merken in beginsel vrij kunnen worden betwist door interveniënte, hetgeen aantoont dat het probleem niet de geldigheid of de ontvankelijkheid van de vordering tot nietigverklaring op zich betreft, dit wil zeggen als toepassing van het beginsel van de bescherming van een algemeen belang, maar alleen de eventuele schending van een particulier belang op basis van het bestaan van een particuliere overeenkomst, ten aanzien waarvan het EUIPO niet bevoegd kan zijn.
66
Bij het onderzoek van het tweede middel tot vernietiging is reeds vastgesteld dat de overeenkomst geen enkele uitdrukkelijke toestemming van interveniënte tot de inschrijving van het betwiste merk als Uniemerk bevatte. Bijgevolg is opgemerkt dat artikel 53, lid 3, van verordening nr. 207/2009 er niet aan in de weg stond dat interveniënte de nietigverklaring van het betwiste merk vorderde op grond van verwarringsgevaar. Verzoekster stelt naar aanleiding van dit middel dus tevergeefs opnieuw dat de aanvaarding van de co-existentie van de merken in Italië eraan in de weg staat dat verwarringsgevaar nuttig kan worden aangevoerd tegen het betwiste merk.
67
Bovenop het voorgaande stelt verzoekster dat de beoordeling van de kamer van beroep dat zij – ter weerlegging van de vordering tot nietigverklaring – niet alleen de aanvaarding van de co-existentie van de merken had moeten bewijzen, maar ook het feit dat deze co-existentie voortvloeide uit het ontbreken van verwarringsgevaar, onjuist is.
68
Dit standpunt van verzoekster moet van de hand worden gewezen.
69
In de eerste plaats zij opgemerkt dat de kamer van beroep niet heeft vermeld dat verzoekster de aanvaarding van de co-existentie van de merken moest bewijzen, maar dat zij heeft vermeld dat verzoekster de co-existentie van deze merken moest bewijzen.
70
In de tweede plaats zij opgemerkt dat volgens de rechtspraak, hoewel het niet is uitgesloten dat de co-existentie van oudere merken op de markt het gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken mogelijk kan verminderen, dit niet wegneemt dat met een dergelijke mogelijkheid slechts rekening kan worden gehouden indien de houder van het betwiste Uniemerk in de loop van de procedure voor het EUIPO genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berustte dat bij het relevante publiek geen sprake was van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop hij zich beroept met het oudere merk waarop de vordering tot nietigverklaring is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken gelijk zijn [zie in die zin arresten van 11 mei 2005, Grupo Sada/BHIM – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, EU:T:2005:169, punt 86; van 7 november 2007, NV Marly/BHIM – Erdal (Top iX), T‑57/06, niet gepubliceerd, EU:T:2007:333, punt 97; van 20 januari 2010, Nokia/BHIM – Medion (LIFE BLOG), T‑460/07, EU:T:2010:18, punt 68, en van 10 april 2013, Höganäs/BHIM – Haynes (ASTALOY), T‑505/10, niet gepubliceerd, EU:T:2013:160, punt 48].
71
De kamer van beroep heeft dus terecht geoordeeld dat verzoekster ter betwisting van de vordering tot nietigverklaring op basis van verwarringsgevaar, niet alleen de co-existentie van de merken had moeten bewijzen – hetgeen zij niet heeft gedaan – maar ook dat deze co-existentie berustte op het ontbreken van verwarringsgevaar, door bewijzen over te leggen als opiniepeilingen, verklaringen van consumentenverenigingen of andere.
72
Het onderhavige middel moet dus worden afgewezen.
73
Aangezien alle middelen van het onderhavige beroep ongegrond zijn, dient het te worden verworpen.
Kosten
74
Ingevolge artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd.
75
Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het EUIPO en interveniënte te worden verwezen in de kosten.
HET GERECHT (Achtste kamer),
rechtdoende, verklaart:
1)
Het beroep wordt verworpen.
2)
Agricola italiana alimentare SpA (AIA) wordt verwezen in de kosten.
Collins
Kancheva
Passer
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 13 juli 2017.
ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Italiaans.