62014CJ0603
DOMSTOLENS DOM (nionde avdelningen)
den 10 december 2015 (
*1
)
”Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering av ordmärket ’The English Cut’ — Invändning från innehavaren av de nationella ordmärkena och figurmärkena samt av gemenskapsordmärkena och gemenskapsfigurmärkena innehållande orden ’El Corte Inglés’ — Förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 8.1 b — Risk för förväxling — Artikel 8.5 — Risk för att omsättningskretsen förknippar kännetecknet med ett känt varumärke — Erforderlig grad av likhet”
I mål C‑603/14 P,
angående ett överklagande enligt artikel 56 i stadgan för Europeiska unionens domstol, som ingavs den 29 december 2014,
El Corte Inglés SA, Madrid (Spanien), företrätt av J. Rivas Zurdo, abogado,
klagande,
i vilket den andra parten är:
Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret), företrätt av J. Crespo Carrillo, i egenskap av ombud,
svarande i första instans,
meddelar
DOMSTOLEN (nionde avdelningen)
sammansatt av tillförordnade avdelningsordföranden J. Malenovský (referent) samt domarna M. Safjan och K. Jürimaë,
generaladvokat: N. Wahl,
justitiesekreterare: A. Calot Escobar,
efter det skriftliga förfarandet,
med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till avgörande,
följande
Dom
1
El Corte Inglés SA (nedan kallat El Corte Inglés) har yrkat att domstolen ska upphäva den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 15 oktober 2014, El Corte Inglés/harmoniseringskontoret – English Cut (The English Cut) (T‑515/12, EU:T:2014:882) (nedan kallad den överklagade domen). Genom denna dom ogillade tribunalen El Corte Inglés talan om ogiltigförklaring av det beslut som harmoniseringskontorets första överklagandenämnd hade meddelat den 6 september 2012 (ärende R 1673/2011-1) (nedan kallat det omtvistade beslutet), om ett invändningsförfarande mellan El Corte Inglés och The English Cut SL (nedan kallat The English Cut).
Tillämpliga bestämmelser
2
I artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1) föreskrivs följande:
”1.   Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder ska det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras
…
b)
om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.
2.   Med äldre varumärken avses i punkt 1
a)
följande kategorier av varumärken för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket, med vederbörlig hänsyn tagen till de anspråk som kan göras på prioritet för dessa varumärken:
i)
Gemenskapsvarumärken.
ii)
Varumärken som har registrerats i en medlemsstat eller, vad avser Belgien, Luxemburg eller Nederländerna, hos Benelux byrå för immateriell äganderätt.
…
…
5.   Dessutom gäller att, efter invändning från innehavaren av ett äldre varumärke enligt punkt 2, det varumärke som ansökan om registrering avser inte får registreras om det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och avses bli registrerat för varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, när – i fråga om ett äldre gemenskapsvarumärke – det är känt i gemenskapen, eller, när – i fråga om ett äldre nationellt varumärke – det är känt i medlemsstaten i fråga, och användningen av det varumärke som ansökan avser utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”
Bakgrund till tvisten och det omtvistade beslutet
3
The English Cut ingav den 9 februari 2010 en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordkännetecknet ”The English Cut”.
4
De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg (nedan kallad Niceöverenskommelsen), och motsvarar följande beskrivning:
”Kläder, ej dräkter, långbyxor och jackor; fotbeklädnader, huvudbonader.”
5
Registreringsansökan offentliggjordes i Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 2010/122 av den 6 juli 2010.
6
Den 4 oktober 2010 framställde El Corte Inglés en invändning mot registreringen av det sökta varumärket för de varor som avses i punkt 4 i förevarande dom.
7
Invändningen grundade sig bland annat på följande äldre varumärken:
—
det spanska ordmärket El Corte Inglés, som registrerats under nummer 166450 för ”fotbeklädnader” i klass 25 i den mening som avses i Niceöverenskommelsen, och
—
gemenskapsfigurmärken som registrerats under nummer 5428255 och 5428339 bland annat för ”[k]läder, fotbeklädnader, huvudbonader” i klass 25 i den mening som avses i Niceöverenskommelsen och för följande tjänster: ”[a]nnons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster” i klass 35 i den mening som avses i Niceöverenskommelsen. Varumärkena avsåg de figurkännetecken som återges nedan:
8
Till stöd för invändningen åberopades de registreringshinder som avses i artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 207/2009.
9
Den 12 juli 2011 avslog harmoniseringskontorets invändningsenhet invändningen.
10
El Corte Inglés överklagade detta beslut den 16 augusti 2011. Genom det omtvistade beslutet avslog första överklagandenämnden detta överklagande.
11
Överklagandenämnden slog för det första – i den mån som invändningen grundades på artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, såvitt avser frågan om det föreligger någon likhet i den mening som avses i den bestämmelsen mellan de motstående kännetecknen – fast att nämnda kännetecken inte liknade varandra i visuellt och fonetiskt hänseende. I begreppsmässigt hänseende bedömde nämnden att ordkännetecknet ”The English Cut”, som helhet betraktat, uppfattas som en fantasibeteckning av den spanska omsättningskretsen vars kunskaper i det engelska språket inte är särskilt stora. Överklagandenämnden fann dock att trots att de spanska genomsnittskonsumenterna har ringa kunskaper i engelska, så uppfattar de flesta av dessa konsumenter det engelska ordet ”English” som ett uttryck för ett begrepp som liknar det begrepp som det spanska ordet ”Inglés” uttrycker.
12
Överklagandenämnden konstaterade därför att de motstående kännetecknen liknar varandra i begreppsmässigt hänseende såvitt avser ett av deras ordelement, även om de inte liknar varandra vid en helhetsbedömning.
13
Vad därefter beträffar helhetsbedömningen av risken för förväxling fann överklagandenämnden att orden ”El Corte” och ”Cut” utgör de motstående kännetecknens dominerande beståndsdelar, och att omsättningskretsen inte kan uppfatta någon som helst begreppsmässig överensstämmelse mellan dem. Överklagandenämnden drog därav slutsatsen att de aktuella kännetecknen visserligen i viss mån liknar varandra i begreppsmässigt hänseende – en likhet som överklagandenämnden i punkt 43 i det omtvistade beslutet beskrev som ”minimal” – men att de ändå vid en helhetsbedömning var att betrakta som olika. Således skulle invändningen, i den mån som den grundades på artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, avslås.
14
Överklagandenämnden slog för det andra, i den mån som invändningen grundades på artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, fast att de äldre varumärkena visserligen är mycket kända inom den storskaliga detaljhandeln, men att El Corte Inglés inte hade förebringat tillräcklig bevisning för att det föreligger en verklig eller potentiell risk för förfång för nämnda varumärkens renommé eller att otillbörlig fördel dras av varumärkenas renommé. Överklagandenämnden avslog följaktligen El Corte Inglés invändning som grundades på den bestämmelsen.
Förfarandet vid tribunalen och den överklagade domen
15
El Corte Inglés väckte, genom ansökan som inkom till tribunalens kansli den 22 november 2012, en talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet.
16
El Corte Inglés åberopade två grunder till stöd för sin talan. Som första grund gjordes det gällande att harmoniseringskontoret hade åsidosatt artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009. Enligt den andra grunden hade harmoniseringskontoret åsidosatt artikel 8.5 i samma förordning.
17
Tribunalen ogillade genom den överklagade domen talan i dess helhet.
18
Vad beträffar den första grunden slog tribunalen först fast att överklagandenämndens bedömning skulle fastställas i den mån som parterna inte hade bestritt överklagandenämndens bedömning avseende fastställelsen av omsättningskretsen och jämförelsen av de berörda varu- och tjänsteslagen och i den mån som den bedömningen inte innehöll några fel.
19
Vidare angav tribunalen, såvitt avser likheten mellan de motstående kännetecknen, i den mening som avses i artikel 8.1 i förordning nr 207/2009, dels att kännetecknen innehåller ord som är sammansatta av ett olika stort antal bokstäver och som har sitt ursprung i olika språk, dels att de uttalas på olika sätt och består av ett olika stort antal stavelser. Tribunalen drog därav slutsatsen att överklagandenämnden hade gjort en riktig bedömning när den angett att nämnda kännetecken inte liknade varandra vare sig i visuellt eller i fonetiskt hänseende. Vad däremot beträffar likhetsbedömningen i begreppsmässigt hänseende fann tribunalen att de motstående kännetecknens bokstavliga innebörd var densamma, det vill säga ”det engelska snittet”. Tribunalen bedömde dock att spanska konsumenter inte uppfattar att innebörden är densamma förrän de har översatt ordkännetecknet ”The English Cut” till sitt eget språk. Det innebär att det är uteslutet att dessa konsumenter omedelbart förknippar de motstående kännetecknen med varandra i begreppsmässigt hänseende. Tribunalen bedömde därför, i punkt 29 i den överklagade domen, att den begreppsmässiga likheten mellan dessa kännetecken endast är ”liten”.
20
Tribunalens slutsats, i punkt 33 i den överklagade domen, var slutligen att det förelåg en liten begreppsmässig likhet mellan de motstående kännetecknen, men att de inte alls liknade varandra i visuellt och fonetiskt hänseende. Tribunalen fann följaktligen att överklagandenämnden hade gjort en riktig bedömning när den slagit fast att kännetecknen vid en helhetsbedömning skulle anses vara olika. Eftersom tribunalen ansåg att ett av de kumulativa villkoren för tillämpning av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 inte var uppfyllt, slog den fast att det saknades anledning att göra en helhetsbedömning av risken för förväxling. Talan ogillades således såvitt avser den första grunden.
21
Vidare fann tribunalen att talan inte heller kunde vinna bifall såvitt avser den andra grunden. Som skäl för sin bedömning angav tribunalen att även om de äldre varumärkena är mycket kända, följer det av den jämförelse av de motstående kännetecknen som gjorts inom ramen för den första grunden att de inte liknar varandra. Det villkor som avser frågan om de är identiska eller liknar varandra som ska vara uppfyllt för att artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 ska kunna tillämpas, var således inte uppfyllt i målet.
Parternas yrkanden vid domstolen
22
El Corte Inglés har yrkat att domstolen ska
—
upphäva den överklagade domen i dess helhet, och
—
förplikta motparten eller motparterna i målet för överklagande att ersätta rättegångskostnaderna.
23
Harmoniseringskontoret har yrkat att domstolen ska
—
avvisa överklagandet i den del det inte kan tas upp till sakprövning och ogilla överklagandet i övrigt, och
—
förplikta El Corte Inglés att ersätta rättegångskostnaderna.
Prövning av överklagandet
24
El Corte Inglés har framfört tre grunder till stöd för sitt överklagande. Den första grunden avser att tribunalen har missuppfattat de faktiska omständigheterna. Som andra grund har det gjorts gällande att artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 har åsidosatts och enligt den tredje grunden har artikel 8.5 i samma förordning åsidosatts.
Den första grunden: Tribunalen har missuppfattat de faktiska omständigheterna
25
Mot bakgrund av att det i det omtvistade beslutet slagits fast att de motstående kännetecknen liknar varandra i begreppsmässigt hänseende, anser El Corte Inglés att tribunalen inte utan att det ska anses utgöra en missuppfattning av de faktiska omständigheterna kunde förringa betydelsen av denna likhet genom att, i punkterna 29, 30 och 33 i den överklagade domen, ange att likheten är ”ringa” eller ”minimal”.
26
Domstolen konstaterar att detta påstående vilar på en felaktig tolkning av det omtvistade beslutet. Överklagandenämnden angav visserligen i flera punkter i det beslutet att de motstående kännetecknen liknar varandra i begreppsmässigt hänseende, dock utan att ange i hur hög grad. I punkt 43 i det omtvistade beslutet bedömde överklagandenämnden emellertid uttryckligen att nämnda likhet är ”minimal”. När tribunalen i punkt 30 i den överklagade domen angav att överklagandenämnden hade konstaterat att det förelåg en ”minimal” likhet i begreppsmässigt hänseende mellan de motstående kännetecknen och när tribunalen i punkterna 29 och 33 i samma dom slog fast att nämnda likhet var ”liten”, kan den således inte anses ha missuppfattat de faktiska omständigheterna i förevarande fall. Den har således inte heller förringat betydelsen av den likhet som konstaterats föreligga i det omtvistade beslutet.
27
Det ska under alla omständigheter framhållas att frågan om likheten i begreppsmässigt hänseende är ringa, liten eller minimal omfattas av bedömningen av de faktiska omständigheterna. Tribunalen är emellertid inte bunden av den bedömning av de faktiska omständigheterna som företagits av överklagandenämnden, när nämnda bedömning utgör en del av den slutsats vars lagenlighet ifrågasätts vid tribunalen (se, för ett liknande resonemang, dom Les Éditions Albert René/harmoniseringskontoret, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, punkterna 47 och 48).
28
Överklagandet kan således inte vinna bifall såvitt avser den första grunden.
Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009
29
El Corte Inglés har gjort gällande att tribunalen åsidosatte artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, när den i punkterna 26–33 i den överklagade domen fann att de motstående kännetecknen inte liknar varandra i visuellt och fonetiskt hänseende och slog fast att det endast föreligger en liten likhet dem emellan i begreppsmässigt hänseende.
30
Dessa argument har emellertid till syfte att ifrågasätta tribunalens bedömning av de faktiska omständigheterna.
31
Enligt artikel 256.1 FEUF och artikel 58 första stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol ska ett överklagande vara begränsat till rättsfrågor. Bedömningen av de faktiska omständigheterna och bevisningen utgör inte en rättsfråga som ska prövas av domstolen i ett mål om överklagande. Tribunalen är således ensam behörig att fastställa och bedöma de faktiska omständigheterna och bevisningen (se, för ett liknande resonemang, dom Les Éditions Albert René/harmoniseringskontoret, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, punkt 68, och beslut Repsol YPF/harmoniseringskontoret, C‑466/13 P, EU:C:2014:2331, punkt 54).
32
Överklagandet kan följaktligen inte upptas till sakprövning såvitt avser den andra grunden.
Den tredje grunden: Åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009
Parternas argument
33
El Corte Inglés har gjort gällande att det enligt domstolens praxis uppställs olika krav med avseende på graden av likhet mellan de motstående kännetecknen vid tillämpningen av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 och artikel 8.5 i samma förordning. Det följer nämligen av domstolens praxis, närmare bestämt av punkterna 72–78 i domen Intra-Presse/Golden Balls (C‑581/13 P och C‑582/13 P, EU:C:2014:2387), att till skillnad från vad som gäller beträffande artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, så krävs enligt artikel 8.5 i samma förordning endast att de motstående kännetecknen liknar varandra i låg grad. Då tribunalen i förevarande fall medgav att det föreligger en begreppsmässig likhet, om än en liten sådan, mellan dessa kännetecken, gjorde den följaktligen fel när den beslutade att inte utreda huruvida – med hänsyn till förekomsten av andra relevanta faktorer, såsom att de äldre varumärkena är välkända eller åtnjuter renommé – nämnda låga grad av begreppsmässig likhet ändå inte var tillräcklig för att omsättningskretsen ska kunna se ett samband mellan kännetecknen.
34
Harmoniseringskontoret har gjort gällande att domen Intra-Presse/Golden Balls (C‑581/13 P och C‑582/13 P, EU:C:2014:2387) som El Corte Inglés har lagt till grund för sitt resonemang ska tolkas med beaktande av domen Calvin Klein Trademark Trust/harmoniseringskontoret (C‑254/09 P, EU:C:2010:488) och domen Ferrero/harmoniseringskontoret (C‑552/09 P, EU:C:2011:177). I dessa båda domar fann domstolen att tribunalen hade gjort en riktig bedömning när den slog fast att det var uppenbart att artikel 8.5 i förordning nr 40/94, som är identisk med artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, inte kunde tillämpas, trots att det hade konstaterats finnas ett gemensamt ord eller figurelement vid prövningen av villkoren för tillämpningen av det aktuella skyddet i artikel 8.1 b i samma förordning.
35
Enligt harmoniseringskontoret kan den omständigheten att det gjorts olika bedömningar förklaras genom att tribunalen – i de mål som avgjorts genom domen Calvin Klein Trademark Trust/harmoniseringskontoret (C‑254/09 P, EU:C:2010:488) och domen Ferrero/harmoniseringskontoret (C‑552/09 P, EU:C:2011:177), till skillnad från vad som var fallet med avseende på domen Intra-Presse/Golden Balls (C‑581/13 P och C‑582/13 P, EU:C:2014:2387) – redan vid jämförelsen av de motstående kännetecknen i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende hade beaktat sådana omständigheter som kännetecknens särskiljande och dominerande beståndsdelar som under andra förhållanden först skulle ha beaktats i samband med helhetsbedömningen av risken för förväxling. Harmoniseringskontoret drar därav slutsatsen att tribunalen hade fog för att slå fast att det med nödvändighet är uteslutet att tillämpa artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, när tribunalen beaktar vart och ett av de motstående kännetecknens särskiljande och dominerande beståndsdelar redan i samband med jämförelsen av kännetecknen, såsom gjorts i förevarande fall, men efter att ha gjort sin bedömning kommer fram till att det inte föreligger någon risk för förväxling, trots att det föreligger ringa likhet i begreppsmässigt hänseende.
36
Alternativt har harmoniseringskontoret anfört att även om tribunalen formellt sett inte uttryckligen, inom ramen för tillämpningen av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, prövade om den låga grad av begreppsmässig likhet som konstaterats vid prövningen av om villkoren för att tillämpa artikel 8.1 b i samma förordning var uppfyllda var tillräcklig för att allmänheten skulle kunna se ett samband mellan de motstående kännetecknen, får det emellertid ändå anses följa av vissa av tribunalens överväganden inom ramen för den prövningen att artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 inte heller är tillämplig av det skälet att konsumenterna i förekommande fall skulle kunna uppfatta att de motstående kännetecknen har samma innebörd först efter att de översatt kännetecknet ”The English Cut” till sitt modersmål. Konsumenterna förknippar således inte omedelbart de motstående kännetecknen med varandra i begreppsmässigt hänseende.
Domstolens bedömning
37
Domstolen framhåller inledningsvis att innehållet i artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 207/2009 är identiskt med innehållet i artikel 8.1 b och 8.5 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3). Följaktligen ska domstolens praxis som avser artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 40/94 anses vara relevant för tolkningen av artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 207/2009.
38
Det framgår av ordalydelsen i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 att den endast är tillämplig under förutsättning att följande tre villkor är uppfyllda. För det första ska de motstående varumärkena vara identiska eller likna varandra, för det andra ska det äldre varumärke som åberopats till grund för invändningen vara känt och för det tredje ska det finnas risk för att användningen av det varumärke som ansökan avser utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Av ordalydelsen följer vidare att de tre ovan angivna villkoren är kumulativa. Det ska slutligen framhållas att villkoret avseende att de motstående varumärkena ska vara identiska eller likna varandra återfinns i både artikel 8.1 b och 8.5 i nämnda förordning.
39
Det framgår varken av artikel 8.1 b eller 8.5 i förordning nr 207/2009 eller av domstolens praxis att begreppet likhet skulle ha olika innebörd i var och en av dessa bestämmelser. Härav följer bland annat att när tribunalen, vid prövningen av om villkoren för att tillämpa artikel 8.1 b i nämnda förordning är uppfyllda, drar slutsatsen att de motstående kännetecknen inte liknar varandra, är med nödvändighet inte heller artikel 8.5 tillämplig. Om tribunalen inom ramen för nämnda prövning tvärtom finner att de motstående kännetecknen i viss mån liknar varandra, gäller den bedömningen även med avseende på tillämpningen av såväl artikel 8.1 b som artikel 8.5.
40
I ett sådant fall där graden av likhet inte är tillräcklig hög för att artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 ska kunna tillämpas, kan man därav emellertid inte dra slutsatsen att det med nödvändighet är uteslutet att artikel 8.5 i samma förordning är tillämplig.
41
De krav som uppställs med avseende på graden av likhet mellan de motstående kännetecknen skiljer sig nämligen åt i de båda bestämmelserna. För att artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 ska vara tillämplig krävs att kännetecknen liknar varandra i så hög grad att det föreligger en risk att omsättningskretsen förväxlar dem. Att det föreligger en sådan risk för förväxling utgör däremot inte ett krav för att artikel 8.5 i samma förordning ska kunna tillämpas.
42
Enligt artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 krävs det endast att likheten mellan kännetecknen kan medföra att omsättningskretsen förknippar de motstående kännetecknen med varandra, det vill säga att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan dem, inte att omsättningskretsen förväxlar dem. Därav följer att det skydd som kända varumärken åtnjuter enligt denna bestämmelse kan tillämpas även om de motstående kännetecknen endast liknar varandra i mindre grad (se, analogt, dom Adidas-Salomon och Adidas Benelux, C‑408/01, EU:C:2003:582, punkterna 27, 29 och 31, och dom Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, punkterna 57, 58 och 66).
43
Om det vid prövningen av om villkoren för att tillämpa artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 är uppfyllda framkommer att det föreligger en viss likhet mellan de motstående kännetecknen, ankommer det på tribunalen att vid prövningen av om villkoren för att tillämpa artikel 8.5 i samma förordning är uppfyllda bedöma om omsättningskretsen – med hänsyn till förekomsten av andra relevanta faktorer, såsom att det äldre varumärket är välkänt eller åtnjuter renommé – kan se ett samband mellan kännetecknen (se, för ett liknande resonemang, dom Intra-Presse/Golden Balls, C‑581/13 P och C‑582/13 P, EU:C:2014:2387, punkt 73).
44
Det är mot bakgrund av dessa överväganden som domstolen ska pröva om tribunalen åsidosatte artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, såsom El Corte Inglés har påstått.
45
Domstolen framhåller att tribunalen, i samband med prövningen av om villkoren för att tillämpa artikel 8.1 b i nämnda förordning var uppfyllda, i punkt 29 i den överklagade domen, konstaterade att det förelåg en liten begreppsmässig likhet mellan de motstående kännetecknen. I punkt 33 i samma dom slog tribunalen emellertid fast att överklagandenämnden hade gjort rätt då den i det omtvistade beslutet fann att kännetecknen vid en helhetsbedömning ska anses vara olika, då de inte liknar varandra i visuellt och fonetiskt hänseende. Tribunalen fann följaktligen att eftersom ett av de kumulativa villkoren för tillämpningen av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 inte är uppfyllt, saknades det anledning att göra en helhetsbedömning av risken för förväxling.
46
Vad beträffar bedömningen av villkoren för tillämpning av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 angav tribunalen emellertid, i punkt 39 i den överklagade domen, att den jämförelse av de motstående kännetecknen som gjorts inom ramen för artikel 8.1 b ger vid handen att kännetecknen inte liknar varandra och således att villkoren för att artikel 8.5 i nämnda förordning ska kunna tillämpas inte var uppfyllda.
47
Tribunalen gjorde emellertid en felaktig rättstillämpning när den drog den slutsatsen. Det var fel av tribunalen att underlåta att beakta det som tribunalen själv slagit fast i punkt 29 i den överklagade domen, det vill säga att de motstående kännetecknen liknar varandra i begreppsmässigt hänseende.
48
Under dessa omständigheter borde tribunalen ha prövat om denna grad av likhet, även om den är liten, inte är tillräcklig – med hänsyn till förekomsten av andra relevanta faktorer, såsom att det äldre varumärket är välkänt eller åtnjuter renommé – för att omsättningskretsen ska kunna se ett samband mellan kännetecknen, i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009.
49
Domstolens praxis som följer av domen Calvin Klein Trademark Trust/harmoniseringskontoret (C‑254/09 P, EU:C:2010:488) och domen Ferrero/harmoniseringskontoret (C‑552/09 P, EU:C:2011:177) som harmoniseringskontoret har åberopat, föranleder inte någon annan bedömning, eftersom de domarna rör andra förhållanden. I nämnda mål hade tribunalen nämligen formellt – till skillnad från den överklagade domen – angett att de motstående kännetecknen inte liknade varandra, trots att det fanns ett ord eller en beståndsdel som var gemensam för de motstående kännetecknen.
50
Harmoniseringskontoret har gjort gällande att det kan anses följa av den överklagade domen att tribunalen – efter att ha prövat om det fanns ett eventuellt samband mellan de motstående kännetecknen – drog slutsatsen att villkoren för tillämpning av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 i förevarande fall inte var uppfyllda, med beaktande av att det följde av tribunalens prövning av villkoren för tillämpning av artikel 8.1 b att konsumenterna inte var i stånd att göra en omedelbar koppling i begreppsmässigt hänseende mellan de motstående kännetecknen. Även om det antas att så är fallet, finner domstolen att även en sådan bedömning skulle anses utgöra felaktig rättstillämpning. Enligt artikel 8.5 i nämnda förordning krävs det nämligen inte att den koppling som konsumenterna skulle kunna göra mellan de motstående kännetecknen är omedelbar.
51
Under dessa omständigheter finner domstolen att överklagandet ska vinna bifall såvitt avser den tredje grunden.
52
Således upphäver domstolen den överklagade domen i den mån som tribunalen däri slog fast att den omständigheten att de motstående kännetecknen inte liknar varandra i så hög grad att artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 är tillämplig innebär att villkoren för tillämpning av artikel 8.5 således inte heller är uppfyllda. Överklagandet ogillas i övrigt.
Prövning av talan vid tribunalen
53
Om domstolen upphäver tribunalens dom kan den, i enlighet med artikel 61 första stycket i domstolens stadga, antingen själv slutligt avgöra målet, om detta är färdigt för avgörande, eller återförvisa målet till tribunalen för avgörande.
54
I förevarande fall är villkoren för att domstolen själv slutligt ska kunna avgöra målet inte uppfyllda. Såsom följer av punkt 48 i förevarande dom ankommer det på tribunalen att pröva om graden av likhet, även om den är liten, mellan de motstående kännetecknen – som fastställdes i punkt 29 i den överklagade domen i samband med prövningen av om villkoren för tillämpning av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 var uppfyllda – inte är tillräcklig, med hänsyn till förekomsten av andra relevanta faktorer, såsom att det äldre varumärket är välkänt eller åtnjuter renommé, för att omsättningskretsen ska kunna se ett samband mellan kännetecknen, i den mening som avses i artikel 8.5.
55
Målet ska således återförvisas till tribunalen. Frågan om rättegångskostnader ska anstå.
Mot denna bakgrund beslutar domstolen (nionde avdelningen) följande:
1)
Den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 15 oktober 2014, El Corte Inglés/harmoniseringskontoret – English Cut (The English Cut) (T‑515/12, EU:T:2014:882) upphävs i den mån som tribunalen däri slog fast att den omständigheten att de motstående kännetecknen inte liknar varandra i så hög grad att artikel 8.1 b i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken är tillämplig innebär att villkoren för tillämpning av artikel 8.5 således inte heller är uppfyllda.
2)
Överklagandet ogillas i övrigt.
3)
Målet återförvisas till Europeiska unionens tribunal.
4)
Frågan om rättegångskostnader anstår.
Underskrifter
(
*1
)	Rättegångsspråk: spanska.