62024CC0168
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
NICHOLAS EMILIOU
presentate il 27 marzo 2025 (
1
)
Causa C-16824
PMJC SAS
contro
[W] [X],
[M] [X],
[X] Créative SAS
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia)]
«Rinvio pregiudiziale – Marchi d’impresa – Direttive 2008/95/CE e 2015/2436 – Motivi di decadenza del marchio – Uso ingannevole – Marchio corrispondente al cognome del creatore – Cessione del marchio – Atti del nuovo titolare volti a far credere al consumatore che il creatore partecipi ancora alla creazione dei prodotti contrassegnati dal marchio»
I. Introduzione
1.
Ai sensi del diritto dell’Unione, un marchio è suscettibile di decadenza qualora, tra l’altro, attraverso l’uso che ne viene fatto dal titolare, sia idoneo a indurre in errore il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica di un prodotto o servizio per il quale è registrato (
2
).
2.
In passato, la rilevanza di tale regola è stata discussa nel contesto di marchi che corrispondono al nome del creatore e del produttore iniziale di tali prodotti, in una situazione in cui tale creatore non collaborava più con l’impresa titolare di tali marchi. A tal proposito la Corte ha chiarito, in particolare dalla sentenza Emanuel (
3
), che la mera recisione del legame tra il creatore, da un lato, e il titolare del marchio, dall’altro, non rende di per sé tale marchio ingannevole e, quindi, suscettibile di decadenza.
3.
Tuttavia, il presente caso mette alla prova tale conclusione sullo sfondo di circostanze alquanto più complesse.
4.
Più specificamente, la presente causa riguarda la società francese [W] [X], fondata dal sig. [W] [X] per commercializzare indumenti e accessori di moda. In seguito al suo fallimento, i diritti di due marchi francesi – entrambi corrispondenti al cognome del sig. [W] [X] (in prosieguo: i «marchi controversi») – sono stati ceduti alla società PMJC, società per azioni semplificata (in prosieguo: la «PMJC»).
5.
In un primo momento, il signor [W] [X] ha continuato a collaborare con tale società, ma in seguito le loro strade si sono divise ed è sorto un contenzioso che ha portato, tra l’altro, al presente rinvio pregiudiziale. Nel procedimento principale, la PMJC cita in giudizio il signor [W] [X] per concorrenza sleale sostenendo che egli avrebbe violato i diritti della società sui marchi controversi. In via riconvenzionale, il sig. [W] [X] chiede la decadenza della PMJC dai diritti su tali marchi, in quanto la PMJC indurrebbe i consumatori a credere che egli partecipi ancora alla creazione dei prodotti contrassegnati dal marchio.
6.
In siffatto contesto, la Cour de Cassation (Corte di Cassazione, Francia), chiamata a pronunciarsi sulla causa, si chiede se, ai sensi del diritto dell’Unione, sia possibile dichiarare la decadenza di un marchio che corrisponde al cognome del creatore iniziale, per il fatto che viene utilizzato, dopo la sua cessione a terzi, in modo tale da far credere al pubblico in maniera effettiva che il creatore partecipi ancora alla creazione dei prodotti contrassegnati dal marchio, quando invece ciò non avviene più.
II. Quadro normativo
A.
Diritto dell’Unione
7.
L’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95 prevedeva che «[i]l marchio di impresa è suscettibile inoltre di decadenza qualora, dopo la data di registrazione:
(…);
b)
sia idoneo a indurre in errore il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei suddetti prodotti o servizi, a causa dell’uso che ne viene fatto dal titolare del marchio di impresa o con il suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato».
8.
Tale disposizione era in sostanza analoga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 89/104 (
4
), che costituisce il predecessore giuridico della direttiva 2008/95.
9.
La direttiva 2008/95 è stata a sua volta sostituita dalla direttiva 2015/2436. L’articolo 20, lettera b), d quest’ultima è formulato in termini ancora una volta sostanzialmente identici a quelli dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95 (e a quelli dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 89/104) (
5
).
10.
Infatti, ai sensi dell’articolo 20 della direttiva 2015/2436, «il marchio d'impresa è suscettibile di decadenza qualora, dopo la data di registrazione:
(…)
b)
sia idoneo a indurre in errore il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei suddetti prodotti o servizi, a causa dell'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio d'impresa o con l'assenso del titolare per i prodotti o servizi per i quali è registrato.
B.
Diritto nazionale
11.
Ai sensi dell’articolo L. 714-6, lettera b), del Code de la propriété intellectuelle (codice della proprietà intellettuale), nella versione applicabile all’epoca dei fatti, il titolare di un marchio divenuto, per fatto ad esso imputabile, idoneo ad indurre in errore, in particolare, sulla natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio, incorre nella decadenza dai suoi diritti di marchio.
III. Fatti, procedimento nazionale e questione pregiudiziale
12.
Dalla decisione di rinvio risulta che la società [W] [X], fondata nel 1978 dal sig. [W] [X] per commercializzare abbigliamento e accessori di moda, è divenuta oggetto di una procedura di fallimento. All’esito di tale procedura gli attivi materiali e immateriali della società, compresi, in particolare, i diritti sui marchi controversi, vale a dire «[W] [X]» n. 1640795 (
6
) e «[W] [X]» n. 3201616 (
7
), sono stati ceduti alla PMJC nel 2012.
13.
Il sig. [W] [X] ha continuato la sua collaborazione con la PMJC fino alla scadenza del termine contrattualmente previsto, ossia il 31 dicembre 2015.
14.
Il 21 giugno 2018, la PMJC ha citato in giudizio il sig. [W] [X]. La PMJC ha sostenuto che il sig. [W] [X], proseguendo nell’esercizio delle sue attività professionali e artistiche tramite una società denominata [X] Creative, società per azioni semplificata, poneva in essere atti di concorrenza sleale e parassitaria e violava i diritti della PMJC sui marchi controversi. In via riconvenzionale, il sig. [W] [X] chiedeva la decadenza, per ingannevolezza, della PMJC dai diritti su tali marchi a causa degli usi a suo avviso ingannevoli che essa ne ha fatto tra la fine del 2017 e l’inizio del 2019, più precisamente agendo in modo tale da indurre il pubblico a credere che egli fosse il creatore dei prodotti sui quali detti marchi erano apposti.
15.
Mentre tale ricorso riconvenzionale è stato respinto in primo grado, la Cour d’appel de Paris (corte d’appello di Parigi, Francia) l’ha accolto e, con sentenza del 12 ottobre 2022, ha dichiarato la PMJC decaduta dai suoi diritti sui marchi controversi.
16.
Secondo la medesima sentenza, il diritto dell’Unione non osta alla dichiarazione di decadenza di un marchio costituito dal cognome di un creatore qualora, con le proprie condotte, il cessionario di tale marchio faccia credere al pubblico che il creatore partecipi ancora alla ideazione dei prodotti o crei un rischio sufficientemente grave di tale inganno.
17.
La Cour d’appel de Paris (corte d’appello, Parigi) ha ritenuto che ciò fosse quanto si è verificato nel caso di specie, evidenziando, tra l’altro, che la PMJC era stata condannata due volte per violazione dei diritti d’autore del sig. [W] [X] su sue opere recenti che non erano state cedute alla PMJC nel 2012. La sentenza ne deduce che i marchi controversi sono divenuti ingannevoli, in quanto utilizzati tramite l’apposizione su prodotti rivestiti di decorazioni che costituiscono atti di violazione dei diritti d’autore del sig. [X] [Y].
18.
La PMJC ha proposto ricorso per cassazione dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), il giudice del rinvio,
19.
Dinanzi a tale giudice la PMJC contesta la sentenza della Cour d’appel de Paris (Corte d’appello, Parigi) richiamando, in particolare, la sentenza della Corte di giustizia nella causa Emanuel. Secondo la PMJC, tale sentenza deve essere interpretata nel senso che le sue condotte, anche supponendo che fossero destinate a far credere al consumatore che il sig. [W] [X] continuava ad essere il creatore dei prodotti recanti i marchi controversi o che partecipava alla loro creazione, non potevano pregiudicare i marchi stessi.
20.
Alla luce delle opinioni divergenti sulle interpretazioni della sentenza Emanuel di cui sopra, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli articoli 12, paragrafo 2, lettera b) della direttiva [2008/95] e 20, lettera b), della [direttiva 2015/2436] debbano essere interpretati nel senso che ostano alla dichiarazione di decadenza di un marchio costituito dal cognome di un creatore a causa del suo sfruttamento successivo alla cessione in condizioni tali da far credere in modo effettivo al pubblico che il creatore, il cui cognome costituisce il marchio, continui ancora a partecipare alla creazione dei prodotti contrassegnati da tale marchio, quando invece ciò non avviene più».
21.
La PJMC, il governo il francese e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Non si è tenuta alcuna udienza.
IV. Analisi
22.
La presente causa riguarda la norma del diritto dell’Unione secondo cui può essere dichiarata la decadenza di un marchio qualora esso «sia idoneo a indurre in errore il pubblico (...), a causa dell’uso che ne viene fatto dal titolare del marchio d’impresa o con l’assenso del titolare per i prodotti o servizi per i quali è registrato» (
8
).
23.
Per quanto riguarda le circostanze specifiche in base alle quali tale norma dovrebbe essere esaminata, noto che la decisione di rinvio menziona il fatto che la PMJC è stata condannata due volte per violazione dei diritti d’autore del sig. [X] [Y]. Tuttavia, dalla formulazione della questione posta si evince che il problema da affrontare è più ampio e riguarda la questione se la norma di cui sopra ricomprenda il caso in cui il titolare del marchio utilizza un marchio patronimico in modo tale da indurre il pubblico a credere che detto creatore continui ancora a partecipare alla creazione dei prodotti contrassegnati da tale marchio, mentre non è così. La discussione nelle presenti conclusioni si baserà quindi su tale ipotesi (più ampia) come definita nella questione pregiudiziale.
24.
Inizierò la mia analisi esaminando la sentenza Emanuel, che costituisce il principale riferimento giurisprudenziale della Corte in materia (A). Spiegherò poi perché la norma applicabile di diritto dell’Unione, in linea di principio, non osta alla dichiarazione di decadenza di un marchio corrispondente al nome di un creatore quando esso viene utilizzato nel modo sopra descritto, a condizione tuttavia che tale uso abbia l’effetto di impedire che la funzione essenziale di tale marchio sia svolta (B). Infine, affronterò l’argomento della PMJC tratto dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») (C).
A.
Sulla sentenza Emanuel
25.
Nella presente sottosezione individuerò la ratio decidendi della sentenza di cui sopra (1) e spiegherò perché, contrariamente a quanto sostenuto dalla PMJC, detta sentenza non fornisce una risposta alla questione pregiudiziale (2).
1. Ratio decidendi
26.
La causa che ha portato alla suddetta sentenza riguardava marchi per articoli di moda che incorporavano il nome di Elisabeth Emanuel, una stilista di abiti da sposa salita alla ribalta dopo aver disegnato l’abito da sposa della Principessa Diana (
9
). Per quanto qui rileva, la sig.ra Emanuel ha ceduto la sua attività a terzi, il che, in sintesi, ha comportato la cessione di un marchio registrato contenente il suo nome e, successivamente, la rottura dei legami tra la sig.ra Emanuel e il titolare del marchio. Il nuovo titolare ha successivamente richiesto la registrazione di una versione modificata di detto marchio, che continuava a riportare il nome della sig.ra Emanuel. In tale fase, la sig.ra Emanuel ha ritenuto che, poiché ogni nesso tra lei e l’impresa del nuovo titolare era venuto meno, il marchio fosse divenuto ingannevole. Di conseguenza, da un lato si è opposta alla registrazione del marchio modificato e dall’altro ha chiesto la decadenza dal marchio iniziale.
27.
Le questioni poste alla Corte riguardavano se, in sostanza, il fatto che la signora Emanuel non fosse più associata al disegno dei prodotti che portavano i marchi contenenti il suo nome significasse che tali marchi inducevano il pubblico in errore (e quindi non potevano essere registrati) e che erano divenuti ingannevoli (e quindi suscettibili di decadenza) (
10
).
28.
La Corte ha risposto in senso negativo su entrambi i punti.
29.
In primo luogo, ha affrontato la questione dell’impedimento alla registrazione a causa della natura ingannevole del marchio.
30.
Tale materia specifica era, e resta, disciplinata dalla regola secondo la quale «i marchi di impresa che sono di natura tale da ingannare il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio», «[s]ono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati nulli» (
11
).
31.
A tal proposito, la Corte ha concluso in sostanza che la recisione del legame tra il creatore e l’impresa titolare del marchio che comprende il nome del creatore non rende di per sé il marchio ingannevole e non pregiudica quindi, in quanto tale, la sua registrabilità. Sebbene la Corte abbia riconosciuto che un consumatore potrebbe essere influenzato, al momento dell’acquisto di un particolare indumento che reca un marchio patronimico, dalla convinzione (errata) che un individuo specifico, come la sig.ra Emanuel nella suddetta causa, lo abbia creato, ciò non rende di per sé tale marchio patronimico ingannevole, in quanto le caratteristiche e le qualità dei prodotti contrassegnati dal marchio rimangono garantite dall’impresa che è la nuova titolare del marchio (
12
).
32.
Tale conclusione riprende la premessa generale, secondo la quale la funzione essenziale del marchio è, in sintesi, quella di servire come indicazione dell’origine dei beni contrassegnati dal marchio e di garantire che un unico soggetto è responsabile della qualità dei prodotti (o servizi) (
13
). Tale premessa racchiude l’idea che il marchio garantisce che il prodotto è fabbricato (o creato) sotto il controllo di un’impresa specifica, segnatamente la titolare del marchio (
14
).
33.
Nel caso di specie, la Corte si è basata in primo luogo su tale logica per spiegare perché un marchio patronimico può passare di mano (ed effettivamente abbandonare la sfera di controllo del creatore originale) senza che questo fatto di per sé lo renda ingannevole (e impedisca la registrazione della sua versione modificata).
34.
In secondo luogo, al punto 53 della sentenza Emanuel, ha applicato questa conclusione all’azione di decadenza della sig.ra Emanuel, facendo riferimento all’identità tra le condizioni del relativo motivo di decadenza, da un lato, e quelle alla base del rispettivo impedimento alla registrazione, dall’altro.
35.
Mentre tornerò su quest’ultima parte del ragionamento più avanti, la conclusione della sentenza Emanuel è che non si può validamente sostenere che un marchio corrispondente al nome di uno stilista diventi ingannevole semplicemente perché viene meno il collegamento tra lo stilista e l’impresa che fornisce i prodotti recanti tale marchio. Tale dissociazione, di per sé, non pregiudica la registrabilità di un marchio né costituisce motivo di decadenza.
36.
Osservo che una soluzione contraria pregiudicherebbe di fatto la capacità stessa di un marchio corrispondente al nome di una persona fisica di costituire un oggetto autonomo di operazioni commerciali (
15
). Ciò detto, tale conclusione non è né poco chiara né contestata nel procedimento principale.
37.
Ciò che è posto in discussione sono le implicazioni della conclusione formulata in subordine dalla Corte al punto 50 di detta sentenza. In sostanza, la Corte ha osservato che, se fosse stato accertato che il nuovo titolare intendeva ingannare i consumatori facendo loro credere che la sig.ra Emanuel fosse ancora la creatrice dei prodotti recanti tale marchio, la suddetta manovra avrebbe potuto essere considerata dolosa, ma non equivalente a un inganno e, pertanto, non avrebbe potuto «[incidere] direttamente sul marchio stesso e, di conseguenza, sulla possibilità di registrarlo» (
16
).
38.
La PMJC si basa su questa statuizione per sostenere che, anche se fosse accertato che essa ha cercato di indurre i consumatori a credere che il sig. [X] [W] fosse ancora coinvolto nella creazione dei prodotti recanti il marchio, ciò non potrebbe essere un motivo di decadenza dei marchi controversi. In sostanza, dalle argomentazioni di detta parte si evince che, sebbene l’affermazione contenuta nel punto 50 della sentenza Emanuel riguardi la registrazione di un marchio, essa si applica mutatis mutandis alla decadenza, alla luce dell’osservazione della Corte nel punto 53, secondo cui l’aspetto decadenza della causa doveva ricevere la stessa valutazione dell’aspetto registrazione, data l’identità delle condizioni applicabili.
39.
Di seguito, spiegherò perché tale posizione non è corretta.
2. Esatta portata della sentenza Emanuel
40.
Per comprendere l’esatta portata della sentenza Emanuel, è necessario esaminare più attentamente le sue implicazioni per l’aspetto registrazione del caso di specie, da un lato (a) e per l’aspetto decadenza, dall’altro (b).
a) Registrazione
41.
Occorre anzitutto osservare che l’esame dell’impedimento alla registrazione a causa della natura ingannevole del marchio (il cui contenuto è riportato sopra al paragrafo 30 delle presenti conclusioni) viene effettuato solo alla luce del segno presentato per la registrazione, in base alle sue caratteristiche intrinseche (
17
) (che vengono esaminate in relazione ai prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione e in base alla percezione da parte del pubblico (
18
)).
42.
In detto contesto, la Corte ha statuito che «per poter affermare che un marchio sia stato registrato nell’inosservanza del motivo di esclusione attinente al rischio di inganno, è necessario accertare che il segno depositato ai fini della registrazione in quanto marchio costituisca di per sé un siffatto rischio» (
19
).
43.
Allo stesso modo, dalla giurisprudenza del Tribunale sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 2017/1001 (l’equivalente nel contesto del marchio UE), si evince che l’applicabilità dell’impedimento alla registrazione per ingannevolezza implica una designazione sufficientemente precisa delle caratteristiche potenziali dei prodotti o servizi coperti dal marchio in esame, il quale sarà ritenuto ingannevole laddove il consumatore destinatario sia indotto a credere che i prodotti a cui è collegato il marchio di cui trattasi possiedano determinate caratteristiche che in realtà non possiedono (
20
).
44.
Al contrario, l’uso del marchio da parte del suo titolare è irrilevante ai fini dell’esame della registrabilità e non può comportare una dichiarazione retroattiva di nullità della registrazione. La Corte ha infatti confermato, in sostanza, che un marchio non può essere dichiarato nullo sulla base della sua gestione da parte del titolare (
21
). Da parte sua, il Tribunale ha spiegato che «in materia di nullità, la questione che si pone è se il marchio non avrebbe dovuto essere registrato, ab initio, per motivi già esistenti alla data della domanda di marchio, mentre la presa in considerazione di elementi successivi può unicamente servire a far luce sulle circostanze quali si presentavano a tale data» (
22
).
45.
In tale ottica, l’affermazione della Corte al punto 50 della sentenza Emanuel (circa l’irrilevanza della condotta dolosa ai fini della registrazione) è perfettamente compatibile con la logica che regola l’esame della registrabilità di un segno come marchio. Infatti, poiché tale esame prende in considerazione solo il segno e la sua percezione da parte del pubblico in relazione ai prodotti o servizi coperti, allora, a rigor di logica, una condotta dolosa da parte del titolare volta a indurre il pubblico in errore su chi sia il vero creatore dei prodotti contrassegnati dal marchio, è irrilevante. Ciò è anche il motivo per cui la Corte ha concluso, in quel punto, che tali manovre non avrebbero potuto incidere sulle possibilità di registrare il segno.
46.
Al contrario, e come spiegherò ora, la suddetta sentenza non consente di concludere che la stessa condotta è, di per sé, irrilevante nel contesto della causa di decadenza di cui trattasi nel caso di specie.
b) Decadenza
47.
La principale fonte di confusione per quanto riguarda le implicazioni della sentenza Emanuel per la presente causa deriva dalla lettura combinata dei suoi punti 50 e 53. Si ricorda che nel primo punto la Corte ha stabilito che un’eventuale condotta dolosa non incide sulla possibilità di registrazione di un segno come marchio. A sua volta, il punto 53 contiene un ragionamento sulla decadenza di un marchio, al quale la Corte applica la sua precedente conclusione sull’aspetto della fattispecie relativo alla registrazione (irrilevanza della recisione del legame), facendo riferimento all’identità delle condizioni applicabili in entrambi i contesti.
48.
Ammetto che, a prima vista, i suddetti due passaggi possono indurre a una conclusione identica a quella raggiunta dalla PMJC. Si potrebbe sostenere infatti che, poiché la Corte ha escluso la rilevanza della condotta dolosa ai fini della registrazione (punto 50), lo stesso deve valere nel contesto della decadenza, atteso che la Corte giunge alla sua conclusione sull’aspetto decadenza basandosi sull’identità delle condizioni applicabili in entrambi i contesti (punto 53).
49.
Tuttavia, un’osservazione più attenta conduce a un risultato diverso.
50.
In primo luogo, la statuizione fondamentale della sentenza sull’aspetto della fattispecie relativo alla registrazione non è contenuta nel punto 50, bensì nel punto 49, che, in sostanza e in combinato disposto con il punto 48, stabilisce che la recisione del legame tra il creatore e il nuovo titolare del marchio non pregiudica, di per sé, la registrazione di un marchio corrispondente al nome di tale creatore. Tale conclusione è poi riaffermata al punto 51 della sentenza. L’affermazione di cui al punto 50 integra invece questa conclusione principale commentando un caso (ipotetico) di condotta dolosa da parte del titolare (e la sua irrilevanza ai fini della registrazione). Poiché il punto 53 riprende in sostanza la principale conclusione raggiunta al punto 51 (per affermare che la recisione del legame è ugualmente irrilevante nel contesto della decadenza), è naturale ritenere che tale conclusione sulla decadenza si riferisca alla statuizione principale (irrilevanza della recisione del legame) piuttosto che alla successiva affermazione di cui al punto 50 (irrilevanza della condotta dolosa).
51.
In secondo luogo, per quanto riguarda il riferimento, al punto 53, al fatto che le condizioni applicabili sono identiche, anche un confronto sommario delle disposizioni pertinenti che si applicano rispettivamente all’impedimento alla registrazione e alla decadenza rivela una distinzione fondamentale. Sebbene gli elenchi dei criteri applicabili per l’esame della natura ingannevole/fuorviante di un marchio siano, in entrambi i casi, gli stessi («la natura, la qualità o la provenienza geografica»), e tali elenchi siano entrambi altrettanto aperti («ad esempio»/«in particolare»), i dati di ingresso pertinenti per l’esame di tali criteri sono fondamentalmente diversi, come osservano il governo francese e la Commissione. A tal proposito, l’articolo 20, lettera b), della direttiva 2015/2436 (e i suoi predecessori giuridici) chiarisce che l’esame del motivo di decadenza del marchio d’impresa di cui trattasi deve prendere in considerazione l’uso che ne viene fatto (dopo la registrazione). Per contro, detto elemento non è rilevante nella fase della registrazione per le ragioni che ho spiegato nella sottosezione precedente.
52.
Pertanto, sebbene non mi sia chiaro cosa intendesse precisamente la Corte quando ha osservato che le condizioni per la decadenza e per l’impedimento alla registrazione ai sensi delle rispettive disposizioni normative erano identiche, ritengo che, se la Corte avesse inteso escludere la rilevanza della condotta dolosa descritta nel punto 50 della sentenza anche nel contesto della decadenza, avrebbe fornito una spiegazione esplicita. Ciò perché, a differenza della fase di registrazione che si basa esclusivamente sulle caratteristiche del segno in sé, nell’analisi della decadenza non vi è un fondamento evidente per escludere qualsiasi comportamento successivo alla registrazione.
53.
In terzo luogo, i fatti di causa non riportavano alcun atto specifico – e potenzialmente doloso – da parte del nuovo titolare ed entrambi gli aspetti di detta causa dovevano essere esaminati solo alla luce della (mera) recisione del legame tra la creatrice e il nuovo proprietario del marchio. Ciò corrobora ulteriormente la conclusione che la portata del punto 53 della sentenza Emanuel riguarda l’irrilevanza della recisione del legame nel contesto della decadenza (per analogia con quanto affermato dalla Corte nella conclusione principale in merito alla registrazione).
54.
Sulla base di tali considerazioni, e in accordo con le posizioni del governo francese e della Commissione, non condivido l’opinione della PMJC secondo cui la sentenza Emanuel determinerebbe la risposta da fornire alla questione pregiudiziale nel caso di specie. Di conseguenza, il problema posto con tale questione deve essere esaminato ex novo.
B.
Esame della causa di decadenza di cui trattasi
55.
Prima di addentrarmi nell’esame della portata della causa di decadenza di cui trattasi, al fine di proporre una risposta alla questione pregiudiziale (2), inizierò la presente sottosezione con alcune osservazioni preliminari sulla specifica norma applicabile ratione temporis (1).
1. Osservazioni preliminari
56.
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede l’interpretazione tanto dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95, che dell’articolo 20, lettera b), della direttiva 2015/2436.
57.
Rilevo che quest’ultima direttiva è entrata in vigore a partire dal 15 gennaio 2019. Dalla giurisprudenza della Corte si evince che, in sostanza, la data pertinente per determinare quale delle due direttive trovi applicazione è quella in cui è stato avviato il procedimento finalizzato alla decadenza (
23
).
58.
Su tale punto, mentre dalla decisione di rinvio si evince che il ricorso principale è stato presentato dalla PMJC nel 2018, comprendo che il procedimento finalizzato alla decadenza trae origine dalla domanda riconvenzionale presentata dal sig. [X] [Y]. Tuttavia, in merito a tale domanda riconvenzionale non viene indicata alcuna data. La menzione, nella decisione di rinvio, che in tale domanda riconvenzionale il signor [X] [Y] sostiene che vi è stato un uso ingannevole dei marchi di cui trattasi «tra la fine del 2017 e l’inizio del 2019» suggerisce che tale domanda riconvenzionale sia comunque posteriore «all’inizio del 2019». Ciò a sua volta sembra indicare che la direttiva applicabile dovrebbe essere la direttiva 2015/2436, benché tale verifica spetti, ovviamente, al giudice del rinvio.
59.
Ciononostante, la questione di quale delle due direttive si applichi appare, nel presente contesto, irrilevante, dal momento che la norma che ne risulta è in sostanza la stessa.
60.
A tale proposito, non mi convince il suggerimento della Commissione secondo cui la modifica, nella versione francese, dell’articolo 20, lettera b) della direttiva 2015/2436, ossia la sostituzione della precedente espressione «est propre [...] à induire le public en erreur» (
24
) (che riflette l’espressione nella versione inglese «[is] liable to mislead»/«sia idoneo a indurre in errore il pubblico») con l’espressione «risque [...] d’induire le public en erreur» («risks misleading the public»/« rischia di indurre in errore il pubblico») riflette l’intenzione del legislatore di ampliare la portata della disposizione per includere situazioni che in precedenza avrebbero potuto non rientrare nel suo ambito, inclusa una situazione di mera eventualità che il pubblico sia indotto in errore.
61.
Contrariamente a tale punto di vista, ritengo, da un lato, che l’espressione francese precedentemente utilizzata «est propre à» trasmettesse già la nozione di rischio di induzione in errore del pubblico (rispetto all’idea di un vero e proprio inganno).
62.
D’altra parte, molto presto, la Corte ha chiarito che lo scenario della decadenza di cui trattasi presuppone di fatto l’accertamento «di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno del consumatore» (
25
).
63.
Ciò significa che, sebbene l’inganno effettivo non sia l’unico scenario che potrebbe condurre all’applicazione del motivo di decadenza di cui trattasi, il criterio che ne deriva è alquanto restrittivo e che la mera eventualità che il pubblico venga indotto in errore su una particolare caratteristica del prodotto non è sufficiente. Al contrario, la nozione di rischio grave utilizzata dalla Corte comunica, a mio avviso, che deve sussistere un grado di probabilità elevato che l’inganno abbia effettivamente luogo.
64.
Infine, non risulta che in altre versioni linguistiche vi sia stata una modifica simile a quella apportata alla versione francese (
26
). In tale ottica, il criterio risultante da entrambe le direttive deve essere considerato identico e deve essere interpretato nel senso precedentemente attribuito dalla Corte. Tale modifica (di cui non sono riuscito a trovare alcuna spiegazione) non può infatti essere considerata come una prova dell’intenzione del legislatore di mitigare la norma, quando tutte le altre versioni linguistiche, nella parte pertinente, sono rimaste invariate (
27
).
65.
Nell’analisi che segue farò quindi riferimento, per semplicità, solo all’articolo 20, lettera b), della direttiva 2015/2436 (segnalando che la mia conclusione sarà ugualmente valida nel caso in cui il giudice del rinvio stabilisca che l’atto applicabile è la direttiva 2008/95).
2. Portata della norma applicabile
66.
Per stabilire se la causa di decadenza di cui trattasi possa ricomprendere una situazione quale quella descritta nella questione pregiudiziale, esaminerò la formulazione dell’articolo 20, lettera b), della direttiva 2015/2436 (a) e il contesto in cui appare tale disposizione, nonché gli obiettivi che detta direttiva persegue (b).
a) Formulazione
67.
Esaminando, anzitutto, il testo della disposizione applicabile, osservo che il criterio di cui all’articolo 20, lettera b), della direttiva 2015/2436 (e dei suoi predecessori giuridici) è definito dall’uso, da parte del titolare o con il suo consenso, del marchio che è idoneo a indurre in errore il pubblico sulla natura (e così via) dei prodotti e servizi per i quali è registrato. La versione francese della direttiva è altrettanto esplicita quando afferma che un marchio deve essere considerato ingannevole quando il suo uso rischia di indurre il pubblico in errore.
68.
Osservo che la formulazione di tale disposizione è molto aperta.
69.
In primo luogo, essa si riferisce all’uso del marchio da parte del suo titolare, senza alcuna limitazione specifica, al di là del fatto che deve riguardare il marchio e che deve far sì che il marchio sia idoneo a indurre il pubblico in errore. La definizione di un uso siffatto non viene quindi fornita.
70.
In secondo luogo, da tale disposizione consegue anche che l’uso ingannevole non deve necessariamente riguardare la qualità, la natura o l’origine geografica dei beni e servizi coperti, come dimostra il carattere aperto dei criteri elencati. A tale proposito, il carattere aperto di detto elenco, a mio avviso, rende superfluo discutere se un «errore di persona», come quello considerato nel caso di specie, possa essere collegato a uno dei criteri elencati e a quale criterio specifico si riferisca.
71.
Pertanto, analogamente a quanto sostiene il governo francese, non vedo perché l’oggetto dell’errore, che può determinare l’applicazione della causa di decadenza di cui trattasi, debba essere limitato, come sostiene la PMJC, a qualche aspetto specifico dei prodotti recanti il marchio, come quelli relativi alla loro composizione o a una modalità specifica di produzione (detta parte fornisce l’esempio di un marchio che faccia riferimento all’oro e che venga utilizzato per prodotti che non contengono oro, o di un marchio che faccia riferimento alla produzione biologica per prodotti che in realtà siano di origine industriale).
72.
È vero che, nel contesto dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, che è identico, nella sostanza, all’articolo 20, lettera b), della direttiva 2015/2436, la prassi dell’EUIPO indica che l’uso ingannevole di un marchio ha luogo quando le caratteristiche dei prodotti non sono congruenti con il chiaro messaggio trasmesso dal segno. Ciò si applicherebbe, ad esempio, a un marchio contenente gli elementi verbali «capra» e «formaggio» e un elemento figurativo che raffigura chiaramente una capra, apposto su un formaggio non a base di latte di capra, o a un marchio «pura lana vergine» registrato per abbigliamento e usato per abbigliamento realizzato in fibre artificiali (
28
). Inoltre, per i marchi costituiti da, o contenenti, un’indicazione geografica, l’uso ingannevole sarà stabilito se, in sintesi, i prodotti non sono fabbricati nel luogo corrispondente al marchio (
29
).
73.
In questa ottica, la PMJC sembra sostenere che un’eventuale falsa rappresentazione, da parte sua, dello specifico creatore dei prodotti contrassegnati dal marchio non può comportare decadenza dei marchi controversi, perché tale falsa rappresentazione non influirebbe sul messaggio trasmesso dal marchio e costituirebbe un elemento esterno al marchio e al prodotto.
74.
Ricordo, innanzitutto, che la considerazione degli elementi esterni al segno è proprio ciò che differenzia la causa di decadenza di cui trattasi dal motivo «parallelo» di impedimento alla registrazione dovuto all’ingannevolezza del segno, come già spiegato.
75.
In secondo luogo, l’unico messaggio possibile che potrebbe essere trasmesso da un marchio corrispondente al nome di uno stilista è il fatto che i prodotti contrassegnati dal marchio sono stati creati da, o in qualche modo associati a, detto stilista (in un qualche momento), come sembra essere stato riconosciuto dalla Corte nella sentenza Emanuel (
30
). Tuttavia, la rilevanza di tale percezione ai fini della decadenza (o della registrazione) è stata per l’appunto, e giustamente, esclusa nella suddetta sentenza. Analogamente, il Tribunale ha confermato la statuizione secondo cui «l’uso dei marchi costituiti da un patronimico è una pratica diffusa in tutti i settori commerciali e il pubblico di riferimento è pienamente cosciente del fatto che ad un marchio patronimico non corrisponde necessariamente uno stilista che porta lo stesso nome» (
31
).
76.
Comunque sia, accogliere gli argomenti della PMJC significherebbe che un marchio patronimico, come quello di cui trattasi nella fattispecie, quasi mai potrebbe diventare ingannevole, come osserva in sostanza il governo francese. Il semplice fatto che il creatore il cui nome corrisponde al marchio non abbia partecipato alla creazione dei prodotti contrassegnati non rende infatti tale marchio suscettibile di decadenza, come chiarito nella sentenza Emanuel, e allo stesso tempo, nessun atto del titolare che crei una falsa impressione contraria può farlo (perché tale atto riguarderebbe un elemento esterno al marchio e ai prodotti, stando alla PMJC).
77.
Ritengo che tale conclusione debba essere respinta. Ciò non solo perché, come sostiene il governo francese, non vi è motivo di trattare i marchi patronimici in modo diverso da altri marchi (escludendo che il loro uso possa diventare ingannevole), ma anche perché, come già osservato, dalla formulazione dell’articolo 20, lettera b), della direttiva 2015/2436 si evince che ciò che conta per l’esame da condurre ai sensi di tale disposizione è se l’uso di tale marchio induca il pubblico in errore circa una particolare caratteristica del prodotto (o crei un rischio sufficientemente grave di tale inganno). In altre parole, il fatto che il marchio patronimico in sé non possa trasmettere alcun messaggio errato su una particolare caratteristica dei prodotti contrassegnati dal marchio non fornisce una risposta alla domanda se un particolare uso di quel marchio possa farlo.
78.
Non vedo quindi perché l’uso ingannevole del marchio non possa riguardare l’effettivo creatore dei prodotti commercializzati o, più in generale, l’origine stilistica del prodotto, se si dovesse concludere che l’uso di un marchio implica falsamente che i prodotti contrassegnati dal marchio sono stati creati in qualche modo in associazione con un determinato creatore, con il risultato che il pubblico viene di fatto ingannato su questa precisa questione (o se esiste un rischio sufficientemente grave di tale inganno).
79.
A mio avviso, il fatto che tale situazione possa rientrare nell’ambito dell’articolo 20, lettera b), della direttiva 2015/2436 è ulteriormente confermato dall’esame del contesto in cui detta disposizione è inserita e degli obiettivi della direttiva 2015/2436.
b) Contesto e obiettivi
80.
Per quanto riguarda il contesto, osservo che la disposizione in questione fa parte della sezione 4 del Capo 2 della direttiva 2015/2436, che prevede tre distinti scenari per la decadenza (i quali erano analogamente previsti dall’articolo 12 della direttiva 2008/95).
81.
Il primo scenario riguarda la decadenza a causa, in sintesi, della «mancanza di uso effettivo» del marchio. A tale proposito, a termini dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2015/2436, «[i]l marchio di impresa è suscettibile di decadenza se entro un periodo ininterrotto di cinque anni esso non ha formato oggetto di uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso».
82.
Osservo che, sebbene tale norma miri a ridurre il numero totale di marchi registrati e protetti nell’Unione europea (e pertanto a ridurre i potenziali conflitti fra gli stessi), essa esprime anche in modo più ampio il concetto che «[i] marchi d’impresa raggiungono la loro finalità di distinguere prodotti o servizi e di consentire ai consumatori di effettuare scelte informate solo quando sono effettivamente utilizzati sul mercato» (
32
). In tale ottica, la Corte ha spiegato in particolare che la nozione di «uso effettivo» deve intendersi come «un uso reale e concreto, conforme alla funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine di un prodotto o di un servizio, consentendo loro di distinguere, senza confusione possibile, tale prodotto o tale servizio da quelli di provenienza diversa» (
33
).
83.
Nel secondo scenario, l’articolo 20, lettera a), della direttiva 201[5]/2436, prevede la decadenza qualora il marchio «sia divenuto, per il fatto dell’attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato». Tale scenario mira quindi a eliminare la tutela dei marchi che sono divenuti un riferimento generico e che, di conseguenza, hanno perso la loro caratteristica distintiva (spesso dovuta, in definitiva, ad un particolare successo commerciale) (
34
) e pertanto la loro capacità di svolgere la funzione di indicazione d’origine (
35
).
84.
Il terzo scenario della decadenza è quello di cui trattasi nel caso di specie.
85.
Sebbene ciascuno di tali tre scenari si applichi ovviamente a una situazione distinta, dalla giurisprudenza della Corte risulta che essi devono essere tutti intesi nel senso che attuano la logica e gli obiettivi sottesi alle norme in materia di marchi, che impongono che i diritti conferiti al titolare del marchio siano protetti solo nella misura in cui il marchio continua a svolgere la sua funzione essenziale di indicare l’origine (
36
), come si evince dalla sua stessa definizione che lo descrive come qualsiasi segno che sia, tra l’altro, adatto a «distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese» (
37
). Quando tale funzione non viene più adempiuta, i titolari del marchio possono allora perdere i diritti loro conferiti (
38
).
86.
Pertanto, sembrerebbe incoerente interpretare la portata della terza causa di decadenza in discussione nel caso di specie nel senso che essa escluda categoricamente, in tutte le circostanze, la possibilità di dichiarare decaduto un marchio patronimico, sebbene il suo uso trasmetta un messaggio falso sull’origine stilistica dei prodotti o servizi coperti, che impedisce al marchio di fungere da garanzia che i prodotti contrassegnati dal marchio sono stati sviluppati sotto il controllo dell’impresa del titolare.
87.
Ricordo a questo punto che la conclusione principale raggiunta dalla Corte nella sentenza Emanuel era giustificata dal fatto che la recisione del legame tra il marchio patronimico e il creatore non aveva influito sulla funzione essenziale del marchio, perché era il nuovo titolare del marchio patronimico a garantire la qualità dei prodotti contrassegnati dal marchio. Per tale motivo, la Corte ha respinto l’idea che una convinzione errata da parte del consumatore su chi avesse creato i rispettivi capi di abbigliamento (che, come ha riconosciuto la Corte, è comunque plausibile dal punto di vista fattuale) potesse influire sulla registrazione o comportare la decadenza.
88.
Mi sembrerebbe incoerente con questa conclusione suggerire che, poiché la recisione del legame non è, in quanto tale, problematica per la registrazione ed è irrilevante per la decadenza, nessun uso di tale marchio patronimico «reciso» potrà mai portare alla decadenza. Infatti, tale conclusione equivarrebbe a garantire una tutela potenzialmente permanente di un marchio nonostante il fatto che il suo uso da parte del titolare contrasti con la logica summenzionata, ostacolando la possibilità per il consumatore di distinguere facilmente i prodotti contrassegnati dal marchio da quelli fabbricati sotto il controllo di un altro soggetto (potenzialmente traendo un indebito vantaggio dal lavoro di un’altra impresa).
89.
A tal proposito, osservo che il Tribunale ha già adottato, nella sentenza Fiorucci, la stessa posizione che propugno nel caso di specie. A titolo di spiegazione, quando ha respinto il ricorso con cui si chiedeva la decadenza del marchio corrispondente al nome di uno stilista, il Tribunale si è basato sul fatto che il ricorrente non aveva fornito elementi di prova sufficienti in tal senso, ma non perché tale ricorso non potesse essere accolto per il motivo della decadenza dovuta a un uso ingannevole del marchio (
39
).
90.
Una posizione simile è stata parimenti adottata dall’avvocato generale Ruiz‑Jarabo Colomer nelle conclusioni presentate nella causa Emanuel. Ricordando, in sostanza, che la recisione del legame tra il marchio e il creatore non pregiudica la funzione essenziale del marchio ai fini della decadenza, ha aggiunto che «[t]uttavia, per poter decidere in merito all’entità dell’errore in cui il pubblico può essere eventualmente stato indotto, il giudice nazionale dovrà valutare le circostanze del caso specifico, al fine di verificare la portata delle conseguenze dell’utilizzo del marchio in questione» (
40
).
91.
Infine, ricordo che dalla conclusione della Corte nella sentenza Emanuel si evince che la recisione del legame tra il creatore e il titolare del marchio non rende di per sé («unicamente a causa di tale caratteristica») un marchio suscettibile di decadenza. Tuttavia, tale aspetto del ragionamento rivela piuttosto logicamente che la detta recisione, se combinata con altri elementi, può portare al risultato opposto, come sostiene anche il governo francese.
92.
Allo stesso tempo, e come sostanzialmente osserva la Commissione, le constatazioni della sentenza Emanuel devono ancora essere intese, a mio avviso, come la norma principale che si applica in una situazione in cui viene reciso il legame tra un marchio patronimico e il creatore al cui nome tale marchio corrisponde. In tal senso, ricordo ancora una volta l’osservazione fatta successivamente e secondo la quale «l’uso dei marchi costituiti da un patronimico è una pratica diffusa in tutti i settori commerciali e il pubblico di riferimento è pienamente cosciente del fatto che ad un marchio patronimico non corrisponde necessariamente uno stilista che porta lo stesso nome» (
41
).
93.
Di conseguenza, la constatazione che l’uso di un marchio patronimico reciso è diventato ingannevole deve necessariamente basarsi su un solido insieme di prove che dimostrino che il marchio ha perso la capacità di adempiere la sua funzione essenziale, a causa dell’inganno, o da un grave rischio di inganno, da parte del titolare del marchio in merito all’origine stilistica dei prodotti, che è stato provocato dall’uso del marchio.
94.
Più specificamente, ritengo che, per determinare la decadenza di un marchio che incorpora il nome di un creatore, le prove devono dimostrare un comportamento da parte del titolare che miri a stabilire, nella mente dei consumatori, una falsa impressione di legami tra i prodotti contrassegnati dal marchio e il creatore iniziale, e che tale comportamento deve essere di tale intensità, estensione o logica, da far concludere che non ci si possa più ragionevolmente aspettare che il pubblico destinatario non presuma che il creatore di cui trattasi abbia partecipato all’ideazione di quegli specifici prodotti (o servizi).
95.
Se una condotta come quella descritta dal giudice del rinvio giustifichi in ultima analisi la decadenza per uso ingannevole dei marchi controversi, è ovviamente una questione di valutazione fattuale che spetta al giudice nazionale. A tal proposito, sono comunque del parere che elementi pertinenti per siffatto esame potrebbero essere, ad esempio, una campagna pubblicitaria del titolare del marchio in cui sia rappresentato il creatore e che lasci intendere falsamente la sua effettiva partecipazione alla supervisione artistica dei prodotti in questione, come propone in sostanza la Commissione, oppure altre tipologie di comunicazione da parte del titolare in cui si affermi che determinati prodotti sono stati ideati in collaborazione con il creatore, o ancora l’uso, sui prodotti contrassegnati dal marchio, di decorazioni che appartengono allo, o sono caratteristici dello, specifico universo creativo dell’ideatore, non coperto dai diritti di proprietà ceduti insieme ai marchi controversi, con conseguente falsa percezione, da parte del consumatore, dell’origine (stilistica) dei prodotti contrassegnati dal marchio.
96.
Alla luce delle suesposte considerazioni e d’accordo con le posizioni espresse dal governo francese e dalla Commissione, ritengo che l’articolo 20, lettera b), della direttiva 2015/2436 debba essere interpretato nel senso che non osta alla dichiarazione di decadenza di un marchio costituito dal cognome di un creatore con la motivazione che esso è usato, successivamente alla cessione, in condizioni tali da far credere in modo effettivo al pubblico che il creatore, il cui cognome costituisce il marchio, continui ancora a partecipare alla creazione dei prodotti contrassegnati da tale marchio, quando invece ciò non avviene più. Inoltre, ritengo che, per determinare se tale uso di un marchio debba essere considerato ingannevole, ai sensi di tali disposizioni, debba risultare dalle prove addotte che il marchio di cui trattasi non può più svolgere la sua funzione essenziale di indicazione d’origine, in particolare perché il comportamento del suo titolare crea effettivamente, nella mente del pubblico destinatario, la falsa impressione di un’associazione tra i prodotti contrassegnati dal marchio e il creatore, o quando l’uso del marchio comporta un rischio sufficientemente grave di tale inganno, e qualora non ci si possa più ragionevolmente aspettare che il pubblico destinatario non presuma che il creatore di cui trattasi abbia partecipato all’ideazione degli specifici prodotti contrassegnati dal marchio.
97.
Inoltre, mi resta da considerare l’argomento della PMJC secondo cui la conclusione generale di cui sopra – che la condotta descritta nella questione pregiudiziale rientra nell’ambito della causa di decadenza di cui trattasi e può, a seconda delle circostanze, portare alla decadenza di un marchio patronimico – costituisce una «sanzione sproporzionata» che viola il suo diritto di proprietà, garantito dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta, in quanto tale condotta sarebbe più correttamente affrontata mediante le norme di altri settori del diritto.
C.
Articolo 17, paragrafo 2, della Carta: decadenza di un marchio e applicabilità delle norme di altri settori del diritto
98.
Inizierei questa sottosezione osservando che i marchi sono soggetti a protezione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, in forza del quale «la proprietà intellettuale è protetta» (
42
).
99.
A tal proposito, concordo con la PMJC che la decadenza da un marchio ha gravi conseguenze per il titolare del marchio, per il quale quest’ultimo può rappresentare un bene commerciale di valore (
43
).
100.
Tuttavia, il diritto di proprietà non si presenta come assoluto, bensì deve essere considerato in relazione alla sua funzione sociale (
44
). Di conseguenza, il suo esercizio può essere limitato, nel rispetto delle condizioni enunciate all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.
101.
Passando ora agli argomenti della PMJC, detta parte sembra sostenere che, se la decadenza da un marchio fosse la conseguenza dei suoi atti volti a indurre in errore il pubblico circa l’effettivo creatore dei prodotti contrassegnati dal marchio, si tratterebbe di una conseguenza sproporzionata, in quanto tale condotta è già oggetto di norme di altri settori del diritto, quali la pubblicità ingannevole o la concorrenza sleale. Tali norme, secondo detta parte, non comportano conseguenze così drastiche come la decadenza dei diritti sul marchio.
102.
Interpreto gli argomenti della PMJC nel senso che la conclusione raggiunta nella sezione precedente fornirebbe un’interpretazione dell’articolo 20, lettera a), della direttiva 2015/2436 che risulta in contrasto con l’articolo 17, paragrafo 2, della Carta, in quanto porterebbe a una compressione sproporzionata del suo diritto di proprietà, eccedendo quanto necessario nelle circostanze del caso.
103.
Ricordo, in primo luogo, che le disposizioni di diritto derivato, come l’articolo 20, lettera b), della direttiva 2015/2436, devono ovviamente essere interpretate in modo da non entrare in conflitto con i diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione (
45
).
104.
Inoltre, per quanto riguarda il requisito specifico della necessità, insito nel criterio di proporzionalità contenuto nell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, ritengo che le conseguenze giuridiche determinate dalle norme di altri settori del diritto, come quelle citate dalla PMJC o, per esempio, le norme sul diritto d’autore citate nella decisione di rinvio, non possano essere considerate come misure alternative di efficacia pari a quella della decadenza di un marchio, alla luce dell’obiettivo che le rispettive norme del diritto dell’Unione in materia di marchi perseguono, segnatamente assicurare la tutela giuridica associata a un determinato marchio d’impresa solo nella misura in cui sia preservata la funzione primaria di tale marchio, come spiegato in precedenza.
105.
Infatti, mentre tali specifiche norme perseguono obiettivi propri di un determinato settore del diritto, nessuna di esse consente di trarre le conseguenze dal comportamento del titolare quando tale comportamento influisce sulla vera e propria funzione essenziale del marchio come indicazione di origine.
106.
In tale ottica, la Corte ha spiegato che, se le norme dell’Unione in materia di marchi conferiscono al titolare di un marchio taluni diritti, esse altresì richiedono che siano tratte «conseguenze dal comportamento di quest’ultimo» (
46
), che possono comportare la rimozione della tutela associata a un marchio, qualora la funzione essenziale di quest’ultimo sia compromessa. Detto risultato non potrebbe invece essere raggiunto se le conseguenze giuridiche da trarre dalla condotta del titolare si limitassero a quelle previste da altri settori del diritto, quali quelli citati dalla PMJC.
107.
Inoltre, per quanto riguarda la proporzionalità stricto sensu, ossia la questione se gli svantaggi causati dall’interpretazione della disposizione di cui trattasi siano sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti, la Corte ha già spiegato che, adottando i rispettivi motivi di decadenza, il legislatore dell’Unione ha contemperato, da un lato, la tutela degli interessi delle imprese in quanto titolari di marchi e, dall’altro, l’interesse pubblico a mantenere la protezione conferita a un marchio solo fino a quando può svolgere la sua funzione essenziale di indicatore di origine (
47
).
108.
Sono del parere che l’interpretazione precedentemente suggerita sia in linea con tale contemperamento. Infatti, dall’analisi che precede si evince che, sebbene una violazione di altre norme di legge da parte del titolare possa costituire un elemento pertinente per l’esame dell’eventuale decadenza del marchio, tale violazione simultanea non può comportare una decisione di decadenza automatica senza una valutazione più ampia per stabilire se il marchio abbia perso la capacità di adempiere la sua funzione essenziale.
109.
Alla luce di tali considerazioni, ritengo che l’interpretazione dell’articolo 20, lettera b) della direttiva 2015/2436 da me suggerita non sia contraria all’articolo 17, paragrafo 2, della Carta.
Conclusione
110.
Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere come segue alla Cour de Cassation (Corte di cassazione, Francia):
«L’articolo 12, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa e l’articolo 20, lettera b), della direttiva 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa
devono essere interpretati nel senso che ostano alla dichiarazione di decadenza di un marchio costituito dal cognome di un creatore con la motivazione che esso è usato, successivamente alla cessione, in condizioni tali da far credere in modo effettivo al pubblico che il creatore, il cui cognome costituisce il marchio, continui ancora a partecipare alla creazione dei prodotti contrassegnati da tale marchio, quando invece ciò non avviene più.
Per determinare se tale uso di un marchio debba essere considerato ingannevole, ai sensi di tali disposizioni, deve risultare dalle prove addotte che il marchio di cui trattasi non può più svolgere la sua funzione essenziale di indicazione d’origine, in particolare perché il comportamento del suo titolare crea effettivamente, nella mente del pubblico destinatario, la falsa impressione di un’associazione tra i prodotti contrassegnati dal marchio e il creatore, o quando l’uso del marchio comporta un rischio sufficientemente grave di tale inganno, e qualora non ci si possa più ragionevolmente aspettare che il pubblico destinatario non presuma che il creatore di cui trattasi abbia partecipato all’ideazione degli specifici prodotti contrassegnati dal marchio.
(
1
)	Lingua originale: l’inglese.
(
2
)	Come previsto dall’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (rifusione) (GU 2015, L 336, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 2015/2436») e dall’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (Versione codificata), (GU 2008, L 299, pag. 25), (in prosieguo: la «direttiva 2008/95»)
(
3
)	Sentenza del 30 marzo 2006, Emanuel (C‑259/04, EU:C:2006:215) (in prosieguo: la «sentenza Emanuel»).
(
4
)	Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).
(
5
)	Come spiegherò più avanti, ciò non è del tutto vero per la versione in lingua francese dell’articolo 20, lettera b), della direttiva 2015/2436, ma non ha alcun rilievo ai fini della regola che ne risulta.
(
6
)	Per «prodotti cosmetici e di bellezza» e «indumenti».
(
7
)	Per «indumenti (abbigliamento) per donne, uomini e bambini» e «servizi di disegnatori di moda; stilismo (vestiario)».
(
8
)	Tale è il contenuto, attualmente, dell’articolo 20, lettera b), della direttiva 2015/2436, e, in sostanza, di due predecessori giuridici di tale disposizione, vale a dire l’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95 e l’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 89/104.
(
9
)	Conclusioni presentate dall’avvocato generale Ruiz‑Jarabo Colomer nella causa Emanuel (C‑259/04, EU:C:2006:50, in prosieguo: le «conclusioni nella causa Emanuel», paragrafi 3 e 4).
(
10
)	Le norme applicabili del diritto dell’Unione utilizzano l’espressione «ingannare» (to deceit) nel contesto del pertinente impedimento alla registrazione di un marchio, mentre utilizzano l’espressione «indurre in errore» (to mislead) nel contesto del motivo pertinente di decadenza di un marchio (registrato). Senza che sia necessario approfondire detta scelta linguistica, osservo che la Corte ha utilizzato il termine «inganno» per riferirsi a entrambi gli scenari (registrazione e decadenza). Sentenza del 4 marzo 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (C‑87/97, EU:C:1999:115; in prosieguo: la «sentenza Gorgonzola», punto 41).
(
11
)	Il corsivo è mio. La regola oggi contenuta nell’articolo 4, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2015/2436 è in sostanza identica all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 89/104 oggetto della sentenza Emanuel. Tale impedimento alla registrazione costituisce uno dei diversi impedimenti o motivi di nullità dei marchi elencati, oggi, nell’articolo 3 della direttiva 2015/2436, che precludono la registrazione di un marchio e, se un marchio viene erroneamente registrato, possono portare alla dichiarazione di nullità dello stesso.
(
12
)	Sentenza Emanuel, punti 48 e 49.
(
13
)	V., ad esempio, sentenze dell’8 giugno 2017, W.F. Gözze Frottierweberei e Gözze (C‑689/15; in prosieguo: la «sentenza Gözze Frottierweberei, EU:C:2017:434, punto 41 e giurisprudenza ivi citata) o del 13 maggio 2020, SolNova/EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T‑86/19, EU:T:2020:199, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).
(
14
)	Conclusioni presentate dall’avvocato generale Cruz Villalón nella causa Backaldrin Österreich The Kornspitz Company (C‑409/12, EU:C:2013:563, in prosieguo: le «conclusioni nella causa Kornspitz», paragrafo 27).
(
15
)	V. conclusioni nella causa Emanuel, paragrafi da 35 a 40. Nell’ambito de marchi UE, l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (codificazione) (GU 2017, L 154, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento 2017/1001») dispone che «[i]l marchio UE, indipendentemente dal trasferimento dell’impresa, può essere trasferito per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato». Analogamente, l’articolo 21 dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: l’«accordo TRIPS»), che costituisce l’allegato 1 C dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1), dispone che «[i] membri possono determinare le condizioni relative alla licenza e alla cessione di marchi restando inteso che (…) il titolare di un marchio registrato ha il diritto di trasferire il marchio contestualmente o meno all’azienda cui il marchio appartiene».
(
16
)	Il corsivo è mio.
(
17
)	Conclusioni nella causa Emanuel, paragrafo 57. V. altresì, ad esempio, sentenza del 29 giugno 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Irlanda e Ornua (La Irlandesa 1943), T‑306/20; in prosieguo: la «sentenza La Irlandesa», punto 27).
(
18
)	V., ad esempio, sentenza del 22 marzo 2018, Safe Skies v EUIPO-Travel Sentry (TSA LOCK) (T‑60/17, EU:T:2018:164, punto 63 e giurisprudenza ivi citata) o sentenza La Irlandesa, punto 71.
(
19
)	Sentenza Gözze Frottierweberei, punto 55 e giurisprudenza ivi citata. Il corsivo è mio.
(
20
)	Sentenze del 14 dicembre 2022, Devin/EUIPO – Camera di Commercio e Industria di Haskovo (DEVIN) (T‑526/20, EU:T:2022:816, punto 119 e giurisprudenza ivi citata) o del 29 novembre 2023, Myforest Foods v EUIPO (MYBACON) (T‑107/23, EU:T:2023:769, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). A titolo esemplificativo, la natura ingannevole è stata confermata nel caso del segno «WINE OH!», utilizzato in relazione a «acque minerali e gassate e altre bevande analcoliche», a causa della contraddizione tra il segno e la natura dei prodotti che si suppone ne siano contrassegnati, percezione ulteriormente rafforzata dall’uso del punto esclamativo. Detto marchio è stato comunque considerato idoneo alla registrazione per altri prodotti e servizi. Decisione della quarta commissione di ricorso, 7 marzo 2006 R 1074/2005-4–WINE OH!, punti da 20 a 24.
(
21
)	Sentenza Frottierweberei e Gözze, punti 56 e 57.
(
22
)	Sentenza La Irlandesa, punto 68.
(
23
)	V., a tale proposito, sentenza del 10 marzo 2022, Maxxus Group (C‑183/21, EU:C:2022:174, punto 30).
(
24
)	Che figurava all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95, precedentemente applicabile.
(
25
)	Sentenze Gorgonzola, punto 41 e Emanuel, punto 47. Tale osservazione è stata effettuata nel contesto della direttiva 89/104, il cui articolo 12, paragrafo 2, lettera b), era la disposizione equivalente dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95. Nel contesto del marchio UE, v. sentenza La Irlandesa, punto 55 e giurisprudenza ivi citata, o sentenza del 22 giugno 2022, Unite the Union/EUIPO – WWRD Ireland (WATERFORD) (T‑739/20, EU:T:2022:381, punti da 46 a 49).
(
26
)	Osservo, peraltro, che con le sole due eccezioni delle lingue finlandese e ungherese, sembrerebbe che tutte le versioni linguistiche della direttiva 2008/95 già si basassero sull’idea di un (mero) rischio (o addirittura di una possibilità) di induzione in errore del pubblico.
(
27
)	V., ad esempio, sentenza del 29 aprile 2004, Björnekulla Fruktindustrier (C‑371/02, EU:C:2004:275, in prosieguo: la «sentenza Björnekulla», punto 16).
(
28
)	Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), Direttive in materia di marchi, disegni e modelli, Parte D Annullamento, Sezione 2 Norme sostanziali, 31 marzo 2024, pag. 584, disponibile su https://guidelines.euipo.europa.eu/, a pag. 1565, punto 2.4.4.
(
29
)	Ibidem. Il marchio Mövenpick of Switzerland è stato annullato perché i prodotti in questione erano fabbricati in Germania. Decisione della Prima commissione di ricorso del 12 febbraio 2009, R 0697/2008‑1, Biscosuisse – Chocosuisse c. Mövenpick Holding, punti da 17 a 19.
(
30
)	Sentenza Emanuel, punto 48 nonché paragrafo 31 delle presenti conclusioni.
(
31
)	Sentenza del 14 maggio 2009, Fiorucci/UAMI– Edwin (ELIO FIORUCCI) (T‑165/06, EU:T:2009:157, in prosieguo: la «sentenza Fiorucci», punti 30 e 31). V. altresì conclusioni nella causa Emanuel, paragrafo 63.
(
32
)	Considerando 31 della direttiva 2015/2436. V. altresì sentenza del 22 ottobre 2020, Ferrari (C‑720/18 e C‑721/18, EU:C:2020:854, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
(
33
)	Sentenza del 15 gennaio 2009, Silberquelle (C‑495/07, EU:C:2009:10, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).
(
34
)	V. conclusioni presentate nella causa Kornspitz, paragrafo 30. Nelle conclusioni presentate dall’avvocato generale Léger nella causa Björnekulla Fruktindustrier (C‑371/02, EU:C:2003:615, paragrafo 50) sono riportati gli esempi di «walkman», «cellophane» o «aspirina».
(
35
)	Sentenza del 6 marzo 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company (C‑409/12, EU:C:2014:130, punto 22, e giurisprudenza ivi citata; in prosieguo: la «sentenza Kornspitz»).
(
36
)	V. sentenza Kornspitz, punto 22, e sentenza Björnekulla, punto 22.
(
37
)	Articolo 3 della direttiva 2015/2436. V. altresì considerando 13 della direttiva 2015/2436, in tal senso, e considerando 16 che fa riferimento al fatto che la tutela «mira in particolare a garantire la funzione d’origine del marchio di impresa». V. sentenza Kornspitz, punto 21 e giurisprudenza ivi citata.
(
38
)	Sentenza Kornspitz, punto 22 e giurisprudenza ivi citata.
(
39
)	Sentenza Fiorucci, punti 36 e 37, nel contesto del marchio dell’Unione europea.
(
40
)	Conclusioni presentate nella causa Emanuel, paragrafo 70.
(
41
)	Sentenza Fiorucci, punti 30 e 31.
(
42
)	Per un’applicazione ai marchi, v. sentenza del 30 gennaio 2019, Planta Tabak (C‑220/17, in prosieguo: la sentenza Planta Tabak, EU:C:2019:76, punti da 91 a 100) o sentenza della CEDU dell’11 gennaio 2007, Anheuser-Busch Inc c. Portogallo (CE:ECHR:2007:0111JUD007304901, § 72, nel contesto dell’articolo 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che garantisce il diritto alla protezione della proprietà.
(
43
)	Come è stato ad esempio riconosciuto nelle conclusioni presentate dall’avvocato generale Jacobs nella causa Parfums Christian Dior (C‑337/95, EU:C:1997:222, paragrafo 39). Per il riconoscimento delle gravi conseguenze della decadenza, v. conclusioni presentate nella causa Kornspitz, paragrafo 30.
(
44
)	Sentenza Planta Tabak, punto 94 e giurisprudenza ivi citata.
(
45
)	V., in tal senso e ad esempio, sentenza del 30 gennaio 2024, Landeshauptmann von Wien (Ricongiungimento familiare con un minore rifugiato) (C‑560/20, EU:C:2024:96, punto 48).
(
46
)	Sentenza del 27 aprile 2006, Levi Strauss (C‑145/05, EU:C:2006:264, punto 27).
(
47
)	Ibidem, punto 29, nonché sentenza Kornspitz, punto 32 e giurisprudenza ivi citata. V. altresì conclusioni presentate nella causa Kornspitz, paragrafo 31. Rilevo che tale contemperamento è ulteriormente rafforzato dalla regola, derivante dall’articolo 21 della direttiva 2015/2436, secondo la quale quando i motivi di decadenza sussistono soltanto per determinati beni o servizi, la decadenza deve riguardare solo questi ultimi.