UZNESENIE VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata komora)
1. februára 2018 (*)
„Ochranná známka Európskej únie – Medzinárodný zápis s vyznačením Európskej únie – Obrazová ochranná známka EXPRESSVPN – Absolútny dôvod zamietnutia – Návrh na zmenu rozhodnutia – Jediný žalobný návrh – Neprípustnosť“
Vo veci T‑265/17,
ExpressVPN Ltd, so sídlom v Glen Vine (ostrov Man), v zastúpení: A. Muir Wood, barrister,
žalobkyňa,
proti
Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: J. Ivanauskas, splnomocnený zástupca,
žalovanému,
ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu EUIPO zo 16. februára 2017 (vec R 1352/2016‑5) týkajúcemu sa medzinárodného zápisu s vyznačením Európskej únie č. 1265562 na obrazovej ochrannej známke EXPRESSVPN,
VŠEOBECNÝ SÚD (deviata komora),
v zložení: predseda komory S. Gervasoni, sudcovia L. Madise a R. da Silva Passos (spravodajca),
tajomník: E. Coulon,
so zreteľom na žalobu a žiadosť o dôverné zaobchádzanie podané do kancelárie Všeobecného súdu 5. mája 2017,
so zreteľom na námietku neprípustnosti podanú do kancelárie Všeobecného súdu 22. júna 2017,
so zreteľom na pripomienky žalobkyne podané do kancelárie Všeobecného súdu 21. augusta 2017,
vydal toto
Uznesenie
1        Dňa 3. júla 2015 žalobkyňa ExpressVPN Ltd podala na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) prihlášku na ochranu medzinárodného zápisu č. 1 265 562 na základe nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1), v znení zmien a doplnení [nahradeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1)].
2        Prihlasovanou ochrannou známkou je toto obrazové označenie:
3        Služby uvedené v prihláške patria do triedy 42 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu: „Poskytovanie poradenstva, informácií a služieb v oblasti informačných technológií; služby v oblasti zabezpečenia údajov; vývoj softvéru“.
4        Dňa 26. mája 2016 prieskumový pracovník zamietol prihlášku na zápis na základe článku 7 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 2 nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1, písm. b) a c) a ods. 2 nariadenia 2017/1001] z toho dôvodu, že označenie, ktoré je predmetom prihlášky, je na jednej strane opisné a na druhej strane nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Prieskumový pracovník tiež zamietol tvrdenie žalobkyne založené na tom, že označenie, ktoré je predmetom prihlášky, nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť prostredníctvom jeho používania v zmysle článku 7 ods. 3 tohto nariadenia (teraz článok 7 ods. 3 nariadenia 2017/1001).
5        Dňa 25. júla 2016 žalobkyňa podala odvolanie na EUIPO proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka.
6        Rozhodnutím zo 16. februára 2017 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) piaty odvolací senát EUIPO toto odvolanie zamietol. V prvom rade sa odvolací senát v podstate domnieval, že označenie, ktoré je predmetom prihlášky, je opisné, keďže pokiaľ ide o anglofónnu verejnosť s nadpriemernou úrovňou pozornosti, opisuje charakteristiky prihlásených služieb. Ďalej dospel k záveru, že uvedené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Napokon sa odvolací senát domnieval, že dôkazy predložené žalobkyňou nepodporili tvrdenie, že prvok „expressvpn“ je rozpoznateľný ako ochranná známka majiteľa medzinárodného zápisu.
Návrhy účastníkov konania
7        Žalobkyňa v žalobe navrhuje, aby Všeobecný súd:
–        „zmenil napadnuté rozhodnutie s cieľom umožniť zápis ochrannej známky z dôvodu, že ochranná známka nie je opisná a nechýba jej rozlišovacia spôsobilosť, a to vzhľadom na dôkaz o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti predložený prieskumovému pracovníkovi, ako aj piatemu odvolaciemu senátu“,
–        uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.
8        EUIPO v rámci námietky neprípustnosti navrhuje, aby Všeobecný súd:
–        zamietol žalobu ako neprípustnú,
–        uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania,
–        subsidiárne stanovil nový termín na pokračovanie v konaní, ak Všeobecný súd bude považovať žalobu za prípustnú.
9        Žalobkyňa vo svojich pripomienkach k námietke neprípustnosti navrhuje, aby Všeobecný súd zamietol námietku neprípustnosti. Spresňuje, že svojím návrhom sa domáha len zmeny napadnutého rozhodnutia, „ktorá tak umožní zápis ochrannej známky do registra ochranných známok Európskej únie [EUIPO] a zabezpečí ochranu v rámci Európskej únie“. Žiada tiež vyhovieť subsidiárnemu návrhu EUIPO na pokračovanie v konaní a uložiť EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania o námietke neprípustnosti.
Právny stav
10      Podľa článku 130 ods. 1 a 7 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu, ak o to žalovaný požiada, môže Všeobecný súd rozhodnúť o neprípustnosti pred prejednaním veci samej.
11      Keďže v prejednávanej veci EUIPO požiadal, aby sa rozhodlo o neprípustnosti žaloby, Všeobecný súd po zistení, že spisový materiál je dostatočne jasný, rozhodne o prípustnosti žaloby bez ďalšieho konania.
12      Na podporu námietky neprípustnosti EUIPO v podstate tvrdí, že žaloba je neprípustná, keďže jediný bod žalobného návrhu sa domáha zmeny napadnutého rozhodnutia tak, aby prihlasovaná ochranná známka mohla byť zapísaná. Všeobecný súd však nie je príslušný rozhodnúť o návrhu, ktorý smeruje k tomu, aby zmenil rozhodnutie odvolacieho senátu v tom zmysle, že buď sám vykoná zápis ochrannej známky, alebo o to požiada EUIPO.
13      Žalobkyňa vo svojich pripomienkach k námietke neprípustnosti spresňuje, že sa domáha len zmeny napadnutého rozhodnutia „ktorá tak umožní zápis ochrannej známky do registra ochranných známok Európskej únie [EUIPO] a zabezpečí ochranu v rámci Európskej únie“.
14      V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že jediný bod návrhu tejto žaloby predstavuje návrh na zmenu rozhodnutia v zmysle článku 65 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 72 ods. 3 nariadenia 2017/1001), ktorý stanovuje, že pokiaľ ide o žaloby podané proti rozhodnutiam odvolacích senátov, „Všeobecný súd má právomoc napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť“. Keďže žalobkyňa vo svojich pripomienkach k námietke neprípustnosti zdôraznila, že sa domáha len „zmeny“ napadnutého rozhodnutia, „ktorá tak umožní zápis ochrannej známky“, nie je možné, aby Všeobecný súd v prejednávanej veci vykladal tento jediný bod žalobného návrhu v tom zmysle, že sa domáha okrem zmeny aj zrušenia uvedeného rozhodnutia.
15      Súdny dvor však už v minulosti rozhodol, že zrušenie rozhodnutia alebo jeho časti predstavuje nevyhnutný predpoklad pre možnosť vyhovieť návrhu na zmenu v zmysle článku 65 ods. 3 nariadenia č. 207/2009, a tak nie je možné vyhovieť takejto žiadosti, pokiaľ sa zároveň nenavrhuje zrušenie napadnutého rozhodnutia [pozri v tomto zmysle rozsudok z 30. novembra 2006, Camper/ÚHVT ‑ JC (BROTHERS by CAMPER), T‑43/05, neuverejnený, EU:T:2006:370, bod 99].
16      V každom prípade, pokiaľ návrh žalobkyne smeruje k „zápisu ochrannej známky do registra ochranných známok v Európskej únii zo strany EUIPO“, je potrebné pripomenúť, že opravná právomoc Všeobecného súdu spočíva v tom, že prijme rozhodnutie, ktoré mal prijať odvolací senát v súlade s ustanoveniami nariadenia č. 207/2009 [pozri v tomto zmysle rozsudky z 12. septembra 2007, Koipe/OHMI – Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, EU:T:2007:264, body 29 a 30; z 11. februára 2009, Bayern Innovativ/OHMI – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), T‑413/07, neuverejnený, EU:T:2009:34, body 14 až 16, a z 9. septembra 2011, Deutsche Bahn/ÚHVT – DSB (IC4), T‑274/09, neuverejnený, EU:T:2011:451, bod 22].
17      Preto prípustnosť žalobného návrhu, ktorý smeruje k tomu, aby Všeobecný súd zmenil rozhodnutie odvolacieho senátu, sa musí posúdiť so zreteľom na právomoci, ktoré priznáva tomuto senátu nariadenie č. 207/2009.
18      Na jednej strane treba zdôrazniť, že podľa článku 64 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 71 ods. 1 nariadenia 2017/1001) po preskúmaní odvolania podaného proti rozhodnutiu jedného z oddelení uvedených v článku 58 ods. 1 tohto nariadenia (teraz článok 66 ods. 1 nariadenia 2017/1001), odvolací senát „môže buď vykonávať všetky právomoci oddelenia zodpovedného za rozhodnutie, voči ktorému sa podáva odvolanie, alebo vec vrátiť tomuto oddeleniu na ďalšie konanie“. Z toho vyplýva, že odvolací senát nemá právomoc udeliť príkaz oddeleniu, ktorého rozhodnutie preskúmal [uznesenia z 30. júna 2009, Securvita/OHMI (Natur‑Aktien‑Index), T‑285/08, EU:T:2009:230, bod 16, a zo 17. mája 2017, Piper Verlag/EUIPO (THE TRAVEL EPISODES), T‑164/16, neuverejnený, EU:T:2017:352, bod 18].
19      Na druhej strane treba pripomenúť, že zápis ochrannej známky Európskej Únie vyplýva z konštatovania, že sú splnené podmienky, ktoré stanovuje článok 45 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 51 nariadenia 2017/1001), pričom treba spresniť, že oddelenia EUIPO, ktoré majú právomoc v oblasti zápisu ochranných známok Európskej únie, neprijímajú v tomto ohľade formálne rozhodnutie, ktoré by mohlo byť predmetom odvolania.
20      Článok 45 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 totiž stanovuje, že „ak prihláška spĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení a ak v lehote uvedenej v článku 41 ods. 1 neboli podané žiadne námietky alebo ak boli námietky s konečnou platnosťou vzaté späť, zamietnuté alebo sa inak stali bezpredmetnými, ochranná známka a údaje uvedené v článku 87 ods. 2 sa zapíšu do registra“ (článok 41 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, teraz článok 46 ods. 1 nariadenia 2017/1001 a článok 87 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, teraz článok 111 nariadenia 2017/1001).
21      Na základe článku 131 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 160 nariadenia 2017/1001) je však prieskumový pracovník zodpovedný za prijímanie rozhodnutí v mene EUIPO v súvislosti s prihláškou ochrannej známky Európskej únie, vrátane záležitostí uvedených v článkoch 36, 37 a 68 uvedeného nariadenia (teraz články 41, 42 a 76 nariadenia 2017/1001), s výnimkou prípadov, keď je zodpovedné námietkové oddelenie. Ďalej na základe článku 132 ods. 1 tohto nariadenia (teraz článok 161 ods. 1 nariadenia 2017/1001) námietkové oddelenie je zodpovedné za prijímanie rozhodnutí vo veci námietok voči prihláške ochrannej známky Európskej únie.
22      Z ustanovení citovaných v bodoch 20 a 21 vyššie vyplýva, že právomoci zverené prieskumovému pracovníkovi a námietkovému oddeleniu nesmerujú ku skonštatovaniu toho, že sú splnené všetky podmienky pre zápis ochrannej známky Spoločenstva, ktoré stanovuje článok 45 nariadenia č. 207/2009.
23      Z toho vyplýva, že v rámci odvolaní podaných proti rozhodnutiam prieskumového pracovníka alebo námietkového oddelenia v súlade s článkom 58 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 odvolací senát so zreteľom na právomoci, ktoré mu priznáva článok 64 ods. 1 tohto nariadenia, môže rozhodnúť len o niektorých podmienkach zápisu ochrannej známky Európskej únie spomínaných v bode 21 vyššie, to znamená buď o súlade prihlášky s ustanoveniami uvedeného nariadenia, alebo o námietke podanej proti prihláške.
24      Preto je nutné konštatovať, že odvolací senát nemá právomoc rozhodovať o návrhu, ktorý smeruje k tomu, aby zapísal ochrannú známku Európskej únie (pozri uznesenie zo 17. mája 2017, THE TRAVEL EPISODES, T‑164/16, neuverejnené, EU:T:2017:352, bod 24 a citovanú judikatúru).
25      Za týchto okolností ani Všeobecnému súdu neprislúcha rozhodnúť o návrhu na zmenu, ktorý smeruje k tomu, aby zmenil rozhodnutie odvolacieho senátu v tomto zmysle (uznesenie z 30. júna 2009, Natur‑Aktien‑Index, T‑285/08, EU:T:2009:230, bod 23).
26      Zo všetkých predchádzajúcich úvah vyplýva, že treba zamietnuť žalobu ako neprípustnú bez toho, aby bolo potrebné rozhodnúť o žiadosti žalobkyne o dôverné zaobchádzanie.
O trovách
27      Podľa článku 134 ods. 1 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.
28      Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ju na náhradu trov konania v súlade s návrhom EUIPO.
Z týchto dôvodov
VŠEOBECNÝ SÚD (deviata komora)
nariadil:
1.      Žaloba sa zamieta.
2.      ExpressVPN Ltd je povinná nahradiť trovy konania.
V Luxemburgu 1. februára 2018.
Tajomník
Predseda
E. Coulon
S. Gervasoni
* Jazyk konania: angličtina.