Cauza T‑425/24
Ffauf Italia SpA
împotriva
Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală
Hotărârea Tribunalului (Camera a doua) din 10 septembrie 2025
„ Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative pastaZARA Sublime – Marca Uniunii Europene verbală anterioară ZARA – Motiv relativ de refuz – Lipsa unei atingeri aduse renumelui – Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 – Inexistența unei legături între semne – Lipsa riscului unui profit necuvenit obținut din marca de renume – Existența unui motiv întemeiat pentru utilizarea mărcii solicitate
1.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare care se bucură de renume – Protecție a mărcii anterioare de renume extinsă la produse sau la servicii nesimilare – Marca figurativă pastaZARA Sublime și marca verbală ZARA
[Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. (5)]
(a se vedea punctele 39, 59, 69, 90, 91 și 115)
2.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare care se bucură de renume – Protecție a mărcii anterioare de renume extinsă la produse sau la servicii nesimilare – Existența unui motiv întemeiat pentru utilizarea mărcii solicitate – Criterii de apreciere
[Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. (5)]
(a se vedea punctele 96-99, 110, 111 și 113)
Rezumat
Tribunalul anulează Decizia camerei de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)(1) și constată, pentru prima dată, că există un motiv întemeiat pentru utilizarea unor semne echivalente cu o marcă solicitată care cuprind elementul verbal ce constituie o marcă de renume.
Reclamanta, Ffauf Italia SpA, a depus la EUIPO o cerere de înregistrare a mărcii figurative „pastaZARA Sublime” pentru paste alimentare(2). În temeiul mărcii Uniunii Europene verbale anterioare „ZARA”, Industria de Diseño Textil, SA, a formulat opoziție la înregistrarea mărcii solicitate(3), care a fost admisă de divizia de opoziție a EUIPO(4).
În aceste condiții, reclamanta a formulat o cale de atac în fața camerei de recurs a EUIPO, care a respins‑o cu motivarea că marca anterioară se bucura de renume la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii solicitate, că cele două mărci prezentau un grad ridicat de similitudine și că, atunci când publicul relevant se va confrunta cu marca solicitată, o va asocia cu marca anterioară. În plus, ea a considerat că există riscul ca utilizarea mărcii solicitate, pentru care titularul său nu a demonstrat un motiv întemeiat, să obțină un profit necuvenit din renumele mărcii anterioare.
În aceste împrejurări, reclamanta a sesizat Tribunalul cu o acțiune în anularea acestei decizii.
Aprecierea Tribunalului
Tribunalul se pronunță cu privire la existența unui motiv întemeiat pentru utilizarea mărcii solicitate de reclamantă.
În această privință, trebuie amintit că noțiunea de „motiv întemeiat” nu poate include numai motive obiectiv imperative, ci poate să privească și interesele subiective ale unui terț care utilizează un semn identic sau similar cu marca de renume. „Motivul întemeiat” este, așadar, o expresie a obiectivului general al Regulamentului nr. 40/94, care este realizarea unui echilibru între, pe de o parte, interesele titularului unei mărci de a apăra funcția esențială a acesteia și, pe de altă parte, interesele unui terț de a utiliza în comerț un asemenea semn pentru a desemna produsele și serviciile pe care le comercializează. Astfel, utilizarea de către un terț a unui semn similar unei mărci de renume poate fi calificată drept motiv întemeiat dacă se dovedește că acest semn a fost utilizat anterior depunerii mărcii de renume și că această utilizare este de bună‑credință. Aceste elemente se apreciază ținând seama în special de răspândirea și de reputația semnului în rândul publicului relevant, de gradul de proximitate între produsele și serviciile în cauză și de relevanța economică și comercială a utilizării semnului pentru produsele în cauză.
În speță, Tribunalul arată, mai întâi, că reclamanta a utilizat semne care prezintă elementul verbal „pastazara” pentru comercializarea produselor sale înaintea depunerii mărcii anterioare ZARA, și anume la 3 iulie 2001.
În continuare, Tribunalul observă că elementele de probă prezentate de reclamantă demonstrează buna‑credință a acestei utilizări. Astfel, pe de o parte, rezultă că utilizarea denumirii „Zara” de către reclamantă are legătură cu originea activității sale în orașul Zara (devenit Zadar, Croația) în anii 1930 și că reclamanta a utilizat deja semne care cuprindeau această denumire pentru a desemna paste alimentare sau produse similare, chiar înainte de prima utilizare a mărcii anterioare în anul 1975. Pe de altă parte, reclamanta este titulara unor înregistrări internaționale de mărci care conțin elementul verbal „pastazara” și comercializează paste alimentare sub semne care conțin acest element verbal pe teritoriul mai multor state membre ale Uniunii. Aceste elemente atestă relevanța economică și comercială a utilizării semnelor care conțin elementul verbal „pastazara” pentru reclamantă.
În plus, Tribunalul subliniază că produsele de modă desemnate de marca de renume și pastele alimentare vizate de marca solicitată nu au nimic în comun, deoarece nu sunt nici complementare, nici concurente și sunt în general propuse de societăți diferite, active în sectoare diferite.
În sfârșit, Tribunalul precizează că noțiunea „motiv întemeiat” nu este condiționată de împrejurarea ca utilizarea semnului să fie necesară pentru comercializarea produselor în discuție, de constatarea unui nivel specific de recunoaștere a semnului în discuție, de un anumit nivel de investiții și de eforturi de promovare sau de beneficiul unei cote de piață. Cu toate acestea, elementele de probă prezentate demonstrează activitățile reclamantei de comercializare a pastelor sub diferite mărci care cuprind elementul verbal „pastazara” într‑o parte semnificativă a Uniunii, precum și eforturile depuse de reclamantă pentru a apăra utilizarea semnelor respective prin intermediul litigiilor inițiate în fața diferitor instanțe naționale.
Având în vedere cele de mai sus, Tribunalul concluzionează că reclamanta a dovedit existența unui motiv întemeiat pentru utilizarea elementului verbal „pastazara” în cadrul mărcii solicitate și anulează decizia camerei de recurs.
1      Decizia Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 3 iunie 2024 (cauza R 1576/2023‑5).
2      Era vorba despre produse din clasa 30 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare.
3      Întemeiată pe articolul 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol.1, p. 146).
4      În temeiul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.