62003TJ0291
FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)
den 12 september 2007 (
*1
)
”Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsordmärket GRANA BIRAGHI — Skydd för ursprungsbeteckningen grana padano — Generisk beskaffenhet saknas — Artikel 142 i förordning (EG) nr 40/94 — Förordning (EEG) nr 2081/92”
I mål T-291/03,
Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano, Desenzano del Garda (Italien), företrätt av advokaterna P. Perani, P. Colombo, och A. Schmitt,
sökande,
med stöd av
Republiken Italien, företrädd av G. Aiello, avvocato dello Stato,
intervenient,
mot
Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av M. Buffolo och O. Montalto, båda i egenskap av ombud,
svarande,
varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid förstainstansrätten, var
Biraghi SpA, Cavallermaggiore (Italien), företrätt av advokaterna F. Antenucci, F. Giuggia, P. Mayer och J.-L. Schiltz,
angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 16 juni 2003 (ärende R 153/2002-1) om ett ogiltighetsförfarande mellan Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano och Biraghi SpA,
meddelar
FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)
sammansatt av ordföranden H. Legal samt domarna I. Wiszniewska-Białecka och E. Moavero Milanesi,
justitiesekreterare: förste handläggaren J. Palacio González,
med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 21 augusti 2003,
med beaktande av intervenientens och harmoniseringsbyråns svarsinlagor som inkom till förstainstansrättens kansli den 23 december 2003 och den 17 februari 2004,
med beaktande av sökandens, harmoniseringsbyråns och intervenientens yttranden över Republiken Italiens interventionsansökan av den 18 december 2003, vilka inkom till förstainstansrättens kansli den 29, den 16 och den 29 januari 2004,
med beaktande av det beslut som ordföranden för förstainstansrättens första avdelning fattade den 5 mars 2004 om tillåtelse för Republiken Italien att intervenera till stöd för sökandens yrkanden,
med beaktande av Republiken Italiens interventionsinlaga och intervenientens yttranden över denna som inkom till förstainstansrättens kansli den 16 april och den 21 maj 2004,
efter förhandlingen den 28 februari 2007,
följande
Dom
Tillämpliga bestämmelser
1
I artikel 142 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i den lydelse som är tillämplig på förevarande mål, föreskrivs följande:
”Bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 … särskilt artikel 14, skall inte påverkas av den här förordningen.”
2
I artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EGT L 208, s. 1; svensk specialutgåva, område 3, volym 43, s. 153), i den lydelse som är tillämplig på förevarande mål, beskrivs begreppet ursprungsbeteckning i följande ordalag:
”2.   I denna förordning används följande uttryck med de betydelser som här anges:
a)
ursprungsbeteckning: Namn på en region, en ort eller i undantagsfall ett land, använt för att beskriva en jordbruksprodukt eller ett livsmedel
—
som härstammar från ifrågavarande region, ort eller land, och
—
vars kvalitet eller egenskaper helt eller väsentligen beror på viss geografisk omgivning med de naturliga och mänskliga faktorer som därtill hör och vars framställning, bearbetning och beredning äger rum i det ifrågavarande geografiska området.
…
3.   Vissa traditionella geografiska eller icke-geografiska namn på en jordbruksprodukt eller ett livsmedel som härstammar från en viss region eller viss ort och som uppfyller de villkor som avses i andra strecksatsen i punkt 2 a skall också betraktas som ursprungsbeteckningar.”
3
I artikel 3 i förordning nr 2081/92 föreskrivs bland annat följande:
”1.   Namn som har blivit generiska får inte registreras.
I denna förordning avses med namn som har blivit generiskt ett namn på en jordbruksprodukt eller ett livsmedel som, visserligen har samband med den ort eller den region där produkten eller livsmedlet från början framställdes eller marknadsfördes men har blivit den allmänna benämningen på produkten eller livsmedlet i fråga.
När det skall avgöras huruvida ett namn har blivit generiskt, skall hänsyn tas till alla faktorer, i synnerhet
—
förhållandena i den medlemsstat som namnet kommer från och i de områden där produkten eller livsmedlet konsumeras,
—
förhållandena i andra medlemsstater,
—
berörd nationell lagstiftning och gemenskapslagstiftning.”
4
I artikel 13 i förordning nr 2081/92 föreskrivs bland annat följande:
”1.   Registrerade beteckningar skall skyddas mot följande.
a)
Varje direkt eller indirekt kommersiellt bruk av den skyddade beteckningen för produkter som inte omfattas av registreringen i den mån dessa produkter är jämförbara med de produkter som har registrerats under beteckningen i fråga eller detta bruk av den skyddade beteckningen innebär att dennas anseende exploateras.
b)
Varje obehörigt bruk, imitation eller anspelning, även när produktens verkliga ursprung anges eller det skyddade namnet har översatts eller åtföljs av uttryck som ’stil’, ’typ’, ’metod’, ’sådan som tillverkas i’, ’imitation’ eller dylikt.
c)
Varje annan osann eller vilseledande uppgift om ursprung, härkomst, beskaffenhet eller väsentliga egenskaper hos produkten på dennas inre eller yttre förpackning, reklammaterial eller handlingar, liksom förpackning av produkten i behållare som är ägnad att inge en oriktig föreställning om produktens verkliga ursprung.
d)
Annat beteende som är ägnat att vilseleda allmänheten om produktens verkliga ursprung.
När det i en registrerad beteckning ingår en benämning på en jordbruksprodukt eller ett livsmedel och denna benämning anses generisk, skall det inte anses strida mot reglerna i punkt a eller b ovan att använda denna generiska benämning om jordbruksprodukten eller livsmedlet i fråga.
2.   Medlemsstaterna får dock, med undantag från punkt 1 a och 1 b, behålla nationella ordningar om rätt att bruka beteckningar som registrerats i enlighet med artikel 17 under en period av högst fem år efter den dag registreringen offentliggörs …
Skyddade beteckningar får inte bli generiska.”
5
I artikel 14.1 i förordning nr 2081/92 anges bland annat följande:
”När en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning registrerats i enlighet med denna förordning, skall ansökan om registrering av ett varumärke som svarar mot något av de fall som nämns i artikel 13 och som avser samma slags produkt, avslås om ansökningen ingivits efter dagen för det offentliggörande som avses i artikel 6.2.
Varumärkesregistrering som har skett i strid med vad som sägs i föregående stycke skall förklaras ogiltig.”
6
I artikel 15.1 i förordning nr 2081/92 föreskrivs följande förfarande när sådana åtgärder vidtas som föreskrivs i den förordningen:
”Kommissionen skall biträdas av en kommitté …”
7
I artikel 17 i förordning nr 2081/92 anges bland annat följande:
”1.   Inom sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft, skall medlemsstaterna meddela kommissionen vilka hos dem skyddade beteckningarna eller, vad gäller medlemsstater som saknar sådant skyddssystem, vilka inarbetade beteckningar de önskar registrera i enlighet med denna förordning.
2.   I enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 15 skall kommissionen registrera de av de beteckningar som avses i punkt 1 vilka uppfyller kraven i artikel 2 och 4. Artikel 7 skall inte vara tillämplig. Generiska beteckningar skall dock inte registreras.
…”
8
I artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 av den 12 juni 1996 om registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i förordning nr 2081/92 (EGT L 148, s. 1), föreskrivs bland annat att ”[d]e beteckningar som anges i bilagan skall registreras som skyddad geografisk beteckning (SGB) eller skyddad ursprungsbeteckning (SUB) enligt artikel 17 i förordning … nr 2081/92”. I punkt A i bilagan till förordning nr 1107/96 (Produkter i bilaga II till fördraget avsedda som livsmedel) anges under ”ost”, ”Italien”, bland annat beteckningarna Grana Padano (SUB) och Parmigiano Reggiano (SUB).
Bakgrund till tvisten
9
Den 2 februari 1998 gav Biraghi SpA in en ansökan till harmoniseringsbyrån om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket GRANA BIRAGHI i enlighet med förordning nr 40/94.
10
De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 29 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: ”ost, speciellt ost av komjölk, lagrad ost, hårdost, hela ostar, ostbitar med eller utan ostkanter, förpackad ost i olika former, riven och förpackad ost”.
11
Det sökta varumärket registrerades den 2 juni 1999 och offentliggjordes i Bulletinen för gemenskapsvarumärken av den 26 juli 1999.
12
Den 22 oktober 1999 gav Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano (nedan kallat Consorzio eller sökanden) med stöd av artikel 55 i förordning nr 40/94 in en ansökan om ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärket GRANA BIRAGHI till harmoniseringsbyrån. Sökanden hävdade att registreringen av detta varumärke stred mot skyddet av ursprungsbeteckningen grana padano med stöd av förordning nr 2081/92 samt mot artiklarna 7.1 g, 51.1 a, 8.1 och 52.1 a i förordning nr 40/94. Med avseende på den sistnämnda bestämmelsen åberopade sökanden registrering av de äldre nationella och internationella varumärkena GRANA och GRANA PADANO.
13
Genom beslut av den 28 november 2001 biföll harmoniseringsbyråns annulleringsenhet Consorzios ansökan om ogiltighetsförklaring med stöd av artikel 14 i förordning nr 2081/92.
14
Biraghi överklagade detta beslut den 24 januari 2002 och anförde att ordet grana var generiskt och beskrivande.
15
Genom beslut av den 16 juni 2003 (ärende R 153/2002-1) (nedan kallat det angripna beslutet) biföll första överklagandenämnden Biraghis överklagande och upphävde annulleringsenhetens beslut samt avslog ansökan om ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärket GRANA BIRAGHI. Överklagandenämnden fann att ordet grana var generiskt och beskrev en viktig egenskap hos de ifrågavarande varorna. Den omständigheten att SUB grana padano förelåg utgjorde mot bakgrund av artikel 13.1 i förordning nr 2081/92 därvid inte något hinder mot registrering av kännetecknet GRANA BIRAGHI som gemenskapsvarumärke.
Parternas yrkanden
16
Sökanden har, med stöd av Republiken Italien, yrkat att förstainstansrätten skall ogiltigförklara registreringen av gemenskapsvarumärket GRANA BIRAGHI.
17
Harmoniseringsbyrån och Biraghi har yrkat att förstainstansrätten skall
—
ogilla talan,
—
förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.
18
Sökanden har kompletterat sina yrkanden under förhandlingen och yrkat att förstainstansrätten skall förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna. Harmoniseringsbyrån har härvid för sin del anfört att det enligt förstainstansrättens senaste rättspraxis är möjligt för harmoniseringsbyrån att ställa sig bakom sökandens yrkanden och yrkat att det angripna beslutet skall ogiltigförklaras. Harmoniseringsbyrån har vidare medgett att bära sin rättegångskostnad. Förstainstansrätten har fört in dessa uttalanden i förhandlingsprotokollet.
Huruvida talan kan prövas i sak
Sökandens och harmoniseringsbyråns yrkanden
19
Förstainstansrätten konstaterar inledningsvis att det, även om sökandens yrkanden formellt avser ogiltigförklaring av registreringen av gemenskapsvarumärket GRANA BIRAGHI, såsom har bekräftats under förhandlingen tydligt framgår av ansökan att sökanden genom förevarande talan i sak syftar till att det angripna beslutet skall ogiltigförklaras. Grunden för talan är att överklagandenämnden gjorde fel då den ansåg att den omständigheten att ursprungsbeteckningen grana padano förelåg inte utgjorde hinder mot att det ovannämnda varumärket registrerades.
20
Förstainstansrätten konstaterar med avseende på harmoniseringsbyråns yrkanden att harmoniseringsbyrån, i den svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 17 februari 2004, har yrkat att talan skall ogillas. Grunden är att överklagandenämnden inte tillämpade bedömningskriterierna för generisk beskaffenhet på ett riktigt sätt på ett av de ord som ingår i ifrågavarande SUB. Förstainstansrätten konstaterar vidare att harmoniseringsbyrån har överlåtit bedömningen i detta avseende till förstainstansrätten.
21
Harmoniseringsbyrån har under förhandlingen förklarat att byrån, mot bakgrund av förstainstansrättens dom av den 30 juni 2004 i mål T-107/02, GE Betz mot harmoniseringsbyrån – Atofina Chemicals (BIOMATE) (REG 2004, s. II-1845), av den 25 oktober 2005 i mål T-379/03, Peek & Cloppenburg mot harmoniseringsbyrån (Cloppenburg) (REG 2005, s. II-4633), och av den 12 juli 2006 i mål T-97/05, Rossi mot harmoniseringsbyrån – Marcorossi (MARCOROSSI), ej offentliggjort i rättsfallssamlingen, inte är skyldig att alltid försvara beslut som fattats av överklagandenämnderna. Harmoniseringsbyrån har därför ställt sig bakom sökandens yrkanden och har yrkat att det angripna beslutet skall ogiltigförklaras.
22
Förstainstansrätten anger att harmoniseringsbyrån således, utan att därvid ändra ramen för rättegången, får dels yrka att en annan parts talan skall bifallas, dels stödja den partens argument. Harmoniseringsbyrån kan däremot inte självständigt framställa yrkanden om ogiltigförklaring eller åberopa grunder till stöd för ogiltigförklaring som inte åberopats av de andra parterna (förstainstansrättens dom av den 4 maj 2005 i mål T-22/04, Reemark mot harmoniseringsbyrån – Bluenet (Westlife), REG 2005, s. II-1559, punkt 18).
23
I förevarande mål har harmoniseringsbyrån både i sin svarsinlaga och vid förhandlingen tydligt uttryckt en vilja att stödja sökandens yrkanden och grunder. Harmoniseringsbyrån har uttryckligen i svarsinlagan angett att byrån formellt yrkade att talan skulle ogillas endast på grund av att den inte ansåg sig ha möjlighet enligt förordning nr 40/94 att yrka att ett beslut fattat av överklagandenämnderna skulle ogiltigförklaras. Såsom framgår av föregående punkt och i överensstämmelse med den rättspraxis som harmoniseringsbyrån har åberopat vid förhandlingen är detta emellertid inte en riktig rättslig bedömning. Harmoniseringsbyråns yrkanden skall därför omkvalificeras på så sätt att harmoniseringsbyrån skall anses ha medgett sökandens talan. Därmed finns det inte någon motsägelse mellan de yrkanden och argument som framförts i svarsinlagan och vid förhandlingen.
24
Av vad ovan anförts framgår att lagenligheten i det angripna beslutet i förevarande mål skall undersökas mot bakgrund av de grunder som anförts i ansökan, med beaktande av även de argument som harmoniseringsbyrån utvecklat.
Handlingar som ingetts för första gången vid förstainstansrätten
25
Bilagorna 48 (beslut nr 165/93, fattat av Giurì di autodisciplina pubblicitaria (jury för självsanering av reklam) den 22 oktober 1993), 50 (meddelande från kommissionens generaldirektorat för jordbruk av den 20 maj 1997) och 51 (meddelande nr 64969 av den 3 augusti 1993 från det italienska skogs- och jordbruksministeriet) till ansökan, samt bilagorna 1–3 (utdrag från Internetsidor om Valle Grana och castelmagnoost samt från sidan www.granapadano.com) till Biraghis interventionsinlaga, ingavs inte under förfarandet vid överklagandenämnden.
26
Sökanden har under förhandlingen återkallat sitt yrkande att förstainstansrätten skall beakta bilagorna 48, 50 och 51 som bifogats ansökan. Harmoniseringsbyrån har för sin del överlåtit bedömningen i detta avseende till förstainstansrätten.
27
Det följer av artikel 63.2 i förordning nr 40/94 att omständigheter som parterna inte har åberopat under förfarandena vid harmoniseringsbyråns instanser inte får åberopas till stöd för en talan om ogiltigförklaring som väcks vid förstainstansrätten. Förstainstansrättens uppgift är nämligen att pröva huruvida överklagandenämndens beslut är lagenligt genom att undersöka hur överklagandenämnden har tillämpat gemenskapsrätten på bland annat de omständigheter som har åberopats under förfarandet vid nämnden. Däremot får förstainstansrätten inte vid en sådan prövning beakta nya omständigheter, utom om det visas att överklagandenämnden ex officio borde ha beaktat dessa omständigheter under det administrativa förfarandet innan den fattade något beslut i det aktuella ärendet (domstolens dom av den 13 mars 2007 i mål C-29/05 P, harmoniseringsbyrån mot Kaul, ännu ej offentliggjort i rättsfallssamlingen, punkt 54, och förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-247/01, eCopy mot harmoniseringsbyrån (ECOPY), REG 2002, s. II-5301, punkt 46).
28
När förstainstansrätten skall kontrollera lagenligheten i det angripna beslutet i enlighet med artikel 63 i förordning nr 40/94 kan rätten således inte beakta de ovannämnda handlingarna som hänför sig till faktiska omständigheter som överklagandenämnden inte hade kännedom om. Dessa handlingar skall således avvisas såsom otillåtna och det är därvid inte nödvändigt att undersöka deras bevisvärde.
Prövning i sak
29
Till stöd för sin talan har sökanden åberopat en enda grund avseende åsidosättande av bestämmelserna i artikel 142 i förordning nr 40/94 jämförd med artikel 14 i förordning nr 2081/92.
Parternas argument
30
Sökanden har först och främst hävdat att grana inte är ett generiskt uttryck, eftersom det har särskiljningsförmåga på grund av att SUB grana padano är nationellt erkänt, enligt legge no 125, Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi (lag nr 125 av den 10 april 1954 om skydd för ursprungsbeteckningar och typiska beteckningar för ost) (GURI nr 99 av den 30 april 1954, s. 1294) (nedan kallad lag nr 125/54), och erkänt på gemenskapsnivå med stöd av förordning nr 1107/96. Ett sådant erkännande innebär att tillverkare som vill använda SUB grana padano måste följa särskilda regler som föreskrivs i produktspecifikationerna för denna SUB och som är avsedda att säkerställa kvalitén hos den vara som säljs till allmänheten. Sökanden har vidare anmärkt att Biraghi fram till år 1997 var en av 200 tillverkare som var medlemmar i Consorzio och sedan dess inte längre är medlem, varför detta företag inte kan använda SUB grana padano och inte behöver följa dessa produktspecifikationer. Att användningen av ordet grana begränsas till att identifiera SUB grana padano bekräftas även genom Decreto del Presidente della Repubblica, Modificazione al disciplinare di produzione del formaggio Grana padano (presidentdekret av den 26 januari 1987 om ändring av produktspecifikationerna för osten grana padano) (GURI nr 137, av den 15 juni 1987, s. 4). Enligt detta dekret får uppgiften grana trentino användas endast under förutsättning att produktspecifikationerna för tillverkning av SUB grana padano följs i sin helhet.
31
Sökanden och Republiken Italien har betonat att ordet grana från början är den geografiska benämningen på ett litet vattendrag som är ett tillflöde till Po i en dalgång som kallas just Valle Grana. Republiken Italien har anfört att skyddet för ordet grana för en ost som skyddas enligt en SUB därför har sin rättsliga grund i artikel 2.3 i förordning nr 2081/92.
32
Sökanden har vidare gjort gällande att beteckningen grana, även utan adjektivet padano, tillerkändes skydd redan före förordning nr 1107/96. Sökanden har härvid angett att det i protokollet från mötet med regleringskommittén för geografiska och ursprungsbeteckningar av den 22 november 1995 anges att ”medlemsstaterna ang[av] att artikel 13 [i förordning nr 2081/92] [borde] tillämpas på följande beteckningar: … grana, padano, parmigiano, reggiano”.
33
Sökanden har erinrat om att domstolen i dom av den 25 juni 2002 i mål C-66/00, Bigi (REG 2002, s. I-5917), uttalade sig mot uppfattningen att enstaka delar av sammansatta ursprungsbeteckningar är generiska. Detta innebar att beteckningen parmesan inte var generisk, vilket Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano menade.
34
Sökanden har vidare gjort gällande att i och med att ordningen för ursprungsbeteckningar infördes i Italien har sorten grana som fanns från början delats upp i två, nämligen grana padano och parmigiano reggiano. Var och en av dessa skyddas genom en SUB. Den första sorten tillverkas i områden norr om Po och den andra i områden som ligger söder om samma flod.
35
Sökanden och Republiken Italien har gjort gällande att det skulle strida mot innehållet i förordning nr 2081/92 och särskilt mot artikel 13.1 i denna att uttryckligen slå fast att ordet grana är generiskt och att använda det allmänt och utan urskiljning. Enligt artikel 13.1 är det nämligen förbjudet att använda beteckningar, varumärken, namn eller uppgifter som kan vara till skada för syftet med registrering av geografiska och ursprungsbeteckningar som skyddas enligt den ovannämnda förordningen.
36
Sökanden har hävdat att enligt artikel 10 i lag nr 125/54 är det vid äventyr av straffrättslig påföljd förbjudet att ”erkända ursprungsbeteckningar och typiska beteckningar används förvrängda eller delvis ändrade genom att även indirekta justeringar läggs till, såsom ’typ’, ’sådan som tillverkas i’ smak eller ’-liknande’”.
37
Sökanden har vidare åberopat rättspraxis från nationella domstolar och ett antal meddelanden om att överträdelse fastställts som det italienska skogs- och jordbruksministeriet upprättade mellan åren 1997 och 2000 och som delgetts italienska tillverkare vilka rättsstridigt hade anbringat beteckningen grana på sina varor. Denna slutsats ändras inte av Corte di cassaziones (högsta domstol i Italien) dom nr 2562 av den 28 november 1989, enligt vilken det inte förelåg några särskilda begränsningar för att använda beteckningen grana. Denna dom avkunnades nämligen innan ursprungsbeteckningar infördes genom förordning nr 2081/92.
38
Slutligen har Republiken Italien i sak ställt sig bakom sökandens argument och tillagt att ordet grana kan anses vara en förkortad form som konsumenterna använder för osten grana padano. Republiken Italien har vidare anmärkt att den, när den ansökte om registrering av beteckningen grana padano enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 17 i förordning nr 2081/92, inte angav att skydd inte söktes för vart och ett av de ord som tillsammans bildar denna beteckning. Republiken Italien anser därför att även ordet grana ensamt är skyddat och förbehållet genom SUB.
39
Harmoniseringsbyrån har anfört att det i artikel 3 i förordning nr 2081/92 föreskrivs att det skall tas hänsyn till ett antal faktorer när det skall avgöras huruvida ett namn har blivit generiskt och i synnerhet förhållandena i den medlemsstat som namnet kommer från och i andra medlemsstater. Det är även nödvändigt att undersöka hur en referensgrupp agerar och vilken uppfattning den har. Harmoniseringsbyrån har härvid erinrat om att marknadsundersökningar är ett av de instrument som kommissionen och medlemsstaterna oftast använder sig av och vidare att den överklagandenämnd som handlade ärendet enligt artikel 76 i förordning nr 40/94 hade kunnat inhämta upplysningar från kommissionen eller nationella myndigheter.
40
Harmoniseringsbyrån har anmärkt att det inte framgår att överklagandenämnden rådgjorde med behöriga myndigheter i Italien eller gemenskaperna och inte heller att den gjorde en fördjupad undersökning av den italienska marknaden eller marknaderna i andra medlemsstater. Överklagandenämnden grundade i stället sin bedömning på italienska lexikon om vanliga betydelser och på undersökningar på Internet.
41
Harmoniseringsbyrån har vidare betonat att överklagandenämnden själv, genom att citera Enciclopedia Zanichelli, Dizionario della lingua italiana Le Monnier och Vocabolario della lingua italiana Zingarelli, angav att ordet grana inte endast betyder ”en halvfet hårdost, upphettad” för de italienska konsumenterna, utan en ost som har egenskapen att ”komma från de typiska områdena Emilia och Lombardiet”. Den omständigheten att en viss region anges i de lexikon som användes är emellertid i sig tillräcklig för att ordet grana inte skall anses vara generiskt.
42
Den omständigheten att ordet grana nämns omväxlande med grana padano i vissa av dessa lexika, liksom i vissa matlagningsrecept, förefaller snarast stödja uppfattningen att grana är synonymt med grana padano för de italienska konsumenterna.
43
Harmoniseringsbyrån har anmärkt att enligt lydelsen i artikel 13.3 i förordning nr 2081/92 får en SUB inte bli generisk efter det att den har registrerats. Harmoniseringsbyrån måste därför göra bedömningen att registreringen av en SUB är giltig och skyddsvärd så länge varken kommissionen eller behöriga nationella domstolar eller gemenskapsdomstolar har beslutat att den har blivit generisk.
44
Biraghi har hävdat att ordet grana är generiskt och avser en sorts halvfet hårdost som mognar långsamt och är upphettad och grynig. Ordet avser bokstavligen att osten är grynig och den har uppkallats efter denna egenskap. Ordet som sådant avser inte ett geografiskt område eller en exakt ursprungsort. Biraghi har härvid hävdat att i dag tillverkas endast osten castelmagno i Valle Grana och att denna skyddas genom en SUB.
45
Biraghi har vidare anmärkt att domen i det ovannämnda målet Bigi som sökanden har åberopat avsåg en sammansatt beteckning bestående av två ord som båda avsåg tillverkningsorter, nämligen parmigiano för ost som tillverkas i gränsområdet till staden Parma och reggiano för ost som tillverkas i gränsområdet till staden Reggio Emilia.
46
Biraghi har vidare hävdat att grynig ost kallades grana långt innan de första ysterierna tillkom vid mitten av artonhundratalet. Sökanden har för övrigt själv angett detta i en av sina publikationer, där det uppges att osten grana tillverkades första gången omkring år 1135 och att namnet, som användes redan år 1750, inspirerades av dess gryniga karaktär.
47
Biraghi har bestritt att osten grana skulle delas upp i bara två sorter av samma slag efter det att ordningen med SUB infördes i Italien, nämligen grana padano och parmigiano reggiano som båda skyddas genom SUB. Sökanden har tillagt att grana inte heller avser en tredje sorts ost som skiljer sig från dessa SUB:ar. Benämningen grana avser tvärtemot en enda sorts grynig hårdost som omfattar både grana Biraghi och de båda ovannämnda SUB:arna. Den omständigheten att särskilda bestämmelser har föreskrivits för tillverkning och saluföring av grana padano och parmigiano reggiano innebär inte att osten grana inte längre finns.
48
Ur lagstiftningssynpunkt har Biraghi anmärkt bland annat att Dansk Grana och Romonte–Typ Grana nämns i kommissionens beslut 96/536/EG av den 29 juli 1996 om upprättande av en förteckning över mjölkbaserade produkter för vilka medlemsländerna tillåts bevilja individuella eller allmänna undantag enligt artikel 8.2 i direktiv 92/46/EEG samt karaktären av undantag som är tillämpliga för tillverkningen av dessa produkter (EGT L 230, s. 12).
49
Biraghi har hävdat att den omständigheten att grana är ett slag av ost framgår av ett flertal verk och lexikon, av beslut om avslag på ansökningar om registrering av varumärkena Grana Piemontese och Grana Reale som fattats av Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (det italienska patentverket), av fackorganisationen Assolattes cirkulär nr 1, av den 4 januari 1999, i vars bilaga tre olika sorters grana anges, nämligen grana padano, parmiggiano reggiano och övriga granaostar och av den omständigheten att även Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (nationellt statistikinstitut) använder den sistnämnda kategorin i sina förteckningar.
50
Biraghi har, i motsats till sökanden och Republiken Italien, hävdat att den beteckning som har registrerats som SUB i den mening som avses i artiklarna 9 och 10 i lag nr 125/54 och artikel 13 i förordning nr 2081/92 utgörs av enbart den sammansatta beteckningen grana padano och inte av ordet grana. Enligt Biraghi är ordet grana generiskt och hade, i enlighet med artikel 3.1 i förordning nr 2081/92, därför inte kunnat registreras ensamt som SUB.
51
Biraghi har härvid anfört att Corte di Cassazione i dom nr 2562 av den 28 november 1989 behandlade frågan huruvida ordet grana kan användas utan adjektivet padano. Corte di Cassazione fastslog i denna dom att ”medan osten grana padano åtnjuter ursprungsskydd och därmed skydd vid äventyr av straffrättsliga påföljder mot missbruk av beteckningen, anses ost som endast kallas grana enligt gällande lagstiftning inte vara en typost, varför användningen av beteckningen … inte är föremål för särskilda inskränkningar och inte strider mot lag [nr 125/54]”. Biraghi har vidare tillagt att domstolen i dom av den 9 juni 1998 i de förenade målen C-129/97 och C-130/97, Chiciak och Fol (REG 1998, s. I-3315), angående SUB époisses de Bourgogne angav att ”den omständigheten att en ’sammansatt’ ursprungsbeteckning [som har registrerats i enlighet med det förenklade förfarande som föreskrivs i artikel 17 i förordning nr 2081/92] inte är försedd med en uppgift, i form av en hänvisning nederst på sidan i bilagan till … förordning [nr 1107/96], om att det inte har ansökts om registrering för någon av delarna av beteckningen innebär inte nödvändigtvis att varje del av beteckningen är skyddad”. Domstolen undantog generiska beteckningar från skydd även i dom av den 10 november 1992 i mål C-3/91, Exportur (REG 1992, s. I-5529; svensk specialutgåva, volym 13, s. I-159), och av den 7 maj 1997 i de förenade målen C-321/94–C-324/94, Pistre m.fl. (REG 1997, s. I-2343).
52
Mot bakgrund av vad ovan anförts anser Biraghi att det varken strider mot artikel 13.1 i förordning nr 2081/92 eller mot nationell lagstiftning om ursprungsbeteckningar att använda det generiska ordet grana. Enligt lag nr 125/54 är det nämligen förbjudet att använda ursprungsbeteckningar förvrängda eller ändrade genom ord som ”typ”, ”användning” eller ”smak”, men inte att använda endast ett generiskt ord såsom grana.
Förstainstansrättens bedömning
53
I artikel 142 i förordning nr 40/94 föreskrivs att bestämmelserna i förordning nr 2081/92 och särskilt artikel 14 i denna inte påverkas av den förstnämnda förordningen.
54
I artikel 14 i förordning nr 2081/92 föreskrivs att ansökan om registrering av ett varumärke som svarar mot något av de fall som nämns i artikel 13 och som avser samma slags produkt skall avslås om ansökningen ingivits efter dagen för det offentliggörande som avses i artikel 6.2. Varumärkesregistrering som har skett i strid med denna bestämmelse skall förklaras ogiltig.
55
Härav följer att harmoniseringsbyrån är skyldig att tillämpa förordning nr 40/94 på ett sådant sätt att skydd som meddelats för SUB enligt förordning nr 2081/92 inte påverkas.
56
Harmoniseringsbyrån skall därför avslå ansökningar om registrering av varumärken som svarar mot något av de fall som nämns i artikel 13 i förordning nr 2081/92 och, om varumärkesregistrering redan har skett, förklara registreringen ogiltig.
57
I övrigt får skyddade beteckningar i enlighet med artikel 13.3 i förordning nr 2081/92 inte bli generiska, och vidare innebär den omständigheten att förordning nr 1107/96 inte innehåller en uppgift i form av en fotnotshänvisning om att skydd av namnet grana inte sökts inte med nödvändighet att var och en av delarna i beteckningen grana padano är skyddad (se, för ett motsvarande synsätt, domen i de ovannämnda förenade målen Chiciak och Fol, punkt 39).
58
I artikel 13.1 andra stycket i förordning nr 2081/92 föreskrivs vidare att ”[n]är det i en registrerad beteckning ingår en benämning på en jordbruksprodukt eller ett livsmedel och denna benämning anses generisk, skall det inte anses strida mot reglerna i punkt a eller b ovan att använda denna generiska benämning om jordbruksprodukten eller livsmedlet i fråga”. Härav följer att det måste anses vara förenligt med artikel 13 första stycket a och b i förordning nr 2081/92 att använda en generisk benämning i ett registrerat varumärke, när denna är en generisk benämning på en jordbruksprodukt eller ett livsmedel och ingår i en SUB som är sammansatt av flera beståndsdelar. En ansökan om ogiltighetsförklaring med stöd av SUB skall därför avslås.
59
Det framgår i detta avseende av domen i de ovannämnda förenade målen Chiciak och Fol (punkt 38) att i det gemenskapssystem för registrering som införts genom förordning nr 2081/92 skall frågor om vilket skydd som skall ges för olika delar av en beteckning, särskilt huruvida det rör sig om en generisk beteckning eller en del som är skyddad mot de förfaranden som avses i artikel 13 i den ovannämnda förordningen, falla under den bedömning som skall göras på grundval av en utförlig analys av det faktiska sammanhanget i målet.
60
Förstainstansrätten konstaterar härvid inledningsvis att överklagandenämnden var behörig att göra denna bedömning och att eventuellt inte meddela skydd för den generiska beståndsdelen i en SUB. Eftersom det inte är fråga om att förklara en SUB ogiltig som sådan, innebär nämligen den omständigheten att geografiska beteckningar som ingår i en SUB enligt artikel 13.1 andra stycket i förordning nr 2081/92 inte skall erhålla skydd att överklagandenämnden får kontrollera om det ifrågavarande ordet verkligen utgör den generiska beteckningen för en jordbruksprodukt eller ett livsmedel.
61
En sådan bedömning förutsätter att ett visst antal omständigheter kontrolleras, vilket till stor del fordrar ingående kunskap om omständigheter som är speciella för den ifrågavarande medlemsstaten (se, för ett motsvarande synsätt, domstolens dom av den 6 december 2001 i mål C-269/99, Carl Kühne m.fl., REG 2001, s. I-9517, punkt 53) och om förhållandena i övriga medlemsstater (se, för ett motsvarande synsätt, domstolens dom av den 16 mars 1999 i de förenade målen C-289/96, C-293/96 och C-299/96, Danmark m.fl. mot kommissionen, REG 1999, s. I-1541, punkt 96).
62
Det åligger under dessa förhållanden överklagandenämnden att göra en utförlig analys av samtliga omständigheter som kan inverka på om ordet är generiskt.
63
I artikel 3 i förordning nr 2081/92 slås fast att namn som har blivit generiska inte får registreras, och därefter föreskrivs att när det skall avgöras huruvida ett namn har blivit generiskt, skall hänsyn tas till alla faktorer, i synnerhet förhållandena i den medlemsstat som namnet kommer från och i de områden där produkten eller livsmedlet konsumeras, förhållandena i andra medlemsstater samt berörd nationell lagstiftning och gemenskapslagstiftning.
64
Samma kriterier skall tillämpas i samband med artikel 13.1 andra stycket i förordning nr 2081/92. Såsom domstolen har konstaterat är nämligen definitionen i artikel 3.1 andra stycket i den ovannämnda förordningen av begreppet ”namn som har blivit generiskt” även tillämplig på namn som alltid har varit generiska (domen i de ovannämnda förenade målen Danmark m.fl. mot kommissionen, punkt 80).
65
De uppgifter av rättslig, ekonomisk, teknisk, historisk, kulturell och social natur som gör det möjligt att genomföra den utförliga analys som krävs utgörs därför bland annat av berörd nationell lagstiftning och gemenskapslagstiftning, inbegripet dessas historiska utveckling, och vidare av genomsnittskonsumentens uppfattning av den påstått generiska beteckningen, inbegripet den omständigheten att beteckningens notorietet fortfarande är knuten till traditionell lagrad ost som tillverkas i ett område till följd av att den inte används allmänt i andra regioner i medlemsstaten eller Europeiska unionen. Vidare skall beaktas den omständigheten att en vara har saluförts lagenligt i vissa medlemsstater under den ifrågavarande beteckningen, den omständigheten att en vara har tillverkats lagenligt i beteckningens ursprungsland under den ifrågavarande beteckningen, även om de traditionella tillverkningsmetoderna inte har följts, den omständigheten att sådan verksamhet har varit fortlöpande, hur stor mängd varor som försetts med den ifrågavarande beteckningen och som tillverkas på annat sätt än med traditionella metoder i förhållande till den mängd varor som tillverkas enligt dessa metoder, marknadsandelen för de varor som försetts med den ifrågavarande beteckningen och som tillverkas på annat sätt än med traditionella metoder i förhållande till marknadsandelen för de varor som tillverkas enligt dessa metoder, den omständigheten att varor som tillverkas på annat sätt än med traditionella metoder presenteras med hänvisning till tillverkningsorten för varor som tillverkas enligt dessa metoder, vilket skydd den ifrågavarande beteckningen har enligt internationella avtal och hur många medlemsstater som eventuellt åberopar att den ifrågavarande beteckningen är generisk (se, för ett motsvarande synsätt, domen i de ovannämnda förenade målen Danmark m.fl. mot kommissionen, punkterna 95, 96, 99 och 101, domen i det ovannämnda målet Bigi, punkt 20, och dom av den 25 oktober 2005 i de förenade målen C-465/02 och C-466/02, Tyskland och Danmark mot kommissionen, REG 2005, s. I-9115, punkterna 75, 77, 78, 80, 83, 86, 87, 93 och 94).
66
Domstolen har för övrigt inte uteslutit möjligheten att vid bedömningen av om en beteckning är generisk beakta (domen i de ovannämnda förenade målen Danmark m.fl. mot kommissionen, punkterna 85–87) marknadsundersökningar som genomförts bland konsumenter i syfte att utröna hur dessa uppfattar den ifrågavarande beteckningen, eller utlåtanden från den kommitté som inrättades genom kommissionens beslut 93/53/EEG av den 21 december 1992 om inrättande av en vetenskaplig kommitté för ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och särartsskydd (EGT L 13, 1993, s. 16; svensk specialutgåva, område 3, volym 48, s. 18), vilken har ersatts av den grupp vetenskapliga experter för ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter som infördes genom kommissionens beslut 2007/71/EG av den 20 december 2006 (EUT L 32, 2007, s. 177). Kommittén är sammansatt av experter med hög kompetens inom juridik och jordbruk och har till uppgift att granska bland annat huruvida beteckningar är generiska.
67
Slutligen kan även andra omständigheter beaktas, bland annat att en beteckning anges vara generisk i Codex alimentarius (avseende uppgiftsvärdet i Codex alimentarius, se domstolens dom av den 22 september 1988 i mål 286/86, Deserbais, REG 1988, s. 4907, punkt 15; svensk specialutgåva, volym 9, s. 621, och av den 5 december 2000 i mål C-448/98, Guimont, REG 2000, s. I-10663, punkt 32), och att beteckningen har förts upp i förteckningen i bilaga II till den internationella konventionen om användning av ursprungsbeteckningar och namn på ostar, undertecknad i Stresa den 1 juni 1951, eftersom detta innebär att det är tillåtet att använda beteckningen i alla länder som har undertecknat konventionen, under förutsättning att tillverkningsbestämmelserna iakttas och att tillverkningslandet anges utan att denna möjlighet för den skull förbehålls tillverkarna i det motsvarande geografiska området (se generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande inför domen i de ovannämnda förenade målen Tyskland och Danmark mot kommissionen, punkt 168).
68
Det skall emellertid konstateras att överklagandenämnden underlät att beakta de kriterier som följer av gemenskapens rättspraxis i fråga om SUB och som anges i artikel 3 i förordning nr 2081/92.
69
Överklagandenämnden beaktade nämligen inte någon av de omständigheter som, enligt den rättspraxis som förstainstansrätten har erinrat om ovan i punkterna 65–67, gör det möjligt att göra den erforderliga bedömningen av huruvida en beteckning eller någon av dess beståndsdelar är generisk. Överklagandenämnden genomförde inte någon marknadsundersökning bland konsumenterna och begärde inte något utlåtande från experter med kompetens inom området. Den begärde inte heller in upplysningar från medlemsstaterna eller kommissionen, som i sin tur hade kunnat begära utlåtande från den ovannämnda vetenskapliga kommittén. Överklagandenämnden hade, såsom harmoniseringsbyrån med fog har betonat, möjlighet att göra detta med stöd av artikel 74.1 första ledet och artikel 76 i förordning nr 40/94.
70
Bevisningen till stöd för det angripna beslutet består endast av utdrag ur lexika och undersökningar på Internet som överklagandenämnden genomfört ex officio.
71
Att en beteckning är generisk kan dock inte fastställas enbart på grundval av hur ofta ett ord förekommer på Internet. I alla definitioner av ordet grana i de lexika som överklagandenämnden har citerat hänvisas vidare till produktionsorten för grana padano, vilket motsvarar ett område på Poslätten. Av dessa lexika framgår därför i motsats till vad överklagandenämnden bedömde snarare att beteckningen grana på italienska används som en förkortad form för grana padano och att beteckningen grana faktiskt och enligt den allmänna uppfattningen är knuten till att varan kommer från området kring Po, vilket stöds av de två tyska lexika som anges i punkterna 50 och 51 i det angripna beslutet. Definitionen i Enciclopedia Treccani saknar relevans, eftersom denna skrevs år 1949 och därmed är äldre än både förordning nr 1107/96 och lag nr 125/54, i vilken beteckningen grana padano för första gången anges vara en SUB.
72
Förstainstansrätten konstaterar vidare att om överklagandenämnden hade tagit vederbörlig hänsyn till all den bevisning som sökanden förebringat och tillämpat de kriterier som följer av domstolens rättspraxis, skulle den ha kommit till slutsatsen att det inte var styrkt att beteckningen grana är generisk.
73
Bland dessa omständigheter återfinns framför allt de rättsliga förhållandena med avseende på skyddet för beteckningen grana padano i Italien och dennas historiska utveckling.
74
Förstainstansrätten anger härvid att den första gången beteckningen grana erkändes enligt lag går tillbaka till Regio Decreto Legge no 1177, Disposizioni integrative della disciplina della produzione e della vendita dei formaggi (kungligt lagdekret nr 1177, av den 17 maj 1938, om komplettering av bestämmelserna avseende tillverkning och försäljning av ost) (GURI nr 179, av den 8 augusti 1938). I detta dekret fastställs den minsta fetthalten i olika italienska ostar, och ostarna grana parmigiano-reggiano, grana lodigiano, grana emiliano, grana lombardo och grana veneto nämns. Dekretet vittnar om att grana tillverkades i flera områden i Podalen, nära Parma och Reggio Emilia, i Lodi, Emilia, Lombardiet och Venetien. Däremot nämns beteckningen grana padano inte i dekretet.
75
Det skall konstateras att samtliga dessa områden ingår i tillverkningsområdet för antingen parmigiano reggiano (Parma, Reggio Emilia, Modena och Bologna väster om Reno samt Mantua öster om Po) eller för grana padano (Piemonte, Lombardiet, Emilia-Romagna, Venetien och provinsen Trento).
76
Till följd av att den första ordningen för ursprungsbeteckningar infördes i Italien genom lag nr 125/54 och Decreto del Presidente della Repubblica no 1269, Riconoscimento delle denominazioni circa i metodi di lavorazione, caratteristiche merceologiche e zone di produzione dei formaggi (presidentdekret nr 1269 av den 30 oktober 1955 om erkännande av beteckningar för tillverkningsmetoder, marknadskarakteristika och produktionsområden för ost) (GURI nr 295 av den 22 december 1955, s. 4401), i vilken ursprungsbeteckningen grana padano erkändes, ansågs osten parmigiano reggiano på grund av sina särskilda egenskaper inte längre vara en grana, medan alla andra granaostar erkändes under beteckningen padano.
77
Den omständigheten att olika granaostar anges i den italienska lagstiftningen av år 1938 (parmigiano-reggiano, lodigiano, emiliano, lombardo och veneto), vilka samtliga tillverkas på Poslätten, men att grana padano inte anges, och den omständigheten att beteckningen grana padano infördes genom senare lagstiftning samtidigt som äldre beteckningar togs bort, utvisar att grana är en ost som traditionellt tillverkas på många platser på Poslätten och som den italienska lagstiftaren vid ett visst tillfälle därför identifierade med ordet padano för att därigenom förenkla bestämmelserna och för att i en enda beteckning samla olika äldre beteckningar som samtliga hade sitt ursprung i Podalen.
78
Bestämningen padano infördes således inte för att begränsa räckvidden av SUB till endast vissa granasorter, utan för att samla dessa under samma starka skydd, som först följde av den italienska lagstiftningen och därefter av förordning nr 2081/92. Härav framgår att utvecklingen av de italienska bestämmelserna utvisar att beteckningen grana inte är generisk.
79
Denna bedömning påverkas inte av något av de argument som Biraghi har anfört. Förstainstansrätten konstaterar med avseende på förekomsten av beteckningen grana trentino för det första att det presidentdekret om ändring av produktspecifikationerna för osten grana padano som Biraghi har åberopat innebär att det är tillåtet att lägga till uttrycket trentino (från Trento) på ost av sorten grana padano som tillverkas i provinsen Trento. Denna möjlighet styrker endast uppfattningen att en ost kan kallas grana endast om den tillverkas enligt produktspecifikationerna för grana padano.
80
Det är vidare visserligen riktigt att det i organisationen Assolattes cirkulär anges att det finns ”andra granaostar” än grana padano. Det skall konstateras att dessa ”andra granaostar”, såsom framgår av den tabell som bilagts detta cirkulär, exporterades till andra länder än medlemsstaterna i Europeiska gemenskapen, bland annat Amerikas Förenta stater, Japan, Ryssland, Kroatien och Slovenien (det sistnämnda landet var inte medlem i Europeiska unionen vid tiden för dessa uppgifter, det vill säga år 1999). I enlighet med territorialitetsprincipen som domstolen godtagit med avseende på immaterialrätt i domen i det ovannämnda målet Exportur (punkt 12), är det ovannämnda argumentet verkningslöst i fråga om ost som var avsedd för export till länder där beteckningen grana inte var skyddad i lag. Detsamma gäller beträffande de uppgifter som utarbetats av ISTAT och som Biraghi har åberopat. Dessa uppgifter är inte av avgörande betydelse, eftersom de inte innehåller någon uppgift om vilken marknad ”andra granaostar” var avsedda för.
81
Biraghi har för det tredje hävdat att ordet grana inte avser ett geografiskt område som sådant och vill därmed visa att beteckningen grana inte i något fall skulle kunna åtnjuta det skydd som följer av förordning nr 2081/92, eftersom den inte uppfyller definitionen för en ursprungsbeteckning i artikel 2 i denna förordning. Det är emellertid irrelevant huruvida beteckningen grana kommer av att den ost som avses är grynig eller av att den ursprungligen tillverkades i Valle Grana. En SUB kan nämligen i enlighet med artikel 2.3 i förordning nr 2081/92 även utgöras av en traditionell icke-geografisk beteckning på livsmedel som härstammar från en viss region eller viss ort och som har vissa naturliga homogena egenskaper som särskiljer regionen eller orten från angränsande områden (domen i de ovannämnda förenade målen Tyskland och Danmark mot kommissionen, punkterna 46–50). Det har härvid inte bestritts att osten grana härstammar från Poslätten. Den uppfyller därför villkoren i artikel 2.3 i förordning nr 2081/92.
82
För det fjärde saknar Biraghis hänvisning till domen i de ovannämnda förenade målen Tyskland och Danmark mot kommissionen relevans, eftersom domstolen inte ifrågasatte möjligheten att icke-geografiska beteckningar kan utgöra SUB, utan endast utbredningen av produktionsområdet för den icke-geografiska beteckningen feta. På grundval av samma bedömning kan inte heller Biraghis argument att endast osten castelmagno tillverkas i Valle Grana godtas. På samma sätt kan förstainstansrätten inte heller godta Biraghis hänvisning till domen i de ovannämnda förenade målen Pistre m.fl., eftersom denna, såsom framgår av punkt 35 i den domen, avsåg en beteckning (berg) som inte uppfyllde villkoren för att anses kunna utgöra en ursprungsbeteckning i den mening som avses i artikel 2 i förordning nr 2081/92, av det skälet det inte fanns något direkt samband medan varans egenskaper eller karakteristika och dess särskilda geografiska ursprung.
83
För det femte fattades beslut 96/536, i vilket den danska osten Dansk Grana och den tyska Romonte–Typ Grana nämns, i samband med rådets direktiv 92/46/EEG av den 16 juni 1992 om fastställande av hygienregler för produktion och utsläppande på marknaden av rå mjölk, värmebehandlad mjölk och mjölkbaserade produkter (EGT L 268, s. 1; svensk specialutgåva, område 3, volym 45, s. 3). Beslut 96/536 avser endast tillstånd till undantag från de hygienregler som fastställs i direktiv 92/46 och kan därför inte inverka på skyddet av en sådan immateriell rättighet som en skyddad ursprungsbeteckning (se, för ett motsvarande synsätt, domen i de ovannämnda förenade målen Tyskland och Danmark mot kommissionen, punkt 96). Även om det antas att det av detta citat framgår att beteckningen grana är generisk i Danmark och Tyskland, kan en sådan slutsats inte omfatta hela gemenskapen eller ens en avsevärd del av denna. Dessutom avser beslut 96/536 dansk grana och en tysk ost som anges vara av typen grana, vilket antyder att beteckningen grana utan närmare bestämning i vart fall har behållit betydelsen grana padano i Danmark och Tyskland (se, för ett motsvarande synsätt, domen i de ovannämnda förenade målen Tyskland och Danmark mot kommissionen, punkt 92). Beslut 96/536 som Biraghi har hänvisat till fattades slutligen år 1996. Vid den tidpunkten kunde medlemsstaterna fortfarande göra gällande det undantag som föreskrivs i artikel 13.2 i förordning nr 2081/92. Enligt detta fick medlemsstaterna behålla nationella regler om rätt att bruka beteckningar som registrerats enligt artikel 17 under högst fem år efter den dag förordningen offentliggjordes.
84
För det sjätte var den dom som Corte di cassazione avkunnade den 28 november 1989 en brottmålsdom och i domen anges uttryckligen att den tilltalade frikändes på grund av att det vid den tidpunkten inte fanns någon straffrättslig påföljd för olämplig användning av beteckningen grana. Domen avkunnades dessutom innan förordning nr 2081/92 och förordning nr 1107/96 trädde i kraft, det vill säga innan skyddsnivån för SUB fastställdes på gemenskapsnivå. Det framgår slutligen av ett flertal protokoll som sökanden åberopat om konstaterade bedrägerier, vilka upprättats av Ispettorato centrale repressione frodi (centralkontor för bedrägeribekämpning) vid det italienska skogs- och jordbruksministeriet och vilka samtliga har upprättats efter Corte di cassaziones dom och förordning nr 1107/96, att de italienska myndigheterna systematiskt beslagtar ost som försetts med endast uppgiften grana, eftersom detta anses utgöra intrång i SUB grana padano som skyddas genom förordning nr 1107/96.
85
Slutligen är inte heller de lexika som Biraghi har åberopat relevanta. I motsats till vad Biraghi har gjort gällande kan det nämligen konstateras att grana visserligen definieras i Dictionnaire des fromages Larousse som ”italienska ostar som har (vissa) gemensamma karakteristika”. Därefter anges emellertid att beteckningen har definierats genom ett antal italienska lagar genom att ost som tillverkas i vissa provinser (parmigiano reggiano) åtskiljs från ost som tillverkas i vissa andra provinser (grana padano). Därigenom utgör detta lexikon stöd för en annan uppfattning än att beteckningen grana är generisk. Däremot kan inga slutsatser dras ur Guide du fromage Androuët-Stock som inte ens nämner grana padano.
86
Den italienska lagstiftningen var för övrigt inte den enda källa som stod till överklagandenämndens förfogande då nämnden skulle avgöra huruvida beteckningen grana var generisk. Nämnden hade nämligen kännedom om att ingen medlemsstat hade väckt frågan huruvida beteckningen grana var generisk i regleringskommittén som kommissionen rådgjorde med innan den antog förordning nr 1107/96. Dessutom förebringades ingen bevisning vid överklagandenämnden till styrkande av att ost som kallades grana hade saluförts inom gemenskaperna.
87
Med hänsyn till att överklagandenämnden är skyldig att på eget initiativ inhämta upplysningar om gällande nationell rätt (se, för ett motsvarande synsätt, dom av den 20 april 2005 i mål T-318/03, Atomic Austria mot harmoniseringsbyrån – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), REG 2005, s. II-1319, punkt 35), hade nämnden kunnat beakta även nationell lagstiftning om införlivande av den ovannämnda internationella konventionen om användning av ursprungsbeteckningar och namn på ostar och de bilaterala internationella konventionerna om skydd för beteckningen grana.
88
Av vad ovan anförts framgår att överklagandenämnden inte hade fog för att fastslå att registreringen av varumärket GRANA BIRAGHI inte gjorde intrång i rätten till SUB grana padano i den mening som avses i artikel 13.1 första stycket i förordning nr 2081/92.
89
Förstainstansrätten finner således att talan skall bifallas, eftersom överklagandenämnden felaktigt fann att beteckningen grana var generisk och att den omständigheten att SUB grana padano förelåg inte utgjorde hinder mot registreringen av varumärket GRANA BIRAGHI i den mening som avses i artikel 14 i förordning nr 2081/92. Det angripna beslutet skall därför ogiltigförklaras.
Rättegångskostnader
90
Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Enligt artikel 87.4 första stycket i rättegångsreglerna skall medlemsstater som har intervenerat i ett mål skall bära sina rättegångskostnader.
91
Sökanden har vid förhandlingen yrkat att harmoniseringsbyrån skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.
92
Det framgår av fast rättspraxis att den omständigheten att den part som har vunnit ett mål har yrkat detta först vid förhandlingen inte utgör hinder mot att detta yrkande bifalls (domstolens dom av den 29 mars 1979 i mål 113/77, NTN Toyo Bearing m.fl. mot rådet, REG 1979, s. 1185; svensk specialutgåva, volym 4, s. 415, förstainstansrättens dom av den 10 juli 1990 i mål T-64/89, Automec mot kommissionen, REG 1990, s. II-367, punkt 79, och av den 16 november 2006 i mål T-278/04, Jabones Pardo mot harmoniseringsbyrån – Quimi Romar (YUKI)_ej offentliggjort i rättsfallssamlingen, punkt 75).
93
Överklagandenämndens beslut har ogiltigförklarats, och harmoniseringsbyrån skall, sina yrkanden till trots, av den anledningen anses ha tappat målet. Sökanden har yrkat att harmoniseringsbyrån skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyrån har tappat målet, skall sökandens yrkande bifallas. Intervenienterna skall bära sina egna rättegångskostnader.
Mot denna bakgrund beslutar
FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)
följande:
1)
Det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 16 juni 2003 (ärende R 153/2002-1) ogiltigförklaras.
2)
Harmoniseringsbyrån skall bära sin rättegångskostnad och ersätta Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padanos rättegångskostnad.
3)
Republiken Italien och Biraghi SpA skall bära sina egna rättegångskostnader.
Legal
Wiszniewska-Białecka
Moavero Milanesi
Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 12 september 2007.
E. Coulon
Justitiesekreterare
H. Legal
Ordförande
(
*1
)	Rättegångsspråk: italienska.