62016TJ0447
ARREST VAN HET GERECHT (Zevende kamer – uitgebreid)
24 oktober 2018 (
*1
)
„Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniebeeldmerk dat een groef in „L”-vorm weergeeft – Absolute weigeringsgrond – Teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen – Artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening (EG) nr. 40/94 – Artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001] – Verordening (EU) 2015/2424 – Toepassing van de wet in de tijd – Vorm van de waar – Aard van het teken – Inaanmerkingneming van de elementen die nuttig zijn voor de identificatie van de wezenlijke kenmerken van het teken – Algemeen belang dat ten grondslag ligt aan artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94”
In zaak T‑447/16,
Pirelli Tyre SpA, gevestigd te Milaan (Italië), vertegenwoordigd door T. M. Müller en F. Togo, advocaten,
verzoekster,
tegen
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door J. Ivanauskas als gemachtigde,
verweerder,
andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht:
The Yokohama Rubber Co. Ltd, gevestigd te Tokio (Japan), vertegenwoordigd door F. Boscariol de Roberto, D. Martucci en I. Gatto, advocaten,
betreffende een beroep tegen de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 28 april 2016 (zaak R 2583/2014‑5) inzake een nietigheidsprocedure tussen Yokohama Rubber en Pirelli Tyre,
wijst
HET GERECHT (Zevende kamer – uitgebreid),
samengesteld als volgt: V. Tomljenović, president, M. Kancheva, E. Bieliūnas (rapporteur), A. Marcoulli en A. Kornezov, rechters,
griffier: J. Weychert, administrateur,
gezien het op 4 augustus 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,
gezien de op 26 oktober 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het EUIPO,
gezien de op 7 november 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,
na de terechtzitting op 17 november 2017,
het navolgende
Arrest
Voorgeschiedenis van het geding
1
Op 23 juli 2001 heeft verzoekster, Pirelli Tyre SpA, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd, zelf vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1)].
2
De Uniemerkaanvraag betreft het volgende beeldteken:
3
De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 12 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „Luchtbanden, banden, ijzeren wielbanden en volrubberbanden, massieve banden en luchtbanden voor allerlei soorten voertuigen, wielen voor allerlei soorten voertuigen, binnenbanden, velgen, onderdelen, accessoires en reserveonderdelen voor wielen voor allerlei soorten voertuigen.”
4
De Uniemerkaanvraag is in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 36/2002 van 6 mei 2002 gepubliceerd en het in punt 2 supra afgebeelde beeldteken werd op 18 oktober 2002 onder nummer 2319176 als merk ingeschreven.
5
Op 27 september 2012 heeft interveniënte, The Yokohama Rubber Co. Ltd, bij het EUIPO een vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk ingesteld voor de waren „[banden, massieve, semi-pneumatische en pneumatische banden] voor wielen voor allerlei soorten voertuigen”. Deze vordering was gebaseerd op artikel 52, lid 1, onder a), van verordening nr. 40/94, gelezen in samenhang met artikel 7, lid 1, onder b), of met artikel 7, lid 1, onder e), ii), van deze verordening.
6
Bij beslissing van 28 augustus 2014 heeft de nietigheidsafdeling van het EUIPO het litigieuze merk nietig verklaard voor de in punt 5 supra vermelde waren alsmede voor „[velgen en wieldoppen] voor wielen voor allerlei soorten voertuigen”, op grond dat het litigieuze teken uitsluitend bestond uit de vorm van de betrokken waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen in de zin van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94.
7
Verzoekster heeft op grond van de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 (thans artikelen 66 tot en met 71 van verordening 2017/1001) bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.
8
Bij beslissing van 28 april 2016 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vijfde kamer van beroep van het EUIPO het beroep gedeeltelijk toegewezen. In punt 1 van het dispositief van de bestreden beslissing heeft zij de beslissing van de nietigheidsafdeling vernietigd voor zover daarbij het litigieuze merk was nietig verklaard voor „[velgen en wieldoppen] voor wielen voor allerlei soorten voertuigen”. De kamer van beroep heeft immers vastgesteld dat de vordering tot nietigverklaring geen betrekking had op deze waren en dat de nietigverklaring door de nietigheidsafdeling verder ging dan wat was gevorderd. In punt 2 van het dispositief van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep de beslissing van de nietigheidsafdeling bevestigd voor het overige en het litigieuze merk nietig verklaard voor „[banden, massieve, semi-pneumatische en pneumatische banden] voor wielen voor allerlei soorten voertuigen”. In dit verband heeft de kamer van beroep ten eerste geoordeeld dat het, gelet op de overgelegde bewijzen en de betrokken waren, „duidelijk [was] dat het teken een loopvlak van een band weer[gaf] en derhalve (wellicht) het meest cruciale deel van de litigieuze waren […], minstens op technisch vlak”. Ten tweede heeft de kamer van beroep erop gewezen dat het hoofdkenmerk van het betrokken merk een groef in „L”-vorm was met de volgende wezenlijke kenmerken: een hoek van ongeveer 90°, een gebogen segment en twee afzonderlijke delen, gaande van puntig naar dik. Ten derde heeft de kamer van beroep in wezen geoordeeld dat uit de door interveniënte overgelegde bewijzen bleek dat het litigieuze teken een essentiële rol speelde voor de goede werking van banden teneinde efficiënte tractie en efficiënt remvermogen te vergemakkelijken en het comfort te verbeteren. In punt 3 van het dispositief van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep verzoekster veroordeeld tot vergoeding van 1700 EUR aan interveniënte, op grond dat verzoekster voor het EUIPO in het ongelijk was gesteld.
Conclusies van partijen
9
Verzoekster verzoekt het Gerecht:
–
de bestreden beslissing te vernietigen voor zover daarbij:
–
de beslissing van de nietigheidsafdeling van 28 augustus 2014 is bevestigd en het litigieuze merk wordt nietig verklaard voor de volgende waren: „[banden, massieve, semi-pneumatische en pneumatische banden] voor wielen voor allerlei soorten voertuigen”;
–
verzoekster is veroordeeld tot vergoeding van 1700 EUR aan interveniënte.
–
het EUIPO te verwijzen in de kosten.
10
Het EUIPO en interveniënte verzoeken het Gerecht:
–
het beroep te verwerpen;
–
verzoekster te verwijzen in de kosten.
In rechte
11
Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster drie middelen aan. Met haar eerste middel verwijt verzoekster de kamer van beroep, haar beslissing te hebben gebaseerd op een versie van artikel 7, lid 1, onder e), ii), die ratione temporis niet van toepassing was. Het tweede middel betreft procedurele onregelmatigheden en niet-nakoming van de motiveringsplicht. In het kader van haar derde middel voert zij schending van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94 aan.
12
In hun memories van antwoord betogen het EUIPO en interveniënte dat verzoeksters middelen ongegrond zijn. Zij stellen tevens dat de bewijzen die zijn opgenomen in bijlage 5 bij het verzoekschrift en die bestaan in hoekmetingen van verschillende bandgroeven niet-ontvankelijk moeten worden verklaard op grond dat zij voor het eerst voor het Gerecht werden overgelegd.
13
Achtereenvolgens dienen het eerste en het derde middel van verzoekster te worden onderzocht.
Eerste middel: de bestreden beslissing is gebaseerd op een versie van artikel 7, lid 1, onder e), ii), die ratione temporis niet van toepassing was
14
Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep in de bestreden beslissing toepassing gemaakt van de versie van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 207/2009 die voortvloeit uit verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van verordening nr. 207/2009 en van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van verordening nr. 40/94, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen (PB 2015, L 341, blz. 21).
15
Volgens artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 207/2009, zoals gewijzigd bij verordening 2015/2424, wordt inschrijving geweigerd van tekens die „uitsluitend bestaan uit de vorm van de waren die, of een ander kenmerk van de waren dat, noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen”.
16
Volgens verzoekster diende het bestaan van een absolute nietigheidsgrond in casu te worden beoordeeld op grond van de bepaling die van kracht was op de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk, te weten artikel 7, lid 1, onder e), ii), in de versie die voortvloeit uit verordening nr. 40/94, volgens welke enkel inschrijving werd geweigerd van tekens die uitsluitend bestonden „uit de vorm van de waar” die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.
17
In dit verband dient eerst te worden vastgesteld welke bepaling ratione temporis voor het EUIPO van toepassing was, en vervolgens te worden beoordeeld of de kamer van beroep in de bestreden beslissing daadwerkelijk de bepaling heeft toegepast die ratione temporis gold.
Bepaling die ratione temporis van toepassing was
18
Volgens vaste rechtspraak worden de procedureregels in het algemeen geacht te gelden vanaf de inwerkingtreding ervan (zie arrest van 11 december 2012, Commissie/Spanje, C‑610/10, EU:C:2012:781, punt 45en aldaar aangehaalde rechtspraak), anders dan materiële regels die gewoonlijk aldus worden uitgelegd dat zij ten aanzien van vóór hun inwerkingtreding verworven rechtsposities alleen gelden voor zover uit de bewoordingen, doelstelling of opzet daarvan blijkt dat er zulke gevolgen aan dienen te worden toegekend (arresten van 12 november 1981, Meridionale Industria Salumi e.a._212/80-217/80, EU:C:1981:270, punt 9, en 11 december 2008, Commissie/Freistaat Sachsen, C‑334/07 P, EU:C:2008:709, punt 44).
19
Ten eerste betwist het EUIPO niet dat artikel 7, lid 1, onder e), ii), in de versie die voortvloeit uit verordening nr. 40/94, op het onderhavige geval van toepassing was.
20
Ten tweede dient te worden beklemtoond dat verordening 2015/2424 daadwerkelijk een wijziging heeft gebracht in de bewoordingen van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001]. Die wijziging heeft betrekking op een materiële regel, en meer in het bijzonder op één van de absolute gronden voor weigering van inschrijving van een teken of, in combinatie met artikel 52, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 59, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001], op één van de absolute gronden voor nietigverklaring van een merk. Verordening 2015/2424 is op 23 maart 2016 in werking getreden en uit de bewoordingen, doelstelling of opzet ervan blijkt niet dat artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 207/2009, in de versie die voortvloeit uit verordening 2015/2424, toegepast dient te worden op vóór de inwerkingtreding ervan verworven rechtsposities.
21
Hieruit volgt dat artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 207/2009, zoals gewijzigd bij verordening 2015/2424, in casu duidelijk niet van toepassing is, aangezien het litigieuze merk op 18 oktober 2002 werd ingeschreven na een op 23 juli 2001 ingediende inschrijvingsaanvraag.
22
Gelet op het voorgaande moest de kamer van beroep in casu beoordelen of het litigieuze merk diende te worden nietig verklaard op grond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94.
Bepaling die in de bestreden beslissing is toegepast
23
In punt 14 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep herinnerd aan de bewoordingen van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 207/2009, zoals gewijzigd bij verordening 2015/2424.
24
In dit verband dient te worden beklemtoond dat – zoals het EUIPO erkent – de kamer van beroep in de bestreden beslissing ten onrechte de bewoordingen van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 207/2009, zoals gewijzigd bij verordening 2015/2424, heeft aangehaald.
25
Evenwel dient erop te worden gewezen dat de kamer van beroep in haar gedetailleerde uiteenzetting over de wijze waarop die bepaling in de bestreden beslissing diende te worden uitgelegd, herhaaldelijk heeft verwezen naar rechtspraak die was gewezen in het kader van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94, waarin uitsluitend wordt verwezen naar de „vorm van de waar”. Verder blijkt bij lezing van de bestreden beslissing dat de kamer van beroep haar feitelijke beoordeling heeft verricht op grond van de voorwaarden die worden gesteld in artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94, zoals uitgelegd in de relevante rechtspraak.
26
In deze omstandigheden heeft de kamer van beroep weliswaar ten onrechte de bewoordingen van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 207/2009, zoals gewijzigd bij verordening 2015/2424, aangehaald, maar zij heeft de door verordening 2015/2424 ingevoerde wijziging niet toegepast in de bestreden beslissing.
27
Bijgevolg dient te worden geoordeeld dat de bestreden beslissing is gebaseerd op de bepaling die ratione temporis van toepassing was, te weten artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94, volgens welke inschrijving wordt geweigerd van „tekens die uitsluitend bestaan uit […] de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen”.
28
Het eerste middel moet dus worden afgewezen.
Derde middel: schending van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94
29
Met het eerste onderdeel van haar derde middel betoogt verzoekster dat het litigieuze teken niet bestaat uit de vorm van de betrokken waar in de zin van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94. In dit verband voert zij aan dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat het litigieuze teken noodzakelijk deel uitmaakte van het loopvlak van een band en dus van de waren waarop het litigieuze merk betrekking had, te weten „[banden, massieve, semi-pneumatische en pneumatische banden] voor wielen voor allerlei soorten voertuigen”.
30
Het EUIPO beklemtoont, ten eerste, dat de conclusie van de kamer van beroep, volgens welke het litigieuze teken een loopvlak van een band weergeeft dat minstens op technisch vlak (wellicht) het meest cruciale deel van de litigieuze waren vormt, enerzijds is getrokken uit het onderzoek van de grafische voorstelling die het litigieuze teken vormt in het licht van de aangevraagde waren, en anderzijds is gebaseerd op de door partijen overgelegde bewijzen. Ten tweede volstaat het voor de toepassing van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94 dat het teken bestaat uit een deel van een waar die is opgenomen in de lijst. Met andere woorden, het loutere feit dat de betrokken vorm kan worden toegepast op een samengesteld voortbrengsel of daarin kan worden verwerkt, staat niet in de weg aan de toepassing van deze weigeringsgrond. Ten derde wijst het EUIPO erop dat een bandgroef geen waar is, aangezien hij geen element is dat kan worden gescheiden van een band. Bijgevolg werd het litigieuze teken ingeschreven voor banden, die waren zijn waarin de betreffende groef met „L”-vorm is verwerkt en waarop die groef een technische functie vervult. Ten vierde is de vermoedelijke perceptie van het teken door het publiek niet doorslaggevend in het kader van de toepassing van de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94. Deze weigeringsgrond berust op een objectief criterium waarbij het EUIPO naast de grafische voorstelling van een teken rekening kan houden met alle elementen die nuttig zijn voor de juiste identificatie van een teken in de context van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94. Ten vijfde beoogt artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94 te vermijden dat een monopolie wordt toegekend op gebruikskenmerken van een waar. Indien verzoekster merkrechten zou worden toegekend voor het litigieuze teken (omdat het louter een deel van een band weergeeft), zou zij dus kunnen verhinderen dat andere ondernemingen banden verhandelen waarin dezelfde of overeenstemmende tekens, te weten groeven, zijn vervat.
31
Interveniënte stelt, ten eerste, dat uit bepaalde stukken in het dossier blijkt dat verzoekster via haar vertegenwoordiger reeds heeft beschreven – en dus erkend – dat het litigieuze merk het „patroon van een loopvlak” was. Ten tweede moet een merk worden onderzocht tegen de achtergrond van de concrete omstandigheden en geen enkele bepaling staat eraan in de weg dat het EUIPO overgaat tot „reverse engineering”, dit wil zeggen ontdekken wat het merk werkelijk weergeeft en het element identificeren waarop de merkhouder uitsluitende rechten wil verkrijgen. Ten derde dient te worden geoordeeld dat het litigieuze merk bestaat uit de vorm van de waar of het meest cruciale deel van de betrokken waren, met name gelet op de stukken in het dossier en de daadwerkelijk door verzoekster verhandelde waren. Ten vierde zijn de voorbeelden van gebruik, door verzoekster, van het litigieuze teken als herkomstaanduiding zonder technische functie, in folders en catalogi ter aanduiding van bepaalde van haar bandenmodellen, niet ter zake dienend.
Opmerkingen vooraf
32
In de eerste plaats dient te worden beklemtoond dat in de onderhavige zaak de door interveniënte bij het EUIPO ingestelde vordering tot gedeeltelijke nietigverklaring was gebaseerd op artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94 alsmede op artikel 7, lid 1, onder b), van deze verordening. Met betrekking tot de vordering tot nietigverklaring die is gebaseerd op artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94 en dus op het ontbreken van onderscheidend vermogen van het litigieuze merk, heeft verzoekster voor het EUIPO aangevoerd dat dit merk onderscheidend vermogen had, en minstens onderscheidend vermogen had verkregen door het gebruik dat ervan was gemaakt overeenkomstig artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94.
33
De nietigheidsafdeling en vervolgens de kamer van beroep hebben het litigieuze merk nietig verklaard op grond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94 en hebben niet onderzocht of eventueel sprake was van de nietigheidsgrond inzake het ontbreken van onderscheidend vermogen van dit merk.
34
Merken waarvan de inschrijving om de in artikel 7, lid 1, onder b) tot en met d), van verordening nr. 40/94 opgesomde gronden kan worden geweigerd, kunnen immers overeenkomstig artikel 7, lid 3, onderscheidend vermogen verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt. Daarentegen kan een teken waarvan de inschrijving op basis van artikel 7, lid 1, onder e), van verordening nr. 40/94 wordt geweigerd, nooit onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 3, verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt. Artikel 7, lid 1, onder e), heeft dus betrekking op bepaalde tekens die geen merk vormen en is een eerste obstakel dat de inschrijving van een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, kan verhinderen (zie naar analogie arrest van 18 juni 2002, Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, punten 75 en 76).
35
Wanneer de toetsing van een teken aan artikel 7, lid 1, onder e), van verordening nr. 40/94 tot de vaststelling leidt dat sprake is van een van de in deze bepaling vermelde gevallen, is bijgevolg toetsing van dit teken aan artikel 7, lid 3, van deze verordening niet langer noodzakelijk, aangezien de onmogelijkheid om dit teken in te schrijven dan duidelijk is. Dit verklaart het belang bij een voorafgaande toetsing van het teken aan artikel 7, lid 1, onder e), van verordening nr. 40/94 wanneer diverse in artikel 7, lid 1, bepaalde absolute weigeringsgronden zouden kunnen worden toegepast, maar dit kan niet betekenen dat de verplichting bestaat om dat teken vooraf aan artikel 7, lid 1, onder e), van verordening nr. 40/94 te toetsen [arrest van 6 oktober 2011, Bang & Olufsen/BHIM (Afbeelding van een luidspreker), T‑508/08, EU:T:2011:575, punt 44].
36
In de tweede plaats dient eraan te worden herinnerd dat het belang dat ten grondslag ligt aan artikel 7, lid 1, onder e), van verordening nr. 40/94 erin bestaat te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, een onderneming een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar (zie naar analogie arrest van 18 juni 2002, Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, punt 78).
37
De door de wetgever vastgestelde regels weerspiegelen in dit verband de afweging van twee overwegingen, die elk kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van een gezond en eerlijk mededingingsstelsel (arrest van 14 september 2010, Lego Juris/BHIM, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, punt 44).
38
Enerzijds waarborgt het opnemen in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 van het verbod om tekens als merk in te schrijven die bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, dat ondernemingen het merkenrecht niet kunnen gebruiken om uitsluitende rechten op technische oplossingen zonder tijdslimiet te laten voortbestaan (arrest van 14 september 2010, Lego Juris/BHIM, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, punt 45).
39
Anderzijds heeft de wetgever, door de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94 te beperken tot tekens die „uitsluitend” bestaan uit de vorm van de waar die „noodzakelijk” is om een technische uitkomst te verkrijgen, naar behoren geoordeeld dat elke vorm van een waar in zekere mate functioneel is en het dus ongepast zou zijn om merkinschrijving van een vorm van een waar te weigeren op de loutere grond dat deze gebruikskenmerken bezit. Door middel van de termen „uitsluitend” en „noodzakelijk” verzekert die bepaling dat enkel inschrijving wordt geweigerd van vormen van een waar die louter een technische oplossing verwerken en waarvan de inschrijving als merk dus werkelijk het gebruik van deze technische oplossing door andere ondernemingen zou hinderen (arrest van 14 september 2010, Lego Juris/BHIM, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, punt 48).
40
In de derde plaats worden bij een juiste toepassing van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94 de wezenlijke kenmerken van een driedimensionaal teken naar behoren vastgesteld door de autoriteit die uitspraak doet op de aanvraag tot inschrijving ervan als merk. De uitdrukking „wezenlijke kenmerken” moet aldus worden opgevat dat het gaat om de belangrijkste elementen van het teken (zie in die zin arrest van 14 september 2010, Lego Juris/BHIM, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, punten 68 en 69).
41
De identificatie van die wezenlijke kenmerken moet geval per geval worden verricht. Er is immers geen sprake van een systematische hiërarchie tussen de verschillende types van elementen die een teken kan bevatten. De bevoegde autoriteit kan overigens in het kader van haar onderzoek van de wezenlijke kenmerken van een teken hetzij zich rechtstreeks baseren op de door het teken opgeroepen totaalindruk, hetzij eerst een achtereenvolgend onderzoek van elk bestanddeel van het teken verrichten (arrest van 14 september 2010, Lego Juris/BHIM, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, punt 70).
42
Bijgevolg kan de identificatie van de wezenlijke kenmerken van een driedimensionaal teken met het oog op een eventuele toepassing van de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94, al naargelang het geval en in het bijzonder gelet op de moeilijkheidsgraad ervan, worden verricht aan de hand van een eenvoudige visuele analyse van dit teken, of daarentegen worden gebaseerd op een uitvoerig onderzoek in het kader waarvan rekening wordt gehouden met voor de beoordeling nuttige elementen, zoals opinieonderzoeken en deskundigenonderzoeken, of met gegevens inzake intellectuele-eigendomsrechten die eerder in verband met de betrokken waar zijn verleend (arrest van 14 september 2010, Lego Juris/BHIM, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, punt 71).
43
De aan de bevoegde autoriteit verleende mogelijkheid om rekening te houden met de elementen die nuttig zijn voor de identificatie van de wezenlijke kenmerken van een litigieus driedimensionaal teken, geldt ook voor het onderzoek van tweedimensionale tekens (zie in die zin arrest van 6 maart 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry, C‑337/12 P–C‑340/12 P, niet gepubliceerd, EU:C:2014:129, punt 55).
44
In de vierde plaats dient erop te worden gewezen dat de nietigheidsafdeling in haar beslissing heeft beklemtoond dat het juist was dat een beeldteken een aanduiding van de commerciële herkomst kon zijn en op een band kon staan, zonder een loopvlak van een band weer te geven. Evenwel heeft de nietigheidsafdeling daaraan toegevoegd dat het in casu moeilijk te ontkennen viel dat het litigieuze merk de realistische weergave was van een type loopvlak dat op echte banden wordt gebruikt.
45
In punt 25 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep uiteengezet dat zij volledig instemde met de benadering van de nietigheidsafdeling, die het litigieuze teken had aangemerkt als de „weergave van een type loopvlak”. De kamer van beroep heeft immers gepreciseerd dat de nietigheidsafdeling niet allen mocht, maar moest rekening houden met de door partijen overgelegde bewijzen met het oog op de juiste identificatie van de aard van het teken en van wat dit teken voorstelde in de context van de betrokken waren. De kamer van beroep heeft daaruit afgeleid dat, „het gelet op de overgelegde bewijzen en de betrokken waren duidelijk [was] dat het teken een loopvlak van een band weer[gaf] en derhalve (wellicht) het meest cruciale deel van de litigieuze waren ‚[banden, massieve, semi-pneumatische en pneumatische banden] voor wielen voor allerlei soorten voertuigen’ van klasse 12, minstens op technisch vlak”.
46
Tegen de achtergrond van deze opmerkingen dient het eerste onderdeel van verzoeksters derde middel, volgens hetwelk het litigieuze teken niet bestaat uit de vorm van de waar in de zin van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94, te worden onderzocht.
Aard van het litigieuze teken
47
Uit de rechtspraak blijkt enerzijds dat de grafische voorstelling van een merk als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk en begrijpelijk moet zijn, opdat een teken voortdurend en stellig kan worden waargenomen, waardoor dit merk als aanduiding van herkomst wordt gewaarborgd. Anderzijds heeft het vereiste van grafische voorstelling inzonderheid ten doel, het merk zelf af te bakenen, om aldus te bepalen wat precies de bescherming is die het ingeschreven merk de houder ervan verleent (zie in die zin arrest van 6 maart 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry, C‑337/12 P–C‑340/12 P, niet gepubliceerd, EU:C:2014:129, punt 57en aldaar aangehaalde rechtspraak).
48
In casu dient in de eerste plaats te worden beklemtoond dat het litigieuze merk, gelet op de grafische voorstelling ervan, bestaat uit een tweedimensionaal beeldteken. Bij een abstracte analyse van dit teken doet het bijvoorbeeld denken aan de vorm van een hockeystick in een schuine stand, zoals verzoekster aanvoert, of aan de vorm van een schuine „L”.
49
Aldus is het om te beginnen duidelijk dat het litigieuze teken, zoals ingeschreven, noch de vorm van een band noch de vorm van een loopvlak van een band weergeeft. Verder blijkt uit de grafische voorstelling van het litigieuze teken niet dat dit teken bestemd is om te worden aangebracht op een band of op het loopvlak van een band. Ten slotte blijkt evenmin uit die grafische voorstelling dat het gaat om een functionele vorm die een technische functie vervult of omvat. Bij de inschrijving ervan was overigens bij het litigieuze teken geen enkele aanvullende beschrijving gevoegd.
50
In de tweede plaats blijkt uit de in de punten 40 tot en met 43 supra vermelde rechtspraak dat de kamer van beroep, ter identificatie van de wezenlijke kenmerken van een tweedimensionaal teken zoals het litigieuze teken, een uitvoerig onderzoek mag verrichten in het kader waarvan niet alleen rekening wordt gehouden met de grafische voorstelling en eventuele bij de inschrijvingsaanvraag gevoegde beschrijvingen, maar ook met de nuttige elementen die het mogelijk maken te beoordelen wat het betrokken teken concreet weergeeft.
51
In casu zijn op de grafische voorstelling van het litigieuze teken geen contouren te zien en bij dit teken was geen enkele aanvullende beschrijving gevoegd. Verder betwist verzoekster niet dat bepaalde van haar bandenmodellen op het loopoppervlak ervan een groef met de door het litigieuze teken weergegeven vorm hebben.
52
Gelet op de in de punten 40 tot en met 43 supra vermelde rechtspraak kan het EUIPO derhalve niet worden verweten, in het kader van zijn toetsing van het litigieuze teken aan artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94, de aard van het betrokken teken te hebben beschouwd in de context van de door het litigieuze merk aangeduide waren en te hebben geoordeeld dat dit teken de weergave kon zijn van een groef die lijkt op die welke is aangebracht op door verzoekster verkochte banden.
53
Op grond van de omstandigheid dat bepaalde van verzoeksters bandenmodellen op het loopoppervlak ervan een groef met de door het litigieuze teken weergegeven vorm hebben, kan evenwel niet worden geconcludeerd dat het litigieuze teken een band of een volledig loopvlak van een band weergeeft.
54
Om te beginnen moet immers met klem erop worden gewezen dat een band een samengesteld voortbrengsel is dat bestaat uit meerdere elementen, te weten met name een karkas, gordellagen, rubber, zijwanden en een loopvlak. Zoals verder blijkt uit het dossier van het EUIPO, bestaat een loopvlak van een band niet uitsluitend uit een op zichzelf staande groef. Een loopvlak van een band bestaat uit vele elementen, te weten met name nerven, groeven in omtrekrichting of dwarslopende groeven en centrale of schouderblokken met lamellen. Ten slotte blijkt uit de voor het EUIPO overgelegde bewijzen dat de door het litigieuze teken weergegeven groef niet op zich is aangebracht op verzoeksters banden. Die groef is repetitief en kruiselings aangebracht op het loopvlak waardoor een vorm ontstaat die vervlechtingen toont en verschilt van de vorm van de oorspronkelijk op zichzelf staande groef.
55
Derhalve betoogt verzoekster op goede gronden dat het litigieuze teken, zelfs indien in aanmerking wordt genomen dat het gaat om de tweedimensionale weergave van een driedimensionale vorm gelet op de diepte ervan, slechts een beperkt onderdeel – te weten een op zichzelf staande groef – is van een ander onderdeel, te weten een loopvlak, dat bestaat uit vele met elkaar vervlochten elementen. Dat loopvlak is zelf een onderdeel dat samen met andere onderdelen (met name de zijwanden) de waren vormt waarop het litigieuze merk betrekking heeft, te weten banden, massieve, semi-pneumatische en pneumatische banden voor wielen voor allerlei soorten voertuigen. Het litigieuze teken geeft dus noch de door het litigieuze merk aangeduide waren noch het loopvlak van een band weer.
56
Het is juist dat uit de in de punten 40 tot en met 43 supra aangehaalde rechtspraak voortvloeit dat het EUIPO rekening kan houden met alle informatie die nuttig is voor de beoordeling van de „verschillende types van elementen die een teken kan bevatten” of van de „[bestanddelen] van het teken”. Het EUIPO mag dus vaststellen wat de betrokken vorm concreet voorstelt.
57
Deze rechtspraak kan evenwel niet in die zin worden uitgelegd dat het EUIPO, voor de kwalificatie van de door een litigieus teken weergegeven vorm, aan deze vorm elementen mag toevoegen die geen bestanddelen van dat teken zijn en die daaraan dus vreemd zijn. Met andere woorden, deskundigenonderzoeken en alle in bovengenoemde rechtspraak vermelde relevante elementen worden gebruikt om vast stellen wat het teken concreet voorstelt. Daarentegen mag het EUIPO op basis van deskundigenonderzoeken en alle relevante elementen het litigieuze teken niet definiëren op een wijze dat daarin kenmerken worden opgenomen die dit teken niet heeft en daardoor niet worden gedekt.
58
In de bestreden beslissing is de kamer van beroep afgeweken van de door het litigieuze teken weergegeven vorm en heeft zij die vorm gewijzigd. Zelfs indien rekening wordt gehouden met de – door verzoekster niet betwiste – omstandigheid dat bepaalde van haar bandenmodellen op het loopvlak ervan een groef hebben met de door dat teken weergegeven vorm, mocht de kamer van beroep zich immers niet losmaken van dit teken teneinde het aan te merken als de „weergave van een loopvlak van een band”. Met andere woorden, de kamer van beroep heeft door de toevoeging van elementen die geen bestanddelen van het litigieuze teken zijn – te weten op basis van alle elementen die een loopvlak bevat –, geoordeeld dat het teken de vorm weergaf van de waren waarvoor het was ingeschreven.
59
Aan deze beoordeling wordt niet afgedaan door interveniëntes argument dat uit bepaalde stukken in het dossier blijkt dat verzoekster via haar vertegenwoordiger reeds heeft beschreven – en dus erkend – dat het litigieuze merk het „patroon van een loopvlak” was.
60
Enerzijds dient immers te worden opgemerkt dat de door interveniënte aangevoerde stukken waarin verzoekster zou hebben erkend dat het litigieuze merk het „patroon van een loopvlak” was, tekens vermelden of tonen die verschillen van dat merk. Meer in het bijzonder dient te worden beklemtoond dat in bijlage 8 bij de voor het EUIPO ingediende opmerkingen van interveniënte van 19 december 2013 het litigieuze merk wordt omschreven als een weergave van een stick (figura di mazza). Verder dient erop te worden gewezen dat de bijlagen 9 en 10 bij die opmerkingen tekens tonen die verschillen van het litigieuze merk.
61
Anderzijds beoogt de inschrijving van een merk in het Uniemerkenregister de kamer van beroep in de gelegenheid te stellen haar bevoegdheden uit te oefenen en de belangen van de partijen in een geding te waarborgen, maar beoogt het ook derden te informeren over de precieze aard van de ingeschreven rechten en dus het voorwerp van de verleende bescherming af te bakenen [zie in die zin arrest van 21 juni 2017, M/S. Indeutsch International/EUIPO – Crafts Americana Group (Weergave van een visgraat tussen twee parallelle lijnen), T‑20/16, EU:T:2017:410, punt 46]. Vastgesteld dient te worden dat bij een objectieve en concrete analyse van het litigieuze merk dit geen patroon van een loopvlak weergeeft. Het geeft hooguit een op zichzelf staande groef van een loopvlak weer.
62
In de derde plaats kan de door partijen – en met name door het EUIPO en interveniënte – aangehaalde rechtspraak niet aldus worden uitgelegd dat deze de kamer van beroep toestaat, het litigieuze teken aan te merken als een band of als de „weergave van een loopvlak”.
63
In de zaak die heeft geleid tot het arrest van 10 november 2016, Simba Toys/EUIPO (C‑30/15 P, EU:C:2016:849), was voor de Unierechter immers een teken in geding dat bestond uit de driedimensionale weergave van de door het litigieuze merk aangeduide waren, te weten driedimensionale puzzels. Verder had de zaak die heeft geleid tot het arrest van 14 september 2010, Lego Juris/BHIM (C‑48/09 P, EU:C:2010:516), betrekking op een teken dat bestond uit de driedimensionale weergave van een blokje van de door het litigieuze merk aangeduide waren, te weten bouwspellen. De zaak die heeft geleid tot het arrest van 18 juni 2002, Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377), betrof een teken dat bestond uit de driedimensionale weergave van de scheerkoppen van de door het litigieuze merk aangeduide waren, te weten scheerapparaten. Ten slotte had de zaak die heeft geleid tot de arresten van 6 maart 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry (C‑337/12 P–C‑340/12 P, niet gepubliceerd, EU:C:2014:129), en 11 mei 2017, Yoshida Metal Industry/EUIPO (C‑421/15 P, EU:C:2017:360), betrekking op een teken dat bestond uit de tweedimensionale weergave van een voorwerp dat wordt bepaald door de omranding ervan, te weten het handvat van de door het litigieuze merk aangeduide waren (keukengerei zoals een mes).
64
Bijgevolg hadden de in punt 63 supra vermelde zaken betrekking op tekens die niet dezelfde kenmerken hadden als het litigieuze teken. Het oordeel van de Unierechter in die zaken kan dus niet worden toegepast op een teken als het in casu in geding zijnde teken, dat niet de contouren van de door het litigieuze merk aangeduide waren laat zien en enkel een zeer klein onderdeel van een onderdeel van die waren weergeeft.
65
Verder is het van belang erop te wijzen dat de Unierechter in de in punt 63 supra vermelde zaken de door het betrokken teken concreet weergegeven vorm had vastgesteld op basis van de „specifieke” of „wezenlijke” – zichtbare of onzichtbare – kenmerken van het betrokken teken, en niet op basis van elementen die het teken niet bevatte.
66
Hieruit volgt dat de door partijen aangehaalde rechtspraak niet afdoet aan de in punt 58 supra verrichte beoordeling.
67
In de vierde plaats dient te worden vastgesteld dat de beoordeling van wat het litigieuze teken concreet voorstelt, een aanpak is die het mogelijk maakt om eerst de wezenlijke kenmerken ervan vast te stellen, en vervolgens te beoordelen of die wezenlijke kenmerken een functioneel karakter hebben. Het loutere feit dat de kamer van beroep in haar beoordeling elementen opneemt die geen deel uitmaken van de door het litigieuze teken concreet weergegeven vorm, kan evenwel de conclusie dat is voldaan aan de voorwaarden van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94, aantasten. Het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94 en dat in punt 36 supra in herinnering is gebracht, staat derhalve niet toe dat de kamer van beroep in het kader van de toepassing van die specifieke bepaling zich losmaakt van de door het litigieuze teken weergegeven vorm en rekening houdt met elementen die geen deel uitmaken van de door dit teken concreet weergegeven vorm.
68
In de vijfde plaats merkt het EUIPO op dat een groef geen waar is, aangezien hij geen element is dat kan worden gescheiden van een band. Het EUIPO leidt daaruit af dat het litigieuze teken werd ingeschreven voor banden, die waren zijn waarin de betreffende groef met „L”-vorm is verwerkt en waarop die groef een technische functie vervult.
69
In dit verband is het juist dat de werkingssfeer van de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94 niet louter is beperkt tot de tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van „een waar” als zodanig. Zoals het EUIPO in wezen betoogt, kan het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan deze bepaling vereisen dat ook de inschrijving wordt geweigerd van tekens die bestaan uit de vorm van een onderdeel van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomt te verkrijgen. Dit zou het geval zijn indien die vorm kwantitatief en kwalitatief een belangrijk deel van die waar uitmaakte.
70
Evenwel dient te worden vastgesteld dat in casu het litigieuze teken een op zichzelf staande groef van een loopvlak van een band weergeeft. In de context van de betrokken waren geeft het litigieuze teken dus geen loopvlak weer, aangezien daarin niet de andere bestanddelen van een loopvlak zijn opgenomen waarmee dat teken talrijke en ingewikkelde vormen creëert die verschillen van de vorm van elke groef en elk bestanddeel, afzonderlijk beschouwd.
71
Bijgevolg bestaat het litigieuze teken niet uitsluitend uit de vorm van de betrokken waren, en evenmin uit een vorm die als zodanig kwantitatief en kwalitatief een belangrijk deel van die waren uitmaakt.
72
Bovendien tonen de door interveniënte overgelegde en door de kamer van beroep onderzochte bewijzen niet aan dat een op zichzelf staande groef met een vorm als die welke door het litigieuze teken is weergegeven, kan zorgen voor de technische uitkomst waarover sprake is in de bestreden beslissing. Uit deze bewijzen blijkt immers dat de combinatie van en de interactie tussen de verschillende bestanddelen van een loopvlak die op repetitieve wijze voorkomen op het gehele loopvlak, waardoor een vorm wordt gecreëerd die verschilt van die van deze bestanddelen afzonderlijk beschouwd, eventueel kunnen zorgen voor de technische uitkomst waarover sprake is in de bestreden beslissing.
73
Hieruit volgt dat de inschrijving van het litigieuze teken, waarvan de bescherming beperkt is tot de erdoor weergegeven vorm, niet kan verhinderen dat verzoeksters concurrenten banden vervaardigen en verkopen waarin een identieke of soortgelijke vorm is verwerkt als die welke door dit teken wordt weergegeven, wanneer die identieke of soortgelijke vorm wordt gecombineerd met andere bestanddelen van een loopvlak en met die andere bestanddelen een vorm creëert die verschilt van elk bestanddeel, afzonderlijk beschouwd. Als zodanig staat de door het litigieuze teken weergegeven vorm immers niet noodzakelijkerwijs op het loopvlak van een band op een wijze die identificatie van dit teken mogelijk maakt.
74
Derhalve heeft de kamer van beroep ten onrechte geoordeeld dat het litigieuze teken het loopvlak van een band weergaf en dat dit teken bestond uit de „vorm van de waar” in de zin van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94. Deze bepaling kon dus niet worden toegepast op het litigieuze merk en de in de bestreden beslissing verrichte nietigverklaring van dit merk berust op een onjuiste rechtsgrondslag.
75
Bijgevolg moet het eerste onderdeel van verzoeksters derde middel worden toegewezen zonder dat de in punt 12 supra vermelde bewijzen in aanmerking hoeven te worden genomen en zonder dat uitspraak behoeft te worden gedaan over het in punt 11 supra uiteengezette tweede middel of over het tweede onderdeel van verzoeksters derde middel, volgens hetwelk de wezenlijke kenmerken van het litigieuze teken niet alle een uitsluitend functioneel karakter hebben.
76
Gelet op een en ander wordt de bestreden beslissing vernietigd voor zover de kamer van beroep in punt 2 van het dispositief van die beslissing de in punt 6 supra vermelde beslissing van de nietigheidsafdeling gedeeltelijk heeft bevestigd en het litigieuze merk heeft nietig verklaard voor „[banden, massieve, semi-pneumatische en pneumatische banden] voor wielen voor allerlei soorten voertuigen” op grond van artikel 52, lid 1, onder a), van verordening nr. 40/94, gelezen in samenhang met artikel 7, lid 1, onder e), ii), van die verordening. Bijgevolg dient de bestreden beslissing ook te worden vernietigd voor zover de kamer van beroep in punt 3 van het dispositief van die beslissing verzoekster als voor het EUIPO in het ongelijk gestelde partij heeft veroordeeld tot vergoeding van 1700 EUR aan interveniënte.
Kosten
77
Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd.
78
Aangezien het EUIPO in het ongelijk is gesteld, dient het overeenkomstig verzoeksters vordering te worden verwezen in zijn eigen kosten en in verzoeksters kosten.
79
Aangezien verzoekster niet heeft verzocht om interveniënte in de kosten te verwijzen, kan worden volstaan met de beslissing dat interveniënte haar eigen kosten zal dragen.
HET GERECHT (Zevende kamer – uitgebreid),
rechtdoende, verklaart:
1)
De punten 2 en 3 van het dispositief van de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 28 april 2016 (zaak R 2583/2014‑5) worden vernietigd.
2)
Het EUIPO zal naast zijn eigen kosten die van Pirelli Tyre SpA dragen.
3)
The Yokohama Rubber Co. Ltd zal haar eigen kosten dragen.
Tomljenović
Kancheva
Bieliūnas
Marcoulli
Kornezov
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 24 oktober 2018.
ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Engels.