62024CJ0076_RES
Asunto C‑76/24
Tradeinn Retail Services, S. L.
contra
PH
[Petición de decisión prejudicial presentada por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania)]
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 1 de agosto de 2025
«Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Marcas — Directiva (UE) 2015/2436 — Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas — Artículo 10, apartado 3, letra b) — Derechos conferidos por la marca — Derecho a prohibir a un tercero ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines con el signo — Comercio electrónico — Productos ofrecidos a la venta a partir de un Estado miembro que no sea el de registro de la marca — Concepto de “almacenamiento”»
Derecho de la Unión Europea — Interpretación — Métodos — Interpretación literal, sistemática y teleológica
(véase el apartado 25)
Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva (UE) 2015/2436 — Derechos conferidos por la marca — Productos con una marca protegida en un Estado miembro — Productos ofrecidos a la venta por un tercero mediante publicidad en línea desde un Estado miembro distinto al de registro de la marca — Derecho del titular de esa marca a prohibir a dicho tercero ofrecer los productos a los consumidores del Estado miembro de registro, comercializarlos o poseerlos con ese fin
[Directiva 2015/2436/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 10, aps. 2 y 3, letra b)]
(véanse los apartados 27 a 37 y 39 y el punto 1 del fallo)
Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva (UE) 2015/2436 — Derechos conferidos por la marca — Concepto de privación de libertad — Tercero con dominio indirecto pero efectivo sobre los productos en cuestión — Inclusión
[Directiva 2015/2436/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 10, aps. 2 y 3, letra b)]
(véanse los apartados 44 a 47 y el punto 2 del fallo)
Resumen
Mediante esta sentencia, el Tribunal de Justicia aporta aclaraciones acerca de las situaciones en las que el titular de una marca puede prohibir a un tercero el uso de un signo (
1
) e interpreta la Directiva 2015/2436. (
2
)
PH es titular de dos marcas alemanas, registradas, en particular, para accesorios de buceo.
Tradeinn Retail Services, S. L. (en lo sucesivo, «TRS»), con domicilio social en España, proponía la venta de accesorios de buceo en línea con signos idénticos a dichas marcas.
PH demandó a TRS ante el Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Núremberg-Fürth, Alemania) solicitando, en particular, que se prohibiera dicho uso. Ese órgano jurisdiccional decidió ordenar a TRS que dejara de ofrecer a la venta o promocionar accesorios de buceo que llevaran signos idénticos a talas marcas.
Al conocer de un recurso de apelación interpuesto por PH, el Oberlandesgericht Nürnberg (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Núremberg, Alemania) extendió esta prohibición a la distribución y almacenamiento de dichos productos.
TRS interpuso recurso de casación ante el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal, Alemania), que, al albergar dudas acerca de la interpretación del artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2436, preguntó al Tribunal de Justicia sobre el alcance de los derechos de un titular de una marca protegida en un Estado miembro y sobre el concepto de «almacenamiento» previsto en dicho artículo.
Apreciación del Tribunal de Justicia
De entrada, el Tribunal de Justicia señala que el tenor del artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2436 no contiene ninguna indicación explícita en cuanto a la posibilidad de que el titular de una marca registrada en un Estado miembro prohíba a un tercero almacenar, en el territorio de otro Estado miembro, productos con dicho signo.
A continuación, el Tribunal de Justicia recuerda que la protección otorgada por el registro de una marca nacional se limita, por principio, al territorio del Estado miembro de registro, de modo que, por regla general, su titular no puede invocar dicha protección fuera de ese territorio. Además, la finalidad del derecho exclusivo conferido por el registro de una marca (
3
) permite al titular de la marca de que se trata proteger sus intereses específicos como titular de la marca, es decir, garantizar que la marca pueda cumplir las funciones que le son propias. Por lo tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca. Entre tales funciones no solo figura la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio, sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese bien, o las de comunicación, inversión o publicidad.
Así pues, esta finalidad y el alcance geográfico de la protección conferida por la marca implican varias consecuencias para la interpretación del artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2436. En primer lugar, el titular de una marca nacional está facultado para prohibir a un tercero comercializar, en el Estado miembro de registro, productos con el signo cuyo uso vulnere dicha marca, entendiéndose, no obstante, que tales productos no se consideran comercializados si están incluidos en un régimen aduanero suspensivo como el del tránsito externo y no han sido despachados a libre práctica.
En segundo lugar, el titular de una marca nacional está facultado para prohibir a un tercero ofrecer, en el territorio del Estado miembro de registro, productos con ese signo. De este modo, el titular está facultado para oponerse a tal oferta, incluso cuando esta se refiera a productos incluidos en el régimen aduanero de tránsito externo, siempre que implique necesariamente el despacho a libre práctica de dichos productos. Además, el Tribunal de Justicia recuerda que el titular de una marca puede prohibir a un tercero ofrecer, en particular mediante publicidad en línea, productos con dicho signo, incluso cuando ese tercero, el servidor del sitio de Internet que utiliza o esos productos están situados fuera del Estado miembro de registro, si esa oferta o esa publicidad están destinadas a consumidores situados en el territorio de ese Estado miembro. En efecto, de no ser así, los operadores que recurren al comercio electrónico y ofrecen a consumidores situados en ese territorio productos situados fuera de dicho territorio escaparían a toda obligación de respetar los derechos conferidos por esa marca, lo que menoscabaría el efecto útil de la protección garantizada por la Directiva 2015/2436. Sin embargo, la simple posibilidad de acceder a un sitio de Internet desde el territorio del Estado miembro en el que la marca de que se trate está protegida no basta para concluir que las ofertas de venta que se presentan en ese sitio estén destinadas a consumidores situados en ese territorio. Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar en cada caso si existen indicios relevantes que permitan concluir que una oferta de venta o una publicidad presentada en una plataforma de venta electrónica a la que se puede acceder desde dicho territorio está destinada a consumidores situados en este territorio.
En tercer lugar, el artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2436 permite al titular de una marca prohibir a un tercero no solo ofrecer y comercializar productos con un signo cuyo uso vulnere dicha marca, sino también «almacenarlos con dichos fines». Por lo tanto, esta disposición solo se refiere al almacenamiento por un tercero de tales productos si este constituye un requisito previo a una oferta o a una comercialización que el titular de una marca está facultado para prohibir.
Pues bien, el titular de una marca está facultado para prohibir a un tercero ofrecer, en particular mediante publicidad electrónica, productos con ese signo aun cuando ese tercero, el servidor del sitio de Internet que utiliza o esos productos estén situados fuera del Estado miembro de registro, si la oferta está destinada a consumidores situados en el territorio de ese Estado miembro. En una situación de ese tipo, el titular también está facultado para prohibir a ese tercero almacenar dichos productos fuera de ese territorio si el almacenamiento constituye una etapa previa a la emisión de tal oferta o a su ejecución, de modo que puede considerarse que se ha efectuado con ese fin.
Por último, el Tribunal de Justicia constata que el término «almacenar» que figura en el artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2436 comprende no solo los casos en los que el tercero ejerce el dominio directo y efectivo de los productos de que se trate, sino también aquellos en los que tiene un dominio indirecto, pero no obstante efectivo, de esos productos, en la medida en que dispone de un poder de control o de dirección sobre la persona que tiene el dominio directo y efectivo de ellos. Si esta disposición solo fuera aplicable a un tercero que dispusiera directamente del dominio efectivo de los productos en cuestión, el titular de la marca no podría dirigir una orden conminatoria de cesación a un operador económico que, sin su consentimiento, con el fin de ofrecer o comercializar dichos productos, los entrega a un prestador de servicios para que este lleve a cabo, a tal efecto, servicios como el depósito o el transporte de dichos productos. Tal interpretación sería incompatible con la finalidad de la Directiva 2015/2436 y privaría a la protección que esta garantiza de una parte de su efecto útil.
(
1
)	Estas situaciones están previstas en el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2015/2436.
(
2
)	Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1).
(
3
)	Ese derecho exclusivo se confiere en virtud del artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2015/2436.