62023TJ1104_RES
Zaak T‑1104/23
Ferrari SpA
tegen
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie
Arrest van het Gerecht (Achtste kamer – uitgebreid) van 2 juli 2025
„Uniemerk – Procedure inzake vervallenverklaring – Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie – Woordmerk TESTAROSSA – Normaal gebruik van het merk – Artikel 51, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 58, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001] – Gebruik door derden – Wijze van gebruik – Impliciete toestemming van de merkhouder – Bewijs van normaal gebruik – Schaalmodellen van motorvoertuigen te land (speelgoed)”
Uniemerk – Rechtsgevolgen van het Uniemerk – Rechten verbonden aan het merk – Recht om het gebruik van het merk te verbieden – Voorwaarde – Gebruik door een derde dat afbreuk kan doen aan de functies van het merk – Begrip – Aanbrengen door een derde van een teken dat gelijk is aan een voor schaalmodellen van voertuigen ingeschreven merk – Gebruik beperkt tot een aanduiding van de getrouwe nabootsing van een automodel – Daarvan uitgesloten
(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 9, lid 1)
(zie punten 27‑29, 32, 33)
Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Gronden voor verval – Geen normaal gebruik van het merk – Woordmerk TESTAROSSA
[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 15, lid 1, en 51, lid 1, a)]
(zie punten 47‑52, 59, 65, 71)
Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Gronden voor verval – Geen normaal gebruik van het merk – Gebruik door een derde met toestemming van de merkhouder – Impliciete toestemming – Beoordelingscriteria – Gebruik van het merk voor schaalmodellen van voertuigen
[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 15, lid 1, en 51, lid 1, a)]
(zie punten 60, 62‑64, 68‑70)
Samenvatting
Het Gerecht (uitgebreide kamer) vernietigt gedeeltelijk de beslissing van de kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) (
1
) en spreekt zich uit over het begrip „normaal gebruik” in het kader van het gebruik van een merk door derden met impliciete toestemming van de merkhouder. Het Gerecht verduidelijkt met name de rechtspraak die voortvloeit uit het arrest Opel (
2
) en preciseert onder welke voorwaarden normaal gebruik van een merk kan worden aangetoond wanneer de gebruiken in de betrokken sector en op de markt in kwestie onder bepaalde voorwaarden toestaan dat het ingeschreven merk door bepaalde marktdeelnemers wordt gebruikt om de betrokken waren te beschrijven.
Ferrari SpA, verzoekster, is houdster van de internationale inschrijving, met aanduiding van de Europese Unie, van het woordmerk TESTAROSSA voor onder meer schaalmodellen van voertuigen en speelgoed (
3
). Op 14 november 2014 heeft Kurt Hesse, interveniënt, een verzoek tot nietigverklaring van deze internationale inschrijving ingesteld. (
4
) De nietigheidsafdeling heeft de vordering tot vervallenverklaring gedeeltelijk toegewezen, maar deze afgewezen met betrekking tot „schaalmodellen van motorvoertuigen te land (speelgoed)”.
Zowel interveniënt als verzoekster heeft beroep ingesteld tot gedeeltelijke vernietiging van deze beslissing. De kamer van beroep van het EUIPO heeft het beroep van interveniënt toegewezen en dat van verzoekster verworpen, zodat de rechten van verzoekster op het litigieuze merk voor alle waren vervallen werden verklaard. Verzoekster heeft bij het Gerecht beroep tot vernietiging van deze beslissing ingesteld.
Beoordeling door het Gerecht
Om te beginnen wijst het Gerecht erop dat het aanbrengen door een derde, op schaalmodellen van voertuigen, van een teken dat gelijk is aan een voor speelgoed ingeschreven merk, alleen kan worden verboden wanneer het afbreuk doet of kan doen aan de functies van dat merk, hetgeen moet worden beoordeeld in het licht van de kenmerken van de markt voor schaalmodellen van voertuigen. Deze markt wordt gekenmerkt door het naast elkaar bestaan van schaalmodellen van onafhankelijke speelgoedfabrikanten die ingeschreven automerken gebruiken als loutere aanduiding dat een schaalmodel een getrouwe nabootsing is van een echt automodel, en schaalmodellen van voertuigen die worden vervaardigd en in de handel worden gebracht door de houders van de voor auto’s ingeschreven merken of door economisch met hen verbonden ondernemingen door middel van een licentie. Het is voor het relevante publiek dus een gewone zaak om schaalmodellen van voertuigen te zien, met of zonder licentie van de autofabrikant, en om deze van elkaar te onderscheiden op basis van de informatie op de verpakking ervan. Het Gerecht geeft dan ook aan dat een derde een dergelijk merk zonder toestemming van de houder ervan mag gebruiken, mits het gebruik ervan op een schaalmodel van een voertuig beperkt blijft tot het aangeven aan het relevante publiek dat het schaalmodel een getrouwe nabootsing is van een echt automodel. Wanneer daarentegen het gebruik van het merk door een derde verwijst naar bijvoorbeeld een met de merkhouder gesloten licentieovereenkomst, zal dit worden opgevat als een aanduiding dat de waren afkomstig zijn van de autofabrikant of een economisch met deze fabrikant verbonden onderneming. In een dergelijk geval kan de merkhouder zich verzetten tegen een dergelijk gebruik indien dit zonder zijn toestemming heeft plaatsgevonden.
In casu onderzoekt het Gerecht in de eerste plaats of het gebruik van het merk door derden in overeenstemming is met de wezenlijke functie ervan. Het Gerecht merkt op dat de door verzoekster overgelegde bewijzen met name bestaan uit verschillende catalogi en foto’s van schaalmodellen, waarop het litigieuze merk en merken van derden, maar ook de vermelding „officiële waar onder licentie van Ferrari” voorkomen. In dat verband stelt het Gerecht vast dat deze aanduidingen het relevante publiek in staat stellen te begrijpen dat deze schaalmodellen door een derde onder licentie van verzoekster worden vervaardigd, ook al wordt het litigieuze merk naast merken van derden weergegeven. Een dergelijk gebruik van het litigieuze merk is dus in overeenstemming met de wezenlijke functie ervan, namelijk de consument de commerciële herkomst van de waren te waarborgen. Het feit dat de van het litigieuze merk voorziene schaalmodellen van voertuigen door verschillende ondernemingen in de handel worden gebracht en dat de kwaliteit en de prijs ervan verschillen, kan aan deze conclusie niet afdoen. Evenmin doet het ter zake dat de vermelding „officiële waar onder licentie van Ferrari” niet naar het litigieuze merk verwijst, aangezien het verband tussen het gebruik van het merk Ferrari en het litigieuze merk op de verpakkingen en catalogi in overeenstemming is met de gebruiken van de betrokken markt. Het Gerecht merkt namelijk op dat op de automarkt auto’s in de handel worden gebracht zowel onder een eerste merk dat de fabrikant ervan aanduidt, als onder een tweede merk dat het model ervan aanduidt, en dat deze overwegingen ook relevant zijn voor de markt van schaalmodellen van voertuigen. Voorts doet het ontbreken van de symbolen „®” of „TM” naast het litigieuze merk geen afbreuk aan het vermogen van dit merk om zijn wezenlijke functie te vervullen. Gelet op het voorgaande is het Gerecht van oordeel dat het litigieuze merk in de relevante periode voor schaalmodellen van voertuigen is gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan.
In de tweede plaats onderzoekt het Gerecht of het gebruik van het litigieuze merk door derden met toestemming van de merkhouder heeft plaatsgevonden. Het Gerecht merkt op dat de door verzoekster overgelegde uittreksels uit de licentieovereenkomsten geen lijst bevatten van de merken waarop die overeenkomsten betrekking hebben, zodat op basis daarvan niet kan worden vastgesteld dat verzoekster uitdrukkelijk heeft ingestemd met het gebruik van haar merk door die derden. Het Gerecht herinnert er evenwel aan dat de toestemming van de merkhouder voor het gebruik van het merk door derden ook impliciet kan worden afgeleid uit omstandigheden en elementen van vóór, tijdens of na dat gebruik, die moeten worden onderzocht in het licht van de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht.
Zo merkt het Gerecht ten eerste op dat in de specifieke context van de betrokken markt de impliciete toestemming van de houder van het litigieuze merk voortvloeit uit het feit dat deze op de hoogte was van het gebruik van zijn merk door derden en zich daar niet tegen heeft verzet, en is het van oordeel dat dit in casu het geval is. Ten tweede preciseert het Gerecht dat het gebruik van het merk van een productieonderneming door een andere onderneming die de betrokken waren onder licentie van de eerste onderneming als „officiële” waren in de handel brengt, kan worden erkend als gebruik van dit merk met toestemming van de merkhouder, aangezien dit gebruik tussen deze twee ondernemingen een band tot stand brengt die veronderstelt dat de merkhouder met het gebruik van zijn merken door die andere onderneming heeft ingestemd. Ten derde is het Gerecht van oordeel dat verzoekster, door ter staving van het normale gebruik facturen en bestelbonnen van derden voor de verkoop van schaalmodellen van voertuigen met het litigieuze merk over te leggen, impliciet stelt dat zij met dat gebruik had ingestemd. Bijgevolg is het Gerecht van oordeel dat verzoekster impliciet heeft ingestemd met het gebruik van het litigieuze merk door derden voor de betrokken waren.
Gelet op het voorgaande vernietigt het Gerecht derhalve de beslissing van de kamer van beroep voor zover daarbij het litigieuze merk vervallen werd verklaard voor schaalmodellen van voertuigen.
(
1
)	Beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 29 augustus 2023 (zaak R 887/2016‑5).
(
2
)	Arrest van 25 januari 2007, Adam Opel (C‑48/05, EU:C:2007:55).
(
3
)	Waren van klasse 28 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.
(
4
)	Op grond van artikel 158, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1), gelezen in samenhang met artikel 51, lid 1, onder a), van die verordening.