62009TJ0385_NL
Partijen
Overwegingen van het arrest
Dictum
Partijen
In zaak T‑385/09,
Annco, Inc.,
gevestigd te Wilmington, Delaware (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door G. Triet, advocaat,
verzoekster,
tegen
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM),
vertegenwoordigd door A. Folliard-Monguiral als gemachtigde,
verweerder,
andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM:
Freche et fils associés,
gevestigd te Parijs (Frankrijk),
betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 1 juli 2009 (zaak R 1485/2008‑1) inzake een oppositieprocedure tussen Freche et fils associés en Annco, Inc.,
wijst
HET GERECHT (Achtste kamer),
samengesteld, tijdens de beraadslaging, als volgt: M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), kamerpresident, S. Papasavvas en A. Dittrich, rechters,
griffier: E. Coulon,
gezien het op 2 oktober 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,
gezien de op 11 januari 2010 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,
gelet op de omstandigheid dat geen van de partijen om vaststelling van een terechtzitting heeft verzocht binnen een maand na de betekening van de sluiting van de schriftelijke behandeling, en dus op rapport van de rechter-rapporteur overeenkomstig artikel 135 bis van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht is besloten om zonder mondelinge behandeling uitspraak te doen,
het navolgende
Arrest
Overwegingen van het arrest
Voorgeschiedenis van het geding
1. Op 16 maart 2004 heeft Annco, Inc., bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].
2. De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken ANN TAYLOR LOFT.
3. De waren en diensten waarvoor de aanvraag is ingediend, behoren tot de klassen 18, 25 en 35 als bedoeld in de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:
– klasse 18: „Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten; dierenhuiden; koffers, reiskoffers en reistassen; paraplu’s, parasols en wandelstokken; handtassen, beurzen, koffers”;
– klasse 25: „Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, jurken, rokken, kostuums, spijkerbroeken, truien, overhemden, T-shirts, topjes zonder mouwen, bodysuits, chemisettes, vesten, handschoenen, nachtkleding, lange japonnen, badpakken, blouses, schoenen, broeken, korte broeken, jasjes, mantels, sokken, breigoederen, hoeden en petten, ceintuurs, halsdoeken en onderkleding”;
– klasse 35: „Detailhandelsdiensten; detailverkoop van producten via wereldwijde computernetwerken; detailhandel op het gebied van kleding, schoeisel, handtassen, kleine accessoires van leder en kunstleder, juwelierswaren, producten voor de toiletverzorging, geurtjes en cosmetische middelen”.
4. De gemeenschapsmerkaanvraag is in het Blad van gemeenschapsmerken
nr. 51/2004 van 20 december 2004 gepubliceerd.
5. Op 18 maart 2005 heeft Freche et fils associés krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41 van verordening nr. 207/2009) oppositie tegen de inschrijving van het aangevraagde merk ingesteld, op grond dat gevaar van verwarring bestond in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009].
6. De oppositie was gebaseerd op een aantal waren en diensten die worden aangeduid door het op 22 augustus 2003 in Frankrijk onder nr. 13089435 ingeschreven woordmerk LOFT, dat sinds 16 maart 2001 geldt voor onder meer de als volgt omschreven waren van de klassen 18 en 25:
– klasse 18: „Leder en kunstleder; artikelen van leder of kunstleder (met uitzondering van etuis voor producten die zij moeten bevatten, handschoenen en ceintuurs); niet in edelmetaal vervaardigde portemonnees; handtassen; reistassen; dozen van leder of van karton-leder; reiskoffers; lederen mantels (bont); niet voor reiniging bestemd zeemleer; dierenhuiden; koffers en valiezen; paraplu’s, parasols en wandelstokken”;
– klasse 25: „Kledingstukken, onderkleding, sportkleding andere dan duikerpakken, schoeisel, hoofddeksels”.
7. De oppositie was tegen alle in de merkaanvraag opgegeven waren en diensten gericht.
8. Bij beslissing van 12 augustus 2008 heeft de oppositieafdeling de oppositie toegewezen voor de waren van de klassen 18 en 25, op grond dat gevaar van verwarring bestaat, en de oppositie afgewezen voor de diensten van klasse 35. De oppositieafdeling heeft geconstateerd dat het om dezelfde waren gaat en in het kader van de globale beoordeling geoordeeld dat de tekens LOFT en ANN TAYLOR LOFT in gemiddelde mate overeenstemmen, aangezien in beide tekens het begrip „loft” voorkomt. Gelet op het feit dat het identieke waren betreft en rekening ermee houdend dat het woord „loft” in het aangevraagde merk een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt, zou de consument ervan kunnen uitgaan dat de betrokken waren van onderling verbonden ondernemingen afkomstig zijn.
9. Op 10 oktober 2008 heeft verzoekster krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 (thans de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009) bij het BHIM beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling ingesteld.
10. Bij beslissing van 1 juli 2009 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep het beroep verworpen. Inzonderheid heeft zij enerzijds geoordeeld dat de door het aangevraagde merk aangeduide waren en de door het oudere merk aangeduide waren identiek waren. Anderzijds bestond volgens haar tussen de conflicterende tekens, hoewel begripsmatig sterk overeenstemmend, slechts een geringe mate van overeenstemming wanneer deze tekens globaal werden beoordeeld. Volgens de kamer van beroep was er sprake van gevaar van verwarring, aangezien het gemeenschappelijke woord „loft” het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk en het enige bestanddeel van het oudere merk is. Het relevante publiek, bestaande uit de gemiddelde Franse koper van lederwaren en kledingartikelen, zou kunnen denken dat de waren dezelfde herkomst hebben of dat ANN TAYLOR LOFT de naam is van het nieuwe assortiment waren van Freche et fils associés.
Conclusies van partijen
11. Verzoekster vordert dat het Gerecht:
– het beroep gegrond verklaart;
– de bestreden beslissing vernietigt;
– de bestreden beslissing in die zin wijzigt dat het merk ANN TAYLOR LOFT kan worden ingeschreven voor de klassen 18 en 25, boven op klasse 35 waarvoor de oppositieafdeling de inschrijving terecht heeft aanvaard, waarover overigens geen betwisting bestaat;
– het BHIM verwijst in de kosten.
12. Het BHIM vordert dat het Gerecht:
– het beroep verwerpt;
– verzoekster verwijst in de kosten.
Verzoek om vernietiging van de bestreden beslissing
13. Verzoekster voert twee middelen aan, ontleend aan schending van artikel 75, tweede zin, van verordening nr. 207/2009 enerzijds, en schending van artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening anderzijds.
14. Om te beginnen moet het middel worden onderzocht dat op schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 is gebaseerd.
15. Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer „het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk”.
16. Verder moet volgens artikel 8, lid 2, sub a‑ii, van verordening nr. 40/94 onder oudere merken worden verstaan de in de lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de aanvraag om inschrijving voorafgaat aan die van de aanvraag van het gemeenschapsmerk.
17. Volgens vaste rechtspraak bestaat gevaar van verwarring wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn [zie arrest Gerecht van 10 september 2008, Boston Scientific/BHIM – Terumo (CAPIO), T‑325/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 70 en aldaar aangehaalde rechtspraak; zie eveneens, naar analogie, arresten Hof van 29 september 1998, Canon, C‑39/97, Jurispr. blz. I‑5507, punt 29, en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Jurispr. blz. I‑3819, punt 17].
18. Voorts staat vast dat het gevaar van verwarring bij het publiek globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie arrest CAPIO, punt 17 supra, punt 71 en aldaar aangehaalde rechtspraak; zie eveneens, naar analogie, arrest Hof van 11 november 1997, SABEL, C‑251/95, Jurispr. blz. I‑6191, punt 22, alsook arresten Canon, punt 17 supra, punt 16, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 17 supra, punt 18).
19. Deze globale beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd [arrest Hof van 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/BHIM, C‑234/06 P, Jurispr. blz. I‑7333, punt 48; arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Jurispr. blz. II‑4335, punt 25; zie eveneens, naar analogie, arrest Canon, punt 17 supra, punt 17]. De onderlinge samenhang tussen deze factoren komt tot uitdrukking in punt 8 van de considerans van verordening nr. 207/2009, waarin wordt gepreciseerd dat het begrip overeenstemming dient te worden uitgelegd in samenhang met het gevaar van verwarring, waarvan de afweging afhangt van vele factoren, met name de bekendheid van het merk op de markt, de mogelijkheid van associatie van het merk met het gebruikte of ingeschreven teken en de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en de mate van soortgelijkheid van de erdoor aangeduide waren of diensten (zie arrest CAPIO, punt 17 supra, punt 72 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
20. Bovendien dient de globale beoordeling, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan. Blijkens de bewoordingen van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009, volgens welke „verwarring bij het publiek kan ontstaan”, speelt immers de wijze waarop de gemiddelde consument van het betrokken type waren of diensten het merk percipieert, een beslissende rol bij de globale beoordeling van het gevaar van verwarring. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (zie arrest CAPIO, punt 17 supra, punt 73 en aangehaalde rechtspraak; zie eveneens, naar analogie, arrest SABEL, punt 18 supra, punt 23).
21. Voor de globale beoordeling van het gevaar van verwarring wordt de gemiddelde consument van de betrokken waren geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn. Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft om de verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat hem is bijgebleven. Ook moet in aanmerking worden genomen dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat [arresten Gerecht van 23 oktober 2002, Oberhauser/BHIM – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Jurispr. blz. II‑4359, punt 28, en 30 juni 2004, BMI Bertollo/BHIM – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Jurispr. blz. II‑1887, punt 38; zie eveneens, naar analogie, arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 17 supra, punt 26].
22. In casu is het oudere merk ingeschreven in Frankrijk. Derhalve moet, zoals de kamer van beroep in punt 12 van de bestreden beslissing heeft vastgesteld, het onderzoek tot het Franse grondgebied worden beperkt. Tevens staat vast dat het relevante publiek, zoals de kamer van beroep in punt 13 van de bestreden beslissing terecht heeft aangegeven, bestaat uit de gemiddelde Franse koper van lederwaren en kledingartikelen, hetgeen met een heel groot gedeelte van de bevolking overeenkomt. Deze vaststellingen, die door verzoekster niet zijn betwist, moeten worden overgenomen.
23. Tegen de achtergrond van deze overwegingen dient te worden onderzocht hoe de kamer van beroep het gevaar van verwarring van de conflicterende tekens heeft beoordeeld.
Soortgelijkheid van de waren
24. Dienaangaande volstaat de vaststelling dat het standpunt van de kamer van beroep – in punt 10 van de bestreden beslissing – dat de betrokken waren identiek zijn, hetgeen verzoekster overigens niet heeft betwist, moet worden bevestigd.
Overeenstemming van de tekens
25. Zoals in punt 20 supra reeds is opgemerkt, dient de globale beoordeling van het gevaar van verwarring, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze merken wordt opgeroepen, waarbij met name rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (zie eveneens arrest Hof van 2 september 2010, Klein Trademark Trust/BHIM, C‑254/09 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 45 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
26. Uit de rechtspraak volgt eveneens dat twee merken overeenstemmen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft, te weten de visuele, fonetische en begripsmatige aspecten (arresten MATRATZEN, punt 19 supra, punt 30, en CAPIO, punt 17 supra, punt 89; zie eveneens, naar analogie, arrest SABEL, punt 18 supra, punt 23).
27. In casu bestaat het oudere merk enkel uit het woord „loft”, terwijl het aangevraagde merk wordt gevormd door het woordbestanddeel „ann taylor loft”.
28. De kamer van beroep heeft in de eerste plaats geconstateerd dat de betrokken tekens visueel en fonetisch overeenstemmen maar dat deze overeenstemming niet zeer groot is, aangezien het woord „loft” in het aangevraagde merk door andere bestanddelen wordt voorafgegaan. Ofschoon verzoekster beweert dat de door de betrokken tekens opgeroepen visuele en fonetische indruk door de aanwezigheid in het aangevraagde merk van het dominerende bestanddeel „ann taylor” heel erg verschilt, erkent zij niettemin „een geringe mate van overeenstemming tussen de betrokken tekens”. Voormelde vaststelling van de kamer van beroep dient dan ook te worden bevestigd.
29. Wat in de tweede plaats de begripsmatige overeenstemming betreft, heeft de kamer van beroep de eindconclusie van de oppositieafdeling weliswaar gevolgd, maar zij heeft in de punten 18 en 20 van de bestreden beslissing geoordeeld dat het woordteken ANN TAYLOR LOFT gelijkenis vertoont met de volledige naam van een Angelsaksisch persoon, waarin het woord „ann” gemakkelijk als een voornaam, het woord „taylor” als een tweede voornaam of als een onderdeel van de voornaam, en het woord „loft” als een familienaam kan worden opgevat. Voorts heeft de kamer van beroep in punt 19 van de bestreden beslissing onder verwijzing naar het arrest van het Gerecht van 2 december 2008, Harman International Industries/BHIM – Becker (Barbara Becker) (T‑212/07, Jurispr. blz. II‑3431), gepreciseerd dat het bestanddeel „loft” – als naam – het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk is. Bovendien heeft de kamer van beroep in punt 23 van de bestreden beslissing geoordeeld dat het woord „loft” onderscheidend vermogen heeft, aangezien het in Frankrijk een vreemd woord vormt dat niet noodzakelijkerwijs zal worden opgevat als de algemene benaming van een plaats waar de producten worden verkocht. De term „loft” zou veeleer als een substantief zonder betekenis of als een familienaam worden gepercipieerd.
30. Verzoekster betwist deze benadering. Volgens haar zal het Franse publiek het in beide betrokken tekens voorkomende woord „loft” immers niet als een Angelsaksische familienaam opvatten, aangezien dit woord in het Frans wordt gebruikt als aanduiding van een opslagplaats die tot een leefruimte voor privé‑ of handelsdoeleinden is omgebouwd. Hoewel het woord „loft” in beide tekens voorkomt, zal het bestanddeel „ann taylor” als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de merken ANN TAYLOR en ANN TAYLOR LOFT het geheel dus dermate domineren dat de andere bestanddelen verwaarloosbaar worden. Volgens haar stemmen de betrokken tekens begripsmatig dan ook geenszins overeen.
31. Vastgesteld moet worden dat de analyse van de kamer van beroep niet kan worden gevolgd, voor zover deze op een onjuiste premisse berust.
32. Zoals de oppositieafdeling in haar beslissing reeds had geconstateerd, vormt de term „loft” immers geenszins een vreemd woord, maar een woord dat in het Frans een bepaalde type huisvesting aanduidt. Weliswaar stamt het woord „loft” van zijn Engels equivalent af, maar het is sinds zijn introductie in de Franse taal een volledig Frans woord geworden. Wanneer het gemiddelde Franse publiek wordt geconfronteerd met dit woord, dat een specifieke betekenis in het Frans heeft, zal het deze term dan ook met een bepaald type huisvesting associëren, aangezien het die betekenis ervan kent, en niet met een buitenlandse familienaam, waarvan het BHIM overigens erkent dat het in de Angelsaksische landen niet de meest gangbare naam is. Bovendien kan niet op goede gronden worden beweerd dat het woord „loft” in het Frans slechts zelden wordt gebruikt.
33. Verzoeksters argument dat het bestanddeel „ann taylor” in de gewekte totaalindruk domineert, aangezien de tekens ANN TAYLOR en ANN TAYLOR LOFT bij het publiek bekendheid genieten, kan evenwel evenmin worden aanvaard.
34. In dit verband hoeft slechts te worden geconstateerd dat verzoekster geen enkel gegeven heeft overgelegd waaruit zou blijken dat de tekens ANN TAYLOR LOFT of ANN TAYLOR bij het doelpubliek bekendheid genieten, aangezien de verstrekte gegevens betrekking hebben op de Verenigde Staten. Het bestaan van een internetsite volstaat op dit punt niet als bewijs van deze bekendheid. Verzoekster verklaart overigens zelf dat zij „bepaalde stappen heeft gezet om haar activiteit te kunnen uitbreiden naar andere landen, waaronder de lidstaten van de Europese Unie”, hetgeen erop wijst dat het aangevraagde merk of het teken ANN TAYLOR thans in de Europese Unie – en inzonderheid in Frankrijk – niet bekend is.
35. Zelfs indien het bestanddeel „ann taylor” als het dominerende bestanddeel van het teken ANN TAYLOR LOFT zou worden beschouwd, kan de begripsmatige overeenstemming bovendien niet worden onderzocht door enkel het dominerende bestanddeel in aanmerking te nemen, aangezien volgens de rechtspraak alleen wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn, de overeenstemming op basis van enkel het dominerende bestanddeel mag worden beoordeeld (arrest Hof van 3 september 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe en BHIM, C‑498/07 P, Jurispr. blz. I‑7371, punt 62).
36. Het in het aangevraagde merk vervatte woord „loft” kan in de door dit merk gewekte totaalindruk echter niet als te verwaarlozen worden beschouwd, aangezien dit woord het bestanddeel „ann taylor” vervolledigt door er een kenmerk aan toe te voegen dat – rekening houdend met de waren waar het om gaat – betrekking kan hebben op een kledinglijn die beantwoordt aan een bepaalde leefstijl die met dit nieuwe type huisvesting gelieerd is of er bepaalde codes van overneemt.
37. Voorts kan niet worden betwist dat in de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk het bestanddeel „ann taylor” in de ogen van het Franse publiek kennelijk meer onderscheidend vermogen zal hebben dan het woord „loft”, aangezien deze laatste term in het Frans een duidelijke en specifieke betekenis heeft. Het bestanddeel „ann taylor” verwijst naar voornamen of naar een voornaam en een Engelse naam, die derhalve in grotere mate de aandacht van het Franse publiek zullen trekken.
38. Uit het voorgaande volgt dat aangezien tussen de betrokken tekens een niet zeer grote visuele en fonetische overeenstemming en een bepaalde begripsmatige overeenstemming is vastgesteld, globaal genomen dient te worden geconcludeerd dat – gelet op het feit dat het bestanddeel „ann taylor” het meest onderscheidende bestanddeel van het aangevraagde merk vormt en dit bestanddeel in grotere mate de aandacht van het doelpubliek zal trekken – de totale overeenstemming tussen de betrokken tekens gering is.
Gevaar van verwarring
39. In herinnering moet worden geroepen dat sprake is van gevaar van verwarring indien zowel de mate van overeenstemming van de betrokken merken als de mate van soortgelijkheid van de door deze merken aangeduide waren of diensten hoog genoeg is (arrest MATRATZEN, punt 19 supra, punt 45).
40. Verzoekster stelt in wezen dat aangezien het onderscheidende en dominerende bestanddeel „ann taylor” vooraan staat in het teken ANN TAYLOR LOFT, geen sprake is van gevaar van verwarring bij het doelpubliek doordat dit zou kunnen denken dat de betrokken tekens betrekking hebben op twee verschillende productlijnen die onder het toezicht van eenzelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen worden aangeboden.
41. De kamer van beroep heeft in punt 19 van de bestreden beslissing evenwel geoordeeld dat het woord „loft” het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk vormt, zodat sprake is van gevaar van verwarring, daar het om dezelfde waren gaat.
42. Deze analyse kan niet worden gevolgd.
43. In dit verband moet worden geconstateerd dat het woord „loft”, gelet op de in het kader van het onderzoek van de begripsmatige overeenstemming van de betrokken tekens verrichte vaststellingen, niet het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk is. Bovendien blijkt uit deze vaststellingen ook dat het bestanddeel „ann taylor”, doordat het voor het doelpubliek geen betekenis heeft, moet worden geacht in het aangevraagde merk een groter onderscheidend vermogen te hebben dan het woord „loft”, aangezien dit woord een specifieke betekenis voor dit publiek heeft.
44. Verder is sprake van een geringe visuele en fonetische overeenstemming en van een bepaalde begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken tekens.
45. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat het in de kledingsector vaak voorkomt dat hetzelfde merk verschillende verschijningsvormen heeft naargelang van het erdoor aangeduide type waren. Ook is het in deze sector gebruikelijk dat eenzelfde confectieonderneming gebruikmaakt van submerken, te weten tekens die van een hoofdmerk worden afgeleid en met dit merk een dominerend element gemeen hebben, ter onderscheiding van verschillende productlijnen op het gebied van kleding [zie arrest Gerecht van 6 oktober 2004, New Look/BHIM – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection), T‑117/03–T‑119/03 en T‑171/03, Jurispr. blz. II‑3471, punt 51 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
46. Rekening houdend met – om te beginnen – de aard van de waren en de wijze waarop zij worden verhandeld, vervolgens met de gebruiken inzake het merken van kledingartikelen, en ten slotte met de verwachtingen en de gewoonten van het doelpubliek, moet worden geoordeeld dat wanneer dit publiek met beide tekens zal worden geconfronteerd, het geen verband tussen deze tekens zal leggen, aangezien het meest onderscheidende bestanddeel van het aangevraagde merk niet met het enige bestanddeel van het oudere merk samenvalt en het gebruikelijk is dat de houder van een „huismerk” zijn eigen merk afbuigt door er een bestanddeel aan toe te voegen dat betrekking heeft op een tweede productlijn.
47. Zoals verzoekster terecht heeft opgemerkt, is het doelpubliek er immers aan gewend dat dezelfde producent verschillende productlijnen verhandelt die de naam van de ontwerper en/of de naam van het betrokken modehuis dragen, gevolgd door de naam van de productlijn, naargelang de kenmerken daarvan (sportkleding, stadskleding, vrijetijdskleding, enzovoort).
48. Op basis van de door de betrokken tekens gewekte totaalindruk is in casu geoordeeld dat deze tekens slechts in geringe mate overeenstemmen. Hoewel het om dezelfde waren gaat moet worden geconstateerd dat, gelet op de geringe overeenstemming tussen de betrokken tekens, het doelpubliek, dat eraan gewend is dat eenzelfde confectieonderneming van haar hoofdmerk afgeleide submerken gebruikt, geen verband tussen de tekens ANN TAYLOR LOFT en LOFT zal leggen, aangezien het oudere merk niet het bestanddeel „ann taylor” bevat, welk bestanddeel, zoals in punt 37 supra is geconstateerd (zie ook punt 43 supra), in het aangevraagde merk het meest onderscheidende bestanddeel is.
49. Gesteld al dat het woord „loft” een zelfstandige onderscheidende plaats in het aangevraagde merk behoudt, kan uit deze zelfstandige onderscheidende plaats in dit merk overigens niet automatisch worden afgeleid dat gevaar van verwarring tussen de betrokken tekens bestaat.
50. Het gevaar van verwarring moet immers niet in abstracto worden beoordeeld, maar worden onderzocht in het kader van een globale analyse waarbij met name alle relevante omstandigheden van het concrete geval in acht worden genomen (arrest SABEL, punt 18 supra, punt 22; zie eveneens arrest Hof van 6 oktober 2005, Medion, C‑120/04, Jurispr. blz. I‑8551, punt 37), onder meer de aard van de betrokken waren en diensten, de wijze waarop deze worden verhandeld of verstrekt, het min of meer hoge aandachtsniveau van het publiek, alsook de gewoonten van dit publiek in de betrokken sector. Uit het onderzoek van de in de punten 45 tot en met 48 supra vermelde relevante factoren van de onderhavige zaak blijkt op het eerste gezicht niet dat er sprake is van gevaar van verwarring tussen de betrokken tekens.
51. Uit een en ander volgt dat het eerste middel dient te worden toegewezen en dat de bestreden beslissing moet worden vernietigd, zonder dat het aan schending van het recht om te worden gehoord ontleende tweede middel behoeft te worden onderzocht.
Verzoek om wijziging van de bestreden beslissing
52. Wat de derde vordering betreft, waarmee verzoekster het Gerecht in wezen verzoekt om de bestreden beslissing in die zin te wijzigen dat het aangevraagde merk kan worden ingeschreven, dient eraan te worden herinnerd dat, aangezien de kamer van beroep krachtens artikel 64, lid 1, van verordening nr. 207/2009 zelf de bevoegdheden kan uitoefenen van de instantie die de bij haar bestreden beslissing heeft genomen, het Gerecht in het kader van zijn herzieningsbevoegdheid de bevoegdheden kan uitoefenen van de lagere instanties van het BHIM tegen wier beslissingen beroep bij de kamer van beroep kan worden ingesteld. Zo kan het Gerecht in deze context een beslissing nemen die de onderzoeker, de oppositieafdeling of de nietigheidsafdeling had kunnen nemen. Het Gerecht kan evenwel geen beslissingen nemen die deze instanties niet kunnen nemen. Om die reden kan het Gerecht een merk niet inschrijven, aangezien deze inschrijving noch tot de bevoegdheid van de onderzoeker, noch tot die van de oppositieafdeling behoort [zie in die zin beschikking Gerecht van 30 juni 2009, Securvita/BHIM (Natur-Aktien-Index), T‑285/08, Jurispr. blz. II‑2171, punten 16‑23].
53. De derde vordering moet dan ook niet-ontvankelijk worden verklaard.
Kosten
54. Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dit is gevorderd. Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, moet het overeenkomstig de vordering van verzoekster worden verwezen in de kosten.
HET GERECHT (Achtste kamer),
Dictum
rechtdoende, verklaart:
1) De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 1 juli 2009 (zaak R 1485/2008‑1) wordt vernietigd.
2) Het beroep is voor het overige niet-ontvankelijk.
3) Het BHIM wordt verwezen in de kosten.