62015CJ0501
DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen)
den 11 oktober 2017 (
*1
)
”Överklagande – EU-varumärke – Förordning (CE) no 207/2009 – Figurmärke innehållande ordelementen 'CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ’ – Invändning som framställts av innehavaren av EU-ordmärket och EU-figurmärket innehållande ordelementet 'Cactus’ – Niceklassificeringen – Artikel 28 – Artikel 15.1 andra stycket a – Verkligt bruk av varumärket i förkortad form”
I mål C‑501/15 P,
angående ett överklagande enligt artikel 56 i stadgan för Europeiska unionens domstol, som ingavs den 22 september 2015,
Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av A. Folliard-Monguiral, i egenskap av ombud,
klagande,
i vilket den andra parten är:
Cactus SA, Bertrange (Luxemburg), företrätt av K. Manhaeve, avocate,
sökande i första instans
Isabel Del Rio Rodríguez, (Malaga, Spanien)
part i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd,
meddelar
DOMSTOLEN (fjärde avdelningen)
sammansatt av avdelningsordföranden T. von Danwitz samt domarna C. Vajda, E. Juhász, K. Jürimäe (referent) och C. Lycourgos,
generaladvokat: N. Wahl,
justitiesekreterare: handläggaren K. Malacek,
efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 29 mars 2017,
och efter att den 17 maj 2017 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,
följande
Dom
1
Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) har yrkat att domstolen ska upphäva den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 15 juli 2015, Cactus/harmoniseringskontoret – Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ) (T-24/13, ej publicerad, EU:T:2015:494) (nedan kallad den överklagade domen). Genom denna dom ogiltigförklarade tribunalen delvis det beslut som meddelades av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 19 oktober 2012 (ärende R 2005/2011–2), om ett invändningsförfarande mellan Cactus SA och Isabel Del Rio Rodríguez (nedan kallat det omtvistade beslutet).
Tillämpliga bestämmelser
2
Genom rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-varumärken] (EUT L 78, 2009, s. 1), vilken trädde i kraft den 13 april 2009, upphävdes och ersattes rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3).
3
Artikel 15 i förordning nr 207/2009 har rubriken ”Bruk av [EU-varumärken]”. I punkt 1 i denna artikel föreskrivs följande:
”Om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter registrering har gjort verkligt bruk av [EU-varumärket] i unionen för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett inom en period av fem år i följd, ska [EU-varumärket] bli föremål för de sanktioner som bestäms i denna förordning, under förutsättning att det inte finns skälig grund för att [EU-varumärket] inte använts.
Med sådant bruk som avses i första stycket likställs
a)
Användning av [EU-varumärket] i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljningsförmåga så som det registrerats,
…”
4
Artikel 28 i förordningen har rubriken ”Klassificering”. Däri föreskrivs följande:
”De varor och tjänster för vilka det ansöks om registrering av [EU-varumärke] ska klassificeras i enlighet med det klassificeringssystem som anges i [kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 (EGT L 303, 1995, s. 1)].”
5
Artikel 42 i förordning nr 207/2009 har rubriken ”Prövning av invändning”. I punkt 2 i den artikeln föreskrivs följande:
”På begäran av sökanden ska en innehavare av ett äldre [EU-varumärke] vilken gjort en invändning, lägga fram bevis för att det äldre [EU-varumärket] under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om [EU-varumärke] verkligen har använts inom [Europeiska unionen] för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och som läggs till stöd för invändningen, eller för att det finns skälig grund för att det inte använts, förutsatt att det äldre [EU-varumärket] vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem år. I avsaknad av sådan bevisning ska invändningen avslås. Om det äldre [EU-varumärket] endast har använts för en del av de varor eller tjänster för vilka det registrerats, ska det vid prövning av invändningen anses vara registrerat endast för denna del av varorna eller tjänsterna.”
6
Regel 2 med rubriken ”Förteckning över varor och tjänster” i förordning nr 2868/95 har följande lydelse:
”1.   Den gemensamma klassificering som anges i artikel 1 i Nice-överenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, skall tillämpas vid klassificering av varor och tjänster [nedan kallad Niceöverenskommelsen].
2.   Förteckningen över varor och tjänster skall utformas på ett sådant sätt att varorna och tjänsternas art tydligt framgår så att det blir möjligt att klassificera varje post enligt endast en klass i Nice-klassificeringen.
3.   Varorna och tjänsterna bör så långt det är möjligt grupperas i enlighet med klasserna i Nice-klassificeringen, varvid varje grupp inleds med det klassnummer till vilket gruppen hör enligt den klassificeringen och grupperna uppförs i samma ordning som i den klassificeringen.
4.   Klassificeringen av varor och tjänster används uteslutande för administrativa ändamål. Varor och tjänster får därför inte bedömas likna varandra på den grunden att de klassificeras i samma klass enligt Nice-klassificeringen, och varor och tjänster får inte bedömas vara olika varandra på den grunden att de klassificeras i olika klasser enligt Nice-klassificeringen.”
7
I två meddelanden, som offentliggjordes under år 2003 respektive under år 2012, lämnade EUIPO:s verkställande direktör upplysningar om hur rubrikerna till varuklasserna i Niceöverenskommelsen skulle användas.
8
Punkt IV första stycket i meddelande nr 4/03 från EUIPO:s verkställande direktör av den 16 juni 2003 om användning av klassrubriker i förteckningen över varor och tjänster vid ansökan om och registrering av gemenskapsvarumärke (nedan kallat meddelande nr 4/03) hade följande lydelse:
”De 34 varuklasserna och de 11 tjänsteklasserna täcker samtliga varor och tjänster, vilket betyder att den som använder samtliga allmänna beteckningar som återfinns i en viss klassrubrik därmed gör anspråk på skydd avseende samtliga varor eller tjänster i den berörda klassen.”
9
Den 20 juni 2012 antog EUIPO:s verkställande direktör meddelande nr 2/12 om upphävande av meddelande nr 4/03 och om användning av klassrubriker i förteckningen över varor och tjänster vid ansökan om och registrering av gemenskapsvarumärke (nedan kallat meddelande nr 2/12). I punkt V i det meddelandet anges följande:
”I fråga om [EU-]varumärken som registrerats innan detta meddelande trädde i kraft och där samtliga allmänna beteckningar i rubriken till en viss klass används, anser [EUIPO] att det var registreringssökandens avsikt, mot bakgrund av vad som angavs i meddelande nr 4/03, att ansökan skulle omfatta alla varor eller tjänster i den alfabetiska förteckningen för denna klass enligt den vid tidpunkten för ansökan gällande versionen.”
Bakgrund till tvisten
10
Bakgrunden till tvisten återges i punkterna 1–12 i den överklagade domen och kan sammanfattas enligt följande.
11
Den 13 augusti 2009 gav Isabel Del Rio Rodríguez in en ansökan om registrering av EU-varumärke till EUIPO med stöd av förordning nr 207/2009 med avseende på följande figurkännetecken:
12
De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 31, 39 och 44 i Niceöverenskommelsen.
13
Cactus framställde den 12 mars 2010, med stöd av artikel 41 i förordning nr 207/2009, en invändning mot registrering av det sökta varumärket för samtliga varor och tjänster som omfattades av registreringsansökan.
14
Invändningen grundade sig på följande äldre varumärken:
–
EU-ordmärket Cactus, som registrerades den 18 oktober 2002 under nummer 963694, för varor och tjänster i klasserna 2, 3, 5–9, 11, 16, 18, 20, 21, 23–35, 39, 41 och 42 i den mening som avses i Niceöverenskommelsen, och
–
EU-figurmärket, som återges nedan och som registrerades den 6 april 2001 under nummer 963595 med avseende på samma varor och tjänster som de som omfattas av det äldre ordmärket, med undantag för ”[l]ivsmedelsprodukter ej ingående i andra klasser; levande växter, plantor och blommor, fröer; färska frukter och grönsaker”, i klass 31 i den mening som avses i Niceöverenskommelsen.
15
Invändningen grundades på artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.
16
Den 2 augusti 2011 beslutade invändningsenheten att bifalla invändningen såvitt avser ”[f]röer och utsäden, levande plantor, växter och blommor” i klass 31 och för ”[t]jänster avseende trädgårdsskötsel, plantskolor, trädgårdsodlingstjänster” i klass 44 i den mening som avses i Niceöverenskommelsen som omfattas av det äldre ordmärket.
17
Invändningsenheten ansåg bland annat att Cactus, efter Isabel Del Rio Rodríguez begäran om att Cactus skulle bevisa att de äldre varumärkena verkligen hade använts, hade kunnat påvisa verkligt bruk av det äldre ordmärket för varorna i klass 31 i den mening som avses i Niceöverenskommelsen samt för tjänsterna ”detaljförsäljning av naturliga plantor och blommor, fröer; färska frukter och grönsaker” i klass 35 i den mening som avses i Niceöverenskommelsen.
18
Ansökan om registrering av det sökta varumärket avslogs således för de varor och tjänster som nämns ovan i punkt 16 och bifölls för tjänsterna i klass 39 i den mening som avses i Niceöverenskommelsen.
19
Den 28 september 2011 överklagade Isabel Del Rio Rodríguez invändningsenhetens beslut till EUIPO.
20
Genom det omtvistade beslutet biföll EUIPO:s andra överklagandenämnd överklagandet och ogillade invändningen i dess helhet. Den fann närmare bestämt att invändningsenheten gjorde en felaktig bedömning när den slog fast att Cactus hade visat att det gjorts verkligt bruk av de äldre varumärkena för tjänsterna ”detaljförsäljning av naturliga plantor och blommor, fröer; färska frukter och grönsaker” i klass 35 i den mening som avses i Niceöverenskommelsen.
Förfarandet vid tribunalen och den överklagade domen
21
Cactus väckte, genom ansökan som inkom till tribunalens kansli den 21 januari 2013, talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet.
22
Cactus åberopade tre grunder till stöd för sin talan. Den första grunden avsåg åsidosättande av artikel 42.2 i förordning nr 207/2009. Cactus gjorde som andra grund gällande åsidosättande av artiklarna 75 och 76.1 i nämnda förordning. Den tredje grunden avsåg åsidosättande av artikel 76.2 i samma förordning.
23
I den överklagade domen lade tribunalen de två första grunderna till grund för ett bifall av talan och slog fast att talan inte kunde bifallas på den tredje grunden. Tribunalen ogiltigförklarade således det omtvistade beslutet dels i den mån som invändningen avslagits på den grunden att tjänsterna ”detaljförsäljning av naturliga plantor och blommor, fröer; färska frukter och grönsaker” i klass 35 i den mening som avses i Niceöverenskommelsen inte omfattades av de äldre varumärkena, dels i den mån som invändningen avslagits i förhållande till ”levande plantor, växter och blommor; spannmål” i klass 31 i den mening som avses i Niceöverenskommelsen samt ogillade talan i övrigt.
Parternas yrkanden
24
EUIPO har yrkat att domstolen ska
–
bifalla överklagandet i dess helhet och upphäva den överklagade domen, och
–
förplikta Cactus att ersätta rättegångskostnaderna.
25
Cactus har yrkat att domstolen ska
–
ogilla överklagandet i dess helhet, och
–
förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.
Prövning av överklagandet
26
EUIPO har till stöd för sitt överklagande åberopat två grunder, dels att artikel 28 i förordning nr 207/2009 jämförd med regel 2 i förordning nr 2868/95 har åsidosatts, dels att artikel 42.2 i förordning nr 207/2009 jämförd med artikel 15.1 andra stycket a i sistnämnda förordning har åsidosatts.
Den första grunden
Parternas argument
27
EUIPO:s första grund avser att tribunalen åsidosatte artikel 28 i förordning nr 207/2009 jämförd med regel 2 i förordning nr 2868/95 genom att den gjorde en felaktig tolkning av dom av den 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, nedan kallad domen i målet IP Translator, EU:C:2012:361), och av dom av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, nedan kallad domen i målet Praktiker Bau, EU:C:2005:425). Enligt EUIPO medförde den felaktiga tolkningen att det i punkterna 36 och 37 i den överklagade domen slogs fast att användningen av de allmänna beteckningar som återfinns i rubriken till klass 35 i Niceklassificeringen innebär att skyddet för de äldre varumärkena utsträcks till att omfatta samtliga tjänster i den klassen, däribland tjänster som avser detaljhandel med varor.
28
EUIPO har erinrat om att det enligt meddelande nr 4/03 ursprungligen var tillåtet att använda de allmänna beteckningar som utgjorde klassrubriker, i den mening som avses i Niceöverenskommelsen. Enligt meddelandet i fråga innebar en hänvisning till rubriken för en viss klass, i den mening som avses i nämnda överenskommelse, att det gjordes anspråk på skydd avseende samtliga varor eller tjänster i den berörda klassen, även de varor eller tjänster som inte omnämns i den alfabetiska förteckningen. Ingen av dessa beteckningar ansågs som alltför vaga eller obestämda.
29
Enligt EUIPO godtog domstolen inte det synsättet i domen i målet IP Translator. EUIPO företräder uppfattningen att det följer av punkterna 57–64 i den domen att de allmänna beteckningarna i en viss klassrubrik endast kan omfatta varor eller tjänster som omfattas av den alfabetiska förteckningen i den klassen, förutsatt att två kumulativa villkor är uppfyllda nämligen att de olika ord som bildar klassrubriken är tillräckligt ”klara och precisa” och att ansökan återspeglar sökandens avsikt att samtliga varor eller tjänster som återfinns i nämnda alfabetiska förteckning ska omfattas.
30
Efter det att nämnda dom avkunnats, upphörde meddelande nr 4/03 att gälla och ersattes av meddelande nr 2/12. Enligt sistnämnda meddelande begränsas, med avseende på ansökningar om registrering av EU-varumärke som ingetts före den 21 juni 2012, räckvidden för de allmänna beteckningarna för en klassrubrik i den mening som avses i Niceöverenskommelsen till att avse samtliga varor eller tjänster i den alfabetiska förteckningen i en viss klass, och inte längre till samtliga varor eller tjänster som omfattas av den klassen.
31
I förevarande fall har EUIPO inte ifrågasatt att detaljhandelstjänster omfattas av klass 35, i den mening som avses i Niceöverenskommelsen. Varken detaljhandelstjänster som sådana eller tjänsterna ”detaljförsäljning av naturliga plantor och blommor, fröer; färska frukter och grönsaker” återfinns emellertid i den alfabetiska förteckningen för den klassen. EUIPO anser således att tribunalen gjorde fel när den slog fast att de äldre varumärkena åtnjöt skydd såvitt avser detaljhandelstjänster.
32
EUIPO har tillagt att tribunalen, när den angav att klass 35 i den mening som avses i Niceöverenskommelsen omfattar detaljhandelstjänster med avseende på samtliga möjliga varor, även gjorde en felaktig tolkning mot bakgrund av domen i målet Praktiker Bau, i vilken det slås fast att sökanden är skyldig att precisera vilka varor eller vilka varuslag som berörs av detaljhandelstjänsterna.
33
När tribunalen, i punkt 38 i den överklagade domen slog fast att domen i målet Praktiker Bau inte är tillämplig på varumärken som registrerats innan den domen avkunnades, underlät den således att beakta rättspraxis retroaktiva verkan som endast får begränsas i undantagsfall. Domstolen har emellertid inte begränsat verkan av domen i målet Praktiker Bau. Tribunalen gjorde följaktligen fel när den underlät att beakta den tolkning som gjorts i den domen med avseende på de äldre varumärkena.
34
Cactus har bestritt samtliga argument.
Domstolens bedömning
35
EUIPO har i huvudsak gjort gällande att tribunalen gjorde en felaktig tolkning av domen i målet IP Translator och domen i målet Praktiker Bau när den fann att den rättspraxis som följer av de domarna inte hade någon retroaktiv verkan och felaktigt drog slutsatsen att hänvisningen till rubriken för klass 35 i den mening som avses i Niceöverenskommelsen omfattar samtliga tjänster i den klassen, däribland detaljhandelstjänster av olika varor. EUIPO anser nämligen att nämnda rättspraxis har retroaktiv verkan och att den borde ha tillämpats på de äldre varumärkena, oberoende av den omständigheten att de varumärkena hade registrerats innan nämnda domar avkunnades.
36
I den överklagade domen slog tribunalen, i punkterna 36–38, fast att med beaktande av rättssäkerhetsprincipen skulle den rättspraxis som följer av domen i målet IP Translator och domen i målet Praktiker Bau inte tillämpas med avseende på de äldre varumärkena, eftersom de hade registrerats innan de domarna avkunnades. Tribunalen drog, med avseende på de äldre varumärkena, slutsatsen att angivandet av klassrubriken för klass 35 i den mening som avses i Niceöverenskommelsen avser samtliga tjänster som ingår i den klassen, inbegripet tjänster som omfattar detaljhandel med varor.
37
Vad för det första beträffar räckvidden av domen i målet IP Translator, ska det erinras om att domstolen i punkt 61 i den domen slog fast att för att uppfylla kraven på klarhet och precision, måste den som ansöker om registrering av ett varumärke, om samtliga allmänna beteckningar i en viss klassrubrik i Niceklassificeringen används för att ange de varor eller tjänster som det ansöks om varumärkesskydd för, precisera huruvida registreringsansökan avser alla varor eller tjänster i den alfabetiska förteckningen för den aktuella klassen eller endast vissa av dessa varor eller tjänster. Om ansökan endast omfattar vissa av nämnda varor eller tjänster är den sökande skyldig att precisera vilka varor eller tjänster i den aktuella klassen som avses.
38
Domstolen angav i punkterna 29 och 30 i domen av den 16 februari 2017, Brandconcern/EUIPO och Scooters India (C‑577/14 P, EU:C:2017:122, nedan kallad domen i målet Brandconcern), att domen i målet IP Translator endast innehåller preciseringar såvitt avser de krav som föreligger med avseende på nya ansökningar om registrering av EU-varumärke, och avser således inte varumärken som redan hade registrerats när sistnämnda dom avkunnades. Domstolen drog härav, i punkt 31 i domen i målet Brandconcern, slutsatsen att det således inte kan anses att domstolen, genom domen i målet IP Translator hade för avsikt att ifrågasätta giltigheten av det synsätt som kommit till uttryck i meddelande nr 4/03 vad gäller varumärken som registrerats före domens avkunnande.
39
Meddelande nr 2/12 innebär inte att nämnda rättspraxis ska ifrågasättas. Om så vore fallet skulle det medföra att räckvidden av varumärkesskyddet för de varumärken som registrerats före avkunnandet av domen i målet IP Translator begränsades med avseende på de varor och tjänster som anges genom de allmänna beteckningarna i klassrubrikerna i den mening som avses i Niceöverenskommelsen till endast de varor eller tjänster som avses i den alfabetiska förteckningen för den klassen. Vidare skulle det medföra att det inte var möjligt att i enlighet med meddelande nr 4/03 utsträcka skyddet till att omfatta samtliga varor eller tjänster som ingår i den klassen.
40
Såsom generaladvokaten angav i punkterna 45 och 46 i sitt förslag till avgörande kan räckvidden för det skydd som följer av registrerade varumärken inte ändras genom ett icke-bindande meddelande, som endast har till syfte att upplysa dem som ansöker om registrering om EUIPO:s praxis.
41
Under förhandlingen vid domstolen invände EUIPO att det inte var möjligt att mot bakgrund av domen i målet Brandconcern dra slutsatsen att det skydd som följer av de äldre varumärkena kunde utsträckas till att omfatta fler än de varor eller tjänster som avses i den alfabetiska förteckningen för den berörda klassen. EUIPO har påpekat att domstolen i den domen lade samma grunder som tribunalen till grund för sin bedömning. Enligt dessa grunder ska registreringen av ett äldre varumärke vari det hänvisas till en klassrubrik tolkas på så sätt att varumärket uteslutande åtnjuter skydd med avseende på samtliga varor i den alfabetiska förteckningen för den berörda klassen och inga andra varor utöver dessa, i enlighet med bestämmelserna i meddelande nr 2/12 avseende varumärken som registrerats före avkunnandet av domen i målet IP Translator.
42
Domstolen framhåller härvidlag emellertid, såsom generaladvokaten med rätta påpekat i punkterna 48–50 i sitt förslag till avgörande, att det är en felaktig tolkning av domen i målet Brandconcern. Den domen avsåg nämligen inte distinktionen mellan å ena sidan de varor eller tjänster som anges i den alfabetiska förteckningen för en klass, i den mening som avses i Niceöverenskommelsen, och å andra sidan samtliga varor eller tjänster som omfattas av den relevanta klassrubriken. Den fråga som behandlades var endast om det var klassrubrikens ordalydelse som skulle beaktas eller om klassrubriken i stället skulle anses ange de varor som återfinns i den alfabetiska förteckningen för den klassen. Domen i målet Brandconcern kan följaktligen inte anses ha begränsat räckvidden för de äldre varumärkenas registrering genom att klassrubriken användes endast med avseende på varor eller tjänster som återfinns i den alfabetiska förteckningen för den klassen.
43
Av det ovanstående följer att tribunalen gjorde en riktig bedömning när den slog fast att den rättspraxis som följer av domen i målet IP Translator inte är tillämplig med avseende på de äldre varumärkena.
44
Vad för det andra beträffar räckvidden av domen i målet Praktiker Bau, ska det erinras om att domstolen, i punkterna 39 och 50 i den domen, slog fast att detaljhandel med varor visserligen utgör en tjänst i klass 35 i den mening som avses i Niceöverenskommelsen, men att den som ansöker om registrering av ett varumärke är skyldig att precisera vilka varor eller varuslag som berörs av detaljhandeln.
45
Såsom generaladvokaten har framhållit i punkt 56 i sitt förslag till avgörande avser den rättspraxis som följer av domen i målet Praktiker Bau, i likhet med domen i målet IP Translator, endast ansökningar om registrering av EU-varumärke och avser inte räckvidden av det skydd som följer av varumärken som var registrerade när den domen avkunnades.
46
En sådan lösning är dessutom, såsom generaladvokaten har angett i punkt 57 i sitt förslag till avgörande, förenlig med rättssäkerhetsprincipen och principen om skydd för berättigade förväntningar.
47
Tribunalen kan följaktligen inte anses ha gjort fel när den i punkt 38 i den överklagade domen angav att Cactus inte var skyldigt att precisera vilka varor eller varuslag som berördes av detaljhandeln.
48
Det följer således av en bedömning av domen i målet IP Translator, såsom domstolen tolkade den domen i målet Brandconcern och domen i målet Praktiker Bau att räckvidden av det skydd som följer av ett varumärke som registrerades innan dessa båda domar avkunnades – såsom Cactus ordmärke som registrerades den 18 oktober 2002 och Cactus figurmärke som registrerades den 6 april 2001 – inte påverkas av den rättspraxis som har sitt ursprung i dessa båda domar. De båda domarna i fråga påverkar endast nya ansökningar om registrering av EU-varumärke.
49
Slutligen ska nämnas att det genom artikel 28.8 i förordning nr 207/2009, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21), infördes en övergångsbestämmelse som innebär att innehavare av EU-varumärken för vilka ansökan har ingetts före den 22 juni 2012 och vilka registrerats i fråga om hela rubriken i en klass i Niceklassificeringen, före den 24 september 2016 fick förklara att deras avsikt den dag då ansökan gjordes hade varit att söka skydd för andra varor eller tjänster än dem som i bokstavlig mening omfattas av klassrubriken, men som ingår i den alfabetiska förteckningen för den klassen. Det räcker att konstatera att den bestämmelsen inte var tillämplig vid den tidpunkt då det omtvistade beslutet antogs.
50
Av det anförda följer att tribunalen inte gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den slog fast att angivandet av klassrubriken för klass 35 i den mening som avses i Niceöverenskommelsen avser samtliga tjänster som ingår i den klassen, inbegripet tjänster som omfattar detaljhandel med varor.
51
Överklagandet kan följaktligen inte vinna bifall såvitt avser den första grunden.
Den andra grunden
Parternas argument
52
EUIPO har genom den andra grunden för överklagandet påstått att tribunalen åsidosatte artikel 42.2 i förordning nr 207/2009 jämförd med artikel 15.1 andra stycket a i samma förordning när den slog fast att användningen av endast det äldre varumärkets figurelement, det vill säga en stiliserad kaktus, utan ordelementet Cactus, innebär att det brukas ”i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper så som det registrerats”, i den mening som avses i sistnämnda bestämmelse.
53
EUIPO har gjort gällande att den bedömningen utgör felaktig rättstillämpning i fyra olika avseenden.
54
Enligt EUIPO gjorde tribunalen sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den slog fast att den stiliserade logotypen föreställande en kaktus ”huvudsakligen motsvarade” den form för vilken det sammansatta varumärket registrerats. Tribunalen underlät nämligen att kontrollera om ordelementet ”Cactus”, som inte ingick i den förkortade formen av det äldre figurmärket, hade ursprunglig särskiljningsförmåga i förhållande till ”naturliga plantor och blommor, fröer”, eller om nämnda ordelement, på grund av sin storlek och sin placering i det äldre varumärket i den form som det registrerats var försumbart eller tvärtom kunde dra till sig konsumentens uppmärksamhet och bli ihågkommet som ett kännetecken som i sig identifierar varornas kommersiella ursprung.
55
Enligt EUIPO gjorde tribunalen för det andra fel när den drog slutsatsen att varumärkena, såsom de används och registrerats, motsvarar varandra endast mot bakgrund av att deras ord- och figurelement motsvarar varandra i semantiskt avseende, utan att göra någon helhetsbedömning av om kännetecknen motsvarade varandra vilken inbegriper en bedömning av visuella och eventuellt fonetiska skillnader som kan innebära att det kan göras skillnad mellan den form för vilken det äldre varumärket har registrerats och den form i vilken varumärket har använts.
56
Tribunalen ska vidare för det tredje ha gjort fel när den indirekt grundade sin bedömning att den stiliserade kaktusen och den form för vilken det sammansatta varumärket registrerats, motsvarar varandra på den förhandskännedom som konsumenterna kan ha om det senare varumärket. Utan någon sådan förhandskännedom, saknade konsumenterna anledning att anta att den stiliserade kaktusen är en beståndsdel av ett sammansatt varumärke vars andra beståndsdel med nödvändighet är ordet ”Cactus”.
57
Enligt EUIPO gjorde tribunalen för det fjärde fel när den underlät att beakta att förändringen av det äldre sammansatta varumärkets särskiljningsförmåga ska prövas mot bakgrund av europeiska konsumenters uppfattning och inte endast luxemburgska konsumenters uppfattning. Om tribunalen hade beaktat hur europeiska konsumenter uppfattar nämnda särskiljningsförmåga, borde den ha dragit slutsatsen att den stiliserade kaktusen, för en betydande del av omsättningskretsen, inte förknippas med ordet ”cactus” eller det äldre sammansatta varumärket i dess helhet, eftersom det motsvarande ordet på unionens officiella språk, såsom ”cacto”, ”kaktus”, ”kaktusas”, ”kaktuzs” och ”κάκτος”, stavas och uttalas på ett annat sätt.
58
Cactus har i huvudsak gjort gällande att överklagandet ska avvisas, såvitt avser den andra grunden, eftersom EUIPO i själva verket har anfört att domstolen ska pröva de faktiska omständigheterna på nytt, och detta för att domstolen ska ersätta tribunalens bedömning med sin egen.
59
I andra hand har Cactus gjort gällande att EUIPO:s påståenden saknar grund.
Domstolens bedömning
60
Enligt artikel 256.1 FEUF och artikel 58 första stycket i domstolens stadga ska ett överklagande till domstolen vara begränsat till rättsfrågor. Tribunalen är nämligen ensam behörig att fastställa och bedöma de relevanta faktiska omständigheterna liksom att bedöma bevisningen. Bedömningen av de faktiska omständigheterna och bevisningen utgör inte, med undantag för då uppgifter som underställts tribunalen har missuppfattats, en rättsfråga som ska prövas av domstolen i ett mål om överklagande (dom av den 12 juli 2012, Smart Technologies/harmoniseringskontoret, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, punkt 52 och där angiven rättspraxis).
61
Vad beträffar det tredje fel som EUIPO anser att tribunalen gjorde sig skyldig till och som bestod i att tribunalen slog fast att kännetecknen motsvarade varandra mot bakgrund av konsumenternas påstådda förhandskännedom om kännetecknet, såsom det registrerats, framhåller domstolen att konstateranden som rör omsättningskretsens uppmärksamhet, uppfattning eller inställning utgör en bedömning av faktiska omständigheter (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 juli 2012, Smart Technologies/harmoniseringskontoret, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, punkt 51 och där angiven rättspraxis).
62
EUIPO har för det fjärde anfört att tribunalen gjorde fel när den prövade om det äldre figurmärkets särskiljningsförmåga hade ändrats endast mot bakgrund av de luxemburgska konsumenternas uppfattning och inte mot bakgrund av uppfattningen hos europeiska konsumenter i allmänhet. Av samma skäl som de som angetts i föregående punkt i denna dom framhåller domstolen att de överväganden som kritiserats avser faktiska omständigheter och bedömningen av sådana omständigheter utgör inte, med undantag för då tribunalen har missuppfattat bevisningen – vilket inte gjorts gällande i förevarande fall – en rättsfråga som ska prövas av domstolen.
63
Överklagandet kan således inte upptas till sakprövning såvitt avser den andra grunden i den mån som den avser definitionen av omsättningskretsen och omsättningskretsens uppfattning av det äldre figurmärket.
64
Däremot kan överklagandet tas upp till sakprövning såvitt avser den andra grunden i den del som den avser det första och det andra felet som tribunalen påstås ha gjort och som avser vilka kriterier som ska beaktas vid bedömningen av om det har gjorts verkligt bruk av ett varumärke i förkortad form. Till skillnad från vad Cactus har gjort gällande är nämligen fastställelsen av de kriterier som ska tillämpas vid helhetsbedömningen av om kännetecknen motsvarar varandra med avseende på deras särskiljningsförmåga en rättsfråga som omfattas av domstolens behörighet.
65
Domstolen har redan slagit fast att det följer direkt av ordalydelsen i artikel 15.1 andra stycket a i förordning nr 207/2009 att bruk av varumärket i en form som skiljer sig från den form för vilken det registrerats ska anses utgöra verkligt bruk i den mening som avses i första stycket i denna bestämmelse under förutsättning att detta inte förändrar de särskiljande egenskaperna hos varumärket så som det registrerats (dom av den 18 juli 2013, Specsavers International Healthcare m.fl., C‑252/12, EU:C:2013:497, punkt 21).
66
Det ska härvidlag framhållas att den omständigheten att det enligt artikel 15.1 andra stycket a i förordning nr 207/2009 inte krävs att det föreligger någon strikt överensstämmelse mellan den form som används i handeln och den form för vilken varumärket har registrerats har till syfte att innehavaren av det sistnämnda varumärket ska kunna variera kännetecknet när han utnyttjar det kommersiellt för att bättre kunna anpassa det till de krav som uppkommer vid saluföringen och i samband med reklam för de ifrågavarande varorna eller tjänsterna, under förutsättning att dess särskiljningsförmåga inte förändras (se, för ett liknande resonemang, dom av den 18 juli 2013, Specsavers International Healthcare m.fl., C‑252/12, EU:C:2013:497, punkt 29).
67
Härav följer att villkoret avseende ”verkligt bruk” i den mening som avses i artikel 15.1 andra stycket a i samma förordning är uppfyllt även när figurelementet i ett sammansatt varumärke används för sig under förutsättning att de särskiljande egenskaperna hos varumärket så som det registrerats inte förändras.
68
Vad beträffar det första fel som anförts kan EUIPO inte med framgång göra gällande att tribunalen gjorde fel när den underlät att undersöka i vilken mån den utelämnade beståndsdelen, det vill säga ordelementet ”Cactus”, hade särskiljningsförmåga och var betydelsefull för hur kännetecknet som helhet uppfattas, medan tribunalen gjorde en riktig jämförelse av kännetecknet såsom det används i förkortad form och kännetecknet såsom det registrerats.
69
I punkt 61 i den överklagade domen konstaterade tribunalen nämligen, utan att EUIPO ifrågasatt det inom ramen för förevarande överklagande, att de båda beståndsdelar som det äldre figurmärket består av, det vill säga en stiliserad kaktus och ordelementet ”Cactus”, var och en på sitt sätt förmedlade samma semantiska innehåll. Av det konstaterandet följer att tribunalen bedömde att ordelementet ”Cactus” särskiljningsförmåga inte kunde anses skilja sig från den stiliserade kaktusens särskiljningsförmåga och att avsaknaden av det ordelementet i den förkortade formen av det äldre figurmärket inte hade tillräckligt stor betydelse för hur det varumärket uppfattades i sin helhet för att dess särskiljningsförmåga skulle förändras.
70
Vad beträffar det andra fel som gjorts gällande framhåller domstolen, i likhet med generaladvokaten i punkt 81 i sitt förslag till avgörande, att tribunalen gjorde rätt när den företog en helhetsbedömning av om kännetecknet i dess förkortade form – endast den stiliserade kaktusen – motsvarade det kännetecken som skyddas genom det äldre figurmärket – den stiliserade kaktusen åtföljd av ordelementet ”Cactus”. Domstolen framhåller härvidlag att till skillnad från vad EUIPO har gjort gällande gjorde tribunalen en visuell jämförelse och angav att återgivningen av den stiliserade kaktusen var densamma i båda kännetecknen. Vidare hade en särskild fonetisk jämförelse av nämnda kännetecken varit överflödig, eftersom tribunalen konstaterade att det äldre figurmärkets båda beståndsdelar hade samma semantiska innehåll. Det kan således konstateras att tribunalen inte tillämpade artikel 15.1 andra stycket a i förordning nr 207/2009 felaktigt och gjorde rätt när den i punkt 61 i den överklagade domen endast prövade om de aktuella kännetecknen motsvarar varandra i visuellt och begreppsmässigt hänseende.
71
Överklagandet kan följaktligen inte vinna bifall såvitt avser den andra grunden i den del den avser de kriterier som ska beaktas vid bedömningen av om de aktuella kännetecknen motsvarar varandra vilket är av betydelse vid prövningen av om det föreligger verkligt bruk.
72
Överklagandet ska således ogillas såvitt avser den andra grunden, eftersom det delvis inte kan tas upp till prövning och delvis är ogrundat.
73
Av det anförda följer att överklagandet ska ogillas i sin helhet.
Rättegångskostnader
74
Enligt artikel 138.1 i domstolens rättegångsregler, som enligt artikel 184.1 ska tillämpas i mål om överklagande, ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Cactus har yrkat att EUIPO ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom EUIPO har tappat målet, ska Cactus yrkande bifallas.
Mot denna bakgrund beslutar domstolen (fjärde avdelningen) följande:
1)
Överklagandet ogillas.
2)
Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) ska bära sina rättegångskostnader.
Underskrifter
(
*1
)	Rättegångsspråk: engelska.