62023TJ1104_RES
Asunto T‑1104/23
Ferrari SpA
contra
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
Sentencia del Tribunal General (Sala Octava ampliada) de 2 de julio de 2025
«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de caducidad — Registro internacional que designa a la Unión Europea — Marca denominativa TESTAROSSA — Uso efectivo de la marca — Artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001] — Uso por terceros — Naturaleza del uso — Consentimiento tácito del titular de la marca — Prueba del uso efectivo — Modelos a escala reducida de vehículos terrestres de motor (juguetes)»
Marca de la Unión Europea — Efectos de la marca de la Unión — Derechos conferidos por la marca — Derecho a prohibir el uso de la marca — Requisito — Uso por un tercero que puede menoscabar las funciones de la marca — Concepto — Colocación por un tercero de un signo idéntico a una marca registrada para modelos a escala reducida de vehículos — Uso limitado a una indicación del carácter fiel de la reproducción de un modelo de automóvil — Exclusión
[Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 9, ap. 1]
(véanse los apartados 27 a 29, 32 y 33)
Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Falta de uso efectivo de la marca — Marca denominativa TESTAROSSA
[Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 15, ap. 1, y 51, ap. 1, letra a)]
(véanse los apartados 47 a 52, 59, 65 y 71)
Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Falta de uso efectivo de la marca — Uso por parte de un tercero con el consentimiento del titular de la marca — Consentimiento tácito — Criterios de apreciación — Uso de la marca para modelos a escala reducida de vehículos
[Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 15, ap. 1, y 51, ap. 1, letra a)]
(véanse los apartados 60, 62 a 64 y 68 a 70)
Resumen
El Tribunal General, en Sala ampliada, anula parcialmente la resolución de la Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) (
1
) y se pronuncia sobre el concepto de uso efectivo en el contexto del uso de una marca por parte de un tercero con el consentimiento tácito del titular de dicha marca. En particular, ofrece aclaraciones sobre la jurisprudencia derivada de la sentencia Opel (
2
) y precisa las condiciones en las que puede demostrarse el uso efectivo de una marca cuando los usos del sector y del mercado en cuestión permiten, en determinadas circunstancias, el uso de la marca registrada por determinados operadores para describir los productos de que se trate.
Ferrari SpA, parte recurrente, es titular del registro internacional que designa a la Unión Europea de la marca denominativa TESTAROSSA, en particular, para modelos a escalareducida de vehículos y juguetes. (
3
) El 14 de noviembre de 2014, el Sr. Kurt Hesse, parte coadyuvante, solicitó la anulación de los efectos de este registro internacional. (
4
) La División de Anulación estimó parcialmente la solicitud de caducidad, si bien la desestimó por lo que respecta a los «modelos a escala reducida de vehículos terrestres de motor (juguetes)».
Tanto la parte coadyuvante como la recurrente interpusieron un recurso de anulación parcial contra dicha resolución. La Sala de Recurso de la EUIPO estimó el recurso de la parte coadyuvante y desestimó el de la recurrente, que, en consecuencia, perdió sus derechos sobre la marca controvertida para todos los productos. La recurrente interpuso ante el Tribunal General un recurso de anulación contra la citada resolución.
Apreciación del Tribunal General
Con carácter preliminar, el Tribunal General subraya que solo puede prohibirse a un tercero incorporar un signo idéntico a una marca registrada para juguetes a modelos a escala reducida de vehículos, si ello menoscaba o puede menoscabar las funciones de esta marca, cuestión que debe apreciarse a la luz de las características del mercado de los modelos a escala reducida de vehículos. Este mercado se caracteriza por la coexistencia, por un lado, de fabricantes de juguetes independientes, que utilizan marcas registradas para automóviles como meras indicaciones de que un modelo a escala reducida es una reproducción fiel de un modelo de coche real y, por el otro, de modelos a escala reducida de vehículos fabricados y comercializados por los titulares de marcas registradas para automóviles o por empresas vinculadas económicamente a ellos, en virtud de una licencia. Por tanto, el público pertinente está acostumbrado a que se le muestren modelos a escala reducida de vehículos, con o sin licencia del fabricante de automóviles, y a distinguirlos en función de la información que figura en sus envases. Así pues, el Tribunal General señala que un tercero puede utilizar dicha marca sin el consentimiento de su titular, siempre que el uso que haga de ella en un modelo a escala reducida de vehículo consista únicamente en indicar al público pertinente que ese modelo constituye una reproducción fiel de un modelo de automóvil real. En cambio, cuando el uso de la marca por un tercero hace referencia, por ejemplo, a un contrato de licencia celebrado con el titular de dicha marca, se percibirá como una indicación de que tales productos proceden del fabricante de automóviles o de una empresa económicamente vinculada a él. En este supuesto, el titular de la marca puede oponerse al citado uso si se ha efectuado sin su consentimiento.
Por lo que respecta al presente asunto, en primer lugar, el Tribunal General examina si el uso de la marca por los terceros es conforme con la función esencial de esta. Señala que las pruebas aportadas por la recurrente consisten, en particular, en varios catálogos y fotografías de modelos a escala reducida, en los que, además de la marca controvertida y marcas de terceros, figura también la mención «producto oficial con licencia de Ferrari». A este respecto, precisa que tales indicaciones permiten al público pertinente comprender que dichos modelos a escala reducida son fabricados por un tercero en virtud de una licencia de la recurrente, aunque la marca controvertida se coloque junto a marcas de terceros. Por consiguiente, ese uso de la marca controvertida es conforme con su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia de los productos. El hecho de que los modelos a escala reducida de vehículos que llevan la marca controvertida sean comercializados por empresas distintas y de que su calidad y su precio sean diferentes no permite desvirtuar esta conclusión. Asimismo, carece de pertinencia que las menciones «producto oficial con licencia de Ferrari» no hagan referencia a la marca controvertida, puesto que la relación entre el uso de la marca Ferrari y la marca controvertida en los envases y catálogos es conforme a los usos del mercado en cuestión. En efecto, el Tribunal General afirma que, en el mercado de los automóviles, los coches se comercializan al mismo tiempo con una primera marca que designa al fabricante y con una segunda marca que designa el modelo, y que estas consideraciones también son pertinentes en el mercado de los modelos a escala reducida de vehículos. Por otra parte, el hecho de que los símbolos «®» o «TM» no figuren junto a la marca controvertida no altera la capacidad de esta para cumplir su función esencial. Habida cuenta de lo anterior, el Tribunal General considera que, durante el período pertinente, la marca controvertida fue utilizada para modelos a escala reducida de vehículos de conformidad con su función esencial.
En segundo lugar, el Tribunal General examina si el uso de la marca controvertida por parte de terceros se hizo con el consentimiento del titular. Observa que los extractos de contratos de licencia presentados por la recurrente no contienen la lista de las marcas objeto de dichos contratos, de modo que no permiten demostrar que la recurrente hubiera dado su consentimiento expreso al uso de su marca por los referidos terceros. Sin embargo, señala que el consentimiento del titular al uso de la marca por terceros puede resultar también de forma tácita de circunstancias y elementos anteriores, simultáneos o posteriores a dicho uso, que deben examinarse a la luz de los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate.
De esta manera, en primer término, el Tribunal General indica que, en el marco específico del mercado en cuestión, el consentimiento tácito del titular de la marca controvertida se deriva del hecho de que este tenía conocimiento del uso de su marca por parte de terceros y no se opuso a ello, y considera que eso es lo que sucede en este caso. En segundo término, precisa que es posible considerar que el uso de la marca de una sociedad fabricante por otra sociedad que comercializa los productos de que se trata como productos «oficiales» en virtud de una licencia de la primera se realiza con el consentimiento del titular de la marca, en la medida en que dicho uso establezca una relación entre ambas sociedades que presuponga que el citado titular ha autorizado a la sociedad en cuestión a utilizar sus marcas. En tercer término, considera que, al presentar facturas y órdenes de pedido emitidas por terceros para la venta de modelos a escala reducida de vehículos que llevan la marca controvertida para demostrar su uso efectivo, la recurrente afirma, implícitamente, que este uso ha sido efectuado con su consentimiento. Por consiguiente, el Tribunal General concluye que la recurrente dio su consentimiento tácito al uso de la marca controvertida, por parte de terceros, para los productos de que se trata.
En consecuencia, a la vista de las consideraciones anteriores, el Tribunal General anula la resolución de la Sala de Recurso en la medida en que declaró la caducidad de la marca controvertida para los modelos a escala reducida de vehículos.
(
1
)	Resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 29 de agosto de 2023 (asunto R 887/2016-5).
(
2
)	Sentencia de 25 de enero de 2007, Adam Opel (C‑48/05, EU:C:2007:55).
(
3
)	Productos comprendidos en la clase 28 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.
(
4
)	Sobre la base del artículo 158, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en relación con el artículo 51, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento.