62006CC0328_SL
Opinion of the Advocate-General
Opinion of the Advocate-General
1. V tem postopku za predhodno odločanje predložitveno sodišče postavlja Sodišču vprašanje glede razlage člena 4 prve Direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami(2) .
2. To vprašanje je bilo predloženo v okviru spora, ki ga je imetnik registrirane španske znamke sprožil zoper uporabnika neregistrirane znamke, enake prvi, in uporabljene za iste storitve, glede ugotovitve kršitve tožene stranke pravic iz registrirane znamke ter glede prenehanja aktov, ki predstavljajo navedeno kršitev in zatrjevane škode.
I – Referenčni pravni okvir
A – Mednarodna ureditev
3. Konvencija Pariške unije(3) za varstvo industrijske lastnine (v nadaljevanju: Pariška konvencija), ki jo je 20. marca 1883 podpisalo enajst držav, je bila prvi od velikih večstranskih sporazumov na tem področju in je trenutno tista, ki ima največjo podporo (171 držav pogodbenic(4), med katerimi so vse države članice Skupnosti). V skladu s členom 1(1) navedena konvencija med državami, za katere se uporablja, ustvarja unijo, ki ima pravno osebnost, ki je ločena od pravne osebnosti njenih članov (v nadaljevanju: države članice unije) in ima svoje organe,(5) njen cilj pa je varstvo industrijske lastnine v vseh vidikih(6) .
4. Člen 6 bis, ki je bil v besedilo Konvencije vnešen na revizijski konferenci v Haagu leta 1925,(7) v odstavku 1 določa:
„Države unije se zavezujejo bodisi po uradni dolžnosti, če zakonodaja države to dovoljuje, bodisi na zahtevo zainteresiranega, zavrniti ali razveljaviti registracijo in prepovedati uporabo tovarniške ali trgovske znamke, ki pomeni takšno reprodukcijo, posnemanje ali prevod, da utegne napraviti zmedo s kakšno znamko, za katero bi bilo pristojno oblastvo države registracije ali uporabe mnenja, da je v tej državi nedvomno znana kot znamka tistega, ki uživa pravico uporabe te konvencije, in se uporablja za istovetne ali podobne proizvode. Enako se ravna, če pomeni bistveni del znamke reprodukcijo kakšne takšne znamke, ki je nedvomno znana, ali posnemanje, ki lahko ustvari zmedo s to znamko.“
5. Člen 16(1) in (2) Sporazuma TRIPs (Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine) Svetovne trgovinske organizacije(8) določa:
„1. Lastnik registrirane blagovne znamke ima izključno pravico prepovedati tretjim osebam, ki nimajo njegove privolitve, da pri trgovanju uporabljajo enake ali podobne znake za proizvode ali storitve, ki so enaki ali podobni tistim, za katere je bila znamka registrirana, če bi taka uporaba utegnila povzročiti zmedo. [...]
2. Člen 6 bis Pariške konvencije (1967) se bo uporabljal, mutatis mutandis, za storitve. Pri ugotavljanju, ali je znamka nedvomno znana, članice upoštevajo poznavanje znamke pri določenem delu javnosti, vključno s poznavanjem v določeni članici, ki je posledica predstavljanja znamke.“
6. Za „pojasnitev, poenotenje in dopolnitev“ mednarodnih določb v zvezi z varstvom znanih znamk, vsebovanih v zgoraj navedenih členih 6 bis Pariške konvencije in 16 TRIPs, je Stalni odbor za pravo znamk Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (SOIL)(9) med zasedanjem, ki je od 8. do 12. junija 1999 potekalo v Ženevi, pripravil resolucijo(10) za sprejem skupnega priporočila glede določb v zvezi z varstvom znanih znamk. To priporočilo je bilo sprejeto med skupnim zasedanjem skupščine Pariške unije in skupščine SOIL od 20. do 29. septembra 1999.
7. V členu 2 omenjenega priporočila so določene smernice za ugotavljanje, ali je določena znamka znana v državi članici Pariške unije ali SOIL:
„1. [Dejavniki, ki jih je treba upoštevati]
a) Pri ugotavljanju, ali je določena znamka nedvomno znana, bo pristojni organ upošteval vse okoliščine, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da je znamka znana.
b) Pristojni organ bo zlasti preučil informacije, predstavljene v zvezi z dejavniki, iz katerih je mogoče sklepati, ali je znamka nedvomno znana ali ne, skupaj z, vendar ne izključno, informacijami glede naslednjih elementov:
i) stopnja poznanosti in prepoznavnosti znamke pri upoštevnem delu javnosti;
ii) trajanje, pomen in geografski obseg kakršne koli uporabe znamke;
iii) trajanje, pomen in geografski obseg kakršne koli promocije znamke, vključno z reklamo, distribucijo ali s predstavljanjem na sejmih ali razstavah proizvodov ali storitev, za katere se uporablja znamka;
iv) trajanje in geografski obseg vsakršne registracije ali vsakršne zahteve za registracijo znamke na način, s katerim bi izražali uporabo ali prepoznavnost znamke;
v) primerih, v katerih je bilo priznano varstvo pravic, ki izvirajo iz znamke, zlasti način, na katerega so pristojni organi ugotovili, da je znamka nedvomno znana;
vi) vrednost, povezana z znamko.
c) Prej navedeni dejavniki, ki tvorijo pravila za pomoč pristojnemu organu pri ugotavljanju, ali je določena znamka nedvomno znana, niso pogoj, ki mora biti za to ugotovitev nujno izpolnjen. Presoja bo prej odvisna od posebnih okoliščin zadevnega primera. V nekaterih primerih se bodo lahko kot bistveni pokazali vsi dejavniki, v drugih le nekateri izmed njih. Spet v drugih morda ne bo pomemben noben dejavnik in bo odločitev temeljila na drugih dejavnikih, ki niso navedeni v prej navedenem odstavku b. Ti drugi dejavniki bodo lahko primerni sami zase ali v kombinaciji z enim ali več drugimi dejavniki, naštetimi v zgoraj navedenem odstavku b.
2. [Upoštevni del javnosti]
a) Upoštevni del javnosti bo na primer obsegal:
i) resnične in/ali potencialne potrošnike proizvodov in/ali storitev, ki jim je dodana znamka;
ii) osebe, ki so del distribucijskih kanalov vrst proizvodov in/ali storitev, ki jim je dodana znamka;
iii) poslovna okolja, ki zadevajo vrste proizvodov in/ali storitev, ki jim je dodana znamka;
b) Ko se ugotovi, da je določena znamka znana vsaj pri upoštevnem delu javnosti v eni državi članici, se bo ta s strani države štela kot nedvomno znana.
c) Ko se ugotovi, da je določena znamka nedvomno znana vsaj pri delu javnosti v eni državi članici, se bo ta lahko za državo članico štela kot nedvomno znana.
d) Država članica bo lahko določila, da je določena znamka nedvomno znana, tudi če ni znana ali, ob upoštevanju odstavka c, znana pri delu javnosti države članice.
3. [Dejavniki, ki jih ne bo mogoče upoštevati]
a) Država članica ne bo mogla zahtevati kot pogoja za določitev, ali je znamka znana:
i) da je bila znamka uporabljena ali registrirana, ali je bila vložena zahteva za njeno registracijo v državi članici, ali v odnosu do te države članice;
ii) da je znamka nedvomno znana, ali da je bila registrirana, ali da je bila vložena zahteva za njeno registracijo pri sodišču, ki ni sodišče države članice, ali v odnosu do sodišča, ki ni sodišče države članice;
iii) da je znamka v državi članici nedvomno znana v javnosti države članice na splošno.
b) Kljub določbam odstavka a, sub
ii, bo lahko država članica, ob uporabi določbe (2)d zahtevala, naj bo znamka nedvomno znana pri enem ali več sodiščih, ki niso sodišča države članice.“
B – Skupnostna ureditev
8. V skladu s ciljem, navedenim v uvodnih izjavah, je namen Direktive 89/104 približevanje zakonov o blagovnih znamkah v državah članicah na področju blagovnih znamk, v mejah nacionalnih določb, ki najbolj neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga, z oviranjem prostega pretoka blaga in storitev, ali izkrivljanje konkurence (glej prvo in tretjo uvodno izjavo).
9. V tem pogledu navedena direktiva določa predvsem pridobitev in ohranitev pravice iz registrirane znamke pod istimi pogoji v vseh državah članicah, z določitvijo znakov, ki lahko sestavljajo znamko (člen 2), in z natančnim naštevanjem razlogov za zavrnitev ali neveljavnost v zvezi s prejšnjimi pravicami (člena 3 in 4) ter za razveljavitev (člen 12).
10. Za ta postopek je treba upoštevati zlasti člen 4 Direktive, naslovljen „Nadaljnji razlogi za zavrnitev ali neveljavnost v zvezi s prejšnjimi pravicami“, ki v odstavku 1 določa:
„Znamka se ne registrira, ali če se registrira, se jo lahko razglasi za neveljavno:
a) če je enaka prejšnji znamki in če so blago in storitve, za katere se znamka uporablja oziroma je zanje registrirana, enaki blagu ali storitvam, za katere je varovana prejšnja znamka;
b) če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z blagovnimi znamkami, [lahko] obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.“(11)
11. Odstavek 2(d) istega člena določa:
„Izraz ‚prejšnje znamke’ v smislu odstavka 1 pomeni:
[...]
d) znamke, ki so na dan vložitve prijave za registracijo znamke ali, kadar je to primerno, zahteve za priznanje prednosti v zvezi z zahtevo za registracijo znamke, v državi članici znane v smislu izraza ,[nedvomno] znane’ v členu 6 bis Pariške konvencije.“(12)
12. Naslednji odstavek 4(b) določa:
„Poleg tega lahko vsaka država članica predvidi, da se znamka ne registrira ali da je v primeru registracije lahko razglašena za neveljavno, če in v naslednjem obsegu:
[...]
b) pravice do neregistrirane znamke ali drugega znaka v uporabi v gospodarskem prometu so bile pridobljene pred datumom vložitve zahteve za registracijo kasnejše znamke ali datuma zahtevanega priznanja prednostne pravice v zvezi z zahtevo za registracijo poznejše znamke, če neregistrirana znamka podeljuje svojemu imetniku prejšnje znamke pravico do prepovedi uporabe kasnejše znamke.“(13)
13. Direktiva 89/104 poleg tega vsebuje določbe, katerih namen je zagotoviti registriranim blagovnim znamkam enako pravno varstvo v vseh nacionalnih ureditvah, ob upoštevanju možnosti za države članice, da po svoji izbiri določijo večji obseg varstva blagovnim znamkam, ki imajo ugled (glej deveto uvodno izjavo).
14. Člen 6, naslovljen „Omejitev učinkov znamke“ v odstavku 2 določa:
„Znamka ne daje imetniku pravice, da prepove tretji stranki uporabo v gospodarskem prometu prejšnje pravice, ki velja le na določenem področju, če je ta pravica priznana v zadevni državi članici in znotraj meja področja, na katerem je priznana.“
15. Na koncu je treba omeniti, da dvanajsta uvodna izjava Direktive izraža zahtevo, da je v Direktivi določena ureditev popolnoma usklajena z določbami Pariške konvencije, katere vse države članice so pogodbene stranke.
C – Nacionalna zakonodaja
16. Člen 6(1) in (2) zakona št. 17 (španski zakon o znamkah) z dne 7. decembra 2001 določa:
„1. Znaka ni mogoče registrirati kot znamke:
a) če je ta enak prejšnji znamki, ki označuje enake proizvode ali storitve;
b) ko zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko oziroma zaradi enakosti ali podobnosti proizvodov oziroma storitev, ki jih zaznamujejo, v javnosti obstaja verjetnost zmede; verjetnost zmede vključuje tudi verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.
2. Za ‚prejšnje znamke’ iz odstavka 1 se štejejo:
a) registrirane znamke, katerih datum vložitve zahteve za registracijo ali zahteve za prednostno pravico je pred datumom zahteve, ki je predmet obravnave, in ki spadajo v naslednje kategorije:
i) španske znamke;
ii) znamke, registrirane po mednarodnih sporazumih, ki učinkujejo v Španiji;
iii) znamke Skupnosti;
b) registrirane znamke Skupnosti, za katere se v skladu z Uredbo o znamki Skupnosti upravičeno zahteva prednostna pravica v razmerju do znamke iz točk (a)(i) in (ii), tudi če se ta znamka odpove ali poteče;
c) prijave za znamke iz točk (a) in (b) pod pogojem njihove registracije;
d) neregistrirane znamke, ki so na dan vložitve zahteve za registracijo znamke ali zahteve za priznanje prednosti v zvezi z zahtevo za registracijo zadevne znamke, znane v smislu izraza ‚nedvomno znane‘ v členu 6.bis Pariške konvencije.“(14)
II – Spor o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje
17. Dejstva v postopku v glavni stvari, ki izhajajo iz predložitvene odločbe in iz spisa, lahko povzamemo, kot je navedeno v nadaljevanju.
18. Tožeča stranka v postopku v glavni stvari, A. Nieto Nuño je imetnik španske besedne znamke FINCAS TARRAGONA, registrirane za storitve, ki ustrezajo opisu – „posli v zvezi s posredovanjem nepremičnin: upravljanje z lastnino in solastnino, dajanje v najem nepremičnin, prodaja nepremičnin, pravna pomoč, promocija nepremičnin“ – iz razreda 36 Nicejskega aranžmaja.(15)
19. L. Monlleó Franquet je lastnik nepremičninske agencije, ki ima sedež v Tarragoni in od leta 1978, ko je bila ustanovljena, nudi storitve na različnih področjih nepremičninskega posredovanja, pri nakupu in prodaji nepremičnin ter upravljanju z nepremičninami, pri čemer uporablja razlikovalni znak FINCAS TARRAGONA, v kastiljščini, ali FINQUES TARRAGONA, v katalonščini.(16)
20. Kot tožena stranka pred predložitvenim sodiščem, v okviru postopka za prenehanje uporabe znaka FINCAS TARRAGONA (ali FINQUES TARRAGONA), ob predpostavki, da ta uporaba krši pravice tožeče stranke, povezane z znamko, je L. Monlleó Franquet, poleg tega, da je pospešil zavrnitev nasprotnih zahtev, vložil nasprotno tožbo, s katero je zahteval izbris registracije tožeče stranke, da ta preneha na kakršen koli način uporabljati znak, ki je predmet navedene registracije, in odškodnino.
21. Tožena stranka je utemeljila svojo tožbo za ugotovitev neveljavnosti znamke z dvema razlogoma. S prvim se je sklicevala na predhodnost in na lastnosti nedvomno znane znamke, v skladu z zgoraj navedenim členom 6 bis Pariške konvencije, razlikovalnega znaka, ki ga uporablja tožena stranka, da bi dosegla varstvo določeno v členu 6(2) zakona o znamkah, s katerim je bila v španski pravni red prenesena Direktiva 89/104. Z drugim razlogom se je sklicevala na uporabo člena 51(1)(b) španskega zakona o znamkah, na podlagi katerega registracije znamke ni mogoče razglasiti za nično in je izbrisati iz registra, kadar prijavitelj v trenutku vložitve zahteve za registracijo ni ravnal v dobri veri.
22. Iz predložitvene odločbe izhaja, da je bilo v postopku v glavni stvari ugotovljeno, da je bil razlikovalni znak, ki si ga lasti tožena stranka, v uporabi na območju, ki je omejeno na mesto Tarragona in okolico. Poleg tega pa navedena odločba kaže na to, da je zadevni znak v mejah ozemlja, na katerem se je uporabljal, z uporabo pridobil dejansko poznanost.
23. Za razrešitev spora je predložitveno sodišče ocenilo, da je treba Sodišču v predhodno odločanje predložiti naslednje vprašanje, ki zadeva prvi razlog za neveljavnost, na katerega se sklicuje tožena stranka, in ki zadeva razlago člena 4 Direktive 89/104:
„Ali se pojem ‚nedvomno znane znamke‘ v državi članici iz člena 4(d) Prve Direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami nanaša le na poznanost in uveljavljenost v državi članici Evropske unije oziroma v precejšnjem delu ozemlja države; ali je mogoče poznanost znamke glede na proizvod ali storitev, na katera se nanaša znamka, in dejansko ciljno javnost znamke povezovati z ozemljem, ki ne ustreza ozemlju države, ampak ozemlju avtonomne skupnosti, regije, pokrajine ali mesta; tj. v končni fazi glede na upoštevni trg?“
III – Postopek pred Sodiščem
24. V skladu s členom 23 Statuta Sodišča so tožena stranka iz postopka v glavni stvari, francoska in italijanska vlada ter Komisija Sodišču predložile pisna stališča.
IV – Pravna presoja
A – Kratko pojasnilo v zvezi s predložitveno odločbo in stališči, predloženimi v skladu s členom 23 Statuta Sodišča
25. Predložitveno sodišče izhaja iz stališča, da je mogoče razlikovalni znak, na katerem temelji tožba za ugotovitev neveljavnosti, ki jo je vložila tožena stranka z nasprotno tožbo, uvrstiti v kategorijo znamk, opisano v členu 4(2)(d) Direktive 89/104. Sprašuje se glede razlage pojma „v državi članici nedvomno znane znamke v smislu člena 6 bis Pariške konvencije“, ki jo vsebuje prej navedena določba, zlasti glede zahtev v zvezi z ozemeljskim obsegom poznanosti, ki so povezane z znamko. Navedeno sodišče poudarja, da v španski sodni praksi prevladuje usmeritev, v skladu s katero mora biti za uporabo določbe zakona o znamkah, ki je prenesel člen 4(2)(d) Direktive 89/104, pozanost znamke nujno dokazana glede na celotno ozemlje države ali njen precejšnji del, medtem ko naj bi smernice, ki jih je sprejel SOIL, določale popustljivejši in bolj razčlenjen pristop, ki poznanost, bolj kot z ozemljem, povezuje s trgom proizvodov ali storitev, na katerem znamka opravlja svojo funkcijo.
26. Tožena stranka v postopku v glavni stvari poudarja, da bi zahteva, da se mora poznanost znamke raztezati po vsem ozemlju države članice ali po njenem precejšnjem delu, diskriminirala podjetja, ki opravljajo svojo dejavnost na omejenem geografskem območju. Poleg tega trdi, da mora Sodišče za rešitev spora v postopku v glavni stvari odločiti o predhodnem vprašanju, ki mu ga je zastavilo predložitveno sodišče, ob upoštevanju okoliščine, da bi se v tej zadevi znamka uporabljala na istem ozemlju uveljavljenosti kot prejšnja znamka in da bi do nasprotovanja med tema znamkama prišlo na povsem lokalni ravni, omejeni na ozemlje ene španske province.
27. Z večinoma podobnimi utemeljitvami francoska in italijanska vlada ter Komisija predlagajo Sodišču, naj na vprašanje, ki ga je zastavilo predložitveno sodišče v smislu, da se pojem „nedvomno znana znamka“ iz člena 4(2)(d) Direktive 89/104 nanaša na stopnjo poznanosti znamke na ozemlju države članice (po mnenju francoske vlade) ali njenem precejšnjem delu (po mnenju italijanske vlade in Komisije).
B – Presoja
28. Člen 4(2)(d) Direktive 89/104 se, kot je bilo pojasnjeno, sklicuje na člen 6 bis Pariške konvencije. Navedeno sklicevanje torej ne pomeni le začetka uporabe, v zakonodaji Skupnosti, pojma poznanosti znamke, opredeljenega na mednarodni ravni – o katerem sicer člen 6 bis Pariške konvencije ne vsebuje nobene opredelitve –, temveč tudi napotitev na dobro opredeljeno kategorijo pravnih položajev, ki jim določba Konvencije – in posledično Direktiva – poskušata zagotoviti varstvo. Z drugimi besedami, sklicevanje iz prej navedene določbe Direktive je treba po mojem mnenju razumeti tako, da se nanaša na mednarodno področje materialne uporabe navedene določbe, s katerim se ujema področje uporabe določbe Skupnosti, ki določa sklicevanje.
29. Posvetiti se je torej treba predvsem določbi Konvencije.
30. Člen 6 bis Pariške konvencije predstavlja izjemo od načela teritorialnosti, na katerem temelji način varstva iz Konvencije in na podlagi katerega je pravica iz znamke, pridobljena v določenem pravnem redu po izpolnitvi potrebnih formalnosti, varovana le znotraj meja navedenega pravnega reda.(17) Cilj omenjene določbe je omogočiti imetniku znamke, ki je bila registrirana ali se uporablja v državi članici unije, da nasprotuje registraciji ali jo razveljavi, če je do nje že prišlo, in uporabi te znamke v drugi državi članici unije, v kateri je ta znamka postala znana, čeprav še ni bila registrirana. Omenjeni člen temelji na zamisli, da lahko pravica iz znamke nastane in mora biti posledično varovana, le zaradi učinka poznanosti, pridobljenega v okviru določenega nacionalnega pravnega reda. Namen je skratka odvrniti nepoštena dejanja, ki jih spodbuja poznanost znamke, s čimer se izognemo temu, da bi si tretji prilastili znamko, z njeno registracijo ali uporabo v eni od držav, v kateri še ni varovana, kar bi onemogočilo imetniku dostop na zadevni trg, ali prisilil tretjega v plačilo za dosego prenosa pravice iz znamke.
31. Zdajšnje besedilo člena 6 bis, v smislu člena 1(2), Konvencije se nanaša izključno na blagovne znamke in ne tudi na storitvene znamke. Poleg tega, čeprav za uporabo znamke v državi, v kateri se zahteva varstvo, ni izključno predviden noben pogoj za uporabo, navedena določba ne zavezuje države članice unije, da varujejo znane znamke, ki niso bile uporabljene v navedeni državi.(18) Končno, navedena določba ne pomeni odstopanja od načela specialnosti (ali sorazmernosti) niti pravila, namenjenega varstvu znamke pred morebitno oslabitvijo: področje varstva, ki ga zagotavlja, je omejeno na primere nasprotovanja med znamkami glede enakega ali podobnega blaga, njegova uporaba pa je podvržena obstoju verjetnosti zmede.(19)
32. Člen 6 bis Pariške konvencije torej opredeljuje najmanjši obseg mednarodnega varstva, ki ga imajo nedvomno znane znamke.
33. Kot je bilo pojasnjeno, je navedeni člen nastal, da se uporabi za znamke, ki so registrirane ali se uporabljajo v eni od držav članic unije – ali ki sicer pripadajo subjektom, ki so upravičeni do koristi iz določb Konvencije – in katerih poznanost sega čez meje države izvora, ker so se uporabljale v drugih državah članicah unije, na primer s komercializacijo proizvodov, označenih z znamko, ali kot posledica promocijskih kampanj.
34. Vendar pa ni jasno, ali se člen 6 bis in, splošneje, določbe Konvencije, ki kot dopolnitev načela nacionalnega obravnavanja(20) določajo minimalno raven varstva proizvodov industrijske lastnine, urejenih s Konvencijo, uporabljajo tudi v zvezi s popolnoma notranjimi položaji, v katerih bi bilo varstvo odobreno s strani države članice unije v razmerju do svojega državljana(21), kar naj bi se zgodilo tudi v okviru spora, ki poteka pred predložitvenem sodiščem.
35. Na to vprašanje navaja stroka različen odgovor glede na lastnosti in namene, ki se priznajo Pariški konvenciji. Po mnenju nekaterih ima namen minimalno uskladiti zakonodaje držav članic unije na področju njene materialne uporabe in torej določa enotna pravna pravila, ki se lahko uporabljajo ne glede na narodnost subjektov, ki se nanje sklicujejo za dosego varstva. Nasprotno gre po mnenju drugih za mednarodno konvencijo, ki se ukvarja izključno z obravnavanjem tujcev, tako da jim zagotavlja minimalno varstvo, ne glede na načelo nacionalnega obravnavanja.
36. V skladu s prvo usmeritvijo, naj bi bile države članice unije na podlagi sprejetih mednarodnih obveznosti dolžne spremeniti svojo notranjo zakonodajo, za zagotovitev uporabe določb Konvencije, ki opredeljujejo najnižje stopnje varstva, tudi v razmerju do svojih državljanov.
37. Na temelju druge usmeritve pa bi bi bile države članice unije dolžne odobriti t. i. „unijsko obravnavanje“ le državljanom drugih držav članic unije ali tretjih držav, kadar so v položajih, določenih v členu 3 Konvencije. S tega vidika bi slednja služila le kot pogonski motor procesa zakonskega usklajevanja znotraj unije, s spodbujanjem držav članic, vendar ne s prisiljevanjem, da razširijo pravice, ki jih imajo tujci ex jure conventionis,
na svoje državljane, da bi se tako izognile diskriminaciji v škodo slednjih.
38. Ne zdi se mi primerno, da bi sodišče Skupnosti odločalo, čeprav le implicitno, v zvezi z zgoraj opisanim vprašanjem, ko gre v bistvu za določitev obsega obveznosti, naloženih državam članicam na podlagi konvencije mednarodnega prava, pri kateri Skupnost ni pogodbena stranka, čeprav je področje uporabe določbe sekundarnega prava Skupnosti, na temelju sklicevanja na mednarodni predpis, ki ga vsebuje, odvisno od izbire ene ali druge predpostavke. Naloga vsake države članice je namreč, ker ni jasnih pojasnil v Konvenciji, da določi, iz katerega pravnega naslova – ob upoštevanju obveznosti, ki izhaja iz Konvencije, ali na podlagi zakonodajne izbire, katere cilj je izogibanje nasprotne diskriminaciji(22) ‑, da svojim državljanom prizna „unijsko obravnavanje“ in torej posebno varstvo iz člena 6 bis Konvencije.
39. Zato menim, da ni mogoče potrditi, ne glede na področje uporabe, ki se ga prizna členu 6 bis Pariške konvencije, da je obveznost varstva nedvomno znanih znamk v skladu z navedeno določbo, tudi v položajih, ki so popolnoma nacionalne narave, naložena državam članicam v skladu s pravom Skupnosti, glede na to da ureditev neregistriranih znamk, med katere sodijo tudi zadevne znamke, še do danes ni bila predmet uskladitve.
40. Po drugi strani se mi zdi, da odgovor v zvezi z vprašanjem, predstavljenim zgoraj v točki 34, ni nujno potreben za odgovor na vprašanje, ki ga je postavilo predložitveno sodišče, ob upoštevanju ciljev in sistema Direktive 89/104.
41. V zvezi s tem je treba uvodoma poudariti, da se člen 6 bis Pariške konvencije vsaj v obširnem področju uporabe, ki se mu prizna s členom 16 Sporazuma TRIPs, uporabi, tako kadar je znamka postala nedvomno znana z uporabo na ozemlju države, v kateri se zahteva varstvo(23), kot kadar je bila poznanost pridobljena brez uporabe v ožjem smislu, namreč s promocijskimi kampanjami na ozemlju navedene države ali zunaj tega ozemlja (t. i. „spill-over advertisement“), oziroma le kot posledica v tujini pridobljene poznanosti znamke(24) .
42. V prvem primeru je zadevna znamka znamka, ki se uporablja na ozemlju države, vendar tam ni registrirana.
43. Take znamke (t. i. dejanske znamke) so predmet posebne določbe Direktive 89/104, člena 4(4)(b), na podlagi katerega lahko vsaka država članica določi, da obstoj pravic iz prejšnje neregistrirane znamke pomeni razlog za zavrnitev registracije poznejše znamke ali za njeno neveljavnost, kadar ureditev zadevne države prizna izključne pravice imetniku znamke.
44. V sistemu Direktive znamka, ki v neki državi ni bila registrirana, vendar je bila tam v uporabi, lahko sočasno predstavlja razlog za zavrnitev registracije ali razveljavitveno moč znamke, če nedvomno znana znamka v smislu člena 6 bis Pariške konvencije, v skladu s členom 4(2)(d), če so za to izpolnjeni pogoji za uporabo(25) in če znamka ni registrirana v skladu s členom 4(4)(b), kolikor zakonodaja zadevne države članice tej vrsti znamk prizna izključne pravice.
45. Torej, v smislu člena 4(4)(b) Direktive 89/104 in v povezavi s tem, kar je pojasnjeno v njeni četrti uvodni izjavi, na podlagi katere Direktiva „državam članicam ne odvzema pravice do nadaljnjega varstva blagovnih znamk, pridobljene z uporabo“, lahko vsaka država ne le prosto podeli varstva neregistriranim znamkam, s tem, da prizna uporabo znaka kot konstitutivnega dejavnika izključne pravice, temveč tudi določi okoliščine, vsebino in pogoje tega varstva.
46. Varstvo je lahko npr. pogojeno s tem, da znamka doseže določeno stopnjo poznanosti, ali da se uporablja na dovolj velikem ozemlju, ali ne glede na vsak pogoj povezan z minimalno stopnjo poznanosti znaka v javnosti oziroma na geografskem območju njegove uporabe.
47. Iz tega izhaja, da načeloma tudi neregistrirana prejšnja znamka, ki je z uporabo postala znana v državi članici na popolnoma lokalni ravni, pomeni veljaven razlog za zavrnitev registracije poznejše znamke ali razlog njene neveljavnosti, če je tako določeno v zakonodaji navedene države članice.(26)
48. V teh okoliščinah menim, da lahko ugotovimo, da kjer bi sodišča države članice razlagala nacionalno določbo o prenosu člena 4(2)(d) Direktive 89/104 v smislu, da lahko prejšnja znamka, uporabljena
na območju navedene države, predstavlja veljaven razlog za zavrnitev registracije poznejše znamke ali je razlog za njeno neveljavnost, tudi ko navedena prejšnja znamka ni nedvomno znana na vsem ozemlju države ali na njenem precejšnjem delu, temveč na bolj omejenem območju, navedena razlaga ne bi bila v nezdružljiva s sistemom in cilji Direktive, pri čemer ostaja manevrski prostor, ki ga imajo države članice na razpolago za določitev vsebine varstva t. i. dejanskih znamk v svojih pravnih redih.(27)
49. Po mojem mnenju za potrditev zgoraj opisane ugotovitve ne zadostuje sklicevanje, ki ga vsebuje člen 4(2)(d) Direktive na člen 6 bis Pariške konvencije, ker se navedena določba – tudi če bi jo bilo treba razlagati tako, da se nanaša izključno na nedvomno znane znamke na nacionalni ali medregijski ravni – omejuje, kot je bilo pojasnjeno zgoraj, na določitev minimalne ravni varstva.(28)
50. Prav tako nisem mnenja, da za izpodbijanje tega sklepa zadostuje le poudarek, da je navedena določba ovira za razlago in enotno uporabo razlogov, ki so razlog za zavrnitev registracije znamke ali njeno neveljavnost, ker je Direktiva tista, ki omogoča tak rezultat, s tem ko omogoča državam članicam opredelitev področja varstva, ki se prizna neregistriranim znamkam pri nasprotovanju med prijavljenimi in registriranimi znamkami. Nasprotno se mi zdi, da bi se vnaprejšnja prepoved, s sprejetjem enotne razlage na stopnji Skupnosti, razlage na nacionalni ravni, ki bi omogočila uporabo razloga za zavrnitev in razloga neveljavnosti, o katerih govori zadevna določba tudi za nedvomno znane dejanske znamke (29) na nacionalnem ozemlju, ki ni bistveno, končala brez ustreznega upoštevanja omejitev zakonodajne uskladitve, uvedene z Direktivo 89/104.
51. Iz navedenega izhaja, da po mojem mnenju, ob upoštevanju pravil in ciljev, ki jih zasleduje Direktiva 89/104, njen člen 4(2)(d) ni ovira za to, da bi se pri razlagi in uporabi nacionalne določbe o prenosu tega člena za nedvomno znano v smislu člena 6 bis Pariške konvencije v zadevni državi članici štelo znamko, ki se uporablja v navedeni državi in katere poznanost se ne razteza po vsem njenem ozemlju ali na njenem precejšnjem delu, temveč se omejuje na ožje geografsko okolje.
V – Predlog
52. Glede na vse predhodne ugotovitve, predlagam Sodišču, naj na predhodno vprašanje Juzgado Mercantil 3 de Barcelona odgovori:
Člen 4(2)(d) Direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami je treba razlagati tako, da ta ne nasprotuje temu, da se razlog za zavrnitev registracije znamke in razlog njene neveljavnosti, ki sta določena v tem členu, uporabita tudi, kadar zadevna prejšnja znamka, ki se uporablja v državi članici, vendar tam ni registrirana, ni nedvomno znana na vsem ozemlju navedene države ali v njenem precejšnjem delu, temveč na ožjem območju.
(1) .
(2)  –	UL 1989, L 40, str. 1.
(3)  –	Pariško konvencijo, kot je bila spremenjena od leta 1883 do danes, v bistvu sestavlja več konvencij, vključenih v besedila, ki so pripravljena na revizijskih konferencah, določenih s členom 14, ki se od konference v Washingtonu leta 1911 imenujejo „akti“. Besedilo, ki je trenutno v veljavi, je rezultat revizije opravljene med konferenco v Stockholmu leta 1967.
(4)  –	Glej http://www.wipo.int.
(5)  –	Ti organi so: skupščina unije (čl. 13), njen izvršilni odbor (čl. 14), mednarodni urad za intelektualno lastnino (čl. 15; v nadaljevanju: mednarodni urad), konference odposlancev (čl. 18(2)) in mednarodno sodišče (čl. 28).
(6)  –	V skladu s členom 1(2) Konvencije so predmet varstva patenti za izume, uporabni modeli, modeli, industrijski vzorci in modeli, tovarniške ali trgovske znamke, storitvene znamke, trgovsko ime in trgovske označbe ali ime izvora ter zatiranje nelojalne konkurence. Podobna konvencija na področju avtorskega prava je bila podpisana v Bernu leta 1886 (Bernska konvencija za varstvo književnih in umetniških del).
(7)  –	Ta člen je bil pozneje spremenjen na revizijskih konferencah v Londonu leta 1934, v Lizboni leta 1958 in v Stockholmu leta 1967.
(8)  –	Priloga 1 C k Sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije.
(9)  –	Kot je znano, je SOIL specializirana agencija Združenih narodov, ustanovljena z mednarodno konvencijo, podpisano v Stockholmu leta 1967, njena naloga pa je varstvo intelektualne lastnine s sodelovanjem med državami in sodelovanjem z drugimi mednarodnimi organizacijami. Ta agencija temelji na strukturi, ki sta jo ustvarili Pariška in Bernska konvencija, katerih mednarodna urada (eden za industrijsko lastnino in drugi za avtorske pravice), sta se združila leta 1893, s čimer je najprej nastal ZMUIL (Združeni mednarodni uradi za varstvo intelektualne lastnine), in leta 1960, po preselitvi sedeža iz Berna v Ženevo, SOIL.
(10)  –	Ta resolucija sodi med postopke, ki jih je uvedla SOIL za pospešitev priprave skupnih ter usklajenih mednarodnih pravil in načel, da se tako upošteva hiter razvoj industrijske lastnine. Ti postopki dopolnjujejo tradicionalni način sprejemanja mednarodnih predpisov s pogodbami. Čeprav niso pravno zavezujoče, resolucije, ki jih sprejme Stalni odbor za pravo znamk, predstavljajo pomemben prepričevalni instrument.
(11)  – Podobno določbo vsebuje člen 8(1) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti.
(12)  – Glej v podobnem smislu člen 8(2)(c) Uredbe št. 40/94.
(13)  – Glej člen 8(4) Uredbe št. 40/94.
(14)  – Neuradni prevod.
(15)  –	Nicejski aranžma o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev za katere se uporabljajo blagovne znamke, revidiran v Stockholmu 14. julija 1967. V razred 36 so vključeni: „Zavarovalništvo; finančni posli; denarni posli; posli v zvezi s posredovanjem nepremičnin.“
(16)  –	L. Monlleó je poskušal registrirati znak, ki ga je uporabljal, v skladu s prejšnjim španskim zakonom o znamkah iz leta 1988, vendar pa me bila njegova vloga zavrnjena.
(17)  –	Odločitev, da se navedeni člen umesti v besedilo Konvencije, je bila sprejeta med revizijsko konvencijo v Haagu leta 1925, prav zaradi izognitve neprijetnostim toge uporabe tega načela. Že med revizijsko konvenvijo v Washingtonu leta 1905 je potekala razprava o nujnosti priznanja, državljanu države članice unije, pravice, da nadaljuje uporbo svojega razlikovalnega znaka v drugi državi članici unije, čeprav si je ta znak v navedeni državi članici prilastil tretji. To vprašanje je bilo nato predmet priporočila ekonomskega odbora Društva narodov, zapisanega v program revizijske konference v Haagu leta 1925. V prvotni različici je člen 6 določal obveznost držav članic unije, da od registracije izključijo znak, ali ko je do registracije že prišlo, to razveljavijo, kadar bi bil navedeni znak v državi članici, kjer je bil registriran, znan kot znak tretje osebe, ki je upravičena do koristi iz Konvencije. Po revizijski konferenci v Lizboni leta 1958, je bila vstavljena tudi možnost prepovedi tretji osebi, da uporablja znak.
(18)  –	Predlog spremembe besedila člena 6 bis, v smislu razširitve tudi na primere, v katerih znamka ni bila v uporabi v državi, v kateri se zahteva varstvo, je bil med revizijsko konferenco v Lizboni leta 1958 zavrnjen.
(19)  –	Člen 16(2) Sporazuma TRIPs bistveno povečuje območje varstva znanih znamk čez področje uporabe člena 6 bis Pariške konvencije. Na podlagi te določbe se varstvo razširja na storitvene znamke in je priznano tudi pri poznanosti znamke, pridobljeni brez njene uporabe. Poleg tega v skladu z odstavkom 3 navedenega člena varstvo ni omejeno z načelom specialnosti.
(20)  –	Člen 2(1) Pariške konvencije določa, da pripadniki vsake države unije uživajo v vseh drugih državah unije tiste koristi, ki jih ustrezni zakoni dajejo sedaj ali jih bodo dali naknadno svojim državljanom. Na tem načelu, ki pomeni preseganje načela vzajemnosti, temelji ves sistem Konvencije.
(21)  –	Kot je bilo pojasnjeno zgoraj, na podlagi členov 2 in 3 Konvencije, je področje uporabe ratione personarum
Konvencije opredeljeno glede na narodnostno merilo (bivališče ali obrat pri državljanih držav, ki niso del unije).
(22)  –	Več držav članic je pri ratifikaciji Pariške konvencije ali pozneje izrecno razširilo obseg uporabe na svoje državljane in pokazalo, da so ohranile njeno področje uporabe omejeno na obravnavanje tujcev. Kar zadeva, natančneje, španski pravni red, na temelju povezanih določb člena 3(1) in (3) zakona o znamkah, lahko fizične ali pravne osebe, ki imajo špansko državljanstvo ali imajo resen in dejaven industrijski ali trgovinski obrat na španskem ozemlju oziroma uživajo ugodnosti Pariške konvencije, zahtevajo, da se zanje uporabijo določbe navedene konvencije, ki se uporablja neposredno, vedno ko so določbe teh zanje ugodnejše od določb zakona o znamkah. Vendar pa je treba poudariti, da v preambuli zakona o znamkah, izrecna navedba namena zakonodajalca, pri določitvi varstva neregistriranih trgovskih imen, glede „[rešitve] težave izenačitve obravnavanja tujcev, ki se lahko sklicujejo na člen 8 Pariške konvencije [...] ali na načelo vzajemnosti z osebami, ki jim zakon podeljuje enako varstvo“ („se resuelve así el problema de la equiparación de trato de los extranjeros que puedan invocar el artículo 8 des Convenio de París […] par la protección de la propriedad industrial de 20 de marzo de 1883, o el principio de reciprocidad, a los que la Ley dispensa la misma protección“).
(23)  –	Naloga zainteresirane države je, da za svoje ozemlje določi, kaj pomeni uporaba: lahko bi se na primer kot tako opredelilo tudi uporabo znamke v povezavi s proizvodi, namenjenimi izvozu, in torej brez prodaje na nacionalncem trgu, kadar bi se znamka vendarle uporabljala v zadevni državi. Tudi sama promocijska dejavnost, izvedena na ozemlju neke države, se lahko šteje za „uporabo“.
(24)  –	Mobilnost in sodobne komunikacijske tehnologije očitno prispevajo k mednarodnemu širjenju znamke, vsaj v odnosih med tehnološko razvitimi državami.
(25)  –	Ki se nanašajo na narodnost imetnika, če se strinjamo z navedbo, ki omejuje področje uporabe Konvencije na obravnavanje tujcev in na poznanost v državi varstva.
(26)  –	Do drugačne ugotovitve po mojem mnenju ni mogoče priti ob upoštevanju dejstva, da člen 6(2) Direktive priznava za prejšnjo uporabo lokalnega značaja le pravico imetnika znamke, da nadaljuje z njeno uporabo, ker se navedena določba omejuje na utemeljitev omejitve izključne pravice, podeljene znamki, registrirani, če zakonodaja države članice omogoča sobivanje navedene pravice s prejšnjo lokalno pravico, vendar pa ne služi kot ovira za upravičenost držav članic iz člena 4(4)(b), da varujejo prejšnjo neregistrirano znamko, tudi če je le lokalnega značaja, pri nasprotovanju poznejši znamki, za katero je bila vložena prijava ali je bila registrirana. Če pa bi bil namen Direktive izključitev možnosti držav članic, da podeljujejo razveljavitveno moč tudi neregistriranim lokalnim znamkam, pojasnilo iz člena 8(4) Uredbe št. 40/94 ne bi bilo razumljivo, saj mora v skladu z njim prejšnja neregistrirana znamka, varovana v državi članici za utemeljitev ugovora glede zahteve za registracijo znaka kot znamke Skupnosti, imeti vsebino, ki ni izključno lokalne narave.
(27)  –	Potem pa je naloga navedenih sodišč, da presodijo, ali je taka razlaga v skladu z izbiro, ki jo je opravil nacionalni zakonodajalec pri določitvi notranjega sistema varstva znamk, zlasti v zvezi z načinom pridobitve pravice iz znamke. Za Španijo, kot kaže zasnova novega zakona o znamkah, temelji na togi uporabi načela registracije. Vendar pa je treba poudariti, da je imela ureditev nedvomno znanih znamk v pravnem sistemu prejšnjega španskega zakona o znamkah drugačno mesto (Ley 32/1988 z dne 10. novembra 1988), zlasti v členu 3, vključenem pod naslovom „Splošne določbe“, ki je določal načine pridobitve pravice iz znamke. Predvsem odstavek 1 navedenega člena je določal, da se ta pravica „pridobi z registracijo“ („El derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.“), medtem ko je naslednji odstavek 2 priznaval prejšnjim, nedvomno znanim znamkam upoštevnega javnega področja v Španiji razveljavitveno moč v odnosu do poznejše registracije znamke, glede katere obstaja verjetnost zmede („Sin embargo, el usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados podrá reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria, siempre que ejercite la acción antes de que transcurran cinco años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca registrada, a no ser que ésta hubiera sido solicitada de mala fe, en cuyo caso la acción de anulación será imprescriptible.“). Vendar pa je treba poudariti, da slednja določba, oblikovana s splošnimi izrazi, ni vsebovala nobene posebne navedbe člena 6 bis Pariške konvencije.
(28)  –	V skladu s smernicami, ki jih je sprejela SOIL, pa zaradi varstva, ki se prizna znanim znamkam, isti ozemeljski obseg poznanosti izgubi pomembnost, medtem ko se potrdi, da lahko države priznajo varstvo, določeno v členu 6 bis Konvencije, tudi kadar zadevna znamka ni znana ali ni znana na nacionalnem ozemlju, temveč je znana le v tujini (glej zgoraj navedeno točko 7).
(29)  –	To torej ne velja, kot izhaja iz navedenih ugotovitev, za primer, v katerem sta navedeni razlog za zavrnitev ali razlog neveljavnosti navedena v korist prejšnje znamke, nedvomno znane v zadevni državi članici, če se navedena znamka ne uporablja na ozemlju države.