ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Terceira Secção)
6 de outubro de 2021 (*)
«Marca da União Europeia — Processo de oposição — Pedido de marca figurativa da União Europeia Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice — Marca nominativa anterior não registada BASMATI — Acordo de Retirada do Reino Unido da União e do Euratom — Período de transição — Interesse em agir — Motivo relativo de recusa — Artigo 8.o, n.o 4, do Regulamento (CE) n.o 207/2009 [atual artigo 8.o, n.o 4, do Regulamento (UE) 2017/1001] — Regime da ação de Common Law por usurpação de denominação (action for passing off) — Risco de apresentação enganosa —Risco de diluição da marca anterior de prestígio»
No processo T‑342/20,
Indo European Foods Ltd, com sede em Harrow (Reino Unido), representada por A. Norris, barrister, e N. Welch, solicitor,
recorrente,
contra
Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), representado por H. O’Neill e V. Ruzek, na qualidade de agentes,
recorrido,
sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do EUIPO
Hamid Ahmad Chakari, residente em Viena (Áustria),
que tem por objeto um recurso da Decisão da Quarta Câmara de Recurso do EUIPO de 2 de abril de 2020 (processo R 1079/2019‑4), relativa a um processo de oposição entre a Indo European Foods e H. A. Chakari,
O TRIBUNAL GERAL (Terceira Secção),
composto por: A. M. Collins, presidente, V. Kreuschitz e G. Steinfatt (relatora), juízes,
secretário: J. Pichon, administradora,
vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 2 de junho de 2020,
vista a resposta apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 8 de outubro de 2020,
após a audiência de 29 de junho de 2021,
profere o presente
Acórdão
Antecedentes do litígio
1        Em 14 de junho de 2017, a outra parte no processo na Câmara de Recurso, Hamid Ahmad Chakari, apresentou um pedido de registo de marca da União Europeia ao Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), ao abrigo do Regulamento (CE) n.o 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da União Europeia (JO 2009, L 78, p. 1), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (JO 2017, L 154, p. 1)].
2        A marca cujo registo foi pedido é o seguinte sinal figurativo:
3        Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem, após um indeferimento parcial do pedido num processo de oposição paralelo, às classes 30 e 31, na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem, para cada uma destas classes, à seguinte descrição:
–        classe 30: «Farinha de arroz; Snacks à base de arroz; Bolos de arroz; Pasta de arroz para fins culinários; Produtos alimentares extrudidos à base de arroz»;
–        classe 31: «Farinha de arroz [forragem]».
4        O pedido de marca foi publicado no Boletim de Marcas da União Europeia n.o 169/2017, de 6 de setembro de 2017.
5        Em 13 de outubro de 2017, a recorrente, a Indo European Foods Ltd, deduziu oposição, ao abrigo do artigo 46.o do Regulamento 2017/1001, ao registo da marca pedida para os produtos acima referidos no n.o 3.
6        A oposição deduzida pela recorrente baseou‑se na marca nominativa anterior não registada no Reino Unido BASMATI utilizada para referir arroz.
7        O fundamento invocado em apoio da oposição foi o previsto no artigo 8.o, n.o 4, do Regulamento 2017/1001. Em substância, a recorrente alegou que podia, ao abrigo do direito aplicável no Reino Unido, impedir a utilização da marca pedida através do recurso à forma denominada «extensiva» da ação por usurpação de denominação (action for passing off).
8        Em 5 de abril de 2019, a Divisão de Oposição indeferiu totalmente a oposição. Considerou que os elementos de prova apresentados pela recorrente não eram suficientes para demonstrar que a marca anterior tinha sido utilizada na vida comercial cujo alcance não era apenas local antes da data relevante e no território em causa. Por conseguinte, em seu entender, não estava preenchido um dos requisitos enunciados no artigo 8.o, n.o 4, do Regulamento 2017/1001.
9        Em 16 de maio de 2019, a recorrente interpôs no EUIPO recurso da decisão da Divisão de Oposição, ao abrigo dos artigos 66.o a 71.o do Regulamento 2017/1001.
10      Por Decisão de 2 de abril de 2020 (a seguir «decisão impugnada»), a Quarta Câmara de Recurso do EUIPO negou provimento ao recurso, por considerar que a recorrente não tinha demonstrado que o nome «basmati» lhe permitia proibir a utilização da marca pedida no Reino Unido ao abrigo da forma extensiva da ação por usurpação prevista no Common Law (extended form of passing off).
11      Das provas apresentadas pela recorrente resultava que, para que uma ação extensiva por usurpação de denominação (extended form of passing off) tenha sucesso, havia que demonstrar, primeiro, que o nome «basmati» designa uma classe bem definida de produtos, segundo, que este nome goza de um prestígio que dá origem a «goodwill» (ou seja, uma força de atrair clientela) junto de uma parte significativa do público do Reino Unido, terceiro, que a recorrente é um dos numerosos operadores económicos habilitados a invocar o goodwill associado ao referido nome, quarto, que existe uma representação enganadora por parte do requerente que levará ou poderá levar o público a crer que os produtos apresentados com o sinal controvertido são arroz basmati e, quinto, que sofreu ou pode sofrer um prejuízo devido à confusão causada pela referida representação enganadora.
12      A Câmara de Recurso considerou que os três primeiros requisitos da forma extensiva da ação por usurpação de denominação (extended form of passing off) estavam preenchidos. Em contrapartida, considerou que a recorrente não tinha demonstrado que a utilização do sinal cujo registo era contestado podia conduzir a uma apresentação enganadora do nome que goza de prestígio «basmati». Além disso, a Câmara de Recurso considerou que, no caso em apreço, a utilização da marca pedida não era suscetível de causar à recorrente um prejuízo comercial resultante da perda de vendas, porque os produtos em causa eram produtos diferentes do arroz, ao passo que a recorrente só vendia arroz. Da mesma forma, nenhum argumento explicava de que modo a utilização da marca pedida podia afetar o caráter distintivo do termo «basmati», atendendo a que o arroz «super basmati» é uma variedade reconhecida de arroz basmati.
Pedidos das partes
13      A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
–        anular a decisão impugnada e julgar procedente a oposição para todos os produtos;
–        a título subsidiário, remeter o processo ao EUIPO para reexame;
–        condenar o EUIPO nas despesas, incluindo nas despesas efetuadas na Câmara de Recurso e na Divisão de Oposição.
14      O EUIPO conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
–        negar provimento ao recurso;
–        condenar a recorrente nas despesas.
Questão de direito
Quanto ao objeto e à admissibilidade do recurso
15      Em primeiro lugar, o EUIPO sustenta que, na medida em que a oposição ao registo da marca pedida se baseia numa marca anterior não registada no Reino Unido da Grã‑Bretanha e da Irlanda do Norte e na medida em que este Estado se retirou da União Europeia desde 1 de fevereiro de 2020, o termo do período de transição previsto no Acordo sobre a saída do referido Estado da União Europeia e da Comunidade Europeia da Energia Atómica (JO 2020, L 29, p. 7; a seguir «Acordo de Saída») priva o processo de oposição e o presente recurso dos respetivos objetos. Com efeito, a partir do final do período de transição, as referências feitas no Regulamento 2017/1001 aos Estados‑Membros e ao direito dos Estados‑Membros deixam de dizer respeito ao Reino Unido e ao direito do Reino Unido. Por conseguinte, a partir dessa data, primeiro, a marca pedida não produz efeitos jurídicos no território do Reino Unido, segundo, o direito invocado pela recorrente deixa de constituir um «direito anterior» na aceção do artigo 8.o, n.o 4, do Regulamento 2017/1001 e, terceiro, após o eventual registo da marca pedida, não pode surgir nenhum conflito, uma vez que esta última não está protegida no Reino Unido, ao passo que o direito anterior está protegido de forma exclusiva no Reino Unido.
16      O Acordo de Saída, que define as modalidades da retirada do Reino Unido da União, entrou em vigor em 1 de fevereiro de 2020. Este acordo prevê um período de transição entre 1 de fevereiro e 31 de dezembro de 2020. O artigo 127.o do Acordo de Saída especifica que, salvo disposição em contrário, durante o período de transição, o direito da União é aplicável no território do Reino Unido.
17      O presente litígio tem por objeto a Decisão da Câmara de Recurso de 2 de abril de 2020, na qual esta última se pronunciou sobre a existência do motivo de oposição invocado pela recorrente. Ora, a existência de um motivo relativo de oposição deve ser apreciada, o mais tardar, no momento em que o EUIPO se pronuncia sobre a oposição. Com efeito, o Tribunal Geral declarou recentemente que a marca anterior que serve de base à oposição deve ser válida não apenas no momento em que o pedido de registo da marca pedida é publicado mas também no momento em que o EUIPO se pronuncia sobre a oposição [Acórdão de 14 de fevereiro de 2019, Beko/EUIPO — Acer (ALTUS), T‑162/18, não publicado, EU:T:2019:87, n.o 41]. No entanto, existe jurisprudência contrária segundo a qual, para apreciar a existência de um motivo relativo de oposição, deve ser tomado em consideração o momento do depósito do pedido de registo de marca da União Europeia contra o qual foi deduzida oposição ao abrigo de uma marca anterior [Acórdãos de 17 de outubro de 2018, Golden Balls/EUIPO — Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS), T‑8/17, não publicado, EU:T:2018:692, n.o 76; de 30 de janeiro de 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO — The Guide Association (BROWNIE), T‑598/18, EU:T:2020:22, n.o 19; e de 23 de setembro de 2020, Bauer Radio/EUIPO — Weinstein (MUSIKISS), T‑421/18, EU:T:2020:433, n.o 34]. Segundo esta última jurisprudência, a circunstância de o sinal anterior poder perder o estatuto de marca não registada ou de outro sinal utilizado na vida comercial cujo alcance não é apenas local num momento posterior a essa data, nomeadamente na sequência de uma eventual retirada do Estado‑Membro no qual a marca goza de proteção, é, em princípio, desprovida de pertinência para o resultado da oposição (v., por analogia, Acórdão de 30 de janeiro de 2020, BROWNIE, T‑598/18, EU:T:2020:22, n.o 19).
18      No caso em apreço, o Tribunal Geral não tem de se pronunciar sobre esta questão. Com efeito, H. A. Chakari apresentou o pedido de registo da marca da União Europeia em 14 de junho de 2017, ou seja, num momento em que o Reino Unido era um Estado‑Membro da União. A decisão da Câmara de Recurso foi adotada em 2 de abril de 2020, ou seja, após a retirada do Reino Unido da União, mas durante o período de transição. Não havendo no Acordo de Saída disposição em contrário, o Regulamento 2017/1001 continua a aplicar‑se às marcas do Reino Unido e às marcas anteriores não registadas no Reino Unido utilizadas na vida comercial. Por conseguinte, até ao final do período de transição a marca anterior continua a beneficiar de proteção idêntica àquela de que beneficiaria se o Reino Unido não se tivesse retirado da União (Acórdão de 23 de setembro de 2020, MUSIKISS, T‑421/18, EU:T:2020:433, n.o 33).
19      Em todo o caso, considerar que o litígio fica desprovido de objeto quando no decurso da instância ocorre um acontecimento na sequência do qual uma marca anterior pode perder o estatuto de marca não registada ou de outro sinal utilizado na vida comercial cujo alcance não é apenas local, nomeadamente na sequência de uma eventual retirada do Estado‑Membro em causa da União, equivaleria, para o Tribunal Geral, a tomar em consideração motivos que surgiram após a adoção da decisão impugnada e que não têm relevância para o mérito dessa decisão [v., por analogia, Acórdão de 8 de outubro de 2014, Fuchs/IHMI — Les Complices (Estrela dentro de um círculo), T‑342/12, EU:T:2014:858, n.o 24]. Ora, tendo o recurso no Tribunal Geral por objeto a fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do EUIPO na aceção do artigo 72.o do Regulamento 2017/1001, o Tribunal Geral deve, em princípio, para apreciar a referida legalidade, atender à data em que foi adotada a decisão impugnada.
20      Daqui resulta que, independentemente de qual seja o momento decisivo escolhido como momento de referência (o momento do depósito do pedido de marca ou o momento da decisão da Câmara de Recurso), a marca invocada pela recorrente em apoio da oposição e do seu recurso é suscetível de servir de base à oposição.
21      Esta conclusão não é posta em causa pelos argumentos apresentados pelo EUIPO. Embora resulte do Acórdão de 14 de fevereiro de 2019, ALTUS (T‑162/18, não publicado, EU:T:2019:87, n.os 41 a 43), invocado pelo EUIPO, que a marca anterior que serve de base à oposição deve continuar a ser válida no momento em que este sobre ela se pronuncia, daqui não se pode deduzir que um recurso interposto no Tribunal Geral fica desprovido do seu objeto quando essa marca perde o seu estatuto à luz do artigo 8.o, n.o 4, do Regulamento 2017/1001 no decurso do processo que corre no Tribunal Geral.
22      O Acórdão de 2 de junho de 2021, Style & Taste/EUIPO — The Polo/Lauren Company (Representação de um jogador de polo) (T‑169/19, EU:T:2021:318), ao qual o EUIPO também se refere, e que, em seu entender, diz respeito a uma questão «conexa», não tem, de facto, pertinência para o presente litígio. Primeiro, o processo que deu origem a este último acórdão não diz respeito a um processo de oposição, mas à questão de saber em que data deve um direito anterior ser protegido para poder servir de base a um pedido de declaração de nulidade ao abrigo do artigo 52.o, n.o 2, alínea d), do Regulamento (CE) n.o 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1). Segundo, nos termos da solução adotada naquele acórdão, no âmbito da aplicação desta disposição, o titular de um direito de propriedade industrial anterior visado na referida disposição deve demonstrar que pode proibir a utilização da marca da União Europeia controvertida não apenas na data de depósito ou de prioridade dessa marca mas também na data em que o EUIPO se pronuncia sobre o pedido de declaração de nulidade (Acórdão de 2 de junho de 2021, Representação de um jogador de polo, T‑169/19, EU:T:2021:318, n.o 30). Ora, esta data não é posterior às datas que foram acima referidas no n.o 20.
23      Por conseguinte, da retirada do Reino Unido da União não resultou que o presente litígio tenha ficado desprovido de objeto.
24      Em segundo lugar, o EUIPO sustenta que, uma vez que a anulação da decisão impugnada já não pode conferir nenhum benefício à recorrente, esta deixou de ter interesse em agir no presente processo. O EUIPO salienta que, ainda que viesse a rejeitar o pedido de marca da União Europeia, o requerente poderia transformar a sua marca em pedidos de marcas nacionais em todos os Estados‑Membros da União, conservando, em conformidade com o artigo 139.o do Regulamento 2017/1001, a prioridade do pedido de marca da União Europeia rejeitado. Deste modo, o requerente beneficiaria no mesmo território da proteção da marca como se a oposição deduzida contra um pedido de registo de marca da União Europeia tivesse sido rejeitada. Na audiência, o EUIPO acrescentou que, em seu entender, a falta de interesse em agir resulta, além disso, do facto de, na hipótese de o Tribunal Geral anular a decisão impugnada e de o litígio ser, por conseguinte, remetido à Câmara de Recurso, esta não poder deixar de negar provimento ao recurso, uma vez que resulta da jurisprudência nos processos que deram origem aos Acórdãos de 14 de fevereiro de 2019, ALTUS (T‑162/18, não publicado, EU:T:2019:87), e de 2 de junho de 2021, Representação de um jogador de polo (T‑169/19, EU:T:2021:318), que a marca protegida na qual a oposição se baseia não deve ter perdido a sua validade no momento em que o EUIPO adota a sua decisão.
25      Segundo jurisprudência constante, o interesse em agir de um recorrente deve existir, atendendo ao objeto do recurso, no momento em que este é interposto, sob pena de ser julgado inadmissível. Este objeto do litígio deve perdurar, assim como o interesse em agir, até à prolação da decisão jurisdicional, sob pena de ser declarado que já não há que conhecer do recurso, o que pressupõe que o recurso possa, através do seu resultado, conferir um benefício à parte que o interpôs (v. Acórdãos de 7 de junho de 2007, Wunenburger/Comissão, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, n.o 42 e jurisprudência referida, e de 8 de outubro de 2014, Estrela dentro de um círculo, T‑342/12, EU:T:2014:858, n.o 23 e jurisprudência referida). Ora, se o interesse em agir do recorrente desaparecer no decurso do processo, uma decisão do Tribunal Geral quanto ao mérito não lhe poderá conferir nenhum benefício.
26      Antes de mais, deve ser rejeitado o argumento do EUIPO segundo o qual a falta de interesse em agir resulta do facto de o requerente poder transformar a sua marca em pedidos de marcas nacionais em todos os Estados‑Membros da União e assim conseguir que a sua marca seja protegida no mesmo território como se a oposição deduzida contra o referido pedido de marca da União Europeia tivesse sido rejeitada. Com efeito, estas considerações são válidas, em princípio, para todos os processos de oposição.
27      Além disso, é sem razão que o EUIPO sustenta que a Câmara de Recurso para a qual o litígio seria remetido se o Tribunal Geral anulasse a decisão impugnada seria obrigada a negar provimento ao recurso por inexistência de uma marca anterior protegida pelo direito de um Estado‑Membro. O EUIPO parte de uma premissa errada quando sustenta que a Câmara de Recurso, para apreciar os factos, deve tomar em consideração o momento da sua nova decisão. Com efeito, depois de a Câmara de Recurso anular a decisão, o recurso interposto pela recorrente na Câmara de Recurso volta a ficar pendente [Acórdão de 8 de fevereiro de 2018, Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Marpefa (Vieta), T‑879/16, EU:T:2018:77, n.o 40]. Por conseguinte, cabe a esta última pronunciar‑se novamente sobre esse mesmo recurso, fazendo‑o em função da situação existente no momento em que este foi interposto, voltando o recurso a estar pendente na mesma fase em que se encontrava antes de ser adotada a decisão impugnada. Daqui resulta que a jurisprudência referida pelo EUIPO em apoio da sua fundamentação não é pertinente. Com efeito, esta jurisprudência mais não faz do que confirmar que, em todo o caso, não se pode exigir que a marca na qual a oposição se baseia continue a existir num momento posterior ao da tomada de decisão da Câmara de Recurso.
28      Daqui resulta que o presente processo não ficou desprovido de objeto e que o interesse em agir da recorrente perdura.
Quanto ao mérito
Quanto à determinação do regulamento aplicável ratione temporis
29      Atendendo à data em que foi apresentado o pedido de registo em causa, a saber, 14 de junho de 2017, a qual é determinante para efeitos da identificação do direito material aplicável, os factos do caso em apreço regem‑se pelas disposições materiais do Regulamento n.o 207/2009 (v., neste sentido, Acórdãos de 8 de maio de 2014, Bimbo/IHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, n.o 12, e de 18 de junho de 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, n.o 2 e jurisprudência referida).
30      Por conseguinte, no presente processo, no que se refere às regras materiais, há que entender que as referências feitas pela Câmara de Recurso na decisão impugnada e pelas partes nos seus articulados ao artigo 8.o, n.o 4, do Regulamento 2017/1001 visam o artigo 8.o, n.o 4, do Regulamento n.o 207/2009, de teor idêntico.
Quanto ao pedido de anulação
31      A recorrente invoca um único fundamento, relativo à violação do artigo 8.o, n.o 4, do Regulamento n.o 207/2009. Contesta, designadamente, a conclusão da Câmara de Recurso segundo a qual não se pode fazer prova de um risco de apresentação enganadora com base nos produtos contestados, bem como a apreciação segundo a qual a utilização da marca pedida não é suscetível de lhe causar um prejuízo por não existir um risco de perda direta de vendas. Em seu entender, a Câmara de Recurso interpretou erradamente o direito relativo à usurpação de denominação (law on passing off) e as condições nas quais uma apresentação enganadora pode servir de base a um recurso.
32      Ao abrigo do artigo 8.o, n.o 4, do Regulamento n.o 207/2009, o titular de uma marca não registada ou de um sinal que não seja uma marca pode opor‑se ao registo de uma marca da União se preencher cumulativamente quatro requisitos: o sinal deve ser utilizado na vida comercial; deve ter um alcance que não seja apenas local; devem ter sido adquiridos direitos sobre esse sinal antes da data de depósito do pedido de marca da União Europeia; esse sinal deve conferir ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior. Estes requisitos são cumulativos, pelo que, quando uma marca não registada ou um sinal não preenche um destes requisitos, não pode ser julgada procedente a oposição que se baseia na existência de uma marca não registada ou na existência de outros sinais utilizados na vida comercial, na aceção do artigo 8.o, n.o 4, do Regulamento n.o 207/2009, [v. Acórdão de 24 de outubro de 2018, Bacardi/EUIPO — Palírna U zeleného stromu (42 BELOW), T‑435/12, EU:T:2018:715, n.o 43 e jurisprudência referida].
33      Os dois primeiros requisitos, isto é, os requisitos relativos à utilização do sinal na vida comercial e ao alcance do sinal ou da marca invocados, na medida que este alcance não deve ser apenas local, resultam da redação do próprio artigo 8.o, n.o 4, do Regulamento n.o 207/2009 e devem, por conseguinte, ser interpretados à luz do direito da União (v. Acórdão de 24 de outubro de 2018, 42 BELOW, T‑435/12, EU:T:2018:715, n.o 44 e jurisprudência referida).
34      Em contrapartida, resulta da especificação «quando e na medida em que, segundo […] o direito do Estado‑Membro aplicável a esse sinal», que os outros dois requisitos, enunciados no artigo 8.o, n.o 4, alíneas a) e b), do Regulamento n.o 207/2009, são requisitos que, ao contrário dos anteriores, devem ser apreciados à luz dos critérios fixados pelo direito que rege o sinal invocado. Justifica‑se esta remissão para o direito que regula o sinal invocado, uma vez que o Regulamento n.o 207/2009 reconhece a possibilidade de serem invocados contra uma marca da União Europeia sinais alheios ao sistema de marcas da União Europeia. Por conseguinte, só o direito que rege o sinal invocado permite determinar se este é anterior à marca da União Europeia e se pode justificar que se proíba a utilização de uma marca mais recente (v. Acórdão de 24 de outubro de 2018, 42 BELOW, T‑435/12, EU:T:2018:715, n.o 45 e jurisprudência referida).
35      Em conformidade com o artigo 95.o, n.o 1, do Regulamento 2017/1001, recai sobre aquele que deduziu oposição no EUIPO o ónus de provar que está preenchido o requisito segundo o qual o sinal invocado confere ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca mais recente [v. Acórdão de 23 de maio de 2019, Dentsply De Trey/EUIPO — IDS (AQUAPRINT), T‑312/18, não publicado, EU:T:2019:358, n.o 100 e jurisprudência referida]. No entanto, uma vez que a fiscalização jurisdicional exercida pelo Tribunal Geral deve cumprir os requisitos do princípio da proteção jurisdicional efetiva, o exame que o Tribunal Geral realiza nos termos do artigo 8.o, n.o 4, do Regulamento n.o 207/2009 constitui uma fiscalização plena da legalidade (Acórdão de 5 de julho de 2011, Edwin/IHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, n.o 52).
36      No presente caso, há assim que verificar se a Câmara de Recurso tomou em consideração as disposições nacionais pertinentes e se examinou corretamente, à luz destas disposições, os requisitos de aplicação do artigo 8.o, n.o 4, do Regulamento n.o 207/2009.
37      A oposição da recorrente baseia‑se na forma extensiva da ação por usurpação de denominação (extended form of passing off) prevista no direito aplicável no Reino Unido. Ao invocar o Acórdão de 18 de janeiro de 2012, Tilda Riceland Private/IHMI — Siam Grains (BASmALI) (T‑304/09, EU:T:2012:13, n.o 18), que aplica a regulamentação nacional pertinente, a recorrente refere‑se ao Trade Marks Act, 1994 (Lei do Reino Unido Sobre as Marcas de 1994), cujo artigo 5.o, n.o 4, dispõe, nomeadamente, que uma marca não pode ser registada se, ou na medida em que, a sua utilização no Reino Unido for suscetível de ser impedida devido a uma qualquer norma jurídica (designadamente ao abrigo do direito relativo à usurpação de denominação, the law of passing off) que protege uma marca não registada ou qualquer outro sinal utilizado na vida comercial.
38      Resulta do artigo 5.o, n.o 4, da Lei do Reino Unido Sobre as Marcas, conforme interpretado pelos órgãos jurisdicionais nacionais, que a parte que o invoca deve fazer prova de que, em conformidade com o regime jurídico da ação por usurpação de denominação (action for passing off) prevista no direito aplicável no Reino Unido, estão preenchidos três requisitos, a saber, primeiro, que o sinal em causa adquiriu goodwill, segundo, que a apresentação sob esse sinal dos produtos designados pela marca mais recente constitui uma apresentação enganadora por parte do titular da referida marca e, terceiro, que o goodwill é prejudicado [v., neste sentido, Acórdãos de 4 de outubro de 2018, Paice/EUIPO — Blackmore (DEEP PURPLE), T‑328/16, não publicado, EU:T:2018:649, n.os 22 a 25 e jurisprudência referida, e de 23 de maio de 2019, AQUAPRINT, T‑312/18, não publicado, EU:T:2019:358, n.o 102].
39      Quando a representação enganadora, independentemente de ser ou não intencional, feita pelo demandado na ação por usurpação de denominação (action for passing off) for uma representação que é suscetível de conduzir os clientes do demandante a atribuir a este último a origem comercial dos produtos e dos serviços apresentados pelo demandado (v. Acórdão de 23 de maio de 2019, AQUAPRINT, T‑312/18, não publicado, EU:T:2019:358, n.o 103 e jurisprudência), resulta das decisões dos órgãos jurisdicionais do Reino Unido que um sinal que serve para designar bens ou serviços pode ter adquirido prestígio no mercado, na aceção do direito aplicável à usurpação de denominação (passing off), embora seja utilizado por vários operadores no âmbito da sua atividade comercial (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v Cadbury Ltd. [1999] EWCA Civ 856). Esta forma dita «extensiva» da usurpação de denominação (passing off), reconhecida pelos órgãos jurisdicionais do Reino Unido, permite assim que vários operadores disponham de direitos sobre um sinal que adquiriu prestígio no mercado [v. Acórdão de 30 de setembro de 2015, Tilda Riceland Private/IHMI — Siam Grains (BASmALI), T‑136/14, EU:T:2015:734, n.o 22 e jurisprudência referida].
40      Na forma «extensiva» da infração de usurpação de denominação (passing off), o demandado engana quanto à origem ou à natureza dos seus produtos, apresentando‑os de forma enganadora como sendo provenientes de uma determinada região ou como tendo características específicas ou uma determinada composição. Esta apresentação enganadora pode ser feita através da utilização de um termo descritivo ou genérico que não descreve corretamente os produtos do demandado, dando a entender que possuem uma característica ou uma qualidade que não têm [v., neste sentido, Acórdão de 18 de julho de 2017, Alfonso Egüed/EUIPO — Jackson Family Farms (BYRON), T‑45/16, EU:T:2017:518, n.o 95].
41      No caso em apreço, o fundamento invocado pela recorrente diz respeito ao segundo e terceiro requisitos acima referidos no n.o 38, ou seja, os requisitos relativos, por um lado, à apresentação enganadora e, por outro, ao prejuízo causado ao goodwill adquirido pelo sinal anterior.
–       Quanto à apresentação enganadora
42      Em primeiro lugar, a recorrente sustenta que a Câmara de Recurso ignorou os requisitos legais da forma extensiva da ação por usurpação de denominação (extended form of passing off)
prevista no direito aplicável no Reino Unido por se ter limitado, no seu exame do risco da apresentação enganadora, à questão de saber se um número importante de membros do público pertinente era suscetível de ser induzido em erro a respeito da origem comercial do produto em causa, em vez de ter suscitado a questão de saber se esse público era suscetível de ser induzido em erro em relação à identificação das características e das qualidades intrínsecas do referido produto.
43      Em segundo lugar, a recorrente alega que o facto de o arroz não fazer parte dos produtos em causa não é determinante. Em seu entender, está preenchido o requisito relativo à apresentação enganadora na medida em que é dado a entender ao público pertinente que os referidos produtos são feitos à base de arroz basmati, quando tal não é o caso. O goodwill associado ao termo «basmati» abrange não apenas o arroz basmati mas também os produtos que o contêm ou que são feitos à base desse arroz e que são rotulados como tais, o que resulta igualmente da Decisão de 9 de agosto de 2016 do United Kingdom Intellectual Property Office (Instituto da Propriedade Intelectual do Reino Unido) no processo de oposição O‑378‑16 (a seguir «Decisão Basmati Bus»). As características mínimas do arroz basmati que fazem deste uma classe bem definida mantêm‑se nos dois casos. O público pertinente, quando compra um produto no qual é indicado que é feito à base arroz basmati ou que contém arroz basmati, espera que o produto contenha efetivamente este arroz, resultando da Decisão da Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Tribunal de Recurso (Inglaterra e País de Gales) (Secção Cível)], Taittinger SA v ALLBEV LTD (1993) F.S.R. 641 (a seguir «Acórdão Taittinger»), e da Decisão Basmati Bus que o requisito relativo à apresentação enganadora pode ser preenchido para produtos de natureza diferente. Com efeito, segundo a jurisprudência do Reino Unido, uma das principais características da legislação relativa à usurpação de denominação (law of passing off) reside no facto de não ser necessário que os produtos sejam idênticos ou beneficiem de um prestígio e de um goodwill com alcance idêntico para que exista uma apresentação enganadora suscetível de dar lugar a uma ação ou de dar origem a um prejuízo.
44      Em terceiro lugar, a recorrente alega que foi erradamente que a Câmara de Recurso também baseou a sua decisão na consideração segundo a qual não alegou, e muito menos demonstrou, que H. A. Chakari utilizava a marca pedida no Reino Unido e que essa utilização dizia respeito a produtos que não eram fabricados a partir de arroz basmati autêntico. Em seu entender, sem que seja necessário apresentar uma prova concreta a este respeito, o risco de apresentação enganadora do nome de prestígio «basmati» decorre de uma utilização leal e fictícia da referida marca. A recorrente considera que uma vez que é um dos titulares do goodwill associado ao termo «basmati» e que este termo é utilizado no Reino Unido para descrever um tipo específico de arroz, esse risco provém da descrição ampla dos produtos designados por esta marca, que incluem produtos preparados a partir de diferentes tipos de arroz. Assim, na sua opinião, há que tomar em consideração uma utilização leal e fictícia da marca pedida à luz da descrição geral dos referidos produtos.
45      Em quarto lugar, a recorrente especifica que os seus argumentos não visam justificar a proibição da utilização da marca pedida por H. A. Chakari devido à qualidade dos produtos feitos à base de arroz designados por esta marca, referindo‑se antes ao facto de nada na descrição dos produtos em causa exigir que sejam fabricados unicamente à base de arroz basmati autêntico, pelo que são suscetíveis de não conter arroz basmati.
46      O EUIPO contesta os argumentos da recorrente. Em primeiro lugar, é certo que a legislação em matéria de usurpação de denominação (law of passing off) se caracteriza pelo facto de que para declarar que existe um risco de apresentação enganadora e de prejuízo causado ao goodwill os respetivos produtos não têm de ser os mesmos, nem têm de beneficiar de prestígio e de goodwill de âmbito idêntico. No entanto, isso não invalida o raciocínio da Câmara de Recurso, uma vez que esta não indicou nem deu a entender que os produtos contestados e aqueles para os quais a marca anterior gozava de goodwill deviam ser os mesmos. Além disso, segundo o EUIPO, o facto de os respetivos produtos não deverem ser os mesmos não significa que uma simples relação entre si, por exemplo ao nível dos ingredientes, seja suficiente para conduzir a uma apresentação enganadora. Por conseguinte, foi com razão que a Câmara de Recurso sublinhou que o goodwill adquirido para um determinado tipo de arroz, neste caso o arroz basmati, não era equiparável a um goodwill adquirido para produtos que continham arroz. Sendo o goodwill a força que atrai a clientela, o seu alcance é definido pelos produtos e pelos serviços aos quais o público pertinente associa esta força de atratividade. Uma vez que a recorrente faz parte de um grupo de empresas que utiliza o termo «basmati» para designar um tipo específico de arroz, o arroz é o produto ao qual o goodwill adquirido se estende. As conclusões da Câmara de Recurso demonstram que constituiu o ponto de partida o facto de o termo «basmati» gozar de goodwill para o produto «arroz» e que havia que determinar se a utilização deste termo para os produtos em causa beneficiava desse goodwill e suscitava, no espírito do consumidor, uma apresentação enganadora. No que se refere à farinha de arroz, aos snacks à base de arroz ou à farinha de arroz [forragens], segundo o EUIPO, não foi apresentada nenhuma prova para demonstrar que o tipo de arroz utilizado constituía para os consumidores um fator importante na decisão de compra destes produtos.
47      Em segundo lugar, o EUIPO considera que a Câmara de Recurso não evitou realizar o exame de uma utilização fictícia da marca pedida, tendo antes ponderado claramente essa utilização, que podia incluir a utilização para produtos que não continham ou que não eram feitos à base de arroz basmati.
48      Por outro lado, o EUIPO sublinha que, ainda que a recorrente pudesse demonstrar que o público pertinente apreende o termo «basmati» no sentido de que indica que os produtos em causa são constituídos por arroz basmati ou que contêm arroz basmati, isso não seria suficiente para julgar a oposição procedente, na medida em que não foi apresentada nenhuma prova em apoio da posição segundo a qual H. A. Chakari tinha intenção de utilizar a marca pedida para produtos diferentes dos que são constituídos por arroz basmati ou que o contêm. No entender do EUIPO, a forma extensiva da ação por usurpação de denominação (extended form of passing off)
é uma criação pretoriana que resulta de ações de contrafação contra uma utilização enganadora efetiva de uma marca, e não contra uma utilização futura, meramente hipotética, quando nada indica que essa utilização será enganadora. No âmbito do processo de registo de uma marca, quando não haja prova da existência de um engano efetivo ou de um risco grave de engano futuro, a mera possibilidade de essa utilização enganadora poder ocorrer no futuro não é suficiente para impedir o registo de uma marca quando a especificação autorize uma utilização de boa‑fé. Além disso, esta abordagem corresponde a uma prática constante em relação a categorias amplas de produtos visados pelo motivo absoluto de engano ao abrigo do artigo 7.o, n.o 1, alínea g), do Regulamento n.o 207/2009, em cujo âmbito se presume que os requerentes não agiram de má‑fé. Segundo o EUIPO, o artigo 52.o, n.o 1, alínea a), do referido regulamento, que dispõe que a nulidade da marca é declarada se, na sequência da utilização que dela é feita pelo titular para os produtos para os quais foi registada, for suscetível de induzir o público em erro nomeadamente quanto à natureza, à qualidade ou à proveniência geográfica desses produtos, constitui uma proteção suficiente.
49      Em terceiro lugar, segundo o EUIPO, a recorrente alega erradamente que a Câmara de Recurso cometeu um erro ao partir da premissa segundo a qual a argumentação da recorrente assentava na questão de saber se os produtos em causa eram suscetíveis de conter uma qualidade inferior ou superior de arroz basmati. Tal não sucedeu, uma vez que a Câmara de Recurso expôs unicamente os limites da forma extensiva da infração de usurpação de denominação (passing off) e sublinhou que a recorrente não gozava do mesmo tipo de direitos de monopólio associados aos sinais distintivos de uma origem comercial única, nos quais se baseiam a maioria dos outros motivos relativos de oposição previstos no Regulamento n.o 207/2009.
50      O artigo 8.o, n.o 4, do Regulamento n.o 207/2009 abrange as marcas não registadas e qualquer «outro sinal» utilizado na vida comercial. A função da utilização do sinal em causa pode consistir, consoante a natureza do referido sinal, não apenas na identificação da origem comercial do produto em causa pelo público pertinente, mas também, designadamente, na identificação da sua origem geográfica e das qualidades específicas que lhe são intrínsecas ou das características que servem de base ao seu prestígio. Em função da sua natureza, a marca anterior em causa pode assim ser qualificada de elemento distintivo quando sirva para identificar os produtos ou os serviços de uma empresa em relação aos de outras empresas mas também, designadamente, quando sirva para identificar certos produtos ou serviços relativamente a outros produtos ou serviços semelhantes (v. Acórdão de 30 de setembro de 2015, BASmALI, T‑136/14, EU:T:2015:734, n.o 29 e jurisprudência referida).
51      Como foi acima precisado no n.o 40, na forma «extensiva» da infração de usurpação de denominação (passing off), na qual o presente recurso se baseia, o demandado engana quanto à origem ou à natureza dos seus produtos, apresentando‑os de forma enganadora como sendo provenientes de uma determinada região, ou como tendo características específicas ou uma determinada composição. Esta apresentação enganadora pode ser feita através da utilização de um termo descritivo ou genérico que não descreve corretamente os produtos do demandado, dando a entender que possuem uma característica ou uma qualidade da qual são desprovidos (Acórdão de 18 de julho de 2017, BYRON, T‑45/16, EU:T:2017:518, n.o 95).
52      Na decisão impugnada, a Câmara de Recurso constatou que os primeiros requisitos da forma extensiva da ação por usurpação de denominação (extended form of passing off)
estavam preenchidos na medida em que o termo «basmati» é utilizado no Reino Unido para descrever uma determinada classe de produtos e na medida em que este termo goza de prestígio no Reino Unido, o que dá origem a goodwill junto de uma parte significativa do público, goodwill esse do qual a recorrente é um dos titulares.
53      No que diz respeito ao requisito relativo à apresentação enganadora, a Câmara de Recurso considerou erradamente que nenhum elemento de prova apresentado pela recorrente permitia concluir que o prestígio do termo «basmati» e o goodwill daí resultante ultrapassavam a classe de produtos claramente definida, a saber, um tipo específico de arroz, para cobrir um produto de natureza diferente, mas do qual o arroz era um ingrediente.
54      Primeiro, na medida em que a Câmara de Recurso, no n.o 20 da decisão impugnada, baseou a sua apreciação no ónus da prova que recai sobre a recorrente e na jurisprudência do Reino Unido invocada por esta, há que precisar que, independentemente do valor probatório da referida jurisprudência, o exame da Câmara de Recurso não se devia ter limitado a esta jurisprudência conforme foi apresentada pela recorrente. Com efeito, quando é chamado a tomar em consideração o direito nacional do Estado‑Membro onde o sinal anterior no qual a oposição se baseia goza de proteção, o EUIPO deve informar‑se oficiosamente sobre o direito nacional do Estado‑Membro em causa se essas informações forem necessárias, nomeadamente, para apreciar os requisitos de aplicação de um motivo de recusa do registo em causa (v. Acórdão de 24 de outubro de 2018, 42 BELOW, T‑435/12, EU:T:2018:715, n.o 85 e jurisprudência referida).
55      Segundo, é certo que resulta da jurisprudência do Reino Unido em matéria de infração de usurpação de denominação (passing off) que, quando o goodwill associado a um nome foi provado para determinados produtos e serviços e esse nome é em seguida utilizado para outros produtos ou serviços, será ainda mais difícil demonstrar a existência de um risco de apresentação enganadora quando esses produtos e serviços forem diferentes. Ora, foi esclarecido por esta mesma jurisprudência que, embora esta circunstância seja um elemento a tomar em consideração na análise de um possível risco de apresentação enganadora, a existência de um domínio de atividade comum não é decisiva [v., neste sentido, Acórdãos de 4 de outubro de 2018, DEEP PURPLE, T‑328/16, não publicado, EU:T:2018:649, n.os 30 e 31, e de 2 de dezembro de 2020, Monster Energy/EUIPO – Nanjing aisiyou Clothing (Representação de um arranhão), T‑35/20, não publicado, EU:T:2020:579, n.o 86].
56      No que se refere, mais especificamente, à extensão da infração de usurpação de denominação (passing off), a recorrente referiu‑se ao Acórdão Taittinger, do qual resulta que pode existir uma apresentação enganadora mesmo quando os produtos em causa sejam de natureza diferente [Acórdão Taittinger, pp. 641, 665 e 667; v., igualmente, Decisão da Court of Appeal (England Wales) (Civil Division) [Tribunal de Recurso (Inglaterra e País de Gales) (Secção Cível)], Diageo North America Inc v Intercontinental Brands (ICB) Ltd (2010) EWCA Civ 920, n.os 9 e 15]. Com efeito, no Acórdão Taittinger, a Court of Appeal (England Wales) (Civil Division) [Tribunal de Recurso (Inglaterra e País de Gales) (Divisão Cível)], considerou que era plausível que uma parte não negligenciável do público pudesse crer que o produto em causa, intitulado «Elderflower Champagne», não era champanhe, embora lhe estivesse de certa forma associado. A parte do público que se apercebia de que se tratava de uma bebida não alcoólica podia crer que os produtores de champanhe tinham criado um champanhe sem álcool, à semelhança do vinho sem álcool ou da cerveja sem álcool.
57      Daqui resulta que não é exigida uma identidade dos produtos em causa e, como aliás o próprio EUIPO reconhece, a existência de um risco de apresentação enganadora pode também ser demonstrada em relação a produtos que sejam meramente semelhantes. Este raciocínio é ainda mais válido para os produtos em causa, os quais são todos feitos à base de arroz e são, assim, muito semelhantes ao arroz basmati.
58      Por conseguinte, ainda que o goodwill associado ao termo «basmati» se refira unicamente ao arroz basmati como uma variedade ou uma classe de produtos, como foi constatado no n.o 16 da decisão impugnada por referência à Decisão Basmati Bus, uma parte não negligenciável do público relevante podia crer que os produtos referidos pela Câmara de Recurso, a saber, a farinha de arroz, os snacks à base de arroz, a massa de arroz ou a farinha de arroz [forragem], rotulados como «Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice», estão de uma certa forma associados ao arroz basmati. Assim, é com razão que a recorrente alega que o referido público, quando compra um produto que designa ser feito à base de arroz basmati ou que designa conter arroz basmati, espera que esse produto contenha efetivamente este tipo de arroz.
59      Foi também erradamente que a Câmara de Recurso considerou, relativamente a determinados produtos, como a farinha de arroz, os snacks à base de arroz, a massa de arroz ou a farinha de arroz [forragem], que nenhum elemento de prova indicava que o tipo de arroz utilizado no fabrico destes produtos era pertinente para os consumidores e, por isso, suscetível de influenciar a sua decisão de compra.
60      Com efeito, nada permite concluir que tal requisito possa ser deduzido da regra nacional em que a oposição do caso em apreço se baseia. Pelo contrário, resulta da Decisão Basmati Bus que o requisito de um risco de apresentação enganadora está preenchido quando o público pertinente possa ser levado a crer que os produtos em causa são feitos à base de arroz basmati ou contêm arroz basmati, quando tal não é esse o caso. A passagem pertinente desta decisão foi citada no n.o 19 da petição inicial:
«[U]m número considerável [dos consumidores] pretende adquirir arroz basmati em vez de outro tipo de arroz. Se esses serviços não oferecerem arroz basmati, o que a especificação existente autoriza, existe um risco de apresentação enganosa.»
61      No que diz respeito à apreciação da Câmara de Recurso segundo a qual o simples risco de que os produtos em causa possam ser de qualidade inferior à do arroz basmati não permite que a recorrente proíba a utilização da marca pedida porquanto a legislação sobre a usurpação de denominação (law of passing off) não visa garantir ao consumidor a qualidade daquilo que este compra, basta observar que a recorrente alega, com razão, que os seus argumentos visam justificar a proibição da utilização da marca pedida por H. A. Chakari por, em razão da descrição ampla dos produtos designados pela marca pedida, estes produtos serem suscetíveis de não conter arroz basmati.
62      Por último, no que se refere à constatação da Câmara de Recurso segundo a qual a recorrente não sustentou, e muito menos provou, que a marca pedida era utilizada no Reino Unido e que essa utilização dizia respeito a produtos que não eram fabricados a partir de arroz basmati autêntico, há que salientar que a utilização efetiva da marca pedida não figura entre os requisitos da ação por usurpação de denominação (action for passing off). Com efeito, resulta da Decisão da Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Tribunal de Recurso (Inglaterra e País de Gales), Secção Cível], Maier v ASOS Plc (2015) F.S.R. 20, n.os 71 a 85, que se deve presumir uma utilização leal e fictícia da marca pedida. Relativamente à forma extensiva da ação por usurpação de denominação (extended form of passing off), este resultado é igualmente confirmado pela Decisão Basmati Bus, na qual o Instituto da Propriedade Intelectual do Reino Unido não exigiu que fosse provado que a marca em causa (Basmati Bus) tinha efetivamente sido utilizada para um tipo de arroz normal, tendo‑se limitado a constatar que, «[s]e [os serviços em questão] não [ofereciam] arroz basmati, o que a especificação existente [autorizava], [existe] um risco de apresentação enganadora» (Decisão Basmati Bus, n.o 54).
63      Por outro lado, a utilização efetiva da marca pedida também não é um requisito imposto pelo artigo 8.o, n.o 4, do Regulamento n.o 207/2009.
64      Daqui resulta que é com razão que a recorrente alega que o risco de apresentação enganadora decorre de uma utilização leal e fictícia da marca pedida à luz da descrição geral dos produtos em causa, ou seja, dos produtos à base de arroz.
65      Esta conclusão não é posta em causa pela argumentação do EUIPO segundo a qual, em substância, a forma extensiva da ação por usurpação de denominação (extended form of passing off) se assemelha ao motivo absoluto de recusa relativo ao caráter enganador da marca ao abrigo do artigo 7.o, n.o 1, alínea g), ou do artigo 52.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento n.o 207/2009, disposições para cuja aplicação se presume que os requerentes não atuam de má‑fé, pelo que o EUIPO não pode emitir oficiosamente nenhuma objeção, exceto se se pudesse presumir que existe um engano efetivo ou um risco suficientemente grave de engano em relação ao consumidor.
66      Com efeito, como foi acima salientado nos n.os 32 a 34, o requisito, enunciado no artigo 8.o, n.o 4, alíneas a) e b), do Regulamento n.o 207/2009, segundo o qual a marca não registada ou o sinal deve conferir ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior, constitui um requisito que deve ser apreciado à luz dos critérios fixados pelo direito que rege o sinal invocado. Daqui resulta que a prática constante relativa à aplicação dos requisitos enunciados no artigo 7.o, n.o 1, alínea g), ou no artigo 52.o, n.o 1, alínea a), do referido regulamento não é pertinente para efeitos da interpretação do direito nacional, que é exclusivamente regulada pela regulamentação nacional invocada em apoio da oposição e das decisões judiciais proferidas no Estado‑Membro em causa (v., neste sentido, Acórdão de 29 de março de 2011, Anheuser‑Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, n.o 190).
–       Quanto ao prejuízo
67      A recorrente alega que o goodwill associado ao termo «basmati» pode ser prejudicado se géneros alimentícios que se pressupõe serem fabricados à base de arroz basmati forem, na realidade, fabricados à base de outro tipo de arroz e sublinha que o prejuízo resulta da perda do caráter distintivo ou da própria «particularidade e exclusividade» do arroz basmati autêntico. A afirmação da Câmara de Recurso segundo a qual nenhum argumento explica de que forma a utilização da marca pedida pode afetar o caráter distintivo do referido termo, atendendo a que a variedade «super basmati» é uma variedade reconhecida de arroz basmati, não é pertinente, na medida em que esta afirmação pressupõe que a referida marca é utilizada para produtos à base de arroz basmati.
68      Por um lado, o EUIPO sustenta que as observações da Câmara de Recurso a este respeito não são determinantes para o resultado da decisão impugnada. Por outro, em seu entender, a Câmara de Recurso reconheceu claramente que um efeito sobre o caráter distintivo constituía um potencial tipo de prejuízo suscetível de ocorrer em caso de infração de usurpação de denominação (passing off). Não obstante, a Câmara de Recurso sublinhou, com razão, que a recorrente não tinha invocado nenhum argumento para demonstrar a existência de um engano efetivo ou de um risco grave de futuro engano do consumidor, a saber, a apresentação por H. A. Chakari como arroz basmati de um arroz que não pertence à variedade basmati.
69      A este respeito, é certo que a Câmara de Recurso indicou que julgou improcedente o fundamento relativo à forma extensiva da usurpação de denominação (passing off) apenas com base na inexistência de apresentação enganadora do nome de prestígio «basmati». No entanto, a Câmara de Recurso, no n.o 24 da decisão impugnada, tomou posição sobre a questão do prejuízo, considerando que a utilização da marca pedida não podia causar à recorrente um prejuízo comercial, uma vez que «não [vislumbrava] em que medida a utilização [da referida marca] para [os produtos em causa] poderia causar uma perda direta de venda à recorrente, a qual, segundo as suas próprias observações, [era] um fornecedor importante apenas de arroz e não [dos referidos] produtos». Esta apreciação está errada.
70      Com efeito, como resulta da jurisprudência nacional e como o próprio EUIPO reconhece, independentemente do risco de uma perda direta de vendas para a recorrente, o prejuízo decorre da perda de caráter distintivo do referido sinal ou da própria «particularidade e exclusividade» do arroz basmati autêntico. A este respeito, resulta da Decisão da Court of Appeal (England Wales) (Civil Division) [Tribunal de Recurso (Inglaterra e País de Gales) (Secção Cível)] de 2010, acima referida no n.o 56, que no âmbito de uma ação de extensão da usurpação de denominação (extended passing off), um dos elementos que um demandante deve provar é que sofreu ou que é muito provável que venha a sofrer um prejuízo do goodwill de que é titular pelo facto de o demandado vender produtos que são falsamente descritos pelo sinal que beneficia do goodwill. Segundo este último acórdão, o prejuízo pode designadamente ocorrer através da erosão do caráter distintivo do sinal. Além disso, no Acórdão Taittinger, foi declarado que, mesmo quando não haja risco de perda significativa ou direta das vendas, qualquer produto que não seja champanhe, mas que esteja autorizado a ser descrito como tal, enfraquece inevitavelmente essa particularidade e essa exclusividade e causa, por conseguinte, um prejuízo não apenas enganador, mas sobretudo sério (Acórdão Taittinger, pp. 641, 668 a 670 e 678).
71      Além disso, na medida em que a Câmara de Recurso salientou que nenhum argumento explica de que maneira a utilização da marca pedida pode afetar o caráter distintivo do termo «basmati», por a variedade «super basmati» ser uma variedade reconhecida de arroz basmati, esta constatação parte da premissa errada de que a utilização da referida marca se limita a produtos feitos à base de arroz basmati ou de arroz super basmati. Ora, o risco de apresentação enganadora decorre, como foi acima precisado no n.o 64, de uma utilização leal e fictícia desta marca à luz da descrição genérica dos produtos controvertidos, a saber, dos produtos feitos à base de uma vasta gama de arroz.
72      À luz do que precede, há que julgar procedente o fundamento único apresentado pela recorrente e, consequentemente, anular a decisão impugnada.
Quanto ao pedido de procedência da oposição
73      Através da segunda parte do primeiro pedido, a recorrente pede ao Tribunal Geral que julgue procedente a oposição para todos os produtos.
74      O EUIPO considera que este pedido é inadmissível porque exige que se proceda a um novo exame dos factos, das provas e das observações sobre as quais a Câmara de Recurso não se pronunciou.
75      A este respeito, importa salientar que a recorrente, através da segunda parte do seu primeiro pedido, pede ao Tribunal Geral, em substância, que adote a decisão que, em seu entender, o EUIPO devia ter adotado, a saber, uma decisão que declare que os requisitos de oposição estão preenchidos. Assim, a recorrente pede que a decisão impugnada seja reformada, conforme previsto no artigo 72.o, n.o 3, do Regulamento 2017/1001. Por conseguinte, este pedido é admissível.
76      No entanto, o poder de reforma, reconhecido ao Tribunal Geral pelo artigo 72.o, n.o 3, do Regulamento 2017/1001, não tem por efeito conferir‑lhe o poder de proceder a uma apreciação sobre a qual a Câmara de Recurso ainda não tomou posição. Por conseguinte, o exercício do poder de reforma deve, em princípio, ser limitado às situações nas quais o Tribunal Geral, depois de ter fiscalizado a apreciação realizada pela Câmara de Recurso, está em condições de determinar, com base nos elementos de facto e de direito que tenham sido provados, a decisão que a Câmara de Recurso devia ter tomado [Acórdão de 5 de julho de 2011, Edwin/IHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, n.o 72; v., igualmente, Acórdão de 30 de abril de 2019, Kuota International/EUIPO — Sintema Sport (K), T‑136/18, não publicado, EU:T:2019:265, n.o 92 e jurisprudência referida].
77      No caso em apreço, não estão preenchidos os requisitos para o exercício do poder de reforma do Tribunal Geral.
78      Com efeito, a Câmara de Recurso baseou a decisão impugnada apenas no facto de a recorrente não ter alegadamente demonstrado que a utilização da marca pedida podia conduzir a uma apresentação enganadora do termo que goza de prestígio «basmati». Em especial, a Câmara de Recurso precisou expressamente que o motivo relativo à forma extensiva da usurpação de denominação (passing off) não podia prosperar e que não era necessário examinar se tinha sido demonstrada a utilização da marca anterior na vida comercial na aceção do artigo 8.o, n.o 4, do Regulamento n.o 207/2009. Na medida em que a Câmara de Recurso procedeu assim a uma análise incompleta dos requisitos da referida disposição, o Tribunal Geral está impedido de exercer o poder de reforma.
79      Por conseguinte, a segunda parte do primeiro pedido da recorrente, por meio do qual se pretende reformar a decisão impugnada, deve ser julgada improcedente.
Quanto ao segundo pedido
80      O EUIPO alega que o segundo pedido da recorrente, apresentado a título subsidiário e através do qual esta última pede ao Tribunal Geral que remeta o processo ao EUIPO, não é um pedido subsidiário de anulação, uma vez que tal remissão constituiria a consequência da primeira parte do primeiro pedido se este tivesse sido julgado procedente.
81      No âmbito de um recurso interposto para o juiz da União da decisão de uma Câmara de Recurso do EUIPO, este último é obrigado, em conformidade com o disposto no artigo 72.o, n.o 6, do Regulamento 2017/1001, a tomar as medidas necessárias para dar execução ao acórdão do juiz da União. Por conseguinte, incumbe ao EUIPO retirar as consequências do dispositivo e dos fundamentos dos acórdãos do juiz da União [v. Acórdão de 31 de janeiro de 2019, Pear Technologies/EUIPO — Apple (PEAR), T‑215/17, não publicado, EU:T:2019:45, n.o 81 e jurisprudência referida]. Por conseguinte, o segundo pedido da recorrente não tem objeto próprio, na medida em que é apenas uma consequência da primeira parte do primeiro pedido, que visa a anulação da decisão impugnada.
Quanto às despesas
82      Nos termos do artigo 134.o, n.o 1, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.
83      Tendo o EUIPO sido vencido no essencial dos seus pedidos, há que condená‑lo a suportar as suas próprias despesas, bem como as despesas efetuadas pela recorrente no processo no Tribunal Geral e no processo na Câmara de Recurso.
84      Contudo, embora, por força do artigo 190.o, n.o 2, do Regulamento de Processo, os encargos indispensáveis suportados pelas partes para efeitos do processo perante a Câmara de Recurso sejam considerados despesas recuperáveis, não sucede o mesmo com as despesas suportadas para efeitos do processo na Divisão de Oposição. Por conseguinte, o pedido da recorrente relativo a estas últimas despesas deve ser julgado improcedente.
Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL GERAL (Terceira Secção)
decide:
1)      A Decisão da Quarta Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) de 2 de abril de 2020 (processo R 1079/2019‑4) é anulada.
2)      É negado provimento ao recurso quanto ao restante.
3)      O EUIPO é condenado nas despesas, incluindo nas despesas indispensáveis efetuadas pela Indo European Foods Ltd para efeitos do processo que correu na Câmara de Recurso do EUIPO.
Collins
Kreuschitz
Steinfatt
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 6 de outubro de 2021.
Assinaturas
*      Língua do processo: inglês.