Acórdão do Tribunal de Justiça (Quarta Secção) de 22 de outubro de 2020 (pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Oberlandesgericht Düsseldorf – Alemanha) – Ferrari S.p.A. / DU
(Processos apensos C-720/18 e C-721/18) 1
(«Reenvio prejudicial — Aproximação das legislações — Marcas — Diretiva 2008/95/CE — Artigo 12.o, n.o 1 — Utilização séria de uma marca — Ónus da prova — Artigo 13.o — Prova da utilização “no que respeita a alguns dos produtos ou serviços” — Marca que designa um modelo de veículo automóvel cuja produção foi cessada — Utilização da marca para peças sobresselentes e para os serviços relativos a esse modelo — Utilização da marca para automóveis usados — Artigo 351.o TFUE — Convenção entre a República Federal da Alemanha e a Confederação Suíça — Proteção recíproca de patentes, desenhos, modelos e marcas»)
Língua do processo: alemão
Órgão jurisdicional de reenvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Partes no processo principal
Recorrente: Ferrari S.p.A.
Recorrido: DU
Dispositivo
O artigo 12.o, n.o 1, e o artigo 13.o da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, devem ser interpretados no sentido de que há que considerar que uma marca registada para uma categoria de produtos e de peças sobresselentes que os compõem foi objeto de «utilização séria», na aceção do referido artigo 12.o, n.o 1, para todos os produtos pertencentes a esta categoria e para todas as peças sobresselentes que os compõem, se só tiver sido objeto de tal utilização para alguns desses produtos, como os automóveis desportivos de luxo de elevado valor, ou unicamente para as peças sobresselentes ou para os acessórios de alguns dos referidos produtos, a não ser que resulte dos elementos de facto e de prova pertinentes que o consumidor desejoso de adquirir produtos idênticos considera que estes constituem uma subcategoria autónoma da categoria de produtos para a qual a marca em causa foi registada.
O artigo 12.o, n.o 1, da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que uma marca é suscetível de ser objeto de utilização séria pelo seu titular por ocasião da revenda, por este, de produtos usados, comercializados sob esta marca.
O artigo 12.o, n.o 1, da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que uma marca é objeto de utilização séria pelo seu titular quando este preste determinados serviços relativos aos produtos anteriormente comercializados sob esta marca, desde que esses serviços sejam prestados sob a referida marca.
O artigo 351.o, primeiro parágrafo, TFUE deve ser interpretado no sentido de que permite que um órgão jurisdicional de um Estado-Membro aplique uma convenção concluída entre um Estado-Membro da União Europeia e um Estado terceiro antes de 1 de janeiro de 1958 ou, em relação aos Estados que aderem à União, antes da data da respetiva adesão, como a Convenção entre a Suíça e a Alemanha relativa à Proteção Recíproca de Patentes, Desenhos, Modelos e Marcas, assinada em Berlim, em 13 de abril de 1892, conforme alterada, a qual prevê que a utilização de uma marca registada neste Estado-Membro no território deste Estado terceiro deve ser tomada em consideração para determinar se esta marca foi objeto de «utilização séria», na aceção do artigo 12.o, n.o 1, da Diretiva 2008/95, enquanto se aguarda que um dos meios referidos no segundo parágrafo desta disposição permita eliminar eventuais incompatibilidades entre o Tratado FUE e esta convenção.
O artigo 12.o, n.o 1, da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que o ónus da prova do facto de que uma marca foi objeto de «utilização séria», na aceção desta disposição, incumbe ao titular desta marca.
____________
1 JO C 54, de 11.02.2019.