OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
GIOVANNIEGO PITRUZZELLI
przedstawiona w dniu 13 stycznia 2022 r.(1)
Sprawa C‑466/20
HEITEC AG
przeciwko
HEITECH Promotion GmbH,
RW
[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości, Niemcy)]
Odesłanie prejudycjalne – Znaki towarowe Unii Europejskiej – Utrata roszczenia w wyniku tolerowania – Obliczenie okresu pięciu lat – Przerwanie biegu terminu utraty roszczenia w wyniku tolerowania – Wysłanie wezwania do zaniechania naruszeń – Skutki utraty roszczenia – Prawa pochodne mające na celu przyznanie odszkodowania, dostarczenie informacji i wydanie towarów w celu ich zniszczenia
1.        W 2006 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI) stwierdziło, że większość grup europejskich, które uczestniczyły wówczas w pracach podsumowujących, prowadzonych przez wspomniane stowarzyszenie, w kwestii tolerowania aktów naruszenia praw własności intelektualnej w ogóle, a w szczególności przerwania tolerowania przez właściciela wcześniejszego prawa, „uznało, że kwestia ta nie była przedmiotem żadnego uregulowania i że zasługuje ona na dalsze doprecyzowanie, podobnie zresztą jak całe zagadnienie utraty roszczenia w wyniku tolerowania”(2). Niemal szesnaście lat po tym, jak Trybunał w wyroku Budějovický Budvar(3) położył podwaliny pod wspólnotowy system utraty roszczenia w wyniku tolerowania, niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym stanowi dla Trybunału nową okazję do doprecyzowania konturów tego systemu prawnego.
I.      Ramy prawne
A.      Prawo Unii
1.      Dyrektywa 2008/95
2.        Z motywu 12 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych(4) wynika, że „[w]ażne jest, ze względów pewności prawnej i bez nieuzasadnionego naruszenia interesów właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zapewnienie, by nie mógł on już domagać się stwierdzenia nieważności ani sprzeciwiać się używaniu znaku towarowego późniejszego w stosunku do jego własnego, którego używanie świadomie tolerował przez dość długi okres czasu, chyba że wniosek o rejestrację tego późniejszego znaku został złożony w złej wierze”.
3.        Artykuł 4 dyrektywy 2008/95, poświęcony „[d]alsz[ym] podstaw[om] odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji dotycząc[ym] kolizji z prawami wcześniejszymi”, stanowi:
„1.      Znak towarowy nie podlega rejestracji, a już zarejestrowany znak uznaje się za nieważny, jeżeli:
a)      jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym, a towary lub usługi, dla których wnioskuje się o rejestrację, są identyczne z towarami lub usługami, dla których wcześniejszy znak towarowy jest chroniony;
b)      z powodu swej identyczności z wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego oraz identyczności z towarami lub usługami objętymi wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do nich, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców], które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.
2.      W rozumieniu ust. 1 »wcześniejsze znaki towarowe« oznaczają:
a)      znaki towarowe następujących rodzajów, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację znaku towarowego, biorąc pod uwagę, w odpowiednim przypadku, prawo pierwszeństwa w odniesieniu do tych znaków towarowych:
(i)      znaki towarowe Wspólnoty;
(ii)      znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim […];
(iii)      znaki towarowe rejestrowane na mocy międzynarodowych uzgodnień obowiązujących w państwie członkowskim;
b)      znaki towarowe Wspólnoty, które mają pierwszeństwo z uwagi na wcześniejszy ich wpis […];
c)      wnioski o rejestrację znaków towarowych, o których mowa w lit. a) i b), pod warunkiem ich rejestracji;
[…]
4.      Każde państwo członkowskie może postanowić ponadto, że znak towarowy nie podlega rejestracji, a za nieważny uznaje się już zarejestrowany znak, jeżeli:
[…]
b)      prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie zostały nabyte przed datą złożenia wniosku o rejestrację późniejszego znaku towarowego lub datą pierwszeństwa podniesionego we wniosku o rejestrację późniejszego znaku towarowego, oraz w jakim niezarejestrowany znak towarowy lub inne oznaczenie przyznaje właścicielowi  prawo zakazania używania późniejszego znaku towarowego;
c)      używanie znaku towarowego może być zakazane w związku z istnieniem wcześniejszego prawa, o którym mowa w ust. 2 i w lit. b) niniejszego ustępu, a zwłaszcza:
(i)      prawa do nazwiska;
(ii)      prawa do osobistego wizerunku;
(iii)      prawa autorskiego;
(iv)      prawa własności przemysłowej;
[…]”.
4.        Artykuł 9 dyrektywy 2008/95 brzmi następująco:
„1.      Jeżeli w państwie członkowskim właściciel wcześniejszego znaku towarowego, o którym mowa w art. 4 ust. 2, dawał przyzwolenie na [tolerował] używanie, przez okres kolejnych pięciu lat późniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w tym państwie członkowskim, będąc jednocześnie świadomy takiego używania, traci on uprawnienie do złożenia, na podstawie wcześniejszego znaku towarowego, wniosku o unieważnienie rejestracji późniejszego znaku towarowego oraz do sprzeciwiania się używaniu późniejszego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, dla których późniejszy znak towarowy jest używany, chyba że złożenie wniosku o rejestrację późniejszego znaku towarowego dokonane było w złej wierze.
2.      Każde państwo członkowskie może postanowić, że ust. 1 stosuje się do właściciela wcześniejszego znaku towarowego, o którym mowa w art. 4 ust. 4 lit. a), lub innego wcześniejszego prawa, o którym mowa w art. 4 ust. 4 lit. b) lub c).
3.      W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, właściciel późniejszego zarejestrowanego znaku towarowego nie jest uprawniony do sprzeciwiania się korzystaniu z wcześniejszego prawa, nawet jeżeli prawo to nie może być dłużej powoływane przeciwko późniejszemu znakowi towarowemu”.
2.      Rozporządzenie nr 207/2009
5.        Artykuł 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego [Unii Europejskiej](5) stanowi:
„1.      W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli:
a)      jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym, a towary lub usługi, dla których wnioskuje się o rejestrację, są identyczne z towarami lub usługami, dla których wcześniejszy znak towarowy jest chroniony;
b)      z powodu identyczności z wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego, identyczności z towarami lub usługami lub podobieństwa do nich istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.
2.      Do celów ust. 1 »wcześniejsze znaki towarowe« oznaczają:
a)      znaki towarowe następujących rodzajów, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację [unijnego] znaku towarowego, biorąc pod uwagę, w odpowiednim przypadku, prawo pierwszeństwa w odniesieniu do tych znaków towarowych:
(i)      [unijne] znaki towarowe;
(ii)      znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim […];
(iii)      znaki towarowe rejestrowane na mocy międzynarodowych uzgodnień obowiązujących w państwie członkowskim;
(iv)      znaki towarowe zarejestrowane na mocy międzynarodowych porozumień będących w mocy [w Unii];
b)      zgłoszenia znaków towarowych określone w lit. a), z zastrzeżeniem ich rejestracji;
[…].
4.      W przypadku sprzeciwu właściciela niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie gospodarczym o znaczeniu większym niż lokalne [w obrocie handlowym o zasięgu większym niż lokalny], zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się w przypadku i w zakresie, w jakim ustawodawstwo wspólnotowe lub prawo państwa członkowskiego regulują taki znak [w jakim zgodnie z prawem Unii lub z prawem państwa członkowskiego regulującymi ochronę tego znaku]:
a)      prawa do tego znaku zostały nabyte przed datą wniosku o rejestrację [unijnego] znaku towarowego lub datą zastrzeżenia prawa pierwszeństwa wniosku o rejestrację [unijnego] znaku towarowego;
b)      oznaczenie to daje właścicielowi prawo zakazu używania kolejnego znaku towarowego.
[…]”.
6.        Artykuł 54 rozporządzenia nr 207/2009, poświęcony utracie roszczenia w wyniku tolerowania, stanowi:
„1.      Właściciel [unijnego] znaku towarowego, który przyzwalał przez pięć następujących po sobie lat na [tolerował] używanie późniejszego [unijnego] znaku towarowego [w Unii] i był świadomy tego używania, nie może wnosić na podstawie wcześniejszego znaku towarowego ani o stwierdzenie nieważności późniejszego znaku, ani sprzeciwiać się używaniu późniejszego znaku w odniesieniu do towarów lub usług, dla których późniejszy znak był używany, chyba że zgłoszenia późniejszego [unijnego] znaku towarowego dokonano w złej wierze.
2.      W przypadku gdy właściciel wcześniejszego krajowego znaku towarowego określonego w art. 8 ust. 2 lub innego wcześniejszego znaku określonego w art. 8 ust. 4 przyzwalał przez pięć następujących po sobie lat na [tolerował] używanie późniejszego [unijnego] znaku towarowego w państwie członkowskim, w którym wcześniejszy znak towarowy lub inne wcześniejsze oznaczenie było chronione i był świadomy tego używania, nie może wnosić na podstawie wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego oznaczenia o stwierdzenie nieważności późniejszego znaku lub sprzeciwiać się używaniu późniejszego znaku w odniesieniu do towarów lub usług, dla których późniejszy znak był używany, chyba że zgłoszenia późniejszego [unijnego] znaku towarowego dokonano w złej wierze.
3.      W przypadkach określonych w ust. 1 i 2, właściciel późniejszego [unijnego] znaku towarowego nie jest uprawniony do sprzeciwiania się używaniu wcześniejszego prawa, nawet jeżeli na prawo to nie można się powołać przeciw późniejszemu [unijnemu] znakowi towarowemu”.
7.        Artykuł 110 rozporządzenia nr 207/2009 jest zatytułowany „Zakaz używania [unijnych] znaków towarowych”. Jego ust. 1 stanowi, iż „[n]iniejsze rozporządzenie, jeżeli nie stanowi inaczej, nie wpływa na prawo istniejące w ustawodawstwach państw członkowskich do występowania z roszczeniem w sprawie naruszenia wcześniejszych praw w rozumieniu art. 8 lub art. 53 ust. 2 w odniesieniu do używania późniejszego [unijnego] znaku towarowego. Roszczenia w sprawie naruszenia wcześniejszych praw w rozumieniu art. 8 ust. 2 i 4 nie mogą być jednakże zgłaszane, jeżeli właściciel wcześniejszego prawa nie może wnosić o unieważnienie [unijnego] znaku towarowego zgodnie z art. 54 ust. 2”.
8.        Artykuł 111 rozporządzenia nr 207/2009 ma następujące brzmienie:
„1.      Właściciel wcześniejszego prawa, które ma tylko lokalne znaczenie, może sprzeciwić się używaniu [unijnego] znaku towarowego na terytorium, na którym jego prawo jest chronione, w zakresie, w jakim zezwala na to ustawodawstwo danego państwa członkowskiego.
2.      Ustęp 1 przestaje obowiązywać, jeżeli właściciel wcześniejszego prawa przyzwolił na [tolerował] używanie [unijnego] znaku towarowego na terytorium, na którym jego prawo jest chronione przez okres pięciu kolejnych lat, mając świadomość takiego używania, chyba że zgłoszenie [unijnego] znaku towarowego zostało dokonane w złej wierze.
3.      Właściciel [unijnego] znaku towarowego nie jest uprawniony do sprzeciwu wobec korzystania z prawa określonego w ust. 1, nawet jeżeli na to prawo nie można się już powołać przeciwko [unijnemu] znakowi towarowemu”.
B.      Prawo niemieckie
9.        Paragraf 21 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (ustawy o ochronie znaków towarowych i innych oznaczeń) z dnia 25 października 1994 r. (zwanej dalej „ustawą o znakach towarowych”)(6), stanowi:
„1.      Właściciel znaku towarowego lub nazwy handlowej nie może zakazać używania późniejszego zarejestrowanego znaku towarowego dla towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, jeżeli tolerował używanie tego znaku towarowego przez okres kolejnych pięciu lat, mając świadomość tego używania, chyba że dokonanie zgłoszenia późniejszego znaku towarowego nastąpiło w złej wierze.
2.      Właściciel znaku towarowego lub nazwy handlowej nie na prawa zakazania używania […] późniejszej nazwy handlowej, jeżeli tolerował używanie [tej nazwy handlowej] przez okres kolejnych pięciu lat, mając świadomość tego używania, chyba że właściciel tego prawa działał w złej wierze w chwili jego uzyskania.
[…]”.
10.      Paragraf 125b pkt 3 ustawy o znakach towarowych stanowi, że „[j]eżeli zarejestrowany unijny znak towarowy jest powoływany przeciwko używaniu późniejszego znaku towarowego zarejestrowanego na podstawie niniejszej ustawy, § 21 ust. 1 [ustawy o znakach towarowych] stosuje się mutatis mutandis”.
II.    Postępowanie główne i pytania prejudycjalne
11.      Skarżąca w postępowaniu głównym została wpisana do rejestru handlowego pod firmą Heitec Industrieplanung GmbH w 1984 r. Jej firma została zmieniona w 1988 r. na HEITEC GmbH. Od czasu zmiany formy prawnej w 2000 r. prowadzi ona działalność pod nazwą HEITEC AG. Jest ona właścicielką słownego znaku towarowego HEITEC, unijnego znaku towarowego nr 774 331, zgłoszonego w dniu 18 marca 1998 r. z zastrzeżeniem starszeństwa w dniu 13 lipca 1991 r. i zarejestrowanego w dniu 4 lipca 2005 r.(7).
12.      Jedna z dwóch stron pozwanych w postępowaniu głównym(8) została natomiast wpisana do rejestru handlowego w dniu 16 kwietnia 2003 r., pod firmą HEITECH Promotion GmbH (zwaną dalej „Heitech”) i pod taką nazwą prowadzi ona swoją działalność. Jest ona właścicielką niemieckiego graficznego znaku towarowego, zgłoszonego w dniu 17 września 2002 r., zarejestrowanego w dniu 4 lutego 2003 r. i używanego najpóźniej od dnia 29 września 2004 r. Jest ona również właścicielką graficznego unijnego znaku towarowego nr 6 647 432 zawierającego element słowny HEITECH, zgłoszonego w dniu 6 lutego 2008 r., zarejestrowanego w dniu 20 listopada 2008 r. i używanego najpóźniej od dnia 6 maja 2009 r.
13.      W dniu 29 listopada 2004 r. Heitech skontaktował się drogą elektroniczną z przedstawicielami Heiteca w celu zaproponowania im zawarcia porozumienia o współistnieniu. W dniu 7 lipca 2008 r. EUIPO poinformowało Heitec o zgłoszeniu do rejestracji unijnego znaku towarowego HEITECH. W dniu 22 kwietnia 2009 r. Heitec skierował do Heitecha wezwanie do zaniechania naruszeń wynikających z używania nazwy handlowej i znaku towarowego zawierającego element słowny HEITECH. W odpowiedzi z dnia 6 maja 2009 r. Heitech ponownie zaproponował zawarcie porozumienia o współistnieniu.
14.      W dniu 31 grudnia 2012 r. Landgericht Nürnberg-Fürth (sąd krajowy w Norymberdze-Fürth, Niemcy) otrzymał faksem pismo wszczynające postępowanie w sprawie, złożone przez skarżącą w postępowaniu głównym, opatrzone datą 15 grudnia 2012 r. W dniu 4 stycznia 2013 r. wspomniany sąd wezwał skarżącą w postępowaniu głównym do uiszczenia zaliczki na poczet kosztów postępowania. Zaliczka ta nie została jeszcze uregulowana w dniu 12 marca 2013 r., kiedy to Landgericht Nürnberg-Fürth (sąd krajowy w Norymberdze-Fürth) przypomniał skarżącej w postępowaniu głównym, że nie wpłacono wspomnianej zaliczki i że oryginały pisma wszczynającego postępowanie w sprawie nie zostały złożone.
15.      W dniu 23 września 2013 r. Heitec wskazał w piśmie, skierowanym do Heitecha, że odmawia zawarcia z tą spółką porozumienia o współistnieniu. Heitec zaproponowała jej zawarcie umowy licencyjnej i jednocześnie wskazał, że wszczął postępowanie sądowe. W nowym piśmie skierowanym do Heitecha w dniu 29 grudnia 2013 r. Heitec poinformował pozwaną w postępowaniu głównym, że opiera się na swojej nazwie handlowej i jest właścicielem unijnego znaku towarowego HEITEC. Spółka ta oświadczyła również, że postępowanie sądowe jest w toku.
16.      W dniu 30 grudnia 2013 r. Landgericht Nürnberg-Fürth (sąd krajowy w Norymberdze-Fürth) otrzymał pisma od Heiteca z dnia 12 grudnia 2013 r., wraz z załączonym do nich czekiem, tytułem opłacenia kosztów sądowych oraz nowe pismo wszczynające postępowanie w sprawie, opatrzone datą 4 października 2013 r. W dniu 14 stycznia 2014 r. sąd ten zwrócił uwagę spółce Heitec na konieczność doręczenia pisma wszczynającego postępowanie w sprawie z dnia 15 grudnia 2012 r., w sytuacji gdy nadal nie złożyła ona oryginałów przeznaczonych dla tego sądu i pozwanej w postępowaniu głównym. Po wezwaniu Heiteca do złożenia wspomnianych dokumentów w dniu 22 lutego 2014 r. spółka ta przekazała do Landgericht Nürnberg-Fürth (sądu krajowego w Norymberdze-Fürth) wskazane oryginały dokumentów.
17.      W dniu 24 lutego 2014 r. Landgericht Nürnberg-Fürth (sąd krajowy w Norymberdze-Fürth) zwrócił uwagę spółce Heitec na fakt, że żądania zawarte w oryginałach pisma wszczynającego postępowanie otrzymanych w dniu 22 lutego 2014 r. nie odpowiadały żądaniom zawartym w piśmie wszczynającym postępowanie w sprawie, które zostało złożone w dniu 31 grudnia 2012 r. W dniu 16 maja 2014 r. Landgericht Nürnberg-Fürth (sąd krajowy w Norymberdze-Fürth) ostatecznie wszczął postępowanie i zarządził doręczenie stronom pozwanym w postępowaniu głównym kopii pisma wszczynającego postępowanie z dnia 15 grudnia 2012 r.
18.      Po przekazaniu w dniu 21 maja 2014 r. do Landgericht Nürnberg-Fürth (sądu krajowego w Norymberdze-Fürth) oryginałów dokumentów pismo wszczynające postępowanie z dnia 15 grudnia 2012 r. zostało ostatecznie doręczone stronom pozwanym w postępowaniu głównym w dniu 23 maja 2014 r.(9).
19.      Heitec wniósł zatem, tytułem głównym, roszczenia  oparte na naruszeniu jej praw wynikających z jego nazwy handlowej HEITEC oraz, tytułem ewentualnym, roszczenia oparte na naruszeniu jego unijnego znaku towarowego HEITEC. Spółka ta wniosła o zobowiązanie Heitecha do powstrzymania się od oznaczania swojego przedsiębiorstwa za pomocą nazwy HEITECH Promotion GmbH (roszczenie I), do powstrzymania się od umieszczania oznaczeń HEITECH PROMOTION i HEITECH na towarach, od oferowania towarów lub usług pod tymi oznaczeniami, od używania tych oznaczeń w dokumentach handlowych, na stronach internetowych lub w reklamach (roszczenie II), do powstrzymania się od używania lub zlikwidowania w celach handlowych, strony „heitech-promotion.de” (roszczenie III) i do wyrażenia zgody na to, aby jej firma została wykreślona z rejestru handlowego (roszczenie VII). Ponadto Heitec wniósł w stosunku do obu pozwanych stron żądania udzielenia informacji, stwierdzenia obowiązku naprawienia szkody, zniszczenia oraz zapłaty kosztów wezwania do zaniechania naruszeń (roszczenia IV, V, VI i VIII).
20.      Landgericht Nürnberg‑Fürth (sąd krajowy w Norymberdze-Fürth) nakazał Heitechowi zapłatę na rzecz Heiteca kwoty 1353,80 EUR wraz z odsetkami tytułem kosztów wezwania do zaniechania naruszeń i oddalił pozostałe żądania.
21.      Heitec wniósł odwołanie do Oberlandesgericht Nürnberg (wyższego sądu krajowego w Norymberdze, Niemcy). Sąd ten orzekł, że powództwo jest bezzasadne, ponieważ Heitec utracił roszczenie. Na uzasadnienie powyższego wskazał on, że Heitech używał swoich późniejszych oznaczeń przez nieprzerwany okres co najmniej pięciu lat i że Heitec tolerował to, ponieważ, mając świadomość tego używania, przez okres pięciu lat nie podjął wystarczających czynności mających na celu zaniechanie tego używania. Zdaniem wspomnianego sądu powództwo wniesione do Landgericht Nürnberg-Fürth (sądu krajowego w Norymberdze-Fürth) nie przerwało biegu terminu utraty roszczenia, ponieważ zostało doręczone stronom pozwanym w postępowaniu głównym dopiero po upływie pięciu lat od dnia wezwania do zaniechania naruszeń, które poprzedzało wniesienie powództwa. Sąd odwoławczy orzekł również, że nie można uznać, iż tolerowanie zakończyło się w dniu wezwania do zaniechania naruszeń, ponieważ doręczenie pisma wszczynającego postępowanie nie nastąpiło wkrótce po wezwaniu do zaniechania naruszeń.
22.      Heitec wniósł skargę rewizyjną do sądu odsyłającego. Zdaniem wspomnianego sądu rozstrzygnięcie tej skargi zależy od tego, czy na podstawie § 21 ust. 1 i 2 ustawy o znakach towarowych, jak również art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 111 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 Heitec utracił roszczenia o zaniechanie naruszeń i roszczenia dodatkowe.
23.      Sąd odsyłający zauważa, że utrata roszczeń Heiteca dotyczących używania przez Heitech niemieckiego znaku towarowego, którego Heitec jest właścicielem (roszczenie II w zakresie, w jakim dotyczy oznaczenia HEITECH PROMOTION), jest uregulowana w § 21 ust. 1 ustawy o znakach towarowych w związku z § 125b pkt 3 tej ustawy, o ile roszczenia te opierają się na unijnym znaku towarowym, którego Heitec jest właścicielem.
24.      Heitec wyjaśnia, że § 21 ust. 1 ustawy o znakach towarowych stanowi transpozycję do prawa niemieckiego utraty roszczenia, przewidzianego w art. 9 dyrektywy 2008/95, prawa, wynikającego ze znaków towarowych (art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95) i innych oznaczeń – w tym nazw handlowych – używanych w obrocie handlowym (art. 9 ust. 2 dyrektywy 2008/95), do sprzeciwienia się używaniu zarejestrowanego znaku towarowego.
25.      W zakresie, w jakim Heitec działa przeciwko nazwie handlowej Heitech (roszczenia I, II, III i VII), utrata roszczenia, zgodnie z ustaleniami sądu odsyłającego, jest uregulowana w § 21 ust. 2 ustawy o znakach towarowych. W tym względzie sąd ten uściśla, że niezależnie od faktu, iż treść normatywna tego przepisu wykracza poza treść dyrektywy 2008/95 i nie znajduje również odzwierciedlenia w art. 54 rozporządzenia nr 207/2009, należy zastosować wykładnię zgodną z tą dyrektywą, w odniesieniu do § 21 ust. 1 ustawy o znakach towarowych. Ponadto w zakresie, w jakim Heitec opiera się na swoim unijnym znaku towarowym, § 21 ust. 2 ustawy o znakach towarowych, ma zastosowanie na podstawie odesłania do prawa krajowego zawartego w art. 101 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009(10).
26.      Odnośnie do roszczeń Heiteca dotyczących używania przez Heitech unijnego znaku towarowego, którego ta pierwsza spółka jest właścicielką (roszczenie II w zakresie, w jakim dotyczy oznaczenia HEITECH), sąd odsyłający stwierdza przede wszystkim, że art. 54, 110 i art. 111 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 mają znaczenie dla sprawy.
27.      Sąd odsyłający przypomina z kolei następujące stwierdzenia sądu odwoławczego. Po pierwsze, Heitech rzeczywiście używał swojej nazwy handlowej dla oznaczenia własnej działalności handlowej, jak również znaków towarowych dla towarów i usług na terytorium, dla których są one właściwie chronione w sposób odpowiadający temu, co zostało wskazane w roszczeniach. W związku z tym wspomniana nazwa handlowa była używana najpóźniej do dnia 6 maja 2009 r., kiedy to Heitech wysłał pismo do Heiteca, aby zaproponować zawarcie porozumienia o współistnieniu. Po drugie, należy rozważyć, że również najpóźniej w tym właśnie dniu Heitec dowiedział się o używaniu omawianych oznaczeń. Wreszcie dobra wiara Heitecha nie została podważona ani przed Landgericht Nürnberg‑Fürth (sądem krajowym w Norymberdze-Fürth), ani przed sądem odwoławczym.
28.      Zdaniem sądu odsyłającego konieczne jest jednak uściślenie przesłanek „przyzwolenia” [tolerowania] w rozumieniu art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95 i art. 111 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, poprzez ustalenie w szczególności czy, jak można wywnioskować z wyroku Budějovický Budvar(11), jedynie wszczęcie sprawy na drodze administracyjnej lub sądowej może przerwać bieg pięcioletniego terminu utraty roszczenia lub czy czynność taka jak wysłanie wezwania do zaniechania naruszeń, bez podjęcia następnie czynności przed organami wyżej wspomnianymi lub bez ich natychmiastowego podjęcia, wystarczy do wywołania tego samego skutku. Dokładniej rzecz ujmując, sąd odsyłający zastanawia się, czy zachowanie takie jak to, które zaprezentował Heitec w kontekście postępowania głównego, może zostać uznane za zachowanie, które wstrzymało tolerowanie w rozumieniu wyżej wymienionych przepisów. Wreszcie, w przypadku gdy powództwo zostało ostatecznie wniesione, sąd odsyłający zastanawia się, w jakim momencie bieg terminu utraty roszczenia należy uznać za przerwany, jeżeli otrzymanie pisma wszczynającego postępowanie w sprawie przez pozwanego następuje z opóźnieniem, z uwagi na zawinione działanie właściciela wcześniejszego znaku towarowego, aż do dnia następującego po upływie pięcioletniego terminu.
29.      W tych okolicznościach Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości, Niemcy) postanowił zawiesić postępowanie i postanowieniem, które wpłynęło do sekretariatu Trybunału w dniu 25 września 2020 r., zwrócił się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
„1)      Czy tolerowanie w rozumieniu art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95, a także art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 111 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 mogą wykluczyć nie tylko wszelkie kroki podejmowane na drodze administracyjnej lub sądowej, lecz również zachowanie mające miejsce bez udziału organu lub sądu?
2)      W przypadku udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi twierdzącej: czy przedsądowe wezwanie do zaniechania naruszeń, w ramach którego właściciel wcześniejszego znaku towarowego przed skierowaniem sprawy na drogę sądową żąda od właściciela późniejszego znaku towarowego zobowiązania się do zaniechania używania znaku towarowego oraz zapłaty kary umownej w przypadku naruszenia tego zobowiązania, stanowi zachowanie przeczące tolerowaniu w rozumieniu art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95, a także art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 111 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009?
3)      Czy przy obliczaniu pięcioletniego okresu tolerowania w rozumieniu art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95, a także art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 111 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 w przypadku podjęcia kroków na drodze sądowej istotne jest wniesienie powództwa do sądu, czy doręczenie pozwu stronie pozwanej? Czy w tym kontekście ma znaczenie to, że doręczenie pozwu stronie pozwanej wskutek zawinienia właściciela wcześniejszego znaku towarowego opóźniło się na tyle, że okres pięciu lat upłynął?
4)      Czy utrata, o której mowa w art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95, a także art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 111 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, oprócz roszczeń o zaniechanie obejmuje również dalsze roszczenia wynikające z prawa znaków towarowych, na przykład roszczenia odszkodowawcze czy roszczenia o udzielenie informacji i zniszczenie?”.
III. Postępowanie przed Trybunałem
30.      Heitec, Heitech oraz Komisja Europejska przedstawiły swoje uwagi Trybunałowi. Ponadto Trybunał skierował pytania, w celu uzyskania odpowiedzi na piśmie, do wszystkich uczestników pisemnego etapu niniejszego postępowania prejudycjalnego, którzy udzielili odpowiedzi na te pytania Trybunałowi.
IV.    Analiza
A.      Uwagi wstępne
31.      Jeśli chodzi o prawo właściwe, pytania prejudycjalne skierowane do Trybunału dotyczą wykładni przepisów dyrektywy 2008/95 i rozporządzenia nr 207/2009. Mimo że te dwa akty są obecnie uchylone i zastąpione(12), zawierają one, jak wskazał sąd odsyłający, przepisy mające zastosowanie ratione temporis do sporu w postępowaniu głównym, ponieważ w sprawie tej chodzi w istocie o określenie rodzaju zachowań, które mogą zakończyć tolerowanie znanych przypadków naruszania praw wcześniejszych, w sytuacji, w której właściciel tych praw – skarżąca w postępowaniu głównym – ostatecznie wszczął postępowanie przed sądem, a powództwo zostało doręczone pozwanej w postępowaniu  głównym najpóźniej w dniu 23 maja 2014 r., a zatem na podstawie obowiązujących w tym czasie dwóch wyżej wymienionych aktów.
32.      Jeśli chodzi o wyżej wspomniane akty, dla przypomnienia, rozporządzenie nr 207/2009 określa system prawny mający zastosowanie do unijnych znaków towarowych  rozumianych jako znaki towarowe dla towarów lub usług zarejestrowane na warunkach przewidzianych w tym rozporządzeniu(13). W tym względzie należy zaznaczyć, iż Heitec jest właścicielką słownego unijnego znaku towarowego HEITEC zarejestrowanego w dniu 4 lipca 2005 r., oraz że pozwana w postępowaniu głównym jest z kolei właścicielką graficznego unijnego znaku towarowego zawierającego element słowny HEITECH zarejestrowanego w dniu 20 listopada 2008 r. Dyrektywa 2008/95 natomiast ma zastosowanie do każdego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, zarejestrowanego lub zgłoszonego do rejestracji, między innymi, w państwie członkowskim jako indywidualny znak towarowy, znaku wspólnego oraz gwarancyjnego lub certyfikującego(14). Pozwana w postępowaniu głównym jest właścicielką niemieckiego graficznego znaku towarowego zawierającego element słowny HEITECH PROMOTION zarejestrowanego w dniu 4 lutego 2003 r.
33.      Poszczególne roszczenia przedstawione w ramach skargi w postępowaniu głównym mają na celu jednoczesne zakwestionowanie używania niemieckiego znaku towarowego, którego właścicielem jest Heitech, oraz używania przez tę spółkę unijnego znaku towarowego, którego jest ona właścicielką(15).
B.      W przedmiocie pytań pierwszego i drugiego
34.      Zgodnie ze skierowanymi do Trybunału pierwszym i drugim pytaniem prejudycjalnym– które moim zdaniem należy rozważyć łącznie – sąd odsyłający zmierza do uzyskania wyjaśnień Trybunału w przedmiocie systemu prawnego utraty roszczenia w wyniku tolerowania przewidzianego zarówno w dyrektywie 2008/95, jak i w rozporządzeniu nr 207/2009.
35.      Na wstępie należy zauważyć, że brzmienie art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95(16) jest prawie identyczne jak brzmienie art. 54 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009. Oba te przepisy przewidują podobny mechanizm: właściciel wcześniejszego znaku towarowego (krajowego lub unijnego), który tolerował używanie późniejszego znaku towarowego, w innym państwie członkowskim lub ogólnie na terenie Unii, przez okres kolejnych pięciu lat, będąc jednocześnie świadomym takiego używania, traci prawo do złożenia, na podstawie wcześniejszego znaku towarowego wniosku o unieważnienie rejestracji oraz do sprzeciwienia się używaniu późniejszego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, dla których późniejszy znak towarowy był używany. Utrata roszczenia może być uniemożliwiona przynajmniej w dwóch przypadkach: jeżeli zgłoszenie późniejszego znaku towarowego nastąpiło w złej wierze lub gdy nie jest już możliwe stwierdzenie tolerowania przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego. Artykuł 111 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 przewiduje podobny mechanizm.
1.      Co wiadomo o tolerowaniu
36.      W dwóch pierwszych pytaniach prejudycjalnych zwrócono się do Trybunału o wyjaśnienie, jaki rodzaj zdarzenia lub zachowania może stanowić zaprzestanie tolerowania w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95 oraz art. 54 ust. 1 i 2 i art. 111 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.
37.      Przed udzieleniem odpowiedzi na te pytania należy w pierwszej kolejności zdefiniować pojęcie „tolerowania”. W tym względzie wyrok Budějovický Budvar(17) zawiera szereg użytecznych wskazówek. Do Trybunału zwrócono się w szczególności z pytaniem o wykładnię art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104/EWG(18), który to przepis został powtórzony w identycznym brzmieniu w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95, w taki sposób, że twierdzenia zawarte we wspomnianym uprzednio wyroku i poświęcone dyrektywie 89/104 odnoszą się mutatis mutandis do wykładni art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95.
38.      Z wyroku tego można zatem wywnioskować, że tolerowanie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95, jest autonomicznym pojęciem prawa Unii z uwagi na to, iż nie jest ono zdefiniowane ani w tym przepisie, który nie zawiera w tym celu wyraźnego odesłania do krajowych porządków prawnych, ani w żadnym innym przepisie tej dyrektywy(19).
39.      Ponadto Trybunał orzekł, w szczególności, w odniesieniu do motywów trzeciego, siódmego, dziewiątego i jedenastego dyrektywy 89/104(20), że art. 9 tej dyrektywy zmierza do „pełnej harmonizacji warunków, na jakich właściciel zarejestrowanego późniejszego znaku towarowego może w ramach utraty roszczenia w wyniku tolerowania zachować swe prawa do rzeczonego znaku, w wypadku gdy właściciel wcześniejszego identycznego znaku towarowego wniesie o unieważnienie rejestracji znaku późniejszego lub sprzeciwi się jego używaniu”(21). Stwierdzenie to zachowuje swą ważność, ponieważ motywy te zostały powtórzone w motywach 4, 8, 10 i 12 dyrektywy 2008/95.
40.      Wreszcie Trybunał stwierdził, że to samo pojęcie tolerowania zostało użyte w art. 54 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 „w tym samym znaczeniu co w art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104”(22), a więc i w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95. Tolerowanie, w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95, jak również art. 54 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, jest zatem pojęciem prawa Unii, którego znaczenie i zakres powinny być identyczne we wszystkich państwach członkowskich i którego wykładnię należy ustalić w sposób autonomiczny i jednolity w porządku prawnym Unii(23).
41.      Trybunał, do którego zwrócono się o doprecyzowanie wykładni autonomicznego pojęcia prawa Unii, którego definicji prawo Unii nie zawiera, dokonał klasycznej analizy polegającej na ustaleniu znaczenia i zakresu pojęcia „tolerowanie”, odnosząc się do jego zwyczajowego znaczenia w języku potocznym, przy jednoczesnym uwzględnieniu kontekstu, w jakim wspomniane pojęcie jest użyte, i celów uregulowania, którego jest częścią(24). Z analizy tej wynika, że „podmiot tolerujący wykazuje się pasywnością, rezygnując z podejmowania dostępnych mu środków zaradczych mimo wiedzy o stanie rzeczy, który niekoniecznie jest przez niego mile widziany. […] [P]ojęcie »tolerowania« zakłada, że podmiot tolerujący pozostaje bezczynny wobec sytuacji, której mógłby się sprzeciwić”(25).
42.      Tak więc, po pierwsze, właściciel wcześniejszego znaku towarowego musiał „świadomie tolerować” używanie późniejszego znaku towarowego przez dość długi okres czasu, czyli „umyślnie”, „posiadając wiedzę o danym stanie rzeczy”(26).
43.      Po drugie, ponieważ dyrektywa 89/104, tak jak dyrektywa 2008/95, ma na celu „ustanowienie równowagi między interesem właściciela znaku towarowego w zachowaniu podstawowej funkcji znaku a interesem innych uczestników obrotu gospodarczego w możliwości dysponowania oznaczeniami mogącymi określać ich towary i usługi”(27), wspomniany cel „wymaga, dla zagwarantowania pełnienia przez znak swojej podstawowej funkcji, by właściciel wcześniejszego znaku towarowego był w stanie […] sprzeciwić się używaniu późniejszego znaku towarowego identycznego z jego własnym”(28). Zatem Trybunał orzekł w pkt 49 wyroku Budějovický Budvar(29), że „wszelkie kroki podejmowane przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego na drodze administracyjnej lub sądowej w okresie wskazanym w  art. 9 ust. 1 dyrektywy 89/104 [a zatem art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95] skutkują przerwaniem biegu terminu utraty roszczenia w wyniku tolerowania”.
2.      Konieczność formalnego zaprzestania tolerowania naruszenia praw
44.      Wniesienie takiego powództwa stanowi, oczywiście, w najwyższym stopniu, najbardziej sformalizowaną „możliwość sprzeciwienia się”, używając języka, którym posługuje się Trybunał. Niemniej jednak z samego brzmienia pkt  49 wyroku Budějovický Budvar(30) nie wynika, że Trybunał orzekł, iż jedynie wniesienie takiego powództwa może skutkować przerwaniem biegu terminu utraty roszczenia w wyniku tolerowania. Nie wydaje mi się, aby był to również wyraźny wymóg prawodawcy Unii, zważywszy na samo brzmienie art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95, jak również art. 54 ust. 1 i 2 i art. 111 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.
45.      Heitech podnosi, że przepisy te należy interpretować w ten sposób, że dotyczą one jedynie środków prawnych rzeczywiście wprowadzonych w celu zaprzestania tolerowania i na poparcie swojej argumentacji powołuje się na różne przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/48/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej(31). Przepisy te często odsyłają do krajowych organów sądowych właściwych w sprawach własności intelektualnej. Pragnę jednak zauważyć, że celem dyrektywy 2004/48 jest zbliżenie ustawodawstw krajowych, które dotychczas przewidywały zróżnicowany stopień ochrony w zakresie środków realizacji praw własności intelektualnej, w ten sposób, że zgodnie z jej art. 1 dotyczy ona właśnie „środków, procedur i środków naprawczych, niezbędnych do realizacji praw własności intelektualnej.” Wszystkie te środki, procedury i środki naprawcze mają charakter sądowy. Ponadto należy zauważyć, że żaden przepis dyrektywy 2004/48 nie dotyczy kwestii utraty roszczenia w wyniku tolerowania, zatem żaden użyteczny wniosek w niniejszej sprawie nie może zostać w rzeczywistości wywiedziony z treści tej dyrektywy.
46.      A zatem gdyby przyjąć brak precyzyjności treści dwóch norm poddanych obecnie naszej analizie, łatwo byłoby stwierdzić, że jakiekolwiek zachowanie właściciela wcześniejszego znaku towarowego zmierzające do wyrażenia, w sposób nawet mało aktywny, braku zgody na używanie przez właściciela późniejszego danego znaku towarowego lub oznaczenia, mogłoby wystarczyć do przerwania biegu terminu utraty roszczenia w wyniku przyzwolenia tolerowania.
47.      Skoro wykładnia językowa obu przepisów przedłożonych obecnie do naszej analizy nie jest rozstrzygająca, należy rozważyć telos tych przepisów. W tym względzie należy zauważyć, że prawodawca Unii wyraźnie wskazał, że utrata roszczenia w wyniku tolerowania została wprowadzona „ze względów pewności prawnej i bez nieuzasadnionego naruszenia interesów właściciela wcześniejszego znaku towarowego”(32). Aby dopowiedzieć to, co prawodawca przemilczał, istotne jest należyte uwzględnienie jego woli „ustanowieni[a] równowagi między interesem właściciela znaku towarowego w zachowaniu podstawowej funkcji znaku a interesem innych uczestników obrotu gospodarczego w możliwości dysponowania oznaczeniami mogącymi określać ich towary i usługi”(33).
48.      Z powyższego wynika moim zdaniem, że tolerowanie zostaje zaprzestane, gdy właściciel wcześniejszego znaku towarowego podejmuje środki, którymi dysponuje, w celu zaprzestania naruszania jego praw. A ponieważ chodzi o wyważenie wchodzących w grę interesów przy poszanowaniu pewności prawa dla każdej ze stron, sprzeciw ten powinien zostać sformalizowany poprzez odwołanie się do dostępnych środków prawnych w celu uzyskania wiążącego rozwiązania.
49.      Formalizacja sprzeciwu jest w istocie niezbędna do zagwarantowania, jak słusznie podnosiły Heitech i Komisja, skuteczności (effet utile) art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95, jak również art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 111 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009. Gdyby bowiem nieformalna wymiana, jak wysłanie zwykłej korespondencji, mogła wystarczyć do przerwania biegu terminu utraty roszczenia, pozycja prawna właściciela późniejszego znaku towarowego (przy założeniu spełnienia pozostałych wymaganych przesłanek) nie mogłaby nigdy ulec wzmocnieniu. Tymczasem, jak przypomniałem powyżej, z całą pewnością nie jest to wola prawodawcy Unii. Na przykład, pismo grożące możliwością wstąpienia na drogę sądową, w sytuacji gdy groźba ta nigdy nie została zrealizowana, niosłoby za sobą powstrzymanie się przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego, w rozumieniu wyroku Budějovický Budvar(34), od podejmowania środków, którymi dysponuje, aby zaradzić sytuacji, o której bezspornie wiedział, i przedłużanie, w związku z tym, tolerowania, a nie jego przerwanie. Wysłanie wezwania do zaniechania naruszeń nie daje w tym względzie żadnych gwarancji co do poważnego zamiaru dochodzenia swoich praw w sposób wiążący.
50.      Formalizacja sprzeciwu jest konieczna w zakresie, w jakim pewność prawa wymaga dokładnego określenia zarówno momentu rozpoczęcia biegu terminu utraty roszczenia(35), jak i momentu, w którym został on przerwany lub wygasł. Tymczasem aby tak było, jedynie zdarzenie wyrażające w sposób jednoznaczny zamiar jasny i poważny dochodzenia swoich praw, takie jak wszczęcie postępowania sądowego lub administracyjnego, może stanowić zaprzestanie tolerowania.
51.      Z powyższego wynika, że jedynie wyrażenie w sposób jednoznaczny jasnego i poważnego zamiaru zaprzestania tolerowania, przez wszczęcie przez właściciela wcześniejszych praw postępowania sądowego lub administracyjnego, jeżeli został on wyrażony w ciągu pięciu lat od powzięcia przez niego wiadomości o używaniu późniejszego znaku towarowego, może stanowić zaprzestanie tolerowania w rozumieniu art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95, a także art. 54 ust. 1 i 2 i art. 111 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.
C.      W przedmiocie pytania trzeciego
52.      Gdyby, zgodnie z moją propozycją, Trybunał miał orzec, że jedynie wszczęcie postępowania administracyjnego lub sądowego może przerwać bieg terminu pięciu lat i w ten sposób stanowić zaprzestanie tolerowania w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95, a także art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 111 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, sąd odsyłający zwraca się również do Trybunału o wyjaśnienie, w jakim dokładnie momencie należy uznać, że termin ten upłynął.
53.      W tym względzie pragnę zauważyć, że z mojej analizy pytań prejudycjalnych pierwszego i drugiego wynika, że decydujące znaczenie ma podejście właściciela wcześniejszego znaku towarowego. Moim zdaniem w celu ustalenia, czy upłynął termin utraty roszczenia w wyniku tolerowania, należy rozważyć punkt widzenia tego właściciela, aby zbadać, czy z subiektywnego punktu widzenia podjął on niezbędne środki w celu doprowadzenia do zaprzestania naruszenia jego praw poprzez wniesienie powództwa do sądu. W chwili wytoczenia tego powództwa poważny i jednoznaczny zamiar dochodzenia swoich praw jest wyraźnie widoczny u właściciela wcześniejszego znaku towarowego.
54.      Ponadto, w odróżnieniu od terminu przedawnienia, który ma wpływ na wykonywanie prawa podmiotowego, na które zainteresowana osoba nie może dłużej skutecznie powoływać się przed sądem(36), termin utraty roszczenia ma bezpośredni i natychmiastowy wpływ na zdolność sądową. Powództwo nie staje się zatem niedopuszczalne wskutek upływu terminu, o ile zostanie wniesione w terminie pięciu lat od momentu powzięcia wiadomości o używaniu, a zatem moim zdaniem jest to logiczne, że termin utraty roszczenia zostaje przerwany w chwili wytoczenia powództwa, lub ściślej rzecz ujmując, złożenia pisma wszczynającego postępowanie w sprawie. O ile prawo Unii ujednolica termin utraty roszczenia w wyniku tolerowania, jako taki, a także co do zasady skutki tego tolerowania, o tyle pozostawia ono państwom członkowskim pełną swobodę w zakresie organizacji proceduralnych przesłanek wniesienia powództwa (jak również przesłanek jego dopuszczalności lub doręczenia), których celem jest właśnie zaprzestanie tolerowania. W tych okolicznościach przyjęcie za datę przerwania biegu terminu utraty roszczenia, daty wytoczenia powództwa wydaje mi się, w aktualnym stanie prawa Unii, rozwiązaniem najodpowiedniejszym i pozwalającym na najlepsze złagodzenie różnic krajowych, które mogłyby okazać się bardziej widoczne na kolejnych etapach postępowania sądowego. Zamiar właściciela wcześniejszego znaku towarowego można ustalić ze względną pewnością w chwili wniesienia powództwa(37).
55.      Natomiast przyjęcie daty doręczenia stronie pozwanej powództwa wydaje mi się bardziej ryzykowne, biorąc pod uwagę różnice w praktykach krajowych, które wcześniej przywołałem. Zgadzam się w tej kwestii z zastrzeżeniami wyrażonymi przez Komisję.
56.      Wreszcie, wraz z Komisją jestem również zdania, że o ile co do zasady bieg terminu utraty roszczenia zostaje przerwany z chwilą wniesienia powództwa do właściwego sądu, o tyle ostatecznie do sądu rozpatrującego sprawę będzie należało ustalenie, czy tak właśnie jest. A zatem w zakresie, w jakim należy również uwzględnić interesy właściciela późniejszego znaku towarowego, przerwanie biegu terminu utraty roszczenia może nastąpić jedynie pod pewnymi warunkami, przy czym pierwszym z nich jest dopuszczalność wniesionego powództwa. Ponieważ interesy te powinny być brane pod uwagę, poinformowanie strony pozwanej o istnieniu powództwa powinno nastąpić w terminie względnie krótkim od wniesienia powództwa. Strona powodowa, która, na przykład, spóźniałaby się z uzupełnieniem braków formalnych wniosku lub która w taki czy inny sposób utrudniałaby postępowanie, pozostawiając wątpliwości, czy ma ona rzeczywistą wolę występowania jako strona postępowania (na przykład poprzez brak uregulowania kosztów postępowania) lub, jak wskazuje sąd odsyłający, w sposób przez nią zawiniony opóźniłaby poinformowanie strony pozwanej w taki sposób, że upływ czasu spowodowałby powstanie po stronie tej ostatniej uzasadnionego przekonania o możliwości powołania się na tolerowanie, nie powinna w tych szczególnych okolicznościach podnosić przerwanie biegu terminu utraty roszczenia w wyniku tolerowania, dopóki, odpowiednio, nie uzupełni swojego wniosku, pokryje kosztów postępowania lub dopóki nie zastosuje się ostatecznie do nakazów sądu rozpatrującego sprawę, tak aby jej powództwo mogło zostać uznane za skutecznie wniesione.
57.      Pragnę przypomnieć, że termin utraty roszczenia w wyniku tolerowania, wynosi zgodnie z prawem Unii, pięć lat oraz, że rozpoczyna się on z momentem gdy właściciel wcześniejszego znaku towarowego dowiedział się o jego używaniu przez właściciela późniejszego znaku towarowego. Ten pięcioletni termin pozwala w pełni właścicielom wcześniejszych praw na dochodzenie swoich praw, w sytuacji gdy wiedzieli oni o takim stanie rzeczy od dawna, nie czekając na upływ terminu na wytoczenie powództwa. W takiej sytuacji mieliby oni interes w jak najszybszym wniesieniu pozwu należycie uzasadnionego i spełniającego wymogi formalne, pod rygorem narażenia się na zarzut niedbalstwa(38).
58.      W tych okolicznościach, w sytuacji gdy upływ terminu utraty roszczenia w wyniku tolerowania następuje między wniesieniem pozwu a jego doręczeniem stronie pozwanej, do sądu rozpatrującego sprawę należy ocena, czy powiadomienie strony pozwanej było czy też nie było opóźnione, a jeśli tak, to czy opóźnienie to można przypisać zachowaniu strony powodowej w toku postępowania. W takim przypadku sąd rozpatrujący będzie musiał jeszcze zbadać, czy takie zachowanie może podważyć poważny charakter wniesionego do sądu powództwa i będzie musiał wyciągnąć z tego wszelkie konsekwencje w odniesieniu do obliczania terminu utraty roszczenia w wyniku tolerowania.
59.      Z powyższego wynika, że jeżeli powództwo zostało wniesione przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego, należy, co do zasady, przyjąć datę wytoczenia tego powództwa jako datę przerwania biegu pięcioletniego terminu utraty roszczenia, tak jak przewiduje art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95, jak również art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 111 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009. W sytuacji gdy upływ tego terminu następuje między wniesieniem pozwu a jego doręczeniem stronie pozwanej, do sądu rozpatrującego sprawę należy ocena, czy powiadomienie strony pozwanej było czy też nie było opóźnione, a jeśli tak, to czy opóźnienie to można przypisać zachowaniu strony powodowej w toku postępowania. W takim przypadku sąd rozpatrujący sprawę będzie musiał jeszcze zbadać, czy takie zachowanie może podważyć poważny charakter wniesionego do sądu powództwa i będzie musiał wyciągnąć z tego wszelkie konsekwencje w odniesieniu do obliczania terminu utraty roszczenia w wyniku tolerowania.
D.      W przedmiocie pytania czwartego
60.      Poprzez to pytanie sąd odsyłający zmierza do ustalenia, czy w przypadku utraty roszczenia ma to wpływ nie tylko na powództwo o zaniechanie używania późniejszego znaku towarowego, lecz również na dodatkowe lub powiązane roszczenia, takie jak roszczenie mające na celu stwierdzenie obowiązku naprawienia szkody, udzielenie informacji lub zniszczenie podrobionych towarów.
61.      Na wstępie należy odpowiedzieć na zastrzeżenie skarżącej w postępowaniu głównym, zgodnie z którym w zakresie, w jakim nie doszło do utraty roszczenia w postępowaniu głównym, Trybunał nie ma potrzeby udzielania odpowiedzi na czwarte pytanie prejudycjalne. Przypominam, że o ile zadaniem Trybunału jest przedstawienie sądowi odsyłającemu użytecznej wykładni przepisów, które znalazłyby zastosowanie, o tyle Trybunał nie jest jednak właściwy do rozstrzygania co do stanu faktycznego sprawy w postępowaniu głównym lub do stosowania w stosunku do przepisów lub sytuacji krajowych zasad prawa Unii, których interpretacji dokonał, ponieważ te kwestie należą do wyłącznej właściwości sądów krajowych(39). Trybunał nie może zatem wychodzić z założenia, że powództwo wniesione przez skarżącą w postępowaniu głównym przed tymi sądami jest niedopuszczalne wskutek upływu terminu po to, aby odstąpić od udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
62.      Wracając do tego pytania czwartego, pragnę zauważyć w pierwszej kolejności, że ani brzmienie art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95, ani brzmienie art. 54 ust. 1 i 2, jak również art. 111 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 nie precyzuje konkretnie skutków utraty roszczenia. Jednakże z lektury tych przepisów wynika, że jeżeli spełnione są pozostałe przewidziane w tych przepisach przesłanki stwierdzenia utraty roszczenia, właściciel wcześniejszego znaku towarowego „traci […] uprawnienie do złożenia, na podstawie wcześniejszego znaku towarowego, wniosku o unieważnienie rejestracji późniejszego znaku towarowego oraz do sprzeciwiania się używaniu późniejszego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, dla których późniejszy znak towarowy jest używany”(40). Zatem a contrario, zanim nastąpi utrata roszczenia w wyniku tolerowania, właściciel znaku towarowego jest uprawniony zarówno do żądania unieważnienia prawa do późniejszego znaku towarowego, jak i do sprzeciwienia się używaniu go w drodze powództwa o naruszenie(41).
63.      Co się tyczy unijnego znaku towarowego, skutki unieważnienia zostały z kolei określone w art. 55 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 zgodnie z którym „[unijny znak towarowy] od początku nie powoduje skutków określonych” w tym rozporządzeniu, które są uregulowane w sekcji 2 tytułu II wspomnianego rozporządzenia. Dyrektywa 2008/95 nie zawiera ekwiwalentnych przepisów, a z motywu 6 tej dyrektywy wynika, że „[p]aństwa członkowskie powinny zachować swobodę ustalania skutków wygaśnięcia lub nieważności znaków towarowych”.
64.      Podobnie jak w przypadku analizy przeprowadzonej w ramach pytań prejudycjalnych pierwszego i drugiego, brzmienie art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95, jak również art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 111 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 należy wyjaśnić w oparciu o celowościową wykładnię tych przepisów. O ile utrata roszczenia w wyniku przyzwolenia tolerowania jest mechanizmem przewidzianym w celu zapewnienia wyważenia wchodzących w grę interesów w zachowaniu wymogu pewności prawa, o tyle wydaje mi się sprzeczne z tym wymogiem, że po upływie pięciu lat tolerowania właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie może już żądać unieważnienia późniejszego znaku towarowego ani sprzeciwić się jego używaniu, lecz może nadal uzyskać odszkodowanie w następstwie używania, któremu nie sprzeciwił się, gdy mógł to uczynić, i któremu nie może już sprzeciwić się z powodu utraty tego roszczenia. Zakładana pewność prawa byłaby bowiem zagrożona, gdyby właściciel wcześniejszego znaku towarowego mógł w nieskończoność otrzymywać odszkodowanie w trakcie równoległego tolerowanego używania tych dwóch znaków towarowych. Ponadto ze względu na samo wspomniane tolerowanie uzyskanie zniszczenia towarów, które nie mogą zostać zakwalifikowane jako podrobione, stanowi absurdalność prawną.
65.      Skłaniam się zatem do uznania, że brak możliwości „sprzeciwiania się używaniu późniejszego znaku towarowego” w rozumieniu art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95, a także art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 111 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, należy interpretować szeroko, w taki sposób, że od chwili stwierdzenia utraty roszczenia w wyniku tolerowania właściciel wcześniejszego znaku towarowego traci wszystkie przywileje związane z wcześniejszym znakiem towarowym, na rzecz właściciela późniejszego znaku towarowego, którego używanie tolerował, i że w konsekwencji utrata roszczenia w wyniku tolerowania powinna być rozumiana jako mająca wpływ nie tylko na powództwo o zaprzestanie naruszenia, ale także na roszczenia dodatkowe oparte na prawie wcześniejszego znaku towarowego, takie jak roszczenia odszkodowawcze, udzielenia informacji czy zniszczenia.
V.      Wnioski
66.      Mając na względzie całość powyższych rozważań, proponuję, aby Trybunał odpowiedział na pytania prejudycjalne przedstawione przez Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości, Niemcy) w następujący sposób:
1)      Artykuł 9 ust. 1 i 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, jak również art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 111 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że jedynie wyrażenie w sposób jednoznaczny jasnego i poważnego zamiaru zaprzestania tolerowania, przez wszczęcie przez właściciela wcześniejszych praw postępowania sądowego lub administracyjnego, jeżeli zamiar ten został wyrażony w ciągu pięciu lat od powzięcia przez niego wiadomości o używaniu późniejszego znaku towarowego, może przerwać bieg terminu utraty roszczenia w wyniku tolerowania.
2)      Jeżeli powództwo zostało wniesione przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego, należy co do zasady przyjąć datę wytoczenia tego powództwa jako datę przerwania biegu pięcioletniego terminu utraty roszczenia, tak jak przewiduje art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95, jak również art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 111 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009. W sytuacji gdy upływ tego terminu następuje między wniesieniem pozwu a jego doręczeniem stronie pozwanej, do sądu rozpatrującego sprawę należy ocena, czy powiadomienie strony pozwanej było czy też nie było opóźnione, a jeśli tak, to czy opóźnienie to jest wynikiem zachowania strony powodowej w toku postępowania. W danym wypadku sąd rozpatrujący będzie musiał jeszcze zbadać, czy takie zachowanie może podważyć poważny charakter wniesionego do sądu powództwa i będzie musiał wyciągnąć z tego wszelkie konsekwencje w odniesieniu do obliczania terminu utraty roszczenia w wyniku tolerowania.
3)      Artykuł 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95, jak również art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 111 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że od chwili stwierdzenia utraty roszczenia w wyniku tolerowania, właściciel wcześniejszego znaku towarowego traci wszystkie przywileje związane z wcześniejszym znakiem towarowym, na rzecz właściciela późniejszego znaku towarowego, którego używanie tolerował, i że w konsekwencji, utrata roszczenia w wyniku tolerowania w rozumieniu wspomnianych przepisów powinna być rozumiana jako mająca wpływ nie tylko na powództwo o zaprzestanie naruszenia, ale także na roszczenia dodatkowe oparte na prawie wcześniejszego znaku towarowego.
1      Język oryginału: francuski.
2      Międzynarodowe Stowarzyszenie Ochrony Własności Intelektualnej, „Sprawozdanie podsumowujące – Zagadnienie Q192 – Zgoda na naruszenia (tolerowanie naruszeń) prawa własności intelektualnej”, 2006 r., dostępne na stronie: https://www.aippi.fr/upload/Gothenburg%202006%20Q189%20190%20191%20192/sr192french.pdf.
3      Wyrok z dnia 22 września 2011 r. (C‑482/09, EU:C:2011:605).
4      Dz.U. 2008, L 299, s. 25.
5      Dz.U. 2009, L 78, s. 1.
6      BGBl. 1994 I, s. 3082.
7      Sąd odsyłający wskazuje, że decyzją z dnia 5 czerwca 2018 r. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) stwierdził wygaśnięcie praw skarżącej w postępowaniu głównym do znaku towarowego z powodu nieużywania. Skarżąca ta wniosła skargę od tej decyzji do Sądu Unii Europejskiej. W chwili sporządzania niniejszej opinii postępowanie w sprawie tej skargi jest nadal w toku (T‑520/19).
8      Skarga w postępowaniu głównym jest również skierowana przeciwko RW, zarządzającemu pozwaną w postępowaniu głównym. O ile nie wskazano inaczej, niniejsza opinia będzie odnosić się ogólnie do Heitech jako pozwanej w postępowaniu głównym.
9      Zobacz pkt 12 niniejszej opinii.
10      Zgodnie z którym „we wszystkich sprawach nieobjętych zakresem niniejszego rozporządzenia sąd w sprawach wspólnotowych znaków towarowych stosuje przepisy swojego ustawodawstwa krajowego, w tym również swojego prawa prywatnego międzynarodowego”.
11      Wyrok z dnia 22 września 2011 r. (C‑482/09, EU:C:2011:605).
12      Dyrektywa 2008/95 nie obowiązuje od dnia 14 stycznia 2019 r. i została zastąpiona przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2015, L 336, s. 1) Rozporządzenie nr 207/2009 nie obowiązuje od dnia 30 września 2017 r. i zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1). Przepisy dyrektywy 2015/2436 i rozporządzenia 2017/1001 odnoszące się do utraty roszczenia w wyniku tolerowania są niezmiernie podobne do tych zawartych w dyrektywie 2008/95 i w rozporządzeniu nr 207/2009: zob. dla porównania art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2015/2436, a także art. 61 ust. 1 i 2 i art. 138 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001.
13      Zobacz art. 1 rozporządzenia nr 207/2009.
14      Zobacz art. 1 dyrektywy 2008/95.
15      W odniesieniu do szczegółów tych różnych roszczeń zob. pkt 23 i nast. niniejszej opinii.
16      Ponieważ art. 9 ust. 2 dyrektywy 2008/95 zezwala państwom członkowskim na rozszerzenie stosowania art. 9 ust. 1 tej dyrektywy na wymienione w nim przypadki, wykładnia dokonana w odniesieniu do tego ostatniego przepisu będzie miała zastosowanie również przy wdrażaniu przez państwa członkowskie art. 9 ust. 2 wspomnianej dyrektywy.
17      Wyrok z dnia 22 września 2011 r. (C‑482/09, EU:C:2011:605).
18      Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1).
19      Zobacz analogicznie wyrok z dnia 22 września 2011 r., Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605, pkt 28, 29).
20      Zobacz wyrok z dnia 22 września 2011 r., Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605, pkt 30–32).
21      Wyrok z dnia 22 września 2011 r., Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605, pkt 33).
22      Wyrok z dnia 22 września 2011 r., Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605, pkt 35).
23      Zobacz analogicznie wyrok z dnia 22 września 2011 r., Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605, pkt 37).
24      Zobacz wyrok z dnia 22 września 2011 r., Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605, pkt 39 i orzecznictwo tam przytoczone).
25      Wyrok z dnia 22 września 2011 r., Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605, pkt 44). Wyróżnienie własne.
26      Wyrok z dnia 22 września 2011 r., Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605, pkt 47).
27      Wyrok z dnia 22 września 2011 r., Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605, pkt 48).
28      Wyrok z dnia 22 września 2011 r., Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605, pkt 48).
29      Wyrok z dnia 22 września 2011 r. (C‑482/09, EU:C:2011:605).
30      Wyrok z dnia 22 września 2011 r. (C‑482/09, EU:C:2011:605).
31      Dz.U. 2004, L 157, s. 45.
32      Motyw 12 dyrektywy 2008/95.
33      Wyrok z dnia 22 września 2011 r., Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605, pkt 48). Zobacz także pkt 34 tego wyroku i przytoczone tam orzecznictwo.
34      Wyrok z dnia 22 września 2011 r. (C‑482/09, EU:C:2011:605).
35      Zobacz, jednak w zupełnie innym kontekście, wyrok z dnia 16 maja 2000 r., Preston i in. (C‑78/98, EU:C:2000:247, pkt 68).
36      Zobacz wyrok z dnia 8 listopada 2012 r., Evropaïki Dynamiki/Komisja (C‑469/11 P, EU:C:2012:705, pkt 52).
37      Pewność ta może być jedynie względna, dopóki nie zapadnie orzeczenie sądowe co do istoty sprawy, w sytuacji gdy na przykład cofnięcie pozwu jest jeszcze możliwe w toku postępowania.
38      W tym przypadku wszystko będzie zależało od dokonanej przez sąd oceny wszystkich okoliczności sprawy poddanej jego analizie. Na przykład w przypadku powództwa wniesionego z końcem terminu pięciu lat, ale w sytuacji gdy pomiędzy zainteresowanymi stronami od dawna trwały negocjacje lub gdy podjęły one kroki w celu niespornego rozwiązania konfliktu, spóźnione wniesienie powództwa może oczywiście nie być interpretowane jako niedbalstwo właściciela wcześniejszego znaku towarowego.
39      Wśród obszernego orzecznictwa zob. w szczególności wyrok z dnia 7 września 2006 r., Jehle, Weinhaus Kiderlen (C‑489/04, EU:C:2006:527, pkt 36 i przytoczone tam orzecznictwo).
40      Artykuł 9 ust. 1 dyrektywy 2008/95. Artykuł 54 rozporządzenia nr 207/2009 ma podobne brzmienie, jednak nie identyczne.
41      Zobacz postanowienie z dnia 10 marca 2015 r., Rosa dels Vents Assessoria (C‑491/14, EU:C:2015:161, pkt 25).