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Gericht: BGH 1. Zivilsenat
Entscheidungsname: Papierspender
Entscheidungsdatum: 07.10.2020
Rechtskraft: ja
Aktenzeichen: I ZR 137/19
ECLI: ECLI:DE:BGH:2020:071020UIZR137.19.0
Dokumenttyp: Urteil
Quelle:
Normen: Art 8 Abs 1 EGV 6/2002, § 286 ZPO
Zitiervorschlag: BGH, Urteil vom 07. Oktober 2020 – I ZR 137/19 –, juris
 
Schutzfähigkeit eines Erzeugnisses als Gemeinschafts-Geschmacksmus-
ter: Beantragung oder Erteilung eines technischen Schutzrechts für dassel-
be Erzeugnis; Prüfung der Merkmale des Erzeugnisses auf die technische
Bedingtheit aufgrund der Patentoffenlegungsschrift; Prüfung der außer-
halb der Patentoffenlegungsschrift liegenden Umstände - Papierspender
Leitsatz
Papierspender
1. Der Schutzfähigkeit eines Erzeugnisses als (Gemeinschafts-)Geschmacksmuster steht es
nicht entgegen, dass für dasselbe Erzeugnis ein technisches Schutzrecht beantragt oder er-
teilt wurde (Fortführung von BGH, Urteil vom 9. Februar 1966 - Ib ZR 13/64, GRUR 1966, 681,
683 [juris Rn. 31] - Laternenflasche).(Rn.24)
2. Die Ansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen der Patentoffenlegungsschrift für ein Er-
zeugnis zählen zu den für den Einzelfall maßgeblichen objektiven Umständen, die nach der
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH, Urteil vom 8. März 2018 -
C-395/16, GRUR 2018, 612 Rn. 38 = WRP 2018, 546 - DOCERAM) bei der gemäß Art. 8 Abs. 1
der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (GGV) vorzuneh-
menden Prüfung zu würdigen sind, ob Erscheinungsmerkmale ausschließlich durch die techni-
sche Funktion des Erzeugnisses bedingt sind. Die Patentoffenlegungsschrift kann Aufschluss
darüber geben, welche Merkmale des Erzeugnisses die dem Patent zugrundeliegende techni-
sche Lehre verwirklichen und daher zumindest auch technisch bedingt sind.(Rn.25)
3. Jedoch erlaubt das Fehlen von Erwägungen zur visuellen Erscheinung des Erzeugnisses in
einer Patentoffenlegungsschrift für sich genommen genauso wenig den Schluss auf die aus-
schließlich technische Bedingtheit eines Erscheinungsmerkmals wie das Vorhandensein von
Erwägungen zu dessen technischer Funktion. Vielmehr ist in beiden Fällen zu prüfen, ob au-
ßerhalb der Patentoffenlegungsschrift liegende Umstände auf eine visuelle Bedingtheit des
betreffenden Erscheinungsmerkmals hindeuten.(Rn.28)
Fundstellen
NSW Verordnung (EG) Nr. 6/2002 Art. 8 (BGH-intern)
WRP 2021, 196-201 (Leitsatz und Gründe)
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MittdtschPatAnw 2021, 86-91 (Leitsatz und Gründe)
Verfahrensgang
vorgehend OLG Düsseldorf, 27. Juni 2019, I-20 U 98/17
vorgehend LG Düsseldorf, 18. Mai 2017, 37 O 79/16 (Kart)
Diese Entscheidung zitiert
Rechtsprechung
Anschluss EuGH 2. Kammer, 8. März 2018, C-395/16
Fortführung BGH 1. Zivilsenat, 9. Februar 1966, Ib ZR 13/64
 
Tenor
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts
Düsseldorf vom 27. Juni 2019 aufgehoben.
Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Re-
vision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand
1 Die Parteien vertreiben Verpackungspapiere mit dazu passenden Spendern, die zugleich
als Halterung für die eingelegte Papierrolle dienen.
2 Die Klägerin ist Marktführerin hinsichtlich manuell betriebener Füllsysteme mit einem
Marktanteil von annähernd 90% in Deutschland und von 70% in Europa. Sie ist unter an-
derem Inhaberin des Gemeinschaftsgeschmacksmusters Nr. 001344022-0006 (nachfol-
gend: Klagemuster) mit den nachfolgend eingeblendeten drei Ansichten
und des Europäischen Patents Nr. 2 897 793 für einen solchen Spender. Sie vertreibt das
nach dem Klagemuster gefertigte Produkt "S.        ":
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3 Die Beklagte vertrieb ein Konkurrenzprodukt unter dem Namen "C.    ". Die Klägerin hat
die Beklagte deswegen aus dem Klagemuster auf Unterlassung, Auskunftserteilung und
Rechnungslegung sowie Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht in Anspruch genom-
men. Die Beklagte hat widerklagend beantragt, das Klagemuster für nichtig zu erklä-
ren. In der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht hat die Beklagte den Unter-
lassungsanspruch der Klägerin anerkannt. Durch Teilanerkenntnis- und Schlussurteil hat
das Landgericht der Klage stattgegeben und die Widerklage abgewiesen. Auf die gegen
den streitigen Teil des landgerichtlichen Urteils gerichtete Berufung der Beklagten hat
das Berufungsgericht das landgerichtliche Urteil abgeändert und die Klage im Umfang
der Anfechtung des erstinstanzlichen Urteils abgewiesen sowie der Widerklage stattge-
geben.
4 Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt,
erstrebt die Klägerin die Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils.
Entscheidungsgründe
5 A. Das Berufungsgericht hat die Klage als unbegründet und die Widerklage als begrün-
det angesehen. Hierzu hat es ausgeführt, das Klagemuster, auf das die Klägerin ihre An-
sprüche stütze, sei für nichtig zu erklären. Es sei durch sechs Merkmale geprägt, die al-
le ausschließlich technisch bedingt seien. Durch die Darstellung des Papierspenders in
der Werbung ergebe sich keine andere Bewertung. Unerheblich sei auch, dass es gang-
bare Formalternativen gebe. Da das Klagemuster nichtig sei, stünden der Klägerin die in
der Berufungsinstanz mit der Klage noch geltend gemachten Folgeansprüche unabhän-
gig davon nicht zu, ob diese sich nach deutschem oder niederländischem Recht richte-
ten.
6 B. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung
des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsge-
richt.
7 I. Die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte, die auch unter Geltung des § 545
Abs. 2 ZPO in der Revisionsinstanz von Amts wegen zu prüfen ist, folgt jedenfalls aus
Art. 82 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 über das Gemeinschaftsge-
schmacksmuster (GGV) in Verbindung mit Art. 68 Abs. 2, Art. 26 Abs. 1 Satz 1 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1215/2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung
und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Brüssel-Ia-VO), weil
sich die Beklagte auf das Verfahren vor den deutschen Gerichten rügelos eingelassen
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hat (vgl. BGH, Urteil vom 26. Juli 2018 - I ZR 226/14, GRUR 2018, 1246 Rn. 20 und 24 f.
= WRP 2019, 82 - Kraftfahrzeugfelgen II).
8 II. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann dem Klagemuster die
Schutzfähigkeit nicht abgesprochen werden.
9 1. Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster besteht nach Art. 8 Abs. 1 GGV nicht an Er-
scheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die ausschließlich durch dessen technische
Funktion bedingt sind. Erfüllt das Gemeinschaftsgeschmacksmuster die Vorausset-
zungen der Art. 4 bis 9 GGV nicht, kann es gemäß Art. 24 Abs. 1 Fall 2, Art. 25 Abs. 1
Buchst. b GGV auf Widerklage im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt werden. Mit
Blick auf den Schutzausschlussgrund des Art. 8 Abs. 1 GGV setzt dies voraus, dass al-
le für den Gesamteindruck des Erzeugnisses bedeutsamen Erscheinungsmerkmale aus-
schließlich durch dessen technische Funktion bedingt sind (vgl. BeckOK.Designrecht/
Thiele, 5. Edition [Stand 15. August 2020], Art. 8 GGV Rn. 31; Ruhl in Ruhl/Tolkmitt, Ge-
meinschaftsgeschmacksmuster, 3. Aufl., Art. 8 Rn. 37 und 81; zu § 3 Nr. 1 DesignG vgl.
Eichmann/Jestaedt in Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser, DesignG GGV, 6. Aufl., § 3 DesignG
Rn. 7).
10 a) Nach der Rechtsprechung des Gerichthofs der Europäischen Union ist für die bei An-
wendung des Art. 8 Abs. 1 GGV vorzunehmende Beurteilung, ob Erscheinungsmerkma-
le eines Erzeugnisses ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt sind, zu
ermitteln, ob diese Funktion der einzige diese Merkmale bestimmende Faktor ist (EuGH,
Urteil vom 8. März 2018 - C-395/16, GRUR 2018, 612 Rn. 32 = WRP 2018, 546 - DO-
CERAM). Die Vorschrift schließt den geschmacksmusterrechtlichen Schutz für Erschei-
nungsmerkmale eines Erzeugnisses aus, wenn Erwägungen anderer Art als das Erforder-
nis, dass dieses Erzeugnis seine technische Funktion erfüllt, insbesondere solche, die mit
der visuellen Erscheinung zusammenhängen, bei der Entscheidung für diese Merkma-
le keine Rolle gespielt haben, und zwar auch dann, wenn es andere Geschmacksmuster
gibt, mit denen sich dieselbe Funktion erfüllen lässt (EuGH, GRUR 2018, 612 Rn. 31 - DO-
CERAM). Genügte bereits die Existenz solcher alternativer Geschmacksmuster, um ei-
nen Schutzausschluss nach Art. 8 Abs. 1 GGV zu verneinen, könnte ein Wirtschaftsteil-
nehmer mehrere denkbare Formen eines Erzeugnisses, das ausschließlich durch dessen
technische Funktion bedingte Erscheinungsmerkmale aufweist, als Gemeinschaftsge-
schmacksmuster eintragen lassen und von einem aus praktischer Sicht ausschließlichen
Schutz, der einem Patentschutz gleichkäme, profitieren, ohne den für die Erlangung ei-
nes Patents geltenden Voraussetzungen zu unterliegen. Zudem könnte dies Konkurren-
ten daran hindern, ein Erzeugnis mit bestimmten funktionellen Merkmalen anzubieten,
oder würde die möglichen technischen Lösungen einschränken (vgl. EuGH, GRUR 2018,
612 Rn. 30 - DOCERAM unter Bezugnahme auf die Schlussanträge des Generalanwalts,
BeckRS 2017, 128452 Rn. 40 f. - DOCERAM).
11 Der Gerichtshof der Europäischen Union hat darüber hinaus entschieden, dass das na-
tionale Gericht für die Beurteilung der Frage, ob die fraglichen Erscheinungsmerkmale
eines Erzeugnisses im Sinne dieser Vorschrift ausschließlich durch dessen technische
Funktion bedingt sind, alle objektiven maßgeblichen Umstände des Einzelfalls zu wür-
digen hat, und es insoweit nicht auf die Sicht eines "objektiven Beobachters" ankommt
(EuGH, GRUR 2018, 612 Rn. 38 - DOCERAM). Die Beurteilung ist insbesondere mit Blick
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auf das fragliche Geschmacksmuster, auf die objektiven Umstände, aus denen die Moti-
ve für die Wahl der Erscheinungsmerkmale des betreffenden Erzeugnisses deutlich wer-
den, auf Informationen über dessen Verwendung oder auch auf das Bestehen alternati-
ver Geschmacksmuster, mit denen sich dieselbe technische Funktion erfüllen lässt, vor-
zunehmen, soweit für diese Umstände, Informationen oder Alternativen tragfähige Be-
weise vorliegen (EuGH, GRUR 2018, 612 Rn. 37 - DOCERAM unter Bezugnahme auf die
Schlussanträge des Generalanwalts, BeckRS 2017, 128452 Rn. 66 f. - DOCERAM).
12 b) Von diesen Grundsätzen ist das Berufungsgericht im Wesentlichen ausgegangen, hat
aber ergänzend ausgeführt, es komme darauf an, ob die Erscheinungsmerkmale des
fraglichen Erzeugnisses bei objektiver Beurteilung nur mit dem Ziel gewählt worden sei-
en, dass dieses Erzeugnis eine bestimmte technische Funktion erfüllen solle, oder ob ih-
nen ein "ästhetischer Überschuss" zukomme (ähnlich schon OLG Frankfurt, GRUR 2019,
67 [juris Rn. 80]). Insoweit ist klarzustellen, dass auf einen "ästhetischen Überschuss"
schon deswegen nicht abgestellt werden kann, weil ein ästhetischer Gehalt nicht zu den
Schutzvoraussetzungen eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters gehört (vgl. EuGH,
GRUR 2018, 612 Rn. 37 - DOCERAM unter Bezugnahme auf Erwägungsgrund 10 Satz 2
GGV; ebenso Ruhl in Ruhl/Tolkmitt aaO Art. 8 Rn. 34). Nach dem genannten Maßstab
kommt es lediglich darauf an, ob Erwägungen anderer Art als das Erfordernis, dass das
Erzeugnis seine technische Funktion erfüllt, insbesondere solche, die mit der visuellen
Erscheinung zusammenhängen, bei der Entscheidung für die Erscheinungsmerkmale ei-
nes Erzeugnisses keine Rolle gespielt haben.
13 2. Das Berufungsgericht hat angenommen, das Klagemuster sei durch sechs Merkmale
geprägt, und zwar
(1) eine teilzylindrisch geformte Papieraufnahmeschale,
(2) die jeweils in der Mitte der Längskanten über einen geschwungenen Absatz
verfüge;
(3) an die Papieraufnahmeschale schließe sich - verbunden über zwei Bajonett-
verschlüsse - ein kegelstumpfförmiger Haltetrichter an;
(4) der kegelstumpfförmige Haltetrichter definiere an seinem schmalen Ende ei-
ne runde Abgabeöffnung, an die sich ein sehr kurzes Rohrstück wie ein Flansch
anschließe;
(5) an der Außenseite der Papieraufnahmeschale befinde sich ein Montage-
flansch, bestehend aus einem an der Aufnahmeschale angebrachten, trapezför-
migen Verbindungsstück und einem Gegenstück in der Form eines dreieckigen
Prismas;
(6) einen hochgezogenen Rand am hinteren Ende der Papieraufnahmeschale.
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14 Der Gesamteindruck des Klagemusters werde durch die Kombination dieser Merkmale
bestimmt, die indes sämtlich als ausschließlich technisch bedingt zu beurteilen seien.
15 Ein Indiz hierfür sei bereits, dass die Merkmale zugleich Bestandteile des von der Kläge-
rin beanspruchten Europäischen Patents Nr. 2 897 793 seien; sie würden aus den Zeich-
nungen der Patentschrift ersichtlich und hinsichtlich ihrer technischen Funktion in der
Beschreibung erläutert. Gemäß der Offenlegungsschrift biete die teilzylindrisch geform-
te Papieraufnahmeschale (Merkmal 1) der Papierrolle optimalen Halt und ermögliche
ein unkompliziertes Befüllen. Der geschwungene Absatz (Merkmal 2) sei ebenfalls aus-
schließlich technisch bedingt; er diene dazu, die Rolle beim Einlegen besser greifen zu
können. Gleiches gelte für den kegelstumpfförmigen Haltetrichter mit seiner runden Aus-
gabeöffnung (Merkmal 3 und 4): Die Kegelform sei nach den Angaben in der Offenle-
gungsschrift besonders einfach herzustellen und ermögliche eine Führung der Material-
bahn zur Ausgabeöffnung. Die kreisrunde Ausgabeöffnung erlaube ein Abreißen in jede
Richtung. Die Gestaltung solle zudem die Verletzungsgefahr verringern. Die Verbindung
des kegelstumpfförmigen Haltetrichters mit der Aufnahmeschale über Bajonettverschlüs-
se habe - was auf der Hand liege - ausschließlich technische Gründe. Dasselbe gelte für
den Montageflansch (Merkmal 5), der ausschließlich die Funktion habe, den Dispenser an
einer Aufhängevorrichtung zu befestigen und drehen zu können; eine ästhetische Wir-
kung sei nicht ersichtlich. Schließlich habe auch der hochgezogene Rand am hinteren
Ende der Papieraufnahmeschale (Merkmal 6) ausweislich der Offenlegungsschrift aus-
schließlich eine technische Funktion; er diene dazu, die eingelegte Papierrolle am Her-
ausrutschen zu hindern, wenn die Vorrichtung über den Montageflansch in eine rückwär-
tige Position verkippt werde.
16 Keine andere Bewertung ergebe sich durch die Darstellung des Papierspenders in der
Werbung. Es liege bereits fern, dass die Abnehmer der Klägerin an einer ästhetisch an-
spruchsvollen Gestaltung der Packplätze interessiert seien. Die technische Funktionali-
tät komme auch in den von der Klägerin vorgelegten Werbeprospekten zum Ausdruck,
die nicht auf eine ansprechende Gestaltung Bezug nähmen, sondern sich allein mit den
technischen Vorteilen befassten.
17 Unerheblich sei auch, dass es gangbare Formalternativen gebe. Soweit sie die gleiche
technische Lösung verfolgten, sei festzuhalten, dass sich die Klägerin eine Vielzahl von
denkbaren Gestaltungsformen als Muster habe schützen lassen. Ein derartiges Vorgehen
sei Veranlassung für den Gerichtshof der Europäischen Union gewesen, das Vorhanden-
sein von Gestaltungsalternativen allein als nicht ausreichend zu betrachten. Soweit die
Klägerin auf Produkte von Mitbewerbern verweise, könne nicht festgestellt werden, dass
diese die gleiche technische Lösung verwirklichten.
18 3. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand.
19 a) Die Feststellungen des Berufungsgerichts zu den für den Gesamteindruck bedeutsa-
men Erscheinungsmerkmalen des Klagemusters, die im Wesentlichen auf dem Vortrag
der Klägerin beruhen, lassen keinen Rechtsfehler erkennen und werden von der Revision
auch nicht angegriffen.
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20 b) Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Gesamtwürdigung des Berufungsge-
richts, mit der es einen Schutzausschluss nach Art. 8 Abs. 1 GGV für alle von ihm festge-
stellten Erscheinungsmerkmale des Klagemusters bejaht hat. Das Berufungsgericht hat
der Patentoffenlegungsschrift ein zu großes indizielles Gewicht beigemessen, die weite-
ren von ihm herangezogenen Umstände teilweise rechtsfehlerhaft gewürdigt und dar-
über hinaus nicht sämtliche erheblichen Gesichtspunkte in den Blick genommen.
21 aa) Bei der nach Art. 8 Abs. 1 GGV vorzunehmenden Beurteilung, ob Erscheinungsmerk-
male eines Erzeugnisses nach den für den Einzelfall maßgeblichen objektiven Umstän-
den ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt sind, handelt es sich um ei-
ne tatgerichtliche Würdigung. Sie ist vom Revisionsgericht nur daraufhin überprüfbar, ob
das Tatgericht einen zutreffenden rechtlichen Maßstab zugrunde gelegt, nicht gegen Er-
fahrungssätze oder die Denkgesetze verstoßen und keine wesentlichen Umstände unbe-
rücksichtigt gelassen hat (vgl. zum Markenrecht BGH, Beschluss vom 18. Oktober 2017 -
I ZB 3/17, GRUR 2018, 411 Rn. 27 = WRP 2018, 445 - Traubenzuckertäfelchen).
22 bb) Ohne Erfolg rügt die Revision, das Berufungsgericht habe die Übereinstimmung der
von ihm herausgearbeiteten Erscheinungsmerkmale mit den Angaben in der Offenle-
gungsschrift zu dem Europäischen Patent Nr. 2 897 793 der Klägerin nicht als Indiz in
die bei der Anwendung des Art. 8 Abs. 1 GGV vorzunehmende Gesamtwürdigung zu der
Frage einstellen dürfen, ob Erscheinungsmerkmale des Erzeugnisses der Klägerin aus-
schließlich durch dessen technische Funktion bedingt sind.
23 (1) Die Revision macht geltend, die Irrelevanz der Patentoffenlegungsschrift folge be-
reits daraus, dass ein technisches Schutzrecht nur für eine technische Funktion gewährt
werden könne, nicht aber für eine ästhetische Wirkung. Werde die Ansicht eines Ge-
schmacksmusters als Zeichnung in eine technische Schutzschrift übernommen, erlau-
be das Fehlen ästhetischer Überlegungen in der technischen Schutzschrift nicht den
Schluss, solche hätten bei der Gestaltung des Geschmacksmusters keine Rolle gespielt.
Bei Zeichnungen in technischen Schutzschriften handele es sich regelmäßig um bloße
Ausführungsbeispiele, die nicht einmal zwingend als allgemeinste Gestaltungsform der
jeweiligen technischen Lehre anzusehen seien, sondern lediglich - gegebenenfalls mit ei-
nem zusätzlichen Vorteil verbundene - Möglichkeiten seiner Ausgestaltung aufzeigten.
Ein und  Erzeugnis könne ohne Weiteres zugleich Gegenstand eines technischen Schutz-
rechts und eines Geschmacksmusters sein. Die meisten Erscheinungsmerkmale, denen
eine technische Funktion zukomme, sprächen auch das geschmackliche Empfinden des
Betrachters an.
24 (2) Mit diesen allgemeinen Ausführungen zum Verhältnis zwischen Patent und Ge-
schmacksmuster zeigt die Revision keinen Rechtsfehler des Berufungsgerichts auf. Zwar
weist die Revision zutreffend darauf hin, dass es der Schutzfähigkeit eines Erzeugnisses
als Geschmacksmuster nicht entgegensteht, dass für dasselbe Erzeugnis ein technisches
Schutzrecht beantragt oder erteilt wurde (vgl. BGH, Urteil vom 9. Februar 1966 - Ib ZR
13/64, GRUR 1966, 681, 683 [juris Rn. 31] - Laternenflasche; Ruhl in Ruhl/Tolkmitt aaO
Art. 8 Rn. 54 f.; Jestaedt in Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser aaO Art. 8 GGV Rn. 6; Eich-
mann/Jestaedt in Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser aaO Teil A Rn. 76 und § 3 DesignG Rn.
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8 f.; BeckOK.Designrecht/Thiele aaO Art. 8 GGV Rn. 6). Davon ist allerdings auch das Be-
rufungsgericht nicht ausgegangen. Es hat nicht abstrakt aus dem Vorliegen eines techni-
schen Schutzrechts auf die technische Bedingtheit von Erscheinungsmerkmalen des dem
Geschmacksmuster zugrundeliegenden Erzeugnisses geschlossen, sondern die sechs
von ihm festgestellten Erscheinungsmerkmale konkret mit den Ansprüchen, Beschrei-
bungen und Zeichnungen der Offenlegungsschrift für das Patent der Klägerin verglichen.
25 Dieses Vorgehen des Berufungsgerichts steht grundsätzlich in Einklang mit der Recht-
sprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union, nach der alle für den Einzelfall
maßgeblichen objektiven Umstände zu würdigen sind, um zu klären, ob die Erschei-
nungsmerkmale eines Erzeugnisses unter Art. 8 Abs. 1 GGV fallen. Hierzu gehören auch
die objektiven Umstände, aus denen die Motive für die Wahl der Erscheinungsmerkma-
le des betreffenden Erzeugnisses deutlich werden (vgl. EuGH, GRUR 2018, 612 Rn. 36 f.
- DOCERAM; BeckOK.Designrecht/Thiele aaO Art. 8 GGV Rn. 13). Es geht insoweit nicht
um die Feststellung des subjektiven Entwerferwillens (vgl. Schlussanträge des General-
anwalts, BeckRS 2017, 128452 Rn. 52 f. - DOCERAM; Ruhl in Ruhl/Tolkmitt aaO Art. 8 Rn.
23 f.), sondern um die Feststellung von Umständen, in denen sich dieser nach außen er-
kennbar manifestiert hat. Die Ansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen einer Offen-
legungsschrift sind als objektive Umstände in diesem Sinne grundsätzlich geeignet, weil
sie Aufschluss darüber geben können, welche Merkmale die dem Patent zugrundelie-
gende technische Lehre verwirklichen und daher zumindest auch technisch bedingt sind
(ebenso Jestaedt in Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser aaO Art. 8 GGV Rn. 10; Hackbarth,
GRUR 2018, 614, 615; Brancusi in Hasselblatt, Community Design Regulation, 2. Aufl.,
Art. 8 Rn. 55; aA Ruhl in Ruhl/Tolkmitt aaO Art. 8 Rn. 54 f.; zu § 3 Nr. 1 DesignG vgl. auch
Eichmann/Jestaedt in Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser aaO § 3 DesignG Rn. 13; vgl. zum
Urheberrecht auch EuGH, Urteil vom 11. Juni 2020 - C-833/18, GRUR 2020, 736 Rn. 36 =
WRP 2020, 1006 - Brompton).
26 cc) Zu Recht beanstandet die Revision allerdings, dass das Berufungsgericht der Paten-
toffenlegung ein zu großes Gewicht beigemessen hat.
27 (1) Die Darlegungs- und Beweislast für einen Schutzausschluss nach Art. 8 Abs. 1 GGV
obliegt der Partei, die sich darauf beruft (vgl. Schlussanträge des Generalanwalts, Beck-
RS 2017, 128452 Fn. 81; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2019, 211 [juris Rn. 102]; Jesta-
edt in Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser aaO Art. 8 GGV Rn. 10; Ruhl in Ruhl/Tolkmitt
aaO Art. 8 Rn. 40 und 80; Hackbarth, GRUR 2018, 614, 615; zu § 3 Nr. 1 DesignG vgl.
Eichmann/Jestaedt in Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser aaO § 3 DesignG Rn. 13; aA wohl
BeckOK.Designrecht/Thiele aaO Art. 8 GGV Rn. 13b). Dies ergibt sich - anders als die Re-
vision meint - nicht bereits aus der Vermutung des Art. 85 Abs. 1 Satz 1 GGV, weil der
hierin geregelte Grundsatz, dass die Gerichte im Verfahren der Verletzungsklage von der
Rechtsgültigkeit des Gemeinschaftsgeschmacksmusters auszugehen haben, durch die
nach Art. 85 Abs. 1 Satz 2 GGV eröffnete Nichtigkeitswiderklage durchbrochen wird (vgl.
Eichmann/Jestaedt in Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser aaO Art. 85 GGV Rn. 2; aA Ruhl in
Ruhl/Tolkmitt aaO Art. 8 Rn. 40 und Art. 85 Rn. 3). So verhält es sich im Streitfall. Unge-
achtet dessen folgt die Darlegungs- und Beweislast der Beklagten und Widerklägerin für
einen Schutzausschluss nach Art. 8 Abs. 1 GGV aus den allgemeinen Grundsätzen.
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28 Es besteht weder ein Erfahrungssatz des Inhalts noch eine tatsächliche Vermutung da-
für, dass mit der visuellen Erscheinung eines Erzeugnisses zusammenhängende Erwä-
gungen keine Rolle bei der Entscheidung für ein Erscheinungsmerkmal gespielt haben,
das ausweislich einer Patentoffenlegungsschrift für dessen technische Funktion erforder-
lich ist. Dies zu beurteilen ist vielmehr eine Frage des Einzelfalls. Angesichts der Aufgabe
der Patentanmeldung, die technische Funktion des Erzeugnisses zu erläutern, sind Erwä-
gungen, die mit der visuellen Erscheinung einzelner Erscheinungsmerkmale zusammen-
hängen, in einer Patentoffenlegungsschrift weder notwendig noch per se ausgeschlossen
(vgl. hierzu auch LG Hamburg, Urteil vom 19. Dezember 2018 - 308 O 120/17, juris Rn.
112). Daher erlaubt das Fehlen von Erwägungen zur visuellen Erscheinung des Erzeug-
nisses in einer Patentoffenlegungsschrift für sich genommen genauso wenig den Schluss
auf die ausschließlich technische Bedingtheit eines Erscheinungsmerkmals wie das Vor-
handensein von Erwägungen zu dessen technischer Funktion. Vielmehr ist in beiden Fäl-
len zu prüfen, ob außerhalb der Patentoffenlegungsschrift liegende objektive Umstände
auf eine visuelle Bedingtheit des betreffenden Erscheinungsmerkmals hindeuten. Inso-
weit kommt eine sekundäre Darlegungslast des Designinhabers für in seiner Sphäre lie-
gende Umstände in Betracht (vgl. allgemein zu deren Voraussetzungen BGH, Urteil vom
19. Mai 2020 - KZR 8/18, juris Rn. 53 - Schienenkartell IV).
29 Die einzelfallbezogene Sichtweise deckt sich auch mit der Rechtsprechung des Gerichts-
hofs der Europäischen Union zur urheberrechtlichen Schutzfähigkeit eines Erzeugnis-
ses. Nach dieser kann das Vorhandensein eines Patents sowie die Wirksamkeit der Form
zur Erreichung des technischen Ergebnisses (nur) dann berücksichtigt werden, wenn es
möglich ist, aufgrund dieser Aspekte die Erwägungen zu Tage zu fördern, die in die Wahl
der Form des betreffenden Erzeugnisses eingeflossen sind. Unabhängig davon ist es Auf-
gabe des Gerichts, alle einschlägigen Aspekte zu berücksichtigen, wie sie bei der Ausge-
staltung des Gegenstands vorlagen (vgl. EuGH, GRUR 2020, 736 Rn. 36 f. - Brompton).
30 (2) Das Berufungsgericht hat unter Verweis auf eine Entscheidung des Oberlandesge-
richts Frankfurt am Main (GRUR 2019, 67 [juris Rn. 80]) ausgeführt, es liege schon fern,
dass bei einer Zeichnung, mit der in dieser Weise die technische Bedeutung einer Vor-
richtung und ihrer Merkmale beschrieben werde, ein "ästhetischer Überschuss" vorliege.
Eine andere Bewertung ergebe sich auch nicht aufgrund der Darstellung des Papierspen-
ders in der Werbung; das Bestehen gangbarer Formalternativen sei unerheblich. Danach
ist das Berufungsgericht unzutreffend von einem Regel-Ausnahme-Verhältnis dergestalt
ausgegangen, dass aus der in einer Patentoffenlegungsschrift enthaltenen technischen
Begründung für ein Erscheinungsmerkmal ein durch andere Umstände zu entkräftendes
Indiz für die ausschließliche technische Bedingtheit des Erscheinungsmerkmals folge.
31 (3) Zudem hat das Berufungsgericht die ausschließlich technische Bedingtheit der sechs
von ihm für relevant erachteten Erscheinungsmerkmale rechtsfehlerhaft bereits auf-
grund der Angaben in der Patentoffenlegungsschrift zu dem streitgegenständlichen Er-
zeugnis bejaht. Die Feststellungen des Berufungsgerichts tragen zwar die Annahme, die-
se Erscheinungsmerkmale seien durch dessen technische Funktion bedingt, nicht aber
die Annahme, sie seien ausschließlich dadurch bedingt. Dies zu prüfen bleibt auch dann
Aufgabe des Gerichts, wenn ein Erscheinungsmerkmal zur Erreichung eines technischen
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Ergebnisses eines Erzeugnisses erforderlich ist (vgl. zum Urheberrecht EuGH, GRUR
2020, 736 Rn. 29 f. - Brompton).
32 Mit der Möglichkeit, dass einzelne Erscheinungsmerkmale des streitgegenständlichen Er-
zeugnisses auch visuell bedingt sein könnten, hat sich das Berufungsgericht jedoch nicht
hinreichend auseinandergesetzt. Das folgt schon daraus, dass sich die weiteren Erwä-
gungen des Berufungsgerichts auf das dem Klagemuster zugrundeliegende Erzeugnis als
Ganzes und nicht auf einzelne Erscheinungsmerkmale desselben beziehen. Der Nichtig-
erklärung steht es bereits entgegen, wenn ein schutzfähiges Erscheinungsmerkmal ver-
bleibt. Darüber hinaus hat das Berufungsgericht nicht im gebotenen Maße auch außer-
halb der Patentoffenlegungsschrift liegende objektive Umstände herangezogen. Insbe-
sondere hätte es prüfen müssen, ob für die in Erscheinungsmerkmal (3) beschriebene
Ausprägung der Papieraufnahmeschale und des kegelstumpfförmigen Haltetrichters als
separate, durch zwei Bajonettverschlüsse verbundene Bauteile auch visuelle Erwägun-
gen eine Rolle gespielt haben, weil sie die im Produkt "S.        " der Klägerin realisierte
zweifarbige Gestaltung ermöglicht. Zudem rügt die Revision mit Recht, dass das Beru-
fungsgericht den Vortrag der Klägerin, die Ansprüche ihres Patents ließen weitgehend of-
fen, wie der sich zur Ausgabeöffnung hin verjüngende Innenwandabschnitt, die Ausgabe-
öffnung, der Befestigungskragen, der Stütz- und der Halteabschnitt sowie der Montage-
flansch gestaltet, angeordnet und proportioniert werden, nicht bei seiner Entscheidung
berücksichtigt hat.
33 dd) Entgegen der Auffassung der Revision lässt die Würdigung der im Rechtsstreit vorge-
legten Werbung für das Produkt "S.       " durch das Berufungsgericht keinen Rechtsfeh-
ler erkennen.
34 (1) Die Werbung für das Erzeugnis stellt grundsätzlich einen im Rahmen der Gesamtwür-
digung nach Art. 8 Abs. 1 GGV berücksichtigungsfähigen Umstand dar (ebenso Jestaedt
in Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser aaO Art. 8 GGV Rn. 10; Hackbarth, GRUR 2018, 614,
615; zu § 3 Nr. 1 DesignG vgl. Eichmann/Jestaedt in Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser aaO
§ 3 DesignG Rn. 13). Ebenso können die Markterwartungen für das Erzeugnis einbezogen
werden (vgl. Ruhl in Ruhl/Tolkmitt aaO Art. 8 Rn. 34), wenn sich hierüber objektivierbare
Feststellungen treffen lassen.
35 (2) Die Revision hat insoweit keinen Rechtsfehler des Berufungsgerichts aufgezeigt.
36 Zwar kommt es - anders als das Berufungsgericht gemeint hat - nicht darauf an, ob die
Abnehmer der Klägerin an einer ästhetisch anspruchsvollen Gestaltung der Packplätze
interessiert sind (vgl. hierzu bereits Rn. 12). Die Revision macht jedoch nicht konkret gel-
tend, dass das Berufungsgericht die Schutzfähigkeit des Gemeinschaftsgeschmacksmus-
ters der Klägerin von einem ästhetischen Gehalt ihres Erzeugnisses abhängig gemacht
und hierfür auf die Sicht ihrer Abnehmer abgestellt habe.
37 Mit ihrem Vorbringen, die in der Werbung mit dem Slogan "Verwandeln Sie Ihren Pack-
platz in eine Wohlfühloase" verbundene Bildsprache solle ersichtlich auch den ästhe-
tisch-geschmacklichen Sinn des Betrachters ansprechen, dringt die Revision nicht durch.
Hiermit versucht sie lediglich, die Würdigung des Berufungsgerichts, die Klägerin bewer-
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be ihre Produktgestaltung ausschließlich mit deren technischen Vorteilen, in revisions-
rechtlich unzulässiger Weise durch ihre eigene zu ersetzen, ohne dabei einen Rechtsfeh-
ler des Berufungsgerichts aufzuzeigen.
38 ee) Die Begründung, mit der das Berufungsgericht das Bestehen alternativer Gestal-
tungsformen, mit denen sich dieselbe technische Funktion erfüllen lässt wie mit nach
dem Klagemuster ausgeführten Erzeugnissen, nicht zu Gunsten der Klägerin in der Ge-
samtwürdigung berücksichtigt hat, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
39 (1) Das Bestehen alternativer Geschmacksmuster, mit denen sich dieselbe technische
Funktion erfüllen lässt, stellt nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäi-
schen Union grundsätzlich einen berücksichtigungsfähigen Umstand im Rahmen der
nach Art. 8 Abs. 1 GGV vorzunehmenden Gesamtabwägung dar (vgl. EuGH, GRUR 2018,
612 Rn. 37 - DOCERAM). Lediglich für sich genommen reicht die Existenz alternativer Ge-
schmacksmuster nicht aus, um die Anwendung des Art. 8 Abs. 1 GGV auszuschließen
(vgl. EuGH, GRUR 2018, 612 Rn. 30 - DOCERAM). Danach durfte das Berufungsgericht
den Umstand, dass die Klägerin über eine Reihe von Mustern für alternative Gestaltungs-
formen verfügt, mit denen sich dieselbe technische Funktion verfolgen lässt wie mit ei-
nem nach dem Klagemuster ausgeführten Erzeugnis, nicht außer Betracht lassen.
40 (2) Ebenfalls rechtsfehlerhaft ist die Begründung, mit der das Berufungsgericht die von
der Klägerin dargelegten Produkte von Mitbewerbern nicht in die Gesamtwürdigung ein-
bezogen hat. Das Berufungsgericht hat darauf abgestellt, dass diese nicht "die gleiche
technische Lösung" verwirklichten; dagegen spreche auch, dass in diesem Fall für eine
Patentierung kein Raum gewesen wäre. Eine Bestimmung der technischen Funktion, die
sich mit nach dem Klagemuster gestalteten Gegenständen erfüllen lässt, hat das Beru-
fungsgericht in diesem Rahmen jedoch nicht vorgenommen. Der Begriff der technischen
Funktion eines Erzeugnisses im Sinne des Art. 8 Abs. 1 GGV ist tendenziell weit zu ver-
stehen und nicht notwendigerweise deckungsgleich mit der durch ein Patent geschütz-
ten technischen Lehre (vgl. Ruhl in Ruhl/Tolkmitt aaO Art. 8 Rn. 19; allgemein zum Be-
griff "technische Funktion" auch Brancusi in Hasselblatt aaO Art. 8 Rn. 18 bis 25; Eich-
mann/Jestaedt in Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser aaO § 3 DesignG Rn. 13).
41 III. Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV
ist nicht veranlasst (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 - 283/81, Slg. 1982, 3415 Rn.
21 = NJW 1983, 1257 - Cilfit u.a.; Urteil vom 1. Oktober 2015 - C-452/14, GRUR Int. 2015,
1152 Rn. 43 - Doc Generici, mwN). Im Streitfall stellt sich keine entscheidungserhebliche
Frage zur Auslegung des Unionsrechts, die nicht bereits durch die Rechtsprechung des
Gerichtshofs geklärt oder nicht zweifelsfrei zu beantworten ist. Die Feststellung und Wür-
digung der tatsächlichen Umstände, die für die Prüfung des Schutzausschlusses nach
Art. 8 Abs. 1 GGV bedeutsam sind, obliegt den nationalen Gerichten (vgl. EuGH, GRUR
2018, 612 Rn. 36 - DOCERAM).
42 C. Danach ist das angefochtene Urteil aufzuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO). Da die Sache
nicht zur Endentscheidung reif ist, ist sie zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch
über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1
Satz 1 ZPO). Im wiedereröffneten Berufungsverfahren wird das Berufungsgericht die im
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Rahmen des Art. 8 Abs. 1 GGV gebotene Gesamtwürdigung, ob die Erscheinungsmerk-
male des dem Klagemuster zugrundeliegenden Erzeugnisses ausschließlich durch des-
sen technische Funktion bedingt sind, für jedes der von ihm festgestellten Erscheinungs-
merkmale unter Beachtung der vorstehenden Ausführungen neu vorzunehmen haben.
Koch             Schaffert             Pohl   
       Schmaltz             Odörfer