61994C0313
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. F. G. JACOBS
presentadas el 6 de junio de 1996 (
*1
)
1.
En el presente asunto, remitido por el Tribunale di Chiavari, los problemas precisos sobre los que el Tribunal de Justicia debe pronunciarse no se ven inmediatamente. Señalaré que la cuestión que ha de ser resuelta por el Tribunal de Justicia es si la comercialización de productos importados de un Estado miembro y en los que figura una marca válida en ese Estado puede ser legalmente prohibida por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro en el que otro órgano jurisdiccional ha declarado la caducidad de una marca idéntica por la razón de que puede inducir a error y ha prohibido al titular de la marca utilizarla. En particular, es preciso pronunciarse sobre si la comercialización de tales productos por un comerciante puede prohibirse por el único motivo de que daría lugar a una distorsión ilegal de la competencia en perjuicio de otro operador económico que, debido a la caducidad de la marca, no puede obtener de su titular en el segundo Estado miembro productos que lleven dicha marca.
2.
La marca en cuestión es «Cotonelle» (y su variante «Cottonelle») que el grupo Scott ha registrado en muchos Estados miembros para papel higiénico y pañuelos de papel. En tres países (Francia, España e Italia), competidores del grupo Scott impugnaron la validez de dicha marca basándose en que puede inducir a error a los consumidores haciéndoles creer que esos productos están hechos de algodón, materia que no contienen en realidad. Hasta ahora, los órganos jurisdiccionales franceses y españoles se han negado a invalidar dicha marca. En cambio, en Italia, la Corte d'appello di Milano invalidó dos variantes de la marca mediante sentencia de 1 de octubre de 1993 por el motivo de que pueden inducir a error al consumidor. La Corte d'appello declaró también que el uso de la referida marca por el grupo Scott constituía una competencia desleal y adoptó una resolución que prohibía dicho uso. Cuando se debatieron las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia en el presente asunto, aún estaba pendiente ante la Corte di cassazione un recurso de apelación interpuesto por el grupo Scott contra la sentencia mencionada.
3.
Tras la sentencia de la Corte d'appello di Milano, el grupo Scott dejó de comercializar en Italia productos con la marca «Cotonelle».
4.
La sociedad Fratelli Graffione (en lo sucesivo, «Graffione») es un distribuidor mayorista establecido en Liguria. Después de octubre de 1993, Graffione estimó, como consecuencia de la prohibición dictada por la Corte d'appello di Milano, que ya no podía suministrar productos de la marca «Cotone-Ile» a sus clientes. En determinado momento de 1994, Graffione descubrió que unos productos que llevaban la marca «Cottonelle» estaban en venta en un supermercado de Gattorna (provincia de Genova) que pertenecía a la sociedad Fransa Discount, del Sr. Giorgio Lubiano (en lo sucesivo, «Fransa»). Graffione alegó que la venta de los productos en cuestión constituía un acto de competencia desleal y perjudicaba a su reputación, ya que había informado a los clientes de que los productos de la marca «Cotonelle» ya no podían venderse en Italia. Graffione solicitó al Tribunale di Chiavari que dictara una orden por la que prohibiera a Fransa vender productos de la marca «Cottonelle» en su supermercado.
5.
En su defensa, Fransa expuso que los productos de que se trata se fabricaban en Francia, donde la marca «Cottonelle» no había sido invalidada. Mantuvo que una orden que le prohibiera vender tales productos en Italia constituiría una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a las importaciones, contraria al artículo 30 del Tratado. Fransa se basó a este respecto, en la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Clinique, (
1
) que se refería a la denominación, que supuestamente podía inducir a error, de un producto importado de Francia en Alemania, sentencia en que el Tribunal de Justicia declaró que el uso de la denominación en cuestión no podía prohibirse como engañoso. Fransa invocó también la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (
2
) (en lo sucesivo, «Directiva sobre las marcas» o simplemente «Directiva»).
6.
El recurso interpuesto por Graffione fue desestimado por un Juez único del Tribunale di Chiavari. Graffione apeló contra esa decisión ante el mismo órgano jurisdiccional en pleno, que, mediante resolución de 29 de octubre de 1994, remitió al Tribunal de Justicia, con carácter prejudicial, las cuestiones siguientes:
«1)
¿Deben interpretarse los artículos 30 y 36 en el sentido de que se oponen a una aplicación restrictiva de una disposición nacional de un Estado miembro que prohibe la circulación, en su propio territorio, de un producto procedente de otro Estado miembro en el que dicho producto ha sido legalmente fabricado y lleva legalmente una marca?
2)
¿Debe interpretarse la disposición prevista en la letra b) del apartado 2 del artículo 12 de la Directiva 89/104 en el sentido de que implica la armonización de las disposiciones nacionales en materia de caducidad del derecho, por los motivos indicados en ella, en lo que respecta a los productos comercializados en la Comunidad?
3)
En un caso como el de autos, la disposición mencionada en la segunda cuestión, ¿debe interpretarse a la luz del principio de proporcionalidad, en el sentido de que se opone a una aplicación restrictiva de la normativa nacional de un Estado miembro destinada a impedir la circulación en dicho Estado de un producto legalmente fabricado en otro Estado miembro del cual procede y en el que lleva legalmente una marca?»
Los puntos por resolver
7.
Como ya he indicado, determinar los problemas sobre los que el Tribunal de Justicia debe pronunciarse constituye una dificultad preliminar en el presente asunto. La Comisión señala en sus observaciones escritas que el órgano jurisdiccional nacional no indicó claramente las disposiciones de Derecho nacional en relación con las cuales se solicita una interpretación del Derecho comunitario. La Comisión observa que la petición de decisión prejudicial se hizo en el marco de un procedimiento de urgencia e indica que el contexto normativo y fáctico habría podido definirse con más claridad en un procedimiento ordinario. A este respecto, la Comisión se refiere a la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Telemarsicabruzzo y otros. (
3
) El Gobierno del Reino Unido señala también, en sus observaciones, la dificultad de determinar los problemas en cuestión. Las muy breves observaciones presentadas por el Gobierno italiano no contribuyen a aclarar este problema.
8.
La Comisión observa que el órgano jurisdiccional nacional se interesa principalmente por las normas italianas sobre la competencia desleal y por las consecuencias prácticas de la sentencia de la Corte d'appello di Milano en el ordenamiento jurídico interno de Italia. La Comisión señala que, aun cuando dicha sentencia sea inmediatamente ejecutiva contra el grupo Scott (dado que la Corte d'appello se negó a suspender su ejecución mientras se esperaba la decisión de la Corte di cassazione), la referida sentencia se dictó en un contexto fáctico totalmente diferente al de los procedimientos ante el Tribunale di Chiavari y que no puede invocarse frente a terceros hasta que no adquiera fuerza de cosa juzgada. La Comisión señala también que la propia Corte di cassazione tendría ocasión de pedir una decisión prejudicial sobre la interpretación de la Directiva sobre las marcas y que no sería oportuno responder a cuestiones sobre marcas en esta fase del procedimiento. La Comisión considera que el problema de las marcas es ajeno al procedimiento pendiente ante el Tribunale di Chiavari y cita sentencias en las que el Tribunal de Justicia se negó a responder a cuestiones que eran hipotéticas o que no tenían ninguna relación con el objeto del asunto principal. (
4
) La Comisión estima además que las cuestiones segunda y tercera planteadas por el Tribunal di Chiavari deberían considerarse inadmisibles.
9.
Estoy de acuerdo con la Comisión en la medida en que estimo que no sería adecuado examinar en el presente asunto la validez de las marcas «Cotonelle» y «Cottonelle» (a las que, en lo sucesivo, se hace referencia colectivamente como «Cotonellc») desde el punto de vista del Derecho comunitario. Aunque las partes en el asunto principal hayan presentado observaciones sobre este punto, no es una cuestión que ha planteado el órgano jurisdiccional nacional y del contenido de la resolución de remisión no resulta que se suscite directamente en el procedimiento nacional. Parece que el Tribunale di Chiavari no pide al Tribunal de Justicia que resuelva la cuestión de si la marca puede inducir a error o que interprete el concepto de marca que puede inducir a error, tal como figura en la letra b) del apartado 2 del artículo 12 de la Directiva sobre las marcas. El objetivo de las cuestiones referentes a la Directiva, planteadas por el órgano jurisdiccional nacional, parece ser determinar cuáles son las consecuencias que resultan de la declaración de que una marca puede inducir a error en un Estado miembro, en lo que respecta a los productos importados de otro Estado miembro en el que se ha hecho una declaración en el sentido contrario. No es sorprendente que la cuestión de la validez de la marca no sea un punto directamente controvertido entre las partes, ya que ambas son proveedores, a diferentes niveles de comercialización, de productos que llevan la marca «Cotonellc». Además, el litigio que cuestiona directamente la validez de la marca «Cotonellc» sigue pendiente en Italia en el marco de otro procedimiento del que es parte el titular de la marca y en el que estas cuestiones pueden tratarse directamente. En tales circunstancias, no sería adecuado examinar esta cuestión en el presente procedimiento. Por tanto, no se trata aquí de la interesante cuestión de si el Tribunal de Justicia debe considerar si es posible que la declaración de que una marca puede inducir a error en Italia justifique una prohibición de importación de un Estado miembro en el que no se considera que esa marca puede inducir a error.
10.
No obstante, como ya indicaré, es factible que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre el artículo 30 del Tratado y sobre la Directiva de forma que pueda ayudar al órgano jurisdiccional remitente. Si bien la resolución de remisión no es, como señala la Comisión, un modelo de claridad, sólo procedería declarar su inadmisibilidad si fuese evidente que las cuestiones planteadas en ella no tienen ninguna relación con el objeto del asunto principal, (
5
) o si el contexto normativo y fáctico no hubiera sido suficientemente explicado. (
6
) Ahora bien, no es eso lo que ocurre en el presente asunto. El contexto normativo y fáctico es relativamente simple, como ya he mostrado. Además, los hechos del presente asunto no tienen nada de hipotético o de especialmente inhabitual. Las autoridades nacionales responsables del registro de las marcas y los órganos jurisdiccionales nacionales responsables del mantenimiento o de la caducidad de esas marcas pueden llegar a conclusiones diferentes en lo que se refiere a si una marca determinada puede inducir a error. Es perfectamente posible considerar una situación en la que una marca determinada induzca a error a los consumidores de un Estado miembro y no a los de otro. Como mostró el Abogado General Sr. Gulmann en el asunto Clinique, (
7
) la cuestión depende hasta cierto punto de condiciones lingüísticas, sociales y culturales que pueden variar de un país a otro. La denominación de que se trata en el presente asunto constituye un excelente ejemplo de esta afirmación en lo que respecta al factor lingüístico. La denominación «Cotonelle» podría eventualmente hacer pensar a una persona de lengua inglesa, francesa o italiana que ese producto está hecho de algodón. Sin embargo, es bastante poco probable que tenga el mismo efecto en alguien que sólo comprenda el alemán o el español, ya que las palabras que designan al algodón en esas lenguas son respectivamente «Baumwolle» y «algodón».
11.
Como ya he indicado, la cuestión que el órgano jurisdiccional nacional aparentemente desea ver resuelta es si los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro, en el que una marca ha sido declarada inválida porque puede inducir a error, pueden prohibir la comercialización y la importación de los productos que llevan dicha marca procedentes de otro Estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales han decidido que esa marca no induce a error. En especial, ¿pueden hacerlo por motivos de competencia desleal, es decir, porque un distribuidor que no puede obtener las mercancías que llevan la marca en cuestión directamente del titular de la marca en el Estado miembro en el que se ha declarado su caducidad se vea en desventaja en el ámbito de la competencia respecto a otro distribuidor que importa esos productos de otro Estado miembro en el que la marca sigue siendo válida?
Primera cuestión
12.
El tenor de la primera cuestión planteada al Tribunal de Justicia es algo vago en la medida en que en ella se pregunta simplemente si los artículos 30 y 36 deben interpretarse en el sentido de que «se oponen a una aplicación restrictiva de una disposición nacional» sin especificar la disposición nacional de que se trata. No obstante, parece ser que, como sugiere la Comisión en sus observaciones, la disposición a la que se alude es la normativa italiana en materia de competencia desleal que figura en los artículos 2598 a 2601 del Código Civil, especialmente en el apartado 3 del artículo 2598.
13.
Además, como la Comisión señala también y como resulta de la resolución de remisión, el contexto fáctico del presente asunto es un litigio entre Graffione y Fransa en el que la primera empresa alega que la segunda tiene una ventaja desleal en el ámbito de la competencia al no estar vinculada por la sentencia de la Corte di Milano que, al parecer, sólo vincula al titular de la marca. También se desprende claramente, tanto de la resolución de remisión como de las observaciones de Graffione, que esta ultima no pretende directamente que Fransa deje de comercializar los productos «Cotonellc», por motivos de protección del consumidor, alegando que esa marca puede inducir a error (de hecho, Graffione podía esperar que la sentencia de la Corte d'appello di Milano no sería confirmada en ese punto por la Corte di cassazione). Por tanto, la cuestión fundamental que procede plantearse es si la importación de productos de un Estado miembro A en el que esos productos son legalmente comercializados puede prohibirse por el motivo de que la competencia entre empresas experimenta una distorsión desleal, dado que un mayorista en un Estado miembro Β no puede (por razones de protección del consumidor) comprar directamente los productos en cuestión a su fabricante, mientras que un minorista en el Estado miembro Β puede importar del Estado miembro A los mismo productos con la misma denominación.
14.
Reducida a estos términos, la cuestión debe responderse en sentido negativo. Una restricción de las importaciones sería claramente contraria al Tratado si se basara únicamente en el hecho de que tales circunstancias constituyen una competencia desleal. Es cierto que la protección contra la competencia desleal es uno de los motivos admitidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia denominada «Cassis de Dijon» (
8
) para justificar restricciones a la libre circulación de mercancías. Sin embargo, la simple respuesta que se impone en el presente asunto es que no hay ninguna competencia desleal entre empresas si ambas pueden libremente importar y vender el producto de que se trate. Si, como indica la Comisión, el efecto de la sentencia de la Corte d'appello di Milano — en espera de que la Corte di cassazione se pronuncie sobre el recurso de apelación que le ha sido sometido — era simplemente prohibir que el titular de una marca italiana la utilice y no, en principio, que otros operadores económicos comercialicen productos importados de la marca «Cotonellc», es difícil ver qué justificación podría haber para prohibir que Fransa venda productos importados de la marca «Cotonellc» en las circunstancias del presente asunto, ya que nada parece impedir que también Graffione importe ese producto. Sin que sea necesario entrar en una discusión sobre cuestiones de proporcionalidad, es difícil ver cómo una restricción en las importaciones puede estar justificada por motivos de lealtad comercial simplemente porque una empresa haga uso de las posibilidades que existen en virtud del principio de la libre circulación de mercancías, mientras que otra empresa no las utiliza. Además, la situación no sería diferente aunque Graffione fuese un agente del grupo Scott y, por consiguiente, estuviese vinculado por la sentencia dictada por la Corte d'appello di Milano. Aun en tales circunstancias, Graffione no tendría derecho a prohibir, por el único motivo de existir una distorsión de competencia, a un tercero que no estaba vinculado por la sentencia de la Corte d'appello, importar productos de otro Estado miembro. En este sentido, la distorsión de la competencia es una consideración puramente económica que no puede justificar una restricción de las importaciones ni en virtud del artículo 36 ni para satisfacer exigencias imperativas como las definidas en la sentencia Cassis de Dijon. (
9
)
15.
No obstante, puede ser útil preguntarse si la respuesta sería diferente en el caso de una sentencia definitiva de un órgano jurisdiccional nacional que tuviera el efecto de prohibir toda comercialización en Italia, bajo la marca «Cotonelle», de papel higiénico o de pañuelos de papel no hechos de algodón basándose en que esa denominación induciría a error a los consumidores. Se suscitaría entonces la cuestión de si tal prohibición puede aplicarse a los productos importados de otro Estado miembro en el que no se considere que esa marca puede inducir a error. La aplicación de semejante prohibición contra dichos productos constituiría una restricción de los intercambios entre los Estados miembros y sería contraria al artículo 30 del Tratado, a no ser que estuviera justificada por alguno de los motivos que figuran en el artículo 36 del Tratado o que fuese necesaria para satisfacer alguna de las «exigencias imperativas» reconocidas por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia Cassis de Dijon. (
10
) Estas exigencias imperativas incluyen la protección del consumidor. Así pues, la ejecución, contra productos importados de otro Estado miembro, de una sentencia de un órgano jurisdiccional que prohibe utilizar una marca que se considera que puede inducir a error puede estar justificada por motivos de protección del consumidor, ya que, como he indicado antes, es perfectamente posible que una marca pueda inducir a error en un Estado miembro y no en otro. Sin embargo, cualquier prohibición de este tipo debe ser conforme al principio de proporcionalidad, en el sentido de que tendría que ser imposible proteger suficientemente a los consumidores por otros medios — como por ejemplo en el presente asunto, mediante una etiqueta que precise que el referido producto no contiene en realidad algodón. Naturalmente, este enfoque no implica ninguna consideración, en un sentido o en otro, sobre la supuesta capacidad de inducir a error de la denominación «Cotonelle».
16.
En conclusión, no obstante, la acción de Graffione contra Fransa no parece basarse directamente en consideraciones relativas a la protección del consumidor, sino más bien en el hecho de que se produciría una distorsión desleal de la competencia, en perjuicio de Graffione, si Fransa estuviese autorizada a vender en Italia productos de la marca «Cotonelle» importados de Francia, cuando Graffione no puede comercializar productos de la marca «Cotonelle» suministrados por el titular de la marca italiana. Por las razones antes mencionadas, este argumento no puede justificar una prohibición de las importaciones.
Cuestiones segunda y tercera
17.
Estas dos cuestiones se refieren a la interpretación de la Directiva sobre las marcas. El objetivo de esta Directiva es armonizar las legislaciones de los Estados miembros sobre las marcas de modo que se supriman las «disparidades que pueden obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de los servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común». (
11
) No obstante, la Directiva no efectúa una armonización completa de la legislación en materia de marcas, puesto que el Consejo consideró que era insuficiente limitar la aproximación «a las disposiciones nacionales que tengan mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior». (
12
) Los autores de la Directiva reconocieron expresamente que los Estados miembros conservan la facultad de determinar los efectos de la caducidad o de la nulidad de las marcas (
13
) y que la Directiva no excluye la aplicación a las marcas de disposiciones del Derecho de los Estados miembros ajenas al Derecho de marcas, como las disposiciones sobre competencia desleal, la responsabilidad civil o la protección de los consumidores. (
14
)
18.
Dos disposiciones de la Directiva tratan del problema de las marcas que inducen a error. La letra g) del apartado 1 del artículo 3 dispone que a las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio, se les denegará el registro o, si están registradas, podrá declararse su nulidad. La letra b) del apartado 2 del artículo 12 dispone que podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro, pueda, a consecuencia del uso realizado por el titular de la marca o con su consentimiento, inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios para los que esté registrada. Los Estados miembros tenían que adoptar las medidas legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva, a más tardar, el 31 de diciembre de 1992. (
15
)
19.
El punto importante que debe señalarse es que la caducidad de una marca, con arreglo a la letra b) del apartado 2 del artículo 12 de la Directiva, o la denegación, de entrada, de registrar una marca, con arreglo a la letra g) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva, no significa necesariamente que la marca no pueda ser utilizada. La única consecuencia que resulta automáticamente de tal decisión es que el titular de la marca (o quien solicite el registro de una marca) no tiene un derecho exclusivo a utilizarla. La indicación que figura en el quinto considerando de la Directiva, según la cual los Estados miembros conservan la facultad de determinar los efectos de la caducidad o de la nulidad de las marcas, muestra claramente que la Directiva deja al Derecho nacional la función de determinar si, en el caso de que haya una denegación de protección de la marca porque ésta puede inducir a error, debe prohibirse de manera general la utilización de dicha marca.
20.
De ello resulta que, cuando un órgano jurisdiccional nacional ha declarado la caducidad de una marca, la Directiva no obliga a los demás órganos jurisdiccionales nacionales a prohibir el uso de la marca por motivos de protección del consumidor, pero tampoco se opone a tal prohibición.
Conclusión
21.
En consecuencia, opino que las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia con carácter prejudicial por el Tribunal di Chiavari deben responderse de la siguiente manera:
«Cuando el órgano jurisdiccional de un Estado miembro ha declarado la caducidad de una marca porque ésta puede inducir a error a los consumidores sobre la naturaleza de los productos y ha prohibido la utilización de dicha marca, una decisión de otro órgano jurisdiccional del mismo Estado miembro que prohiba, por motivos de protección del consumidor, la venta de productos que lleven la misma marca, importados de otro Estado miembro, en el que la referida marca es válida, puede, en determinadas circunstancias, ser compatible con el artículo 30 del Tratado y no es incompatible con la letra b) del apartado 2 del artículo 12 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo.
No obstante, cuando la decisión judicial por la que se declara la caducidad de una marca vincule únicamente a su titular y no tenga por efecto prohibir a otras personas vender productos con esa marca que hayan sido importados de otro Estado miembro, una decisión de otro órgano jurisdiccional que prohiba la venta de tales productos debido a que constituyen una competencia desleal en perjuicio de una empresa a la que la decisión judicial por la que se declara la caducidad de la marca impide obtener productos directamente de su titular, pero no obtener de otro Estado miembro productos que llevan dicha marca, equivale a una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa, en el sentido del artículo 30 del Tratado, y no puede justificarse invocando razones de lealtad comercial.»
(
*1
)	Lengua original: inglés.
(
1
)	Sentencia de 2 de febrero de 1994, Verband Sozialer Wettbewerb (C-315/92, Rec. p. I-317).
(
2
)	DO 1989, L 40, p. 1.
(
3
)	Sentencia de 26 de enero de 1993 (asuntos acumulados (C-320/90, C-321/90 y C-322/90, Rec. p. I-393), apartado 6.
(
4
)	Sentencias de 16 de junio de 1981, Salonia (126/80, Ree. p. 1563), y de 16 de julio de 1992, Lourenço Dias (C-343/90, Rcc. p. I-4673).
(
5
)	Véase la sentencia Salonia, citada en la nota 4.
(
6
)	Véase la sentencia Telemarsicabruzzo y otros, citada en la nota 3.
(
7
)	Citado en la nota 1.
(
8
)	Sentencia de 20 de febrero de 1979, Rewe Zentral (120/78, Rec. p. 649); véase, en lo que respecta a la protección contra la competencia desleal, Peter Oliver, Free Movement of Goods in the European Community, 3.2 ed., Londres, 1996, Sweet & Maxwell, pp. 237 y ss.
(
9
)	Véase Oliver, citado en la nota 8, p. 190, así como las conclusiones del Abogado General Sir Gordon Slynn en el asunto en el que recayó la sentencia de 26 de noviembre de 1985, Miro (182/84, Ree. p. 3731); véase también la sentencia de 22 de enero de 1981, Dansk Supermarked (58/80, Rec. p. 181), apartado 16.
(
10
)	Citada en la nota 8.
(
11
)	Primer considerando de la Directiva.
(
12
)	Tercer considerando de la Directiva.
(
13
)	Quinto considerando de la Directiva.
(
14
)	Sexto considerando de la Directiva.
(
15
)	Apartado 2 del artículo 16 de la Directiva, en relación con el artículo 1 de la Decisión 92/10/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1991 (DO 1992, L 6, p. 35).