62024CJ0168
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção)
18 de dezembro de 2025 (
*1
)
«Reenvio prejudicial — Marcas — Diretiva 2008/95/CE — Artigo 12.o, n.o 2, alínea b) — Diretiva (UE) 2015/2436 — Artigo 20.o, alínea b) — Causas de extinção de uma marca — Risco de induzir o público em erro devido ao uso da marca — Marca que corresponde ao apelido de um criador de moda — Cessão da marca — Uso da marca de forma a levar o público a crer, de forma efetiva, que o criador continua a participar na conceção dos produtos que ostentam a marca — Convicção errada»
No processo C‑168/24,
que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado nos termos do artigo 267.o TFUE, pela cour de cassation (Tribunal de Cassação, França), por Decisão de 28 de fevereiro de 2024, que deu entrada no Tribunal de Justiça no mesmo dia, no processo
PMJC SAS
contra
[W] [X],
[M] [X],
[X] Créative SAS,
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção),
composto por: C. Lycourgos, presidente de secção, O. Spineanu‑Matei, S. Rodin (relator), N. Piçarra, e N. Fenger, juízes,
advogado‑geral: N. Emiliou,
secretário: A. Calot Escobar,
vistos os autos,
vistas as observações apresentadas:
–
em representação de PMJC SAS, por M. Le Guerer, avocat,
–
em representação de [W] [X], [M] [X], [X] Créative SAS, por E. Fortunet, avocat,
–
em representação do Governo Francês, por R. Bénard e E. Timmermans, na qualidade de agentes,
–
em representação da Comissão Europeia, por C. Auvret e P. Němečková, na qualidade de agentes,
ouvidas as conclusões do advogado‑geral na audiência de 27 de março de 2025,
profere o presente
Acórdão
1
O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 2.o, n.o 2, alínea b), da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO 2008, L 299, p. 25) e do artigo 20.o, alínea b), da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO 2015, L 336, p. 1; retificação no JO 2016, L 110, p. 5).
2
Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a PMJC SAS à [W] [X], à [M] [X] e à [X] Créative SAS a respeito da extinção parcial dos direitos da primeira sociedade sobre duas marcas correspondentes ao apelido de um criador de moda.
Quadro jurídico
Direito da União
Diretiva 2008/95
3
O artigo 12.o da Diretiva 2008/95, sob a epígrafe «Causas de extinção», previa, no n.o 2:
«[…] [O] titular da marca pode ver extintos os seus direitos se, após a data em que o registo foi efetuado:
[…]
b)
No seguimento da utilização feita pelo titular da marca ou com o seu consentimento para os produtos ou serviços para que foi registada, a marca for propícia a induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, da qualidade e da origem geográfica desses produtos ou serviços.»
Diretiva 2015/2436
4
O artigo 20.o desta diretiva, sob a epígrafe «Marca que se tornou genérica ou indicação enganosa como motivo de extinção», tem a seguinte redação:
«Uma marca pode ser extinta se, após a data em que o seu registo foi efetuado:
[…]
b)
a marca puder induzir o público em erro em relação aos produtos ou serviços para que foi registada, nomeadamente acerca da natureza, qualidade ou origem geográfica desses produtos ou serviços, como resultado do uso feito pelo titular, ou com o seu consentimento.»
5
O artigo 54.o da referida diretiva, sob a epígrafe «Transposição», dispõe, no n.o 1:
«Os Estados‑Membros põem em vigor as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento aos artigos 3.o a 6.o, aos artigos 8.o a 14.o, aos artigos 16.o, 17.o e 18.o, aos artigos 22.o a 39.o, ao artigo 41.o, aos artigos 43.o a 50.o até 14 de janeiro de 2019. […]
[…]»
6
O artigo 55.o da Diretiva 2015/2436, sob a epígrafe «Revogação», prevê:
«A Diretiva [2008/95] é revogada com efeitos a partir de 15 de janeiro de 2019 […]
As remissões para a diretiva revogada entendem‑se como sendo feitas para a presente diretiva […]»
7
O artigo 56.o da Diretiva 2015/2436, sob a epígrafe «Entrada em vigor», tem a seguinte redação:
«A presente diretiva entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
Os artigos 1.o, 7.o, 15.o, 19.o, 20.o e 21.o são aplicáveis a partir de 15 de janeiro de 2019.»
Direito francês
8
O artigo L.714‑6 du code de la propriété intellectuelle (Código da Propriedade Intelectual), na versão aplicável ao litígio no processo principal, dispõe:
«Incorre na perda dos seus direitos o proprietário de uma marca que, por factos que lhe são imputáveis:
[…]
b)
se torne propícia a induzir o público em erro, nomeadamente, acerca da natureza, qualidade ou origem geográfica do produto ou do serviço.»
Litígio no processo principal e questão prejudicial
9
Resulta da decisão de reenvio que [W] [X], sociedade fundada em 1978 por [W] [X] para a comercialização de vestuário e acessórios de moda, foi objeto de um processo de insolvência, no termo do qual a PMJC apresentou uma proposta de aquisição da totalidade dos ativos daquela sociedade, aceite por Sentença de 13 de setembro de 2011, seguida de um ato de cessão dos ativos corpóreos e incorpóreos, de 3 de fevereiro de 2012, relativo, nomeadamente, às marcas nominativas francesas [W] [X] uma delas registada por [W] [X] e cedida em 1999 à sociedade [W] [X], e a outra registada em 2002 pela sociedade [W] [X].
10
Ao abrigo de um contrato de prestação de serviços celebrado em 21 de julho de 2011, [W] [X] continuou a sua colaboração com a PMJC até ao termo do prazo contratualmente estipulado de 31 de dezembro de 2015.
11
Em 21 de junho de 2018, a PMJC intentou contra [W] [X] uma ação de contrafação das marcas referidas no n.o 9 do presente acórdão e por concorrência desleal e parasitária, alegando que [W] [X] praticava atos de concorrência desleal e violava os seus direitos de marcas ao exercer atividades profissionais e artísticas por intermédio da [X] Créative.
12
A título reconvencional, [W] [X] pediu a extinção, por indução em erro, dos direitos da PMJC sobre essas marcas, devido aos usos enganosos que esta última delas teria feito entre o final de 2017 e o início de 2019. Em especial, a PMJC teria explorado as referidas marcas de forma a fazer crer ao público que [W] [X] é o autor das criações em que essas marcas são apostas.
13
Por Acórdão de 12 de outubro de 2022, a cour d’appel de Paris (Tribunal de Recurso de Paris, França) declarou a extinção parcial dos direitos da PMJC sobre as marcas objeto do ato de cessão de 3 de fevereiro de 2012 mencionado no n.o 9 do presente acórdão.
14
A cour d’appel de Paris (Tribunal de Recurso de Paris) considerou, nomeadamente, que o direito da União não se opõe à declaração de extinção de uma marca que corresponde ao apelido de um criador quando, através das suas manobras, o cessionário dessa marca leva o público a crer, de forma efetiva, que o criador continua a participar na conceção dos produtos ou cria um risco suficientemente grave de engano a esse respeito.
15
É o que se verifica no processo principal, uma vez que a PMJC tinha sido condenada duas vezes por contrafação dos direitos de autor de [W] [X] relativos às obras recentes deste último e não cedidas à PMJC. Com estas condenações transitadas em julgado, a cour d’appel de Paris (Tribunal de Recurso de Paris) concluiu que, colocadas em produtos que ostentam decorações que constituem atos de contrafação dos direitos de autor de [W] [X] e apresentadas como criações originais realizadas por este último, as marcas se tornaram enganosas.
16
A PMJC interpôs recurso desse acórdão na cour de cassation (Tribunal de Cassação, França), que é o órgão jurisdicional de reenvio.
17
Perante a cour de cassation (Tribunal de Cassação), a sociedade PMJC sustenta, nomeadamente, que, ao considerar que o Acórdão de 30 de março de 2006, Emanuel (C‑259/04, EU:C:2006:215), por um lado, não exclui de modo nenhum a possibilidade de ser declarada a extinção de uma marca correspondente ao apelido de um criador na hipótese de o seu titular fazer dela um uso enganoso e, por outro, deixa a esse criador a possibilidade de tentar demonstrar que a exploração que dela é feita pelo seu titular é dolosa, a cour d’appel de Paris (Tribunal de Recurso de Paris) violou o artigo L. 714‑6, alínea b), do code de la propriété intellectuelle, na versão aplicável ao litígio no processo principal, tal como deve ser interpretado à luz do artigo 12.o, n.o 2, alínea b), da Diretiva 2008/95.
18
Com efeito, a PMJC considera que, à luz desse acórdão, as suas eventuais manobras destinadas a fazer crer ao consumidor que [W] [X] continua a participar na criação dos produtos que ostentam o seu apelido não pode afetar a própria marca, ainda que estas manobras sejam consideradas enganosas.
19
A este respeito, o órgão jurisdicional de reenvio expõe, em primeiro lugar, que, nos n.os 47 a 49 do Acórdão de 30 de março de 2006, Emanuel (C‑259/04, EU:C:2006:215), que tinha por objeto uma marca patronímica, o Tribunal de Justiça, após ter recordado que os casos de recusa de registo devido ao caráter enganoso de uma marca pressupõem que se possa concluir pela existência de um engano efetivo ou de um risco suficientemente grave de engano do consumidor, declarou que a circunstância de um consumidor médio poder ser influenciado no seu ato de compra ao imaginar que o criador cujo apelido correspondia à marca em causa tinha participado na criação do produto que ostenta essa marca não podia, por si só, ser suscetível de enganar o público quanto à natureza, à qualidade ou à proveniência desse produto.
20
Em seguida, a cour de cassation (Tribunal de Cassação) observa que, no n.o 50 desse acórdão, o Tribunal de Justiça indicou que, se, na apresentação da marca, existisse uma vontade da empresa de fazer crer ao consumidor que esse criador continua a ser o autor dos produtos que ostentam a marca ou que participa na sua criação, trata‑se de uma manobra que pode ser considerada dolosa, sem, todavia, constituir um engano suscetível de afetar a marca em si própria nem, por consequência, a possibilidade de a registar.
21
Por último, o órgão jurisdicional de reenvio salienta que, no n.o 53 do referido acórdão, o Tribunal de Justiça, após ter considerado que as condições da extinção devido ao caráter enganoso de uma marca eram idênticas às da recusa de registo, declarou que o titular de uma marca que corresponde ao apelido do criador e ao primeiro fabricante dos produtos que ostentam essa marca não pode, devido apenas a esta particularidade, ser privado dos seus direitos com o fundamento de que a referida marca induz o público em erro, especialmente quando o fundo de comércio associado à mesma marca tenha sido cedido com a empresa que fabrica os produtos que a ostentam.
22
Todavia, no seu Acórdão de 12 de outubro de 2022, a cour d’appel de Paris (Tribunal de Recurso de Paris) considerou que a declaração, no n.o 50 do Acórdão de 30 de março de 2006, Emanuel (C‑259/04, EU:C:2006:215), segundo a qual uma marca que corresponde ao apelido de um criador não pode ser considerada enganosa pelo simples facto de esse criador já não participar na conceção dos produtos que ostentam as marcas constituídas pelo seu apelido não se estende expressamente à interpretação do artigo 12.o, n.o 2, alínea b), da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1). A cour d’appel de Paris (Tribunal de Recurso de Paris) concluiu então que esta disposição deve ser interpretada no sentido de que não se opõe à declaração da extinção de uma marca devido à sua exploração em condições suscetíveis de fazer crer, de forma efetiva, ao público que o criador continua a participar na criação dos produtos que ostentam marcas constituídas pelo seu apelido, quando já não é esse o caso.
23
A cour de cassation (Tribunal de Cassação) observa ainda que, no seu Acórdão de 14 de maio de 2009, Fiorucci/IHMI — Edwin (ELIO FIORUCCI) (T‑165/06, EU:T:2009:157, n.o 37), o Tribunal Geral da União Europeia rejeitou o pedido de extinção baseado na utilização enganosa da marca relativa ao apelido de um criador após o seu registo, não com o fundamento de que esse uso não seria suscetível de implicar a extinção da marca por ser enganosa, mas com o fundamento de que não tinha sido apresentada nenhuma prova da utilização da marca após o seu registo.
24
Nestas circunstâncias, a cour de cassation (Tribunal de Cassação) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:
«Devem o artigo 12.o, n.o 2, alínea b), da Diretiva [2008/95] e o artigo 20.o, alínea b), da [Diretiva 2015/2436], ser interpretados no sentido de que se opõem à declaração da extinção de uma marca constituída pelo apelido de um criador devido à sua exploração, posterior à cessão, em condições suscetíveis de fazer crer, de forma efetiva, ao público que o criador continua a participar na criação dos produtos que ostentam essa marca, quando já não é esse o caso?»
Quanto à questão prejudicial
Observações preliminares
25
Com sua questão, o órgão jurisdicional de reenvio pede a interpretação do artigo 12.o, n.o 2, alínea b), da Diretiva 2008/95 e do artigo 20.o, alínea b), da Diretiva 2015/2436.
26
A questão de saber qual destas duas diretivas é aplicável ratione temporis ao litígio no processo principal é indiferente, uma vez que as disposições do artigo 12.o, n.o 2, alínea b), da Diretiva 2008/95 e do artigo 20.o, alínea b), da Diretiva 2015/2436 são, em substância, idênticas.
27
A este respeito, é irrelevante a circunstância de a versão em língua francesa do artigo 12.o, n.o 2, alínea b), da Diretiva 2008/95 dispor que o titular da marca pode ver extintos os seus direitos se a marca «est propre […] à induire le public en erreur», ao passo que o artigo 20.o, alínea b), da Diretiva 2015/2436 prevê, na mesma versão linguística, que uma marca pode ser extinta se a mesma «risque […] d’induire le public en erreur».
28
Com efeito, por um lado, como o advogado‑geral salientou no n.o 62 das suas conclusões, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que a expressão «est
propre à» já transmitia a ideia que se pudesse considerar provada «a existência de um engano efetivo ou de um risco suficientemente grave de engano do consumidor» (Acórdão de 30 de março de 2006, Emanuel, C‑259/04, EU:C:2006:215, n.o 47 e jurisprudência referida).
29
Por outro lado, como o advogado‑geral salientou no n.o 64 das suas conclusões, a redação do artigo 20.o, alínea b), da Diretiva 2015/2436, no que respeita ao grau de probabilidade de o público ser induzido em erro, permanece, em substância, inalterada em relação à do artigo 12.o, n.o 2, alínea b), da Diretiva 2008/95 em todas as outras versões linguísticas, as quais, com exceção das versões húngara e finlandesa, já estavam redigidas em termos que implicavam apenas esse risco, independentemente de este se concretizar ou não.
30
Por conseguinte, em conformidade com a jurisprudência constante segundo a qual as disposições do direito da União devem ser interpretadas e aplicadas de modo uniforme à luz das versões redigidas em todas as línguas da União Europeia [Acórdão de 13 de fevereiro de 2025_Verbraucherzentrale Berlin (Conceito de compromisso inicial), C‑612/23, EU:C:2025:82, n.o 31 e jurisprudência referida], não se pode considerar que a alteração introduzida na versão francesa do artigo 20.o, alínea b), da Diretiva 2015/2436, exposta no n.o 27 do presente acórdão, constitua uma indicação da intenção do legislador da União de alterar o critério relativo ao grau de probabilidade de o público ser induzido em erro.
31
Assim, no âmbito do presente reenvio prejudicial, há que interpretar conjuntamente e de forma idêntica o artigo 12.o, n.o 2, alínea b), da Diretiva 2008/95 e o artigo 20.o, alínea b), da Diretiva 2015/2436.
Quanto à questão prejudicial
32
Com a sua questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 12.o, n.o 2, alínea b), da Diretiva 2008/95 e o artigo 20.o, alínea b), da Diretiva 2015/2436 devem ser interpretados no sentido de que se opõem à declaração da extinção de uma marca constituída pelo patronímico de um criador de moda, com o fundamento de que o uso que é feito da mesma pelo titular ou com o seu consentimento é suscetível de fazer crer, de forma efetiva, ao público que o criador continua a participar na criação dos produtos que ostentam essa marca, quando já não é esse o caso.
33
Segundo estas disposições, o titular de uma marca pode ver extintos os seus direitos quando, após a data do seu registo, essa marca for propícia, «como resultado do uso feito» pelo seu titular ou com o seu consentimento em relação aos produtos ou serviços para que foi registada, a induzir o público em erro, «nomeadamente acerca da natureza, qualidade ou origem geográfica» desses produtos ou serviços.
34
Antes de mais, há que salientar que resulta da redação das referidas disposições, em especial do emprego do advérbio «nomeadamente», que a enumeração das características dos produtos ou serviços sobre os quais pode incidir o engano não é limitativa, pelo que não se pode excluir que a extinção da marca seja declarada devido à existência de um risco de engano sobre a pessoa que está na origem da conceção dos produtos que ostentam a marca ou que contribuiu para a sua conceção.
35
Em seguida, à semelhança da origem geográfica, que figura expressamente nas disposições mencionadas no n.o 32 do presente acórdão, a paternidade estilística de um produto pode, se for caso disso, constituir uma característica desse produto que cria expectativas específicas junto do público. Por conseguinte, esta paternidade faz parte dos elementos sobre os quais o público pode ser «induz[ido] […] em erro», na aceção do artigo 12.o, n.o 2, alínea b), da Diretiva 2008/95 e do artigo 20.o, alínea b), da Diretiva 2015/2436.
36
Todavia, como o advogado‑geral expôs, em substância, no n.o 35 das suas conclusões, a circunstância de uma marca constituída pelo patronímico de um criador de moda ser explorada por uma empresa à qual esse criador deixou de estar ligado não é suficiente, por si só, para justificar a sua extinção (v., neste sentido, Acórdão de 30 de março de 2006, Emanuel, C‑259/04, EU:C:2006:215, n.o 53). Com efeito, um consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado, está consciente de que nem todos os produtos que ostentam uma marca correspondente ao apelido de um criador foram necessariamente concebidos por este.
37
Por conseguinte, a extinção nos termos das disposições cuja interpretação é solicitada pressupõe que se verifique, com base nas circunstâncias do caso concreto, a existência de um engano efetivo ou de um risco suficientemente grave de engano do público (v., por analogia, Acórdão de 8 de junho de 2017, W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, n.o 54 e jurisprudência referida).
38
Por último, resulta da redação do artigo 12.o, n.o 2, alínea b), da Diretiva 2008/95 e do artigo 20.o, alínea b), da Diretiva 2015/2436 que a apreciação do caráter enganoso da marca no âmbito de um processo de extinção implica a tomada em consideração do uso que é feito dessa marca pelo titular ou com o consentimento deste.
39
Decorre das considerações precedentes que, no caso de uma marca constituída pelo patronímico de um criador de moda, um engano efetivo ou um risco suficientemente grave de engano, na aceção do artigo 12.o, n.o 2, alínea b), da Diretiva 2008/95 e do artigo 20.o, alínea b), da Diretiva 2015/2436, conforme interpretado na jurisprudência recordada no n.o 37 do presente acórdão, pode, sendo caso disso, resultar de um erro do público, induzido pelo uso que é feito dessa marca pelo seu titular ou com o seu consentimento, quanto à paternidade estilística dos produtos que ostentam a referida marca.
40
A questão de saber se o uso da marca é suscetível de induzir o público em erro deve ser examinada à luz de todas as circunstâncias relevantes do caso concreto. A circunstância mencionada no n.o 15 do presente acórdão, a saber, a presença, nos produtos abrangidos por marcas constituídas pelo patronímico de um criador de moda, de elementos decorativos pertencentes ao universo criativo específico desse criador e que infringem os seus direitos de autor pode, como o advogado‑geral observou no n.o 95 das suas conclusões, constituir essa circunstância relevante, uma vez que aumenta o risco de o público perceber erradamente a paternidade estilística dos produtos abrangidos por essas marcas.
41
Esta interpretação está em conformidade com o objetivo de proteção dos consumidores subjacente ao artigo 12.o, n.o 2, alínea b), da Diretiva 2008/95 e ao artigo 20.o, alínea b), da Diretiva 2015/2436 (v., neste sentido, Acórdão de 30 de março de 2006, Emanuel, C‑259/04, EU:C:2006:215, n.o 46). À luz deste objetivo, o consumidor deve estar em condições de efetuar de maneira esclarecida uma escolha entre vários produtos ou serviços concorrentes.
42
A referida interpretação é também corroborada pelo objetivo geral prosseguido pelas regras da União em matéria de marcas relativas à preservação de uma concorrência não falseada na União (v., neste sentido, Acórdão de 12 de setembro de 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, n.o 45 e jurisprudência referida). Tendo em conta este objetivo, não se pode admitir que uma marca se torne, pelo uso que dela é feito, num instrumento desleal de captação da clientela.
43
Em face do exposto, há que responder à questão colocada que o artigo 12.o, n.o 2, alínea b), da Diretiva 2008/95 e o artigo 20.o, alínea b), da Diretiva 2015/2436 devem ser interpretados no sentido de que não se opõem à declaração de extinção de uma marca constituída pelo patronímico de um criador de moda com o fundamento de que, tendo em conta o conjunto das circunstâncias relevantes, o uso que é feito da mesma pelo titular ou com o seu consentimento é suscetível de ter como efeito que essa marca induza o consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e experiente, a crer, erradamente, que esse criador participou na conceção dos produtos que ostentam a referida marca.
Quanto às despesas
44
Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.
Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Terceira Secção) declara:
O artigo 12.o, n.o 2, alínea b), da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas, e o artigo 20.o, alínea b), da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas,
devem ser interpretados no sentido de que:
não se opõem à declaração de extinção de uma marca constituída pelo patronímico de um criador de moda com o fundamento de que, tendo em conta o conjunto das circunstâncias relevantes, o uso que é feito da mesma pelo titular ou com o seu consentimento é suscetível de ter como efeito que essa marca induza o consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e experiente, a crer, erradamente, que esse criador participou na conceção dos produtos que ostentam a referida marca.
Assinaturas
(
*1
)	Língua do processo: francês.