62024CC0168
FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
N. EMILIOU
fremsat den 27. marts 2025 (
1
)
Sag C-168/24
PMJC SAS
mod
[W] [X],
[M] [X],
[X] Créative SAS
(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation (kassationsdomstol, Frankrig))
»Præjudiciel forelæggelse – varemærker – direktiv 2008/95/EF og 2015/2436 – fortabelsesgrundene for varemærket – vildledende brug – varemærke, der svarer til designerens efternavn – overdragelse af varemærket – den nye indehavers handlinger, der har til formål at få forbrugeren til at tro, at designeren fortsat deltager i designet af de varer, der er omfattet af varemærket«
I. Indledning
1.
I henhold til EU-retten kan et varemærke bl.a. fortabes, såfremt indehaveren ved den måde, det bruges på, vil kunne vildlede offentligheden, navnlig for så vidt angår varerne eller tjenesteydelsernes art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse, for hvilke det er blevet registreret (
2
).
2.
Tidligere er denne regels relevans blevet drøftet i forbindelse med varemærker, der svarer til navnet på den oprindelige designer og producent af disse varer, i en situation, hvor denne designer ikke længere deltager i den virksomhed, der ejer disse varemærker. Domstolen har i denne forbindelse i Emanuel-dommen gjort det klart (
3
), at selve det forhold, at forbindelsen mellem designeren på den ene side og indehaveren af varemærket på den anden side brydes, ikke i sig selv betyder, at dette varemærke er vildledende og følgelig kan fortabes.
3.
Imidlertid foretages der ved den foreliggende sag en prøvelse af denne konklusion i lyset af nogle noget mere komplicerede omstændigheder.
4.
Den foreliggende sag omhandler nærmere bestemt det franske selskab [W] [X], der blev grundlagt af [W] [X] med henblik på salg af modetøj og accessoires. Efter at det havde været genstand for en insolvensbehandling, blev rettighederne til to franske varemærker, der begge svarede til efternavnet for [W] [X] (herefter »de omhandlede varemærker«), overdraget til PMJC, som har karakter af et société par actions simplifiée (et forenklet aktieselskab) (herefter »PMJC«).
5.
[W] [X] fortsatte i starten med at arbejde for dette selskab, men deres veje skiltes senere, og der opstod en retstvist, der bl.a. førte til den foreliggende præjudicielle forelæggelse. PMJC har i hovedsagen indledt søgsmål mod [W] [X] om illoyal konkurrence og krænkelse af dette selskabs rettigheder til de omhandlede varemærker. [W] [X] har fremsat et modkrav om, at PMJC’s rettigheder til disse varemærker erklæres fortabt på det grundlag, at PMJC lader forbrugere tro, at vedkommende fortsat deltager i at designe de varer, der er omfattet af varemærket.
6.
Cour de cassation (kassationsdomstol, Frankrig), som er den domstol, for hvilken sagen er anlagt, ønsker på denne baggrund oplyst, hvorvidt det i henhold til EU-retten er muligt at fortabe et varemærke, der svarer til efternavnet for den oprindelige designer, på det grundlag, at det, efter at det er blevet overdraget til en tredjepart, bruges på en sådan måde, at det reelt forleder offentligheden til at tro, at den oprindelige designer fortsat deltager i at designe de varer, der er omfattet af varemærket, selv om dette ikke længere er tilfældet.
II. Retsforskrifter
A.
EU-retten
7.
Artikel 12, stk. 2, i direktiv 2008/95 bestemte, at »indehaveren af et varemærke [kan] fortabe sine rettigheder, når varemærket efter den dato, på hvilken det blev registreret:
[…]
b)
som følge af den brug, der af indehaveren eller med dennes samtykke gøres af varemærket for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, vil kunne vildlede offentligheden, især med hensyn til varernes eller tjenesteydelsernes art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse«.
8.
Denne bestemmelse svarede i det væsentlige til artikel 12, stk. 2, litra b), i direktiv 89/104 (
4
), som gik forud for direktiv 2008/95.
9.
Direktiv 2008/95 blev senere erstattet af direktiv 2015/2436. Artikel 20, litra b), i sidstnævnte direktiv er affattet på en måde, der i det væsentlige og fortsat svarer til artikel 12, stk. 2, litra b), i direktiv 2008/95 [og til affattelsen af artikel 12, stk. 2, litra b), i direktiv 89/104] (
5
).
10.
I henhold til artikel 20 i direktiv 2015/2436 gælder således, at »[i]ndehaveren af et varemærke kan fortabe sine rettigheder, når varemærket efter den dato, på hvilken det blev registreret:
[…]
b)
som følge af den brug, der af indehaveren eller med indehaverens samtykke gøres af varemærket for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, vil kunne vildlede offentligheden, navnlig med hensyn til varernes eller tjenesteydelsernes art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse«.
B.
National ret
11.
I henhold til artikel L. 714-6(b) i Code de la proprieté intellectuelle (lov om intellektuelle ejendomsrettigheder) i den version, der finder anvendelse for så vidt angår sagens faktiske omstændigheder, gælder, at varemærkeindehaveren, hvis varemærket som følge af dennes handlinger er blevet vildledende navnlig for så vidt angår varernes eller tjenesteydelsernes art, beskaffenhed eller den geografiske oprindelse, kan fortabe sine rettigheder til varemærket.
III. De faktiske omstændigheder, de nationale retsforhandlinger og det præjudicielle spørgsmål
12.
Det følger af forelæggelsesafgørelsen, at selskabet [W] [X], der blev grundlagt i 1978 af [W] [X] med henblik på at sælge modetøj og accessoires, blev genstand for insolvensbehandling. Som følge heraf blev selskabets materielle og immaterielle aktiver, herunder navnlig rettigheder til de omhandlede varemærker »[W] [X]« nr. 1640795 (
6
) og »[W] [X]« nr. 3201616 (
7
), i 2012 overdraget til PMJC.
13.
[W] [X] fortsatte med at arbejde med PMJC frem til slutningen af den i kontrakten fastsatte slutdato den 31. december 2015.
14.
PMJC anlagde den 21. juni 2018 en sag mod [W] [X]. PMJC gjorde gældende, at [W] [X] ved at udøve erhvervsmæssig og kunstnerisk virksomhed via selskabet [X] Creative, som har karakter af et société par actions simplifiée (et forenklet aktieselskab), gjorde sig skyldig i illoyal og unfair konkurrence og krænkede PMJC’s rettigheder til de omhandlede varemærker. [W] [X] fremsatte et modkrav om, at PMJC’s rettigheder i disse varemærker skulle erklæres fortabt på det grundlag, at PMJC havde gjort brug af dem fra slutningen af 2017 til starten af 2019 på en vildledende måde, nærmere bestemt på en sådan måde, at offentligheden kunne forledes til at tro, at han er ophavsmand til de varer, der er forsynet med disse mærker.
15.
Der blev ikke givet medhold i dette modkrav ved retten i første instans, men Cour d’appel de Paris (appeldomstolen i Paris, Frankrig) gav medhold i kravet, og ved dens dom af 12. oktober 2022 blev PMJC’s rettigheder til de omhandlede varemærker erklæret fortabt.
16.
Ifølge denne dom er EU-retten ikke til hinder for fortabelsen af et varemærke, der er baseret på en designers efternavn, såfremt erhververen af dette varemærke ved sin adfærd lader offentligheden tro, at designeren fortsat deltager i designet af varerne, eller skaber en tilstrækkelig alvorlig risiko for en sådan vildledning.
17.
Cour d’appel de Paris (appeldomstolen i Paris) fastslog, at dette var tilfældet i denne situation, idet den bl.a. bemærkede, at PMJC to gange var blevet kendt skyldig i at krænke [W] [X]’ ophavsrettigheder til nyere værker, der ikke var blevet overdraget til PMJC i 2012. Det konkluderes i dommen, at de omhandlede varemærker var blevet vildledende, idet de påførtes varer med udsmykninger, der udgjorde krænkelser af [X] [Y]’s ophavsret.
18.
PMJC har indgivet kassationsappel til Cour de cassation (kassationsdomstol), som er den forelæggende ret.
19.
PMJC har ved denne domstol kritiseret dommen fra Cour d’appel de Paris (appeldomstolen i Paris), navnlig med henvisning til Emanuel-dommen. Ifølge PMJC kan denne dom fortolkes således, at adfærd fra egen side, selv såfremt den havde til hensigt at få forbrugeren til at tro, at [W] [X] fortsat deltog i designet af de varer, der var påført de omhandlede varemærker, eller at han deltog i at designe dem, ikke kunne berøre selve varemærkerne.
20.
I lyset af divergerende opfattelser, med hensyn til hvordan den ovennævnte Emanuel-dom bør fortolkes, har Cour de cassation (kassationsdomstol) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende spørgsmål med henblik på en præjudiciel afgørelse:
»Skal artikel 12, stk. 2, litra b), i [direktiv 2008/95] og artikel 20, litra b), i [direktiv 2015/2436] fortolkes således, at disse bestemmelser er til hinder for en erklæring om fortabelse af et mærke, som består af efternavnet på en designer, med den begrundelse, at det efter overdragelsen er blevet anvendt på en måde, der effektivt kan forlede offentligheden til at tro, at den designer, hvis efternavn udgør mærket, fortsat deltager i designet af de varer, der er forsynet med dette mærke, selv om dette ikke længere er tilfældet?«
21.
Der er indgivet skriftlige indlæg af PJMC, den franske regering og Kommissionen. Der er ikke afholdt et retsmøde.
IV. Bedømmelse
22.
Den foreliggende sag omhandler en EU-retlig forskrift, ifølge hvilken et varemærke kan fortabes, såfremt det »som følge af den brug, der af indehaveren […] gøres af varemærket for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, vil kunne vildlede offentligheden, navnlig med hensyn til varernes eller tjenesteydelsernes art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse« (
8
).
23.
Når det kommer til de specifikke omstændigheder, som danner grundlaget for behandlingen af denne regel, skal jeg bemærke, at det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, at PMJC to gange er blevet kendt skyldig i en krænkelse af [X] [Y]’s ophavsrettigheder. Det følger imidlertid af ordlyden af det præjudicielle spørgsmål, at det spørgsmål, der skal tages stilling til, er bredere og omhandler spørgsmålet om, hvorvidt den ovennævnte regel dækker den situation, hvor varemærkeindehaveren anvender et varemærke, der udgøres af et efternavn, på en sådan måde, at offentligheden forledes til at tro, at denne designer fortsat deltager i designet af de varer, der er omfattet af de omhandlede varemærker, selv om dette ikke er tilfældet. Drøftelserne i det foreliggende forslag til afgørelse vil følgelig støtte sig på denne (bredere) hypotese som defineret i det præjudicielle spørgsmål.
24.
Jeg vil indlede min bedømmelse med en gennemgang af Emanuel-dommen, der udgør hovedelementet i Domstolens praksis om spørgsmålet (A). Jeg vil dernæst forklare, hvorfor den gældende EU-retlige forskrift i princippet ikke er til hinder for fortabelsen af et varemærke, der svarer til navnet på en designer, når den anvendes som beskrevet ovenfor, forudsat imidlertid at denne brug effektivt er til hinder for, at dette varemærke opfylder sin afgørende funktion (B). Jeg vil endelig tage stilling PMJC’s argument, der udspringer af artikel 17, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (herefter »chartret«) (C).
A.
Emanuel-dommen
25.
I det foreliggende afsnit vil jeg identificere ratio decidendi i den ovennævnte dom (1) og forklare, hvorfor denne dom i strid med det, der er blevet anført af PMJC, ikke giver et svar på det præjudicielle spørgsmål (2).
1.
Ratio
decidendi
26.
Sagen, der førte til denne dom, omhandler varemærker for modegenstande, der anvender navnet Elizabeth Emanuel, en designer af brudekjoler, der blev berømt efter at have designet prinsesse Dianas brudekjole (
9
). I forhold til denne situation er det relevant, at Elizabeth Emanuel overdrog sin virksomhed til en tredjepart, der kort sagt førte til en overdragelse af et registreret varemærke med hendes navn og dernæst en afbrydelse af forbindelsen mellem Elizabeth Emanuel og varemærkeindehaveren. Den nye indehaver anmodede efterfølgende om registrering af en revideret version af dette varemærke, der fortsatte med at bære Elizabeth Emanuels navn. Elizabeth Emanuel var på det tidspunkt af den opfattelse, at eftersom samtlige forbindelser mellem hende og den nye indehavers virksomhed var blevet brudt, var varemærket blevet vildledende. Hun modsatte sig følgelig både registrering af det ændrede varemærke og anmodede om, at det oprindelige varemærke blev erklæret fortabt.
27.
De spørgsmål, der er blevet rejst ved Domstolen, omhandlede i det væsentlige, hvorvidt den omstændighed, at Elizabeth Emanuel ikke længere var tilknyttet designet af varerne, der var forsynet med varemærker, som bestod af hendes navn, betød, at disse varemærker var vildledende (og følgelig ikke ville kunne registreres) og var blevet vildledende (og følgelig kunne fortabes) (
10
).
28.
Domstolen svarede benægtende i begge disse henseender.
29.
Domstolen tog først stilling til spørgsmålet om registreringshindringer som følge af den vildledende karakter af varemærket.
30.
Dette specifikke forhold var og er fortsat reguleret af reglen om, at »varemærker, som er egnet til at vildlede offentligheden, f.eks. med hensyn til varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse«, » udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret« (
11
).
31.
Domstolen konkluderede i denne forbindelse nærmere bestemt, at et brud på forbindelsen mellem designeren og den virksomhed, der ejer varemærket bestående af denne designers navn, ikke i sig selv fører til, at varemærket er vildledende, og berører som sådan følgelig ikke spørgsmålet om, hvorvidt det kan registreres. Selv om Domstolen anerkendte, at en forbruger i forbindelse med et køb af en specifik beklædningsartikel forsynet med et varemærke, der udgøres af et efternavn, kan få den (fejlagtige) opfattelse, at en bestemt person, hvilket i den pågældende sag var Elizabeth Emanuel, designede den, gør det ikke i sig selv dette varemærke, der udgøres af et efternavn, vildledende, idet varernes egenskaber og kvalitet, der er omfattet af det omhandlede varemærke, i denne situation fortsat garanteres af den virksomhed, der er den nye indehaver af varemærket (
12
).
32.
Denne konklusion afspejler det generelle princip om, at varemærkets afgørende funktion kort sagt er at tjene som en oprindelsesangivelse for de varer, der er omfattet af varemærket, og at sikre, at én bestemt virksomhed er ansvarlig for kvaliteten af varerne (eller tjenesteydelserne) (
13
). Denne præmis bygger på tanken om, at varemærket udgør en garanti for, at varerne er blevet fremstillet (eller designet) under kontrol af én bestemt virksomhed, nærmere bestemt indehaveren af varemærket (
14
).
33.
Domstolen støttede sig for det første i denne situation på dette rationale til at forklare, hvorfor et varemærke, der udgøres af et efternavn, kan skifte hænder (og effektivt forlade den oprindelige designers kontrolsfære), uden at denne omstændighed alene gør det vildledende (og er til hinder for registreringen af den ændrede version).
34.
Den anvendte for det andet i Emanuel-dommens præmis 53 denne konklusion i forhold til Elizabeth Emanuels fortabelsesargument ved at henvise til betingelserne for den relevante fortabelsesgrund på den ene side og dem, der ligger til grund for de respektive registreringshindringer, på den anden.
35.
Selv om jeg vil vende tilbage til denne sidste del af begrundelsen senere, er konklusionen fra Emanuel-dommen, at der ikke er grundlag for, at et varemærke, der svarer til navnet på en modedesigner, alene bliver vildledende, som følge af at den forbindelse, der består mellem designeren og den virksomhed, der leverer varerne under et sådant varemærke, afbrydes. En sådan adskillelse berører i sig selv hverken muligheden for, at et varemærke kan registreres, eller udgør en fortabelsesgrund.
36.
Jeg skal nævne, at den omvendte løsning faktisk ville underminere selve muligheden for, at varemærker svarende til navnet på en fysisk person kan udgøre et selvstændigt aktiv i forbindelse med forretningsmæssige transaktioner (
15
). Når dette er sagt, er denne konklusion hverken uklar eller bestridt i hovedsagen.
37.
Det, der er kernen i sagen, er virkningerne af Domstolens subsidiære konklusion i denne doms præmis 50. Domstolen bemærkede nærmere bestemt i denne præmis, at såfremt det blev fastslået, at den nye indehaver havde til hensigt at vildlede forbrugere til at tro, at Elizabeth Emanuel fortsat var designeren af de varer, der var omfattet af varemærket, ville en sådan adfærd kunne betegnes som svigagtig, men ville ikke udgøre vildledning og kunne derfor ikke påvirke »selve varemærket og følgelig muligheden for at registrere det« (
16
).
38.
PMJC har påberåbt sig denne udtalelse med henblik på at gøre gældende, at selv såfremt det måtte fastslås, at selskabet havde til hensigt at vildlede forbrugere til at tro, at [X] [W] fortsat deltog i designet af de varer, der var omfattet af varemærket, ville dette ikke kunne være en grund til, at der skal ske fortabelse af de omhandlede varemærker. Det følger i det væsentlige af denne parts indlæg, at selv om udtalelsen i Emanuel-dommens præmis 50 omhandler et varemærkes registrering, finder den anvendelse mutatis mutandis for så vidt angår fortabelse i lyset af Domstolens betragtninger i den nævnte doms præmis 53 om, at fortabelsesaspektet af sagen skulle gøres til genstand for den samme bedømmelse som registreringsaspektet under hensyntagen til karakteren af de gældende betingelser.
39.
Jeg vil nedenfor forklare, hvorfor denne opfattelse ikke er korrekt.
2. Det præcise omfang af Emanuel-dommen
40.
Det er med henblik på at forstå det præcise anvendelsesområde for Emanuel-dommen nødvendigt at kaste et nærmere blik på dens virkninger a) for registreringsaspektet af sagen, på den ene side, og b) for fortabelsesaspektet af sagen, på den anden side.
a) Registrering
41.
Det bør som udgangspunkt nævnes, at undersøgelsen af, hvorvidt der foreligger en registreringshindring, som følge af at varemærket har vildledende karakter (hvis indhold er beskrevet ovenfor i punkt 30 i det foreliggende forslag til afgørelse), alene sker i lyset af det tegn, der blev anmodet om registrering af, baseret på dets iboende kendetegn (
17
) (der undersøges i forhold til de varer eller tjenesteydelser, der er genstand for anmodningen om registrering og baseret på offentlighedens opfattelse (
18
)).
42.
Domstolen har i denne forbindelse fastslået, at »[m]ed henblik på i øvrigt at kunne konstatere, at et varemærke er registreret i strid med den registreringshindring, der vedrører risikoen for vildledning, skal det godtgøres, at det tegn, der er indgivet med henblik på registrering som varemærke, i sig selv skaber en sådan risiko« (
19
).
43.
Det følger ligeledes af Rettens praksis om artikel 7, stk. 1, litra g), i forordning 2017/1001 (tilsvarende bestemmelse vedrørende EU-varemærker), at anvendelsesområdet for registreringshindringer som følge af vildledning indebærer en tilstrækkelig specifik betegnelse for eventuelle kendetegn ved de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af de varemærker, der behandles, som kan betegnes som vildledende, såfremt de berørte forbrugere forledes til at tro, at de varer, som er påført det pågældende varemærke besidder visse kendetegn, som de reelt ikke besidder (
20
).
44.
Indehaverens brug af varemærket er omvendt irrelevant med henblik på en stillingtagen til registreringsspørgsmålet og kan ikke retrospektivt føre til, at registreringen er ugyldig. Domstolen bekræftede således i det væsentlige, at et varemærke ikke kan erklæres ugyldigt baseret på, hvordan indehaveren har forvaltet det (
21
). Retten har for sin del forklaret, at »[i] ugyldighedssager opstår […] spørgsmålet om, hvorvidt varemærket ikke fra begyndelsen burde have været registreret af grunde, der allerede forelå på tidspunktet for indgivelsen af varemærkeansøgningen, idet hensyntagen til efterfølgende forhold kun kan tjene til at belyse de omstændigheder, som forelå på dette tidspunkt« (
22
).
45.
Den udtalelse, som Domstolen fremkom med i Emanuel-dommens præmis 50 (om den manglende relevans af den svigagtige adfærd i forbindelse med registrering), er i dette lys fuldstændig forenelig med den logik, der ligger bag undersøgelsen af spørgsmålet om, hvorvidt et mærke kan registreres som et varemærke. Idet denne undersøgelse således alene tager hensyn til tegnet, og hvordan det opfattes af offentligheden for så vidt angår de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet, da vil svigagtig adfærd fra indehaverens side, der har til formål at vildlede offentligheden, for så vidt angår hvem der er den rigtige designer af de varer, der er omfattet af varemærket, logisk set ikke være relevant. Dette er ligeledes grunden til, at Domstolen i denne præmis, konkluderede, at disse handlinger ikke kunne berøre udsigten til, at tegnet bliver registreret.
46.
Omvendt, og som jeg vil forklare nedenfor, gør den nævnte dom det ikke muligt at drage den konklusion, at den samme adfærd som sådan er irrelevant i forbindelse med det fortabelsesgrundlag, der er genstand for den foreliggende sag.
b) Fortabelse
47.
Den primære kilde til forvirringen for så vidt angår betydningen af Emanuel-dommen for den foreliggende sag opstår, når man sammenholder dommens præmis 50 og 53. Det skal erindres, at Domstolen i den førstnævnte præmis fastslog, at en eventuel svigagtig adfærd ikke berører muligheden for at registrere et tegn som varemærke. Præmis 53 indeholder på sin side en begrundelse, der vedrører fortabelse af et varemærke, på hvilken Domstolen anvender sin tidligere konklusion om registreringsaspektet af sagen (den manglende betydning af, at forbindelsen er blevet afbrudt), med henvisning til de betingelser, der finder anvendelse i begge sammenhænge.
48.
Jeg må indrømme, at disse to passager ved første øjekast kan føre til den samme konklusion, som den PMJC er nået frem til. Man kan således argumentere for, at idet Domstolen udelukkede relevansen af den svigagtig adfærd med henblik på registrering (præmis 50), må det samme gøre sig gældende i forbindelse med fortabelse, henset til, at Domstolen baserede sin konklusion om fortabelsesaspektet på, at de betingelser, der finder anvendelse i begge sammenhænge, er de samme (præmis 53).
49.
Et nærmere blik fører imidlertid til et andet udfald.
50.
Dommens primære konklusion for så vidt angår registreringsaspektet af sagen optræder for det første ikke i præmis 50, men derimod i stedet i præmis 49, der i det væsentlige og sammenholdt med præmis 48 fastlægger, at afbrydelsen af forbindelsen mellem designeren og den nye indehaver af varemærket ikke i sig selv berører registreringen af et varemærke svarende til navnet på denne designer. Denne konklusion uddybes dernæst i den nævnte doms præmis 51. Udtalelsen i præmis 50 supplerer omvendt denne hovedkonklusion ved at kommentere på et (hypotetisk) tilfælde af svigagtig adfærd fra indehaverens side (og denne adfærds manglende betydning med henblik på registrering). Eftersom præmis 53 i det væsentlige gengiver den hovedkonklusion, der nås i præmis 51 (hvorefter afbrydelsen af forbindelsen tilsvarende er irrelevant i forbindelse med spørgsmålet om fortabelse), er det naturligt at fastslå, at denne konklusion om fortabelse henviser til hovedkonklusionen (den manglende betydning af, at forbindelsen er blevet afbrudt) frem for den næste udtalelse i præmis 50 (den manglende betydning af den svigagtige adfærd).
51.
For det andet, for så vidt angår henvisningen i præmis 53 til, at de betingelser, der skal anvendes, er de samme, afslører selv en summarisk sammenligning af de relevante bestemmelser, der finder anvendelse på henholdsvis registreringshindringen og fortabelsen, en væsentlig sondring. Selv om opregningen over de kriterier, der skal anvendes ved undersøgelsen, om et varemærke er vildledende, i begge situationer er den samme (»art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse«), og disse opregninger begge på samme måde er åbne (»f.eks.«/»navnlig«), adskiller det relevante inputdata til brug for undersøgelsen af disse kriterier sig helt grundlæggende fra hinanden som anført af den franske regering og Kommissionen. Artikel 20, litra b), i direktiv 2015/2436 (og de retsforskrifter, der lå forud herfor) gør det i denne forbindelse klart, at der i forbindelse med undersøgelsen af den i sagen omhandlede fortabelsesgrund skal tages hensyn til den brug, der gøres af varemærket (efter dets registrering). Dette element er omvendt ikke relevant på tidspunktet for registreringen af de grunde, som jeg har givet i det tidligere afsnit.
52.
Selv om det således er uklart for mig, hvad Domstolen præcist mente, da den bemærkede, at betingelserne for fortabelse og registreringshindringer i henhold til de respektive lovbestemmelser er de samme, er jeg af den opfattelse, at såfremt Domstolen også i forbindelse med spørgsmålet om fortabelse havde til hensigt at udelukke betydningen af den svigagtige adfærd, der er beskrevet i dommens præmis 50, ville den have givet en udtrykkelig forklaring. Dette skyldes, at i modsætning til registreringsfasen, der alene støtter sig på kendetegnene ved et tegn i sig selv, er der intet åbenbart grundlag for at se bort fra adfærd, der ligger efter registreringen i forbindelse med bedømmelsen af fortabelsesspørgsmålet.
53.
Sagens faktiske omstændigheder omhandlede for det tredje ikke specifikke og potentielt svigagtige handlinger fra den nye indehavers side, og der skulle alene tages stilling til begge aspekter af sagen i lyset af (selve) adskillelsen af forbindelsen mellem designeren og den nye ejer af varemærket. Dette støtter endnu en gang konklusionen om, at rækkevidden af Emanuel-dommens præmis 53 er, at den omstændighed, at forbindelsen afbrydes, ikke har betydning i forbindelse med fortabelse (i analogi med det som Domstolen anførte i hovedkonklusionen for så vidt angår registrering).
54.
Baseret på disse betragtninger og i overensstemmelse med den franske regerings og Kommissionens opfattelse deler jeg ikke PMJC’s synspunkt om, at Emanuel-dommen fastlægger det svar, der skal gives på det præjudicielle spørgsmål i den foreliggende sag. Den problemstilling, som dette spørgsmål giver anledning til, skal følgelig behandles på ny.
B.
Undersøgelse af den omhandlede fortabelsesgrund
55.
Forud for en stillingtagen til omfanget af anvendelsesområdet for den omhandlede fortabelse vil jeg med henblik på at foreslå et svar på det præjudicielle spørgsmål (2) indlede dette afsnit ved at fremføre en række indledende bemærkninger om, præcis hvilken regel der finder anvendelse ratione temporis (1).
1. Indledende bemærkninger
56.
Med sit spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt en fortolkning af både artikel 12, stk. 2, litra b), i direktiv 2008/95 og artikel 20, litra b), i direktiv 2015/2436.
57.
Jeg vil fremhæve, at sidstnævnte direktiv trådte i kraft den 15. januar 2019. Det følger af Domstolens praksis, at den relevante dato for fastlæggelsen af, hvilket af de to direktiver der finder anvendelse, nærmere bestemt er den dato, hvor fortabelsessøgsmålet blev anlagt (
23
).
58.
Selv om det på dette punkt følger af forelæggelsesafgørelsen, at hovedsagen blev anlagt af PMJC i 2018, forstår jeg det således, at fortabelsessøgsmålet udspringer af det modkrav, der blev indledt af [X] [Y]. Der er imidlertid ikke angivet nogen dato for dette modkrav. Den omstændighed, at det i forelæggelsesafgørelsen angives, at [X] [Y] i dette modkrav gør gældende, at der blev foretaget vildledende brug af de omhandlede varemærker »i perioden mellem udgangen af 2017 og starten af 2019«, tyder på, at dette modkrav under alle omstændigheder ligger forud for »starten af 2019«. Dette kunne på sin side synes at pege i retning af, at det direktiv, der skal finde anvendelse, kan være direktiv 2015/2436, selv om det selvsagt tilkommer den forelæggende ret at efterprøve dette.
59.
Spørgsmålet om, hvilket af de to direktiver der finder anvendelse i den foreliggende sammenhæng, forekommer ikke desto mindre hypotetisk, idet den regel, der er resultatet, i det væsentlige er den samme.
60.
Jeg er i denne forbindelse ikke overbevist af Kommissionens forslag om, at ændringen i den franske sprogversion af artikel 20, litra b), i direktiv 2015/2436, nærmere bestemt erstatningen af den tidligere ordlyd »est propre […] à induire le public en erreur (
24
)« (der afspejler den engelske ordlyd »it is liable to mislead«) med ordlyden »risque […] d’induire le public en erreur« (hvilket betyder »risiko for at vildlede offentligheden«), afspejler lovgiverens hensigt om et bredere anvendelsesområde for bestemmelsen, således at den omfatter situationer, der ikke tidligere har været omfattet af anvendelsesområdet, herunder en situation, hvor der alene består en mulighed for, at offentligheden vil blive vildledt.
61.
Jeg er omvendt af den opfattelse, at den tidligere anvendte franske ordlyd »est propre à« på den ene side allerede leder tanken hen på en risiko for, at offentligheden kan blive vildledt (i modsætning til tanken om effektiv vildledning).
62.
Domstolen gjorde det på den anden side ret tidligt klart, at det omhandlede fortabelsesscenario faktisk forudsætter »effektiv vildledning eller en tilstrækkeligt alvorlig risiko for vildledning af forbrugerne« (
25
).
63.
Dette betyder, at selv om den egentlige vildledning ikke er det eneste scenario, der ville udløse anvendelsen af den omhandlede fortabelsesgrund, er det kriterium, der er konsekvensen heraf, ganske strengt, og at selve muligheden for, at offentligheden kan blive vildledt om et særligt kendetegn ved produktet, ikke er nok. Begrebet alvorlig risiko, der anvendes af Domstolen, giver efter min opfattelse derimod omvendt udtryk for, at der bør være en høj grad af sandsynlighed for effektiv vildledning.
64.
En ændring, der svarer til den i den franske sprogversion, synes endelig ikke at genfindes i andre sprogversioner (
26
). I dette lys skal det kriterium, der skal anvendes i henhold til de to direktiver, anses for at være det samme og anvendes i den betydning, som Domstolen tidligere har tillagt det. Denne ændring (som jeg ikke kan finde nogen forklaring på) kan således ikke anses for at være dokumentation for en hensigt fra lovgivers side om at lempe reglen, når samtlige andre sprogversioner i de relevante dele forblev uændrede (
27
).
65.
Jeg vil i bedømmelsen nedenfor følgelig for enkelthedens skyld alene henvise til artikel 20, litra b), i direktiv 2015/2436 (idet jeg vil nævne, at min konklusion har samme gyldighed, såfremt den forelæggende ret fastslår, at den retsakt, der skal finde anvendelse, er direktiv 2008/95).
2. Rækkevidden af den gældende regel
66.
Jeg vil med henblik på at tage stilling til, om den omhandlede fortabelsesgrund kan omfatte en situation som den, der er beskrevet i det præjudicielle spørgsmål, undersøge a) ordlyden af artikel 20, litra b), i direktiv 2015/2436 og b) den sammenhæng, som denne bestemmelse optræder i, og de formål, som dette direktiv forfølger.
a) Ordlyd
67.
Såfremt man først kigger på ordlyden af den gældende bestemmelse, skal jeg bemærke, at det kriterium, der er fastsat i artikel 20, litra b), i direktiv 2015/2436 (og de retsforskrifter, der ligger forud herfor), er defineret ved en brug fra indehaverens side eller med dennes samtykke af varemærket, der vil kunne vildlede offentligheden om arten (osv.) af de omfattede varer og tjenesteydelser. Den franske sprogversion af direktivet er tilsvarende tydelig ved fastlæggelsen af, at et varemærke skal anses for at være vildledende, når dets brug risikerer at bibringe offentligheden en fejlagtig opfattelse.
68.
Jeg skal bemærke, at ordlyden af denne bestemmelse er meget åben.
69.
Den henviser for det første til indehaverens brug af varemærket uden nogen specifik begrænsning ud over den omstændighed, at den skal omhandle varemærket og skal føre til, at varemærket ville kunne vildlede offentligheden. Definitionen af en sådan brug er følgelig ikke givet på forhånd.
70.
Det følger for det andet af denne bestemmelse, at den vildledende brug ikke nødvendigvis skal omfatte art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse af de omfattede varer og tjenesteydelser, således som det kommer til udtryk ved den åbne formulering af de opregnede kriterier. Den åbne karakter af denne liste gør det efter min opfattelse ikke nødvendigt at drøfte, hvorvidt en fejl »in persona«, således som det er tilfældet i den foreliggende sag, kan knyttes til et af disse opregnede kriterier, og hvilket specifikt kriterium det vedrører.
71.
Følgelig og svarende til det, som den franske regering har anført, kan jeg ikke få øje på, hvorfor genstanden for fejlen, der kan udløse anvendelsen af den i denne situation omhandlede fortabelsesgrund, som anført af PMJC, skulle være begrænset til specifikke aspekter af de varer, der er omfattet af varemærket, som eksempelvis dem, der er knyttet til deres sammensætning eller til den specifikke måde, som de er blevet produceret på (PMJC har som eksempel nævnt, at et varemærke, der henviser til guld, anvendes for varer, der ikke indeholder noget guld, eller at et varemærke, der henviser til økologisk fremstilling, anvendes for varer, der faktisk har en industriel oprindelse).
72.
Det er korrekt, at EUIPO’s praksis i forbindelse med artikel 58, stk. 1, litra c), i forordning 2017/1001, der i det væsentlige er identisk med artikel 20, litra b), i direktiv 2015/2436, peger i retning af, at den vildledende brug af et varemærke opstår, når varernes egenskaber ikke stemmer overnes med det klare budskab, der videreformidles ved tegnet. Dette gør sig eksempelvis gældende for så vidt angår et varemærke, der indeholder ordelementerne »ged« og »ost« og et figurativt element, der afbilder en ged på en ost, der ikke er lavet af gedemælk, eller et varemærke »Pure New Wool«, der er registreret for beklædning, der skal anvendes for beklædning, der er lavet af kunstmateriale (
28
). For varemærker, der består af eller indeholder en geografisk angivelse, vil det endvidere blive fastslået, at der er tale om vildledende brug, såfremt varerne kort sagt ikke er fremstillet på det sted, der svarer til varemærket (
29
).
73.
PMJC synes tilsvarende i samme retning at argumentere for, at en eventuel fejlangivelse fra selskabets side med hensyn til den specifikke designer bag de varer, der er omfattet af varemærket, ikke kan føre til fortabelsen af de omhandlede varemærker, idet en sådan fejlangivelse ikke ville berøre det budskab, der videreformidles ved varemærket, og ville udgøre et eksternt element i forhold til varemærket og produktet.
74.
Jeg skal for det første erindre om, at en hensyntagen til de elementer, der er eksterne i forhold til tegnet, netop er det, der differentierer den omhandlede fortabelsesgrund fra den »parallelle« registreringshindring, som følge af at tegnet er egnet til at vildlede, således som det allerede er blevet forklaret.
75.
Det eneste mulige budskab, der kan videreformidles ved et varemærke, der svarer til navnet på en modedesigner, er for det andet den omstændighed, at de varer, der er omfattet af varemærket, er blevet designet af eller i en eller anden form for samarbejde med denne designer (på et eller andet tidspunkt), således som det kunne synes, at Domstolen har anerkendt i Emanuel-dommen (
30
). Imidlertid er relevansen af en sådan opfattelse med henblik på fortabelse (eller registrering) netop og med god grund blevet udelukket i denne dom. Retten stadfæstede tilsvarende konklusionen om, at »brugen af varemærker, der udgøres af et efternavn, [er] en udbredt praksis i alle erhvervsbrancher, og den relevante kundekreds ved nok, at der ikke nødvendigvis gemmer sig en designer af samme navn bag hvert varemærke bestående af et efternavn«. (
31
)
76.
Såfremt man accepterer de argumenter, der er blevet fremført af PMJC, ville det under alle omstændigheder betyde, at et varemærke, der udgøres af et efternavn, som de omhandlede næppe nogensinde ville kunne blive vildledende, således som den franske regering i det væsentlige har bemærket. Selve den omstændighed, at designeren, hvis navn varemærket svarer til, ikke har medvirket ved designet af de varer, der er omfattet af varemærket, fører ikke til, at dette varemærke ville kunne fortabes, således som det blev gjort klart i Emanuel-dommen, og samtidig betyder enhver handling fra indehaverens side heller ikke, at der skabes et forkert indtryk i modsat retning (idet en sådan handling ville være et element, der er eksternt i forhold til varemærket og varerne, såfremt man skal følge PMJC’s argumenter).
77.
Jeg er af den opfattelse, at man ikke kan drage en sådan konklusion. Dette skyldes ikke alene, som anført af den franske regering, at der ikke er nogen grund til at behandle varemærker, der udgøres af et efternavn, anderledes end andre varemærker (ved at udelukke muligheden for, at deres brug kan blive vildledende), men ligeledes at det, således som det allerede er blevet nævnt, følger af ordlyden af artikel 20, litra b), i direktiv 2015/2436, at det, der betyder noget i forhold til den undersøgelse, som skal foretages i henhold til denne bestemmelse, er, hvorvidt brugen af et sådant varemærke vildleder offentligheden om et særligt kendetegn ved produktet (eller skaber en tilstrækkelig alvorlig risiko for en sådan vildledning). Den omstændighed, at det varemærke, der udgøres af et efternavn, ikke i sig selv kan formidle et forkert budskab om et særligt kendetegn ved de varer, der er omfattet af varemærket, besvarer med andre ord ikke spørgsmålet om, hvorvidt en særlig brug af dette varemærke kan gøre dette.
78.
Jeg kan følgelig ikke få øje på, hvorfor en vildledende brug af varemærket ikke kunne vedrøre den egentlige designer af varerne eller måske mere bredt den stilistiske oprindelse af produktet, såfremt det måtte konkluderes, at brugen af et varemærke giver det fejlagtige indtryk, at de varer, der er omfattet af varemærket, på en eller anden måde er blevet skabt i samarbejde med en bestemt designer med det resultat, at offentligheden effektivt vildledes om netop dette forhold (eller såfremt der består en tilstrækkelig alvorlig risiko for en sådan vildledning).
79.
Den omstændighed, at en sådan situation kan være omfattet af artikel 20, litra b), i direktiv 2015/2436, bekræftes efter min opfattelse yderligere ved en gennemgang af den sammenhæng, som ovennævnte bestemmelse optræder i, og af de formål, som direktiv 2015/2436 forfølger.
b) Sammenhæng og formål
80.
Jeg skal for så vidt angår sammenhængen nævne, at den omhandlede bestemmelse udgør en del af afdeling 4 i kapitel 2 i direktiv 2015/2436, der fastlægger tre særskilte fortabelsesscenarier (der på tilsvarende måde blev fastlagt i artikel 12 i direktiv 2008/95).
81.
Det første scenario omhandler kort sagt fortabelse som følge af »manglende reel brug« af varemærket. Artikel 19, stk. 1, i direktiv 2015/2436 bestemmer i denne forbindelse, at »[i]ndehaveren af et varemærke kan fortabe sine rettigheder, når der inden for en sammenhængende femårsperiode ikke i den pågældende medlemsstat er gjort reel brug af det for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og der ikke foreligger rimelig grund til manglende brug«.
82.
Jeg vil nævne, at selv om denne regel har til formål at nedbringe det samlede antal varemærker, der er registreret og beskyttet i Den Europæiske Union (og følgelig at nedbringe de eventuelle konflikter, der kan opstå mellem dem), er den ligeledes i en bredere forstand udtryk for, at »[v]aremærker [kun] opfylder […] deres formål, som er at adskille varer eller tjenesteydelser og give forbrugerne mulighed for at træffe et informeret valg, når de faktisk anvendes på markedet« (
32
). Domstolen har i denne forbindelse navnlig forklaret, at der ved begrebet »reel brug«»skal forstås en faktisk brug, der skal være i overensstemmelse med varemærkets grundlæggende funktion, som er at garantere oprindelsen af en vare eller en tjenesteydelse over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse« (
33
).
83.
For så vidt angår det andet scenario bestemmer artikel 20, litra a) i direktiv 2015/2436, at der kan ske fortabelse, såfremt »[varemærket] som følge af indehaverens virksomhed eller passivitet er blevet til en almindelig betegnelse inden for handelen for en vare eller tjenesteydelse, for hvilken varemærket er registreret«. Dette scenario har følgelig til formål at fjerne beskyttelsen for så vidt angår varemærker, der er blevet en generisk angivelse, og som en konsekvens deraf har mistet deres særpræg (kort sagt ofte som følge af en særlig kommerciel succes) (
34
) og følgelig deres evne til at opfylde funktionen som en oprindelsesangivelse (
35
).
84.
Det tredje fortabelsesscenario er det, der er genstand for den foreliggende sag.
85.
Selv om hvert enkelt af disse tre scenarier åbenlyst finder særskilt anvendelse, følger det af Domstolens praksis, at de alle skal fortolkes, således at de gennemfører den logik og de formål, der ligger til grund for varemærkereglerne, hvoraf følger, at de rettigheder, der tilkommer varemærkeindehaveren, alene beskyttes i det omfang, at varemærket fortsat opfylder sin væsentligste funktion som angivelse af oprindelsen (
36
), der afspejles i selve dens definition, der beskriver det som ethvert tegn, der bl.a. kan anvendes til at »adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders« (
37
). Når denne funktion ikke længere opfyldes, kan varemærkeindehaverens rettigheder fortabes (
38
).
86.
Det synes følgelig at være usammenhængende her at fortolke anvendelsesområdet for den omhandlede tredje fortabelsesgrund således, at den kategorisk og under alle omstændigheder udelukker muligheden for at fortabe et varemærke, der udgøres af et efternavn, selv om dets brug giver udtryk for et forkert budskab om den stilistiske oprindelse af de omfattede varer eller tjenesteydelser, der er til hinder for, at mærket tjener som en garanti for, at de varer, der er omfattet af varemærket, er blevet udviklet under kontrol af indehaverens virksomhed.
87.
Jeg skal på dette sted erindre om, at den hovedkonklusion, som Domstolen nåde frem til i Emanuel-dommen, var begrundet med den omstændighed, at afbrydelsen af forbindelsen mellem det varemærke, der udgøres af et efternavn, og designeren ikke berørte varemærkets afgørende funktion, idet det var den nye indehaver af det varemærke, der udgøres af et efternavn, der garanterede kvaliteten af de varer, der er omfattet af varemærket. Dette er grunden til, at Domstolen afviste tanken om, at en fejlagtig opfattelse hos forbrugeren, med hensyn til hvem der havde designet de respektive beklædningsartikler (hvilket som anerkendt af Domstolen imidlertid faktuelt kan lade sig gøre), kan berøre registreringen eller føre til fortabelse.
88.
Det forekommer mig at være usammenhængende i forhold til denne konklusion at foreslå, at fordi afbrydelsen af forbindelsen som sådan er uproblematisk for registreringen og irrelevant i forhold til spørgsmålet om fortabelse, kan ingen brug af et sådant »adskilt« varemærke, der udgøres af et efternavn, nogensinde føre til fortabelse. En sådan konklusion ville således svare til at sikre en potentielt permanent beskyttelse for et varemærke trods den omstændighed, at den brug, som indehaveren gør af det, er i strid med ovennævnte logik, der hæmmer forbrugerens mulighed for let at adskille de varer, der er omfattet af varemærket, fra varer, der er fremstillet under kontrol af en anden virksomhed (ved eventuelt at drage en urimelig fordel af den anden virksomheds arbejde).
89.
Jeg skal således anføre, at Retten allerede har tilsluttet sig den samme opfattelse, som den jeg her har argumenteret for, i Fiorucci-dommen. Forklaringen er, at da den forkastede kravet om, at det varemærke, der svarede til navnet på en modedesigner, skulle erklæres fortabt, støttede den sig på den omstændighed, at sagsøgeren havde undladt at fremlægge tilstrækkelig dokumentation til støtte herfor, men ikke på, at et sådant krav ikke kunne tages til følge, på grund af at varemærket var blevet anvendt på en måde, som var egnet til at vildlede (
39
).
90.
Generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer har ligeledes tilsluttet sig en tilsvarende opfattelse i sit forslag til afgørelse i Emanuel-sagen. Idet han nærmere bestemt erindrede om, at afbrydelsen af forbindelsen mellem varemærket og designeren ikke berører varemærkets afgørende funktion med henblik på spørgsmålet om fortabelse, tilføjede han, at »[d]et skal dog bemærkes, at for at kunne udtale sig om den vildledning, som offentligheden kan være offer for, påhviler det den nationale ret at undersøge tvistens særlige omstændigheder med henblik på at vurdere følgerne af brugen af varemærket« (
40
).
91.
Jeg skal endelig erindre om, at det følger af Domstolens konklusion i Emanuel-dommen, at afbrydelsen af forbindelsen mellem designeren og indehaveren af et varemærke, der svarer til designerens efternavn, ikke i sig selv (»ikke alene på grund af denne særlige omstændighed«) fører til fortabelsen af et varemærke. Dette element af begrundelsen peger ganske logisk i retning af, at denne afbrydelse, såfremt den kombineres med andre faktorer, kan føre til det modsatte udfald, således som den franske regering ligeledes har anført.
92.
Samtidig, og som Kommissionen i det væsentlige har anført, skal konklusionerne i Emanuel-dommen fortsat efter min opfattelse, fortolkes som hovedreglen, der finder anvendelse i en situation, hvor forbindelsen er blevet afbrudt mellem et varemærke, der udgøres af et efternavn, og designeren, hvis navn dette varemærke svarer til. Jeg skal i denne retning erindre om den betragtning, der efterfølgende blev fremført om, at »brugen af varemærker, der udgøres af et efternavn, [er] en udbredt praksis i alle erhvervsbrancher, og den relevante kundekreds ved nok, at der ikke nødvendigvis gemmer sig en designer af samme navn bag hvert varemærke bestående af et efternavn« (
41
).
93.
Følgelig skal en konstatering af, at brugen af et varemærke, der udgøres af et efternavn, og som ikke længere har forbindelse til designeren, er blevet vildledende, nødvendigvis baseres på solid dokumentation for, at varemærket som følge af varemærkeindehaverens brug ikke længere opfylder sin afgørende funktion på grund af vildledning eller en alvorlig risiko herfor for så vidt angår varernes stilistiske oprindelse.
94.
Jeg er mere specifikt af den opfattelse, at der med henblik på fortabelse af et varemærke, der består af en designers navn, skal fremlægges dokumentation, der påviser adfærd fra indehaverens side, der har til formål at give forbrugerne et forkert indtryk om forbindelse mellem de varer, der er omfattet af varemærket og den oprindelige designer, og at denne adfærd skal have sådan styrke, omfang eller logik, at den fører til den konklusion, at den relevante offentlighed ikke længere med rimelighed kan forventes ikke at antage, at en bestemt designer har deltaget i designet af de specifikke varer (eller tjenesteydelser).
95.
Hvorvidt en adfærd, som den, der er beskrevet af den forelæggende ret, i sidste ende begrunder fortabelse på grund af vildledende brug af de omhandlede varemærker, er selvsagt genstand for en faktuel bedømmelse, som den nationale ret skal foretage. Jeg er i denne forbindelse ikke desto mindre af den opfattelse, at de elementer, der er relevante for en sådan bedømmelse, eksempelvis kan være en reklamekampagne fra varemærkeindehaveren, hvor designeren optræder, og der gives et forkert indtryk af designerens faktiske deltagelse i det kunstneriske tilsyn med de omhandlede varer, som Kommissionen i det væsentlige har foreslået, eller andre former for meddelelser fra indehaveren, der angiver, at specifikke varer er blevet designet i samarbejde med designeren, eller brugen på de varer, der er omfattet af varemærket, af udsmykning, der vedrører eller er karakteristiske for designerens specifikke kreative univers, som ikke er omfattet af de ejendomsrettigheder, der overdrages sammen med de omhandlede varemærker, der hos forbrugeren fører til en forkert opfattelse med hensyn til den (stilistiske) oprindelse af de varer, der er omfattet af varemærket.
96.
I lyset af de ovennævnte betragtninger og i overensstemmelse med de opfattelser, som den franske regering og Kommissionen har givet udtryk for, er jeg af den opfattelse, at artikel 20, litra b), i direktiv 2015/2436 skal fortolkes således, at bestemmelsen ikke er til hinder for en erklæring om fortabelse af et varemærke, der består af efternavnet på en designer, med den begrundelse, at det efter overdragelsen er blevet anvendt på en måde, der effektivt kan forlede offentligheden til at tro, at denne designer fortsat deltager i at designe de varer, der er forsynet med dette mærke, selv om dette ikke længere er tilfældet. Jeg er endvidere af den opfattelse, at det med henblik på at fastlægge, hvorvidt en sådan brug af et varemærke skal anses for at være vildledende som omhandlet i den nævnte bestemmelse, skal følge af de beviser, der er blevet fremlagt, at det omhandlede varemærke ikke længere kan opfylde sin afgørende funktion som oprindelsesangivelse, navnlig fordi indehaverens adfærd faktisk giver den relevante offentlighed det forkerte indtryk, at der består en forbindelse mellem de varer, der er omfattet af varemærket, og designeren, eller når anvendelsen af varemærket medfører en tilstrækkelig alvorlig risiko for en sådan vildledning, og hvor den relevante offentlighed ikke længere med rimelighed kan forventes ikke at antage, at en bestemt designer har deltaget i at designe de specifikke varer, der er omfattet af varemærket.
97.
Jeg mangler ydermere at tage stilling til PMJC’s argument om, at den generelle konklusion ovenfor om, at den adfærd, der er beskrevet i det præjudicielle spørgsmål, er omfattet af anvendelsesområdet for den omhandlede fortabelsesgrund og efter omstændighederne kan føre til fortabelsen af et varemærke, der udgøres af et efternavn, udgør en »uforholdsmæssig sanktion«, som krænker selskabets ejendomsret, der er sikret ved chartrets artikel 17, stk. 2, idet der mere hensigtsmæssigt vil kunne tages stilling til denne adfærd inden for andre retsområder.
C.
Chartrets artikel 17, stk. 2, fortabelse af et varemærke og anvendelsen af regler på andre retsområder
98.
Jeg vil følgelig indlede dette afsnit ved at nævne, at varemærker er omfattet af beskyttelsen i artikel 17, stk. 2, hvorefter »[i]ntellektuel ejendomsret er beskyttet« (
42
).
99.
Jeg er i denne forbindelse enig med PMJC i, at fortabelse af et varemærke har alvorlige konsekvenser for varemærkeindehaveren, for hvem varemærket kan udgøre et værdifuldt kommercielt aktiv (
43
).
100.
Denne rettighed er imidlertid ikke absolut og skal ses i sammenhæng med sin funktion i samfundet (
44
). Dens udøvelse kan følgelig begrænses i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i chartrets artikel 52, stk. 1.
101.
Idet der dernæst skal tages stilling til PMJC’s argumenter, gør denne part gældende, at såfremt fortabelsen af et varemærke er konsekvensen af handlinger, der vildleder offentligheden, med hensyn til hvem der er den faktiske designer bag de varer, der er omfattet af de omhandlede varemærker, ville dette være en uforholdsmæssig konsekvens, idet der allerede er taget stilling til denne adfærd ved reglerne på de andre retsområder såsom ved reglerne om vildledende reklame eller illoyal konkurrence. Disse regler medfører ifølge denne part ikke konsekvenser, der er lige så drastiske som fortabelse af et varemærke.
102.
Jeg opfatter PMJC’s argumenter således, at den konklusion, der nås i det forudgående afsnit, støtter en fortolkning af artikel 20, litra b), i direktiv 2015/2436, der er i strid med chartrets artikel 17, stk. 2, idet den fører til en uforholdsmæssig begrænsning af selskabets ejendomsret, der går videre end det, der efter omstændighederne er nødvendigt.
103.
Jeg skal først og fremmest erindre om, at bestemmelser i afledt ret som eksempelvis artikel 20, litra b), i direktiv 2015/2436 selvsagt skal fortolkes på en sådan måde, at de ikke kommer i konflikt med de grundlæggende rettigheder, der beskyttes ved Unionens retsorden (
45
).
104.
Når det kommer til det specifikke krav om nødvendighed, der udgør en del af det proportionalitetskriterium, der er fastsat i chartrets artikel 52, stk. 1, er jeg yderligere af den opfattelse, at de retlige konsekvenser, der udløses af reglerne på andre retsområder, således som dem, PMJC henviser til, eller for den sags skyld de regler om ophavsrettigheder, der henvises til i forelæggelsesafgørelsen, ikke kan anses for at være alternative foranstaltninger, der ville være lige så effektive som fortabelsen af et varemærke i lyset af det formål, som de respektive EU-retlige regler om varemærker forfølger, navnlig at sikre opretholdelsen af den retlige beskyttelse, der er knyttet til et bestemt varemærke, i det omfang, at dette varemærkes afgørende funktion opretholdes, således som det tidligere er blevet forklaret.
105.
Mens disse specifikke regler således forfølger formål, der er specifikke for det enkelte lovområde, gør ingen af dem det muligt at drage konklusioner på grundlag af indehaverens adfærd, når denne adfærd berører selve den afgørende funktion af varemærket som en oprindelsesangivelse.
106.
Domstolen forklarede i denne retning, at EU-retlige regler om varemærker giver indehaveren af et varemærke visse rettigheder, men der tages ligeledes hensyn til »indehaverens adfærd« (
46
), hvilket kan indebære en fjernelse af den beskyttelse, der er knyttet til varemærket, når varemærkets afgørende funktion bringes i fare. Et sådant resultat kan omvendt ikke opnås, såfremt de retlige konklusioner, der skal drages på grundlag af indehaverens adfærd, skal begrænses til dem, der er fastsættes på andre retsområder, som eksempelvis dem, der nævnes af PMJC.
107.
For så vidt angår proportionalitet i snæver forstand, navnlig spørgsmålet om, hvorvidt de ulemper, der følger af fortolkningen af den omhandlede bestemmelse, er uforholdsmæssige i forhold til de formål, der forfølges, har Domstolen endvidere allerede forklaret, at EU-lovgivningen ved at vedtage de respektive fortabelsesgrunde har foretaget en afvejning mellem på den ene side beskyttelsen af virksomheders interesser som varemærkeindehavere og på den anden side offentlighedens interesse i at opretholde den beskyttelse, der ydes til et varemærke, så længe det kan opfylde sin væsentligste funktion som oprindelsesangivelse (
47
).
108.
Jeg er af den opfattelse, at den fortolkning, der foreslås ovenfor, er i overensstemmelse med denne afvejning. Det følger således af den forudgående bedømmelse, at selv om en krænkelse fra indehaverens side af andre retsregler kan være et relevant element i forbindelse med undersøgelsen af, hvorvidt varemærket skal erklæres fortabt, kan en sådan samtidig krænkelse ikke føre til en automatisk afgørelse om fortabelse uden en bredere bedømmelse, med hensyn til hvorvidt varemærket har mistet sin evne til at opfylde sin afgørende funktion.
109.
Jeg er i lyset af disse betragtninger af den opfattelse, at den fortolkning, som jeg har foreslået af artikel 20, litra b), i direktiv, 2015/2436, ikke er i strid med chartrets artikel 17, stk. 2.
V. Forslag til afgørelse
110.
Jeg vil i lyset af det ovenstående foreslå Domstolen at svare Cour de cassation (kassationsdomstol, Frankrig) som følger:
»Artikel 12, stk. 2, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker og artikel 20, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker
skal fortolkes således, at disse bestemmelser ikke er til hinder for en erklæring om fortabelse af et varemærke, der består af efternavnet på en designer, med den begrundelse, at det efter overdragelsen er blevet anvendt på en måde, der effektivt kan forlede offentligheden til at tro, at denne designer fortsat deltager i at designe de varer, der er forsynet med dette mærke, selv om dette ikke længere er tilfældet.
Det skal med henblik på at fastlægge, hvorvidt en sådan brug af et varemærke skal anses for at være vildledende som omhandlet i den nævnte bestemmelse, følge af de beviser, der er blevet fremlagt, at det omhandlede varemærke ikke længere kan opfylde sin afgørende funktion som oprindelsesangivelse, navnlig fordi indehaverens adfærd faktisk giver den relevante offentlighed det forkerte indtryk, at der består en forbindelse mellem de varer, der er omfattet af varemærket, og designeren, eller når anvendelsen af varemærket medfører en tilstrækkelig alvorlig risiko for en sådan vildledning, og hvor den relevante offentlighed ikke længere med rimelighed kan forventes ikke at antage, at en bestemt designer har deltaget i at designe de specifikke varer, der er omfattet af varemærket.«
(
1
) – Originalsprog: engelsk.
(
2
) – Som fastsat i artikel 20, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16.12.2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2015, L 336, s. 1) (herefter »direktiv 2015/2436«) og i artikel 12, stk. 2, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22.10.2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2008, L 299, s. 25) (herefter »direktiv 2008/95«).
(
3
) – Dom af 30.3.2006 (C-259/04, herefter »Emanuel-dommen«, EU:C:2006:215).
(
4
) – Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989, L 40, s. 1) (herefter »direktiv 89/104«).
(
5
) – Jeg vil senere forklare, at dette ikke er helt korrekt for så vidt angår den franske sprogversion af artikel 20, litra b), i direktiv 2015/2436, men at dette ikke har nogen betydning for den regel, der udspringer deraf.
(
6
) – For »kosmetik og skønhedsprodukter« og »tøj«.
(
7
) – For »design af tøj (beklædning) til kvinder, mænd og børn« og »tjenester inden for modedesign, styling (beklædning)«.
(
8
) – Dette er det nugældende indhold af artikel 20, litra b), i direktiv 2015/2436 og i det væsentlige af de to forudgående retsforskrifter til denne bestemmelse, navnlig artikel 12, stk. 2, litra b), i direktiv 2008/95 og artikel 12, stk. 2, litra b), i direktiv 89/104.
(
9
) – Generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomers forslag til afgørelse Emanuel (C-259/04, herefter »forslag til afgørelse i Emanuel-sagen«, EU:C:2006:50, punkt 3 og 4).
(
10
) – I den engelske sprogversion af de gældende regler i EU-retten anvendes udtrykket »deceit« (vildledning) i forbindelse med den relevante registreringshindring for et varemærke, mens udtrykket »to mislead« (at vildlede) anvendes i forbindelse med den relevante fortabelsesgrund for et (registreret) varemærke. Uden at der er behov for at undersøge dette sproglige valg yderligere, skal jeg bemærke, at Domstolen har anvendt udtrykket »deceit« til at beskrive begge scenarier (registrering og fortabelse). Dom af 4.3.1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (C-87/97, herefter »Gorgonzola-dommen«, EU:C:1999:115, præmis 41).
(
11
) – Min fremhævelse. Den nugældende regel i artikel 4, stk. 1, litra g), i direktiv 2015/2436 er i det væsentlige enslydende med den i Emanuel-dommen omhandlede artikel 3, stk. 1, litra g), i direktiv 89/104. Denne registreringshindring udgør en blandt flere absolutte registreringshindringer eller ugyldighedsgrunde for varemærker, der nu er opregnet i artikel 4 i direktiv 2015/2436, der er til hinder for registrering af et varemærke, og som, såfremt et varemærke fejlagtigt registreres, kan føre til, at det erklæres ugyldigt.
(
12
) – Emanuel-dommens præmis 48 og 49.
(
13
) – Jf. eksempelvis dom af 8.6.2017, W.F. Gözze Frottierweberei og Gözze (C-689/15, EU:C:2017:434, præmis 41 og den deri nævnte retspraksis, herefter »Gözze Frottierweberei-dommen«), og af 13.5.2020, SolNova mod EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19, EU:T:2020:199, præmis 72 og den deri nævnte retspraksis).
(
14
) – Generaladvokat Cruz Villalóns forslag til afgørelse Backaldrin Österreich The Kornspitz Company (C-409/12, herefter »forslag til afgørelse i Kornspitz-sagen«, EU:C:2013:563, punkt 27).
(
15
) – Jf. punkt 35-40 i forslag til afgørelse i Emanuel-sagen. Jf. for så vidt angår EU-varemærker artikel 20, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1) (herefter »forordning 2017/1001«), der bestemmer, at »[e]t EU-varemærke kan, uafhængigt af eventuelt overdragelse af en virksomhed, overdrages for alle eller en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret«. Tilsvarende bestemmer artikel 21 i Aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder, der er indeholdt i bilag 1 C til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, undertegnet i Marrakech den 15.4.1994 og godkendt ved Rådets afgørelse 94/800/EF om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994) for så vidt angår de områder, der henhører under Fællesskabets kompetence (EFT 1994, L 336, s. 1), at »[m]edlemmer kan fastlægge betingelser for licens og overdragelse af varemærker, idet det forudsættes, at […] ejeren af et registreret varemærke har ret til overdrage varemærket i eller uden forbindelse med overdragelsen af den virksomhed, som varemærket tilhører«.
(
16
) – Min fremhævelse.
(
17
) – Punkt 57 i forslag til afgørelse i Emanuel-sagen. Jf. ligeledes eksempelvis dom af 29.6.2022, Hijos de Moisés Rodríguez González mod EUIPO – Ireland og Ornua (La Irlandesa 1943), T-306/20, herefter »La Irlandesa-dommen«, EU:T:2022:404, præmis 27).
(
18
) – Jf. eksempelvis dom af 22.3.2018, Safe Skies mod EUIPO – Travel Sentry (TSA LOCK) (T-60/17, EU:T:2018:164, præmis 63 og den deri nævnte retspraksis), og La Irlandesa-dommens præmis 71.
(
19
) – Gözze Frottierweberei-dommens præmis 55 og den deri nævnte retspraksis. Min fremhævelse.
(
20
) – Dom af 14.12.2022, Devin mod EUIPO – Haskovo Chamber of Commerce and Industry (DEVIN) (T-526/20, EU:T:2022:816, præmis 119 og den deri nævnte retspraksis), eller af 29.11.2023, Myforest Foods mod EUIPO (MYBACON) (T-107/23, EU:T:2023:769, præmis 30 og den deri nævnte retspraksis). Til illustration blev det bekræftet, at der var tale om vildledning for så vidt angår mærket »WINE OH!«, der blev anvendt i forhold til »mineralvand og vand tilsat kulsyre og andre ikke alkoholholdige drikkevarer«, som følge af modsigelsen mellem mærket og karakteren af de varer, der skulle forsynes med det, hvilken var en opfattelse, der blev forstærket yderligere ved anvendelsen af et udråbstegn. Dette varemærke kunne ikke desto mindre registreres for andre varer og tjenesteydelser, jf. afgørelse truffet af Fjerde Appelkammer af 7.3.2006, R 1074/2005-4 – WINE OH!, præmis 20-24.
(
21
) – Gözze Frottierweberei-dommens præmis 56 og 57.
(
22
) – La Irlandesa-dommens præmis 68.
(
23
) – Jf. i denne retning dom af 10.3.2022, Maxxus Group (C-183/21, EU:C:2022:174, præmis 30).
(
24
) – Der optræder i den tidligere gældende artikel 12, stk. 2, litra b), i direktiv 2008/95.
(
25
) – Gorgonzola-dommens præmis 41 og Emanuel-dommens præmis 47. Denne iagttagelse blev foretaget i forbindelse med direktiv 89/104, hvis artikel 12, stk. 2, litra b), svarer til bestemmelsen i artikel 12, stk. 2, litra b), i direktiv 2008/95. Jf. i forbindelse med EU-varemærket La Irlandesa-dommens præmis 55 og den deri nævnte retspraksis eller dom af 22.6.2022, Unite the Union mod EUIPO – WWRD Ireland (WATERFORD) (T-739/20, EU:T:2022:381, præmis 46-49).
(
26
) – Jeg skal ligeledes bemærke, at det alene med to undtagelser for så vidt angår den finske og den ungarske sprogversion kunne synes, at samtlige sprogversioner i direktiv 2008/95 allerede støttede sig på tanken om (selve) risikoen (eller ligefrem muligheden) for, at offentligheden bliver vildledt.
(
27
) – Jf. eksempelvis dom af 29.4.2004, Björnekulla Fruktindustrier (C-371/02, herefter »Björnekulla-dommen«, EU:C:2004:275, præmis 16).
(
28
) – Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), Retningslinjer for behandlingen af varemærker i Den Europæiske Union, del D, Sletning, Afsnit 2, Materielle bestemmelser, 31.3.2024, der kan tilgås på https://guidelines.euipo.europa.eu/, s. 1465, punkt 2.4.4.
(
29
) – Ibidem. Varemærket »Mövenpick of Switzerland« blev erklæret fortabt, idet de omhandlede varer blev fremstillet i Tyskland. Afgørelse fra Første Appelkammer af 12.2.2009, R 697/2008-1, Biscosuisse – Chocosuisse mod Mövenpick Holding, præmis 17-19.
(
30
) – Emanuel-dommens præmis 48 og punkt 31 i det foreliggende forslag til afgørelse.
(
31
) – Dom af 14.5.2009, Fiorucci mod KHIM – Edwin (ELIO FIORUCCI) (T-165/06, herefter »Fiorucci-dommen«, EU:T:2009:157, præmis 30 og 31). Jf. ligeledes punkt 63 i forslag til afgørelse i Emanuel-sagen.
(
32
) – 31. betragtning til direktiv 2015/2436. Jf. ligeledes dom af 22.10.2020, Ferrari (C-720/18 og C-721/18, EU:C:2020:854, præmis 32 og den deri nævnte retspraksis).
(
33
) – Dom af 15.1.2009, Silberquelle (C-495/07, EU:C:2009:10, præmis 17 og den deri nævnte retspraksis).
(
34
) – Jf. punkt 30 i forslag til afgørelse i Kornspitz-sagen. I generaladvokat Légers forslag til afgørelse Björnekulla Fruktindustrier (C-371/02, EU:C:2003:615, punkt 50) gives eksemplerne »walkman«, »cellofan« og »aspirin«.
(
35
) – Dom af 6.3.2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Selskab (C-409/12, herefter »Kornspitz-dommen«, EU:C:2014:130, præmis 22 og den deri nævnte retspraksis).
(
36
) – Jf. Kornspitz-dommens præmis 22 og Björnekulla-dommens præmis 22.
(
37
) – Artikel 3 i direktiv 2015/2436. Jf. 13. betragtning til direktiv 2015/2436 i samme retning og 16. betragtning, der henviser til, at »[varemærkets] funktion navnlig er at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelse«. Jf. Kornspitz-dommens præmis 21 og den deri nævnte retspraksis.
(
38
) – Kornspitz-dommens præmis 22 og den deri nævnte retspraksis.
(
39
) – Fiorucci-dommens præmis 36 og 37 i forbindelse med et EU-varemærke.
(
40
) – Punkt 70 i forslag til afgørelse i Emanuel-sagen.
(
41
) – Fiorucci-dommens præmis 30 og 31.
(
42
) – Jf. med henblik på anvendelsen for varemærker dom af 30.1.2019, Planta Tabak (C-220/17, herefter »Planta Tabak-dommen«, EU:C:2019:76, præmis 91-100), eller Menneskerettighedsdomstolens dom af 11.1.2007, Anheuser-Busch Inc. mod Portugal, CE:ECHR:2007:0111JUD007304901, § 72, i forbindelse med artikel 1 i den første tillægsprotokol til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, der sikrer ejendomsretten.
(
43
) – Således som det eksempelvis er blevet anerkendt i generaladvokat Jacobs forslag til afgørelse Parfums Christian Dior (C-337/95, EU:C:1997:222, punkt 39). Jf. punkt 30 i forslag til afgørelse i Kornspitz-sagen om anerkendelse af alvorlige konsekvenser af fortabelse.
(
44
) – Planta Tabak-dommens præmis 94 og den deri nævnte retspraksis.
(
45
) – Jf. i denne retning og eksempelvis dom af 30.1.2024, Landeshauptmann von Wien (Familiesammenføring med en mindreårig flygtning) (C-560/20, EU:C:2024:96, præmis 48).
(
46
) – Dom af 27.4.2006, Levi Strauss (C-145/05, EU:C:2006:264, præmis 27).
(
47
) – Jf. i denne retning ibidem præmis 29 og Kornspitz-dommens præmis 32 og den deri nævnte retspraksis. Jf. ligeledes punkt 31 i forslag til afgørelse i Kornspitz-sagen. Jeg skal nævne, at denne afvejning styrkes yderligere ved den regel, der følger af artikel 21 i direktiv 2015/2436, hvoraf fremgår, at et varemærke, såfremt der kun foreligger fortabelsesgrunde for specifikke varer eller tjenesteydelser, kun fortabes for så vidt angår de pågældende varer eller tjenesteydelser.