62018CC0371
FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
E. TANCHEV
fremsat den 16. oktober 2019 (
1
)
Sag C-371/18
Sky plc
Sky International AG
Sky UK Limited
mod
SkyKick UK Limited
SkyKick Inc
(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (ret i første instans (England og Wales), afdelingen for handelsretlige sager mv., Det Forenede Kongerige))
»Præjudiciel forelæggelse – indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning – varemærker – identifikationen af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om beskyttelse af varemærket – krav om klarhed og præcision – ond tro – ond tro som følge af manglende hensigt til at bruge varemærket for de omfattede varer og tjenesteydelser – fortolkning af dom af 19. juni 2012, The Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361)«
1.
Denne anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (ret i første instans (England og Wales), afdelingen for handelsretlige sager mv., Det Forenede Kongerige) rejser nogle vigtige spørgsmål vedrørende EU-varemærkeretten. Dette er ligeledes afspejlet i den forelæggende rets dom i hovedsagen af 6. februar 2018 ([2018] EWHC 155 (Ch), Arnold J), som blev afsagt efter en hovedforhandling på fem dage og er på 94 sider (358 præmisser) (herefter »dommen i hovedsagen«).
2.
I hovedsagen har sagsøgerne (herefter under ét »Sky«, som i det væsentlige er satellit- og digital-TV-selskaber) gjort gældende, at de sagsøgte (herefter under ét »SkyKick«, hvor SkyKick Inc. er et nystartet selskab, som leverer IT-tjenester inden for cloud migration (
2
)), har krænket fire EU-varemærker, der ejes af den anden sagsøger (»Sky AG«), og et varemærke, der er registreret i Det Forenede Kongerige og ejes af den første sagsøger (»Sky plc«), og som består af ordet SKY (herefter »varemærkerne«), ved brug af tegnet »SkyKick« og variationer heraf.
3.
Sagen er ret kompleks, men i det væsentlige har SkyKick benægtet, at der er sket krænkelse og har fremsat modkrav med påstand om, at varemærkerne kendes helt eller delvist ugyldigt registrerede af følgende grunde: i) Specificeringen af varer og tjenesteydelser mangler klarhed og præcision, og ii) ansøgningerne blev indgivet i ond tro.
4.
Sagen er væsentlig, da den giver Domstolen mulighed for at behandle spørgsmål vedrørende en række mangler, som har vist sig i EU-varemærkesystemet. Som SkyKick har bemærket, vedrører samtlige fem af den forelæggende ret forelagte spørgsmål et af de mest problematiske aspekter i forbindelse med et varemærke, nemlig den rolle og funktion, som den såkaldte »specificering« af varer og tjenesteydelser har. Størstedelen af Domstolens praksis på området for varemærker har omhandlet det tegn, som er registreret som et varemærke. Varemærkeretten er nu relativt veletableret på dette område. Imidlertid er der fortsat huller og uoverensstemmelser i varemærkeretten vedrørende specificeringer af varer og tjenesteydelser. Beskyttelse af EU-varemærker ydes i henhold til bestemthedsprincippet (
3
), dvs. for specifikke varer eller tjenesteydelser, hvis art og antal afgør omfanget af den beskyttelse, som varemærkets indehaver nyder, sammenholdt med tegnet.
5.
Den forelæggende ret har fremhævet, at problemet navnlig er, at SkyKick ikke synes at have mulige indsigelser vedrørende Skys påstande om varemærkekrænkelse i henhold til gældende EU-varemærkeret eller national varemærkeret. Dette fører til spørgsmålet om, hvorvidt vi er nået til et punkt i varemærkeretten, hvor varemærkeindehaveren tildeles fuldstændig monopol, over for hvilket det ikke længere er muligt at forsvare sig i en sag vedrørende krænkelse – på trods af, at varemærket ikke anvendes og sandsynligvis ikke kommer til at blive anvendt for mange af de varer og tjenesteydelser, for hvilke det blev registreret. Således belyser denne sag det spændingsfelt, der i dag findes mellem de forskellige interesser, som skal afvejes.
I. De faktiske omstændigheder i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål
6.
Skys omhandlede varemærker er: i) EU-figurmærke nr. 3166352, ansøgt den 14. april 2003 og registreret den 12. september 2012 (»EU352«) for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 og 42, ii) EU-figurmærke nr. 3203619, ansøgt den 30. april 2003 og registreret den 6. september 2012 (»EU619«) for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 og 42, iii) EU-ordmærket SKY, nr. 5298112, ansøgt den 6. september 2006 og registreret den 18. juni 2015 (»EU112«) for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 16, 28, 35, 37, 38, 41, iv) EU-ordmærket SKY, nr. 6870992, ansøgt den 18. april 2008 og registreret den 8. august 2012 (»EU992«) for varer og tjenesteydelser i klasse 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28 og 35-45, og v) ordmærket SKY, nr. 2500604, ansøgt den 20. oktober 2008 og registreret i Det Forenede Kongerige den 7. september 2012 (»UK604«) for varer og tjenesteydelser i klasse 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28 og 35-45.
7.
Sky har anlagt sag mod SkyKick for krænkelse af disse varemærker. Sky har i forbindelse med sit krænkelsessøgsmål påberåbt sig varemærkeregistreringerne med hensyn til følgende varer og tjenesteydelser (selv om ikke alle varemærkerne er registreret for alle disse varer og tjenester): i) computer software (klasse 9), ii) computer software leveret fra internettet (klasse 9), iii) computer software og telekommunikationsapparater, der muliggør forbindelse til databaser og internettet (klasse 9), iv) anordninger til datalagring (klasse 9), v) telekommunikationsvirksomhed (klasse 38), vi) ydelser vedrørende elektronisk post (klasse 38), vii) internetportaler (klasse 38), og viii) computervirksomhed, der giver mulighed for adgang til og genfinding af information/data via computere eller computernetværk (klasse 38).
8.
Sky har foretaget omfattende brug af varemærket SKY i forbindelse med en række varer og tjenesteydelser, og i særdeleshed varer og tjenesteydelser, der er relateret til Skys væsentligste forretningsområder inden for i) TV-transmission, ii) telefoni og iii) bredbåndsforsyning. SkyKick anerkender, at SKY fra november 2014 var etableret som et kendt navn i Det Forenede Kongerige og Irland på disse områder. Sky tilbyder imidlertid ikke varer og tjenesteydelser inden for e-mail migration eller cloud backup, og der er heller ikke noget, der tyder på, at de planlægger at gøre det i nær fremtid.
9.
SkyKick har gjort gældende, at hvert varemærke skal erklæres (delvist) ugyldigt som følge af, at de er registreret for varer og tjenesteydelser, der ikke er præciseret med tilstrækkelig klarhed og præcision.
10.
Den forelæggende ret har anført, at denne påstand giver anledning til to spørgsmål. Det første spørgsmål er, om denne ugyldighedsgrund kan påberåbes over for et registreret varemærke.
11.
Det blev i dom af 19. juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), fastslået (hvilket nu kræves i henhold til artikel 33, stk. 2, i forordning (EU) 2017/1001 (
4
)), at en ansøger af et varemærke skal præcisere de varer og tjenesteydelser, for hvilke der søges beskyttelse af varemærket, med tilstrækkelig klarhed og præcision, således at de kompetente myndigheder og tredjemænd alene på baggrund af disse termer kan fastlægge udstrækningen af den beskyttelse, varemærket giver. Hvis ansøgeren ikke gør dette, skal den kompetente myndighed afslå at lade ansøgningen overgå til registrering, medmindre præciseringerne ændres, så de er tilstrækkeligt klare og præcise.
12.
Ifølge den forelæggende ret følger det ikke nødvendigvis heraf, at varemærket, såfremt ansøgeren forsømmer at gøre dette, og den kompetente myndighed forsømmer at sørge for, at ansøgeren afhjælper den manglende klarhed og præcision i forbindelse med undersøgelsen af ansøgningen, af denne grund kan erklæres ugyldigt efter registreringen. De ugyldighedsgrunde, som er angivet i forordningen, indeholder ikke noget udtrykkeligt krav om, at præciseringen af varer og tjenesteydelser i en ansøgning om registrering af et EU-varemærke skal være klare og præcise. Retsstillingen er stort set den samme i forhold til et nationalt varemærke.
13.
Det andet spørgsmål, som den forelæggende ret har rejst, er, for det tilfælde at det er muligt at påberåbe sig ugyldighedsgrunden, om der kan gøres indsigelse mod nogle af varemærkernes specificeringer.
14.
Det er den forelæggende rets opfattelse, at registreringen af et varemærke for »computer software« er for bred, uretmæssig og i strid med offentlige interesser. Den har imidlertid også anført, at dette ikke nødvendigvis indebærer, at denne term mangler klarhed og præcision. Faktisk synes det umiddelbart at være en term, hvis betydning er ret klar og præcis. Den er således tilstrækkelig klar og præcis til, at det er muligt at fastslå, om SkyKicks varer er identiske med den. Den forelæggende ret finder det derimod vanskeligt at se, hvorfor de argumenter, som de varemærkekontorer, der udgør det europæiske netværk for varemærker og design (NVD), har fastsat i den fælles meddelelse af 20. november 2013 vedrørende »maskiner« i klasse 7 ikke finder tilsvarende anvendelse på »computer software« (
5
).
15.
Den forelæggende ret ønsker endvidere oplyst, om de omhandlede varemærkers gyldighed kan påvirkes af, at sagsøgeren var i ond tro på tidspunktet for ansøgningen om registreringen af varemærkerne.
16.
SkyKick har i hovedsagen anført, at varemærkerne blev registreret i ond tro, fordi Sky ikke havde til hensigt at bruge varemærkerne for alle de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af de respektive specificeringer. SkyKick anerkender, at Sky havde til hensigt at bruge varemærkerne for nogle af de omfattede varer og tjenesteydelser. Ikke desto mindre er det SkyKicks primære argument, at varemærkerne i deres helhed er ugyldige. Subsidiært har SkyKick som sit sekundære argument gjort gældende, at varemærkerne er ugyldige i det omfang, at specificeringerne omfatter varer og tjenester, for hvilke Sky ikke havde til hensigt at bruge varemærkerne.
17.
Den forelæggende ret har anført, at retsinstanserne i Det Forenede Kongerige i sammenligning med Domstolens praksis i højere grad har fokuseret på kravet om hensigt til brug under hensyn til den rolle, som section 32(3) i United Kingdom Trade Marks Act 1994 (Det Forenede Kongeriges lov af 1994 om varemærker, herefter »loven af 1994«) spiller i Det Forenede Kongeriges varemærkesystem (
6
).
18.
Imidlertid er den forelæggende ret i tvivl om, hvorvidt denne bestemmelse er forenelig med EU-retten. Såfremt det måtte fastslås, at den er forenelig med EU-retten, nærer den forelæggende ret endvidere tvivl om omfanget af kravet om hensigt til brug af varemærket.
19.
High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (ret i første instans (England og Wales), afdelingen for handelsretlige sager mv.) har derfor besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende spørgsmål:
»1)
Kan et EU-varemærke eller et nationalt varemærke, der er registreret i en medlemsstat, erklæres helt eller delvist ugyldigt med den begrundelse, at nogle af eller alle begreberne, der er anvendt ved specificeringen af varer og tjenesteydelser, mangler tilstrækkelig klarhed og præcision med henblik på at gøre det muligt for de kompetente myndigheder og tredjemænd alene på grundlag af disse begreber at afgøre omfanget af den beskyttelse, som varemærket giver?
2)
Hvis der svares bekræftende på det første spørgsmål, er et begreb som »computer software« da for generelt, og dækker det varer, der er for forskelligartede til, at det er foreneligt med varemærkets funktion som angivelse af oprindelse med henblik på at gøre det muligt for de kompetente myndigheder og tredjemænd alene på grundlag af det begreb at fastslå omfanget af den beskyttelse, som varemærket giver?
3)
Kan det udgøre ond tro, hvis man blot ansøger om registrering af et varemærke uden nogen hensigt til at bruge det for de specificerede varer og tjenesteydelser?
4)
Hvis der svares bekræftende på det tredje spørgsmål, er det da muligt at nå frem til, at ansøgningen blev indgivet delvist i god tro og delvist i ond tro, hvis og for så vidt ansøgeren havde til hensigt at benytte varemærket for nogle af de specificerede varer og tjenesteydelser, men ikke havde til hensigt at benytte varemærket for andre af de specificerede varer og tjenesteydelser?
5)
Er section 32(3) i UK Trade Marks Act 1994 (lov af 1994 om varemærker) forenelig med [direktiv (EU) 2015/2436 (
7
)] og dettes forgængere?«
II. Bedømmelse
20.
Sky, SkyKick, Det Forenede Kongeriges regering, den finske, den franske, den ungarske, den polske og den slovakiske regering samt Europa-Kommissionen har indgivet skriftlige indlæg til Domstolen. Alle procesdeltagerne deltog i retsmødet med undtagelse af den ungarske, den polske, den slovakiske og den finske regering.
A.
Det første og det andet præjudicielle spørgsmål
1. Kort sammenfatning af parternes argumenter
21.
Sky har gjort gældende, at kravet om klarhed og præcision, som er baseret på dom af 19. juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), alene er tilknyttet ansøgningen om registrering. Den eneste sanktionsmulighed for manglende opfyldelse af dette krav er således, at myndighederne træffer en foranstaltning på eget initiativ med henblik på at sikre, at denne ansøgning ikke fører til en registrering af varer og tjenesteydelser, der er affattet på en måde, som hverken er klar eller præcis. Sky har gjort gældende, at registreringshindringerne og ugyldighedsgrundene udtømmende er fastsat i national ret og i EU-retten, og at disse ikke omfatter kravet om, at specificeringen skal være klar og præcis. Domstolen fandt endvidere i dom af 16. februar 2017 i sagen Brandconcern mod EUIPO og Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, præmis 29 og 30), og af 11. oktober 2017 i sagen EUIPO mod Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, præmis 38), at kravet om klarhed og præcision, som er baseret på dom af 19. juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), ikke kan påberåbes hvad angår varemærker, som allerede er blevet registreret. Det er Skys opfattelse, at det andet spørgsmål skal besvares benægtende, da termer som »computer software«, som ligger til grund for påstanden om krænkelse af det registrerede varemærke, opfylder det faktiske krav om klarhed og præcision.
22.
Ifølge SkyKick skal det første spørgsmål besvares bekræftende. I modsat fald ville virksomheder som SkyKick i praksis ikke have adgang til retsmidler i krænkelsessager indledt mod dem, hvor en varemærkeindehaver støtter sig på en term, der ikke har den klarhed og præcision, som EU-retten kræver. Domstolen fastslog derfor, at det i henhold til direktiv 2008/95/EF (
8
) (og analogt forordning (EF) nr. 207/2009 (
9
)) kræves, at specificeringen er klar og præcis. Domstolen tog imidlertid ikke udtrykkeligt stilling til følgerne, hvis et registreret varemærkes specificering ikke opfylder disse krav. Hvis Sky har ret, ville dom af 19. juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), i praksis have meget begrænset betydning.
23.
Ifølge SkyKick kan kravet om klarhed og præcision udledes af artikel 4, artikel 7, stk. 1, litra a), og artikel 8 i forordning 2017/1001 og af artikel 3, 4 og 5 i direktiv 2015/2436, sammenholdt med dom af 12. december 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748). SkyKick har gjort gældende, at det er værd at bemærke, at Domstolen i dom af 19. juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361, præmis 43-45), selv henviser til disse bestemmelser og til, at de udgør registreringshindringer og ugyldighedsgrunde.
24.
SkyKick har i det væsentlige gjort gældende, at det andet spørgsmål skal besvares bekræftende. De har anført, at manglende præcision, der er forårsaget af en terms almengyldighed og anvendelse på en række forskellige typer af varer og tjenesteydelser, er omfattet af den uregelmæssighed, som konstateredes ved dom af 19. juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361).
25.
Det Forenede Kongeriges regering, den franske, den ungarske, den polske, den slovakiske og den finske regering har anført, at det første spørgsmål skal besvares benægtende, da registreringshindringerne og ugyldighedsgrundene er opregnet udtømmende, og da der ikke findes noget udtrykkeligt krav i lovgivningen om, at specificeringen af varer og tjenesteydelser skal være klar og præcis. Det følger endvidere af retspraksis (jf. nærværende forslag til afgørelses punkt 21), at kravet om klarhed og præcision alene finder anvendelse i forbindelse med et varemærkes registreringsfase.
26.
Det Forenede Kongeriges regering og den finske regering finder det ikke nødvendigt at besvare det andet spørgsmål, henset til deres foreslåede besvarelse af det første spørgsmål.
27.
Den ungarske, den franske, den polske og den slovakiske regering har i det væsentlige gjort gældende, at termen »software« ikke er for generel, og at den ikke betegner varer, der er for forskellige med hensyn til fastlæggelsen af de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af registreringen.
28.
Kommissionen har på grundlag af argumenter svarende til dem, som de intervenerende regeringer har fremført, i det væsentlige gjort gældende, at det første spørgsmål skal besvares benægtende. Kommissionen har tilføjet, at undersøgelsen af det fornødne særpræg er baseret på forholdet mellem et »tegn« og »varer og tjenesteydelser« og ikke på præcisionen eller den manglende præcision af specificeringen af disse varer og tjenesteydelser (
10
). Hvis specificeringen af varerne er vag, vil den blive fortolket til skade for dens indehaver, og konklusionen vil være, at den savner fornødent særpræg. Kommissionen har anført, at der, henset til besvarelsen af det første spørgsmål, ikke er noget behov for at besvare det andet spørgsmål. Dog er det dens opfattelse, at den fælles meddelelse ikke finder anvendelse ratione temporis på de omtvistede varemærker.
2. Bedømmelse
29.
Med det første og det andet spørgsmål, som bør behandles samlet, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om den manglende klarhed og præcision hvad angår de begreber, der beskriver de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af et varemærke, kan udgøre en ugyldighedsgrund for et registreret varemærke. Hvis svaret er bekræftende, ønsker den oplyst, om det i hovedsagen omhandlede begreb »computer software« er tilstrækkeligt klart og præcist til at gøre det muligt for de kompetente myndigheder og tredjemænd alene på grundlag af det begreb at fastslå omfanget af den beskyttelse, som varemærket giver.
30.
Når dette er sagt, er det min opfattelse, at det sidstnævnte spørgsmål bør besvares af Domstolen, selv om det første spørgsmål måtte besvares benægtende. Dette skyldes, at det er nødvendigt at undersøge, om manglende klarhed og præcision hvad angår specificeringen af varer og tjenesteydelser, der er omfattet af registreringen af et varemærke, kan være forbundet med en af ugyldighedsgrundene, som udtrykkeligt er fastsat i den gældende EU-lovgivning.
31.
Inden jeg vender mig mod spørgsmålenes indhold, skal det nævnes, at den forelæggende ret ved bedømmelsen af disse spørgsmål vil skulle vurdere, hvilken specifik EU-retlig ramme der finder anvendelse ratione temporis, da den i sin anmodning om præjudiciel afgørelse desværre ikke henviser til nogen specifik retsakt.
32.
Søgsmålet vedrører både EU-varemærker og nationale varemærker i perioden 2003-2018. Tilsammen indebærer søgsmålet (krænkelse) og modkravet med påstand om ugyldighed, at mere end en forordning og et direktiv i EU-varemærkeretten kan finde anvendelse på sagen.
33.
Som Kommissionen har anført, er den relevante dato for bedømmelsen af modkravet, som er fremsat i sagen vedrørende krænkelse, den dato, hvor ansøgningen om registrering blev indgivet. Sagsøgerne ansøgte om varemærkerne i perioden fra den 14. april 2003 til den 20. oktober 2008. Hvad angår EU-varemærkerne indebærer dette, at den relevante lovgivning er forordning (EF) nr. 40/94 (
11
) (ikke forordning nr. 207/2009), og med hensyn til det nationale varemærke er det direktiv 89/104/EØF (
12
) (ikke direktiv 2015/2436).
34.
Med hensyn til sagen om krænkelse vedrører den hvad angår de omhandlede EU-varemærker perioder, som er omfattet af forordning nr. 207/2009; hvad angår det nationale varemærke er den relevante retsakt direktiv 2008/95.
35.
Med forbehold for den forelæggende rets efterprøvelse følger det heraf, at i forhold til EU-varemærkerne skal forordning nr. 207/2009 finde anvendelse på krænkelsen og forordning nr. 40/94 på ansøgningen om registrering; og med hensyn til det nationale varemærke finder direktiv 2008/95 anvendelse på krænkelsen og direktiv 89/104 på ansøgningen om registrering.
36.
For nemheds skyld er det tilstrækkeligt, at forslaget til afgørelse primært behandler bestemmelserne i direktiv 89/104 og i forordning nr. 40/94, ikke mindst fordi der i nærværende sammenhæng ikke er nogen væsentlig forskel mellem de relevante bestemmelser i den tidligere forordning nr. 40/94 og dens efterfølger, forordning nr. 207/2009, selv om nummereringen af nogle af artiklerne har ændret sig; det samme gælder med hensyn til direktiv 89/104 og 2008/95 (
13
).
a) Kravet om klarhed og præcision indgår ikke blandt de ugyldighedsgrunde, som udtømmende er opregnet i EU-lovgivningen
37.
Det første præjudicielle spørgsmål kræver, at Domstolen præciserer rækkevidden af den retspraksis, der følger af dom af 19. juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361). Navnlig ønsker den forelæggende ret oplyst, hvilke konsekvenser der skal drages af denne retspraksis, når et registreret varemærke ikke opfylder kravet om klarhed og præcision.
38.
Jeg har nået den konklusion – og der er bred enighed blandt alle de intervenerende medlemsstater og Kommissionen – at det første spørgsmål skal besvares benægtende.
39.
Årsagen er ligetil: Der er ikke nogen bestemmelse i den relevante lovgivning, som fastsætter, at et registreret varemærke er ugyldigt, hvis et eller alle begreberne i varernes og tjenesteydelsernes specificering savner tilstrækkelig klarhed og præcision.
40.
Selv om det er korrekt, at manglen på klarhed og præcision i gengivelsen af tegnet er en ugyldighedsgrund i henhold til artikel 3, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 (og direktiv 2008/95) og artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94, forholder det sig ikke desto mindre således, at dette ikke er tilfældet hvad angår specificeringen af varer og tjenesteydelser. Enhver anden fortolkning ville fratage bestemmelsen i artikel 2 i direktiv 89/104 og artikel 4 i denne forordning en stor del af dens praktiske virkning.
41.
Hvad angår nationale varemærker er der i artikel 3 i direktiv 89/104 (med overskriften »Registreringshindringer og ugyldighedsgrunde«) ganske enkelt ikke fastsat en specifik ugyldighedsgrund som følge af manglende klarhed og præcision i specificeringen af de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af registreringen. Den forelæggende ret anerkender i øvrigt dette (jf. præmis 159 i dommen i hovedsagen).
42.
I retspraksis er det ligeledes fremhævet, at »[s]om det fremgår af syvende betragtning til direktivet, er registreringshindringer eller ugyldighedsgrunde for så vidt angår selve varemærket udtømmende reguleret i direktivet« (
14
). Det fremhæves endvidere hvad angår direktiv 2008/95, der kodificerede direktiv 89/104, at det »forbyder medlemsstaterne at indføre andre registreringshindringer eller ugyldighedsgrunde end dem, der fremgår af dette direktiv« (
15
).
43.
For så vidt som manglen på klarhed og præcision hos de begreber, der er anvendt ved specificeringen af de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af registreringen af et nationalt varemærke, ikke udtrykkeligt er fastsat i artikel 3 i direktiv 89/104, kan dette således ikke udgøre en ugyldighedsgrund ud over dem, der er fastsat i denne artikel.
44.
Tilsvarende skal det med hensyn til EU-varemærker bemærkes, at listen af absolutte ugyldighedsgrunde, der er opregnet i artikel 51 i forordning nr. 40/94 og i denne forordnings artikel 7, hvortil artikel 51 henviser, ikke omfatter en ugyldighedsgrund, der er baseret på manglende klarhed og præcision hos de begreber, som anvendes til at specificere de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af registreringen af et EU-varemærke.
45.
Artikel 96 i forordning nr. 40/94, der har overskriften »Modkrav«, bestemmer, at »[m]odkrav med påstand om varemærkets fortabelse eller ugyldighed kan kun fremsættes på grundlag af de i denne forordning fastsatte fortabelses- eller ugyldighedsgrunde«.
46.
Den retspraksis, som er nævnt i nærværende forslag til afgørelses punkt 42, finder tydeligvis også anvendelse på EU-varemærkeforordninger og EU-varemærker.
47.
Det følger heraf, at listen af absolutte ugyldighedsgrunde i artikel 51 i forordning nr. 40/94 er udtømmende, og at den manglende klarhed og præcision i specificeringen af de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af registreringen af et EU-varemærke, ikke kan anses for at udgøre en ugyldighedsgrund ud over dem, som er fastsat af EU-lovgiver i denne forordning.
48.
Jeg er bestemt enig i, at spørgsmål som manglende klarhed og præcision er vigtige i varemærkeretten, men de er spørgsmål, som skal vurderes af de kompetente varemærkekontorer, når de behandler en ansøgning om registrering af et varemærke.
49.
Selv om eksisterende registreringer, som ikke opfylder kravet om klarhed og præcision, ikke kan erklæres for ugyldige på dette grundlag, ændrer det ikke på, at dette får indvirkning på omfanget af den beskyttelse, der tilkommer et registreret varemærke.
50.
Ovenstående betragtning støttes af en systematisk analyse af de EU-retlige rammer. Som Kommissionen har fremhævet, kan der næres tvivl om, hvorfor lovgiver konkluderede, at manglende klarhed og præcision i gengivelsen af tegnet skulle udgøre en ugyldighedsgrund, men at det samme ikke skulle gælde med hensyn til specificeringen af varer og tjenesteydelser. Årsagen er, at gengivelsen af tegnet i princippet ikke kan ændres, når varemærket er søgt registreret (med undtagelse af ganske få snævre undtagelser) af hensyn til retssikkerheden. Således kan en konklusion om, at tegnet var indgivet eller registreret i strid med artikel 3, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 eller artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94, ikke afhjælpes efterfølgende. Under disse omstændigheder er afslag (før registrering) eller annullation (efter registrering) de eneste muligheder.
51.
Derimod kan specificeringen af varer og tjenesteydelser i henhold til forordning nr. 40/94 altid omfattes af en begrænsning eller et delvist afkald (indehaveren kan efterfølgende yderligere præcisere og indsnævre, men aldrig udvide, listen over varer og tjenesteydelser, og dermed afhjælpe manglende klarhed og præcision). Således kan manglende klarhed og præcision i specificeringen af varer og tjenesteydelser afhjælpes før og efter registreringen. Direktiv 89/104 tildeler processuel autonomi, hvilket giver medlemsstaterne mulighed for at gøre det samme.
b) Kan kravet om klarhed og præcision knyttes til en i EU-lovgivningen fastsat ugyldighedsgrund?
52.
Det er nu nødvendigt at undersøge, om manglen på klarhed og præcision i specificeringen af de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af registreringen af et varemærke, kan knyttes til en af de ugyldighedsgrunde, som udtømmende er opregnet i den gældende EU-lovgivning.
53.
SkyKick har gjort to muligheder gældende i denne forbindelse.
54.
For det første har de gjort gældende, at selv om det i dom af 19. juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), ikke nøjagtigt præciseres, hvor i de gældende direktivers og forordningers ordlyd disse ord skal indfortolkes, således at den implicitte betingelse om klarhed i specificeringen, som fastsættes i denne sag, opfyldes, så »fastslås det meget klart, at [klarhed] er et implicit krav for registreringen, og i særdeleshed gyldigheden, af et varemærke og som en betingelse for registrering«. Et naturligt sted for en sådan betragtning er som en implicit betingelse i artikel 2 i direktiv 89/104, sammenholdt med dets artikel 3, stk. 1, litra a), hvad angår nationale varemærker, og i artikel 4 i forordning nr. 40/94, sammenholdt med dens artikel 7, stk. 1, litra a), hvad angår EU-varemærker.
55.
I dom af 12. december 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, præmis 51 og 52), fastslog Domstolen i forhold til grafisk gengivelse af tegn, at »erhvervsdrivende klart og præcist [skal] kunne gøre sig bekendt med aktuelle og potentielle konkurrenters registrering af varemærker og disses ansøgninger herom, så de kan få relevante oplysninger om tredjemands rettigheder«, og »[f]or at brugerne af registret kan være i stand til på grundlag af registreringen af et varemærke at fastslå den præcise udformning heraf, skal den grafiske gengivelse af mærket i registret kunne stå alene og være let tilgængelig og forståelig«.
56.
SkyKick har gjort gældende, at det samme bør gælde i forhold til kravet om klarhed og præcision i specificeringen af de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af registreringen.
57.
Det er tilstrækkeligt at konstatere, som det i det væsentlige blev anført af alle procesdeltagerne med undtagelse af SkyKick, at den retspraksis, der følger af dom af 19. juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361) – uanset styrken af Domstolens sprogbrug – ganske enkelt ikke kan fortolkes således, at den indfører en ny ugyldighedsgrund, især fordi det af selve lovgivningen fremgår så klart, at listen af ugyldighedsgrunde er udtømmende.
58.
Det er min opfattelse (ligesom det er Kommissionens opfattelse), at Domstolen, da den i dommen i sagen Chartered Institute of Patent Attorneys drog en parallel til dom af 12. december 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748), var meget omhyggelig med at præcisere, at formålet med at anvende kravet om klarhed og præcision på tegn var at fastslå genstanden for beskyttelsen med henblik på at fastslå omfanget af den ansøgte beskyttelse (
16
). En ansøgning om registrering af et tegn som et varemærke skal altid indgives i forbindelse med visse varer og tjenesteydelser. Selv om kravet om grafisk gengivelse navnlig har til formål at afgrænse selve varemærket for at fastlægge den nøjagtige genstand for den beskyttelse, det registrerede varemærke giver (
17
), så fastslås omfanget af denne beskyttelse af udformningen og antallet af de i denne ansøgning specificerede varer og tjenesteydelser. Således viser dommen i sagen Chartered Institute of Patent Attorneys, at det alene udgør en registreringshindring for registreringen af et varemærke, og der er i denne dom ikke noget grundlag for en påstand om ugyldighed, når der er sket registrering. Domstolen traf ikke afgørelse om følgerne af at registrere et varemærke, som ikke opfylder kravet om klarhed og præcision.
59.
For det andet har SkyKick gjort gældende, at kravet endvidere kan være omfattet af de registreringshindringer eller ugyldighedsgrunde for varemærker, som strider mod den offentlige orden i henhold til artikel 3, stk. 1, litra f), i direktiv 89/104 og artikel 7, stk. 1, litra f), i forordning nr. 40/94.
60.
Jeg har nået den konklusion, at dette er tilfældet i den foreliggende sag, og, som jeg vil forklare nedenfor (i nærværende forslag til afgørelses punkt 79), er jeg enig med den forelæggende ret i, at registreringen af et varemærke for »computer software« er uberettiget og i strid med offentlige interesser.
61.
Det er endvidere muligt at udlede af retspraksis, at et varemærke, som ikke opfylder kravet om klarhed og præcision, er i strid med den offentlige orden (jf. navnlig dom af 19.6.2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361, præmis 46-48)).
62.
Hvis registrering kan opnås for nemt og/eller for bredt, er resultatet desuden, at der lægges hindringer for tredjemænds adgang til markedet, da udbuddet af egnede varemærker mindskes, at omkostningerne, som eventuelt overvæltes på forbrugerne, stiger, og at den offentlige ejendom udhules (jf. dette forslag til afgørelses punkt 95).
63.
Jeg er for det første af den opfattelse, at Domstolen i dom af 19. juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), udtrykkeligt fandt, at generelle begreber, som kan finde anvendelse på en række forskellige varer og tjenesteydelser, savner klarhed og præcision. Som SkyKick for det andet har fremhævet, giver alt for generelle begreber ganske enkelt anledning til de samme overvejelser vedrørende den offentlige orden, som andre former for vage og upræcise begreber giver anledning til. Der er i 28. betragtning til forordning 2017/1001 givet udtryk for dette spørgsmål vedrørende den offentlige orden. For det tredje er det i strid med varemærkets afgørende funktion at tillade registreringer for så bredt definerede varer og tjenesteydelser, jf. dom af 29. september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, præmis 28).
64.
Den forelæggende ret fandt, at den, idet det antoges, at varemærkerne rettelig omfattede de omhandlede varer og tjenesteydelser, ville være tvunget til at fastslå, at der foreligger en krænkelse af varemærket på grundlag af en sammenligning mellem de meget bredt definerede varer og tjenesteydelser, som er registreret af Sky (uanset Skys reelle anvendelse og omdømme med hensyn til sådanne varer og tjenesteydelser; faktisk kan man, som vi senere vil se, tale om varemærker, som anvendes for »en enorm og enormt diffus mængde af produkter«), og SkyKicks varer og tjenesteydelser. Den forelæggende ret var åbenbart utilpas med denne konklusion.
65.
Den forelæggende ret har foretaget faktiske konstateringer vedrørende bredden af den mængde af varer og tjenesteydelser, som er specificeret i varemærkeansøgningerne (jf. forelæggelsesafgørelsens punkt 4): F.eks. havde Sky på tidpunkterne for indgivelsen af ansøgningerne om EU-varemærker ikke til hensigt at bruge sine EU-varemærker med hensyn til alle de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af specificeringerne (jf. dommen i hovedsagen, præmis 250). Skys udsagn vedrørende det i Det Forenede Kongerige registrerede varemærke i henhold til section 32(3) i loven af 1994 om, at Sky brugte varemærket (eller havde hensigt at bruge det) i forbindelse med varer/tjenesteydelser, for hvilke den ansøgte om varemærkebeskyttelse, var delvis usandt (jf. dommen i hovedsagen, præmis 254).
66.
Endvidere omfatter specificeringerne varer/tjenesteydelser, som Sky ikke havde nogen retmæssig forretningsmæssig bevæggrund for at ansøge om registrering af. Dommeren, for hvem sagen var indbragt i hovedsagen, fandt i forhold til bevismaterialet og retssagen, at »jeg er tvunget til at konkludere, at begrundelsen for at medtage sådanne varer og tjenesteydelser var en strategi fra Skys side om at ansøge om en meget bred beskyttelse af varemærkerne, uanset om det forretningsmæssigt kunne retfærdiggøres« (jf. dommen i hovedsagen, præmis 250). F.eks. er specificeringerne ekstremt brede i ansøgningerne vedrørende EU112 (2836 ord), EU992 (8127 ord) og UK604 (8255 ord) (jf. forelæggelsesafgørelsens punkt 4). Skys vidne kunne ofte ikke bekræfte, at Sky havde til hensigt at anvende varemærkerne i forbindelse med bestemte varer og tjenesteydelser omfattet af specificeringerne (jf. dommen i hovedsagen, præmis 246).
67.
Jeg skal i denne forbindelse fremhæve, at den forelæggende ret undersøgte de forskellige kategorier og drog konklusioner på grundlag af denne analyse samt afhørte vidner og fastlagde de faktiske omstændigheder, hvilket ganske rigtigt er den form for undersøgelse, som bør foretages i en sag som denne.
68.
Det er min opfattelse, at selv om brug ikke er en forudsætning for registrering af et varemærke, er hele ordningen i sidste ende baseret på, at varemærket tildeles en (vis) brug før eller siden.
69.
Jeg erindrer i denne forbindelse om niende betragtning til direktiv 2008/95 og tiende betragtning til forordning nr. 207/2009.
70.
Domstolen (
18
) har fastslået, at »[d]et følger […] af [disse betragtninger], at EU-lovgiver har villet underlægge opretholdelse af rettigheder, der er knyttet til henholdsvis nationale varemærker og [EU]-varemærker, den betingelse, at de rent faktisk bruges. […] [E]t [EU]-varemærke, der ikke bruges, [kan] hindre konkurrencen ved at begrænse den række af tegn, som andre kan registrere som varemærker, og ved at fratage konkurrenterne muligheden for at bruge dette varemærke eller et lignende varemærke, når de på det indre marked markedsfører varer eller tjenesteydelser, som er af samme eller lignende art som dem, der er omfattet af det pågældende varemærke. Følgelig kan den manglende brug af et [EU]-varemærke ligeledes risikere at begrænse den frie bevægelighed for varer og den frie udveksling af tjenesteydelser«. Selv om det er sandt, at disse bemærkninger vedrører formålet med fortabelse efter fem års manglende brug, finder den opfattelse, som der er givet udtryk for, anvendelse på kravet om brug gennem hele varemærkets levetid, og bekymringer om, at registret overfyldes, bekræfter således endvidere behovet for større præcision (
19
). Domstolen har tidligere fastslået, at varemærkeregistret skal være »præcist og formålstjenligt« (
20
). Et overfyldt register skaber ubalance mellem den immaterialretlige »gevinst« og den offentlige orden, som kræver, at de, som ansøger om beskyttelse, med klarhed præciserer, hvad de rettelig ønsker at beskytte (
21
).
71.
Det bemærkes endvidere, at det nye direktiv 2015/2436 er affattet i endnu stærkere vendinger. 31. og 32. betragtning har følgende ordlyd: »[V]aremærker opfylder kun deres formål, som er at adskille varer eller tjenesteydelser og give forbrugerne mulighed for at træffe et informeret valg, når de faktisk anvendes på markedet. Kravet om brug, er også nødvendigt for at reducere antallet af varemærker, der registreres og beskyttes i Unionen, og derved også antallet af konflikter imellem disse. Det er derfor særdeles vigtigt at kræve, at de registrerede varemærker rent faktisk bruges i forbindelse med de varer eller tjenesteydelser, for hvilke de er registreret, eller at de kan fortabes, hvis de ikke bruges i den forbindelse inden for en frist på fem år fra datoen for registreringsprocedurens afslutning« (min fremhævelse) og således »[bør] [e]t registreret varemærke […] derfor kun beskyttes, for så vidt det faktisk anvendes«. Der er således ingen grund til at beskytte et EU-varemærke, medmindre det reelt anvendes (
22
).
72.
Hvis termer, som ikke finder anvendelse, men som alligevel optræder i registret, er vage og uklare, vil dette også have en afskrækkende virkning på konkurrenter, der overvejer at indtræde på markedet (
23
), for så vidt som en virksomhed som Sky vil synes større på markedet, end det i virkeligheden er.
73.
Sammenfattende havde Sky i tre forskellige henseender ikke til hensigt at bruge varemærkerne for de varer og tjenesteydelser, som var omfattet af registreringerne (jf. dommen i hovedsagen, præmis 251): i) Specificeringerne omfatter bestemte navngivne varer og tjenesteydelser, for hvilke Sky ikke havde til hensigt at bruge varemærkerne overhovedet, såsom »blegemidler«, »isoleringsmateriale« og »piske«, ii) specificeringerne omfatter kategorier af varer og tjenesteydelser, som er så omfattende, at Sky ikke havde til hensigt at bruge varemærkerne på tværs af kategoriens bredde (det centrale eksempel er »computer software«, men der er andre som f.eks. »telekommunikation/telekommunikationsvirksomhed« i alle fem registreringer), og iii) specificeringerne havde til hensigt at omfatte alle varer/tjenesteydelser i de relevante klasser (f.eks. ansås alle typer af computer software for at være omfattet af klasse 9, uanset at Sky ikke tilbød og aldrig kunne tilbyde alle softwaretyper), men Sky havde til hensigt at omfatte alle varerne i klasse 9. Denne klasse omfatter hundredvis af forskellige varer fra elektroniske dørklokker til æggeure og brandalarmer til sikringsledninger. Sky har anvendt varemærkerne (og andre varemærker, som de ejer) til at gøre indsigelse mod dele af varemærkeansøgninger, som tredjeparter har indgivet omfattende varer og tjenesteydelser, for hvilke Sky ikke har til hensigt at bruge varemærkerne (jf. dommen i hovedsagen, præmis 255).
74.
Selv om termen »computer software« på en måde er tydelig (den omfatter computerkode), mangler den uden tvivl præcision i den forstand, at den omfatter varer, som er for forskellige i deres funktion og anvendelse til at kunne være forenelige med varemærkets funktion.
75.
Som Domstolen fastslog i dom af 19. juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361, præmis 54), vil »visse af de generelle angivelser i klasseoverskrifterne i Niceklassifikationen […] ikke […] kunne opfylde [kravet om at være tilstrækkeligt klare og præcise], eftersom de er for generelle og omfatter varer og tjenesteydelser, der er for forskelligartede til at være forenelige med varemærkets oprindelsesfunktion« (min fremhævelse).
76.
Dette er præcis den situation, som er aktuel i den foreliggende sag. Jeg er enig med den forelæggende ret i, at registreringen af et varemærke for »computer software« er for bred af de grunde, som er anført af dommer Laddie i dommen i sagen Mercury mod Mercury (
24
), som gælder i endnu højere grad næsten et kvart århundrede senere, nu hvor computer software er meget mere udbredt, end det var i 1995.
77.
I denne dom fandt dommer Laddie, at »sagsøgte har gjort gældende, at sagsøgerens registrering i sin nuværende ordlyd skaber et monopol for varemærket (og til forveksling lignende varemærker), når det bruges for en enorm og enormt diffus mængde af produkter, herunder produkter, som sagsøgeren ikke kan have en legitim interesse i. For argumentationens skyld forklarede jeg [sagsøgeren], at registreringen af et varemærke for »computer software« kan omfatte enhver form for indspillede digitale instruktioner, der anvendes til at kontrollere enhver computer, uanset typen. Den ville ikke alene omfatte sagsøgerens produkttyper, men spilleprogrammer, regnskabsprogrammer, programmer til udvikling af genealogiske oversigter, programmer til at kontrollere computerne i satellitter og programmer, der anvendes i de computere, som styrer London Underground-systemet. Jeg tror, at han i sidste ende godtog, at nogle af disse lå så fjernt fra det, som hans klient markedsførte og havde interesse i, at det måske ville være ønskeligt at begrænse omfanget af registreringen for at udelukke nogle af de mere esoteriske produkter. Hvorvidt dette blev accepteret eller ej, er der under alle omstændigheder efter min opfattelse et stærkt argument for, at en registrering af et varemærke for blot »computer software« normalt vil være for omfattende. Efter min opfattelse udgøres de afgørende kendetegn ved computer software ikke af det medium, som det er indspillet på, eller om det kontrollerer en computer eller de handelskanaler, som det passerer, men af den funktion, som det varetager. Software, som gør det muligt for en computer at optræde som en flysimulator, er et helt andet produkt end software, der f.eks. sætter en computer i stand til optisk at genlæse en tekst eller udforme en kemisk fabrik. Det er efter min opfattelse på ingen måde ønskeligt, at en erhvervsdrivende, som er interesseret i et begrænset område af computer software, ved registrering skulle kunne opnå et lovligt monopol af ubegrænset varighed omfattende alle softwaretyper, herunder de, som ligger fjernt fra den pågældendes eget forretningsmæssige interesseområde«.
78.
I denne henseende har SkyKick med rette påpeget, at et nærmest ubegrænset udbud af »smarte« varer inkorporerer eller forsynes med computer software: spillekonsoller, e-bøger, husholdningsapparater, legetøj, fjernsyn, ure osv. (for ikke at nævne de kontrolsoftwareapplikationer, der driver partikelacceleratoren Large Hadron Collider). Disse indeholder alle computer software, men er alligevel helt forskellige varetyper. Det er trods alt ikke formålet med EU-varemærkeretten, at et selskab, der fremstiller intelligente køleskabe, skal kunne undersøges for varemærkekrænkelse på grundlag af, at de fremstiller varer – computer software – som er identiske med de varer, som leverandøren af en handelsplatform fremstiller.
79.
Kort sagt er registrering af et varemærke for »computer software« efter min opfattelse uberettiget og i strid med offentlige interesser, da det giver ejeren et monopol af uendeligt omfang, som ikke kan retfærdiggøres ved nogen retmæssig forretningsmæssig interesse hos ejeren.
80.
Det er, som anført af den forelæggende ret, værd at bemærke, at ovenstående opfattelse også anerkendes i praksis fra United States Patent and Trademark Office (De Forenede Staters patent- og varemærkestyrelse, herefter »USPTO«) og i dens Trademark Manual of Examining Procedure (håndbog vedrørende undersøgelsesproceduren for varemærker, herefter »TMEP«) (i De Forenede Staters varemærkesystem er det ikke tilladt at ansøge om »computer software« som sådan – i stedet skal ansøgeren af hensyn til præcision endvidere angive softwaretype/formålet med softwaren og anvendelsesområde) (
25
). Den 21. juni 2012 gjorde USPTO’s undersøger indsigelse mod begreberne »computer software« og »computertjenester«: »Udtrykket »computer software« […] er uspecificeret og skal klarlægges, eftersom dets formål skal angives […] En identifikation for computer software skal præcisere softwarens formål og funktion.«
81.
Jeg er også enig med den forelæggende ret i, at det er vanskeligt at se, hvorfor NVD’s argumentation vedrørende »maskiner« i klasse 7 ikke gælder tilsvarende for »computer software« (jf. fodnote 5 i dette forslag til afgørelse), »telekommunikationstjenester« (jf. dommen i hovedsagen, præmis 163) eller »finansielle tjenesteydelser« (
26
) for den sags skyld.
c) Hvad er de relevante kriterier for at fastslå, om et begreb er tilstrækkeligt klart og præcist?
82.
Jeg er nået den konklusion, at udgangspunktet for analysen af de relevante kriterier for at fastslå klarhed og præcision skal findes i den foreliggende praksis fra Unionens retsinstanser om fastlæggelsen af, hvorvidt kravet om »brug« er opfyldt i forhold til nogle, men ikke alle, varer og tjenesteydelser. Som det er angivet i retslitteraturen (
27
), er dette vigtigt, da det forklarer, hvordan dele af et varemærke, som ikke er blevet brugt, adskilles fra de dele, som er blevet brugt. Dette præciserer den grad af specificitet, som ideelt set kræves, for at et varemærke er gyldigt, og, under alle omstændigheder, hvor præcist det skal være efter fem år.
83.
Hidtil er det alene Retten, som har haft lejlighed til at bedømme dette spørgsmål. I dom af 14. juli 2005 i sagen Reckitt Benckiser (España) mod KHIM – Aladin (ALADIN) (T-126/03, EU:T:2005:288, ikke appelleret) (
28
) fastlagde Retten den generelle tilgang til delvis brug af en vare eller tjenesteydelse. Den identificerede de to kræfter, som begrænser anvendelsesområdet. Når et varemærke kun er blevet brugt i forbindelse med nogle varer eller tjenesteydelser, kan det ikke anses for at have været anvendt på tværs af alle de varer og tjenesteydelser, det er registreret for (denne doms præmis 44). Efter min opfattelse er dette en korrekt tilgang, for så vidt som den anskuer bestemte varer i form af kategorier og underkategorier. Brug i en kategori er tilstrækkelig til at opretholde registreringen for hele kategorien, hvor enhver opdeling i tilstrækkeligt forskellige underkategorier (præmis 45 og 46) ville være vilkårlig (
29
). Det er således nødvendigt at fastlægge, hvorvidt en kategori omfatter selvstændige underkategorier, så Domstolen kan afgøre, om der alene er godtgjort brug med hensyn til denne underkategori af varer og tjenesteydelser, eller omvendt, når en sådan underkategori ikke kan identificeres, om brug kan godtgøres på tværs af hele kategorien (
30
).
84.
Det er derfor min opfattelse, at Domstolen bør fastslå, at hensigt til brug skal afspejle fortabelse som følge af manglende brug (
31
).
85.
Faktum er, at Kommissionen allerede foreslog en sådan tilgang for cirka 11 år siden i den sag, som gav anledning til dom af 11. juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, jf. præmis 31 og 32) (
32
), og som indebærer, at EUIPO i forbindelse med proceduren for registrering af et tegn som varemærke skal efterprøve, om denne registrering er foretaget med henblik på faktisk brug af dette varemærke. Til gengæld kan tredjemænd, hvis EUIPO registrerer et tegn som varemærke, der efterfølgende rent faktisk ikke anvendes, endvidere med støtte i artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, før udløbet af femårsfristen gøre gældende, at ansøgeren var i ond tro på tidspunktet for registreringen af tegnet som varemærke, og anmode om, at det af denne grund erklæres ugyldigt. Hvad angår de relevante kriterier for vurderingen af, om ansøgeren var i ond tro, har Kommissionen anført ansøgerens adfærd på markedet, de andre erhvervsdrivendes adfærd i forhold til det indgivne tegn, den omstændighed, at ansøgeren på tidspunktet for indgivelsen har en varemærkeportefølje, samt den foreliggende sags øvrige omstændigheder.
86.
Dette er en fornuftig tilgang, for så vidt som »en domstol, når den på ansøgningstidspunktet tilsigtede brug af et varemærke ikke er tilstrækkelig til at stå imod en sag om fortabelse fem år senere, bør konkludere, at ansøgningen blev indgivet i ond tro. Dette ville ikke ændre noget under behandlingen, [idet] varemærkekontoret stadig ikke ville være forpligtet til at afgøre, om der var en hensigt til brug på ansøgningstidspunktet, [og] det ville i stedet være overladt til tredjemænd at ansøge om, at varemærket ugyldiggøres efter registrering [eller som modpart i en indsigelsessag ved varemærkemyndighederne, hvor der kan fremsættes indsigelser om absolutte registreringshindringer]. […] I praksis ville dette (normalt) betyde, at det alene er, når en tredjepart faktisk ønsker at bruge det ubrugte varemærke [– som det er tilfældet i hovedsagen –] at der begæres ugyldighed; ellers vil de ubrugte varemærker (herunder dem, hvor der aldrig påtænkes en brug) ganske enkelt forblive registreret (som det nu er tilfældet)« (
33
).
B.
Det tredje præjudicielle spørgsmål
1. Kort sammenfatning af parternes argumenter
87.
Sky har gjort gældende, at der ikke findes nogen krav om brug af et varemærke, som er registreret på enten medlemsstats- eller EU-plan, andre end de, der specifikt er fastsat i den gældende EU-lovgivning, og som skal vurderes fuldstændigt objektivt inden for rammerne af en begæring inter partes om pålæggelse af sanktioner efter udløbet af en uafbrudt periode på fem års manglende brug. Anvendelsen af sanktioner er ikke afhængig af subjektiv hensigt hos varemærkeindehaveren. Sky har tilføjet, at det ikke er tilladt at vedtage eller anvende en bestemmelse, der indebærer, at beskyttelsen af varemærker ved registrering er eller nogen sinde har været betinget af, at der fandtes en udtrykkelig eller stiltiende »erklæring om en hensigt til at bruge varemærket« på tidspunktet for ansøgningen om registrering, hverken på medlemsstats- eller EU-plan. Det Forenede Kongerige kan ikke vedtage eller anvende en anden regel af egen drift på grundlag af den meddelelse, som den har foretaget i henhold til regel 7, stk. 2, i gennemførelsesforskrifterne for Madrid-arrangementet og Madrid-protokollen (
34
). Det er ikke tilladt at vedtage eller anvende en regel, som indebærer, at ond tro blot kan sidestilles med en manglende hensigt til at bruge varemærker for varer og tjenesteydelser, som er omfattet af en ansøgning om registrering af dette varemærke, der er indgivet enten på medlemsstats- eller EU-plan.
88.
SkyKick har i det væsentlige gjort gældende, at det tredje spørgsmål skal besvares bekræftende, for så vidt som Sky handlede i ond tro.
89.
Det Forenede Kongeriges regering har foreslået, at det tredje og det fjerde spørgsmål besvares samlet og bekræftende.
90.
Den franske regering har gjort gældende, at det tredje, det fjerde og det femte spørgsmål bør behandles samlet og besvares benægtende. Den har navnlig anført, at Domstolen endvidere kræver, at ansøgeren har til hensigt at skade en tredjepart med det resultat, at den blotte omstændighed, at der indgives en ansøgning om registrering af et varemærke uden nogen hensigt om at bruge dette varemærke, ikke udgør en tilstrækkelig grund til, at der foreligger ond tro. Denne regering gør endvidere gældende, at såfremt indehaveren inden for fristen på fem år rent faktisk ikke har anvendt EU-varemærket i forbindelse med de varer og tjenesteydelser, for hvilke de er registreret, så underkastes varemærket en sanktion for manglende brug, og sådan en sanktion skal anvendes, uanset om varemærkeindehaveren har til hensigt at bruge de varer og tjenesteydelser, der er angivet i ansøgningen om registrering, eller ej.
91.
Den ungarske, den polske og den slovakiske regering har ikke foreslået noget svar på dette spørgsmål.
92.
Den finske regering har gjort gældende, at det tredje spørgsmål bør besvares benægtende. Den finske regering og Kommissionen har fremført lignende argumenter og har anført, at ansøgerens hensigt under visse omstændigheder kan være et »forhold, der viser, at ansøgeren var i ond tro«, hvor det eneste formål er at forhindre en tredjepart i at komme ind på markedet. Manglen på en reel hensigt til at bruge varemærket kan »under visse omstændigheder« understøtte konklusionen om, at ansøgningen blev indgivet i ond tro, når det fastslås, at varemærkeansøgerens eneste formål var at forhindre tredjemænds »adgang på markedet« (
35
).
2. Bedømmelse
93.
Det tredje spørgsmål undersøger, om varemærkerne blev registreret i ond tro, da Sky ikke havde til hensigt at bruge dem i forbindelse med alle de varer og tjenesteydelser, der er angivet i de respektive specificeringer, og i virkeligheden ansøgte om registrering af visse af varemærkerne uden nogen hensigt om at bruge dem i forbindelse med de specificerede varer eller tjenesteydelser. Domstolen skal derfor i den foreliggende sag træffe afgørelse om betydningen og rækkevidden af begrebet »ond tro« som omhandlet i artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og artikel 3, stk. 2, litra d), i direktiv 89/104 (
36
).
94.
Det er min opfattelse, at der foreligger ond tro, når ansøgeren – ligesom Sky i nærværende sag – ifølge den forelæggende ret havde en bevidst hensigt om at erhverve rettigheder, som denne ikke havde til hensigt at bruge, muligvis bl.a. for at hindre tredjemænd i at bruge det registrerede varemærke for salg af disse varer og tjenesteydelser (
37
). Dette skyldes, at det forhold, at der bevidst ansøges om registrering af varer og tjenesteydelser, for hvilke der ikke er nogen hensigt om at sælge, afspejler en hensigt om at misbruge varemærkesystemet. Det er ikke alene i overensstemmelse med selve formålet med forordning nr. 40/94 og direktiv 89/104 (og deres efterfølgere) at gøre det muligt at erklære et varemærke ugyldigt på grund af ond tro som følge af en manglende hensigt til at bruge det i forbindelse med visse af de specificerede varer og tjenesteydelser, men også med dette begrebs tilblivelseshistorie (jf. dette forslag til afgørelses punkt 115).
95.
Den forelæggende ret har med rette fremhævet, at dette er vigtige spørgsmål: De omstændigheder, hvorunder et varemærke kan registreres, og rækkevidden af den derved opnåede beskyttelse er de vigtigste elementer af ethvert varemærkesystem og er afgørende for systemets balance. Der er uden tvivl fordele ved at tillade registrering af varemærker uden at kræve, at de reelt bruges i lighed med det europæiske system (i modsætning til f.eks. systemet i De Forenede Stater). To af disse hovedfordele er, at det gør det nemmere for varemærkeindehavere at opnå beskyttelse af deres varemærker før en kommerciel lancering, ligesom det gør registreringsprocessen mere simpel, hurtigere og billigere. Hvis registrering imidlertid kan opnås for nemt og/eller for bredt som i den foreliggende sag, er resultatet, at der lægges hindringer for tredjemænds adgang til markedet, da udbuddet af egnede varemærker mindskes, at omkostningerne, som sandsynligvis overvæltes på forbrugerne, stiger, og at den offentlige ejendom udhules.
96.
Jeg er ligeledes enig med den forelæggende ret i, at der ikke er noget, som forhindrer et varemærke i at blive registreret (forudsat at varemærket i øvrigt er registrerbart), hvis ansøgeren ansøger om registrering af et varemærke uden at have til hensigt at bruge det i forbindelse med de specificerede varer og tjenesteydelser. Den eneste måde, hvorpå registreringen kan ophæves eller begrænses i sit anvendelsesområde inden udløbet af den femårsperiode, som en indsigelse på grundlag af manglende brug er betinget af, er med den begrundelse, at ansøgningen blev indgivet i ond tro. Hvis et varemærke kan blive registreret uden nogen hensigt om at bruge det i forbindelse med alle eller visse af de specificerede varer og tjenesteydelser, og registreringen ikke kan anfægtes eller begrænses som følge af ond tro, så kan systemet misbruges. Eksempler på sådant misbrug findes i retspraksis (
38
).
97.
Disse spørgsmål er meget belejligt undersøgt af Domstolen i en nyere sag. Jeg er enig med generaladvokat Kokott, som har foreslået et kriterium for ond tro, hvorefter ond tro fastslås fra det tidspunkt, hvor en aktør opnår en uberettiget fordel af EU-varemærkesystemet (
39
).
98.
I dommen i denne sag (dom af 12.9.2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret mod EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724, præmis 45)), bemærkede Domstolen indledningsvis, at EU’s varemærkeregler har til formål at bidrage til en ordning med loyal konkurrence i EU. Under dette system må enhver virksomhed med henblik på at opbygge en fast kundekreds på grundlag af kvaliteten af sine varer eller tjenesteydelser sættes i stand til at få tegn, der gør det muligt for forbrugeren uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse, registreret som varemærke.
99.
Derefter fastslog Domstolen i denne doms præmis 46, at »den absolutte ugyldighedsgrund, der er omhandlet i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 [finder] anvendelse, når det af relevante og samstemmende indicier fremgår, at indehaveren af et EU-varemærke ikke har indgivet ansøgningen om registrering af dette varemærke med det formål at deltage loyalt i konkurrencen, men med hensigt om at skade tredjemands interesser på en måde, der ikke er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik, eller med hensigt – selv uden at være rettet mod en bestemt tredjemand – om at opnå en eneret til andre formål end dem, der vedrører et varemærkes funktioner, heriblandt den væsentlige funktion som oprindelsesangivelse«.
100.
Domstolen har i denne henseende fastslået, at »der i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt ansøgeren var i ond tro som omhandlet i artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, skal foretages en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i den foreliggende sag«, og »at ansøgerens hensigt på det relevante tidspunkt er et subjektivt element, der skal vurderes på baggrund af sagens objektive omstændigheder« (
40
).
101.
Domstolen fandt det endvidere i dom af 12. september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret mod EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724, præmis 62 ff.), også vigtigt at fastslå, at Retten i denne sag »undlod […] at undersøge, om ansøgningen om et varemærke, der indeholder det stiliserede ord »KOTON« for varer og tjenesteydelser i klasse 25, 35 og 39 i Nicearrangementet, kunne anses for kommerciel logik, henset til intervenientens aktiviteter«. Den fastslog endvidere, at selv om Retten havde nævnt den »kommercielle logik, som indgivelsen af registreringsansøgningen indgik i«, og »kronologien af de begivenheder, der har karakteriseret den nævnte indgivelse«, som elementer, der kan være relevante, undlod Retten at undersøge dem fuldt ud senere i dommen. Domstolen tog appelanbringendet til følge og ophævede Rettens dom.
102.
I modsætning til Domstolen foreligger der fra Retten allerede en omfattende praksis vedrørende ond tro. Selv om det er korrekt, at mange sager afhænger af deres individuelle omstændigheder, anerkendes det i Rettens praksis, at det i det mindste under visse omstændigheder kan udgøre ond tro at registrere et varemærke uden nogen (reel) hensigt om at bruge det (
41
).
103.
Det er min opfattelse, at Rettens ovennævnte praksis korrekt bekræfter, at det er relevant at undersøge ansøgerens forretningsmæssige logik bag ansøgningens indgivelse (
42
). Retten har f.eks. fundet, at en adfærd, som ikke var en lovlig forretningsmæssig adfærd, men i strid med formålene med forordning nr. 207/2009 udgjorde ond tro, fordi den minder om misbrug af rettigheder. Denne dom støtter endvidere den opfattelse, at ansøgning om et varemærke uden at have til hensigt at bruge det i forbindelse med de specificerede varer og tjenesteydelser i princippet udgør ond tro (
43
).
104.
I modsætning til den franske regering mener jeg ikke, at min tilgang og fortolkning af begrebet »ond tro« hos ansøgeren – som omfatter tilfælde, hvor denne registrerer et tegn for varer og tjenesteydelser uden at have til hensigt at bruge dette tegn for disse varer og tjenesteydelser – risikerer at fratage fortabelsesmekanismen dens effektive virkning. Som det forklares ved det eksempel, som Det Forenede Kongeriges regering fremførte i retsmødet, har nogen, som indgiver en ansøgning om registrering af varemærket »Taxi« for tre fødevaretyper: kiks, yoghurt og pålæg, til hensigt at bruge varemærket for alle tre typer. Hvis ansøgeren fem år senere så ikke har brugt det for kiks, risikerer hans varemærke ganske enkelt at bortfalde for kiks som følge af manglende brug. Med andre ord vil ansøgeren have svært ved at påberåbe sig dette varemærke over for en anden producent. I dette eksempel er der ikke nogen uoverensstemmelse med ond tro. Der var et handelsmæssigt motiv, idet ansøgeren ønskede at afdække den eventuelle brug eller udvidelse af brugen af dette varemærke til andre produkter i fremtiden. Hvis ansøgeren imidlertid ansøgte om registrering af det samme varemærke »Taxi« for kiks, yoghurt, pålæg, flyvemaskiner og kirurgiske instrumenter, ville dennes monopol hindre enhver producent af flyvemaskiner og kirurgiske instrumenter i at bruge begrebet »Taxi« som et varemærke for deres virksomhed. Hvis ansøgerens indgivelse derfor har som mål at forhindre tredjemænd i at bruge dette begreb, selv om denne ikke har til hensigt at bruge dette begreb som et varemærke, så udgør ansøgningen om registrering misbrug, da den ikke har noget at gøre med ansøgerens handelsmæssige aktiviteter.
105.
Endvidere lægges der vægt på motivationen på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af varemærket, hvor det ved fortabelse er nødvendigt at lægge vægt på varemærkets brug eller manglende brug inden for de fem første år.
106.
I stedet har jeg den opfattelse, at det reelt er fortabelsesmekanismen, som potentielt risikerer at fratage mekanismen vedrørende ond tro dens eget anvendelsesområde.
107.
Retten har også fastslået, at »hensigten om at forhindre en tredjemand i at markedsføre en vare under visse omstændigheder kan være et forhold, der viser, at ansøgeren var i ond tro, når det efterfølgende viser sig, at ansøgeren fik registreret et tegn som EU-varemærke uden intention om at bruge det« (
44
). Dette er om muligt en klar afgørelse, hvorefter det i sig selv udgør ond tro at ansøge om registrering af et varemærke uden at have til hensigt at bruge det i forbindelse med de specificerede varer og tjenesteydelser.
108.
Jeg er også enig i opfattelsen i den britiske retspraksis (
45
) om, at ond tro »omfatter uærlighed, og […] visse former for adfærd, som ikke overholder de normer for redelig markedsføringsskik, der følges af fornuftige og erfarne personer på det nærmere undersøgte område« (
46
).
109.
Det kan allerede udledes af Domstolens eksisterende praksis, at registrering af et varemærke uden nogen hensigt om at bruge det kan udgøre ond tro (
47
). For det første er jeg (i lighed med den forelæggende ret) af den opfattelse, at det, selv om der hverken i de gældende forordninger eller direktiver er noget udtrykkeligt krav om, at der skal være en hensigt til brug, og et registreret varemærke ikke kan fortabes som følge af manglende brug, førend der er gået fem år, fremgår af praksis fra Domstolen og Retten, at det i det mindste under visse omstændigheder kan udgøre ond tro at ansøge om registrering af et varemærke uden nogen hensigt om at bruge det i forbindelse med de specificerede varer og tjenesteydelser, for så vidt som det udgør et misbrug af varemærkesystemet (dette er endvidere Det Forenede Kongeriges regerings og Kommissionens standpunkt). For det andet følger det af retspraksis, at det ikke er tilstrækkeligt til at godtgøre ond tro, at ansøgeren har ansøgt om registrering af et varemærke med hensyn til en bred række af varer og tjenesteydelser, hvis ansøgeren har et fornuftigt forretningsmæssigt formål med at søge en sådan beskyttelse, henset til dennes brug og tilsigtede brug af varemærket.
110.
Jeg skal tilføje, at formålet med en ansøgning om registrering af et varemærke forsvinder, når en ansøger indgiver ansøgningen uden nogen hensigt om at bruge det. I dette tilfælde er det ikke en ansøgning om registrering af et varemærke, som har en vigtig funktion, men har i stedet større lighed med en konkurrencebegrænsende ansøgning om at forhindre tredjemænd i at udvikle deres egne forretningsmæssige aktiviteter. Dette er tydeligvis ikke formålet med varemærkesystemet.
111.
Domstolen har endvidere anerkendt, at det kan udgøre ond tro at ansøge om et varemærke uden at have til hensigt at bruge det forretningsmæssigt, men med det ene formål at bruge det til at registrere et domænenavn på internettet (
48
). Sagsøgeren i denne sag ønskede at registrere domænenavnet ».eu« for et tysk ord (for bildæk) ved at registrere det som et svensk mærke (for sikkerhedsseler) for senere at ændre det til et domænenavn i henhold til den gældende forordning. Domstolen anvendte kriterierne fra Lindt-dommen (
49
) og fastslog, at det fulgte af forelæggelsesafgørelsen, at sagsøgeren, uanset at denne i Sverige havde registreret ordmærket &R&E&I&F&E&N& for sikkerhedsseler, ikke havde til hensigt at bruge dette mærke, for så vidt som denne »i realiteten havde til hensigt at drive en internetportal, som skulle markedsføre dæk, og som var planlagt registreret«. Hvad der således reelt skete i denne sag, var rettere et forsøg på at »lege« med varemærkereglerne (
50
). Med andre ord fastslog Domstolen, at det kan udgøre ond tro som omhandlet i denne forordning at ansøge om varemærker for at foretage »domænehamstring«. Som jeg anfører i det foreliggende forslag til afgørelse, gælder lignende argumentation mere generelt for varemærkeregistreringssystemet.
112.
Det er endvidere blevet anerkendt af Retten, at det kan udgøre ond tro at indgive en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til Det Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret som led i en blokeringsstrategi (
51
).
113.
Retten fastslog i denne doms præmis 51, at »den gentagne sammenkædning af ansøgninger om registrering af nationale varemærker for samme tegn for varer eller tjenesteydelser, der henhører under klasser, der i det mindste er delvist identiske, har til formål at tillægge A. en blokeringsmulighed. Når en tredjemand indgiver en ansøgning om registrering af et identisk eller lignende EU-varemærke, ansøger A. om registrering af et EU-varemærke, påberåber sig en prioritet i forhold til dette EU-varemærke på baggrund af det sidste led i kæden af ansøgninger om registrering af de nationale varemærker og rejser indsigelse støttet på nævnte ansøgning om EU-varemærke. Den gentagne sammenkædning af ansøgninger om registrering af nationale varemærker har dermed til formål at tillægge ham en blokeringsmulighed i længere tid end den betænkningstid på seks måneder, der er omhandlet i artikel 29, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, og den skånefrist på fem år, som fremgår af forordningens artikel 51, stk. 1, litra a)«.
114.
Det er min opfattelse, at hvis ansøgeren ikke har til hensigt at bruge varemærket, er det uden betydning, om ansøgeren har til hensigt at hindre en specifik tredjemand eller alle tredjemænd i at bruge varemærket. Ansøgeren forsøger under disse omstændigheder uretmæssigt at skabe et monopol, som udelukker potentielle konkurrenter fra at anvende et tegn, som denne ikke har til hensigt at bruge. Dette udgør misbrug af varemærkesystemet.
115.
Endelig er det min opfattelse, at forarbejderne støtter ovenstående analyse. Hvad angår begrebet ond tro fremgår det heraf, at det at erklære et varemærke ugyldigt som følge af ond tro også omfatter tilfælde, hvor en sådan varemærkeansøgning er indgivet uden en hensigt om at bruge alle/visse af de specificerede varer/tjenesteydelser. I 1984 i Rådets arbejdsgruppe vedrørende en varemærkeforordning foreslog den tyske delegation udtrykkeligt, at det kræves, at ansøgeren »i god tro har hensigt til brug« ved indgivelsen af en ansøgning om et EU-varemærke (bemærkninger fra den tyske delegation, dokument nr. 9755/84 af 12.10.1984, s. 7 og 8). Dette forslag blev efterfølgende godtaget i 1985, og i 1986 blev det indført i artikel 41, stk. 1, litra b), som en absolut ugyldighedsgrund. I de efterfølgende versioner af denne bestemmelse blev ordlyden vedrørende en mangel på »i god tro« at have til hensigt at bruge erstattet med det mere generelle begreb ond tro, som mundede ud i artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 59, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001].
116.
Visse inden for retslitteraturen (
52
) er af den opfattelse, at udskiftningen af et udtrykkeligt krav om i god tro at have til hensigt at bruge et varemærke med blot »ond tro« blev foretaget for at fjerne kravet om at have hensigt til brug fra forordningen (og direktivet). Jeg er uenig i denne opfattelse.
117.
Jeg kan ikke finde noget som helst i forarbejderne, der tyder på, at dette er tilfældet, og jeg finder den opfattelse, som andre inden for retslitteraturen (
53
) har, om, at udskiftningen af det udtrykkelige krav med det mere generelle krav om »ond tro« blev foretaget for at udvide bestemmelsens anvendelsesområde langt mere overbevisende (
54
).
C.
Det fjerde præjudicielle spørgsmål
1. Kort sammenfatning af parternes argumenter
118.
Sky har anført, at når der gives medhold i en indsigelse om ond tro, er det obligatorisk, at den alene anvendes med henblik på de berørte varer og tjenesteydelser. Det er fast praksis, at prøvelsen af registreringshindringerne eller ugyldighedsgrundene skal være rettet mod hver enkelt af de varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket er ansøgt eller er opnået registreret (
55
).
119.
SkyKicks hovedargument er, at når der er ansøgt om et varemærke uden en hensigt om at bruge det for alle de varer og tjenesteydelser, for hvilke ansøgeren ansøgte om registrering, og hvor det var en bevidst strategisk beslutning at ansøge om en alt for bred beskyttelse, må konsekvensen være, at hele registreringen er ugyldig. SkyKick støtter sig på artikel 59, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001, som fastsætter, at et EU-varemærke »erklæres ugyldigt«, når »ansøgeren ved indgivelsen af ansøgningen var i ond tro«. De har gjort gældende, at den eneste EU-dom (som de er bekendt med), der vedrører dette spørgsmål, direkte støtter SkyKicks hovedargument. I GRUPPO SALINI-dommen (
56
) fastslog Retten, at »den omstændighed, at der foreligger ond tro på tidspunktet for indgivelsen af registreringsansøgningen, nemlig i sig selv [medfører] det anfægtede varemærkes ugyldighed i sin helhed«. Dette er endvidere i overensstemmelse med princippet fraus omnia corrumpit (svig medfører altid ugyldighed), som er udbredt i mange medlemsstaters ret, herunder i engelsk sædvaneret (
57
).
120.
SkyKick har subsidiært anført, at besvarelsen af spørgsmålet om, hvorvidt ond tro indebærer et varemærkes ugyldighed, skal afgøres på grundlag af en analyse af den enkelte sag, som igen afhænger af en mangesidet analyse. De omstændigheder, som skal tages i betragtning, omfatter forekomsten af forretningsmæssige begrundelser, i hvilken udstrækning ansøgeren har tilsidesat retssikkerheden for tredjemænd og myndighederne; varemærkeindehaverens størrelse og dennes adgang til ressourcer, antallet af anførte varer og tjenesteydelser, og i hvilket omfang disse overlapper hinanden, i hvilket omfang tegnene omfatter varer/tjenesteydelser, som ansøgeren ikke havde til hensigt at bruge varemærket for, varemærkets særpræg, hvorvidt de omhandlede rettigheder kan duplikeres/er »udødeliggjorte«, hvorvidt håndhævelsesforanstaltninger er gennemført på grundlag af varemærkerne hvad angår de varer/tjenesteydelser, som indehaveren ikke havde til hensigt at bruge, og om varemærkeindehaveren har en rimelig begrundelse for ansøgningen til trods for den manglende hensigt.
121.
Det Forenede Kongeriges regering har foreslået et svar på dette spørgsmål inden for rammerne af dens svar på det tredje spørgsmål. Den franske regering har foreslået, at spørgsmålet besvares sammen med det tredje og det femte spørgsmål. Den ungarske, den polske og den slovakiske regering har ikke foreslået noget svar på dette spørgsmål.
122.
Den finske regering og Kommissionen har i det væsentlige gjort gældende, at det fjerde spørgsmål skal besvares bekræftende. Følgen af at udvide ugyldighedsgrundens virkning til også at omfatte varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket reelt bruges, ville have karakter af en sanktion, hvilket ikke støttes af bestemmelsernes ordlyd.
2. Bedømmelse
123.
Henset til, at det tredje spørgsmål besvares bekræftende, er det nødvendigt at præcisere, hvad følgerne er af, at en ansøger ved indgivelsen af ansøgningen er i ond tro, hvor denne onde tro alene vedrører visse af de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af registreringen.
124.
Den forelæggende ret har efter min opfattelse ret, når den foreslår, at et varemærke kan blive erklæret delvist ugyldigt, hvis ansøgningen blev indgivet delvist i ond tro.
125.
Det er tilstrækkeligt at påpege, at det tydeligt fremgår af artikel 51, stk. 3, i forordning nr. 40/94 og artikel 13 i direktiv 89/104, at hvis ugyldighedsgrunden kun består for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret, kan mærket kun erklæres ugyldigt for så vidt angår de pågældende varer eller tjenesteydelser.
126.
Det er derfor min opfattelse, at Rettens praksis (
58
), som viser det modsatte (dvs. at forekomsten af ond tro indebærer hele varemærkets ugyldighed), er forkert.
127.
Det følger heraf, henset til artikel 13 i direktiv 89/104 og artikel 51, stk. 3, i forordning nr. 40/94, at hvis ugyldighedsgrunden kun består for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret, kan mærket kun erklæres ugyldigt for så vidt angår de pågældende varer eller tjenesteydelser.
D.
Det femte præjudicielle spørgsmål
1. Kort sammenfatning af parternes argumenter
128.
Sky har gjort gældende, at section 32(3) i loven af 1994 er uforenelig med ordningen i den EU-lovgivning, som gælder for beskyttelsen af varemærker ved registrering på medlemsstats- og EU-plan. Det er under alle omstændigheder ulovligt at fortolke eller anvende en national bestemmelse som section 32(3), således at: i) den resulterer i en afgørelse om ond tro, som ikke ellers støttes af det selvstændige EU-retlige begreb ond tro, eller ii) at den direkte eller indirekte fastsætter et mere byrdefyldt krav for anvendelsen af registrerede varemærker, end hvad der materielt med virkning alene fra og efter registrering er pålagt ved og reguleret af den EU-lovgivning, som gælder for fortabelse af registreringer og »bevis for brug« som en forudsætning for håndhævelsen af de rettigheder, som opnås ved registrering.
129.
Det Forenede Kongeriges regering har anført, at dette spørgsmål ikke kan antages til realitetsbehandling, for så vidt som direktiv 2015/2436 endnu ikke er gennemført i Det Forenede Kongeriges lovgivning.
130.
SkyKick og Det Forenede Kongeriges regering har (som deres subsidiære argumenter) anført, at section 32(3) pålægger et proceduremæssigt krav om, at det i ansøgningen skal angives, at varemærket reelt er i brug, eller at ansøgeren har til hensigt at bruge varemærket, og den er således forenelig med EU-lovgivningen om nationale og EU-retlige varemærker.
131.
Den franske regering har foreslået, at dette spørgsmål besvares sammen med det tredje og det fjerde spørgsmål. Den ungarske, den polske, den slovakiske og den finske regering har ikke foreslået noget svar på dette spørgsmål.
132.
Kommissionen har i det væsentlige gjort gældende, at section 32(3) i loven af 1994 er forenelig med EU-retten.
2. Bedømmelse
133.
Den forelæggende ret har forklaret, at retter og særdomstole i Det Forenede Kongerige finder, at der kan påberåbes en tilsidesættelse af section 32(3) i loven af 1994 ved indgivelsen af en falsk erklæring i forbindelse med en begæring om erklæring af ugyldighed af et varemærke som følge af forbuddet mod ond tro. Med andre ord kan den erklæring, som afgives i henhold til section 32(3), i Det Forenede Kongerige anvendes som bevis for, at sagsøgeren eventuelt var i ond tro, hvilket er en absolut ugyldighedsgrund.
134.
Den forelæggende ret har spurgt til denne sections overensstemmelse med direktiv 2015/2436 og dens forgængere, og Det Forenede Kongeriges regerings argument om, at spørgsmålet ikke kan antages til realitetsbehandling, skal derfor afvises.
135.
De relevante direktiver overlader spørgsmål om procesautonomi til medlemsstaterne, men der er også visse materielle spørgsmål, som ikke er omfattet af harmonisering. Det anføres i femte betragtning til direktiv 89/104 (som svarer til sjette betragtning til direktiv 2008/95), at »medlemsstaterne [ligeledes fuldt ud bevarer] deres frihed til at fastsætte procedureregler vedrørende registrering, udløb eller ugyldighed med hensyn til mærker, der er erhvervet ved registrering; det
tilkommer dem f.eks. at fastsætte procedurerne for registrering og ugyldighedskendelse, at afgøre, om ældre rettigheder skal gøres gældende i forbindelse med registreringsproceduren eller proceduren for ugyldighedskendelse eller i begge tilfælde, eller, i tilfælde af at ældre rettigheder kan gøres gældende i forbindelse med registreringsproceduren, at fastsætte bestemmelser om en indsigelsesprocedure eller en automatisk undersøgelse eller eventuelt begge dele; medlemsstaterne har fortsat mulighed for at fastsætte konsekvenserne af, at et mærkes gyldighedsperiode udløber, eller at det kendes ugyldigt« (min fremhævelse).
136.
Derudover er det bl.a. anført i syvende betragtning til dette direktiv (hvilket svarer til ottende betragtning til direktiv 2008/95), at »medlemsstaterne kan i deres lovgivning bevare eller medtage registreringshindringer og ugyldighedsgrunde, der er forbundet med betingelser for at erhverve eller bevare retten til mærket, for hvilke der ikke er fastsat nogen bestemmelse om indbyrdes tilnærmelse, f.eks. angående mærkeindehaveren, fornyelse af mærket, afgiftsordning eller manglende overholdelse af procedurereglerne« (
59
).
137.
Hvad der efter min opfattelse under alle omstændigheder er vigtigt i den foreliggende sag er, at section 32(3) i loven af 1994 ikke fastsætter en ny ugyldighedsgrund.
138.
Den fastlægger tværtimod kun proceduremæssige krav vedrørende ansøgninger, da den fastsætter de elementer, som skal vedlægges en varemærkeansøgning. En bestemmelse som section 32(3) kan endvidere tjene en række forskellige formål med hensyn til fortabelse eller ugyldighed, herunder manglende overholdelse af proceduremæssige eller materielle regler.
139.
Selv om det er korrekt, at tilsidesættelse af den proceduremæssige forpligtelse i denne section kan medføre ugyldighed af et registreret varemærke, forholder det sig således, at en sådan ugyldighed, hvis den fastslås, vil være baseret på kravet vedrørende ond tro i artikel 3, stk. 2, litra d), i direktiv 89/104.
140.
Det er (i lighed med Kommissionen) min opfattelse, at section 32(3) som sådan alene er et proceduremæssigt krav i tilfælde af manglende overholdelse, som bidrager til fremlæggelsen af beviser for ond tro i alle sagens omstændigheder. De retlige konsekvenser af en varemærkeansøgers urigtige udsagn er ikke præciseret i section 32(3). Dette skulle i sig selv ligestilles med en ugyldighedsgrund, hvorved det konstateres, at der foreligger ond tro, hvis ansøgeren ikke i god tro havde til hensigt at bruge varemærket for de angivne varer og tjenesteydelser. Med andre ord er det ikke muligt at anvende en ugyldighedsgrund med henvisning til ond tro alene som følge af en urigtig erklæring i henhold til section 32(3) i loven af 1994. Den kan imidlertid udgøre en del af bevismaterialet.
141.
Jeg kan derfor ikke se, at section 32(3) kan udgøre en hindring for den forelæggende ret til at opfylde sin forpligtelse til at fortolke national ret i overensstemmelse med direktivet, for så vidt som de retlige følger af varemærkeansøgerens urigtige udsagn ikke er præciseret i section 32(3).
142.
Det følger heraf, at section 32(2) i loven af 1994 er forenelig med direktiv 89/104, forudsat at den ikke udgør det eneste grundlag for at fastslå, at der foreligger ond tro.
III. Forslag til afgørelse
143.
På baggrund af det ovenstående foreslår jeg Domstolen at besvare de præjudicielle spørgsmål forelagt af High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (ret i første instans (England og Wales), afdelingen for handelsretlige sager mv., Det Forenede Kongerige) som følger:
»1)
Et registreret EU-varemærke eller nationalt varemærke kan ikke erklæres helt eller delvist ugyldigt alene med den begrundelse, at nogle eller alle begreberne, der er anvendt ved specificeringen af varer og tjenesteydelser, mangler tilstrækkelig klarhed og præcision. Manglende klarhed og præcision ved specificeringen af varer og tjenesteydelser kan imidlertid tages i betragtning ved vurderingen af beskyttelsesomfanget for en sådan registrering.
2)
Kravet om klarhed og præcision kan derimod omfattes af registreringshindringen eller ugyldighedsgrunden med hensyn til varemærker, som er i strid med den offentlige orden, jf. artikel 3, stk. 1, litra f), i Rådets første direktiv 89/104 af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker og artikel 7, stk. 1, litra f), i Rådets forordning nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker, for så vidt som registrering af et varemærke for »computer software« er uberettiget og i strid med offentlige interesser. Et begreb som »computer software« er for generelt og dækker varer og tjenesteydelser, der er for forskelligartede til, at det er foreneligt med varemærkets funktion som angivelse af oprindelse med henblik på at gøre det muligt for de kompetente myndigheder og tredjemænd alene på grundlag af det begreb at fastslå omfanget af den beskyttelse, som varemærket giver.
3)
Under visse omstændigheder kan det være et forhold, der viser ond tro, at ansøge om registrering af et varemærke uden nogen hensigt til at bruge det i forbindelse med de specificerede varer og tjenesteydelser, navnlig hvor ansøgerens eneste formål er at forhindre en tredjemands adgang til markedet, herunder hvor der foreligger beviser for en ansøgningsstrategi, der udgør misbrug, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.
4)
I henhold til artikel 13 i direktiv 89/104 og artikel 51, stk. 3, i forordning nr. 40/94 skal et varemærke, såfremt der kun for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret, er grunde til dets ugyldighed, kun erklæres ugyldigt for så vidt angår de pågældende varer eller tjenesteydelser.
5)
Section 32(3) i United Kingdom Trade Marks Act 1994 (Det Forenede Kongeriges lov af 1994 om varemærker) er forenelig med direktiv 89/104, forudsat at den ikke udgør det eneste grundlag for at fastslå, at der foreligger ond tro.«
(
1
) – Originalsprog: engelsk.
(
2
) – Denne type tjeneste, som »migrerer«, kaldes også for »kick«. De sagsøgtes særskilte produkter er cloud migration, cloud backup og cloud managementtjenester. Disse udbydes som et supplement til softwareprogrammet Microsoft Office 365. Navnet SkyKick blev valgt, fordi det lyder som »sidekick« og giver associationer til virksomhedens tjenester, hvor brugerne »kicker« (migrerer) deres data ind i »skyen« (cloud).
(
3
) – Generaladvokat Légers forslag til afgørelse Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:12, punkt 47).
(
4
) – Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 14.6.2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1).
(
5
) – Der blev i meddelelsen truffet beslutning om fem termer fra klasseoverskrifterne, som ikke opfylder betingelsen om klarhed og præcision: klasse 7, maskiner, klasse 37, reparation, klasse 37, installationstjenester, klasse 40, behandling af materialer, og klasse 45, personlige og sociale tjenester udøvet af andre for at efterkomme personlige behov. Det er anført, at »termen »maskiner« [ikke] opfylder […] behovet for klarhed og præcision, da den ikke klart angiver, hvilke maskiner der er omfattet. Maskiner kan have meget forskellige karakteristika eller formål, som kan kræve meget forskellige niveauer af tekniske færdigheder og knowhow, der skal anvendes og/eller opnås, kan være målrettet mod forskellige forbrugere og kan sælges gennem forskellige salgskanaler og dermed vedrøre forskellige markedssektorer«.
(
6
) – Denne section fastsætter, at »ansøgningen [om registrering af et varemærke] skal indeholde et udsagn om, at varemærket er taget i brug, af ansøgeren eller med dennes samtykke, for [de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket ønskes registreret], eller at denne i god tro har til hensigt at tage det i brug i så henseende« (min fremhævelse).
(
7
) – Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 16.12.2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT, 2015, L 336, s. 1)
(
8
) – Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 22.10.2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2008, L 299, s. 25).
(
9
) – Rådets forordning af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1).
(
10
) – Dom af 12.2.2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, EU:C:2004:86, præmis 34), og af 7.7.2005, Nestlé (C-353/03, EU:C:2005:432, præmis 25).
(
11
) – Rådets forordning af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994, L 11, s. 1), som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1891/2006 af 18.12.2006 (EUT 2006, L 386, p. 14).
(
12
) – Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989, L 40, s. 1).
(
13
) – Jf. dom af 19.6.2014, Oberbank m.fl. (C-217/13 og C-218/13, EU:C:2014:2012, præmis 31).
(
14
) – Dom af 9.3.2006, Matratzen Concord (C-421/04, EU:C:2006:164, præmis 19).
(
15
) – Dom af 27.6.2013, Malaysia Dairy Industries (C-320/12, EU:C:2013:435, præmis 42).
(
16
) – Jf. endvidere generaladvokat Bots forslag til afgørelse Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2011:784, punkt 68).
(
17
) – Dom af 12.12.2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, præmis 48).
(
18
) – Dom af 19.12.2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, præmis 32).
(
19
) – P. Johnson, »So Precisely What Will You Use Your Trade Mark For?«, International Review of Intellectual Property and Competition Law, 49(8), 2018, s. 940-970, afsnit 2.3. Desuden viste en uafhængig undersøgelse, som Det Forenede Kongeriges varemærkemyndighed bestilte og offentliggjorde, at selv varemærker, der indeholdt mere end 1000 ord, alene blev anvendt 0,08 procent af den samlede mængde, der blev anmodet om ved registreringen. Jf. G. Graevenitz, R. Ashmead, C. Greenhaigh, Cluttering and non-use of trade marks in Europe, UK IPO, august 2015.
(
20
) – Dom af 12.12.2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, præmis 50).
(
21
) – Som bemærket i G. Graevenitz, R. Ashmead, C. Greenhaigh, op.cit., s. 96.
(
22
) – Med hensyn til spørgsmålet om et varemærke, der aldrig er blevet anvendt, og hvorvidt der teoretisk kan støttes ret på et sådant varemærke, henvises til den verserende sag Cooper International Spirits m.fl. (sag C-622/18). Domstolen skal være konsekvent i sin behandling af denne sag og den foreliggende sag.
(
23
) – Jf. dom af 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, jf. præmis 43 og 44).
(
24
) – Mercury Communications Ltd mod Mercury Interactive (UK) Ltd [1995] FSR 850, på s. 864 og 865.
(
25
) – Følgende er anført i TMEP i § 1402 03(d): »Enhver identifikation af varer for computerprogrammer skal være tilstrækkelig specifik med henblik på konstateringer angående risikoen for forveksling. Formålet med at kræve specificitet ved identificeringen af computerprogrammer er at undgå udstedelsen af unødvendige afslag på registrering […] i tilfælde, hvor parternes faktiske varer ikke er forbundne, og der ikke er nogen konflikt på markedet […] Som følge af computerprogrammers udbredelse og specialiseringsgrad, vil [selv] brede specificeringer såsom »computerprogrammer på det medicinske område« eller »computerprogrammer på uddannelsesområdet« ikke blive godkendt, medmindre programmets særlige funktion eller formål på det område er angivet. […] »computerprogrammer til brug ved diagnosticering af kræft« eller »computerprogrammer til undervisning af børn i læsning« vil kunne godkendes.«
(
26
) – Jf. en anden afgørelse fra den forelæggende ret i sagen FIL Ltd mod Fidelis Underwriting Ltd [2018] EWHC 1097 (Pat) på s. [95], dommer Arnold.
(
27
) – P. Johnson, op.cit., afsnit 5.2. Denne del af forslaget til afgørelse støtter sig på den analyse, som professor Johnson allerede har foreslået.
(
28
) – Denne praksis fra Retten vil blive behandlet af Domstolen i sag C-714/18 P, ACTC mod EUIPO og i de forenede sager C-720/18 og C-721/18, Ferrari (som i øjeblikket er verserende).
(
29
) – Jf. dom af 13.2.2007, Mundipharma mod KHIM – Altana Pharma (RESPICUR) (T-256/04, EU:T:2007:46, præmis 24).
(
30
) – Jf. dom af 27.3.2014, Intesa Sanpaolo mod KHIM – equinet Bank (EQUITER) (T-47/12, EU:T:2014:159, præmis 20).
(
31
) – Som allerede foreslået af P. Johnson, op.cit., afsnit 5.3.
(
32
) – Jf. endvidere generaladvokat Sharpstons forslag til afgørelse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:148, punkt 48).
(
33
) – P. Johnson, op.cit., afsnit 4.3, som forklarer, hvordan dette er foreneligt med forarbejderne.
(
34
) – Madridsystemet om den internationale registrering af varemærker reguleres af Madridarrangementet, som oprindeligt blev indgået i 1891, og protokollen til Madridarrangementet, som oprindeligt blev indgået i 1989.
(
35
) – Kommissionen støtter sig i det væsentlige på dom af 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), af 13.12.2012, pelicantravel.com mod KHIM – Pelikan (Pelikan) (T-136/11, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:689, ikke appelleret), og af 7.7.2016, Copernicus-Trademarks mod EUIPO – Maquet (LUCEO) (T-82/14, EU:T:2016:396, appel forkastet ved kendelse af 14.12.2017, Verus mod EUIPO (C-101/17 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2017:979)).
(
36
) – Mens ond tro i henhold til den tidligere bestemmelse i forordningen udgør en absolut ugyldighedsgrund ved indgivelsen af en varemærkeansøgning, er dette ikke direkte tilfældet hvad angår artikel 3, stk. 2, litra d), i direktiv 89/104. Denne artikel overlader medlemsstaterne en skønsmargen med hensyn til, hvorvidt denne ugyldighedsgrund skal gennemføres i deres nationale ret. Under alle omstændigheder skal indholdet af disse to bestemmelser fortolkes på samme måde.
(
37
) – Jf. dom af 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361).
(
38
) – Jf. f.eks. LUCEO-dommen.
(
39
) – Jf. hendes forslag til afgørelse Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret mod EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:287, punkt 32).
(
40
) – Dom af 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, præmis 37 og 42).
(
41
) – Jf. f.eks. dom af 7.6.2011, Psytech International mod KHIM – Institute for Personality & Ability Testing (16PF) (T-507/08, ikke trykt i Sml., EU:T:2011:253, præmis 88 og 89, ikke appelleret), af 14.2.2012, Peeters Landbouwmachines mod KHIM – Fors MW (BIGAB) (T-33/11, EU:T:2012:77, præmis 24-26, ikke appelleret), Pelikan (præmis 54, 55 og 58-60), af 8.5.2014, Simca Europe mod KHIM – PSA Peugeot Citroën (Simca) (T-327/12, EU:T:2014:240, præmis 38 og 39, ikke appelleret), og LUCEO-dommen (præmis 28-33 og 48-52).
(
42
) – Jf. i denne retning dom af 29.6.2017, Cipriani mod EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI) (T-343/14, EU:T:2017:458, præmis 46 og 47, ikke appelleret).
(
43
) – LUCEO-dommen (præmis 28-33 og 48-52).
(
44
) – Dom af 5.5.2017, PayPal mod EUIPO – Hub Culture (VENMO) (T-132/16, ikke trykt i Sml., EU:T:2017:316, præmis 63-65, ikke appelleret).
(
45
) – Jf. dommen i hovedsagen, præmis 210. Det er i denne henseende min opfattelse, at det forhold, at de britiske regler udtrykkeligt kræver, at der foreligger hensigt om brug i medfør af section 32(3) i loven af 1994, ikke nødvendigvis er afgørende.
(
46
) – Jf. Gromax Plasticulture Ltd mod Don & Low Nonwovens Ltd [1999] RPC 367, præmis 379. Jf. endvidere DEMON ALE Trade Mark [2000] RPC 345, Decon Laboratories Ltd mod Fred Baker Scientific Ltd [2001] RPC 17, LABORATOIRE DE LA MER Trade Marks [2002] FSR 51, Knoll AG’s Trade Mark [2003] RPC 10, Ferrero SpA’s Trade Marks [2004] RPC 29, 32Red plc mod WHG (International) Ltd [2012] EWCA Civ 19, Red Bull GmbH mod Sun Mark Ltd [2012] EWHC 1929 (Ch), Total Ltd mod YouView TV Ltd [2014] EWHC 1963 (Ch), Jaguar Land Rover Ltd mod Bombadier Recreational Products Inc [2016] EWHC 3266 (Ch), HTC Corp mod One Max Ltd (O/486/17), Paper Stacked Ltd mod CKL Holdings NV (O/036/18).
(
47
) – Dom af 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361).
(
48
) – Dom af 3.6.2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311).
(
49
) – Dom af 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361).
(
50
) – Jf. endvidere den nylige afgørelse af Andet Appelkammer ved EUIPO i sag R 1849/2017-2, Monopoly, 22.7.2019 (det omtvistede EU-varemærke omfattede en række varer og tjenesteydelser, som blot var en gentagelse af det allerede eksisterende EU-varemærke »MONOPOLY«. Alle de nævnte omstændigheder antydede, at ejerens hensigt var at udnytte EU-varemærkereglerne ved kunstigt at skabe en situation, hvor denne ikke behøvede at godtgøre reel brug af de tidligere varemærker for de angivne varer og tjenesteydelser, hvorfor ond tro var delvist godtgjort).
(
51
) – LUCEO-dommen.
(
52
) – A. Tsoutsanis, Trade mark registrations in bad faith, Oxford University Press, 2010, s. 65.
(
53
) – P. Johnson, op.cit., afsnit 4.3, som mere indgående forklarer, at der er mindst fem grunde til, at denne opfattelse er korrekt.
(
54
) – Begrebet ond tro er uden tvivl et bredere koncept, som omfatter andre former for misbrug af varemærkesystemet, som f.eks. at bekæmpe ulovlig varemærkehandel, men også har til formål at sikre god forvaltning af systemet for varemærkeregistrering og at undgå, at tredjemænd hindres i at registrere deres (kommende) tegn som varemærker (jf. bemærkningerne fra den tyske delegation, som er nævnt i dette forslag til afgørelses punkt 115).
(
55
) – Dom af 17.10.2013, Isdin mod Bial-Portela (C-597/12 P, EU:C:2013:672, præmis 24-30).
(
56
) – Dom af 11.7.2013, SA.PAR. mod KHIM – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T-321/10, EU:T:2013:372; ikke appelleret).
(
57
) – Jf. f.eks. A. Tsoutsanis, op.cit., afsnit 2.38 og de deri nævnte henvisninger.
(
58
) – Jf, dom af 14.2.2012, Peeters Landbouwmachines mod KHIM – Fors MW (BIGAB) (T-33/11, EU:T:2012:77, præmis 32, ikke appelleret), og af 11.7.2013, SA.PAR. mod KHIM – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T-321/10, EU:T:2013:372, præmis 47 og 48, ikke appelleret).
(
59
) – Jf. dom af 7.7.2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425, præmis 30). Som Kommissionen har påpeget, blev denne betragtning fortolket ganske restriktivt i dom af 27.6.2013, Malaysia Dairy Industries (C-320/12, EU:C:2013:435), hvorved den begrænses til de grunde, som er fastsat i direktivet, og der var ingen fortolkning af, hvad der forstås ved formuleringen »bevare eller medtage […] for hvilke der ikke er fastsat nogen bestemmelse om indbyrdes tilnærmelse«.