SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)
de 27 de septiembre de 2012 (*)
«Marca comunitaria – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca comunitaria figurativa Emidio Tucci – Marca comunitaria figurativa y marcas nacionales denominativas y figurativa anteriores Emilio Pucci y EMILIO PUCCI – Motivos de denegación relativos – Riesgo de confusión – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009 – Uso efectivo de la marca anterior – Artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009 – Provecho indebidamente obtenido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior – Artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 – Obligación de motivación – Artículo 75 del Reglamento nº 207/2009»
En el asunto T‑373/09,
El Corte Inglés, S.A., con domicilio social en Madrid, representada inicialmente por el Sr. J.L. Rivas Zurdo y las Sras. E. López Camba y E. Seijo Veiguela y posteriormente por el Sr. Rivas Zurdo y la Sra. Seijo Viguela, abogados,
contra
Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. J. Crespo Carrillo, en calidad de agente,
parte demandada,
y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal, es:
Emilio Pucci International BV, con domicilio social en Ámsterdam, representada por los Sres. P. Roncaglia y G. Lazzeretti y las Sras. M. Boletto y E. Gavuzzi, abogados,
que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 18 de junio de 2009 (asuntos acumulados R 770/2008‑2 y R 826/2008-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Emilio Pucci International BV y El Corte Inglés, S.A.,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta),
integrado por el Sr. H. Kanninen (Presidente), y los Sres. N. Wahl y S. Soldevila Fragoso (Ponente), Jueces;
Secretaria: Sra. C. Heeren, administradora;
habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 25 de septiembre de 2009;
visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 27 de enero de 2010;
visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 29 de enero de 2010;
visto el auto de 17 de mayo de 2010, por el que se acuerda la acumulación de los asuntos T‑357/09 y T‑373/09 a efectos de la fase oral;
vista la modificación de la composición de las Salas del Tribunal;
vista la decisión de 12 de abril de 2012, por la que se denegaba la suspensión del procedimiento solicitada conjuntamente por la demandante y la parte coadyuvante;
vistos los escritos de las partes de 13 y 16 de abril de 2012 en los que comunican que no participarán en la vista;
celebrada la vista el 18 de abril de 2012, a la que no asistió ninguna de las partes;
dicta la siguiente
Sentencia
Antecedentes del litigio
1        El 20 de febrero de 2004, la demandante, El Corte Inglés, S.A., presentó una solicitud de registro de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].
2        La marca cuyo registro se solicitó es el siguiente signo figurativo:
3        Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 1 a 45, en el sentido del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.
4        La solicitud de marca comunitaria se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias nº 51/2004, de 20 de diciembre de 2004.
5        El 18 de marzo de 2005, la parte coayudvante, Emilio Pucci International BV, formuló oposición con arreglo al artículo 42 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento nº 207/2009) contra el registro de la marca solicitada para todos los productos mencionados en el apartado 3 supra.
6        La oposición se basaba en las siguientes marcas:
–        Marca comunitaria figurativa solicitada el 1 de abril de 1996 y registrada el 3 de febrero de 2005 con el número 203.570 para productos pertenecientes a las clases 18 y 24, reproducida a continuación:
–        marca denominativa italiana EMILIO PUCCI, solicitada el 14 de junio de 1966 y registrada el 22 de septiembre de 1966 con el número 769.250 para productos pertenecientes a las clases 3, 14, 18, 21, 24, 25 y 33 (en lo sucesivo, «marca italiana de 1966»);
–        marca denominativa italiana EMILIO PUCCI, solicitada el 10 de mayo de 1971 y registrada el 5 de septiembre de 1973 con el número 274.991 para productos pertenecientes a las clases 9, 12, 18, 20, 26, 27 y 34;
–        marca figurativa italiana solicitada el 10 de mayo de 1971 y registrada el 3 de octubre de 1973 con el número 275.894 para productos pertenecientes a las clases 14, 18, 24 y 25, reproducida a continuación:
7        Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran los contemplados en el artículo 8, apartado 1, letra b), y en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), y artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009].
8        El 31 de marzo de 2008, la División de Oposición estimó parcialmente la oposición y denegó la solicitud de marca comunitaria para los aparatos e instrumentos ópticos de la clase 9, los productos en «cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias (no comprendidos en otras clases); pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería» de la clase 18, «muebles, espejos, marcos; productos (no comprendidos en otras clases), de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas» de la clase 20, sacos de la clase 22, los «tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa» de la clase 24, y las prendas de vestir, el calzado y la sombrerería de la clase 25. Se permitió el registro de la marca solicitada para los productos y servicios restantes.
9        El 14 de mayo de 2008, la demandante interpuso ante la OAMI un recurso contra la resolución de la División de Oposición con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009).
10      Mediante resolución de 18 de junio de 2009 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la OAMI anuló la resolución de la División de Oposición en la medida en que, por una parte, aceptaba la solicitud de registro de la marca solicitada para todos los productos de la clase 3 y el material de limpieza y la viruta de hierro de la clase 21, y, por otra parte, denegaba la citada solicitud respecto de los aparatos e instrumentos ópticos de la clase 9, los «muebles, espejos, marcos; productos (no comprendidos en otras clases) de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas» de la clase 20, y los sacos de la clase 22.
11      La Sala de Recurso examinó en primer término la prueba del uso de las marcas italianas anteriores presentada por la parte coayudvante. En primer lugar, consideró que la parte coayudvante no había demostrado que las mencionadas marcas hubieran sido objeto de un uso efectivo en el sentido del artículo 42, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 respecto de los productos cosméticos de la clase 3, los cascos y las fundas de protección para aparatos electrónicos de la clase 9, los yates de la clase 12, la joyería y los relojes de pulsera de la clase 14 y las bebidas alcohólicas de la clase 33. Sin embargo, consideró que había quedado acreditada la prueba del uso de la marca italiana de 1966 respecto de las prendas de vestir, el calzado, la sombrerería y las corbatas de la clase 25. En segundo lugar, precisó que la utilización de las marcas denominativas italianas anteriores no bastaba para demostrar el uso efectivo de la marca figurativa italiana anterior y que, por tanto, debía excluirse de la apreciación del riesgo de confusión. En tercer lugar, la Sala de Recurso estimó que la División de Oposición había considerado incorrectamente que se habían aportado pruebas del uso de las marcas italianas anteriores para las gafas y los sillones.
12      Seguidamente, la Sala de Recurso llevó a cabo la apreciación del riesgo de confusión y consideró, por una parte, que los signos en conflicto eran muy similares desde los puntos de vista gráfico y fonético y, por otra parte, que los productos de las clases 18, 24 y 25 eran idénticos. Por consiguiente, concluyó que existía riesgo de confusión entre los signos en conflicto en relación con dichos productos.
13      Por último, la Sala de Recurso examinó la cuestión del posible menoscabo de la notoriedad de las marcas anteriores. En primer lugar, consideró que se había demostrado que la marca italiana de 1966 gozaba de notoriedad en Italia en relación con los productos de la clase 25, en particular en lo que respecta a las prendas de vestir femeninas y el calzado, que son productos de alta calidad o de lujo. En segundo lugar, la Sala de Recurso señaló que los fabricantes de prendas de vestir a menudo desarrollaban su actividad en el mercado de la cosmética y de la perfumería, por lo que estimó que, dado que la marca solicitada era muy semejante a la marca italiana de 1966, su utilización para jabones, artículos de perfumería, aceites esenciales, productos cosméticos, lociones capilares y dentífricos de la clase 3 permitiría a su titular obtener indebidamente provecho de la notoriedad de la marca de 1966. En tercer lugar, la Sala de Recurso consideró que la utilización de la marca solicitada para sustancias para la colada y preparaciones para limpiar de la clase 3, así como para el material de limpieza y la viruta de hierro de la clase 21, menoscabaría el prestigio y el carácter exclusivo vinculados a la marca italiana de 1966.
Pretensiones de las partes
14      La demandante solicita al Tribunal que:
–        Anule la resolución impugnada.
–        Admita en su integridad la solicitud de registro de la marca comunitaria Emidio Tucci.
–        Condene en costas a las partes que se opongan a este recurso.
15      La OAMI solicita al Tribunal que:
–        Desestime el recurso.
–        Condene en costas a la demandante.
16      La parte coadyuvante solicita al Tribunal que:
–        Desestime el recurso y confirme la resolución impugnada en la medida en que deniega la solicitud de registro de la marca comunitaria para los productos de las clases 3, 18, 24 y 25 y para el material de limpieza y la viruta de hierro de la clase 21.
–        Condene a la demandante a cargar con las costas causadas a la parte coadyuvante ante el Tribunal.
Fundamentos de Derecho
17      La demandante alega tres motivos en apoyo de su recurso, el primero de los cuales se basa en la infracción del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009; el segundo, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 y el tercero, en la infracción del artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento.
Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009
18      La demandante estima que no se han aportado pruebas del uso de la marca figurativa italiana anterior para los productos de la clase 25, y considera que no se ha demostrado el uso efectivo de la marca italiana de 1966 para los productos pertenecientes a dicha clase.
19      La demandante alega asimismo que la marca figurativa italiana anterior no aparece en ninguno de los documentos presentados por la parte coayudvante.
20      La OAMI y la parte coadyuvante se oponen al conjunto de las alegaciones formuladas por la demandante.
21      Según reiterada jurisprudencia, del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009, en relación con el décimo considerando de dicho Reglamento, y de la regla 22, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento nº 40/94 (DO L 303, p. 1), en su versión modificada, se desprende que la ratio legis de exigir que la marca anterior haya sido objeto de un uso efectivo para que pueda ser oponible a una solicitud de marca comunitaria consiste en limitar los conflictos entre dos marcas, cuando no exista ningún motivo económico justificado que se derive de una función efectiva de la marca en el mercado. En cambio, dichas disposiciones no pretenden evaluar el éxito comercial ni controlar la estrategia económica de una empresa, ni menos aún reservar la protección de las marcas únicamente a las explotaciones comerciales cuantitativamente importantes [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 8 de julio de 2004, Sunrider/OAMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Rec. p. II‑2811, apartados 36 a 38, y la jurisprudencia citada].
22      Por lo que respecta a la marca figurativa italiana anterior, recuérdese que la Sala de Recurso afirmó en el apartado 69 de la resolución impugnada que los documentos presentados por la parte coayudvante no eran suficientes para demostrar su uso efectivo. De modo que la alegación de la demandante no se ajusta a los hechos.
23      En cuanto a la marca italiana de 1966, la demandante considera que deberían haberse excluido los documentos presentados para demostrar su uso efectivo. Por lo que se refiere a los artículos de prensa que figuran en los anexos 2 y 6, sostiene, por una parte, que están escritos en italiano y que, por tanto, no pudo examinar su contenido y, por otra parte, que nunca se presentaron al completo y mediante sus originales, y que fueron «manipulados», en la medida en que la parte coayudvante escribió en ellos las fechas y las referencias de publicación.
24      Recuérdese, a este respecto, que, conforme a la regla 22, apartado 6, del Reglamento nº 2868/95, la OAMI puede exigir la traducción de los documentos que no se hayan facilitado en la lengua del procedimiento a la parte que los haya presentado.
25      En el caso de autos, como se desprende de la resolución impugnada, la lengua de procedimiento ante la OAMI era el inglés. Ciertamente, la demandante debe poder examinar el contenido de las pruebas presentadas por la otra parte, como ella misma afirma. Sin embargo, como indicó la Sala de Recurso en el apartado 65 de la resolución impugnada, la gran mayoría de los documentos pertinentes presentados como prueba del uso contenían información explícita sobre el uso de la marca italiana de 1966, esto es, fotografías de los productos de que se trata. Así pues, no era necesario saber italiano para poder apreciar si la mencionada marca figuraba o no sobre el producto reproducido en un artículo de prensa. Por consiguiente, la traducción de los citados documentos no era necesaria para evaluar el contenido de la prueba presentada por la parte coayudvante, de modo que este argumento debe desestimarse por infundado.
26      Por su parte, la alegación de la demandante según la cual los artículos de prensa presentados en los citados anexos habían sido «manipulados» debe desestimarse por infundada. Como indicó la Sala de Recurso en el apartado 66 de la resolución impugnada y como confirmó la parte coayudvante, la mayoría de esos artículos proceden de una base de datos privada. Aunque el origen, la fecha de publicación y la página en la que se publicó el artículo no resulten de los artículos de prensa por sí mismos, la demandante no ha aportado ningún indicio que demuestre que las inserciones hechas en los documentos en este sentido constituyan una «manipulación» fraudulenta de dichos documentos. Además, como destacó la Sala de Recurso en el apartado 66 de la resolución impugnada, los mencionados documentos van acompañados de una pequeña reproducción de la portada de la revista en la que se publicó el artículo, lo que permite confirmar su autenticidad.
27      Debe desestimarse asimismo por carecer de pertinencia la alegación de la demandante relativa al hecho de que los documentos recogidos en el anexo 2 nunca se presentaron al completo y por medio de sus originales. Por una parte, ninguna disposición del Reglamento nº 207/2009 o del Reglamento nº 2868/95 exige que los documentos se presenten al completo mediante originales. En efecto, la regla 79, letras b) y d), del Reglamento nº 2868/95 permite que se presenten pruebas por fax y por medios electrónicos. Por otra parte, respecto a la impugnación por la demandante del valor probatorio de los documentos presentados en forma de extractos y de fotocopias, afirmando que habían sido «manipulados» por la parte coayudvante, procede recordar las consideraciones expuestas en el apartado anterior.
28      La demandante afirma asimismo que el término «pucci», que figura en algunos documentos del anexo 6, constituye una «variación sustancial» de la marca italiana de 1966 y que, en consecuencia, dichos documentos deben rechazarse como pruebas no válidas.
29      Recuérdese a este respecto que la Sala de Recurso reconoció en el apartado 67 de la resolución impugnada que, dado que la única referencia a la marca EMILIO PUCCI en los mencionados documentos eran los términos «pucci» o «emilio», se trataba de una «variante significativamente diferente» de las marcas italianas anteriores y que, en consecuencia, los citados documentos no podían tomarse en consideración, a menos que del conjunto de dichos documentos resultara claramente que esos términos sólo se habían mencionado en esos documentos concretos y no en relación con el producto tal y como se vende al público pertinente.
30      Tras el examen de los documentos incluidos en el anexo 6, presentados por la parte coayudvante ante la Sala de Recurso, procede señalar que en una parte importante de éstos se hace referencia a la marca denominativa EMILIO PUCCI, y no a «pucci», como sostiene la demandante. Como señaló la Sala de Recurso en el apartado 68 de la resolución impugnada, aun descartando los que sólo hacen referencia al término «pucci», los citados documentos permiten demostrar que la marca denominativa EMILIO PUCCI se utiliza para ropa y calzado femeninos, así como para artículos de sombrerería femeninos y corbatas pertenecientes a la clase 25.
31      Por consiguiente, procede desestimar también esta alegación.
32      La demandante afirma asimismo que la marca italiana de 1966 no figura en las facturas de los anexos A y D o aparece en ellos de forma diferente, y que las facturas incluidas en el anexo A no datan del período pertinente. Además, sostiene que las facturas recogidas en el anexo D contienen ventas de otras marcas que no deberían haberse tenido en cuenta para demostrar el uso efectivo de la marca italiana de 1966.
33      A este respecto, por un lado, debe señalarse que sólo una parte de las citadas facturas no hace referencia a la marca con la que se vendieron los productos en cuestión. Se trata concretamente de las facturas de la empresa M., en las que el nombre E. Pucci designa la empresa, o facturas de Emilio Pucci Srl, en las que dicho nombre figura como denominación social. En esos casos, dado que la parte coayudvante no ha aportado ningún catálogo y que no es posible verificar si el código indicado corresponde a un producto que lleve la marca EMILIO PUCCI, debe considerarse que las mencionadas facturas no pueden tenerse en cuenta para demostrar el uso efectivo de dicha marca. No obstante, hay otras facturas en las que se hace referencia a la citada marca. En particular, veintidós facturas emitidas por el licenciatario de la parte coayudvante, Calzaturificio Rossi Moda Spa, en las que se emplea la marca denominativa Emilio Pucci para designar una colección de calzado; cincuenta y tres facturas emitidas por Casor Spa, en las que figura en el lado izquierdo el signo Emilio Pucci; veintitrés facturas emitidas por Emilio Pucci, en las que aparece el signo Emilio Pucci en el lado izquierdo, u once facturas emitidas por Emilio Pucci, que incluyen el signo Emilio Pucci para designar los productos que integran la colección encargada. En principio, esas facturas pueden tenerse en cuenta para confirmar el uso efectivo de la marca de que se trata respecto de las prendas de vestir, el calzado y la sombrerería femeninos y las corbatas de la clase 25, uso demostrado sobre la base de otras pruebas aportadas por la demandante.
34      Por otro lado, tan sólo una pequeña parte de las facturas presentadas no data del período pertinente. Se trata, concretamente, de seis facturas emitidas por Calzaturificio Rossi Moda, de las facturas emitidas por Casor y de cinco facturas emitidas por Emilio Pucci. Sin embargo, la exclusión de esas facturas y de las indicadas en el apartado 33 supra no obsta para considerar que se ha demostrado el uso de la marca italiana de 1966 para los productos de que se trata, uso que ha quedado probado en virtud de otras pruebas aportadas por la parte coayudvante. Por consiguiente, como concluyó la Sala de Recurso en el apartado 79 de la resolución impugnada, procede considerar que las mencionadas facturas consolidan y confirman la utilización de la marca italiana de 1966 para ropa, calzado, artículos de sombrerería femeninos y corbatas de la clase 25.
35      Habida cuenta del conjunto de las consideraciones anteriores, procede concluir que la Sala de Recurso estimó acertadamente que se había demostrado el uso efectivo de la marca italiana de 1966 para los productos mencionados pertenecientes a la clase 25.
36      Por último, la demandante considera que tampoco se ha demostrado la notoriedad de la marca italiana de 1966, puesto que la parte coayudvante, por una parte, no consiguió demostrar el uso de la marca italiana de 1966 y de la marca italiana figurativa anterior respecto de los productos de la clase 25 y, por otra parte, sólo aportó elementos que permitían demostrar la notoriedad de dichas marcas ante la Sala de Recurso, de modo que éstos no podían tomarse en consideración.
37      Al haber quedado acreditada la prueba del uso de la marca italiana de 1966 para los productos de la clase 25, las cuestiones relativas a la notoriedad de dicha marca y a su prueba deben abordarse en el marco del examen del tercer motivo.
38      Por consiguiente, procede desestimar el primer motivo.
Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009
39      La demandante sostiene que, dado que la parte coayudvante no ha demostrado el uso efectivo de la marca italiana de 1966 y de la marca italiana figurativa anterior, la apreciación del riesgo de confusión debe limitarse a los productos de las clases 18 y 24 designados por la marca comunitaria figurativa anterior.
40      La OAMI y la parte coadyuvante se oponen al conjunto de las alegaciones formuladas por la demandante.
41      Recuérdese que del apartado 35 supra resulta que se ha demostrado el uso efectivo de la marca italiana de 1966 para los productos de la clase 25, en contra de cuanto sostiene la demandante. Por lo tanto, también deben tomarse en consideración los productos pertenecientes a esa clase con el fin de determinar si hay riesgo de confusión entre los signos en conflicto.
42      Por lo que respecta a la existencia de riesgo de confusión en relación con los productos de las clases 18 y 24 designados por la marca figurativa comunitaria anterior, la demandante afirma, en primer lugar, que la marca solicitada es un signo que goza de notoriedad en España; en segundo lugar, que los signos en conflicto se corresponden con el nombre y el apellido de «dos personas reales» que no se confundirán en Italia y, en tercer lugar, que, al ser de sobra conocida en Italia la terminación de los apellidos «tucci» y «pucci», éstos se distinguen por su consonante inicial.
43      En primer lugar debe señalarse, como alega la parte coayudvante, que las alegaciones expuestas en segundo y tercer lugar, mediante las que la demandante trata de demostrar que los consumidores pertinentes conseguirían distinguir los signos en conflicto, fueron formuladas por primera vez ante el Tribunal.
44      En efecto, del expediente administrativo resulta que la demandante no formuló ninguna de esas alegaciones ante la Sala de Recurso. Del apartado 96 de la resolución impugnada se desprende asimismo que las partes no se opusieron al razonamiento de la División de Oposición según el cual las marcas anteriores y la marca solicitada son muy similares desde el punto de vista gráfico y fonético, extremo que fue confirmado por la Sala de Recurso.
45      A tenor del artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, las memorias de las partes no pueden modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso. En efecto, corresponde al Tribunal, en el marco del presente litigio, controlar la legalidad de las resoluciones adoptadas por la Sala de Recurso. Por consiguiente, el control ejercido por el Tribunal no puede ir más allá del marco fáctico y jurídico del litigio tal y como fue presentado ante la Sala de Recurso [sentencia del Tribunal General de 22 de junio de 2004, «Drie Mollen sinds 1818»/OAMI – Nabeiro Silveria (Galáxia), T‑66/03, Rec. p. II‑1765, apartado 45]. Asimismo, un demandante no puede modificar ante el Tribunal General los términos del litigio, tal como resultaban de las pretensiones y alegaciones invocadas por él mismo y por la parte coadyuvante (sentencias del Tribunal de Justicia de 26 de abril de 2007, Alcon/OAMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, apartado 43, y de 18 de diciembre de 2008, Les Éditions Albert René/OAMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, apartado 122).
46      En consecuencia, procede declarar inadmisibles las alegaciones formuladas por la demandante en segundo y tercer lugar.
47      La alegación sobre la notoriedad de la que goza en España la marca solicitada debe desestimarse por inoperante. En efecto, esta alegación no desempeña ningún papel a la hora de apreciar el riesgo de confusión. Según la jurisprudencia, el elevado carácter distintivo de un signo o, incluso, la notoriedad de éste, desempeñan un papel al determinar si existe riesgo de confusión en relación con la marca anterior y no en relación con la marca solicitada o con la marca posterior (véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, apartado 24; de 29 de septiembre de 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, apartado 18, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, apartado 20).
48      Por último, la demandante sostiene que no se ha demostrado la notoriedad de la marca italiana de 1966 para los productos de la clase 25, en contra de la conclusión a la que llegó la Sala de Recurso en el apartado 120 de la resolución impugnada.
49      En el caso de autos, la cuestión de la notoriedad de la marca italiana de 1966 fue examinada por la Sala de Recurso con el fin de reconocer a dicha marca la protección ampliada del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, y no para demostrar que había riesgo de confusión entre los signos en conflicto. Por consiguiente, esta alegación debe examinarse en el marco del análisis del tercer motivo.
50      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede concluir, como hizo la Sala de Recurso en el apartado 96 de la resolución impugnada, que los signos en conflicto son extremadamente similares, como hizo la Sala de Recurso en el apartado 96 de la resolución impugnada. Dado que, según el apartado 106 de la resolución impugnada, los productos de las clases 18, 24 y 25 son idénticos, la Sala de Recurso estimó acertadamente en el apartado 108 de dicha resolución que había riesgo de confusión entre la marca solicitada y las marcas anteriores respecto de los productos pertenecientes a dichas clases.
51      En consecuencia, procede desestimar el segundo motivo.
Sobre el tercer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, y del artículo 75 del Reglamento nº 207/2009
52      La demandante sostiene que la parte coayudvante no ha conseguido demostrar que el registro de la marca solicitada podría permitirle obtener indebidamente provecho de la notoriedad de la marca italiana de 1966 o ser perjudicial para ésta, puesto que no ha aportado pruebas a este respecto.
53      Por otra parte la demandante reprocha a la Sala de Recurso que no determinara, en el apartado 120 de la resolución impugnada, en qué medida la marca italiana de 1966 reunía los requisitos establecidos por la jurisprudencia para ser considerada una marca de renombre, incumpliendo consiguientemente la obligación de motivación derivada del artículo 75 del Reglamento nº 207/2009.
54      La OAMI y la parte coadyuvante se oponen al conjunto de las imputaciones formuladas por la demandante.
55      A tenor del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, también se denegará el registro de la marca solicitada cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, ésta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos.
56      Según la jurisprudencia, el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 no persigue impedir el registro de toda marca idéntica a una marca notoria o similar a ésta. El objetivo de dicha disposición es, concretamente, permitir que el titular de una marca nacional anterior de renombre se oponga al registro de marcas que puedan causar perjuicio a la notoriedad o al carácter distintivo de la marca anterior, ya sea obteniendo indebidamente provecho de la notoriedad o del carácter distintivo [véase la sentencia del Tribunal de 30 de enero de 2008, Japan Tobacco/OAMI – Torrefacção Camelo (CAMELO), T‑128/06, no publicada en la Recopilación, y la jurisprudencia citada].
57      Al examinar las alegaciones de la demandante procede analizar en primer término las cuestiones relacionadas con la prueba de la notoriedad de la marca italiana de 1966, mencionadas en los apartados 36, 37 y 48 supra. Recuérdese a este respecto que, como se desprende del apartado 30 supra y como expuso la Sala de Recurso en el apartado 68 de la resolución impugnada, la parte coayudvante logró demostrar de modo suficiente el uso de la marca italiana de 1966 para las prendas de vestir, el calzado y la sombrerería femeninos y las corbatas. Por consiguiente, no puede ponerse en entredicho la notoriedad de la marca italiana de 1966 alegando la falta de utilización de dicha marca en el mercado.
58      Por lo que se refiere a la prueba de su notoriedad, debe señalarse que, según la jurisprudencia, para cumplir el requisito de la notoriedad, una marca debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios cubiertos por ella. Al examinar dicho requisito se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca anterior, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, no exigiéndose que dicha marca sea conocida por un porcentaje determinado del público así definido ni que su notoriedad alcance a todo el territorio del que se trate, bastando con que exista en una parte sustancial de éste [véanse, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C‑375/97, Rec. p. I‑5421, apartados 26 y 27; las sentencias del Tribunal General de 13 de diciembre de 2004, El Corte Inglés/OAMI – Pucci (EMILIO PUCCI), T‑8/03, Rec. p. II‑4297, apartado 67, y de 10 de mayo de 2007, Antartica/OAMI – Nasdaq Stock Market (nasdaq), T‑47/06, no publicada en la Recopilación, apartado 46].
59      En el caso de autos, del examen de los numerosos documentos aportados por la parte coayudvante ante la OAMI se desprende que la marca italiana de 1966 tiene una presencia importante, cuando menos, en el mercado italiano desde los años cincuenta; que, en consecuencia, sus productos llevan vendiéndose mucho tiempo en Italia e incluso fuera de dicho Estado miembro, y que la parte coayudvante ha realizado grandes esfuerzos para promocionar dicha marca en los mercados. De los citados documentos resulta asimismo que las prendas de vestir de la mencionada marca han sido lucidas por celebridades internacionales.
60      Habida cuenta de estas circunstancias, procede considerar, como hizo la Sala de Recurso en el apartado 121 de la resolución impugnada, que la notoriedad de la marca italiana de 1966 ha quedado probada en relación con la ropa y el calzado femeninos. En el apartado 120 de la resolución impugnada, citado por la demandante, la Sala de Recurso se limitó a exponer la jurisprudencia pertinente a este respecto y a hacer constar que la demandante no había presentado alegaciones que justificaran sus afirmaciones sobre el hecho de que la parte coayudvante no había demostrado que la marca italiana de 1966 gozara de notoriedad en Italia respecto de los productos de la clase 25.
61      Los elementos que expone la Sala de Recurso en el apartado 121 de la resolución impugnada permiten mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la autoridad de la que emana el acto, como exige el artículo 253 CE, para, por una parte, comunicar a los interesados las razones de las medidas adoptadas, con el fin de que puedan defender sus derechos, y, por otra, permitir al juez comunitario controlar la legalidad de dichas resoluciones [véanse las sentencias del Tribunal de 2 de abril de 2009, Zuffa/OAMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T‑118/06, Rec. p. II‑841, apartado 19, y de 14 de julio de 2011, Winzer Pharma/OAMI – Alcon (OFTAL CUSI), T‑160/09, no publicada en la Recopilación, apartado 35]. En efecto, para llegar a la conclusión de que la marca italiana de 1966 gozaba de notoriedad, la Sala de Recurso tomó en consideración que dicha marca estaba presente en el mercado desde hacía tiempo, que había sido objeto de una gran publicidad y que gozaba de una notoriedad importante en el mercado pertinente, así como la circunstancia de que los productos de que se trata se vendían en todo el territorio italiano. En consecuencia, en contra de lo que afirma la demandante, no puede reprocharse a la Sala de Recurso no haber motivado su resolución a este respecto.
62      Por consiguiente, procede desestimar por infundadas las imputaciones relativas a la notoriedad y a la falta de motivación de la resolución impugnada en este punto.
63      Por lo que respecta a la cuestión de la prueba del perjuicio o del provecho indebidamente obtenido de la notoriedad de la marca italiana de 1966, en primer lugar debe destacarse que las diversas infracciones contempladas en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 son consecuencia de un cierto grado de similitud entre la marca anterior y la marca cuyo registro se solicita, que hace que el público pertinente establezca un vínculo entre ambas, pero sin confundirlas. Por consiguiente, la existencia de un vínculo entre la marca cuyo registro se solicita y la marca anterior, que debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso, es un requisito esencial para aplicar dicha disposición [véanse, en relación con el artículo 4, apartado 4, letra a), y con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), las sentencias del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2003, Adidas-Salomon y Adidas Benelux, C‑408/01, Rec. p. I‑12537, apartados 29, 30 y 38, y de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C‑252/07, Rec. p. I‑8823, apartado 41; sentencia nasdaq, citada en el apartado 58 supra, apartado 53]. Entre estos factores cabe citar el grado de similitud entre las marcas en conflicto; la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante; la intensidad del renombre de la marca anterior; la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso, y la existencia de un riesgo de confusión por parte del público (sentencia Intel Corporation, antes citada, apartado 42).
64      En segundo lugar es necesario precisar que el titular de la marca anterior no está obligado a demostrar que su marca sufre una vulneración efectiva y actual. Sin embargo, debe aportar pruebas que permitan concluir prima facie que el riesgo de un aprovechamiento indebido o perjuicio en el futuro no es meramente hipotético [sentencias del Tribunal de 25 de mayo de 2005, Spa Monopole/OAMI – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T‑67/04, Rec. p. II‑1825, apartado 10, y nasdaq, citada en el apartado 58 supra, apartado 54]. A tal conclusión puede llegarse, en particular, partiendo de deducciones lógicas resultantes de un análisis de probabilidades y teniendo en cuenta las prácticas habituales en el sector comercial pertinente y cualquier otra circunstancia del caso concreto (sentencia nasdaq, citada en el apartado 58 supra, apartado 54).
65      En tercer lugar debe precisarse que según la jurisprudencia es posible, especialmente en el caso de una oposición basada en una marca que goza de una notoriedad excepcionalmente elevada, que la probabilidad de un riesgo futuro y no hipotético de perjuicio causado a la marca invocada en oposición o de aprovechamiento indebido de ésta por parte de la marca solicitada sea tan evidente que el oponente no necesite invocar y probar ningún otro elemento fáctico a estos efectos. No obstante, no cabe presumir que éste sea siempre el caso. En efecto, es posible que, a primera vista, no parezca que la marca solicitada pueda crear uno de los tres tipos de riesgo a que se refiere el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 para la marca anterior notoriamente conocida, pese a su identidad o semejanza a ésta. En tal caso, la oposición debe desestimarse por infundada, a menos que pueda demostrarse tal riesgo futuro y no hipotético de perjuicio o provecho indebidamente obtenido sobre la base de otros elementos, que incumbe al oponente invocar y probar [sentencia del Tribunal de 22 de marzo de 2007, Sigla/OAMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, Rec. p. II‑711, apartado 48; véase asimismo, en este sentido y por analogía, la sentencia General Motors, citada en el apartado 58 supra, apartado 30].
66      En el presente asunto, por lo que respecta a los productos de perfumería y los cosméticos de la clase 3, como reconoció la Sala de Recurso en el apartado 129 de la resolución impugnada sobre la base de las sucintas alegaciones formuladas por la parte coayudvante, aunque dichos productos son distintos de la ropa y el calzado femeninos, forman claramente parte de los productos frecuentemente vendidos como productos de lujo con marcas célebres de diseñadores y de fabricantes conocidos. Esta circunstancia pone de relieve la existencia de una cierta proximidad entre los productos de que se trata, en particular en el ámbito de los productos de lujo. Habida cuenta de dicha proximidad, así como de la gran similitud de las marcas en conflicto, del fuerte carácter distintivo de la marca italiana de 1966 y de su notoriedad en el mercado italiano, procede considerar que existe un vínculo entre los signos en conflicto (véase el apartado 63 supra) y que, como indicó la Sala de Recurso en el apartado 130 de la resolución impugnada, existe el riesgo de que la demandante pueda aprovecharse de la relación existente entre la marca solicitada y la marca italiana de 1966 para asociar su signo a la notoriedad de la que goza la marca italiana de 1966 en el mercado italiano y obtener indebidamente provecho de la notoriedad de ésta, beneficiándose de la imagen de lujo y de exclusividad que rodea a dicha marca.
67      Asimismo, en lo que atañe a los productos de menaje cotidiano de la clase 3 y al material de limpieza y la viruta de hierro de la clase 21, las sucintas alegaciones presentadas por la parte coayudvante ante la Sala de Recurso bastan para demostrar que el registro de la marca solicitada para dichos productos podría ser perjudicial para la notoriedad de la marca italiana de 1966.
68      En efecto, como expone la Sala de Recurso en los apartados 133 y 135 de la resolución impugnada, el registro de la marca solicitada para productos de menaje cotidiano de la clase 3 y para el material de limpieza y la viruta de hierro de la clase 21 podrían perjudicar la imagen de exclusividad, de lujo y de alta calidad asociada a la marca italiana de 1966. Dada la gran similitud existente entre los signos en conflicto, el fuerte carácter distintivo de la marca italiana de 1966 y su notoriedad en el mercado italiano, procede considerar que existe un vínculo entre los signos en conflicto (véase el apartado 63 supra). Por consiguiente, es muy probable que el consumidor de los productos designados por la marca italiana de 1966 establezca entre dichos productos y los cubiertos por la marca solicitada una asociación que podría dañar la idea de exclusividad y las imágenes de lujo y de alta calidad encarnadas por la marca solicitada y, por consiguiente, ser perjudicial para la notoriedad de la marca italiana de 1966.
69      Habida cuenta del conjunto de las consideraciones anteriores y del hecho de que la demandante no ha aportado argumentos que permitan demostrar que la utilización de la marca solicitada está respaldada por una justa causa, procede concluir, como hizo la Sala de Recurso en los apartados 128 a 130, 133 y 135 de la resolución impugnada, que el registro de la marca solicitada para los productos de perfumería, los cosméticos y los productos de menaje cotidiano de la clase 3 y el material de limpieza y la viruta de hierro de la clase 21 podría obtener indebidamente provecho de la notoriedad de la marca italiana de 1966 o ser perjudicial para ésta en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009.
70      En consecuencia, procede desestimar este motivo.
71      Por otro lado, la parte coayudvante solicita que se deniegue el registro para los demás productos de la clase 21 –a saber, las «preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas)»–, dado que pueden ser perjudiciales para la notoriedad de la marca italiana de 1966.
72      A este respecto debe precisarse que la parte coadyuvante no formuló esta alegación ante la Sala de Recurso.
73      Con arreglo al artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, las partes no pueden modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso. Además, los citados productos no forman parte de la lista de productos pertenecientes a la clase 21 respecto de los que se solicitó el registro de la marca figurativa comunitaria anterior. Por consiguiente, procede declarar esta alegación inadmisible.
74      A la vista de cuanto precede, dado que no está fundado ninguno de los motivos invocados por la demandante en apoyo de sus pretensiones de anulación o de reforma, debe desestimarse el recurso en su totalidad.
Costas
75      A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI y por la parte coadyuvante.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)
decide:
1)      Desestimar el recurso.
2)      Condenar en costas a El Corte Inglés, S.A.
Kanninen
Wahl
Soldevila Fragoso
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 27 de septiembre de 2012.
Firmas
* Lengua de procedimiento: español.