61994C0313
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
F. G. JACOBS
presentate il 6 giugno 1996 (
*1
)
1.
Non appare immediatamente chiaro nella presente causa, rinviata dal Tribunale di Chiavari, quali siano esattamente i punti su cui la Corte di giustizia deve pronunciarsi. A mio parere la questione da risolvere è se la commercializzazione di prodotti importati da uno Stato membro recanti un marchio che è valido in tale Stato membro possa legittimamente essere vietata da un giudice di un secondo Stato membro nel quale un altro giudice ha annullato la registrazione di un identico marchio per il motivo che esso è decettivo ed ha vietato al titolare del marchio di farne uso. In particolare è necessario stabilire se la distribuzione di tali prodotti da parte di un commerciante possa essere vietata semplicemente perché creerebbe una sleale distorsione della concorrenza a danno di un altro commerciante il quale, in seguito all'annullamento del marchio, non è più in grado di ottenere la merce recante tale marchio dal suo titolare nel secondo Stato membro.
2.
Il marchio di cui trattasi è «Cotonelle» (e la sua variante «Cottonelle»), che il gruppo Scott ha registrato in diversi Stati membri per carta igienica e fazzoletti di carta. In tre Stati (Francia, Spagna e Italia) taluni concorrenti del gruppo Scott hanno impugnato la validità del marchio per il motivo che esso può indurre in errore i consumatori facendo pensare che i prodotti siano a base di cotone, una sostanza che essi in realtà non contengono. Finora i giudici francesi e spagnoli hanno rifiutato di annullare il marchio. In Italia, invece, la Corte d'appello di Milano con sentenza 1o ottobre 1993 ha annullato entrambe le varianti del marchio, in quanto decettive. La Corte d'appello ha anche dichiarato che l'utilizzo del marchio da parte del gruppo Scott costituiva concorrenza sleale ed ha emesso un'ingiunzione con cui vietava tale uso. Un ricorso contro tale sentenza presentato dal gruppo Scott era ancora pendente dinanzi alla Corte di cassazione, quando sono state discusse le questioni deferite alla Corte di giustizia nel presente procedimento.
3.
In seguito alla sentenza della Corte d'appello di Milano il gruppo Scott ha cessato di distribuire in Italia i prodotti recanti il marchio «Cotonelle».
4.
La Fratelli Graffione (in prosieguo: la «Graffione») è un distributore all'ingrosso in Liguria. Dopo l'ottobre 1993, a seguito dell'ingiunzione emessa dalla Corte d'appello di Milano, la Graffione ha ritenuto di non essere più in grado di rifornire i suoi clienti di prodotti recanti il marchio «Cotonelle». Nel corso del 1994 la Graffione ha scoperto che prodotti recanti il marchio Cottonelle erano in vendita in un supermercato a Gattorna (in provincia di Genova) di proprietà della Fransa Discount di Lubiano Giorgio (in prosieguo: la «Fransa»). La Graffione ha ritenuto che la vendita di quei prodotti costituisse un atto di concorrenza sleale e danneggiasse la sua reputazione, poiché aveva informato i suoi clienti del fatto che i prodotti Cottonelle non potevano più essere venduti in Italia. La Graffione ha chiesto al Tribunale di Chiavari un provvedimento che ingiungesse alla Fransa di sospendere la vendita dei prodotti Cottonelle nel suo supermercato.
5.
A sua difesa la Fransa ha sostenuto che i prodotti di cui trattasi erano fabbricati in Francia, dove il marchio «Cottonelle» non era stato dichiarato nullo. La Fransa ha sostenuto che un divieto di vendere tali prodotti in Italia costituiva una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa delle importazioni, incompatibile con l'art. 30 del Trattato. La Fransa ha fatto riferimento alla sentenza della Corte nella causa Clinique (
1
), che riguardava l'asserita natura decettiva della denominazione di un prodotto importato dalla Francia in Germania e in cui la Corte ha dichiarato che l'uso della denominazione non poteva essere vietato come decettivo. La Fransa ha anche fatto riferimento alla prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (in prosieguo: la «direttiva sui marchi» o semplicemente la «direttiva») (
2
).
6.
La domanda della Graffione è stata respinta dal giudice designato del Tribunale di Chiavari. La Graffione ha fatto ricorso al Collegio, che con ordinanza 29 ottobre 1994 ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l'art. 30 e l'art. 36 debbano essere interpretati nel senso che essi si oppongono ad un'applicazione restrittiva della normativa nazionale di uno Stato membro che vieti la circolazione sul proprio territorio di un prodotto proveniente da un altro Stato membro nel quale tale prodotto è stato legittimamente fabbricato e marchiato.
2)
Se la disposizione di cui alla lett. b), paragrafo 2, art. 12 della direttiva 89/104 debba essere interpretata nel senso che essa comporta l'armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia di decadenza dal diritto, per i motivi in essa indicati, con riferimento a prodotti diffusi a livello comunitario.
3)
Se la disposizione richiamata al precedente quesito n. 2, nel caso di una fattispecie quale quella esaminata in narrativa, debba essere interpretata, anche alla luce del principio di proporzionalità, nel senso che essa si oppone ad un'applicazione restrittiva della normativa nazionale di uno Stato membro volta ad impedire la circolazione in tale Stato membro di un prodotto legittimamente fabbricato e marchiato in un altro Stato membro dal quale proviene».
I punti da risolvere
7.
Come già indicato, una prima difficoltà che si presenta nella fattispecie è di identificare i punti su cui la Corte deve pronunciarsi. La Commissione, nelle sue osservazioni scritte, fa presente che il giudice nazionale ha omesso di identificare chiaramente le disposizioni di diritto nazionale con riferimento alle quali viene chiesta l'interpretazione del diritto comunitario. La Commissione osserva che il rinvio è stato disposto in sede di procedimento sommario e sostiene che il quadro legale e fattuale avrebbe potuto essere definito con maggiore chiarezza in un procedimento ordinario. In tale contesto la Commissione fa riferimento alla sentenza della Corte nella causa Telemarsicabruzzo (
3
). Anche il Regno Unito nelle sue osservazioni fa notare la difficoltà di identificare i punti da risolvere. Le brevissime osservazioni del governo italiano non chiariscono maggiormente il problema.
8.
La Commissione fa presente che la controversia pendente dinanzi al giudice nazionale riguarda soprattutto la normativa italiana sulla concorrenza sleale e le conseguenze pratiche della sentenza della Corte d'appello di Milano nell'ordinamento giuridico nazionale italiano. La Commissione sostiene che, benché tale sentenza sia immediatamente esecutiva nei confronti del gruppo Scott in quanto la Corte d'appello ne ha negato la sospensione dell'esecuzione in pendenza del ricorso dinanzi alla Corte di cassazione, tale sentenza si colloca in un contesto fattuale completamente diverso da quello della causa pendente dinanzi al Tribunale di Chiavari e non è opponibile ai terzi finché non passa in giudicato. La Commissione ha anche fatto presente che la Corte di cassazione avrebbe essa stessa l'opportunità di chiedere una pronuncia sull'interpretazione della direttiva sui marchi e non sarebbe opportuno pronunciarsi su questioni in materia di marchi in questa fase. La Commissione ritiene che la materia dei marchi sia estranea alla causa pendente dinanzi al Tribunale di Chiavari e menziona alcune sentenze in cui la Corte ha rifiutato di risolvere questioni di natura ipotetica o questioni che non hanno relazione alcuna con l'oggetto della causa pendente dinanzi al giudice nazionale (
4
). La Commissione ritiene inoltre che la seconda e la terza questione sollevate dal Tribunale di Chiavari debbano essere considerate irricevibili.
9.
Concordo con la Commissione che non sarebbe opportuno esaminare in questo procedimento la validità dei marchi «Cotonelle» e «Cottonelle» (in prosieguo indicati collettivamente come «Cotonelle») in relazione al diritto comunitario. Benché le parti nella causa principale abbiano presentato osservazioni al riguardo, tale questione non è stata sollevata dal giudice nazionale, e dal contenuto dell'ordinanza di rinvio non sembra desumersi direttamente che su di essa verta il processo a quo. Risulta che il Tribunale di Chiavari non chiede alla Corte di decidere se il marchio sia o meno decettivo o di interpretare la nozione di marchio decettivo di cui all'art. 12, n. 2, lett. b), della direttiva sui marchi. L'intento delle questioni in merito alla direttiva sembra essere quello di stabilire quali conseguenze derivino da un accertamento di decettività in uno Stato membro relativamente a merci importate da un altro Stato membro nel quale è stato effettuato un accertamento contrario. Non è sorprendente che la questione della validità del marchio non sia direttamente controversa tra le parti, poiché entrambe sono fornitori, in differenti fasi commerciali, di prodotti recanti il marchio «Cotonelle». Inoltre una controversia che mette direttamente in discussione la validità del marchio Cotonelle e ancora pendente in un altro procedimento in Italia nel quale il titolare del marchio è parte e nel quale possono essere direttamente fatti valere tali aspetti. In base a quanto sopra esposto sarebbe inopportuno esaminare tale questione nel presente procedimento. Non dobbiamo pertanto occuparci nel caso di specie dell'interessante questione se l'accertamento che il marchio è decettivo in Italia debba essere accolto da questa Corte così da giustificare un divieto di importazioni da uno Stato membro nel quale si è dichiarato che tale marchio non è decettivo.
10.
A mio parere, è consentito tuttavia a questa Corte di pronunciarsi sull'art. 30 del Trattato e sulla direttiva in modo da assistere il giudice a quo. Benché l'ordinanza di rinvio, come fa rilevare la Commissione, non sia un modello di chiarezza, essa dovrebbe essere dichiarata irricevibile solo se fosse evidente che le questioni sollevate non sono collegato in nessun modo con l'oggetto della causa principale (
5
), o se il contesto di fatto e di diritto non fosse sufficientemente illustrato (
6
). Ciò non si verifica nel caso di specie. Il contesto di fatto e di diritto è relativamente lineare, come già chiarito. Inoltre non vi è nulla di ipotetico o di particolarmente insolito relativamente alla situazione nella presente fattispecie. Le autorità nazionali competenti per la registrazione dei marchi e i giudici nazionali competenti per convalidare o annullare i marchi possono pervenire a conclusioni discordanti circa la decettività di un particolare marchio, È perfettamente possibile immaginare una situazione in cui un particolare marchio possa trarre in inganno i consumatori in uno Stato membro ma non quelli in un altro. Come ha fatto rilevare l'avvocato generale Gulmann nella causa Clinique (
7
) la questione dipende in un certo qual modo dalle condizioni linguistiche, sociali e culturali che possono variare da un paese all'altro. La denominazione di cui è causa fornisce un ottimo esempio relativamente al fattore linguistico. La denominazione «Cotonelle» potrebbe indurre qualcuno di lingua inglese, francese o italiana a credere che un prodotto sia fatto di cotone. Tuttavia, difficilmente potrebbe avere tale effetto su qualcuno che parla solo tedesco o spagnolo, poiché le espressioni che indicano il cotone in queste lingue sono «Baumwolle» e rispettivamente «algodón».
11.
Come ho già fatto presente, quello che il giudice nazionale intende accertare è se i giudici di uno Stato membro, nel quale un marchio è stato dichiarato nullo per decettività, possano vietare la vendita e l'importazione di merci recanti tale marchio da un altro Stato membro i cui giudici hanno dichiarato che tale marchio non è decettivo. In particolare se essi possano farlo per motivi di concorrenza sleale; in altri termini, in quanto un commerciante, che non è in grado di ottenere le merci recanti il marchio direttamente dal titolare del marchio nello Stato membro in cui esso è stato annullato, subisce uno svantaggio concorrenziale nei confronti di un altro commerciante che importa la merce da un altro Stato membro nel quale il marchio rimane valido.
Questione 1
12.
La formulazione della prima questione proposta è alquanto vaga, poiché con essa si domanda semplicemente se gli artt. 30 e 36 debbano essere interpretati nel senso che ostano «ad un'applicazione restrittiva della normativa nazionale» senza specificare la normativa nazionale di cui trattasi. Sembra tuttavia che, come fa presente la Commissione nelle sue osservazioni, la normativa cui si fa riferimento sia la normativa italiana in materia di concorrenza sleale contenuta negli artt. 2598-2601 del codice civile, ed in particolare nell'art. 2598, punto 3).
13.
Inoltre, come fa presente la Commissione e come risulta dall'ordinanza di rinvio, il contesto di fatto della presente fattispecie è costituito da una controversia tra la Graffione e la Fransa nella quale la prima sostiene che la seconda ottiene uno sleale beneficio concorrenziale in virtù del fatto di non essere vincolata dalla sentenza della Corte d'appello di Milano, che, sembra, è vincolante solo per il titolare del marchio. Risulta anche chiaramente, sia dall'ordinanza di rinvio sia dalle osservazioni della Graffione, che quest'ultima non chiede direttamente di interrompere la distribuzione da parte della Fransa dei prodotti «Cotonelle» per motivi di tutela del consumatore sostenendo che il marchio è decettivo (in realtà è probabile che la Graffione abbia sperato che la sentenza della Corte d'appello di Milano non venga confermata su tale punto in cassazione). La questione sostanziale da risolvere pertanto è se l'importazione di merci dallo Stato membro A nel quale esse sono lecitamente messe in commercio possa essere vietata per il motivo che vi è una sleale distorsione della concorrenza tra imprese dato che un grossista nello Stato membro B non può acquistare la merce direttamente dal produttore (per motivi di tutela del consumatore) mentre un dettagliante nello Stato membro B può importare la stessa merce recante la stessa denominazione dallo Stato membro A.
14.
Ridotta in questi termini la questione deve essere risolta negativamente. Una restrizione delle importazioni sarebbe chiaramente incompatibile con il Trattato se fosse basata unicamente sul fatto che circostanze di tale tipo costituiscono concorrenza sleale. È vero che impedire la concorrenza sleale è uno dei motivi ammessi dalla Corte nella sentenza «Cassis de Dijon» per giustificare restrizioni alla libera circolazione delle merci (
8
). Tuttavia, nel caso di specie si può semplicemente rispondere che non vi è turbativa della concorrenza tra imprese se esse sono entrambe libere di importare e vendere il prodotto di cui trattasi. Se, come sostiene la Commissione, l'effetto della sentenza della Corte d'appello di Milano — in pendenza dell'ulteriore ricorso alla Corte di cassazione — era semplicemente che al titolare del marchio italiano era vietato utilizzarlo e ad altri commercianti non era in via di principio vietato vendere prodotti «Cotonelle» importati, è difficile vedere quale giustificazione potesse esservi per proibire la vendita di prodotti «Cotonelle» importati dalla Fransa nelle circostanze del caso di specie in quanto non sembra esservi nulla che impedisca alla Graffione di importare i prodotti stessi. Senza che sia necessario impegolarsi in una discussione in tema di proporzionalità, e difficile vedere come una restrizione delle importazioni possa essere giustificata per motivi di lealtà dei negozi commerciali semplicemente perché un'impresa fa ricorso alle possibilità conferite dal principio della libera circolazione delle merci, mentre un'altra impresa si astiene dal farlo. Inoltre la posizione sarebbe la stessa anche se la Graffione agisse per conto del gruppo Scott ed anche se, come conseguenza, fosse vincolata dal provvedimento della Corte d'appello di Milano. Anche in tali circostanze non sarebbe legittimata ad impedire ad un terzo non vincolato dal provvedimento di importare i prodotti da un altro Stato membro semplicemente per motivi di distorsione della concorrenza. La distorsione della concorrenza in questo senso è una considerazione puramente economica che non può giustificare una restrizione delle importazioni né in forza dell'art. 36 né come un'esigenza imperativa sulla scorta della sentenza Cassis de Dijon (
9
).
15.
Può tuttavia essere utile esaminare se la soluzione possa essere diversa nel caso di una sentenza definitiva di un giudice nazionale che abbia l'effetto di vietare a chiunque di vendere in Italia carta igienica o fazzoletti di carta non fatti di cotone con la denominazione «Cotonelle» per il motivo che la denominazione trae in inganno i consumatori. Sorgerebbe poi la questione se tale divieto possa essere applicato nei confronti di merci importate da un altro Stato membro dove il marchio non è considerato ingannevole. L'applicazione di un divieto nei confronti di tali merci restringerebbe il commercio tra Stati membri e sarebbe incompatibile con l'art. 30 del Trattato, a meno che non fosse giustificato da uno dei motivi elencati nell'art. 36 del Trattato o non fosse necessario al fine di salvaguardare una delle «esigenze imperative» ammesse dalla Corte nella giurisprudenza «Cassis de Dijon» (
10
). Queste esigenze imperative comprendono la tutela del consumatore. Pertanto l'applicazione nei confronti di merci importate da un altro Stato membro di un provvedimento giudiziario che vieti l'uso di un marchio ritenuto decettivo può essere giustificata per motivi di tutela del consumatore in quanto, come sopra illustrato, è del tutto possibile che un marchio sia ingannevole in uno Stato membro ma non in un altro. Un divieto del genere deve tuttavia soddisfare il principio di proporzionalità nel senso che i consumatori non possano essere sufficientemente tutelati con altri mezzi, ad esempio, in questa situazione, mediante un'etichettatura che spiegasse che il prodotto in realtà non conteneva cotone. Naturalmente tale tesi comporta che non emerga nulla, in un modo o nell'altro, circa l'asserita natura decettiva della denominazione «Cotonelle».
16.
In conclusione, tuttavia, l'azione della Graffione contro la Fransa non sembra fondata direttamente su considerazioni di tutela del consumatore, ma piuttosto sul fatto che la concorrenza sarebbe distorta in maniera sleale, a danno della Graffione, se alla Fransa fosse consentito vendere in Italia prodotti «Cotonelle» importati dalla Francia mentre la Graffione non può distribuire prodotti «Cotonelle» forniti dal titolare del marchio italiano. Per i motivi sopra esposti, questo argomento non può giustificare un divieto di importazione.
Questioni 2 e 3
17.
Entrambe le questioni si riferiscono all'interpretazione della direttiva sui marchi. Il fine della direttiva è di armonizzare il diritto dei marchi negli Stati membri in modo da eliminare le «disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, nonché falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune» (
11
). La direttiva non procede tuttavia ad un ravvicinamento completo delle legislazioni in tema di marchi, poiché il Consiglio ha ritenuto sufficiente limitare il ravvicinamento «alle disposizioni nazionali che hanno un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno» (
12
). Gli autori della direttiva hanno ammesso esplicitamente che gli Stati membri mantengono la piena libertà di determinare gli effetti della decadenza o della nullità dei marchi (
13
) e che la direttiva non esclude l'applicazione ai marchi di norme del diritto degli Stati membri diverse dalle norme del diritto dei marchi, come le disposizioni sulla concorrenza sleale, la responsabilità civile o la tutela dei consumatori (
14
).
18.
Due disposizioni della direttiva si occupano della questione dei marchi ingannevoli. L'art. 3, n. 1, lett. g), stabilisce che i marchi che sono di natura tale da ingannare il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio di cui trattasi, sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli. L'art. 12, n. 2, lett. b) prevede che un marchio è suscettibile di decadenza quando esso, dopo la data di registrazione, è idoneo a indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza geografica dei suddetti prodotti o servizi, a causa dell'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o con il suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato. Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 31 dicembre 1992 (
15
).
19.
Il punto importante da rilevare è che la decadenza di un marchio ai sensi dell'art. 12, n. 2, lett. b), della direttiva, o l'esclusione dalla registrazione di un marchio fin dall'inizio ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. g) della direttiva non significa necessariamente che il marchio non possa essere utilizzato. La sola conseguenza che discende automaticamente da un provvedimento del genere e che il titolare del marchio (o chi ne chiede la registrazione) non ha alcun diritto esclusivo di utilizzare il marchio. L'affermazione, nel quinto ‘considerando’ della direttiva, che gli Stati membri mantengono la piena libertà di determinare gli effetti della decadenza o della nullità dei marchi chiarisce che la direttiva lascia al diritto nazionale la facoltà di stabilire se, come conseguenza del diniego di tutela del marchio per motivi di decettività, l'uso del marchio debba essere del tutto vietato.
20.
Ne deriva che, qualora un giudice nazionale abbia annullato un marchio, la direttiva non impone né vieta ad altri giudici nazionali di inibirne l'uso per motivi di tutela del consumatore.
Conclusione
21.
Di conseguenza ritengo che le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte dal Tribunale di Chiavari debbano essere risolte nel modo seguente:
«Qualora il giudice competente in uno Stato membro abbia annullato un marchio per il motivo che può indurre in inganno i consumatori circa la natura della merce ed abbia vietato l'uso di tale marchio, la pronuncia di un altro giudice nello stesso Stato membro che vieti, per motivi di tutela del consumatore, la vendita di merci recanti tale marchio importate da un altro Stato membro, nel quale il marchio è valido, può a determinate condizioni essere compatibile con l'art. 30 del Trattato e non è incompatibile con l'art. 12, n. 2, lett. b), della direttiva del Consiglio 89/104/CEE.
Se, tuttavia, la decisione giudiziaria con cui viene annullato il marchio è vincolante solo per il titolare del marchio e non ha l'effetto di vietare ad altri di vendere merci recanti tale marchio importate da un altro Stato membro, la decisione di un altro giudice che vieti la vendita di tali prodotti importati per il motivo che essi causerebbero una sleale distorsione della concorrenza a danno di un'impresa cui è precluso, a causa della decisione giudiziaria di annullamento del marchio, l'ottenimento della merce direttamente dal titolare del marchio, mentre non le è impedito di ottenere la merce recante tale marchio da un altro Stato membro, costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30 del Trattato e non può essere giustificata per motivi di lealtà dei negozi commerciali».
(
*1
)	Lingua originale: l'inglese.
(
1
)	Sentenza 2 febbraio 1994, causa C-315/92, Clinique e Estée Lauder (Racc. pag. I-317).
(
2
)	GU 1989, L 40, pag. 1.
(
3
)	Sentenza 26 gennaio 1993, cause riunite C-320/90, C-321/90 e C-322/90 (Racc. pag. I-393, punto 6).
(
4
)	Sentenza 16 giugno 1981, causa 126/80, Salonia/Poidomani e Giglio (Racc. pag. 1563), e 16 luglio 1992, causa C-343/90, Lourenço Dias (Racc. pag. I-4673).
(
5
)	V. causa Salonia, citata in nota 4.
(
6
)	V. causa Telemarsicabruzzo, citata in nota 3.
(
7
)	Citata in nota 1.
(
8
)	Sentenzi 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe/Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (Racc. pag. 649); v., sulla prevenzione della concorrenza sleale, Oliver, Peter: Free Movement of Goads in the European Community, terza edizione, Londra, 1996, Sweet & Maxwell, pagg. 237 e seguenti.
(
9
)	V. Oliver, citato in nota 8, pag. 190; e conclusioni dell'avvo cato generale Sir Gordon Slynn nella causa 182/84, Miro BV (Racc. 1985, pag. 3731); v. anche sentenza 22 gennaio 1981, causa 58/80, Dansk Supermarked/Imerco (Racc. pag. 181, punto 16).
(
10
)	Citata in nota 8.
(
11
)	Primo ‘considerando’.
(
12
)	Terzo ‘considerando’.
(
13
)	Quinto ‘considerando’.
(
14
)	Sesto ‘considerando’.
(
15
)	Combinato disposto dell'art. 16, n. 2, della direttiva e dell'art. 1 della decisione del Consiglio 15 dicembre 1991, 92/10/CEE (GU 1992, L 6, pag. 35).