62023TJ1104_RES
Causa T-1103/23
Ferrari SpA
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 2 luglio 2025
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo TESTAROSSA – Uso effettivo del marchio – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Uso da parte di terzi – Natura dell’uso – Consenso implicito del titolare del marchio – Prova dell’uso effettivo – Modellini di veicoli terrestri a motore (giocattoli)»
Marchio dell’Unione europea – Effetti del marchio dell’Unione europea – Diritti conferiti dal marchio – Diritto di vietare l’uso del marchio – Presupposto – Uso idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio – Nozione – Apposizione da parte di un terzo di un segno identico a un marchio registrato per modellini di veicoli – Uso che si limita all’indicazione del carattere fedele della riproduzione di un modellino di automobile – Esclusione
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 9, § 1)
(v. punti 27-29, 32, 33)
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Marchio denominativo TESTAROSSA
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, § 1, e 51, § 1, a)]
(v. punti 47-52, 59, 65, 71)
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Uso da parte di un terzo con il consenso del titolare del marchio – Consenso tacito – Criteri di valutazione – Uso del marchio per modellini di veicoli
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, § 1, e 51, § 1, a)]
(v. punti 60, 62-64, 68-70)
Sintesi
Il Tribunale, statuendo in composizione ampliata, annulla parzialmente la decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (
1
) e si pronuncia sulla nozione di uso effettivo nel contesto dell’uso di un marchio da parte di terzi con il consenso implicito del titolare di tale marchio. Esso chiarisce in particolare la giurisprudenza derivante dalla sentenza Opel (
2
) e precisa le condizioni in cui l’uso effettivo di un marchio può essere dimostrato qualora gli usi del settore e del mercato di cui trattasi consentano, a determinate condizioni, l’uso del marchio registrato da parte di taluni operatori al fine di descrivere i prodotti di cui trattasi.
La Ferrari SpA, ricorrente, è titolare della registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo TESTAROSSA per, in particolare, modellini di veicoli e giocattoli (
3
). Il 14 novembre 2014 il sig. Kurt Hesse, interveniente, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità degli effetti di tale registrazione internazionale (
4
). La divisione di annullamento ha parzialmente accolto la domanda di decadenza e l’ha respinta per i «modellini di veicoli terrestri a motore (giocattoli)».
Sia l’interveniente che la ricorrente hanno proposto un ricorso di annullamento parziale contro tale decisione. La commissione di ricorso dell’EUIPO ha accolto il ricorso dell’interveniente e ha respinto quello della ricorrente, che è stata quindi dichiarata decaduta dai diritti sul marchio contestato per tutti i prodotti. La ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento di tale decisione dinanzi al Tribunale.
Giudizio del Tribunale
In via preliminare, il Tribunale sottolinea che l’apposizione da parte di un terzo di un segno identico ad un marchio registrato per giocattoli su modellini di veicoli può essere vietata solo se pregiudica o può pregiudicare le funzioni di tale marchio, il che deve essere valutato secondo le caratteristiche del mercato dei modellini di veicoli. Tale mercato è caratterizzato dalla coesistenza, da un lato, di fabbricanti di giocattoli indipendenti, che utilizzano marchi registrati per automobili come semplici indicazioni che un modellino è una riproduzione fedele di un modello di autovettura reale e, dall’altro, di modellini di veicoli prodotti e commercializzati dai titolari dei marchi registrati o da imprese ad essi economicamente collegate, mediante una licenza. Il pubblico di riferimento è quindi abituato ad essere esposto a modellini di veicoli, con o senza licenza del costruttore automobilistico, e a distinguerli in funzione delle informazioni figuranti sui loro imballaggi. Così, il Tribunale indica che un terzo può utilizzare un siffatto marchio senza il consenso del suo titolare, a condizione che l’uso che ne fa su un modellino di veicolo si limiti ad indicare al pubblico di riferimento che detto modellino è una riproduzione fedele di un vero e proprio modello di automobile. Per contro, qualora l’uso del marchio da parte di un terzo faccia riferimento, ad esempio, ad un accordo di licenza concluso con il titolare di tale marchio, esso sarà percepito come un’indicazione che tali prodotti provengono dal costruttore automobilistico o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo. In un’ipotesi del genere, il titolare del marchio può legittimamente opporsi a un siffatto uso se è stato effettuato senza il suo consenso.
Per quanto riguarda il caso di specie, in primo luogo, il Tribunale esamina se l’uso del marchio da parte dei terzi sia conforme alla funzione essenziale di quest’ultimo. Esso rileva che gli elementi di prova forniti dalla ricorrente consistono in particolare in svariati cataloghi e fotografie di modellini, sui quali figurano il marchio contestato, marchi di terzi, ma anche la dicitura «prodotto ufficiale con licenza Ferrari». A tal riguardo, esso constata che tali indicazioni consentono al pubblico di riferimento di comprendere che tali modellini sono fabbricati da un terzo su licenza della ricorrente, sebbene il marchio contestato sia apposto accanto a marchi di terzi. Pertanto, un siffatto uso del marchio contestato è conforme alla funzione essenziale di quest’ultimo, che consiste nel garantire ai consumatori l’origine commerciale dei prodotti. Il fatto che i modellini di veicoli recanti il marchio contestato siano commercializzati da imprese diverse e che la loro qualità e il loro prezzo siano diversi non consente di rimettere in discussione tale conclusione. Parimenti, poco importa che le menzioni «prodotto ufficiale con licenza Ferrari» non facciano riferimento al marchio contestato, poiché il nesso tra l’uso del marchio Ferrari e il marchio contestato sulle confezioni e sui cataloghi è conforme agli usi del mercato di cui trattasi. Infatti, il Tribunale rileva che, sul mercato delle automobili, le autovetture sono commercializzate sia con un primo marchio che designa il loro costruttore sia con un secondo marchio che designa il loro modello e che tali considerazioni sono altresì pertinenti per il mercato dei modellini di veicoli. Peraltro, l’assenza dei simboli «®» o «TM» accanto al marchio contestato non altera la capacità di tale marchio di svolgere la sua funzione essenziale. Alla luce di quanto precede, il Tribunale considera che il marchio contestato è stato utilizzato, durante il periodo di riferimento, per modellini di veicoli, conformemente alla sua funzione essenziale.
In secondo luogo, il Tribunale esamina se l’uso del marchio contestato da parte dei terzi sia stato fatto con il consenso del titolare. Esso osserva che gli estratti di contratti di licenza prodotti dalla ricorrente non contengono l’elenco dei marchi oggetto di detti contratti, sicché detti estratti non consentono di dimostrare che la ricorrente abbia espressamente acconsentito all’uso del suo marchio da parte di tali terzi. Tuttavia, esso sottolinea che il consenso del titolare all’uso del marchio da parte di terzi può anche risultare in modo implicito da circostanze ed elementi anteriori, concomitanti o posteriori a tale uso, i quali devono essere esaminati alla luce degli usi considerati giustificati nel settore economico interessato.
Infatti, sotto un primo profilo, il Tribunale indica che, nell’ambito specifico del mercato in questione, il consenso implicito del titolare del marchio contestato deriva dal fatto che quest’ultimo era al corrente dell’uso del suo marchio da parte di terzi e non vi si è opposto, e ritiene che ciò sia quanto è accaduto nel caso di specie. Sotto un secondo profilo, esso precisa che l’uso del marchio di una società di produzione da parte di un’altra società che commercializza i prodotti di cui trattasi come prodotti «ufficiali» su licenza della prima società può essere riconosciuto come fatto con il consenso del titolare di tale marchio, nei limiti in cui un siffatto uso stabilisce un nesso tra queste due società che presuppone che quest’ultimo abbia autorizzato l’uso dei suoi marchi da parte della società in questione. Sotto un terzo profilo, esso considera che, presentando fatture e buoni d’ordine emessi da terzi per la vendita di modellini di veicoli recanti il marchio contestato al fine di dimostrare l’uso effettivo, la ricorrente sostiene implicitamente che tale uso è stato fatto con il suo consenso. Di conseguenza, il Tribunale considera che la ricorrente ha acconsentito implicitamente all’uso del marchio contestato da parte di terzi per i prodotti in questione.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso nella parte in cui è stata pronunciata la decadenza del marchio contestato per i modellini di veicoli.
(
1
)	Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 agosto 2023 (procedimento R 887/2016-5).
(
2
)	Sentenza del 25 gennaio 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55).
(
3
)	Prodotti rientranti nella classe 28 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.
(
4
)	Sulla base dell’articolo 158, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), in combinato disposto con l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento.