SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)
de 12 de julio de 2019 (*)
«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca figurativa de la Unión Café del Mar — Motivo de denegación absoluto — Mala fe — Artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»
En el asunto T‑772/17,
Café del Mar, S.C., con domicilio social en Sant Antoni de Portmany (Illes Balears),
José Les Viamonte, con domicilio en Sant Antoni de Portmany,
Carlos Andrea González, con domicilio en Sant Josep de sa Talaia (Illes Balears),
representados por los Sres. F. Miazzetto y J.L. Gracia Albero, abogados,
partes recurrentes,
contra
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. J. Crespo Carrillo, en calidad de agente,
parte recurrida,
y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es:
Ramón Guiral Broto, con domicilio en Marbella (Málaga), representado por el Sr. J.L. de Castro Hermida, abogado,
que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 4 de septiembre de 2017 (asunto R 1540/2015‑5), relativa a un procedimiento de nulidad entre Café del Mar y los
Sres. Les Viamonte y Andrea González, por una parte, y el Sr. Guiral Broto, por otra parte,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta),
integrado por el Sr. H. Kanninen, Presidente, y el Sr. L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín (Ponente) y la Sra. I. Reine, Jueces;
Secretario: Sr. E. Coulon;
habiendo considerado el recurso presentado en la Secretaría del Tribunal General el 27 de noviembre de 2017;
habiendo considerado el escrito de contestación de la EUIPO presentado en la Secretaría del Tribunal General el 27 de febrero de 2018;
visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante, presentado en la Secretaría del Tribunal General el 18 de marzo de 2018;
no habiendo solicitado las partes el señalamiento de vista oral en el plazo de tres semanas a partir de la notificación de la declaración de terminación de la fase escrita del procedimiento y habiéndose decidido, con arreglo al artículo 106, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, resolver el recurso sin fase oral;
vista la pregunta escrita del Tribunal General a la EUIPO y su respuesta a dicha pregunta presentada en la Secretaría del Tribunal General el 14 de diciembre de 2018;
dicta la siguiente
Sentencia
Antecedentes del litigio
1        El 16 de febrero de
2001, el coadyuvante, el Sr. Ramón Guiral Broto, presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada, sustituido a su vez por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].
2        La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:
3        Los productos y servicios para los que se solicitó el registro pertenecen a las clases 35, 38 y 41
del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión
revisada y modificada, y corresponden, respecto de cada una de estas clases, a la siguiente descripción:
–        Clase 35: «Servicios de publicidad, incluidos los servicios de publicidad por radio; gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina».
–        Clase 38:
«Servicios de telecomunicaciones, incluida la difusión de programas de radio y/o de televisión; comunicaciones a través de Internet (redes globales de comunicación)».
–        Clase 41: «Servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, incluidos los servicios de discotecas, producción y representación de espectáculos musicales, servicios de un grupo músico-vocal».
4        La solicitud de marca se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias de 26 de noviembre de 2001, y la marca se registró el 25 de junio de 2002.
5        El 6 de mayo de
2014, los recurrentes, los Sres. José
Les Viamonte y Carlos
Andrea González (en lo sucesivo, «recurrentes personas físicas») y
Café del Mar, S.C., presentaron ante la EUIPO una solicitud de nulidad de la marca del coadyuvante. Esta solicitud se basaba en los motivos previstos en el artículo 52, apartado
1, letra b), del Reglamento
n.º 207/2009 [actualmente artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001] y
en el artículo 53, apartado
1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado
4, de dicho Reglamento
[actualmente artículos 60, apartado 1, letra c),
y 8, apartado 4, respectivamente, del Reglamento 2017/1001].
6        Mediante resolución de 3 de junio de 2015, la División de Anulación estimó en su totalidad la solicitud de nulidad sobre la base del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, al apreciarse mala fe en el momento de la presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida.
7        El 30 de julio de 2015, el coadyuvante interpuso recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Anulación con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001).
8        Mediante resolución de 4 de septiembre de 2017 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO anuló la resolución de la División de Anulación.
En particular, la Sala de Recurso estimó que los recurrentes no habían probado que el coadyuvante hubiera actuado de mala fe cuando presentó la solicitud de registro de la marca controvertida. La Sala de Recurso declaró asimismo que el motivo invocado por los recurrentes basado en la infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 también era infundado.
9        La Sala de Recurso consideró, en primer lugar, que,
aunque
mediante sentencias del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Alicante y de la Audiencia Provincial de Alicante (en lo sucesivo, «sentencias nacionales»)
se habían anulado marcas españolas similares a la marca controvertida en el caso de autos,
registradas por el coadyuvante a partir de 1992, dichas sentencias carecían de pertinencia en el caso de autos. La Sala de Recurso subrayó que la EUIPO no está vinculada por resoluciones nacionales y que las marcas españolas a que se referían las sentencias nacionales habían sido registradas antes que la marca controvertida en el caso de autos y en un contexto contractual entre las partes distinto del existente en el caso de autos.
10      En segundo lugar, la Sala de Recurso consideró que los recurrentes no habían probado que el
coadyuvante hubiera actuado de mala fe al presentar la solicitud de registro de la marca controvertida. A este respecto, la Sala de Recurso subrayó, en primer término, que la sociedad Can Ganguil, S.L., constituida en 1997, cuyos socios eran los recurrentes y el coadyuvante, había otorgado a este
último
un poder de representación en 1998. La Sala de Recurso estimó que dicho poder autorizaba a su titular a solicitar el registro de la marca controvertida a su propio nombre. En segundo término, la Sala de Recurso consideró que los recurrentes tenían conocimiento del registro de la marca controvertida.
Declaró asimismo que los recurrentes habían obtenido beneficios derivados de la explotación de la marca controvertida.
11      La Sala de Recurso concluyó que no consideraba que el
coadyuvante hubiera tenido la intención de causar un perjuicio a las empresas de sus socios ni que se hubiera apropiado indebidamente de un derecho colectivo.
Pretensiones de las partes
12      Los
recurrentes solicitan al Tribunal que:
–        Anule la resolución impugnada.
–        Declare la nulidad de la marca controvertida.
–        Declare que las costas del presente recurso sean sufragadas por la recurrida y que las que traen causa del procedimiento ante la División de Anulación y las Salas de Recurso de la EUIPO sean sufragadas por el coadyuvante.
13      En su escrito de contestación, la EUIPO solicita al Tribunal que:
–        Desestime el recurso.
–        Ordene que cada parte cargue con sus propias costas.
14      En respuesta a la pregunta escrita planteada por el Tribunal en concepto de diligencia de ordenación del procedimiento prevista en el artículo 89 de su Reglamento de Procedimiento, la EUIPO ha reformulado sus pretensiones
y solicita al Tribunal que:
–        Si el Tribunal concluye que la Sala de Recurso interpretó de forma errónea el alcance del poder general otorgado por Can Ganguil al coadyuvante, estime el recurso, anule la resolución impugnada y ordene a la EUIPO sufragar las costas.
–        Si el Tribunal concluye que la Sala de Recurso no incurrió en error al interpretar el alcance del poder general otorgado por Can Ganguil al coadyuvante, desestime el recurso y ordene a cada parte cargar con sus propias costas.
15      El
coadyuvante solicita al Tribunal que:
–        Desestime el recurso, confirme la resolución impugnada y ratifique la validez de la marca controvertida.
–        Condene en costas a los
recurrentes.
Fundamentos de Derecho
Observaciones preliminares
16      Procede observar que la reformulación de las pretensiones llevada a cabo por la EUIPO en respuesta a la pregunta escrita planteada por el Tribunal viene a precisar apreciaciones que ya había expuesto en su escrito de contestación. En efecto, en dicho escrito la EUIPO ya había afirmado que albergaba serias dudas en cuanto a la resolución impugnada, sobre todo en lo que respecta a la cuestión del alcance del poder otorgado por Can Ganguil al coadyuvante. Así pues, en su respuesta a la pregunta, la EUIPO se ha limitado a esclarecer una postura cuyo contenido ya había expuesto sustancialmente en su escrito de contestación.
Sobre la admisibilidad de la segunda pretensión de los recurrentes, mediante la que solicitan que el Tribunal declare la nulidad de la marca controvertida
17      En su segunda pretensión, los recurrentes solicitan al Tribunal que declare la nulidad de la marca controvertida. Piden, pues, en esencia, que se ordene a la EUIPO anular la marca controvertida.
18      La EUIPO aduce que debe declararse la inadmisibilidad de la segunda pretensión de los recurrentes en virtud del artículo 65, apartado 6, del
Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 72, apartado 6,
del
Reglamento 2017/1001).
19      A este respecto, procede recordar que, conforme al artículo 65, apartado 6, del Reglamento n.º 207/2009, la EUIPO está obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del juez de la Unión Europea.
Por consiguiente, no corresponde al Tribunal dirigir una orden conminatoria a la EUIPO [sentencia de 3 de julio de 2003, Alejandro/OAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, EU:T:2003:184,
apartado 22]. A esta incumbe, en efecto, extraer las consecuencias del fallo y de los fundamentos de las sentencias del Tribunal.
20      Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad de la segunda pretensión de los recurrentes, consistente en que se ordene a la EUIPO anular el registro de la marca solicitada.
Sobre la primera pretensión de los recurrentes, mediante la que solicitan que el Tribunal anule la resolución impugnada
21      Los
recurrentes invocan dos motivos en apoyo de su recurso. El primero se basa en la infracción del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009. El segundo tiene como fundamento la infracción del artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009.
22      Los recurrentes aducen, en su primer motivo, que el coadyuvante actuó de mala fe al solicitar el registro de la marca controvertida a su nombre. Según afirman, la mala fe del coadyuvante resulta, en particular, del hecho de que los recurrentes y el coadyuvante venían utilizando conjuntamente, desde 1978, los términos «café del mar» (en lo sucesivo,
«signo anterior café del mar»),
contenidos en la marca controvertida, para identificar
las actividades comerciales desarrolladas por un bar musical denominado «Café del Mar»,
al que los tres habían contribuido económicamente a partes iguales.
Los recurrentes aducen que el hecho de que el coadyuvante registrara la marca controvertida a su nombre les privó de la condición de titulares de la marca controvertida.
23      La EUIPO se remite al razonamiento expuesto en la resolución impugnada y a las conclusiones alcanzadas en ella, al tiempo que añade «algunas puntualizaciones en aspectos en los que su posición no coincide con la expresada por la Sala de Recurso».
24      Mediante su primera alegación, los recurrentes aducen que la Sala de Recurso incurrió en error al hacer caso omiso de las sentencias nacionales que anularon marcas españolas similares a la marca controvertida en el caso de autos basándose en la mala fe del coadyuvante. A este respecto, la EUIPO recuerda la jurisprudencia según la cual, pese a que no está vinculada por las resoluciones dictadas por las autoridades nacionales, dichas resoluciones pueden ser tenidas en cuenta por ella, como indicios, al apreciar los hechos del asunto [sentencia de 29 de junio de 2017, Cipriani/EUIPO — Hotel Cipriani (CIPRIANI), T‑343/14, EU:T:2017:458, apartados 38 y 53].
25      En su segunda alegación,
los recurrentes sostienen que la Sala de Recurso incurrió en error al concluir que el poder otorgado al coadyuvante por Can Ganguil,
una de las sociedades creadas por los recurrentes personas físicas y el coadyuvante para desarrollar las actividades del bar musical «Café del Mar», autorizaba al coadyuvante a adquirir todos los derechos en su propio nombre. Afirman, apoyados por la EUIPO, que dicho poder se otorgó al coadyuvante para que actuase en nombre y por cuenta de la sociedad y no en nombre propio. Los recurrentes estiman que la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que el coadyuvante tenía una posición preponderante, derivada del citado poder, dentro de la sociedad Can Ganguil y en las actividades comerciales
identificadas con el signo anterior café del mar. La EUIPO añade que la posición preponderante que, según la Sala de Recurso, ocupaba el coadyuvante no se desprende de ninguna prueba y subraya que todas las sociedades creadas por los recurrentes personas físicas y el coadyuvante pertenecían a los tres a partes iguales.
26      Mediante su tercera alegación,
los recurrentes afirman
que la Sala de Recurso interpretó erróneamente el concepto de mala fe y que la resolución impugnada incurre en notables incoherencias y omisiones en lo que concierne a esta apreciación. En primer lugar, los recurrentes aducen que la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que tenían conocimiento de que el coadyuvante había registrado a su propio nombre la marca controvertida.
Señalan que el coadyuvante no les informó de que iba a proceder a tal registro. Añaden, apoyados por la EUIPO,
que, aunque hubieran tenido conocimiento del registro de la marca controvertida a nombre del coadyuvante después del registro, lo que debe tenerse en cuenta es la intención del solicitante en el momento del registro, y no hechos posteriores a este (sentencia de 27 de junio de 2013, Malaysia Dairy Industries, C‑320/12, EU:C:2013:435, apartado 36). En segundo lugar, los recurrentes subrayan que todos los gastos de registro de la marca controvertida fueron
sufragados mediante los fondos de la sociedad Café del Mar y
de Can Ganguil, ambas pertenecientes a los recurrentes y al coadyuvante a partes iguales. En tercer lugar, los recurrentes consideran que la Sala de Recurso incurrió en error al no tener en cuenta la importancia de la relación de plena confianza existente entre ellos y el coadyuvante, la cual pone de manifiesto la mala fe de este último.
27      En lo que concierne a las alegaciones de los recurrentes expuestas en el anterior apartado, la EUIPO recuerda, en primer lugar, que el Tribunal ha declarado que la ocultación de actuaciones a otros socios es pertinente a efectos de apreciar la mala fe [sentencia de 16 de junio de 2015, Silicium España Laboratorios/OAMI — LLR-G5 (LLRG5), T‑306/13, no publicada, EU:T:2015:382, apartados 59 y 69 a 71]. En segundo lugar, la EUIPO observa que el pago de los gastos de registro y tutela de la marca controvertida con cargo a los fondos de Can Ganguil sugiere que la marca controvertida pertenecía a dicha sociedad y, por consiguiente, a los recurrentes personas físicas y al coadyuvante, y no exclusivamente a este último. La EUIPO añade que el hecho de que el coadyuvante utilizase los fondos de Can Ganguil para el registro y la tutela de la marca controvertida es un comportamiento irregular. Así pues, considera sorprendente que, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso, en lugar de examinar las consecuencias que podían derivarse de dicho comportamiento irregular del coadyuvante, declarase que los recurrentes habrían podido tener conocimiento del registro de la marca controvertida si hubieran examinado las cuentas de la sociedad. En tercer lugar, la EUIPO invoca la jurisprudencia según la cual la existencia de una relación contractual puede también implicar un deber de lealtad entre las partes [sentencia de 5 de octubre de 2016, Foodcare/EUIPO — Michalczewski (T.G.R. ENERGY DRINK), T‑456/15, EU:T:2016:597, apartados 33 a 44].
28      Los recurrentes aducen asimismo que la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que el registro a nombre del coadyuvante de la marca controvertida no les había causado perjuicio alguno, puesto que los beneficios económicos derivados de las actividades comerciales del bar musical «Café del Mar»
habían sido ingresados en las cuentas de las sociedades comunes y los recurrentes se habían beneficiado de la labor de gestión del coadyuvante durante años.
Los recurrentes aducen que el perjuicio que se les ha causado se deriva de que el coadyuvante les privó de la condición de titulares de la marca controvertida y de la posibilidad de gestionarla. Alegan que, en todo caso, para concluir que se actuó de mala fe al registrar la marca controvertida, no es necesario que se haya causado un perjuicio. La EUIPO estima que la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que los recurrentes se beneficiaron durante años de los beneficios generados por la marca controvertida gracias a la gestión del coadyuvante. A este respecto, la EUIPO aduce que de las pruebas no se desprende que el registro de la marca controvertida a nombre del coadyuvante produjese unos beneficios superiores a los que se habrían obtenido si la marca se hubiera registrado a nombre de Can Ganguil. La EUIPO añade que de las pruebas tampoco se desprende que los beneficios generados por la marca controvertida se deban exclusivamente a la gestión del coadyuvante. La EUIPO considera que el bar musical «Café del Mar»
y las actividades comerciales relativas al signo anterior café del mar son obra de los recurrentes y del coadyuvante, quienes participaban a partes iguales en las sociedades que habían creado para desarrollar dichas actividades.
29      El coadyuvante aduce, en primer lugar, en lo que respecta a la primera alegación de los recurrentes, que el régimen de la marca de la Unión es un sistema integrado y autónomo y que las resoluciones dictadas por los tribunales nacionales no pueden en modo alguno condicionar las decisiones adoptadas por la EUIPO o por el Tribunal.
En segundo lugar, el coadyuvante afirma que fue él quien concibió el bar musical «Café del Mar»
y que tuvo un papel preponderante en las actividades comerciales de dicho local. Según el coadyuvante, de su papel preponderante se desprende que podía legítimamente considerar que tenía derecho a registrar la marca controvertida a su nombre. Expone asimismo que, al otorgarle el poder de representación de Can Ganguil, los recurrentes dieron expresamente su consentimiento para que registrase la marca controvertida exclusivamente a su nombre.
En tercer lugar, el coadyuvante aduce que la mala fe implica necesariamente la intención de causar un perjuicio y que él no tuvo esa intención. Sostiene que el corolario de un acto de mala fe es el intento de ocultar dicho acto y afirma que él nunca ocultó a los recurrentes que la marca controvertida había sido registrada a su nombre.
El coadyuvante añade que, puesto que los beneficios de la marca controvertida se ingresaron en las cuentas de las sociedades compartidas con los recurrentes, estos no sufrieron ningún perjuicio debido a su registro. Admite, no obstante, que, en 2009, en el momento en que dieron comienzo las desavenencias entre él y los recurrentes, dejó de ingresar los beneficios de la marca controvertida en
las cuentas que compartía con los recurrentes.
Observaciones preliminares sobre el primer motivo
30      A tenor del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, «la nulidad de la marca [de la Unión] se declarará, mediante solicitud presentada ante la [EUIPO] o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca […] cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe».
31      El concepto de mala fe que figura en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 se refiere a una motivación subjetiva del solicitante de la marca, a saber, una intención deshonesta u otro motivo perjudicial. Implica una conducta que se aparta de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados o de las prácticas leales en el comercio o en los negocios [véase la sentencia de 7 de julio de 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO — Maquet (LUCEO), T‑82/14, EU:T:2016:396, apartado 28 y jurisprudencia citada].
Según la jurisprudencia,
para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante en el sentido del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, se deben tener en cuenta todos los factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca de la Unión. Según el Tribunal de Justicia, deben tenerse en cuenta, entre otros factores, en primer lugar, el hecho de que el solicitante sepa, o deba saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto o servicio idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;
en segundo lugar, la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo, y, en tercer lugar, el grado de protección jurídica del que gocen el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita (sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, apartado 53).
32      Ahora bien, de la formulación adoptada por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361),
se desprende que los factores mencionados en dicha sentencia no son más que ejemplos ilustrativos de un conjunto de elementos que pueden tenerse en cuenta a la hora de pronunciarse sobre la eventual mala fe de un solicitante de marca al presentar la solicitud de registro [sentencias de 14 de febrero de 2012, Peeters Landbouwmachines/OAMI Fors MW (BIGAB), T‑33/11, EU:T:2012:77, apartado 20, y de 26 de febrero de 2015, Pangyrus/OAMI — RSVP Design (COLOURBLIND), T‑257/11, no publicada, EU:T:2015:115, apartado 67].
33      En consecuencia, procede considerar que, en el marco del análisis global llevado a cabo en virtud del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, cabe asimismo tener en cuenta el origen del signo controvertido y su uso desde que fue creado, la lógica comercial en la que se inscribe la presentación de la solicitud de registro del signo como marca de la Unión y la cronología de los hechos que han llevado a dicha presentación
(véase la sentencia de 26 de febrero de 2015, COLOURBLIND, T‑257/11, no publicada, EU:T:2015:115, apartado 68 y jurisprudencia citada).
Además, el Tribunal de Justicia ha declarado que,
con el fin de apreciar la existencia de la mala fe,
procede tomar en consideración igualmente la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro, elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso (sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, apartados 41 y 42).
34      Por otro lado, tal y como ha indicado la EUIPO, la existencia de relaciones contractuales directas entre las partes, como las del caso de autos, es uno de los factores pertinentes para apreciar la mala fe (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de octubre de 2016, T.G.R. ENERGY DRINK, T‑456/15, EU:T:2016:597, apartado 33 y jurisprudencia citada).
35      Por último, procede recordar que incumbe a quien solicita la nulidad basándose en este motivo demostrar las circunstancias que permitan concluir que el titular de una marca de la Unión actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de esta última, y que la buena fe se presume hasta prueba en contrario [sentencia de 13 de diciembre de 2012, pelicantravel.com/OAMI — Pelikan (Pelikan), T‑136/11, no publicada, EU:T:2012:689, apartados 21 y 57].
36      Procede examinar, en particular, a la luz de las consideraciones precedentes, la legalidad de la resolución impugnada en la medida en que la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que el coadyuvante
no había actuado con mala fe al presentar la solicitud de registro
de la marca controvertida.
Sobre las circunstancias objetivas del caso de autos
37      A efectos del examen de la legalidad de la resolución impugnada procede, con carácter preliminar y antes del examen propiamente dicho de las alegaciones formuladas por los recurrentes, recordar las circunstancias objetivas del caso de autos, tal y como resultan de las pruebas aportadas por los recurrentes y tal y como las partes las reproducen, sin impugnarlas, en sus escritos.
38      En 1978, los recurrentes personas físicas y el coadyuvante adquirieron un local en Eivissa (Illes Balears)
con el fin de instalar en él el bar musical «Café del Mar». Dicho bar fue inaugurado en 1980. En 1987, los recurrentes personas físicas y el coadyuvante constituyeron, por medio de un contrato privado, la sociedad Café del Mar, que tenía como objeto desarrollar una actividad de hostelería.
En 1992, el coadyuvante solicitó el registro a su nombre, como marca española,
de un signo que contenía los términos «café del mar» para productos de la clase 42. En 1997, los recurrentes personas físicas y el coadyuvante constituyeron la sociedad
Variades, S.L., dedicada a la promoción y a la explotación de negocios turísticos y de hostelería y a la venta de productos alimenticios, bebidas y otros. En 1997, las mismas personas constituyeron la sociedad Can Ganguil, que tenía por objeto la adquisición y la comercialización de complementos de moda y deportivos,
bisutería, alimentos y bebidas, discos y todo lo relacionado con la música, prensa, objetos de papelería y recuerdos. Las tres sociedades mencionadas pertenecían a partes iguales a los recurrentes personas físicas y al coadyuvante.
39      En 1998, Can Ganguil otorgó un poder al coadyuvante en virtud del cual este podía realizar distintos actos jurídicos en nombre y en representación de la sociedad. En virtud de dicho poder, el coadyuvante podía,
en nombre y por cuenta de Can Ganguil, adquirir bienes, abrir cuentas bancarias y gestionarlas, representar a la sociedad ante los entes públicos, otorgar poderes a abogados, arrendar bienes, pagar deudas, recibir pagos, celebrar contratos de seguro y de trabajo y otorgar escrituras públicas.
40      De los autos se desprende que, en los años 1999, 2000, 2004 y 2007, el coadyuvante solicitó el registro a su nombre, como marcas de la Unión Europea, de otras marcas figurativas que contenían los términos «café del mar» y que utilizaban la misma tipografía que la marca controvertida.
41      En 2000, los recurrentes personas físicas, el coadyuvante y un tercero adquirieron la sociedad Ibiza Music and Clothes, S.L.,
con el fin de comercializar música y ropa con el signo café del mar. En 2005, esas mismas personas constituyeron Leangui, S.L., que tenía como objeto la adquisición y la comercialización de complementos de moda y deportivos, bisutería, alimentos y bebidas, discos y todo lo relacionado con la música, prensa y objetos de papelería.
42      De la resolución impugnada resulta, y es pacífico entre las partes,
que, desde la inauguración en 1980 del bar musical «Café del Mar», el signo anterior café del mar ha sido utilizado para todas las actividades comerciales desarrolladas por los recurrentes y el coadyuvante mediante las sociedades antes mencionadas. Estas actividades estaban relacionadas inicialmente con la hostelería, ampliándose posteriormente para abarcar otros productos y servicios. De la resolución impugnada se desprende igualmente que el signo anterior café del mar fue creado y utilizado por los recurrentes y el coadyuvante antes de la creación de la sociedad Café del Mar en 1987.
43      En 2009,
los recurrentes personas físicas revocaron el mandato otorgado
al coadyuvante por Can Ganguil.
Sobre la apreciación de la mala fe
44      El Tribunal estima que procede comenzar respondiendo conjuntamente a las alegaciones segunda y tercera de los recurrentes, mediante las que estos afirman que la Sala de Recurso interpretó erróneamente el concepto de mala fe,
que la resolución impugnada adolece de cierta incoherencia en lo que a la apreciación de las circunstancias objetivas del caso de autos se refiere y que se incurrió en error al interpretar el poder otorgado por Can Ganguil al coadyuvante.
45      De
la jurisprudencia citada en el anterior apartado 31 se desprende que, para apreciar la existencia de mala fe por parte del coadyuvante, se debe tener en cuenta, entre otros factores, el hecho de que el solicitante del registro sepa, o deba saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto o servicio idéntico o similar que pueda dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita.
Esta jurisprudencia resulta aplicable, a fortiori, a la situación del caso de autos, en la que un socio de una sociedad solicita el registro de un signo que puede dar lugar a confusión con un signo utilizado por la propia sociedad.
46      Puesto que resulta manifiesto que el coadyuvante tenía conocimiento del
uso del signo anterior café del mar antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida, es preciso analizar, en un primer momento, la similitud entre la marca controvertida y dicho signo.
47      A este respecto, procede observar que la marca controvertida fue registrada para productos y servicios similares a los productos y servicios comercializados bajo el signo anterior café del mar. En efecto, tal y como ha declarado la Sala de Recurso, el coadyuvante y los recurrentes han venido utilizando el signo anterior café del mar,
desde 1980, para identificar el bar musical «Café del Mar»
y los distintos servicios y productos comercializados por distintas sociedades. Estos productos y servicios estaban inicialmente relacionados con la hostelería y se ampliaron posteriormente, entre otras actividades, a la comercialización de música, por lo que debe concluirse que los productos y servicios para los que se registró la marca controvertida, que incluyen, entre otros, servicios radiofónicos y de telecomunicaciones, son similares a aquellos para los que se utilizaba el signo anterior café del mar.
48      De ello se sigue que
la marca controvertida induce a confusión con el signo anterior café del mar, puesto que, por un lado, reproduce los términos «café del mar» del signo anterior y,
por otro lado, fue solicitada para productos y servicios similares a aquellos para los que se utilizaba dicho signo.
49      Sin embargo, es necesario señalar que la circunstancia de que el solicitante del registro sepa o deba saber que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, desde hace tiempo, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita no basta, por sí sola, para acreditar la existencia de la mala fe del solicitante. Procede tomar en consideración igualmente la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro (sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, apartados 40 y 41).
50      Así pues, es preciso
analizar, en un segundo momento, la intención del coadyuvante, sobre la base de criterios objetivos.
51      A este respecto debe señalarse, en primer lugar, que, en su posición de mandatario de Can Ganguil y accionista de las demás sociedades que emplean el signo anterior café del mar, el coadyuvante no podía ignorar el riesgo de perjuicio que supondría para los recurrentes el registro, exclusivamente a nombre del coadyuvante, de un signo idéntico a la razón social utilizada por una de dichas sociedades y al signo anterior café del mar. En este sentido, el hecho de que dicho signo anterior no estuviera registrado carece de pertinencia [véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de julio de 2013, SA.PAR./OAMI — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T‑321/10, EU:T:2013:372, apartado 30,
y de 16 de junio de 2015, LLRG5, T‑306/13, no publicada, EU:T:2015:382, apartado 70].
52      En segundo lugar, debe señalarse que, si bien de los autos no se desprende que el coadyuvante ocultara el registro de la marca controvertida, ningún elemento obrante en autos acredita que los
recurrentes tuvieran conocimiento del registro de la marca controvertida a nombre del coadyuvante, en contra de lo que concluyó la Sala de Recurso. En efecto, el hecho, comprobado por la Sala de Recurso, de que de los documentos contables de Can Ganguil se desprende
que el registro y la tutela de la marca controvertida
fueron pagados con fondos de Can Ganguil no basta para probar que los recurrentes tenían conocimiento de que el registro se había efectuado a nombre del coadyuvante.
53      En tercer lugar, debe observarse, tal como hizo la EUIPO, que todas las sociedades creadas por los recurrentes personas físicas y el coadyuvante pertenecían a partes iguales a estas tres personas. El hecho, invocado por el coadyuvante, de que este
llevara a cabo ciertos trámites administrativos relativos a las sociedades comunes y de que representara a la sociedad se deriva, precisamente, de que, en Can Ganguil, era el mandatario encargado de actuar en nombre y por cuenta de la sociedad. Además, en contra de lo que concluyó la Sala de Recurso y de lo que afirma el coadyuvante, no puede considerarse que el poder que se le había otorgado le confiriera una preponderancia respecto de los recurrentes en lo que concierne a los derechos sobre el signo anterior café del mar. Debe observarse asimismo que del tenor literal del poder otorgado por Can Ganguil al coadyuvante resulta que dicho poder se le otorgó para actuar «en nombre y representación de la compañía», lo que excluye todo acto que no se realizara en nombre de dicha sociedad. En todo caso, y aun suponiendo que el coadyuvante desempeñara un papel preponderante en el desarrollo y en la promoción del signo anterior café del mar, como sugiere la Sala de Recurso, esta circunstancia no le confiere el derecho de utilizar dicho poder en su propio nombre. Así pues, debe declararse que la Sala de Recurso incurrió en error al concluir que el poder otorgado por Can Ganguil al coadyuvante podía interpretarse como un consentimiento explícito dado al coadyuvante
para registrar derechos
a su
nombre.
54      De cuanto antecede se desprende que los recurrentes han demostrado que, al solicitar el coadyuvante el registro de la marca controvertida a su nombre, generando así confusión con el signo anterior café del mar, pese a ser mandatario de una de las sociedades mediante las que se explotaba dicho signo, y al haber procedido a dicho registro con fondos de la referida sociedad, el coadyuvante
se comportó de un modo que se aparta de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados o de las prácticas leales en el comercio o en los negocios, y actuó, por tanto, de mala fe (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de julio de 2016, LUCEO, T‑82/14, EU:T:2016:396, apartado 28).
55      La conclusión alcanzada en el anterior apartado no queda desvirtuada por el hecho, invocado por el coadyuvante, de que ingresó los beneficios obtenidos con la explotación de la marca controvertida en las cuentas de Can Ganguil hasta 2009. En efecto, debe recordarse, al igual que hace la EUIPO, que la mala fe ha de apreciarse en el momento en que se presentó la solicitud de registro y que el ingreso de los beneficios fue posterior. A mayor abundamiento, debe observarse que el propio coadyuvante admite que interrumpió el pago de los beneficios obtenidos con la marca controvertida a los recurrentes a partir del momento en que surgieron desavenencias entre ellos. Este hecho demuestra la naturaleza perjudicial del registro de la marca controvertida exclusivamente a nombre del coadyuvante, lo que le confirió la posibilidad de obtener a título
privativo los beneficios de la explotación de la marca controvertida.
56      Habida cuenta de las consideraciones expuestas, procede estimar el primer motivo de los recurrentes y anular la decisión impugnada sin que sea necesario analizar su primera alegación ni su segundo motivo.
Costas
57      A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. En el presente asunto, los
recurrentes solicitaron que la EUIPO fuera condenada a cargar con las costas de la presente instancia.
Al haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por la EUIPO, procede acoger las pretensiones de los recurrentes y condenarla a cargar con las costas en que estos hayan incurrido con motivo del procedimiento ante el Tribunal.
58      Asimismo, los recurrentes solicitaron que el
coadyuvante fuera condenado a cargar con las costas en que hubieran incurrido con motivo del procedimiento administrativo sustanciado ante la EUIPO. A este respecto, es preciso recordar que, con arreglo al artículo 190, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, los gastos indispensables efectuados por las partes a efectos del procedimiento ante la Sala de Recurso se considerarán costas recuperables. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los gastos realizados a efectos del procedimiento ante la División de Anulación. Por tanto, la pretensión de los
recurrentes de que el coadyuvante sea condenado a cargar con las costas del procedimiento administrativo sustanciado ante la EUIPO únicamente puede acogerse en cuanto a los gastos indispensables en que hayan incurrido los
recurrentes con motivo del proceso sustanciado ante la Sala de Recurso.
59      De conformidad con el artículo 138, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, el coadyuvante cargará con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)
decide:
1)      Anular la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 4 de septiembre de 2017 (asunto R 1540/2015‑5).
2)      La EUIPO cargará, además de con sus propias costas, con aquellas en que hayan incurrido Café del Mar, S.C., y los Sres. José Les Viamonte y Carlos Andrea González en el procedimiento sustanciado ante el Tribunal General.
3)      El Sr. Ramón Guiral Broto cargará, además de con sus propias costas, con aquellas en que hayan incurrido Café del Mar y los Sres. Les Viamonte y Andrea González en el procedimiento sustanciado ante la Sala de Recurso.
Kanninen
Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín
Reine
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de julio de 2019.
El Secretario
El Presidente
E. Coulon
H. Kanninen
*      Lengua de procedimiento: español.