62018TJ0573_RES
Zaak T‑573/18
Hickies, Inc.
tegen
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie
Arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 5 februari 2020
„Uniemerk – Aanvraag voor een driedimensionaal Uniemerk – Vorm van een schoenveter – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 – Bescherming van een ouder model – Bewijzen die voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd”
Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Absolute weigeringsgronden – Merken zonder onderscheidend vermogen – Driedimensionale merken bestaande in de vorm van de waar – Onderscheidend vermogen – Beoordelingscriteria – Nieuwheid van de vorm van de waar – Onvoldoende om te concluderen dat sprake is van onderscheidend vermogen – Bescherming van een model – Geen invloed
[Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 7, lid 1, onder b)]
(zie punten 62‑65)
Samenvatting
Bij arrest van 5 februari 2020, Hickies/EUIPO (Vorm van een schoenveter) (T‑573/18), heeft het Gerecht het beroep verworpen dat was ingesteld tegen de beslissing van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) waarbij het EUIPO de inschrijving van een driedimensionaal merk bestaande in de vorm van een schoenveter had afgewezen op grond van de overweging dat dat merk geen onderscheidend vermogen heeft.
Hickies, verzoekster, had een aanvraag ingediend tot inschrijving van een driedimensionaal teken in de vorm van een snoer dat in vier afbeeldingen vanuit verschillende invalshoeken wordt weergegeven. Aan het ene uiteinde van dit snoer zit een oogje waarin de knop – die zich aan het andere uiteinde bevindt – kan worden aangebracht om het snoer te sluiten. Het EUIPO heeft geoordeeld dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist (
1
) voor een deel van de waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, met name voor schoenveters.
Verzoekster heeft onder meer aangevoerd dat het aangevraagde merk een volledig nieuw type sluitingssysteem voor schoenen weergeeft dat aanzienlijk afwijkt van de normen en gewoonten in de schoenensector. Dienaangaande stelde zij ter weerlegging van de door het EUIPO aangehaalde voorbeelden dat de betrokken waren imitaties zijn en dat geen enkele van de aangehaalde websites toebehoort aan een merkhouder, maar dat het gaat om onlineverkoopplatforms, die bekendstaan als verkoopinstrument voor namakers. Dienaangaande heeft het Gerecht geoordeeld dat het feit dat het mogelijkerwijs gaat om onlineverkoopplatforms geenszins afdoet aan de bewijskracht van de elementen die de onderzoeker heeft aangevoerd om aan te tonen dat op de Uniemarkt soortgelijke vormen bestaan als die van het aangevraagde merk. Zelfs indien sommige van die websites mogelijkerwijs worden gebruikt voor de verkoop van namaak, bewijst deze mogelijkheid op zich niet dat de waren waarnaar de door het EUIPO aangehaalde links verwijzen, namaakproducten zijn. In ieder geval is het Gerecht niet bevoegd om uitspraak te doen over de vermeende namaak.
Voorts heeft verzoekster zich beroepen op de nieuwheid van de waar waarvan de vorm overeenkomt met die van het aangevraagde merk. Het Gerecht heeft geoordeeld dat, zelfs indien vaststaat dat deze waar nieuw is, dit niet noodzakelijkerwijs impliceert dat dit merk onderscheidend vermogen heeft. Het Gerecht heeft in herinnering gebracht dat tekens die gewoonlijk worden gebruikt voor de verkoop van de betrokken waren of diensten worden geacht niet de herkomst ervan te kunnen identificeren. Deze stelling kan echter niet a contrario aldus worden uitgelegd dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft wanneer dit merk weinig wordt gebruikt voor de betrokken waren en diensten. De beoordeling van het onderscheidend vermogen van een Uniemerk berust immers niet op de originaliteit van het merk noch op het feit dat het merk niet wordt gebruikt in de sector van de betrokken waren en diensten.
Verder heeft het Gerecht erop gewezen dat de door verzoekster aangevoerde inbreuk op twee gemeenschapsmodellen, die zou voortvloeien uit het feit dat waren in de handel worden gebracht die een soortgelijke vorm hebben als verzoeksters waar waarvan de vorm overeenkomt met die van het aangevraagde merk, geen invloed heeft op de analyse van het intrinsieke onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk. De bescherming van een model impliceert immers niet dat de betrokken vorm onderscheidend vermogen heeft, aangezien de onderzoekscriteria voor deze twee rechten fundamenteel verschillen. De bescherming van een model heeft betrekking op de verschijningsvorm van een voortbrengsel die zich van het bestaande erfgoed onderscheidt en berust op de nieuwheid van dat model, namelijk het feit dat er nog geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld, alsmede op het eigen karakter ervan. In het geval van een merk moet de vorm waarin het aangevraagde merk bestaat weliswaar noodzakelijkerwijs op significante wijze afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is om onderscheidend vermogen te kunnen hebben, maar de loutere nieuwheid van deze vorm volstaat niet om te concluderen dat er sprake is van onderscheidend vermogen, aangezien het doorslaggevende criterium is of deze vorm de functie van aanduiding van de commerciële herkomst kan vervullen.
Volgens het Gerecht heeft de kamer van beroep van het EUIPO ook terecht het belang van de door verzoekster aangevoerde designprijzen geminimaliseerd. De omstandigheid dat waren een hoogwaardig design hebben, impliceert immers niet noodzakelijkerwijs dat een merk bestaande in de driedimensionale vorm van deze waren zich van meet af aan ertoe leent om deze waren te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Voorts is het mogelijk dat de deskundigen die deze prijzen uitreiken zich dienen te concentreren op minieme verschillen, terwijl het relevante publiek, dat in casu een gemiddeld aandachtsniveau heeft, niet tot een analytisch onderzoek van de betrokken vorm zal overgaan.
(
1
)	In de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1)].