62018CC0809
JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
GIOVANNI PITRUZZELLA
30 päivänä huhtikuuta 2020 (
1
)
Asia C‑809/18 P
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)
vastaan
John Mills Ltd
Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Lainmukaisen haltijan asiamiehen tai edustajan hakema tavaramerkki – Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohta
1.
Nyt tarkasteltavan asian kohteena olevalla valituksella Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) vaatii 15.10.2018 annetun tuomion John Mills v. EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T‑7/17, EU:T:2018:679) kumoamista. Kyseisellä tuomiolla unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi kanteen, jonka John Mills Ltd. ‑yhtiö oli nostanut EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 5.10.2016 tekemästä päätöksestä (asia R 2087/2015-1) (jäljempänä riidanalainen päätös), joka koski Jerome Alexander Consulting Corp. ‑yhtiön käynnistämää väitemenettelyä.
2.
EUIPO:n valitus tarjoaa unionin tuomioistuimelle tilaisuuden ottaa ensimmäistä kertaa kantaa asetuksen (EY) N:o 207/2009 (
2
) 8 artiklan 3 kohdan (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 (
3
) 8 artiklan 3 kohta) tulkintaan; kyseisessä kohdassa yhdeksi perusteeksi sille, että tavaramerkkiä ei rekisteröidä Euroopan unionin tavaramerkiksi, mainitaan se, että rekisteröintihakemuksen on tehnyt tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja omiin nimiinsä ilman haltijan suostumusta. (
4
)
I Asiaa koskevat oikeussäännöt
A Kansainvälinen oikeus
3.
Euroopan unioni on liittynyt teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista 15.4.1994 tehtyyn sopimukseen (TRIPS), (
5
) joka muodostaa Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamissopimuksen (
6
) liitteen 1 C. Mainitun sopimuksen 2 artiklan 1 kohdassa määrätään, että kyseisen sopimuksen tavaramerkkejä koskevan II osan osalta sopimusvaltiot noudattavat muun muassa Pariisissa 20.3.1883 allekirjoitetun, viimeksi Tukholmassa 14.7.1967 tarkistetun ja 28.9.1979 muutetun teollisoikeuden suojelemista koskevan yleissopimuksen (
7
), joka velvoittaa kaikkia unionin jäsenvaltioita, 1–12 artiklaa.
4.
Kyseisen yleissopimuksen 6_septies artiklassa, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, määrätään seuraavaa:
”1.   Jos sen henkilön asiamies tai edustaja, joka on merkin haltija jossain liittomaassa, hakee ilman haltijan valtuutusta merkin rekisteröintiä omissa nimissään yhdessä tai useammassa liittomaassa, on merkin haltijalla oikeus vastustaa haettua rekisteröintiä tai vaatia sen julistamista mitättömäksi tai, mikäli maan laki sen sallii, sanotun rekisteröinnin siirtämistä hänen nimiinsä, jollei asiamies tai edustaja osoita, että hänen menettelynsä on ollut oikeutettua.
2.   Merkin haltijalla on, huomioon ottaen edellä olevan 1 kappaleen määräykset, oikeus vastustaa asiamiehensä tai edustajansa toimesta tapahtuvaa merkkinsä käyttöä, jollei hän ole antanut siihen lupaa.
3.   Kansallisella lainsäädännöllä voidaan määrätä kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa merkin haltijan on käytettävä tämän artiklan edellyttämiä oikeuksiaan.”
B Unionin oikeus
5.
Asetuksen N:o 207/2009, jota sovelletaan ajallisesti nyt tarkasteltavan asian tosiseikkoihin, 8 artiklassa luetellaan tavaramerkin rekisteröinnin esteitä. Kyseisen artiklan 3 kohdan sanamuoto on seuraava:
”Tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos rekisteröintiä hakee tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja omiin nimiinsä ja ilman haltijan suostumusta, jollei asiamies tai edustaja pysty perustelemaan toimiaan.” (
8
)
6.
Mainitun asetuksen 11 artiklassa, jonka otsikko on ”Kielto käyttää asiamiehen tai edustajan nimissä olevaa EU-tavaramerkkiä”, säädetään seuraavaa: ”Jos EU-tavaramerkki on rekisteröity kyseisen EU-tavaramerkin haltijan asiamiehen tai edustajan nimiin ilman haltijan suostumusta, haltijalla on oikeus kieltää asiamiestään tai edustajaansa käyttämästä tavaramerkkiä, jollei hän ole antanut käyttölupaa, jollei asiamies tai edustaja pysty perustelemaan toimiaan.” (
9
)
7.
Mainitun asetuksen 18 artiklassa, jonka otsikko on ”Asiamiehen nimiin rekisteröidyn tavaramerkin siirtäminen”, säädetään seuraavaa: ”Jos EU-tavaramerkki on rekisteröity kyseisen tavaramerkin haltijan asiamiehen tai edustajan nimiin ilman haltijan lupaa, tällä on oikeus vaatia EU-tavaramerkin siirtoa itselleen, jollei asiamies tai edustaja pysty perustelemaan toimiaan.” (
10
)
8.
Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan b alakohdassa puolestaan säädetään seuraavaa: ”EU-tavaramerkki julistetaan mitättömäksi virastolle tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella – – jos on olemassa 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu tavaramerkki ja jos mainitussa kohdassa esitetyt edellytykset täytetään.” (
11
)
II Asian tausta, menettely EUIPO:ssa, menettely unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio
9.
John Mills Ltd teki 18.9.2013 EUIPO:lle EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen, jonka kohteena oli sanamerkki MINERAL MAGIC. Rekisteröintihakemuksessa mainitut tavarat kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 3, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Hiusvedet; hankausvalmisteet; saippuat; hajuvedet; eteeriset öljyt; kosmetiikka; ihon, päänahan ja hiusten puhdistus- ja hoitotuotteet; deodorantit henkilökohtaiseen käyttöön (hajuvedet)”.
10.
Jerome Alexander Consulting Corp. teki 23.4.2014 väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun hylkäysperusteeseen vedoten. Väite perustui muun muassa sanamerkkiin MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER, joka oli rekisteröity Yhdysvalloissa 15.1.2013 seuraavia tuotteita varten: ”mineraalipitoinen kasvopuuteri”. Väiteosasto hylkäsi väitteen 18.8.2015 tekemällään päätöksellä. Jerome Alexander valitti päätöksestä EUIPO:ssa 15.10.2015.
11.
EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta teki 5.10.2016 riidanalaisen päätöksen, jolla se kumosi väiteosaston päätöksen, ja epäsi pyydetyn tavaramerkin rekisteröinnin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan nojalla. Kyseisessä päätöksessä valituslautakunta mainitsi ensinnäkin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan tavoitteen – ”sen estäminen, että tavaramerkin haltijan asiamies väärinkäyttäisi tavaramerkkiä” (
12
) – ja edellytykset, joiden olisi valituslautakunnan mukaan täytyttävä, jotta väite menestyisi kyseisen säännöksen nojalla: ”väitteen esittäjän on oltava aikaisemman tavaramerkin haltija; tavaramerkin hakijan on oltava tai on täytynyt olla edellä mainitun tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja; hakemus on täytynyt jättää kyseisen asiamiehen tai edustajan nimissä ilman haltijan suostumusta ja ilman, että asiamiehen tai edustajan toimien oikeuttamiseksi olisi perusteltuja syitä; ja hakemuksen on koskettava samoja tai samankaltaisia merkkejä ja tuotteita”. (
13
) Valituslautakunta katsoikin, että ”kyseistä tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättämisajankohtana oli olemassa todellinen, toiminnassa oleva ja kestävä liikesuhde, joka loi yleisen velvoitteen toimia luottamuksellisesti ja lojaalisti, ja että kantaja oli asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu asiamies”. (
14
) Lopuksi valituslautakunta totesi, että tarkasteltavassa tapauksessa riidanalaisten merkkien kattamat tuotteet olivat samoja (
15
) ja asianomaiset merkit samankaltaisia (
16
).
12.
John Mills nosti 5.1.2017 unionin yleisessä tuomioistuimessa riidanalaisesta päätöksestä kumoamiskanteen, jossa oli vain yksi, kolmeen osaan jakaantuva kanneperuste, joka koski asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan rikkomista. Kanneperusteen ensimmäinen osa koski John Millsin luokittelua kyseisessä säännöksessä tarkoitetuksi ”asiamieheksi tai edustajaksi”. Kanneperusteen toisessa ja kolmannessa osassa John Mills esitti, että valituslautakunta oli virheellisesti katsonut, että kyseinen säännös tuli sovellettavaksi, vaikka asianomaiset merkit olivat ainoastaan samankaltaisia eivätkä samoja ja vaikka aikaisemman tavaramerkin kattamat tuotteet eivät olleet samoja kuin haetun tavaramerkin kattamat tuotteet.
13.
Unionin yleinen tuomioistuin tarkasteli ensin kanneperusteen toista osaa ja hyväksyi sen. Näin ollen se kumosi valituslautakunnan päätöksen ottamatta kantaa ensimmäiseen ja kolmanteen osaan ja velvoitti EUIPO:n ja Jerome Alexandren korvaamaan John Millsin oikeudenkäyntikulut puoliksi.
III Asian käsittely unionin tuomioistuimessa ja asianosaisten vaatimukset
14.
EUIPO teki tämän oikeudenkäynnin kohteena olevan valituksen unionin tuomioistuimen kirjaamoon 20.12.2018 toimittamallaan asiakirjalla. EUIPO vaatii, että unionin tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion ja velvoittaa John Millsin korvaamaan oikeudenkäyntikulut. John Mills vaatii, että unionin tuomioistuin hylkää EUIPO:n valituksen ja velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut. EUIPO:ta ja John Millsiä kuultiin 16.1.2020 pidetyssä istunnossa.
IV Valituksen tarkastelu
15.
EUIPO esittää valituksensa tueksi kaksi perustetta. Ensimmäisen perusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohtaa; toinen peruste koskee Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 36 artiklan rikkomista.
A Ensimmäinen valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan rikkomista
1.
Valituksenalainen tuomio
16.
Ensimmäinen valitusperuste koskee valituksenalaisen tuomion 25–37 kohtaa.
17.
Kyseisen tuomion 25 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin huomauttaa ensin, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan tavoitteena on ”sen estäminen, että tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja väärinkäyttäisi tavaramerkkiä, koska ne voivat käyttää hyväkseen liikesuhteessaan haltijaan hankkimiaan tietoja ja kokemusta ja saada siten perusteetonta hyötyä tavaramerkin haltijan itsensä tekemästä työstä ja investoinneista”, ja toteaa sitten, että kyseisessä säännöksessä ”edellytetään olennaisilta osin siis suoraa yhteyttä haltijan tavaramerkin ja sen tavaramerkin välillä, jota tämän asiamies tai edustaja hakee omissa nimissään” ja että ”sellainen yhteys [voi] olla olemassa vain mikäli kyseessä olevat tavaramerkit vastaavat toisiaan”. Tämän jälkeen unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että sekä yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 (
17
) esityöt (valituksenalaisen tuomion 26–31 kohta) että Pariisin yleissopimuksen 6_septies artiklan sanamuoto (valituksenalaisen tuomion 32–35 kohta) viittaavat tulkintaan, jonka mukaan aikaisemman tavaramerkin ja haetun tavaramerkin on oltava samoja – ei siis ainoastaan samankaltaisia – jotta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohtaa voitaisiin soveltaa.
2.
Asianosaisten lausumat
18.
EUIPO esittää, että unionin yleinen tuomioistuin on tulkinnut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohtaa virheellisesti rajoittaessaan sen soveltamisalan merkkien samanlaisuuden käsitteeseen ja liittämällä tähän käsitteeseen sen merkityksen, joka sillä on asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan asiayhteydessä. EUIPO:n mukaan unionin yleinen tuomioistuin on virheellisesti asettanut etusijalle asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan kirjaimellisen tulkinnan, jossa ei oteta asianmukaisesti huomioon kyseisen säännöksen tavoitetta. Tältä osin EUIPO korostaa yhtäältä sitä, ettei kirjaimellisen tulkinnan perusteella voida sulkea pois kyseisen säännöksen soveltamista myös samankaltaisiin tavaramerkkeihin, ja toisaalta sitä, että unionin tuomioistuin on vakiintuneesti noudattanut tavaramerkkejä koskevien säännösten tulkinnassa teleologista lähestymistapaa. EUIPO:n mukaan asiamies tai edustaja voisi saada valituksenalaisen tuomion 25 kohdassa tarkoitettua perusteetonta hyötyä paitsi siinä tapauksessa, että hän käyttää tavaramerkin haltijan kanssa samaa tavaramerkkiä, myös kaikissa niissä tapauksissa, joissa hän tekee tavaramerkkiin muutoksia, joiden jälkeenkin kyseisen tavaramerkin olennaiset piirteet säilyvät tunnistettavina mutta joiden ansiosta hän voisi ottaa sen omaan käyttöönsä. Tällaisissa tapauksissa sen lisäksi, että asiamiehellä tai edustajalla olisi mahdollisuus viedä tavaramerkin haltijalta asiakkaita tai heikentää sen laajenemisen tai mahdollisen unionin markkinoille tulon kannattavuutta, hän voisi myös kieltää haltijan tavaramerkin rekisteröinnin ja/tai sen käytön unionin alueella asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan b alakohdan perusteella. EUIPO katsoo, että kun asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohtaa luetaan kyseisen säännöksen tavoitteen valossa, sen soveltamisen kannalta merkityksellinen peruste ei ole sekaannusvaaran arvioimiseksi edellytetty asianomaisten tavaramerkkien samanlaisuus tai samankaltaisuus vaan niiden ”kokonaisvastaavuus taloudelliselta ja kaupalliselta kannalta”. Tällainen vastaavuus vallitsee EUIPO:n mukaan, jos haltijan tavaramerkki on mahdollista ”selvästi tunnistaa” asiamiehen tai edustajan hakemasta tavaramerkistä. Se katsoo, että näin tapahtuu silloin, jos asianomaiset merkit ovat keskenään yhteneviä ”aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyyn olennaisesti vaikuttavien osatekijöiden suhteen”. EUIPO katsoo niin ikään, ettei se tosiseikka, että nyt tarkasteltavassa tapauksessa kyseessä olevan kaltaiset rekisteröintihakemukset ovat vilpillisiä ja siten asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla mitättömiä, ole peruste suosia kyseisen asetuksen 8 artiklan 3 kohdan suppeaa tulkintaa. EUIPO:n mukaan se, että tavaramerkin haltija pakotettaisiin odottamaan asiamiehen tai edustajan hakemaa tavaramerkin rekisteröintiä voidakseen toimia omien etujensa suojaamiseksi, olisi näet prosessiekonomian ja hyvän hallinnon periaatteiden vastaista.
19.
John Millsin mukaan sekä asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan sanamuodosta että Pariisin yleissopimuksen 6_septies artiklasta käy selvästi ilmi, että nämä oikeussäännöt viittaavat samoihin eivätkä pelkästään samankaltaisiin tavaramerkkeihin. Sanamuodon mukaisen merkityksen vahvistavat John Millsin mukaan lisäksi asetuksen N:o 40/94 esityöt, kuten unionin yleinen tuomioistuin on aivan oikein todennut. John Mills korostaa lisäksi, että EUIPO:n esittämä soveltamisperuste on luonteeltaan epämääräinen ja epätarkka asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan soveltamista ajatellen; kyseinen kohtahan perustuu siihen, että asiamies tai edustaja omii haltijan tavaramerkin erottamiskyvyn. Se huomauttaa, että erottamiskyvyn arviointia ei pidä tehdä abstraktisti vaan asianomaisen kuluttajan näkökulmasta. Tällainen kuluttaja olisi sen valtion kuluttaja, jossa haltijan tavaramerkki on rekisteröity (tai muulla tavoin suojattu) – ei siis, kuten valituslautakunta on virheellisesti katsonut, unionin kuluttaja. Tällaisessa tilanteessa erottamiskyvyn arviointi saattaa osoittautua hankalaksi toteuttaa. Nyt tarkasteltavassa tapauksessa ei sen mukaan ole esitetty mitään näyttöä sanojen MAGIC MINERALS erottamiskyvystä tuotteille ”mineraalipitoinen kasvopuuteri” yhdysvaltalaisen kuluttajan näkökulmasta. John Mills huomauttaa niin ikään, että EUIPO:n esittämä peruste on asetuksessa N:o 207/2009, erityisesti sen 8 artiklan 1 ja 5 kohdassa, omaksuttuja perusteita laajempi. Olisi epäjohdonmukaista katsoa, että unionin lainsäätäjä olisi halunnut vahvistaa ulkomaisille tavaramerkeille – siinäkin tapauksessa, ettei niitä ole koskaan käytetty unionissa – laajemman suojan kuin kansallisille tavaramerkeille tai EU-tavaramerkeille. Lopuksi John Mills toteaa, että EUIPO:n ehdottama asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan tulkinta johtaisi paitsi huomattaviin soveltamisvaikeuksiin myös ilmeiseen oikeudelliseen epävarmuuteen kyseisen säännöksen tosiasiallisesta soveltamisalasta, koska EUIPO:n valituksessaan mainitsemaa toimintaa varten on jo säädetty tehokkaista seuraamuksista kyseisen asetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, joka koskee vilpillisessä mielessä tehtyjä rekisteröintejä.
3.
Asian tarkastelu
a)
Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan tulkinta
1) Sanamuodon mukainen tulkinta
20.
Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sellaisten ilmaisujen merkitys ja ulottuvuus, joita ei ole määritelty unionin oikeudessa, on määriteltävä sen tavanomaisen merkityksen mukaan, joka niillä on yleiskielessä, ottaen samalla huomioon se asiayhteys, jossa niitä käytetään, ja sen lainsäädännön tavoitteet, johon ne kuuluvat. (
18
) Unionin oikeuden säännöksen tulkinta edellyttää lisäksi sen eri kieliversioiden vertailua. (
19
) Erikielisten versioiden poiketessa toisistaan kyseessä olevaa säännöstä on tulkittava sen säännöstön systematiikan ja tavoitteen mukaan, jonka osa säännös on. (
20
)
21.
Nyt tarkasteltavassa tapauksessa kyse ei ole asianomaiseen säännökseen sisältyvän sanan tai ilmauksen merkityksen määrittämisestä, joka edellyttäisi säännöksen sanamuodon tarkastelua, vaan sen arvioinnista, onko kyseisessä säännöksessä käytettyjen ilmausten ja lauserakenteiden perusteella mahdollista yksiselitteisesti tunnistaa se yhteys, joka kyseisen säännöksen perusteella sen tavaramerkin, jonka rekisteröintiä asiamies tai edustaja hakee, ja haltijan tavaramerkin välillä on oltava.
22.
Koska tällaista yhteyttä koskeva vaatimus on yksiselitteisesti pääteltävissä asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan sanamuodosta, joka olisi muutoin täysin epäjohdonmukainen, on mainittava, että ensilukemalta vaikuttaa siltä, että useiden kieliversioiden mukaan kyseisessä säännöksessä edellä mainittujen tavaramerkkien katsotaan olevan päällekkäisiä tai, unionin yleisen tuomioistuimen termiä käyttääksemme, toisiaan ”vastaavia”. (
21
) Tämä johtuu erityisesti siitä, että ilmauksessa ”tavaramerkin haltija” käytetään molemmilla ilmauksen esiintymiskerroilla useissa kielissä määräistä artikkelia (esimerkiksi italiaksi ”titolare del marchio”), mikä viittaa siihen, että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki ja aikaisempi tavaramerkki ovat todellisuudessa yksi ja sama merkki. Tämä vastaavuus on erityisen ilmeinen joissakin kieliversioissa, kuten espanjan kielessä, jossa rekisteröinnin epäämisen kohteena on ”sama” (”misma”) tavaramerkki ja jossa ”tavaramerkin haltijasta” (”titular de la marca”) tulee toisella esiintymiskerralla ”mainitun merkin haltija” (”titular de dicha marca”). (
22
)
23.
Nähdäkseni sanamuodosta ei kuitenkaan yksiselitteisesti ilmene, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun rekisteröinnin epäämisperusteen kohteena voisi olla vain haltijan tavaramerkin kanssa sama tavaramerkki – eikä siis niin ikään sellainen tavaramerkki, jossa on haltijan tavaramerkkiin verrattuna joitakin eroavuuksia. Vaikka sitä paitsi onkin niin, että tavaramerkki määritellään myös suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joiden suhteen se on suojattu, kyseisen säännöksen sanamuodossa ei nimenomaisesti todeta mitään siitä, millainen rekisteröintihakemuksessa mainittujen tavaroiden tai palveluiden ja haltijan tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palveluiden välisen suhteen tulee olla, eikä sen perusteella siten voida varmuudella sulkea pois mahdollisuutta, että kyseistä säännöstä voidaan soveltaa mahdollisesti samoihinkin tavaramerkkeihin, joita on tarkoitus käyttää toisistaan eroavista tavaroista tai palveluista.
24.
Kyseisen säännöksen soveltamisalan määrittelemiseksi on näin ollen tukeuduttava muihin tulkinnan välineisiin. Toisaalta myöskään unionin yleinen tuomioistuin ei, toisin kuin EUIPO väittää, ottanut ratkaisunsa perusteeksi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan kirjaimellista tulkintaa vaan päätteli valituksenalaisen tuomion 25 kohdassa kyseisen säännöksen tavoitteen perusteella, (
23
) että haltijan tavaramerkin ja asiamiehen tai edustajan tavaramerkin välillä on oltava ”suora yhteys”, minkä on ymmärrettävä tarkoittavan samaa kuin ”vastaavuus”.
2) Systemaattinen tulkinta
25.
Eräät asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan sisäiseen systematiikkaan liittyvät seikat puoltavat nähdäkseni ajatusta asiamiehen tai edustajan tavaramerkin ja haltijan tavaramerkin välisestä ”vastaavuudesta”. Kyse on kyseiseen kohtaan sisältyvästä positiivisesta vaatimuksesta, jonka mukaan asiamiehen tai edustajan on haettava rekisteröintiä ”omiin nimiinsä”, ja siihen sisältyvästä negatiivisesta vaatimuksesta, jonka mukaan hakemukselle ei ole haltijan suostumusta. Molemmat nimittäin viittaavat siihen, että tavaramerkki, jonka rekisteröintiä asiamies tai edustaja hakee omiin nimiinsä, on tosiasiassa lainmukaisen haltijan omaisuutta, jolloin kyseinen hakemus olisi pitänyt tehdä tämän nimiin tai tämän suostumuksella. Tätä johtopäätöstä tukee niin ikään asetuksen N:o 207/2009 18 artikla; se sisältyy asetuksen 4 jaksoon, jonka otsikko on Yhteisön tavaramerkki omistusoikeuden kohteena. Kyseisen artiklan mukaan haltijalla on oikeus vaatia rekisteröinnin siirtoa itselleen, jos asiamies tai edustaja on suorittanut rekisteröinnin ilman lupaa.
26.
Jos tarkastellaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklaa kokonaisuudessaan, käy sen sijaan ilmi, että artiklan 3 kohta on saman artiklan 1 kohtaan nähden itsenäinen. Molemmissa säännöksissä säädetään suhteellisista hylkäysperusteista, jotka koskevat tilanteita, joissa hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on ristiriidassa aikaisemman tavaramerkin kanssa, mutta kummassakin säädetään eri perusteisiin liittyvistä soveltamisedellytyksistä. Toisin sanoen 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään tilanteista, joissa kyseessä on kaksinkertainen samuus tai samankaltaisuus, kun taas 3 kohdassa edellytetään hakijan ja aikaisemman tavaramerkin haltijan erityistä suhdetta (hakijan on oltava joko haltijan asiamies tai edustaja), haltijan suostumuksen puutetta ja sitä, ettei asiamiehellä tai edustajalla ole toiminnalleen perusteita. Sen sijaan sitä ei tarkenneta, millainen suhde haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä on vallittava, eikä siinä varsinkaan viitata edellä mainitussa 1 kohdassa käytettyihin samanlaisuuden ja samankaltaisuuden käsitteisiin. Sama koskee vertailua asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan ja 5 kohdan välillä; viimeksi mainitussa kohdassa puolestaan nimenomaisesti viitataan samanlaisuuden ja samankaltaisuuden käsitteisiin.
3) Historiallinen tulkinta
27.
Kuten valituksenalaisen tuomion 27 kohdassa mainitaan, huhtikuussa 1977 tehdyn yhteisön tavaramerkkiasetusta koskevan alustavan ehdotuksen (
24
) 12 artiklan 3 kohdan mukaan nyt tarkasteltavaa suhteellista hylkäysperustetta olisi sovellettu aikaisemman tavaramerkin kanssa ”samoihin tai samankaltaisiin tavaramerkkeihin”, jotka koskivat ”samoja tai samankaltaisia tuotteita” kuin aikaisempi tavaramerkki.
28.
Nimenomainen maininta kaksijakoisesta mahdollisuudesta, jonka mukaan tavaramerkit ja tavarat tai palvelut voivat olla joko samoja tai samankaltaisia, poistettiin kuitenkin vastaavasta säännöksestä asetusta koskevassa ehdotuksessa, (
25
) jonka komissio antoi neuvostolle marraskuussa 1980 ja jonka perusteella asetus N:o 40/94 sittemmin annettiin. Alustavaan ehdotukseen tai komission ehdotukseen ei kumpaankaan sisältynyt asetuksen N:o 207/2009 11 artiklaa ja 18 artiklaa vastaavia säännöksiä. (
26
) Kyseisiin ehdotuksiin ei myöskään sisältynyt yleistä yhteisön tavaramerkin mitättömyysperustetta, joka olisi perustunut rekisteröinnin vilpillisyyteen. (
27
) Kysymyksen vilpillisistä rekisteröinneistä nosti esiin Italian valtuuskunta vuonna 1982, ja suositus asiaa koskevan säännöksen lisäämisestä sisällytettiin yhteisön tavaramerkistä annettavan asetusehdotuksen arvioinnista vastanneen neuvoston työryhmän raporttiin. Nämä keskustelut ja niitä seuranneet keskustelut, jotka osaltaan vaikuttivat vilpillisiä rekisteröintejä koskevien sääntöjen sisällön määrittelemiseen, käytiin asetusehdotuksen 7 artiklan 3 kohtaa koskevien keskustelujen yhteydessä; viimeksi mainitussa kohdassa säädettiin tilanteesta, jossa tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja jättää hakemuksen ilman haltijan lupaa. (
28
)
29.
Kuten valituksenalaisen tuomion 28 kohdassa on viimeksi mainitun säännöksen osalta muistutettu, neuvosto mainitsi yhteisön tavaramerkistä annettua asetusehdotusta käsitelleen neuvoston työryhmän keskustelujen yhteydessä laaditussa asiakirjassa hylänneensä Saksan valtuuskunnan ehdotuksen siitä, että kyseisen säännöksen soveltaminen ulotettaisiin myös ”samankaltaisia tuotteita koskeviin samankaltaisiin tavaramerkkeihin”. (
29
) Samassa asiakirjassa mainitaan, että Tanskan valtuuskunnan ehdotus ulottaa saman säännöksen soveltamisala jokaiseen vilpillisesti toimivaan henkilöön hylättiin siksi, että se olisi tuonut mukanaan subjektiivisen perusteen, joka ei sovi yhteen asetusehdotuksen 7 artiklan 3 kohdassa etusijalle asetetun objektiivisen perusteen kanssa, ja siksi, että se olisi antanut aikaisemman oikeuden haltijalle oikeuden vastustaa yhteisön tavaramerkin luomista vastavuoroisuuden puuttuessa.
30.
Kuten unionin yleinen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 30 kohdassa aivan oikein todennut, asetuksen N:o 40/94 esitöistä käy ilmi yhteisön lainsäätäjän tahto pitää kyseisen asetuksen 8 artiklan 3 kohdan (josta sittemmin tuli asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohta) soveltamisala tarkasti määritellyissä rajoissa. Erityisesti kyseisen säännöksen soveltaminen samankaltaisia tuotteita koskeviin samankaltaisiin tavaramerkkeihin on nimenomaisesti suljettu pois. Toisin kuin EUIPO väittää, tässä yhteydessä tulkitsija ei voi pitää sitä tosiseikkaa, ettei kyseisessä artiklassa nimenomaisesti mainita sen sovellettavuutta samankaltaisiin tavaramerkkeihin, samanarvoisena kuin sitä, ettei samanlaisuuden käsitteeseen nimenomaisesti viitata. Yhtäältä nimittäin tyypillinen nyt tarkasteltavassa säännöksessä tarkoitettu tilanne, joka käy yksiselitteisesti ilmi kyseisen säännöksen sanamuodosta, on se, että asiamies tai edustaja omii itselleen haltijan tavaramerkin kanssa samanlaisen tavaramerkin; toisaalta taas, kuten edellä todettiin, samankaltaisuuden käsitettä koskevien viittausten täydellinen puuttuminen on seurausta yhteisön lainsäätäjän nimenomaisesta tahdosta, jonka se on ilmaissut kahteen eri otteeseen sen lainsäädäntömenettelyn kuluessa, joka johti asetuksen N:o 40/94 antamiseen, ensin implisiittisesti ja sitten nimenomaisesti.
31.
Lisään vielä, että näkemyksen, jonka mukaan yhteisön lainsäätäjän tarkoituksena oli rajata nyt tarkasteltavan suhteellisen hylkäysperusteen soveltamisala tilanteeseen, jossa asianomaisten tavaramerkkien välillä vallitsee objektiivinen vastaavuus, puolesta puhuu se, ettei kyseisen perusteen soveltamisen ehdoksi ole asetettu muiden seikkojen toteen näyttämistä, olipa kyse objektiivisista seikoista (esimerkiksi siitä, että asiamies tai edustaja, joka on toiminut ilman lupaa, on saanut perusteetonta etua, tai siitä, että lainmukaiselle haltijalle on aiheutunut vahinkoa) tai subjektiivisista seikoista (esimerkiksi ilman lupaa toimineen asiamiehen tai edustajan vilpillisyys). Jos tällainen vastaavuus on kyseessä ja ellei asiamies tai edustaja, jolla ei ole lupaa, pysty perustelemaan toimintaansa, haltijaa suojataan automaattisesti, vaikka suojan saaminen edellyttääkin hänen omaa aloitettaan.
4) Teleologinen tulkinta
32.
Kuten unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännössä on jo pitkään katsottu, asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla suhteellisella hylkäysperusteella pyritään estämään se, että tavaramerkin lainmukaisen haltijan asiamies tai edustaja kavaltaisi kyseisen tavaramerkin ja käyttämällä hyväkseen niitä tietoja ja kokemusta, jotka se on saanut ollessaan liikesuhteessa haltijaan, saisi perusteetonta hyötyä tavaramerkin haltijan itsensä tekemästä työstä ja investoinneista. (
30
) Kyseistä säännöstä on tarkoitus soveltaa lähinnä tilanteisiin, joissa yksinomaan unionin ulkopuolella suojatun tavaramerkin haltija jälleenmyy tavaroitaan tai palveluitaan unionin markkinoilla asiamiehen tai edustajan välityksellä. Tällaisissa tilanteissa tavaramerkin haltija altistuu riskille, että asiamies tai edustaja toimii sopimattomasti. Rekisteröityään tavaramerkin unionin alueella omiin nimiinsä asiamies tai edustaja voisi ryhtyä kilpailemaan tavaramerkin haltijan kanssa ja saamansa etuoikeuden perusteella estää haltijaa käyttämästä tavaramerkkiä tai, ellei tavaramerkin haltija vielä toimi unionin markkinoilla, estää tältä pääsyn unionin markkinoille. Mikään ei estä haltijaa vastustamasta tavaramerkin rekisteröintiä nyt tarkasteltavan suhteellisen hylkäysperusteen perusteella siinäkään tapauksessa, että tavaramerkki nauttii jossakin muodossa suojaa unionissa tai jossakin sen jäsenvaltiossa. Siinä tapauksessa haltijalla on kuitenkin käytettävissään myös muita 8 artiklassa tarkoitettuja suojakeinoja, jos niiden soveltamisedellytykset täyttyvät.
33.
On selvää, että sellainen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan lavea tulkinta, jota EUIPO on puoltanut ja joka käsittäisi myös tilanteen, jossa rekisteröintihakemuksen kohteena oleva tavaramerkki ja rekisteröintiä vastustavan henkilön tavaramerkki ainoastaan muistuttavat toisiaan, edistäisi kyseisellä säännöksellä tavoitellun suojaamispäämäärän toteutumista. Toisin kuin EUIPO väittää, suppea tulkinta, joka siis rajoittaisi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan soveltamisalan ainoastaan tapauksiin, joissa asianomaiset merkit ovat keskenään samat, ei kuitenkaan poistaisi säännöksen tehokasta vaikutusta kokonaan vaan rajaisi suojan kohteen tarkasti määriteltyihin tilanteisiin.
34.
Sikäli kuin tällainen rajoitus vaikuttaa johdonmukaiselta sekä nyt tarkasteltavan säännöksen sanamuodon että unionin lainsäätäjän selvän tarkoituksen kanssa, herää kysymys, onko säännöksen tulkitsijalla valta jättää nämä seikat huomiotta ja suosia sellaista kyseisen säännöksen lukutapaa, joka nähdäkseni ylittää puhtaasti teleologisen tulkinnan rajat ja johtaa pikemminkin siihen sisältyvän normin analogiseen soveltamiseen. (
31
) Tältä osin muistutan yhtäältä, että unionin tuomioistuin on jo aiemmin selventänyt, ettei teleologiseen tulkintaan vetoaminen voi johtaa siihen, että asianomaista säännöstä tulkitaan vastoin sen sanamuotoa, (
32
) ja toisaalta, että kaikista muista huomioista riippumatta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohta muodostaa poikkeuksen tavaramerkkioikeudelle ominaisesta etuoikeusperiaatteesta (
33
) ja sitä on sellaisena tulkittava suppeasti, eikä sitä näin ollen voida tulkita analogisesti. (
34
)
5) Pariisin yleissopimuksen 6_septies artikla
35.
Muistutan, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin tuomioistuin voi tulkita kansainvälisiin sopimuksiin sisältyviä määräyksiä silloin, jos niihin viitataan unionin oikeudessa tai jos unionin säännös on annettu tällaisten määräysten täytäntöönpanemiseksi unionissa. (
35
)
36.
Pariisin yleissopimuksen 6_septies artikla, joka lisättiin yleissopimukseen vuonna 1958 pidetyssä Lissabonin tarkistuskokouksessa, (
36
) on tarkoitettu suojaamaan jossakin yleissopimuksen sopijamaassa suojatun tavaramerkin haltijaa väärinkäytöksiltä, joita kyseisen haltijan asiamies tai edustaja mahdollisesti tekevät toisessa sopijamaassa. (
37
) Siinä säädetään kolmesta erilaisesta suojan muodosta, joista ensimmäinen koskee sen estämistä, että asiamies tai edustaja rekisteröivät haltijan tavaramerkin, tai sen vaatimista, että tavaramerkki julistetaan mitättömäksi, toinen sen kieltämistä, että asiamies tai edustaja käyttää tavaramerkkiä ilman lupaa, ja kolmas sen sallimista, että asiamiehen tai edustajan oikeudettomasti rekisteröimä tavaramerkki siirretään merkin haltijan nimiin. Kuten edellä on todettu, kaikki nämä kolme suojan muotoa on sisällytetty asetukseen N:o 207/2009 (ja nyttemmin myös direktiiviin 2015/2436).
37.
Pariisin yleissopimuksen 6_septies artiklassa, sen todistusvoimaisen ranskankielisen sanamuodon mukaan, (
38
) todetaan vielä asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan vastaavaa versiota selvemmin, että asiamiehen tai edustajan rekisteröintihakemuksen kohteena on haltijan tavaramerkki. (
39
) Kuten EUIPO on huomauttanut, sekä Lissabonin sopimuksen esitöissä (
40
) että Pariisin yleissopimuksen soveltamisohjeissa (
41
) kyseisen määräyksen soveltamisalan todetaan toki ulottuvan sekä ”samoihin” että ”samankaltaisiin” tavaramerkkeihin. (
42
) Koska 6_septies artiklan sanamuoto ei kuitenkaan tue tällaista tulkintaa, pidän oikeana unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 35 kohdassa tekemää johtopäätöstä, jonka mukaan kyseinen määräys edellyttää, että asianomaiset merkit vastaavat toisiaan.
38.
Tämä johtopäätös ei kuitenkaan ole ratkaiseva asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan soveltamisen kannalta. Vaikka nimittäin onkin niin, että kyseistä säännöstä on tulkittava sopusoinnussa Pariisin yleissopimuksen 6_septies artiklan kanssa, viimeksi mainitussa sopijavaltioille jätetään laaja harkintavalta ja ne ovat muun muassa vapaita säätämään kansallisessa oikeudessaan yleissopimuksen mukaista suojaa laajemmasta teollisoikeuksien suojasta. (
43
)
6) Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan tulkintaa koskevat johtopäätökset
39.
Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa säädetään, että tavaramerkin haltija voi vastustaa rekisteröintiä, jota haltijan asiamies tai edustaja oikeudettomasti hakee haltijan tavaramerkille, vaikka tavaramerkki olisi suojattu yksinomaan unionin ulkopuolella. Kyse on ainoasta tapauksesta, jossa on mahdollista vastustaa sellaista hakemusta, joka on katsottava jätetyksi yleisen vilpittömän mielen periaatteen vastaisesti. (
44
) Muissa tapauksissa vahinkoa kärsineillä henkilöillä ei ole mahdollisuutta estää tavaramerkin rekisteröintiä, vaan heillä on käytettävissään ainoastaan saman asetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen mitättömyyskanne.
40.
Tämän sääntelyn moninaisuuden syitä on useita, alkaen tarpeesta sisällyttää unionin tavaramerkkijärjestelmään säännös, jolla Pariisin yleissopimuksen 6_septies artikla pannaan täytäntöön, aina siihen, ettei ole haluttu hankaloittaa rekisteröintimenettelyä mahdollisuudella vastustaa väitetysti oikeudettomia hakemuksia tapauksissa, joissa – toisin kuin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa – hakijan vilpillistä mieltä ei voida olettaa (jollei hakija pysty perustelemaan toimiaan) vaan vilpillisyys on voitava näyttää toteen. Minusta vaikuttaa kuitenkin siltä, että kyseisen säännöksen taustalla, samoin kuin Pariisin yleissopimuksen 6_septies artiklan taustalla, on ajatus siitä, että oikeus rekisteröidä oma tavaramerkki tai antaa lupa sen rekisteröintiin muulla alueella kuin sillä, jolla kyseinen merkki on suojattu, koskee yksinomaan haltijaa ja että, vilpillisyydestä riippumatta, kyseisen säännöksen mukaan moitittavaa on ennen kaikkea ilman rekisteröinnin hakemista koskevaa lupaa toimineen asiamiehen tai edustajan oikeudeton toiminta. Myös kyseisen säännöksen sanamuodosta ilmenevä tavaramerkkien vastaavuuden vaatimus on mielestäni ymmärrettävä tästä samasta näkökulmasta.
41.
Tämän todettuani katson, että kaikesta edellä esitetystä ilmenee, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan tulkinta, jonka mukaan siinä säädettyä suhteellista hylkäysperustetta voidaan soveltaa myös samankaltaisiin tavaramerkkeihin, ainakin siltä osin kuin kyse on saman artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta sekaannusvaaraa aiheuttavasta samankaltaisuudesta, ei ole yhteensopiva asianomaisen säännöksen sanamuodon eikä sen ilmeisen tarkoituksen kanssa, joka yhteisön lainsäätäjällä oli, kun se sisällytti kyseisen säännöksen unionin tavaramerkkijärjestelmään. Toisin sanoen peruste, jonka mukaan tavaramerkkejä verrataan keskenään kyseisen säännöksen soveltamista varten, ei voi olla sama kuin peruste, jota sovelletaan, kun kyse on rekisteröinnin vastustamisesta unionin alueella suojattujen oikeuksien perusteella.
42.
Edellä todetusta ei kuitenkaan automaattisesti seuraa, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohtaa olisi tulkittava niin, että vastustaminen on mahdollista ainoastaan siinä tapauksessa, että vallitsee saman artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu kaksinkertainen samuus (merkit ovat samat ja tavarat tai palvelut, joille ne ovat suojatut, ovat samat). Kuten EUIPO aivan oikein toteaa, nyt tarkasteltavan säännöksen tulkinta, jonka mukaan sen soveltamisala riippuisi joustamattomasti vain asianomaisten tavaramerkkien samanlaisuutta tai jopa kaksinkertaista samuutta koskevasta tarkastelusta, antaisi asiamiehelle tai edustajalle mahdollisuuden välttyä tavaramerkin rekisteröinnin epäämistä koskevalta seuraamukselta pelkästään muuttamalla hiukan tavaramerkkiä tai niiden tavaroiden tai palveluiden kuvausta, joita varten merkki on suojattu. Laajat mahdollisuudet säännöksen kiertämiseen tekisivät siitä suurelta osin tehottoman.
43.
Kuten edellä sitä paitsi on jo huomautettu, asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu suhteellinen hylkäysperuste on kyseisen artiklan kokonaisuudessa muihin perusteisiin nähden itsenäinen. Kun kyseisen artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa mainittuihin käsitteisiin ei nimenomaisesti viitata, voidaan asianomaisilta merkeiltä nyt tarkasteltavan säännöksen tarjoaman suojan saamiseksi edellytetty yhteys määritellä riippumatta ulottuvuudesta, joka kyseisille käsitteille on kyseisen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen suhteellisten hylkäysperusteiden yhteydessä annettu.
44.
Vaikka onkin totta, kuten edellä olemme jo todenneet, että tämä yhteys edellyttää asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan sanamuodon perusteella asianomaisilta tavaramerkeiltä keskinäistä vastaavuutta, en näin ollen kuitenkaan katso, että kyseinen vastaavuus olisi automaattisesti suljettava pois siinä tapauksessa, etteivät tavaramerkit ole keskenään ehdottoman samat. Vastaavasti olen sitä mieltä, ettei kyseiseen säännökseen perustuvaa suojaa tule evätä tavaramerkin haltijalta pelkästään sillä perusteella, etteivät asianomaisten merkkien kohteena olevat tavarat tai palvelut ole täsmälleen samat.
45.
On siis määritettävä, mikä on se peruste, jonka nojalla on katsottava, että vaikka asianomaiset kaksi tavaramerkkiä ja niihin liittyvät tavarat tai palvelut eivät ole samoja, kyseisen suhteellisen hylkäysperusteen soveltamiseksi edellytetty vastaavuus on kuitenkin olemassa.
46.
Tämän oikeudenkäynnin kuluessa EUIPO:lla on nähdäkseni ollut liian joustava kanta tällaisen perusteen määrittelyä koskevaan tarpeeseen; minusta vaikuttaa siltä, että se on päätynyt väittämään, että niiden tapausten, joihin nyt tarkasteltavaa suhteellista hylkäysperustetta sovelletaan, ja niiden, joihin sitä ei sovelleta, välinen ero perustuu paitsi asianomaisten merkkien väliseen suhteeseen, myös tapauskohtaisesti arvioitavaan perusteettomaan etuun, jota ilman lupaa toiminut asiamies tai edustaja saa tavaramerkin rekisteröinnistä ja käytöstä. Tämä kanta on mielestäni hylättävä. On nimittäin niin, että – kuten jo edellä totesin – huolimatta siitä, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan tarkoituksena on selvästi estää asiamiestä tai edustajaa käyttämästä väärin suhdettaan tavaramerkin haltijaan, kyseisessä artiklassa asianomaisilta tavaramerkeiltä edellytetään kuitenkin vastaavuutta. Tätä vastaavuutta on arvioitava ennalta määritetyn perusteen nojalla, myös ja ennen kaikkea oikeusvarmuuden vaatimuksen vuoksi.
47.
Tämän todettuani huomautan, että eräänlainen asianomaisten tavaramerkkien välisen ”olennaisen vastaavuuden” peruste, joka asettuu samanlaisuuden ja samankaltaisuuden välimaastoon ja aiheuttaa hämmennystä, on sisällytetty EUIPO:n ohjeisiin, joissa todetaan, että nyt tarkasteltavaa säännöstä on sovellettava paitsi silloin, kun tavaramerkit ovat samat ja vastaavat tavarat tai palvelut ovat samat, ”myös silloin, kun edustajan tai asiamiehen hakemuksen kohteena oleva merkki toistaa olennaisilta osin aikaisemman merkin vähäisin muutoksin, lisäyksin tai poistoin, jotka eivät vaikuta ratkaisevasti sen erottamiskykyyn” ja kun ”riidanalaiset tavarat ja palvelut liittyvät läheisesti toisiinsa tai ovat vastaavia kaupallisesti”. (
45
) Vaikka näissä EUIPO:n ohjeissa viitataan myös tavaramerkkien mahdollisen sekaantumisen arviointiin, (
46
) minusta vaikuttaa kuitenkin siltä, että ohjeissa noudatettavaksi suositeltu peruste – ainakin sellaisena kuin se on kyseisissä ohjeissa esitetty – edellyttää tavaramerkeiltä ja niitä vastaavilta tavaroilta ja palveluilta läheisempää yhteyttä kuin se, joka on omiaan synnyttämään sekaannusvaaran.
48.
Katson, että tämä peruste on hyväksyttävä sillä ehdolla, ettei se johda asianomaisten tavaramerkkien välisen sekaannusvaaran olemassaolon arviointiin. Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohtaa on mielestäni sovellettava paitsi silloin, kun tavaramerkit ovat keskenään samat, myös siinä tapauksessa, että asiamiehen tai edustajan hakemuksen kohteena olevaan merkkiin sisältyy vähäisiä muutoksia, lisäyksiä tai poistoja, jotka eivät vaikuta ratkaisevasti aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyyn. Kuten EUIPO:n ohjeissa mainitaan, näin tapahtuu silloin, kun hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki toistaa ilman merkittäviä muutoksia aikaisemman merkin ”ydinosan”, toisin sanoen sen seikan tai ne seikat, joihin kyseisen merkin erottamiskyky perustuu. Tämä arviointi on toteutettava vertaamalla asianomaisia merkkejä objektiivisesti. Ellei tämän vertailun perusteella voida todeta, että tavaramerkkien välillä vallitsee olennainen vastaavuus, vaikka niiden välillä onkin tietynasteista samankaltaisuutta, ei kyseistä säännöstä sovelleta ja tavaramerkin lainmukainen haltija voi halutessaan nostaa asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan (nykyisen asetuksen 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan b alakohdan) mukaisen mitättömyyskanteen. Vastaavasti saman asetuksen 8 artiklan 3 kohtaa ei sovelleta siinä tapauksessa, etteivät asianomaisten tavaramerkkien tarkoittamat tavarat ja palvelut liity läheisesti toisiinsa tai ole vastaavia. Sellaisen lainmukaisen haltijan etuja, joka on esimerkiksi aikonut ulottaa tavaramerkkinsä koskemaan muitakin tavararyhmiä, voidaan toisin sanoen suojata ainoastaan jälkikäteen mitättömyyskanteen kautta.
b)
Ensimmäistä valitusperustetta koskeva päätelmä
49.
Kaiken edellä esitetyn perusteella katson, että unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen tulkitessaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohtaa siten, että sitä sovelletaan ainoastaan silloin, kun asianomaiset tavaramerkit ovat samoja, ja että ensimmäinen valitusperuste on tästä syystä hyväksyttävä.
B Toinen valitusperuste, jonka mukaan Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 36 artiklaa on rikottu
1.
Valituksenalainen tuomio
50.
Toinen valitusperuste koskee valituksenalaisen tuomion 39–42 kohtaa.
51.
Unionin yleinen tuomioistuin totesi ensin valituksenalaisen tuomion 37 kohdassa, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohtaa sovelletaan ainoastaan, jos asianomaiset tavaramerkit ovat samoja. Se katsoi, että asetuksen N:o 207/2009 15 artiklaa (josta on sittemmin tullut asetuksen 2017/1001 18 artikla) koskeva oikeuskäytäntö, joka liittyy tavaramerkin käytön arviointiin, (
47
) tulee asiassa sovellettavaksi, koska se koskee ”välillisesti” kysymystä samanlaisuudesta. Valituksenalaisen tuomion 40 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin ilmoitti haluavansa selvittää, olivatko riidanalaiset merkit ”samat”, käyttämällä lähtökohtanaan erityisesti kyseistä oikeuskäytäntöä. Saman tuomion 41 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin vahvisti valituslautakunnan päätelmän, jonka mukaan riidanalaisten merkkien oli katsottava olevan samankaltaisia, ja piti kyseisten merkkien samanlaisuuden puuttumista ”ilmeisenä”. Valituksenalaisen tuomion 42 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin näin ollen päätteli, että koska asianomaiset merkit eivät olleet samoja, valituslautakunta oli toiminut virheellisesti katsoessaan, että asiaan voitiin soveltaa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohtaa.
2.
Asianosaisten lausumat
52.
EUIPO:n toisessa valitusperusteessa on kaksi osaa. Ensinnäkin EUIPO katsoo, että unionin yleinen tuomioistuin on perustellut ratkaisuaan ristiriitaisesti soveltamalla samanlaisuuden käsitettä kahteen eri tilanteeseen, joiden oikeudelliset seikat ja tosiseikat eroavat toisistaan. EUIPO:n mukaan asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettu arviointi ei liity samanlaisuuden käsitteeseen eikä asianomaiseen arviointiin vetoaminen sovi yhteen unionin yleisen tuomioistuimen saman asetuksen 8 artiklan 3 kohdan osalta omaksuman suppean tulkinnan kanssa. Toiseksi EUIPO katsoo, että toisin kuin valituksenalaisen tuomion 40 kohdassa on esitetty, unionin yleinen tuomioistuin ei ole toteuttanut kyseistä arviointia vaan on ainoastaan todennut, etteivät riidanalaiset merkit olleet ilmeisen samoja.
53.
John Mills puolestaan väittää, että unionin yleinen tuomioistuin viittasi asetuksen N:o 207/2009 15 artiklaan vain täsmentääkseen, että samanlaisuuden käsite on kyseisen säännöksen yhteydessä lieventynyt ja että saman asetuksen 8 artiklan 3 kohta ei vastaavasti edellytä ehdottoman samanlaisuuden arviointia. Valituksenalaisen tuomion 41 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin katsoi sen mukaan, ettei riidanalaisia merkkejä voitu pitää samoina edes asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan mukaisen lievennetyn samanlaisuuden käsitteen perusteella.
3.
Asian tarkastelu
54.
Katson, että EUIPO:n toisen valitusperusteen molemmat osat on niin ikään hyväksyttävä.
55.
Olen ensinnäkin samaa mieltä valittajan kanssa, kun se katsoo, että asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdassa ei ole kyse ”samanlaisuuden” arvioinnista vaan ”olennaisen vastaavuuden” arvioinnista, joka on tietyiltä osin samankaltainen kuin tämän ratkaisuehdotuksen 48 kohdassa ehdotettu arviointi ja jossa on erotettava se seikka tai ne seikat, joihin merkin erottamiskyky perustuu, ja selvitettävä sitten, ovatko nämä seikat olennaisesti muuttuneet rekisteröidyn merkin kaupallisessa käytössä. (
48
) Kuten EUIPO aivan oikein huomauttaa, kyseinen arviointi edellyttää pikemminkin sitä, että tarkastelun kohteena olevat kaksi merkkiä eivät ole samoja. (
49
) Lisäksi on tärkeää korostaa, että tavaramerkin rekisteröidyn version ja kaupankäynnissä käytetyn version välisellä vertailulla, josta asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdassa on kyse, tavoiteltu päämäärä on eri ja sen taustalla oleva logiikka on eri kuin kyseisen asetuksen 8 artiklan soveltamisen edellyttämä vertailu rekisteröitävän merkin ja aikaisemman merkin välillä. Ensin mainitussa tapauksessa vertailu nimittäin mahdollistaa sen, että tavaramerkin haltija voi todistaa käyttäneensä tavaramerkkiä siinäkin tapauksessa, että haltija on tehnyt tavaramerkkiin kaupallista käyttöä varten muutoksia, jotka eivät vaikuta merkin erottamiskykyyn mutta joiden ansiosta merkki on voitu paremmin mukauttaa niiden tavaroiden tai palveluiden myyntiin ja myynninedistämiseen liittyviin vaatimuksiin, joiden erottamiseen merkkiä käytetään. (
50
) Tämän päämäärän mukaisesti asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettu olennaisen vastaavuuden selvittäminen toteutetaan tarkastelemalla useita seikkoja, mikä edellyttää sitä, että otetaan huomioon kyseisen toimialan vaatimukset ja kaupalliset käyttötavat, (
51
) ja merkin erottamiskyvyn säilymistä tavaramerkin siinä muodossa, jossa tavaramerkin haltija sitä tosiasiallisesti käyttää. (
52
)
56.
Kuten EUIPO aivan oikein toteaa, unionin yleinen tuomioistuin ei myöskään valituksenalaisen tuomion 40 kohdassa ilmaisemasta aikomuksestaan poiketen tosiasiassa tarkastellut lähemmin valituslautakunnan tekemää riidanalaisten merkkien vertailua selvittääkseen, olivatko kyseisen vertailun tulokset yhteensopivia asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetun arvioinnin kanssa. Sen sijaan unionin yleinen tuomioistuin päätyi esittämään kaavamaisen ja kehämäisen päätelmän, jossa se totesi, että koska valituslautakunta oli katsonut riidanalaisten tavaramerkkien olevan pelkästään samankaltaisia, niitä ei määritelmällisesti voitu pitää samoina; tällä kyseinen tuomioistuin antoi ymmärtää – tätä kuitenkaan nimenomaisesti ilmaisematta –, ettei kyseinen arviointiperuste, jonka unionin yleinen tuomioistuin itse oli todennut koskevan ”samanlaisuutta”, olisi kuitenkaan voinut täyttyä.
57.
Edellä esitetyn perusteella katson, että myös toinen valitusperuste on hyväksyttävä.
C Valitusta koskeva päätelmä
58.
Molemmat valitusperusteet ovat mielestäni perusteltuja. Näin ollen valituksenalainen tuomio tulisi mielestäni kumota. Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan silloin, jos muutoksenhaku todetaan aiheelliseksi, unionin tuomioistuin kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisun. Tällöin se voi joko itse ratkaista asian lopullisesti, jos asia on ratkaisukelpoinen, tai palauttaa asian unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Nyt käsiteltävässä asiassa unionin tuomioistuin voi oikeudenkäyntiaineiston perusteella ottaa kantaa John Millsin unionin yleisessä tuomioistuimessa esittämän ainoan kanneperusteen toiseen osaan.
V Unionin yleisessä tuomioistuimessa esitetyn ainoan kanneperusteen toinen osa
59.
Riidanalaisen päätöksen 33 ja 34 kohdasta käy selvästi ilmi, että valituslautakunta on verrannut riidanalaisia tavaramerkkejä keskenään sen arvioimiseksi, vallitseeko niiden välillä unionin kuluttajan näkökulmasta mahdollinen sekaannusvaara. Näin ollen se on soveltanut arviointia, joka poikkeaa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan soveltamisen edellyttämästä arvioinnista, joka on esitetty tämän ratkaisuehdotuksen 48 kohdassa. John Millsin ainoan kanneperusteen toinen osa on siten hyväksyttävä ja riidanalainen päätös kumottava.
VI Oikeudenkäyntikulut
60.
Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 184 artiklan 2 kohdan mukaan silloin, jos valitus on perusteeton tai jos valitus hyväksytään ja unionin tuomioistuin itse ratkaisee riidan lopullisesti, se tekee ratkaisun oikeudenkäyntikuluista. Koska ehdotan, että valitus hyväksytään ja koska EUIPO on vaatinut John Millsin velvoittamisesta korvaamaan oikeudenkäyntikulut, John Mills on velvoitettava korvaamaan valituksesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. Koska lisäksi ehdotan, että John Millsin kanne hyväksytään ja riidanalainen päätös kumotaan, ehdotan, että unionin tuomioistuin pysyttää kuluvastuun sellaisena, kuin siitä määrätään valituksenalaisen tuomion tuomiolauselman 2 ja 3 kohdassa.
VII Ratkaisuehdotus
61.
Kaiken edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin
–
kumoaa 15.10.2018 annetun tuomion John Mills v. EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T‑7/17, EU:T:2018:679)
–
kumoaa EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 5.10.2016 antaman päätöksen (asia R 2087/2015-1)
–
velvoittaa John Millsin korvaamaan unionin tuomioistuimessa käydyn menettelyn oikeudenkäyntikulut
–
pitää voimassa 15.10.2018 annetun tuomion John Mills v. EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T‑7/17, EU:T:2018:679) tuomiolauselman 2 ja 3 kohdassa esitetyn mukaisen ratkaisun unionin yleisessä tuomioistuimessa käydyn menettelyn oikeudenkäyntikulujen jakamisesta.
(
1
)	Alkuperäinen kieli: italia.
(
2
)	Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1).
(
3
)	Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1).
(
4
)	Unionin yleinen tuomioistuin on jo ottanut kantaa nyt tarkasteltavassa asiassa esitettyyn kysymykseen, joskin vain välillisesti, 6.9.2006 antamassaan tuomiossa DEF-TEC Defense Technology v. SMHV – Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑6/05, EU:T:2006:241), 13.4.2011 antamassaan tuomiossa Safariland v. SMHV – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑262/09, EU:T:2011:171) ja 29.11.2012 antamassaan tuomiossa Adamowski v. SMHV – Fagumit (FAGUMIT) (T‑537/10 ja T‑538/10, EU:T:2012:634).
(
5
)	EYVL 1994, L 336, s. 214.
(
6
)	EYVL 1994, L 336, s. 3.
(
7
)	Yhdistyneiden kansakuntien sopimuskokoelma, nide 828, nro 11851, s. 305 (jäljempänä Pariisin yleissopimus).
(
8
)	Vastaava säännös sisällytettiin vasta viimeiseen tavaramerkkioikeuden yhdenmukaistamisdirektiiviin, ks. jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 (EUVL 2015, L 336, s. 1) 5 artiklan 3 kohdan b alakohta. Ennen kyseistä muutosta jäsenvaltioilla oli kuitenkin velvollisuus panna täytäntöön Pariisin yleissopimuksen 6_septies artikla.
(
9
)	Direktiivin 2015/2436 13 artiklan 1 kohdan a alakohta.
(
10
)	Direktiivin 2015/2436 13 artiklan 1 kohdan b alakohta.
(
11
)	Asetus N:o 207/2009 on sittemmin kumottu ja korvattu 1.10.2017 alkaen Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1). Uudessa asetuksessa toistetaan, ilman nyt tarkasteltavan asian kannalta merkityksellisiä muutoksia, edellä mainittujen asetuksen N:o 207/2009 säännösten sanamuoto (asetuksen N:o 207/2009 11 artiklasta, 18 artiklasta ja 53 artiklan 1 kohdan b alakohdasta on tullut asetuksen 2017/1001 13 artikla, 21 artiklan 1 kohta ja 60 artiklan 1 kohdan b alakohta).
(
12
)	Ks. tästä 6.9.2006 annettu tuomio DEF-TEC Defense Technology v. SMHV – Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑6/05, EU:T:2006:241, 38 kohta), johon viitataan riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa.
(
13
)	Kyse on 13.4.2011 annetun tuomion Safariland v. SMHV – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑262/09, EU:T:2011:171), johon viitataan riidanalaisen päätöksen 18 kohdassa, 61 kohdassa luetelluista edellytyksistä.
(
14
)	Ks. valituksenalaisen tuomion 13 kohta ja riidanalaisen päätöksen 20–25 kohta.
(
15
)	Valituslautakunta katsoi yhtäältä, että haetun tavaramerkin kattama ”kosmetiikka” käsitti aikaisemman tavaramerkin kattaman ”mineraalipitoisen kasvopuuterin”, ja toisaalta, että haetun tavaramerkin kattamilla muilla tuotteilla oli yhteyksiä aikaisemman tavaramerkin kattamiin tuotteisiin, ks. valituksenalaisen tuomion 14 kohta ja riidanalaisen päätöksen 30 ja 31 kohta.
(
16
)	Valituslautakunta totesi ensinnäkin, että aikaisemman tavaramerkin kaksi ensimmäistä sanaosaa (”magic” ja ”minerals”) ja haetun tavaramerkin sanaosat muistuttivat toisiaan huomattavasti. Sen jälkeen se korosti, että asianomainen kohdeyleisö unionissa todennäköisesti mieltäisi aikaisemman tavaramerkin kahdesta osasta koostuvaksi merkiksi: ”by jerome alexander” ‑osa nähtäisiin tuotteesta vastaavan tahon tunnuksena, ja ”magic minerals” ‑osaa ”todennäköisesti pidettäisiin itse tuotteen tai tuotelinjan tunnuksena”, ks. valituksenalaisen tuomion 15 kohta ja riidanalaisen päätöksen 33–35 kohta.
(
17
)	Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1).
(
18
)	Tuomio 24.6.2015, Hotel Sava Rogaška (C‑207/14, EU:C:2015:414, 25 kohta); tuomio 27.9.2012, Partena (C‑137/11, EU:C:2012:593, 56 kohta) ja tuomio 10.3.2005, easyCar (C‑336/03, EU:C:2005:150, 21 kohta).
(
19
)	Ks. mm. tuomio 24.6.2015, Hotel Sava Rogaška (C‑207/14, EU:C:2015:414, 26 kohta) ja tuomio 30.1.2001, Espanja v. neuvosto (C‑36/98, EU:C:2001:64, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
(
20
)	Ks. mm. tuomio 24.6.2015, Hotel Sava Rogaška (C‑207/14, EU:C:2015:414, 26 kohta) ja tuomio 19.9.2013, Brey (C‑140/12, EU:C:2013:565, 74 kohta).
(
21
)	Ks. esim. italian-, englannin-, ranskan-, saksan-, romanian- ja portugalinkieliset versiot.
(
22
)	Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan espanjankielinen sanamuoto, joka on seuraava: ”[m]ediando oposición del titular de la marca, se denegará el registro de la misma cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre – –”.
(
23
)	Valituksenalaisen tuomion 25 kohdan toinen virke on liitetty sen ensimmäiseen virkkeeseen, jossa unionin yleinen tuomioistuin nostaa esiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan tavoitteen, kausaalisuhdetta ilmaisevalla ”siis”-partikkelilla (englanniksi, joka on todistusvoimainen oikeudenkäyntikieli, vastaava sana on ”thus” ja ranskaksi, jolla asiakirja on laadittu, ”donc”).
(
24
)	III/ex/C/268/77-E, saatavana englanniksi osoitteessa http://aei.pitt.edu/5526/1/002057_1.pdf.
(
25
)	Ehdotus neuvoston asetukseksi (ETY) yhteisön tavaramerkistä, annettu 25.11.1980, COM/1980/635/FINAL/2 (EYVL 1980, C 351, s. 5), 7 artiklan 3 kohta (jäljempänä yhteisön tavaramerkistä annettu asetusehdotus).
(
26
)	Siihen sisältyi kuitenkin asiamiehen tai edustajan ilman haltijan lupaa rekisteröimää tavaramerkkiä koskenut suhteellinen mitättömyysperuste (yhteisön tavaramerkistä annetun asetusehdotuksen 42 artiklan 1 kohdan a alakohta).
(
27
)	Vilpillisyyden perusteella oli mahdollista ainoastaan estää mitättömyyskanteen vanhentuminen käytön sallimisen perusteella (yhteisön tavaramerkistä annetun asetusehdotuksen 44 artikla) ja rajoittaa sitä mahdollisuutta, että yhteisön tavaramerkin haltijaa vastaan vedotaan aikaisempien, ulottuvuudeltaan paikallisten oikeuksien käyttämiseen käytön sallimista koskevassa tilanteessa.
(
28
)	Asetuksen N:o 40/94 vilpillisyyttä koskevien säännösten syntyprosessin vaiheista ks. Tsoutsanis, A., Trade Mark Registrations in Bad faith, 2010, Oxford University Press, s. 47–.
(
29
)	Ks. teollis- ja tekijänoikeuksien työryhmän (tavaramerkit) Brysselissä 13.–14.9.1982 pidetyn kokouksen päätelmät, asiakirja nro 11035/82, 1.12.1982, liite I. Huomautuksen sanamuoto oli seuraava: ”The working party did not adopt a suggestion for the German delegation that this provision should also apply to similar trade marks for similar products”.
(
30
)	Ks. tuomio 6.9.2006, DEF-TEC Defense Technology v. SMHV – Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑6/05, EU:T:2006:241, 38 kohta).
(
31
)	Ks. tästä valituslautakunnan päätös, 27 kohta.
(
32
)	Ks. tästä tuomio 23.3.2000, Met‑Trans ja Sagpol (C‑310/98 ja C‑406/98, EU:C:2000:154, 32 kohta) ja tuomio 15.9.2016, Mc Fadden (C‑484/14, EU:C:2016:689, 68–70 kohta).
(
33
)	Siltä osin kuin se tarjoaa suojaa tavaramerkeille, joita ei ole suojattu unionin alueella, ks. Kur, A., ”Not prior in time, but superior in right – how trademark registrations can be affected by third-party interests in a sign”, International Review of Intellectual property and Competition Law, IIC, 2013, 44(7), s. 790–.
(
34
)	Ks. tuomio 26.9.2013, Salzgitter Mannesmann Handel (C‑157/12, EU:C:2013:597, 39 kohta).
(
35
)	Ks. tuomio 11.3.2003, Ansul (C‑40/01, EU:C:2003:145, 32 kohta ja sitä seuraavat kohdat).
(
36
)	Sekä vuoden 1925 Haagin tarkistuskokouksessa että vuoden 1934 Lontoon tarkistuskokouksessa keskusteltiin sellaisen määräyksen lisäämisestä, jolla tavaramerkin haltijaa suojattaisiin mahdollisia asiamiehen väärinkäytöksiä vastaan, mutta sitä vastustivat useat valtuuskunnat, erityisesti Japanin valtuuskunta; ks. Ricketson, S., The Paris Convention for the Protection of Industrial Property, a Commentary, Oxford, 2015, s. 579–.
(
37
)	Ks. 6.–13.10.1958 pidetyn Lissabonin kokouksen asiakirjoissa tarkastellut useat eri väärinkäytökset, ohjelman XVII kohta, s. 680.
(
38
)	Ks. Pariisin yleissopimuksen 29 artiklan 1 kappaleen c kohta.
(
39
)	Ranskankielinen sanamuoto on seuraava: ”Si l’agent ou le représentant de celui qui est titulaire d’une marque dans un pays de l’Union demande, sans l’autorisation de ce titulaire, l’enregistrement de cette marque dans son propre nom – –” (kursivointi tässä).
(
40
)	Ks. s. 681.
(
41
)	Ks. Bodenhausen, G. H. C., Guide d’application de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle telle que revisée à Stockholm en 1967, s. 131 (https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf), jäljempänä Pariisin yleissopimuksen soveltamisohjeet.
(
42
)	Huomautan kuitenkin, että Pariisin yleissopimuksen soveltamisohjeissa (s. 131) mainitaan, että 6_septies artiklaa ”voidaan” käyttää myös tilanteessa, jossa asianomaiset merkit ovat samankaltaisia mutta eivät samoja, mikä antaa ymmärtää, ettei tällainen soveltaminen kuulu kyseisen säännöksen preskriptiiviseen sisältöön.
(
43
)	Ks. Pariisin yleissopimuksen asiakirjat, I, s. 131.
(
44
)	Asetuksen N:o 207/2009 uudistuksen yhteydessä komissio ehdotti, että asetukseen sisällytettäisiin mahdollisuus vastustaa tavaramerkin rekisteröintiä aina silloin, kun rekisteröintiä on haettu vilpillisessä mielessä, mutta jätti kuitenkin ennalleen ja siten itsenäiseksi tavaramerkin lainmukaisen haltijan asiamiehen tai edustajan oikeudettomaan toimintaan liittyvän suhteellisen hylkäysperusteen, ks. COM(2013) 161 final, 8 artiklan 3 kohdan b alakohta. Ehdotus kuitenkin hylättiin.
(
45
)	Euroopan unionin teollisoikeuksien virastossa suoritettavaa Euroopan unionin tavaramerkkien tutkintaa koskevat ohjeet, Osa C, Väitemenettely, jakso 3, Asiamiehen hakema tavaramerkin rekisteröinti ilman haltijan suostumusta (jäljempänä EUIPO:n ohjeet), saatavana EUIPO:n verkkosivustolla, s. 19.
(
46
)	Ks. EUIPO:n ohjeet, s. 19, missä todetaan seuraavaa: ”haltijan edut heikkenisivät huomattavasti erityisesti, jos aikaisempi merkki olisi jo käytössä ja hakijan tekemät muunnelmat eivät olisi riittävän merkittäviä epäselvyyden poistamiseksi”.
(
47
)	Ks. valituksenalaisen tuomion 39 kohta. Kyseisen artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaan tavaramerkin käyttöä on sen käyttö ”muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta ainoastaan sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn”.
(
48
)	Ks. esim. tuomio 13.9.2016, hyphen v. EUIPO – Skylotec (Monikulmio) (T‑146/15, EU:T:2016:469, 28 kohta), jonka mukaan ”rekisteröidyn tavaramerkin erottamiskykyyn vaikuttamisen toteaminen edellyttää tämän vuoksi lisättyjen osien erottamiskyvyn ja hallitsevuuden tutkimista, jossa on otettava huomioon kunkin osan ominaisuudet sekä suhteellinen asema tavaramerkissä”; ks. myös tuomio 1.12.2016, Klement v. EUIPO (C‑642/15 P, ei julkaistu, EU:C:2016:918, 29 kohta).
(
49
)	Esimerkiksi voidaan ottaa 11.10.2017 annettu tuomio EUIPO v. Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750), jossa unionin tuomioistuin katsoi asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla toisiaan vastaaviksi yhtäältä sanaosasta ja kuvio-osasta muodostuvan merkin, joka koostui sanasta ”cactus” ja tyylitellystä kaktusta esittävästä piirroksesta, ja toisaalta tavaramerkin, jossa sanaosa oli jätetty pois ja johon kuului ainoastaan tyylitelty piirros.
(
50
)	Ks. tuomio 23.2.2006, Il Ponte Finanziaria v. SMHV – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T‑194/03, EU:T:2006:65, 50 kohta) ja tuomio 3.7.2019, Viridis Pharmaceutical v. EUIPO (C‑668/17 P, EU:C:2019:557, 56 kohta).
(
51
)	Ks. esim. tuomio 18.7.2013, Specsavers International Healthcare ym. (C‑252/12, EU:C:2013:497, 21–26 kohta) ja tuomio 11.10.2017, EUIPO v. Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750).
(
52
)	Ks. tuomio 18.7.2013, Specsavers International Healthcare ym. (C‑252/12, EU:C:2013:497, 23 kohta).