62016TJ0447
РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (седми разширен състав)
24 октомври 2018 година (
*1
)
„Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща канал от протектор на автомобилна гума с формата на „L“ — Абсолютно основание за отказ — Знак, който се състои изключително от формата на стоките, необходима за постигането на технически резултат — Член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 2017/1001) —Регламент (ЕС) 2015/2424 — Прилагане на закона във времето — Форма на стоката — Естество на знака — Отчитане на обстоятелствата от значение за установяване на съществените характеристики на знака — Общ интерес, стоящ в основата на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94“
По дело T‑447/16
Pirelli Tyre SpA, установено в Милано (Италия), за което се явяват T. M. Müller и F. Togo, адвокати,
жалбоподател,
срещу
Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), за която се явява J. Ivanauskas, в качеството на представител,
ответник,
като другата страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд, е
The Yokohama Rubber Co. Ltd, установено в Токио (Япония), за което се явяват F. Boscariol de Roberto, D. Martucci и I. Gatto, адвокати,
с предмет жалба срещу решението на пети апелативен състав на EUIPO от 28 април 2016 г. (преписка R 2583/2014‑5), постановено в производство за обявяване на недействителност със страни Yokohama Rubber и Pirelli Tyre,
ОБЩИЯТ СЪД (седми разширен състав),
състоящ се от: V. Tomljenović, председател, М. Кънчева, E. Bieliūnas (докладчик), A. Marcoulli и Ал. Корнезов, съдии,
секретар: J. Weychert, администратор,
предвид исковата молба, подадена в секретариата на Общия съд на 4 август 2016 г.,
предвид писмения отговор на EUIPO, подаден в секретариата на Общия съд на 26 октомври 2016 г.,
предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Общия съд на 7 ноември 2016 г.,
след съдебното заседание от 17 ноември 2017 г.,
постанови настоящото
Решение
Обстоятелствата по спора
1
На 23 юли 2001 г. жалбоподателят, Pirelli Tyre SpA, подава заявка за регистрация на марка на Европейския съюз в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) на основание на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), изменен (заменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1), изменен и на свой ред заменен с Регламент (ЕС) 2017/1001 Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (OВ L 154, 2017 г., стр. 1).
2
Марката на Европейския съюз, чиято регистрация се иска, е следният фигуративен знак:
3
Стоките, за които е поискана регистрацията, попадат в клас 12 по смисъла на Ницската спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., ревизирана и допълнена, и отговарят на следното описание: „Пневматични гуми, плътни гуми, джанти за коли и покрития, полу-пневматични и пневматични гуми за колела за сухопътни превозни средства от всякакъв вид, колела за сухопътни превозни средства от всякакъв вид, вътрешни гуми, джанти, части, резервни части и приспособления за колела за сухопътни превозни средства от всякакъв вид“.
4
Заявката за регистрация на марка на Европейския съюз е публикувана в Бюлетин на марките на Общността № 36/2002 от 6 май 2002 г., а посоченият в точка 2 по-горе фигуративен знак е регистриран като марка на 18 октомври 2002 г. под номер 2319176.
5
На 27 септември 2012 г. встъпилата страна, The Yokohama Rubber Co. Ltd, подава до EUIPO искане за обявяване на недействителността на оспорваната марка за стоките „пневматични гуми, плътни гуми, полу-пневматични и пневматични гуми за колела за сухопътни превозни средства от всякакъв вид“. Това искане се основава на член 52, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94 във връзка с член 7, параграф 1, буква б) или член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от същия регламент.
6
С решение от 28 август 2014 г. отделът по отмяна на EUIPO обявява оспорваната марка за недействителна за споменатите в точка 5 по-горе стоки, както и за „плътни джанти за коли и покрития за колела за сухопътни превозни средства от всякакъв вид“ с мотива, че оспорваният знак се състои изключително от формата на съответните стоки, необходима за постигането на технически резултат по смисъла на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94.
7
Жалбоподателят подава жалба до EUIPO срещу решението на отдела по отмяна на основание членове 58—64 от Регламент № 207/2009 (понастоящем членове 66—71 от Регламент 2017/1001).
8
С решение от 28 април 2016 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) пети апелативен състав на EUIPO уважава частично жалбата. В точка 1 от диспозитива на обжалваното решение той отменя решението на отдела по отмяна в частта му, в която последният обявява оспорваната марка за недействителна за „плътни джанти за коли и покрития за колела за сухопътни превозни средства от всякакъв вид“. Апелативният състав установява, че тези стоки не са били посочени в искането за обявяване на недействителност и че постановената от отдела по отмяна недействителност надхвърля обхвата на това искане. В точка 2 от диспозитива на обжалваното решение апелативният състав потвърждава решението на отдела по отмяна в останалата му част и обявява за недействителна оспорваната марка за „пневматични гуми, плътни гуми, полу-пневматични и пневматични гуми за колела за сухопътни превозни средства от всякакъв вид“. В това отношение, на първо място, апелативният състав счита, че като се имат предвид представените доказателства и разглежданите стоки, „е [било] ясно, че знакът представлява протектор на гума и оттам (може би) най-възловата част на спорните стоки, […] най-малкото в технически план“. На второ място, апелативният състав изтъква, че основната характеристика на разглежданата марка е канал във формата на „L“, който има следните съществени характеристики: ъгъл от около 90°, извит сегмент и две отделни части, преминаващи от заострена към плътна форма. На трето място, апелативният състав решава по същество, че видно от представените от встъпилата страна доказателства, оспорваният знак играе съществена роля при правилното функциониране на пневматичните гуми с цел да се улесни ефикасното задвижване и спиране и за по-голямо удобство. В точка 3 от диспозитива на обжалваното решение апелативният състав осъжда жалбоподателя да възстанови сумата от 1700 EUR на встъпилата страна на основание на това, че жалбоподателят е загубил делото пред EUIPO.
Искания на страните
9
Жалбоподателят иска от Общия съд:
–
да отмени обжалваното решение в частта, в която:
–
се потвърждава решението на отдела по отмяна от 28 август 2014 г. и оспорваната марка се обявява за недействителна за следните стоки: „Пневматични гуми; плътни гуми, полу-пневматични и пневматични гуми за колела за сухопътни превозни средства от всякакъв вид“,
–
жалбоподателят се осъжда да възстанови сумата от 1700 EUR на встъпилата страна.
–
да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.
10
EUIPO и встъпилата страна искат от Общия съд:
–
да отхвърли жалбата,
–
да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.
От правна страна
11
В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три основания. В първото основание жалбоподателят упреква апелативния състав в това, че е основал решението си на редакция на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii), която не е била приложима ratione temporis. Във второто основание жалбоподателят се позовава на процедурни нередности и на нарушение на задължението за мотивиране. В третото основание той изтъква нарушение на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94.
12
В писмените си отговори EUIPO и встъпилата страна посочват, че изложените от жалбоподателя основания не са обосновани. Те твърдят също, че доказателствата, които се съдържат в приложение 5 към жалбата и се състоят от ъглови стъпки на различни канали от протектори на гуми, трябва да се обявят за недопустими, тъй като са представени за първи път пред Общия съд.
13
Първото и третото основание, изтъкнати от жалбоподателя, следва да се разгледат едно след друго.
По първото основание, свързано с обстоятелството, че обжалваното решение се основава на неприложима ratione temporis редакция на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii)
14
Жалбоподателят посочва, че в обжалваното решение апелативният състав е приложил член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 207/2009 в редакцията му след изменение с Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността и Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн) (ОВ L 341, 2015 г., стр. 21).
15
Съгласно член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 207/2009, както е изменен с Регламент № 2015/2424, се отказва регистрацията на знаците, „които се състоят изключително от формата или друга характеристика на стоките, която е необходима за постигането на технически резултат“.
16
Според жалбоподателя обаче в настоящия случай наличието на абсолютно основание за обявяване на недействителност трябва да се преценява въз основа на разпоредбата, която е в сила към датата на подаване на заявката за регистрация на оспорваната марка, а именно член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) в редакцията му, съдържаща се в Регламент № 40/94, който изключва само регистрацията на знаците, които се състоят изключително от „формата на стоката“, необходима за постигането на технически резултат.
17
В това отношение, на първо място, следва да се определи коя разпоредба е била приложима ratione temporis в производството пред EUIPO, и на второ място, да се прецени дали в обжалваното решение апелативният състав действително е приложил разпоредбата, която е била приложима ratione temporis.
Относно разпоредбата, приложима ratione temporis
18
Съгласно постоянната съдебна практика по принцип е предвидено процесуалноправните норми да се прилагат към деня на влизането им в сила (вж. решение от 11 декември 2012 г., Комисия/Испания, C‑610/10, EU:C:2012:781, т. 45 и цитираната съдебна практика), за разлика от материалноправните норми, които по правило се тълкуват като отнасящи се до заварени при влизането им в сила положения само доколкото от тяхната формулировка, предназначение или систематика ясно произтича, че трябва да имат именно такова правно действие (решения от 12 ноември 1981 г., Meridionale Industria Salumi и др., 212/80—217/80, EU:C:1981:270, т. 9, и от 11 декември 2008 г., Комисия/Freistaat Sachsen, C‑334/07 P, EU:C:2008:709, т. 44).
19
На първо място, EUIPO не оспорва, че приложим в настоящия случай е именно член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) в редакцията му, съдържаща се в Регламент № 40/94.
20
На второ място, трябва да се подчертае, че Регламент 2015/2424 действително променя текста на член 7, параграф 1, буква е), подточка ii) от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001), който съдържа материалноправна норма, и по-точно, едно от абсолютните основания, поради които може да се откаже регистрация на знак или, разгледан във връзка с член 52, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 59, параграф 1, буква а) от Регламент 2017/1001), едно от абсолютните основания, поради които марката може да се обяви за недействителна. Регламент 2015/2424 обаче влиза в сила на 23 март 2016 г. и от формулировката, предназначението и систематиката му не е видно, че член 7, параграф 1, буква е), подточка ii) от Регламент № 207/2009 в редакцията му след изменението с Регламент 2015/2424 трябва да се прилага към заварени при влизането му в сила положения.
21
Поради това член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 207/2009, в редакцията му след изменението с Регламент № 2015/2424, очевидно не е приложим в настоящия случай, тъй като оспорваната марка е регистрирана на 18 октомври 2002 г. въз основа на заявка за регистрация, подадена на 23 юли 2001 г.
22
По изложените съображения в настоящия случай апелативният състав е бил длъжен да прецени дали оспорваната марка трябва да бъде обявена за недействителна с оглед на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94.
Относно разпоредбата, приложена в обжалваното решение
23
В точка 14 от обжалваното решение апелативният състав припомня текста на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 207/2009 в редакцията му след изменението с Регламент 2015/2424.
24
В това отношение, както признава EUIPO, следва да се подчертае, че в обжалваното решение апелативният състав е цитирал погрешно текста на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 207/2009 в редакцията му след изменението с Регламент 2015/2424.
25
Независимо от това следва да се изтъкне, че в подробното изложение на тълкуването, което трябва да се направи на тази разпоредба в обжалваното решение, апелативният състав споменава многократно съдебната практика, постановена при действието на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94, който се позовава единствено на „формата на стоката“. Освен това от текста на обжалваното решение следва, че апелативният състав е преценил фактите с оглед на условията, предвидени в член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94, съобразно тълкуването им в релевантната съдебна практика.
26
При тези условия, макар да е цитирал погрешно текста на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 207/2009 в редакцията му след изменението с Регламент 2015/2424, в обжалваното решение апелативният състав не е приложил въведеното с Регламент 2015/2424 изменение.
27
Поради това следва да се приеме, че обжалваното решение се основава на разпоредбата, която е била приложима във времето, а именно член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94, съгласно който се отказва регистрацията на „знаците, които се състоят главно от […] формата на стоката, необходима за получаването на технически резултат“.
28
Ето защо първото основание трябва да бъде отхвърлено.
По третото основание, свързано с нарушение на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94
29
В първата част от своето трето основание жалбоподателят твърди, че оспорваният знак не представлява разглежданата форма на стоките по смисъла на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94. В това отношение жалбоподателят посочва, че апелативният състав е допуснал грешка, като е приел, че оспорваният знак е неразделна част от протектора на гума и следователно на стоките, обхванати от оспорваната марка, а именно „пневматични гуми, плътни гуми, полу-пневматични и пневматични гуми за колела за сухопътни превозни средства от всякакъв вид“.
30
EUIPO подчертава, на първо място, че заключението на апелативният състав, че оспорваният знак представлява протектор на гума, който най-малкото в технически план (може би) представлява най-възловата част на спорните стоки, е било направено, от една страна, въз основа на разглеждането на графичното изображение, съставляващо оспорвания знак по отношение на стоките, за които е заявена регистрацията, и от друга страна, въз основа на представените от страните доказателства. На второ място, за да бъде обхванат от член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94, достатъчно било знакът да се състои от част от стока, включена в неговата спецификация. С други думи, самият факт, че въпросната форма може да се приложи към по-сложна стока или да бъде включена в нея, не бил пречка за приложението на това основание за отказ. На трето място, EUIPO отбелязва, че каналът от протектора на гума не е стока, тъй като не образува елемент, който може да се отдели от гумата. Ето защо оспорваният знак е бил регистриран за гуми, които били стоки, включващи въпросния канал с формата на „L“ и върху които този канал изпълнявал техническа функция. На четвърто място, предполагаемото възприемане на знака от потребителите не било определящо при прилагането на основанието за отказ, установено в член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94. Това основание се базирало на обективен критерий, при който — освен графичното изображение на знака — EUIPO можела да взема предвид всички обстоятелства от значение за правилното определяне на даден знак в контекста на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94. На пето място, целта на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 била да попречи на предоставянето на монопол върху полезните характеристики на дадена стока. Ето защо, ако на жалбоподателя се предоставят свързани с марката права за оспорвания знак (тъй като той представлява само част от гума), той можел да попречи на други предприятия да предлагат за продажба гуми, включващи същите или сходни знаци, т.е. канали.
31
Встъпилата страна посочва, на първо място, че от някои материали по делото е видно, че чрез своя представител жалбоподателят вече е описал и следователно признал, че оспорваната марка е „шарка на протектор“. На второ място, марките трябвало да бъдат разглеждани с оглед на конкретните обстоятелства по случая и никоя разпоредба не пречела на EUIPO да направи „обратен инженеринг“, т.е. да открие какво марката представлява в действителност и върху кой елемент притежателят на марката иска да си осигури изключителни права. На трето място, вярно било, че оспорваната марка съставлява формата на стоките или най-възловата част на съответните стоки, с оглед по-специално на материалите по делото и на действително предлаганите за продажба от жалбоподателя стоки. На четвърто място, примерите за използване на оспорвания знак от жалбоподателя като указание за произход без техническа функция в брошури и каталози за обозначаване на някои от неговите модели гуми, не били релевантни.
Предварителни бележки
32
На първо място, следва да се подчертае, че в настоящото дело искането за частично обявяване на недействителност, подадено от встъпилата страна до EUIPO, се основава на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94, както и на член 7, параграф 1, буква б) от този регламент. Що се отнася до искането за обявяване на недействителност, което се основава на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 и следователно на липсата на отличителен характер на оспорваната марка, жалбоподателят твърди пред EUIPO, че посочената марка има отличителен характер, най-малкото в резултат на използването ѝ, в съответствие с член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94.
33
Отделът по отмяна и след това апелативният състав обявяват оспорваната марка за недействителна на основание член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 и не разглеждат евентуалното наличие на основание за недействителност поради липсата на отличителен характер на посочената марка.
34
Всъщност марките, чиято регистрация може да бъде отказана на изброените в член 7, параграф 1, букви б)—г) от Регламент № 40/94 основания, могат в съответствие с параграф 3 от същата разпоредба да станат отличителни в резултат на използването им. За сметка на това знак, чиято регистрация е отказана на основание член 7, параграф 1, буква д) от Регламент № 40/94, не може никога да придобие отличителен характер чрез използване за целите на член 7, параграф 3. Следователно член 7, параграф 1, буква д) посочва някои знаци, които не могат да представляват марки и е предварителна пречка, която може да възпрепятства регистрацията на знак, състоящ се изключително от формата на стока (вж. по аналогия решение от 18 юни 2002 г., Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, т. 75 и 76).
35
Следователно, ако разглеждането на знак с оглед на член 7, параграф 1, буква д) от Регламент № 40/94 води до заключението, че е изпълнен един от посочените в тази разпоредба критерии, отпада необходимостта от разглеждане на този знак с оглед на член 7, параграф 3 от същия регламент, тъй като типична за тази хипотеза е невъзможността знакът да бъде регистриран. Отпадането на тази необходимост обяснява интереса от предварително разглеждане на знака с оглед на член 7, параграф 1, буква д) от Регламент № 40/94 в хипотезата, в която е възможно прилагане на няколко абсолютни основания за отказ, предвидени в посочения параграф 1, без обаче да може да се тълкува, че това предполага задължение за предварително разглеждане на същия знак с оглед на член 7, параграф 1, буква д) от Регламент № 40/94 (решение от 6 октомври 2011 г., Bang & Olufsen/СХВП (изображение на високоговорител), T‑508/08, EU:T:2011:575, т. 44).
36
На второ място, следва да се припомни, че интересът, който стои в основата на член 7, параграф 1, буква д) от Регламент № 40/94, е да се избегне възможността правото на марките да доведе до предоставяне на монопол на дадено предприятие върху техническите решения или полезните характеристики на определена стока (вж. по аналогия решение от 18 юни 2002 г., Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, т. 78).
37
В това отношение установените от законодателя правила отразяват претеглянето на две съображения, всяко от които може да допринесе за създаване на система на здравословна и лоялна конкуренция (решение от 14 септември 2010 г., Lego Juris/СХВП, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, т. 44).
38
От една страна, включването в член 7, параграф 1 от Регламент № 40/94 на забрана за регистрация като марка на всеки знак, който се състои от формата на стоката, необходима за постигането на технически резултат, гарантира, че предприятията няма да могат да използват правото на марките за запазване без ограничение във времето на изключителни права върху технически решения (решение от 14 септември 2010 г., Lego Juris/СХВП, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, т. 45).
39
От друга страна, като ограничава прилагането на основанието за отказ, посочено в член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94, до знаците, които се състоят „[изключително]“ от формата на стоката, „необходима“ за постигането на технически резултат, законодателят правилно приема, че всяка форма на стока е в известна степен функционална и следователно би било неподходящо да се откаже регистрация като марка на дадена форма на стока само с мотив че има функционални характеристики. Чрез думите „[изключително]“ и „необходима“ посочената разпоредба гарантира, че отказът на регистрация се отнася единствено до формите на стоки, които само материализират техническо решение, поради което тяхната регистрация като марка действително ще затрудни използването на това техническо решение от други предприятия (решение от 14 септември 2010 г., Lego Juris/СХВП, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, т. 48).
40
На трето място, правилното прилагане на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 предполага съществените характеристики на триизмерен знак да са надлежно определени от органа, който се произнася по заявката за регистрация на този знак като марка. Изразът „съществени характеристики“ трябва да се разбира като обхващащ най-важните елементи на знака (вж. в този смисъл решение от 14 септември 2010 г., Lego Juris/СХВП, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, т. 68 и 69).
41
Определянето на посочените съществени характеристики трябва да се извършва за всеки отделен случай. Всъщност не съществува никаква систематична йерархия между различните видове елементи, които може да включва даден знак. Впрочем при установяването на съществените характеристики на даден знак компетентният орган може или да се основе направо на цялостното впечатление от знака, или на първо време да разгледа последователно всеки от елементите, които съставляват знака (решение от 14 септември 2010 г., Lego Juris/СХВП, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, т. 70).
42
Следователно определянето на съществените характеристики на триизмерен знак с оглед на евентуално прилагане на основанието за отказ, установено в член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94, според случая, и по-специално предвид на степента му на трудност, може да се извърши чрез обикновен визуален анализ на посочения знак или, обратно, да се основава на задълбочена проверка, в рамките на която се отчитат необходими за преценката елементи като проучвания и експертизи или също така данни относно правата на интелектуална собственост, предоставени по-рано във връзка със съответната стока (решение от 14 септември 2010 г., Lego Juris/СХВП, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, т. 71).
43
Обхватът на предоставената на компетентния орган възможност да взема предвид елементите от значение за определяне на съществените характеристики на оспорван триизмерен знак, е разширен до разглеждането на двуизмерните знаци (в този смисъл вж. решение от 6 март 2014 г., Pi-Design и др./Yoshida Metal Industry, C‑337/12 P—C‑340/12 P, непубликувано, EU:C:2014:129, т. 55).
44
На четвърто място, следва да се изтъкне, че в решението си отделът по отмяна подчертава, че наистина фигуративен знак може да бъде указание за търговския произход и да се намира върху гума, без да бъде изображение на протектор на гума. При все това отделът по отмяна добавя, че в настоящото дело е трудно да се отрече, че оспорваната марка е реалистично изображение на вид протектор, използван върху истински гуми.
45
В точка 25 от обжалваното решение апелативният състав обяснява, че напълно подкрепя подхода на отдела по отмяна, който квалифицира оспорвания знак като „изображение на вид протектор“. Всъщност апелативният състав уточнява, че отделът по отмяна не само има право, но е и длъжен да вземе предвид представените от страните доказателства, за да определи по подходящ начин естеството на знака и какво той представлява в контекста на разглежданите стоки. Оттук апелативният състав прави извода, че „като се имат предвид представените доказателства и разглежданите стоки, е [било] ясно, че знакът представлява протектор на гума и оттам (може би) най-възловата част на спорните стоки „пневматични гуми, плътни гуми, полу-пневматични и пневматични гуми за колела за сухопътни превозни средства от всякакъв вид“ от клас 12, най-малкото в технически план“.
46
Именно с оглед на тези съображения следва да се разгледа първата част от третото посочено от жалбоподателя основание, свързано с обстоятелството, че оспорваният знак не представлява формата на стоката по смисъла на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94.
По естеството на оспорвания знак
47
От съдебната практика следва, от една страна, че графичното представяне на дадена марка трябва само по себе си да е пълно, леснодостъпно и разбираемо, за да може знакът да се възприема по еднообразен и сигурен начин, който да гарантира функцията на марката да указва произхода. От друга страна, изискването за графично представяне служи по-специално за определяне на самата марка с цел да се уточни точният предмет на защитата, предоставена от регистрираната марка на притежателя ѝ (решение от 6 март 2014 г., Pi-Design и др./Yoshida Metal Industry, C‑337/12 P—C‑340/12 P, непубликувано, EU:C:2014:129, т. 57 и цитираната съдебна практика).
48
В настоящия случай, на първо място, следва да се подчертае, че по отношение на графичното ѝ изображение оспорваната марка е съставена от фигуративен и двуизмерен знак. Анализиран абстрактно, този знак напомня например формата на наклонен хокеен стик, както твърди жалбоподателят, или още формата на наклонено „L“.
49
Така, на първо място, е очевидно, че както е бил регистриран, оспорваният знак не представлява нито формата на гума, нито формата на протектор на гума. На следващо място, от графичното изображение, което образува оспорвания знак, не е видно, че този знак е предназначен да се намира върху гума или върху протектора на гума. На последно място, от графичното изображение на оспорвания знак не следва и че става дума за функционална форма, която изпълнява или включва техническа функция. Освен това при регистрацията си оспорваният знак не е бил съпроводен от никакво допълнително описание.
50
На второ място, от споменатата в точки 40—43 по-горе съдебна практика следва, че за да определи съществените характеристики на двуизмерен знак като оспорвания, апелативният състав може да извърши задълбочена проверка, при която да се вземат предвид не само графичното изображение и евентуалните описания, представени при подаването на заявката за регистрация, но и обстоятелствата от значение, които позволяват да се прецени какво конкретно представлява разглежданият знак.
51
В настоящия случай в графичното изображение, което образува оспорвания знак, не е видим контур и този знак не е съпроводен от никакво допълнително описание. Освен това жалбоподателят не оспорва, че на повърхността на протектора на някои от неговите модели гуми има канали с формата, представена с оспорвания знак.
52
Така, като се има предвид споменатата в точки 40—43 по-горе съдебна практика, EUIPO не може да бъде упрекната, че при преценката си на оспорвания знак с оглед на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 е разгледала естеството на въпросния знак в контекста на стоките, обозначени с оспорваната марка, и е приела, че този знак може да представлява канал, подобен на този, който се намира върху предлаганите за продажба от жалбоподателя гуми.
53
При все това обстоятелството, че на повърхността на протектора на някои от моделите гуми на жалбоподателя има канал с формата, представена с оспорвания знак, не дава възможност да се заключи, че оспорваният знак представлява гума или цял протектор на гума.
54
Всъщност, на първо място, следва да се подчертае, че гумите са съставни продукти, които са изградени от няколко елемента, а именно по-специално корпус (каркас), радиални пластове, уплътнител, стени и протектор. На следващо място, както е видно от преписката на EUIPO, протекторът на гумата не е съставен само от единичен канал. Протекторът на гумата се състои от множество елементи, а именно по-специално ребра, канали по обиколката или напречни канали и централни или раменни блокове, върху които са разположени ламелите. На последно място, представените пред EUIPO доказателства показват, че каналът, изобразен с оспорвания знак, не се намира изолирано върху гумите на жалбоподателя. Посоченият канал се среща многократно и се пресича върху протектора до степен, че съставлява форма, която съдържа плетеници и е различна от формата на първоначалния изолиран канал.
55
По този начин, както твърди жалбоподателят, оспорваният знак, включително ако се държи сметка за обстоятелството, че поради своята дълбочина той е двуизмерно изображение на триизмерна форма, е само много ограничена част, т.е. изолиран канал, от друга част, а именно протектора, която се състои от множество преплетени елементи. Сам по себе си протекторът е част, която заедно с други части, по-специално стените, изгражда разглежданите стоки, които са обхванати от оспорваната марка, а именно пневматични гуми, плътни гуми, полу-пневматични и пневматични гуми за колела за сухопътни превозни средства от всякакъв вид. Ето защо оспорваният знак не представлява нито разглежданите стоки, обозначени с оспорваната марка, нито протекторът на гума.
56
Наистина от припомнената в точки 40—43 по-горе съдебна практика следва, че EUIPO може да вземе предвид всички имащи значение данни, които позволяват да се преценят „различните видове елементи, които може да включва даден знак“, или още „елементите, които съставляват знака“. Следователно EUIPO има право да определи какво конкретно представлява разглежданата форма.
57
Тази съдебна практика обаче не може да се тълкува в смисъл, че за да квалифицира формата, която представлява оспорваният знак, EUIPO има право да добавя към нея елементи, които не съставляват този знак и които поради това са външни или чужди за него. С други думи, експертното изследване и всички релевантни елементи, споменати в посочената съдебна практика, служат да се определи какво конкретно представлява знакът. За сметка на това експертното изследване и всички релевантни елементи не позволяват на EUIPO да определя оспорвания знак, като включва в него характеристики, които този знак не съдържа или не обхваща.
58
В обжалваното решение апелативният състав се е отклонил от представената с оспорвания знак форма и я е променил. Всъщност, дори да се отчете обстоятелството, което жалбоподателят не е коментирал, че на повърхността на протектора на някои от неговите модели гуми има канал с формата, представена с посочения знак, апелативният състав не е имал право да се отклонява от оспорвания знак, за да го квалифицира като „изображение на протектор на гума“. С други думи, добавяйки елементи, които не съставляват оспорвания знак, а именно въз основа на съвкупността от намиращите се върху протектора елементи, апелативният състав е приел, че този знак представлява формата на въпросните стоки, за които е бил регистриран.
59
Тази преценка не се поставя под въпрос от довода на встъпилата страна, че според някои материали по делото чрез своя представител жалбоподателят вече е описал и следователно признал, че оспорваната марка е „шарка на протектор“.
60
Всъщност, от една страна, материалите, които са посочени от встъпилата страна и в които се твърди, че жалбоподателят е признал, че оспорваната марка е „шарка на протектор“, споменават или показват знаци, различни от посочената марка. По-конкретно, следва да се подчертае, че в приложение 8 към писменото становище, представено от встъпилата страна пред EUIPO на 19 декември 2013 г., оспорваната марка е описана като изображение на стик (figura di mazza). Освен това, що се отнася до приложения 9 и 10 към същото писмено становище, следва да се изтъкне, че те показват знаци, различни от оспорваната марка.
61
От друга страна, следва да се подчертае, че вписването на марка в регистъра на марките на Европейския съюз цели не само да се даде възможност на апелативния състав да упражни правомощията си и да съхрани интересите на страните по даден спор, но и да се даде информация на третите лица за точното естество на регистрираните права и така да се определи предметът на предоставената защита (в този смисъл вж. решение от 21 юни 2017 г., M/S. Indeutsch International/EUIPO — Crafts Americana Group (изображение на повтарящи се криви между две успоредни линии), T‑20/16, EU:T:2017:410, т. 46). Следва обаче да се посочи, че анализирана обективно и конкретно, оспорваната марка не представлява шарката на протектор. В най-добрия случай тя представлява отделен канал от протектор.
62
На трето място, съдебната практика, посочена от страните, и по-специално от EUIPO и встъпилата страна, не може да се тълкува в смисъл, че тя овластява апелативния състав да квалифицира оспорвания знак като гума или като „изображение на протектор“.
63
Всъщност в делото, по което е постановено решение от 10 ноември 2016 г., Simba Toys/EUIPO (C‑30/15 P, EU:C:2016:849), съдът на Съюза е бил сезиран във връзка със знак, съставен от триизмерното изображение на обозначените с оспорваната марка стоки, а именно триизмерни пъзели. Освен това в делото, по което е постановено решение от 14 септември 2010 г., Lego Juris/СХВП (C‑48/09 P, EU:C:2010:516), съдът на Съюза е бил сезиран във връзка със знак, съставен от триизмерното изображение на блокче от обозначените с оспорваната марка стоки, а именно строителни игри. Освен това делото, по което е постановено решение от 18 юни 2002 г., Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377), се отнася до знак, съставен от триизмерното изображение на бръснещи глави от обозначените с оспорваната марка стоки, а именно електрически самобръсначки. На последно място, делото, по което са постановени решения от 6 март 2014 г., Pi-Design и др./Yoshida Metal Industry (C‑337/12 P‑C‑340/12 P, непубликувано, EU:C:2014:129), и от 11 май 2017 г., Yoshida Metal Industry/EUIPO (C‑421/15 P, EU:C:2017:360), се отнася до знак, съставен от двуизмерното изображение на дефиниран чрез своите контури обект, а именно дръжката на обозначените с оспорваната марка стоки (кухненски пособия като например нож).
64
Следователно посочените в точка 63 по-горе дела се отнасят до знаци, които нямат същите характеристики като оспорвания знак. Ето защо изводът, до който съдът на Съюза е стигнал в посочените дела, не може да се приложи към знак като оспорвания в настоящия случай, при който не се вижда контурът на обозначените с оспорваната марка стоки и който представлява само нищожна част от част на посочените стоки.
65
Впрочем следва да се изтъкне, че в посочените в точка 63 по-горе дела формата, представена конкретно с разглеждания знак, е определена от съда на Съюза въз основа на видими или невидими характеристики, които са „типични“ за разглеждания знак или „съставляващи“ го, а не въз основа на елементи, които знакът не включва.
66
Оттук следва, че посочената от страните съдебна практика не поставя под въпрос преценката, направена в точка 58 по-горе.
67
На четвърто място, трябва да се посочи, че преценката какво конкретно представлява оспорваният знак, е действие, което най-напред дава възможност да се определят неговите съществени характеристики, а след това — да се прецени евентуалната функционалност на посочените съществени характеристики. Сам по себе си фактът, че апелативният състав включва в преценката си елементи, които не са съставна част от формата, представена конкретно с оспорвания знак, може да опорочи заключението, че са спазени предвидените в член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 условия. Ето защо общият интерес, който стои в основата на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 и е припомнен в точка 36 по-горе, не разрешава на апелативния състав при прилагането на тази специфична разпоредба да се отклонява от представената с оспорвания знак форма и да взема предвид елементи, които не са съставна част на формата, представена конкретно с посочения знак.
68
На пето място, EUIPO отбелязва, че каналът на гума не е стока, тъй като не образува елемент, който може да се отдели от гумата. Оттук EUIPO стига до заключението, че оспорваният знак е бил регистриран за гуми, които са стоки, включващи въпросния канал с формата на „L“ и върху които този канал изпълнява техническа функция.
69
В това отношение наистина приложното поле на абсолютното основание за отказ по член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 не е ограничено само до знаците, съставени изключително от формата на „стоката“ като такава. Това е така, защото, както по същество посочва EUIPO, общият интерес, който стои в основата на тази разпоредба, би могъл да изисква да се откаже и регистрацията на знаците, съставени от формата на част от стока, необходима за получаването на технически резултат. Такъв би бил случаят, ако в количествен и качествен план тази форма представлява съществена част от посочената стока.
70
При все това следва да се посочи, че в настоящия случай оспорваният знак представлява единичен канал върху протектора на гума. Така в контекста на разглежданите стоки оспорваният знак не представлява протектор, тъй като той не включва други елементи на протектора, с които посоченият знак образува форми, които са многобройни, сложни и различни от формата на всеки от каналите и елементите, взети поотделно.
71
Ето защо оспорваният знак не е съставен изключително от формата на разглежданите стоки, нито от форма, която сама по себе си в количествен и качествен план представлява съществена част от посочените стоки.
72
Освен това от доказателствата, представени от встъпилата страна и разгледани от апелативният състав, не се установява, че изолиран канал с форма, идентична на представената с оспорения знак, може да постигне приетия в обжалваното решение технически резултат. Всъщност тези доказателства показват, че именно комбинацията и взаимодействието между различните елементи, които изграждат протектора и се срещат многократно по целия протектор, до степен че образуват форма, различна от тези елементи, взети поотделно, евентуално могат да постигнат приетия в обжалваното решение технически резултат.
73
Оттук следва, че регистрацията на оспорвания знак, чиято защита е ограничена до формата на това, което представлява, не може да попречи на конкурентите на жалбоподателя да произвеждат и предлагат за продажба гуми, включващи форма, идентична или сходна с представената от посочения знак, когато тази идентична или сходна форма се комбинира с други елементи от протектора и заедно с други елементи образува форма, различна от всеки от елементите, взети поотделно. Всъщност сама по себе си формата, която представлява оспорваният знак, не се намира непременно върху протектора на гумата по начин, позволяващ да се идентифицира посоченият знак.
74
Ето защо апелативният състав погрешно е приел, че оспорваният знак представлява протекторът на гума и че е съставен от „формата на стоката“ по смисъла на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94. Следователно тази разпоредба не може да се приложи към оспорваната марка и обявяването на тази марка за недействителна в обжалваното решение почива на погрешно правно основание.
75
Поради това първата част от посоченото от жалбоподателя трето основание трябва да бъде приета за основателна, без да е необходимо да се вземат предвид посочените в точка 12 по-горе доказателства и без да е необходимо произнасяне по изложеното в точка 11 по-горе второ основание, както и по втората част на посоченото от жалбоподателя трето основание, свързана с обстоятелството, че не всички съществени характеристики на оспорвания знак имат изключителна функционалност.
76
С оглед на всичко, изложено по-горе, обжалваното решение се отменя в частта му, в която в точка 2 от диспозитива на това решение апелативният състав потвърждава частично споменатото в точка 6 по-горе решение на отдела по отмяна и обявява недействителността на регистрацията на оспорваната марка за „пневматични гуми, плътни гуми, полу-пневматични и пневматични гуми за колела за сухопътни превозни средства от всякакъв вид“ на основание член 52, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94 във връзка с член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от същия регламент. В допълнение и като последица от това, обжалваното решение се отменя и в частта, в която в точка 3 от диспозитива му апелативният състав осъжда жалбоподателя като загубила делото пред EUIPO страна да възстанови сумата от 1700 EUR на встъпилата страна.
По съдебните разноски
77
Съгласно член 134, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане.
78
Тъй като е загубила делото, EUIPO следва да бъде осъдена да понесе направените от нея и от жалбоподателя съдебни разноски в съответствие с искането на последния.
79
Тъй като жалбоподателят не е направил искане за осъждането на встъпилата страна да заплати съдебните разноски, достатъчно е да се постанови, че тя ще понесе направените от нея съдебни разноски.
По изложените съображения
ОБЩИЯТ СЪД (седми разширен състав)
реши:
1)
Отменя точки 2 и 3 от диспозитива на решението на пети апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 28 април 2016 г. (преписка R 2583/2014‑5).
2)
EUIPO понася, наред с направените от нея съдебни разноски, и тези на Pirelli Tyre SpA.
3)
The Yokohama Rubber Co. Ltd понася собствените си съдебни разноски.
Tomljenović
Кънчева
Bieliūnas
Marcoulli
Корнезов
Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 24 октомври 2018 година.
Подписи
(
*1
)	Език на производството: английски.