62005CC0281_PT
Conclusões do Advogado-Geral
Conclusões do Advogado-Geral
1. O presente pedido de decisão prejudicial, apresentado pelo Bundesgerichtshof (Alemanha), diz respeito, essencialmente, à interpretação do artigo 5.°, n. os  1 e 3, da Primeira Directiva 89/104/CEE (2) . Mais precisamente, trata‑se de saber se o titular de uma marca registada num Estado‑Membro tem o direito de proibir o simples trânsito, no território desse Estado‑Membro, de mercadorias que ostentem um sinal idêntico a essa marca, quando, no Estado‑Membro de destino, a referida marca não goza de protecção e as mercadorias podem, portanto, ser aí comercializadas livremente.
I – Os factos do litígio no processo principal, o quadro jurídico e as questões prejudiciais submetidas ao Tribunal
2. A Diesel SpA (a seguir «Diesel») é titular da marca DIESEL para produtos abrangidos pela classe 25, «Vestuário, calçado, chapelaria» (3), que goza de protecção, nomeadamente, na Alemanha. A Montex Holdings Ltd (a seguir «Montex») vende jeans
sob a denominação DIESEL na Irlanda, onde a marca de que a Diesel é titular não goza de protecção.
3. A Montex fabrica jeans
exportando as diversas peças, incluindo os sinais distintivos, ao abrigo do regime de selagem aduaneira, para a Polónia, onde manda coser as peças, e reenviando de seguida as calças, já prontas, para a Irlanda.
4. Em 31 de Dezembro de 2000, o Hauptzollamt Löbau – Zollamt Zittau (estância aduaneira principal de Löbau – estância aduaneira de Zittau) (Alemanha) reteve uma remessa, destinada à Montex, de 5 076 calças de senhora que ostentavam a denominação DIESEL, que uma empresa de transportes húngara lhe deveria fazer chegar, por camião, a partir da unidade de produção polaca, atravessando o território alemão. As calças deviam ser transportadas, em trânsito contínuo, desde a estância aduaneira polaca até à de Dublin, estando protegidas contra um eventual furto no decurso do transporte pela selagem do veículo de transporte (selo aduaneiro) efectuada pela Administração polaca.
5. A Montex apresentou uma reclamação contra a ordem de retenção das mercadorias em causa. Considera que o simples trânsito das mercadorias no território alemão não viola nenhum direito de marca. Porém, a Diesel considera que o trânsito constitui uma violação do seu direito de marca, devido ao risco que se corre de as mercadorias serem introduzidas no mercado no país de trânsito. Assim, a Diesel pediu que a Montex fosse proibida de mandar transitar ou permitir o trânsito das suas mercadorias no território alemão. Além disso, pediu que a Montex fosse condenada a aceitar a destruição dos produtos apreendidos ou, em alternativa, a retirada e a destruição de todas as etiquetas e outros sinais distintivos que ostentassem a denominação DIESEL e que a Montex fosse condenada a suportar os custos da destruição.
6. Após ter sido condenada na primeira e na segunda instância, a Montex interpôs um recurso de revista no Bundesgerichtshof. Este decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:
«1) A marca registada confere ao seu titular o direito de proibir o trânsito de produtos que ostentem o seu sinal distintivo?
2) Em caso afirmativo: pode uma apreciação em concreto depender do facto de o sinal não beneficiar, no país de destino, de qualquer protecção?
3) Em caso de resposta afirmativa à primeira questão e independentemente da resposta à segunda questão, deve distinguir‑se consoante o produto destinado a um Estado‑Membro seja originário de outro Estado‑Membro, de um Estado associado ou de um Estado terceiro? É relevante, para esse efeito, determinar se a mercadoria foi fabricada no Estado de origem, de uma forma lícita ou em violação de um direito sobre o sinal distintivo do titular da marca protegido nesse Estado?»
7. Estas questões devem levar o Tribunal a interpretar, nomeadamente, o artigo 5.° da directiva sobre as marcas, que regula os «Direitos conferidos pela marca», que prevê:
«1. A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial:
a) De qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;
b) De um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca.
[…]»
8. O n.° 3 do referido artigo enuncia:
«Pode nomeadamente ser proibido, caso se encontrem preenchidas as condições enumeradas nos n. os  1 e 2:
a) Apor o sinal nos produtos ou na respectiva embalagem;
b) Oferecer os produtos para venda ou colocá‑los no mercado ou armazená‑los para esse fim, ou oferecer ou fornecer serviços sob o sinal;
c) Importar ou exportar produtos com esse sinal;
d) Utilizar o sinal nos documentos comerciais e na publicidade.»
9. O Regulamento (CE) n.° 3295/94 (4), em vigor à data dos factos, é igualmente pertinente para a análise do processo. O segundo e o terceiro considerando desse regulamento têm a seguinte redacção:
«Considerando que a comercialização de mercadorias de contrafacção e de mercadorias‑pirata acarreta prejuízos consideráveis para os fabricantes e comerciantes que respeitam a lei, bem como para os titulares de direitos de autor e direitos conexos, e engana os consumidores; que há que impedir, tanto quanto possível, a colocação no mercado de tais mercadorias, adoptando para o efeito medidas que permitam combater eficazmente essa actividade ilegal sem todavia colocar entraves à liberdade do comércio legítimo; que este objectivo, aliás, se vem juntar aos esforços empreendidos no mesmo sentido a nível internacional;
Considerando que, na medida em que as mercadorias de contrafacção, as mercadorias‑pirata e as mercadorias equiparadas são importadas de países terceiros, se deve proibir a sua introdução em livre prática na Comunidade, ou a sua colocação sob um regime suspensivo, e instituir um procedimento adequado que permita a intervenção das autoridades aduaneiras, a fim de assegurar, nas melhores condições, o respeito dessa proibição;»
10. O artigo 1.°, n.° 1, desse regulamento prevê:
«1. O presente regulamento determina:
a) As condições de intervenção das autoridades aduaneiras, quando mercadorias suspeitas de se contarem entre as visadas na alínea a) do n.° 2 forem:
– declaradas para introdução em livre prática, exportação ou reexportação, nos termos do artigo 61.° do Regulamento (CEE) n.° 2913/92 do Conselho, de 12 de Outubro de 1992, que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário [(5) ],
– detectadas aquando de um controlo efectuado sobre mercadorias, sob fiscalização aduaneira nos termos do artigo 37.° do Regulamento (CEE) n.° 2913/92, sujeitas a um regime suspensivo nos termos do n.° 1, alínea a), do artigo 84.° do referido regulamento, reexportadas mediante notificação ou colocadas em zona franca ou entreposto franco nos termos do artigo 166.° do mesmo regulamento;
e
b) as medidas a tomar pelas autoridades competentes em relação a essas mesmas mercadorias, quando se prove tratar‑se efectivamente de mercadorias abrangidas pela alínea a) do n.° 2.»
11. O n.° 2 do mesmo artigo dispõe: «Para efeitos do presente regulamento, entende‑se por
a) ‘Mercadorias que violam um direito de propriedade intelectual’
– ‘as mercadorias de contrafacção’, ou seja:
– as mercadorias, incluindo o seu acondicionamento, nas quais tenha sido aposta, sem autorização, uma marca de fabrico ou de comércio idêntica à marca de fabrico ou de comércio devidamente registada para os mesmos tipos de mercadorias ou que não possa ser distinguida, nos seus aspectos essenciais, dessa marca de fabrico ou de comércio e que, por esse motivo, viole os direitos do titular da marca em questão nos termos da legislação comunitária ou da legislação do Estado‑Membro onde o pedido de intervenção das autoridades aduaneiras for apresentado,
[…]»
II – Análise
12. As questões submetidas pelo órgão jurisdicional de reenvio podem ser resumidas, no essencial, a uma única questão, a que se deve responder globalmente: a marca confere ao seu titular o direito de proibir o trânsito de mercadorias que ostentem um sinal idêntico à marca, fabricadas num Estado terceiro, no território de um Estado‑Membro onde essa marca goza de protecção, quando o destino final dessas mercadorias é um Estado‑Membro onde podem ser livremente comercializadas visto a referida marca não beneficiar aí de protecção? Para responder a esta questão, há, antes de mais, que determinar claramente sob que regime aduaneiro se encontravam as mercadorias no momento em que foram retidas na Alemanha.
13. Conforme dispõe o artigo 91.°, n.° 1, alínea a), do código aduaneiro, «[o] regime do trânsito externo permite a circulação de um ponto a outro do território aduaneiro da Comunidade [...] [d]e mercadorias não comunitárias, sem que fiquem sujeitas a direitos de importação e a outras imposições bem como a medidas de política comercial». Trata‑se, pois, de um regime que diz respeito, em geral, às mercadorias que provêm de países terceiros e que não se encontram em livre prática na Comunidade.
14. Ora, no presente processo, é pacífico que, como salientaram nomeadamente o Governo alemão e a Comissão das Comunidades Europeias nas respectivas observações, as mercadorias em causa se encontravam sob um regime aduaneiro suspensivo de trânsito externo (6), no momento em que foram retidas no posto aduaneiro de Löbau, em 31 de Dezembro de 2000. Com efeito, trata‑se, segundo o órgão jurisdicional de reenvio, de calças de senhora que eram provenientes da Polónia, antes da adesão deste Estado à União Europeia, e que não se encontravam em livre prática na Comunidade.
15. O artigo 92.° do código aduaneiro prevê que «[o] regime do trânsito externo termina quando as mercadorias e o respectivo documento sejam apresentados na estância aduaneira de destino, nos termos das disposições do regime em questão». Ora, era no posto aduaneiro irlandês de destino das mercadorias que o procedimento de desalfandegamento e o termo da selagem aduaneira, a que as mercadorias estiveram sujeitas durante o trânsito, deveriam ter tido lugar. Era, pois, na Irlanda que as mercadorias deveriam ter sido introduzidas em livre prática, pela primeira vez, no território da Comunidade.
16. Como o Tribunal de Justiça declarou no n.° 34 do acórdão Polo/Lauren (7), o trânsito externo de mercadorias não comunitárias assenta numa ficção jurídica. Durante o trânsito externo, as mercadorias estão isentas dos respectivos direitos de importação e de outras medidas de política comercial. Tudo se passa como se, antes da introdução das mercadorias em livre prática, que deveria ter lugar na Irlanda, as mesmas nunca tivessem acedido ao território comunitário.
17. A República da Polónia ainda não era um Estado‑Membro da União no momento em que as mercadorias em causa, provenientes desse Estado, foram apreendidas, na Alemanha, durante o respectivo trânsito com destino à Irlanda. Por conseguinte, não é de considerar, no âmbito da resposta a dar ao órgão jurisdicional de reenvio, a situação hipotética de as mercadorias serem originárias da Polónia, após a adesão deste novo Estado à União. A única interrogação pertinente, a este propósito, prende‑se com a questão de saber se o facto de a República da Polónia ser, à data da apreensão das mercadorias na Alemanha, não um simples país terceiro mas um Estado associado (8), é susceptível de modificar a análise do processo. Penso que se deve responder negativamente a essa interrogação.
18. O acordo de associação visava simplesmente criar um quadro apropriado para a integração progressiva da República da Polónia na Comunidade, para efeitos da sua eventual adesão, ao passo que o objectivo do Tratado CE é a criação de um mercado interno (9) . Ainda que, nesse contexto, o acordo de associação previsse a criação progressiva de uma zona de comércio livre entre a Comunidade e a Polónia (10), isso não implicava que as mercadorias em causa deixassem de estar sob o regime aduaneiro do trânsito externo no momento em que foram retidas na Alemanha, em 31 Dezembro de 2000. As mercadorias em causa no presente processo são originárias da Polónia e, com efeito, é só desde 1 de Maio de 2004 que a Polónia faz parte integrante do território aduaneiro da Comunidade.
19. Após este parêntese, volto, pois, à questão central deste processo, que é saber se o titular da marca na Alemanha tem o direito de proibir o trânsito externo de mercadorias nesse território, visto esse trânsito, supostamente, implicar uma violação dos seus direitos de marca na Alemanha.
20. O artigo 5.°, n.° 1, da directiva sobre as marcas prevê que o titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso, na vida comercial, de qualquer sinal idêntico ou que possa dar lugar a confusão com a marca registada. O n.° 3 do referido artigo apresenta uma lista, não exaustiva, de usos, na vida comercial, que o titular da marca pode proibir. Entre esses usos, encontram‑se a importação e a exportação, mas não o trânsito externo, que é precisamente a situação em causa no presente processo.
21. O Tribunal recordou expressamente, no acórdão de 18 de Outubro de 2005, Class International (11), que as mercadorias não comunitárias, quando são introduzidas na Comunidade sob o regime do trânsito externo ou sob o do entreposto aduaneiro, não estão em livre prática na Comunidade. Nestas circunstâncias, a simples introdução material dessas mercadorias no território da Comunidade, no âmbito de um trânsito externo ou de um regime de entreposto aduaneiro, não equivale a uma «importação», na acepção do artigo 5.°, n.° 3, alínea c), da directiva sobre as marcas, e não implica um «uso [da marca] na vida comercial», na acepção do n.° 1 do mesmo artigo (12) .
22. O Tribunal concluiu, assim, nesse acórdão, que o artigo 5.°, n. os  1 e 3, alínea c), da directiva sobre as marcas deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca não se pode opor à simples introdução na Comunidade, sob o regime aduaneiro do trânsito externo, de mercadorias que ostentem essa marca e que, anteriormente, não tenham já sido introduzidas no comércio na Comunidade pelo referido titular ou com o seu consentimento (13) .
23. Daqui resulta, no essencial, que, segundo a jurisprudência do Tribunal, para determinar se a introdução de mercadorias num Estado‑Membro, por exemplo, no âmbito de um trânsito externo, implica um uso na vida comercial e, por isso, uma violação da marca nesse Estado‑Membro, é necessário tomar em consideração a função da marca (14) . O titular só poderá invocar o direito de proibir o uso da marca por um terceiro, no caso de serem postas em causa as funções da marca, nomeadamente a sua função essencial, que é a de garantir aos consumidores a proveniência do produto (15) .
24. Assim, é necessário determinar se um trânsito, como o que está em causa no presente processo, é susceptível de lesar os interesses próprios da Diesel, enquanto titular da marca na Alemanha, tendo em conta as funções essenciais desta marca.
25. A comercialização das mercadorias é, a este respeito, decisiva. Com efeito, é a introdução das mercadorias no comércio no Estado‑Membro de trânsito, onde a marca goza de protecção, que é susceptível de pôr em causa as funções essenciais da marca nesse Estado. Foi assim que o Tribunal, no acórdão Class International, já referido, considerou que, para ser proibida pelo titular da marca, a introdução de mercadorias no território de um Estado‑Membro pressupõe que as mercadorias sejam introduzidas no território da Comunidade onde a marca goza de protecção, a fim de entrarem no comércio nesse território (16) .
26. O papel central reconhecido à comercialização das mercadorias para concluir pela existência de uma lesão dos direitos do titular da marca no Estado de trânsito resulta também claramente do acórdão Comissão/França (17) e, posteriormente, do acórdão Rioglass e Transremar (18) . Ainda que digam respeito à liberdade de circulação de mercadorias comunitárias, esses dois acórdãos revelam que, na perspectiva do direito de propriedade industrial, só os actos de comercialização das mercadorias são susceptíveis de lesar os direitos do titular no Estado de trânsito. Daqui decorre que, na falta desses actos, não será possível concluir pela existência de violação dos direitos do titular da marca no Estado de trânsito.
27. No acórdão Comissão/França, já referido, o Tribunal sublinhou que «[o] trânsito [...] não se insere, portanto, no objecto específico do direito de propriedade industrial» (19) . Quando o produto em causa se destina efectivamente a ser « comercializado não no território francês, por onde apenas transita, mas num outro Estado‑Membro» (20), onde não está protegido e pode, portanto, ser licitamente vendido, não se pode afirmar que é violado o direito de propriedade industrial no Estado de trânsito. No segundo acórdão, Rioglass e Transremar, já referido, o Tribunal também se centrou na comercialização das mercadorias no Estado de trânsito, para concluir que «um trânsito [...] não implica qualquer comercialização das mercadorias em causa e, portanto, não é susceptível de afectar o objecto específico do direito da marca» (21) .
28. Ora, no âmbito de um trânsito como o do caso vertente, só se pode concluir que os direitos do titular da marca no Estado do trânsito foram lesados no caso de haver uma suspeita fundada de que as mercadorias serão comercializadas nesse Estado. A questão que se coloca é, pois, a de saber quais serão os indícios pertinentes para fundar essa suspeita. Na falta de tais indícios, um simples trânsito externo não é susceptível de pôr em causa as funções essenciais da marca de que a Diesel é titular na Alemanha.
29. Contrariamente à tese sustentada pela Diesel nas suas observações escritas e na audiência, não é o simples risco de as mercadorias não chegarem ao destino previsto na Irlanda e de, teoricamente, poderem ser objecto de comercialização fraudulenta na Alemanha que permite, por si só, sustentar que o trânsito põe em causa as funções essenciais da marca na Alemanha. A ser seguida, essa tese levaria a que qualquer trânsito externo de mercadorias que ostentassem o sinal devesse ser considerado um uso da marca na vida comercial, na acepção do artigo 5.°, n.° 1, da directiva sobre as marcas. Ora tal conclusão está em contradição com a jurisprudência do Tribunal acima mencionada.
30. A priori, é racional supor que, no caso vertente, a Montex comercializará as suas mercadorias na Irlanda, onde pode fazê‑lo legalmente. É certo que a Montex poderia obter lucros imediatos se se decidisse pela comercialização ilegal dos seus produtos nos Estados‑Membros onde a Diesel tem a sua marca devidamente registada. Porém, tal estratégia seria susceptível de causar prejuízos significativos à Montex, mesmo a curto prazo. Com efeito, se se decidisse por essa comercialização ilegal, a possibilidade de fazer chegar os seus produtos à Irlanda sob o regime aduaneiro do trânsito externo, através dos territórios de outros Estados‑Membros onde a marca está protegida, tornar‑se‑ia cada vez mais difícil, com o risco acrescido de apreensão das mercadorias pelas autoridades dos Estados de trânsito.
31. Em meu entender, o trânsito externo das mercadorias da Montex que ostentam o sinal DIESEL, através de um meio de transporte selado, não constitui, prima facie, uma violação dos direitos de marca detidos pela Diesel na Alemanha. Esse trânsito não proporciona contactos com o circuito comercial nesse Estado, que possam levar a que sejam postas em causa as funções essenciais da marca. É certo que compete ao órgão jurisdicional nacional proceder a essa verificação nas circunstâncias do caso concreto. De qualquer modo, ao fazê‑lo, deve ter‑se em conta o facto de que o eventual risco de serem cometidos abusos durante o trânsito é manifestamente insuficiente para se equiparar um trânsito externo a um uso do sinal na vida comercial, na acepção do artigo 5.°, n. os  1 e 3, da directiva sobre as marcas.
32. Só se pode concluir que houve violação dos direitos de marca no Estado de trânsito perante indícios que permitam razoavelmente presumir que as mercadorias que ostentam o sinal DIESEL não serão comercializadas exclusivamente na Irlanda, mas igualmente noutros Estados onde a marca beneficia de protecção, entre os quais o Estado de trânsito. Mas que indícios devem ser considerados para fundar essa suspeita de que a Montex se decidirá pela comercialização das suas mercadorias na Alemanha?
33. O órgão jurisdicional de reenvio interroga‑se sobre a importância a dar ao carácter legal ou ilegal do fabrico das mercadorias no país de origem, para a análise do caso vertente. Vou agora debruçar‑me sobre essa questão, a fim de demonstrar a eventual pertinência dessa circunstância para se concluir que existiu uma violação dos direitos do titular da marca no Estado de trânsito. Terminarei com o exame do Regulamento n.° 3295/94 e da jurisprudência do Tribunal relativa à interpretação desse regulamento, a fim de demonstrar a pertinência deste para a resposta a dar às questões submetidas no presente processo.
A – Carácter legal ou ilegal do fabrico no país terceiro de origem dos produtos
34. Contrariamente à posição adoptada pelo Governo alemão e pela Comissão, não penso que o carácter legal ou ilegal do fabrico das mercadorias na Polónia, segundo o direito de marcas polaco, seja determinante para responder à questão de saber se existe lesão dos direitos da Diesel na Alemanha, enquanto titular da marca nesse Estado‑Membro.
35. Por um lado, a conclusão segundo a qual foram postas em causa as funções essenciais da marca no território do Estado‑Membro onde as mercadorias se encontram em regime de trânsito externo não pode depender de um juízo sobre a legalidade ou a ilegalidade do fabrico das mercadorias no país terceiro de origem. Com efeito, isso obrigaria as autoridades do Estado de trânsito a conhecer o direito de marcas do país terceiro, seja ele qual for, onde as mercadorias foram fabricadas.
36. Entendo, por outro lado, que os únicos indícios pertinentes que levam a concluir que houve lesão dos direitos de marca da Diesel na Alemanha são aqueles que permitem fundar a suspeita de que as mercadorias em trânsito serão comercializadas pela Montex, não na Irlanda mas sim no Estado de trânsito. Se se verificar que a Montex se envolve, ou se no passado se envolveu, na comercialização dos seus produtos que ostentam o sinal DIESEL, seja no Estado de trânsito seja noutro país, mesmo terceiro, onde a Diesel beneficia de protecção da marca, isso constitui um indício determinante para fundar tal suspeita.
37. De qualquer modo, competirá ao juiz nacional verificar se elementos levados ao seu conhecimento demonstram que a Montex se decidiu, na Alemanha ou noutro país onde a marca de que a Diesel é titular está protegida, pela introdução no comércio dos seus produtos que ostentam o sinal DIESEL.
B – Regulamento n.° 3295/94
38. A interpretação do artigo 5.° da directiva sobre as marcas, a que o presente processo diz respeito, não pode ser posta em causa pela tomada em consideração do Regulamento n.° 3295/94 e da jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa às medidas a tomar relativamente à introdução, na Comunidade, de mercadorias de contrafacção, de mercadorias‑pirata ou de mercadorias equiparadas.
39. Há que recordar que o Tribunal afirmou, no acórdão Rolex (22), relativo à interpretação do Regulamento n.° 3295/94, que esse regulamento proíbe o simples trânsito de mercadorias de contrafacção ou de mercadorias‑pirata, no território de um Estado‑Membro, com destino a um país terceiro, e que esse trânsito tem de ser penalizado. Com efeito, o Tribunal afirmou, nesse acórdão, que o artigo 1.° do Regulamento n.° 3295/94 deve ser interpretado no sentido de que é aplicável quando as mercadorias importadas de um país terceiro, que se encontram em trânsito para outro país terceiro, são apreendidas a pedido do titular dos direitos cuja violação é invocada (23) . Daqui se conclui que, como o Tribunal também afirmou, quando as disposições relevantes do direito nacional não proíbem e, portanto, não punem o simples trânsito, no território do Estado‑Membro em causa, de mercadorias de contrafacção, como exigem, no entanto, os artigos 2.° e 11.° do Regulamento n.° 3295/94, há que concluir que estes se opõem às referidas disposições nacionais (24) .
40. Ora, não penso que se possa inferir desse regulamento e da jurisprudência do Tribunal atrás mencionada que se deve considerar que um simples trânsito dá lugar à violação dos direitos do titular da marca no Estado de trânsito. A este respeito, partilho da posição da Comissão segundo a qual o Regulamento n.° 3295/94 regula, por um lado, as condições de intervenção das autoridades aduaneiras em relação às mercadorias suspeitas de serem mercadorias de contrafacção (25) e, por outro, as medidas a tomar pelas autoridades competentes em relação a essas mesmas mercadorias (26) . Porém, esse regulamento não está vocacionado para a apreciação, no direito de marcas, da questão de saber se os direitos de marca foram violados e da questão de saber quando é que está em causa o uso de um sinal susceptível de ser proibido por lesar o direito de marcas.
41. Ora, como acabo de salientar, não havendo suspeita fundada de que os produtos que ostentam o sinal idêntico à marca serão comercializados no Estado‑Membro de trânsito, em violação dos direitos do titular da marca nesse Estado, o simples trânsito não é, em si, susceptível de pôr em causa as funções essenciais da marca. Nestas circunstâncias, não haverá lesão dos direitos do titular da marca no Estado de trânsito.
42. Em contrapartida, quando tal suspeita de comercialização ilegal é fundada, há violação dos direitos de marca. De qualquer modo, essa violação não decorre do simples trânsito, mas sim de circunstâncias que revelam a existência de um risco real e efectivo de as mercadorias virem a ser objecto de comercialização ilegal no Estado‑Membro de trânsito ou noutro Estado onde a marca está protegida.
43. Nos processos, já referidos, Polo/Lauren e Rolex, foi precisamente o facto de haver fortes probabilidades de as mercadorias em causa serem vendidas ilegalmente na Comunidade que levou o Tribunal a considerar que, em relação às mesmas, deveriam ser tomadas as medidas de intervenção previstas no Regulamento n.° 3295/94, ainda que as mercadorias em causa se encontrassem sob um regime de trânsito externo. O papel essencial desempenhado pela circunstância de as mercadorias em causa serem comercializadas ilegalmente decorre do segundo e do terceiro considerando do Regulamento n.° 3295/94 (27) . O próprio Tribunal declarou expressamente, no acórdão Polo/Lauren, já referido, que as mercadorias em causa, colocadas sob o regime de trânsito externo, corriam o risco de serem fraudulentamente introduzidas no mercado comunitário (28) . Diversamente da situação no presente processo, as mercadorias em causa no processo Polo/Lauren, já referido, não se encontravam sob o regime do trânsito externo com destino a um Estado‑Membro onde poderiam ser livremente comercializadas.
44. Esta última circunstância, verificada no presente processo, e, evidentemente, a falta de indícios que permitam suspeitar fundadamente que as mercadorias serão comercializadas no Estado de trânsito revestem carácter decisivo para se concluir que o Regulamento n.° 3295/94 não é pertinente para declarar a existência de um uso do sinal susceptível de ser proibido por lesar os direitos do titular da marca no Estado de trânsito.
45. Tendo em conta as considerações expostas, entendo que às questões submetidas pelo órgão jurisdicional de reenvio o Tribunal há que responder que o artigo 5.°, n. os  1 e 3, da directiva sobre as marcas deve ser interpretado no sentido de que a marca registada não confere ao seu titular o direito de proibir o simples trânsito de mercadorias que ostentem um sinal idêntico à referida marca, na falta de indícios de que o proprietário das mercadorias se envolve ou se envolveu na prática de actos destinados a introduzir as suas mercadorias no comércio, em Estados onde a marca goza de protecção. Compete ao órgão jurisdicional nacional determinar se esses indícios se verificam no caso concreto.
III – Conclusão
46. Face ao exposto, proponho ao Tribunal de Justiça que responda às questões prejudiciais submetidas pelo Bundesgerichtshof, da seguinte forma:
«O artigo 5.°, n. os  1 e 3, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que a marca registada não confere ao seu titular o direito de proibir o simples trânsito de mercadorias que ostentem um sinal idêntico à referida marca, na falta de indícios de que o proprietário das mercadorias se envolve ou se envolveu na prática de actos destinados a introduzir as suas mercadorias no comércio, em Estados onde a marca goza de protecção. Compete ao órgão jurisdicional nacional determinar se esses indícios se verificam no caso concreto.»
(1) .
(2)  –	Primeira Directiva do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1, a seguir «directiva sobre as marcas»).
(3)  –	Segundo o Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado.
(4)  –	Regulamento do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, que estabelece determinadas medidas relativas à introdução na Comunidade e à exportação e reexportação da Comunidade de mercadorias que violem certos direitos de propriedade intelectual (JO L 341, p. 8), na redacção dada pelo Regulamento (CE) n.° 241/1999 do Conselho, de 25 de Janeiro de 1999 (JO L 27, p. 1). O Regulamento n.° 3295/94 foi substituído, com efeitos a partir de 1 de Julho de 2004, pelo Regulamento (CE) n.° 1383/2003 do Conselho, de 22 de Julho de 2003, relativo à intervenção das autoridades aduaneiras em relação às mercadorias suspeitas de violarem certos direitos de propriedade intelectual e a medidas contra mercadorias que violem esses direitos (JO L 196, p. 7).
(5)  – JO L 302, p. 1, a seguir «código aduaneiro».
(6)  –	V. artigo 84.°, n.° 1, alínea a), do código aduaneiro.
(7)  –	Acórdão de 6 de Abril de 2000 (C‑383/98, Colect., p. I‑2519).
(8)  –	Segundo o Acordo europeu que cria uma associação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados‑Membros, por um lado, e a República da Polónia, por outro, celebrado e aprovado em nome da Comunidade pela Decisão 93/743/CE, CECA, Euratom do Conselho e da Comissão, de 13 de Dezembro de 1993 (JO L 348, p. 1, a seguir «acordo de associação»).
(9)  –	Acórdão de 27 de Setembro de 2001, Gloszczuk (C‑63/99, Colect., p. I‑6369, n.° 50).
(10)  –	V. artigo 7.° do acordo de associação e artigo 2.° do protocolo n.° 1 do acordo de associação, relativo aos produtos têxteis e de vestuário.
(11)  –	C‑405/03, Colect., p. I‑8735, n. os  36 e 37.
(12)  –	Ibidem, n.° 44.
(13)  –	Ibidem, n.° 50.
(14)  –	Como o advogado‑geral F. G. Jacobs recordou no n.° 28 das suas conclusões no processo Class International, já referido.
(15)  –	Acórdão de 12 de Novembro de 2002, Arsenal Football Club (C‑206/01, Colect., p. I‑10273, n.° 51). Como o Tribunal afirmou várias vezes, a função essencial da marca é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço designado pela marca, permitindo‑lhe distinguir, sem confusão possível, este produto ou serviço de outros que tenham proveniência diversa. V. acórdãos de 23 de Maio de 1978, Hoffmann‑La Roche (102/77, Colect., p. 391, n.° 7); de 18 de Junho de 2002, Philips (C‑299/99, p. I‑5475, n.° 30); e Arsenal Football Club, já referido, n.° 48.
(16)  –	Acórdão Class International, já referido, n.° 34. V., igualmente, n. os  58 e 59 do mesmo acórdão.
(17)  –	Acórdão de 26 de Setembro de 2000 (C‑23/99, Colect., p. I‑7653).
(18)  –	Acórdão de 23 de Outubro de 2003 (C‑115/02, Colect., p. I‑12705).
(19)  –	N.° 43.
(20)  –	Comissão/França, já referido, n.° 44 (o sublinhado é meu).
(21)  –	Rioglass e Transremar, já referido, n.° 27.
(22)  –	Acórdão de 7 de Janeiro de 2004, X, dito «Rolex» (C‑60/02, Colect., p. I‑651).
(23)  –	Ibidem, n.° 54. V., igualmente, acórdão Polo/Lauren, já referido, n.° 29.
(24)  –	Rolex, já referido, n.° 58.
(25)  –	V. artigo 1.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento n.° 3295/94.
(26)  –	V. artigo 1.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 3295/94.
(27)  –	V. n.° 9 das presentes conclusões.
(28)  –	N.° 34.