62023TJ1104_RES
Vec T‑1104/23
Ferrari SpA
proti
Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo
Rozsudok Všeobecného súdu (ôsma rozšírená komora) z 2. júla 2025
„Ochranná známka Európskej únie – Konanie vo veci zrušenia – Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia – Slovná ochranná známka TESTAROSSA – Riadne používanie ochrannej známky – Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Používanie treťou osobou – Povaha používania – Implicitný súhlas majiteľa ochrannej známky – Dôkaz o riadnom používaní – Zmenšené modely pozemných motorových vozidiel (hračky)“
Ochranná známka Európskej únie – Účinky ochrannej známky Európskej únie – Práva z ochrannej známky – Právo zakázať používanie ochrannej známky – Podmienka – Používanie treťou osobou, ktoré môže zasahovať do funkcií ochrannej známky – Pojem – Umiestnenie treťou osobou označenia zhodného s ochrannou známkou zapísanou pre zmenšené modely vozidiel – Používanie obmedzené na vyznačenie vierohodnosti reprodukcie modelu motorového vozidla – Vylúčenie
(Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 9 ods. 1)
(pozri body 27 – 29, 32, 33)
Ochranná známka Európskej únie – Vzdanie sa, zrušenie a neplatnosť – Dôvody na zrušenie – Neexistencia riadneho používania staršej ochrannej známky – Slovná ochranná známka TESTAROSSA
[Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 15 ods. 1 a článok 51 ods. 1 písm. a)]
(pozri body 47 – 52, 59, 65, 71)
Ochranná známka Európskej únie – Vzdanie sa, zrušenie a neplatnosť – Dôvody na zrušenie – Neexistencia riadneho používania staršej ochrannej známky – Používanie treťou osobou so súhlasom majiteľa ochrannej známky – Implicitný súhlas – Kritériá posúdenia – Používanie ochrannej známky pre zmenšené modely vozidiel
[Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 15 ods. 1 a článok 51 ods. 1 písm. a)]
(pozri body 60, 62 – 64, 68 – 70)
Zhrnutie
Všeobecný súd rozhodujúci v rozšírenom zložení čiastočne zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (
1
) a vyjadril sa k pojmu riadne používanie v kontexte používania ochrannej známky tretími osobami s implicitným súhlasom majiteľa tejto ochrannej známky. Objasnil najmä judikatúru vyplývajúcu z rozsudku Opel (
2
) a spresnil podmienky, za ktorých možno preukázať riadne používanie ochrannej známky, pokiaľ zvyklosti v predmetnom odvetví a na trhu umožňujú za určitých podmienok používanie zapísanej ochrannej známky niektorými hospodárskymi subjektmi na účely opisu predmetných výrobkov.
Spoločnosť Ferrari SpA, žalobkyňa, je majiteľkou medzinárodného zápisu slovnej ochrannej známky TESTAROSSA, v ktorom je vyznačená Európska únia, okrem iného pre zmenšené modely vozidiel a hračky. (
3
) Dňa 14. novembra 2014 podal pán Kurt Hesse, vedľajší účastník konania, návrh na vyhlásenie neplatnosti účinkov tohto medzinárodného zápisu. (
4
) Zrušovacie oddelenie čiastočne vyhovelo návrhu na zrušenie a zamietlo ho pre „zmenšené modely pozemných motorových vozidiel (hračky)“.
Tak vedľajší účastník konania, ako aj žalobkyňa podali proti tomuto rozhodnutiu odvolanie o čiastočné vyhlásenie neplatnosti. Odvolací senát EUIPO vyhovel odvolaniu vedľajšieho účastníka konania a zamietol odvolanie žalobkyne, ktorá tak stratila práva k napadnutej ochrannej známke pre všetky výrobky. Žalobkyňa podala proti tomuto rozhodnutiu žalobu o neplatnosť na Všeobecný súd.
Posúdenie Všeobecným súdom
Na úvod Všeobecný súd zdôraznil, že umiestnenie označenia zhodného s ochrannou známkou zapísanou pre hračky na zmenšené modely vozidiel treťou osobou možno zakázať len vtedy, ak zasahuje alebo môže zasahovať do funkcií tejto ochrannej známky, čo treba posúdiť podľa vlastností trhu so zmenšenými modelmi vozidiel. Tento trh sa vyznačuje koexistenciou na jednej strane nezávislých výrobcov hračiek, ktorí používajú ochranné známky zapísané pre motorové vozidlá ako jednoduché údaje o tom, že zmenšený model je vernou reprodukciou skutočného modelu vozidla, a na druhej strane majiteľov ochranných známok zapísaných pre motorové vozidlá alebo podnikov, ktoré sú s nimi ekonomicky prepojené prostredníctvom licencie, ktorí vyrábajú a uvádzajú na trh zmenšené modely vozidiel. Príslušná skupina verejnosti je teda zvyknutá byť vystavená zmenšeným modelom vozidiel s licenciou výrobcu automobilov alebo bez nej a odlíšiť ich v závislosti od informácií uvedených na ich obaloch. Všeobecný súd tak uviedol, že tretia osoba môže používať takúto ochrannú známku bez súhlasu jej majiteľa pod podmienkou, že jej používanie na zmenšenom modeli vozidla sa obmedzuje na informovanie príslušnej skupiny verejnosti o tom, že uvedený dizajn je vernou reprodukciou skutočného modelu motorového vozidla. Naopak, ak používanie ochrannej známky treťou osobou odkazuje napríklad na licenčnú zmluvu uzavretú s majiteľom tejto ochrannej známky, bude vnímané ako údaj o tom, že tieto výrobky pochádzajú od výrobcu automobilov alebo od podniku, ktorý je s ním ekonomicky prepojený. V takom prípade je majiteľ ochrannej známky oprávnený zabrániť takémuto používaniu, k nemu došlo bez jeho súhlasu.
Pokiaľ ide o prejednávanú vec, Všeobecný súd v prvom rade skúmal, či používanie ochrannej známky tretími osobami je v súlade s jej základnou funkciou. Uviedol, že dôkazy predložené žalobkyňou pozostávajú najmä z viacerých katalógov a fotografií zmenšených modelov, na ktorých sa nachádza napadnutá ochranná známka, ochranné známky tretích osôb, ale aj údaj „oficiálny výrobok s licenciou spoločnosti Ferrari“. V tejto súvislosti konštatoval, že tieto údaje umožňujú príslušnej skupine verejnosti pochopiť, že tieto zmenšené modely vyrába tretia osoba na základe licencie žalobkyne, hoci napadnutá ochranná známka je umiestnená popri ochranných známkach tretích osôb. Takéto používanie napadnutej ochrannej známky je preto v súlade s jej základnou funkciou, ktorou je zaručiť spotrebiteľom obchodný pôvod výrobkov. Skutočnosť, že zmenšené modely vozidiel označených napadnutou ochrannou známkou sú uvádzané na trh rôznymi podnikmi a že ich kvalita a cena sú odlišné, neumožňuje spochybniť tento záver. Rovnako nezáleží na tom, že výraz „oficiálny výrobok s licenciou spoločnosti Ferrari“ neodkazuje na napadnutú ochrannú známku, pretože súvislosť medzi používaním ochrannej známky Ferrari a napadnutou ochrannou známkou na obaloch a katalógoch je v súlade so zvyklosťami dotknutého trhu. Všeobecný súd totiž uviedol, že na trhu s osobnými automobilmi sa vozidlá uvádzajú na trh pod prvou ochrannou známkou označujúcou ich výrobcu a zároveň pod druhou ochrannou známkou označujúcou ich model a že tieto úvahy sú relevantné aj pre trh so zmenšenými modelmi vozidiel. Okrem toho absencia symbolov „®“ alebo „TM“ pri napadnutej ochrannej známke nemení schopnosť tejto ochrannej známky plniť svoju základnú funkciu. Vzhľadom na vyššie uvedené Všeobecný súd dospel k záveru, že sporná ochranná známka sa počas príslušného obdobia používala pre zmenšené modely vozidiel v súlade s jej základnou funkciou.
V druhom rade Všeobecný súd skúmal, či k používaniu napadnutej ochrannej známky tretími osobami došlo so súhlasom majiteľa. Poznamenal, že výňatky z licenčných zmlúv predložené žalobkyňou neobsahujú zoznam ochranných známok, ktoré sú predmetom uvedených zmlúv, takže neumožňujú preukázať, že žalobca výslovne súhlasil s používaním svojej ochrannej známky týmito tretími osobami. Zdôraznil však, že súhlas majiteľa s používaním ochrannej známky tretími osobami môže implicitne vyplývať aj zo skorších okolností a skutočností, ktoré nastali súčasne s týmto používaním alebo po ňom a ktoré musia byť preskúmané s prihliadnutím na používanie považované v dotknutom hospodárskom odvetví za postačujúce.
Všeobecný súd tak po prvé uviedol, že v osobitnom rámci relevantného trhu implicitný súhlas majiteľa napadnutej ochrannej známky vyplýva zo skutočnosti, že tento majiteľ vedel o používaní svojej ochrannej známky tretími osobami a nenamietal proti nemu, a usúdil, že v prejednávanej veci ide o takýto prípad. Po druhé spresnil, že používanie ochrannej známky jednej výrobnej spoločnosti inou spoločnosťou uvádzajúcou predmetné výrobky na trh ako „oficiálne“ výrobky na základe licencie prvej spoločnosti možno uznať tak, že sa uskutočňuje so súhlasom majiteľa tejto ochrannej známky, keďže takéto používanie vytvára súvislosť medzi týmito dvoma spoločnosťami, ktorá predpokladá, že majiteľ povolil používanie svojich ochranných známok dotknutou spoločnosťou. Po tretie usúdil, že žalobkyňa tým, že predložila faktúry a objednávky vystavené tretími osobami na predaj zmenšených modelov vozidiel označených napadnutou ochrannou známkou na účely preukázania riadneho používania, implicitne tvrdí, že k tomuto používaniu došlo s jej súhlasom. Všeobecný súd preto tak dospel k záveru, že žalobkyňa implicitne súhlasila s používaním napadnutej ochrannej známky tretími osobami pre predmetné výrobky.
Vzhľadom na predchádzajúce úvahy preto Všeobecný súd zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu v rozsahu, v akom bola napadnutá ochranná známka zrušená pre zmenšené modely vozidiel.
(
1
)	Rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 29. augusta 2023 (vec R 887/2016‑5).
(
2
)	Rozsudok z 25. januára 2007, Adam Opel (C‑48/05, EU:C:2007:55).
(
3
)	Ide o výrobky patriace do triedy 28 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu ochranných známok z 15. júna 1957, v revidovanom a doplnenom znení.
(
4
)	Na základe článku 158 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1) v spojení s článkom 51 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia.