62006TJ0134
RETTENS DOM (Tredje Afdeling)
13. december 2007 (
*1
)
»EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket PAGESJAUNES.COM — det ældre nationale figurmærke LES PAGES JAUNES — domænenavnet »pagesjaunes.com« — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94«
I sag T-134/06,
Xentral LLC, Miami, Florida (USA), ved avocat A. Bertrand,
sagsøger,
mod
Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtiget,
sagsøgt,
den anden part i sagen for appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og intervenient ved Retten:
Pages jaunes SA, Sèvres (Frankrig), ved avocats C. Bertheux Scotte, B. Potot og B. Corne,
angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 15. februar 2006 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 708/2005-1) vedrørende en indsigelsessag mellem Pages jaunes SA og Xentral LLC,
har
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS (Tredje Afdeling)
sammensat af afdelingsformanden, M. Jaeger, og dommerne V. Tiili og T. Tchipev,
justitssekretær: fuldmægtig K. Pocheć,
under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 11. maj 2006,
under henvisning til Harmoniseringskontorets svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 24. november 2006,
under henvisning til intervenientens svarskrift, som blev indleveret til Rettens Justitskontor den 22. november 2006,
efter retsmødet den 7. juni 2007,
afsagt følgende
Dom
Sagens baggrund
1
Den 21. september 2000 indgav Prodis Inc. i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret, en EF-varemærkeansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«).
2
Det varemærke, der er søgt registreret, er ordmærket PAGESJAUNES.COM.
3
De varer, som varemærkeansøgningen vedrører, henhører under klasse 16 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse: »Tryksager, aviser, tidsskrifter og telefonbøger«.
4
Ved skrivelse af 21. februar 2002 gav undersøgeren Prodis meddelelse om, at det omhandlede tegn ikke kunne registreres i medfør af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, da det savnede fornødent særpræg. Ifølge undersøgeren kunne dette tegn nemlig af den relevante kundekreds opfattes som den elektroniske adresse på en af de erhvervsdrivende, som markedsfører fagtelefonbøger.
5
Da der ikke blev fremsat bemærkninger til undersøgerens indsigelse, afslog denne ved afgørelse af 4. juni 2002 registreringsansøgningen på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.
6
Den 3. juli 2002 indgav Prodis i henhold til artikel 57-62 i forordning nr. 40/94 en klage til Harmoniseringskontoret over afslaget på at registrere varemærket PAGESJAUNES.COM.
7
Efter en berigtigelse af den påklagede afgørelse i henhold til artikel 60 i forordning nr. 40/94 meddelte undersøgeren ved skrivelse af 4. oktober 2002 Prodis, at dets registreringsansøgning var blevet accepteret med henblik på offentliggørelse.
8
Denne ansøgning blev offentliggjort i EF-Varemærketidende nr. 81/2002 af 14. oktober 2002.
9
Den 6. januar 2003 rejste intervenienten, Pages jaunes SA, i henhold til artikel 42 i forordning nr. 40/94 indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke. Indsigelsen var dels støttet på selskabsnavnet og forretningsnavnet Pages jaunes, dels på den franske registrering nr. 99800903 af 2. april 1999 af figurmærket LES PAGES JAUNES for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 16, 35, 38, 41 og 42 som gengivet nedenfor:
10
Indsigelsen var rettet mod alle de varer, der var omfattet af ansøgningen om varemærket PAGESJAUNES.COM. Indsigelsen var støttet på alle de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af det ældre varemærke, navnlig på »tryksager, aviser, tidsskrifter og telefonbøger« i klasse 16.
11
Til støtte for indsigelsen blev anført de grunde, der nævnes i artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94. Det ældre varemærkes, selskabsnavnets og forretningsnavnets renommé blev også påberåbt, og det blev støttet på den intensive og langvarige brug heraf, navnlig til at betegne telefonbøger og publikationer.
12
Ved afgørelse af 28. april 2005 tog Indsigelsesafdelingen med hjemmel i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 indsigelsen til følge. Indsigelsesafdelingen mente, at der var risiko for forveksling henset til, at de omhandlede varer var af samme art, at der var en høj grad af fonetisk og begrebsmæssig lighed mellem de omtvistede varemærker og til det ældre varemærkes renommé i Frankrig. Uanset at udtrykket»gule sider« i flere lande og i et vist omfang også i Frankrig kunne anses for almindeligt, mente Indsigelsesafdelingen heller ikke, at Prodis havde fremlagt bevis for, at det ældre varemærke var blevet almindeligt »på grund af« intervenienten.
13
Den 16. juni 2005 påklagede Prodis i medfør af artikel 57-62 i forordning nr. 40/94 Indsigelsesafdelingens afgørelse til Harmoniseringskontoret.
14
Ved afgørelse af 15. februar 2006 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afviste Harmoniseringskontorets Første Appelkammer klagen. Appelkammeret anførte, at Prodis’ eventuelle ældre rettighed, nemlig domænenavnet »pagesjaunes.com«, skulle ignoreres, at det ikke påhvilede Harmoniseringskontoret at annullere nationale varemærker, at der i sagsakterne ikke var noget, der støttede argumentet om, at udtrykket »pages jaunes« ikke for en fransk forbruger havde særpræg, eller at det var beskrivende for publikationer, navnlig telefonbøger. Ifølge appelkammeret havde dette udtryk derimod en »almindelig grad af særpræg«, fordi den farve, dette udtryk var gengivet i, var tilfældigt, og udtrykket ikke var blevet en artsbetegnelse. Appelkammeret påpegede, at de to omtvistede varemærkers dominerende bestanddel bestod i det samme udtryk »pages jaunes«, og at lighedspunkterne mellem disse varemærker var slående. Henset til, at de omhandlede varer var af samme art, mente appelkammeret sammenfattende, at der i Frankrig var en risiko for forveksling, fordi det ansøgte varemærke ville blive opfattet som værende internetversionen af den trykte telefonbog med varemærket LES PAGES JAUNES, og at de omhandlede varer således også ville blive ansetfor at være udbudt af den samme virksomhed.
15
Ansøgningen om varemærket PAGESJAUNES.COM er blevet overdraget til sagsøgeren, Xentral LLC. Denne overdragelse blev indført i varemærkeregisteret den 2. maj 2006.
Parternes påstande
16
Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
—
Den anfægtede afgørelse annulleres.
—
Varemærket PAGESJAUNES.COM erklæres for gyldigt.
—
Harmoniseringskontorets appelkammer tilpligtes at betale sagens omkostninger.
17
Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:
—
Den anden påstand afvises.
—
I øvrigt frifindes Harmoniseringskontoret.
—
Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.
18
Intervenienten har nedlagt følgende påstande:
—
Den anfægtede afgørelse stadfæstes.
—
Ansøgningen om registreringen af varemærket PAGESJAUNES.COM afvises i sin helhed.
—
Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.
19
Under retsmødet har sagsøgeren frafaldet sin anden påstand, hvilket Retten har taget til efterretning. Sagsøgeren har desuden præciseret, at dennes tredje påstand skulle forstås således, at Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger, hvilket Retten også har taget til efterretning.
20
Under retsmødet har intervenienten frafaldet sin anden påstand, hvilket Retten har taget til efterretning.
Formaliteten vedrørende dokumenter fremlagt for første gang for Retten
21
Intervenienten har gjort gældende, at bilag 51-53 og bilag 77 og 78 til stævningen er nye sagsakter, idet de ikke har været fremlagt for Harmoniseringskontoret. Dokumenterne kan derfor ifølge intervenienten ikke admitteres.
22
Bilag 51-53 og bilag 77, hvoraf bilag 52 er identisk med bilag 77, er uddrag fra Annuaire — Almanach du commerce, de l’industrie, de la magistrature et de l’administration (telefonbog — almanak for handel, industri, domstole og forvaltning) (Didot-Bottin) fra 1887, fra 1886 og fra 1891, som ikke indgik i Harmoniseringskontorets sagsakter. Bilag 78 indeholder uddrag fra registeret ved Institut national de la propriété industrielle (INPI) vedrørende varemærker, der er indgivet til registrering i Frankrig, som indeholder ordbestanddelen »pages jaunes«, og som heller ikke er blevet fremlagt for Harmoniseringskontoret.
23
Disse beviser, der for første gang er blevet fremlagt for Retten, skal der således ses bort fra. I henhold til artikel 63 i forordning nr. 40/94 vedrører sagen for Retten nemlig en efterprøvelse af lovligheden af afgørelser fra Harmoniseringskontorets appelkamre, hvorfor Rettens opgave ikke er at foretage en fornyet undersøgelse af de faktiske omstændigheder i lyset af dokumenter, der for første gang fremlægges for Retten. Der skal derfor ses bort fra de ovennævnte dokumenter, og det er ufornødent at undersøge deres beviskraft (jf. Rettens dom af 24.11.2005, sag T-346/04, Sadas mod KHIM — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Sml. II, s. 4891, præmis 19 og den deri nævnte retspraksis).
Formaliteten vedrørende visse af sagsøgeren fremsatte argumenter
24
Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at sagsøgerens argumenter vedrørende artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 ikke kan antages til realitetsbehandling, og at de under alle omstændigheder er uden relevans, eftersom Indsigelsesafdelingen har taget indsigelsen til følge på grundlag af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 uden at undersøge betingelserne for anvendelse af samme forordnings artikel 8, stk. 4. Eftersom sidstnævnte retsgrundlag heller ikke er blevet efterprøvet af appelkammeret, kan Retten kun prøve lovligheden af den anfægtede afgørelse på grundlag af forordningens artikel 8, stk. 1, litra b).
25
Det bemærkes, at sagsøgeren har fremsat argumenter vedrørende anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94. Indsigelsesafdelingen og appelkammeret har taget indsigelsen til følge med hjemmel i forordningens artikel 8, stk. 1, litra b), idet de har konkluderet, at der var risiko for forveksling mellem det ansøgte varemærke og det ældre varemærke, hvilket førte til afslag på ansøgningen om at registrere varemærket PAGESJAUNES.COM. Hverken Indsigelsesafdelingen eller appelkammeret sammenlignede det ansøgte varemærke med intervenientens selskabsnavn eller forretningsnavn, som intervenienten havde påberåbt sig til støtte for sin indsigelse i henhold til artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94, da den omstændighed, at der forelå en relativ registreringshindring, var tilstrækkelig til at tage indsigelsen til følge.
26
I denne henseende bemærkes, at sagen for Retten har til formål at efterprøve lovligheden af afgørelsen truffet af appelkammeret. Denne kontrol skal derfor foretages med hensyn til de retsspørgsmål, der blev fremført for appelkammeret (Rettens dom af 7.9.2006, sag T-133/05, Meric mod KHIM — Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), Sml. II, s. 2737, præmis 22, og af 22.3.2007, sag T-364/05, Saint-Gobain Pam mod KHIM — Propamsa (PAM PLUVIAL), Sml. II, s. 757, præmis 83).
27
Det skal følgelig efterprøves, hvorvidt appelkammeret med rette nåede frem til, at der på grundlag af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 forelå en risiko for forveksling mellem det ansøgte varemærke og det ældre varemærke, uden at det er nødvendigt for Retten — som ikke kan sætte sin vurdering i stedet for Harmoniseringskontorets ved bedømmelsen af en relativ registreringshindring som omhandlet i forordningens artikel 8, stk. 4 — at tage hensyn til det af intervenienten påberåbte selskabsnavn eller forretningsnavn til støtte for dennes indsigelse. Det er således alene anbringendet vedrørende en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, der skal efterprøves.
28
Harmoniseringskontoret har desuden gjort gældende, at sagsøgerens argumenter, hvorved det bestrides, at det ældre varemærke nyder et faktisk renommé, ikke er relevant i den foreliggende sag. Da appelkammeret fastslog, at der forelå en risiko for forveksling, der hæftede sig ved det ældre varemærkes »almindelige grad af særpræg«, efterprøvede det hverken det renommé opnået ved brug, som intervenienten hævdede under sagen for Harmoniseringskontoret, eller begrundede sin afgørelse med dette renommé.
29
Eftersom Indsigelsesafdelingen i sin afgørelse fastslog, at intervenienten havde bevist, at dennes varemærke nød et renommé i Frankrig, hvilket sagsøgeren ikke bestred under sagen for appelkammeret, skal det bemærkes, at spørgsmålet om renomméet var en del af sagens genstand for appelkammeret. De af sagsøgeren fremsatte argumenter i denne henseende kan derfor antages til realitetsbehandling.
Realiteten
30
Ifølge sagsøgeren skal domænenavnet »pagesjaunes.com«, som denne er indehaver af, anses for en ældre rettighed, der kan gøres gældende over for det ældre varemærke. Det ældre varemærke har desuden en svag grad af særpræg og er tillige en artsbetegnelse. Endvidere udgør det ansøgte varemærke ikke en retsstridig efterligning af det ældre varemærke. Endelig kan intervenienten ikke påberåbe sig, at der knytter sig et renommé til det ældre varemærke.
31
Harmoniseringskontoret og intervenienten har gjort gældende, at appelkammeret med rette har konkluderet, at der forelå risiko for forveksling.
32
Indledningsvis skal sagsøgerens argument, hvorefter dennes domænenavn »pagesjaunes.com« skal anses for en ældre rettighed, der kan gøres gældende over for intervenientens ældre varemærke, efterprøves.
Eventuelle retsvirkninger af den ældre rettighed på grundlag af domænenavnet »pagesjaunes.com«
33
Sagsøgeren har gjort gældende, at et domænenavn udgør et tegn med særpræg på samme måde som et varemærke, og at det skaber en ældre rettighed. Domænenavnet »pagesjaunes.com« blev ifølge sagsøgeren registreret den 9. april 1996, hvilket er væsentligt tidligere end det ældre varemærke, som intervenienten støttede sin indsigelse på, idet dette blev registreret den 2. april 1999.
34
Ifølge sagsøgeren bekræftede en administrativ kommission ved Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) ved afgørelse af 21. august 2000 sagsøgerens rettigheder til domænenavnet »pagesjaunes.com« og nægtede at give selskabet France Télécom, der på det tidspunkt var indehaver af de franske figurmærker PAGES JAUNES, der blev indgivet til registrering i 1977, medhold i dennes krav.
35
I denne henseende anførte appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 10, at dette argument skulle forkastes, eftersom »den efterprøvelse, som [Harmoniseringskontoret] i henhold til artikel 8, stk. 1, i [forordning nr. 40/94] skal foretage, er begrænset til tvisten mellem det ansøgte EF-varemærke og den påberåbte ældre rettighed«.
36
Denne konklusion må antages, uden at det er nødvendigt at tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt et domænenavn kan anses for en rettighed, der kan påberåbes. Gyldigheden af et nationalt varemærke — i denne sag intervenientens — kan nemlig ikke anfægtes under en procedure om registrering af et EF-varemærke, men kun under en sag om ugyldighed, der iværksættes i den pågældende medlemsstat (Rettens dom af 23.10.2002, sag T-6/01, Matratzen Concord mod KHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Sml. II, s. 4335, præmis 55). Selv om det påhviler Harmoniseringskontoret at efterprøve eksistensen af det påberåbte varemærke på grundlag af beviser, som indsigeren skal fremlægge, tilkommer det ikke Harmoniseringskontoret at træffe afgørelse i en tvist mellem dette varemærke og et andet nationalt varemærke, idet en sådan tvist henhører under de nationale myndigheders kompetence (Rettens dom af 21.4.2005, sag T-269/02, PepsiCo mod KHIM — Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), Sml. II, s. 1341, præmis 26, jf. også i denne retning Rettens dom af 25.5.2005, sag T-288/03, TeleTech Holdings mod KHIM — Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), Sml. II, s. 1767, præmis 29).
37
Så længe det ældre nationale varemærke er effektivt beskyttet, har en i forhold hertil ældre registrering af et nationalt varemærke eller en anden ældre rettighed derfor ingen relevans i forbindelse med indsigelsen, der er rejst mod en ansøgning om et EF-varemærke, uanset at det ansøgte EF-varemærke er magen til et af sagsøgerens ældre nationale varemærker eller til en anden rettighed, som er ældre end det nationale varemærke, som indsigelsen støttes på (jf. i denne retning Rettens dom af 1.3.2005, sag T-185/03, Fusco mod KHIM — Fusco International (ENZO FUSCO), Sml. II, s. 715, præmis 63). Hvis det således antages, at rettighederne til ældre domænenavne kan sidestilles med en ældre national varemærkeregistrering, vil det under alle omstændigheder ikke påhvile Retten at tage stilling til en tvist mellem et ældre nationalt varemærke og rettigheder til ældre domænenavne, idet en sådan tvist ikke henhører under Rettens kompetence.
38
I det foreliggende tilfælde skal det fastslås, at sagsøgeren navnlig på grundlag af sit domænenavn »pagesjaunes.com« ved de kompetente nationale myndigheder rent faktisk har forsøgt at få forskellige PAGES JAUNES-varemærker, som intervenienten er indehaver af, erklæret ugyldige. Ved afgørelserne fra Tribunal de grande instance de Paris (Frankrig) af 14. maj 2003 og fra Cour d’appel de Paris (Frankrig) af 30. marts 2005 blev intervenienten frifundet i forhold til sagsøgerens ugyldighedsbegæring. Da disse to afgørelser desuden ikke efterprøvede gyldigheden af det ældre varemærke, der er gjort gældende i den foreliggende sag, men af andre PAGES JAUNES-varemærker, som intervenienten er indehaver af, er de under alle omstændigheder uden betydning for den foreliggende sag, da det ældre varemærke altid var gyldigt.
39
Hvad desuden angår afgørelsen fra WIPO’s administrative kommission skal det bemærkes, at den alene behandlede spørgsmålet om den eventuelle overdragelse af domænenavnene »pagesjaunes.com« og »pagesjaunes.net« til France Télécom og ikke spørgsmålet om risikoen for forveksling mellem »pagesjaunes.com« og LES PAGES JAUNES, hvorfor denne afgørelse er uden betydning for den foreliggende sag. Endvidere har WIPO heller ikke udtalt sig om gyldigheden af det ældre varemærke.
40
I den foreliggende sag kan sagsøgeren følgelig ikke gøre sin påståede ældre rettighed på grundlag af domænenavnet »pagesjaunes.com« gældende.
41
Det skal således efterprøves, hvorvidt appelkammeret i den foreliggende sag har anvendt artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 korrekt.
Anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94
42
Det bestemmes i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, at hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering, såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner et ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art. Risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke. I henhold til artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii), i forordning nr. 40/94 skal endvidere ved ældre varemærker forstås de mærker, som er registreret i en medlemsstat, og hvis ansøgningsdato ligger før EF-varemærkets ansøgningsdato.
43
Risikoen for forveksling er ifølge fast retspraksis risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder.
44
Ifølge samme retspraksis skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i henhold til den opfattelse, som den relevante kundekreds har af de pågældende tegn og de omhandlede varer eller tjenesteydelser. Der skal herved tages hensyn til alle relevante faktorer i sagen, navnlig at ligheden mellem tegnene og ligheden mellem de pågældende varer og tjenesteydelser står i et indbyrdes afhængighedsforhold (jf. Rettens dom af 9.7.2003, sag T-162/01, Laboratorios RTB mod KHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Sml. II, s. 2821, præmis 30-33 og den deri nævnte retspraksis).
45
I det foreliggende tilfælde er det varemærke, som indsigelsen støttes på, et i Frankrig registreret nationalt varemærke. Det relevante område for vurderingen af risikoen for forveksling er således det franske territorium.
46
Eftersom de omhandlede varer er almindelige forbrugsvarer, er den relevante kundekreds den franske gennemsnitsforbruger, der anses for at være almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet.
47
Det er ubestridt, at de varer, der er omfattet af de to omtvistede varemærker, er af samme art. Disse to varemærker omfatter nemlig »tryksager, aviser, tidsskrifter og telefonbøger« i klasse 16 som omhandlet i Nice-arrangementet. Uanset at indsigelsen også blev støttet på de varer og tjenesteydelser i andre klasser (klasse 9, 35, 38, 41 og 42), som det ældre varemærke var blevet registreret for, er der ingen grund til at efterprøve disse, da den anfægtede afgørelse alene støttes på de varer, der er omfattet af klasse 16.
Sammenligningen af tegnene
48
Som det fremgår af fast retspraksis, skal helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår de omtvistede varemærkers visuelle, lydlige eller begrebsmæssige lighed være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans (jf. Rettens dom af 14.10.2003, sag T-292/01, Phillips-Van Heusen mod KHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Sml. II, s. 4335, præmis 47 og den deri nævnte retspraksis).
49
Sagsøgeren har anført, at de omtvistede tegn ikke ligner hinanden, hvorimod Harmoniseringskontoret og intervenienten har påstået, at de ligner hinanden.
50
Det er følgende tegn, der skal sammenlignes:
Ældre varemærke
Ansøgte varemærke
PAGESJAUNES.COM
51
Sagsøgeren har anført, at de omtvistede varemærker skal efterprøves i deres helhed, og at de bestanddele heri, der har kendetegn eller særpræg, skal vurderes, før varemærkerne sammenlignes. Det ældre varemærke er kendetegnet ved en særlig grafisk udformning, der danner udtrykket »pages jaunes«, som er beskrivende, sædvanligt og en artsbetegnelse.
52
Det bemærkes, at ifølge retspraksis kan et kompliceret varemærke anses for at ligne et andet varemærke, der er identisk med eller ligner en af bestanddelene af det komplicerede varemærke, når denne bestanddel udgør det dominerende element i det helhedsindtryk, som det komplicerede varemærke fremkalder. Dette er tilfældet, når denne bestanddel i sig selv kan præge det billede af dette varemærke, som den relevante offentlighed har i erindringen, således at alle varemærkets andre bestanddele er uden betydning i helhedsindtrykket af mærket (MATRATZEN-dommen, præmis 33, og Rettens dom af 13.6.2006, sag T-153/03, Inex mod KHIM — Wiseman (gengivelsen af et koskind), Sml. II, s. 1677, præmis 27, og PAM PLUVIAL-dommen, præmis 97).
53
Det bemærkes, at udtrykket »pages jaunes« udgør den dominerende bestanddel i det ældre varemærke. På grund af størrelsen på de bogstaver, hvormed det er skrevet, og udtrykkets størrelse i varemærket udskiller det sig væsentligt fra det ældre varemærkes helhed. Desuden er den grafiske udformning af ordene »les pages jaunes«, der er skrevet med hvide bogstaver på sort baggrund, ikke original — således som Harmoniseringskontoret med rette har konstateret — og den skal derfor anses for en ubetydelig bestanddel i den visuelle opfattelse af dette varemærke i modsætning til det, sagsøgeren har gjort gældende. Desuden er artiklen »les« skrevet med mindre bogstaver, hvilket mindsker dens visuelle betydning. Den visuelle opfattelse af det ældre varemærke domineres således af ordbestanddelen »pages jaunes«, da alle andre bestanddele i dette varemærke er uden betydning.
54
Sagsøgerens argument om, at udtrykket »pages jaunes« ikke har fornødent særpræg, fordi det er beskrivende, sædvanligt og en artsbetegnelse, kan ikke drage denne konklusion i tvivl. Et eventuelt svagt særpræg af en bestanddel af et sammensat varemærke indebærer nemlig ikke nødvendigvis, at denne ikke kan udgøre en dominerende bestanddel, da den navnlig som følge af sin placering i tegnet eller af sin størrelse kan sætte sit præg på opfattelsen hos gennemsnitsforbrugeren og forblive i dennes erindring (dommen i sagen gengivelsen af et koskind, præmis 32; jf. også i denne retning Rettens dom af 13.7.2004, sag T-115/02, AVEX mod KHIM — Ahlers (a), Sml. II, s. 2907, præmis 20).
55
På dette stadium af efterprøvelsen er der følgelig ingen grund til at tage stilling til det eventuelle svage særpræg af udtrykket »pages jaunes«, da det henset til betragtningerne i præmis 53 ovenfor er åbenbart, at det er dette udtryk, der kan sætte sit præg på opfattelsen hos gennemsnitsforbrugeren og forblive i dennes erindring.
56
Hvad angår det ansøgte varemærke PAGESJAUNES.COM, som udelukkende er et ordmærke, bemærkes, at det består af to dele. Bestanddelen »pagesjanes« udgør ved sin placering og længde den dominerende bestanddel. Endelsen ».com« har kun en sekundær betydning, idet den blot antyder en elektronisk adresse på internettet.
57
Hvad angår den visuelle sammenligning af de omtvistede varemærker har sagsøgeren gjort gældende, at det ældre varemærke indeholder tre ord med sammenlagt fem stavelser, mens det ansøgte varemærke kun indeholder et ord på seks stavelser. Ifølge sagsøgeren skal lighedspunkterne, der udspringer af ordbestanddelen »pages jaunes«, som har en svag grad af særpræg, sættes i perspektiv for at hæfte sig ved de bestanddele, der gør det muligt at skelne, nemlig varemærkernes stavemåde samt i det ene tilfælde forekomsten af artiklen »les« og i det andet tilfælde forekomsten af endelsen ».com«. Der er dermed visuelt anseelige forskelle.
58
Denne argumentation kan ikke tiltrædes. Uanset at ordene »pages« og »jaunes« i det ansøgte varemærke er sammenskrevet, hvorimod der i det ældre varemærke synes at være et næsten usynligt mellemrum mellem disse to ord, skal det nemlig fastslås, at disse to varemærkers dominerende bestanddele er de samme. Desuden gør ordbestanddelen »les« i det ældre varemærke og ».com« i det ansøgte varemærke det ikke muligt at skelne mellem disse varemærker, da de udelukkende er sekundære, sådan som det fremgår af præmis 53 og 56 ovenfor. Den grafiske gengivelse af det ældre varemærke er heller ikke af en sådan karakter, at den visuelt set gør de to varemærker forskellige.
59
Det skal således fastslås, at der i visuel henseende er lighed mellem de omtvistede varemærker.
60
Hvad angår den fonetiske sammenligning af de omtvistede tegn har sagsøgeren gjort gældende, at der også er store forskelle mellem de to varemærker, eftersom det ældre varemærke udtales »paj-jo-ne«, mens det ansøgte varemærke udtales »paj-jo-ne-point-com«.
61
Denne argumentation kan ikke tiltrædes. Det er tilstrækkeligt at fastslå, at alene forskellene mellem bestanddelene »les« og ».com«, der er sekundære, ikke er tilstrækkeligt til at udelukke den fonetiske lighed, der skyldes gengivelsen af ordene »pages« og »jaunes« — det vil sige den dominerende bestanddel i det ældre varemærke — i det ansøgte varemærke. Endvidere skal det fastslås, at artiklen ikke nødvendigvis udtales, hvilket sagsøgeren selv indirekte har indrømmet, da denne ikke i sine anbringender vedrørende den fonetiske sammenligning af de omhandlede varemærker har henvist hertil.
62
Hvad angår den begrebsmæssige sammenligning af de omtvistede tegn er der ikke ifølge sagsøgeren nogen lighedspunkter, eftersom det ældre varemærke utvivlsomt henviser til telefonbøger i papir, hvor siderne er gule, hvorimod det ansøgte varemærke henviser til internettet og et adressesøgesystem på internettet.
63
Også dette af sagsøgeren fremsatte argument skal forkastes. De to varemærker henviser nemlig til sider i farven gul. Forekomsten af ordbestanddelen »les« i det ældre varemærke ændrer på ingen måde det begrebsmæssige indhold, eftersom det blot udfylder artiklens funktion. Den eneste forskel skyldes endelsen ».com« i det ansøgte varemærke. Denne endelse ændrer imidlertid ikke indholdet af udtrykket »pages jaunes«, da det alene antyder, at varerne, der er omfattet af det ansøgte varemærke, kan konsulteres eller købes på internettet.
64
Følgelig skal det fastslås, at de omhandlede varemærker er ens, og at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 20 med rette konstaterede, at lighedspunkterne mellem varemærkerne såvel visuelt som fonetisk og begrebsmæssigt var slående.
65
Herefter skal der foretages en helhedsvurdering af, om der er en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker.
Risikoen for forveksling
66
Appelkammerets syn på forekomsten af en risiko for forveksling er udtrykt i den anfægtede afgørelses punkt 21 som følger:
»Hvis der til [de slående lighedspunkter mellem de omtvistede varemærker] tilføjes, at de anvendes for varer af samme art, som udbydes til den samme kundekreds, der bor på det samme territorium, er risikoen for forveksling ikke blot sandsynlig, men sikker. De franske brugere vil nemlig tro, at PAGESJAUNES.COM er internetversionen af den trykte telefonbog [med varemærket] LES PAGES JAUNES, og at de to varer selvsagt udbydes af den samme virksomhed.«
67
Henset til det ældre varemærkes svage grad af særpræg har sagsøgeren gjort gældende, at det grundet selve sin beskaffenhed kun kan opnå en begrænset beskyttelse, der alene består i forbuddet mod dets nøjagtige gengivelse, uden på nogen måde at give intervenienten en eneret på udtrykket »pages jaunes«. I forbindelse med sammenligningen af de omhandlede varemærker har appelkammeret ifølge sagsøgeren undladt at tage hensyn til denne meget svage grad af særpræg.
68
Det skal i denne forbindelse bemærkes, at det af den anfægtede afgørelse fremgår, at appelkammeret har tillagt det ældre varemærke en »almindelig grad af særpræg«.
69
Uden at det er nødvendigt at efterprøve sagsøgerens forskellige argumenter vedrørende det ældre varemærkes påståede svage grad af særpræg, er det tilstrækkeligt at fastslå, at selv om det blev antaget, at appelkammeret med urette har tillagt det ældre varemærke en »almindelig grad af særpræg«, kan en sådan fejl ikke indebære den anfægtede afgørelses annullation.
70
Den omstændighed, at det ældre varemærke tillægges en svag grad af særpræg, udelukker nemlig ikke, at det fastslås, at der i det foreliggende tilfælde er risiko for forveksling. Selv om der skal tages hensyn til det ældre varemærkes særpræg for at bedømme risikoen for forveksling (jf. analogt Domstolens dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 24), er det nemlig kun et blandt flere momenter, der skal tages i betragtning ved denne bedømmelse. Selv hvor der foreligger et ældre varemærke med en svag grad af særpræg, kan der være risiko for forveksling, bl.a. som følge af ligheden mellem tegnene og mellem de omfattede varer eller tjenesteydelser (jf. i denne retning Rettens dom af 16.3.2005, sag T-112/03, L’Oréal mod KHIM — Revlon (FLEXI AIR), Sml. II, s. 949, præmis 61).
71
Desuden ville det af sagsøgeren hertil fremførte synspunkt indebære, at den faktor, der vedrører varemærkernes lighed, neutraliseres til fordel for den faktor, der bygger på det ældre varemærkes særpræg, som ville blive tillagt for stor betydning. Heraf ville følge, at eftersom det ældre nationale varemærke kun har en svag grad af særpræg, ville der kun være risiko for forveksling i tilfælde af, at det varemærke, der søges registreret, fuldt ud gengav det ældre nationale varemærke, og det uanset graden af lighed mellem de omhandlede tegn (Domstolens kendelse af 27.4.2006, sag C-235/05 P, L’Oréal mod KHIM, ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 45). Et sådant resultat ville imidlertid ikke være i overensstemmelse med selve beskaffenheden af den helhedsvurdering, som de kompetente myndigheder skal foretage i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 (Domstolens dom af 15.3.2007, sag C-171/06 P, T.I.M.E. ART mod Devinlec og KHIM, ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 41).
72
Det skal derfor fastslås, at der i det foreliggende tilfælde eksisterer en risiko for forveksling, da de omhandlede varer er af samme art, og de omtvistede tegn ligner hinanden. Som appelkammeret med rette konstaterede i den anfægtede afgørelses punkt 21, kan de franske forbrugere nemlig tro, at det ansøgte varemærke PAGESJAUNES.COM er internetversionen af den trykte telefonbog med varemærket LES PAGES JAUNES, og at de to varer følgelig udbydes af den samme virksomhed.
73
Under disse omstændigheder skal anbringendet om, at det ældre varemærke ikke har noget renommé, ligeledes forkastes. Eftersom appelkammeret ikke støttede sin afgørelse på det ældre varemærkes renommé, og da det med rette konkluderede, at der eksisterede en risiko for forveksling, vil det eventuelt manglende renommé på ingen måde kunne påvirke legaliteten af den anfægtede afgørelse.
74
Af samtlige de anførte betragtninger følger, at Harmoniseringskontoret i det hele må frifindes.
Sagens omkostninger
75
I henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da sagsøgeren har tabt sagen, bør det pålægges denne at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets og intervenientens påstande herom.
På grundlag af disse præmisser
udtaler og bestemmer
RETTEN (Tredje Afdeling)
1)
Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.
2)
Xentral LLC betaler sagens omkostninger.
Jaeger
Tiili
Tchipev
Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 13. december 2007.
E. Coulon
Justitssekretær
M. Jaeger
Afdelingsformand
(
*1
) – Processprog: fransk.