62023TJ1104_RES
Mål T‑1104/23
Ferrari SpA
mot
Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet
Tribunalens dom (åttonde avdelningen i utökad sammansättning) av den 2 juli 2025
”EU-varumärke – Upphävandeförfarande – Internationell registrering som designerar Europeiska unionen – Ordmärket TESTAROSSA – Verkligt bruk av varumärket – Artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 58.1 a i förordning (EU) 2017/1001) – Tredje mans bruk – Fråga om hur varumärket har använts – Varumärkesinnehavarens underförstådda samtycke – Bevis för verkligt bruk – Skalmodeller av motorfordon (leksaker)”
EU-varumärke – EU-varumärkets rättsverkan – Rättigheter som är knutna till varumärket – Rätt att förbjuda användning av varumärket – Villkor – Tredje mans användning som kan skada varumärkets funktion – Begrepp – Tredje mans anbringande av ett tecken som är identiskt med ett varumärke registrerat för skalmodeller av motorfordon – Användning som är begränsad till en upplysning om att en bilmodell är troget återgiven – Omfattas inte
(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 9.1)
(se punkterna 27–29, 32 och 33)
EU-varumärke – Avstående, upphävande och ogiltighet – Grunder för upphävande – Varumärket har inte varit föremål för verkligt bruk – Ordmärket TESTAROSSA
(Rådets förordning nr 207/2009, artiklarna 15.1 och 51.1 a)
(se punkterna 47–52, 59, 65 och 71)
EU-varumärke – Avstående, upphävande och ogiltighet – Grunder för upphävande – Varumärket har inte varit föremål för verkligt bruk – Tredje mans användning med samtycke från varumärkesinnehavaren – Underförstått samtycke – Bedömningskriterier – Användning av varumärket för fordonsmodeller i förminskad skala
(Rådets förordning nr 207/2009, artiklarna 15.1 och 51.1 a)
(se punkterna 60, 62–64 och 68–70)
Resumé
Tribunalen, i utökad sammansättning, ogiltigförklarar delvis det beslut som meddelades av överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) (
1
) och tar ställning till begreppet ”verkligt bruk” i samband med tredje mans användning av ett varumärke med underförstått samtycke från innehavaren av detta varumärke. Tribunalen klargör bland annat den rättspraxis som följer av domen i målet Opel (
2
) och preciserar villkoren för att påvisa verkligt bruk av ett varumärke, när det på grundval av sedvänja i branschen och på den relevanta marknaden under vissa omständigheter är möjligt för aktörer att använda det registrerade varumärket för att beskriva de aktuella varorna.
Ferrari SpA, klaganden, är innehavare av en internationell registrering som designerar Europeiska unionen av ordmärket TESTAROSSA för bland annat fordonsmodeller i förminskad skala och för leksaker. (
3
) Den 14 november 2014 lämnade intervenienten, Kurt Hesse, in en ansökan om ogiltigförklaring av verkan av den internationella registreringen. (
4
) Annulleringsenheten biföll delvis ansökan om upphävande, men avslog den med avseende på ”skalmodeller av motorfordon (leksaker)”.
Både intervenienten och klaganden överklagade beslutet och yrkade delvis ogiltigförklaring av det. Överklagandenämnden biföll intervenientens överklagande och avslog Ferrari SpA:s överklagande. Bolagets rättigheter till det omstridda varumärket har således upphävts för samtliga varor. Ferrari SpA har överklagat beslutet och yrkat att det ska ogiltigförklaras.
Tribunalens bedömning
Tribunalen understryker inledningsvis att tredje mans anbringande av ett tecken, som är identiskt med ett varumärke registrerat för leksaker, på fordonsmodeller i förminskad skala endast kan förbjudas om det skadar eller kan skada varumärkets funktioner. Detta måste bedömas med hänsyn till egenskaperna på marknaden för fordonsmodeller i förminskad skala. Denna marknad kännetecknas av att oberoende leksakstillverkare – som använder varumärken som är registrerade för bilar som rena upplysningar om att en fordonsmodell i förminskad skala är en trogen återgivning av en verklig bilmodell – förekommer parallellt med fordonsmodeller i förminskad skala som tillverkas och saluförs dels av innehavarna av varumärken som är registrerade för motorfordon, dels av företag med ekonomiska band till dessa genom en licens. Omsättningskretsen är därför van vid att exponeras för fordonsmodeller i förminskad skala, med eller utan licens från fordonstillverkaren, och att särskilja dessa beroende på vilka uppgifter som finns på deras förpackningar. Tribunalen anger därför att tredje man kan använda ett sådant varumärke utan innehavarens medgivande, under förutsättning att tredje mans användning av varumärket på en fordonsmodell i förminskad skala endast upplyser omsättningskretsen om att modellen är en trogen återgivning av en verklig bilmodell. När tredje mans användning av varumärket däremot utgörs av exempelvis en hänvisning till ett licensavtal som ingåtts med varumärkesinnehavaren, kommer användningen att uppfattas som en upplysning om att varorna härrör från biltillverkaren eller från ett företag med ekonomiska band till denna. I ett sådant fall har varumärkesinnehavaren rätt att motsätta sig en sådan användning om den företas utan innehavarens samtycke.
I förevarande fall prövar tribunalen för det första huruvida tredje mans användning av varumärket är förenlig med varumärkets grundläggande funktion. Tribunalen påpekar att den bevisning som Ferrari SpA har lagt fram bland annat består av flera kataloger och fotografier av fordonsmodeller i förminskad skala, på vilka man återfinner det omstridda varumärket, tredje mans varumärken, och uppgiften ”officiell vara som licensierats av Ferrari”. Tribunalen konstaterar därvid att dessa upplysningar gör det möjligt för omsättningskretsen att förstå att dessa fordonsmodeller i förminskad skala tillverkas av tredje man på licens från Ferrari SpA, även om det omstridda varumärket anbringats bredvid tredje mans varumärken. En sådan användning av det omstridda varumärket är således förenlig med varumärkets grundläggande funktion, som är att garantera varornas kommersiella ursprung för konsumenterna. Den omständigheten att fordonsmodellerna i förminskad skada som bär det omstridda varumärket saluförs av olika företag och att deras kvalitet och pris är olika föranleder inte någon annan bedömning. Likaså saknar det betydelse att uppgifterna ”officiell vara som licensierats av Ferrari” inte hänvisar till det omstridda varumärket, eftersom sambandet mellan användningen av varumärket Ferrari och det omstridda varumärket på förpackningar och i kataloger överensstämmer med sedvänja på den aktuella marknaden. Tribunalen påpekar att bilar på bilmarknaden saluförs både under ett första varumärke som anger deras tillverkare, och under ett andra varumärke som betecknar bilmodellen, och att dessa överväganden även är relevanta för marknaden för fordonsmodeller i förminskad skala. Vidare påverkar inte den omständigheten att symbolerna ”®” eller ”TM” inte anges bredvid det omstridda varumärket varumärkets förmåga att uppfylla sin grundläggande funktion. Mot bakgrund av det ovan anförda finner tribunalen att det omstridda varumärket använts under den relevanta perioden för fordonsmodeller i förminskad skala, i enlighet med dess grundläggande funktion.
För det andra prövar tribunalen huruvida varumärkesinnehavaren hade samtyckt till att tredje man använder det omstridda varumärket. Tribunalen noterar att de utdrag ur licensavtal som Ferrari SpA har ingett inte innehåller någon förteckning över de varumärken som omfattas av nämnda avtal, varför det inte är möjligt att slå fast att Ferrari SpA uttryckligen hade samtyckt till att tredje man i fråga använder dess varumärke. Tribunalen understryker icke desto mindre att innehavarens samtycke till tredje mans användning av varumärket även kan underförstås av omständigheter och uppgifter som har inträffat före, samtidigt med eller efter användningen. Omständigheterna och uppgifterna ska bedömas mot bakgrund av användning som anses motiverad i den berörda ekonomiska branschen.
Tribunalen anger därför, för det första, att underförstått samtycke – inom ramen för en specifik relevant marknad – från innehavaren av det omstridda varumärket följer av att innehavaren kände till tredje mans användning av dess varumärke och inte motsatte sig detta. Tribunalen bedömer att så är fallet i det aktuella målet. Tribunalen preciserar, för det andra, att användning av ett tillverkningsbolags varumärke, som företas av ett annat bolag som saluför de aktuella varorna såsom ”officiella” varor på licens av det förstnämnda bolaget, kan anses ha skett med varumärkesinnehavarens samtycke, i den mån en sådan användning skapar ett samband mellan dessa två bolag, vilket förutsätter att innehavaren har gett detta andra bolag tillstånd att använda dess varumärken. För det tredje anser tribunalen att Ferrari SpA, genom att inge fakturor och ordersedlar som utfärdats av tredje man för försäljning av fordonsmodeller i förminskad skala försedda med det omstridda varumärket för att styrka verkligt bruk, underförstått har gjort gällande att användningen skedde med bolagets samtycke. Tribunalen anser följaktligen att Ferrari SpA underförstått samtyckte till tredje mans användning av det omstridda varumärket för de aktuella varorna.
Med hänsyn till ovan överväganden ogiltigförklarar tribunalen därför överklagandenämndens beslut, i den del det omstridda varumärket har upphävts för fordonsmodeller i förminskad skala.
(
1
)	Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 29 augusti 2023 (ärende R 887/2016-5).
(
2
)	Dom av den 25 januari 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55).
(
3
)	Varor som omfattas av klass 28 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.
(
4
)	Med stöd av artikel 158.2 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), jämförd med artikel 51.1 a i samma förordning.