Edição provisória
CONCLUSÕES DO ADVOGADO‑GERAL
NICHOLAS EMILIOU
apresentadas em 27 de março de 2025 (1)
Processo C‑168/24
PMJC SAS
contra
[W] [X],
[M] [X],
[X] Créative SAS
[Pedido de decisão prejudicial apresentado pela Cour de Cassation (Tribunal de Cassação, França)]
« Reenvio prejudicial — Marcas — Diretivas 2008/95/CE e 2015/2436 — Motivos de extinção da marca — Utilização enganosa — Marca que corresponde ao apelido do criador — Transmissão da marca — Atos do novo titular destinados a fazer crer ao consumidor que o criador ainda está envolvido na criação dos produtos abrangidos pela marca »
I.      Introdução
1.        Ao abrigo do direito da União, uma marca pode ser extinta se, nomeadamente, através do seu uso pelo titular, puder induzir o público em erro em relação aos produtos ou serviços para que foi registada, nomeadamente acerca da natureza, qualidade ou origem geográfica desses produtos ou serviços (2).
2.        No passado, a relevância desta regra foi discutida a propósito de marcas que correspondiam ao nome do seu criador inicial e fabricante, num caso em que esse criador já não estava ligado à empresa que era titular dessas marcas. A este respeito, o Tribunal de Justiça deixou claro, em especial no seu Acórdão Emanuel (3), que a simples rutura da relação entre o criador, por um lado, e o titular da marca, por outro, não torna, por si só, essa marca enganosa e, por conseguinte, passível de extinção.
3.        No entanto, o presente processo põe à prova esta conclusão face a circunstâncias um pouco mais complexas.
4.        Mais concretamente, o presente processo diz respeito à sociedade francesa [W] [X], fundada por [W] [X] para a comercialização de vestuário e acessórios de moda. Na sequência da insolvência de [W] [X], os direitos sobre duas marcas francesas — ambas correspondentes ao apelido de [W] [X] (a seguir «marcas em questão») — foram cedidos à PMJC, sociedade por ações simplificada (a seguir «PMJC»).
5.        Inicialmente, [W] [X] continuou a trabalhar com a referida sociedade, mas posteriormente cessaram a sua relação e entraram em litígio, o que conduziu, nomeadamente, ao presente pedido de decisão prejudicial. No processo principal, a sociedade PMJC intentou uma ação por concorrência desleal contra [W] [X] e alega que este violou os direitos desta sociedade sobre as marcas em questão. A título reconvencional, [W] [X] pede a extinção dos direitos da sociedade PMJC sobre estas marcas, com o fundamento de que esta última leva os consumidores a crer que [W] [X] ainda continua a participar na criação dos produtos abrangidos pela marca.
6.        Neste contexto, a Cour de Cassation (Tribunal de Cassação, França), à qual foi submetido o processo, coloca a questão de saber se é possível, ao abrigo do direito da União, extinguir uma marca que corresponde ao apelido do criador inicial, com o fundamento de que esta é utilizada, após a sua cessão a um terceiro, de forma que leve o público a crer que o criador inicial continua a participar na criação dos produtos abrangidos pela marca, quando esse deixou de ser o caso.
II.    Quadro jurídico
A.      Direito da União
7.        O artigo 12.°, n.° 2, da Diretiva 2008/95 dispunha que «o titular da marca pode ver extintos os seus direitos se, após a data em que o registo foi efetuado:
[...]
b)      No seguimento da utilização feita pelo titular da marca ou com o seu consentimento para os produtos ou serviços para que foi registada, a marca for propícia a induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, da qualidade e da origem geográfica desses produtos ou serviços.»
8.        Esta disposição tinha, no essencial, o mesmo teor do artigo 12.°, n.° 2, alínea b) da Diretiva 89/104 (4), que antecedeu a Diretiva 2008/95.
9.        A Diretiva 2008/95 foi, por seu turno, substituída pela Diretiva 2015/2436. O artigo 20.°, alínea b), desta última está redigido em termos que, no essencial, mais uma vez são idênticos aos termos do artigo 12.°, n.° 2, alínea b), da Diretiva 2008/95 (e aos termos do artigo 12.°, n.° 2, alínea b), da Diretiva 89/104)(5).
10.      Com efeito, nos termos do artigo 20.° da Diretiva 2015/2436 «[u]ma marca pode ser extinta se, após a data em que o seu registo foi efetuado:
[…]
b)      a marca puder induzir o público em erro em relação aos produtos ou serviços para que foi registada, nomeadamente acerca da natureza, qualidade ou origem geográfica desses produtos ou serviços, como resultado do uso feito pelo titular, ou com o seu consentimento.»
B.      Direito nacional
11.      Por força do artigo L. 714.°‑6, alínea b), do Code de la proprieté intellectuelle (Código da Propriedade Intelectual), na versão aplicável aos factos do processo, incorre na perda dos seus direitos o proprietário de uma marca que, por factos que lhe são imputáveis, se torne propícia a induzir o público em erro, nomeadamente, acerca da natureza, qualidade ou origem geográfica do produto ou do serviço.
III. Factos, processo nacional e questão prejudicial
12.      Resulta da decisão de reenvio que a sociedade [W] [X], fundada em 1978 por [W] [X] para a comercialização de vestuário e acessórios de moda, foi objeto de um processo de insolvência. Em resultado deste processo, os ativos corpóreos e incorpóreos da sociedade, incluindo, nomeadamente, os direitos sobre as marcas em questão, a saber, «[W] [X]» n.° 1 640 795 (6) e «[W] [X]» n.° 3 201 616 (7), foram cedidos à sociedade PMJC em 2012.
13.      [W] [X] continuou a sua colaboração com a sociedade PMJC até ao termo do prazo contratualmente estipulado de 31 de dezembro de 2015.
14.      Em 21 de junho de 2018, a sociedade PMJC intentou uma ação contra [W] [X]. Alegou que, ao prosseguir as suas atividades profissionais e artísticas através da sociedade [X] Creative, uma société par actions simplifiée (sociedade por ações simplificada), [W] [X] praticava atos de concorrência desleal e parasitária e violava os direitos da sociedade PMJC sobre as marcas em causa. A título reconvencional, [W] [X] pediu a extinção, por indução em erro, dos direitos da sociedade PMJC sobre as suas marcas, com o fundamento de que esta fez, alegadamente, entre final de 2017 e início de 2019, uma utilização enganosa das mesmas, mais concretamente de forma que leve o público a crer que [W] [X] é o criador dos produtos em que essas marcas são apostas.
15.      Embora este pedido reconvencional tenha sido rejeitado em primeira instância, a Cour d’appel de Paris (Tribunal de Recurso de Paris) julgou‑o procedente e, por Acórdão de 12 de outubro de 2022, declarou extintos os direitos da sociedade PMJC sobre as marcas em questão.
16.      Segundo este acórdão, o direito da União não se opõe à extinção de uma marca com o apelido de um criador quando, através da sua conduta, o cessionário dessa marca levar o público a crer que o criador continua a participar na conceção dos produtos ou cria um risco suficientemente grave de engano a esse respeito.
17.      A Cour d’appel de Paris (Tribunal de Recurso de Paris) considerou que é o que acontece no caso vertente, observando, nomeadamente, que a sociedade PMJC foi condenada duas vezes por contrafação dos direitos de autor de [W] [X] sobre as suas obras recentes e não cedidas em 2012 à sociedade PMJC. Nesse acórdão concluiu‑se que as marcas em questão se tornaram enganosas, uma vez que a sua utilização consistia em apô‑las em produtos revestidos com decorações que constituíam atos de contrafação dos direitos de autor de [X] [Y].
18.      A sociedade PMJC interpôs um recurso perante a Cour de cassation (Tribunal de Cassação, França), o órgão jurisdicional de reenvio.
19.      Perante este órgão jurisdicional, a sociedade PMJC critica o acórdão da Cour d’appel de Paris (Tribunal de Recurso de Paris), invocando, nomeadamente, o Acórdão Emanuel do Tribunal de Justiça. Segundo a sociedade PMJC, este acórdão deve ser interpretado no sentido de que a sua conduta, mesmo que se destinasse a fazer crer ao consumidor que [W] [X] continuava a ser o criador dos produtos que ostentam as marcas em questão ou que este último participava na sua criação, não pode afetar as próprias marcas.
20.      Tendo em conta as opiniões divergentes quanto à forma como o acima referido Acórdão Emanuel deve ser interpretado, a Cour de Cassation (Tribunal de Cassação) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:
«Devem o artigo 12.°, n.° 2, alínea b), da Diretiva [2008/95/CE] e o artigo 20.°, alínea b), da [Diretiva 2015/2436], ser interpretados no sentido de que se opõem à declaração da extinção de uma marca constituída pelo apelido de um criador devido à sua exploração, posterior à cessão, em condições suscetíveis de fazer crer, de forma efetiva, ao público que o criador continua a participar na criação dos produtos que ostentam essa marca, quando já não é esse o caso?»
21.      Foram apresentadas observações escritas pela PMJC, pelo Governo Francês e pela Comissão Europeia. Não foi realizada audiência.
IV.    Análise
22.      O presente processo diz respeito à norma de direito da União em conformidade com a qual uma marca pode ser extinta se «puder induzir o público em erro em relação aos produtos ou serviços para que foi registada, nomeadamente acerca da natureza, qualidade ou origem geográfica desses produtos ou serviços, como resultado do uso feito pelo titular [...]» (8).
23.      No que respeita às circunstâncias concretas relativamente às quais esta norma deve ser examinada, observo que a decisão de reenvio afirma que a PMJC foi condenada duas vezes por contrafação dos direitos de autor de [X] [Y]. No entanto, decorre da redação da questão prejudicial que o problema a abordar é mais amplo e diz respeito à questão de saber se a norma acima referida abrange a situação em que o titular da marca utiliza uma marca patronímica de uma forma que leva o público a crer que aquele criador ainda está envolvido na criação dos produtos abrangidos pela marca em questão, embora esse já não seja o caso. A discussão levada a cabo nas presentes conclusões basear‑se‑á, portanto, nessa hipótese (mais ampla), como definida na questão prejudicial.
24.      Começarei a minha análise examinando o Acórdão Emanuel, que constitui o principal elemento da jurisprudência do Tribunal de Justiça nesta matéria (A). Em seguida, explicarei por que razão a norma aplicável de direito da União não se opõe, em princípio, à declaração da extinção de uma marca que corresponde ao nome de um criador quando esta é utilizada da forma acima descrita, desde que, no entanto, essa utilização impeça efetivamente o desempenho da função essencial desta marca (B). Por último, abordarei o argumento da PMJC decorrente do artigo 17.°, n.° 2, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (a seguir «Carta») (C).
A.      Acórdão Emanuel
25.      Na presente subsecção, identificarei a ratio decidendi do acórdão acima referido (1) e explicarei por que razão, contrariamente ao que sustenta a PMJC, este acórdão não dá resposta à questão prejudicial (2).
1.      Quanto à ratio decidendi
26.      O processo que esteve na origem deste acórdão dizia respeito a marcas de artigos de moda que incorporavam o nome de Elisabeth Emanuel, uma costureira de vestidos de noiva que se tornou famosa após ter desenhado o vestido de noiva da princesa Diana (9). No que aqui importa, E. Emanuel cedeu a sua empresa a um terceiro, o que, em suma, implicou a transmissão de uma marca registada que ostentava o seu nome e, depois, a rutura das relações entre E. Emanuel e o titular da marca. Posteriormente, o novo titular pediu o registo de uma versão revista desta marca, que continuou a conter o nome de E. Emanuel. Nesta fase, E. Emanuel considerou que, uma vez que tinham sido cortados todos os laços entre ela e a empresa do novo titular, a marca se tinha tornado enganadora. Assim, opôs‑se ao registo da marca alterada e requereu a extinção da marca inicial.
27.      As questões colocadas ao Tribunal de Justiça diziam respeito, no essencial, a saber se o facto de E. Emanuel já não estar associada à criação dos produtos que ostentavam as marcas que incluíam o seu nome significava que estas marcas eram enganadoras (e se, por conseguinte, não podiam ser registadas) e se as mesmas se tinham tornado enganosas (e se, por conseguinte, eram passíveis de extinção) (10).
28.      O Tribunal de Justiça deu resposta negativa a estes dois aspetos.
29.      Em primeiro lugar, o Tribunal de Justiça debruçou‑se sobre a questão da recusa do registo devido ao caráter enganador da marca.
30.      Esta matéria específica era, e continua a ser, regida pela regra segundo a qual «[s]erá recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efetuados, os registos relativos» «[à]s marcas que sejam suscetíveis de enganar o público, por exemplo no que respeita à natureza, à qualidade ou à proveniência geográfica do produto ou do serviço» (11).
31.      A este respeito, o Tribunal de Justiça concluiu, em substância, que a rutura da relação entre a criadora e a empresa que era titular da marca que incluía o nome dessa criadora não tornava, por si só, a marca enganadora e não afetava, por conseguinte, enquanto tal, a sua admissibilidade para registo. Embora o Tribunal de Justiça tenha reconhecido que, quando compra uma determinada peça de vestuário com uma marca patronímica, o consumidor pode ser influenciado pela convicção (errada) de que uma determinada pessoa a criou, como E. Emanuel naquele caso, tal não torna, por si só, esta marca patronímica enganadora, uma vez que as características e as qualidades dos produtos abrangidos pela marca em causa nesse caso continuam a ser garantidas pela empresa que é a nova titular da marca (12).
32.      Esta conclusão reflete a premissa geral segundo a qual a função essencial da marca é, em suma, servir de indicação da origem dos produtos abrangidos pela marca e garantir que uma única empresa é responsável pela qualidade dos produtos (ou serviços) (13). Esta premissa consubstancia a ideia de que a marca garante que o produto é fabricado (ou criado) sob controlo de uma empresa específica, a saber, o titular da marca (14).
33.      No caso em apreço, primeiro, o Tribunal de Justiça baseou‑se nesta lógica para explicar, em primeiro lugar, por que razão uma marca patronímica pode mudar de titularidade (e sair efetivamente da esfera de controlo do criador) sem que esse facto, por si só, a torne enganadora (e impeça o registo da sua versão modificada).
34.      Segundo, no n.° 53 do Acórdão Emanuel, o Tribunal de Justiça aplicou esta conclusão ao pedido de extinção apresentado por E. Emanuel, referindo‑se à identidade entre as condições subjacentes ao motivo de extinção relevante, por um lado, e, por outro, às condições subjacentes ao motivo de recusa do registo.
35.      Voltarei a esta última parte do raciocínio mais adiante, mas a conclusão que se pode desde já retirar do Acórdão Emanuel é que não procede o argumento de que uma marca que corresponde ao nome de um criador de moda se torna enganadora pelo simples facto de se ter perdido a ligação entre o criador e a empresa que fornece os produtos dessa marca. Essa dissociação, por si só, não afeta a admissibilidade do registo da marca nem constitui motivo para a sua extinção.
36.      Observo que uma solução contrária prejudicaria, com efeito, a própria qualidade de uma marca que corresponde ao nome de uma pessoa singular para constituir um objeto autónomo de transações comerciais (15). Dito isto, esta conclusão não é nem pouco clara nem contestada no processo principal.
37.      Estão em causa as implicações da conclusão subsidiária do Tribunal de Justiça enunciadas no n.° 50 do referido acórdão. Em substância, o Tribunal de Justiça observou nesse número que, se se demonstrasse que o novo titular pretendia induzir os consumidores em erro, levando‑os a crer que E. Emanuel continuava a ser a criadora dos produtos abrangidos pela marca, essa conduta podia potencialmente ser considerada dolosa, mas não podia equivaler a um engano e, por conseguinte, não podia «afeta[r] a marca em si própria e, por consequência, a possibilidade de a registar» (16).
38.      A PMJC invoca esta afirmação para alegar que, mesmo que se demonstrasse que procurou levar os consumidores a crer que [X] [W] continuava a participar na criação dos produtos designados pela marca, tal não poderia constituir um motivo de extinção das marcas em questão. Resulta, em substância, das alegações desta parte que, embora a conclusão que figura no n.° 50 do Acórdão Emanuel diga respeito ao registo de uma marca, a mesma é mutatis mutandis aplicável à extinção, tendo em conta a observação do Tribunal de Justiça que figura no referido n.° 53, de que a questão da extinção do processo tinha de ser objeto da mesma apreciação que a do registo, tendo em conta a identidade dos motivos aplicáveis.
39.      Explicarei em seguida por que razão esta posição é incorreta.
2.      Quanto ao alcance exato do Acórdão Emanuel
40.      Para compreender o alcance exato do Acórdão Emanuel é necessário analisar mais atentamente as suas implicações no que diz respeito à questão do registo do processo, por um lado (a), e no que diz respeito à questão da extinção, por outro (b).
a)      Quanto ao registo
41.      Importa salientar, desde logo, que o exame do motivo de recusa do registo devido ao caráter enganador da marca (cujo conteúdo é apresentado supra, no ponto 30 das presentes conclusões) deve ser efetuado apenas à luz do sinal apresentado para registo, com base nas suas características intrínsecas (17) (que são examinadas em relação aos produtos ou serviços para os quais o registo é pedido e com base na perceção do público (18)).
42.      Neste contexto, o Tribunal de Justiça declarou que «para que se possa afirmar que uma marca foi registada com inobservância do motivo de recusa relativo ao risco de engano, deve ser provado que o sinal depositado para efeitos de registo como marca gera, em si mesmo, este risco» (19).
43.      De igual modo, decorre da jurisprudência do Tribunal Geral relativa ao artigo 7.°, n.° 1, alínea g), do Regulamento n.° 2017/1001 (equivalente no âmbito das marcas da União), que a aplicabilidade do motivo de recusa do registo devido a engano implica uma designação suficientemente específica das características potenciais dos produtos ou serviços abrangidos pela marca objeto de exame, que será considerada enganadora quando o consumidor alvo for levado a crer que os produtos a que a marca em causa está associada possuem determinadas características que, na realidade, não possuem (20).
44.      Em contrapartida, o uso da marca pelo seu titular é irrelevante para efeitos do exame da admissibilidade do registo e não pode levar à declaração de nulidade do registo com efeitos retroativos. Com efeito, o Tribunal de Justiça confirmou, em substância, que uma marca não pode ser declarada nula com base na gestão que o respetivo titular dela faz (21). Por seu turno, o Tribunal Geral explicou que «em matéria de nulidade, a questão que se coloca é a de saber se a marca não devia ter sido registada, ab initio, por motivos já existentes à data do pedido de marca, já que tomar em consideração elementos posteriores só pode servir para esclarecer as circunstâncias tal como se apresentavam nessa data» (22).
45.      Nesta perspetiva, a declaração do Tribunal de Justiça no n.° 50 do Acórdão Emanuel (relativa à irrelevância da conduta dolosa para efeitos de registo) é perfeitamente compatível com a lógica que rege o exame da admissibilidade de um sinal para registo como marca. Com efeito, uma vez que este exame apenas tem em conta o sinal e a sua perceção pelo público em relação aos produtos ou serviços abrangidos, é, logicamente, irrelevante uma conduta fraudulenta do titular destinada a induzir o público em erro quanto a quem é o verdadeiro criador dos produtos abrangidos pela marca. Foi também por esta razão que o Tribunal de Justiça concluiu, no referido número, que essas condutas não podiam afetar «a possibilidade de [...] registar [o sinal].»
46.      Em contrapartida, e como passo a explicar, este acórdão não permite chegar à conclusão de que a mesma conduta é, enquanto tal, irrelevante no contexto do motivo de extinção ora em causa.
b)      Quanto à revogação
47.      A principal fonte de confusão quanto às implicações do Acórdão Emanuel para o presente processo resulta da leitura conjugada dos n.os 50 e 53 daquele acórdão. Recorde‑se que, no primeiro destes números, o Tribunal de Justiça considerou que uma eventual conduta dolosa não afeta a possibilidade de registo de um sinal como marca. Por sua vez, o n.° 53 contém um raciocínio sobre a extinção de uma marca, à qual o Tribunal de Justiça aplica a sua conclusão anterior a respeito da questão relativa ao registo (irrelevância da rutura da relação), por referência à identidade dos motivos aplicáveis nos dois âmbitos.
48.      Admito que à primeira vista estas duas passagens podem levar à mesma conclusão a que chegou a PMJC. Com efeito, poderia sustentar‑se que, uma vez que o Tribunal de Justiça excluiu a relevância da conduta dolosa para efeitos de registo (n.° 50), o mesmo é válido no âmbito da extinção, visto que o Tribunal de Justiça chega à conclusão relativa à questão da extinção com base na explicação de que os motivos aplicáveis nos dois contextos são os mesmos (n.° 53).
49.      Uma análise mais atenta conduz, no entanto, a um resultado diferente.
50.      Em primeiro lugar, a conclusão fundamental do acórdão sobre a questão do registo não consta do n.° 50, mas sim do n.° 49, que, em substância, e em conjugação com o n.° 48, estabelece que a rutura da relação entre o criador e o novo titular da marca não afeta, por si só, o registo de uma marca que corresponda ao nome desse criador. Essa conclusão é depois cristalizada no n.° 51 daquele acórdão. Em contrapartida, a declaração que figura no n.° 50 complementa esta conclusão principal, referindo um caso (hipotético) de conduta dolosa do titular (e a sua irrelevância para efeitos de registo). Uma vez que o n.° 53 reproduz, no essencial, a principal conclusão a que o Tribunal de Justiça chegou no n.° 51 (para considerar que a rutura da relação é igualmente irrelevante no contexto da extinção), é natural considerar que esta conclusão relativa à extinção se refere à conclusão principal que figura no n.° 49 (irrelevância da rutura da relação) e não à declaração adicional que consta do n.° 50 (irrelevância da conduta dolosa).
51.      Em segundo lugar, no que diz respeito à referência, no n.° 53, ao facto de os motivos aplicáveis serem idênticos, mesmo uma comparação superficial das disposições pertinentes aplicáveis, respetivamente, à recusa de registo e à extinção, revela uma distinção fundamental. Embora as listas dos critérios aplicáveis para o exame do caráter enganador/enganoso de uma marca sejam, em ambos os casos, as mesmas («[a] natureza, qualidade e origem geográfica») e estas duas listas também sejam abertas («por exemplo»/«nomeadamente»), os dados de entrada relevantes para o exame destes critérios são fundamentalmente diferentes, como observam o Governo Francês e a Comissão. A este respeito, o artigo 20.°, alínea b), da Diretiva 2015/2436 (e os diplomas anteriores) esclarece que o exame do motivo de extinção aqui em causa deve ter em conta o uso feito da marca (após o seu registo). Em contrapartida, este elemento não é relevante na fase do registo pelas razões que expus na subsecção anterior.
52.      Por conseguinte, embora não seja claro para mim o que o Tribunal de Justiça quis dizer exatamente ao indicar que os motivos de extinção e de recusa de registo ao abrigo das respetivas disposições legislativas eram idênticos, considero que, se o Tribunal de Justiça tivesse pretendido excluir a relevância da conduta dolosa descrita no n.° 50 do acórdão também no âmbito da extinção, teria dado uma explicação explícita. Tal é assim porque, ao contrário da fase de registo, que se baseia apenas nas características do sinal em si mesmo, não existe um fundamento evidente para, em sede da análise da extinção, não ter em conta uma eventual conduta posterior ao registo.
53.      Em terceiro lugar, os factos do processo não envolviam nenhuns atos específicos — potencialmente dolosos — por parte do novo titular, sendo que ambos os aspetos deste processo tinham de ser examinados apenas à luz da (simples) desagregação
da relação entre o criador e o novo titular da marca. Assim sendo é, uma vez mais, corroborada a conclusão de que o alcance do n.° 53 do Acórdão Emanuel diz respeito à irrelevância da rutura da relação no contexto da extinção (por analogia com o que o Tribunal de Justiça tinha afirmado na conclusão principal relativamente ao registo).
54.      Com base nestas considerações, e em consonância com as posições do Governo Francês e da Comissão, não partilho da opinião da PMJC segundo a qual o Acórdão Emanuel determina a resposta a dar à questão prejudicial submetida no presente processo. Por conseguinte, o problema suscitado por esta questão deve ser objeto de nova apreciação.
B.      Exame do motivo de extinção em causa
55.      Antes de apreciar o alcance do motivo de extinção em causa para propor uma resposta à questão prejudicial (2), começarei esta subsecção formulando observações preliminares a respeito da questão de saber que norma é precisamente aplicável ratione temporis (1).
1.      Observações preliminares
56.      Com a sua questão, o órgão jurisdicional de reenvio pretende obter uma interpretação tanto do artigo 12.°, n.° 2, alínea b), da Diretiva 2008/95 como do artigo 20.°, alínea b), da Diretiva 2015/2436.
57.      Registo que esta última diretiva começou a produzir efeitos a partir de 15 de janeiro de 2019. Resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que, em substância, a data pertinente para determinar qual das duas diretivas é aplicável é a data em que foi intentada a ação de extinção (23).
58.      Quanto a este ponto, embora resulte da decisão de reenvio que a ação principal foi intentada pela PMJC em 2018, entendo que a ação de extinção resulta do pedido reconvencional apresentado por [X] [Y]. No entanto, não é indicada nenhuma data para este pedido reconvencional. A indicação, na decisão de reenvio, de que, neste pedido reconvencional, [X] [Y] alega uma utilização enganosa das marcas em causa «entre final de 2017 e início de 2019» sugere que o referido pedido reconvencional é, em todo o caso, posterior ao «início de 2019». Por sua vez, tal parece indicar que a diretiva aplicável pode ser a Diretiva 2015/2436, embora caiba, evidentemente, ao órgão jurisdicional de reenvio verificar este aspeto.
59.      No entanto, a questão de saber qual das duas diretivas se aplica, parece, no presente contexto, ser desprovida de utilidade, uma vez que a regra daí resultante é, em substância, a mesma.
60.      A este respeito, não me convence a sugestão da Comissão segundo a qual a alteração da versão em língua francesa do artigo 20.°, alínea b), da Diretiva 2015/2436, a saber, a substituição da redação anterior «est propre […] à induire le public en erreur» (24) [que reflete a redação em inglês «being liable to mislead («sendo propícia a induzir o público em erro»)] pela expressão «risque […] d’induire le public en erreur» [«risks misleading the public» («acarreta o risco de induzir o público em erro»)], reflete a intenção do legislador de alargar o âmbito de aplicação da disposição de modo que abranja situações que anteriormente não podiam enquadradas no seu âmbito, passando a incluir uma situação em que existe simplesmente uma eventualidade de o público ser induzido em erro.
61.      Contrariamente a esta opinião, considero, por um lado, que a anterior redação em francês «est propre à» já transmitia a ideia de risco de o público poder ser induzido em erro (por oposição à ideia de um engano efetivo).
62.      Por outro lado, o Tribunal de Justiça esclareceu, desde muito cedo, que a hipótese de extinção em causa pressupõe, de facto, «um engano efetivo ou [...] um risco suficientemente grave de engano do consumidor» (25).
63.      Isto significa que, embora o engano efetivo não seja a única hipótese que conduz a desencadear o motivo de extinção em causa, o critério daí resultante é bastante rigoroso, não sendo pois suficiente a mera possibilidade de o público ser induzido em erro sobre um aspeto particular do produto. Pelo contrário, o conceito de risco grave utilizado pelo Tribunal de Justiça transmite, na minha opinião, a ideia de que deve existir uma probabilidade bastante elevada de que o engano efetivo venha a ocorrer.
64.      Por último, não parece ter ocorrido uma alteração semelhante à da versão em língua francesa noutras versões linguísticas (26). Assim sendo, o critério resultante das duas diretivas deve ser considerado o mesmo e entendido no sentido anteriormente estabelecido pelo Tribunal de Justiça. Com efeito, esta alteração (para a qual não consegui identificar nenhuma explicação) não pode ser considerada uma prova da intenção do legislador de flexibilizar a norma em questão, quando todas as outras versões linguísticas se mantiveram inalteradas na parte relevante (27).
65.      Por conseguinte, na análise infra, referir‑me‑ei, por uma questão de simplicidade, apenas ao artigo 20.°, alínea b), da Diretiva 2015/2436 (observando que a minha conclusão será igualmente válida se o órgão jurisdicional de reenvio determinar que o ato aplicável é a Diretiva 2008/95).
2.      Âmbito de aplicação da norma aplicável
66.      Para determinar se o motivo de extinção ora em causa pode abranger uma situação como a descrita na questão prejudicial, examinarei a letra do artigo 20.°, alínea b), da Diretiva 2015/2436 (a), bem como o contexto em que esta disposição surge e os objetivos que esta diretiva prossegue (b).
a)      Quanto à letra
67.      Debruçando‑me, em primeiro lugar, sobre a letra da disposição aplicável, observo que o critério previsto no artigo 20.°, alínea b), da Diretiva 2015/2436 (e dos seus antecessores legais) é definido pelo uso da marca, pelo titular ou com o seu consentimento, que pode induzir o público em erro acerca da natureza (e assim por diante) dos produtos e serviços abrangidos.  A versão da diretiva em língua francesa é igualmente clara ao estabelecer que uma marca deve ser considerada enganosa se o seu uso acarretar o risco de induzir o público em erro.
68.      Registo que a linguagem desta disposição é muito lata.
69.      Em primeiro lugar, refere‑se ao uso da marca feito pelo seu titular, sem nenhuma limitação específica além do facto de o uso ter de dizer respeito à marca e conduzir a que a marca possa induzir o público em erro. A definição de tal uso não é, portanto, apresentada.
70.      Em segundo lugar, também resulta desta diretiva que a utilização enganosa não tem necessariamente de dizer respeito à qualidade, à natureza ou à origem geográfica dos produtos e serviços, como decorre do caráter lato dos critérios enumerados. Aliás, o caráter aberto desta lista torna, a meu ver, desnecessária uma discussão sobre a questão de saber se um «erro in persona», como o que alegadamente está em causa no presente processo, pode ser associado a um destes critérios e com que critério específico está relacionado.
71.      Assim, e à semelhança do que defendeu o Governo Francês, não vejo por que razão os elementos sobres os quais recai o erro, que pode desencadear a aplicação do motivo de extinção aqui em causa, teriam, como sustenta a PMJC, de se limitar a aspetos específicos dos produtos abrangidos pela marca, como por exemplo os relacionados com a sua composição ou com a forma específica como tais produtos foram produzidos (a parte dá o exemplo de uma marca que faz referência ao ouro e que é utilizada para produtos que não contêm ouro, ou de uma marca que faz referência à produção orgânica para produtos que, de facto, têm origem industrial).
72.      É certo que, no âmbito do artigo 58.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento 2017/1001, que é idêntico, em substância, ao artigo 20.°, alínea b), da Diretiva 2015/2436, a prática do EUIPO indica que a utilização enganosa de uma marca ocorre quando as características dos produtos não correspondem à mensagem clara transmitida pelo sinal. Tal aplicar‑se‑ia, por exemplo, a uma marca composta pelos elementos nominativos «queijo» e «cabra» e por um elemento figurativo que retrata uma cabra que estivesse aposta num queijo que não é de leite de cabra, ou ainda a uma marca «pura lã virgem» registada para vestuário que viesse a ser usada para vestuário feito a partir de fibras artificiais (28). Além disso, no caso das marcas que contenham ou sejam constituídas por uma indicação geográfica, a utilização enganosa ficaria provada se, em suma, os produtos não forem fabricados no local correspondente à marca (29).
73.      Nesta ordem de ideias, a PMJC parece sustentar que a eventual deturpação, por parte dela, a respeito do criador específico dos produtos abrangidos pela marca, não pode conduzir à extinção das marcas em questão porque essa deturpação não afeta a mensagem transmitida pela marca e constitui um elemento externo à marca e ao produto.
74.      Recordo, em primeiro lugar, que a tomada em consideração dos elementos externos ao sinal é precisamente o que diferencia o motivo de extinção em causa do motivo «paralelo» de recusa de registo devido ao caráter enganoso do sinal, como já foi explicado.
75.      Em segundo lugar, a única mensagem possível que uma marca que corresponde ao nome de um costureiro pode transmitir é a de que os produtos abrangidos pela marca foram criados por este costureiro, ou em associação com este (num determinado momento), como parece ter sido reconhecido pelo Tribunal de Justiça no Acórdão Emanuel (30). No entanto, a relevância dessa perceção para efeitos de extinção (ou de registo) foi precisamente, e por razões válidas, excluída no referido acórdão. Do mesmo modo, o Tribunal Geral confirmou a conclusão de que «a utilização de marcas constituídas por um patrónimo é uma prática difundida em todos os setores comerciais, e o público em causa sabe bem que por detrás de cada marca patronímica não se esconde obrigatoriamente um estilista com o mesmo nome» (31).
76.      Seja como for, aceitar os argumentos da PMJC significaria que uma marca patronímica, como as que estão aqui em causa, dificilmente se poderia tornar enganadora, como o Governo Francês observa em substância. Com efeito, o simples facto de o criador a cujo nome a marca corresponde não ter participado na criação dos produtos abrangidos pela marca não torna esta marca passível de extinção, como ficou claro no Acórdão Emanuel, sendo que também nenhum ato do titular que crie uma falsa impressão em sentido contrário pode ter esse efeito (porque esse ato diria respeito a um elemento externo à marca e aos produtos, como alega a PMJC).
77.      Considero que esta conclusão deve ser rejeitada. Tal deve‑se não só ao facto, como alega o Governo Francês, de não existir nenhuma razão para tratar as marcas patronímicas de forma diferente das outras marcas (excluindo a possibilidade de o seu uso se tornar enganoso), mas também ao facto de, como já foi observado, decorrer da letra do artigo 20.°, alínea b), da Diretiva 2015/2436 que o que importa para o exame a efetuar ao abrigo desta disposição é saber se o uso dessa marca induz o público em erro a respeito de um aspeto particular do produto (ou se cria um risco suficientemente grave de engano). Por outras palavras, o facto de a marca patronímica não poder, em si mesma, transmitir uma mensagem errada sobre um aspeto particular dos produtos abrangidos pela marca não responde à questão de saber se um determinado uso da referida marca o pode fazer.
78.      Por conseguinte, não vejo por que razão o uso enganoso da marca não pode dizer respeito ao verdadeiro criador dos produtos ou, talvez mais amplamente, à paternidade estilística do produto, se se concluir que o uso de uma marca sugere falsamente que os produtos abrangidos pela marca foram criados em algum tipo de associação com um determinado criador, com o resultado de que o público é efetivamente enganado sobre essa questão precisa (ou se existir um risco suficientemente grave de que tal engano ocorra).
79.      Na minha opinião, o facto de tal situação poder ser abrangida pelo âmbito de aplicação do artigo 20.°, alínea b), da Diretiva 2015/2436 é ainda confirmado pela análise do contexto em que a referida disposição está inserida e dos objetivos que a Diretiva 2015/2436 prossegue.
b)      Quanto à inserção sistemática e objetivos
80.      No que diz respeito à inserção sistemática, registo que a disposição em causa faz parte da secção 4, capítulo 2, da Diretiva 2015/2436, que prevê três cenários distintos de extinção (previstos em termos semelhantes no artigo 12.° da Diretiva 2008/95).
81.      O primeiro cenário diz respeito à extinção que, em suma, é devida à «ausência de uso sério» da marca. A este respeito, o artigo 19.°, n.° 1, da Diretiva 2015/2436 prevê que «[o] titular da marca pode ver extintos os seus direitos se, durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca não tiver sido objeto de uso sério no Estado‑Membro em causa para os produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem motivos que justifiquem a falta de uso.»
82.      Observo que, embora vise reduzir o número total de marcas registadas e protegidas na União Europeia (e, por conseguinte, reduzir os potenciais conflitos entre as mesmas), esta norma também exprime, de forma mais ampla, a ideia de que «[a]s marcas só cumprem a sua função de distinguir produtos ou serviços e permitir que os consumidores façam escolhas informadas, se forem efetivamente utilizadas no mercado» (32). Nesta ordem de ideias, o Tribunal de Justiça explicou, em particular, que o conceito de «uso sério» deve ser entendido «como um uso efetivo, em conformidade com a função essencial da marca, que é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem de um produto ou serviço, permitindo distinguir, sem confusão possível, esse produto ou serviço dos que têm proveniência diversa» (33).
83.      No que diz respeito ao segundo cenário, o artigo 20.°, alínea a), da Diretiva 2014/2436 prevê a extinção quando «a marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada, como resultado da atividade ou inatividade do titular». Esta hipótese visa, assim, suprimir a proteção das marcas que se tornaram uma referência genérica e que, consequentemente, perderam o seu caráter distintivo (muitas vezes devido, em suma, a um especial sucesso comercial) (34) e, por conseguinte, a sua capacidade de desempenhar a função de indicação de origem (35).
84.      O terceiro cenário de extinção é o que está em causa no presente processo.
85.      Embora cada um destes três cenários evidentemente se aplique a uma situação distinta, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que todos devem ser entendidos no sentido de que aplicam a lógica e os objetivos subjacentes às normas em matéria de marcas que estabelecem que os direitos conferidos ao titular da marca só são protegidos nos casos em que a marca continua a desempenhar a sua função essencial de indicação da origem (36), refletida na sua definição propriamente dita, que a descreve como todos os sinais que, nomeadamente, «sirvam para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas» (37). Quando essa função deixa de ser desempenhada, o titular da marca pode perder os direitos que lhe são conferidos (38).
86.      Assim, é incoerente interpretar o alcance do terceiro motivo de extinção, aqui em causa, no sentido de que exclui categoricamente, em qualquer circunstância, a possibilidade de extinção de uma marca patronímica, embora o seu uso transmita uma mensagem falsa sobre a paternidade estilística dos produtos ou serviços abrangidos, que impede a marca de servir de garantia de que os produtos designados pela marca foram desenvolvidos sob o controlo da empresa do titular.
87.      Recordo que a conclusão principal a que o Tribunal de Justiça chegou no Acórdão Emanuel foi justificada pelo facto de a rutura da relação entre a marca patronímica e a criadora não afetar a função essencial da marca, uma vez que era o novo titular desta marca patronímica que garantia a qualidade dos produtos abrangidos pela marca. Foi por esta razão que o Tribunal de Justiça recusou a ideia de que uma convicção errada do consumidor quanto ao criador das peças de vestuário em causa (que, como o Tribunal de Justiça reconheceu, é, no entanto, factualmente plausível) pode afetar o registo ou conduzir à extinção.
88.      Parece‑me incoerente com esta conclusão sugerir que, uma vez que a rutura da relação não é, enquanto tal, problemática para o registo e relevante para a extinção, nenhuma utilização da marca patronímica «sob rutura» pode conduzir à extinção. Com efeito, tal conclusão equivaleria a assegurar uma proteção potencialmente permanente a uma marca, apesar de a sua utilização pelo titular ser contrária à lógica acima enunciada, uma vez que obstaria a que o consumidor pudesse distinguir facilmente os produtos designados pela marca dos produtos produzidos sob o controlo de outra entidade (eventualmente retirando um benefício indevido do trabalho de outra empresa).
89.      Observo, aliás, que o Tribunal Geral já adotou a mesma posição que a que defendo aqui no seu Acórdão Fiorucci. Mais concretamente, quando rejeitou o argumento de que uma marca que correspondia ao nome de um estilista devia ser declarada extinta, o Tribunal Geral baseou‑se no facto de que o recorrente não tinha apresentado provas suficientes nesse sentido, mas não na circunstância de que esse argumento não podia ser acolhido com base no motivo de extinção correspondente à utilização enganosa da marca (39).
90.      Uma posição semelhante foi também adotada pelo advogado‑geral D. Ruiz‑Jarabo Colomer nas suas Conclusões no processo Emanuel. Recordando, em substância, que a rutura da relação entre a marca e o criador não afeta a função essencial da marca para efeitos de extinção, o advogado‑geral acrescentou que «para decidir sobre o equívoco de que o público tenha podido ser vítima, incumbe [no entanto] ao juiz nacional avaliar as circunstâncias específicas do litígio, para determinar as consequências da utilização da marca (40).
91.      Por último, recordo que decorre da conclusão do Tribunal de Justiça no acórdão Emanuel que a rutura da relação entre o criador e o titular da marca patronímica não torna por si só
(‘apenas devido a esse aspeto particular’) a marca suscetível de extinção. No entanto, este elemento da fundamentação indica de forma bastante lógica que a referida extinção, se combinada com outros fatores, pode acabar por conduzir ao resultado oposto, como também defende o Governo Francês.
92.      Ao mesmo tempo, como, no essencial, observa a Comissão, as constatações feitas no Acórdão Emanuel devem ser entendidas como a regra geral aplicável numa situação em que há uma rutura da relação entre uma marca patronímica e o criador a cujo nome essa marca corresponde. Nessa linha, relembro ainda a observação subsequente de que «a utilização de marcas constituídas por um patrónimo é uma prática difundida em todos os setores comerciais, e o público em causa sabe bem que por detrás de cada marca patronímica não se esconde obrigatoriamente um estilista com o mesmo nome» (41).
93.      Por conseguinte, a constatação de que a utilização de uma marca patronímica sob rutura se tornou enganadora deve necessariamente basear‑se num conjunto sólido de elementos de prova que demonstrem que a marca perdeu a sua capacidade para desempenhar a sua função essencial, em razão de um engano, ou de um risco grave de engano, por parte do titular da marca quanto à paternidade estilística dos produtos, provocado pela utilização da marca.
94.      Mais concretamente, considero que, para provocar a extinção de uma marca que incorpora o nome de um criador, as provas devem demonstrar a existência de um comportamento por parte do titular destinado a criar, no espírito dos consumidores, uma falsa impressão de relação entre os produtos abrangidos pela marca e pelo criador inicial, devendo esse comportamento ter uma intensidade, extensão ou lógica que leve a concluir que já não é possível esperar razoavelmente que o público‑alvo não assume que o criador em causa participou na criação dos produtos (ou serviços) específicos designados pela marca.
95.      A questão de saber se um comportamento como o descrito pelo órgão jurisdicional de reenvio justifica, em última análise, a extinção com base na utilização enganosa das marcas em questão é, evidentemente, uma questão de apreciação factual que deve ser tratada pelo órgão jurisdicional nacional. A este respeito, considero, no entanto, que os elementos pertinentes para esse exame podem consistir, por exemplo, na realização de uma campanha publicitária do titular da marca que inclua o criador e insinue falsamente a sua participação efetiva na direção artística dos produtos em questão, como propõe, em substância, a Comissão, ou noutro tipo de comunicações por parte do titular em que este declare que determinados produtos designados pela marca foram criados em colaboração com o criador, ou ainda na utilização, nos produtos abrangidos pela marca, de decorações que pertencem ao universo criativo específico do criador, ou que são características do mesmo, utilização essa que não é abrangida pelos direitos de propriedade transmitidos juntamente com as marcas em questão, resultando numa falsa perceção, por parte do consumidor, quanto à paternidade (estilística) dos produtos abrangidos pela marca.
96.      Atendendo ao acima exposto e concordando com as posições do Governo Francês e da Comissão, entendo que o o artigo 20.°, alínea b), da Diretiva 2015/2436 deve ser interpretado no sentido de que não se opõe à declaração da extinção de uma marca constituída pelo apelido de um criador devido à sua exploração, posterior à cessão, em condições suscetíveis de fazer crer, de forma efetiva, ao público que o criador continua a participar na criação dos produtos que ostentam essa marca, quando já não é esse o caso. Entendo ainda que, para determinar se essa utilização de uma marca deve ser considerada enganosa, na aceção das referidas disposições, deve resultar das provas apresentadas que a marca em causa já não pode desempenhar a sua função essencial de indicação da origem, em particular, porque o comportamento do seu titular cria efetivamente uma falsa impressão, no espírito do público‑alvo, de que os produtos abrangidos pela marca e o criador estão associados, ou porque a utilização da marca gerou um risco suficientemente grave de que se produza tal engano e já não é razoável esperar que o público‑alvo não vai assumir que o criador em causa esteve envolvido na criação dos produtos específicos abrangidos pela marca.
97.      Resta‑me analisar o argumento da PMJC segundo o qual a conclusão geral acima exposta — no sentido de que o comportamento descrito na questão prejudicial se enquadra no âmbito do motivo de extinção em causa e pode, consoante as circunstâncias, conduzir à extinção de uma marca patronímica — constitui uma «sanção desproporcionada» que viola o seu direito de propriedade, garantido ao abrigo do artigo 17.°, n.° 2, da Carta, uma vez que tal comportamento seria abordado de forma mais adequada por normas de outras áreas do direito.
C.      Artigo 17.°, n.° 2, da Carta, extinção de uma marca e aplicabilidade das regras de outras áreas do direito
98.      Gostaria de começar esta subsecção por observar que as marcas estão sujeitas a proteção ao abrigo do artigo 17.°, n.° 2, por força do qual «[é] protegida a propriedade intelectual» (42).
99.      A este respeito, concordo com a PMJC quando afirma que a extinção de uma marca tem consequências graves para o titular da marca, para quem a marca pode representar um elemento patrimonial comercial (43).
100. No entanto, este direito não constitui uma prerrogativa absoluta, devendo ao invés ser tomado em consideração tendo presente a sua função social (44). Consequentemente, o seu exercício pode ser sujeito a restrições, em conformidade com as condições previstas no artigo 52.°, n.° 1, da Carta.
101. Passando a analisar os argumentos da PMJC, esta última parece alegar que, caso a extinção de uma marca seja a consequência de uma atuação sua que induziu o público em erro quanto ao verdadeiro criador dos produtos abrangidos pela marca em questão, tal extinção seria desproporcionada, uma vez que esse comportamento já é tratado por normas de outros domínios do direito, como a publicidade enganosa ou a concorrência desleal. Estas normas, segundo a PMJC, não provocam consequências tão drásticas como a extinção de uma marca.
102. Compreendo os argumentos da PMJC no sentido de que a conclusão a que se chegou na secção anterior serve de base a uma interpretação do artigo 20.°, alínea b), da Diretiva 2015/2436 que é contrária ao artigo 17.°, n.° 2, da Carta, na medida em que conduz a uma restrição desproporcionada do seu direito de propriedade, que vai além do necessário tendo em conta as circunstâncias.
103. Recordo, em primeiro lugar, que as disposições de direito derivado, como o artigo 20.°, alínea b), da Diretiva 2015/2436, devem, evidentemente, ser interpretadas de forma que não entrem em conflito com os direitos fundamentais protegidos pela ordem jurídica da União (45).
104. Além disso, no que respeita à exigência de necessidade que especificamente faz parte do critério de proporcionalidade incorporado no artigo 52.°, n.° 1, da Carta, entendo que as consequências jurídicas desencadeadas pelas normas de outras áreas do direito, como as mencionadas pela PMJC ou, inclusive, as normas em matéria de direitos de autor referidas na decisão de reenvio, não podem ser consideradas medidas alternativas tão eficazes como a extinção de uma marca, tendo em conta o objetivo prosseguido pelas normas de direito da União em causa, ou seja, a manutenção da proteção jurídica associada a uma determinada marca apenas nos casos em que a função essencial dessa marca é mantida, como explicado supra.
105. Com efeito, embora estas normas específicas prossigam objetivos próprios do domínio do direito em causa, nenhuma delas permite retirar conclusões do comportamento do titular, nos casos em que este comportamento afetar a própria função essencial da marca como indicação de origem.
106. Nesta linha, o Tribunal de Justiça explicou que, embora as normas de direito da União em matéria de marcas confiram ao titular de uma marca certos direitos, também exigem que sejam «atribu[ídas] determinadas consequências ao comportamento deste último» (46), o que pode implicar a supressão da proteção associada a uma marca, quando a função essencial da marca for comprometida. Em contrapartida, tal resultado não poderia ser alcançado se as consequências jurídicas a atribuir ao comportamento do titular se limitassem às previstas noutras áreas do direito, como as mencionadas pela PMJC.
107. Além disso, no que diz respeito à proporcionalidade stricto sensu, ou seja, à questão de saber se os inconvenientes causados pela interpretação da disposição em causa são desproporcionados em relação aos objetivos prosseguidos, o Tribunal de Justiça já explicou que, ao adotar os respetivos motivos de extinção, o legislador da União contrabalançou, por um lado, a proteção dos interesses das empresas enquanto titulares de marcas e, por outro, os interesses da coletividade em manter a proteção conferida a uma marca apenas enquanto esta puder desempenhar a sua função essencial de indicação da origem (47).
108. Considero que a interpretação acima sugerida está em conformidade com este equilíbrio. Com efeito, decorre da análise anterior que, embora uma violação de outras normas jurídicas, pelo titular, possa constituir um elemento relevante para examinar a questão de saber se a marca deve ser extinta, essa violação simultânea não pode conduzir a uma decisão de extinção automática sem uma apreciação mais ampla da questão de saber se a marca perdeu a sua capacidade para desempenhar a sua função essencial.
109. À luz destas considerações, entendo que a interpretação que proponho do artigo 20.°, alínea b), da Diretiva 2015/2436 não é contrária ao artigo 17.°, n.° 2, da Carta.
V.      Conclusão
110. Tendo em conta o acima exposto, proponho que o Tribunal de Justiça responda à Cour de Cassation (Tribunal de Cassação, França) do seguinte modo:
O artigo 12.°, n.° 2, alínea b), da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas e o artigo 20.°, alínea b), da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas,
devem ser interpretados no sentido de que não se opõem à declaração da extinção de uma marca constituída pelo apelido de um criador devido à sua exploração, posterior à cessão, em condições suscetíveis de fazer crer, de forma efetiva, ao público que o criador continua a participar na criação dos produtos que ostentam essa marca, quando já não é esse o caso.
Para determinar se essa utilização de uma marca deve ser considerada enganosa, na aceção das referidas disposições, deve resultar das provas apresentadas que a marca em causa já não pode desempenhar a sua função essencial de indicação da origem, em particular, porque o comportamento do seu titular cria efetivamente uma falsa impressão, no espírito do público‑alvo, de que os produtos abrangidos pela marca e o criador estão associados, ou porque a utilização da marca gerou um risco suficientemente grave de que se produza tal engano e já não é razoável esperar que o público‑alvo não vai assumir que o criador em causa esteve envolvido na criação dos produtos específicos abrangidos pela marca.
1      Língua original: inglês.
2      Como previsto no artigo 20.°, alínea b), da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO 2015, L 336, p. 1) (a seguir «Diretiva 2015/2436»), e no artigo 12.°, n.° 2, alínea b), da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO 2008, L 299, p. 25, a seguir «Diretiva 2008/95»).
3      Acórdão de 30 de março de 2006 (C‑259/04, a seguir «Acórdão Emanuel», EU:C:2006:215).
4      Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO 1989 L 40, p. 1) (a seguir «Diretiva 89/104»).
5      Explicarei mais adiante que tal não é inteiramente verdadeiro no caso da versão francesa do artigo 20.°, alínea b) da Diretiva 2015/2436, mas que essa circunstância não tem qualquer influência na regra dele resultante.
6      Para «produtos cosméticos e de beleza» e «vestuário».
7      Para «vestuário (confeção) para mulher, homem e criança» e «serviços de design de moda; estilismo (de vestuário)».
8      É esse o teor, atualmente, do artigo 20.°, alínea b), da Diretiva 2015/2436, bem como, no essencial, das duas anteriores versões desta disposição, a saber, o artigo 12.°, n.° 2, alínea b), da Diretiva 2008/95 e o artigo 12.°, n.° 2, alínea b), da Diretiva 89/104.
9      Conclusões do advogado‑geral D. Ruiz‑Jarabo Colomer no processo Emanuel (C‑259/04, a seguir «Conclusões no processo Emanuel», EU:C:2006:50, n.os 3 e 4).
10      As normas do direito da União aplicáveis utilizam o termo «enganador» no âmbito do motivo relevante para a recusa do registo de uma marca, ao passo que utilizam o termo «enganosa» no âmbito do motivo relevante de extinção de uma marca (registada). Não havendo necessidade de aprofundar esta escolha linguística, observo que o Tribunal de Justiça utilizou o termo «engano» para se referir a ambas as hipóteses (registo e extinção). Acórdão de 4 de março de 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (C‑87/97, a seguir «Acórdão Gorgonzola», EU:C:1999:115, n.° 41).
11      O sublinhado é meu. A regra, atualmente prevista no artigo 4.°, n.° 1, alínea g), da Diretiva 2015/2436, é, no essencial, idêntica ao artigo 3.°, n.° 1, alínea g), da Diretiva 89/104, em causa no Acórdão Emanuel.  Este motivo de recusa do registo constitui um dos vários motivos absolutos de recusa ou de nulidade de marcas que atualmente são enumerados no artigo 4.° da Diretiva 2015/2436, que se opõem ao registo de uma marca e que, caso a marca seja registada erradamente, podem conduzir à declaração da sua nulidade.
12      Acórdão Emanuel, n.os 48 e 49.
13      V., por exemplo, Acórdãos de 8 de junho de 2017, W. F. Gözze Frottierweberei e Gözze (C‑689/15, a seguir «Acórdão Gözze Frottierweberei», EU:C:2017:434, n.° 41 e jurisprudência referida), e de 13 de maio de 2020, SolNova/EUIPO — Canina Pharma (BIO‑INSECT Shocker)  (T‑86/19, EU:T:2020:199, n.° 72 e jurisprudência referida).
14      Conclusões do advogado‑geral P. Cruz Villalón no processo Backaldrin Österreich The Kornspitz Company (C‑409/12, a seguir «Conclusões Kornspitz», EU:C:2013:563, ponto 27).
15      V. Conclusões no processo Emmanuel, pontos 35 a 40. No âmbito das marcas da União, o artigo 20.°, n.° 1, do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (codificação) (JO 2017, L 154, p. 1) (a seguir «Regulamento n.° 2017/1001»), prevê que «[a] marca da UE pode, independentemente da transmissão da empresa, ser transmitida para a totalidade ou parte dos produtos ou serviços para os quais esteja registada.» Do mesmo modo, o artigo 21.° do Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio (a seguir «Acordo TRIPS»), que constitui o anexo 1 C do Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio (OMC), assinado em Marraquexe, em 15 de abril de 1994, e aprovado pela Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de dezembro de 1994, relativa à celebração, em nome da Comunidade Europeia e em relação às matérias da sua competência, dos acordos resultantes das negociações multilaterais do Uruguay Round (1986/1994) dispõe que «[o]s membros podem definir as condições aplicáveis à concessão de licenças e à cessão de marcas, no pressuposto de [...] que o titular de uma marca registada terá o direito de ceder a marca com ou sem a transferência da empresa a que a marca pertence.»
16      O sublinhado é meu.
17      Conclusões no processo Emmanuel, ponto 57. V., também, por exemplo, Acórdão de 29 de junho de 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO — Irlanda e Ornua (La Irlandesa 1943), T‑306/20, a seguir «Acórdão La Irlandesa», EU:T:2022:404, n.° 27.
18      V., por exemplo, Acórdãos de 22 de março de 2018, Safe Skies/EUIPO‑Travel Sentry (TSA LOCK) (T‑60/17, EU:T:2018:164, n.° 63 e jurisprudência referida), e Acórdão La Irlandesa, n.° 71.
19      Acórdão Gözze Frottierweberei, n.° 55 e jurisprudência referida. O sublinhado é meu.
20      Acórdãos de 14 de dezembro de 2022. Devin/EUIPO — Haskovo Chamber of Commerce and Industry (DEVIN) (T‑526/20, EU:T:2022:816, n.° 119 e jurisprudência referida), e de 29 de novembro de 2023, Myforest Foods/UEIPO (MYBACON) (T‑107/23, EU:T:2023:769, n.° 30 e jurisprudência referida). A título ilustrativo, o caráter enganador foi confirmado no caso do sinal «WINE OH!», utilizado em relação a «águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas», devido à contradição entre o sinal e a natureza dos produtos que o deveriam ostentar, perceção ainda reforçada pela utilização do ponto de exclamação. O registo desta marca foi, no entanto, considerado admissível para outros produtos e serviços, Decisão da Quarta Câmara de Recurso, de 7 de março de 2006, R 1074/2005‑4‑WINE OH, n.os 20 a 24.
21      Acórdão Frottierweberei e Gözze, n.os 56 e 57.
22      Acórdão La Irlandesa, n.os 66 a 68 e jurisprudência referida.
23      V., neste sentido, Acórdão de 10 de março de 2022, Maxxus Group (C‑183/21, EU:C:2022:174, n.° 30).
24      Que figura no artigo 12.°, n.° 2, alínea b), da Diretiva 2008/95, anteriormente aplicável.
25      Acórdãos Gorgonzola, n.° 41, e Emanuel, n.° 47. Esta observação foi feita no âmbito da Diretiva 89/104, cujo artigo 12.°, n.° 2, alínea b), era a disposição equivalente ao artigo 12.°, n.° 2, alínea b), da Diretiva 2008/95. No âmbito da marca da União, v. Acórdãos La Irlandesa, n.° 55 e jurisprudência referida, e de 22 de junho de 2022, Unite the Union/ EUIPO — WWRD Ireland (WATERFORD)  (T‑739/20, EU:T:2022:381, n.os 46 a 49).
26      Noto ainda que, com apenas duas exceções nos casos das línguas finlandesa e húngara, todas as versões linguísticas da Diretiva 2008/95 já se baseavam na ideia de um (simples) risco (ou mesmo uma possibilidade) de o público ser induzido em erro.
27      V., por exemplo, Acórdão de 29 de abril de 2004, Björnekulla Fruktindustrier (C‑371/02, a seguir «Acórdão Björnekulla», EU:C:2004:275, n.° 16).
28      Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), Linhas de Orientação Relativas ao Exame de Marcas da União Europeia, parte D — Anulação, secção 2 — Normas substantivas, entrada em vigor em 31 de março de 2024, p. 584, disponível em https://guidelines.euipo.europa.eu/, p. 1465, ponto 2.4.4.
29      Ibid. A marca Mövenpick da Suíça foi extinta porque os produtos em causa eram produzidos na Alemanha. Decisão da Câmara de Recurso de 12 de fevereiro de 2009, R 697/2008‑1, Biscosuisse — Chocosuisse/Mövenpick Holding, n.os 17 a 19.
30      Acórdão Emanuel, n.° 48 e ponto 31, supra, das presentes conclusões.
31      Acórdão de 14 de maio de 2009, Fiorucci/OHIM — Edwin (ELIO FIORUCCI)  (T‑165/06, EU:T:2009:157, a seguir «Acórdão Fiorucci», n.os 30 a 31). V., também, Conclusões no processo Emanuel, ponto 63.
32      Considerando 31 da Diretiva 2015/2436. V., também, Acórdão de 22 de outubro de 2020, Ferrari (C‑720/18 e C‑721/18, EU:C:2020:854, n.° 32 e jurisprudência referida).
33      Acórdão de 15 de janeiro de 2009, Silberquelle (C‑495/07, EU:C:2009:10, n.° 17 e jurisprudência referida).
34      V. Conclusões no processo Kornspitz, ponto 30. Os exemplos de «walkman», «celofane» e «aspirina» são apresentados nas Conclusões do advogado‑geral P. Léger no processo Björnekulla Fruktindustrier (C‑371/02, EU:C:2003:615, ponto 50).
35      Acórdão de 6 de março de 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company (C‑409/12, a seguir «Acórdão Kornspitz», EU:C:2014:130, n.° 22 e jurisprudência referida.
36      V. Acórdãos Kornspitz, n.° 22 e Björnekulla n.° 22.
37      Artigo 3.° da Diretiva 2015/2436. V., também, no mesmo sentido, considerando 13 da Diretiva 2015/2436 e considerando 16 da mesma diretiva, que se refere ao «objetivo [de uma marca,] nomeadamente em garantir a marca enquanto indicação de origem». V. Acórdão Kornspitz, n.° 21 e jurisprudência referida.
38      Acórdão Kornspitz, n.° 22 e jurisprudência referida.
39      Acórdão Fiorucci, n.os 36 e 37, no contexto das marcas da União.
40      Conclusões no processo Emanuel, ponto 70.
41      Acórdão Fiorucci, n.os 30 a 31.
42      Para uma aplicação às marcas, v. Acórdão de 30 de janeiro de 2019, Planta Tabak (C‑220/17, a seguir «Acórdão Planta Tabak», EU:C:2019:76, n.os 91 a 100), e Acórdão do TEDH de 11 de janeiro de 2007, Anheuser‑Busch c. Portugal, CE:ECHR:2007:0111JUD007304901, § 72, no âmbito do artigo 1.° do Protocolo Adicional n.° 1 à Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, que garante o direito à proteção da propriedade.
43      Como também foi reconhecido, por exemplo, nas Conclusões do advogado‑geral F. Jacobs no processo Parfums Christian Dior (C‑337/95, EU:C:1997:222, ponto 39). Para reconhecimento de consequências sérias da extinção, v. Conclusões no processo Kornspitz, ponto 30.
44      Acórdão Planta Tabak, n.° 94 e jurisprudência referida.
45      V., neste sentido, por exemplo, Acórdão de 30 de janeiro de 2024, Landeshauptmann von Wien (Reagrupamento familiar com um refugiado menor) (C‑560/20, EU:C:2024:96, n.° 48).
46      Acórdão de 27 de abril de 2006, Levi Strauss (C‑145/05, EU:C:2006:264, n.° 27.
47      V., neste sentido, ibid, n.° 29, e Acórdão Kornspitz, n.° 32 e jurisprudência referida. V., também, Conclusões no processo Kornspitz, ponto 31. Registo que este equilíbrio é ainda reforçado pela regra decorrente do artigo 21.° da Diretiva 2015/2436, em conformidade com a qual, quando existam motivos para a extinção apenas no que respeita a determinados produtos ou serviços, a extinção dirá respeito apenas a estes.