62012CC0409_FI
Julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset
Julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset
1. Tavaramerkit eivät näy ainoastaan meidän talousjärjestelmässämme ja ostoskäyttäytymisessämme. Ne ovat pesiytyneet salakavalasti mutta selvästi myös meidän kieleemme. Jotkin tavaramerkit ovat siinä yhteydessä vaikuttaneet niin selvästi mielikuvaamme jostain tavarasta, että niistä on tullut sanastossa synonyymi itse tavaralle.(2)
2. Tavaramerkin merkityksen muuttuminen ei ole sen haltijan kannalta ongelmatonta. Tavaramerkki, josta on tullut haltijan toiminnan ja/tai toimimatta jättämisen vuoksi elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta yleisesti käytetty nimitys, jota varten se on rekisteröity, on julistettava menetetyksi direktiivin 2008/95/EY(3) (jäljempänä direktiivi) 12 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti. Unionin tuomioistuimelle tarjoutuu tässä asiassa tilaisuus selventää edelleen tämän menettämisperusteen edellytyksiä. Tarkemmin sanoen kysymykset koskevat sitä, missä kohderyhmässä tavaramerkistä on tultava tavaran yleisnimi, milloin kyseessä on merkityksellinen toimimatta jättäminen, ja onko se, että tavaralle ei ole käytettävissä samanarvoisia vaihtoehtoisia nimityksiä, edellytyksenä tavaramerkin menettämiselle. Oikeuskäytännössä on jo otettu perustavanlaatuisesti kantaa ensin mainitun kysymyksen aihepiiriin asiassa Björnekulla Fruktindustrier annetussa tuomiossa(4) ja toisesta kysymyksestä on lausuttu alustavasti asiassa Levi Strauss,(5) mutta kolmas ennakkoratkaisukysymys on suureksi osaksi tutkimatonta maaperää.
3. Kysymykset tulevat esiin asiassa, joka koskee tavaramerkin ”Kornspitz” voimassaoloa ja jossa ovat vastakkain tavaramerkin haltija Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH (jäljempänä Backaldrin) ja sen kilpailija Pfahnl Backmittel GmbH (jäljempänä Pfahnl). Tavaramerkistä on tullut tässä tilanteessa kuluttajien mutta ei leipomoiden tietynlaisesta leipomotuotteesta käyttämä yleisnimi.
I Asiaa koskevat oikeussäännöt
A Unionin oikeus
4. Direktiivin(6) 2 artiklassa säädetään, mitkä merkit voivat muodostaa tavaramerkin:
”Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanoin, henkilönnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muodon avulla, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.”
5. Tämän mukaisesti direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:
”1. Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:
– –
b) tavaramerkit, joilta puuttuu [erottamiskyky];
– –
d) yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka ovat tulleet yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisiksi;”
6. Direktiivin 12 artiklan 2 kohdan a alakohdassa vahvistetaan seuraavaa:
”2. Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista, tavaramerkki on julistettava menetetyksi myös, jos sen rekisteröintipäivän jälkeen:
a) siitä on tavaramerkin haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta tai palvelusta yleisesti käytetty nimitys, jota varten se on rekisteröity;”
B Kansallinen oikeus
7. Tavaramerkkien suojasta annetun Itävallan lain (Markenschutzgesetz, jäljempänä MSchG) 33 b §:n 1 momentissa, jolla pannaan täytäntöön direktiivin 12 artiklan 2 kohdan a alakohta, säädetään seuraavaa:
”Jokainen voi vaatia tavaramerkin poistamista rekisteristä, jos tavaramerkistä on sen rekisteröintipäivän jälkeen tullut tavaramerkin haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta tai palvelusta yleisesti käytetty nimitys, jota varten se on rekisteröity.”
II Tosiseikat ja pääasian oikeudenkäynti
8. Backaldrin on itävaltalaisen sanamerkin ”KORNSPITZ” (nro 108 725) haltija; tämä merkki rekisteröitiin etuoikeuden perusteella päivämäärästä 13.12.1984 Nizzan luokituksen(7) luokkaan 30 kuuluville leipomotuotteille, konditoriatuotteille, myös paistovalmiina, ja myös tällaisten tuotteiden valmistamiseen käytettäville raaka-aineille ja välituotteille (esim. jauhot ja taikinat). Nyt käsiteltävä asia koskee vain tavaramerkin rekisteröimistä (valmiille) leipomotuotteille, ei taikinatuotteille ja välituotteille.
9. Backaldrin valmistaa tavaramerkillä ”Kornspitz” leivonta-aineseosta, joka koostuu eri jauho- ja jyvälajeista, pellavansiemenistä ja suolasta ja jota se toimittaa lähinnä leipomoille. Nämä lisäävät seokseen vettä, maitoa ja hiivaa sekä muotoilevat ja paistavat valmiin leipomotuotteen, jota ne ja myös niiden asiakkaina olevat elintarvikemyymälät myyvät Backaldrinin suostumuksella nimityksellä ”Kornspitz”.
10. Kansallisen tuomioistuimen mukaan leipomoiden valmistamalla lopputuotteella on tyypillinen maku ja tyypillinen muoto. Asianosaiset ovat erimielisiä siitä, miten yhdenmukainen kyseinen leipomotuote on. Backaldrin väittää, että reseptillä, koulutuksilla ja sillä, että leipomot saavat tavaramerkin käyttöluvan, johon ei liity yksinoikeutta, varmistetaan yhdenmukainen leipomotuote, jolla on yhdenmukainen muoto ja johon ei lisätä muita kuin edellisessä kohdassa mainittuja aineita. Pfahnl sitä vastoin väittää, että leipomot saavat valmistaa leipomotuotteen vapaasti eikä Backaldrin valvo niitä, mikä on johtanut siihen, että lopputuote vaihtelee suuresti muodon ja lisättyjen ainesten osalta.
11. Tavaramerkillä ”Kornspitz” myyty leipomotuote on Itävallassa loppukäyttäjien keskuudessa erittäin tunnettu ja maassa kattavasti saatavilla: Backaldrin toimittaa leivonta-aineseosta antamiensa tietojen mukaan 1 200:lle Itävallan 1 500 leipomosta sekä lukuisille ulkomaalaisille leipomoille.
12. Suurin osa loppukäyttäjistä olettaa asian käsitelleen viranomaisen – Backaldrinin muutoksenhaussa riitauttamien – toteamusten mukaan nimityksen ”Kornspitz” kuvaavan tietyntyyppistä leipomotuotetta eikä siis pidä tätä nimitystä osoituksena siitä, että leipomotuote on peräisin tietystä yrityksestä. Kilpailijat ja leipomot sitä vastoin tietävät nimityksen ”Kornspitz” olevan tavaramerkki.
13. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan leipomot, joihin Backaldrin toimittaa leivonta-aineseosta, eivät yleensä ilmoita asiakkailleen, että riidanalainen leipomotuote valmistetaan Backaldrinilta saadusta leivonta-aineseoksesta.
14. Backaldrin itse markkinoi ja mainostaa tavaramerkkiään. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa tavaramerkin suojaamisesta kolmansien osapuolten loukkauksia vastaan, että tällaisia loukkauksia ei ole osoitettu olleen merkittävissä määrin. Österreichisches Patentamtin (patenttivirasto) mitättömyysosaston mukaan on ollut vain neljä tapausta, joissa Backaldrin ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin tai on ryhtynyt toimenpiteisiin myöhässä sellaisia leipomoita kohtaan, jotka ovat myyneet tuotetta nimityksellä ”Kornspitz”, vaikka ne eivät ole valmistaneet sitä Backaldrinin leivonta-aineseoksesta.
15. Pfahnl väittää, että Backaldrin ei ole seurannut tavaramerkkiään loukkaavaa käyttöä markkinoilla. Nimitys ”Kornspitz” on otettu Itävallan sanakirjan (Österreichisch Wörterbuch) 40. painokseen ja Wikipedian itävaltalaisperäisten sanojen luetteloon. Backaldrin sitä vastoin esittää, että leipomoiden käyttöön annetaan mainontaa, niitä muistutetaan aika ajoin tavaramerkistä merkillä ”®” tai logolla ”Kornspitz”, eikä missään sanakirjassa mainita tätä sanaa viittaamatta samalla siihen, että se on tavaramerkki. Lisäksi kuluttajat ovat nimenomaan kaupunkialueilla, joissa on suuria leipomoyrityksiä ja niiden myymälöitä, tietoisia siitä, että leipomotuotteita ei valmisteta paikan päällä.
III Ennakkoratkaisupyyntö ja asian käsittely unionin tuomioistuimessa
16. Pfahnl vaati 14.5.2010 MSchG:n 33 b §:n 1 momentin nojalla tavaramerkin ”Kornspitz” julistamista menetetyksi sekä leipomotuotteiden että myös vastaavien puolivalmisteiden osalta. Österreichisches Patentamtin mitättömyysosasto julisti 26.7.2011 tavaramerkin menetetyksi kaikkien edellä mainittujen tavaroiden osalta. Backaldrinin ennakkoratkaisupyynnön esittäneelle tuomioistuimelle tekemä valitus koskee tätä.
17. Pfahnl perusteli vaatimustaan sillä, että nimityksestä ”Kornspitz” on tullut valmistajien, käyttäjien ja kauppiaiden keskuudessa nimitys tummista jauhoista valmistetulle leipomotuotteelle, jonka molemmat päät ovat suippoja. Merkillä ei siten voida enää erottaa Backaldrinin tuotteita minkä tahansa muun valmistajan tuotteista.
18. Backaldrin vastaa raaka-aineita ja välituotteita koskevan tavaramerkin rekisteröinnin osalta, että tavaramerkin menettäminen ei ole mahdollista jo senkään vuoksi, että leipomot ja elintarvikemyymälät käsittävät nimityksen ”Kornspitz” edelleen tavaramerkiksi. Backaldrin kiistää lopputuotteen rekisteröinnin osalta sen, että leipomot, elintarvikemyymälät tai kuluttajat ymmärtäisivät tavaramerkin yleisnimeksi. Vaikka kuluttajat eivät ole enää tietoisia tavaramerkistä, se, että leipomot ja elintarvikemyymälät kuitenkin tietävät sen olevan tavaramerkki, sulkee pois sen, että se olisi muuttunut yleisnimeksi. Tavaramerkin menettäminen on lisäksi mahdotonta sen vuoksi, että leipomotuotteen kuvaamiseen on käytettävissä vaihtoehtoja, kuten ”Knusperspitz”, ”Kerni”, ”Bio Urkornweckerl”, ”Kornstange”, ”Kornweckerl” tai ”Alpenspitz”. Lisäksi tavaramerkin menettäminen merkitsee Backaldrinin perustuslaissa suojatun omistusoikeuden perusteetonta loukkaamista.
19. Oberster Patent- und Markensenat tutkii ennakkoratkaisupyynnössään sen, onko riidanalaisesta tavaramerkistä tullut tavaroista yleisesti käytetty nimitys, erikseen niiden eri tavaroiden osalta, joita varten se on rekisteröity. Siltä osin kuin tavaramerkki on rekisteröity raaka-aineille ja välituotteille, tuotteen markkinoilla on lähinnä leipomoita ja elintarvikemyymälöitä, jotka tietävät nimityksen olevan tavaramerkki. Tältä osin tavaramerkki ei ole voinut raueta, ja Österreichisches Patentamtin mitättömyysosaston päätöstä on muutettava ilman että ennakkoratkaisupyynnön esittäminen olisi tarpeen.
20. ”Leipomotuotteiden” ja ”konditoriatuotteiden” rekisteröimisen osalta tuotteen markkinoilla on kuitenkin ennen kaikkea loppukäyttäjiä. Heidän mielestään ”Kornspitz” on asian käsitelleen viranomaisen toteamien – Backaldrinin kiistämien – tosiseikkojen perusteella tietynlaisen leipomotuotteen nimitys. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ei voida päätellä, onko tavaramerkin muuttuminen yleisnimeksi mahdollista, jos kuluttajat pitävät nimitystä yleiskäsitteenä mutta väliportaan kauppiaat ja vähittäiskauppiaat eivät. Saksankielisessä oikeuskirjallisuudessa ja Itävallan oikeuskäytännössä ei pidetä tätä mahdollisena.
21. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mielestä unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä voitaisiin päätellä, että väliportaan kauppiaiden käsitys on merkityksellinen vain sikäli kuin se vaikuttaa loppukäyttäjien ostopäätökseen. Nyt käsiteltävässä asiassa leipomoilla ei ole kuitenkaan mitään intressiä ilmoittaa, että ne käyttävät leivonta-aineseosta eivätkä työskentele ”perinteisesti”. Leipomoiden tietoisuus ei siten vaikuta kuluttajan ostopäätökseen. Jos taas tämän näkemyksen perusteella otettaisiin huomioon vain kuluttaja, tavaramerkin menettäminen uhkaisi kuitenkin vahvemmin nimenomaan menestyksekkäitä tavaramerkkejä. Lisäksi leipomotuotteen tavaramerkin menetetyksi julistamisella vaarannettaisiin leivonta-aineseosta koskeva tavaramerkki, koska leipomotuotteen tavaramerkin menettäminen johtaisi siihen, että kilpailijat voisivat käyttää puolivalmisteesta nimitystä ”Kornspitzen leivontaan”. On kyseenalaista, olisiko tämä immateriaalioikeuksille perustuslakinormeissa annetun suojan mukaista.
22. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee vielä, voidaanko Backaldrinia arvostella merkityksellisestä toimimatta jättämisestä. Toimimatta jättäminen tai viivyttely neljässä tavaramerkin loukkaamistapauksessa ei voi sen mielestä olla syynä sille, että tavaramerkistä tulee yleisnimi. On kuitenkin pohdittava, olisiko Backaldrinin pitänyt vaatia leipomoilta tavaramerkin hoitamista tai esittää tavaramerkkiä itse tehokkaammin alkuperän osoituksena.
23. Lopuksi ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin viittaa siihen, että Itävallan oikeuskäytännössä katsotaan, että tavaramerkki, jota ei kauppiaiden taholta vielä pidetä menetettynä, on kuitenkin julistettava menetetyksi yleiseen intressiin liittyvistä syistä, jos loppukäyttäjät pitävät sitä tavarasta yleisesti käytettynä nimityksenä eikä elinkeinonharjoittajien käytettävissä ole vaihtoehtoista nimitystä. Tältä osin elinkeinonharjoittajat tarvitsevat vapaasti käytettävissä olevan nimityksen.
24. Edellä esitetyn perusteella Oberster Patent- und Markensenat on lykännyt asian käsittelyä 11.7.2012 tekemällään välipäätöksellä ja esittänyt unionin tuomioistuimelle SEUT 267 artiklan nojalla seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:
”1) Onko tavaramerkistä tullut direktiivin 2008/95 (tavaramerkkidirektiivi) 12 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu ’tavarasta tai palvelusta yleisesti käytetty nimitys’, kun
a) kauppiaat tietävät, että kyse on alkuperän osoittavasta ilmauksesta, mutta eivät yleensä ilmoita sitä loppukäyttäjille, ja
b) loppukäyttäjät eivät pidä tavaramerkkiä (muun muassa) tästä syystä enää alkuperän osoittavana ilmauksena vaan niistä tavaroista tai palveluista yleisesti käytettynä nimityksenä, joita varten se on rekisteröity?
2) Onko jo silloin kyse direktiivin 2008/95 12 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta ’toimimatta jättämisestä’, kun tavaramerkin haltija ei toimi, vaikka kauppiaat eivät ilmoita asiakkailleen, että on kyse rekisteröidystä tavaramerkistä?
3) Onko tavaramerkki, josta on sen haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi tullut loppukäyttäjien mutta ei kauppiaiden mielestä yleisesti käytetty nimitys, julistettava menetetyksi silloin ja vain silloin, jos loppukäyttäjien on käytettävä tätä nimitystä, koska sille ei ole samanarvoisia vaihtoehtoja?”
25. Backaldrin, Pfahnl, Saksan liittotasavalta, Ranskan tasavalta, Italian tasavalta ja komissio ovat esittäneet kirjalliset huomautuksensa.
26. Backaldrin, Pfahnl, Saksan liittotasavalta ja komissio esittivät suullisia lausumia 29.5.2013 pidetyssä istunnossa.
IV Oikeudellinen arviointi
A Alustavia huomautuksia
27. Kuten tavaramerkkioikeudessa usein, ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esittämien kysymysten ratkaisun avain on tavaramerkin suojan täyttämässä tehtävässä. Tavaramerkkisuojan päätarkoitus, sellaisena kuin se ilmenee direktiivin johdanto-osan 11 perustelukappaleesta ja unionin tuomioistuimen vakiintuneesta oikeuskäytännöstä, on alkuperän osoittamista koskeva tehtävä (ns. alkuperätehtävä): tavaramerkki mahdollistaa sen, että kuluttaja tai loppukäyttäjä tunnistaa merkillä varustetun tavaran(8) alkuperän ja erottaa sen muualta peräisin olevasta tavarasta.(9) Kyse ei ole siitä, että kuluttajan olisi kyettävä tunnistamaan tavaran ”fyysinen” valmistaja eli se yritys, joka valmistaa itse tavaran.(10) Se ei vastaisi työnjakoon perustuvia nykypäivän talouden realiteetteja, joiden mukaan tuotteet valmistetaan monimutkaisissa tuotantoketjussa tavaramerkin käyttöluvan perusteella. Tavaramerkki takaa pikemminkin sen, että tavara valmistetaan yrityksen – tavaramerkin haltijan – valvonnassa.(11)
28. Kun tavaramerkin ensisijaisena tarkoituksena on kuitenkin se, että on mahdollista määrittää tavaran alkuperä siinä mielessä, että tiedetään valmistusta valvova yritys, on vain johdonmukaista, että direktiivin 2 artiklan nojalla vain sellaiset merkit voivat olla tavaramerkkejä, joiden avulla voidaan erottaa yrityksen tavarat muiden yritysten tavaroista. Merkkejä, joilta puuttuu tällainen erottamiskyky, ei voida rekisteröidä.(12) Tällainen erottamiskyky puuttuu esimerkiksi merkeiltä, joita käytetään yleisessä kielenkäytössä tai hyvän ja vakiintuneen kauppatavan mukaan tavanomaisesti kyseisten tavaroiden nimityksenä. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaan niitä koskee rekisteröintieste.(13) Direktiivin 3 artikla koskee tapauksia, joissa tavaramerkki ei alun perinkään täytä alkuperän osoittamista koskevaa tehtävää. Merkiltä, josta on tullut vasta tavaramerkiksi rekisteröimisensä jälkeen yleisnimi ja jota merkityksellinen yleisö ei enää pidä alkuperän osoituksena, puuttuu kuitenkin myös erottamiskyky. Direktiivin 12 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetään tällaisten tavaramerkkien menettämisestä tietyin edellytyksin.(14)
29. Edellä mainitut säännökset muodostavat johdonmukaisen kokonaissääntelyn, jota on tulkittava asiayhteydessään. Direktiiviä ja sen korvaamaa direktiiviä 89/104/ETY(15) koskevan oikeuskäytännön lisäksi on otettava huomioon myös vastaavia säännöksiä sisältävä yhteisön tavaramerkistä annettua asetusta koskeva oikeuskäytäntö.(16)
30. Vaikka yleisnimeksi muuttuneen tavaramerkin menettämiselle alkuperän osoittamista koskevan tavaramerkin tehtävän menettämisen myötä on selvät perusteet, ei pidä unohtaa sitä, että sillä on tavaramerkin haltijalle vakavat seuraukset – paljon vakavammat kuin sillä, että yleisnimeä ei rekisteröidä tavaramerkiksi sen taloudellisen olemassaolon alussa. Se, että tavaramerkistä tulee kielenkäytössä itse tavaraa kuvaava käsite, johtuu viime kädessä siitä, että tavaramerkin haltija, jonka tuotteesta on tullut maailman silmissä itse tuotelajia kuvaava käsite, on työskennellyt kovasti usein monen vuoden ajan ja saavuttanut menestystä. Monissa tapauksissa tavaramerkin haltija nimenomaan alun perin luo erityisen innovatiivisella tuotteella sen tuotelajin, jota nyt kuvataan sen tavaramerkillä.
31. Lainsäätäjän oli tehtävä tältä osin perusteellinen intressipunninta. Siinä yhteydessä oli yhtäältä otettava huomioon suuren yleisön ja kilpailijoiden intressi saada käyttää vapaasti käsitettä, joka ei liity tavoiteltavissa kohderyhmissä enää alkuperään ja jota koskeva yksinoikeus pakottaa kilpailijat välttämään sitä – ja käyttämään tilanteesta riippuen keinotekoisilta vaikuttavia vaihtoehtoja. Toisaalta punninnassa piti ottaa huomioon tavaramerkin haltijoiden intressi saada tavaramerkeilleen henkisen omaisuuden suojaa perusoikeuskirjan 17 artiklan 2 kohdan ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen(17) ensimmäisen lisäpöytäkirjan 1 artiklan nojalla. Lainsäätäjä teki punninnassaan päätelmän, jonka mukaan tavaramerkin haltijaa vastaan voidaan esittää väite kyseisen tavaramerkin muuttumisesta yleisesti käytetyksi tavaran nimitykseksi ainoastaan siinä tapauksessa, että tämä muuttuminen johtuu sen toiminnasta tai toimimatta jättämisestä.(18)
32. Direktiivin 12 artiklan 2 kohdan a alakohdassa asetetaan sen mukaan objektiivinen edellytys, jonka mukaan tavaramerkistä on tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta tai palvelusta yleisesti käytetty nimitys, jota varten se on rekisteröity. Säännöksen subjektiivisena edellytyksenä on, että kehitys johtuu tavaramerkin haltijan toiminnasta tai toimimatta jättämisestä.
33. Nyt käsiteltävä asia antaa unionin tuomioistuimelle tilaisuuden selventää laajemmin näitä molempia edellytyksiä. Ensimmäinen ja kolmas ennakkoratkaisukysymys koskevat objektiivista edellytystä, jota käsittelen seuraavaksi; toinen kysymys liittyy sitä vastoin subjektiiviseen edellytykseen.
B Objektiivinen edellytys (ensimmäinen ja kolmas ennakkoratkaisukysymys)
1.
Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys
34. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee ensimmäisellä ennakkoratkaisukysymyksellään, missä kohderyhmissä tavaramerkistä on pitänyt tulla tavarasta yleisesti käytetty nimitys, jotta objektiivinen edellytys täyttyy ja haltijaa uhkaa direktiivin 12 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tavaramerkin menettäminen. Kyseinen tuomioistuin tiedustelee erityisesti sitä, riittääkö tässä yhteydessä se, että loppukäyttäjät eivät enää pidä tavaramerkkiä alkuperän osoittavana merkintänä, kun kauppiaat tietävät edelleen tämän mutta eivät yleensä ilmoita sitä loppukäyttäjille.
35. Backaldrin, Saksan liittotasavalta, Ranskan tasavalta ja komissio katsovat, että nyt käsiteltävän kaltaisissa tapauksissa sekä kuluttajat että väliportaan kauppiaat on otettava huomioon merkityksellisinä kohderyhminä. Pfahnlin ja Italian tasavallan mielestä nyt käsiteltävässä asiassa on otettava huomioon vain kuluttajat.
a)
Laadun takaamista koskevan tehtävän tarkasteleminen
36. Ennen kun voin käsitellä merkityksellisiä kohderyhmiä koskevaa kysymystä, on käsiteltävä yhtä Backaldrinin ja Saksan liittotasavallan tässä yhteydessä esittämää argumenttia.
37. Backaldrin ja Saksan liittotasavalta katsovat, että tutkittaessa kohderyhmän käsityksen mukaista tavaramerkin muuttumista yleisesti käytetyksi nimitykseksi ei pidä ottaa huomioon yksinomaan alkuperän osoittamista koskevaa tavaramerkin tehtävää vaan myös laadun takaamista koskeva tehtävä tai takuutehtävä eli tarkasteltava sitä, liittävätkö asianomaiset kohderyhmät tavaramerkillä myytävään tuotteeseen tiettyjä konkreettisia ominaisuuksia ja vakaana pysyvän laadun.
38. Komissio hylkäsi tämän näkemyksen suullisessa käsittelyssä. Jos direktiivin 12 artiklan 2 kohdan a alakohdan soveltamisen yhteydessä otettaisiin huomioon kaikki tavaramerkin tehtävät, tavaramerkin menettäminen olisi mahdotonta eikä säännöksellä siten olisi soveltamisalaa. Valmistusprosessista, jossa tavaramerkin käyttöluvan saajalle myönnetään toimintavapaus, täytyy olla seurauksena kuluttajan vastaava reaktio eikä tavaramerkin menettäminen.
39. On selvää, että tavaramerkeillä on edellä mainitun päätehtävän – alkuperän osoittamista koskeva tehtävä(19) – lisäksi useita muitakin tehtäviä.(20) Unionin tuomioistuin on selventänyt oikeuskäytännössään, että tavaramerkin haltija voi vedota direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaan perustuvaan yksinoikeuteensa paitsi silloin, jos loukataan tavaramerkin kattaman tavaran alkuperän osoittamista koskevaa keskeistä tehtävää, myös silloin, jos loukataan kyseisen tavaran laadun takaamista koskevaa tehtävää tai tiedottamiseen, investointiin ja mainontaan liittyviä tehtäviä.(21) Unionin tuomioistuin ei ole tähän mennessä ratkaissut sitä, onko näillä tehtävillä merkitystä myös ratkaistaessa sitä, onko merkistä tullut yleisnimi.
40. Laadun takaamista koskevalla tehtävällä ei ole merkitystä tässä arvioinnissa.
41. Tämä ilmenee ensinnäkin itse laadun takaamista koskevan tehtävän oikeasta tulkinnasta. Tavaramerkki antaa yritykselle mahdollisuuden sijoittaa tuotteensa laatuun. Tavaramerkillä nimittäin annetaan kuluttajalle mahdollisuus tunnistaa tavaran valmistamisesta vastaava yritys ja palkita omien kokemustensa perusteella korkealaatuinen valmistaja tuotteen ostolla ja rangaista laadullisesti vähempiarvoista valmistajaa jättämällä tuote ostamatta.(22) Tässä mielessä tavaramerkki on merkki tuotteen samana pysyvistä ominaisuuksista.(23)
42. Laadun takaamista koskeva tehtävä edellyttää näin ollen, että tavaramerkki täyttää alkuperän osoittamista koskevan tehtävänsä. Julkisasiamies Jacobs totesi tästä aivan oikein, että tavaramerkit voivat ” alkuperätehtävänsä vuoksi olla arvokasta omaisuutta, joka sisältää yrityksen (tai jonkin sen tuotteen) goodwill-arvon”.(24) Se suojaa yrityksen tuotteeseen kohdistuvia kuluttajan odotuksia, eivät kuluttajan odotuksia, jotka kohdistuvat kuluttajan yleisnimeksi ymmärtämään käsitteeseen. Jos tavaramerkki ei enää täytä alkuperän osoittamista koskevaa tehtäväänsä, koska siitä on tullut tavaran yleisnimi, se ei voi enää täyttää laadun takaamista koskevaa tehtäväänsä.
43. Mikäli arvioitaessa tavaramerkin muuttumista yleisnimeksi otettaisiin sitä vastoin huomioon myös laadun takaamista koskeva tehtävä, tällainen muutos ei siis olisi mahdollinen sellaisten tavaramerkkien yhteydessä, jotka ovat menettäneet alkuperän osoittamista koskevan tehtävänsä mutta säilyttäneet laadun takaamista koskevan tehtävänsä, joten direktiivin 12 artiklan 2 kohdan a alakohtaa ei sovellettaisi koskaan, kuten komissio on perustellusti todennut.
44. Kuluttajat nimittäin liittävät ensinnäkin myös jokaiseen yleisnimeen (eikä ainoastaan tavaramerkkeihin) myös tiettyjä vakaana pysyviä ominaisuuksia. Voisarvi, joka olisi patongin muotoinen tai josta puuttuisi tietty maku, ei olisi voisarvi. Pöytä, jonka päällä olisi pystysuorassa asennossa oleva levy, ei olisi pöytä.
45. Toiseksi laadun takaamista koskeva tehtävä ei suojaa erityisen korkeaa laatua koskevia odotuksia vaan ainoastaan tiettyä laatua koskevia odotuksia. Tavaramerkkiin A kuluttaja saattaa liittää huipputuotteet, tavaramerkkiin B heikompilaatuiset ja tavaramerkkiin C laadultaan epätasaiset tuotteet.(25) Vaikuttaa tältä osin täysin epäselvältä, milloin voisi tulla kyseeseen alkuperän osoittamista koskevasta tehtävästä täysin erillinen laadun takaamista koskeva tehtävä.
46. Aluksi on näin ollen todettava, että tarkasteltaessa tavaramerkin muuttumista yleisnimeksi on otettava huomioon ainoastaan alkuperän osoittamista koskeva tavaramerkin tehtävä.
b)
Merkitykselliset kohderyhmät
47. Alkuperän osoittamista koskevan tavaramerkin tehtävän perusteella on seuraavaksi selvitettävä, millä kohderyhmillä on merkitystä arvioitaessa direktiivin 12 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla, onko tavaramerkistä tullut tavarasta yleisesti käytetty nimitys.
48. Yhteisöjen tuomioistuin käsitteli tätä kysymystä asiassa Björnekulla Fruktindustrier. Asian taustalla olleen riidan kohteena oli kurkkuhakkelukselle rekisteröity tavaramerkki, josta oli markkinatutkimusten perusteella tullut yleisnimi kuluttajille mutta ei päivittäistavarakaupan, suurkeittiöiden eikä katukeittiöiden keskuudessa.
49. Yhteisöjen tuomioistuin tulkitsi tuolloin voimassa ollutta, sanamuodoltaan olennaisilta osin direktiivin 12 artiklan 2 kohdan a alakohtaa vastaavan direktiivin 89/104 12 artiklan 2 kohdan a alakohdan sanamuotoa, systematiikkaa ja tavoitetta. Se totesi, että koko myyntiin liittyvän tapahtumaketjun tavoitteena on, että kuluttajat ja loppukäyttäjät ostavat tavaraa. Välikäsien tehtävänä on havaita ja ennakoida tavaran kysyntää sekä lisätä tai suunnata sitä. Tämän perusteella yhteisöjen tuomioistuin totesi, että ”sellaisessa tapauksessa, että rekisteröidyllä tavaramerkillä varustetun tavaran jakeluun kuluttajalle tai loppukäyttäjälle osallistuu välikäsiä, merkityksellisen kohderyhmän arvioitaessa sitä, onko kyseisestä tavaramerkistä tullut elinkeinotoiminnassa kyseessä olevasta tavarasta yleisesti käytetty nimitys, muodostavat kaikki tavaran kuluttajat tai loppukäyttäjät ja kyseessä olevan tavaran markkinoiden ominaispiirteiden mukaan kaikki tavaran myyntiin osallistuvat elinkeinonharjoittajat”.(26)
50. Osapuolet tekevät tästä oikeuskäytännöstä erilaisia päätelmiä nyt käsiteltävän asian kannalta. Backaldrinin, Saksan liittotasavallan, Ranskan tasavallan ja komission miele stä nyt käsiteltävän asian kohteena olevan tavaran markkinoiden ominaispiirteiden mukaan leipomot ovat osa merkityksellistä kohderyhmää. Ranskan tasavalta ja komissio pitävät siinä yhteydessä ratkaisevana sitä, että leipomot osallistuvat asiakkaiden valikoimasta tekemään päätökseen. Ranskan tasavalta viittaa siihen, että leipomoilla on vieläkin suurempi vaikutus kuluttajien ostopäätökseen sen vuoksi, että ne tietoisesti jättävät tavaramerkin mainitsematta. Saksan liittotasavalta esittää perusteluna leipomoiden jalostusprosessin. Komissio lisää tähän, että välikäsien vaikutus kasvaa sen mukaan, mitä enemmän ne vaikuttavat tuotteeseen. Backaldrin perustelee asiaa siten, että kauppiaiden käsitykselle tuotteista, jotka tarjotaan loppukäyttäjälle pakkaamattomina ja jotka tuskin antavat mahdollisuutta viitata tavaramerkkioikeuksiin, on annettava suuri painoarvo. Tavaramerkistä tulee yleisesti käytetty nimitys yleensä vain silloin, jos ainoastaan täysin merkityksetön osa asianomaisesta kohderyhmästä yhdistää merkkiin käsityksen alkuperästä.
51. Pfahnl ja Italian tasavalta sitä vastoin katsovat, että leipomot eivät kuulu nyt käsiteltävässä asiassa merkitykselliseen kohderyhmään. Pfahnl perustelee tätä sillä, että leipomot eivät vaikuta millään tavoin kuluttajien ostopäätökseen vaan nämä valitsevat leipomotuotteet itsenäisesti ja ilman neuvontaa. Leipomot eivät myöskään ole väliportaan kauppiaita vaan valmistavat tuotteen, missä yhteydessä leivonta-aineseoksen käyttö helpottaa niiden työtä. Italian tasavalta pitää leipomoiden näkemystä merkityksettömänä, koska niiden tietoisuus tavaramerkistä ei vaikuta millään tavoin loppukäyttäjän ostopäätökseen.
52. Yhdyn edellä esitetyn oikeuskäytännön näkemykseen, jonka mukaan arvioitaessa sitä, onko tavaramerkistä tullut yleisnimi, on otettava huomioon ennen kaikkea kuluttaja ja ”markkinoiden ominaispiirteiden mukaan” myös tavaran myyntiin osallistuvat elinkeinonharjoittajat. Näin ollen tulee esiin kysymys siitä, mitkä markkinoiden ominaispiirteet ovat ratkaisevia.
53. Direktiivin 12 artiklan 2 kohdan a alakohdan sanamuoto, jota julkisasiamies Léger tulkitsi huolellisesti asiassa Björnekulla Fruktindustrier,(27) ei anna tältä osin apua.
54. Sääntelyn asiayhteydestä voidaan kyllä johtaa perusteluja sille, että loppukäyttäjä on asetettava arvioinnin keskipisteeksi, mutta se ei anna lopullista valaistusta siihen kysymykseen, minkä markkinoiden ominaispiirteiden perusteella myös elinkeinonharjoittajat ovat osa merkityksellistä kohderyhmää.
55. Systemaattisen tulkinnan yhteydessä on edellä esitetyn mukaisesti otettava huomioon, että ”yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka ovat tulleet yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisiksi” eivät voi direktiivin 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaan tulla rekisteröidyiksi. Tämä rekisteröinnin este – puuttuvan erottamiskyvyn (direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohta) erityistapaus – voidaan 3 artiklan 3 kohdan mukaan ylittää sillä, että tavaramerkistä tulee erottamiskykyinen.
56. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan sanamuodon (”yleisessä kielenkäytössä” tai ”hyvän kauppatavan mukaan”) mukaan käsitteestä näyttäisi tulevan yleisnimi, jos kuluttajat tai kauppiaat pitävät sitä sellaisena.(28) Tämä puoltaisi näkemystä, jonka mukaan arvioitaessa sitä, onko käsitteestä tullut yleisnimi, yleensä riittää, jos merkitys on muuttunut kuluttajien keskuudessa. Tätä puoltaa myös se, että unionin tuomioistuin on arvioidessaan erottamiskykyä koskevia kysymyksiä toistuvasti ottanut huomioon kuluttajan – eli tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan.(29) Tosin on olemassa myös esimerkkejä siitä, että unionin tuomioistuin on lukenut elinkeinonharjoittajat asianomaiseen kohderyhmään.(30)
57. Säännöksen tarkoitus siis ratkaisee määritettäessä markkinoiden ominaispiirteitä, joiden perusteella myös tavaran myyntiin osallistuvat elinkeinonharjoittajat on otettava huomioon arvioitaessa tavaramerkin muuttumista yleisnimeksi.
58. Kuten olen jo todennut, tavaramerkin päätehtävänä on alkuperän osoittaminen. Tavaramerkki antaa tietoa tuotteen alkuperästä myyntitilanteessa. Tavaramerkki on siten – kuten kieli yleensä – osa viestintäprosessia, tässä tapauksessa myyjän ja ostajan välistä viestintäprosessia. Tämä viestintäprosessi onnistuu toivotulla tavalla ja tavaramerkki täyttää olemassaolonsa oikeuttavan tehtävänsä vain silloin, jos molemmat prosessin osapuolet ”ymmärtävät” tavaramerkin eli ovat tietoisia sen alkuperän osoittamista koskevasta tehtävästä. Jos toinen ryhmä käsittää tavaramerkin yleisnimeksi, tavaramerkillä välitettäväksi tarkoitetun tiedon siirtäminen epäonnistuu. Näin ollen direktiivin 12 artiklan 2 kohdan a alakohdan objektiivisen edellytyksen täyttämiseksi riittää yleensä se, jos kuluttajat pitävät tavaramerkkiä yleisnimenä. Oikeuskäytännössä tarkoitettiin tätä todettaessa, että yleensä ”kuluttajien tai loppukäyttäjien näkemyksellä on ratkaiseva merkitys”, koska myyntiprosessin tavoitteena on tavaran hankkiminen.(31)
59. Tästä myyjien ja ostajien välisestä viestintäprosessista ilmenevät ilman muuta ominaispiirteet, joita markkinoilla on oltava, jotta väliportaan kauppiaat ovat merkityksellinen kohderyhmä arvioitaessa sitä, onko tavaramerkistä tullut yleisnimi. Tavaramerkki voi näet edelleen täyttää alkuperän osoittamista koskevan tehtävänsä, vaikka ostaja ei tiedäkään sen olevan tavaramerkki, jos väliportaan kauppias vaikuttaa ostajan ostopäätökseen merkittävällä tavalla ja siten sen tietämys tavaramerkin alkuperän osoittamista koskevasta tehtävästä johtaa viestintäprosessin onnistumiseen. Näin käy silloin, jos kyseisillä markkinoilla on tavanomaista, että tällaisten välittäjien antama neuvonta vaikuttaa ratkaisevasti ostopäätökseen tai välittäjät jopa tekevät ostopäätöksen itse kuluttajan puolesta, kuten apteekit ja lääkärit lääkemääräystä edellyttävien lääkkeiden osalta.(32)
60. Nyt käsiteltävässä asiassa ei ole olemassa tällaista merkityksellistä vaikutusta ostopäätökseen. Leipomon asiakkaat tekevät ostopäätöksen ilman merkityksellistä neuvontaa tai mitään vaikutusta ostopäätökseen.
61. Toisin ei voida päätellä siitäkään, että leipomot vaikuttavat osaltaan kuluttajien päätökseen hankkimalla tiettyjä leivonta-aineseoksia. Leivonta-aineseoksen hankkiminen ei merkitse vaikuttamista valmiin leipomotuotteen hankkimiseen. Se on toinen tuote, jonka leipomo valmistaa puolivalmisteesta ja tarjoaa tavaramerkin käyttöluvan perusteella asiakkaalle.
62. Myöskään se, että leipomot päättävät omasta tarjonnastaan, tai se, että niiden asiakkaat eivät tiedä sitä, että leipomotuotteen nimi on tavaramerkki, ei vaikuta merkityksellisesti kuluttajan tätä leipomotuotetta koskevaan ostopäätökseen. Edellä esitetyn perusteella tällainen vaikutus edellyttäisi sitä, että leipomo täyttää alkuperän osoittamista koskevan tavaramerkin tehtävän eli että se vaikuttaisi myyjän ja kuluttajan välisessä myyntiprosessissa kuluttajan ostopäätökseen. Tässä tapauksessa leipomot kuitenkin valmistavat valmiin tuotteen itse tavaramerkin käyttöluvan perusteella. Ne ovat siten valmistajan puolella, eivät kuluttajan. Tarjottavan tuotevalikoiman rajoittaminen ja tavaramerkkiä koskevan tiedon poisjättäminen vaikuttavat kyllä tosiasiallisesti kuluttajan ostopäätökseen, mutta leipomot eivät vaikuta tällä tavoin ostajan ostopäätökseen vaan pikemminkin myyjän ostopäätökseen.
63. Euroopan unionin tavaramerkkioikeus ei ole missään tapauksessa poikkeus, jos siinä otetaan huomioon lähinnä kuluttaja arvioitaessa sitä, onko tavaramerkistä tullut yleisnimi. Amerikan yhdysvalloissa tuomari Learned Hand totesi jo varhain, että ratkaisevaa on se, miten kuluttaja ymmärtää kyseisen sanan.(33) Myös Andien yhteisön tuomioistuin ottaa arvioidessaan sitä, onko tavaramerkistä tullut yleisnimi, huomioon kuluttajan käsityksen, koska hän on ”tavaramerkkisuojan kohteena”.(34)
64. Itävallan Oberster Gerichtshof ottaa sitä vastoin – myös asiassa Björnekulla Fruktindustrier annetun yhteisöjen tuomioistuimen tuomion jälkeen – lähtökohtaisesti huomioon ”kaikkien tavaramerkin kanssa tekemisissä olevien kohderyhmien käsitykset kattavan selvityksen”, mihin kuuluvat loppukäyttäjien lisäksi myös valmistajat ja kauppiaat. Tätä perustellaan sillä, että loppukäyttäjät ovat helposti taipuvaisia käyttämään tavaramerkkejä yleisniminä.(35)
65. Tämä perustelu ei vakuuta. Kuluttajat käyttävät kyllä tavaramerkkejä usein yleisniminä mutta ovat silti yleensä tietoisia siitä, että ne ovat tavaramerkkejä, mikä ei riitä tavaramerkin menettämisen objektiivisen edellytyksen täyttymiseen. Tapaukset, joissa kuluttaja ei enää lainkaan ymmärrä, että kyseessä on tavaramerkki, ovat suhteellisen harvinaisia. Jos tilanne on kuitenkin tällainen, tavaramerkki ei enää täytä alkuperän osoittamista koskevaa tehtäväänsä. Ei ole mitään syytä, jonka vuoksi tällaisessa tapauksessa tavaramerkin kehittymistä yleisnimeksi eli menettämisen objektiivisen edellytyksen täyttymistä pitäisi keinotekoisesti vaikeuttaa ottamalla tavaramerkistä erityisen tietoinen viiteryhmä merkitykselliseksi kohderyhmäksi. Myöskään tavaramerkin haltijan omaisuudelle annettu perusoikeussuoja ei ole hyväksyttävä perustelu tällaiselle vaatimukselle. Se otetaan huomioon jo sillä, että pelkästään objektiivisen edellytyksen täyttymisestä ei vielä seuraa tavaramerkin menettäminen.
66. Todettakoon lopuksi, että toisenlaiseen tulkintaan ei johda myöskään ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esittämä perustelu, jonka mukaan silloin, jos tavaramerkki ”Kornspitz” menetetään valmiin leipomotuotteen osalta, kilpailijat voivat käyttää direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti leivonta-aineseoksissa merkintää ”Kornspitzen leivontaan” ja leivonta-aineseoksille rekisteröity Backaldrinin tavaramerkki menettää arvonsa. Lopputuotetta koskevan tavaramerkin menettämisestä aiheutuva puolivalmisteen tavaramerkin arvonmenetyksen vaara johtuu päätöksestä rekisteröidä tavaramerkki molemmille tuoteryhmille ja lopputuotteen erityisestä tuotannon ja myynnin rakenteesta, erityisesti siitä, että leipomot valmistavat tuotteen ja niille annetaan lupa myydä lopputuotetta tavaramerkkiä käyttäen. Tavaramerkin haltija on tehnyt nämä päätökset itse ja ottanut siten vastaavan riskin. Sitä suojataan kuitenkin sillä, että tavaramerkin menettäminen on mahdotonta, jos tavaramerkin muuttuminen yleisnimeksi ei perustu sen toimintaan tai toimimatta jättämiseen.
67. Ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen on edellä esitetyn perusteella vastattava, että direktiivin 12 artiklan 2 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että merkityksellinen kohderyhmä arvioitaessa sitä, onko tavaramerkistä tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta yleisesti käytetty nimitys, jota varten se on rekisteröity, käsittää ennen kaikkea kuluttajat ja loppukäyttäjät. Tavaran myyntiin osallistuvat elinkeinonharjoittajat on otettava huomioon markkinoiden ominaispiirteiden mukaisesti. Ominaispiirteisiin, jotka puoltavat niiden ottamista huomioon, kuuluu erityisesti se, jos kyseiset elinkeinonharjoittajat vaikuttavat tietyssä määrin loppukäyttäjän ostopäätökseen. Mikäli näin ei ole, tavaramerkistä on tullut sellaisesta tavarasta yleisesti käytetty nimitys, jota varten se on rekisteröity, jos loppukäyttäjät ymmärtävät sen sellaiseksi, vaikka kauppiaat, jotka valmistavat tavaran itse tavaramerkin haltijan puolivalmisteesta ja myyvät sen tavaramerkin haltijan suostumuksella tavaramerkkiä käyttäen, ovat tietoisia siitä, että tavaramerkki osoittaa alkuperän, eivätkä yleensä ilmoita tätä loppukäyttäjälle.
2.
Kolmas ennakkoratkaisukysymys
68. Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin tiedustelee kolmannella kysymyksellään, edellyttääkö sellaisen tavaramerkin menettäminen, josta on sen haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi tullut loppukäyttäjien mutta ei kauppiaiden mielestä tavarasta yleisesti käytetty nimitys, sitä, että tuotteelle ei ole olemassa samanarvoista vaihtoehtoista nimitystä, jolloin loppukäyttäjät joutuvat käyttämään tätä nimitystä.
69. Ennakkoratkaisukysymyksen taustalla on Oberster Patent- und Markensenatin toteamusten perusteella Itävallan Oberster Gerichtshofin oikeuskäytäntö. Sen mukaan tavaramerkin muuttuminen yleisnimeksi on lähtökohtaisesti mahdotonta niin kauan kuin kauppiaat pitävät sitä edelleen alkuperän osoituksena. Tilanne on kuitenkin toinen silloin, jos elinkeinonharjoittajien käytettävissä ei ole loppukäyttäjälle yleisnimeksi muuttuneelle tavaramerkille samanarvoista vaihtoehtoa.(36) Vaikka tämä edellytys ei ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mielestä saa tukea direktiivin sanamuodosta, se mahdollistaa kuitenkin asianmukaisen kompromissin tavaramerkin haltijan perusoikeutena suojatun aseman ja tavaroita ja palveluja kuvaavan merkin vapaata käytettävyyttä koskevan yleisen intressin välillä.
70. Backaldrinin mielestä tavaramerkin kehittyminen yleisnimeksi on mahdotonta, jos tavaralle on käytettävissä vaihtoehtoisia nimityksiä. Näin on oletettava sen mielestä myös silloin, jos tavaramerkin vaihtoehtoiset nimitykset eivät ole joka suhteessa samanarvoisia erityisesti levinneisyytensä osalta.
71. Pfahnl pitää tätä vaatimusta tavaramerkin menettämisen arvioinnin kannalta merkityksettömänä. Sillä ei ole perustaa direktiivin sanamuodossa, systematiikassa eikä tavoitteessa. Komissio yhtyy tähän näkemykseen.
72. Myöskään Ranskan tasavallan mielestä vaihtoehtoisten käsitteiden käytettävyys ei ole edellytyksenä sille, että tavaramerkistä voi tulla yleisnimi, mutta sen mielestä se voi kuitenkin olla indisio. Italian tasavallan mielestä vaihtoehtoisten nimitysten puuttuminen on vain ”riskitekijä”, joka voi edistää tavaramerkin muuttumista yleisnimeksi.
73. Mielestäni tavaramerkin menettämistä koskevan tarkastelun yhteydessä ei ole tarpeen tutkia, onko elinkeinoelämässä käytettävissä samanarvoisia vaihtoehtoisia nimityksiä itse tuotteelle.
74. Tässä yhteydessä on aluksi selvennettävä, mitä ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tarkoittaa, kun se puhuu siitä, että ”samanarvoisia vaihtoehtoja ei ole olemassa”. Sillä ei voida tarkoittaa, että on objektiivisesti ”oltava olemassa” synonyymi. Kieli on yhteiskunnallinen ilmiö, ei objektiivisesti määritelty tila. (Tavaramerkin haltijan) spontaanisti keksimä käsite ei voi olla ”samanarvoinen vaihtoehto”. Sanan merkitys on nimittäin siinä, miten sitä käytetään kielessä.(37) Kerran käyttöön otettu sisältö kyllä muuttuu kielenkäytössä, mutta sitä ei voi muuttaa ilman muuta tietoisesti. Sen, onko sana ”vaihtoehto” toiselle sanalle tai onko sana jopa ”samanarvoinen”, määrittää siis kieliyhteisö eikä tuomioistuin. Tämä saattaa ymmärtää ensi arviolta ”samanarvoisen” sanan toisin tai kokonaan hylätä sen käytön. Tämä peruste on siis ymmärrettävä siten, että se koskee käsitteelle tosiasiallisessa kielenkäytössä käyttöön otettuja synonyymejä. Tämä vastaa myös Itävallan Oberster Gerichtshofin näkemystä, kun se puhuu ”käytössä olevista vaihtoehtoisista käsitteistä”.(38)
75. Tällaisesta perusteesta ei kuitenkaan säädetä säännöksen sanamuodossa, eikä se ole sen tarkoituksen mukainen. Tavaramerkin menettäminen, joka uhkaa silloin, jos tavaramerkistä on tullut tavarasta yleisesti käytetty nimitys, perustuu edellä esitetyn mukaan siihen, että tavaramerkki ei pysty enää täyttämään alkuperän osoittamista koskevaa tehtäväänsä. Tavaramerkin menettämisellä oikeusjärjestyksessä noudatetaan suuren yleisön tarvetta saada merkki vapaasti käytettäväksi (”vapaana pitämistä koskeva tarve”).(39) Laissa asetettu menettämistä koskeva edellytys ei tosin koske sitä, että pitäisi osoittaa, että suuri yleisö tarvitsee merkin käytettäväksi, ja tämä tarve saattaa olla pienempi, jos käytettävissä on muita merkkejä samaan tarkoitukseen. Laissa edellytetään ainoastaan sitä, että tavaramerkistä on tullut tavarasta yleisesti käytetty nimitys. Tämä kysymys ei kuitenkaan riipu siitä, onko kielenkäyttöön otettu synonyymejä.
76. Lopuksi on hylättävä väite, jonka mukaan tässä ennakkoratkaisukysymyksessä käsitelty peruste on välttämätön tavaramerkin haltijan omaisuudelle perusoikeutena annetun suojan kannalta. Kuten edellä totesin, lainsäätäjä on noudattanut velvoitettaan punnita yleistä intressiä ja tavaramerkin haltijan perusoikeusasemaa keskenään, kun se on edellyttänyt, että direktiivin 12 artiklan 2 kohdan a alakohdan subjektiiviset edellytykset täyttyvät sen lisäksi, että tavaramerkistä on tullut yleisnimi, jotta tavaramerkki julistetaan menetetyksi. Muille, kirjoittamattomille objektiivisille edellytyksille ei ole tältä osin sijaa.
77. Kolmanteen ennakkoratkaisukysymykseen on siis vastattava, että arvioitaessa sitä, onko tavaramerkki julistettava menetetyksi, on merkityksetöntä, onko loppukäyttäjien käytettävä kyseistä nimitystä samanarvoisten vaihtoehtojen puuttumisen vuoksi.
C Subjektiivinen edellytys (toinen ennakkoratkaisukysymys)
78. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen toinen ennakkoratkaisukysymys koskee direktiivin 12 artiklan 2 kohdan a alakohdan subjektiivista edellytystä eli sitä, onko merkin merkityksen muuttumisen katsottava johtuvan tavaramerkin haltijasta. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee tältä osin, voiko toimimatta jättämistä olla jo se, että tavaramerkin haltija ei ryhdy toimiin, vaikka sen tuotteiden myyjä ei ilmoita asiakkaille, että kyseessä on rekisteröity tavaramerkki.
79. Backaldrinin mielestä tähän kysymykseen on vastattava kieltävästi. Merkityksellinen toimimatta jättäminen on kyseessä silloin, jos tavaramerkin haltija ei ryhdy toimiin kolmannen osapuolen luvatonta tavaramerkin käyttöä vastaan. Nyt käsiteltävässä asiassa Backaldrin on kuitenkin antanut asiakkailleen eli leipomoille luvan, johon ei liity yksinoikeutta ja jonka mukaan ne saavat myydä riidanalaisia leipomotuotteita tavaramerkillä ”Kornspitz”. Olisi tuoreiden elintarvikkeiden kaupassa epätavanomaista ja kohtuutonta velvoittaa leipomot ilmoittamaan leipomotuotteen ostajalle siitä, että nimitys ”Kornspitz” on tavaramerkki. Sen, että niiden käyttöön annetaan mainosaineistoa, jota ne voivat asettaa esille leipomoliikkeissä, täytyy riittää.
80. Pfahnl, Ranskan tasavalta, Italian tasavalta ja komissio vastaavat sen sijaan kysymykseen myöntävästi. Tavaramerkin haltijan on oltava myös tavaramerkkinsä erottamiskyvyn osalta riittävän valpas ja käytettävä elinkeinoelämässä kaikki mahdollisuudet estääkseen sen muuttuminen yleisnimeksi. Sen on näin ollen kannustettava leipomoita ilmoittamaan sen tavaramerkki. Ranskan tasavalta pitää tämän laiminlyömistä indisiona merkityksellisestä toimimatta jättämisestä.
81. Direktiivin 12 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan tavaramerkin muuttuminen tavarasta yleisesti käytetyksi nimitykseksi ei sellaisenaan johda sen menettämiseen. Tämän muutoksen on sen sijaan pitänyt tapahtua ”tavaramerkin haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi”. Säännöksen sanamuodossa ei siinä yhteydessä rajoiteta mitenkään merkityksellistä toimimatta jättämistä, jonka seurauksena tavaramerkistä voi tulla yleisnimi.
82. Yhteisöjen tuomioistuimella oli asiassa Levi Strauss tilaisuus lausua siitä, millainen toimimatta jättäminen riittää subjektiivisen edellytyksen täyttymiseen. Se totesi, että ”toimimatta jättäminen voi myös muodostua siitä, että tavaramerkin haltija ei ole turvautunut ajoissa 5 artiklaan vaatiakseen toimivaltaista viranomaista kieltämään kyseisiä kolmansia käyttämästä merkkiä, jonka osalta on olemassa sekaannusvaara tämän tavaramerkin kanssa, koska tällaisten vaatimusten tavoitteena on nimenomaan kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn pysyttäminen”.(40) Sanan ”myös” käyttö osoittaa, että yhteisöjen tuomioistuin piti mainitsemaansa tapausta vain yhtenä esimerkkinä merkityksellisestä toimimatta jättämisestä.
83. Tavaramerkin haltijan velvoitteiden laajuus on määriteltävissä tarkemmin säännöksen tarkoituksen perusteella. Direktiivillä pyritään saattamaan tasapainoon tavaramerkin haltijan intressi ja muiden talouden toimijoiden intressi pitää merkki vapaana. Tavaramerkin haltijalle annettava suoja ei näin ollen ole ehdoton, vaan tavaramerkin haltijan on osoitettava olevansa riittävän tarkkaavainen suojaamaan tavaramerkkiään.(41) Tämä ei koske mielestäni ainoastaan tavaramerkin puolustamista loukkauksilta vaan myös siltä riskiltä, että tavaramerkistä tulee yleisnimi. Tarkkaavaisuusvelvoite merkitsee sitä, että tavaramerkin haltija tarkkailee markkinoita ja ryhtyy kohtuullisiin toimenpiteisiin suojellakseen tavaramerkkiään muuttumasta yleisnimeksi.
84. On kansallisten tuomioistuinten tehtävänä todeta yksittäistapauksessa, mitkä toimenpiteet ovat tavaramerkin haltijalle asianmukaisia ja kohtuullisia. Esimerkkejä tällaisista toimenpiteistä löytyy sekä SMHV:n oikeuskäytännöstä että oikeuskirjallisuudesta. Niitä ovat esimerkiksi mainonta, päällysmerkintöjen varoitukset (tai tuotteiden vieressä olevat taulut, joissa mainitaan tuotenimet) tai vaikuttaminen sanakirjojen julkaisijoihin, jotta nämä kirjaavat viittauksen siihen, että niissä mainittu sana on tavaramerkki.(42) Tavaramerkin haltijan itsensä on vältettävä käyttämästä tavaramerkkiä yleisnimenä(43) ja käytettävä kohtuullisia keinoja estääkseen muiden tällaisen käytön ja herättääkseen elinkeinoelämän huomion siihen, että kyseessä on tavaramerkki.(44) Jos tavaramerkin haltija antaa luvan tavaramerkin käyttämiseen, sen on myös tässä yhteydessä toteutettava kohtuullisia toimenpiteitä tavaramerkin suojelemiseksi eli otettava lupaan vastaavat ehdot ja valvottava niiden noudattamista kohtuullisessa määrin.
85. Toiseen ennakkoratkaisukysymykseen on näin ollen vastattava, että kyseessä on direktiivin 12 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu toimimatta jättäminen, jos tavaramerkin haltija ei ryhdy kohtuullisiin toimenpiteisiin suojellakseen tavaramerkkiään muuttumiselta yleisnimeksi. Tähän kuuluu myös tämänsuuntainen vaikuttaminen tavaramerkin käyttöluvan haltijaan.
V Ratkaisuehdotus
86. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaisi ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:
– Direktiivin 2008/95/EY 12 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että merkityksellinen kohderyhmä arvioitaessa sitä, onko tavaramerkistä tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta yleisesti käytetty nimitys, jota varten se on rekisteröity, käsittää ennen kaikkea kuluttajat ja loppukäyttäjät. Tavaran myyntiin osallistuvat elinkeinonharjoittajat on otettava huomioon markkinoiden ominaispiirteiden mukaisesti. Ominaispiirteisiin, jotka puoltavat niiden ottamista huomioon, kuuluu erityisesti se, jos kyseiset elinkeinonharjoittajat vaikuttavat tietyssä määrin loppukäyttäjän ostopäätökseen. Mikäli näin ei ole, tavaramerkistä on tullut sellaisesta tavarasta yleisesti käytetty nimitys, jota varten se on rekisteröity, jos loppukäyttäjät ymmärtävät sen sellaiseksi, vaikka kauppiaat, jotka valmistavat tavaran itse tavaramerkin haltijan puolivalmisteesta ja myyvät sen tavaramerkin haltijan suostumuksella tavaramerkkiä käyttäen, ovat tietoisia siitä, että tavaramerkki osoittaa alkuperän, eivätkä yleensä ilmoita tätä loppukäyttäjälle.
– Arvioitaessa sitä, onko tavaramerkki julistettava menetetyksi, on merkityksetöntä, onko loppukäyttäjien käytettävä kyseistä nimitystä samanarvoisten vaihtoehtojen puuttumisen vuoksi.
– Kyseessä on direktiivin 12 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu toimimatta jättäminen, jos tavaramerkin haltija ei ryhdy kohtuullisiin toimenpiteisiin suojellakseen tavaramerkkiään muuttumiselta yleisnimeksi. Tähän kuuluu myös tämänsuuntainen vaikuttaminen tavaramerkin käyttöluvan haltijaan.
(1) .
(2)
– Esimerkiksi saksan kielessä tavaramerkit ”Fön” (Deutsches Patent- ja Markenamtin rekisterinro 739154) tai ”Heroin” (Reichspatentamtin tavaramerkkirekisterin nro 31650). Viimeksi mainittuun tavaramerkkiin ei ole voitu vedota päivämäärän 30.9.1950 jälkeen. De Ridder, M., Heroin – Vom Arzneimittel zur Droge, Campus, Frankfurt/Main, 2000, s. 63 ja 64. Ks. ranskankielisten esimerkkien osalta julkisasiamies Léger’n asiassa C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier, antaman ratkaisuehdotuksen 50 kohta (tuomio 29.4.2004, Kok., s. I-5791).
(3)
– Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25).
(4)
– Asia C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier, tuomio 29.4.2004 (Kok., s. I-5791).
(5)
– Asia C-145/05, Levi Strauss, tuomio 27.4.2006 (Kok., s. I-3703, 34 kohta).
(6)
– Mainittu edellä alaviitteessä 3.
(7)
– Tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskeva, 15.6.1957 tehty Nizzan yleissopimus, sellaisena kuin se on muutettuna.
(8)
– Tavaramerkit voivat tietenkin olla myös palvelujen tunnuksena. Koska nyt käsiteltävä asia koskee kuitenkin tavaroita, käsittelen yksinkertaisuuden vuoksi vain tavaroita.
(9)
– Asia C-482/09, Budějovický Budvar, tuomio 22.9.2011 (Kok., s. I-8701, 71 kohta); asia C-517/99, Merz & Krell, tuomio 4.10.2001 (Kok., s. I-6959, 22 kohta) ja asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998 (Kok., s. I-5507, 28 kohta).
(10)
– Asiassa C-661/11, Martin y Paz, esittämäni ratkaisuehdotuksen 75 kohta.
(11)
– Edellä alaviitteessä 9 mainittu asia Canon, tuomion 28 kohta ja asia C-10/89, HAG II, tuomio 17.10.1990 (Kok., s. I-3711, Kok. Ep. X, s. 543, 13 ja 14 kohta).
(12)
– Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohta.
(13)
– Ks. edellä alaviitteessä 9 mainittu asia Merz & Krell, tuomion 28 ja 31 kohta ja julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin edellä alaviitteessä 9 mainitussa asiassa Merz & Krell antama ratkaisuehdotus, 40 kohta.
(14)
– Edellä alaviitteessä 4 mainittu asia Björnekulla Fruktindustrier, tuomion 22 kohta.
(15)
– Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL L 40, s. 1).
(16)
– Ks. yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) 4 artikla, 7 artiklan 1 kohdan d alakohta ja 51 artikla. Vastaavat säännökset sisältyivät myös yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 40/94 (EYVL L 11, s. 1).
(17)
–	Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asiassa Anheuser-Busch v. Portugali 11.1.2007 antama tuomio (nro 73049/01).
(18)
–	Edellä alaviitteessä 5 mainittu asia Levi Strauss, tuomion 19 kohta.
(19)
–	Tämän ratkaisuehdotuksen 27 kohta.
(20)
–	Ks. esim. julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin asiassa C-206/01, Arsenal Football Club antaman ratkaisuehdotuksen 46 kohta (tuomio 12.11.2002, Kok., s. I-10273).
(21)
–	Asia C-323/09, Interflora ja Interflora British Unit, tuomio 22.9.2011 (Kok., s. I-8625, 38 kohta); yhdistetyt asiat C-236/08–C-238/07, Google France ja Google, tuomio 23.3.2010 (Kok., s. I-2417, 77 kohta); asia C-487/07, L’Oréal ym., tuomio 18.6.2009 (Kok., s. I-5185, 58 kohta); vrt. Cornish, W. ym., Intellectual Property, Lontoo, Sweet & Maxwell, 7. painos, 2010, s. 658–661.
(22)
–	Jehoram, T. ym., European Trademark Law, Kluwer, Alpen aan den Rijn, 2010, s. 12 ja 13.
(23)
–	Fezer, K.-.H., Markenrecht, C. H. Beck, München, 4. painos, 2009, johdannon 8. kohta.
(24)
–	Julkisasiamies Jacobsin asiassa C-337/95, Parfums Christian Dior antaman ratkaisuehdotuksen 39 kohta (tuomio 4.11.1997, Kok., s. I-6013) (kursivointi tässä).
(25)
–	Ks. tästä erillisestä kysymyksestä, joka koskee tavaramerkkioikeudellisia seuraamuksia silloin, jos tuotteen ominaisuudet heilahtelevat liian voimakkaasti, (Yhdysvaltain oikeuden osalta) Hennig-Bodewig, F., Die Qualitätsfunktion der Marke im amerikanischen Recht, GRUR Int. 1985, s. 445.
(26)
–	Edellä alaviitteessä 4 mainittu asia Björnekulla Fruktindustrier, tuomion 24 ja 26 kohta.
(27)
–	Julkisasiamies Léger’n edellä alaviitteessä 2 mainitussa asiassa Björnekulla Fruktindustrier antaman ratkaisuehdotuksen 29–43 kohta.
(28)
–	Julkisasiamies Léger on tosin todennut, että säännöksen sanamuodosta ja sisämarkkinoiden harmonisointiviraston käytännöstä on pääteltävissä, että ratkaiseva on paitsi keskivertokuluttajan näkemys myös markkinointiin osallistuvien elinkeinonharjoittajien näkemys. Ks. edellä alaviitteessä 2 mainittu julkisasiamies Léger’n ratkaisuehdotus asiassa Bjärnekulla Fruktindistrier (57–60 kohta).
(29)
–	Asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003 (Kok., s. I-3793, 45 ja 46 kohta); asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004 (Kok., s. I-1619, 76 kohta); asia C-218/01, Henkel, tuomio 12.2.2004 (Kok., s. I-1725, 50 kohta); asia C-64/02 P, SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomio 21.10.2004 (Kok., s. I-10031, 43 kohta); yhdistetyt asiat C‑108/97 ja C‑109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999 (Kok., s. I-2779, 53 kohta); julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin edellä alaviitteessä 9 mainitussa asiassa Merz & Krell antaman ratkaisuehdotuksen 44 kohta ja julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin edellä alaviitteessä 5 mainitussa asiassa Levi Strauss antaman ratkaisuehdotuksen 23 kohta.
(30)
–	Edellä alaviitteessä 29 mainittu asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 29 kohta.
(31)
–	Edellä alaviitteessä 4 mainittu asia Björnekulla Fruktindustrier, tuomion 24 kohta.
(32)
–	Näin tosin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta, asia C-412/05 P, Alcon v. SMHV, tuomio 26.4.2007 (Kok., s. I-3569, 56 kohta). Ks. myös julkisasiamies Kokottin asiassa Alcon v. SMHV antaman ratkaisuehdotuksen 48–52 kohta.
(33)
–	Bayer Co. v. United Drug Co. (S.D.N.Y. 1921), 272 F. 505. Vrt. Berner Intern. Corp. V. Mars Sales Co. (3rd Cir. 1993), 987 F.2d 975; Lemley, M. ja McKenna, M., Is Pepsi Really a Substitute for Coke?, 100 Georgetown L. J., s. 2055, 2066–2069 (2012).
(34)
–	Asia 11-IP-2002.
(35)
–	4 Ob 128/04h – muistio. Viimeksi mainittuun perusteluun vedotaan myös Saksan oikeuskäytännössä suppean tulkinnan tukemiseksi: OLG München, GRUR-RR 2006, 84, 85 ”Memory”.
(36)
–	OGH, 4 Ob 269/01i – Sony Walkman II, 29.1.2002; vrt. OGH, 4 Ob 128/04h – muistio 6.7.2004.
(37)
–	Wittgenstein, L., Philosophische Untersuchungen, Akademie Verlag, Berliini, 2011, § 43.
(38)
–	OGH, 4 Ob 128/04h – muistio 6.7.2004.
(39)
–	Asia C-102/07, adidas ja adidas Benelux, tuomio 10.4.2008 (Kok., s. I-2439, 22–24 kohta).
(40)
–	Edellä alaviitteessä 5 mainittu asia Levi Strauss, tuomion 34 kohta.
(41)
–	Edellä alaviitteessä 5 mainittu asia Levi Strauss, tuomion 29 ja 30 kohta.
(42)
–	Mikäli tällainen oikeus on olemassa, sitä on käytettävä. Richtlinien für die Verfahren vor dem HABM, lopullinen versio: marraskuu 2007, osa D, 2 jakso, s. 9.
(43)
–	BK 595/2008-4 – 5HTP; De la Fuente García, E., teoksessa O’Callaghan Muñoz, X., P ropiedad Industrial, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2001, s. 223.
(44)
–	Eisenführ, G. teoksessa Eisenführ, G. & Schennen, D., Gemeinschaftsmarkenverordnung, Carl Heymanns Verlag, Köln, 3. painos, 2010, 51 §, 22 kohta; Galli, C. ym. teoksessa Bonlini G. & Confortini, M., Codice Commentato della Proprietà Industriale e Intelletuale, UTET, Milanofiori Assago 2011, s. 191.