62017CJ0668
WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba)
z dnia 3 lipca 2019 r. (
*1
)
Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Słowny znak towarowy Boswelan – Rzeczywiste używanie – Brak – Używanie znaku towarowego w ramach badań klinicznych poprzedzających złożenie wniosku o pozwolenie na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu – Uzasadniony powód nieużywania – Pojęcie
W sprawie C‑668/17 P
mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 28 listopada 2017 r.,
Viridis Pharmaceutical Ltd., z siedzibą na Tortoli, Brytyjskie Wyspy Dziewicze (Zjednoczone Królestwo), reprezentowana przez C. Spintiga, S. Pietzckera i M. Prasse, Rechtsanwälte,
wnosząca odwołanie,
w której drugą stroną są:
Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), reprezentowany przez S. Hannego, działającego w charakterze pełnomocnika,
strona pozwana w pierwszej instancji,
Hecht-Pharma GmbH, z siedzibą w Hollnseth (Niemcy), reprezentowana przez J. Sachsa i C. Sachs, Rechtsanwälte,
interwenient w pierwszej instancji,
TRYBUNAŁ (czwarta izba),
w składzie: M. Vilaras, prezes izby, K. Jürimäe (sprawozdawca), D. Šváby, S. Rodin i N. Piçarra, sędziowie,
rzecznik generalny: M. Szpunar,
sekretarz: A. Calot Escobar,
uwzględniając pisemny etap postępowania,
po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2019 r.,
wydaje następujący
Wyrok
1
W odwołaniu Viridis Pharmaceutical Ltd. (zwana dalej „Viridis”) wnosi o uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 15 września 2017 r., Viridis Pharmaceutical/EUIPO – Hecht-Pharma (Boswelan) (T‑276/16, niepublikowanego, zwanego dalej zaskarżonym wyrokiem, EU:T:2017:611), w którym Sąd oddalił jej skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Piątej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 29 lutego 2016 r. (sprawa R 2837/2014‑5) dotyczącej postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku między Hecht-Pharma a Viridis (zwanej dalej „sporną decyzją”).
Ramy prawne
Prawo międzynarodowe
2
Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, figurujące w załączniku 1C do Porozumienia z Marakeszu ustanawiającego Światową Organizację Handlu, zostało zatwierdzone w imieniu Wspólnoty Europejskiej decyzją Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotyczącą zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994) (Dz.U. 1994, L 336, s. 1) (zwane dalej „porozumieniem TRIPS”). W art. 19 ust. 1 tego porozumienia wskazuje się na obowiązek używania zarejestrowanego znaku towarowego w następujący sposób:
„Jeżeli warunkiem utrzymania rejestracji jest używanie, rejestracja może być unieważniona jedynie po upływie nieprzerwanego okresu co najmniej trzech lat, w ciągu których znak towarowy nie był używany, chyba że właściciel znaku towarowego wykaże, iż zaistniały ważne przyczyny związane z istnieniem przeszkód dla używania znaku. Okoliczności, które powstały niezależnie od woli właściciela znaku towarowego, które stanowią przeszkody dla używania tego znaku, takie jak restrykcje przywozowe lub inne wymogi rządowe dotyczące towarów lub usług chronionych znakiem towarowym, będą uważane za ważne przyczyny nieużywania znaku”.
Prawo Unii
3
Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie [znaku towarowego Unii Europejskiej] (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), zostało zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 341, s. 21), które weszło w życie w dniu 23 marca 2016 r. Rozporządzenie to zostało następnie uchylone i zastąpione, ze skutkiem od dnia 1 października 2017 r., rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1). Niemniej jednak z uwagi na datę złożenia przedmiotowego wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, czyli w niniejszym przypadku dzień 18 listopada 2013 r., która to data jest rozstrzygająca dla ustalenia znajdujących zastosowanie przepisów materialnoprawnych, niniejszy spór podlega przepisom materialnoprawnym zawartym w rozporządzeniu nr 207/2009.
4
Motyw 10 rozporządzenia nr 207/2009 ma następujące brzmienie:
„Nie istnieje uzasadnienie dla ochrony [unijnych] znaków towarowych lub ochrony przeciwko nim wszelkich znaków zarejestrowanych przed nimi, chyba że te znaki towarowe są rzeczywiście używane”.
5
Artykuł 15 tego rozporządzenia, zatytułowany „Używanie [unijnego] znaku towarowego”, przewiduje w ust. 1:
„Jeżeli w okresie pięciu lat od rejestracji [unijny] znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela [w Unii Europejskiej] w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat, [unijny] znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania.
W rozumieniu akapitu pierwszego za »używanie« uważa się również:
a)
używanie [unijnego] znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany;
[…]”.
6
Artykuł 51 tego samego rozporządzenia, zatytułowany „Podstawy wygaśnięcia”, stanowi w ust. 1:
„Wygaśnięcie prawa właściciela [unijnego] znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do [EUIPO] lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia:
a)
w przypadku gdy w okresie pięciu lat znak towarowy nie był rzeczywiście używany w [Unii] w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, i że [gdy] nie istnieją usprawiedliwione powody nieużywania; jednakże żadna osoba nie może występować z roszczeniem w celu stwierdzenia wygaśnięcia praw właściciela do [unijnego] znaku towarowego, w przypadku gdy w okresie między upływem pięcioletniego terminu i wniesieniem wniosku lub roszczenia wzajemnego rzeczywiste używanie znaku towarowego zostało rozpoczęte lub wznowione; jednakże rozpoczęcie lub wznowienie używania znaku w okresie trzech miesięcy przed złożeniem wniosku lub roszczenia wzajemnego, rozpoczynającym się po upływie nieprzerwanego okresu pięciu lat nieużywania, nie jest uwzględniane, w przypadku gdy przygotowania do rozpoczęcia lub wznowienia używania znaku mają miejsce dopiero wówczas, gdy właściciel znaku dowiedział się, że wniosek lub roszczenie wzajemne mogą być wniesione;
[…]”.
7
Motyw 24, art. 18 i 58 rozporządzenia 2017/1001 stanowią odpowiednik, kolejno, motywu 10, art. 15 i 51 rozporządzenia nr 207/2009.
8
Motyw 25 rozporządzenia 2017/1001, który nie ma odpowiednika w rozporządzeniu nr 207/2009, ma następujące brzmienie:
„Ze względu na zasadę równości i pewność prawa używanie unijnego znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru tego znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany, powinno być wystarczające do ochrony praw wynikających z tego znaku, bez względu na to, czy znak towarowy jest również zarejestrowany w postaci, w jakiej jest używany”.
Okoliczności powstania sporu
9
Okoliczności powstania sporu i zasadnicze elementy spornej decyzji, opisane w pkt 1–11 zaskarżonego wyroku, można streścić na potrzeby niniejszej sprawy w następujący sposób.
10
W dniu 30 września 2003 r. spółka Pharmasan GmbH Freiburg, której następcą prawnym jest Viridis, dokonała w EUIPO zgłoszenia oznaczenia słownego Boswelan do rejestracji jako unijnego znaku towarowego w odniesieniu do „produktów farmaceutycznych i produktów do ochrony zdrowia” należących do klasy 5 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.
11
Zgłoszenie to zostało opublikowane w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych nr 31/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r., a rejestracja znaku towarowego (zwanego dalej „spornym znakiem towarowym”) nastąpiła w dniu 24 kwietnia 2007 r.
12
W dniu 18 listopada 2013 r. Hecht-Pharma złożyła, na podstawie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do tego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towarów, dla których znak ten został zarejestrowany, z uwagi na to, że nie był on rzeczywiście używany.
13
Decyzją z dnia 26 września 2014 r. Wydział Unieważnień EUIPO stwierdził wygaśnięcie prawa Viridis do znaku w odniesieniu do wszystkich zarejestrowanych towarów.
14
W dniu 6 listopada 2014 r. Viridis – działając na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009 – wniosła do Izby Odwoławczej EUIPO odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień.
15
Sporną decyzją Piąta Izba Odwoławcza EUIPO (zwana dalej „Izbą Odwoławczą”) oddaliła to odwołanie.
16
Po pierwsze, Izba Odwoławcza uznała, że dowody przedstawione przez Viridis nie pozwalały na wykazanie rzeczywistego używania spornego znaku towarowego w Unii w odniesieniu do oznaczonych nim towarów w nieprzerwanym okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku. Dowody te odnosiły się bowiem do działań o charakterze czysto wewnętrznym, które dotyczyły badań klinicznych. Miały one miejsce na etapie poprzedzającym wprowadzenie produktu do obrotu i odbywały się poza konkurencją. Nie były to działania skierowane na zewnątrz, w związku z wprowadzaniem do obrotu lub reklamą rozpatrywanych towarów. Nie stanowiły one również bezpośredniego działania przygotowawczego, ani działania na rzecz zbliżającego się wprowadzenia na rynek.
17
Po drugie, Izba Odwoławcza, odwołując się w szczególności do definicji uzasadnionego powodu wynikającej z postanowień porozumienia TRIPS uznała, że w niniejszej sprawie przeprowadzenie badań klinicznych nie było samo w sobie powodem niezależnym od woli Viridis, który uzasadniałby nieużywanie spornego znaku towarowego. Czas trwania badań klinicznych uzależniony jest bowiem od środków finansowych, jakie właściciel znaku towarowego zdecyduje się zainwestować, przy czym element ten nie należy do kategorii przeszkód niezależnych od jego woli. Odpowiedzialność za czas trwania postępowania można uznać za przeniesioną na organ zewnętrzny dopiero po złożeniu oficjalnego wniosku o dopuszczenie do obrotu. Ochrona przyznana unijnym znakom towarowym na mocy rozporządzenia nr 207/2009 nie wydaje się konieczna przed złożeniem takiego oficjalnego wniosku, a jeżeli mimo to przedsiębiorstwo farmaceutyczne zdecydowało się na rejestrację unijnego znaku towarowego na wiele lat przed złożeniem takiego wniosku, na nim spoczywa odpowiedzialność za opóźnienia w badaniach klinicznych.
Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok
18
Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 30 maja 2016 r. Viridis wniosła skargę o stwierdzenie nieważności spornej decyzji w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza oddaliła w niej skargę tej spółki na decyzję Wydziału Unieważnień stwierdzającą wygaśnięcie jej prawa do znaku w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego.
19
Na poparcie skargi spółka Viridis podniosła trzy zarzuty. Zarzut pierwszy dotyczył naruszenia art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza błędnie uznała, że przedstawione okoliczności faktyczne i dowody nie były wystarczające, aby wykazać rzeczywiste używanie spornego znaku towarowego dla produktów leczniczych stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego. Zarzut drugi dotyczył naruszenia tego samego przepisu w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza błędnie uznała, że przedstawione okoliczności faktyczne i dowody nie były wystarczające, aby wykazać uzasadniony powód nieużywania wspomnianego znaku towarowego dla tych samych produktów leczniczych. Zarzut trzeci dotyczył naruszenia art. 83 rozporządzenia nr 207/2009, a w szczególności naruszenia zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań.
20
Sąd oddalił wszystkie powyższe zarzuty, a w konsekwencji – skargę w całości.
Żądania stron przed Trybunałem
21
W swoim odwołaniu Viridis wnosi do Trybunału o:
–
uchylenie zaskarżonego wyroku;
–
przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd; oraz
–
obciążenie EUIPO kosztami postępowania lub, posiłkowo, stwierdzenie, że rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie.
22
EUIPO wnosi do Trybunału o:
–
oddalenie odwołania; oraz
–
obciążenie Viridis kosztami postępowania.
23
Hecht-Pharma wnosi do Trybunału o:
–
oddalenie odwołania;
–
obciążenie Viridis kosztami postępowania.
W przedmiocie odwołania
24
Na poparcie odwołania Viridis podnosi dwa zarzuty, z których pierwszy dotyczy naruszenia art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001 w zakresie, w jakim Sąd niesłusznie stwierdził brak rzeczywistego używania spornego znaku towarowego, a drugi – naruszenia tego samego przepisu w zakresie, w jakim Sąd niesłusznie stwierdził, że brak jest uzasadnionego powodu nieużywania tego znaku.
Uwagi wstępne
25
Z jednej strony należy zauważyć, że Viridis i Hecht-Pharma odnoszą się w swoich pismach procesowych do przepisów rozporządzenia 2017/1001. Niemniej jednak, ponieważ – jak wynika z pkt 3 i 7 niniejszego wyroku – zastosowanie w niniejszej sprawie ma rozporządzenie nr 207/2009, a art. 18 i art. 58 rozporządzenia 2017/1001 odpowiadają art. 15 i art. 51 rozporządzenia nr 207/2009, odesłania poczynione przez strony do tych pierwszych przepisów należy rozumieć jako odnoszące się do tych ostatnich przepisów.
26
Z drugiej strony oba zarzuty odwołania, które dotyczą zasadniczo naruszenia art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, poruszają, jak zauważył rzecznik generalny w pkt 32 i 33 opinii, kwestie prawne dotyczące wykładni pojęć „rzeczywistego używania” i „uzasadnionego powodu nieużywania” w rozumieniu rozporządzenia nr 207/2009. W konsekwencji, i w przeciwieństwie do tego, co twierdzi Hecht-Pharma, zarzuty te, które nie zmierzają do uzyskania nowej oceny faktów i okoliczności niniejszej sprawy, są dopuszczalne.
W przedmiocie zarzutu pierwszego
Argumentacja stron
27
W zarzucie pierwszym Viridis zarzuca Sądowi zasadniczo naruszenie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 z uwagi na to, że Sąd dopuścił się w swojej ocenie rzeczywistego używania spornego znaku towarowego dwóch naruszeń prawa.
28
W pierwszej kolejności Viridis krytykuje pkt 36 zaskarżonego wyroku, w którym Sąd ustanowił zasadę, zgodnie z którą znak towarowy oznaczający produkt leczniczy może być przedmiotem rzeczywistego używania tylko wtedy, gdy zostało udzielone pozwolenie na dopuszczenie tego produktu leczniczego do obrotu (zwane dalej „PDO”).
29
Zdaniem tej strony powyższa zasada jest oparta na zawężającej wykładni pojęcia „rzeczywistego używania”, która nie jest uzasadniona, ponieważ rozpatrywane przez Sąd w niniejszej sprawie czynności stanowiące używanie nie były niezgodne z prawem.
30
Viridis podnosi, że taka wykładnia jest również sprzeczna z orzecznictwem Trybunału i Sądu. Zgodnie bowiem z tym orzecznictwem rzeczywiste używanie powinno być przedmiotem oceny w każdym konkretnym przypadku. Używanie, nawet na minimalną skalę, i sprzedaż tylko jednemu klientowi można by uznać za wystarczające, jeżeli działania te są uzasadnione z handlowego punktu widzenia. Używanie na zewnątrz nie oznacza, że musi być ono koniecznie ukierunkowane na konsumentów końcowych.
31
Wynika z tego, że rzeczywistego używania nie można wykluczyć ze względu na to, że dany towar ani nie może być wprowadzony do obrotu, ani nie może być przedmiotem reklamy adresowanej do ogółu odbiorców.
32
Przeciwnie, jej zdaniem należy uwzględnić interesy przemysłu farmaceutycznego i uznać, że zgodne z prawem używanie znaku towarowego, takie jak to dokonane przez Viridis przy okazji przedmiotowych badań klinicznych, może stanowić rzeczywiste używanie, jeżeli jest wystarczające w ramach oceny dokonywanej w konkretnym przypadku. Okres pięciu lat, o którym mowa w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, jest bowiem niewystarczający w odniesieniu do specyfiki sektora farmaceutycznego, jeśli wziąć pod uwagę wąski krąg nabywców i ograniczoną liczbę uczestników badań klinicznych.
33
W drugiej kolejności Viridis kwestionuje stwierdzenie Sądu zawarte w pkt 39 zdanie pierwsze zaskarżonego wyroku, zgodnie z którym używanie spornego znaku towarowego w ramach badań klinicznych wobec osób trzecich nie może być utożsamiane z wprowadzeniem do obrotu ani nawet z bezpośrednim działaniem przygotowawczym, ponieważ ma ono charakter wewnętrzny.
34
Zdaniem Viridis Sąd – uznając, że używanie znaku towarowego w ramach badań klinicznych stanowi używanie wewnętrzne i wykluczając, że takie używanie może stanowić rzeczywiste używanie – naruszył orzecznictwo, zgodnie z którym rzeczywiste używanie może istnieć, gdy wprowadzenie do obrotu jest w trakcie przygotowań i nastąpi wkrótce. Orzecznictwo to pozwala uznać, że używanie może być rzeczywiste nawet wtedy, gdy nie dotyczy ono znacznej liczby odbiorców.
35
Viridis dodaje, że obowiązek używania zarejestrowanego znaku towarowego nie jest celem samym w sobie i że wymóg używania zmierza do uniknięcia obciążania rejestru nieużywanymi znakami towarowymi. Wykładnia pojęcia „używania” powinna zatem cechować się pewną elastycznością, o czym świadczy fakt, że art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 oraz motyw 25 rozporządzenia 2017/1001 pozwalają na używanie znaku towarowego w postaci innej niż ta, w jakiej został on zarejestrowany.
36
EUIPO oraz, posiłkowo, Hecht-Pharma kwestionują zasadność zarzutu pierwszego.
Ocena Trybunału
37
W zarzucie pierwszym Viridis podnosi, że dokonana przez Sąd ocena rzeczywistego używania spornego znaku towarowego jest błędna pod względem prawnym. Zdaniem Viridis Sąd niesłusznie bowiem, po pierwsze, ustanowił w pkt 36 zaskarżonego wyroku zasadę, zgodnie z którą używanie pozwalające na utrzymanie praw w odniesieniu do produktu leczniczego może istnieć wyłącznie wtedy, gdy dla tego produktu udzielono PDO, a po drugie, w pkt 39 tego wyroku wykluczył, by używanie znaku towarowego w ramach badań klinicznych mogło stanowić rzeczywiste używanie.
38
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem znak towarowy jest rzeczywiście używany w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 wówczas, gdy jest on używany zgodnie ze swoją podstawową funkcją, jaką jest zapewnienie identyfikacji pochodzenia towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, tak aby stworzyć lub zachować rynek zbytu dla tych towarów i usług, z wyłączeniem wypadków używania o charakterze symbolicznym, mającego na celu wyłącznie utrzymanie praw do znaku towarowego (wyroki: z dnia 11 marca 2003 r., Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145 pkt 43; z dnia 8 czerwca 2017 r., W.F. Gözze Frottierweberei i Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo).
39
Rzeczywiste używanie znaku towarowego wymaga zatem, by był on używany na rynku dla towarów lub usług nim chronionych, a nie jedynie na wewnętrzne potrzeby zainteresowanego przedsiębiorstwa. Używanie znaku towarowego musi dotyczyć towarów i usług, które są już wprowadzone do obrotu lub których wprowadzenie do obrotu, przygotowane przez przedsiębiorstwo w celu zdobycia klientów, w szczególności w ramach kampanii reklamowych, jest bliskie (zob. podobnie wyrok z dnia 11 marca 2003 r., Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145 pkt 37).
40
Natomiast umieszczanie znaku towarowego na towarach, które nie podlegają dystrybucji mającej na celu penetrację rynku towarów wskazanych w ramach rejestracji znaku towarowego, nie może zostać uznane za rzeczywiste używanie tego znaku, ponieważ takie umieszczanie nie przyczynia się ani do wykreowania rynku zbytu dla towarów ani nawet, w interesie konsumentów, nie pomaga odróżnić ich od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw (zob. podobnie wyrok z dnia 15 stycznia 2009 r., Silberquelle, C‑495/07, EU:C:2009:10, pkt 21).
41
Ocena rzeczywistego charakteru używania znaku towarowego powinna być oparta na wszystkich faktach i okolicznościach pozwalających na ustalenie, czy znak był faktycznie wykorzystywany handlowo w obrocie, w szczególności zaś powinna uwzględniać sposoby korzystania ze znaku uznawane w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione z punktu widzenia zachowania lub wykreowania udziałów w rynku dla towarów lub usług chronionych danym znakiem towarowym, charakter tych towarów lub usług, cechy danego rynku oraz zasięg i częstotliwość używania znaku (wyroki: z dnia 11 marca 2003 r., Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145 pkt 43; z dnia 31 stycznia 2019 r., Pandalis/EUIPO, C‑194/17 P, EU:C:2019:80, pkt 83).
42
W niniejszej sprawie, w pkt 36 zaskarżonego wyroku, Sąd zauważył, że dowody przedstawione przez Viridis przed EUIPO w celu wykazania rzeczywistego używania spornego znaku towarowego, które przypomniano w pkt 35 tego wyroku, pozwalały na stwierdzenie, iż Viridis poczyniła działania przygotowawcze, polegające na wdrożeniu procedur badań klinicznych przeprowadzanych w perspektywie złożenia wniosku o PDO i obejmujące pewne działania o charakterze reklamowym w odniesieniu do wspomnianego badania.
43
W tym samym pkt 36 Sąd zauważył jednak, że „tylko udzielenie [PDO] przez właściwe organy mogło umożliwić publiczne i skierowane na zewnątrz używanie [tego] znaku towarowego”, ponieważ ustawodawstwo odnoszące się do produktów leczniczych zakazuje reklamy produktów leczniczych, które nie posiadają jeszcze PDO, a w konsekwencji wszelkich czynności udostępniania w celu zdobycia lub zachowania udziału w rynku.
44
W pkt 37 i 38 zaskarżonego wyroku Sąd dodał, że o ile rzeczywiste używanie może mieć miejsce przed jakimkolwiek wprowadzeniem do obrotu towarów oznaczonych znakiem towarowym, o tyle jest tak tylko pod warunkiem, że wprowadzenie do obrotu nastąpi wkrótce. Tymczasem zdaniem Sądu w niniejszej sprawie Viridis nie wykazała, że wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego stosowanego w leczeniu stwardnienia rozsianego, który jest oznaczony spornym znakiem towarowym, nastąpi wkrótce, ponieważ nie przedstawiła dowodów pozwalających na stwierdzenie, że badania kliniczne miały się ku końcowi.
45
Wreszcie w odpowiedzi na niektóre argumenty Viridis Sąd, w pkt 39 zaskarżonego wyroku, dokonał oceny konkretnych okoliczności dotyczących używania spornego znaku towarowego w ramach omawianych badań klinicznych i orzekł zasadniczo, że używanie to stanowiło używanie wewnętrzne, co do którego nie wykazano, by jego skala była znacząca w sektorze farmaceutycznym.
46
W pierwszej kolejności z rozważań przedstawionych przez Sąd w zaskarżonym wyroku wynika zatem, że Sąd, zgodnie z orzecznictwem przytoczonym w pkt 38–41 niniejszego wyroku, dokonał konkretnej oceny wszystkich faktów i okoliczności właściwych niniejszej sprawie w celu ustalenia, czy czynności używania, na które powołuje się Viridis, mogły ilustrować używanie spornego znaku towarowego zgodne z jego funkcją wskazania pochodzenia danych towarów i zgodnie z jego handlową racją bytu, polegającą na wykreowaniu lub utrzymaniu rynku zbytu dla towarów, dla których znak ten został zarejestrowany.
47
Jeśli chodzi o argument Viridis, zgodnie z którym w pkt 36 zaskarżonego wyroku Sąd sformułował zasadę, w myśl której rzeczywiste używanie znaku towarowego zarejestrowanego dla danego produktu leczniczego może mieć miejsce tylko wtedy, gdy dla tego produktu zostało wydane PDO, należy zauważyć, że Sąd ograniczył się w ramach swojej konkretnej oceny do wyciągnięcia konsekwencji z własnego stwierdzenia, że zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem produkt leczniczy, który nie został jeszcze dopuszczony do obrotu, nie może być nawet przedmiotem reklamy mającej na celu zdobycie lub zachowanie udziału w rynku. Nie ma zatem możliwości używania znaku towarowego oznaczającego taki produkt leczniczy na danym rynku, w przeciwieństwie do tego, czego wymaga orzecznictwo przytoczone w pkt 39 niniejszego wyroku.
48
Należy dodać, że okoliczność – przy założeniu, że zostanie wykazana – iż używanie, na które powołuje się Viridis jest, jak podnosi ta spółka, zgodne z mającymi zastosowanie wymogami prawnymi, nie może wystarczyć do wykazania rzeczywistego charakteru tego używania w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ jest on oceniany w sposób konkretny w świetle wszystkich faktów i okoliczności danego przypadku i nie może zależeć wyłącznie od tego, że używanie miało charakter zgodny z prawem. Tymczasem w niniejszej sprawie nie było to używanie na rynku towarów chronionych spornym znakiem towarowym.
49
W zakresie, w jakim Viridis przywołuje argument dotyczący tego, że pięcioletni okres, o którym mowa w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, jest niewystarczający dla sektora farmaceutycznego, należy zauważyć, jak uczynił to rzecznik generalny w pkt 45 opinii, że okres ten stosuje się niezależnie od sektora gospodarczego, do którego należą towary lub usługi, dla których znak towarowy został zarejestrowany. Argument ten jest zatem nieskuteczny.
50
W drugiej kolejności, w odpowiedzi na niektóre argumenty Viridis, Sąd wskazał w pkt 39 zaskarżonego wyroku, o którym mowa w pkt 45 niniejszego wyroku, że używanie spornego znaku towarowego w ramach badań klinicznych nie może być zrównane z wprowadzeniem do obrotu, ani nawet z bezpośrednim działaniem przygotowawczym, lecz należy je uznać za mające charakter wewnętrzny, ponieważ odbywało się poza konkurencją, w ograniczonym gronie uczestników i bez dążenia do zdobycia lub zachowania udziałów w rynku.
51
Czyniąc tak, Sąd nie naruszył przywoływanego przez Viridis orzecznictwa przytoczonego w pkt 39 niniejszego wyroku, zgodnie z którym rzeczywiste używanie unijnego znaku towarowego może mieć miejsce w sytuacji, gdy oznaczone towary nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu. Przeciwnie, Sąd słusznie przypomniał w pkt 37 zaskarżonego wyroku, że takie używanie może zostać stwierdzone tylko pod warunkiem, że wprowadzenie rozpatrywanych towarów do obrotu jest bliskie i orzekł w pkt 38 i 39 tego wyroku, że Viridis nie przedstawiła dowodu, iż taka sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie.
52
W szczególności Sąd przeprowadził badanie rzeczywistego charakteru tego używania, zgodnie z orzecznictwem Trybunału, badając, czy podnoszone używanie spornego znaku towarowego odbywało się w stosunku do osób trzecich i czy skala tego używania była wystarczająco znacząca w świetle szczególnych uwarunkowań właściwych dla sektora farmaceutycznego.
53
W świetle orzecznictwa przytoczonego w pkt 38–41 niniejszego wyroku i zgodnie z tym, co rzecznik generalny wskazał zasadniczo w pkt 57, 59 i 61–63 opinii, należy bowiem uznać, że w zakresie, w jakim rzeczywiste używanie unijnego znaku towarowego w drodze czynności używania odnoszących się do etapu poprzedzającego wprowadzenie do obrotu oznaczonych towarów lub usług można stwierdzić wyłącznie pod warunkiem, że wprowadzenie do obrotu jest bliskie, czynności używania pozwalające na wykazanie takiego rzeczywistego używania muszą mieć charakter zewnętrzny i wywoływać skutki dla przyszłych odbiorców tych towarów lub usług, i to nawet na etapie poprzedzającym wprowadzenie do obrotu.
54
Wreszcie, wbrew temu, co twierdzi Viridis, z art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 nie można wywieść bardziej elastycznej interpretacji pojęcia „rzeczywistego używania”.
55
Otóż zgodnie z tym ostatnim przepisem używanie znaku towarowego w postaci, która odbiega od tej, w jakiej został on zarejestrowany, jest uważane za używanie w rozumieniu art. 15 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia, pod warunkiem że charakter odróżniający znaku towarowego w postaci, w jakiej został on zarejestrowany, pozostaje niezmieniony (wyrok z dnia 11 października 2017 r., EUIPO/Cactus, C‑501/15 P, EU:C:2017:750, pkt 65).
56
A zatem celem art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, który nie narzuca ścisłej zgodności między postacią, w której znak jest używany w handlu, a tą, w której został on zarejestrowany, jest pozwolenie właścicielowi znaku na dokonywanie – w ramach handlowego wykorzystania znaku – zmian, które nie wpływając na jego charakter odróżniający, ułatwiają przystosowanie go do wymogów związanych z wprowadzaniem do obrotu i z promocją danych towarów lub usług (wyrok z dnia 11 października 2017 r., EUIPO/Cactus, C‑501/15 P, EU:C:2017:750, pkt 66).
57
O ile art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 wprowadza w ten sposób pewną elastyczność w odniesieniu do formy używania unijnego znaku towarowego, o tyle przepis ten pozostaje bez jakiegokolwiek wpływu na ocenę rzeczywistego charakteru tego używania, której należy dokonywać zgodnie z kryteriami ustanowionymi w orzecznictwie przypomnianymi w pkt 38–41 niniejszego wyroku.
58
Wynika stąd, że zarzut pierwszy należy oddalić jako w części bezskuteczny, a w części jako bezzasadny.
W przedmiocie zarzutu drugiego
Argumentacja stron
59
W zarzucie drugim Viridis zarzuca zasadniczo Sądowi naruszenie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 z uwagi na to, że Sąd wykluczył istnienie uzasadnionego powodu nieużywania spornego znaku towarowego.
60
W ramach swojej oceny uzasadnienia nieużywania, Sąd zarzucił w istocie Viridis, że przedwcześnie dokonała rejestracji spornego znaku towarowego. Tym samym wyłączył on możliwość uzasadnienia nieużywania w sytuacji, w której znak ten jest używany w kontekście badań klinicznych do celów przygotowania wniosku o udzielenie PDO na podstawie ustawodawstwa dotyczącego produktów farmaceutycznych, jeśli wniosek dotyczący tych badań został złożony długo po zarejestrowaniu znaku towarowego lub gdy zainwestowane środki finansowe nie były wystarczające do zakończenia badań klinicznych w najkrótszym możliwym czasie.
61
Otóż, po pierwsze, kładąc nacisk na upływ czasu, Sąd pozbawił pięcioletni termin, o którym mowa w art. 15 ust. 1 akapit pierwszy i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, jego istoty. Znak towarowy oznaczający produkt leczniczy, w odniesieniu do którego termin ten właśnie by upływał lub już upłynął, stałby się bowiem faktycznie niemożliwy do wykorzystania, ponieważ tylko złożenie wniosku o udzielenie PDO mogłoby uzasadnić jego nieużywanie. Termin trzech miesięcy przewidziany w art. 51 ust. 1 lit. a) in fine rozporządzenia nr 207/2009 jest w tym celu niewystarczający, ponieważ nie umożliwia on zakończenia badań klinicznych.
62
W drugiej kolejności, w zakresie, w jakim należałoby brać pod uwagę zainwestowane środki finansowe, stanowisko Sądu prowadzi do tego, że przedsiębiorstwa stabilne finansowo będą mogły łatwiej chronić w odpowiedni sposób swoje inwestycje poprzez prawo znaków towarowych niż przedsiębiorstwa słabsze finansowo. W każdym wypadku Sąd nie może opierać się na abstrakcyjnym założeniu, zgodnie z którym dodatkowe inwestycje pozwoliłyby na szybsze przeprowadzenie badań klinicznych rozpatrywanych w niniejszej sprawie.
63
EUIPO oraz, posiłkowo, Hecht-Pharma uważają, że zarzut drugi jest bezzasadny.
Ocena Trybunału
64
W zarzucie drugim Viridis wskazuje zasadniczo, że Sąd naruszył art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ wykluczył, by przeprowadzanie badań klinicznych mogło stanowić uzasadniony powód nieużywania spornego znaku towarowego.
65
W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 uzasadnione powody nieużywania mogą stanąć na przeszkodzie wygaśnięciu prawa do unijnego znaku towarowego z powodu braku rzeczywistego używania na warunkach przewidzianych w tym przepisie.
66
Zgodnie z orzecznictwem Trybunału jedynie przeszkody, które pozostają w wystarczająco bezpośrednim związku ze znakiem towarowym, czyniąc jego używanie niemożliwym lub pozbawionym sensu, i zachodzą w sposób niezależny od woli właściciela tego znaku towarowego, mogą być uznane za „uzasadnione powody” nieużywania tego znaku. W odniesieniu do każdego przypadku należy rozważyć, czy zmiana strategii przedsiębiorstwa w celu obejścia określonej przeszkody, czyni pozbawionym sensu używanie danego znaku (wyroki: z dnia 14 czerwca 2007 r., Häupl, C‑246/05, EU:C:2007:340, pkt 54; dnia 17 marca 2016 r., Naazneen Investments/OHIM, C‑252/15 P, niepublikowany, EU:C:2016:178, pkt 96).
67
Ponadto należy uściślić, że art. 19 ust. 1 porozumienia TRIPS, którego Unia jest stroną i który został uwzględniony przez Trybunał w orzecznictwie przytoczonym w poprzednim punkcie, wymienia wśród przykładów uzasadnionych powodów nieużywania znaku towarowego wymogi nałożone przez władze publiczne, które dotyczą oznaczonych tym znakiem towarów lub usług.
68
W niniejszej sprawie to właśnie na podstawie tego orzecznictwa, przypomnianego zasadniczo w pkt 53 zaskarżonego wyroku, Sąd orzekł w pkt 61 tego wyroku, że jakkolwiek przeprowadzenie badań klinicznych może stanowić powód nieużywania znaku towarowego, to działania i zdarzenia przywołane w niniejszej sprawie przez Viridis i ocenione przez Sąd w pkt 55–60 tego wyroku, mieszczą się w zakresie jej wpływu i wchodzą w zakres jej odpowiedzialności, wobec czego nie można ich uznać za przeszkody niezależne od jej woli.
69
W szczególności z pkt 55–60 zaskarżonego wyroku wynika w istocie, że po pierwsze, Sąd stwierdził, iż to z uwagi na swój własny wybór, a nie obowiązek prawny, Viridis wystąpiła o rejestrację spornego znaku towarowego już w 2003 r., podczas gdy istniała duża niepewność zarówno co do daty, jak i możliwości wprowadzenia do obrotu towaru oznaczonego tym znakiem, gdyż produkt ten był w fazie badań klinicznych. Po drugie, Sąd wziął pod uwagę fakt, że podnoszone trudności wynikłe w trakcie badań klinicznych, których data zakończenia pozostawała co więcej niepewna, dotyczyły niewystarczających inwestycji poczynionych przez Viridis z punktu widzenia specyfiki rozpatrywanego sektora. Po trzecie, Sąd zauważył, że wniosek o przeprowadzenie badań klinicznych został złożony przez Viridis ponad trzy lata po zarejestrowaniu spornego znaku towarowego.
70
A zatem, wbrew temu, co sugeruje Viridis w ramach niniejszego odwołania, Sąd wcale nie wykluczył, że badania kliniczne mogą stanowić uzasadniony powód nieużywania znaku towarowego. Przeciwnie, Sąd przy dokonywaniu konkretnej oceny podnoszonych przed nim okoliczności zastosował orzecznictwo Trybunału przytoczone w pkt 66 niniejszego wyroku.
71
Sąd nie naruszył również prawa, gdy uznał, że upływ czasu pomiędzy datą zgłoszenia i rejestracją spornego znaku towarowego z jednej strony a datą rozpoczęcia badań klinicznych oraz czasem ich trwania i środkami finansowymi przeznaczonymi na ich szybkie przeprowadzenie z drugiej strony wchodzą co do zasady w zakres odpowiedzialności właściciela tego znaku towarowego i nie można w związku z tym uznać ich za przeszkody niezależne od woli tego ostatniego.
72
Ponadto wbrew temu, co twierdzi Viridis, podejście przyjęte przez Sąd nie sprowadza się do pozbawienia istoty terminu pięciu lat, o którym mowa w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009. Istnienie tego terminu nie oznacza, że właściciel danego znaku towarowego nie musi zakończyć we właściwym czasie wszystkich przygotowań niezbędnych do rzeczywistego używania tego znaku towarowego, gdy termin ten upłynie.
73
W świetle motywu 10 rozporządzenia nr 207/2009 nadawanie zbyt szerokiego zakresu pojęciu „uzasadnionych powodów nieużywania znaku towarowego” byłoby bowiem sprzeczne z logiką art. 51 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia (zob. analogicznie wyrok z dnia 14 czerwca 2007 r., Häupl, C‑246/05, EU:C:2007:340, pkt 51).
74
Z uwagi na powyższe zarzut drugi należy oddalić jako bezzasadny, a w rezultacie odwołanie podlega oddaleniu w całości.
W przedmiocie kosztów
75
Zgodnie z art. 184 § 2 regulaminu postępowania jeżeli odwołanie jest bezzasadne, Trybunał rozstrzyga o kosztach. Zgodnie z art. 138 § 1 tego regulaminu, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 184 § 1 regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.
76
Ponieważ EUIPO i Hecht-Pharma wniosły o obciążenie Viridis kosztami postępowania, a ta ostatnia przegrała sprawę, należy postanowić, że poza własnymi kosztami pokrywa ona również koszty poniesione przez EUIPO i Hecht-Pharma.
Z powyższych względów Trybunał (czwarta izba) orzeka, co następuje:
1)
Odwołanie zostaje oddalone.
2)
Viridis Pharmaceutical Ltd pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz przez Hecht-Pharma GmbH.
Podpisy
(
*1
)	Język postępowania: niemiecki.