62021TJ0487
ROZSUDEK TRIBUNÁLU (desátého rozšířeného senátu)
7. prosince 2022 (
*1
)
„Ochranná známka Evropské unie – Přihláška ochranné známky Evropské unie znázorňující válcovitou sanitární vložku – Hmatová poziční ochranná známka – Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu – Působnost právní normy – Uplatnění i bez návrhu – Přezkum rozlišovací způsobilosti odvolacím senátem – Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001] – Označení, která nemohou být ochrannou známku Evropské unie – Absence přesného a samo o sobě úplného grafického ztvárnění hmatového dojmu vyvolaného označením – Článek 4 a čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2007 [nyní článek 4 a čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/1001]“
Ve věci T‑487/21,
Neoperl AG, se sídlem v Reinachu (Švýcarsko), zastoupená U. Kaufmann, advokátkou,
žalobkyně,
proti
Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zastoupenému T. Kleem a D. Hanfem, jako zmocněnci,
žalovanému,
TRIBUNÁL (desátý rozšířený senát)
při poradách ve složení A. Kornezov, předseda, E. Buttigieg (zpravodaj), K. Kowalik-Bańczyk, G. Hesse a D. Petrlík, soudci,
vedoucí soudní kanceláře: R. Ūkelytė, radová,
s přihlédnutím k písemné části řízení,
po jednání konaném dne 12. května 2022,
vydává tento
Rozsudek
1
Žalobou podanou na základě článku 263 SFEU se žalobkyně Neoperl AG domáhá zrušení rozhodnutí pátého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 3. června 2021 (věc R 2327/2019-5) (dále jen „napadené rozhodnutí“).
Skutečnosti předcházející sporu
2
Dne 1. září 2016 podala žalobkyně k EUIPO přihlášku k zápisu ochranné známky Evropské unie na základě nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1) [nahrazeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1)] pro následující označení:
3
V přihlášce byla přihlášená ochranná známka označena jako „jiná ochranná známka“, a sice „hmatová poziční ochranná známka“, a byla popsána následujícím způsobem:
„Ochranná známka je hmatovou poziční ochrannou známkou. Ochrana je požadována pro strukturu umístěnou na jednom konci válcovité sanitární vložky, přes kterou protéká voda, která směřuje ven a která vyčnívá z nepružné základny; tato struktura je tvořena kruhovými, soustřednými a pružnými lamelami vysokými několik milimetrů na celé ploše jednoho konce, přičemž pružné lamely jsou formovatelné zatlačením prstu proti základně a rovnoběžně se základnou. Pro zbývající část obrysu vkládacího prvku, která je na obrázku vyznačena tečkovanou čárou, není požadována žádná ochrana.“
4
Výrobky, pro které byl zápis požadován, spadají do třídy 11 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „Vkládací sanitární prvky, zejména tryskové regulátory a formátory proudu“.
5
Proti přihlášce k zápisu byly podány námitky na základě formálních důvodů pro zamítnutí zápisu stanovených v čl. 26 odst. 1 písm. d) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 31 odst. 1 písm. d) nařízení 2017/1001], ve spojení s pravidlem 9 odst. 3 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1995, L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146) (nyní čl. 41 odst. 2 nařízení 2017/1001), vzhledem k tomu, že „hmatové ochranné známky […] nejsou obecně [EUIPO] uznávány“. Žalobkyni tak bylo navrhnuto, aby změnila kvalifikaci přihlášené ochranné známky na poziční ochrannou známku.
6
Dopisem ze dne 22. prosince 2016 žalobkyně odmítla změnit kvalifikaci přihlašované ochranné známky a v tomto ohledu trvala na kvalifikaci hmatové poziční ochranné známky i na předloženém popisu.
7
Dne 11. října 2019 průzkumová referentka zamítla z formálních důvodů přihlášku k zápisu na základě čl. 41 odst. 4 nařízení 2017/1001, v podstatě ve spojení s článkem 4 a čl. 31 odst. 3 uvedeného nařízení, jelikož přihláška nebyla v rozsahu, v němž se týká zápisu hmatové ochranné známky, dostatečně přesná ve smyslu těchto ustanovení.
8
Dne 16. října 2019 podala žalobkyně u EUIPO odvolání proti rozhodnutí průzkumové referentky. Dne 22. ledna 2020 předložila žalobkyně vyjádření, ve kterém jsou uvedeny důvody tohoto odvolání.
9
Ve sdělení zpravodaje ze dne 3. srpna 2020 odvolací senát EUIPO žalobkyni sdělil, že bez ohledu na otázku, zda přihláška ochranné známky splňuje požadavky článku 31 nařízení 2017/1001, má za to, že absolutní důvod pro zamítnutí zápisu uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení je relevantní a přihlášená ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu posledně uvedeného ustanovení.
10
Dne 3. března 2021 předložila žalobkyně vyjádření ke sdělení ze dne 3. srpna 2020.
11
V napadeném rozhodnutí měl pátý odvolací senát EUIPO za to, že označení, o jehož zápis jako ochranné známky Evropské unie bylo požádáno, postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001, a odvolání zamítl.
Návrhová žádání účastníků řízení
12
Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
–
zrušil napadené rozhodnutí,
–
uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.
13
EUIPO navrhuje, aby Tribunál:
–
zamítl žalobu,
–
uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.
Právní otázky
Úvodní poznámky
14
S ohledem na datum podání dotčené přihlášky k zápisu, a sice 1. září 2016, které je rozhodné pro určení hmotného práva použitelného pro účely přezkumu existence absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu, se na projednávanou věc vztahují hmotněprávní ustanovení nařízení č. 207/2009, případně ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení č. 207/2009 a nařízení č. 2868/95 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (Úř. věst. 2015, L 341, s. 21) [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 12. prosince 2019, EUIPO v. Wajos, C‑783/18 P, nezveřejněný, EU:C:2019:1073, bod 2, a rozsudek ze dne 8. května 2019, VI.TO. v. EUIPO – Bottega (Tvar zlaté láhve), T‑324/18, nezveřejněný, EU:T:2019:297, bod 17 a citovaná judikatura].
15
Konkrétně článek 4 nařízení 2015/2424 stanoví, že toto nařízení vstupuje v platnost dnem 23. března 2016, ale některá ustanovení nařízení č. 207/2009, v pozměněném znění, mezi něž patří článek 4 a čl. 26 odst. 3, se použijí až ode dne 1. října 2017.
16
Pokud jde o hmotněprávní pravidla, použijí se tedy v projednávané věci článek 4 a čl. 26 odst. 3 nařízení č. 207/2009, ve znění použitelném před změnou provedenou nařízením 2015/2424, a článek 7 nařízení č. 207/2009, ve znění nařízení 2015/2424. Pokud však jde o posledně uvedené ustanovení, použití ratione temporis nařízení č. 207/2009, ve znění nařízení 2015/2424, nevede pro účely posouzení projednávané žaloby k odlišnému výsledku. Změna nařízení č. 207/2009 provedená nařízením 2015/2424 se totiž netýká ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. a) a b) nařízení č. 207/2009, která jsou jediná relevantní pro posouzení projednávané žaloby. Pokud jde o hmotněprávní pravidla, je tedy třeba v projednávané věci odkazy na čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001, jež učinil odvolací senát v napadeném rozhodnutí a žalobkyně v žalobě, chápat jako odkazy na čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, v pozměněném znění, který má totožný obsah.
17
Vzhledem k tomu, že jsou procesní pravidla obecně považována za použitelná ke dni, kdy vstoupí v platnost (viz rozsudek ze dne 11. prosince 2012, Komise v. Španělsko, C‑610/10, EU:C:2012:781, bod 45 a citovaná judikatura), vztahují se na spor procesní ustanovení nařízení 2017/1001, platná v okamžiku přijetí napadeného rozhodnutí.
K uplatnění důvodu, který vychází z překročení působnosti právní normy, i bez návrhu
18
Na podporu žaloby uplatňuje žalobkyně dva žalobní důvody, z nichž první vychází z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 a druhý z porušení čl. 95 odst. 1 první věty nařízení 2017/1001. Žalobkyně v podstatě tvrdí, že odvolací senát dostatečně nezohlednil zvláštnosti ochranné známky přihlášené jako hmatová poziční ochranná známka, a vytýká mu, že mimo jiné v rozporu s povinností vyplývající z článku 95 nařízení 2017/1001 a spočívající ve zkoumání relevantních skutečností z úřední moci neprokázal obvyklý hmatový dojem vyvolaný tryskovými regulátory, ani dojem vyvolaný označením, o jehož zápis bylo požádáno, a ani skutečnost, že tento měkký hmatový dojem lamel tvořících toto označení je nutně spojen s funkční kvalitou dotčených výrobků. Žalobkyně z toho dovozuje, že na rozdíl od toho, co uvedl odvolací senát, má uvedené označení rozlišovací způsobilost.
19
EUIPO s argumenty žalobkyně nesouhlasí a tvrdí, že odvolací senát poté, co podrobně a přesně určil skutkové okolnosti, správně rozhodl, že označení, o jehož zápis bylo požádáno, nemá rozlišovací způsobilost.
20
V tomto ohledu je třeba uvést, že průzkumová referentka zamítla přihlášku k zápisu na základě čl. 41 odst. 4 nařízení 2017/1001, ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení (viz bod 7 výše), z důvodů, že povaha přihlášené ochranné známky je uvedena nesprávně, že popis uvedený v přihlášce k zápisu je irelevantní a tento popis může každopádně pouze popisovat to, co lze vidět na grafickém ztvárnění uvedené ochranné známky, aniž může představovat výklad toho, co se danou ochrannou známkou rozumí. Průzkumová referentka doplnila, že přihlášená ochranná známka je vnímána dotykem, zatímco smyslové vlastnosti nelze přímo dovodit ze ztvárnění označení. Průzkumová referentka měla v důsledku toho za to, že grafické ztvárnění označení nereprodukuje přihlášku s dostatečnou přesností.
21
Žalobkyně napadla toto rozhodnutí a v rámci svého vyjádření ze dne 22. ledna 2020, ve kterém jsou uvedeny důvody odvolání (viz bod 8 výše), uvedla, že od vstupu nařízení 2017/1001 v platnost již není vyžadováno grafické ztvárnění označení, o jehož zápis jakožto ochranné známky Evropské unie bylo požádáno. Za předpokladu, že by požadavky týkající se grafického ztvárnění ochranné známky, které jsou uvedeny v nařízení č. 207/2009, měly být zohledněny, žalobkyně s odkazem na právní posudek připojený k jejímu vyjádření podpůrně tvrdila, že obecná způsobilost hmatových pozičních ochranných známek k zápisu není v právu ochranných známek Evropské unie vyloučena a grafické ztvárnění dotčeného označení doprovázené popisem umožňuje přihlášenou ochrannou známku, a to i pokud jde o hmatový dojem, který vyvolává, „konkretizovat“ tak, aby příslušné orgány a veřejnost mohly jasně a jednoznačně určit předmět požadované ochrany.
22
Ve sdělení zpravodaje ze dne 3. srpna 2021, které bylo žalobkyni zasláno po podání odvolání proti rozhodnutí průzkumové referentky (viz bod 9 výše), a v napadeném rozhodnutí se odvolací senát rozhodl zkoumat absolutní důvod pro zamítnutí zápisu uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 a uvedl, že otázka, zda zápis označení, o který bylo požádáno, musí být mimoto zamítnut podle čl. 41 odst. 4 nařízení 2017/1001, ve spojení s článkem 4 nařízení č. 207/2009 (nyní po změně článek 4 nařízení 2017/1001), nebo podle čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, v pozměněném znění, je irelevantní, jelikož postačuje, aby důvod pro zamítnutí zápisu uvedený v daném čl. 7 odst. 1 bránil tomuto zápisu (viz bod 58 napadeného rozhodnutí).
23
Žalobkyně neuplatnila důvod vycházející z překročení působnosti právní normy za účelem zpochybnění rozhodnutí odvolacího senátu zkoumat přihlášku k zápisu pouze z hlediska ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.
24
Podle judikatury Soudního dvora platí, že některé důvody sice mohou, či dokonce musí být uplatněny i bez návrhu, avšak důvod týkající se hmotněprávní legality sporného rozhodnutí může být přezkoumán unijním soudem pouze tehdy, pokud je uplatněn žalobcem (viz rozsudek ze dne 25. října 2017, Komise v. Itálie, C‑467/15 P, EU:C:2017:799, bod 15 a citovaná judikatura).
25
Z judikatury však rovněž vyplývá, že třebaže unijní soud musí v rámci sporu vymezeného účastníky řízení rozhodnout pouze o návrzích účastníků řízení, nemůže být vázán pouze argumenty, kterých se tito účastníci dovolávají na podporu svých tvrzení, neboť jinak by byl případně nucen založit své rozhodnutí na chybných právních úvahách (viz rozsudek ze dne 21. září 2010, Švédsko a další v. API a Komise, C‑514/07 P, C‑528/07 P a C‑532/07 P, EU:C:2010:541, bod 65 a citovaná judikatura; rozsudek ze dne 20. ledna 2021, Komise v. Printeos, C‑301/19 P, EU:C:2021:39, bod 58). Zvláště ve sporu mezi účastníky řízení, který se týká výkladu a použití ustanovení unijního práva, v projednávaném případě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, přísluší unijnímu soudu, aby na skutkové okolnosti, které před ním uvedli účastníci řízení, uplatnil právní pravidla relevantní pro vyřešení sporu. Na základě zásady iura novit curia totiž určení smyslu právní normy nespadá do působnosti dispoziční zásady umožňující účastníkům řízení volné nakládání se sporem (viz rozsudek ze dne 12. prosince 2018, Servier a další v. Komise, T‑691/14, napadený kasačním opravným prostředkem, EU:T:2018:922, bod 102 a citovaná judikatura).
26
Unijní soud tak má možnost, a případně i povinnost uplatnit určité důvody materiální legality i bez návrhu (stanovisko generálního advokáta Tančeva ve věci Changmao Biochemical Engineering v. Komise, C‑666/19 P, EU:C:2021:827, bod 25). Tak je tomu například v případě důvodu materiální legality vycházejícího z absolutní překážky věci rozsouzené [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 1. června 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) a Diputación Foral de Vizcaya v. Komise, C‑442/03 P a C‑471/03 P, EU:C:2006:356, bod 45].
27
V tomto ohledu je třeba připomenout, že důvod vycházející z působnosti právní normy je nepominutelným důvodem a Tribunálu přísluší jej zkoumat i bez návrhu. Tribunál by totiž nesplnil svoji úlohu soudu posuzujícího otázky legality, pokud by se i přesto, že mezi účastníky řízení v tomto ohledu není sporu, nezabýval tím, že rozhodnutí, které před ním bylo napadeno, bylo přijato na základě normy, jež se na projednávanou věc nemůže použít, a pokud by následně při rozhodování o sporu, který mu byl předložen, sám takovou normu uplatnil (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 12. června 2019, RV v. Komise, T‑167/17, EU:T:2019:404, body 60 a 61 a citovaná judikatura).
28
Povinnost unijního soudu zkoumat nepominutelný důvod i bez návrhu však musí být splněna ve světle zásady kontradiktornosti. Vyjma zvláštních případů, jako jsou zejména případy stanovené v jednacích řádech unijních soudů, tak nemůže unijní soud založit své rozhodnutí na právním důvodu uplatněném bez návrhu, přestože je nepominutelný, aniž by předtím vyzval účastníky řízení, aby k uvedenému důvodu předložili vyjádření (rozsudek ze dne 2. prosince 2009, Komise v. Irsko a další, C‑89/08 P, EU:C:2009:742, bod 57; v tomto smyslu viz rovněž rozsudek ze dne 27. března 2014, OHIM v. National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, bod 54 a citovaná judikatura).
29
Vzhledem k tomu, že se v projednávané věci Tribunál rozhodl zkoumat i bez návrhu žalobní důvod vycházející z překročení působnosti právní normy, vyzval na jednání a prostřednictvím otázky k písemné odpovědi položené v rámci organizačního procesního opatření účastníky řízení k tomu, aby v tomto ohledu předložili svá vyjádření. Účastníci řízení byli zejména vyzváni, aby předložili svá stanoviska k případné existenci povinnosti odvolacího senátu zkoumat, zda přihlášená ochranná známka splňuje požadavek grafického ztvárnění uvedený v článku 4 nařízení č. 207/2009, a zda se proto může na uvedenou ochrannou známku vztahovat absolutní důvod pro zamítnutí zápisu uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, zejména s ohledem na judikaturu vyplývající z rozsudku ze dne 6. října 2021, M/S. Indeutsch International v. EUIPO – 135 Kirkstall (Vyobrazení vzoru rybí kosti mezi dvěma rovnoběžnými čarami) (T‑124/20, nezveřejněný, EU:T:2021:668). Účastníci řízení byli mimoto vyzváni, aby upřesnili, zda lze podle jejich názoru použít čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 za okolností projednávaného případu.
30
V odpověď na uvedenou otázku žalobkyně tvrdí, že odvolací senát měl před zkoumáním označení z hlediska podmínek uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 zkoumat, zda dotčené označení splňuje požadavky čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, a konkrétně zda splňuje požadavek grafického ztvárnění uvedený v článku 4 tohoto nařízení. Taková povinnost podle jejího názoru vyplývá z doslovného, teleologického a systematického výkladu dotčených ustanovení a z judikatury vycházející z rozsudku ze dne 6. října 2021, Vyobrazení vzoru rybí kosti mezi dvěma rovnoběžnými čarami (T‑124/20, nezveřejněný, EU:T:2021:668). Postup odvolacího senátu v napadeném rozhodnutí představuje podle žalobkyně porušení ustanovení nařízení č. 207/2009, zejména jeho čl. 71 odst. 1, ve spojení s jeho čl. 7 odst. 1 písm. a), a čl. 94 odst. 1 první větu tohoto nařízení. Žalobkyně je toho názoru, že Tribunál musí tato porušení zkoumat i bez návrhu.
31
EUIPO má za to, že podmínky k uplatnění důvodu vycházejícího z překročení působnosti právní normy nejsou v projednávané věci splněny. Konkrétně EUIPO tvrdí, že odvolací senát byl oprávněn zamítnout odvolání, když posuzoval označení, o jehož zápis bylo požádáno, pouze z hlediska ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, a měl proto v bodě 58 napadeného rozhodnutí za to, že otázka použitelnosti článku 4 a čl. 7 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení je v projednávané věci irelevantní. EUIPO je totiž toho názoru, že zamítnutí přihlášky k zápisu může být založeno na jediném absolutním důvodu k zamítnutí zápisu, přičemž žádný z těchto důvodů nemůže mít přednost nad jiným, a přezkum, který provedl odvolací senát na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, byl co možná nejúplnější. EUIPO kromě toho tvrdí, že zásada stanovená Tribunálem v rozsudku ze dne 6. října 2021, Vyobrazení vzoru rybí kosti mezi dvěma rovnoběžnými čarami (T‑124/20, nezveřejněný, EU:T:2021:668), není na projednávaný spor použitelná.
32
V tomto ohledu je třeba uvést, že podle článku 4 nařízení č. 207/2009, ve znění použitelném rationae temporis (viz bod 16 výše), může být ochrannou známkou EU jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.
33
Článek 7 nařízení č. 207/2009 stanoví:
„1.   Do rejstříku se nezapíšou:
a)
označení, která nesplňují podmínky článku 4;
b)
ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;
[…]
3.   Odst. 1 písm. b), c) a d) se nepoužije, pokud ochranná známka získala užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován její zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost.“
34
Z článku 4 nařízení č. 207/2009 tak vyplývá, že označení může být ochrannou známkou EU, pokud splňuje podmínky uvedené v tomto ustanovení, mezi něž patří podmínka, že musí být schopné grafického ztvárnění. Vzhledem k tomu, že cílem grafického ztvárnění je zejména vymezit ochrannou známku za účelem určení přesného předmětu ochrany plynoucí ze zapsané ochranné známky pro jejího majitele, musí být jasné, přesné, samo o sobě úplné, snadno přístupné, srozumitelné, stálé a objektivní (rozsudek ze dne 12. prosince 2002, Sieckmann, C‑273/00, EU:C:2002:748, body 48 a 55, a rozsudek ze dne 6. června 2019, Deichmann v. EUIPO, C‑223/18 P, nezveřejněný, EU:C:2019:471, bod 44; v tomto smyslu viz rovněž rozsudek ze dne 29. července 2019, Red Bull v. EUIPO, C‑124/18 P, EU:C:2019:641, bod 36 a citovaná judikatura).
35
Podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 se tak do rejstříku nezapíšou „ochranné známky“, které postrádají rozlišovací způsobilost.
36
Z toho plyne, že pro účely zápisu označení jako ochranné známky EU může být jeho rozlišovací způsobilost posouzena až poté, co bylo konstatováno, že toto označení je ochrannou známkou ve smyslu článku 4 nařízení č. 207/2009, tedy od okamžiku, kdy bylo konstatováno, že je schopno grafického ztvárnění ve smyslu uvedeném v bodě 34 výše (rozsudek ze dne 6. října 2021, Vyobrazení vzoru rybí kosti mezi dvěma rovnoběžnými čarami, T‑124/20, nezveřejněný, EU:T:2021:668, bod 46), což EUIPO v podstatě připouští.
37
Proto zajisté stačí, jak tvrdí EUIPO, aby byl k odmítnutí zápisu ochranné známky uplatněn jediný důvod pro zamítnutí zápisu (rozsudek ze dne 19. září 2002, DKV v. OHIM, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, bod 28). Jak ovšem vyplývá z bodu 36 výše, přezkum absolutního důvodu pro zamítnutí zápisu vycházejícího z absence rozlišovací způsobilosti, jako je přezkum provedený v projednávané věci odvolacím senátem, předpokládá, že napadená ochranná známka splňuje podmínky stanovené v článku 4 nařízení č. 207/2009 (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 6. října 2021, Vyobrazení vzoru rybí kosti mezi dvěma rovnoběžnými čarami, T‑124/20, nezveřejněný, EU:T:2021:668, bod 56).
38
V projednávané věci z bodu 58 napadeného rozhodnutí (viz bod 22 výše) vyplývá, že odvolací senát nezkoumal, zda označení, o jehož zápis bylo požádáno, může být ochrannou známkou, jelikož měl za to, že takový přezkum je irelevantní vzhledem k jeho závěru, že uvedené označení postrádá rozlišovací způsobilost. Na rozdíl od toho, co vyplývá z úvah uvedených v bodě 36 výše, které se týkají pravidel posuzování přihlášek k zápisu z hlediska absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu uvedených v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 207/2009, tak odvolací senát zkoumal rozlišovací způsobilost uvedeného označení, aniž předtím zkoumal, zda toto označení může být ochrannou známkou.
39
EUIPO sice připouští, že přezkum rozlišovací způsobilosti ochranné známky „v zásadě“ předpokládá, že tato ochranná známka splňuje podmínky vyplývající z článku 4 a čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, avšak tvrdí, že v projednávaném případě se odvolací senát nedopustil pochybení, když takto nepostupoval, jelikož zkoumal použití čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 co možná nejúplněji, tedy s ohledem na „všechny předměty ochrany a formy ochranných známek, které by [dotčené] označení mohlo hypoteticky vykazovat“, a provedl tak přezkum odvolání způsobem příznivým pro žalobkyni. Podle EUIPO zkoumal odvolací senát označení zaprvé na základě jeho grafického ztvárnění a části popisu odpovídající tomuto ztvárnění a zadruhé s přihlédnutím k popisu, který neodpovídal uvedenému znázornění, a sice části, v níž byl popsán hmatový dojem.
40
V tomto ohledu je třeba uvést, že za předpokladu, že by odvolací senát skutečně zkoumal případnou rozlišovací způsobilost různých hypotetických forem, které může mít označení, o jehož zápis bylo požádáno, což však jasně z napadeného rozhodnutí nevyplývá, nemohl by takový přezkum odůvodnit skutečnost, že odvolací senát nesplnil povinnosti, které se týkají přezkumu absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu a vyplývají pro něj z nařízení č. 207/2009.
41
Mimoto je třeba připomenout, že za účelem posouzení, zda ochranná známka rozlišovací způsobilost postrádá, či nepostrádá, je třeba zohlednit celkový dojem, který vyvolává (viz rozsudek ze dne 25. října 2007, Develey v. OHIM, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, bod 82 a citovaná judikatura).
42
V projednávaném případě je přitom podle přihlášky k zápisu ochrana požadována jak pro prvek struktury tryskových regulátorů, tak pro hmatový aspekt dotčeného označení (viz bod 3 výše). Z toho plyne, že odvolací senát každopádně nemohl zkoumat rozlišovací způsobilost uvedeného označení tak, že by selektivně zohlednil některé aspekty označení, zejména vyloučil jeho hmatový aspekt. Mimoto argument, který EUIPO uplatnilo na jednání a podle něhož měl odvolací senát za to, že hmatový dojem označení, o jehož zápis bylo požádáno, neodpovídá jeho grafickému ztvárnění, ale vyplývá výlučně z jeho popisu, spadá pod přezkum použití článku 4 nařízení č. 207/2009 a jeho čl. 7 odst. 1 písm. a).
43
Tento argument EUIPO tedy nemůže obstát.
44
EUIPO rovněž tvrdí, že úvahy uvedené v bodě 36 výše, které Tribunál uplatnil v rozsudku ze dne 6. října 2021, Vyobrazení vzoru rybí kosti mezi dvěma rovnoběžnými čarami (T‑124/20, nezveřejněný, EU:T:2021:668), se týkají řízení o prohlášení neplatnosti a nelze je uplatnit v projednávané věci. Tento argument není opodstatněný. Na rozdíl od toho, co podle všeho tvrdí EUIPO, totiž přezkum existence absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu nemůže být proveden podle jiných zásad, než jsou zásady použitelné na přezkum existence uvedených důvodů, jsou-li stejně jako ve věci, v níž byl vydán uvedený rozsudek, uplatněny na podporu návrhu na prohlášení neplatnosti.
45
Kromě toho ani argument EUIPO vycházející ze skutečnosti, že na rozdíl od věci, v níž byl vydán rozsudek ze dne 6. října 2021, Vyobrazení vzoru rybí kosti mezi dvěma rovnoběžnými čarami (T‑124/20, nezveřejněný, EU:T:2021:668), se v projednávané věci nejednalo o rozlišovací způsobilost získanou užíváním označení, o jehož zápis bylo požádáno, nemůže obstát. Je pravda, že úvahy uvedené v bodě 36 výše jsou obzvláště relevantní v případě, kdy se přihlašovatel dovolává rozlišovací způsobilosti získané užíváním dotyčné ochranné známky, jelikož podle čl. 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009 má rozlišovací způsobilost získaná užíváním, je-li prokázána, za následek nepoužití absolutního důvodu pro zamítnutí zápisu uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení. Avšak zájem, na němž jsou uvedené úvahy založeny, se na takové okolnosti neomezuje. Definice předmětu ochrany plynoucí ze zápisu označení jako ochranné známky EU ve smyslu článku 4 nařízení č. 207/2009 (viz bod 34 výše) je totiž nezbytná rovněž před provedením přezkumu inherentní rozlišovací působnosti této ochranné známky, jak vyplývá z bodu 36 výše.
46
Mimoto je třeba uvést, že v projednávané věci odvolací senát v bodech 51 až 54 napadeného rozhodnutí pro úplnost zkoumal, zda přihlášená ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním ve smyslu čl. 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009. Takový přezkum přitom není ani myslitelný, pokud dotčené označení není schopné grafického ztvárnění ve smyslu článku 4 tohoto nařízení, a musí být proto zamítnut jeho zápis podle čl. 7 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 6. října 2021, Vyobrazení vzoru rybí kosti mezi dvěma rovnoběžnými čarami, T‑124/20, nezveřejněný, EU:T:2021:668, bod 47).
47
Z výše uvedeného vyplývá, že výklad relevantních právních norem a zejména otázky, zda označení, jehož zápis jako ochranné známky EU je požadován, splňuje podmínky uvedené v článku 4 nařízení č. 207/2009, mezi něž patří podmínka, aby bylo schopné grafického ztvárnění, a zda tedy může být ochrannou známkou, je v projednávané věci předběžnou otázkou, jejíž vyřešení je nezbytné pro přezkum žalobních důvodů vycházejících z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a čl. 95 odst. 1 nařízení č. 207/2009.
48
Tribunál by proto nesplnil svoji úlohu soudu posuzujícího otázky legality, pokud by se na jedné straně i přesto, že mezi účastníky řízení v tomto ohledu není sporu, nezabýval tím, že napadené rozhodnutí bylo přijato na základě normy, a sice čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, která by se mohla ukázat jako nepoužitelná v projednávané věci v případě, že – což odvolací senát neověřil – by označení, o jehož zápis se žádá, nebylo ochrannou známkou ve smyslu článku 4 téhož nařízení, a pokud by na druhé straně sám ve sporu, který mu byl předložen, při svém rozhodování tuto normu použil.
49
Důvod vycházející z překročení působnosti právní normy je tudíž třeba uplatnit i bez návrhu.
K opodstatněnosti důvodu vycházejícího z překročení působnosti právní normy
50
Jak vyplývá z bodů 36 a 47 výše, za účelem rozhodnutí, zda byl čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 použitelný v projednávané věci pro účely posouzení přihlášky k zápisu, je třeba zkoumat, zda označení, o jehož zápis se žádá, splňuje podmínky zápisu uvedené v článku 4 téhož nařízení, tedy zejména zda je schopné grafického ztvárnění ve smyslu uvedeném v bodě 34 výše.
51
Žalobkyně tvrdí, že grafické ztvárnění označení, o jehož zápis jako ochranné známky EU se žádá, je spolu s jeho popisem – zejména pokud jde o skutečnost, že lamely, které jej tvoří, jsou pružné a formovatelné zatlačením prstu proti základně a rovnoběžně se základnou – dostatečné pro ztvárnění tohoto označení, včetně hmatového dojmu, jenž vyvolává. Žalobkyně kromě toho odkázala na poznámky uvedené v rámci jejího vyjádření ze dne 22. ledna 2020, ve kterém jsou uvedeny důvody odvolání podaného k odvolacímu senátu (viz bod 21 výše).
52
EUIPO tvrdí, že hmatový dojem vyvolaný označením, o jehož zápis se žádá, nevyplývá z jeho grafického ztvárnění, ale pouze z popisu doprovázejícího toto ztvárnění. Tento popis přitom nemůže být podle jeho názoru na základě čl. 3 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/626 ze dne 5. března 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení 2017/1001 a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2017/1431 (Úř. věst. 2018, L 104, s. 37), zohledněn, jelikož rozšiřuje předmět požadované ochrany, jak vyplývá z grafického ztvárnění označení.
53
Na úvod je třeba poznamenat, že článek 3 prováděcího nařízení 2018/626 je součástí jeho hlavy II. I když bylo přitom toto nařízení v době přijetí napadeného rozhodnutí v platnosti, jeho čl. 39 odst. 2 písm. a) stanoví, že uvedená hlava II se nepoužije na přihlášky ochranné známky EU podané před 1. říjnem 2017. Na rozdíl od toho, co předpokládají argumenty EUIPO, se tak toto nařízení v projednávaném případě nepoužije, neboť přihláška dotčené ochranné známky k zápisu byla podána dne 1. září 2016. Kromě toho na základě přechodných opatření stanovených v článku 37 prováděcího nařízení 2018/626 se ustanovení nařízení č. 2868/95 použijí i nadále na probíhající řízení, na něž se uvedené prováděcí nařízení nepoužije, až do dokončení uvedených řízení.
54
Dále je třeba připomenout, že podle přihlášky dotčené ochranné známky k zápisu je ochrana požadována jak pro strukturu tryskových regulátorů, tak pro hmatový aspekt označení. V odpověď na ústní otázku Tribunálu žalobkyně mimoto na jednání potvrdila, že oba aspekty této ochranné známky, a sice skutečnost, že se jedná o poziční ochrannou známku, a její hmatový aspekt, mají pro účely přihlášky této ochranné známky k zápisu stejný význam, a kombinace těchto prvků musí být tedy za tímto účelem rozhodující.
55
Pokud tak jde o otázku, zda označení, o jehož zápis se žádá, splňuje podmínky pro zápis uvedené v článku 4 nařízení č. 207/2009, je třeba uvést, že struktura tohoto označení, umístěná na jednom konci válcovité sanitární vložky, je v rozsahu, v němž je tvořena kruhovými a soustřednými lamelami vysokými několik milimetrů na celé ploše jednoho konce, zajisté schopna grafického ztvárnění, jak vyplývá ze ztvárnění uvedeného v bodě 2 výše. Tak tomu naopak není, jak připouští EUIPO (viz body 39 a 52 výše), v případě hmatového dojmu vyvolaného touto strukturou, pokud jde o pružnou povahu lamel, které jsou formovatelné zatlačením prstu proti základně a rovnoběžně se základnou. Jak přitom bylo připomenuto v bodě 34 výše, označení může být ochrannou známkou EU, pokud splňuje podmínky uvedené v tomto ustanovení, včetně podmínky, že je schopno grafického ztvárnění, přičemž toto grafické ztvárnění ochranné známky musí být mimoto jasné, přesné, samo o sobě úplné, snadno přístupné, srozumitelné, stálé a objektivní.
56
Je pravda, že pravidlo 3 odst. 3 nařízení č. 2868/95 stanoví, že přihláška „může obsahovat popis ochranné známky“. Jak tedy v podstatě tvrdí žalobkyně (viz bod 51 výše), je-li popis uveden v přihlášce, musí být tento popis zkoumán společně s grafickým ztvárněním [viz rozsudek ze dne 19. června 2019, adidas v. EUIPO – Shoe Branding Europe (Znázornění tří paralelních pruhů), T‑307/17, EU:T:2019:427, bod 31 a citovaná judikatura]. Podle judikatury však platí, že pokud je v přihlášce uveden slovní popis označení, musí tento popis přispívat ke zpřesnění předmětu a rozsahu ochrany požadované na základě právních předpisů v oblasti ochranných známek a takový popis nemůže být v rozporu s grafickým ztvárněním ochranné známky, ani způsobilý vyvolat pochybnosti o předmětu a dosahu tohoto grafického ztvárnění (viz rozsudek ze dne 29. července 2019, Red Bull v. EUIPO, C‑124/18 P, EU:C:2019:641, bod 37 a citovaná judikatura).
57
V projednávané věci přitom hmatový dojem vyvolaný označením, o jehož zápis se žádá, nevyplývá přesně a úplně z grafického ztvárnění tohoto označení jako takového, ale nanejvýš z přiloženého popisu. Tento popis proto neupřesňuje grafické ztvárnění tohoto označení ve smyslu judikatury citované v bodě 56 výše, ale může naopak vyvolat pochybnosti o předmětu a dosahu tohoto grafického ztvárnění, jelikož se snaží rozšířit předmět požadované ochrany, jak v podstatě tvrdí EUIPO.
58
Z výše uvedeného vyplývá, že označení, o jehož zápis se žádá, nesplňuje podmínky uvedené v článku 4 nařízení č. 207/2009, a proto se na něj vztahuje absolutní důvod pro zamítnutí zápisu uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení.
59
Tímto závěrem není dotčen výklad a použití článku 4 a čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/1001 v případech spadajících do působnosti rationae temporis tohoto nařízení.
60
Z toho plyne, že – jak vyplývá z bodů 36 a 37 výše – čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 nemohl být použit na posouzení přihlášky dotčeného označení k zápisu jako ochranné známky EU. Odvolací senát proto nemohl legálně použít toto ustanovení za účelem přijetí rozhodnutí, kterým bylo zamítnuto odvolání proti rozhodnutí průzkumové referentky, jímž byl zamítnut zápis tohoto označení.
61
Je tedy třeba konstatovat, že napadené rozhodnutí bylo přijato v rozporu s působností právní normy, a musí být tedy zrušeno, aniž je třeba zkoumat přípustnost vzorků předložených žalobkyní společně s jejím dopisem došlým soudní kanceláři Tribunálu dne 15. dubna 2022.
K nákladům řízení
62
Podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu Tribunálu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, jenž měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že žalobkyně požadovala náhradu nákladů řízení a EUIPO neměl ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedenému uložit náhradu nákladů řízení.
Z těchto důvodů
TRIBUNÁL (desátý rozšířený senát)
rozhodl takto:
1)
Rozhodnutí pátého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 3. června 2021 (věc R 2327/2019-5) se zrušuje.
2)
EUIPO se ukládá náhrada nákladů řízení.
Kornezov
Buttigieg
Kowalik-Bańczyk
Hesse
Petrlík
Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 7. prosince 2022.
Podpisy
(
*1
) – Jednací jazyk: němčina.