62024CJ0322
DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling)
10. juli 2025 (
*1
)
»Præjudiciel forelæggelse – EU-varemærker – direktiv 2008/95/EF – artikel 9, stk. 1 – søgsmål om ugyldighed – ond tro hos indehaveren af det yngre varemærke ved indgivelsen af ansøgningen om registrering af dette varemærke – absolut ugyldighedsgrund – rettighedsfortabelse på grund af passivitet – ingen retskraft over for indehaveren af det ældre varemærke«
I sag C-322/24,
angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Juzgado de lo Mercantil de Alicante (handelsret nr. 1 i Alicante, Spanien) ved afgørelse af 27. november 2023, indgået til Domstolen den 30. april 2024, i sagen:
Sánchez Romero Carvajal Jabugo SA
mod
Embutidos Monells SA,
har
DOMSTOLEN (Ottende Afdeling),
sammensat af afdelingsformanden, S. Rodin, og dommerne O. Spineanu-Matei (refererende dommer) og N. Fenger,
generaladvokat: D. Spielmann,
justitssekretær: A. Calot Escobar,
på grundlag af den skriftlige forhandling,
efter at der er afgivet indlæg af:
–
Sánchez Romero Carvajal Jabugo SA ved abogado J.M. Iglesias Monravá og abogada F. Caballero Caballero,
–
Embutidos Monells SA ved abogados L. Broschat García og L. Polo Flores,
–
den spanske regering ved S. Núñez Silva, som befuldmægtiget,
–
Europa-Kommissionen ved P. Němečková og J. Samnadda, som befuldmægtigede,
og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,
afsagt følgende
Dom
1
Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 61 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1) og artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2015, L 336, s. 1).
2
Anmodningen er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem Sánchez Romero Carvajal Jabugo SA (herefter »Sánchez Romero«) og Embutidos Monells SA (herefter »Embutidos«) vedrørende en begæring om, at to registrerede nationale varemærker, som sidstnævnte selskab er indehaver af, erklæres ugyldige.
Retsforskrifter
EU-retten
Forordning 2017/1001
3
Artikel 59 i forordning 2017/1001 med overskriften »Absolutte ugyldighedsgrunde« bestemmer i stk. 1:
»EU-varemærket erklæres ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til kontoret eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse:
[...]
b)
når ansøgeren ved indgivelsen af ansøgningen var i ond tro.«
4
Forordningens artikel 61 med overskriften »Rettighedsfortabelse på grund af passivitet« bestemmer:
»1.   Hvis indehaveren af et EU-varemærke i fem på hinanden følgende år har tålt og været bekendt med brugen af et yngre EU-varemærke i Unionen, kan den pågældende indehaver ikke under henvisning til det ældre varemærke kræve det yngre varemærke erklæret ugyldigt for varer eller tjenesteydelser, for hvilke det yngre varemærke er blevet anvendt, medmindre ansøgningen om registrering af det yngre EU-varemærke er indgivet i ond tro.
2.   Hvis indehaveren af et af de i artikel 8, stk. 2, omhandlede ældre nationale varemærker eller af et andet ældre tegn omhandlet i artikel 8, stk. 4, i fem på hinanden følgende år har tålt og været bekendt med brugen af et yngre EU-varemærke i den medlemsstat, hvor det ældre varemærke eller det ældre tegn er beskyttet, kan den pågældende indehaver ikke under henvisning til det ældre varemærke eller det ældre tegn kræve det yngre varemærke erklæret ugyldigt for varer eller tjenesteydelser, for hvilke det yngre varemærke er blevet anvendt, medmindre ansøgningen om registrering af det yngre EU-varemærke er indgivet i ond tro.
3.   I de i stk. 1 eller 2 omhandlede tilfælde kan indehaveren af et yngre EU-varemærke ikke modsætte sig brugen af en ældre rettighed, selv om denne rettighed ikke længere kan gøres gældende mod det yngre EU-varemærke.«
Direktiv (EF) 2008/95
5
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2008, L 299, s. 25) er blevet ophævet og erstattet af direktiv 2015/2436.
6
Følgende fremgik af 12. betragtning til direktiv 2008/95:
»Det er af hensyn til retssikkerheden, og uden at indehaveren af et ældre varemærkes interesser derved i urimelig grad skades, vigtigt at fastsætte en bestemmelse om, at indehaveren af et ældre varemærke ikke længere kan anmode om, at et varemærke, der er yngre end hans, kendes ugyldigt, eller modsætte sig anvendelsen af dette varemærke, hvis han bevidst i en længere periode har tålt, at dette anvendes, medmindre der er ansøgt om registrering af det yngre varemærke i ond tro.«
7
Dette direktivs artikel 3 med overskriften »Registreringshindringer og ugyldighedsgrunde« bestemte i stk. 2:
»En medlemsstat kan træffe bestemmelse om, at et varemærke udelukkes fra registrering eller, hvis det er registreret, kan erklæres ugyldigt, i det omfang:
[...]
d)
ansøgeren har indgivet ansøgningen om registrering af varemærket i ond tro.«
8
Nævnte direktivs artikel 9 med overskriften »Rettighedsfortabelse på grund af passivitet« bestemte i stk. 1:
»En indehaver af et af de i artikel 4, stk. 2, omhandlede ældre varemærker, som i en medlemsstat i fem på hinanden følgende år har tålt og været bekendt med brugen af et yngre varemærke, der er registreret i denne medlemsstat, kan ikke under henvisning til det ældre varemærke kræve dette yngre varemærke erklæret ugyldigt eller modsætte sig brugen af det yngre varemærke for varer eller tjenesteydelser, for hvilke det yngre varemærke er blevet anvendt, medmindre ansøgningen om det yngre varemærke er indgivet i ond tro.«
Direktiv 2015/2436
9
Artikel 9 i direktiv 2015/2436 med overskriften »Fortabelse af retten til at anmode om ugyldiggørelse på grund af passivitet« præciserede følgende i stk. 1:
»En indehaver af et af de i artikel 5, stk. 2, eller artikel 5, stk. 3, litra a), omhandlede ældre varemærker, som i en medlemsstat i fem på hinanden følgende år har tålt og været bekendt med brugen af et yngre varemærke, der er registreret i denne medlemsstat, har ikke længere under henvisning til det ældre varemærke ret til at begære dette yngre varemærke ugyldigt for varer eller tjenesteydelser, for hvilke det yngre varemærke er blevet anvendt, medmindre ansøgningen om det yngre varemærke er indgivet i ond tro.«
10
Direktivets artikel 55 havde følgende ordlyd:
»Direktiv 2008/95/EF ophæves med virkning fra den 15. januar 2019 [...]«
Spansk ret
11
Ley 17/2001 de Marcas (lov nr. 17/2001 om varemærker) af 7. december 2001 (BOE nr. 294 af 8.12.2001, s. 45579) (herefter »lov nr. 17/2001«) bestemmer i artikel 51 med overskriften »Absolutte ugyldighedsgrunde«:
»1.   Registreringen af varemærket kan erklæres ugyldig efter indgivelse af begæring herom til Oficina Española de Patentes y Marcas [det spanske patent- og varemærkekontor] eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse:
a)
når det er i strid med bestemmelserne i denne lovs artikel 5
b)
når ansøgeren var i ond tro ved indgivelsen af ansøgningen.
2.   Et søgsmål om absolut ugyldighed af et registreret varemærke har ingen forældelsesfrist.«
12
Artikel 52 i lov nr. 17/2001 med overskriften »Relative ugyldighedsgrunde« har følgende ordlyd:
»1.   Registreringen af et varemærke kan erklæres ugyldig efter indgivelse af begæring herom til Oficina Española de Patentes y Marcas [det spanske patent- og varemærkekontor] eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse, såfremt det er i strid med bestemmelserne i artikel 6, 7, 8, 9 og 10.
2.   En indehaver af et af de i artikel 6, 7 og 8 og artikel 9, stk. 1, ældre varemærker, som i fem på hinanden følgende år har tålt og været bekendt med brugen af et yngre varemærke, har ikke længere under henvisning til det ældre varemærke ret til at begære dette yngre varemærke ugyldigt for varer eller tjenesteydelser, for hvilke det yngre varemærke er blevet anvendt, medmindre ansøgningen om det sidstnævnte varemærke er indgivet i ond tro. I det i dette [stykke] omhandlede tilfælde kan indehaveren af et yngre varemærke ikke modsætte sig brugen af en ældre rettighed, selv om denne rettighed ikke længere kan gøres gældende mod det yngre varemærke.«
Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål
13
Sánchez Romero er indehaver af EU-varemærket 5J Cinco Jotas SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S.A. DESDE 1879, der blev ansøgt om den 7. december 1999 og registreret den 4. oktober 2006 for varer i klasse 29 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.
14
Sagsøgeren er ligeledes indehaver af EU-varemærket 5J, der blev ansøgt om den 26 august 2010 og registreret den 5. juli 2015 for varer i samme klasse.
15
Embutidos er indehaver af de nationale spanske varemærker 5Ms og 5Ps, der blev ansøgt om henholdsvis den 31. oktober 2011 og den 26. januar 2012, og som derefter blev registreret den 9. februar 2012 og den 3. maj 2012 i begge tilfælde for varer i klasse 29 (herefter »de omtvistede varemærker«).
16
Ved udenretslig advarselsskrivelse sendt til Embutidos den 3. november 2016 pålagde Sánchez Romero bl.a. dette selskab at give afkald på registreringerne af de omtvistede varemærker og at ophøre med at anvende figurmærket 5Ms. I denne udenretslige advarselsskrivelse var det for det første anført, at Embutidos var bekendt med renomméet for varemærket 5J, der tilhørte Sánchez Romero, idet Embutidos som følge af Sánchez Romeros indsigelse den 12. juli 2012 havde fået afslag på registrering af tegnet 5Cs ved Oficina Española de Patentes y Marcas (den spanske patent- og varemærkemyndighed). Det blev for det andet præciseret, at de omtvistede varemærker havde kendetegn, der lignede tegnet 5Cs, og for det tredje, at der kunne anlægges et ugyldighedssøgsmål med hensyn til varemærkerne 5Ms og 5Ps henholdsvis inden den 28. februar 2017 og inden den 18. marts 2017.
17
Den 2. november 2021 anlagde Sánchez Romero på grundlag af artikel 59 i forordning 2017/1001 og artikel 51, stk. 1, litra b), i lov nr. 17/2001 et krænkelsessøgsmål mod Embutidos ved Juzgado de lo Mercantil de Alicante (handelsret nr. 1 i Alicante), som er den forelæggende ret, med påstand om, at de omtvistede varemærker skulle erklæres ugyldige med den begrundelse, at sidstnævnte selskab havde handlet i ond tro ved indgivelsen af ansøgningen om registrering af disse varemærker.
18
Under henvisning til artikel 61 i forordning 2017/1001 og artikel 52, stk. 2, i lov nr. 17/2001 har Embutidos påberåbt sig rettighedsfortabelse på grund af passivitet, idet selskabet har gjort gældende, at registreringen af de omtvistede varemærker går tilbage til 2012, at Sánchez Romero længe har tålt brugen af disse, og at de frister, som Sánchez Romero har angivet for anlæggelse af et ugyldighedssøgsmål i den udenretslige advarselsskrivelse, var udløbet.
19
I denne sammenhæng er den forelæggende ret i tvivl om, hvilke virkninger angivelsen i denne advarselsskrivelse af præcise frister for anlæggelse af søgsmål om ugyldighed vedrørende de omtvistede varemærker kan have. Den forelæggende ret ønsker for det første oplyst, om en sådan angivelse skal anses for en adfærd, der henhører under »egne handlinger«, der hos Embutidos kan skabe en forventning om, at indehaveren af de ældre varemærker efter udløbet af disse frister ikke længere ville anlægge søgsmål vedrørende de omtvistede varemærker. For det andet ønsker den forelæggende ret oplyst, om Sánchez Romero stadig kunne støtte sit søgsmål på den absolutte ugyldighedsgrund og gøre gældende, at Embutidos var i ond tro på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af de omtvistede varemærker, med henblik på at undgå anvendelsen af den præklusionsfrist, der er fastsat i artikel 9, stk. 1, i direktiv 2008/95, selv om Sánchez Romero på tidspunktet for den nævnte advarselsskrivelse ikke kunne være uvidende om, at indehaveren af de omtvistede varemærker var i ond tro.
20
Ifølge den forelæggende ret er det nemlig godtgjort, at Embutidos var i ond tro ved indgivelsen af ansøgningerne om registrering af de omtvistede varemærker, eftersom Sánchez Romeros varemærker på dette tidspunkt havde et renommé på Spaniens område. De kriterier, der blev opstillet i dom af 11. juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), var således fastlagt.
21
Såfremt det fastslås, at Sánchez Romero er bundet af sine egne handlinger og ikke længere kan påberåbe sig ond tro som ugyldighedsgrund, har den forelæggende ret anført, at den skal afgøre, om der foreligger rettighedsfortabelse på grund af passivitet i overensstemmelse med de principper, der er fastsat i dom af 22. september 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605) og af 19. maj 2022, HEITEC (C-466/20, EU:C:2022:400).
22
I denne henseende har den forelæggende ret præciseret, at Embutidos den 9. februar 2017, dvs. efter den i denne doms præmis 16 omhandlede advarselsskrivelse fra Sánchez Romero og efter de forhandlinger, der var indledt mellem disse to parter, og som blev afsluttet uden forlig den 28. december 2016, anmodede Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) om registrering af to EU-varemærker, nemlig
og
. Sánchez Romero rejste indsigelse, og der blev givet afslag på registrering henholdsvis den 2. juni 2018 og den 2. december 2020.
23
Eftersom ugyldighedsbegæringen i hovedsagen blev indgivet den 2. november 2021, dvs. 11 måneder efter sidstnævnte afslag på registrering, ønsker den forelæggende ret oplyst, om denne indsigelse vedrørende to varemærker, der praktisk talt er identiske med de omtvistede varemærker, kan kvalificeres som en handling, der afbryder rettighedsfortabelsen.
24
Ifølge denne ret bør den omstændighed, at indehaveren af et ældre varemærke fremsender en udenretslig advarselsskrivelse med angivelse af en frist for anlæggelse af et ugyldighedssøgsmål, binde denne indehaver, eftersom denne adfærd hos den virksomhed, der er adressat for denne advarselsskrivelse, har skabt tillid til, at dette søgsmål ikke vil blive anlagt efter udløbet af denne frist. Den omstændighed, at det i forbindelse med en retssag, der er indledt efter udløbet af den nævnte frist, gøres gældende, at denne virksomhed var i ond tro ved indgivelsen af ansøgningen om registrering af et yngre varemærke med henblik på at undgå anvendelsen af den frist på fem år, inden for hvilken der kan anlægges et ugyldighedssøgsmål, bør derfor anses for en adfærd, der er i strid med princippet om god tro.
25
Denne ret har anført, at selv om det følger af dom af 19. maj 2022, HEITEC (C-466/20, EU:C:2022:400), at den omstændighed, at indehaveren af et varemærke eller en anden ældre rettighed anlægger en administrativ eller retslig sag, når adressaten for en advarselsskrivelse nægter at gøre brug af et yngre varemærke, udgør beviset for, at denne indehaver har gjort en indsats for at afhjælpe denne situation, skal denne retspraksis ikke fortolkes således, at kun denne type skridt kan føre et sådant bevis. Ifølge den samme ret er det den overordnede adfærd hos indehaveren af den ældre registrering, der skal analyseres med henblik herpå. Følgelig er denne indehavers fremsættelse af en indsigelse mod registreringen af EU-varemærker, der ligner de omtvistede varemærker, omfattet af begrebet »bestræbelse inden for en rimelig frist« som omhandlet i den nævnte retspraksis.
26
På denne baggrund har Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (handelsret nr. 1 i Alicante) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:
»1)
Skal artikel 61 i forordning [2017/1001] og artikel 9 i forordning [2015/2436] fortolkes således, at indehaveren af en ældre registrering, som i en udenretslig advarselsskrivelse fastsætter en udtømmende frist for anlæggelse af et ugyldighedssøgsmål, som på en klar måde og uden plads til fortolkning falder sammen med den almindelige frist på [fem] år for anlæggelse af et ugyldighedssøgsmål, er bundet af sine egne handlinger, for så vidt som det for indehaveren af det yngre varemærke har skabt en forventning om, at vedkommende ikke vil blive sagsøgt på grundlag af en eventuel ugyldighed efter den angivne dato? Skal den omstændighed, at det under en senere retssag gøres gældende, at registreringsansøgningen er indgivet i ond tro, med henblik på at undgå, at der foreligger en forældelsesfrist, anses for en adfærd, som er i strid med god tro, såfremt parten på tidspunktet for fremsendelsen af […] [burofaxen] [brev, der sendes ved hjælp af en tjeneste, som gør det muligt at bekræfte afsendelses- og modtagelsesdatoen, afsenderens og modtagerens identitet samt indholdet] [...] allerede var bekendt med alle de nødvendige oplysninger for at fastslå, at denne registreringsansøgning var indgivet i ond tro?
2)
Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende, skal artikel 61 i forordning [2017/1001] og artikel 9 i forordning [2015/2436] da fortolkes således, at sagsøgerens adfærd, som består i aktivt at gøre indsigelse mod registreringen af EU-varemærker, som i det væsentlige er sammenfaldende med de anfægtede nationale varemærker, og hvis registrering i sidste ende blev afvist som følge af denne indsigelse, udgør en bestræbelse på at afhjælpe denne situation inden for en rimelig frist?«
Om de præjudicielle spørgsmål
Indledende bemærkninger
27
Det fremgår af fast retspraksis, at det som led i den samarbejdsprocedure mellem de nationale retter og Domstolen, som er indført ved artikel 267 TEUF, tilkommer denne at give den nationale ret et hensigtsmæssigt svar, som sætter den i stand til at afgøre den tvist, der verserer for den. Ud fra denne synsvinkel påhviler det Domstolen i givet fald at omformulere de spørgsmål, der forelægges den. Den omstændighed, at en national ret rent formelt har udformet det præjudicielle spørgsmål under henvisning til visse bestemmelser i EU-retten, er ikke til hinder for, at Domstolen oplyser denne ret om alle de fortolkningsmomenter, der kan være til nytte ved afgørelsen af den sag, som er indbragt for denne, uanset om den henviser til dem i sine spørgsmål. Det tilkommer herved Domstolen af samtlige de oplysninger, der er fremlagt af den nationale ret, navnlig af forelæggelsesafgørelsens præmisser, at udlede de EU-retlige elementer, som det under hensyn til sagens genstand er nødvendigt at fortolke (jf. i denne retning dom af 27.3.2025, Amozov, C-67/24, EU:C:2025:214, præmis 28 og den deri nævnte retspraksis).
28
Som det fremgår af anmodningen om præjudiciel afgørelse, er den forelæggende ret i tvivl om fortolkningen af artikel 61 i forordning 2017/1001 og af artikel 9 i direktiv 2015/2436.
29
Det bemærkes, at artikel 61 i forordning 2017/1001 vedrører rettighedsfortabelse på grund af passivitet i et søgsmål om ugyldighed i forbindelse med brugen af et yngre EU-varemærke i fem på hinanden følgende år, hvorimod de yngre varemærker, der begæres erklæret ugyldige, i det foreliggende tilfælde har været genstand for en national registrering. Det fremgår således, at denne bestemmelse ikke finder anvendelse på tvisten i hovedsagen, som er omfattet af det materielle anvendelsesområde for direktiv 2015/2436 eller direktiv 2008/95.
30
Det skal i denne forbindelse bemærkes, at direktiv 2015/2436, hvis fortolkning den forelæggende rets spørgsmål vedrører, med virkning fra den 15. januar 2019 ophævede direktiv 2008/95.
31
Med henblik på at afgøre, hvilken af disse to direktiver der finder tidsmæssig anvendelse, er det datoen for ansøgningen om registrering af det varemærke, der begæres erklæret ugyldigt, som er afgørende (jf. i denne retning dom af 29.1.2020, Sky m.fl., C-371/18, EU:C:2020:45, præmis 49 og den deri nævnte retspraksis).
32
Eftersom ansøgningerne om registrering af de omtvistede varemærker blev indgivet den 31. oktober 2011 og den 26. januar 2012, følger det heraf, at søgsmålet om disse varemærkers ugyldighed er omfattet af såvel det materielle som det tidsmæssige anvendelsesområde for direktiv 2008/95.
33
Følgelig skal den forelæggende rets spørgsmål forstås således, at de vedrører fortolkningen af artikel 9, stk. 1, i direktiv 2008/95.
Det første spørgsmål
34
Med det første spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 9, stk. 1, i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at indehaveren af et ældre varemærke, der i en udenretslig advarselsskrivelse til indehaveren af et yngre varemærke med påstand om ophør af brugen af dette varemærke har angivet en frist for anlæggelse af et søgsmål med påstand om dette varemærkes ugyldighed, som er sammenfaldende med udløbet af den præklusionsfrist på fem på hinanden følgende år, der er fastsat i denne artikel, efter den angivne dato kan begære dette ugyldigt på grund af, at indehaveren af det yngre varemærke var i ond tro ved indgivelsen af ansøgningen om registrering af dette, selv om indehaveren af det ældre varemærke på tidspunktet for denne advarselsskrivelse rådede over alle de oplysninger, der var nødvendige for at fastslå, at denne ansøgning var blevet indgivet i ond tro.
35
Ifølge fast retspraksis skal der ved fortolkningen af en EU-retlig bestemmelse ikke alene tages hensyn til dens ordlyd, men også til den sammenhæng, hvori bestemmelsen indgår, og de mål, der forfølges med den ordning, som den udgør en del af (jf. dom af 17.11.1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, præmis 12, og af 8.5.2025, Pielatak, C-410/23, EU:C:2025:325, præmis 54 og den deri nævnte retspraksis).
36
For det første følger det af ordlyden i artikel 9, stk. 1, i direktiv 2008/95, at en indehaver af et ældre varemærke, som i en medlemsstat i fem på hinanden følgende år har tålt og været bekendt med brugen af et yngre varemærke, der er registreret i denne stat, ikke under henvisning til det ældre varemærke kan kræve dette yngre varemærke erklæret ugyldigt eller modsætte sig brugen af det yngre varemærke for varer eller tjenesteydelser, for hvilke det yngre varemærke er blevet anvendt, medmindre ansøgningen om det yngre varemærke er indgivet i ond tro.
37
Det følger af selve ordlyden af denne artikel, at den deri fastsatte frist for rettighedsfortabelse ikke finder anvendelse i to tilfælde, nemlig når det ikke er blevet fastslået, at indehaveren af det ældre varemærke har udvist passivitet, eller under alle omstændigheder ikke er blevet fastslået for en periode på fem på hinanden følgende år, og når indehaveren af det yngre varemærke har handlet i ond tro ved indgivelsen af ansøgningen om registrering af dette varemærke.
38
Som det fremgår af Domstolens praksis, er en af de betingelser, der skal være opfyldt, for at fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet i henhold til artikel 9, stk. 1, i direktiv 2008/95 begynder at løbe, betingelsen om, at ansøgningen om det yngre varemærke skal være indgivet i god tro af indehaveren (jf. i denne retning dom af 22.9.2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, præmis 56).
39
Hvis den begrundelse, der ligger til grund for søgsmålet om ugyldighed, består i, at indehaveren af det yngre varemærke var i ond tro ved indgivelsen af ansøgningen om registrering af dette varemærke, kan sidstnævnte følgelig ikke gyldigt påberåbe sig rettighedsfortabelse på grund af passivitet i henhold til artikel 9, stk. 1, i direktiv 2008/95 over for en indehaver af det ældre varemærke med henblik på at forhindre dette søgsmål.
40
Den fortolkning, der følger af ordlyden af artikel 9, stk. 1, i direktiv 2008/95, understøttes dernæst af den sammenhæng, hvori denne artikel indgår.
41
Det bemærkes, således som det fremgår af artikel 3, stk. 2, litra d), i direktiv 2008/95, at bl.a. ansøgerens onde tro ved indgivelsen af ansøgningen om registrering af et varemærke udgør en ugyldighedsgrund for et registreret varemærke. Som det fremgår af Domstolens praksis, er der tale om en absolut ugyldighedsgrund (jf. i denne retning dom af 29.1.2020, Sky m.fl., C-371/18, EU:C:2020:45, præmis 75).
42
Den absolutte karakter af den ugyldighed, der er knyttet til denne grund, som principielt ikke kan forældes, modsiger ikke den fortolkning, der følger af ordlyden af artikel 9, stk. 1, i direktiv 2008/95, hvorefter rettighedsfortabelse på grund af passivitet ikke gyldigt kan påberåbes i tilfælde af brug i en periode på fem på hinanden følgende år af et yngre varemærke, hvis registrering følger efter indgivelsen af en ansøgning, der er indgivet i ond tro.
43
Det skal ligeledes bemærkes, at artikel 3, stk. 2, litra d), i direktiv 2008/95 gav medlemsstaterne mulighed for som registreringshindring for et varemærke, men også som ugyldighedsgrund for et allerede registreret varemærke, at fastsætte den omstændighed, at ansøgningen om registrering af varemærket blev indgivet i ond tro af ansøgeren.
44
Endelig er den fortolkning, som følger af ordlyden af artikel 9, stk. 1, i direktiv 2008/95 og af den sammenhæng, hvori denne artikel indgår, i overensstemmelse med det generelle formål med reglerne om EU-varemærker og navnlig med dette direktiv, som er at bidrage til en ordning med loyal konkurrence, under hvilken enhver virksomhed med henblik på at opbygge en fast kundekreds på grundlag af kvaliteten af sine varer eller tjenesteydelser må sættes i stand til at få tegn, der gør det muligt for forbrugeren uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse, registreret som varemærke (jf. i denne retning dom af 29.1.2020, Sky m.fl., C-371/18, EU:C:2020:45, præmis 74 og den deri nævnte retspraksis).
45
Den onde tro hos indehaveren af et varemærke ved indgivelsen af ansøgningen om registrering af dette varemærke skader udviklingen af en sund konkurrence, idet den er udtryk for denne indehavers hensigt om at skade tredjemands interesser på en måde, der ikke er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik, eller – selv uden at være rettet mod en bestemt tredjemand – at opnå en eneret til andre formål end dem, der vedrører et varemærkes funktioner (jf. i denne retning dom af 29.1.2020, Sky m.fl., C-371/18, EU:C:2020:45, præmis 75 og den deri nævnte retspraksis).
46
Det følger af det ovenstående, at såfremt den begrundelse, der ligger til grund for ugyldighedssøgsmålet, består i, at indehaveren af det yngre varemærke ved indgivelsen af ansøgningen om registrering af dette varemærke var i ond tro, kan der ikke over for indehaveren af det ældre varemærke rejses indsigelse mod rettighedsfortabelse på grund af passivitet som fastsat i artikel 9, stk. 1, i direktiv 2008/95 med henblik på at forhindre dette søgsmål. Eftersom det antages, at der foreligger god tro, skal den part, der påberåber sig den, til gengæld godtgøre, at der foreligger ond tro i forbindelse med realitetsbehandlingen af nævnte søgsmål.
47
I det foreliggende tilfælde har den forelæggende ret, således som det fremgår af anmodningen om præjudiciel afgørelse, anset det for godtgjort, at indehaveren af de yngre omtvistede varemærker var i ond tro ved indgivelsen af ansøgningerne om registrering af disse varemærker.
48
Den forelæggende ret er ikke desto mindre i tvivl om, hvorvidt de særlige omstændigheder, der kendetegner hovedsagen, kan vise sig at være relevante i forbindelse med vurderingen af ugyldighedssøgsmålet i forhold til artikel 9, stk. 1, i direktiv 2008/95. I denne henseende har den forelæggende ret for det første henvist til den omstændighed, at indehaveren af det ældre varemærke i en udenretslig advarselsskrivelse har angivet to præcise datoer, svarende til udløbet af den frist på fem år, der er fastsat i denne bestemmelse, med henblik på at anlægge et ugyldighedssøgsmål vedrørende de omtvistede varemærker, som i sidste ende ikke fandt sted inden for denne frist, og for det andet den omstændighed, at denne indehaver havde kendskab til, at indehaveren af de sidstnævnte varemærker var i ond tro på tidspunktet for fremsendelsen af denne advarselsskrivelse.
49
Det skal bemærkes, således som det fremgår af denne doms præmis 39, at indehaveren af de omtvistede varemærker ikke gyldigt kan påberåbe sig disse omstændigheder med henblik på at gøre gældende, at der foreligger rettighedsfortabelse på grund af passivitet som omhandlet i artikel 9, stk. 1, i direktiv 2008/95, og således forhindre et søgsmål om ugyldighed baseret på denne indehavers onde tro i forbindelse med indgivelsen af ansøgningerne om registrering af disse varemærker. De nævnte omstændigheder kan ikke medføre, at indehaveren af det ældre varemærke fortaber sin ret til at anlægge et sådant søgsmål, for hvilket direktivet ikke fastsætter en frist.
50
Henset til de ovenstående betragtninger skal det første spørgsmål besvares med, at artikel 9, stk. 1, i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at indehaveren af et ældre varemærke, der i en udenretslig advarselsskrivelse til indehaveren af et yngre varemærke med påstand om ophør af brugen af dette varemærke har angivet en frist for anlæggelse af et søgsmål med påstand om dette varemærkes ugyldighed, som er sammenfaldende med udløbet af den præklusionsfrist på fem på hinanden følgende år, der er fastsat i denne artikel, efter den angivne dato kan nedlægge påstand om, at det yngre varemærke erklæres ugyldigt med den begrundelse, at indehaveren heraf var i ond tro ved indgivelsen af ansøgningen om registrering af det, selv om indehaveren af det ældre varemærke på tidspunktet for denne advarselsskrivelse rådede over alle de oplysninger, der var nødvendige for at fastslå, at denne ansøgning var blevet indgivet i ond tro.
Det andet spørgsmål
51
Henset til svaret på det første spørgsmål er det ufornødent at besvare det andet spørgsmål.
Sagsomkostninger
52
Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.
På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Ottende Afdeling) for ret:
Artikel 9, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker
skal fortolkes således, at
indehaveren af et ældre varemærke, der i en udenretslig advarselsskrivelse til indehaveren af et yngre varemærke med påstand om ophør af brugen af dette varemærke har angivet en frist for anlæggelse af et søgsmål med påstand om dette varemærkes ugyldighed, som er sammenfaldende med udløbet af den præklusionsfrist på fem på hinanden følgende år, der er fastsat i denne artikel, efter den angivne dato kan nedlægge påstand om, at det yngre varemærke erklæres ugyldigt med den begrundelse, at indehaveren heraf var i ond tro ved indgivelsen af ansøgningen om registrering af det, selv om indehaveren af det ældre varemærke på tidspunktet for denne advarselsskrivelse rådede over alle de oplysninger, der var nødvendige for at fastslå, at denne ansøgning var blevet indgivet i ond tro.
Underskrifter
(
*1
) – Processprog: spansk.