62009CC0051_FI
Julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset
Julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset
I Johdanto
1. Barbara Becker on valittanut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa Harman International Industries vastaan SMHV 2.12.2008 antamasta tuomiosta,(2) jolla kumottiin sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan päätös,(3) jonka mukaan hänellä on oikeus rekisteröidä yhteisön tavaramerkki Barbara Becker.
2. Esillä olevan asian taustalla on Harman International Industries, Inc. -nimisen yhtiön (jäljempänä Harman Int. Industries) SMHV:n väiteosastossa menestyksekkäästi esittämä väite, jonka mukaan esillä olevan asian valittajan hakeman tavaramerkin ja kyseisen yhtiön aikaisempien oikeuksien – eli sekä yhteisön tavaramerkkiin BECKER ONLINE PRO että ennen riidanalaisen tavaramerkkihakemuksen tekemistä haettuun yhteisön tavaramerkkiin BECKER perustuvien oikeuksien – välillä oli sekaannusvaara.
3. Vaikka valittaja ja SMHV perustavat oikeudenkäyntikirjelmissään väitteensä valituksenalaisen tuomion perustelujen puutteellisuuteen, istunnossa asian käsittely keskittyi oikeudelliseen virheeseen, joka johtuu yksinkertaisesti oikeuskäytännön virheellisestä tulkinnasta.
II Asiaa koskeva tavaramerkkilainsäädäntö
4. Yhteisön tavaramerkistä säädetään 13.4.2009 lähtien asetuksessa (EY) N:o 207/2009,(4) josta riippumatta tämän muutoksenhakuasian käsittelyssä on ajallisesti sovellettava asetuksen (EY) N:o 40/94(5) säännöksiä.
5. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (jonka sanamuoto on toistettu asetuksen N:o 207/2009 vastaavassa säännöksessä) säädetään seuraavaa:
”Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:
– –
b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.”
6. Saman 8 artiklan 2 kohdan mukaan ”aikaisemmalla tavaramerkillä” tarkoitetaan muun muassa tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.
III Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esitetyt tosiseikat ja valituksenalainen tuomio
A Tosiseikat ja asian käsittely SMHV:ssä
7. Valittaja Barbara Becker haki 19.11.2002 SMHV:ltä omasta etu- ja sukunimestään muodostuvan sanamerkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi asetuksen N:o 40/94 25 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.(6)
8. Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat Nizzan sopimukseen(7) pohjautuvan luokituksen luokkaan 9, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, sähkö-, valokuvaus-, elokuva-, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastus- ja opetuslaitteet ja -kojeet; äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; magneettiset tietovälineet, äänilevyt; myyntiautomaatit ja kolikkokäyttöisten laitteiden koneistot; kassakoneet, laskukoneet, tietojenkäsittelylaitteet ja tietokoneet.”
9. Harman Int. Industries teki 24.6.2004 SMHV:n väiteosastossa väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan kaikkien kyseiseen Nizzan sopimuksen luokkaan 9 kuuluvien tavaroiden osalta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan nojalla. Väite perustui sekä yhteisön sanamerkkiin BECKER ONLINE PRO(8) että sanamerkin BECKER rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi tehtyyn hakemukseen.(9) Tavarat, joita aikaisemmat tavaramerkit koskevat, kuuluivat niin ikään kyseiseen luokkaan 9. Asianosaiset ovat yhtä mieltä siitä,(10) että ne viittaavat samoihin tavaroihin.
10. Arvioidessaan riidanalaisten merkkien välistä sekaannusvaaraa kyseinen väiteosasto hyväksyi Harman Int. Industriesin väitteen.(11) Väiteosasto katsoi, että tavarat, joita nämä tavaramerkit koskevat, ovat samoja ja että tavaramerkit olivat kokonaisuutena arvioituna samankaltaisia, koska yhtäältä niiden ulkoasu ja lausuntatapa olivat kohtalaisen samankaltaisia ja toisaalta merkityssisältö oli sama siltä osin kuin niillä viitattiin samaan sukunimeen.
11. Barbara Becker valitti päätöksestä SMHV:n ensimmäiseen valituslautakuntaan, joka hyväksyi valituksen ja kumosi väiteosaston päätöksen.(12) Valituslautakunta katsoi, että tavarat, joita riidanalaiset tavaramerkit koskivat, olivat osittain samoja ja osittain samankaltaisia, ja teki lajin ja käyttötarkoituksen perusteella eron suurelle yleisölle tarkoitettujen, ammattilaisille tarkoitettujen ja sellaisten väliryhmään kuuluvien tavaroiden välillä, jotka on tarkoitettu molemmille henkilöryhmille.(13)
12. Riidanalaisten merkkien osalta on huomattava valituslautakunnan ottaneen prosessiekonomisista syistä huomioon vain aikaisemman sanamerkin BECKER ja toisaalta sanamerkin Barbara Becker, jonka rekisteröintiä haetaan. Sen mukaan riidanalaiset merkit olivat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan vain kohtalaisen samankaltaisia, kun otetaan huomioon se, että tavaramerkin, jonka rekisteröintiä haetaan, alkuun oli pantu toinen osa eli etunimi Barbara.(14)
13. Merkityssisällön osalta se katsoi sitä vastoin, että riidanalaiset merkit olivat selvästi erotettavissa toisistaan Saksassa ja muissa Euroopan unionin maissa. Valituslautakunnan mukaan sukunimi Becker ei ollut tavaramerkin, jonka rekisteröintiä haettiin, erottamiskykyinen ja hallitseva osa, koska kohdeyleisö mieltää tavaramerkin yleensä kokonaisuutena eli tavaramerkkinä Barbara Becker, eikä etu- ja sukunimen yhdistelmänä. Valituslautakunta totesi myös, että Barbara Becker oli Saksassa ”julkisuuden henkilö”,(15) kun taas sukunimeä Becker pidettiin yleisenä ja tavallisena sukunimenä. Niinpä valituslautakunta katsoi, että riidanalaisten merkkien merkityssisällön erot ovat riittävän suuria, jotta sekaannusvaaraa ei synny.(16)
14. Lisäksi valituslautakunta totesi, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamiselle oikeuskäytännössä asetettu edellytys, jonka mukaan riidanalaisten tavaramerkkien on oltava niin samankaltaisia, että kohdeyleisö yhdistää ne toisiinsa, ei täyty esillä olevassa asiassa.(17)
B Yhteenveto valituksenalaisesta tuomiosta
15. Harman Int. Industries nosti 15.6.2007 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kumoamiskanteen valituslautakunnan päätöksestä. Se vetosi kanteensa tueksi kahteen perusteeseen, jotka koskivat asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 8 artiklan 5 kohdan rikkomista. Koska valituksessa ei ole kysymys jälkimmäisestä perusteesta, tässä ei käsitellä kyseisen asetuksen 8 artiklan 5 kohdan soveltamista koskevaa kysymystä.
16. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi ensimmäisen kumoamisperusteen sillä perusteella, että valituslautakunta oli perusteettomasti katsonut riidanalaisten tavaramerkkien olevan selvästi erotettavissa toisistaan. Riippumatta siitä, olivatko nämä kaksi tavaramerkkiä ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan enemmän tai vähemmän erilaiset,(18) ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi valituslautakunnan arvioinnin osan ”Becker” merkityksestä suhteessa osaan ”Barbara” tavaramerkissä Barbara Becker seuraavilla perusteilla.(19)
17. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vetosi ensinnäkin omaan tuomioonsa, jossa se oli katsonut, että vaikka se, miten henkilön nimistä muodostuvat tavaramerkit mielletään, voi vaihdella yhteisön eri maissa, ainakin Italiassa kuluttajat yleensä katsovat sukunimen olevan erottamiskykyisempi kuin etunimi.(20) Tästä se päätteli, että myös tavaramerkin Barbara Becker tapauksessa sukunimeä Becker voidaan pitää erottamiskykyisempänä kuin etunimeä Barbara.
18. Toiseksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan se, että Barbara Becker on Boris Beckerin entisenä aviopuolisona Saksassa julkisuuden henkilö, ei merkitse sitä, että riidanalaiset tavaramerkit eivät olisi merkityssisällöltään samankaltaisia, koska molemmat viittaavat samaan sukunimeen Becker. Tätä samankaltaisuutta korosti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan se, että osassa yhteisöä osaa ”Becker” pidetään erottamiskykyisempänä kuin osaa ”Barbara”, joka on pelkkä etunimi.
19. Kolmanneksi se viittasi yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Medion antamaan tuomioon,(21) jonka mukaan silloin, kun moniosainen tavaramerkki on muodostettu asettamalla rinnakkain osa ja aikaisemmin rekisteröity toinen tavaramerkki, sitä voidaan pitää tämän toisen tavaramerkin kanssa samankaltaisena, kun tämä toinen tavaramerkki, vaikka se ei ole moniosaisen tavaramerkin hallitseva osa, voi säilyttää itsenäisen erottamiskyvyn moniosaisessa tavaramerkissä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi tätä kriteeriä esillä olevaan asiaan ja totesi, että osa ”Becker” mielletään sukunimeksi, jota käytetään yleisesti henkilön nimenä, ja että tämä osa säilyttää itsenäisen erottamiskyvyn tavaramerkissä Barbara Becker, mikä riittää sekaannusvaaran arvioimiseksi.
20. Koska asiassa ei ollut kiistetty, että tavarat, joita varten riidanalaisia tavaramerkkejä on tarkoitus käyttää, ovat samoja tai samankaltaisia, ja koska tavaramerkki Barbara Becker ja tavaramerkki BECKER ovat ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään samankaltaisia, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi niiden välillä olevan sekaannusvaara siitäkin huolimatta, että kyseessä olevat tavarat on tarkoitettu yleisölle, jonka tarkkaavaisuuden taso on suhteellisen korkea. Tältä osin se hylkäsi SMHV:n väitteen, jonka mukaan moniosaisen tavaramerkin voidaan katsoa olevan samankaltainen kuin toinen tavaramerkki ainoastaan siinä tapauksessa, että niiden yhteinen osatekijä on hallitseva osa kokonaisvaikutelmassa, jonka moniosainen tavaramerkki luo. Se ei myöskään hyväksynyt Barbara Beckerin väitettä, jonka mukaan moniosaisia tavaramerkkejä koskevaa oikeuskäytäntöä ei voitaisi soveltaa henkilönnimiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran arvioinnissa.
IV Oikeudenkäyntimenettely unionin tuomioistuimessa ja asianosaisten lausumat
21. Barbara Beckerin valitus saapui tämän tuomioistuimen kirjaamoon 3.2.2009. Hän vaatii valituksessaan, että unionin tuomioistuin
– kumoaa valituksenalaisen tuomion tuomiolauselman 1 kohdan, jolla on kumottu ensimmäisen valituslautakunnan 7.3.2007 tekemä päätös
– kumoaa valituksenalaisen tuomion tuomiolauselman 3 kohdan, jossa SMHV on velvoitettu paitsi vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan, myös korvaamaan Harman Int. Industriesille aiheutuneet oikeudenkäyntikulut
– velvoittaa Harman Int. Industriesin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
22. Harman Int. Industriesin vastaus saapui kyseiseen kirjaamoon 27.3.2009. Kyseinen yritys vaatii, että unionin tuomioistuin
– pysyttää valituksenalaisen tuomion kokonaisuudessaan
– velvoittaa valittajan korvaamaan Harman Int. Industriesille kaikissa SMHV:n valitusasteissa ja unionin tuomioistuimissa aiheutuneet kulut.
23. SMHV puolestaan toimitti vastauksensa 8.5.2009,(22) ja se vaatii, että unionin tuomioistuin
– kumoaa valituksenalaisen tuomion kokonaisuudessaan
– velvoittaa Harman Int. Industriesin korvaamaan SMHV:lle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.
24. Barbara Beckerin, Harman Int. Industriesin ja SMHV:n edustajat esittivät 11.2.2010 pidetyssä istunnossa suulliset lausumansa ja vastasivat jaoston jäsenten ja julkisasiamiehen esittämiin kysymyksiin.
V Valituksen tarkastelu
A Asianosaisten lausumat
25. Barbara Becker vetoaa yhteen ainoaan valitusperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Hän väittää, että tuomiossa on sovellettu perusteettomasti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen edellä mainitussa asiassa Fusco antamassa tuomiossa esitettyä päätelmää esillä olevaan asiaan ja sovellettu virheellisesti edellä mainitussa asiassa Medion annettua tuomiota tähän asiaan.
26. Ensin mainitun valittajan väitteen mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on ulottanut tähän asiaan asiassa Fusco annetussa tuomiossa esitetyn toteamuksen, jonka mukaan ainakin Italiassa kuluttajat yleensä katsovat sukunimen olevan tavaramerkeissä erottamiskykyisempi kuin etunimi, ja jättänyt huomiotta itse myöhemmin esittämänsä toteamuksen, jonka mukaan tätä sääntöä ei ole sovellettava automaattisesti ottamatta huomioon kunkin yksittäistapauksen erityispiirteitä.(23) Viimeksi mainitussa asiassa annetussa tuomiossa italialaista sukunimeä Rossi, joka sisältyi molempiin kysymyksessä olleisiin tavaramerkkeihin, ei pidetty niin hallitsevana, että se aiheuttaisi sekaannusvaaran.(24)
27. Barbara Beckerin toisen väitteen mukaan valituksenalaisessa tuomiossa on virheellisesti päätelty asiassa Medion annettua tuomiota soveltamalla, että osalla ”Becker” oli itsenäinen erottamiskyky moniosaisessa tavaramerkissä, ja katsottu riidanalaisten tavaramerkkien olevan samankaltaisia. Tältä osin Barbara Becker katsoo, että mainitussa tuomiossa on pyritty ainoastaan estämään se, että kolmas voisi lisätä todennäköisesti heikosti erottamiskykyisen yrityksensä nimen jo rekisteröityyn tavaramerkkiin ja vaatia suojaamaan tätä kokonaisuutta kyseisen tavaramerkin vahingoksi. Hän vetoaa joka tapauksessa siihen, että asiassa Medion annetussa tuomiossa ei ole vahvistettu yleistä sääntöä, jonka perusteella mitä tahansa kahdelle tavaramerkille yhteistä osaa voitaisiin siitä huolimatta, ettei se ole moniosaisessa tavaramerkissä hallitseva, pitää tässä tuomiossa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyisenä, mikä pitää sisällään sekaannusvaaran.
28. Valittaja tuo vielä esille, että kyseinen tuomio on annettu eri asiayhteydessä, sillä siinä oli kysymys yrityksen nimen liittämisestä aikaisemmin rekisteröityyn tavaramerkkiin, kun taas esillä olevassa asiassa on haettu tavaramerkkiä koko nimelle, jossa sukunimi on sama kuin toinen rekisteröity tavaramerkki. Hän korostaa, että yleisö mieltää merkin Barbara Becker naispuolisen henkilön nimeksi, mutta sitä ei pidä sekoittaa sukunimeen Becker, joka on hyvin yleinen, eikä sen perusteella voida siten päätellä riidanalaisten tavaramerkkien olevan merkityssisällöltään samankaltaiset. Hänen mielestään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt virheen pitäessään nimeä Barbara ”pelkkänä etunimenä”,(25) koska yhdistettynä kyseiseen sukunimeen se vaikuttaa määräävästi tavaramerkillä luotuun kokonaisvaikutelmaan, sillä se antaa sukunimelle Becker täysin uuden merkityssisällön.
29. SMHV puolestaan yhtyy pääosin valittajan väitteisiin ja erityisesti siihen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole ottanut huomioon kaikkia tapauksen erityispiirteitä, kuten sitä, että kuuluisan tennispelaajan entinen vaimo on julkisuuden henkilö, ja väitteisiin edellä mainitussa asiassa Medion annetun tuomion soveltamista koskevista virheistä. Se arvostelee Barbara Beckerin tavoin valituksenalaisen tuomion perusteluja, jotka vaikuttavat esitetyistä syistä ristiriitaisilta ja puutteellisilta. Istunnossa se keskitti arvostelunsa sen sijaan asiassa Medion annetussa tuomiossa esitettyjen toteamusten automaattiseen soveltamiseen.
30. Harman Int. Industries sen sijaan vaatii valituksen hylkäämistä, koska se pitää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen analyysiä oikeana, ja vaatii valituksenalaisen tuomion pysyttämistä kokonaisuudessaan.
B Ainoan valitusperusteen tarkastelu
1.
Valituksen tutkittavaksi ottaminen
31. Heti alkuun on huomattava, että jos asianosaiset eivät ole sitä pyytäneet, unionin tuomioistuimen on tutkittava viran puolesta kaikki valituksen tai joidenkin valitusperusteiden tutkittavaksi ottamista koskevat kysymykset.(26) Oikeuskäytännössä on korostettu, että EY 225 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan (nykyinen SEUT 256 artikla) ja unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan nojalla muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymysten osalta, ja muutoksenhaun perusteena voi olla erityisesti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa tapahtunut yhteisön oikeuden rikkominen.(27)
32. Näissä olosuhteissa, kun otetaan huomioon Harman Int. Industriesin istunnossa esittämät väitteet sen vastapuolten väitteiden tutkittavaksi ottamisen edellytysten mahdollisesta puuttumisesta, on syytä tutkia viran puolesta esillä olevan ainoan valitusperusteen tutkittavaksi ottamisen edellytykset.
33. Tämä kysymys tulee erityisesti esille tarkasteltaessa valittajan ja SMHV:n väitteitä, joiden mukaan valituksenalaisessa tuomiossa ei ole arvioitu haettua tavaramerkkiä Barbara Becker siltä kannalta, mitä vaikutuksia etunimen lisäämisellä sukunimeen on kokonaisvaikutelmaan, sekä kyseisen sukunimen tavanomaisuutta tai yleisyyttä koskevia väitteitä. Tällaiset väitteet johtavat tiettyihin epäilyksiin tutkittavaksi ottamisen edellytysten täyttymisestä siltä osin kuin ne edellyttäisivät asian tosiseikkojen arvioimista uudelleen, mitä unionin tuomioistuin ei voi valitusta käsitellessään tehdä.(28)
34. Mielestäni tästä ei ole kysymys.
35. Ensinnäkin, kuten SMHV toteaa, se, mitä valittaja ja virasto itse pitävät moitittavana, ei johdu niinkään näitä tosiseikkoja koskevista arvioinneista vaan valituksenalaisen tuomion perusteluista laajasti ottaen. Ne vetoavat vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön, jonka mukaan perustelujen puuttuminen ja puutteellisuus ovat EY 230 artiklassa (nykyinen SEUT 263 artikla) tarkoitettuun olennaisten menettelymääräysten rikkomiseen liittyviä oikeuskysymyksiä, jotka voivat olla muutoksenhaun kohteena(29) tai jotka voidaan tutkia viran puolesta ehdottomina prosessinedellytyksinä.(30)
36. Toiseksi, kuten olen edellä todennut, valitusperuste hahmottui tarkemmin istunnossa, kun SMHV vetosi puutteellisiin perusteluihin keskittyneen kritiikkinsä sijaan selkeämpään väitteeseen oikeudellisesta virheestä, joka koskee asiassa Medion annetun tuomion soveltamista.
37. Edellä esitetyn perusteella katson, että valituksenalaisesta tuomiosta esitettyjä väitteitä on perusteltua tarkastella oikeudellisia virheitä koskevina väitteitä.
2.
Valituksen aineellinen tutkiminen
38. Valittajan valituskirjelmässään esille tuoma kritiikki liittyy – luettuna yhdessä SMHV:n huomautusten kanssa – ennen kaikkea valituksenalaisessa tuomiossa riidan ratkaisemiseksi käytettyjen (erityisesti asioissa Fusco ja Medion annettujen) tuomioiden soveltuvuuteen ja tulkintaan ”siten, että esillä olevan tapauksen asiayhteys on perustavanlaatuisena lähtökohtana”. Koska tämän muutoksenhaun taustalla on sekaannusvaara ja valitusperusteen perusteena asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellinen tulkinta ja soveltaminen, on syytä tuoda esille tämänkaltaisten riitojen ratkaisemista koskevat lakiin ja oikeuskäytäntöön perustuvat kriteerit.
39. Kyseisen säännöksen mukaisesti aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta haettua tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara. Tämä sekaannusvaara sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.
40. Asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan seitsemännessä perustelukappaleessa todetaan, että sekaannusvaaran arviointi riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä mielleyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen välillä.
41. Vakiintuneessa oikeuskäytännössä on katsottu erityisesti sekaannusvaaran määritelmän osalta, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuna sekaannusvaarana on pidettävä vaaraa siitä, että yleisö saattaa uskoa, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä.(31)
42. Oikeuskäytännön mukaan sitä, onko yleisön keskuudessa mainittua sekaannusvaaraa kahden merkin osalta, on arvioitava kokonaisvaltaisesti ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa.(32)
43. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kokonaisarviointiin kuuluu kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuuden arviointi, minkä lisäksi sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on niiden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat. Sillä, miten keskivertokuluttaja mieltää kyseessä olevat tavarat tai palvelut, on tämän tuomioistuimen mukaan ratkaiseva merkitys mainitun vaaran kokonaisarvioinnissa. Oikeuskäytännön mukaan keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.(33)
44. Esillä olevassa asiassa ei ole kysymys tavaroiden samankaltaisuudesta eikä liioin kyseisten tavaramerkkien ulkoasun tai lausuntatavan samankaltaisuuden asteesta. Viime kädessä kysymys on merkityssisällön samankaltaisuudesta, mikä esillä olevassa tapauksessa edellyttää lähinnä sukunimen Becker ja koko nimen Barbara Becker merkityksen tutkimista, jolloin on erityisesti määritettävä etunimellä oleva vaikutus sukunimeen.
45. Tämän suorittamiseksi on välttämätöntä, kuten tämän ratkaisuehdotuksen 43 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä toistetaan, ”ottaa huomioon kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa”. Tässä yhteydessä erityistä merkitystä on annettava sille, että SMHV:n valituslautakunnan päätöksessä, josta nostettiin kanne ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, riidanalaisten tavaramerkkien merkityssisällön eron oli suurelta osin katsottu perustuvan yleisestä sukunimestä muodostuvan tavaramerkin BECKER heikkoon suojaan ja Barbara Beckerin tunnettuuteen Saksassa.(34)
46. Valituksenalaisessa tuomiossa noudatetaan sen sijaan jäljempänä esittämälläni tavalla kaavamaista lähestymistapaa, joka perustuu sekä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (asiassa Fusco) että tämän tuomioistuimen (asiassa Medion) aikaisemmin antamiin suhteellisen irrallisiin tuomioihin, joiden taustalla olevien yksittäistapausten olosuhteilla oli erityinen, ellei jopa ratkaiseva painoarvo.
47. Valituksenalaisen tuomion 34–43 kohdassa käsitellään kysymystä merkityssisällön samankaltaisuudesta ja vastataan tähän kysymykseen. Johtopäätös, jonka mukaan kysymyksessä on sekaannusvaara, tehdään 35 ja 36 kohdassa erityisesti asiassa Fusco annettuun tuomioon perustuvien ja 37–41 kohdassa asiassa Medion annettuun tuomioon perustuvien perustelujen nojalla.
48. Valituksenalaisessa tuomiossa katsotaan ensinnäkin, että sukunimeä Becker ”saatetaan pitää erottamiskykyisempänä” kuin osaa Barbara, ja vedotaan asiassa Fusco annettuun tuomioon, jossa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli arvioinut tavaramerkkien Enzo Fusco ja Antonio Fusco välistä sekaannusvaaraa lähtien siitä tässä toistetusta ajatuksesta, että ainakin Italiassa kuluttajat katsovat sukunimen olevan erottamiskykyisempi kuin etunimi tavaramerkeissä. Tuomion mukaan se, onko valittaja Saksassa julkisuuden henkilö vai ei, ei ole merkityssisällön kannalta relevanttia (34 ja 35 kohta).
49. On kuitenkin vaikeaa hyväksyä asiassa Fusco annetun tuomion ulottamista näin automaattisesti nyt käsiteltävänä olevaan tapaukseen, kun otetaan huomioon, mikä merkitys kyseisessä tuomiossa on annettu yksittäistapauksen olosuhteille sisällyttämällä sen 54 kohtaan ilmaisut ”näissä olosuhteissa” ja ”käsiteltävänä olevassa asiassa” tai ”kyseessä olevissa tavaramerkeissä”.
50. Viimeksi mainitussa tuomiossa yksittäistapauksen olosuhteille annettu painoarvo tuodaan esille ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen saman jaoston vähän sen jälkeen asiassa Marcorossi antamassa tuomiossa, jossa oli niin ikään kysymys italialaisista sukunimistä. Sen mukaan etu- ja sukunimestä muodostuvat moniosaiset merkit voidaan mieltää eri tavoin Euroopan yhteisön eri maissa eikä voida pitää mahdottomana, että joissakin maissa kuluttajat muistavat sukunimen etunimeä paremmin, ja siinä viitattiin nimenomaisesti asiassa Fusco annettuun tuomioon korostamalla, että ”tätä pääsääntöä – – ei kuitenkaan pidä soveltaa automaattisesti ottamatta huomioon kunkin yksittäistapauksen olosuhteita”.
51. Toiseksi valituksenalaisessa tuomiossa vedotaan tämän tuomioistuimen asiassa Medion antamaan ennakkoratkaisuun, ja omat varaukseni kohdistuvat erityisesti tähän.
52. On pidettävä mielessä, että kyseisessä ennakkoratkaisukysymyksessä esille tullut sekaannusvaara koski saksalaisen yrityksen Medionin viihde-elektroniikan laitteille rekisteröimää tavaramerkkiä LIFE, ja tunnusta THOMSON LIFE, jolla Thomson-niminen yhtiö markkinoi tiettyjä tuotteitaan. Kyseisessä tapauksessa tavarat olivat ainakin osittain samoja molemmissa tavaramerkeissä, mistä syystä Medion vaati kansallisessa tuomioistuimessa, että Thomsonia kiellettäisiin käyttämästä kyseistä tunnusta näiden samojen tavaroiden osalta.(35)
53. Näin ollen asiassa Medion esitetyn doktriinin todellinen ulottuvuus perustuu kansallisen tuomioistuimen esittämän kysymyksen sanamuodon ja yhteisöjen tuomioistuimen antaman vastauksen väliseen kontrastiin. Kun kansallinen tuomioistuin kysyy, onko asian olosuhteissa ”olemassa” edellä kuvatun kaltainen sekaannusvaara, yhteisöjen tuomioistuin vastaa, että tällainen vaara ”voi olla olemassa” esitetyn kaltaisissa olosuhteissa. Tämän yhteisöjen tuomioistuimen vastauksessaan käyttämän ilmaisutavan merkitys taas selviää vaikeuksitta kyseisen tuomion 30 kohdasta. Lisäksi esittäessään ”kokonaisarviota” tai ”kokonaisvaikutelmaa” koskevan, jo mainitun säännön, jonka mukaan huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (28 kohta) sekaannusvaaraa tutkittaessa, yhteisöjen tuomioistuin avaa poikkeuksellisena pidettävän mahdollisuuden, että kolmannen osapuolen moniosaisessa merkis sä käyttämä aikaisempi tavaramerkki säilyttää siinä itsenäisen erottamiskyvyn kuitenkaan olematta kyseisessä merkissä hallitsevassa asemassa.
54. Tarkastellessaan kyseisessä tapauksessa mahdollisen sekaannusvaaran edellytyksiä yhteisöjen tuomioistuin totesi tuomion 30 kohdassa, että ”kuitenkin sen tavallisen tapauksen lisäksi, jossa keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin kokonaisuutena, ja huolimatta siitä seikasta, että kokonaisvaikutelmaa voi hallita yksi tai useampi yhdistelmämerkin osatekijä, ei ole mitenkään poissuljettua, että yksittäistapauksessa aikaisempi tavaramerkki, jota kolmas osapuoli käyttää moniosaisessa merkissä, jossa on kyseisen kolmannen yrityksen nimi, säilyttää itsenäisen [erottamiskyvyn] moniosaisessa merkissä kuitenkaan olematta kyseisessä merkissä hallitsevassa asemassa ”.(36)
55. Tällä tavoin yhteisöjen tuomioistuin vastasi ennakkoratkaisupyynnön esittäneelle tuomioistuimelle kyseisessä asiassa kahden merkin välisen sekaannusvaaran olemassaoloa koskevaan kysymykseen tilanteissa, joissa moniosainen merkki sisältää yhtenä osatekijänään aikaisemmin rekisteröidyn tavaramerkin, ja kehotti sitä hylkäämään Prägetheorie-nimisen teorian (teoria tavaramerkin luomasta vaikutelmasta).(37)
56. Kaiken edellä esitetyn perusteella voidaan täysin selvästi päätellä, että vaikka valituksenalaisessa tuomiossa haluttiin tukeutua ratkaisevalla tavalla asiassa Medion annetun tuomion mukaiseen oikeuskäytäntöön kyseisten tavaramerkkien välistä sekaannusvaaraa arvioitaessa, perusteluissa olisi pitänyt vedota poikkeuksiin,(38) eli niissä olisi pitänyt selittää, minkä vuoksi tässä tapauksessa olisi poikkeuksellisesti sivuutettava yleinen vaatimus moniosaista tavaramerkkiä koskevan hakemuksen tutkimisesta kokonaisvaikutelman perusteella siten, että huomioon otetaan erityisesti sen erottavat ja hallitsevat osat. Toisin sanoen tuomiossa olisi pitänyt perustella ”Barbara Beckerin” ja ”Beckerin” mahdollisesti samankaltaisen merkityssisällön osalta, miksi tässä tapauksessa osan ”Becker” ei voida katsoa olevan hallitsevassa asemassa.
57. Mitään tästä ei kuitenkaan ole otettu valituksenalaisen tuomion perusteluihin. Sen sijaan siinä on tuskin havaittavissa toisenlainen perustelu (37 kohta), jonka mukaan ”Becker” vastaa sukunimeä, mikä ei ole riidanalaista ja mikä olisi vaikeaa kyseenalaistaa. Tämän perusteella päätellään suoraan, että ”Becker” ja ”Barbara Becker” ovat samankaltaisia (38 kohta) ja että valituslautakunnassa olisi siten tehty oikeudellinen virhe (39 kohta).
58. Toistettakoon vielä, että valituksenalaisessa tuomiossa ei esitetä minkäänlaista huomiota tai suoriteta tarkastelua sukunimen Becker osalta sen määrittämiseksi, onko sillä tällainen itsenäinen erottamiskyky, ilman että sen tarvitsisi olla hallitsevassa asemassa, mihin asiassa Medion annetussa tuomiossa viitataan, ja että näin ollen asian olosuhteissa olisi ollut ehdottoman tärkeää tutkia loppuun asti ensimmäisen tavaramerkin BECKER erottamiskyky.(39) Koska tämä viimeksi mainittu tavaramerkki oli yleisön keskuudessa hyvin tunnettu, millä tahansa toisella tavaramerkillä, jota halutaan käyttää samoista tavaroista, olisi ollut suuria vaikeuksia kyseisen sukunimen käyttämisessä.
59. Valituksenalainen tuomio, jossa lähdetään yhdessä arvioitujen asioissa Fusco ja Medion annettujen tuomioiden yleistävästä ja osin virheellisestä tulkinnasta, voi johtaa itsessään virheelliseen käsitykseen siitä, että periaatteessa kaikki aikaisemman tavaramerkin kanssa yhtenevät sukunimet voisivat estää etunimen ja kyseisen sukunimen sisältävän moniosaisen tavaramerkin rekisteröinnin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran perusteella.
60. Toisin sanoen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen itsensä aikaisemmin antamasta tuomiosta johdetun pääsäännön ja tämän tuomioistuimen antamasta toisesta tuomiosta johdetun säännön perusteella näytetään päädyttävän lähes väistämättömään lopputulokseen, jossa kysymys merkityssisällön samankaltaisuudesta käytännössä sivuutetaan, sillä kyseisessä tuomiossa ei ole otettu huomioon kaikkia asian tosiseikkoja, kuten oikeuskäytännössä edellytetään. Erityisesti siinä on jätetty tutkimatta etunimen mahdollinen vaikutus tavaramerkin Barbara Becker merkityssisältöön ja se, kuinka suuri erottamiskyky pelkästään sukunimestä muodostuvalla tavaramerkillä voi olla.
61. Johtopäätöksenä edellä esitetystä katson, että valituksenalaisessa tuomiossa on tehty oikeudellinen virhe, joten ainoa valitusperuste on hyväksyttävä ja kyseinen tuomio kumottava.
62. Koska havaittu virhe on mahdollista korjata ainoastaan suorittamalla loppuun asti edellisessä kohdassa mainitut tosiseikkoja koskevat arvioinnit ja koska lisäksi valituksenalaisessa tuomiossa ei sen sanamuodon perusteella ole lausuttu valittajan esittämästä jälkimmäisestä perusteesta, mielestäni asia ei ole ratkaisukelpoinen unionin tuomioistuimessa perussäännön 61 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetulla tavalla, minkä vuoksi ehdotan asian palauttamista unionin yleiselle tuomioistuimelle näiden arviointien suorittamiseksi ja asian ratkaisemiseksi uudelleen niiden mukaisesti.
VI Oikeudenkäyntikulut
63. Koska ehdotan, että asia palautetaan unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, päätös esillä olevan muutoksenhakuasian oikeudenkäyntikuluista on tehtävä myöhemmin.
VII Ratkaisuehdotus
64. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin
1) kumoaa kokonaisuudessaan Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) 2.12.2008 asiassa T-212/07, Harman International Industries vastaan SMHV, antaman tuomion
2) palauttaa asian Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi
3) toteaa, että oikeudenkäyntikuluista määrätään myöhemmin.
(1) .
(2)
–	Asia T‑212/07, Kok., s. II‑3431.
(3)
–	7.3.2007 tehty päätös (asia R 502/2006‑1).
(4)
–	Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EUVL L 78, s. 1), joka tuli voimaan mainittuna päivänä.
(5)
–	Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 22.12.1994 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 3288/94 Uruguayn kierroksella neuvoteltujen sopimusten täytäntöön panemiseksi (EYVL L 349, s. 83) ja viimeksi 19.2.2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 422/2004 (EUVL L 70, s. 1) (jäljempänä asetus N:o 40/94).
(6)
–	Hakemus on julkaistu 29.3.2004 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 13/2004.
(7)
–	Tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskeva, 15.6.1957 tehty Nizzan sopimus, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna.
(8)
–	Tavaramerkki on rekisteröity 1.7.2002 numerolla 1823228.
(9)
–	Hakemus on tehty 2.11.2000 ja rekisteröity sittemmin tavaramerkiksi 17.9.2004 numerolla 1944578.
(10)
–	Ks. valituksenalaisen tuomion 22 ja 27 kohta.
(11)
–	15.2.2005 tehty päätös.
(12)
–	Alaviitteessä 3 mainittu päätös.
(13)
–	Päätöksen 29 kohta.
(14)
–	Päätöksen 34 ja 35 kohta.
(15)  –	Päätöksen 36 kohta.
(16)
–	Päätöksen 36–42 kohta.
(17)
–	Asia C-408/01, Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomio 23.10.2003 (Kok., s. I‑12537, 41 kohta).
(18)
–	Valituksenalaisen tuomion 33 kohta.
(19)
–	Ks. valituksenalaisen tuomion 34–38 kohta.
(20)
–	Asia T-185/03, Fusco v. SMHV – Fusco International (ENZO FUSCO), tuomio 1.3.2005 (Kok., s. II‑715, 54 kohta).
(21)
–	Asia C-120/04, Medion, tuomio 6.10.2005 (Kok., s. I‑8551, 30 ja 37 kohta).
(22)
–	4.5. lähetetty faksi.
(23)
–	Asia T-97/05, Rossi v. SMHV (Marcorossi), tuomio 12.7.2006 (45 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa; jäljempänä asiassa Marcorossi annettu tuomio).
(24)
–	Asia Marcorossi, tuomion 46 ja 47 kohta.
(25)
–	Valituksenalaisen tuomion 36 kohta.
(26) –	Asia C-23/00 P, neuvosto v. Boehringer, tuomio 26.2.2002 (Kok., s. I‑1873, 46 kohta) ja asia C-17/07 P, Neirinck v. komissio, tuomio 28.2.2008 (38 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
(27) –	Asia C-348/90 P, F v. komissio, tuomio 8.4.1992 (Kok., s. I‑2691, 6 ja 7 kohta); asia C-53/92 P, Hilti v. komissio, tuomio 9.3.1994 (Kok., s. I‑667, 10 kohta); asia C-136/92 P, komissio v. Brazzelli Lualdi ym., tuomio 1.6.1994 (Kok., s. I‑1981, 47 kohta) ja asia C-494/06 P, komissio v. Italia ja Wam, tuomio 30.4.2009 (29 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
(28)
–	Asia C-104/00 P, DKV v. SMHV (Companyline), tuomio 19.9.2002 (Kok., s. I‑7561, 21 ja 22 kohta, ja julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin ratkaisuehdotus, 59 ja 60 kohta); asia C-326/01 P, Telefon & Buch v. SMHV, määräys 5.2.2004 (Kok., s. I‑1371, 35 kohta) ja asia C-150/02 P, Streamservice v. SMHV, määräys 5.2.2004 (Kok., s. I‑1461, 30 kohta).
(29) –	Asia C-283/90 P, Vidrányi v. komissio, tuomio 1.10.1991 (Kok., s. I‑4339, 29 kohta); asia C-401/96, Somaco v. komissio, tuomio 7.5.1998 (Kok., s. I‑2587, 53 kohta); asia C-446/00 P, Cubero Vermurie v. komissio, tuomio 13.12.2001 (Kok., s. I‑10315, 20 kohta) ja asia C-3/06 P, Groupe Danone v. komissio, tuomio 8.2.2007 (Kok., s. I‑1331, 45 kohta).
(30) –	Asia C-166/95 P, komissio v. Daffix, tuomio 20.2.1997 (Kok., s. I‑983, 24 kohta); asia C-367/95 P, komissio v. Sytraval ja Brink’s France, tuomio 2.4.1998 (Kok., s. I‑1719, 67 kohta); asia C-265/97 P, VBA v. Florimex ym., tuomio 30.3.2000 (Kok., s. I‑2061, 114 kohta); asia C-413/06 P, Bertelsmann ja Sony Corporation of America v. Impala, tuomio 10.7.2008 (Kok., s. I‑4951, 174 kohta) ja asia C-89/08 P, komissio v. Irlanti ym., tuomio 2.12.2009 (34 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
(31)
–	Ks. vastaavasti jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetusta ensimmäisestä neuvoston direktiivistä 89/104/ETY (EYVL L 40, s. 1) asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999 (Kok., s. I‑3819, 17 kohta) ja em. asia Medion, tuomion 26 kohta sekä yhteisön tavaramerkkiasetuksesta asia C-334/05 P, SMHV v. Shaker, tuomio 12.6.2007 (Kok., s. 4529, 33 kohta) ja asia C-193/06 P, Nestlé v. SMHV, tuomio 20.9.2007 (32 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
(32)
–	Ks. vastaavasti asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997 (Kok., s. I‑6191, 22 kohta); em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 18 kohta; asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000 (Kok., s. I‑4861, 40 kohta); em. asia Medion, tuomion 27 kohta; asia C-206/04 P, Mülhens v. SMHV, tuomio 23.3.2006 (Kok., s I‑2717, 18 kohta); em. asia SMHV v. Shaker, tuomion 34 kohta; em. asia Nestlé v. SMHV, tuomion 33 kohta ja asia C-3/03 P, Matratzen Concord v. SMHV, määräys 28.4.2004 (Kok., s. I‑3657, 28 kohta).
(33)
–	Ks. vastaavasti em. asia SABEL, tuomion 23 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta; em. asia Medion, tuomion 28 kohta; em. asia Mülhens v. SMHV, tuomion 19 kohta; em. asia SMHV v. Shaker, tuomion 35 kohta ja em. asia Matratzen Concord v. SMHV, määräyksen 29 kohta.
(34)
–	Riidanalaisen päätöksen 36–41 kohta.
(35)
–	Ks. tuomion 6–10 kohta.
(36)
–	Kursivoinnit tässä.
(37)
–	Kyseisen teorian mukaan riidanalaisen merkin samankaltaisuutta koskevaa kysymystä arvioitaessa on otettava huomioon kummastakin merkistä saatava kokonaisvaikutelma ja tutkittava, onko merkeille yhteinen osa moniosaisessa merkissä niin hallitsevassa asemassa, että muut osat joutuvat kokonaisvaikutelmassa suurelta osin taka-alalle. Em. asia Medion, tuomion 12 kohta.
(38)  –	Hacker, F., ”§ 9 - Relative Eintragungshindernisse – Ähnlichkeit mehrgliedriger Marken”, teoksessa Ströbele, Hacker, Markengesetz Kommentar, 9. painos, Carl Heymanns, Köln, 2009, s. 598.
(39)
–	Keller, E., Glinke, A., ”Die ’MEDION’ -Entscheidung des EuGH: Neujustierung der verwechselungsrelevanten Markenähnlichkeit bei Kombinationsmarken”, Wettbewerb in Recht und Praxis, nro 1/2006, s. 21–, s. 27.