62024CJ0076_RES
Causa C‑76/24
Tradeinn Retail Services S.L.
contro
PH
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania)]
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1o agosto 2025
«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Marchi – Direttiva (UE) 2015/2436 – Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi – Articolo 10, paragrafo 3, lettera b) – Diritti conferiti dal marchio – Diritto di vietare a terzi di offrire, immettere in commercio o stoccare a tali fini i prodotti contraddistinti dal segno – Commercio online – Prodotti offerti in vendita a partire da uno Stato membro diverso da quello di registrazione del marchio – Concetto di “stoccaggio”»
Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica e teleologica
(v. punto 25)
Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2015/2436 – Diritti conferiti dal marchio – Prodotti contraddistinti da un marchio protetto in uno Stato membro – Prodotti offerti in vendita da un terzo mediante pubblicità online a partire da uno Stato membro diverso da quello della registrazione del marchio – Diritto del titolare di tale marchio di vietare a tali terzi di offrire ai consumatori dello Stato membro di registrazione i prodotti, di immetterli in commercio o di stoccarli a tal fine
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2015/2436, art. 10, §§ 2 e 3, b)]
(v. punti 27‑37, 39, dispositivo 1)
Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2015/2436 – Diritti conferiti dal marchio – Concetto di stoccaggio – Terzi che hanno il controllo indiretto ma effettivo sui prodotti di cui trattasi – Inclusione
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2015/2436, art. 10, §§ 2 e 3, b)]
(v. punti 44‑47, dispositivo 2)
Sintesi
Con questa sentenza, la Corte fornisce chiarimenti sulle situazioni in cui il titolare di un marchio può vietare a un terzo l’uso di un segno (
1
) e interpreta la direttiva 2015/2436 (
2
).
PH è titolare di due marchi tedeschi, registrati, in particolare, per accessori per immersione subacquea.
La Tradeinn Retail Services S.L. (in prosieguo: la «TRS»), con sede in Spagna, offriva in vendita online accessori per immersione subacquea, contraddistinti da segni identici a tali marchi.
PH ha citato la TRS dinanzi al Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunale del Land, Norimberga-Fürth, Germania) con un ricorso diretto, in particolare, a far vietare tale uso. Tale tribunale ha deciso di ingiungere alla TRS di cessare di offrire in vendita o di promuovere accessori per immersione recanti segni identici a tali marchi.
Su appello di PH, l’Oberlandesgericht Nürnberg (Tribunale superiore del Land, Norimberga, Germania) ha esteso tale divieto alla distribuzione e allo stoccaggio di tali prodotti.
La TRS ha proposto ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), il quale, nutrendo dubbi sull’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436, ha interrogato la Corte sulla portata dei diritti di un titolare di un marchio protetto in uno Stato membro e sul concetto di «stoccaggio» di cui a tale articolo.
Giudizio della Corte
Anzitutto, la Corte rileva che la formulazione dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436 non contiene alcuna indicazione esplicita quanto alla possibilità, per il titolare di un marchio registrato in uno Stato membro, di vietare a un terzo di stoccare, nel territorio di un altro Stato membro, prodotti contraddistinti da detto segno.
La Corte ricorda, poi, che la protezione derivante dalla registrazione di un marchio nazionale è, in linea di principio, limitata al territorio dello Stato membro di registrazione, cosicché, di norma, il corrispondente titolare non può avvalersi di tale protezione al di fuori di quel territorio. Inoltre lo scopo del diritto esclusivo conferito dalla registrazione di un marchio (
3
) è di consentire al titolare dei tale marchio di cui trattasi di proteggere i propri interessi specifici in quanto titolare del marchio, ossia di garantire che quest’ultimo possa adempiere le proprie funzioni. Pertanto, l’esercizio di tale diritto deve essere riservato ai casi in cui l’uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio. Tra tali funzioni rientrano non solo la funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire ai consumatori l’origine del prodotto o del servizio considerato, ma anche le altre sue funzioni, quali quella di garantire la qualità di tale prodotto o servizio, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità.
Pertanto, tale finalità e l'estensione geografica della protezione conferita dal marchio comportano diverse conseguenze per l’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436. In primo luogo, il titolare di un marchio nazionale ha il diritto di vietare a terzi di immettere in commercio, nello Stato membro di registrazione, prodotti contraddistinti dal segno il cui uso leda tale marchio, fermo restando tuttavia che tali prodotti non sono considerati immessi in commercio se rientrano in un regime doganale sospensivo come quello del transito esterno e non sono stati immessi in libera pratica.
In secondo luogo, il titolare di un marchio nazionale può vietare a terzi di offrire, nel territorio dello Stato membro di registrazione, prodotti contraddistinti da tale segno. Il titolare può quindi opporsi a un’offerta di tale tipo, anche quando essa riguardi prodotti vincolati al regime doganale di transito esterno, purché comporti automaticamente l’immissione in libera pratica di tali prodotti. Inoltre, la Corte ricorda che il titolare di un marchio può vietare a un terzo di offrire, in particolare mediante pubblicità online, prodotti con quel segno, anche se tale terzo, il server del sito Internet da lui utilizzato o tali prodotti sono situati al di fuori dello Stato membro di registrazione, qualora tale offerta o tale pubblicità sia destinata a consumatori situati nel territorio di tale Stato membro. Infatti, se così non fosse, gli operatori che ricorrono al commercio elettronico e offrono a consumatori situati in tale territorio prodotti che si trovano al di fuori di quel territorio sfuggirebbero a qualsiasi obbligo di rispettare i diritti conferiti da quel marchio, il che comprometterebbe l’effetto utile della protezione garantita dalla direttiva 2015/2436. Tuttavia, la mera possibilità di accedere a un sito Internet nel territorio dello Stato membro in cui il marchio considerato è protetto non basta per giungere alla conclusione che le offerte in vendita pubblicate su tale sito sono destinate a consumatori situati in tale territorio. È compito dei giudici nazionali valutare, caso per caso, se sussistano elementi pertinenti per concludere che un’offerta in vendita visualizzata su un sito Internet o su una piattaforma di vendita online accessibile in quel territorio sia destinata a consumatori che si trovano in quest’ultimo.
In terzo luogo, l’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436 consente al titolare di un marchio di vietare ai terzi non solo di offrire e di immettere in commercio prodotti contraddistinti da un segno il cui uso leda tale marchio, ma anche «di stoccarli a tali fini». Tale disposizione riguarda quindi lo stoccaggio da parte di terzi di tali prodotti solo se esso costituisce il presupposto di un’offerta o di un’immissione in commercio che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare.
Ebbene, il titolare di un marchio può vietare a un terzo di offrire, in particolare mediante pubblicità online, prodotti con quel segno nonostante il fatto che tale terzo, il server del sito Internet da lui utilizzato o tali prodotti siano situati al di fuori dello Stato membro di registrazione, se l’offerta è destinata a consumatori situati nel territorio di tale Stato membro. In una situazione del genere, il titolare è altresì legittimato a vietare al terzo di stoccare detti prodotti al di fuori di tale territorio se lo stoccaggio costituisce una tappa preliminare all’emissione di una siffatta offerta o alla sua attuazione, in modo da poter essere considerata come effettuata a tal fine.
Infine la Corte rileva che il termine «stoccare» di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436 comprende non solo i casi in cui il terzo ha il controllo diretto ed effettivo sui prodotti considerati, ma anche quelli in cui ha un controllo indiretto, ma comunque effettivo di tali prodotti, in quanto dispone di un potere di supervisione o di direzione sulla persona che ne ha il controllo diretto ed effettivo. Se tale disposizione fosse applicabile solo al terzo che dispone direttamente del controllo effettivo sui prodotti considerati, il titolare del marchio si troverebbe nell’impossibilità di far rivolgere un’ingiunzione inibitoria a un operatore economico che, senza il suo consenso, al fine di offrire o di immettere tali prodotti in commercio, li consegni ad un prestatore di servizi affinché quest’ultimo fornisca, a tale scopo, servizi quali il magazzinaggio o il trasporto di detti prodotti. Una simile interpretazione sarebbe incompatibile con l’obiettivo della direttiva 2015/2436 e priverebbe la protezione garantita da quest’ultima di parte del suo effetto utile.
(
1
)	Tali situazioni sono previste all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2015/2436.
(
2
)	Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2015, L 336, pag. 1).
(
3
)	Tale diritto esclusivo è conferito ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2015/2436.