SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)
de 25 de mayo de 2016 (*)
«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión ocean beach club ibiza — Marcas nacionales figurativa y denominativa anteriores ocean drive Ibiza-hotel y OCEAN THE GROUP — Declaración de nulidad de la marca anterior en la que se basa la resolución impugnada — Sobreseimiento»
En el asunto T‑753/14,
Ice Mountain Ibiza, S.L., con domicilio social en Sant Antoni de Portmany (Illes Balears), representada por los Sres. J.L. Gracia Albero, F. Miazzetto y E. Cebollero González, abogados,
parte demandante,
contra
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por la Sra. S. Palmero Cabezas, en calidad de agente,
parte demandada,
y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO es
Etyam, S.L., con domicilio social en Eivissa (Illes Balears),
que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 31 de julio de 2014 (asunto R 2293/2013‑1) relativa a un procedimiento de oposición entre Etyam y Ice Mountain Ibiza,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),
integrado por el Sr. S. Papasavvas, Presidente, y los Sres. E. Bieliūnas e I.S. Forrester (Ponente), Jueces;
Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;
habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 14 de noviembre de 2014;
habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 4 de marzo de 2015;
celebrada la vista el 3 de febrero de 2016;
dicta la siguiente
Sentencia
Antecedentes del litigio
1        El 2 de febrero de 2012, la demandante, Ice Mountain Ibiza, S.L., presentó una solicitud de registro de marca de la Unión en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO L 78, p. 1).
2        La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:
3        El registro se solicitó, en particular, para determinados servicios incluidos en las clases 41 y 43 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, que responden a la descripción siguiente:
–        clase 41: «Servicios relacionados con discotecas y servicios de salas de fiesta; clubes nocturnos, servicios de discotecas; producción y edición de discos (discos compactos, de vinilo, casetes y vídeos) acústicos y de imagen (DVD); reproducción de sonido, montaje de televisión y programas de radio, servicios de diversiones televisadas, alquiler de vídeos, producción de films (películas) y programas de televisión, servicio de doblaje de películas; alquiler de aparatos de radio y televisión; servicios de producción de imágenes digitales; producción y montaje de espectáculos; servicios de esparcimiento, incluyendo el suministro de información de bases de datos en materia de entretenimiento; edición de textos y publicaciones; producción de espectáculos; organización de espectáculos de esparcimiento; organización y celebración de bailes; organización y celebración de competiciones (educación y esparcimiento); representación de espectáculos en vivo; actuaciones musicales (orquesta); servicios de planificación de fiestas (entretenimiento); reserva de plazas para actividades de entretenimiento»;
–        clase 43: «Suministro de comidas y bebida, alimentos, aperitivos, pequeños aperitivos, platos o comidas, para tomar en los locales o para llevar, barras fijas o móviles y servicios de bares de tapas, organización del alojamiento y catering para clientes de hoteles y restaurantes, reservas en hostales; alquiler de construcciones transportables; cafés-restaurantes, cafeterías; servicios de centros de vacaciones (alojamiento); comedores, catering de comidas y bebidas; casas de vacaciones, reservas de hoteles, hoteles, moteles; explotación de terrenos de camping; alquiler de sillas, mesas, ropa de mesa, cristalería; alquiler de salas de reunión; alquiler de tiendas de campaña; alimentación de clientes en restaurantes, restaurantes de comida rápida, bares de servicio rápido y permanente (“snackbar”) y restaurantes de autoservicio; autoservicio en cafeterías; servicios de comidas preparadas; organización de banquetes y fiestas de cóctel; reserva de alojamiento temporal; reserva de hoteles; servicios hoteleros, suministro de comidas y bebidas así como organización de esos servicios, información sobre alojamiento temporal y catering, prestados por todos los medios, incluyendo por medios electrónicos o en línea; bares».
4        La solicitud de marca de la Unión se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias n.º 62/2012, de 29 de marzo de 2012.
5        El 29 de junio de 2012, Etyam, S.L., formuló oposición, al amparo del artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009, contra el registro de la marca solicitada para los servicios mencionados en el apartado 3 de la presente sentencia.
6        La oposición se basaba en las siguientes marcas anteriores:
–        la marca española figurativa solicitada el 14 de octubre de 2010 y registrada el 1 de febrero de 2011 con el número 2950417 para servicios de la clase 43 correspondientes a la descripción siguiente: «Servicios de restauración (alimentación); servicios prestados por personas o establecimientos cuyo fin es preparar alimentos y bebidas para el consumo, así como los servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue y la comida en hoteles; servicios de reserva de alojamientos temporales; servicios de residencias para animales», tal como se reproduce a continuación:
–        la marca española denominativa OCEAN THE GROUP, solicitada el 3 de septiembre de 2009 y registrada el 16 de diciembre de 2009 con el número 2890409 para servicios de la clase 43 correspondientes a la descripción siguiente: «Servicios de restauración (alimentación); servicios prestados por personas o establecimientos cuyo fin es preparar alimentos y bebidas para el consumo, así como los servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue y la comida en hoteles, pensiones u otros establecimientos que aseguran un hospedaje temporal; servicios de reserva de alojamientos temporales; servicios de residencias para animales».
7        El motivo que se invocó en apoyo de la oposición fue el contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009. La oposición se refería a todos los servicios designados por las marcas anteriores y se dirigió contra todos los productos y servicios designados por la marca solicitada.
8        El 23 de septiembre de 2013, la División de Oposición estimó parcialmente la oposición sobre la base de la marca denominativa anterior OCEAN THE GROUP. El registro de la marca solicitada se denegó para los «servicios relacionados con discotecas y servicios de salas de fiesta; clubes nocturnos, servicios de discotecas» de la clase 41 y para todos los servicios de la clase 43 descritos en el apartado 3 de la presente sentencia.
9        Se autorizó el registro de la marca solicitada para los restantes productos y servicios, en particular para todos los servicios de la clase 41 descritos en el apartado 3 de la presente sentencia, excepto los «servicios relacionados con discotecas y servicios de salas de fiesta; clubes nocturnos, servicios de discotecas», para los cuales se denegó el registro, como se ha señalado en el apartado 8 de la presente sentencia.
10      El 21 de noviembre de 2013, la demandante interpuso recurso ante la EUIPO, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009, contra la resolución de la División de Oposición.
11      Mediante resolución de 31 de julio de 2014 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso. En particular, consideró que los servicios de la clase 43 de que se trata eran idénticos y que algunos de los servicios de la clase 41 en cuestión ―concretamente, los «servicios relacionados con discotecas y servicios de salas de fiesta; clubes nocturnos, servicios de discotecas»― eran similares a los servicios para los cuales se habían registrado las marcas anteriores. Asimismo, la Sala de Recurso estimó que la marca cuyo registro se había solicitado y la marca denominativa anterior OCEAN THE GROUP presentaban cierta similitud visual, fonética y conceptual debido a la presencia del elemento común «ocean». Por consiguiente, la Sala de Recurso concluyó que las diferencias entre las marcas en conflicto no eran suficientes para excluir la existencia de riesgo de confusión. En cuanto a la oposición basada en la marca española figurativa anterior registrada con el número 2950417, la Sala de Recurso consideró que el resultado no podía ser otro respecto de los servicios para los cuales se había denegado la oposición, dado que dicha marca incluía también el elemento común «ocean» y protegía los mismos servicios que la marca OCEAN THE GROUP.
Pretensiones de las partes
12      La demandante solicita al Tribunal que:
–        Anule la resolución impugnada.
–        Condene en costas a la EUIPO, incluidas las del procedimiento ante la División de Oposición y la Sala de Recurso.
13      La EUIPO solicita al Tribunal que:
–        Desestime íntegramente el recurso.
–        Condene en costas a la demandante.
Procedimiento e incidencias durante la tramitación de éste
14      Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 11 de septiembre de 2015, la demandante informó al Tribunal de que la marca denominativa anterior OCEAN THE GROUP había sido declarada nula mediante una sentencia que había adquirido firmeza (sentencia n.º 52/14 del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante, dictada el 27 de febrero de 2014 en el asunto 488/2013). La demandante indicó al Tribunal que, ante la falta de un análisis concreto del riesgo de confusión existente entre la marca solicitada y la marca española figurativa anterior registrada con el número 2950417 que incluye la expresión «ocean drive ibiza-hotel», correspondía al Tribunal devolver el expediente a la EUIPO para que ésta llevase a cabo tal análisis.
15      La EUIPO formuló sus observaciones sobre este extremo mediante escrito depositado en la Secretaría del Tribunal el 5 de octubre de 2015. Concretamente, la EUIPO manifestó sus dudas acerca de la firmeza de la sentencia invocada y acerca del alcance de la declaración de nulidad de la marca denominativa anterior. Por lo demás, la EUIPO reconoció que la resolución impugnada no contenía una evaluación independiente de la existencia de riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca española figurativa anterior registrada con el número 2950417 respecto de los servicios considerados idénticos o similares y que, por tanto, no existía tampoco un pronunciamiento autónomo sobre la existencia de riesgo de confusión entre estas dos marcas respecto de los servicios para los que sí se había estimado la oposición.
16      Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 12 de noviembre de 2015, la demandante remitió el texto íntegro de la sentencia n.º 52/14 del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante, dictada el 27 de febrero de 2014 en el asunto 488/2013.
17      Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 16 de diciembre de 2015, la EUIPO formuló sus observaciones a este respecto. Concretamente, la EUIPO declaró que era preciso concluir que la marca española denominativa OCEAN THE GROUP había sido declarada nula mediante sentencia firme y que dicha declaración de nulidad afectaba a la totalidad de los servicios comprendidos en la clase 43.
18      Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 11 de enero de 2016, la demandante reiteró su solicitud de que el expediente fuese devuelto a la EUIPO.
19      Durante la vista, la EUIPO manifestó que compartía la postura de la demandante acerca de la nulidad de la marca española denominativa anterior OCEAN THE GROUP.
Fundamentos de Derecho
20      En apoyo de su recurso, la demandante invoca dos motivos, basados en la infracción del artículo 75 y del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.
21      Mediante su primer motivo, basado en la infracción del artículo 75 del Reglamento n.º 207/2009, la demandante expone, fundamentalmente, que la Sala de Recurso no motivó suficientemente su decisión de no atribuir valor probatorio a los documentos complementarios que ella había aportado para demostrar el carácter distintivo muy limitado del término «ocean».
22      Mediante su segundo motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, la demandante expone, en esencia, que los servicios comprendidos en las clases 41 y 43 de que se trata son diferentes o no presentan más que un bajo grado de semejanza y que la Sala de Recurso apreció incorrectamente la similitud de las marcas en conflicto.
23      La EUIPO rebate esta argumentación.
24      Con carácter preliminar, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, en el supuesto de que se declare la nulidad de la marca anterior en la que se base la oposición, el procedimiento de oposición carece de objeto [sentencias de 10 de diciembre de 2009, Stella Kunststofftechnik/OAMI — Stella Pack (Stella), T‑27/09, EU:T:2009:492, apartados 38 y 39, y de 25 de noviembre de 2014, Royalton Overseas/OAMI — S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF), T‑556/12, no publicada, EU:T:2014:985, apartado 40].
25      Por consiguiente, en tal supuesto, el recurso de anulación interpuesto ante este Tribunal contra la resolución de la Sala de Recurso queda también sin objeto.
26      En el presente asunto, debe hacerse constar, en primer lugar, que la resolución impugnada se basó en la marca denominativa anterior OCEAN THE GROUP para desestimar el recurso interpuesto por la demandante contra la resolución de la División de Oposición.
27      Pues bien, resulta obligado observar que dicha marca ha sido declarada nula mediante la sentencia n.º 52/14 del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante, dictada el 27 de febrero de 2014 en el asunto 488/2013. Dicha sentencia ha adquirido firmeza y afecta a todos los servicios de la clase 43 para los que se había registrado la marca OCEAN THE GROUP.
28      En segundo lugar, es preciso señalar que la resolución impugnada no contiene una evaluación independiente de la existencia de riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca figurativa anterior registrada con el número 2950417.
29      En efecto, del apartado 30 de la resolución impugnada se desprende que la Sala de Recurso basó expresamente su análisis del riesgo de confusión en la comparación de la marca solicitada únicamente con la marca denominativa anterior OCEAN THE GROUP. Por lo demás, la marca figurativa anterior registrada con el número 2950417 solamente se menciona en el apartado 42 de la resolución impugnada.
30      Pues bien, del apartado 42 de la resolución impugnada se desprende que las conclusiones de la Sala de Recurso acerca de la existencia de riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca figurativa anterior registrada con el número 2950417 se limitan estrictamente a los servicios respecto de los cuales se había denegado la oposición basada en la marca denominativa anterior OCEAN THE GROUP, esto es, los servicios de la clase 41, tal como se describen en el apartado 3 de la presente sentencia, excepto los «servicios relacionados con discotecas y servicios de salas de fiesta; clubes nocturnos, servicios de discotecas», para los cuales se denegó el registro, como se ha señalado en el apartado 8 de la presente sentencia. Al haber sido denegada la oposición por lo que a dichos servicios se refiere, las conclusiones de la Sala de Recurso al respecto no son objeto del presente recurso de anulación.
31      Así, la Sala de Recurso y, antes que ella, la División de Oposición no examinaron y no se pronunciaron acerca del riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca figurativa anterior registrada con el número 2950417 en relación con los servicios respecto de los cuales se había estimado la oposición basada en la marca denominativa anterior OCEAN THE GROUP, esto es, los «servicios relacionados con discotecas y servicios de salas de fiesta; clubes nocturnos, servicios de discotecas» incluidos en la clase 41 y todos los servicios de la clase 43 tal como se han descrito en el apartado 3 de la presente sentencia.
32      En estas circunstancias, debe señalarse que, en cuanto a los servicios respecto de los cuales se estimó la oposición basada en la marca denominativa anterior OCEAN THE GROUP, la resolución impugnada se basa exclusivamente en el examen del riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca denominativa anterior OCEAN THE GROUP.
33      Por consiguiente, tras la declaración de nulidad de la marca denominativa anterior OCEAN THE GROUP, ha desaparecido el único fundamento de la resolución impugnada por lo que respecta a los «servicios relacionados con discotecas y servicios de salas de fiesta; clubes nocturnos, servicios de discotecas» de la clase 41 y a todos los servicios de la clase 43 tal como se han descrito en el apartado 3 de la presente sentencia y todo el procedimiento de oposición ha perdido su objeto. En consecuencia, el presente recurso ha quedado sin objeto, por lo que procede sobreseer el asunto.
34      A todos los efectos, debe señalarse que, por lo que respecta a los «servicios relacionados con discotecas y servicios de salas de fiesta; clubes nocturnos, servicios de discotecas» de la clase 41 y a todos los servicios de la clase 43 tal como se han descrito en el apartado 3 de la presente sentencia, la EUIPO podrá, en su caso, realizar una comparación entre la marca solicitada y la marca española figurativa anterior registrada con el número 2950417 al objeto de pronunciarse sobre la existencia de riesgo de confusión.
Costas
35      A tenor del artículo 137 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, en caso de sobreseimiento, el Tribunal resolverá discrecionalmente sobre las costas.
36      En el presente asunto, la demandante ha solicitado que la EUIPO sea condenada en costas, incluidas las del procedimiento ante la División de Oposición y la Sala de Recurso.
37      En primer lugar, debe recordarse que el artículo 190, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento establece que sólo los gastos efectuados a efectos del procedimiento ante la Sala de Recurso se considerarán costas recuperables. Por tanto, los gastos efectuados ante la División de Oposición no son costas recuperables.
38      En segundo lugar, es preciso hacer constar que el sobreseimiento en el presente asunto se debe, por una parte, a la declaración de nulidad de la marca denominativa anterior en la que se basaba exclusivamente la resolución impugnada y, por otra parte, al hecho de que la Sala de Recurso no examinó el riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca figurativa anterior en relación con los servicios respecto de los cuales se había estimado la oposición.
39      Por consiguiente, cada parte cargará con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)
decide:
1)      Sobreseer el recurso.
2)      Cada parte cargará con sus propias costas.
Papasavvas
Bieliūnas
Forrester
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 25 de mayo de 2016.
Firmas
* Lengua de procedimiento: español.