62002CC0245_NL
Conclusie van de advocaat generaal
Conclusie van de advocaat generaal
1. De onderhavige zaak vindt haar oorsprong in de Finse vertakking van de langdurige rechtsstrijd die zich in verschillende landen heeft ontwikkeld tussen de Tsjechische brouwerij Budĕjovický Budvar(2) (hierna: „brouwerij Budvar” of kortweg „Budvar), gevestigd in de stad České Budějovice (Tsjechisch Budweis)(3) in Bohemen (Tsjechische Republiek), en de Amerikaanse vennootschap Anheuser-Busch Inc.(4) (hierna: „Anheuser-Busch”) met betrekking tot het recht op het gebruik van de woorden „Bud”, „Budweiser” en dergelijke voor de verhandeling van hun respectieve biersoorten.
2. In deze zaak wordt het Hof in hoofdzaak verzocht om te verduidelijken welke bepalingen van toepassing zijn op het gebruik van een ingeschreven merk en een mogelijk daarmee conflicterende handelsnaam, met name in het licht van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (hierna: „TRIPs-Overeenkomst”).(5)
I –
Juridisch kader
A –
Internationaal recht
3. Artikel 8 van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom(6) (hierna: „Verdrag van Parijs”) bepaalt: „De handelsnaam(7) zal in alle landen der Unie, zonder verplichting van depot of inschrijving, beschermd worden, onverschillig of hij al dan niet deel uitmaakt van een fabrieks‑ of handelsmerk.”
4. Artikel 2 van de TRIPs-Overeenkomst verwijst naar een aantal materiële bepalingen van het Verdrag van Parijs, waaronder artikel 8. Laatstgenoemde bepaling werd bijgevolg opgenomen in het stelsel van de Wereldhandelsorganisatie (hierna: „WTO”).(8)
5. Van de materiële bepalingen van de TRIPs-Overeenkomst is in casu artikel 16, lid 1, van belang. Deze bepaling luidt:
„De houder van een ingeschreven handelsmerk heeft het uitsluitende recht alle derden die niet zijn toestemming daartoe hebben, te beletten om in het handelsverkeer identieke of soortgelijke tekens te gebruiken voor waren of diensten die identiek zijn met of soortgelijk zijn aan die waarvoor het handelsmerk is ingeschreven, wanneer dat gebruik vermoedelijk zou leiden tot verwarring. In het geval van het gebruik van een identiek teken voor identieke waren of diensten wordt het vermoeden van verwarring verondersteld. De hierboven beschreven rechten laten bestaande eerdere rechten onverlet(9) en zijn evenmin van invloed op de mogelijkheid waarover de Leden beschikken om rechten te verlenen op grond van het gebruik.”
6. Artikel 70 van de TRIPs-Overeenkomst regelt de temporele werkingssfeer ervan als volgt:
„1.	Deze Overeenkomst schept geen verplichtingen met betrekking tot handelingen die zich hebben voorgedaan vóór de datum van toepassing van de Overeenkomst voor het Lid in kwestie.
2.	Behalve indien in deze Overeenkomst anders is bepaald, schept deze Overeenkomst verplichtingen met betrekking tot alle onderwerpen die bestonden op de datum van toepassing van deze Overeenkomst voor het Lid in kwestie en die op genoemde datum in dat Lid zijn beschermd, of die voldoen of later gaan voldoen aan de criteria voor bescherming ingevolge deze Overeenkomst. [...].”
7. Evenals de WTO-Overeenkomst is de TRIPs-Overeenkomst, die als bijlage daaraan is gehecht, in werking getreden op 1 januari 1995. Volgens artikel 65, lid 1, van de TRIPs-Overeenkomst waren de leden echter niet verplicht deze Overeenkomst toe te passen vóór het verstrijken van een termijn van één jaar vanaf haar inwerkingtreding.
B –
Gemeenschapsrecht
8. Op het terrein van het merkenrecht is de Gemeenschap, voorzover in casu van belang, regelgevend opgetreden door middel van richtlijn 89/104/EEG(10) (hierna: „richtlijn 89/104” of „richtlijn”). Deze richtlijn, waarvan „de bepalingen [...] volledig moeten stroken met die van [het Verdrag van Parijs]”,(11) past de nationale merkenwetgevingen met betrekking tot een aantal aspecten onderling aan, evenwel zonder een volledige harmonisatie door te voeren.
9. In dit verband moet erop worden gewezen dat artikel 4, lid 1, van de richtlijn luidt als volgt:
„1. Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden nietig verklaard [...] wanneer het gelijk is aan een ouder merk [...]”.
10. Artikel 4, lid 2, van de richtlijn luidt:
„Onder ‚oudere merken’ in de zin van lid 1 worden verstaan:
[...]
d) de merken die op de depotdatum van de merkaanvrage of, in voorkomend geval, van het ten behoeve van de merkaanvrage ingeroepen voorrangsrecht, in een lidstaat algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6 bis van het Unieverdrag van Parijs.”
11. Artikel 4, lid 4, sub b, bepaalt dat elke lidstaat kan bepalen dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig kan worden verklaard indien „rechten op een niet ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken verworven zijn vóór de datum van indiening van de aanvrage om inschrijving van het merk of in voorkomend geval vóór de datum van het ten behoeve van die merkaanvrage ingeroepen voorrangsrecht, en dat niet ingeschreven merk of dat andere teken de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een jonger merk te verbieden”.
12. Artikel 5, lid 1, bepaalt, voorzover in casu van belang:
„1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:
a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.”
13. Ingevolge artikel 5, lid 3, van de richtlijn kan met name het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking worden verboden.
14. Ingevolge artikel 5, lid 5, van de richtlijn laten de voorgaande leden „onverlet bepalingen in een lidstaat, betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk”.
C –
Nationaal recht
15. Volgens artikel 2, lid 1, van de toiminimilaki(12) (de Finse handelsnamenwet, hierna: „toiminimilaki”) wordt het uitsluitende recht op het gebruik van een handelsnaam verkregen door de inschrijving van deze naam of doordat hij „algemeen gangbaar” is geworden door het gebruik ervan, dat wil zeggen wanneer hij algemene bekendheid geniet in de kringen waarop de marktdeelnemer zijn activiteiten richt.
16. Artikel 3, lid 2, van de toiminimilaki bepaalt dat het uitsluitende recht dat is verkregen doordat de naam algemeen gangbaar is geworden, de rechthebbende de bevoegdheid verleent om elke andere marktdeelnemer het gebruik te verbieden van een handelsnaam die mogelijk met zijn handelsnaam kan worden verward.
17. Artikel 3, lid 1, van de tavaramerkkilaki(13) (de Finse merkenwet, hierna: „tavaramerkkilaki”) bepaalt dat iedere persoon zijn handelsnaam kan gebruiken als onderscheidend teken voor zijn waren, tenzij het gebruik van dit teken gevaar oplevert voor verwarring met een reeds beschermd merk.
18. Artikel 4, lid 1, van de tavaramerkkilaki bepaalt dat de houder van het uitsluitende recht om op waren een onderscheidend teken aan te brengen, iedere andere persoon kan verbieden in het economisch verkeer tekens te gebruiken die tot verwarring met het beschermde teken kunnen leiden. Ingevolge artikel 6, lid 1, van de tavaramerkkilaki kan er slechts gevaar voor verwarring bestaan indien twee tekens worden gebruikt om gelijke of soortgelijke waren aan te duiden.
19. Wanneer verschillende personen zich beroepen op het uitsluitende recht om op hun waren tekens aan te brengen die gevaar voor verwarring opleveren, wordt ingevolge artikel 7 van de tavaramerkkilaki voorrang verleend aan de persoon die een eerder recht inroept, voorzover het ingeroepen recht niet is komen te vervallen, bijvoorbeeld door de niet-uitoefening ervan door de rechthebbende.
20. Dienovereenkomstig bepaalt artikel 6, lid 1, van de toiminimilaki dat in geval van een geschil met betrekking tot handelsnamen die gevaar voor verwarring opleveren, voorrang moet worden verleend aan degene die zich op een eerder recht kan beroepen.
21. Met betrekking tot het gevaar voor verwarring tussen een merk en een handelsnaam bepaalt artikel 14, lid 1, punt 6, van de tavaramerkkilaki dat een jonger merk dat gevaar voor verwarring met een oudere handelsnaam oplevert, niet kan worden ingeschreven.
22. Parallel daaraan bepaalt artikel 10, punt 4, van de toiminimilaki dat de handelsnaam geen element mag bevatten dat gevaar voor verwarring met, in het bijzonder, het merk van een andere marktdeelnemer oplevert.
23. Ten slotte heeft de Finse rechtspraak, blijkens de verwijzingsbeschikking, de bescherming van handelsnamen krachtens artikel 8 van het Verdrag van Parijs ook van toepassing verklaard op handelsnamen die ingeschreven zijn in andere staten die partij zijn bij het Verdrag van Parijs, mits het „meest opvallende” element van de handelsnaam, althans in enige mate, bekendheid geniet in de relevante handelskringen in Finland.(14)
II –
Feiten en procesverloop
24. Op 1 februari 1967 heeft de brouwerij Budvar haar handelsnaam laten inschrijven in het Tsjechoslowaakse handelsregister in de vorm van een complexe aanduiding bestaande uit de woorden „Budĕjovický Budvar” en „Budweiser Budvar”, hetgeen „‚brouwerij Bud’(15) uit Budweis” betekent, gevolgd door de vermelding van de rechtsvorm in zowel het Tsjechisch („národní podnik”) als het Frans („Entreprise Nationale”) en het Engels („National Corporation”).(16)
25. Budvar was voorts in Finland houder van de biermerken „Budvar” en „Budweiser Budvar”, die respectievelijk op 21 mei 1962 en 13 november 1972 zijn ingeschreven. Bij vonnis van 5 april 1982, zoals bevestigd bij arrest van 28 december 1984, hebben de Finse rechterlijke instanties de rechten op deze merken echter vervallen verklaard wegens niet-gebruik ervan.
26. In de daaropvolgende tijd werd de concurrerende brouwerij Anheuser-Busch in Finland houder van de biermerken „Budweiser”, „Bud”, „Bud Light” en „Budweiser King of the Beers”, die tussen 5 juni 1985 en 5 augustus 1992 zijn ingeschreven.
27. In een op 11 oktober 1996 ingesteld beroep heeft Anheuser-Busch de Helsingin käräjäoikeus (rechtbank van eerste aanleg te Helsinki) verzocht om Budvar het gebruik te verbieden van de merken „Budĕjovický Budvar”, „Budweiser Budvar”, „Budweiser”, „Budweis”, „Budvar”, „Bud” en „Budweiser Budbräu”, tekens die Budvar op de verpakking van het door haar geproduceerde en in Finland in de handel gebrachte bier placht te vermelden, en de Tsjechische brouwerij tot vergoeding van de schade te veroordelen. Volgens Anheuser Busch bestond bij de door Budvar gebruikte tekens namelijk gevaar voor verwarring met de merken die zij in Finland had laten inschrijven.
28. Anheuser-Busch heeft eveneens gevorderd Budvar op straffe van een boete krachtens de toiminimilaki te verbieden om in Finland gebruik te maken van de handelsnamen „Budĕjovický Budvar, národní podnik”, „Budweiser Budvar”, „Budweiser Budvar, national enterprise”, „Budweiser Budvar, Entreprise Nationale” en „Budweiser Budvar, National Corporation”, en van alle soortgelijke aanduidingen die gevaar voor verwarring met haar eigen ingeschreven merken opleveren.
29. Budvar heeft ter verweer aangevoerd dat de tekens die zij in Finland gebruikt, niet met de merken van Anheuser-Busch kunnen worden verward. Zij heeft voorts betoogd dat de inschrijving van haar handelsnaam in haar land van herkomst haar in Finland een eerder recht op het teken „Budweiser Budvar” verleent, dat overeenkomstig artikel 8 van het Verdrag van Parijs moet worden beschermd.
30. Bij vonnis van 1 oktober 1998 heeft de Helsingin käräjäoikeus vastgesteld dat het door Budvar op haar etiketten als handelsmerk gebruikte dominerende teken „Budĕjovický Budvar”, zodanig van de merken van Anheuser-Busch verschilde dat er geen gevaar voor verwarring tussen de betrokken biersoorten bestond.
31. Voorts besliste deze rechterlijke instantie dat het teken „BREWED AND BOTTLED BY BREWERY BUDWEISER BUDVAR NATIONAL ENTERPRISE”, dat op de etiketten onder dit dominerende teken en in beduidend kleinere letters werd vermeld, niet als merk werd gebruikt, maar enkel de handelsnaam van de Tsjechische brouwerij aanduidde.
32. De käräjäoikeus heeft bijgevolg het recht van Budvar erkend om de Engelse versie van haar handelsnaam, die als zodanig ook krachtens artikel 8 van het Verdrag van Parijs was ingeschreven, te gebruiken, aangezien deze volgens getuigenverklaringen in enige mate bekendheid genoot in de betrokken handelskringen waarin Anheuser Busch actief was in de periode waarin laatstgenoemde onderneming om inschrijving van haar merken had verzocht.
33. In hoger beroep heeft de Helsingin hovioikeus (hof van beroep te Helsinki) bij arrest van 27 juni 2000 geoordeeld dat bovengenoemde getuigenverklaringen niet volstonden als bewijs voor de vereiste graad van bekendheid van de Engelse versie van de handelsnaam van Budvar in Finland. Het vonnis van de rechter in eerste aanleg is dan ook vernietigd voorzover daarin was geoordeeld dat Budvar bescherming moest genieten krachtens artikel 8 van het Verdrag van Parijs.
34. Zowel Anheuser-Busch als Budvar heeft vervolgens bij de Korkein oikeus (Fins hoogste gerechtshof) cassatieberoep ingesteld tegen het arrest van de Helsingin hovioikeus, waarbij ieder zich in wezen beriep op dezelfde argumenten als in eerste aanleg.
35. De Korkein oikeus heeft vervolgens besloten de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof de volgende prejudiciële vragen te stellen:
„1) Wanneer sprake is van conflict tussen een merk en een teken dat daarop beweerdelijk inbreuk maakt, en dit conflict is ontstaan vóór de inwerkingtreding van de TRIPs Overeenkomst, moeten de bepalingen van deze Overeenkomst dan worden toegepast om uit te maken welke van de twee rechten een eerdere rechtsgrondslag heeft, indien wordt aangevoerd dat de beweerde inbreuk op het merk heeft voortgeduurd na de datum waarop de TRIPs-Overeenkomst in de Gemeenschap en haar lidstaten van toepassing is geworden?
2) Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord:
a) kan de handelsnaam van een onderneming eveneens worden beschouwd als teken voor waren of diensten in de zin van artikel 16, lid 1, eerste volzin, van de TRIPs-Overeenkomst?
b) Indien punt a van de tweede vraag bevestigend wordt beantwoord: onder welke voorwaarden kan een handelsnaam worden beschouwd als teken voor waren of diensten in de zin van artikel 16, lid 1, eerste volzin, van de TRIPs-Overeenkomst?
3) Indien punt a van de tweede vraag bevestigend wordt beantwoord:
a) hoe moet de verwijzing naar bestaande eerdere rechten in artikel 16, lid 1, derde volzin, van de TRIPs-Overeenkomst worden uitgelegd? Kan het recht op een handelsnaam ook als een bestaand eerder recht in de zin van artikel 16, lid 1, derde volzin, worden beschouwd?
b) Indien punt a van de derde vraag bevestigend wordt beantwoord, hoe moet de verwijzing naar bestaande eerdere rechten in artikel 16, lid 1, derde volzin, van de TRIPs-Overeenkomst worden uitgelegd wanneer het gaat om een handelsnaam die niet is ingeschreven, noch algemeen gangbaar is in de Staat waar het merk is ingeschreven en waar bescherming van het merk tegen de betrokken handelsnaam wordt gevorderd, gelet op de in artikel 8 van het Verdrag van Parijs geformuleerde verplichting tot bescherming van de handelsnaam ongeacht of hij is ingeschreven, en op het feit dat de Vaste Beroepsinstantie van de WTO heeft geoordeeld dat de in artikel 2, lid 1, van de TRIPs-Overeenkomst bedoelde verwijzing naar artikel 8 van het Verdrag van Parijs inhoudt dat de leden van de WTO op grond van deze Overeenkomst verplicht zijn handelsnamen overeenkomstig laatstgenoemde bepaling te beschermen? Is het in een dergelijk geval bij de beoordeling of de handelsnaam ten aanzien van een merk een eerdere rechtsgrondslag in de zin van artikel 16, lid 1, derde volzin, van de TRIPs-Overeenkomst heeft, van beslissende betekenis:
(i) dat de handelsnaam vóór de datum waarop de inschrijving van het merk in de betrokken staat werd aangevraagd, daar, althans in enige mate, bekend was in de relevante handelskringen van de Staat waar het merk is ingeschreven en waar bescherming van het merk wordt gevorderd;
(ii) of dat de handelsnaam vóór de datum waarop de inschrijving van het merk in de betrokken Staat werd aangevraagd, werd gebruikt in het economisch verkeer van de Staat waar het merk is ingeschreven en waar bescherming van het merk wordt gevorderd;
(iii)	of kan enige andere omstandigheid bepalend zijn om de handelsnaam als een bestaand eerder recht in de zin van artikel 16, lid 1, derde volzin, van de TRIPs-Overeenkomst te beschouwen?”
36. Partijen in het hoofdgeding, de Finse regering en de Commissie hebben in de procedure voor het Hof mondelinge en schriftelijke opmerkingen gemaakt.
III –
Juridische beoordeling
A –
Inleiding
37. Ik wil er om te beginnen op wijzen dat Anheuser-Busch betoogt dat het verzoek om een prejudiciële beslissing in zijn geheel niet-ontvankelijk is, omdat de TRIPs-Overeenkomst noch het gemeenschapsrecht in casu van toepassing is. Het geschil waar het hier om gaat, is immers gerezen vóór de inwerkingtreding van deze Overeenkomst en vóór de toetreding van de Republiek Finland tot de Gemeenschap. Bovendien valt het in ieder geval buiten de materiële werkingssfeer van de in het kader van de WTO geharmoniseerde voorschriften en het gemeenschapsrecht, aldus Anheuser-Busch.
38. Op de door Anheuser-Busch opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid kan evenwel niet worden ingegaan zonder gelijktijdige beoordeling van de materiële aspecten van de eerste vraag – voorzover deze betrekking heeft op de toepassing ratione temporis van de relevante bepalingen – en van de derde vraag – voorzover deze betrekking heeft op de toepassing ratione materiae daarvan. Bijgevolg acht ik het niet zinvol afzonderlijk bij de ontvankelijkheidsvraag stil te staan, maar zal ik deze samen met de inhoudelijke beoordeling van de prejudiciële vragen behandelen.
B –
De eerste vraag
39. Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de TRIPs-Overeenkomst van toepassing is op een geschil betreffende een conflict tussen een merk en een teken (in casu een handelsnaam) dat daarop mogelijk inbreuk maakt, wanneer dit conflict vóór de datum van inwerkingtreding van de TRIPs-Overeenkomst is ontstaan, maar na die datum heeft voortgeduurd.
40. Dienaangaande moet allereerst worden opgemerkt dat het, in tegenstelling tot de opvatting van Anheuser-Busch, geen twijfel lijdt dat de TRIPs-Overeenkomst ratione temporis van toepassing is op de onderhavige feiten.
41. Zoals de Commissie en Budvar immers terecht hebben gesteld, dient de nationale rechter zich in casu uit te spreken over vermeende schendingen van het merkenrecht die teruggaan tot eind 1995 en nog steeds voortduren. Bijgevolg gaat het om een gedraging die na de inwerkingtreding van de TRIPs-Overeenkomst is voortgezet en nog steeds voortduurt.
42. Bovendien is het beroep in het hoofdgeding ingesteld op 11 oktober 1996, dat wil zeggen op een datum waarop deze Overeenkomst in Finland, evenals in de rest van de Gemeenschap, reeds volledig van toepassing was.
43. Zoals het Hof reeds in het arrest Schieving-Nijstad e.a.(17) heeft verklaard, is de TRIPs-Overeenkomst ook van toepassing op geschillen die hun oorsprong vinden in feiten die dateren van vóór haar inwerkingtreding „voorzover de inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten wordt voortgezet na de datum waarop het TRIPs voor de Gemeenschap en de lidstaten in werking is getreden”.(18)
44. Wanneer dit geldt in een geval waarin – zoals in de zaak Schieving Nijstad e.a. – de TRIPs-Overeenkomst in de betrokken lidstaat in werking is getreden „op een tijdstip waarop de behandeling van de zaak ter terechtzitting in eerste aanleg is afgesloten, doch de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan”,(19) zal deze Overeenkomst a fortiori van toepassing zijn in een zaak die na de inwerkingtreding daarvan bij een nationale rechter aanhangig is gemaakt, zoals in casu het geval is.
45. Deze conclusie strookt overigens volledig met de rechtspraak van de Beroepsinstantie van de WTO met betrekking tot artikel 70 van de TRIPs-Overeenkomst, volgens welke de Overeenkomst geen verplichtingen oplegt ten aanzien van handelingen die zich hebben voorgedaan vóór de datum van toepassing daarvan.
46. Deze Beroepsinstantie heeft namelijk verklaard dat artikel 70, lid 1, van de TRIPs-Overeenkomst „a seulement pour effet d’exclure toutes obligations pour ce qui est des ‚actes qui ont été accomplis’ avant la date d’application de l’Accord sur les ADPIC [TRIPs] mais il n’exclut pas les droits et obligations pour ce qui est des situations qui continuent. Au contraire, les ‚objets existant [...] qui sont protégés’ constituent manifestement une situation qui continue”,(20) waarop de TRIPs-Overeenkomst bijgevolg volledig van toepassing is, overeenkomstig hetgeen in artikel 70, lid 2, daarvan is bepaald.
47. Derhalve geef ik het Hof in overweging op de eerste vraag van de nationale rechter te antwoorden dat in geval van een conflict tussen een merk en een teken dat daarop beweerdelijk inbreuk maakt, de bepalingen van de TRIPs-Overeenkomst moeten worden toegepast om uit te maken welke van de twee rechten de oudere rechtsgrondslag heeft, zelfs wanneer dit conflict vóór de datum van inwerkingtreding van de TRIPs-Overeenkomst is ontstaan, mits de gestelde inbreuk voortduurt na de datum waarop deze Overeenkomst in de Gemeenschap en haar lidstaten in werking is getreden.
C –
De tweede vraag
48. Met de tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of en onder welke voorwaarden een handelsnaam kan worden beschouwd als een teken dat in conflict is met een ingeschreven merk in de zin van artikel 16, lid 1, eerste volzin, van de TRIPs-Overeenkomst, zodat de houder van dit merk het gebruik ervan kan verbieden.
49. Alle partijen die opmerkingen hebben ingediend, zijn eensluidend in hun opvatting dat – hoewel in abstracto de bescherming van een merk en die van een handelsnaam op verschillende, niet met elkaar conflicterende niveaus plaatsvindt – een als handelsnaam beschermd teken onder bepaalde voorwaarden toch in conflict kan zijn met een ingeschreven merk in de zin van deze bepaling.
50. De vraag is evenwel welke deze voorwaarden zijn.
51. Dienaangaande betoogt Anheuser-Busch dat volgens de formulering van artikel 16, lid 1, eerste volzin, van de TRIPs-Overeenkomst de merkhouder te allen tijde bevoegd is om derden het gebruik van een handelsnaam bestaande uit een teken dat gelijk is aan zijn merk of daarop lijkt, te verbieden indien deze derden dit teken „in het economische verkeer” gebruiken.
52. Volgens Budvar en de Finse regering moet daarentegen worden nagegaan, of de handelsnaam in de praktijk voor andere doeleinden dan zijn hoofddoel wordt gebruikt, met name om de waren van de houder te onderscheiden van die van een andere marktdeelnemer, waardoor in het concrete geval verwarring met een door deze marktdeelnemer voor identieke waren ingeschreven merk ontstaat. Zoals in het bijzonder de Finse regering benadrukt, behoort een dergelijk onderzoek in essentie tot de taak van de nationale rechter.
53. Ten slotte is de Commissie van mening dat een dergelijk conflict moet worden beslecht door toepassing van de bepalingen inzake conflicten tussen merken.
54. Uiteraard kan ik de deelnemers aan de procedure enkel bijvallen wanneer zij stellen dat in het algemeen een handelsnaam er in hoofdzaak toe dient een onderneming aan te duiden, terwijl een merk bepaalde waren van andere, soortgelijke waren onderscheidt. Bijgevolg kan er in beginsel geen gevaar voor verwarring bestaan tussen een als merk en een als handelsnaam gebruikt teken.
55. Dit sluit evenwel niet uit dat één en hetzelfde teken dat in de eerste plaats ter aanduiding van een onderneming wordt gebruikt, daarnaast ook wordt gebruikt om de wezenlijke functie van een merk te vervullen, namelijk om een verband te leggen tussen de waar en de onderneming die deze waar vervaardigt (of verhandelt) en om „de consumenten de herkomst van de waar te garanderen”.(21)
56. Het is immers zeer wel mogelijk dat onderscheidende tekens die in beginsel verschillende functies hebben, vervolgens in de praktijk voor hetzelfde doel worden gebruikt en daardoor bij het publiek tot verwarring kunnen leiden.
57. Zoals wij hebben gezien, verleent in een dergelijke geval artikel 16, lid 1, eerste volzin, de houder van een ingeschreven handelsmerk „het uitsluitende recht alle derden [...] te beletten om in het handelsverkeer identieke of soortgelijke tekens te gebruiken voor waren of diensten die identiek zijn met of soortgelijk zijn aan die waarvoor het handelsmerk is ingeschreven” (artikel 16, lid 1, eerste volzin, van de TRIPs-Overeenkomst).
58. Bijgevolg is het gebruik van een teken als merk
de conditio sine qua non voor het bestaan van een conflict tussen dit teken en een ingeschreven merk en dus voor de uitoefening door de houder van het ingeschreven merk van het uitsluitende recht met betrekking tot dit gebruik.
59. Deze voorwaarde is evenwel ontoereikend om te kunnen spreken van een conflict tussen twee tekens, althans in die gevallen waarin tussen beide tekens enkel een gelijkenis en geen volledige overeenstemming bestaat.
60. Uit onder meer de formulering van de in geding zijnde bepaling blijkt namelijk, dat wanneer de overeenstemmende functie van de twee tekens is vastgesteld, vervolgens moet worden nagegaan of het gebruik van het teken door derden in het concrete geval „vermoedelijk zou leiden tot verwarring” met het ingeschreven merk.
61. Enkel wanneer ook deze vraag bevestigend kan worden beantwoord, is er sprake van een onderscheidend „teken” voor waren of diensten dat in conflict is met een ingeschreven merk en waarvan het gebruik krachtens artikel 16, lid 1, eerste volzin, van de TRIPs-Overeenkomst kan worden verboden.
62. Hieruit volgt dat in de zin van artikel 16, lid 1, van de TRIPs-Overeenkomst een handelsnaam kan worden beschouwd als een met een ingeschreven merk in conflict zijnd „teken”, indien hij wordt gebruikt om de aan het merk eigen functie te vervullen, namelijk het leggen van een verband tussen de waar en de onderneming die deze vervaardigt (of verhandelt), en hij bijgevolg bij de consumenten tot verwarring kan leiden, aangezien zij daardoor niet gemakkelijk kunnen begrijpen of bepaalde waren van de houder van de handelsnaam dan wel van de houder van het ingeschreven merk afkomstig zijn.
63. Tot zover wat de uitlegging van artikel 16 van de TRIPs-Over eenkomst betreft. Om de nationale rechter een nuttig antwoord te kunnen geven, moet evenwel nog worden nagegaan of de voorgestelde oplossing in overeenstemming is met het in casu relevante gemeenschapsrecht.
64. Evenals op andere gebieden dienen de nationale rechtsstelsels namelijk ook op het gebied van de merkenbescherming niet alleen de verplichtingen in acht te nemen die op internationaal vlak uit de toetreding van de lidstaten en de Gemeenschap tot de TRIPs-Overeenkomst voortvloeien, maar tevens, en in de eerste plaats, de verplichtingen uit hoofde van het gemeenschapsrecht. Dit geldt des te meer nu voor dit gebied, zoals wij hebben gezien, een bijzonder harmonisatieregeling bestaat die is opgenomen in de in het begin van deze conclusie genoemde richtlijn 89/104 (zie boven, punt 8).
65. Zonder op deze plaats te treden in een analyse van de juridische problemen die voortvloeien uit de toetreding van de Gemeenschap tot de WTO, wil ik in dit verband volstaan met de opmerking dat volgens de Beroepsinstantie van de WTO artikel 16 van de TRIPs-Overeenkomst de houder van een ingeschreven merk een „niveau minimal de ‚droits exclusifs’ convenu à l’échelle internationale” verleent, dat alle WTO-leden in hun nationale wetgeving moeten waarborgen.(22)
66. Om precies te kunnen vaststellen welk recht van toepassing is op een conflict tussen een als merk gebruikte handelsnaam en een ingeschreven merk moet dus nog worden stilgestaan bij de vraag, of en op welke wijze het „minimumniveau” van de in de TRIPs-Overeenkomst voorziene bescherming terug te vinden is in het gemeenschapsrecht.
67. Hiertoe moet, gelet op het feit dat het gebruik van een teken als merk de eerste voorwaarde vormt voor het bestaan van een conflict tussen dit teken en een ingeschreven merk (zie boven, punt 58), allereerst worden herinnerd aan de wijze waarop het Hof de functie van het merk in het kader van het gemeenschapsrecht heeft omschreven.
68. Volgens vaste rechtspraak „is de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen, dat aan de consument of de eindgebruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hij deze van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden zonder gevaar voor verwarring”.(23) Het Hof heeft voorts verklaard dat „het merk immers de waarborg [dient] te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van één en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan”.(24)
69. Voor het onderhavige geval betekent dit dat de nationale rechter dient te bepalen welke functie het gebruik van de handelsnaam Budvar heeft.
70. Gesteld dat deze rechter tot de slotsom komt dat de handelsnaam wordt gebruikt om de aan een merk eigen functie te vervullen, dat wil zeggen om de waren waarop hij is vermeld, te onderscheiden als zijnde afkomstig van de Tsjechische brouwerij, dan dient hij na te gaan of er, in het licht van het nationale recht en rekening houdend met de hiertoe in richtlijn 89/104 opgenomen criteria, een gevaar bestaat voor verwarring tussen dit teken en het ingeschreven merk van de concurrerende Amerikaanse brouwerij.
71. Artikel 5, lid 1, sub a, verleent de houder van een merk het recht om het gebruik van een identiek teken voor identieke waren zonder meer te verbieden. Bijgevolg wordt in dit geval het gevaar voor verwarring door de wetgever zelf verondersteld.
72. Wanneer daarentegen geen volledige overeenstemming maar wel een gelijkenis tussen het teken en het merk bestaat, stelt artikel 5, lid 1, sub b, als maatstaf voor de uitoefening van dit recht, of „bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk”.
73. Het is evident dat het aan de nationale rechter staat om na te gaan, welke van de twee genoemde gevallen zich in casu voordoet. Hierbij mag hij evenwel niet voorbijgaan aan hetgeen dienaangaande reeds uit de communautaire rechtspraak volgt.
74. Het Hof heeft in het bijzonder verklaard dat „[h]et criterium van gelijkheid tussen teken en merk [...] strikt [moet] worden uitgelegd. De definitie van het begrip gelijkheid houdt immers als zodanig in dat de twee vergeleken bestanddelen in elk opzicht overeenstemmen”.(25) Verder overwoog het echter dat „[d]e waarneming van gelijkheid tussen een teken en een merk [...] in haar geheel [moet] worden beoordeeld uit het oogpunt van de gemiddelde, normaal geïnformeerde, oplettende en omzichtige consument. De gemiddelde consument heeft slechts een algemene indruk van het teken. Hij heeft immers slechts zelden de mogelijkheid tekens en merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Bovendien kan zijn aandacht groter of kleiner zijn naar gelang van de soort waren of diensten”.(26)
75. Indien dus de nationale rechter op grond van het voorgaande tot de slotsom mocht komen dat de tekens gelijk zijn, kan de merkhouder zijn verbodsrecht met betrekking tot het gebruik van hetzelfde teken onverkort uitoefenen. In het tegenovergestelde geval dient de nationale rechter na te gaan of er een concreet gevaar voor verwarring bestaat.
76. In het kader van dit onderzoek dient het gevaar voor verwarring door de rechter aan een „algehele beoordeling” te worden onderworpen, rekening houdend met alle relevante factoren, waaronder de bekendheid van het merk. De bekendheid van een merk is op zich even niet doorslaggevend,(27) aangezien zelfs in het geval van een bekend merk „verwarringsgevaar niet op grond van een vermoeden mag worden aangenomen”,(28) ook niet wanneer de bekendheid van het (oudere) merk associatiegevaar in strikte zin oplevert.
77. Ook dan is de nationale rechter namelijk „niet ontheven van de noodzakelijke positieve vaststelling van verwarringsgevaar, waarvan het bewijs moet worden geleverd”.(29)
78. Dit vooropgesteld, kan vervolgens worden stilgestaan bij de vraag of de regeling in artikel 5 van richtlijn 89/104 en in de ter omzetting daarvan vastgestelde Finse bepalingen verenigbaar is met het juridische „minimumniveau” van artikel 16, lid 1, van de TRIPs-Overeenkomst.
79. Hierbij is van belang dat volgens de rechtspraak van het Hof, ofschoon de TRIPs-Overeenkomst geen rechtstreekse werking heeft in het gemeenschapsrecht, „de rechterlijke autoriteiten van de lidstaten, [...] wanneer zij met toepassing van hun nationale recht voorlopige maatregelen treffen ter bescherming van rechten die tot [het merkenrecht] behoren, krachtens het gemeenschapsrecht hun nationale regels zoveel mogelijk [moeten] toepassen in het licht van de bewoordingen en het doel van [...] het TRIPs”. (30)
80. Mijns inziens dient dit beginsel, dat met het oog op het nationale procesrecht is geformuleerd, waarvoor de communautaire wetgever geen enkele harmonisatie heeft voorzien, a fortiori te gelden wanneer het, zoals in het hoofdgeding, gaat om materiële bepalingen die op communautair niveau zijn geharmoniseerd door de vaststelling van richtlijn 89/104, waarvan de artikelen 4 en 5 ook mogelijke conflicten tussen merken en andere tekens regelen.
81. Deze overwegingen laten er naar mijn mening evenmin twijfel over bestaan dat de betrokken gemeenschapsregeling volledig verenigbaar is met die van de TRIPs-Overeenkomst.
82. Om te beginnen is er geen enkel probleem wanneer er een dubbele gelijkheid bestaat tussen waren en tekens, aangezien in dit geval de toepassing van artikel 5 van de richtlijn ertoe leidt dat de merkhouder zonder meer zijn in de TRIPs-Overeenkomst voorziene uitsluitend recht kan uitoefenen.
83. Ingeval slechts sprake is van een gelijkenis tussen het merk en het teken dat daarmee mogelijk in conflict komt, schrijft de richtlijn voor, zoals reeds uiteengezet, dat moet worden nagegaan of er een concreet gevaar voor verwarring bestaat. Een dergelijke toets is evenwel ook voorzien in de TRIPs-Overeenkomst en wel in bewoordingen die in essentie overeenkomen met die in het gemeenschapsrecht (zie boven, punt 60).
84. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging de tweede prejudiciële vraag in die zin te beantwoorden dat een handelsnaam de kenmerken kan hebben van een „teken” dat in conflict is met een ingeschreven merk, waarvan het gebruik door de houder van dit merk krachtens de artikelen 16, lid 1, van de TRIPs-Overeenkomst en 5, lid 1, van richtlijn 89/104 kan worden verboden, wanneer de handelsnaam wordt gebruikt om de aan het merk eigen functie te vervullen, namelijk het leggen van een verband tussen de waar en de onderneming die deze vervaardigt (of verhandelt), en hij bij consumenten tot verwarring kan leiden, aangezien deze laatste niet gemakkelijk kunnen begrijpen of bepaalde waren van de houder van de handelsnaam dan wel van de houder van het ingeschreven merk afkomstig zijn. Gevaar voor verwarring wordt vermoed wanneer tekens en waren gelijk zijn. In de overige gevallen dient de nationale rechter het gevaar voor verwarring te beoordelen in het licht van de omstandigheden van het concrete geval.
D –
Het eerste onderdeel van de derde vraag
85. Met het eerste onderdeel van de derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of ook de rechten op een handelsnaam „bestaande eerdere rechten” vormen die, in de zin van artikel 16, lid 1, derde volzin, van de TRIPs-Overeenkomst, door het uitsluitende recht van de houder van een ingeschreven merk onverlet worden gelaten.
86. Budvar, de Finse regering en de Commissie geven in overweging deze vraag bevestigend te beantwoorden.
87. Mijn eigen voorkeur gaat daarentegen, althans in beginsel, uit naar de uitlegging van Anheuser Busch, omdat het bij de door artikel 16 van de TRIPs-Overeenkomst beschermde „bestaande eerdere rechten” mijns inziens uitsluitend gaat om rechten op een teken dat als merk wordt gebruikt, ongeacht of dit teken ook andere functies kan hebben, waaronder die van handelsnaam.
88. Zoals wij immers hebben gezien, kan de houder van een ingeschreven merk ingevolge artikel 16, lid 1, eerste volzin, van de TRIPs-Overeenkomst onder de hiervoor vermelde voorwaarden derden beletten om identieke of soortgelijke tekens te gebruiken voor waren of diensten die identiek zijn met of soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, doch enkel wanneer het litigieuze teken „als merk” wordt gebruikt, dat wil zeggen met de functie om bepaalde waren van gelijksoortige waren te onderscheiden.
89. Bijgevolg lijkt het mij volkomen logisch om aan te nemen dat de in deze bepaling opgenomen verwijzing naar de „rechten” waaraan de bescherming van het merk geen afbreuk mag doen, in dezelfde zin moeten worden opgevat.
90. De betrokken bepaling beoogt namelijk te voorkomen dat het uitsluitende recht van een merkhouder iemand benadeelt die een gebruiksrecht op een teken heeft verkregen dat, op grond van het gebruik ervan vóór de inschrijving van het merk, met dat merk in conflict kan komen.
91. Overigens blijkt bij nadere beschouwing dat een tegengestelde uitlegging niet zinvol is.
92. Immers, indien de twee tekens niet met elkaar conflicteren, kan de merkhouder zich tegenover de houder van de handelsnaam niet op een uitsluitend recht beroepen en is er dus geen enkele noodzaak om artikel 16 van de TRIPs-Overeenkomst in dier voege toe te passen dat geen afbreuk wordt gedaan aan de bijzondere bescherming van de handelsnaam, die in het stelsel van de TRIPs-Overeenkomst door andere, zelfstandige bepalingen wordt gewaarborgd (zie hierna, punt 108).
93. Ik zou hier nog graag enkele overwegingen wijden aan het „eerdere” en „bestaande” karakter van deze rechten, aangezien deze twee bijvoeglijke naamwoorden in de loop van de procedure heel verschillend zijn uitgelegd.
94. Met betrekking tot het begrip „eerdere” heeft de Commissie namelijk gesteld dat het betrokken voorschrift een overgangsbepaling is, die de vóór de inwerkingtreding van de TRIPs-Overeenkomst verkregen rechten onverlet laat, Enkel ten opzichte van die rechten kan men namelijk spreken van „bestaande eerdere rechten”.
95. Anheuser-Busch, de Finse regering en Budvar pleiten daarentegen voor een tegenovergestelde uitlegging van artikel 16, lid 1, derde volzin, van de TRIPs-Overeenkomst. Volgens deze uitlegging, die mij overtuigender voorkomt, dient het „eerdere” karakter van het recht dat ingevolge de betrokken bepaling onverlet moet blijven, te worden bepaald in relatie tot de inschrijving van het merk waarmee het in conflict is. Dit vormt namelijk de uitdrukking van het beginsel van de voorrang van het eerdere uitsluitende recht, dat één van de grondslagen van het merkenrecht en, meer in het algemeen, van het gehele industriële eigendomsrecht is.
96. Het bijvoeglijk naamwoord „bestaande” houdt mijns inziens in dat de houder van het eerdere recht zich enkel dan doeltreffend kan verzetten tegen de aanspraken van de houder van een hiermee conflicterend merk, wanneer hij onafgebroken gebruik heeft gemaakt van dit recht, aangezien er anders geen sprake zou zijn van bescherming van een „bestaand recht”, maar van een mogelijkheid van herleving van een verwerkt recht.
97. Bovendien lijkt mij de door de Commissie verdedigde uitlegging, die de derde volzin reduceert tot een loutere overgangsbepaling, ook uit systematisch oogpunt aanvechtbaar, aangezien de overgangsbepalingen van de TRIPs-Overeenkomst in artikel 70 zijn opgenomen.
98. Er is evenwel nog een ander argument: volgens de uitlegging van de Commissie vormt artikel 16, lid 1, derde volzin, van de TRIPs-Overeenkomst welbeschouwd een overbodige herhaling van de reeds in artikel 70 van deze Overeenkomst voorgeschreven regeling.
99. De bescherming van „bestaande eerdere rechten” door artikel 16 van de TRIPs-Overeenkomst zou immers een onnodige herhaling zijn van de reeds krachtens artikel 70 op de leden van de WTO rustende verplichting tot bescherming van „alle onderwerpen die bestonden op de datum van toepassing van deze Overeenkomst voor het Lid in kwestie en die op genoemde datum in dat Lid zijn beschermd”.
100. Indien men de uitlegging van de Commissie volgt, blijft het bovendien de vraag hoe de TRIPs-Overeenkomst een conflict tussen twee rechten op een merk of op als merk gebruikte tekens denkt te regelen.
101. Een andere dan de hier verdedigde uitlegging van de verwijzing naar „bestaande eerdere rechten” in artikel 16 zou namelijk nopen tot de erkenning dat de internationale regeling van de handelsaspecten van het merkenrecht klaarblijkelijk onvolledig en ongeëigend is voor het bereiken van de daarin geformuleerde doelstellingen, te weten het opheffen van de belemmeringen voor het goederenverkeer die het gevolg zijn van de uiteenlopende regelingen betreffende de bescherming van de industriële eigendom.
102. Op grond van het voorgaande geef ik het Hof derhalve in overweging om het eerste onderdeel van de derde vraag in die zin te beantwoorden dat een handelsnaam enkel een bestaand eerder recht in de zin van artikel 16, lid 1, derde volzin, van de TRIPs-Overeenkomst kan vormen, indien deze als merk is gebruikt.
E –
Het tweede onderdeel van de derde vraag
103. Met het tweede onderdeel van de derde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen onder welke omstandigheden een handelsnaam die niet is ingeschreven, noch algemeen gangbaar is in een staat waar een mogelijk daarmee conflicterend merk is ingeschreven, in aanmerking kan komen voor de bescherming waarin artikel 16, lid 1, derde volzin, van de TRIPs-Overeenkomst voorziet voor „bestaande eerdere rechten”, gelet op het feit dat ingevolge de verwijzing in artikel 2 van de TRIPs-Overeenkomst naar artikel 8 van het Verdrag van Parijs de leden van de WTO verplicht zijn om buitenlandse handelsnamen te beschermen, ongeacht of deze zijn ingeschreven.
104. De nationale rechter vraagt in het bijzonder of het voor de verlening van deze bescherming van beslissende betekenis is dat de handelsnaam in de staat waar bescherming ervan wordt gevorderd, in het economisch verkeer wordt gebruikt of in elk geval in enige mate bekendheid geniet.
105. Volgens Anheuser-Busch is de verwijzing in artikel 2 van de TRIPs-Overeenkomst naar artikel 8 van het Verdrag van Parijs beperkt tot de uitdrukkelijk in de delen II, III en IV van de TRIPs-Overeenkomst geregelde onderwerpen, waartoe de bescherming van de handelsnaam niet hoort. Zelfs wanneer men ervan zou willen uitgaan dat deze verwijzing ook voor de genoemde bescherming geldt, moet worden vastgesteld dat artikel 8 van het Verdrag van Parijs geen regeling bevat ten aanzien van het bestaan van een handelsnaam en de erkenning ervan op grond van het gebruik. Nog minder regelt het de vraag, welk van de twee rechten – een handelsnaam of een hiermee conflicterend recht – van eerdere datum is. De regeling van deze vraagstukken wordt veeleer overgelaten aan het nationale recht.
106. Bijgevolg is het Hof van Justitie niet bevoegd om zich uit te spreken over de vragen die de Finse rechter in dit onderdeel van de derde vraag heeft gesteld.
107. Subsidiair betoogt Anheuser-Busch dat op grond van het territorialiteitsbeginsel, dat algemeen erkend is op het gebied van de intellectuele eigendomsrechten, waaronder ook die met betrekking tot handelsnamen, de voorwaarden voor de bescherming van een buitenlandse handelsnaam in Finland op grond van het Finse recht moeten worden bepaald. Derhalve is het Hof ook om deze reden niet bevoegd om de relevante bepalingen van nationaal recht uit te leggen.
108. Ik deel deze opvatting niet. Mijns inziens moet de verwijzing in artikel 2 van de TRIPs-Overeenkomst naar het Verdrag van Parijs namelijk aldus worden opgevat dat de bescherming van de handelsnaam binnen de werkingssfeer van de TRIPs-Overeenkomst valt.
109. De Beroepsinstantie van de WTO heeft uitdrukkelijk erkend dat de leden van de WTO op grond van de TRIPs-Overeenkomst verplicht zijn ook handelsnamen te beschermen, aangezien als gevolg van de in artikel 2 van die Overeenkomst opgenomen verwijzing artikel 8 van het Verdrag van Parijs onderdeel van de TRIPs-Overeenkomst is geworden.(31)
110. Niettemin moet worden erkend dat de tegenwerping van Anheuser-Busch als verdienste heeft dat zij de vraag opwerpt naar de grenzen van de bevoegdheid van het Hof met betrekking tot de uitlegging van een internationale overeenkomst, zoals de TRIPs‑Overeenkomst.
111. Zonder uit te wijden over de algemene aspecten van dit vraagstuk, volsta ik met de zeer algemene opmerking dat het Hof zich in beginsel onbevoegd heeft verklaard om bepalingen van internationaal verdragsrecht uit te leggen die buiten de werkingssfeer van het gemeenschapsrecht vallen.(32) Voorts heeft het Hof verklaard dat het in het geval van verdragen die in een gemengde vorm door de Gemeenschap en haar lidstaten zijn gesloten, zoals het in geding zijnde verdrag, op zijn minst bevoegd is tot uitlegging van die verdragsbepalingen die tevens, zij het slechts indirect, betrekking hebben op door gemeenschapsrecht geregelde gebieden.(33)
112. Aangezien de Gemeenschap niet heeft voorzien in wetgeving op het gebied van de bescherming van de handelsnaam,(34) zou men tot de slotsom kunnen komen dat het Hof niet bevoegd is tot uitlegging van de bepalingen met betrekking tot de bescherming van de handelsnaam – in het bijzonder dus artikel 8 van het Verdrag van Parijs – die krachtens artikel 2 deel uitmaken van de TRIPs-Overeenkomst.
113. Uit de feiten van de onderhavige zaak mag evenwel worden afgeleid dat de uitbreiding van de aan de houder van een handelsnaam toegekende bescherming indirect ook van invloed kan zijn op de bescherming die een merkhouder geniet en dus gevolgen kan hebben voor een binnen de bevoegdheid van de Gemeenschap vallend gebied.
114. Immers, zoals hierboven bij de beantwoording van de tweede vraag en het eerste onderdeel van de derde vraag reeds is uiteengezet, kan het gebruik van een handelsnaam – onder bepaalde voorwaarden en met name wanneer deze „als merk” wordt gebruikt – in conflict komen met het uitsluitende recht dat het gemeenschapsrecht toekent aan de houder van een ingeschreven merk.
115. Aangezien in het onderhavige geval juist dit conflict niet bij voorbaat kan worden uitgesloten, kan ook de bevoegdheid van het Hof in beginsel niet worden uitgesloten.
116. Teneinde derhalve elke twijfel met betrekking tot het bestaan en de grenzen van deze bevoegdheid weg te nemen, moet de vraag mijns inziens als volgt worden geherformuleerd:
Legt de door het gemeenschapsrecht gewaarborgde bescherming van het merk beperkingen op aan de bescherming die de lidstaten krachtens de relevante bepalingen van het Verdrag van Parijs, waarnaar artikel 2 van de TRIPs-Overeenkomst verwijst, aan de handelsnaam moeten verlenen, wanneer de handelsnaam „als merk” wordt gebruikt, en onder welke omstandigheden kan een dergelijk teken onder de in artikel 16, lid 1, derde volzin, van de TRIPs Overeenkomst voorziene bescherming van „bestaande eerdere rechten” vallen?
117. Het lijkt mij duidelijk dat de door artikel 8 van het Verdrag van Parijs gewaarborgde bescherming van de handelsnaam geen vermindering tot gevolg kan hebben van de bescherming die de TRIPs-Overeenkomst en het gemeenschapsrecht aan de houders van een ingeschreven merk verleent, wanneer de handelsnaam „als merk” wordt gebruikt.
118. Immers, hetgeen men in een dergelijk geval beschermd zou willen zien, is niet zozeer het recht op het gebruik van een handelsnaam als middel ter identificatie van de onderneming, maar veeleer het recht op het gebruik van die handelsnaam als kenmerk van de waren, dat wil zeggen het gebruik als handelsmerk.
119. In dat geval moet het criterium om uit te maken welk van deze twee met elkaar in conflict zijnde rechten voorrang heeft, worden afgeleid uit het merkenrecht, in het bijzonder uit de in artikel 16 van de TRIPs-Overeenkomst opgenomen voorrangsregel (zie boven, punt 95), die het fundamentele beslissingscriterium vormt voor de beslechting van conflicten tussen intellectuele eigendomsrechten die dezelfde functie vervullen.
120. Ik ben evenwel van mening dat de specifieke toepassingsvoorwaarden van dit criterium niet enkel kunnen worden ontleend aan artikel 16 van de TRIPs-Overeenkomst, waarin uitsluitend en zonder enige toelichting naar dit algemene criterium wordt verwezen; zij dienen noodzakelijkerwijs ook te worden afgeleid uit de analyse van de communautaire harmonisatiebepalingen en met name uit artikel 4 van richtlijn 89/104.
121. Deze bepaling, die de „gronden van weigering” voor inschrijving en de „gronden van nietigheid betreffende strijd met oudere rechten” regelt, somt namelijk, voorzover in deze zaak van belang, de gevallen op waarin de bescherming van een ingeschreven merk moet wijken voor het oudere recht van een derde.
122. In het bijzonder wordt krachtens artikel 4 van de richtlijn in het geval van een conflict tussen twee rechten de voorrang bepaald aan de hand van de datum waarop in het land waar de bescherming wordt gevraagd, het teken dat de handelsnaam vormt, als „algemeen bekend” kon worden beschouwd (argument ontleend aan artikel 4, lid 2, sub d), dan wel aan de hand van de datum waarop op grond van het gebruik van het in het geding zijnde teken „rechten op een niet ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken verworven zijn vóór de datum van indiening van de aanvrage om inschrijving van het [jongere] merk” (artikel 4, lid 4, sub b).
123. Op grond van de inhoud van het dossier heb ik echter niet de indruk dat de handelsnaam Budvar in Finland algemeen bekend is. Het staat evenwel aan de nationale rechter om zich hierover definitief uit te spreken.
124. De regeling van de verkrijging van rechten op een niet ingeschreven merk, inclusief het recht op het gebruik van een handelsnaam als merk, blijft echter hoe dan ook een aangelegenheid van de betrokken nationale rechtsorde. Zoals namelijk uitdrukkelijk uit de vierde overweging van de considerans ervan blijkt, beoogt de richtlijn niet de voorwaarden voor de bescherming van de door gebruik verkregen merken te harmoniseren. Bijgevolg worden ook de voorwaarden waaraan dit recht is onderworpen en de datum waarop het is verkregen, door het nationale recht van de lidstaten bepaald.
125. Op grond van het voorgaande geef ik het Hof in overweging het tweede gedeelte van de derde vraag, zoals hergeformuleerd, in die zin te beantwoorden dat wanneer een handelsnaam als merk wordt gebruikt, een conflict tussen deze handelsnaam en een ingeschreven merk moet worden opgelost op basis van het voorrangsbeginsel; deze voorrang wordt bepaald aan de hand van de datum waarop in het land waar de bescherming wordt verlangd, het teken dat de handelsnaam vormt als „algemeen bekend” kan worden beschouwd, dan wel aan de hand van de datum waarop door het gebruik en volgens de voorwaarden van het nationale recht rechten op een als merk gebruikt teken zijn verworven.
IV –
Conclusie
126. In het licht van het voorgaande geef ik het Hof in overweging de door de Korkein oikeus gestelde prejudiciële vragen te beantwoorden als volgt:
„1) In geval van een conflict tussen een merk en een teken dat daarop beweerdelijk inbreuk maakt, zijn de bepalingen van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (hierna: „TRIPs-Overeenkomst”) van toepassing op de vraag naar de voorrang van de rechtsgrondslag van één van de twee rechten, zelfs wanneer dit conflict vóór de datum van toepassing van de TRIPs-Overeenkomst is ontstaan, mits de gestelde inbreuk voortduurt na de datum waarop deze Overeenkomst in de Gemeenschap en haar lidstaten in werking is getreden.
2) Een handelsnaam kan de kenmerken hebben van een „teken” dat in conflict is met een ingeschreven merk, waarvan het gebruik door de houder van dit merk kan worden verboden krachtens de artikelen 16, lid 1, van de TRIPs-Overeenkomst en 5, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, wanneer de handelsnaam wordt gebruikt om de aan het merk eigen functie te vervullen, namelijk het leggen van een verband tussen de waar en de onderneming die deze vervaardigt (of verhandelt) en hij bij consumenten tot verwarring kan leiden, aangezien deze laatste niet gemakkelijk kunnen begrijpen of bepaalde waren van de houder van de handelsnaam, dan wel van de houder van het ingeschreven merk afkomstig zijn. Gevaar voor verwarring wordt vermoed wanneer tekens en waren gelijk zijn. In de overige gevallen dient de nationale rechter het gevaar voor verwarring te beoordelen in het licht van de omstandigheden van het concrete geval.
3) Een handelsnaam kan enkel een bestaand eerder recht in de zin van artikel 16, lid 1, derde volzin, van de TRIPs-Overeenkomst vormen, indien deze als merk is gebruikt.
4) In dat geval moet een conflict tussen de handelsnaam en een ingeschreven merk worden opgelost op basis van het voorrangsbeginsel; deze voorrang wordt bepaald aan de hand van de datum waarop in het land waar de bescherming wordt verlangd, het teken dat de handelsnaam vormt als „algemeen bekend” kan worden beschouwd, dan wel aan de hand van de datum waarop door het gebruik en volgens de voorwaarden van het nationale recht rechten op een als merk gebruikt teken zijn verworven.”
(1) .
(2)  –	De volledige naam van de onderneming luidt: „Budějovický Budvar, národný podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale” en betekent: „Brouwerij Bud uit Budweis, staatsonderneming”. De huidige onderneming is voortgekomen uit de fusie van de in 1795 te Budweis opgerichte onderneming „Budweiser Brauberechtigten Bürgerliches Brauhaus” en de in 1895 eveneens te Budweis opgerichte onderneming „Český akciový pivovar v č. Budějovicích”, ook wel genoemd „Budvar Tschechische Aktien‑Brauerei”. Ten gevolge van de nationalisatie zijn beide ondernemingen in 1948 tot één enkele staatsonderneming samengevoegd, de „Jihočeské pivovary”, waaruit in 1966 de huidige onderneming is ontstaan.
(3)  –	Hierna: „Budweis”. De stad kent sinds de zestiende eeuw een bloeiende bierindustrie.
(4)  –	Gevestigd te Saint Louis, Missouri (Verenigde Staten van Amerika). De brouwerij Bavarian Brewery, later omgedoopt in Anheuser‑Busch, zou sinds 1876 op de plaatselijke markt een bier met de aanduiding „Budweiser”, en later ook met de verkorte naam „Bud”, hebben verhandeld. Naar het schijnt, heeft Anheuser‑Busch in 1911 uiteindelijk van de destijds in Budweis actieve brouwerijen de toestemming gekregen om de aanduiding op de markten buiten Europa te gebruiken. Ten slotte heeft zij in 1939 van de Tsjechische brouwerijen het uitsluitende gebruiksrecht op de aanduiding „Budweiser” voor de Amerikaanse markt verkregen. Na de Tweede Wereldoorlog is Anheuser-Busch evenwel begonnen haar eigen bier ook naar Europa uit te voeren (zie met betrekking tot deze gegevens de beschikking van het Oostenrijkse Oberste Gerichtshof van 1 februari 2002, 4 Ob 13/00s., alsmede de uitspraak van het tribunal fédéral suisse van 15 februari 1999, BGE 125 III, blz. 193).
(5)  –	Deze Overeenkomst is als bijlage I C aan de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie gehecht en is namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 (PB L 336, blz. 1).
(6)  –	Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883. Dit verdrag is verschillende malen herzien, laatstelijk te Stockholm op 14 juli 1967. Alle lidstaten van de Europese Gemeenschap zijn partij bij dit verdrag, zoals gewijzigd. Het Verdrag van Parijs is enkel in de Franse taal ondertekend.
(7)  –	Voetnoot enkel van belang voor de Italiaanse versie van deze conclusie.
(8)  –	De bepaling luidt: „1. Wat betreft de delen II, III en IV van deze Overeenkomst leven de Leden de artikelen 1 tot en met 12 en artikel 19 van het Verdrag van Parijs (1967) na.”
(9)  –	Aldus de drie officiële taalversies van de TRIPs-Overeenkomst: in het Frans: „aucun droit antérieur existant”; in het Engels: „any existing prior rights”; in het Spaans „ninguno de los derechos existentes con anterioridad”. In andere versies die in het Publicatieblad zijn verschenen, bijvoorbeeld de Italiaanse, is het bijvoeglijk naamwoord „bestaande” weggelaten.
(10)  –	Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989 L 40, blz. 1).
(11)  –	Laatste overweging van de considerans.
(12)  –	Wet nr. 128/79 van 2 februari 1979 betreffende handelsnamen.
(13)  –	Wet nr. 7/1964 van 10 januari 1964 betreffende merken.
(14)  –	Prejudiciële beschikking van de Korkein oikeus KKO 1994:23.
(15)  –	„Budvar” in het Tsjechisch.
(16)  –	Zie ook voetnoot 2 hiervoor.
(17)  –	Arrest van 13 september 2001 (C‑89/99, Jurispr. blz. I-5851).
(18)  –	Ibidem, punt 50.
(19)  –	Ibidem.
(20)  –	Rapport van de Beroepsinstantie van 18 september 2000, zaak Canada – Duur van de door een octrooi verleende bescherming, doc. nr. WT/DS170/AB/R, punt 69 (zie www.wto.org).
(21)  –	Arrest van 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 52).
(22)  –	Rapport van 2 januari 2002 van de Beroepsinstantie, zaak Verenigde Staten – Artikel 211 van de Omnibus Appropriations Act, 1998 document nr. WT/DS176/AB/R, punt 186 (zie www.wto.org).
(23)  –	Arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punt 48.
(24)  –	Ibidem. Zie ook arrest van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Jurispr. blz. 1139, punt 7), en arrest van 18 juni 2002, Philips (C-299/99, Jurispr. blz. I‑5475, punt 30).
(25)  –	Arrest van 20 maart 2003, LTJ Diffusion (C-291/00, Jurispr. blz. I-2799, punt 50).
(26)  –	Ibidem, punt 52. Zie voorts arresten van 10 oktober 1978, Centrafarm (3/78, Jurispr. blz. 1823, punten 11 en 12); 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-324/97, Jurispr. blz. I‑3819, punt 26), en 12 oktober 1999, Upjohn, (C-379/97, Jurispr. blz. I‑6927, punt 21).
(27)  –	Arrest van 22 juni 2000, Marca Mode (C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punten 40 en 41).
(28)  –	Ibidem, punt 33.
(29)  –	Ibidem, punt 39.
(30)  –	Arrest van 14 december 2000, Dior e.a. (C-300/98 en C-392/98, Jurispr. blz. I-11307, punt 47).
(31)  –	De Beroepsinstantie van de WTO heeft in haar rapport van 2 januari 2002 in de zaak Verenigde Staten – artikel 211 Omnibus Appropriations Act 1998 (doc. nr. WT/DS176/AB/R) uiteengezet: „[…] nous infirmons la constatation du Groupe spécial figurant au paragraphe 8.41 de son rapport selon laquelle les noms commerciaux ne sont pas couverts par l’Accord sur les ADPIC et constatons que les Membres de l’OMC ont l’obligation en vertu de l’Accord sur les ADPIC d’assurer la protection des noms commerciaux” (zie punt  341 van het rapport, www.wto.org).
(32)  –	Arrest van 27 november 1973, Vandeweghe en Verhelle (130/73, Jurispr. blz. 1329), volgens hetwelk „het Hof [...] niet bevoegd is uitspraak te doen over de uitlegging van bepalingen van internationaal recht die de lidstaten binden buiten het kader van het gemeenschapsrecht” (punt 2). Zie in die zin ook het arrest van
14 juli 1994, Peralta (C‑379/92, Jurispr. blz. I‑3453, punten 16 en 17).
(33)  –	Zie arrest Dior e.a., reeds aangehaald, punten 33‑35. In punt 33 verklaarde het Hof, na eraan te hebben herinnerd dat de TRIPs‑Overeenkomst „door de Gemeenschap en haar lidstaten [is] gesloten krachtens een gedeelde bevoegdheid” dat het „bevoegd [is] om de aldus door de Gemeenschap aangegane verplichtingen vast te stellen en daartoe de bepalingen van het TRIPs uit te leggen”. Deze bevoegdheid, aldus het Hof, bestaat met name wanneer er sprake is van „bescherming van rechten voortvloeiend uit een gemeenschapsregeling die binnen de werkingssfeer van het TRIPs valt” (punt 34) of wanneer het gaat om de uitlegging van een bepaling die „kan worden toegepast zowel op situaties die onder het nationale recht als op die welke onder het gemeenschapsrecht vallen” (punt 35).
(34)  –	Zie arrest van 21 november 2002, Robelco (C-23/01, Jurispr. blz. I-10913, punt 34).