62024TJ0491_RES
Causa T-491/24
Puma SEcontroUfficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 22 ottobre 2025
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo CMS Italy – Marchi internazionali figurativi anteriori che rappresentano un felino che salta verso sinistra – Impedimento alla registrazione relativo – Pregiudizio alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Intensita della notorietà – Obbligo per l'EUIPO di prendere esplicitamente in considerazione l'ipotesi più favorevole alla parte soccombente dinanzi ad esso – Dovere di diligenza»
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Notorietà del marchio nello Stato membro o nell’Unione – Nozione – Criteri di valutazione
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)
(v. punti 25, 29, 30)
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Nesso tra i marchi – Criteri di valutazione – Intensità della notorietà del marchio anteriore
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)
(v. punti 27, 28, 56)
Marchio dell’Unione europea – Procedimenti dinanzi agli organi dell’Ufficio – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Valutazione dell’intensità della notorietà del marchio anteriore – Uso di espressioni quali «quantomeno» o «tutt’al più» – Obbligo di prendere in considerazione l’ipotesi più favorevole alla parte soccombente
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)
(v. punti 31-37, 45)
Sintesi
Con la sua sentenza, il Tribunale annulla la decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (
1
) e sostiene che l'EUIPO, nelle valutazioni in cui utilizza espressioni quali «quantomeno» o «tutt'al più» e, in particolare, quella relativa all’intensità della notorietà, deve tener conto dell'ipotesi più favorevole alla parte soccombente dinanzi ad esso.
Il 21 dicembre 2012 la CMS Costruzione macchine speciali SpA ha designato l'Unione europea nell’ambito della domanda di protezione della registrazione internazionale del marchio figurativo CMS Italy. Il 21 novembre 2013 la Puma SE, ricorrente, ha proposto opposizione a tale registrazione (
2
) sulla base di due marchi internazionali figurativi anteriori.
Tale opposizione è stata respinta dalla divisione di opposizione e il ricorso successivamente presentato dalla ricorrente è stato respinto dalla seconda commissione di ricorso dell'EUIPO. Tuttavia, con la sua ordinanza del 22 maggio 2019, il Tribunale ha annullato quest'ultima decisione (
3
). La causa è stata quindi rinviata alla quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, che, anch’essa, ha respinto il ricorso della ricorrente. Anche tale decisione è stata annullata dal Tribunale (
4
).
Investita della causa, la quinta commissione di ricorso dell'EUIPO ha nuovamente respinto il ricorso della ricorrente, considerando in particolare che, sebbene l'esame delle prove prodotte dalla ricorrente mostrasse «quantomeno» un grado medio di notorietà dei marchi anteriori, l'esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto non era stata dimostrata. La ricorrente ha quindi proposto un ricorso di annullamento di tale decisione dinanzi al Tribunale.
Giudizio del Tribunale
Anzitutto, il Tribunale rileva che, quando, come nel caso di specie, l'EUIPO esamina l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, non gli è sufficiente constatare che il marchio anteriore gode di un grado di notorietà «quantomeno medio», ma è tenuto o a determinare con precisione il grado di intensità di tale notorietà, che costituisce un fattore pertinente per la valutazione globale del nesso tra i marchi in conflitto, o a prendere esplicitamente in considerazione l'ipotesi più favorevole alla parte soccombente dinanzi ad esso. Esso precisa che, in tale contesto, la nozione di «parte soccombente» designa la parte di cui l'EUIPO respinge gli argomenti relativi all’intensità della notorietà.
Al riguardo, il Tribunale osserva che l'EUIPO non è tenuto a definire un grado preciso di notorietà in tutti i casi: in taluni casi specifici, esso può, per valutare l’intensita della notorietà, ricorrere a espressioni quali «quantomeno» o «tutt'al più». Spetta poi all'EUIPO prendere in considerazione esplicitamente l'ipotesi più favorevole alla parte soccombente dinanzi ad esso, prima di poter ragionare a maggior ragione sulle altre ipotesi meno favorevoli a tale parte soccombente.
Pertanto, nel caso in cui l'EUIPO concluda che non sussiste alcun nesso o alcun pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore in questione, esso può qualificare il grado di notorietà come «tutt'al più» elevato, prendere in considerazione il grado massimo, ossia il grado elevato, e ragionare a fortiori per le ipotesi meno favorevoli alla parte soccombente, ovvero l'opponente, vale a dire un grado medio (o basso). Per contro, in tali casi, non è consentito all'EUIPO qualificare il grado di notorietà come «quantomeno» medio senza prendere esplicitamente in considerazione l'ipotesi più favorevole all'opponente, quale un grado elevato, se non addirittura molto elevato, di notorietà. Per contro, quando l'EUIPO conclude nel senso dell'esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto o di un pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore in questione, esso può qualificare il grado di notorietà come «quantomeno» medio, prendere in considerazione il grado minimo, ossia il grado medio, e ragionare a fortiori per le ipotesi meno favorevoli alla parte soccombente, in tal caso il titolare del marchio contestato, vale a dire un grado elevato, se non addirittura molto elevato. Tuttavia, in siffatti casi, non è consentito all'EUIPO qualificare il grado di notorietà come «tutt'al più» elevato senza prendere esplicitamente in considerazione l'ipotesi più favorevole al titolare del marchio contestato, quale un grado medio (o basso) di notorietà.
Infatti, la mancata considerazione esplicita dell'ipotesi più favorevole alla parte soccombente è idonea a viziare la valutazione complessiva dell'esistenza del nesso, per la quale l’intensità della notorietà del marchio anteriore costituisce un fattore rilevante, o quella dell'esistenza di un pregiudizio alla notorietà.
Il Tribunale aggiunge poi che, più in generale, quando, nell'ambito di una qualsiasi valutazione, l'EUIPO sceglie di ricorrere a espressioni quali «quantomeno» o «tutt’al più», esso è tenuto a prendere esplicitamente in considerazione l'ipotesi più favorevole alla parte soccombente dinanzi ad esso, vale a dire la parte di cui respinge gli argomenti relativi alla valutazione in questione. Tale obbligo costituisce per l'EUIPO un'espressione particolare del dovere di diligenza, in base al quale l'istituzione competente è tenuta ad esaminare, con attenzione e imparzialità, tutti gli elementi giuridici e fattuali rilevanti del caso in questione.
Infine, il Tribunale osserva che, nel caso di specie, la quinta commissione di ricorso dell'EUIPO non ha esplicitamente preso in considerazione l'ipotesi più favorevole alla parte soccombente, nella fattispecie la ricorrente, ossia quella di una notorietà «molto elevata», nella valutazione globale del nesso tra i marchi in conflitto. Pertanto, il Tribunale conclude che essa ha commesso un errore di diritto e annulla la sua decisione nella sua interezza.
(
1
)	Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 luglio 2024 (procedimento R 2215/2019-5).
(
2
)	Il motivo dedotto era quello di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).
(
3
)	Ordinanza del 22 maggio 2019, Puma/EUIPO - CMS (CMS Italy) (T-161/16, EU:T:2019:350).
(
4
)	Sentenza del 5 ottobre 2022, Puma/EUIPO - CMS (CMS Italy) (T-711/20, EU:T:2022:604).