62018CC0371
OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
EVGENIEGO TANCHEVA
przedstawiona w dniu 16 października 2019 r. (
1
)
Sprawa C‑371/18
Sky plc,
Sky International AG,
Sky UK Limited
przeciwko
SkyKick UK Limited,
SkyKick Inc
[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales)(Chancery Division) (wysoki trybunał, Anglia i Walia, wydział kanclerski, Zjednoczone Królestwo)]
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – Zbliżanie ustawodawstw państw członkowskich – Znaki towarowe – Wskazanie towarów lub usług, w odniesieniu do których wniesiono o ochronę wynikającą ze znaku towarowego – Wymogi jasności i precyzyjności – Zła wiara – Zła wiara wynikająca z braku zamiaru używania znaków towarowych w odniesieniu do wskazanych towarów lub usług – Wykładnia wyroku z dnia 19 czerwca 2012 r., Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361)
1.
Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England and Wales) [sąd wyższej instancji (Anglia i Walia), Zjednoczone Królestwo] dotyczy pewnych istotnych kwestii z zakresu prawa znaków towarowych Unii. Wynika to także z wyroku sądu odsyłającego wydanego w postępowaniu głównym w dniu 6 lutego 2018 r. ([2018] EWHC 155 (Ch), Arnold J) po pięciodniowym procesie i zajmującym 94 strony (358 punktów, zwanego dalej „wyrokiem w postępowaniu głównym”).
2.
W postępowaniu głównym powodowie (zwani dalej łącznie „Sky”, będący głównie nadawcami telewizji satelitarnej i cyfrowej) twierdzą, że pozwani (zwani dalej łącznie „SkyKick”; SkyKick Inc jest spółką start-up, która świadczy usługi informatyczne polegające na migracji do chmury (
2
)) naruszyli prawa do czterech unijnych znaków towarowych przysługujące drugiemu powodowi („Sky AG”) i do jednego znaku towarowego prawa Zjednoczonego Królestwa przysługującego pierwszemu powodowi („Sky plc”), składających się ze słowa SKY (zwanych dalej „znakami towarowymi”), przez posługiwanie się oznaczeniem „SkyKick” i jego wariantami.
3.
Sprawa jest dość skomplikowana, lecz co do istoty SkyKick zaprzecza naruszeniu i wnosi powództwo wzajemne o orzeczenie, że rejestracja znaków towarowych jest nieważna, w całości lub części, z następujących względów (i) specyfikacja towarów i usług nie jest wystarczająco jasna i precyzyjna, oraz (ii) wnioski złożono w złej wierze.
4.
Niniejsza sprawa jest istotna, ponieważ umożliwia Trybunałowi odniesienie się do zagadnień dotyczących szeregu wyłaniających się braków unijnego systemu znaków towarowych. Jak zauważa SkyKick, wszystkie pięć pytań sądu odsyłającego dotyczy jednego z najbardziej problematycznych aspektów znaku towarowego – roli i funkcji tak zwanej „specyfikacji” towarów i usług. Większość orzecznictwa Trybunału w zakresie prawa znaków towarowych dotyczyła oznaczenia rejestrowanego jako znak towarowy. Prawo w tym zakresie jest względnie dobrze ugruntowane. Jednakże luki i niespójności występują w przepisach dotyczących specyfikacji towarów i usług. Ochrona unijnych znaków towarowych przyznawana jest zgodnie z zasadą specjalizacji (
3
), to znaczy w odniesieniu do konkretnych towarów, których natura i liczba, w połączeniu z samym oznaczeniem, determinują zakres ochrony przyznanej na rzecz właściciela znaku towarowego.
5.
Sąd odsyłający podkreśla, że problem polega na tym, iż SkyKick nie wydaje się mieć argumentów na swoją obronę przed podniesionym przez Sky zarzutem naruszenia znaku towarowego zgodnie ze znajdującymi zastosowanie przepisami prawa Unii i prawa krajowego w zakresie znaków towarowych. Prowadzi to do pytania, czy prawo znaków towarowych osiągnęło taki etap, w którym właścicielowi znaku towarowego przysługuje absolutny monopol, przed którym nie można już bronić się w ramach postępowania w sprawie naruszenia znaku towarowego – pomimo że znak towarowy nie był używany i prawdopodobnie nie będzie używany w stosunku do wielu towarów i usług, dla których został zarejestrowany. Niniejsza sprawa ilustruje zatem napięcie istniejące pomiędzy różnymi interesami, które należy wyważyć.
I. Stan faktyczny leżący u podstaw sporu w postępowaniu głównym oraz pytania prejudycjalne
6.
Przedmiotowe znaki towarowe Sky są następujące: (i) unijny graficzny znak towarowy numer 3166352, zgłoszony w dniu 14 kwietnia 2003 r. i zarejestrowany w dniu 12 września 2012 r. (zwany dalej „EU352”) w odniesieniu do towarów i usług należących do klas 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 i 42; (ii) unijny graficzny znak towarowy numer 3203619, zgłoszony w dniu 30 kwietnia 2003 r. i zarejestrowany w dniu 6 września 2012 r. (zwany dalej „EU619”) w odniesieniu do towarów i usług należących do klas 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 i 42; (iii) słowny unijny znak towarowy SKY, numer 5298112, zgłoszony w dniu 6 września 2006 r. i zarejestrowany w dniu 18 czerwca 2015 r. (zwany dalej „EU112”) w odniesieniu do towarów i usług należących do klas 9, 16, 28, 35, 37, 38, 41; (iv) unijny słowny znak towarowy SKY numer 6870992, zgłoszony w dniu 18 kwietnia 2008 r. i zarejestrowany w dniu 8 sierpnia 2012 r. (zwany dalej „EU992”) w odniesieniu do towarów i usług należących do klas 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28 i 35–45, oraz (v) słowny znak towarowy Zjednoczonego Królestwa SKY nr 2500604, zgłoszony w dniu 20 października 2008 r. i zarejestrowany w dniu 7 września 2012 r. (zwany dalej „UK604”) w odniesieniu do towarów i usług należących do klas 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28 i 35–45.
7.
Sky wniosła powództwo, zarzucając SkyKick naruszenie praw z tych znaków towarowych. Na potrzeby swoich roszczeń z tytułu naruszenia, Sky opiera się na rejestracji znaków towarowych w odniesieniu do następujących towarów i usług (chociaż nie każdy znak towarowy został zarejestrowany dla wszystkich tych towarów i usług): (i) oprogramowanie komputerowe (klasa 9); (ii) oprogramowanie komputerowe dostarczone z Internetu (klasa 9); oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne umożliwiające połączenie z bazami danych i z Internetem (klasa 9); (iv) gromadzenie danych (klasa 9); (v) usługi telekomunikacyjne (klasa 38); (vi) usługi poczty elektronicznej (klasa 38); (vii) usługi związane z portalami internetowymi (klasa 38), oraz (viii) usługi komputerowe w zakresie dostępu i wyszukiwania informacji lub danych za pośrednictwem komputerów lub sieci komputerowych (klasa 38).
8.
Sky szeroko wykorzystywała znak towarowy SKY w odniesieniu do szeregu towarów i usług, a w szczególności towarów i usług powiązanych z kluczowymi obszarami działalności gospodarczej Sky, tzn. (i) nadawaniem sygnału telewizyjnego; (ii) usług telefonicznych, oraz (iii) dostarczania łączy szerokopasmowych. SkyKick przyznaje, że w listopadzie 2014 r. SKY było powszechnie znaną firmą w powyższych dziedzinach w Zjednoczonym Królestwie i Irlandii. Jednakże Sky nie oferuje żadnych towarów ani usług w zakresie migracji poczty elektronicznej ani tworzenia kopii zapasowej w chmurze; nie ma także żadnych dowodów, by zamierzała ona je oferować w najbliższej przyszłości.
9.
SkyKick twierdzi, że każdy ze znaków towarowych powinien zostać (częściowo) unieważniony ze względu na fakt, że zostały one zarejestrowane dla towarów i usług, których nie wskazano w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny.
10.
Sąd odsyłający wskazuje, że twierdzenie to wiąże się z dwoma zagadnieniami. Pierwsze zagadnienie dotyczy tego, czy ta podstawa unieważnienia może zostać powołana w odniesieniu do zarejestrowanego znaku towarowego.
11.
W wyroku z dnia 19 czerwca 2012 r., Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361) zostało orzeczone [a wymaga tego teraz art. 33 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001 (
4
)], że zgłaszający musi wskazać towary i usługi, w odniesieniu do których wnosi o ochronę wynikającą ze znaku towarowego, w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny, aby umożliwić właściwym organom i podmiotom trzecim, na tej jedynej podstawie, określenie zakresu wnioskowanej ochrony”. W sytuacji gdy zgłaszający tego nie uczyni, właściwy organ powinien odmówić przyjęcia zgłoszenia do rejestracji, jeżeli specyfikacja nie zostanie poprawiona w taki sposób, by była ona wystarczająco jasna i precyzyjna.
12.
Zdaniem sądu odsyłającego niekoniecznie wynika z tego jednak, że jeżeli zgłaszający tego nie uczyni, a właściwy organ nie zapewni usunięcia przez zgłaszającego braku jasności i precyzji w toku badania zgłoszenia, znak towarowy może być na tej podstawie unieważniony po dokonaniu rejestracji. Podstawy unieważnienia wyliczone w rozporządzeniu nie zawierają wyraźnego wymogu, by specyfikacja towarów i usług w zgłoszeniu unijnego znaku towarowego była jasna i precyzyjna. Tak samo jest zasadniczo również w odniesieniu do krajowego znaku towarowego.
13.
Drugie zagadnienie wskazane przez sąd odsyłający dotyczy tego, czy, jeżeli można oprzeć się na tej podstawie unieważnienia, specyfikacje dla któregoś ze znaków towarowych mogą zostać zakwestionowane.
14.
Sąd odsyłający uważa, że rejestracja znaku towarowego dla „oprogramowania komputerowego” jest zbyt szeroka, nieuzasadniona i sprzeczna z interesem publicznym. Jednakże stwierdza on także, że niekoniecznie wynika z tego, że pojęcie to jest niewystarczająco jasne i precyzyjne. W istocie wydaje się na pierwszy rzut oka, że jest to pojęcie, którego znaczenie jest w sposób rozsądny jasne i precyzyjne. Jest zatem wystarczająco jasne i precyzyjne, by ustalić, czy produkty SkyKick są identyczne jak towary objęte tym pojęciem. Z drugiej strony sąd odsyłający zauważa, że trudno uzasadnić, dlaczego rozumowanie urzędów do spraw znaków towarowych, stanowiących Europejską Sieć Znaków Towarowych i Wzorów (European Trade Mark and Design Network, ETMDN), sformułowane we wspólnym komunikacie z dnia 20 listopada 2013 r. w odniesieniu do „maszyn” w klasie 7, miałoby nie znajdować zastosowania w takim samym stopniu także do oprogramowania komputerowego (
5
).
15.
Ponadto sąd odsyłający pyta, czy ważność przedmiotowych znaków może zależeć od złej wiary zgłaszającego w momencie wniesienia wniosku o rejestrację znaku.
16.
SkyKick podnosi w postępowaniu głównym, że znaki towarowe zostały zarejestrowane w złej wierze, ponieważ Sky nie miała zamiaru ich używania w odniesieniu do wszystkich towarów i usług wskazanych w przedmiotowych specyfikacjach. SkyKick przyznaje, że Sky zamierzała używać znaków towarowych w odniesieniu do niektórych wskazanych towarów i usług. Jednakże, zgodnie z podstawowym zarzutem SkyKick, znaki towarowe są w całości nieważne. Natomiast tytułem ewentualnym SkyKick podnosi, że znaki towarowe są nieważne w zakresie, w jakim specyfikacje obejmują dobra i usługi, w odniesieniu do których Sky nie miała zamiaru używania znaków towarowych.
17.
Sąd odsyłający wskazuje, że sądy i trybunały w Zjednoczonym Królestwie, w porównaniu z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zwracają większą uwagę na wymóg zamiaru używania [znaku towarowego], ze względu na rolę, jaką art. 32 ust. 3 United Kingdom Trade Marks Act 1994 (ustawy Zjednoczonego Królestwa o znakach towarowych z 1994 r., zwanej dalej „ustawą z 1994 r.”) odgrywa w systemie znaków towarowych Zjednoczonego Królestwa (
6
).
18.
Jednakże sąd odsyłający zastanawia się, czy ten przepis jest zgodny z prawem Unii. W przypadku uznania, ze jest on zgodny, sąd odsyłający ma także wątpliwości co do zakresu wymogu zamiaru używania znaku towarowego.
19.
W związku z powyższym High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division [wysoki trybunał (Anglia i Walia) (wydział kanclerski), Zjednoczone Królestwo] postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
„(1)
Czy prawo do unijnego znaku towarowego lub prawo do krajowego znaku towarowego zarejestrowanego w państwie członkowskim może zostać unieważnione w całości lub w części na takiej podstawie, że część określeń lub wszystkie określenia w specyfikacji towarów i usług nie są dostatecznie jasne i precyzyjne, aby umożliwić właściwym organom i osobom trzecim ustalenie wyłącznie na podstawie tych określeń zakresu ochrony wynikającej z prawa do znaku towarowego?
(2)
Na wypadek udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze, czy określenie takie jak »oprogramowanie komputerowe« jest zbyt ogólne i obejmuje towary, które są zbyt zróżnicowane, aby mogło ono być zgodne z funkcją znaku towarowego polegającą na wskazaniu pochodzenia w ten sposób, by określenie to było dostatecznie jasne i precyzyjne, tak aby właściwe organy i osoby trzecie mogły określić jedynie na podstawie tego określenia zakres ochrony wynikającej z prawa do znaku towarowego?
(3)
Czy działaniem w złej wierze jest zwykłe zgłoszenie znaku towarowego bez zamiaru używania go w odniesieniu do wskazanych towarów lub usług?
(4)
Na wypadek udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie trzecie, czy można uznać, że zgłaszający dokonał zgłoszenia częściowo w dobrej wierze, a częściowo w złej wierze, jeżeli oraz w zakresie, w jakim zgłaszający miał zamiar używać znaku towarowego w odniesieniu do niektórych ze wskazanych towarów lub usług, lecz nie miał zamiaru używać tego znaku towarowego w odniesieniu do pozostałych wskazanych towarów lub usług?
(5)
Czy art. 32 ust. 3 UK Trade Marks Act 1994 (ustawy Zjednoczonego Królestwa o znakach towarowych z 1994 r.) jest zgodny z [dyrektywą (UE) 2015/2436 (
7
)] oraz z wcześniej obowiązującymi aktami prawnymi?”.
II. Analiza
20.
Sky, SkyKick, rządy Zjednoczonego Królestwa, fiński, francuski, węgierski, polski i słowacki, a także Komisja Europejska, przedstawiły Trybunałowi uwagi na piśmie. Wszyscy ci uczestnicy wzięli także udział w rozprawie, z wyjątkiem rządów węgierskiego, polskiego, słowackiego i fińskiego.
A.
Pytania pierwsze i drugie
1. Zwięzłe streszczenie argumentacji stron
21.
Sky twierdzi, że wymóg jasności i precyzji, wynikający z wyroku z dnia 19 czerwca 2012 r., Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), jest powiązany wyłącznie z wnioskiem o rejestrację. Zatem jedyną możliwą sankcją za niespełnienie tego wymogu jest działanie podjęte z urzędu przez organy w celu zapewnienia, że zgłoszenie nie doprowadzi do rejestracji w odniesieniu do towarów i usług opisanych w sposób, który nie jest ani jasny, ani precyzyjny. Sky podnosi, że podstawy odmowy i unieważnienia zostały wyczerpująco wyliczone w przepisach prawa krajowego i prawa Unii oraz że podstawy te nie obejmują wymogu, by specyfikacja była jasna i precyzyjna. Ponadto, w wyrokach z dnia 16 lutego 2017 r., Brandconcern/EUIPO i Scooters India (C‑577/14 P, EU:C:2017:122, pkt 29, 30) i z dnia 11 października 2017 r., EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750, pkt 38), Trybunał orzekł, że wymogu jasności i precyzji wynikającego z wyroku z dnia 19 czerwca 2012 r., Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361) nie należy odnosić do znaków towarowych, które zostały już zarejestrowane. Sky proponuje, by na drugie pytanie udzielono odpowiedzi przeczącej, ponieważ pojęcia takie jak „oprogramowanie komputerowe”, na którym opiera się roszczenie z tytułu naruszenia znaku towarowego, spełnia praktyczny wymóg jasności i precyzji.
22.
SkyKick uważa, że na pierwsze pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. W przeciwnym wypadku spółki takie jak SkyKick nie dysponowałyby żadnym praktycznym środkiem zaradczym ani obroną we wszczynanych przeciwko nim postępowaniach w przedmiocie naruszenia prawa do znaku towarowego, w sytuacji gdy właściciel znaku opiera się na pojęciu, któremu brakuje jasności i precyzji wymaganych przez prawo Unii. To dlatego Trybunał stwierdził jasno, że dyrektywa 2008/95/WE (
8
) [oraz, analogicznie, rozporządzenie (WE) nr 207/2009 (
9
)] wymaga, by specyfikacje były jasne i precyzyjne. Jednakże Trybunał nie wypowiedział się wyraźnie na temat skutków sytuacji, w której specyfikacja zarejestrowanego znaku towarowego nie spełnia powyższego wymogu. Gdyby Sky miała rację, wówczas praktyczne znaczenie wyroku z dnia 19 czerwca 2012 r., Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361) byłoby bardzo ograniczone.
23.
Zdaniem SkyKick wymóg jasności i precyzji można wywieść z art. 4, art. 7 ust. 1 lit. a) i art. 8 rozporządzenia 2017/1001 i art. 3, 4 i 5 dyrektywy 2015/2436, odczytywanych w świetle wyroku z dnia 12 grudnia 2002 r., Sieckmann (C‑273/00, EU:C:2002:748). SkyKick zwraca uwagę, że sam Trybunał w wyroku z dnia 19 czerwca 2012 r., Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361, pkt 43–45) wyraźnie odwołuje do tych przepisów i do faktu, że ustanawiają one podstawy odmowy lub unieważnienia.
24.
SkyKick twierdzi zasadniczo, że na drugie pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Argumentuje, że brak precyzji wynikający z ogólnikowości tego pojęcia i jego zastosowania do szeregu różnorodnych towarów i usług stanowi wadę wskazaną w wyroku z dnia 19 czerwca 2012 r., Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361).
25.
Rządy Zjednoczonego Królestwa, francuski, węgierski, polski, słowacki i fiński proponują udzielenie odpowiedzi przeczącej na pierwsze pytanie, ponieważ podstawy odmowy rejestracji zostały wyliczone w sposób wyczerpujący i brak jest gdziekolwiek w obowiązujących przepisach wyraźnego wymogu, by specyfikacja towarów i usług była jasna i precyzyjna. Co więcej, z orzecznictwa wynika (pkt 21 niniejszej opinii), że wymóg jasności i precyzji znajduje zastosowanie wyłącznie na etapie rejestracji znaku towarowego.
26.
Rządy Zjednoczonego Królestwa i fiński nie uważają za konieczne udzielenia odpowiedzi na drugie pytanie, biorąc pod uwagę proponowaną przez nie odpowiedź na pytanie pierwsze.
27.
Rządy węgierski, francuski, polski i słowacki twierdzą zasadniczo, że pojęcie „oprogramowania komputerowego” nie jest zbyt ogólne i nie obejmuje towarów, które są zbyt zróżnicowane dla potrzeb określenia towarów i usług objętych rejestracją.
28.
Komisja wskazuje zasadniczo, na podstawie argumentów podobnych do tych wysuwanych przez rządy, które zgłosiły uwagi w sprawie, że na pierwsze pytanie należy udzielić odpowiedzi przeczącej. Komisja dodaje, że badanie odróżniającego charakteru opiera się na relacji istniejącej pomiędzy „oznaczeniem” a „dobrami lub usługami”, a nie na precyzji lub braku precyzji specyfikacji tych towarów lub usług (
10
). Jeżeli specyfikacja jest niejasna, będzie interpretowana na niekorzyść podmiotu uprawnionego, zaś wniosek będzie taki, że nie występuje charakter odróżniający. Komisja podnosi, że, biorąc pod uwagę odpowiedź na pytanie pierwsze, nie ma potrzeby udzielania odpowiedzi na pytanie drugie. Uznaje ona jednakże, że wspólny komunikat nie znajduje zastosowania do spornych znaków ratione temporis.
2. Ocena
29.
Poprzez pytania pierwsze i drugie, które należy rozważyć łącznie, sąd odsyłający pyta zasadniczo o to, czy brak jasności i precyzji pojęć wskazujących dobra i usługi objęte znakiem towarowym może stanowić podstawę unieważnienia zarejestrowanego znaku. Jeżeli odpowiedź brzmi „tak”, sąd ten pragnie dowiedzieć się także, czy pojęcie „oprogramowania komputerowego”, będące przedmiotem sporu w postępowaniu głównym, jest wystarczająco jasne i precyzyjne by umożliwić właściwym organom i osobom trzecim ustalenie jedynie na podstawie tego określenia zakresu ochrony wynikającej z prawa do znaku towarowego.
30.
Uważam niemniej, że Trybunał powinien odpowiedzieć na to drugie pytanie nawet wtedy, gdy odpowiedź na pytanie pierwsze będzie brzmiała „nie”. Jest tak ze względu na fakt, że niezbędne jest zbadanie, czy brak jasności i precyzji specyfikacji towarów i usług objętych rejestracją znaku towarowego może być połączony z jedną z podstaw unieważnienia, wyraźnie uregulowanych w znajdujących zastosowanie przepisach prawa Unii.
31.
Zanim przejdę do istoty tych pytań, sąd odsyłający, badając te kwestie, będzie musiał ocenić, jakie unijne ramy prawne znajdują zastosowanie ratione temporis, ponieważ jego wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym nie odwołuje się niestety do żadnego konkretnego aktu prawnego.
32.
Postępowanie dotyczy zarówno unijnych znaków towarowych z jednej strony, jak i krajowego znaku towarowego, z drugiej strony, w okresie od 2003 do 2018 r. Natura głównego żądania (dotyczącego naruszenia) i żądania wzajemnego unieważnienia łącznie oznacza, że więcej niż jedno rozporządzenie i dyrektywa z dorobku Unii w zakresie znaków towarowych może znaleźć zastosowanie w tym postępowaniu.
33.
Jak wskazuje Komisja, właściwą datą dla oceny żądania wzajemnego podniesionego w postępowaniu w sprawie naruszenia prawa do znaku towarowego jest data złożenia wniosku o rejestrację. Powodowie wnieśli o rejestrację znaków towarowych w okresie od 14 kwietnia 2003 r. do 20 października 2008 r. W odniesieniu do unijnych znaków towarowych oznacza to, że znajduje zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 40/94 (
11
) (a nie rozporządzenie nr 207/2009), zaś w odniesieniu do krajowego znaku towarowego – dyrektywa 89/104/EWG (
12
) (a nie dyrektywa 2015/2436).
34.
Co się tyczy zarzutów naruszenia, w odniesieniu do rozpatrywanych unijnych znaków towarowych, postępowanie dotyczy okresów objętych rozporządzeniem nr 207/2009; dla krajowego znaku towarowego właściwe są przepisy dyrektywy 2008/95.
35.
Z powyższego wynika – co podlega weryfikacji przez sąd odsyłający – że, w odniesieniu do unijnych znaków towarowych, rozporządzenie nr 207/2009 ma zastosowanie do naruszenia, zaś rozporządzenie nr 40/94 do wniosku o rejestrację; w odniesieniu do krajowego znaku towarowego – dyrektywa 2008/95 znajduje zastosowanie do naruszenia, a dyrektywa 89/104 – do wniosku o rejestrację.
36.
Dla ułatwienia odniesień jest wystarczające, by niniejsza opinia odwoływała się głównie do przepisów dyrektywy 89/104 i rozporządzenia nr 40/94, również z tego względu, że z punktu widzenia niniejszej sprawy pomiędzy właściwymi przepisami wcześniejszego rozporządzenia nr 40/94 i jego następcy, rozporządzenia nr 207/2009, nie występują istotne różnice, chociaż zmieniła się numeracja niektórych artykułów; tak samo jest w przypadku dyrektywy 89/104 i dyrektywy 2008/95 (
13
).
a) Wymóg jasności i precyzji nie znajduje się wśród wyczerpująco wymienionych w przepisach prawa Unii podstaw unieważnienia
37.
Pierwsze pytanie prejudycjalne wymaga, by Trybunał wyjaśnił zakres zasady orzeczniczej wynikającej z wyroku z dnia 19 czerwca 2012 r., Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361). Sąd odsyłający w szczególności pyta o skutki, jakie należy wyciągnąć z tego orzecznictwa, w sytuacji gdy zarejestrowany znak towarowy nie spełnia wymogów jasności i precyzji.
38.
Doszedłem do wniosku – a istnieje tutaj także szeroki konsensus pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi biorącymi udział w postępowaniu w niniejszej sprawie i Komisją – że na pytanie pierwsze należy udzielić odpowiedzi przeczącej.
39.
Przyczyna takiego wniosku jest prosta: w obowiązujących przepisach nie ma żadnego elementu, z którego wynikałaby nieważność zarejestrowanego znaku towarowego na podstawie faktu, że niektóre lub wszystkie pojęcia w ramach specyfikacji towarów lub usług nie są wystarczająco jasne i precyzyjne.
40.
O ile jest prawdą, że brak jasności i precyzji przestawienia oznaczenia stanowi podstawę unieważnienia na podstawie art. 3 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 (i dyrektywy 2008/95) i art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94, o tyle nie dotyczy to specyfikacji towarów i usług. Każda inna wykładnia pozbawiałaby art. 2 dyrektywy 89/104 i art. 4 powyższego rozporządzenia znacznej części ich praktycznego skutku.
41.
W odniesieniu do krajowych znaków towarowych, art. 3 dyrektywy 89/104 (podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji) po prostu nie ustanawia szczególnej podstawy stwierdzenia nieważności opierającej się na braku jasności lub precyzji specyfikacji towarów lub usług objętych rejestracją. Sąd odsyłający także dochodzi do takiego wniosku (zob. pkt 159 wyroku w postępowaniu głównym).
42.
Orzecznictwo także podkreśla, że „[j]ak wynika z motywu siódmego dyrektywy 89/104, wymienia ona w sposób wyczerpujący podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności dotyczące rejestracji samego znaku towarowego” (
14
). Z orzecznictwa jasno wynika także, w odniesieniu do dyrektywy 2008/95, stanowiącej kodyfikację dyrektywy 89/104, że „zabrania [ona] państwom członkowskim wprowadzania podstaw odmowy lub unieważnienia rejestracji innych niż te, które zawarte są w tej dyrektywie” (
15
).
43.
W związku z tym w zakresie, w jakim art. 3 dyrektywy 89/104 nie wymienia wyraźnie braku jasności i precyzji specyfikacji towarów i usług objętych rejestracją krajowego znaku towarowego, nie można uznać, by stanowił on dodatkową podstawę nieważności rejestracji w stosunku do tych, wymienionych w tym artykule.
44.
Podobnie, w odniesieniu do unijnych znaków towarowych, należy zauważyć, że katalog bezwzględnych podstaw unieważnienia zawarty w art. 51 rozporządzenia nr 40/94 i w art. 7 tego rozporządzenia, do którego nawiązuje art. 51, nie obejmuje podstawy unieważnienia opartej na braku jasności lub precyzji pojęć wykorzystanych w celu wskazania towarów i usług objętych rejestracją unijnego znaku towarowego.
45.
Artykuł 96 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Roszczenia wzajemne”, stanowi, że „[r]oszczenie wzajemne o stwierdzenie wygaśnięcia lub [o] unieważnienie może być oparte na podstawach stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia wymienionych w niniejszym rozporządzeniu”.
46.
Orzecznictwo przytoczone w pkt 42 niniejszej opinii wyraźnie odnosi się również do rozporządzeń dotyczących unijnych znaków towarowych i samych unijnych znaków towarowych.
47.
Wynika z tego, że katalog bezwzględnych podstaw unieważnienia zawarty w art. 51 rozporządzenia nr 40/94 jest wyczerpujący, zaś brak jasności i precyzji specyfikacji towarów i usług objętych rejestracją unijnego znaku towarowego nie może być uznany za dodatkową podstawę unieważnienia w stosunku do tych, ustanowionych przez prawodawcę Unii w tym rozporządzeniu.
48.
Zgadzam się bowiem, że zagadnienia takie jak brak jasności i precyzji są istotne w prawie znaków towarowych, lecz powinny one być badane przez właściwe urzędy ds. znaków towarowych wtedy, gdy mają one do czynienia z wnioskiem o rejestrację znaku towarowego.
49.
Nawet jeżeli dokonane już rejestracje, które nie spełniają wymogów jasności i precyzji, nie mogą zostać na tej podstawie unieważnione, nie zmienia to faktu, że okoliczność ta będzie miała znaczenie dla zakresu ochrony zarejestrowanego znaku towarowego.
50.
Powyższy wniosek znajduje oparcie w systemowej analizie ram prawnych Unii. Jak wskazała Komisja, można zastanawiać się, dlaczego prawodawca doszedł do wniosku, że brak jasności i precyzji w przypadku przedstawienia oznaczenia powinien stanowić podstawę unieważnienia, ale powinno być inaczej wtedy, gdy chodzi o specyfikację towarów i usług. Powodem jest fakt, że przedstawienie oznaczenia, po złożeniu wniosku o rejestrację znaku towarowego, nie może już być zmienione (z wyłączeniem kilku bardzo wąskich wyjątków) ze względu na pewność prawa. Tym samym okoliczność, że oznaczenie zostało zgłoszone lub zarejestrowane z naruszeniem art. 3 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 lub art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 nie może zostać naprawiona ex post. W takiej sytuacji jedynie możliwe są odmowa rejestracji (przed jej dokonaniem) lub wykreślenie (po rejestracji).
51.
Natomiast na mocy rozporządzenia nr 40/94 specyfikacja towarów i usług może zawsze być przedmiotem ograniczenia lub częściowego zrzeczenia się (właściciel może a posteriori dokonać dalszego uściślenia i zawężenia, lecz nigdy rozszerzenia, wykazu towarów i usług, a tym samym zaradzić ewentualnemu brakowi jasności i precyzji). W związku z tym każdy brak jasności i precyzji może zostać usunięty przed rejestracją lub po rejestracji. Dyrektywa 89/104 zapewnia autonomię proceduralną, która pozwala państwom członkowskim postąpić w ten sam sposób.
b) Czy wymóg jasności i precyzji może zostać powiązany z podstawą unieważnienia przewidzianą w przepisach prawa Unii?
52.
Należy teraz zbadać, czy brak jasności i precyzji specyfikacji towarów i usług objętych rejestracją znaku towarowego może być powiązany z jedną z podstaw unieważnienia, wyczerpująco wyliczonych w mającym zastosowanie prawodawstwie Unii.
53.
SkyKick argumentuje, że w tej kwestii istnieją dwie możliwości.
54.
Po pierwsze, podnosi ona, że chociaż wyrok z dnia 19 czerwca 2012 r., Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361) nie wskazuje dokładnie, gdzie konkretnie w tekście znajdujących zastosowanie dyrektyw i rozporządzeń można znaleźć sformułowanie, z którego należy wywieść dorozumiany wymóg jasności sformułowany w tym wyroku, to „bardzo wyraźnie rozstrzyga, że [jasność] jest dorozumianym wymogiem dla rejestracji, a nawet ważności, znaku towarowego i warunkiem rejestracji”. Naturalnym źródłem dla takiej dorozumianej przesłanki jest, dla znaków krajowych, w art. 2 w związku z art. 3 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104, a dla unijnych znaków towarowych, art. 4 w związku z art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94.
55.
W wyroku z dnia 12 grudnia 2002 r., Sieckmann (C‑273/00, EU:C:2002:748, pkt 51, 52), Trybunał orzekł, w odniesieniu do graficznego przedstawienia oznaczeń, że „podmioty gospodarcze powinny mieć możliwość ustalenia, w jasny i precyzyjny sposób, rejestracji lub wniosków o rejestrację złożonych przez ich obecnych lub potencjalnych konkurentów, a tym samym uzyskać istotne informacje na temat praw osób trzecich” oraz że „jeżeli użytkownicy tego rejestru mają mieć możliwość ustalenia dokładnego charakteru znaku towarowego na podstawie jego rejestracji, przedstawienie graficzne tego znaku w rejestrze musi być kompletne, łatwo dostępne i zrozumiałe”.
56.
SkyKick twierdzi, że to samo powinno mieć zastosowanie w odniesieniu do wymogu jasności i precyzji specyfikacji towarów i usług objętych rejestracją.
57.
Wystarczy tutaj stwierdzić, jak podnieśli zasadniczo wszyscy uczestnicy postępowania z wyjątkiem SkyKick, że zasada orzecznicza wynikająca z wyroku z dnia 19 czerwca 2012 r., Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361) – niezależnie od jasności przekazu sformułowanego przez Trybunał – po prostu nie może być interpretowana w ten sposób, że wprowadza nową podstawę unieważnienia, w szczególności ze względu na fakt, że z obowiązujących przepisów jasno wynika, że katalog podstaw unieważnienia ma charakter wyczerpujący.
58.
Uważam (podobnie jak Komisja), że dokonując analogii do wyroku z dnia 12 grudnia 2002 r., Sieckmann (C‑273/00, EU:C:2002:748) w wyroku w sprawie Chartered Institute of Patent Attorneys Trybunał bardzo starannie sprecyzował, że celem wymogu jasności i precyzji stosowanego do oznaczeń było określenie przedmiotu ochrony w celu wyznaczenia zakresu wnioskowanej ochrony (
16
). O rejestrację oznaczenia jako znaku towarowego należy zawsze wnosić w powiązaniu z określonymi towarami lub usługami. Chociaż funkcją wymogu przedstawienia graficznego jest, w szczególności, zdefiniowanie dokładnego przedmiotu ochrony przyznanej przez znak towarowy (
17
), to zakres tej ochrony wyznacza charakter i liczba towarów i usług wskazanych w zgłoszeniu. Z tego względu wyrok Chartered Institute of Patent Attorneys wskazuje, że jest to jedynie podstawa sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego i wyrok ten nie daje podstaw do żądania stwierdzenia nieważności po dokonaniu rejestracji. Trybunał nie orzekł w przedmiocie konsekwencji dokonania rejestracji znaku towarowego niespełniającego wymogów jasności i precyzji.
59.
Po drugie, SkyKick twierdzi, że wymóg ten mógłby także być objęty podstawą odmowy lub unieważnienia znaków sprzecznych z porządkiem publicznym lub przyjętymi dobrymi obyczajami, wskazaną w art. 3 ust. 1 lit. f) dyrektywy 89/104 i art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 40/94.
60.
Doszedłem do wniosku, że tak jest w niniejszej sprawie i, jak wyjaśniam poniżej (pkt 79 niniejszej opinii), zgadzam się z sądem odsyłającym, że rejestracja znaku towarowego dla „oprogramowania komputerowego” jest nieuzasadniona i sprzeczna z interesem publicznym.
61.
Możliwie jest także wyprowadzenie z orzecznictwa wniosku, że znak towarowy, który nie spełnia wymogów jasności i precyzji, narusza porządek publiczny (zob. w szczególności wyrok z dnia 19 czerwca 2012 r., Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, pkt 46–48).
62.
Ponadto, jeżeli rejestrację można byłoby uzyskać zbyt łatwo lub w zbyt szerokim zakresie, prowadziłoby to do rosnących barier dla wejścia podmiotów trzecich, jako że zasób odpowiednich znaków towarowych uległby zmniejszeniu, prowadząc do wzrostu kosztów, które mogłyby zostać przeniesione na konsumentów, oraz do erozji domeny publicznej (zob. pkt 95 niniejszej opinii).
63.
Po pierwsze, uważam że w wyroku z dnia 19 czerwca 2012 r., Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), Trybunał wyraźnie uznał, że pojęciom o szerokim zakresie znaczeniowym, które mogą znaleźć zastosowanie do szeregu różnorodnych towarów i usług, brakuje jasności i precyzji. Po drugie, jak wskazuje SkyKick, nadmiernie ogólne pojęcia w sposób oczywisty prowadzą do tych samych wątpliwości z punktu widzenia porządku publicznego co inne formy niejasnych i nieprecyzyjnych pojęć. Motyw 28 rozporządzenia 2017/1001 wyraża to zagadnienie porządku publicznego. Po trzecie, dopuszczanie do rejestracji dla tak szeroko zdefiniowanych towarów i usług nie jest spójne z podstawową funkcją znaku towarowego, wskazaną w wyroku z dnia 29 września 1998 r., Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442, pkt 28).
64.
Sąd odsyłający stwierdził, że, przy założeniu, że znaki towarowe w sposób ważny obejmują przedmiotowe towary i usługi, byłby on zmuszony do stwierdzenia naruszenia prawa do znaku towarowego na podstawie porównania pomiędzy bardzo szeroko określonymi towarami i usługami objętymi rejestracją dokonaną przez Sky (niezależnie od faktycznego używania ich przez Sky oraz renomy Sky w odniesieniu do takich towarów i usług; w rzeczywistości, jak zobaczymy poniżej, można mówić o znakach wykorzystywanych w odniesieniu do „ogromnej i niezwykle niejednolitej grupy produktów”) a towarami i usługami SkyKick. Sąd odsyłający miał wyraźny problem z zaakceptowaniem takiego wniosku.
65.
Sąd odsyłający dokonał ustaleń faktycznych dotyczących szerokiego zakresu towarów i usług wskazanych we wnioskach o rejestrację znaków towarowych (zob. postanowienie odsyłające, pkt 4): przykładowo, na dzień zgłoszenia unijnych znaków towarowych, Sky nie miała zamiaru używania jej unijnych znaków towarowych w odniesieniu do wszystkich towarów i usług wskazanych w specyfikacjach (zob. wyrok w postępowaniu głównym, pkt 250). Oświadczenie Sky w odniesieniu do znaku towarowego Zjednoczonego Królestwa, złożone na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z 1994 r., zgodnie z którym Sky używała tego znaku (lub miała taki zamiar) w powiązaniu z towarami i usługami, które chciała objąć ochroną prawa do znaku towarowego, było częściowo fałszywe (zob. wyrok w postępowaniu głównym, pkt 254).
66.
Ponadto specyfikacje obejmują towary i usługi, w odniesieniu do których Sky nie miała racjonalnych podstaw handlowych do ubiegania się o rejestrację. Sędzia rozpoznający sprawę w postępowaniu głównym, po rozważeniu całości materiału dowodowego w sprawie, stwierdził: „Jestem zmuszony przyjąć, że powodem uwzględnienia takich towarów i usług była strategia Sky polegająca na dążeniu do uzyskania bardzo szerokiej ochrony jej znaków towarowych, niezależnie od tego, czy było to gospodarczo uzasadnione” (wyrok w postępowaniu głównym, pkt 250). Tytułem przykładu specyfikacje są ekstremalnie szerokie dla wniosków o rejestrację znaków EU112 (2836 słów), EU992 (8127 słów) i UK604 (8255 słów) (postanowienie odsyłające, pkt 4). Świadek Sky często nie był w stanie stwierdzić, że Sky miała zamiar używania znaków towarowych w odniesieniu do określonych towarów i usług objętych specyfikacjami (wyrok w postępowaniu głównym, pkt 246).
67.
W tym względzie pragnę podkreślić, że sąd odsyłający zbadał różne kategorie i wyciągnął wnioski z tej analizy, przesłuchał świadków i ustalił okoliczności faktyczne, co stanowi w istocie tego rodzaju badanie, które należy przeprowadzić w sprawie takiej jak ta.
68.
Uważam, że chociaż używanie nie jest warunkiem wstępnym rejestracji znaku towarowego, to jednak ostatecznie cały system działa na podstawie przypisywania (jakiegoś) użycia wcześniej czy później.
69.
W tym zakresie pragnę przypomnieć motyw 9 dyrektywy 2008/95 oraz motyw 10 rozporządzenia nr 207/2009.
70.
Trybunał (
18
) orzekł, że „[z tych motywów] wynika, iż prawodawca Unii zmierzał do uzależnienia utrzymania praw związanych ze znakiem towarowym […] od warunku stanowiącego, że znak ten będzie rzeczywiście używany. [Unijny] znak towarowy, który nie jest używany, mógłby utrudniać konkurencję, ograniczając zakres oznaczeń, które mogą być zarejestrowane przez inne podmioty jako znaki towarowe, i pozbawiając konkurentów możliwości korzystania z takiego lub podobnego znaku w toku wprowadzania na rynek wewnętrzny towarów lub usług identycznych z oznaczonymi danym znakiem lub do nich podobnych. W konsekwencji nieużywanie [unijnego] znaku towarowego może również powodować ograniczenie swobody przepływu towarów i swobody świadczenia usług”. O ile jest prawdą, że uwagi te odnoszą się do uzasadnienia dla stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku po pięciu latach nieużywania, o tyle wyrażone w tym wyroku stanowisko wyraźnie odnosi się do wymogu używania przez cały cykl życia znaku, a zatem obawy co do dalszego zapychania rejestru przemawiają na rzecz potrzeby zapewnienia większej precyzji (
19
). Trybunał orzekł już, że rejestr znaków towarowych powinien być „odpowiedni i precyzyjny” (
20
). W istocie zapychanie rejestru zakłóca równowagę „umowy” dotyczącej ochrony własności intelektualnej w sposób niekorzystny dla interesu publicznego, który wymaga, by podmioty domagające się ochrony wskazały jasno, co chcą objąć ochroną w sposób zgodny z prawem (
21
).
71.
Ponadto pragnę zauważyć, że nowa dyrektywa 2015/2436 została sformułowana w jeszcze bardziej wyraźny sposób. Jej motywy 31 i 32 mają następujące brzmienie: „[z]naki towarowe spełniają swoją funkcję, którą jest odróżnianie towarów lub usług i umożliwienie konsumentom dokonywania świadomych wyborów, jedynie gdy są rzeczywiście używane na rynku. Wymóg używania jest również konieczny, aby ograniczyć łączną liczbę znaków towarowych zarejestrowanych i chronionych w Unii, a przez to ograniczyć liczbę kolizji, do których między nimi dochodzi. Należy zatem wprowadzić wymóg, by zarejestrowane znaki towarowe musiały być rzeczywiście używane dla towarów lub usług, dla których zostały zarejestrowane, a jeśli nie są używane dla nich w ciągu pięciu lat od daty zakończenia procedury rejestracji – istnieje możliwość stwierdzenia ich wygaśnięcia” (wyróżnienie moje), a zatem „zarejestrowany znak towarowy powinien być objęty ochroną tylko wówczas, gdy jest rzeczywiście używany”. W istocie nie ma powodu, by unijny znak towarowy był chroniony, jeżeli nie jest w rzeczywistości używany (
22
).
72.
Jeżeli pojęcia, które nie mają zastosowania, lecz mimo wszystko znajdują się w rejestrze, są niejasne i niepewne, doprowadzi to także do skutku odstraszającego wobec konkurentów rozważających wejście na rynek (
23
), jako że spółka taka jak Sky będzie wydawała się zajmować większą część rynku niż ma to miejsce w rzeczywistości.
73.
Podsumowując, Sky nie miała zamiaru używania znaków towarowych dla towarów i usług objętych specyfikacjami w trzech różnych aspektach (wyrok w postępowaniu głównym, pkt 251): (i) specyfikacje obejmują konkretnie wymienione towary i usługi, w związku z którymi Sky nie zamierza w ogóle używać znaków towarowych, takie jak „preparaty wybielające”, „materiały izolacyjne” i „bicze”; (ii) specyfikacje obejmują kategorie towarów i usług, które są tak szerokie, że Sky nie miała zamiaru używania znaków towarowych w całym zakresie danej kategorii: podstawowym przykładem jest „oprogramowanie komputerowe”, lecz są także i inne, takie jak „telekomunikacja/usługi telekomunikacyjne” we wszystkich pięciu rejestracjach, oraz (iii) specyfikacje miały objąć wszystkie towary/usługi w odpowiednich klasach (na przykład wszystkie rodzaje oprogramowania komputerowego, które mają być objęte klasą 9, niezależnie od tego, że Sky nie miała i nigdy nie mogła dostarczać wszystkich rodzajów oprogramowania), ale Sky miała zamiar objąć wszystkie towary należące do klasy 9. Klasa ta zawiera setki różnych towarów, od elektrycznych dzwonków do drzwi, minutników, alarmów pożarowych, aż po drut topikowy. Sky używała spornych znaków towarowych (oraz innych przysługujących jej znaków towarowych) w celu zgłoszenia sprzeciwu wobec tych części zgłoszeń znaków towarowych przez osoby trzecie, które obejmują towary i usługi, w stosunku do których Sky nie miała zamiaru używania znaków towarowych (wyrok w postępowaniu głównym, pkt 255).
74.
O ile w jednym znaczeniu pojęcie „oprogramowania komputerowego” jest jasne (chodzi o kod komputerowy) o tyle jest ono bez wątpienia pozbawione precyzji w tym sensie, że obejmuje ono towary zbyt zróżnicowane w zakresie ich funkcji i dziedziny zastosowania, aby były zgodne z funkcją znaku towarowego.
75.
Jak orzekł Trybunał w wyroku z dnia 19 czerwca 2012 r., Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361, pkt 54), „niektóre ogólne określenia nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej […] nie spełniają […] wymogu [wystarczającej jasności i precyzji], gdyż są zbyt ogólne i odnoszą się do towarów i usług na tyle różnorodnych, iż nie są zgodne z funkcją znaku towarowego, jaką jest wskazanie pochodzenia” (wyróżnienie moje).
76.
Dokładnie z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Zgadzam się bowiem z sądem odsyłającym, że rejestracja znaku towarowego dla „oprogramowania komputerowego” jest zbyt szeroka z powodów podanych przez sędziego Laddie J w wyroku w sprawie Mercury przeciwko Mercury (
24
), które mają zastosowanie w jeszcze większym stopniu niemal ćwierć wieku po wydaniu tamtego wyroku, kiedy to oprogramowanie komputerowe jest o wiele bardziej powszechne niż w roku 1995.
77.
W wyroku tym sędzia Laddie J orzekł, że „strona pozwana twierdzi, iż aktualne brzmienie rejestracji powoda powoduje powstanie monopolu w zakresie znaku towarowego (i myląco podobnych znaków), gdy jest on wykorzystywany w odniesieniu do olbrzymiej i niezwykle zróżnicowanej gamy produktów, w tym produktów, w odniesieniu do których powód nie ma uzasadnionego interesu. W toku postępowania zwróciłem uwagę [powoda] na fakt, że rejestracja znaku towarowego dla »oprogramowania komputerowego« obejmuje każdy zbiór zarejestrowanych instrukcji cyfrowych używanych do kontrolowania każdego rodzaju komputera. Obejmowałaby ona nie tylko taki rodzaj produktów jak produkty powoda, lecz także oprogramowanie do gier, oprogramowanie księgowe, oprogramowanie do projektowania tabel genealogicznych, oprogramowanie wykorzystywane w medycynie diagnostycznej, oprogramowanie wykorzystywane do sterowania komputerami w satelitach oraz oprogramowanie używane w komputerach obsługujących londyńskie metro. Wydaje mi się, że w końcu zgodził się, że niektóre z nich były tak odległe od tego, co jego klient wprowadzał do obrotu i w czym miał interes, że ograniczenie zakresu rejestracji w celu wykluczenia niektórych produktów bardziej odległych od jego dziedziny działalności może być pożądane. W każdym razie, niezależnie od tego, czy argumentacja ta została przyjęta czy też nie, moim zdaniem istnieje przekonujące uzasadnienie dla przyjęcia, że rejestracja znaku towarowego po prostu dla »programowania komputerowego« jest zazwyczaj zbyt szeroka. Moim zdaniem cechą charakterystyczną oprogramowania komputerowego nie jest nośnik, na którym jest ono rejestrowane, ani fakt, że steruje ono komputerem, ani kanały sprzedażowe, przez które jest rozprowadzane, lecz funkcja, jaką dane oprogramowanie pełni w danym przypadku. Oprogramowanie, które sprawia, że komputer zachowuje się jak symulator lotów, stanowi zupełnie inny produkt niż oprogramowanie, które, powiedzmy, umożliwia komputerowi odczytywanie optycznie charakteru pisma lub projektowanie fabryki chemicznej. Moim zdaniem jest rzeczą bardzo niepożądaną, by przedsiębiorca, który jest zainteresowany jednym ograniczonym obszarem oprogramowania komputerowego, uzyskał w drodze rejestracji ustawowy monopol na czas nieokreślony obejmujący wszystkie rodzaje oprogramowania, w tym te, które są bardzo odległe od obszaru jego własnego interesu handlowego”.
78.
W tym zakresie SkyKick słusznie zauważa, że w nowoczesnym społeczeństwie praktycznie nieograniczona gama „inteligentnych” towarów zawiera oprogramowanie komputerowe lub jest z nim dostarczana: konsole do gier, książki elektroniczne, sprzęt gospodarstwa domowego, zabawki, telewizory, zegary itp. (nie mówiąc już o oprogramowaniu kontrolującym Wielki Zderzacz Hadronów). Wszystkie one zawierają oprogramowanie komputerowe, jednakże stanowią całkiem odmienne rodzaje towarów. Celem przepisów prawa Unii dotyczącego znaków towarowych nie jest bowiem to, by przedsiębiorstwo dostarczające na rynek niewielką lodówkę uznawać za naruszające prawo do znaku towarowego ze względu na to, że dostarcza ono towary identyczne – tzn. oprogramowanie komputerowe – jak dostawca platformy handlu elektronicznego.
79.
Ujmując rzecz krótko, w moim przekonaniu rejestracja znaku towarowego dla „oprogramowania komputerowego” jest nieuzasadniona i sprzeczna z interesem publicznym, ponieważ przyznaje właścicielowi znaku monopol o ogromnym zakresie, który nie jest uzasadniony żadnym słusznym interesem gospodarczym tego właściciela.
80.
Należy zauważyć, że – jak stwierdził sąd odsyłający – powyższe stanowisko jest również uznane w praktyce United States Patent and Trademark Office (USPTO, urzędu patentów i znaków towarowych Stanów Zjednoczonych) i w jego Trademark Manual of Examining Procedure (podręczniku procedury badania znaków towarowych, zwanym dalej „TMEP”) (w systemie znaków towarowych Stanów Zjednoczonych nie można złożyć wniosku dla „oprogramowania komputerowego” jako takiego, lecz w celu zapewnienia precyzji należy także określić cel lub funkcję oprogramowania i dziedzinę zastosowania) (
25
). W dniu 21 czerwca 2012 r. ekspert USPTO zgłosił zastrzeżenia do pojęć „oprogramowania komputerowego” i „usług informatycznych”: „sformułowanie »oprogramowanie komputerowe« jest niejasne i musi zostać wyjaśnione przez wskazanie jego celu. Wskazanie oprogramowania komputerowego musi określać cel lub funkcję oprogramowania”.
81.
Zgadzam się również z sądem odsyłającym, że trudno zrozumieć, dlaczego rozumowanie ETMDN odnoszące się do „maszyn” z klasy 7 nie ma również zastosowania do „oprogramowania komputerowego” (zob. przypis 5 do niniejszej opinii); „usług telekomunikacyjnych” (zob. wyrok w postępowaniu głównym, pkt 163) czy też „usług finansowych” (
26
).
c) Jakie są właściwe kryteria dla ustalenia, czy dane pojęcie jest wystarczająco jasne i precyzyjne?
82.
Doszedłem do wniosku, że analizę odpowiednich kryteriów dla ustalenia jasności i precyzji należy rozpocząć od istniejącego orzecznictwa sądów Unii dotyczącego ustalenia, czy wymóg „używania” został spełniony w odniesieniu do niektórych, lecz nie wszystkich, towarów lub usług. Jak sugerowano w literaturze prawniczej (
27
), jest to istotne, ponieważ wyjaśnia, w jaki sposób części znaku towarowego, które nie były używane, są oddzielane od tych części, które są używane. Literatura ta określa także poziom szczegółowości, jakiego w idealnym scenariuszu należałoby oczekiwać dla ważności znaku, i, w każdym razie, stopień precyzji po pięciu latach.
83.
Dotychczas jedynie Sąd miał możliwość wypowiedzenia się w tej kwestii. W wyroku z dnia 14 lipca 2005 r., Reckitt Benckiser (España)/OHIM – Aladin (ALADIN) (T‑126/03, EU:T:2005:288, nie wniesiono odwołania do Trybunału) (
28
) ustalił on podstawowe podejście do częściowego wykorzystywania towaru lub usługi. Wskazał na dwie siły ograniczające zakres wykorzystywania. Kiedy znak towarowy był wykorzystywany w związku z tylko niektórymi towarami i usługami, nie można uznać, by był on używany w odniesieniu do wszystkich towarów i usług, dla których został zarejestrowany (pkt 44 tego wyroku). Uważam, że podejście to jest prawidłowe, jako że rozważa poszczególne towary jako kategorie i podkategorie. Używanie znaku towarowego w obrębie kategorii jest wystarczające dla zachowania całej kategorii wtedy, gdy nie może ona zostać podzielona na wystarczająco odrębne podkategorie (pkt 45–46) w sposób inny niż arbitralny (
29
). Niezbędne jest zatem ustalenie, czy dana kategoria obejmuje niezależne podkategorie, tak by Trybunał Sprawiedliwości mógł orzec, czy użycie zostało udowodnione jedynie dla podkategorii towarów lub usług, czy też, gdy niemożliwe jest wskazanie jakiejkolwiek podkategorii, wykorzystywanie znaku może zostać wykazane dla całej kategorii (
30
).
84.
Uważam zatem, że Trybunał powinien orzec, że zamiar używania należy ustalać w taki sam sposób, jak przy stwierdzeniu wygaśnięcia ze względu na nieużywanie (
31
).
85.
Komisja zaproponowała już takie podejście około 11 lat temu, w sprawie, w której wydano wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361, zob. pkt 31, 32) (
32
), według którego EUIPO powinien zbadać w toku postępowania mającego na celu rejestrację oznaczenia jako znaku towarowego, czy rejestracja ta jest dokonywana z zamiarem rzeczywistego używania tego znaku towarowego. Natomiast jeśli EUIPO zarejestruje dane oznaczenie jako znak towarowy, a ten znak nie będzie następnie rzeczywiście używany, osoby trzecie będą mogły na podstawie art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 podnieść przed upływem okresu pięciu lat, że zgłaszający działał w złej wierze w momencie rejestracji tego znaku towarowego, i żądać z tego względu unieważnienia tego znaku towarowego. Jeśli chodzi o kryteria istotne dla stwierdzania, czy zgłaszający działał w złej wierze, Komisja wymienia: zachowanie zgłaszającego na rynku; zachowanie innych podmiotów wobec oznaczenia, które zostało zgłoszone; okoliczność, że zgłaszający dysponuje w momencie dokonywania zgłoszenia szerokim wachlarzem znaków towarowych; a także wszystkie inne okoliczności właściwe dla danej sprawy.
86.
Jest to rozsądne podejście, jako że „jeżeli w dacie zgłoszenia zamierzone wykorzystywanie znaku nie byłoby wystarczające, by oddalić wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia pięć lat później, sąd powinien dojść do wniosku, że wniosek został zgłoszony w złej wierze. Nic nie uległoby zmianie w trakcie badania, urząd ds. znaków towarowych wciąż nie miałby obowiązku ustalenia, czy w momencie zgłoszenia istniał zamiar używania znaku, […] raczej osobom trzecim pozostałoby złożenie wniosku o unieważnienie znaku po jego przyznaniu [lub w postępowaniu w sprawie sprzeciwu przed urzędami ds. znaków towarowych, tam, gdzie możliwe jest składanie sprzeciwu ze względu na bezwzględne podstawy odmowy rejestracji]. […] w praktyce oznaczałoby to (zwykle), że tylko jeżeli podmiot trzeci chce rzeczywiście wykorzystać nieużywany znak towarowy [taki jak w postępowaniu głównym] wnioskowano by o unieważnienie; w innych sytuacjach nieużywane znaki (w tym te, gdzie nie było nigdy zamiaru ich używania), pozostałyby w rejestrze (tak jak obecnie)” (
33
).
B.
Pytanie trzecie
1. Zwięzłe streszczenie argumentów stron
87.
Sky twierdzi, że nie istnieją wymogi używania znaku towarowego zarejestrowanego na poziomie państwa członkowskiego lub Unii, inne niż te, który zostały ustanowione w mającym zastosowanie prawodawstwie Unii i które podlegają całkowicie obiektywnej ocenie w kontekście wniosku o zastosowanie sankcji złożonego w postępowaniu między stronami (inter partes) po upływie pięciu lat nieprzerwanego okresu nieużywania znaku. Zastosowanie sankcji z tytułu nieużywania nie jest zależne od subiektywnego zamiaru podmiotu uprawnionego ze znaku towarowego. Sky dodaje, że nie można przyjąć ani stosować jakiegokolwiek przepisu, zgodnie z którym ochrona znaków towarowych w drodze rejestracji jest lub była kiedykolwiek uzależniona od istnienia wyraźnej lub dorozumianej „deklaracji woli używania znaku towarowego” na dzień złożenia wniosku o rejestrację na szczeblu państw członkowskich albo na szczeblu Unii. Zjednoczone Królestwo nie może przyjąć ani stosować z własnej inicjatywy żadnej innej reguły na podstawie notyfikacji, której dokonało na podstawie art. 7 ust. 2 wspólnego rozporządzenia wykonawczego do porozumienia madryckiego i protokołu madryckiego (
34
). Nie jest dopuszczalne przyjęcie lub zastosowanie jakiegokolwiek przepisu, zgodnie z którym istnienie złej wiary można po prostu utożsamić z brakiem zamiaru używania znaku towarowego dla towarów lub usług objętych zgłoszeniem tego znaku towarowego złożonym na poziomie państwa członkowskiego albo na poziomie Unii.
88.
SkyKick twierdzi zasadniczo, że na pytanie trzecie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej ze względu na fakt, że Sky działała w złej wierze.
89.
Rząd Zjednoczonego Królestwa proponuje udzielenie na pytania trzecie i czwarte łącznej, twierdzącej odpowiedzi.
90.
Rząd francuski podnosi, że pytania trzecie, czwarte i piąte należy rozpatrzyć łącznie i udzielić na nie odpowiedzi przeczącej. Twierdzi on w szczególności, że Trybunał wymaga również, aby zgłaszający miał zamiar zaszkodzić osobie trzeciej, tak że sam fakt złożenia wniosku o rejestrację znaku towarowego bez zamiaru używania tego znaku towarowego nie stanowi wystarczającej podstawy do wykazania istnienia złej wiary. Co więcej, rząd ten twierdzi, że jeżeli w ramach pięcioletniego okresu karencji właściciel nie używał w rzeczywistości unijnego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, wówczas znak towarowy podlega sankcji za nieużywanie, a sankcja taka ma zastosowanie niezależnie od tego, czy właściciel znaku towarowego zamierza wykorzystać towary i usługi wymienione w jego wniosku o rejestrację.
91.
Rządy węgierski, polski i słowacki nie proponują odpowiedzi na to pytanie.
92.
Rząd fiński twierdzi, że na pytanie trzecie należy udzielić odpowiedzi przeczącej. Rząd fiński i Komisja podnoszą podobne argumenty i uważają, że zamiar zgłaszającego może być „elementem złej wiary” w pewnych okolicznościach, gdy jedynym celem jest uniemożliwienie podmiotowi trzeciemu wejścia na rynek. Brak rzeczywistego zamiaru używania znaku towarowego może „w pewnych okolicznościach” uzasadnić wniosek, że zgłoszenie zostało dokonane w złej wierze, gdy zostanie wykazane, że jedynym celem, do którego zmierza zgłaszający znak towarowy, było uniemożliwienie osobom trzecim „wejścia na rynek” (
35
).
2. Ocena
93.
Trzecie pytanie ma na celu zbadanie, czy znaki towarowe zostały zarejestrowane w złej wierze ze względu na to, że Sky nie miała zamiaru ich używać w odniesieniu do wszystkich towarów i usług wskazanych w odpowiednich specyfikacjach, a faktycznie wniosła o zarejestrowanie niektórych ze znaków bez jakiegokolwiek zamiaru używania ich w związku z określonymi towarami i usługami. W niniejszej sprawie Trybunał będzie musiał zatem orzec w przedmiocie znaczenia i zakresu pojęcia „złej wiary”, o której mowa w art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i art. 3 ust. 2 lit. d) dyrektywy 89/104 (
36
).
94.
Moim zdaniem, w sytuacji gdy zgłaszający – tak jak Sky w niniejszej sprawie – zgodnie z ustaleniami sądu odsyłającego działał z umyślnym zamiarem nabycia praw, których nie zamierzał wykorzystywać, potencjalnie w celu m.in. uniemożliwienia osobom trzecim używania zarejestrowanego znaku w celu sprzedaży przedmiotowych towarów lub usług, mamy do czynienia ze złą wiarą (
37
). Wynika to z faktu, że celowe dążenie do rejestracji w odniesieniu do towarów lub usług, wobec których brak jest zamiaru wprowadzenia do obrotu, odzwierciedla zamiar nadużycia systemu znaków towarowych. Zezwolenie na unieważnienie znaku na podstawie złej wiary z powodu braku zamiaru używania go w odniesieniu do niektórych spośród określonych towarów i usług jest nie tylko zgodne z samym celem rozporządzenia nr 40/94 i dyrektywy 89/104 (i późniejszych aktów w tym zakresie), lecz także z genezą tego rozwiązania (zob. pkt 115 niniejszej opinii).
95.
Sąd odsyłający trafnie zwraca uwagę, że są to ważne kwestie: okoliczności, w których można dokonać rejestracji znaku towarowego oraz zakres uzyskanej w ten sposób ochrony są kluczowymi cechami każdego systemu znaków towarowych i mają decydujące znaczenie dla zrównoważenia takiego systemu. Istnieją niewątpliwie korzyści z zezwalania na rejestrację znaków towarowych bez wymagania, by były one faktycznie używane, jak ma to miejsce w systemie europejskim (w przeciwieństwie do, przykładowo, systemu Stanów Zjednoczonych). Dwie kluczowe korzyści są następujące: ułatwienie właścicielom marek uzyskania ochrony ich znaków towarowych przed wprowadzeniem do obrotu oraz uproszczenie, przyśpieszenie i zmniejszenie kosztów procesu rejestracji. Jednakże, gdyby rejestrację można było uzyskać zbyt łatwo lub w zbyt szerokim zakresie, tak jak w niniejszej sprawie, doprowadziłoby to do rosnących barier wejścia na rynek dla podmiotów trzecich, jako że zasób odpowiednich znaków towarowych uległby zmniejszeniu, prowadząc do wzrostu kosztów, które mogłyby zostać przeniesione na konsumentów oraz do erozji domeny publicznej.
96.
Podzielam również pogląd sądu odsyłającego, że jeżeli zgłaszający złoży wniosek o rejestrację znaku towarowego bez zamiaru używania go w odniesieniu do określonych towarów i usług, nic nie stoi na przeszkodzie zarejestrowaniu znaku towarowego (przy założeniu, że znak towarowy spełnia inne przesłanki rejestracji). Jedynym sposobem uchylenia rejestracji lub ograniczenia jej zakresu, przed upływem pięcioletniego okresu wymaganego dla zakwestionowania znaku na podstawie jego nieużywania, jest oparcie się na podstawie dokonania zgłoszenia w złej wierze. Jeżeli znak towarowy może zostać zarejestrowany bez żadnego zamiaru używania go w powiązaniu ze wszystkimi lub niektórymi ze wskazanych towarów lub usług, a rejestracja nie może być zakwestionowana ani ograniczona ze względu na działanie w złej wierze, to system może być podatny na nadużycia. Przykłady takich nadużyć można dostrzec w orzecznictwie (
38
).
97.
Kwestie te zostały zbadane przez Trybunał w niedawnej sprawie. Zgadzam się z rzecznik generalną J. Kokott, która proponuje, by istnienie złej wiary uznać za wykazane wtedy, gdy dany podmiot uzyskuje bezpodstawną korzyść dzięki systemowi znaków towarowych Unii (
39
).
98.
W wyroku w tamtej sprawie [to jest wyroku z dnia 12 września 2019 r., Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C‑104/18 P, EU:C:2019:724, pkt 45), Trybunał na początek przypomniał, że przepisy unijnego prawa znaków towarowych mają w szczególności na celu przyczynienie się do ustanowienia systemu niezakłóconej konkurencji w Unii. W ramach tego systemu każde z przedsiębiorstw, aby móc przywiązać do siebie klientów dzięki wysokiej jakości swych towarów lub usług, powinno mieć możliwość rejestrowania w charakterze znaków towarowych oznaczeń umożliwiających konsumentowi – bez ryzyka wprowadzenia w błąd – odróżnienie tych towarów lub usług od towarów lub usług pochodzących od innych przedsiębiorstw.
99.
Następnie, w pkt 46 tego wyroku, Trybunał orzekł, że „wskazana w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 bezwzględna podstawa unieważnienia ma zastosowanie, gdy z istotnych i spójnych poszlak wynika, że właściciel unijnego znaku towarowego dokonał zgłoszenia tego znaku towarowego nie w celu konkurowania w sposób uczciwy, lecz z zamiarem naruszenia, w sposób niezgodny z uczciwymi obyczajami, interesów osób trzecich lub z zamiarem uzyskania, nawet bez odniesienia się do konkretnej osoby trzeciej, wyłącznego prawa w celach innych niż cele związane z funkcjami znaku towarowego, w szczególności [z] podstawową funkcją wskazywania pochodzenia”.
100.
W tym względzie Trybunał orzekł już, że „istnienie złej wiary zgłaszającego w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 należy oceniać całościowo, uwzględniając wszystkie istotne czynniki występujące w danej sprawie”, a „zamiar zgłaszającego w odnośnej chwili jest elementem subiektywnym, który powinien być stwierdzany poprzez odniesienie do obiektywnych okoliczności danej sprawy” (
40
).
101.
Ponadto, w wyroku z dnia 12 września 2019 r., Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C‑104/18 P, EU:C:2019:724, pkt 62 i nast.), Trybunał uznał także za istotne stwierdzenie, że w tej sprawie Sąd „zaniechał […] rozpatrzenia, czy zgłoszenie znaku towarowego zawierającego stylizowany wyraz »KOTON« dla towarów i usług należących do klas 25, 35 i 39 w rozumieniu porozumienia nicejskiego wpisuje się w strategię handlową interwenienta w świetle wykonywanej przez niego działalności”. Ponadto orzekł także, że chociaż Sąd wspomniał „strategię handlową, w jaką wpisuje się dokonanie zgłoszenia”, a także „chronologię wydarzeń charakteryzujących wspomniane zgłoszenie” jako okoliczności, które mogą być istotne, to nie rozpatrzył ich w pełni w dalszej części wydanego wyroku. Trybunał uwzględnił ten zarzut odwołania i uchylił wyrok Sądu.
102.
W przeciwieństwie do Trybunału Sprawiedliwości Sąd wydał już szereg orzeczeń w przedmiocie złej wiary. O ile prawdą jest, że rozstrzygnięcie wielu spraw może zależeć od konkretnego stanu faktycznego, o tyle jednak orzecznictwo Sądu uznaje, przynajmniej w niektórych okolicznościach, że rejestracja znaku towarowego bez (rzeczywistego) zamiaru jego używania może stanowić złą wiarę (
41
).
103.
Uważam, że powyższe orzecznictwo Sądu potwierdza w prawidłowy sposób, że istotne jest zbadanie logiki handlowej zgłaszającego stojącej za dokonaniem zgłoszenia (
42
). Sąd uznał na przykład, że zachowanie, które nie stanowiło zgodnej z prawem działalności gospodarczej, lecz było sprzeczne z celami rozporządzenia nr 207/2009, stanowiło działanie w złej wierze, ponieważ było porównywalne z nadużyciem prawa. Wyrok ten potwierdza również pogląd, że dokonanie zgłoszenia znaku towarowego bez zamiaru używania go w odniesieniu do określonych towarów i usług stanowi co do zasady złą wiarę (
43
).
104.
W przeciwieństwie do tego, co twierdzi rząd francuski, uważam, że moje podejście i wykładnia pojęcia „złej wiary” zgłaszającego – obejmujące przypadki, w których rejestruje on oznaczenie dla towarów i usług bez zamiaru używania tego oznaczenia w odniesieniu do tych towarów i usług – nie stanowi zagrożenia dla praktycznej skuteczności (effet utile) mechanizmu stwierdzenia wygaśnięcia. Jak ilustruje to przykład przedstawiony na rozprawie przez rząd Zjednoczonego Królestwa, w przypadku dokonania zgłoszenia znaku towarowego „Taxi” dla trzech rodzajów środków spożywczych: herbatników, jogurtów i gotowanego mięsa, zgłaszający ma zamiar używać tego znaku w odniesieniu do wszystkich trzech rodzajów towarów. Jeżeli następnie, po upływie pięciu lat, zgłaszający nie użył go w odniesieniu do herbatników, to możliwe będzie po prostu stwierdzenie wygaśnięcia jego znaku w odniesieniu do herbatników ze względu na jego nieużywanie. Innymi słowy, zgłaszający będzie miał trudności z powołaniem się na ten znak towarowy wobec innego producenta. W tym przykładzie nie występuje sprzeczność ze złą wiarą. Istniało gospodarcze uzasadnienie, polegające na tym, że zgłaszający chciał zabezpieczyć się na wypadek wykorzystania lub rozszerzenia zakresu wykorzystania jego znaku na inne produkty w przyszłości. Z drugiej strony, gdyby zgłaszający wystąpił o rejestrację tego samego znaku towarowego „Taxi” dla herbatników, jogurtów, gotowanych mięs, samolotów i narzędzi chirurgicznych, to jego monopol uniemożliwiłby każdemu producentowi samolotów i przyrządów chirurgicznych stosowanie terminu „Taxi” jako znaku towarowego ich przedsiębiorstwa. W związku z tym, jeżeli zgłaszający złożył wniosek w celu uniemożliwienia osobom trzecim używania tego pojęcia, mimo że nie miał zamiaru sam go używać w charakterze znaku towarowego, wówczas wniosek o rejestrację stanowi nadużycie, ponieważ nie ma on nic wspólnego z działalnością gospodarczą zgłaszającego.
105.
Ponadto liczy się tutaj zamiar w momencie złożenia wniosku o rejestrację znaku, podczas gdy w przypadku stwierdzenia wygaśnięcia konieczne jest skupienie uwagi na wykorzystaniu lub braku wykorzystania znaku przez pierwsze pięć lat.
106.
Uważam natomiast, że w rzeczywistości to mechanizm stwierdzenia wygaśnięcia może prowadzić do potencjalnego zawężenia zakresu zastosowania mechanizmu stwierdzenia złej wiary.
107.
Sąd orzekł także, że „zamiar zakazania osobie trzeciej wprowadzania do obrotu danego produktu może, w pewnych okolicznościach, stanowić element złej wiary [zgłaszającego], gdy okazuje się później, że zgłaszający wystąpił o rejestrację oznaczenia jako unijnego znaku towarowego bez zamiaru używania go” (
44
). Można stwierdzić, że jest to jasne orzeczenie, że zgłoszenie znaku towarowego bez zamiaru używania go w odniesieniu do określonych towarów lub usług samo w sobie stanowi złą wiarę.
108.
Podzielam również pogląd wyrażony w orzecznictwie Zjednoczonego Królestwa (
45
), w którym stwierdza się, że zła wiara „obejmuje nieuczciwość i […] niektóre działania, które nie spełniają norm dopuszczalnych zachowań handlowych stosowanych przez rozsądne i doświadczone osoby w obszarze, który jest przedmiotem badania” (
46
).
109.
Z istniejącego orzecznictwa Trybunału można już wywnioskować, że rejestracja znaku towarowego bez zamiaru jego używania może stanowić działanie w złej wierze (
47
). Uważam bowiem (podobnie jak sąd odsyłający), że po pierwsze, chociaż nie istnieje wyraźna przesłanka zamiaru użycia w mających zastosowanie rozporządzeniach lub dyrektywach, a wygaśnięcie zarejestrowanego znaku towarowego z powodu nieużywania nie może zostać stwierdzone przed upływem pięciu lat, z orzecznictwa Trybunału i Sądu wynika, że przynajmniej w pewnych okolicznościach złożenie wniosku o rejestrację znaku towarowego bez zamiaru używania go w odniesieniu do określonych towarów i usług może stanowić działanie w złej wierze, ponieważ stanowi to nadużycie systemu znaków towarowych (jest to również stanowisko rządu Zjednoczonego Królestwa i Komisji). Po drugie, z orzecznictwa wynika, że nie jest wystarczające dla wykazania złej wiary zgłaszającego zgłoszenie do rejestracji znaku towarowego w odniesieniu do szerokiej gamy towarów lub usług, jeżeli zgłaszający ma racjonalne uzasadnienie gospodarcze, aby domagać się takiej ochrony, biorąc pod uwagę używanie lub zamierzone używanie przez niego znaku towarowego.
110.
Pragnę dodać, że gdy zgłaszający wnosi o rejestrację znaku towarowego bez jakiegokolwiek zamiaru używania go, brak jest uzasadnienia dla wniosku o rejestrację. W takim przypadku wniosek o rejestrację znaku towarowego nie pełni swojej podstawowej funkcji, lecz jest raczej zbliżony do antykonkurencyjnego wniosku o uniemożliwienie podmiotom trzecim rozwinięcia ich własnej działalności gospodarczej. Oczywiście nie to jest celem systemu znaków towarowych.
111.
Trybunał uznał również, że zgłoszenie znaku towarowego bez zamiaru używania go w obrocie handlowym, wyłącznie w celu wykorzystania go do rejestracji nazwy domeny internetowej, może stanowić działanie w złej wierze (
48
). Wnoszący odwołanie w tej sprawie chciał zarejestrować nazwę domeny „.eu” dla niemieckiego słowa (oznaczającego opony samochodowe), rejestrując je jako szwedzki znak towarowy (dla pasów bezpieczeństwa dla samochodów lub „pasów bezpieczeństwa”), aby następnie przekształcić ją na nazwę domeny zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. Trybunał zastosował zasadę wynikającą z wyroku Lindt (
49
) i orzekł, że z postanowienia odsyłającego wyraźnie wynikało, że zgłaszający, pomimo zarejestrowania w Szwecji słownego znaku towarowego &R&E&I&F&E&N& dla pasów bezpieczeństwa, w rzeczywistości nie zamierzał wykorzystywać tego znaku, jako że „zamierzał prowadzić stronę internetową poświęconą handlowi oponami, której rejestrację przewidywał”. W tej sprawie mieliśmy zatem do czynienia z próbą manipulacji przepisami prawa znaków towarowych (
50
). Innymi słowy, Trybunał doszedł do wniosku, że zgłoszenie znaku towarowego w celach piractwa domenowego może stanowić działanie w złej wierze w rozumieniu tego rozporządzenia. Jak argumentuję w niniejszej opinii, podobne rozumowanie może znaleźć bardziej ogólne zastosowanie w odniesieniu do systemu znaków towarowych.
112.
W orzecznictwie Sądu uznano także, że wniosek o rejestrację unijnego znaku towarowego w EUIPO, stanowiący element strategii blokowania, może stanowić działanie w złej wierze (
51
).
113.
Sąd orzekł w pkt 51 tego wyroku, że „szereg kolejnych zgłoszeń krajowych znaków towarowych dla takiego samego oznaczenia i dla towarów i usług należących do klas przynajmniej częściowo identycznych ma na celu uzyskanie przez A. możliwości blokowania zgłoszeń. Gdy osoba trzecia dokonuje bowiem zgłoszenia identycznego lub podobnego unijnego znaku towarowego, A. zgłasza unijny znak towarowy, zastrzega dla niego pierwszeństwo – opierając się na ostatnim ogniwie łańcucha zgłoszeń krajowych znaków towarowych – i wnosi sprzeciw, powołując się na wspomniane zgłoszenie unijnego znaku towarowego. Szereg kolejnych zgłoszeń krajowych znaków towarowych ma zatem na celu przyznanie mu możliwości blokowania zgłoszeń na okres przekraczający określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 sześciomiesięczny okres do namysłu i nawet określony w art. 51 ust. 1 lit. a) wspomnianego rozporządzenia pięcioletni dodatkowy okres”.
114.
Uważam, że jeżeli zgłaszający nie zamierza używać znaku towarowego, nie ma znaczenia, czy zamierza on uniemożliwić używanie znaku towarowego określonej osobie trzeciej, czy też wszystkim osobom trzecim. W takich okolicznościach zgłaszający niezasadnie dąży do uzyskania monopolu w celu wykluczenia potencjalnych konkurentów z używania oznaczenia, którego on sam nie ma zamiaru używać. Stanowi to nadużycie systemu znaków towarowych.
115.
Wreszcie, moim zdaniem prace przygotowawcze (travaux préparatoires) potwierdzają powyższą analizę. W odniesieniu do pojęcia złej wiary sugerują one, że unieważnienie znaku z powodu złej wiary obejmuje również sytuacje, w których zgłoszenie tego znaku towarowego jest dokonywane bez zamiaru używania wszystkich lub niektórych towarów lub usług. W 1984 r. w grupie roboczej Rady ds. rozporządzenia w sprawie znaków towarowych delegacja niemiecka wyraźnie zaproponowała wymóg „zamiaru używania w dobrej wierze” w chwili zgłoszenia unijnego znaku towarowego (Schreiben der deutschen Delegation doc. 12 Oktober 1984, 9755/84, s. 7, 8). Wniosek ten został następnie przyjęty w 1985 r., a w 1986 r. wprowadzono go do art. 41 ust. 1 lit. b) jako bezwzględną podstawę unieważnienia. W kolejnych wersjach tego przepisu brak „zamiaru używania w dobrej wierze” został zastąpiony bardziej ogólnym pojęciem złej wiary, co ostatecznie doprowadziło do rozwiązania przyjętego w art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001].
116.
Niektórzy autorzy (
52
) uznali, że zastąpienie wyraźnego wymogu zamiaru używania znaku w dobrej wierze po prostu „złą wiarą” miało na celu wyłączenie wymogu zamiaru używania z rozporządzenia (i dyrektywy). Moim zdaniem jest to błędny pogląd.
117.
Nie dostrzegam niczego w pracach przygotowawczych (travaux préparatoires), co mogłoby sugerować, że tak w rzeczywistości było, i uważam, że znacznie bardziej przekonujący jest pogląd innych autorów (
53
), zgodnie z którym zamiana wyraźnego wymogu na bardziej ogólną „złą wiarę” miała na celu poszerzenie zakresu tego przepisu, jako że uważano, iż obejmuje on zarówno zamiar używania znaku w dobrej wierze, jak i inne rodzaje złej wiary (
54
).
C.
Pytanie czwarte
1. Zwięzłe streszczenie argumentacji stron
118.
Sky twierdzi, że uwzględnienie sprzeciwu ze względu na złą wiarę może mieć skutki wyłącznie w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług. Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że badanie podstaw odmowy rejestracji lub unieważnienia musi być prowadzone w odniesieniu do każdego z towarów lub usług, dla których dąży się do rejestracji bądź uzyskano rejestrację znaku towarowego (
55
).
119.
SkyKick podnosi tytułem głównym, że w przypadku gdy znak towarowy został zgłoszony bez zamiaru używania go w odniesieniu do wszystkich towarów i usług, dla których zgłaszający wystąpił o rejestrację, i w przypadku gdy dążenie do uzyskania nadmiernie szerokich praw było jego zamierzoną strategiczną decyzją, należy uznać, że rejestracja jest w pełni nieważna. SkyKick powołuje się na art. 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001, który stanowi, że „[u]nijny znak towarowy podlega unieważnieniu”, w przypadku „gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego”. Podnosi, że jedyny wyrok sądu Unii dotyczący tej kwestii (znany SkyKick) bezpośrednio przemawia na rzecz głównej tezy SkyKick. W sprawie GRUPPO SALINI (
56
) Sąd orzekł, że „występowanie złej wiary w chwili zgłoszenia do rejestracji powoduje samo w sobie unieważnienie w całości prawa do spornego znaku towarowego”. Jest to także zgodne z paremią „fraus omnia corrumpit” [oszustwo wszystko niszczy], wspólną porządkom prawnym wielu państw członkowskich, w tym także angielskiemu common law (
57
).
120.
Tytułem ewentualnym SkyKick argumentuje, że odpowiedź na pytanie o to, czy zła wiara prowadzi do unieważnienia znaku towarowego, wymaga analizy uwzględniającej realia indywidualnej sprawy, która z kolei wymaga zbadania wielu czynników. Wśród czynników, które należy wziąć pod uwagę, znajdują się: istnienie gospodarczego uzasadnienia; zakres, w jakim zgłaszający nie uwzględnił pewności prawa w odniesieniu do osób trzecich i organów; wielkość i zasoby, którymi dysponuje właściciel; liczbę wymienionych towarów i usług oraz zakres, w jakim się one pokrywają; zakres, w jakim znak towarowy obejmuje towary lub usługi, w odniesieniu do których zgłaszający nie miał zamiaru używania; charakter odróżniający znaku towarowego; czy prawa, o których mowa, zostały powielone lub okres ich obowiązywania nadmiernie przedłużono [tzw. evergreening], wszelkie działania w celu egzekwowania praw z tych znaków w odniesieniu do towarów lub usług, których nie zamierzało się używać; oraz czy właściciel ma racjonalne uzasadnienie swojego wniosku pomimo braku zamiaru.
121.
Rząd Zjednoczonego Królestwa proponuje udzielenie na to pytanie odpowiedzi w kontekście jego odpowiedzi na trzecie pytanie. Rząd francuski proponuje udzielenie odpowiedzi łącznie z pytaniami trzecim i piątym. Rządy węgierski, polski i słowacki nie proponują odpowiedzi na to pytanie.
122.
Rząd fiński i Komisja proponują zasadniczo, by na pytanie czwarte udzielić odpowiedzi twierdzącej. Rozciągnięcie skutku podstawy unieważnienia także na dobra lub usługi, w odniesieniu do których znak towarowy jest faktycznie używany, stanowiłoby skutek o charakterze sankcji, który nie znajduje oparcia w brzmieniu przepisów.
2. Ocena
123.
Biorąc pod uwagę udzielenie odpowiedzi twierdzącej na pytanie trzecie, niezbędne jest wyjaśnienie, jakie są skutki złej wiary zgłaszającego w momencie zgłoszenia, jeżeli ta zła wiara dotyczy jedynie niektórych towarów i usług objętych rejestracją.
124.
Moim zdaniem sąd odsyłający ma rację, gdy sugeruje, że znak towarowy może zostać częściowo unieważniony, jeżeli zgłoszenia dokonano częściowo w złej wierze.
125.
W istocie wystarczy stwierdzić, że z art. 51 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 i z art. 13 dyrektywy 89/104 wyraźnie wynika, że w przypadku gdy podstawa unieważnienia istnieje tylko w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, dla których znak towarowy jest zarejestrowany, stwierdza się nieważność znaku towarowego tylko w odniesieniu do tych towarów lub usług.
126.
W związku z tym uważam, że orzecznictwo Sądu (
58
), które sugeruje, że jest inaczej (a mianowicie, że istnienie złej wiary pociąga za sobą nieważność całości znaku towarowego), jest błędne.
127.
Z powyższego wynika, że w świetle art. 13 dyrektywy 89/104 i art. 51 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, jeżeli podstawa unieważnienia istnieje tylko w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, dla których znak towarowy jest zarejestrowany, stwierdza się nieważność znaku towarowego tylko w odniesieniu do tych towarów lub usług.
D.
Pytanie piąte
1. Zwięzłe streszczenie argumentacji stron
128.
Sky twierdzi, że art. 32 ust. 3 ustawy z 1994 r. jest sprzeczny z mechanizmem prawa Unii mającym zastosowanie do ochrony znaków towarowych w drodze rejestracji na szczeblu państw członkowskich i na szczeblu Unii. Niedopuszczalne jest w każdym razie interpretowanie lub stosowanie krajowego środka ustawowego takiego jak art. 32 ust. 3: (i) w celu ustalenia istnienia złej wiary w sposób wykraczający poza autonomiczne pojęcie złej wiary przyjmowane w ramach prawa Unii; lub (ii) w celu nałożenia, bezpośrednio lub pośrednio, innego lub bardziej uciążliwego wymogu w odniesieniu do używania zarejestrowanych znaków towarowych niż ten, który jest zasadniczo narzucony i regulowany, ze skutkiem tylko od momentu rejestracji, na mocy przepisów prawa Unii mających zastosowanie do stwierdzenia wygaśnięcia znaku i „dowodu używania” jako warunku wstępnego dla egzekwowania praw wynikających z rejestracji.
129.
Rząd Zjednoczonego Królestwa twierdzi, że pytanie to jest niedopuszczalne, ponieważ dyrektywa 2015/2436 nie została jeszcze transponowana do prawa Zjednoczonego Królestwa.
130.
SkyKick i rząd Zjednoczonego Królestwa (jako argumentację alternatywną) podnoszą, że w art. 32 ust. 3 nałożono wymóg proceduralny, zgodnie z którym zgłoszenie musi zawierać stwierdzenie, że znak towarowy jest rzeczywiście używany lub że zgłaszający zamierza używać znaku towarowego, a zatem przepis ten jest zgodny z prawodawstwem Unii dotyczącym krajowych i unijnych znaków towarowych.
131.
Rząd francuski proponuje odpowiedzieć na to pytanie łącznie z trzecim i czwartym pytaniem. Rządy węgierski, polski, słowacki i fiński nie proponują odpowiedzi na to pytanie.
132.
Komisja twierdzi zasadniczo, że art. 32 ust. 3 ustawy z 1994 r. jest zgodny z prawem Unii.
2. Ocena
133.
Sąd odsyłający wyjaśnia, że sądy i trybunały Zjednoczonego Królestwa są zdania, że naruszenie art. 32 ust. 3 ustawy z 1994 r. poprzez złożenie fałszywej deklaracji może zostać podniesione w ramach wniosku o unieważnienie znaku towarowego opartego na zakazie złej wiary. Innymi słowy, w Zjednoczonym Królestwie można wykorzystać oświadczenie złożone zgodnie z art. 32 ust. 3 jako dowód potencjalnej złej wiary zgłaszającego, która stanowi bezwzględną podstawę unieważnienia.
134.
Sąd odsyłający zastanawia się nad zgodnością tego przepisu z dyrektywą 2015/2436 i aktami ją poprzedzającymi, w związku z czym należy oddalić podniesiony przez rząd Zjednoczonego Królestwa zarzut niedopuszczalności.
135.
Odnośne dyrektywy pozostawiają państwom członkowskim sprawy autonomii proceduralnej, ale istnieją również pewne kwestie materialne, które nie podlegają harmonizacji. Zgodnie bowiem z motywem 5 dyrektywy 89/104 (który odpowiada motywowi 6 dyrektywy 2008/95) „państwom członkowskim pozostawia się także swobodę ustalania przepisów proceduralnych dotyczących rejestracji, wygaśnięcia i nieważności znaków towarowych nabytych przez rejestrację; mogą one, na przykład, określać formę rejestracji znaku towarowego oraz procedury w sprawie unieważnienia, decydować o tym, czy prawa wcześniejsze powinny być powoływane w procedurze rejestracji albo w procedurze w sprawie unieważnienia, bądź w obu procedurach, oraz, jeżeli dopuszczają one powoływanie praw wcześniejszych w procedurze rejestracji, mogą stosować procedurę wnoszenia sprzeciwu lub procedurę badania z urzędu, bądź oba rodzaje procedur; państwom członkowskim pozostawia się swobodę ustalenia skutków wygaśnięcia lub nieważności znaków towarowych” (wyróżnienie moje).
136.
Ponadto motyw 7 tej dyrektywy (który odpowiada motywowi 8 dyrektywy 2008/95) stanowi m.in., że „państwa członkowskie będą mogły utrzymać w swoich ustawodawstwach lub wprowadzić do nich podstawy do odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji, powiązane z warunkami uzyskania lub utrzymania w mocy znaku towarowego, które nie są objęte przepisami o zbliżaniu ustawodawstw, a dotyczą, na przykład, możliwości przyznania znaku towarowego, odnowienia znaku towarowego lub zasad dotyczących opłat, lub odnoszą się do niezgodności z zasadami proceduralnymi” (
59
).
137.
W każdym razie dla celów niniejszej sprawy istotne jest moim zdaniem to, że art. 32 ust. 3 ustawy z 1994 r. nie ustanawia nowej podstawy unieważnienia.
138.
Określa on raczej jedynie wymogi proceduralne odnoszące się do wniosków, ponieważ wskazuje elementy, które muszą towarzyszyć zgłoszeniu znaku towarowego. Przepis taki jak art. 32 ust. 3 może również służyć różnym celom związanym ze stwierdzeniem wygaśnięcia lub unieważnieniem, w tym naruszeniem przepisów proceduralnych lub materialnych.
139.
O ile prawdą jest, że naruszenie obowiązku proceduralnego ustanowionego w tym przepisie może być wykorzystane do stwierdzenia nieważności zarejestrowanego znaku towarowego, o tyle stwierdzenie nieważności, o ile będzie miało miejsce, będzie opierało się na wymogu złej wiary na podstawie art. 3 ust. 2 lit. d) dyrektywy 89/104.
140.
Uważam (podobnie jak Komisja), że art. 32 ust. 3 jako taki stanowi jedynie wymóg proceduralny w odniesieniu do naruszenia prawa, który pomaga w przedstawieniu dowodu złej wiary we wszystkich okolicznościach sprawy. Artykuł 32 ust. 3 nie określa konsekwencji prawnych niezgodnego z prawdą oświadczenia zgłaszającego znak towarowy. Okoliczność ta powinna sama w sobie zostać utożsamiona z podstawą unieważnienia w przypadku stwierdzenia istnienia złej wiary, jeżeli zgłaszający nie zamierza w dobrej wierze używać znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich wskazanych towarów i usług. Innymi słowy, podstawy unieważnienia na podstawie złej wiary nie można uznać za mającą zastosowanie wyłącznie na podstawie złożenia fałszywej deklaracji na mocy art. 32 ust. 3 ustawy z 1994 r. Fałszywa deklaracja jednak stanowić część materiału dowodowego.
141.
W związku z tym nie dostrzegam, w jaki sposób art. 32 ust. 3 mógłby stanowić przeszkodę w wypełnieniu przez sąd odsyłający obowiązku dokonania wykładni zgodnej z dyrektywą, zważywszy, że przepis ten nie określa konsekwencji prawnych niezgodnej z prawdą deklaracji zgłaszającego znak towarowy.
142.
Wynika z tego, że art. 32 ust. 3 ustawy z 1994 r. jest zgodny z dyrektywą 89/104, pod warunkiem że nie stanowi on jedynej podstawy stwierdzenia istnienia złej wiary.
III. Wnioski
143.
Z powyższych względów proponuję, by Trybunał udzielił następującej odpowiedzi na pytania prejudycjalne złożone przez High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division [wysoki trybunał (Anglia i Walia) (wydział kanclerski), Zjednoczone Królestwo]:
1)
Zarejestrowany unijny lub krajowy znak towarowy nie może zostać w całości lub w części unieważniony wyłącznie na tej podstawie, że niektóre lub wszystkie z określeń zawartych w specyfikacji towarów i usług nie są wystarczająco jasne i precyzyjne. Brak jasności i precyzji w specyfikacji towarów i usług może jednak zostać wzięty pod uwagę w ramach oceny zakresu ochrony wynikającej z takiej rejestracji.
2)
Jednakże wymóg jasności i precyzji może być objęty podstawą odmowy rejestracji lub unieważnienia znaków sprzecznych z porządkiem publicznym, zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. f) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych i art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Rady nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego w zakresie, w jakim rejestracja znaku towarowego w odniesieniu do „oprogramowania komputerowego” jest nieuzasadniona i sprzeczna z interesem publicznym. Pojęcie takie jak „oprogramowanie komputerowe” jest zbyt ogólne i obejmuje towary i usługi, które są zbyt zróżnicowane, aby mogło ono być zgodne z funkcją znaku towarowego polegającą na wskazaniu pochodzenia, a więc nie jest dostatecznie jasne i precyzyjne, aby właściwe organy i osoby trzecie mogły określić jedynie na podstawie tego określenia zakres ochrony wynikającej z prawa do znaku towarowego.
3)
W pewnych okolicznościach zgłoszenie znaku towarowego bez zamiaru używania go w odniesieniu do wskazanych towarów lub usług może stanowić element złej wiary, w szczególności wtedy, gdy jedynym celem zgłaszającego jest zapobieżenie wejściu osoby trzeciej na rynek, także wtedy, gdy istnieje materiał dowodowy wskazujący na istnienie strategii dokonywania zgłoszeń znaków w sposób stanowiący nadużycie, co powinno zostać ustalone przez sąd odsyłający.
4)
W świetle art. 13 dyrektywy 89/104 i art. 51 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, jeżeli podstawa unieważnienia istnieje tylko w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, dla których znak towarowy jest zarejestrowany, stwierdza się nieważność znaku towarowego tylko w odniesieniu do tych towarów lub usług.
5)
Artykuł 32 ust. 3 United Kingdom Trade Mark Act 1994 jest zgodny z dyrektywą 89/104, pod warunkiem że nie stanowi on jedynej podstawy stwierdzenia istnienia złej wiary.
(
1
)	Język oryginału: angielski.
(
2
)	Ten rodzaj usługi „migrującej” określany jest także jako „kick”. Konkretne produkty pozwanych obejmują migrację do chmury, kopię zapasową w chmurze i usługi zarządzania chmurą. Są one świadczone jako uzupełnienie oprogramowania Microsoft Office 365. Nazwa SkyKick została wybrana, ponieważ brzmiała podobnie do „sidekick” i przywoływała na myśl usługę świadczoną przez spółkę, w ramach której użytkownicy przeprowadzają migrację („kick”) swoich danych do chmury („sky”, czyli niebo).
(
3
)	Opinia rzecznika generalnego P. Légera w sprawie Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:12, pkt 47).
(
4
)	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1).
(
5
)	W komunikacie wskazano pięć pojęć używanych w nagłówkach klas, które nie spełniają wymogów jasności i precyzji: klasa 7, maszyny; klasa 37, naprawy; klasa 37, usługi instalacyjne; klasa 40, obróbka materiałów, oraz klasa 45, prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób. Podniesiono, że pojęcie „maszyny” nie wskazuje jasno, które maszyny wchodzą w jego zakres. Maszyny mogą mieć różne charakterystyki lub różne cele, mogą wymagać bardzo zróżnicowanych poziomów możliwości technicznych i know-how w celu ich wyprodukowania lub używania, mogą być kierowane do różnych konsumentów, być sprzedawane przez różne kanały sprzedażowe i w związku z tym być powiązane z różnymi sektorami rynku.
(
6
)	Przepis ten stanowi, że „[z]głoszenie [znaku towarowego] zawiera wskazanie, że znak towarowy jest używany przez zgłaszającego lub za jego zgodą, w odniesieniu do tych towarów lub usług [towarów lub usług, dla których dokonano zgłoszenia znaku towarowego], lub że ma on w dobrej wierze zamiar używania go w taki sposób” (wyróżnienie moje).
(
7
)	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2015, L 336, s. 1).
(
8
)	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25).
(
9
)	Rozporządzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).
(
10
)	Wyroki: z dnia 12 lutego 2004 r., Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, EU:C:2004:86, pkt 34); z dnia 7 lipca 2005 r., Nestlé (C‑353/03, EU:C:2005:432, pkt 25).
(
11
)	Rozporządzenie Rady z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1891/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2006, L 386, s. 14).
(
12
)	Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1).
(
13
)	Zobacz wyrok z dnia 19 czerwca 2014 r., Oberbank i in. (C‑217/13 i C‑218/13, EU:C:2014:2012, pkt 31).
(
14
)	Wyrok z dnia 9 marca 2006 r., Matratzen Concord (C‑421/04, EU:C:2006:164, pkt 19).
(
15
)	Wyrok z dnia 27 czerwca 2013 r., Malaysia Dairy Industries (C‑320/12, EU:C:2013:435, pkt 42).
(
16
)	Zobacz także opinia rzecznika generalnego Y. Bota w sprawie Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2011:784, pkt 68).
(
17
)	Wyrok z dnia 12 grudnia 2002 r., Sieckmann (C‑273/00, EU:C:2002:748, pkt 48).
(
18
)	Wyrok z dnia 19 grudnia 2012 r., Leno Merken (C‑149/11, EU:C:2012:816, pkt 32).
(
19
)	P. Johnson, So Precisely What Will You Use Your Trade Mark For?, International Review of Intellectual Property and Competition Law, 49(8), 2018, s. 940–970, pkt 2.3. Ponadto, w niezależnym raporcie zamówionym i opublikowanym przez brytyjski urząd ds. własności intelektualnej stwierdzono, że nawet znaki obejmujące ponad 1000 słów były używane jedynie w zakresie 0,08% wszystkich wymienionych na etapie rejestracji. Zobacz G. Graevenitz, R. Ashmead, C. Greenhaigh, Cluttering and non-use of trade marks in Europe, UK IPO, sierpień 2015.
(
20
)	Wyrok z dnia 12 grudnia 2002 r., Sieckmann (C‑273/00, EU:C:2002:748, pkt 50).
(
21
)	Jak zauważono w: G. Graevenitz, R. Ashmead, C. Greenhaigh, op.cit., s. 96.
(
22
)	W odniesieniu do zagadnienia znaku, który nigdy nie był używany, i czy na takim znaku można opierać się in abstracto, zob. toczące się postępowanie w sprawie C‑622/18, Cooper International Spirits i in. Trybunał będzie musiał zachować jednolite podejście w tamtej i w niniejszej sprawie.
(
23
)	Zobacz wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, (C‑529/07, EU:C:2009:361, pkt 43, 44).
(
24
)	Mercury Communications Ltd v Mercury Interactive (UK) Ltd [1995] FSR 850, s. 864–865.
(
25
)	Paragraf 1402.03(d) TMEP stanowi: „Każde wskazanie towarów w odniesieniu do programów komputerowych musi być wystarczająco szczegółowe, by umożliwiać określenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Celem wymogu szczegółowości w określaniu programów komputerowych jest unikanie niepotrzebnych odmów rejestracji, […] kiedy rzeczywiste towary poszczególnych stron nie są ze sobą powiązane i nie konkurują ze sobą na rynku. […] Ze względu na rozpowszechnienie i zakres specjalizacji programów komputerowych, [nawet] szerokie specyfikacje takie jak »programy komputerowe w zakresie medycyny« lub »programy komputerowe w zakresie edukacji« nie będą akceptowane, chyba że szczególna funkcja lub cel programu w takiej dziedzinie zostaną wskazane. […] »programy komputerowe wykorzystywane w diagnostyce nowotworowej« lub »programy komputerowe wykorzystywane do nauki dzieci czytania« byłyby akceptowalne”.
(
26
)	Zobacz inny wyrok sądu odsyłającego w sprawie FIL Ltd przeciwko Fidelis Underwriting Ltd [2018] EWHC 1097 (Pat), Arnold J, pkt 95.
(
27
)	P. Johnson, op.cit., pkt 5.2. Niniejsza część opinii czerpie z analizy proponowanej już przez prof. Johnsona.
(
28
)	Trybunał odniesie się do tego orzecznictwa Sądu w sprawie C‑714/18 P, ACTC/EUIPO, i w sprawach połączonych C‑720/18 i C‑721/18, Ferrari (postępowania w toku).
(
29
)	Zobacz wyrok z dnia 13 lutego 2007 r., Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR) (T‑256/04, EU:T:2007:46, pkt 24).
(
30
)	Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r., Intesa Sanpaolo/OHIM – equinet Bank (EQUITER) (T‑47/12, EU:T:2014:159, pkt 20).
(
31
)	Jak proponował to już P. Johnson, op.cit., pkt 5.3.
(
32
)	Zobacz także opinia rzecznik generalnej E. Sharpston w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:148, pkt 48).
(
33
)	P. Johnson, op.cit., pkt 4.3, który wyjaśnia, w jaki sposób jest to spójne z pracami przygotowawczymi.
(
34
)	System madrycki dotyczący rejestracji międzynarodowej znaków regulowany jest porozumieniem madryckim, początkowo podpisanym w 1891 r., oraz protokołem do porozumienia madryckiego, początkowo podpisanym w 1989 r.
(
35
)	Komisja opiera się zasadniczo na wyrokach: z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361); z dnia 13 grudnia 2012 r., pelicantravel.com/OHIM – Pelikan (Pelikan) (T‑136/11, EU:T:2012:689, niepublikowany, nie wniesiono odwołania); z dnia 7 lipca 2016 r., Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO) (T‑82/14, EU:T:2016:396; odwołanie oddalone postanowieniem z dnia 14 grudnia 2017 r., Verus/EUIPO (C‑101/17 P, EU:C:2017:979, niepublikowany)
(
36
)	O ile ten przepis rozporządzenia czyni złą wiarę w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego bezwzględną podstawą unieważnienia, to sytuacja nie jest wprost taka sama w przypadku art. 3 ust. 2 lit. d) dyrektywy 89/104. Przepis ten pozostawia bowiem w zakresie uznania państw członkowskich decyzję, czy transponować tę podstawę unieważnienia do prawa krajowego. W każdym razie treść obydwu tych przepisów należy interpretować w ten sam sposób.
(
37
)	Zobacz wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361).
(
38
)	Zobacz np. wyrok w sprawie LUCEO.
(
39
)	Zobacz jej opinia w sprawie Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, (C‑104/18 P, EU:C:2019:287, pkt 32).
(
40
)	Wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, (C‑529/07, EU:C:2009:361, pkt 37, 42).
(
41
)	Zobacz np. wyroki: z dnia 7 czerwca 2011 r., Psytech International/OHIM – Institute for Personality & Ability Testing (16PF) (T‑507/08, EU:T:2011:253, niepublikowany, pkt 88, 89, nie wniesiono odwołania); z dnia 14 lutego 2012 r., Peeters Landbouwmachines/OHIM – Fors MW (BIGAB) (T‑33/11, EU:T:2012:77, pkt 24–26, nie wniesiono odwołania); Pelikan (pkt 54–55, 58–60); z dnia 8 maja 2014 r., Simca Europe/OHIM – PSA Peugeot Citroën (Simca) (T‑327/12, EU:T:2014:240, pkt 38–39; nie wniesiono odwołania); LUCEO (pkt 28–33, 48–52).
(
42
)	Tak wyrok z dnia 29 czerwca 2017 r., Cipriani/EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI) (T‑343/14, EU:T:2017:458, pkt 46–47, nie wniesiono odwołania).
(
43
)	Wyrok LUCEO (pkt 28–33, 48–52).
(
44
)	Wyrok z dnia 5 maja 2017 r., PayPal/EUIPO – Hub Culture (VENMO) (T‑132/16, EU:T:2017:316, niepublikowany, pkt 63–65; nie wniesiono odwołania).
(
45
)	Zobacz wyrok w postępowaniu głównym, pkt 210. Uważam w tym zakresie, że wynikający z art. 32 ust. 3 ustawy z 1994 r. wyraźny wymóg zamiaru używania nie musi być tutaj rozstrzygający.
(
46
)	Zobacz Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd [1999] RPC 367, pkt 379. Zobacz także DEMON ALE Trade Mark [2000] RPC 345, Decon Laboratories Ltd v Fred Baker Scientific Ltd [2001] RPC 17, LABORATOIRE DE LA MER Trade Marks [2002] FSR 51, Knoll AG’s Trade Mark [2003] RPC 10, Ferrero SpA’s Trade Marks [2004] RPC 29, 32Red plc v WHG (International) Ltd [2012] EWCA Civ 19, Red Bull GmbH v Sun Mark Ltd [2012] EWHC 1929 (Ch), Total Ltd v YouView TV Ltd [2014] EWHC 1963 (Ch), Jaguar Land Rover Ltd v Bombadier Recreational Products Inc [2016] EWHC 3266 (Ch), HTC Corp v One Max Ltd (O/486/17), Paper Stacked Ltd v CKL Holdings NV (O/036/18).
(
47
)	Wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r., C‑529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (EU:C:2009:361).
(
48
)	Wyrok z dnia 3 czerwca 2010 r., Internetportal und Marketing (C 569/08, EU:C:2010:311).
(
49
)	Wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C 529/07, EU:C:2009:361).
(
50
)	Zobacz także niedawna decyzja Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie R 1849/2017‑2, Monopoly (sporny unijny znak towarowy obejmował liczne towary i usługi, które stanowiły po prostu powtórzenie wcześniejszych, istniejących już unijnych znaków towarowych „MONOPOLY”. Wszystkie wymienione okoliczności wskazywały, że zamiarem właściciela było wykorzystanie systemu unijnych znaków towarowych poprzez sztuczne wytworzenie sytuacji, w której nie musiałby on dowodzić faktycznego używania wcześniejszego znaku dla przedmiotowych towarów i usług, przez co częściowo wykazano istnienie złej wiary).
(
51
)	Wyrok LUCEO.
(
52
)	A. Tsoutsanis, Trade mark registrations in bad faith, Oxford University Press, 2010, s. 65.
(
53
)	P. Johnson, op.cit., pkt 4.3, który wyjaśnia w sposób bardziej szczegółowy, że jest co najmniej pięć powodów, dla których ten pogląd jest prawidłowy.
(
54
)	Pojęcie złej wiary jest niewątpliwie pojęciem szerszym, obejmującym inne rodzaje nadużywania systemu znaków towarowych, w tym walkę ze stanowiącym nadużycie obrotem znakami towarowymi (trade mark trafficking), lecz także mającym na celu zapewnienie sprawnej administracji systemem rejestracji znaków towarowych i uniknięcie sytuacji, w której podmiotom trzecim uniemożliwiono by zarejestrowanie ich (potencjalnych) oznaczeń jako znaków towarowych (zob. Schreiben der deutschen Delegation, przytoczone w pkt 115 niniejszej opinii).
(
55
)	Wyrok z dnia 17 października 2013 r., Isdin/Bial-Portela (C‑597/12 P, EU:C:2013:672, pkt 24–30).
(
56
)	Wyrok z dnia 11 lipca 2013 r., SA.PAR./OHIM – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T‑321/10, EU:T:2013:372; nie wniesiono odwołania).
(
57
)	Zobacz np. A. Tsoutsanis, op.cit., pkt 2.38 i znajdujące się tam odwołania.
(
58
)	Zobacz wyroki: z dnia 14 lutego 2012 r., Peeters Landbouwmachines/OHIM – Fors MW (BIGAB) (T‑33/11, EU:T:2012:77, pkt 32, nie wniesiono odwołania); z dnia 11 lipca 2013 r., SA.PAR./OHIM – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T‑321/10, EU:T:2013:372, pkt 47, 48, nie wniesiono odwołania).
(
59
)	Zobacz wyrok z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425, pkt 30). Jak zauważa Komisja, w wyroku z dnia 27 czerwca 2013 r., Malaysia Dairy Industries (C‑320/12, EU:C:2013:435), motyw ten był interpretowany raczej wąsko, tak że jest on ograniczony do podstaw wskazanych w samej dyrektywie, zaś fragment „utrzymać […] lub wprowadzić […], które nie są objęte przepisami o zbliżaniu ustawodawstw” nie był przedmiotem interpretacji.