62018CC0371
FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
EVGENI TANCHEV
föredraget den 16 oktober 2019 (
1
)
Mål C-371/18
Sky plc,
Sky International AG,
Sky UK Limited
mot
SkyKick UK Limited,
SkyKick Inc
(begäran om förhandsavgörande från High Court of Justice (Chancery Division) (Förenade kungariket))
”Begäran om förhandsavgörande – Tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning – Varumärken – Förteckning över varor eller tjänster som varumärkesansökan avser – Krav på klarhet och precision – Ond tro – Ond tro till följd av bristande avsikt att använda varumärket för de angivna varorna och tjänsterna – Tolkning av domen av den 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361)”
1.
I förevarande begäran om förhandsavgörande från High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Överdomstolen (England och Wales), finansavdelningen) (Förenade kungariket) uppkommer ett antal viktiga frågor angående EU:s varumärkesrätt. Dessa frågor återspeglas också i den hänskjutande domstolens dom i det nationella målet, som meddelades den 6 februari 2018, ([2018] EWHC 155 (Ch), Arnold J), efter en huvudförhandling på fem dagar och består av cirka 94 sidor (358 numrerade stycken) (nedan kallad den nationella domen).
2.
I det nationella målet har sökandena (nedan gemensamt kallade Sky), som huvudsakligen är programföretag för satellit- och digital-TV, gjort gällande att motparterna (nedan gemensamt kallade SkyKick) (SkyKick Inc. är ett nystartat bolag som tillhandahåller IT-tjänster för molnmigrering (
2
)) har gjort intrång på fyra EU-varumärken som innehas av andra sökanden (nedan kallad Sky AG) och ett nationellt varumärke i Förenade kungariket som innehas av den första sökanden (nedan kallad Sky plc) vilka består av ordet SKY (nedan kallade varumärkena), genom att använda kännetecknet ”SkyKick” och varianter av detta.
3.
Målet är relativt komplicerat, men SkyKick har i princip bestritt intrång och i genkäromål yrkat att domstolen ska förklara registreringen av varumärkena helt eller delvis ogiltig på följande grunder: i) förteckningarna över varor och tjänster saknar klarhet och precision, och ii) ansökningarna gjordes i ond tro.
4.
Målet är viktigt, eftersom det ger EU-domstolen en möjlighet att behandla ett antal problem som har uppkommit inom ramen för EU:s varumärkessystem. Såsom SkyKick har anmärkt handlar samtliga fem tolkningsfrågor om en av de mest problematiska aspekterna av varumärkesrätten, nämligen den roll och funktion som förteckningen över varor och tjänster har. Domstolens praxis i fråga om varumärken har oftast rört det kännetecken som har registrerats som varumärke. Varumärkesrätten är nu relativt tydlig på detta område. Däremot finns det dock fortfarande luckor och motstridigheter i den del av varumärkesrätten som avser förteckningen över varor och tjänster. EU-varumärken registreras på grundval av specialitetsprincipen, (
3
) det vill säga för särskilda varor eller tjänster vars art och omfång avgör omfattningen av innehavarens skydd, tillsammans med kännetecknet.
5.
Den hänskjutande domstolen har anfört att problemet bland annat är att SkyKick inte verkar ha något försvar mot Skys påstående om varumärkesintrång enligt tillämplig unionsrättslig och nationell varumärkesrätt. Detta leder till frågan huruvida rättsläget på varumärkesområdet nu är sådant, att en varumärkesinnehavare erhåller ett fullständigt monopol som det inte längre går att försvara sig mot i en talan om varumärkesintrång – och detta trots att varumärket inte användes, och inte sannolikt kommer att användas, för många av de registrerade varorna och tjänsterna. Således belyser detta mål de motsättningar som i dag finns mellan olika intressen, vilka måste vägas mot varandra.
I. Bakgrunden till tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna
6.
Skys varumärken som är omtvistade i förevarande mål utgörs av i) EU-figurmärke nr 3166352, för vilket ansökan gjordes den 14 april 2003 och vilket registrerades 12 september 2012 (nedan kallat EU352) för varor och tjänster i klasserna 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 och 42, ii) EU-figurmärke nr 3203619, för vilket ansökan gjordes den 30 april 2003 och vilket registrerades den 6 september 2012 (nedan kallat EU619) för varor och tjänster i klasserna 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 och 42, iii) EU-ordmärket SKY, nr 5298112, för vilket ansökan gjordes den 6 september 2006 och vilket registrerades den 18 juni 2015 (nedan kallat EU112) för varor och tjänster i klasserna 9, 16, 28, 35, 37, 38 och 41, iv) EU-ordmärket SKY, nr 6870992 för vilket ansökan gjordes den 18 april 2008 och vilket registrerades den 8 augusti 2012 (nedan kallat EU992) för varor och tjänster i klasserna 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28 och 35–45, och v) det nationella ordmärket SKY i Förenade kungariket, nr 2500604 för vilket ansökan gjordes den 20 oktober 2008 och vilket registrerades den 7 september 2012 (nedan kallat UK604) för varor och tjänster i klasserna 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28 och 35–45.
7.
Sky har väckt talan mot SkyKick för intrång i dessa varumärken. Som grund för sin talan har Sky åberopat varumärkesregistreringarna i fråga om följande varor och tjänster (även om inte varje varumärke har registrerats för samtliga dessa varor och tjänster): i) datorprogramvara (klass 9), ii) programvara levererad från Internet (klass 9), iii) datorprogram och telekommunikationsapparater som möjliggör anslutning till databaser och Internet (klass 9), iv) datalagringsmedel (klass 9), v) telekommunikationstjänster (klass 38), vi) tjänster avseende elektronisk post, vii) internetportaltjänster (klass 38) och viii) datortjänster för åtkomst och hämtning av information/data via en dator eller ett datornät (klass 38).
8.
Sky har använt varumärket SKY i stor utsträckning för en mängd varor och tjänster, i synnerhet varor och tjänster som rör de för Sky mycket viktiga verksamhetsområdena 1) tv-sändningar, ii) telefoni och iii) tillhandahållande av bredband. SkyKick har vitsordat att SKY, senast i november 2014, var etablerat som ett känt namn i Förenade kungariket och Irland på dessa områden. Sky erbjuder emellertid inte migrering av e-post eller varor och tjänster avseende säkerhetskopiering till molnet. Inte heller finns det något som antyder att Sky planerar att göra det inom den närmaste framtiden.
9.
SkyKick har gjort gällande att vart och ett av varumärkena bör förklaras (delvis) ogiltigt på den grunden att det är registrerat för varor och tjänster som inte har angetts med tillräcklig klarhet och precision.
10.
Enligt den hänskjutande domstolen ger detta påstående upphov till två frågor. Den första är om denna ogiltighetsgrund kan åberopas mot ett registrerat varumärke.
11.
I domen av den 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), fastställdes (vilket numera är ett krav enligt artikel 33.2 i förordning (EU) nr 2017/1001 (
4
)) att en sökande ska ange de varor eller tjänster som det ansöks om varumärkesskydd för på ett så klart och precist sätt att de behöriga myndigheterna och tredje parter kan fastställa omfånget av varumärkesskyddet. Om sökanden inte har angett varorna eller tjänsterna tillräckligt klart och precist ska den behöriga varumärkesmyndigheten inte registrera varumärket utan att förteckningen av varorna och tjänsterna först ändras så att den blir tillräckligt klar och precis.
12.
Den hänskjutande domstolen menar att det i fall där sökandens förteckning inte är tillräckligt klar och precis och myndigheten inte säkerställer att sökanden avhjälper bristerna i klarhet och precision under granskningen av ansökan, inte nödvändigtvis följer att varumärket kan förklaras ogiltigt på denna grund efter registrering. De ogiltighetsgrunder som anges i förordningen innehåller inte något uttryckligt krav på att förteckningen över varor och tjänster som omfattas av registreringen av ett EU-varumärke måste vara klar och precis. Rättsläget är i stort sett detsamma i förhållande till nationella varumärken.
13.
Den andra fråga som den hänskjutande domstolen har tagit upp är om det, för det fall det är möjligt att åberopa denna grund, kan göras invändningar mot några av varumärkenas varu- och tjänsteförteckningar.
14.
Den hänskjutande domstolen anser att en registrering av ett varumärke för ”datorprogramvara” är för bred, är oskälig och strider mot allmänintresset. Den hänskjutande domstolen har emellertid också angett att detta inte nödvändigtvis innebär att denna beteckning saknar klarhet och precision. Tvärtom verkar det vid första påseendet vara en beteckning vars innebörd är rimligt klar och precis. Den är således tillräckligt klar och precis för att det ska vara möjligt att fastställa huruvida SkyKicks varor är identiska med den. Däremot har den hänskjutande domstolen funnit det svårt att se varför de argument som TMDN (European Trade Mark and Design Network) (Europeiska nätverket för varumärken och mönster) har framställt i det allmänna meddelandet av den 20 november 2013 i fråga om ”maskiner” i klass 7 inte i samma utsträckning kan tillämpas på ”datorprogramvara”. (
5
)
15.
Den hänskjutande domstolen söker vidare klarhet i huruvida giltigheten av de omtvistade varumärkena kan påverkas av att Sky var i ond tro när det ansökte om registrering av varumärkena.
16.
SkyKick har i det nationella målet anfört att varumärkena registrerades i ond tro, eftersom Sky inte hade någon avsikt att använda varumärkena för alla de varor och tjänster som hade angetts i förteckningarna. SkyKick har vitsordat att Sky avsåg att använda varumärkena för vissa av de angivna varorna och tjänsterna. Trots detta är SkyKicks huvudsakliga argument att varumärkena är ogiltiga som helhet. I andra hand har SkyKick gjort gällande att varumärkena är ogiltiga i den utsträckning som förteckningarna omfattar varor och tjänster för vilka Sky inte avsåg att använda varumärkena.
17.
Den hänskjutande domstolen har angett att domstolarna i Förenade kungariket, enligt praxis i denna medlemsstat, har koncentrerat sig mer på kravet på avsikt att använda varumärkena, på grund av den roll som section 32.3 i UK Trade Marks Act 1994 (nedan kallad 1994 års lag) spelar i varumärkessystemet i Förenade kungariket. (
6
)
18.
Den hänskjutande domstolen finner det emellertid oklart huruvida denna bestämmelse är förenlig med unionsrätten. Om det skulle fastställas att den är förenlig med unionsrätten, finner den hänskjutande domstolen också omfattningen av kravet på avsikt att använda varumärket oklar.
19.
High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Överdomstolen (England och Wales), finansavdelningen) beslutade därför att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:
”1)
Kan ett EU-varumärke eller ett nationellt varumärke som är registrerat i en medlemsstat förklaras helt eller delvis ogiltigt på grund av att vissa eller samtliga beteckningar i förteckningen över varor och tjänster inte är tillräckligt klara och precisa för att behöriga myndigheter och tredje man enbart på grundval av dessa beteckningar kan fastställa omfattningen av det skydd som varumärket medför?
2)
Om svaret på fråga 1 är jakande, är en beteckning som ”datorprogramvara” alltför allmän och avser varor som är alltför olika för att den ska vara förenlig med varumärkets funktion att ange ursprung och vara tillräckligt klar och precis för att behöriga myndigheter och tredje man med stöd enbart av denna beteckning kan bestämma omfattningen av det skydd som varumärket medför?
3)
Kan enbart det förhållandet att ansökan om registrering av ett varumärke görs utan avsikt att använda det med avseende på de angivna varorna eller tjänsterna utgöra ond tro?
4)
Om svaret på fråga 3 är jakande, kan sökanden anses ha gjort ansökan delvis i god tro och delvis i ond tro, om och i den mån som sökanden hade för avsikt att använda varumärket med avseende på vissa av de angivna varorna eller tjänsterna men utan avsikt att använda varumärket med avseende på andra av de angivna varorna och tjänsterna?
5)
Är section 32.3 i UK Trade Marks Act 1994 förenlig med [direktiv 2015/2436/EU (
7
)] och dess föregångare?”
II. Bedömning
20.
Sky, SkyKick, Förenade kungarikets regering, den finländska, den franska, den ungerska, den polska och den slovakiska regeringen samt Europeiska kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden. Med undantag för den ungerska, den polska, den slovakiska och den finländska regeringen närvarade samtliga parter vid förhandlingen.
A.
Tolkningsfrågorna 1 och 2
1. Kort sammanfattning av parternas argument
21.
Sky anser att kravet på klarhet och precision, som bygger på domen av den 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), endast är kopplat till ansökan om registrering. Den enda påföljd som kan komma i fråga om detta krav inte uppfylls är således en åtgärd som vidtas av myndigheterna på eget initiativ för att säkerställa att ansökan inte leder registrering av varor och tjänster som har formulerats på ett sätt som varken är klart eller precist. Sky har gjort gällande att registreringshindren och ogiltighetsgrunderna har angetts uttömmande i nationell rätt och unionsrätt och att de inte omfattar något krav på att förteckningen ska vara klar och precis. Vidare fann domstolen, i dom av den 16 februari 2017, Brandconcern/EUIPO och Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, punkterna 29 och 30), och dom av den 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, punkt 38), att kravet på klarhet och precision som härrörde från domen av den 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361) inte kunde åberopas avseende varumärken som redan var registrerade. Sky menar att tolkningsfråga 2 bör besvaras nekande, eftersom beteckningar såsom ”datorprogramvara”, som yrkandet om intrång i ett registrerat varumärke grundar sig på, uppfyller det faktiska kriteriet avseende klarhet och precision.
22.
SkyKick har anfört att tolkningsfråga 1 bör besvaras jakande. I annat fall skulle bolag såsom SkyKick i praktiken inte ha tillgång till något försvar i ett förfarande om intrång mot dem, där varumärkesinnehavaren åberopar en beteckning som saknar klarhet och precision i strid med kraven i unionsrätten. Domstolen klargjorde därför att det enligt direktiv 2008/95/EC (
8
) (och, analogt, förordning (EG) nr 207/2009 (
9
)) krävs att förteckningen är klar och precis. Domstolen angav emellertid inte uttryckligen vilka konsekvenserna skulle vara om förteckningen över varor och tjänster för ett registrerat varumärke inte uppfyllde dessa krav. Om Skys argument skulle godtas så skulle domen av den 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), i praktiken vara av mycket begränsad betydelse.
23.
Enligt SkyKick är kravet på klarhet och precision underförstått i artiklarna 4, 7.1 a och 8 i förordning nr 2017/1001 samt artiklarna 3–5 i direktiv 2015/2346, jämförda med dom av den 12 december 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748). SkyKick menar att det ska noteras att domstolen själv, i domen av den 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361, punkterna 43–45), har hänvisat till dessa bestämmelser och till att de utgör registreringshinder eller ogiltighetsgrunder.
24.
SkyKick har i princip gjort gällande att tolkningsfråga 2 ska besvaras jakande. Enligt SkyKick är den bristande precision som uppkommer när en beteckning är allmänt formulerad och kan tillämpas på en mängd olika typer av varor och tjänster en brist av det slag som har fastställts i domen av den 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361).
25.
Förenade kungarikets regering samt den franska, den ungerska, den polska, den slovakiska och den finländska regeringen har hävdat att tolkningsfråga 1 ska besvaras nekande, eftersom samtliga registreringshinder har angetts uttömmande och det inte finns något uttryckligt lagstadgat krav på att förteckningen över varor och tjänster ska vara klar och precis. Dessutom framgår det av rättspraxis (punkt 21 i förevarande förslag till avgörande) att kravet på klarhet och precision endast är tillämpligt under registreringsfasen för ett varumärke.
26.
Förenade kungarikets regering och den finländska regeringen menar att det, mot bakgrund av det svar de föreslår på tolkningsfråga 1, inte är nödvändigt att besvara tolkningsfråga 2.
27.
Den ungerska, den franska, den polska och den slovakiska regeringen har i princip anfört att begreppet ”programvara” inte är för allmänt och inte betecknar varor som är alltför varierade när det gäller att identifiera de varor och tjänster som omfattas av registreringen.
28.
Kommissionen har i huvudsak gjort gällande, med liknande argument som de intervenerande regeringarna, att tolkningsfråga 1 bör besvaras negativt. Kommissionen har vidare angett att bedömningen av särskiljningsförmåga bygger på förhållandet mellan ett ”kännetecken” och ”varor eller tjänster” och inte är beroende av om förteckningen över varor och tjänster är precis eller inte. (
10
) Om förteckningen över varor är alltför vag kommer den att tolkas till nackdel för innehavaren, vilket leder till slutsatsen att det saknas särskiljningsförmåga. Kommissionen har angett att det mot bakgrund av svaret på tolkningsfråga 1 inte är nödvändigt att besvara tolkningsfråga 2. Kommissionen menar emellertid att det allmänna meddelandet inte är tillämpligt i tiden (ratione temporis) på de omtvistade varumärkena.
2. Bedömning
29.
Den hänskjutande domstolen har ställt tolkningsfrågorna 1 och 2, vilka bör bedömas tillsammans, i huvudsak för att få klarhet i huruvida bristande klarhet och precision i fråga om de beteckningar som beskriver de varor och tjänster som omfattas av ett varumärke kan utgöra en ogiltighetsgrund för ett registrerat varumärke. Om svaret på denna fråga är ja, söker den hänskjutande domstolen klarhet i huruvida beteckningen ”datorprogramvaror”, som är i fråga i det nationella målet, är tillräckligt klar och precis för att den behöriga myndigheten och tredje parter endast på grundval därav ska kunna fastställa omfånget av varumärkesskyddet.
30.
Jag anser emellertid att domstolen bör besvara denna fråga även om tolkningsfråga 1 ska besvaras nekande. Orsaken till detta är att det är nödvändigt att undersöka huruvida det faktum att förteckningen över varor och tjänster som omfattas av ett registrerat varumärke saknar klarhet och precision kan höra ihop med en av de ogiltighetsgrunder som uttryckligen anges i tillämplig unionslagstiftning.
31.
Innan jag övergår till den materiella bedömningen av tolkningsfrågorna ska nämnas att den hänskjutande domstolen, vid prövningen av dessa frågor, måste fastställa vilket särskilt unionsrättsligt regelverk som är tillämpligt i tiden (ratione temporis), då den i sin begäran om förhandsavgörande inte har hänvisat till någon särskild lagstiftning.
32.
Talan rör såväl EU-varumärken som ett nationellt varumärke under perioden 2003–2018. Tillsammans innebär käromålet (intrång) och genkäromålet om ogiltighet att mer än en förordning och ett direktiv i unionens lagstiftning kan vara tillämpliga på förfarandet.
33.
Såsom kommissionen har gjort gällande är det relevanta datumet för prövningen av genkäromålet i intrångstalan datumet för registreringsansökan. Sökandena ansökte om registrering av varumärkena under perioden mellan den 14 april 2003 och den 20 oktober 2008. Vad gäller EU-varumärkena innebär det att den relevanta lagstiftningen är förordning (EG) nr 40/94 (
11
) (och inte förordning nr 207/2009), och vad gäller det nationella varumärket att den relevanta lagstiftningen är direktiv 89/104/EEC (
12
) (och inte direktiv 2015/2436).
34.
Med avseende på intrångstalan gäller målet, såvitt avser de omtvistade EU-varumärkena, en period då förordning nr 207/2009 var tillämplig. Vad gäller det nationella varumärket är den relevanta lagstiftningen direktiv 2008/95.
35.
Således framgår att i förhållande till EU-varumärkena ska förordning nr 207/2009 tillämpas på intrånget och förordning nr 40/94 på registreringsansökan. Vad gäller det nationella varumärket ska direktiv 2008/95 tillämpas på intrånget och direktiv 89/104 på registreringsansökan.
36.
För enkelhetens skull anser jag det tillräckligt att i förslaget till förhandsavgörande primärt diskutera bestämmelserna i direktiv 89/104 och förordning nr 40/94, inte minst då det i förevarande hänseende inte föreligger något materiell skillnad mellan de relevanta bestämmelserna i den tidigaste förordningen nr 40/94 och dess efterträdare, förordning nr 207/2009, även om vissa artikelnummer har ändrats. Detsamma gäller direktiv 89/104 och direktiv 2008/95. (
13
)
a) Kravet på klarhet och precision ingår inte bland de ogiltighetsgrunder som uttömmande föreskrivs i unionslagstiftningen
37.
För att besvara tolkningsfråga 1 måste domstolen klargöra tillämpningsområdet för den rättspraxis som bygger på domen av den 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361). I synnerhet vill den hänskjutande domstolen veta vad denna rättspraxis innebär när ett registrerat varumärke inte uppfyller kravet på klarhet och precision.
38.
Jag har kommit fram till – och det råder stor samstämmighet om detta bland de intervenerande medlemsstaterna och kommissionen – att tolkningsfråga 1 ska besvaras nekande.
39.
Skälet för detta är uppenbart. Det finns inte någon bestämmelse i den relevanta lagstiftningen som föreskriver att ett registrerat varumärke ska förklaras ogiltigt om en eller flera av beteckningarna i förteckningen över varorna eller tjänsterna saknar tillräcklig klarhet och precision.
40.
Även om det är riktigt att en brist på klarhet och precision i återgivningen av kännetecknet är en ogiltighetsgrund enligt artikel 3.1 a i direktiv 89/104 (och direktiv 2008/95) och artikel 7.1 a i förordning nr 40/94, så kvarstår det faktum att detta inte gäller i fråga om förteckningen över varor och tjänster. En annan tolkning skulle frånta förbehållen i artikel 2 i direktiv 89/104 och artikel 4 i förordning nr 40/94 en stor del av deras praktiska verkan.
41.
Med avseende på nationella varumärken föreskrivs det helt enkelt inte i artikel 3 i direktiv 89/104 (registreringshinder eller ogiltighetsgrunder) någon särskild ogiltighetsgrund till följd av brist på klarhet och precision i förteckningen över de varor eller tjänster som omfattas av registreringen. Detta har också i stort sett erkänts av den hänskjutande domstolen (se punkt 159 i den nationella domen).
42.
I rättspraxis har också betonats att ”[s]åsom framgår av sjunde skälet i direktivet innefattar direktivet en uttömmande reglering av registreringshindren eller ogiltighetsgrunderna avseende själva varumärket”. (
14
) Det framgår också enligt direktiv 2008/95, genom vilket direktiv 89/104 kodifierades, att ”medlemsstaterna inte [får] införa andra registreringshinder eller ogiltighetsgrunder än de som anges i direktivet”. (
15
)
43.
Detta innebär att i den utsträckning som brist på klarhet och precision hos de beteckningar som används i förteckningen över varor och tjänster som omfattas av registreringen inte uttryckligen har tagits upp i artikel 3 i direktiv 89/104, kan detta inte anses utgöra en ytterligare ogiltighetsgrund som gäller i tillägg till de som har angetts i den artikeln.
44.
På samma sätt är det nödvändigt att påpeka, i fråga om EU-varumärken, att listan över absoluta ogiltighetsgrunder i artikel 51 i förordning nr 40/94 och artikel 7 i samma förordning, som artikel 51 hänvisar till, inte innehåller någon ogiltighetsgrund som bygger på bristande klarhet och precision hos de termer som används för att beskriva de varor och tjänster som omfattas av ett EU-varumärkes registrering.
45.
I artikel 96 i förordning nr 40/94, med rubriken ”Genkäromål”, anges att ”[e]tt genkäromål om upphävande eller ogiltighetsförklaring får endast grunda sig på de grunder för upphävande eller ogiltighet som anges i denna förordning”.
46.
Den rättspraxis som har citerats i punkt 42 i förevarande förslag till avgörande gäller också uppenbart EU:s varumärkesförordningar och EU-varumärken.
47.
Det följer således att listan över absoluta ogiltighetsgrunder i artikel 51 i förordning nr 40/94 är uttömmande och att en brist på klarhet och precision i förteckningen över de varor och tjänster som omfattas av ett EU-varumärke inte kan anses utgöra en ytterligare ogiltighetsgrund som gäller i tillägg till dem som har föreskrivits i förordningen.
48.
Visserligen delar jag uppfattningen att frågor som brist på klarhet och precision är viktiga i varumärkesrätten, men de är frågor som måste bedömas av de behöriga varumärkesmyndigheterna i samband med deras granskning av en ansökan om registrering av ett varumärke.
49.
Även om befintliga registreringar som inte uppfyller kravet på klarhet och precision inte kan förklaras ogiltiga på denna grund, kvarstår det faktum att det kommer ha betydelse för det registrerade varumärkets skyddsomfång.
50.
Detta stöds av en systeminriktad bedömning av det unionsrättsliga regelverket. Såsom kommissionen har påpekat kan man fråga sig varför lagstiftaren beslutade att en brist på klarhet och precision i återgivningen av kännetecknet skulle utgöra en ogiltighetsgrund men att detsamma inte skulle gälla beträffande förteckningen över varor och tjänster. Orsaken är att återgivningen av kännetecknet som princip inte kan ändras när ansökan om registrering av varumärket väl har lämnats in (förutom vad gäller ett begränsat antal mycket snäva undantag) som följer av rättssäkerhetsskäl. Om det således fastställs att ett sökt eller registrerat kännetecken strider mot artikel 3.1 a i direktiv 89/104 eller artikel 7.1 a i förordning nr 40/94 kan detta inte avhjälpas i efterhand. Den enda möjligheten i en sådan situation är att avslå ansökan (före registrering) eller upphäva varumärket (efter registrering).
51.
Till skillnad från detta kan förteckningen över varor och tjänster enligt förordning nr 40/94 alltid begränsas eller delvis utelämnas (innehavaren kan alltid inskränka förteckningen och göra den noggrannare i efterhand, men aldrig utöka den, och därigenom avhjälpa eventuella brister i klarhet och precision). Således kan brister i fråga klarhet och precision i förteckningen över varor och tjänster avhjälpas före eller efter registrering. I direktiv 89/104 föreskrivs självbestämmanderätt i processuella frågor, vilket innebär att medlemsstaterna kan göra på samma sätt.
b) Kan kravet på klarhet och precision höra ihop med en av de ogiltighetsgrunder som anges i unionslagstiftningen?
52.
Det är nu nödvändigt att undersöka huruvida det faktum att förteckningen över varor och tjänster som omfattas av registreringen av ett varumärke saknar klarhet och precision kan höra ihop med en av de ogiltighetsgrunder som har angetts uttömmande i den tillämpliga unionslagstiftningen.
53.
SkyKick har gjort gällande två möjligheter i detta avseende.
54.
För det första menar SkyKick att det framgår mycket tydligt av domen av den 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), att ”det är ett underförstått krav för registrering, och även giltighet, av ett varumärke, att förteckningen ska vara klar och precis”, även om det inte i denna dom anges exakt var i de tillämpliga direktivens och förordningarnas text som orden skulle vara underförstådda för att ge verkan åt det underförstådda villkoret. En naturlig plats för ett sådant underförstått villkor är, när det gäller nationella varumärken, artikel 2, jämförd med artikel 3.1 a i direktiv 89/104, och, när det gäller EU-varumärken, artikel 4, jämförd med artikel 7.1 a, i förordning nr 40/94.
55.
I domen av den 12 december 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, punkterna 51 och 52), angav domstolen, i fråga om grafisk återgivning av kännetecken, att de ”ekonomiska aktörerna klart och tydligt [måste] kunna förvissa sig om vilka varumärken som är registrerade, och vilka registreringsansökningar som befintliga eller tänkbara konkurrenter lämnat, varigenom aktörerna kan erhålla relevant information om tredje mans rätt” och att ”[f]ör att de som använder nämnda register skall kunna avgöra varumärkets exakta egenskaper utifrån varumärkesregistreringen måste dess grafiska återgivning i registret vara fullständig i sig samt lättillgänglig och begriplig”.
56.
SkyKick har gjort gällande att detta även bör gälla i förhållande till kravet på klarhet och precision hos de varor och tjänster som omfattas av registreringen.
57.
I detta sammanhang ska endast påpekas, vilket i stort sett har anförts av alla parter utom SkyKick, att den praxis som bygger på domen av den 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361) – trots styrkan i domstolens formulering – helt enkelt inte kan tolkas så, att den skulle införa en ny ogiltighetsgrund, särskilt som det framgår så tydligt av lagstiftningen i sig att ogiltighetsgrunderna är uttömmande.
58.
Jag anser (liksom kommissionen) att domstolen, när den i domen i målet Chartered Institute of Patent Attorneys gjorde en analogi med domen av den 12 december 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748), var ytterst noggrann med att förklara att syftet med att tillämpa kravet på klarhet och precision på kännetecken var att fastställa varumärkets skyddsföremål i syfte att fastställa det sökta skyddsomfånget. (
16
) En ansökan om registrering av ett kännetecken som varumärke måste alltid avse vissa varor eller tjänster. Syftet med den grafiska återgivningen av kännetecknet i en registreringsansökan är att definiera varumärkets exakta skyddsföremål, (
17
) medan skyddsomfånget fastställs utifrån arten av och antalet varor och tjänster i ansökan. Det framgår således av domen i målet Chartered Institute of Patent Attorneys att det endast utgör ett hinder för registrering av ett varumärke och att det inte finns något stöd i denna dom för ogiltigförklaring när ett varumärke väl har registrerats. Domstolen prövade inte vilka följderna skulle bli av att registrera ett varumärke som inte uppfyllde kravet på klarhet och precision.
59.
För det andra har SkyKick gjort gällande att detta krav också kan täcka ogiltighet av varumärken som strider mot allmän ordning i enlighet med artikel 3.1 f i direktiv 89/104 och artikel 7.1 f i förordning nr 40/94.
60.
Jag har kommit fram till att detta är fallet i förevarande mål och som jag kommer att förklara nedan (i punkt 79 i förevarande förslag till avgörande) delar jag den hänskjutande domstolens uppfattning att en registrering av ett varumärke för ”datorprogramvara” är oskälig och strider mot allmänintresset.
61.
Det går också att sluta sig till, på grundval av praxis, att ett varumärke som inte uppfyller kravet på klarhet och precision strider mot allmän ordning. Domstolen hänvisade till detta i sin dom av den 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361, punkterna 46–48).
62.
Om det dessutom är alltför enkelt att få ett varumärke registrerat, eller om skyddsföremålet är alltför omfattande, blir följderna att tredje parts tillträde till marknaden hindras, eftersom tillgången på lämpliga varumärken begränsas, att det uppkommer en kostnadsökning som överförs på konsumenterna och att det område som inte täcks in av ensamrätter inskränks (se punkt 95 i förevarande förslag till avgörande).
63.
För det första noterar jag att domstolen, i domen av den 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), uttryckligen fann att vidsträckta termer som kan vara tillämpliga på en mängd olika varor och tjänster kunde sakna klarhet och precision. För det andra är det uppenbart att termer som är alltför allmänt hållna, såsom har påpekats av SkyKick, leder till samma överväganden när det gäller den allmänna ordningen som andra vaga och oprecisa termer. Denna fråga rörande den allmänna ordningen har kommit till uttryckt i skäl 28 i förordning nr 2017/1001. För det tredje skulle det strida mot det huvudsakliga syftet med varumärken, såsom detta har uttryckts i domen av den 29 september 1998, Canon Kabushiki Kaisha (C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 28), att tillåta registreringar för en sådan vidsträckt mängd varor och tjänster.
64.
Den hänskjutande domstolen fann att den, om man skulle anta att varumärkena rätteligen omfattade de omtvistade varorna och tjänsterna, skulle vara tvungen att fastställa varumärkesintrång på grundval av en jämförelse mellan de mycket brett definierade varor och tjänster som var registrerade för Sky (oavsett om Sky verkligen använde och var känt för dessa varor och tjänster – faktum är att, som vi kommer att se senare, man kan tala om varumärken som används för ”en enorm och enormt diffus mängd produkter”) och SkyKicks varor och tjänster. Den hänskjutande domstolen fann uppenbart ett sådant resultat besvärande.
65.
Den hänskjutande domstolen har fastställt de faktiska omständigheterna beträffande omfattningen av de varor och tjänster som beskrivs i varumärkena (se punkt 4 i beslutet om hänskjutande). Exempelvis hade Sky, när registreringsansökan avseende EU-varumärkena lämnades in, inte någon avsikt att använda EU-varumärkena i fråga för alla de varor och tjänster som hade angetts i förteckningen (se punkt 250 i den nationella domen). Skys förklaring i förhållande till det nationella varumärket i Förenade kungariket enligt section 32.3 i 1994 års lag, att man använde (eller avsåg att använda) varumärket på varor och tjänster som omfattades av registreringsansökan, var delvis osann (se punkt 254 i den nationella domen).
66.
Vidare ingår i förteckningarna varor och tjänster som Sky inte hade något skäligt affärsmässigt skäl att ansöka om registrering för. Den hänskjutande domstolen fann, efter att ha bedömt all bevisning och beaktat rättegången i sig att ”det går inte annat än dra slutsatsen att skälet till att inkludera sådana varor och tjänster var en strategi från Skys sida att ansöka om ett mycket brett varumärkesskydd oavsett om det var affärsmässigt motiverat” (se punkt 250 i den nationella domen). Till exempel var förteckningarna i ansökningarna avseende EU112 (2836 ord), EU992 (8127 ord) och UK604 (8255 ord) extremt omfattande (se punkt 4 i beslutet om hänskjutande). Det vittne som hördes för Sky kunde ofta inte bekräfta att Sky hade en avsikt att använda varumärkena i fråga om särskilda varor och tjänster i företeckningarna (se punkt 246 i den nationella domen).
67.
I detta avseende vill jag understryka att den hänskjutande domstolen undersökte de olika kategorierna och drog slutsatser på grundval av denna undersökning samt hörde vittnen och fastställde de faktiska omständigheterna, vilket mycket riktigt är den form av prövning som bör äga rum i ett mål som detta.
68.
Jag anser att även om användning inte är ett krav för att registrera ett varumärke, bygger alla system i slutänden på att (viss) användning förr eller senare måste äga rum.
69.
I detta avseende vill jag erinra om skäl 9 i direktiv 2008/95 och skäl 10 i förordning nr 207/2009.
70.
Domstolen har funnit (
18
) att ”[d]et framgår... av [dessa skäl] att unionslagstiftaren har haft för avsikt att villkora upprätthållandet av de rättigheter som ett nationellt varumärke respektive ett gemenskapsvarumärke medför med att det faktiskt används.... [E]tt gemenskapsvarumärke som inte används [skulle] kunna vara ett hinder för konkurrensen genom att begränsa vilka kännetecken som kan registreras av andra som varumärken samt beröva konkurrenterna möjligheten att använda detta eller ett liknande varumärke vid saluföringen av varor eller tjänster på den inre marknaden vilka är identiska med eller av liknande slag som dem som skyddas av varumärket i fråga. Om ett gemenskapsvarumärke inte brukas riskerar det följaktligen också att begränsa den fria rörligheten för varor och friheten att tillhandahålla tjänster”. Även om dessa anmärkningar visserligen har att göra med upphävande av varumärken efter fem år utan användning, kan samma uppfattning också tillämpas genom hela varumärkets livstid, vilket innebär att farhågor om att registret ska fyllas upp med alltför många onödiga uppgifter ger stöd åt ett större behov för större precision. (
19
) Domstolen har funnit att varumärkesregistret måste vara ”väl avpassat och exakt”. (
20
) Således skapar onödiga uppgifter i registret obalans i den immaterialrättsliga ”intresseavvägningen” till nackdel för allmänintresset, vilket medför att de som söker skydd tydligt måste specificera vad de verkligen önskar skydda. (
21
)
71.
Vidare ska anmärkas att det nya direktivet 2015/2436 har uttryckts i ännu starkare ordalag. I skälen 31 och 32 i detta direktiv anges följande: ”Varumärken fyller sitt syfte att särskilja varor eller tjänster och ger konsumenterna möjlighet att träffa väl underbyggda val endast om de faktiskt används på marknaden. Ett krav på att ett varumärke faktiskt används är också nödvändigt för att minska det totala antalet registrerade och skyddade varumärken i unionen och därmed antalet tvister dem emellan. Det är därför av vikt att kräva att registrerade varumärken faktiskt används i samband med de varor eller tjänster för vilka de är registrerade eller, om de fem år efter den dag då frågan om registrering slutligen har avgjorts inte har använts för det syftet, kan återkallas” (min kursivering) och således ”bör ett registrerat varumärke endast skyddas i den utsträckning som det faktiskt används”. Således finns det inget skäl att skydda ett EU-varumärke om det faktiskt inte används. (
22
)
72.
Om beteckningar som inte är tillämpliga, men ändå finns i registret, och är vaga och otydliga, kommer detta ha en avskräckande verkan på konkurrenter som överväger att träda in på marknaden, (
23
) såtillvida att ett företag som Sky skulle verka större på marknaden än det verkligen är.
73.
Sammanfattningsvis saknade Sky i tre avseenden avsikt att använda varumärkena för de varor och tjänster som täcks av registreringarna (se punkt 251 i den nationella domen): i) förteckningarna innehåller särskilt namngivna varor och tjänster för vilka Sky över huvud taget inte hade någon avsikt att använda varumärkena, såsom ”blekningsmedel”, ”isoleringsmaterial” och ”piskor”, ii) förteckningarna innehåller kategorier av varor och tjänster som är så omfattande att Sky inte avsåg att använda varumärkena genom hela kategorin (det centrala exemplet är här ”datorprogramvara”, men det finns även andra exempel såsom ”telekommunikationer/telekommunikationstjänster” i samtliga fem registreringar), och iii) förteckningarna var avsedda att omfatta alla varor/tjänster relevanta klasser (exempelvis avsågs alla typer av datorprogramvara i klass 9 omfattas, trots att Sky aldrig skulle eller kunde tillhandahålla alla typer av datorprogramvara) men Sky avsåg att täcka alla varor i klass 9. Den klassen innehåller hundratals olika varor, från elektriska dörrklockor till äggklockor och från brandlarm till tändkablar. Sky har använt varumärkena (och andra varumärken som det innehar) för att invända mot delar av varumärkesansökningar som har lämnats in av tredje part och omfattar varor och tjänster som Sky inte hade någon avsikt att använda varumärkena för (se punkt 255 i den nationella domen).
74.
Även om beteckningen ”datorprogramvara” är tydlig i en bemärkelse (den utgörs av datorkod), så saknar den uppenbart precision i bemärkelsen att den täcker varor av alltför olika funktion och användningsområde för att kunna vara förenlig med ett varumärkes funktion.
75.
Såsom domstolen fann i domen av den 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361, punkt 54), uppfyller ”vissa av de allmänna beteckningarna i klassrubrikerna i Niceklassificeringen... inte [kravet på klarhet och precision], då de är alltför allmänna och täcker varor och tjänster av alltför skilda slag för att de ska kunna anses förenliga med varumärkets ursprungsangivelsefunktion” (min kursivering).
76.
Det är precis den situationen som är aktuell i förevarande mål. Således delar jag den hänskjutande domstolens uppfattning att en registrering av ett varumärke för ”datorprogramvara” är alltför omfattande av de skäl som domaren Laddie angav i domen i målet Mercury mot Mercury, (
24
) som i ännu högre grad gäller nu, nästan 25 år senare, när datorprogramvara är ännu mer allmänt utbredda än de var år 1995.
77.
I den domen fann domaren Laddie att ”svaranden har gjort gällande att kärandens registrering, i nuvarande ordalydelse, skapar ett monopol för varumärket (och förväxlingsbara varumärken) när de används på en enorm och enormt diffus mängd produkter, inbegripet produkter som käranden inte kan ha ett legitimt intresse i. För diskussions skull vill jag [för käranden] påstå att en registrering av ett varumärke för ’datorprogramvara’ skulle omfatta alla slags inspelade digitala instruktioner som används för att kontrollera varje dator, oavsett typ. Den skulle inte bara omfatta kärandens typ av produkter, utan även programvara för spel, för redovisning, för utformning av genealogiska tabeller, programvara som används för medicinsk diagnostik och för att kontrollera datorer i satelliter, och programvara som används i de datorer som styr Londons tunnelbanesystem. Jag tror att han i slutänden godtog att några av dessa var så avlägsna det som hans klient saluförde och hade ett intresse i att det kanske var önskvärt att begränsa omfattningen av registreringen genom att utesluta vissa av de mer esoteriska produkterna. Vare sig detta godtogs eller inte finns det i alla händelser enligt min uppfattning ett starkt argument för att en registrering av ett varumärke för ’datorprogramvara’ skulle vara alltför omfattande. Enligt min uppfattning utgörs de bestämmande egenskaperna för en viss datorprogramvara inte av vilket medium den har spelats in på, eller om den styr en dator, eller av vilka handelskanaler som den går igenom, utan av vilken funktion den har. Datorprogramvara som gör att en dator kan uppträda som en flygplanssimulator är en helt annan produkt än datorprogramvara som, exempelvis, gör att en dator optiskt kan känna igen en text eller utforma en kemisk fabrik. Enligt min uppfattning vore det verkligen inte bra om en näringsidkare som har ett intresse i datorprogramvara av ett visst begränsat slag genom registrering skulle kunna uppnå ett lagligt monopol med obegränsad varaktighet för alla typer av programvaror, inbegripet sådana som ligger långt borta från det område som näringsidkaren har ett affärsmässigt intresse i.”
78.
I detta avseende har SkyKick riktigt påpekat att en närmast obegränsad mängd ”smarta” varor nuförtiden inbegriper eller tillhandahålls med datorprogramvara, såsom spelkonsoler, e-böcker, hushållsmaskiner, leksaker, tv-apparater, klockor med mera (för att inte nämna programvara som den som styr partikelacceleratorn Large Hadron Collider). Dessa innehåller i samtliga fall datorprogramvara men är trots detta är helt olika typer av varor. Syftet med varumärkesregleringen är trots allt inte att ett bolag som tillhandahåller smarta kylskåp ska kunna prövas för varumärkesintrång på grundval av att det tillhandahåller varor som är identiska – datorprogramvara – med de varor som en leverantör av en marknadshandelsplattform tillhandahåller.
79.
Kort och gott är det oskäligt och strider mot allmänintresset att registrera ett varumärke för ”datorprogramvara”, eftersom det ger innehavaren ett monopol av enorm bredd, som inte kan motiveras av ett legitimt affärsmässigt intresse hos innehavaren.
80.
Såsom har angetts av den hänskjutande domstolen ska anmärkas att ovanstående uppfattning också har erkänts i USPTO:s (United States Patent and Trademark Office) praxis och dess anvisningar för granskning av varumärken (nedan kallade TMEP) (i Förenta staternas varumärkessystem är det inte tillåtet att ansöka om ”datorprogramvara” som sådan, utan av precisionsskäl måste sökanden också ange vilken typ av programvara som avses eller vilket syfte programvaran har samt användningsområdet). (
25
) Den 21 juni 2012 utfärdade granskaren vid USPTO invändningar mot beteckningarna ”datorprogramvara” och ”datortjänster”: ”Ordalydelsen ’datorprogramvara’... är obestämbar och måste klargöras, eftersom dess syfte måste anges... Beteckningen för datorprogramvara måste ange dess syfte eller funktion.”
81.
Jag delar också den hänskjutande domstolens uppfattning att det är svårt att se varför TMDN:s argument rörande ”maskiner” i klass 7 inte på samma sätt skulle kunna tillämpas på ”datorprogramvara” (se fotnot 5 i förevarande förslag till avgörande) – eller ”telekommunikationstjänster” (se punkt 163 i den nationella domen) eller ”ekonomiska tjänster” (
26
) för den delen.
c) Vilka är de relevanta kriterierna för att fastställa huruvida en beteckning är tillräckligt klar och precis?
82.
Jag har dragit slutsatsen att det för att avgöra vilka kriterier som är relevanta för att pröva klarhet och precision först är nödvändigt att beakta den rättspraxis från unionsdomstolen som redan föreligger i fråga om att fastställa huruvida kravet på ”användning” har uppfyllts i förhållande till vissa, men inte alla, varor och tjänster. Såsom har angetts i doktrinen, (
27
) är detta viktigt, eftersom det förklarar hur de delar av ett varumärke som inte har använts skiljs ut från de delar som har använts. Detta återspeglar den grad av precision som helst bör krävas för att ett varumärke ska vara giltigt och, i alla händelser, hur precist det måste vara efter fem år.
83.
Än så länge är det endast tribunalen som har haft möjlighet att pröva denna fråga. I domen av den 14 juli 2005Reckitt Benckiser (España)/harmoniseringskontoret – Aladin (ALADIN) (T-126/03, EU:T:2005:288, ej överklagat), (
28
) beskrev tribunalen den grundläggande inställningen till delvis användning av en vara eller tjänst. Den identifierade två krafter som drog åt olika håll i fråga om användningsområdet. När ett varumärke endast har använts för vissa varor och tjänster kan det inte anses ha använts på alla varor och tjänster som varumärket har registrerats för (punkt 44 i nämnda dom). Jag anser att denna ståndpunkt är riktig, såtillvida att den betraktar särskilda varor i form av kategorier och underkategorier. Användning i en kategori är tillräckligt för att upprätthålla registreringen för hela kategorin om den inte kan delas in i tillräckligt avgränsade underkategorier (punkterna 45 och 46) annat än på ett skönsmässigt sätt. (
29
) Därför är det nödvändigt att fastställa huruvida en kategori innehåller oberoende underkategorier eller inte, så att domstolen kan avgöra huruvida användning endast har styrkts i förhållande till denna underkategori varor och tjänster eller, när det inte är möjligt att identifiera en underkategori, att användning har fastställts inom hela kategorin. (
30
)
84.
Därför anser jag att domstolen bör fastställa att gränsdragningen för när en avsikt att använda ett varumärke föreligger bör svara mot gränsdragningen för när ett varumärke ska upphävas till följd av bristande användning. (
31
)
85.
Faktum är att kommissionen redan för cirka 11 år sedan föreslog ett sådant tillvägagångssätt i det mål som ledde till domen av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, se punkterna 31 och 32), (
32
) vilket innebär att EUIPO, i samband med registreringen av ett kännetecken som varumärke, måste kontrollera huruvida man har ansökt om registrering av ett varumärke i syfte att faktiskt använda det. Om EUIPO emellertid registrerar ett kännetecken som varumärke som sedan faktiskt inte används, skulle tredje man däremot med stöd av artikel 51.1 b i förordning nr 40/94 inom fem år kunna göra gällande att sökanden var i ond tro när varumärket registrerades, och begära att varumärket förklaras ogiltigt på denna grund. Kommissionen har vidare angett att relevanta kriterier för att avgöra om sökanden handlade i ond tro bland annat är sökandens beteende på marknaden, andra näringsidkares beteende i förhållande till det kännetecken som omfattas av registreringsansökan, att sökanden när ansökan gavs in redan kan ha haft ett antal varumärken, liksom alla övriga omständigheter i det enskilda fallet.
86.
Detta är en förnuftig lösning såtillvida att ”en domstol, om den avsedda användningen av ett varumärke inte, när ansökan om registrering ges in, skulle räcka för att stå emot en talan om upphävande fem år senare, bör fastställa att ansökan gjordes i ond tro. Inget skulle förändras under granskningen. Immaterialrättsmyndigheten skulle fortfarande inte ha någon skyldighet att fastställa huruvida det vid ansökningstillfället fanns en avsikt att använda varumärket... Det skulle i stället ankomma på tredje part att ansöka om att varumärket ska upphävas efter dess registrering [eller som motpart i ett förfarande inför immaterialrättsmyndigheten där invändningar om absoluta registreringshinder kan framställas].... I praktiken skulle detta (vanligtvis) innebära att det endast är när en tredje part faktiskt vill använda det oanvända varumärket [– som var fallet i det nationella målet –] som det skulle bli aktuellt med en talan om ogiltighetsförklaring. Annars skulle det oanvända varumärket (även ett varumärke som innehavaren aldrig avser att använda) helt enkelt förbli registrerat (såsom är fallet för närvarande).” (
33
)
B.
Tolkningsfråga 3
1. Kort sammanfattning av parternas argument
87.
Sky har anfört att det inte finns några krav på användning av ett registrerat varumärke, varken i unionsrätten eller i nationell rätt, med undantag för de som särskilt har föreskrivits i den tillämpliga unionslagstiftningen, vilka ska bedömas helt objektivt inom ramen för en begäran om påföljd avseende förhållandet mellan parterna efter utgången av en period av fem år i följd. En ansökan om påföljd för bristande användning av ett varumärke är inte beroende av en subjektiv avsikt hos varumärkesinnehavaren. Sky har lagt till att det inte är tillåtet att anta eller tillämpa en bestämmelse som innebär att det varumärkesskydd som uppnås genom registrering är eller någon gång har varit villkorat av att det fanns en uttrycklig eller underförstådd ”förklaring om avsikt att använda varumärket” när ansökan gjordes, vare sig på medlemsstatsnivå eller på unionsnivå. Förenade kungariket har inte rätt att anta eller tillämpa en annan regel på eget bevåg på grundval av underrättelsen enligt punkt 7.2 i de gemensamma bestämmelserna inom ramen för Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet. (
34
) Det är inte tillåtet att anta eller tillämpa en regel som innebär att ond tro helt enkelt kan likställas med att det inte fanns någon avsikt att använda ett varumärke för varor eller tjänster som omfattas av en ansökan om registrering av det varumärket som har gjorts i en medlemsstat eller på unionsnivå.
88.
SkyKick har i huvudsak gjort gällande att tolkningsfråga 3 ska besvaras jakande i den mån Sky handlade i ond tro.
89.
Förenade kungarikets regering har gjort gällande att tolkningsfrågorna 3 och 4 gemensamt ska besvaras jakande.
90.
Den franska regeringen har gjort gällande att tolkningsfrågorna 3, 4 och 5 bör behandlas tillsammans och besvaras nekande. I synnerhet att den anfört att det följer av domstolens praxis att sökanden också ska ha en avsikt att skada en tredje part, så att enbart det faktum att en ansökan om registrering av ett varumärke utan en avsikt att använda varumärket inte utgör tillräcklig grund för att fastställa ond tro. Vidare har denna regering gjort gällande att om innehavaren inte inom den angivna tidsfristen på fem år har gjort verkligt bruk av EU-varumärket för de varor eller tjänster som det är registrerat för, så ska varumärket bli föremål för en påföljd för utebliven användning oavsett om innehavaren av varumärket avser att använda de varor och tjänster som anges i registreringsansökan eller inte.
91.
Den ungerska, den polska och den slovakiska regeringen har inte föreslagit något svar på denna fråga.
92.
Den finländska regeringen har gjort gällande att frågan ska besvaras nekande. Den finländska regeringen och kommissionen har framställt liknande argument och anser att sökandens avsikt kan utgöra en ”indikation på ond tro” under vissa förhållanden när det enda syftet är att hindra en tredje part från att träda in på marknaden. Det faktum att det inte finns en verklig avsikt att använda varumärket kan ”under vissa förhållanden” stödja slutsatsen att ansökan har gjorts i ond tro, när det har fastställts att varumärkessökandens enda syfte var att hindra en tredje part från att ”inträda på marknaden”. (
35
)
2. Bedömning
93.
Tolkningsfråga 3 gäller frågan huruvida varumärkena registrerades i ond tro, då Sky inte avsåg att använda dem för samtliga varor och tjänster som angavs i respektive förteckning och, i verkligheten, ansökte om registrering av vissa av varumärkena helt utan avsikt att använda dem för de angivna varorna eller tjänsterna. Domstolen måste därför i förevarande mål pröva innebörden och omfattningen av begreppet ”ond tro” i den mening som avses i artikel 51.1 b i förordning nr 40/94 och artikel 3.2 d i direktiv 89/104. (
36
)
94.
Min uppfattning är att när domstolen har funnit att en sökande – som Sky i förevarande mål – medvetet avsåg att tillförsäkra sig rättigheter som den aldrig avsåg att använda, kanske bland annat i syfte att hindra tredje parter från att använda det registrerade varumärket för saluföring av dessa varor och tjänster, så kan det anses föreligga ond tro. (
37
) Detta är fallet då det faktum att en sökande medvetet ansöker om registrering för varor och tjänster som den inte har någon avsikt att saluföra visar att det finns en avsikt att missbruka varumärkessystemet. Att göra det möjligt att ogiltigförklara ett varumärke på grund av ond tro till följd av att det inte fanns en avsikt att använda de angivna varorna och tjänsterna är inte bara förenligt med själva syftet med förordning 40/94 och direktiv 89/104 (och den lagstiftning som har ersatt dem), utan också med förarbetena i det avseende som gäller detta begrepp (se punkt 115 i förevarande förslag till avgörande).
95.
Den hänskjutande domstolen har korrekt angett att detta är viktiga frågor. De omständigheter som gör att ett varumärke kan registreras och det skyddsomfång som därigenom uppnås är viktiga aspekter i varje varumärkessystem och är avgörande för att se till att detta system är väl avvägt. Det finns onekligen fördelar med att tillåta att varumärken registreras utan att kräva verkligt bruk, såsom är fallet med det europeiska systemet (till skillnad, exempelvis, från Förenta staternas system). Två av de viktigaste fördelarna är att det gör det enklare för varumärkesinnehavare att få skydd för sina varumärken inför en försäljningslansering och gör registreringsförfarandet enklare, snabbare och billigare. Men om registrering kan erhållas alltför lätt och/eller för ett alltför stort område, såsom är fallet i förevarande mål, leder detta till att tredje parter hindras från att inträda på marknaden, eftersom tillgången till lämpliga varumärken reduceras, samt att det uppkommer ökade kostnader som antagligen kommer att övervältras på kunderna, och att det område som inte täcks in av ensamrätter inskränks.
96.
Jag delar också den hänskjutande domstolens uppfattning att det inte finns något som hindrar att ett varumärke registreras (förutsatt att varumärket i övrigt uppfyller kraven på registrering), trots att sökanden ansöker om registrering av ett varumärke utan att ha någon avsikt att använda det för de angivna varorna och tjänsterna. Den enda möjligheten att upphäva registreringen, eller begränsa dess omfattning, före utgången av den femårsperiod som krävs innan det är möjligt att påtala bristande användning, är om ansökan gjordes i ond tro. Om varumärket kan registreras utan avsikt att använda det i förhållande till alla eller några av de angivna varorna och tjänsterna och registreringen inte kan upphävas eller begränsas med stöd av ond tro, så skulle systemet kunna missbrukas. Det finns exempel på sådant missbruk i rättspraxis. (
38
)
97.
Praktiskt nog har domstolen nyligen prövat dessa frågor. Jag instämmer med generaladvokaten Kokott, som har föreslagit att kriteriet för ond tro är uppfyllt från den stund då en aktör uppnår en oberättigad fördel av EU-varumärkessystemet. (
39
)
98.
I domen i det målet (dom av den 12 september 2019, Koton, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, punkt 45), erinrade domstolen först om att bestämmelserna om varumärken syftar till att bidra till systemet med en icke snedvriden konkurrens inom unionen. I detta system måste företagen, för att kunna locka till sig kunder genom kvaliteten på sina varor eller tjänster, ha möjlighet att såsom varumärken registrera kännetecken som gör det möjligt för konsumenten att utan risk för förväxling särskilja dessa varor eller tjänster från varor eller tjänster med ett annat ursprung.
99.
Därefter, i punkt 46 i samma dom, angav domstolen att ”den absoluta ogiltighetsgrund som avses i artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 [är] tillämplig om det framgår av relevanta och samstämmiga uppgifter att innehavaren av ett EU-varumärke inte har ingett en ansökan om registrering av detta varumärke i syfte att på ett lojalt sätt delta i konkurrensen, utan med avsikten att, på ett sätt som inte är förenligt med god affärssed, skada tredje mans intressen eller med avsikten, utan att avse en särskild tredje man, att erhålla en ensamrätt för andra ändamål än de som omfattas av ett varumärkes funktion, till exempel den grundläggande funktionen att ange ursprung”.
100.
I detta avseende har domstolen funnit att ”[d]et ska härvid anmärkas att det vid prövningen av huruvida sökanden varit i ond tro, i den mening som avses i artikel 51.1 b i förordning nr 40/94, ska göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet” och att ”sökandens avsikt vid den relevanta tidpunkten är en subjektiv omständighet som ska fastställas mot bakgrund av de objektiva omständigheterna i det enskilda fallet”. (
40
)
101.
Vidare fann domstolen i domen av den 12 september 2019, Koton (C‑104/18 P, EU:C:2019:724, punkt 62 och följande punkter) att det var viktigt att ange att tribunalen i det målet ”avstod … från att pröva huruvida en ansökan om registrering av ett varumärke innehållande det stiliserade ordet ’KOTON’ för varor och tjänster i klasserna 25, 35 och 39 i Niceöverenskommelsen uppvisade en affärsmässig logik mot bakgrund av intervenientens verksamhet”. Domstolen angav vidare att även om tribunalen hade nämnt den ”affärsmässiga logik som låg till grund för ingivandet av registreringsansökan” och ”tidsföljden avseende de händelser som kännetecknade ingivandet” som omständigheter som kunde vara relevanta, prövade tribunalen dem inte helt och hållet i sin dom. Domstolen biföll överklagandet på denna grund och upphävde tribunalens dom.
102.
I motsats till vad som är fallet avseende domstolen, finns det redan praxis från tribunalen i fråga om ond tro. Även om det är riktigt att många mål måste avgöras på grundval av omständigheterna i det enskilda fallet har tribunalen också erkänt att det, åtminstone i vissa omständigheter, kan utgöra ond tro att registrera ett varumärke helt utan (verklig) avsikt att använda det. (
41
)
103.
Jag anser att denna praxis från tribunalen korrekt fastställer att det är viktigt att undersöka den affärsmässiga logik som låg till grund för sökandens registreringsansökan. (
42
) Tribunalen har bland annat funnit att ett beteende som inte var ett legitimt kommersiellt beteende, utan stod i strid med syftena för förordning nr 207/2009, uppgick till ond tro, då det påminde om ”rättsmissbruk”. Den domen utgör också stöd för att det utgör ond tro att lämna in en ansökan om varumärke utan att ha en avsikt att använda varumärket för de angivna varorna och tjänsterna. (
43
)
104.
Till skillnad från den franska regeringen anser jag att min inställning till och tolkning av begreppet ”ond tro” hos sökanden – som innefattar fall där sökanden registrerar ett kännetecken för varor och tjänster utan att ha en avsikt att använda det för dessa varor och tjänster – inte riskerar att frånta upphävandemekanismen dess ändamålsenliga verkan. På samma sätt som förklaras genom det exempel som Förenade kungarikets regering tog upp vid förhandlingen har någon som ansöker om registrering av varumärket ”Taxi” för tre typer av livsmedel, exempelvis kakor, yoghurt och skinka, en avsikt att använda märket för alla tre typer av livsmedel. Om sökanden sedan efter fem år inte använder varumärket för kakor så riskerar denna person endast att varumärket upphävs för kakor på grund av bristande användning. Med andra ord skulle det vara svårt för sökanden att åberopa detta varumärke i förhållande till en annan producent. I detta exempel finns det inte något som strider mot ond tro. Det fanns ett affärsmässigt motiv för sökanden att vilja täcka möjligheten att använda varumärket eller utöka användningen av det till andra produkter i framtiden. Om sökanden emellertid ansökte om registrering av varumärket ”Taxi” för kakor, yoghurt, skinka, flygplan och kirurgiska instrument, så skulle detta monopol hindra dem som tillverkar flygplan och kirurgiska instrument från att använda begreppet ”Taxi” som ett varumärke för sina bolag. Om sökandens ansökan därför var avsedd att hindra tredje parter från att använda dessa termer, trots att sökanden inte hade någon avsikt att använda varumärket, så utgör registreringsansökan missbruk, eftersom den inte har något samband med sökandens affärsverksamhet.
105.
Vidare ligger fokus på motivet vid den tidpunkt när ansökan om registrering gavs in, medan det vid upphävande är nödvändigt att fokusera på varumärkets användning (eller bristande användning) under de första fem åren.
106.
Enligt min uppfattning är det i stället i praktiken systemet med upphävande som riskerar att medföra att systemet med ond tro skulle sakna ett eget tillämpningsområde.
107.
Tribunalen har också funnit att ”avsikten att hindra en tredje man från att saluföra en produkt kan vissa fall vara en indikation på ond tro hos [sökanden] när det senare visar sig att sökanden har registrerat ett kännetecken som EU-varumärke utan avsikt att använda det”. (
44
) Detta kan onekligen påstås vara ett tydligt avgörande som visar att det i sig utgör ond tro att ansöka om registrering av ett varumärke utan avsikt att använda det för de angivna varorna och tjänsterna.
108.
Jag delar också den ståndpunkt som har kommit till uttryck i Förenade kungarikets rättspraxis, (
45
) som innebär att ond tro ”omfattar oärlighet och... vissa mellanhavanden som inte uppfyller kraven på ett godtagbart affärsmässigt beteende som skulle iakttas av skäligen uppmärksamma och medvetna personer på det område som bedömningen avser”. (
46
)
109.
Det går redan utifrån domstolens befintliga praxis att dra slutsatsen att det kan utgöra ond tro att registrera ett varumärke helt utan avsikt att använda det. (
47
) För det första anser jag (precis som den hänskjutande domstolen) att även om det varken i de tillämpliga förordningarna eller i direktivet finns ett uttryckligt krav på att det ska finnas en avsikt att använda varumärket, och ett varumärke inte kan upphävas på grund av bristande användning förrän det har gått fem år, att det framgår att domstolens och tribunalens praxis att det åtminstone i vissa fall kan utgöra ond tro att ansöka om registrering av ett varumärke utan avsikt att använda det för de angivna varorna och tjänsterna, såtillvida att det utgör ett missbruk av varumärkessystemet. (Detta är även Förenade kungarikets och kommissionens uppfattning.) För det andra framgår det av praxis att det inte är tillräckligt för att styrka ond tro att sökanden har ansökt om registrering av ett varumärke för ett brett spektrum av varor eller tjänster, om sökanden har ett rimligt affärsmässigt skäl för att ansöka om ett sådant skydd med hänsyn till sin användning eller avsedda användning av varumärket.
110.
Det bör tilläggas att det, när en sökande inger en ansökan om registrering av ett varumärke utan avsikt att använda det, inte längre finns några skäl för att göra en sådan ansökan. Det är inte en ansökan om registrering av ett varumärke som besitter en viktig funktion, utan liknar mer en konkurrensbegränsande ansökan om att hindra tredje parter från att utveckla sin egen affärsverksamhet. Detta är uppenbart inte syftet med varumärkessystemet.
111.
Domstolen har också erkänt att det kan utgöra ond tro att ansöka om registrering av ett varumärke utan avsikt att använda det för handel utan endast i syfte att registrera ett domännamn. (
48
) Sökanden ville registrera domännamnet ”.eu” för ett tyskt ord (för bildäck) genom att registrera det som ett svenskt varumärke (för säkerhetsbälten) och sedan göra om det till ett domännamn enligt tillämplig förordning. Domstolen tillämpade de kriterier som hade fastställts domen i målet Lindt (
49
) och fann att det framgick av beslutet om hänskjutande att klagandebolaget, trots att det hade låtit registrera ordmärket &R&E&I&F&E&N& i Sverige för säkerhetsbälten, inte hade någon avsikt att använda varumärket då det ”i själva verket hade för avsikt att driva en webbplats för handel med däck vilken bolaget planerade att registrera”. Med andra ord var syftet i det målet att försöka ”utnyttja” varumärkesreglerna. (
50
) Domstolen fann således att det kunde utgöra ond tro i den mening som avses i den förordningen att ansöka om varumärkesregistrering i syfte att bedriva ”domänrofferi”. Såsom jag gör gällande i förevarande förslag, kan liknande argument mer allmänt tillämpas på systemet med registrering av varumärken.
112.
Tribunalen har också erkänt att det kan utgöra ond tro att ansöka om registrering av ett EU-varumärke vid EU:s immaterialrättsmyndighet som ett steg i en plan för blockering. (
51
)
113.
Tribunalen fann i punkt 51 i denna dom att ”kedjan av ansökningar om registrering av nationella varumärken för samma kännetecken för varor och tjänster som omfattas av åtminstone partiellt identiska klasser har till syfte att ge A. en blockerande ställning. När tredje man lämnar in en ansökan om registrering av ett identiskt eller liknande EU-varumärke ansöker nämligen A. om registrering av ett EU-varumärke, gör gällande en prioritet för detta på grundval av den sista länken i kedjan av ansökningar om registrering av nationella varumärken och gör en invändning grundad på nämnda ansökan om EU-varumärke. Den löpande kedjan av ansökningar om registrering av nationella varumärken har således till syfte att ge denne en blockerande ställning för en period som överskrider den betänketid på sex månader som föreskrivs i artikel 29.1 i förordning nr 207/2009 och även den uppskovsperiod på fem år som föreskrivs i artikel 51.1 a i nämnda förordning.”
114.
Jag anser att om sökanden inte avser att använda varumärket saknar det betydelse huruvida sökanden avser att hindra en särskild tredje part eller alla tredje parter från att använda varumärket. Under sådana förhållanden försöker sökanden otillbörligt skapa ett monopol för att utesluta eventuella konkurrenter från att använda ett kännetecken som han eller hon inte har någon avsikt att använda. Detta utgör missbruk av varumärkessystemet.
115.
Slutligen anser jag att förarbetena stöder ovanstående bedömning. Av dessa framgår, i fråga om begreppet ond tro, att upphävande av ett varumärke på grund av ond tro också omfattar situationer när en sådan varumärkesansökan ges in utan avsikt att använda alla eller några av de angivna varorna eller tjänsterna. År 1984 föreslog den tyska delegationen till rådets arbetsgrupp för en varumärkesförordning uttryckligen att det skulle krävas ”en ärlig avsikt att använda” när en ansökan om registrering EU-varumärke ges in (anteckningar från den tyska delegationen, dokument av den 12 oktober 1984 9755/84, s. 7–8) Detta förslag godtogs till sist år 1985, och år 1986 infördes det i artikel 41.1 b som en absolut ogiltighetsgrund. I senare versioner av nämnda bestämmelse ersattes ordalydelsen avseende brist på ”ärlig” avsikt att använda varumärket med det mer allmänna begreppet ond tro, som till sist ledde till artikel 51.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 59.1 b i förordning nr 2017/1001).
116.
Vissa författare i doktrinen (
52
) har anfört att skälet för att ersätta ett uttryckligt krav på en ärlig avsikt att använda varumärket med endast ”god tro”, var att kravet på avsikt att använda varumärket skulle uteslutas från förordningen (och direktivet). Jag anser att detta är fel.
117.
Tvärtom kan jag inte se något i förarbetena som antyder att detta är fallet, och jag finner den andra uppfattningen som har framförts i doktrinen mycket mer övertygande, (
53
) det vill säga att skälet för att ersätta det uttryckliga kravet med det mer allmänna kravet på ”ond tro” var utvidga räckvidden för bestämmelsen, då den ansågs omfatta en ärlig avsikt att använda och andra typer av ond tro. (
54
)
C.
Tolkningsfråga 4
1. Kort sammanfattning av parternas argument
118.
Sky har gjort gällande att när en invändning om ond tro har godtagits, är det obligatoriskt att den tillämpas endast avseende de berörda varorna och tjänsterna. Det är fast rättspraxis att bedömningen av om det föreligger registreringshinder eller ogiltighetsgrunder ska avse var och en av de varor eller tjänster som avses i registreringsansökan. (
55
)
119.
SkyKicks huvudsakliga argument är att när någon har ansökt om registrering av ett varumärke utan avsikt att använda det för alla varor och tjänster som har angetts i ansökan, och när det var ett medvetet strategiskt beslut att ansöka om ett alltför vidsträckt skydd, bör konsekvensen vara att hela registreringen blir ogiltig. SkyKick har åberopat artikel 59.1 a i förordning nr 2017/1001, där det anges att ett EU-varumärke ska ”förklaras ogiltigt” om ”[s]ökanden var i ond tro när ansökan om varumärkesregistrering gavs in”. Enligt SkyKick stöder det enda avgörande från domstolen (som SkyKick känner till) som rör denna fråga direkt SkyKicks huvudsakliga talan. I domen GRUPPO SALINI (
56
) fann tribunalen att ”ond tro när ansökan om varumärkesregistrering ges in [medför] nämligen i sig att det omstridda varumärket ska ogiltigförklaras i sin helhet”. Detta är också förenligt med principen om att svek omintetgör allt (fraus omnia corrumpit) som är vanlig i många medlemsstaters rätt, bland annat den engelska sedvanerätten. (
57
)
120.
I andra hand har SkyKick gjort gällande att frågan huruvida ond tro leder till ogiltighet av ett varumärke beror på en bedömning i varje enskilt fall, där flera omständigheter ska beaktas. Bland de omständigheter som ska beaktas är huruvida det fanns affärsmässiga grunder, i vilken utsträckning sökanden har åsidosatt rättssäkerheten för tredje parter och myndigheter, innehavarens storlek och resurser, antalet angivna varor och tjänster och i vilken utsträckning dessa överlappar varandra, i vilken utsträckning varumärket innehåller varor/tjänster som sökanden inte avser att använda, varumärkets särskiljningsförmåga, huruvida rättigheterna i fråga kan dupliceras/har gjorts ”odödliga”, om några aktiva verkställighetsåtgärder har vidtagit enligt varumärket med avseende på varor/tjänster som inte avsågs att användas och om det var rimligen motiverat för innehavaren att ansöka om registrering trots att denne inte hade någon avsikt att använda varumärket.
121.
Förenade kungariket har lämnat ett förslag till svar på denna fråga inom ramen för sitt svar på tolkningsfråga 3. Den franska regeringen har angett att frågan ska besvaras tillsammans med tolkningsfrågorna 3 och 5. Den ungerska, polska och slovakiska regeringen har inte föreslagit något svar på frågan.
122.
Den finländska regeringen och kommissionen har i huvudsak gjort gällande att tolkningsfråga 4 ska besvaras jakande. Att utsträcka verkan av ogiltighetsgrunden även till de varor och tjänster som varumärket faktiskt används för skulle utgöra en sanktion, vilket inte stöds av bestämmelsernas ordalydelse.
2. Bedömning
123.
Med tanke på att tolkningsfråga 3 ska besvaras jakande, är det nödvändigt att klargöra vilka följderna är av att sökanden är i ond tro när ansökningen görs, om denna onda tro endast gäller en del av de varor och tjänster som omfattas av registreringen.
124.
Enligt min uppfattning har den hänskjutande domstolen rätt när den föreslår att ett varumärke kan förklaras delvis ogiltigt om ansökan delvis har gjorts i ond tro.
125.
Det räcker att påpeka att det uppenbart framgår av artikel 51.3 i förordning nr 40/94 och artikel 13 i direktiv 89/104 att om det finns grund för ogiltighet endast när det gäller en del av de varor eller tjänster för vilka varumärket är registrerat, ska varumärket förklaras ogiltigt endast för berörda varor eller tjänster.
126.
Därför anser jag att den praxis från tribunalen (
58
) som innebär motsatsen (det vill säga att förekomsten av ond tro leder till att varumärket ska ogiltigförklaras som helhet) är felaktig.
127.
Det följer därmed, mot bakgrund av artikel 13 i direktiv 89/104 och artikel 51.3 i förordning nr 40/94, att om det finns grund för ogiltighet endast när det gäller en del av de varor eller tjänster för vilka varumärket är registrerat, ska varumärket förklaras ogiltigt endast för berörda varor eller tjänster.
D.
Tolkningsfråga 5
1. Kort sammanfattning av parternas argument
128.
Sky har gjort gällande att section 32.3 i 1994 års lag strider mot systematiken för unionslagstiftningen om skydd för varumärken genom registrering på medlemsstatsnivå och unionsnivå. Det är i alla händelser inte tillåtet att tolka eller tillämpa en nationell bestämmelse såsom section 32.3 så, att i) den resulterar i ett avgörande om ond tro som inte i övrigt stöds av det självständiga unionsrättsliga begreppet ond tro, eller ii) den medför, direkt eller indirekt, ett annat eller mer betungande krav på användning av det registrerade varumärket än som gäller i sak och regleras, med verkan endast från och efter registrering, av den unionslagstiftning som är tillämplig på upphävande av registreringar och ”bevis på användning” som en förutsättning för verkställande av de rättigheter som erhålls genom registrering.
129.
Förenade kungarikets regering har gjort gällande att denna fråga inte kan tas upp till prövning, då direktiv 2015/2436 inte har införts i nationell rätt i Förenade kungariket.
130.
SkyKick och Förenade kungarikets regering har (som sina respektive argument i andra hand) gjort gällande att section 32.3 uppställer ett processuellt krav på att det i ansökan ska anges att varumärket faktiskt används eller att sökanden har för avsikt att använda varumärket och därför är förenligt med unionslagstiftningen om nationella och unionsrättsliga varumärken.
131.
Den franska regeringen har föreslagit att denna fråga ska besvaras tillsammans med tolkningsfrågorna 3 och 4. Den ungerska, den polska, den slovakiska och den finländska regeringen har inte föreslagit något svar på denna fråga.
132.
Kommissionen har, i huvudsak, gjort gällande att section 32.3 i 1994 års lag strider mot unionsrätten.
2. Bedömning
133.
Den hänskjutande domstolen har förklarat att domstolarna i Förenade kungariket anser att överträdelsen av section 32.3 i 1994 års lag, i form av att ha gjort en osann förklaring i ansökan, kan åberopas inom ramen för en talan om ogiltighet av ett varumärke till följd av förbudet mot ond tro. Med andra ord kan den förklaring som avges enligt section 32.3 i Förenade kungariket användas som bevis för att sökanden var i ond tro, vilket utgör en absolut ogiltighetsgrund.
134.
Den hänskjutande domstolen har frågat huruvida denna section är förenlig med direktiv 2015/2436 och dess föregångare, i vilket fall Förenade kungarikets argument om att frågan inte kan upptas till prövning inte kan godtas.
135.
De relevanta direktiven lämnar frågor om processuell självständighet upp till medlemsstaterna, men det finns också vissa materiella frågor som inte har harmoniserats. Bland annat anges i skäl 5 i direktiv 89/104 (som motsvarar skäl 6 i direktiv 2008/95) att medlemsstaterna ”förblir fria att fastställa procedurregler för registrering, upphävande och ogiltighet av varumärken som förvärvats genom registrering. De kan t.ex. bestämma sättet för varumärkesregistrering och ogiltighetsförklaring, bestämma om äldre rättigheter skall åberopas antingen vid registrerings- eller ogiltighetsförfarandet eller i båda förfarandena samt, i det fall de tillåter att äldre rättigheter åberopas i registreringsförfarandet, använda sig av ett invändningsförfarande eller ett obligatoriskt granskningsförfarande eller båda. Medlemsstaterna får även fortsättningsvis bestämma vilka konsekvenser som upphävande eller ogiltighetsförklaring av varumärken skall få” (min kursivering).
136.
Dessutom anges i skäl 7 i samma direktiv (som motsvarar skäl 8 i direktiv 2008/95) bland annat att ”[m]edlemsstaterna kan i sina respektive lagstiftningar bibehålla eller införa registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som är kopplade till villkor för att erhålla eller vidmakthålla ett varumärke vilka inte berörs av någon bestämmelse om närmande, t.ex. rörande märkesinnehavaren, förnyelse av varumärket eller avgiftsregler, eller villkor som har samband med bristande iakttagande av procedurbestämmelser”. (
59
)
137.
Vad som är viktigt i förevarande mål är i alla händelser, enligt min uppfattning, att section 32.3 i 1994 års lag inte innehåller någon ny ogiltighetsgrund.
138.
Tvärtom föreskriver den endast de processuella krav som gäller för ansökningar, då den föreskriver vad som måste följa med en varumärkesansökan. En bestämmelse som section 32.3 kan också ha ett antal syften som rör upphävande eller ogiltighet, inbegripet överträdelse av processuella eller materiella bestämmelser.
139.
Även om det är riktigt att en överträdelse av de processuella skyldigheterna i denna bestämmelse kan leda till ogiltigförklaring av ett registrerat varumärke kvarstår det faktum att en sådan ogiltighet, om den fastställs, kommer att bygga på kravet om ond tro i artikel 3.2 d i direktiv 89/104.
140.
Jag anser (på samma sätt som kommissionen) att section 32.3 som sådan endast är ett processuellt krav på en överträdelse som hjälper till vid åberopande av bevis på ond tro i samtliga omständigheter i målet. I section 32.2 anges inte vilka de rättsliga följderna skulle bli om den som ansöker om registrering av ett varumärke skulle göra en förklaring som sedan skulle visa sig vara felaktig. Detta skulle i sig självt kunna likställas med en ogiltighetsgrund, varvid ond tro anses föreligga om sökanden inte hade någon ärlig avsikt att använda varumärket för samtliga angivna varor och tjänster. Med andra ord är det inte möjligt att fastställa en ogiltighetsgrund med hänvisning till ond tro, endast till följd av en osann förklaring enligt section 32.3 i 1994 års lag. Det skulle emellertid kunna utgöra en del av bevisningen.
141.
Jag kan därför inte se att section 32.3 skulle kunna hindra den hänskjutande domstolen från att uppfylla sin skyldighet att tolka nationell rätt i enlighet med direktivet i den mån som section 32.3 inte föreskriver de rättsliga följderna av att en varumärkessökande avger en förklaring som inte är riktig.
142.
Det framgår därmed att section 32.2 i 1994 års lag inte strider mot direktiv 89/104, så länge den inte utgör den enda grunden för att fastställa ond tro.
III. Förslag till avgörande
143.
Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår jag att domstolen ska besvara de tolkningsfrågor som har ställts av High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Överdomstolen (England och Wales), finansavdelningen, (Förenade kungariket) på följande sätt:
1)
Ett registrerat EU-varumärke eller nationellt varumärke kan inte förklaras helt eller delvis ogiltigt enbart på grund av att vissa eller samtliga beteckningar i beskrivningen av varor och tjänster inte är tillräckligt klara och precisa. Bristande klarhet och precision i förteckningen över varorna och tjänsterna kan, emellertid, beaktas vid bedömningen av skyddsomfånget för en sådan registrering.
2)
Däremot kan kravet på klarhet och precision ingå i grunderna för avslag eller ogiltighet för varumärken som strider mot allmän ordning i enlighet med artikel 3.1 f i rådets första direktiv 89/104 av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, och artikel 7.1 f i rådets förordning nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken, i den mån en registrering av ett varumärke för ”datorprogramvara” är oskälig och strider mot allmänintresset. En beteckning som ”datorprogramvara” är alltför allmän och täcker varor och tjänster av alltför skilda slag för att kunna anses förenlig med varumärkets ursprungsangivelsefunktion och vara tillräckligt klar och precis för att behöriga myndigheter och tredje man med stöd enbart av denna beteckning kan bestämma omfånget av det skydd som varumärket medför.
3)
Under vissa förhållanden kan det vara en indikation på ond tro att ansöka om registrering av ett varumärke helt utan avsikt att använda det för de angivna varorna eller tjänsterna, i synnerhet när sökandens enda syfte är att hindra en tredje part från att träda in på marknaden, inbegripet när det finns bevis för en ansökningsstrategi som utgör missbruk av systemet, vilket det ankommer på den nationella domstolen att fastställa.
4)
Mot bakgrund av artikel 13 i direktiv 89/104 och artikel 51.3 i förordning nr 40/94 ska ett varumärke, om det finns grund för ogiltighet endast när det gäller en del av de varor eller tjänster för vilka varumärket är registrerat, endast förklaras ogiltigt för berörda varor eller tjänster.
5)
Section 32.2 i 1994 års lag strider inte mot direktiv 89/104, förutsatt att den inte utgör den enda grunden för att fastställa ond tro.
(
1
)	Originalspråk: engelska.
(
2
)	Tjänster av detta slag som ”migrerar” kallas också för ”kick” (spark). Motparternas särskilda produkter är molnmigrering, molnbackup och molnhanteringstjänster. Dessa erbjuds som ett komplement till programvaran Microsoft Office 365. Man valde namnet SkyKick, eftersom det låter som ”sidekick”, vilket för tanken till bolagets tjänster, där kunderna ”kickar” (migrerar) sina data till ett moln (det vill säga himlen, ”sky”).
(
3
)	Förslag till avgörande av generaladvokaten Léger i målet Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:12, punkt 47).
(
4
)	Europaparlamentets och rådets förordning av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1).
(
5
)	I det allmänna meddelandet från TMDN fastställdes fem termer i klassrubrikerna som inte uppfyllde kravet på klarhet och precision: Klass 7, maskiner, klass 37, reparation, klass 37, installationstjänster, klass 40, behandling av ämnen och material, och klass 45, personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov. I meddelandet har anförts att ”beteckningen ’maskiner’ [ger] inte en tydlig indikation om vilka maskiner som omfattas. Maskiner kan ha olika egenskaper och användningsområden, de kan kräva mycket varierande teknisk kapacitet och kunnande för att tillverkas och/eller användas, vara inriktade på olika konsumenter eller säljas via olika kanaler och därför ha anknytning till olika marknadssektorer”.
(
6
)	I denna bestämmelse anges att en ”ansökan [om registrering av varumärke] ska ange att varumärket används av sökanden eller med dennes godkännande, i förhållande till [de varor och tjänster för vilka varumärket önskas registrerat], eller att det är sökandens verkliga avsikt att varumärket ska användas på detta sätt” (min kursivering).
(
7
)	Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (EUT L 336, 2015, s. 1).
(
8
)	Europaparlamentets och rådets direktiv av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25).
(
9
)	Rådets förordning (EG) av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).
(
10
)	Dom av den 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, EU:C:2004:86, punkt 34), och dom av den 7 juli 2005, Nestlé (C-353/03, EU:C:2005:432, punkt 25).
(
11
)	Rådets förordning av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 1891/2006 av den 18 december 2006 (EUT L 386, 2006, s. 14).
(
12
)	Rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1).
(
13
)	Se dom av den 19 juni 2014, Oberbank m.fl. (C-217/13 och C-218/13, EU:C:2014:2012, punkt 31).
(
14
)	Dom av den 9 mars 2006, Matratzen Concord (C-421/04, EU:C:2006:164, punkt 19).
(
15
)	Dom av den 27 juni 2013, Malaysia Dairy Industries (C-320/12, EU:C:2013:435, punkt 42).
(
16
)	Jämför förslag till avgörande av generaladvokaten Bot i målet Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2011:784, punkt 68).
(
17
)	Dom av den 12 december 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, punkt 48).
(
18
)	Dom av den 19 december 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, punkt 32).
(
19
)	Johnson, P., ”So Precisely What Will You Use Your Trade Mark For?”, International Review of Intellectual Property and Competition Law 49(8), augusti 2018, s. 940–970, avsnitt 2.3. Dessutom visade en oberoende utredning som beställts och publicerats av Förenade kungarikets varumärkesmyndighet att varumärken som till och med innehöll mer än 1000 ord endast användes till 0,08 procent av den summa som begärdes vid registrering. Se Graevenitz, G., Ashmead, R., Greenhaigh, C., Cluttering and non-use of trade marks in Europe, UK IPO, augusti 2015.
(
20
)	Dom av den 12 december 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, punkt 50).
(
21
)	Vilket nämnts i Graevenitz, G., Ashmead, R., Greenhaigh, C., ovan anfört arbete, s. 96.
(
22
)	Med avseende på registreringen av ett varumärke som aldrig har använts och om man teoretiskt sett kan åberopa ett sådant varumärke, se det pågående målet C‑622/18, Cooper International Spirits m.fl. Domstolen måste vara konsekvent i sin bedömning av det målet och förevarande mål.
(
23
)	Jämför dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, se punkterna 43 och 44).
(
24
)	Mercury Communications Ltd mot Mercury Interactive (UK) Ltd [1995] FSR 850, på s. 864–865.
(
25
)	1402.03 d § TMEP har följande lydelse: ”Varje gång beteckningen datorprogram används för varor måste denna vara tillräckligt precis för att det ska vara möjligt att bedöma förväxlingsrisken. Syftet med att kräva att beteckningen datorprogram ska vara specifik är att undvika onödiga avslag på ansökningar om registrering... när parternas faktiska varor inte är närliggande och det inte finns någon konflikt på marknaden.... Då datorprogram är utbredda och i hög grad specialiserade kommer [inte ens] vidsträckta specifikationer som ’datorprogram på det medicinska området’ eller ’datorprogram på utbildningsområdet’ att godkännas, om inte den särskilda funktionen av eller det särskilda syftet med programmet på området i fråga har angetts....’[D]atorprogram för användning vid cancerdiagnos’ eller ’datorprogram för användning för att lära barn att läsa’ skulle kunna godtas.”
(
26
)	Se ett annat avgörande från den hänskjutande domstolen i målet FIL Ltd mot Fidelis Underwriting Ltd [2018] EWHC 1097 (Pat) på s. [95], domaren Arnold.
(
27
)	Johnson, P., ovan anfört arbete, avsnitt 5.2. Denna del av förslaget till avgörande stöder sig på den bedömning som redan har gjorts av professor Johnson.
(
28
)	Denna praxis från tribunalen kommer att behandlas av domstolen i målet C-714/18 P, ACTC/EUIPO och i de förenade målen C-720/18 och C-721/18, Ferrari (ännu ej avgjorda).
(
29
)	Jämför dom av den 13 februari 2007, Mundipharma/harmoniseringskontoret – Altana Pharma (RESPICUR) (T-256/04, EU:T:2007:46, punkt 24).
(
30
)	Se dom av den 27 mars 2014, Intesa Sanpaolo/harmoniseringskontoret – equinet Bank (EQUITER) (T-47/12, EU:T:2014:159, punkt 20).
(
31
)	Såsom redan har föreslagits av Johnson, P., ovan anfört arbete, avsnitt 5.3.
(
32
)	Se, även, förslag till avgörande av generaladvokaten Sharpston i målet Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:148, punkt 48).
(
33
)	Johnson, Philip, ovan anfört arbete, avsnitt 4.3, som förklarar hur detta är förenligt med förarbetena.
(
34
)	Madridsystemet om internationell registrering av varumärken regleras av Madridöverenskommelsen som ursprungligen ingicks 1891, och protokollet till Madridöverenskommelsen, som ursprungligen ingicks 1989.
(
35
)	Kommissionen har, i sak, hänvisat till dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), dom av den 13 december 2012, pelicantravel.com/harmoniseringskontoret – Pelikan (Pelikan) (T-136/11, ej publicerad, EU:T:2012:689; ej överklagad), och dom av den 7 juli 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO) (T-82/14, EU:T:2016:396; överklagande avvisat genom beslut av den 14 december 2017, Verus/EUIPO (C‑101/17 P, ej publicerat, EU:C:2017:979)).
(
36
)	Medan ond tro enligt den förra bestämmelsen i förordningen utgör en absolut ogiltighetsgrund, är detta inte direkt fallet i fråga om artikel 3.2 d i direktiv 89/104. Enligt den artikeln kan medlemsstaterna i stället välja huruvida ond tro ska utgöra en ogiltighetsgrund eller inte enligt nationell rätt. I alla händelser kan dessa bestämmelser i sak tolkas på samma sätt.
(
37
)	Se dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361).
(
38
)	Se, exempelvis, dom av den 7 juli 2016, Copernicus-Trademarks Ltd/EUIPO (T‑82/14, EU:T:2016:396).
(
39
)	Jämför hennes förslag till avgörande i målet Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:287, punkt 32).
(
40
)	Dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, punkterna 37 och 42).
(
41
)	Se, exempelvis, dom av den 7 juni 2011, Psytech International/harmoniseringskontoret – Institute for Personality & Ability Testing (16PF) (T-507/08, ej publicerad, EU:T:2011:253, punkterna 88 och 89, ej överklagad), dom av den 14 februari 2012, Peeters Landbouwmachines/harmoniseringskontoret – Fors MW (BIGAB) (T-33/11, EU:T:2012:77, punkterna 24–26, ej överklagad), dom av den 13 december 2012, pelicantravel.com/harmoniseringskontoret – Pelikan (Pelikan) (T-136/11, ej publicerad, EU:T:2012:689, punkterna 54, 55 och 58–60, ej överklagad), dom av den 8 maj 2014, Simca Europe/harmoniseringskontoret – PSA Peugeot Citroën (Simca) (T-327/12, EU:T:2014:240, punkterna 38 och 39, ej överklagad), och dom av den 7 juli 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO) (T-82/14, EU:T:2016:396, punkterna 28–33 och 48–52).
(
42
)	Se dom av den 29 juni 2017, Cipriani/EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI) (T‑343/14, EU:T:2017:458, punkterna 46 och 47, ej överklagad).
(
43
)	Domen LUCEO, punkterna 28–33 och 48–52.
(
44
)	Dom av den 5 maj 2017, PayPal/EUIPO – Hub Culture (VENMO) (T-132/16, ej publicerad, EU:T:2017:316, punkterna 63–65, ej överklagad).
(
45
)	Se punkt 210 i den nationella domen. I detta avseende tycker jag inte nödvändigtvis att det faktum att reglerna i Förenade kungariket uttryckligen kräver att det finns en avsikt att använda varumärket enligt artikel 32.3 i 1994 års lag är avgörande.
(
46
)	Se Gromax Plasticulture Ltd mot Don & Low Nonwovens Ltd [1999] RPC 367, punkt 379. Se, även, DEMON ALE Trade Mark [2000] RPC 345, Decon Laboratories Ltd mot Fred Baker Scientific Ltd [2001] RPC 17, LABORATOIRE DE LA MER Trade Marks [2002] FSR 51, Knoll AG’s Trade Mark [2003] RPC 10, Ferrero SpA’s Trade Marks [2004] RPC 29, 32Red plc mot WHG (International) Ltd [2012] EWCA Civ 19, Red Bull GmbH mot Sun Mark Ltd [2012] EWHC 1929 (Ch), Total Ltd mot YouView TV Ltd [2014] EWHC 1963 (Ch), Jaguar Land Rover Ltd mot Bombadier Recreational Products Inc [2016] EWHC 3266 (Ch), HTC Corp mot One Max Ltd (O/486/17), och Paper Stacked Ltd mot CKL Holdings NV (O/036/18).
(
47
)	Dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361).
(
48
)	Dom av den 3 juni 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311).
(
49
)	Dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361).
(
50
)	Se även det beslut som meddelades av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 22 juli 2019 (det omtvistade EU-varumärket omfattade en stor mängd varor och tjänster som bara var en upprepning av det tidigare, redan registrerade, EU-varumärket ”MONOPOL”. Alla de nämnda omständigheterna visade att innehavarens avsikt var att utnyttja reglerna om EU-varumärken i eget syfte genom att på ett konstlat sätt skapa en situation där det inte var nödvändigt att styrka verklig användning av de tidigare varumärkena för de varor och tjänster som nämndes, vilket innebar att ond tro delvis hade styrkts.)
(
51
)	Domen LUCEO.
(
52
)	Tsoutsanis, Alexander, Trade mark registrations in bad faith, Oxford University Press, 2010, s. 65.
(
53
)	Johnson, P., ovan anfört arbete, avsnitt 4.3, som förklarar mer ingående att det finns minst fem skäl för varför denna uppfattning är korrekt.
(
54
)	Begreppet ond tro är onekligen ett vidare begrepp som omfattar andra former av missbruk av varumärkessystemet, såsom exempelvis i syfte att bekämpa varumärkessmuggling, och också att säkerställa en god förvaltning av systemet med varumärkesregistrering och undvika att tredje parter hindras från att registrera sina (framtida) kännetecken som varumärken (se anteckningar från den tyska delegationen, som har citerats i punkt 115 i förevarande förslag till avgörande).
(
55
)	Dom av den 17 oktober 2013, Isdin/Bial-Portela (C-597/12 P, EU:C:2013:672, punkterna 24–30).
(
56
)	Dom av den 11 juli 2013, SA.PAR./harmoniseringskontoret – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T-321/10, EU:T:2013:372, ej överklagad).
(
57
)	Se, exempelvis, Tsoutsanis, A., ovan angivet arbete, punkt 2.38 och där angivna hänvisningar.
(
58
)	Se dom av den 14 februari 2012, Peeters Landbouwmachines/harmoniseringskontoret – Fors MW (BIGAB) (T-33/11, EU:T:2012:77, punkt 32, ej överklagad), och dom av den 11 juli 2013, SA.PAR./harmoniseringskontoret – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T‑321/10, EU:T:2013:372, punkterna 47 och 48, ej överklagad).
(
59
)	Se dom av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425, punkt 30). Som kommissionen har angett tolkades detta skäl, i domen av den 27 juni 2013, Malaysia Dairy Industries (C-320/12, EU:C:2013:435), relativt restriktivt, så att det ansågs begränsat till de grunder som anges i direktivet. Vidare gjordes inte någon tolkning av innebörden av begreppet ”erhålla eller vidmakthålla... vilka inte berörs av någon bestämmelse om närmande”.