62005CC0276
NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY
ELEANOR SHARPSTON
prednesené 9. októbra 2008 (
1
)
Vec C-276/05
The Wellcome Foundation Ltd
proti
Paranova Pharmazeutika Handels GmbH
„Ochranná známka — Farmaceutický výrobok — Úprava balenia — Súbežný dovoz — Podstatná zmena vo vzhľade balenia — Povinnosť predchádzajúceho upozornenia“
1.
Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Oberster Gerichtshof (Najvyšší súd), Rakúsko, sa týka výkladu článku 7 smernice o ochranných známkach (
2
). Je to (pokiaľ ide o otázky, nie o účastníkov konania) ďalšia časť dlhotrvajúceho procesu, ktorý zahŕňa z nedávneho obdobia rozsudky z 23. apríla 2002, Boehringer Ingelheim a i., C-143/00 (ďalej len „Boehringer I“) (
3
), a z 26. apríla 2007, Boehringer Ingelheim a i., C-348/04 (ďalej len „Boehringer II“) (
4
).
2.
V týchto veciach Súdny dvor poskytol rozsiahle usmernenia k okolnostiam, za ktorých môže majiteľ ochrannej známky zabrániť súbežnému dovozcovi, aby uviedol na trh farmaceutické výrobky označené jeho ochrannou známkou, ak dovozca upravil balenie výrobkov.
3.
V tejto veci vnútroštátny súd súhlasí, že jeho hlavnú otázku vyriešil rozsudok Súdneho dvora Boehringer II, ktorý bol vydaný po podaní návrhu na začatie prejudiciálneho konania. Trvá však na dvoch otázkach, ktoré neboli takto vyriešené. Uvedené otázky sa týkajú vzhľadu povolenej úpravy balenia a rozsahu povinnosti dovozcu upozorniť majiteľa ochrannej známky na svoj zámer upraviť balenie.
Právny rámec
4.
V článku 7 ods. 1 smernice o ochranných známkach sa uvádza, že právo majiteľa ochrannej známky zabrániť používaniu ochrannej známky „neoprávňuje majiteľa, aby zakázal jej používanie na tovary, ktoré boli pod touto ochrannou známkou uvedené majiteľom alebo s jeho súhlasom na trh v [Európskom hospodárskom priestore (EHP)]“. (
5
)
5.
V článku 7 ods. 2 sa uvádza, že článok 7 ods. 1 „sa nepoužije v prípade, ak má majiteľ opodstatnené dôvody brániť ďalšiemu obchodovaniu s tovarom, najmä ak sa po uvedení tovaru na trhu zmenil alebo zhoršil jeho stav“.
6.
§ 10b ods. 1 a 2 rakúskeho Markenschutzgesetz (zákon o ochrane ochranných známok) doslovne preberá článok 7 smernice.
7.
Východiská smernice o ochranných známkach možno nájsť v judikatúre Súdneho dvora, ktorá sa týka článkov 28 ES a 30 ES. Uvedená judikatúra spolu s viacerými rozhodnutiami Súdneho dvora týkajúcimi sa smernice je podrobne vysvetlená v návrhoch, ktoré predniesol generálny advokát Jacobs k rozsudku Boehringer I a v mojich návrhoch k rozsudku Boehringer II. Nenavrhujem preto preskúmanie judikatúry vo všeobecnosti. Na účely tejto veci sa obmedzím na uvedenie rozsudkov vyhlásených vo veciach Bristol-Myers Squibb (
6
) a Boehringer I a II (
7
).
8.
V rozsudku Bristol-Myers Squibb Súdny dvor rozhodol, že na základe článku 7 ods. 2 smernice je majiteľ ochrannej známky oprávnený brániť ďalšiemu obchodovaniu s farmaceutickým výrobkom, s výnimkou:
1.
že by to prispelo k umelému rozdeľovaniu trhov medzi členskými štátmi; platí to predovšetkým vtedy, keď majiteľ uviedol rovnaký farmaceutický výrobok na trh vo viacerých členských štátoch v rôznych formách balenia a keď je úprava balenia na jednej strane nevyhnutná na účely uvedenia tohto výrobku na trh v členskom štáte dovozu a na druhej strane vykonaná za takých podmienok, ktoré nemôžu ovplyvniť pôvodný stav výrobku;
2.
že úprava balenia nemôže narušiť pôvodný stav výrobku obsiahnutého v balení;
3.
že na novom obale sa jasne uvedie názov toho, kto upravil balenie výrobku, a názov výrobcu;
4.
že prezentácia výrobku v upravenom balení nie je spôsobilá poškodiť dobré meno ochrannej známky a jej majiteľa. Obal teda nesmie byť poškodený, nekvalitný alebo špinavý; a
5.
že dovozca pred uvedením výrobku v upravenom balení do predaja upozorní majiteľa ochrannej známky a poskytne mu na jeho žiadosť vzorku výrobku v upravenom balení.
9.
Na uvedených päť podmienok budem odkazovať ako na „podmienky BMS“.
10.
V rozsudku Boehringer I Súdny dvor poskytol ďalšie usmernenia k pojmu „nevyhnutná“ v prvej podmienke BMS a k požiadavke upozornenia v piatej podmienke BMS. Rozhodol (v rozsahu relevantnom pre túto vec):
—
úprava balenia liekov prostredníctvom nahradenia obalu je objektívne nevyhnutná v zmysle judikatúry Súdneho dvora, ak sa v prípade, že k prebaleniu nedôjde, považuje skutočný prístup na dotknutý trh alebo na jeho podstatnú časť za znemožnený z dôvodu silných zábran podstatnej časti spotrebiteľov voči liekom prelepeným etiketami,
—
súbežný dovozca, aby mal právo upraviť balenie liekov označených ochrannou známkou, musí v každom prípade dodržať podmienku predbežného upozornenia. Ak súbežný dovozca túto podmienku nedodrží, majiteľ ochrannej známky môže brániť uvedeniu lieku v upravenom balení na trh. Prináleží súbežnému dovozcovi, aby sám upozornil majiteľa ochrannej známky na zamýšľanú úpravu balenia. V prípade spochybnenia prináleží vnútroštátnemu súdu, aby s ohľadom na všetky relevantné okolnosti posúdil, či mal majiteľ ochrannej známky k dispozícii dostatočnú lehotu na to, aby sa vyjadril k úmyslu úpravy balenia.
11.
V rozsudku Boehringer II Súdny dvor v odpovedi na ďalší rad otázok týkajúcich sa významu pojmu „nevyhnutná“, pokiaľ ide o dôkazné bremeno a dôsledky absencie upozornenia, rozhodol (v rozsahu relevantnom pre túto vec), že:
—
požiadavka, aby bola úprava obalu farmaceutického výrobku nevyhnutná na ďalšie obchodovanie s ním v členskom štáte dovozu, sa vzťahuje iba na skutočnosť úpravy balenia výrobku a nevzťahuje sa na konkrétny spôsob a štýl úpravy balenia,
—
požiadavka, aby nebola prezentácia farmaceutického výrobku v upravenom balení spôsobilá poškodiť dobré meno ochrannej známky a jej majiteľa, sa neobmedzuje iba na poškodené, nekvalitné alebo znečistené balenie,
—
ide o skutkovú otázku, ktorej posúdenie prináleží vnútroštátneho súdu v závislosti od okolností jednotlivej veci, či skutočnosť, že súbežný dovozca nezobrazí ochrannú známku na novom vonkajšom obale („odstránenie označenia“), alebo použije svoje vlastné logo alebo štýl spoločnosti alebo označenie používané na viacerých rôznych výrobkoch („spoločné označenie“), alebo nalepí doplnkovú etiketu tak, že úplne alebo čiastočne prekrýva ochrannú známku majiteľa, alebo neuvedie na doplnkovej etikete, že dotknutá ochranná známka patrí majiteľovi, alebo vytlačí názov súbežného dovozcu veľkými písmenami, je spôsobilá poškodiť dobré meno ochrannej známky.
Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky
12.
Skutkové okolnosti v rozsahu, v akom sú významné pre otázky položené Súdnemu dvoru, je možné uviesť pomerne stručne.
13.
The Wellcome Foundation Ltd (ďalej len „Wellcome“) je majiteľom ochrannej známky ZOVIRAX, (
8
) ktorá je zapísaná do registra ochranných známok v Rakúsku pre farmaceutické výrobky a je uvádzaná na trh v rámci EHP samotnou spoločnosťou Wellcome alebo s jej súhlasom. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (ďalej len „Paranova“) doviezla značkové výrobky ZOVIRAX z Grécka, kde sú uvádzané na trh v baleniach s obsahom 70 tabliet. Vzhľadom na požiadavku Rakúska, aby sa predávali v baleniach s obsahom 60 tabliet, Paranova prebalila výrobky do balení s hmotnosťou 400 mg po 60 tabletách. Nové balenie sa odlišuje od pôvodného výrobku aj v tom, že nápis „Prebalené a dovezené spoločnosťou Paranova“ je na prednej časti obalu vytlačený tučným písmom a veľkými písmenami; výrobca je uvedený na bokoch a na zadnej časti obalu bežným písmom; a na hranách obalu je modrý pás, ktorý Paranova pravidelne používa na farmaceutických výrobkoch, ktoré uvádza na trh.
14.
Paranova oznámila spoločnosti Wellcome svoj zámer uviesť ZOVIRAX na trh v Rakúsku. Pripojila farebné kópie vonkajšieho balenia, blistre a písomnú informáciu pre užívateľa. Wellcome požiadala, aby Paranova v budúcnosti po prvé pripojila úplnú vzorku každého typu balenia a po druhé uviedla štát vývozu a presné dôvody úpravy balenia. Paranova uviedla dôvody úpravy balenia (rozdielna veľkosť balenia), ale nie štát vývozu; odmietla poskytnúť aj vzorku, pokiaľ za ňu Wellcome nezaplatí. Opätovne bola vyzvaná na uvedenie štátu vývozu a presné dôvody úpravy balenia. Wellcome okrem toho uplatnila námietky proti vzhľadu nového obalu v zmysle vyššie uvedeného.
15.
Wellcome podala návrh na vydanie predbežného opatrenia, ktorým by súd uložil Paranove zákaz uviesť ZOVIRAX na trh v baleniach s takými prvkami a bez toho, aby ju Paranova informovala o štáte vývozu a o presných dôvodoch úpravy balenia. Spor bol predložený Oberster Gerichtshof, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania so žiadosťou, aby Súdny dvor rozhodol o týchto otázkach:
„1.
a)
Treba článok 7 smernice 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o ochranných známkach (ďalej len ‚smernica o ochranných známkach‘) a príslušnú judikatúru Súdneho dvora vykladať tak, že dôkaz o tom, že uplatnenie ochrannej známky by prispelo k umelému rozdeleniu trhu, musí byť preukázaný nielen pre samotnú úpravu balenia, ale aj pre vzhľad nového balenia?
V prípade zápornej odpovede na túto otázku:
b)
Má sa vzhľad nového balenia posudzovať podľa zásady najmenšieho možného zásahu, alebo (iba) podľa toho, či je nové balenie spôsobilé poškodiť dobré meno ochrannej známky a jej majiteľa?
2.
Treba článok 7 smernice o ochranných známkach a príslušnú judikatúru Súdneho dvora vykladať tak, že súbežný dovozca splní svoju oznamovaciu povinnosť len vtedy, keď majiteľovi ochrannej známky oznámi aj štát vývozu a podrobnejšie dôvody úpravy balenia?“
16.
Vzhľadom na to, že predložené otázky sa prelínali, bolo konanie v tejto veci prerušené do 26. apríla 2007, keď Súdny dvor vydal rozsudok vo veci Boehringer II. Súdny dvor teda v danom rozsudku odpovedal na otázku 1a) záporne. Vnútroštátny súd v tejto veci uviedol, že trvá na svojich otázkach 1b) a 2, ktoré neboli jasne zodpovedané.
17.
Wellcome, Paranova, grécka a portugalská vláda, ako aj Komisia predložili písomné pripomienky a všetci účastníci konania boli na pojednávaní zastúpení.
Kritérium vzhľadu upraveného balenia
18.
Otázkou 1b) sa vnútroštátny súd pýta, či sa má vzhľad nového balenia posudzovať podľa zásady najmenšieho možného zásahu, alebo (iba) podľa toho, či je spôsobilý poškodiť dobré meno ochrannej známky a jej majiteľa.
19.
Vnútroštátny súd v návrhu na začatie prejudiciálneho konania vysvetľuje, že pod pojmom „zásada najmenšieho možného zásahu“ rozumie, že „osoba vykonávajúca prelepovanie musí použiť prostriedky, ktoré umožňujú súbežné obchodovanie a zároveň v čo najmenšej miere škodia osobitnému účelu práva z ochrannej známky“, ako Súdny dvor konštatoval v rozsudku vo veci Loendersloot. (
9
)
20.
Wellcome, Grécko a Portugalsko tvrdia, že vzhľad upraveného balenia sa musí hodnotiť nielen z hľadiska toho, či je spôsobilý poškodiť dobré meno ochrannej známky a jej majiteľa, ale aj v súlade s touto zásadou. Paranova a Komisia zastávajú opačný názor.
21.
Súhlasím s Paranovou a Komisiou, že vzhľad upraveného balenia sa musí hodnotiť nielen z hľadiska toho, či je spôsobilé poškodiť dobré meno ochrannej známky a jej majiteľa.
Rozsudok vyhlásený vo veci Loendersloot
22.
Východiskom veci Loendersloot bol pokus majiteľa ochrannej známky zabrániť súbežnému dovozcovi jeho značkovej whisky v prvom rade v tom, aby odstránil etikety na fľašiach a nahradil ich podobnými etiketami, na ktorých však chýbal údaj „pure“ nachádzajúci sa na pôvodnej etikete a/alebo na ktorých bolo meno dovozcu schváleného majiteľom ochrannej známky nahradené iným menom, ako aj v tom, aby odstránil identifikačné čísla umiestnené na pôvodných etiketách alebo pod nimi a na obale.
23.
Wellcome, Grécko a Portugalsko sa dôrazne odvolávajú na konštatovanie Súdneho dvora v rozsudku Loendersloot uvedené v bode 19 týchto návrhov. Nie som však presvedčená o tom, že toto konštatovanie je v kontexte danej veci osobitne nápomocné.
24.
Po prvé Súdny dvor už pred vydaním rozsudku vo veci Loendersloot rozhodol v rozsudku Bristol-Myers Squibb, že majiteľ ochrannej známky môže brániť úprave balenia prostredníctvom nahradenia obalu vtedy, ak súbežný dovozca môže na účely uvedenia na trh v členskom štáte dovozu využiť pôvodný obal tým, že na toto balenie nalepí etikety. (
10
) Vec Bristol-Myers Squibb sa však týkala farmaceutických výrobkov, ktorých balenie súbežný dovozca (ktorým bola práve Paranova) upravil vo vlastnom štýle. (
11
) V rozsudku nič nenasvedčuje tomu, že takáto úprava balenia bola sama osebe vylúčená. Naopak, rozsudok zrejme vychádza z predpokladu, že takáto úprava balenia bude v súlade s právnou úpravou za predpokladu splnenia podmienok uvedených v rozsudku.
25.
Po druhé, ako upozorňuje Komisia, Súdny dvor vo veci Loendersloot posudzoval, či úprava balenia (v širšom zmysle slova zahŕňajúca prelepovanie novými etiketami) bola nevyhnutná na uvedenie výrobku na trh v členskom štáte dovozu. Z rozsudku Boehringer II je však jasné, že „podmienka, že úprava balenia musí byť nevyhnutná, sa uplatňuje iba na samotnú skutočnosť úpravy balenia výrobku — ako aj na voľbu medzi novým obalom a prelepením novými etiketami — aby mohol byť tento výrobok uvedený na trh v štáte dovozu; nevzťahuje sa na konkrétny spôsob a štýl úpravy balenia“. (
12
)
26.
Po tretie v rozsudku Loendersloot Súdny dvor výslovne odlíšil prípady týkajúce sa farmaceutických výrobkov od prípadov, ktoré sa týchto výrobkov netýkali. (
13
)
27.
Napokon konštatovanie Súdneho dvora v rozsudku Loendersloot, ktoré sa spomína v tejto veci, poukazuje na úpravu balenia, ktorá „v čo najmenšej miere škodí osobitnému účelu práva z ochrannej známky“.
28.
Ako som vysvetlila v mojich návrhoch vo veci Boehringer II, z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že osobitný účel ochrannej známky má dve zložky: právo využívať ochrannú známku na účely uvedenia ňou chránených výrobkov po prvýkrát do obehu v EHP, po čom je uvedené právo vyčerpané, a právo brániť akémukoľvek využívaniu ochrannej známky, ktoré môže ohroziť záruku pôvodu zahŕňajúcu tak záruku identity pôvodu, ako aj záruku neporušenosti výrobku označeného ochrannou známkou. (
14
)
29.
Vo veciach, ako je táto, ktoré sa týkajú tovaru už uvedeného na trh v EHP majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom, bolo prvé právo zjavne vyčerpané.
30.
Pokiaľ ide o druhé, kombinované právo, zdá sa mi, že oba prvky takejto záruky sú dostatočne zabezpečené bez uloženia ďalšieho obmedzenia, ktorého sa domáha Wellcome.
31.
Druhá podmienka BMS výslovne požaduje zachovanie záruky neporušenosti výrobku označeného ochrannou známkou.
32.
Zostáva teda záruka identity pôvodu. Súdnemu dvoru bola vo veci Boehringer II položená otázka, či spoločné označenie nevyhnutne poškodzuje dobré meno ochrannej známky, alebo či je poškodenie dobrého mena skutkovou otázkou. Uvedená otázka bola položená preto, lebo vnútroštátny súd zaujal stanovisko, že v niektorých prípadoch môže spoločné označenie takúto škodu spôsobiť, napríklad ak vytvára dojem, že majiteľ spoločne používanej ochrannej známky je výrobcom alebo že dovozca a výrobca majú nejaký druh spoločného podniku. Súdny dvor rozhodol, že „rovnako ako otázka, či je reklama spôsobilá vytvoriť dojem, že existuje obchodný vzťah medzi predajcom a majiteľom ochrannej známky, a teda predstavovať opodstatnený dôvod v zmysle článku 7 ods. 2 smernice [o ochranných známkach]…, otázka, či ?skutočnosť, že súbežný dovozca uskutočňuje spoločné označovanie? je spôsobilá poškodiť dobré meno ochrannej známky, je skutkovou otázkou, ktorej posúdenie prináleží vnútroštátnemu súdu v závislosti od okolností jednotlivej veci“. (
15
) Je teda zrejmé, že Súdny dvor sa zaoberal zárukou identity pôvodu v kontexte spoločného označenia ako prvkom dobrého mena. Pokiaľ by sa použila zásada najmenšieho možného zásahu, nebol by takýto prístup nutný. Postačilo by konštatovanie, že spoločné označenie bolo samo osebe v rozpore s právnou úpravou.
Nové balenie podľa vlastného návrhu
33.
Považujem za dosť diskutabilné, že Súdny dvor — implicitne aj nepriamo — podporil názor, že vzhľad nového balenia sa má posudzovať podľa zásady najmenšieho možného zásahu, keď v rozsudku Boehringer II konštatoval, že „podmienka, že úprava balenia musí byť nevyhnutná, sa uplatňuje iba na samotnú skutočnosť úpravy balenia výrobku — ako aj na voľbu medzi novým obalom a prelepením novými etiketami —, aby mohol byť tento výrobok uvedený na trh v štáte dovozu; nevzťahuje sa na konkrétny spôsob a štýl úpravy balenia (pozri aj rozsudok Súdneho dvora EZVO z 8. júla 2003, Paranova/Merck, E-3/02, 2003, Zbierka rozhodnutí EZVO, 2004, s. 1, body 41 až 45)“. (
16
)
34.
V rozsudku Paranova/Merck bola Súdnemu dvoru EZVO okrem iného položená otázka, či sa kritérium nevyhnutnosti, ktoré Súdny dvor uplatnil pri výklade „opodstatnených dôvodov“ v zmysle článku 7 ods. 2 smernice o ochranných známkach, uplatňuje tiež na konkrétny dizajn balenia, alebo či treba konkrétny dizajn balenia posudzovať výlučne na základe podmienky, že úprava balenia nesmie nepriaznivo ovplyvniť dobré meno majiteľa ochrannej známky alebo dobré meno ochrannej známky.
35.
Súdny dvor EZVO preskúmal judikatúru Súdneho dvora a najmä podmienky BMS. Domnieval sa, že na základe prvej podmienky „bude určené, či má súbežný dovozca právo upraviť balenie výrobku a znova zobraziť ochrannú známku výrobcu, zatiaľ čo ostatné kritériá určujú podmienky výkonu tohto práva na účely ochrany legitímnych záujmov majiteľa ochrannej známky“. Citujúc rozsudky Bristol-Myers Squibb, Merck, Sharpe & Dohme (
17
), Boehringer I a Upjohn (
18
), Súdny dvor EZVO uviedol, že „povolenie súbežných dovozov a úpravy balenia predstavuje prostriedky, ktorých cieľom je zabezpečenie voľného pohybu tovaru. … Právo súbežného dovozcu na úpravu obalu je inými slovami opodstatnené preto, že predstavuje dôležitý vklad k prekonávaniu rozdelenia trhu EHP hranicami štátov. Práve v tomto rámci Súdny dvor zaviedol kritérium nevyhnutnosti… Z toho vyplýva, že [kritérium] má význam pre otázku definovania práva súbežného dovozcu upraviť obal ako takého vtedy, keď správanie majiteľa ochrannej známky a skutkové alebo právne prekážky obchodu bránia účinnému prístupu na trh štátu dovozu. Tam, kde je… právo na úpravu obalu nepochybné a súbežný dovozca pri jeho výkone dosiahol účinný prístup na trh, požiadavka nevyhnutnosti nemôže byť rozhodujúca pri výklade pojmu ‚opodstatnené dôvody‘ v článku 7 ods. 2 smernice. … Uloženie požiadavky nevyhnutnosti na trhové správanie súbežného dovozcu po tom, čo získal prístup na trh, najmä uloženie požiadavky nevyhnutnosti na jeho stratégiu prezentácie výrobku, ako je napríklad reklama alebo dizajn balenia, by predstavovalo neprimerané obmedzenie voľného pohybu tovaru“. (
19
)
36.
Zdá sa mi, že konštatovanie Súdneho dvora EZVO — a teda aj jeho implicitné potvrdenie Súdnym dvorom v rozsudku Boehringer II — nedáva zmysel, pokiaľ je úprava balenia, ktorá ide nad rámec čo najmenšieho možného zásahu, automaticky nezákonná.
37.
Okrem toho je užitočné uviesť, že v rozsudku Merck, Sharpe & Dohme (
20
) Súdny dvor vysvetlil, že „predložená otázka sa týka situácie, v ktorej majiteľ ochrannej známky bránil úprave balenia, ktorá spočívala v nahradení pôvodného balenia novým balením, ktoré navrhol dovozca, a požadoval, aby sa dovozca obmedzil na prelepovanie prostredníctvom samolepiacich etikiet“. (
21
) Ďalej uviedol, že „úprava balenia liekov prostredníctvom nahradenia obalu je objektívne nevyhnutná v zmysle judikatúry Súdneho dvora, ak sa v prípade, že k prebaleniu nedôjde, považuje skutočný prístup na dotknutý trh alebo na jeho podstatnú časť za znemožnený z dôvodu silných zábran podstatnej časti spotrebiteľov voči liekom prelepeným etiketami“. (
22
) Po takomto rozhodnutí sa Súdny dvor už nevyjadril k tomu, či súbežný dovozca použil nové balenie podľa vlastného návrhu. Preto sa javí ako vhodné vyvodiť, že Súdny dvor nepovažoval takúto okolnosť za vylúčenú samu osebe.
Obchodný prospech
38.
Napokon Wellcome tvrdí, že ak vzhľad upraveného balenia nepodlieha zásade čo najmenšieho možného zásahu, súbežný dovozca bude môcť balenie upraviť iba na účel získania obchodného prospechu. Iba vtedy, ak vzhľad upraveného balenia bude podliehať zásade čo najmenšieho možného zásahu, bude možné riadne vyvážiť legitímne záujmy majiteľa ochrannej známky a súbežného dovozcu a zaručiť, že súbežný dovozca nebude ťažiť zo všeobecnej známosti a dobrého mena ochrannej známky.
39.
Zdá sa mi však, že toto tvrdenie je založené na dvoch nesprávnych predpokladoch.
40.
Po prvé Súdny dvor objasnil, že podmienka, že úprava balenia musí byť nevyhnutná, v každom prípade nie je splnená, ak úpravu balenia výrobku možno vysvetliť výhradne snahou súbežného dovozcu získať obchodný prospech. (
23
) Úprava balenia výhradne na účel získania obchodného prospechu tak nebude viac ani menej prípustná v závislosti od toho, či zásada čo najmenšieho možného zásahu je, alebo nie je vhodným kritériom na určenie prípustnosti určitej úpravy balenia. Takáto úprava balenia je v každom prípade neprípustná.
41.
Po druhé zo štruktúry smernice o ochranných známkach je zrejmé, že majiteľ ochrannej známky nemá nevyhnutne právo brániť použitiu jeho ochrannej známky treťou osobou, ktorej „bez riadneho dôvodu vzniká neprimeraný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky, alebo jej spôsobuje ujmu“. Takéto právo nie je uvedené medzi právami stanovenými v článku 5 ods. 1 smernice. Bude existovať iba vtedy, ak dotknutý členský štát využije možnosť stanovenú v článku 5 ods. 2.
42.
Okrem toho, a v každom prípade, treba pripomenúť, že vo veci, akou je táto, je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že majiteľ ochrannej známky vyčerpal práva, ktoré mal. Iba vtedy, ak existujú „opodstatnené dôvody“ umožňujúce majiteľovi brániť ďalšiemu predaju tovaru v zmysle článku 7 ods. 2, budú takéto práva existovať aj naďalej.
Rozsah oznamovacej povinnosti
43.
Svojou druhou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či článok 7 smernice o ochranných známkach vyžaduje, aby súbežný dovozca oznámil majiteľovi ochrannej známky členský štát vývozu a uviedol presné dôvody úpravy balenia.
44.
Wellcome a Portugalsko tvrdia, že táto otázka by mala byť zodpovedaná kladne; Paranova a Grécko zastávajú opačný názor. Komisia zaujala štruktúrovanejší názor.
Označenie štátu vývozu
45.
Požiadavka predchádzajúceho upozornenia má pôvod v rozsudku Hoffmann-La Roche (
24
). V ňom Súdny dvor konštatoval, že vzhľadom na záujem majiteľa ochrannej známky na tom, aby spotrebiteľ nebol uvádzaný do omylu vo veci pôvodu výrobku, možno predajcovi povoliť predaj výrobku v upravenom balení iba pod podmienkou, že na túto skutočnosť vopred upozorní majiteľa ochrannej známky. V rozsudku Bristol-Myers Squibb Súdny dvor doplnil, že majiteľ môže rovnako požadovať, aby mu dovozca poskytol vzorku výrobku v upravenom balení ešte predtým, ako bude tento výrobok uvedený do predaja, aby mu tak umožnil skontrolovať, že úprava balenia nebola vykonaná spôsobom, ktorý priamo alebo nepriamo ovplyvňuje pôvodný stav výrobku, že vzhľad výrobku po úprave balenia nie je spôsobilý poškodiť dobré meno ochrannej známky a že takáto požiadavka poskytuje majiteľovi ochrannej známky lepšiu možnosť ochrany pred falšovaním. (
25
)
46.
V rozsudku Boehringer I Súdny dvor navyše konštatoval, že „účelom týchto požiadaviek je ochrana legitímnych záujmov majiteľov ochranných známok. … Splnenie týchto požiadaviek sotva spôsobuje v praxi skutočné problémy súbežným dovozcom, pokiaľ sa majitelia vyjadria k upozorneniu v primeranej lehote. Náležité fungovanie systému oznamovania predpokladá, že dotknuté strany sa budú skutočne snažiť o vzájomné rešpektovanie svojich legitímnych záujmov“. (
26
)
47.
V tomto kontexte je z rozsudku Bristol-Myers Squibb zrejmé, že legitímne záujmy majiteľa ochrannej známky, na ktoré odkazuje Súdny dvor, sú tieto: i) spotrebiteľ by nemal byť uvádzaný do omylu, pokiaľ ide o pôvod výrobku; ii) úprava balenia neovplyvní pôvodný stav výrobku; iii) vzhľad po úprave balenia nepoškodí dobré meno ochrannej známky a iv) výrobok, ktorý má byť uvedený na trh, nie je falšovaný. (
27
) Je potrebné pripomenúť, že majiteľ ochrannej známky má nárok nielen na predchádzajúce upozornenie, ale môže požadovať aj vzorku výrobku v upravenom balení predtým, ako bude výrobok uvedený do predaja. V tomto ohľade súhlasím s Paranovou, Gréckom a Komisiou, že žiadnemu z uvedených záujmov neslúži, ak sa od súbežného dovozcu vyžaduje, aby označil štát vývozu.
48.
Wellcome tvrdí, že takáto informácia je pre majiteľa ochrannej známky potrebná, aby mohol overiť, či je úprava balenia naozaj nevyhnutná. Iba vtedy, ak bude poznať štát vývozu, môže posúdiť, či sa veľkosť balení, v akých je výrobok výhradne dostupný v danom štáte, líši od veľkosti balení povolených v štáte dovozu.
49.
Toto tvrdenie ma nepresvedčilo. Súdny dvor v rozsudku Bristol-Myers Squibb konštatoval, že „pokiaľ v súlade s platnými pravidlami a praxou v členskom štáte dovozu majiteľ ochrannej známky používa v tomto štáte veľké množstvo rôznych veľkostí balenia, zistenie, že jedna z veľkostí sa uvádza na trh aj v členskom štáte vývozu, nepostačí na odôvodnenie záveru, že úprava balenia nie je nevyhnutná. K rozdeleniu trhu by došlo vtedy, keby dovozca mohol predávať výrobok iba na časti trhu s takýmto výrobkom“. (
28
)
50.
V dôsledku toho skutočnosť, že veľkosti balení, v ktorých je výrobok výhradne dostupný v členskom štáte vývozu, sa líšia od veľkosti balení povolených v členskom štáte dovozu, nie je rozhodujúca. Aj keby v členskom štáte vývozu existovala „správna“ veľkosť balení, neznamená to nevyhnutne, že dovozca nemôže úpravu balenia vykonať v nijakom prípade.
51.
Paranova tvrdí, že pokiaľ by sa od súbežného dovozcu vyžadovalo, aby oznámil majiteľovi ochrannej známky štát vývozu, majiteľ ochrannej známky by mohol stanoviť kvóty na dodávku jeho farmaceutických výrobkov do daného štátu, čo by obmedzilo hospodársku súťaž.
52.
Dňa 16. septembra 2008 vydal Súdny dvor rozsudok vo veci Sot. Lélos Kai Sia (
29
). Súdny dvor rozhodol, že aj keď sa článok 82 ES použije na postupy farmaceutického podniku s dominantným postavením, ktorých cieľom je zabrániť akémukoľvek súbežnému obchodovaniu z jedného členského štátu do iných členských štátov, musí mať tento podnik možnosť prijať opatrenia, ktoré sú rozumné a primerané vzhľadom na potrebu chrániť vlastné obchodné záujmy. (
30
) Je užitočné uviesť, že Súdny dvor v rozsudku Loendersloot (ktorý sa však, samozrejme, netýkal farmaceutických výrobkov) rozhodol, že pokiaľ sa preukáže, že majiteľ ochrannej známky umiestnil na balenie alebo na etikety identifikačné čísla značkových výrobkov na účely, ktoré sú z hľadiska práva Spoločenstva legitímne (napríklad na účel splnenia zákonnej povinnosti, na uľahčenie reklamácie chybných výrobkov alebo na boj s falšovaním), ale majiteľ ochrannej známky ich používa aj na odhaľovanie slabých stránok v jeho organizácii predaja, a teda na boj proti súbežnému obchodovaniu s jeho výrobkami, majú sa osoby zúčastnené na súbežnom obchodovaní proti poslednému uvedenému konaniu brániť na základe ustanovení Zmluvy týkajúcich sa hospodárskej súťaže. (
31
)
Presné dôvody úpravy balenia
53.
Pokiaľ ide o tvrdenie, že v upozornení majiteľa ochrannej známky zo strany súbežného dovozcu by mali byť uvedené presné dôvody úpravy balenia, Súdny dvor v rozsudku Boehringer II rozhodol, že je úlohou súbežných dovozcov, aby preukázali splnenie piatich podmienok BMS. (
32
)
54.
Prvá z uvedených podmienok (preformulovaná Súdnym dvorom v rozsudku Boehringer II) je, že uplatňovanie práv z ochrannej známky jej majiteľom s cieľom brániť uvádzaniu výrobkov v upravenom balení pod takouto známkou na trh by prispelo k umelému rozdeľovaniu trhov medzi členskými štátmi.
55.
Z ustálenej judikatúry vyplýva, že pokiaľ majiteľ ochrannej známky uplatňuje práva zo svojej ochrannej známky s cieľom zabrániť súbežnému dovozcovi upravovať balenie, ak je takáto úprava balenia nevyhnutná na to, aby boli dotknuté farmaceutické výrobky uvedené na trh v členskom štáte dovozu, prispieva to k umelému rozdeľovaniu trhov medzi členskými štátmi v rozpore s právom Spoločenstva. Námietky majiteľa ochrannej známky proti úprave balenia nie sú odôvodnené, pokiaľ tým bráni účinnému prístupu dovezeného výrobku na trh v danom štáte. (
33
)
56.
Je teda úlohou súbežného dovozcu, aby preukázal, že uplatňovanie práv z ochrannej známky majiteľom s cieľom zabrániť uvádzaniu značkových výrobkov v upravenom balení na trh by prispelo k umelému rozdeľovaniu trhov medzi členskými štátmi a takéto uplatňovanie bude prispievať k umelému rozdeľovaniu trhov tam, kde je úprava balenia nevyhnutná na získanie účinného prístupu na trh.
57.
Záver, že súbežnému dovozcovi prináleží, aby preukázal nevyhnutnosť, sa javí byť nevyhnutný.
58.
Uvedený záver je však odvodený z judikatúry Súdneho dvora formulovanej ako odpoveď na otázky predložené v kontexte už skončených súdnych konaní. Nie je mi jasné, či ho možno použiť na rozšírenie rozsahu povinnosti súbežného dovozcu vopred upozorniť majiteľa ochrannej známky na svoj zámer uviesť na trh výrobok v upravenom balení.
59.
Navyše z rozsudku Boehringer II je jasné, že podmienka, že úprava balenia musí byť nevyhnutná, sa vzťahuje iba na samotnú skutočnosť úpravy balenia výrobku a neuplatňuje sa na konkrétny spôsob a štýl úpravy balenia.
60.
Podľa môjho názoru prináleží súbežnému dovozcovi, aby majiteľovi ochrannej známky poskytol dostatok podrobných informácií na preukázanie nevyhnutnosti. Súbežný dovozca tak môže urobiť v závislosti od okolností akoukoľvek kombináciou informácií, ktorá objektívne preukáže, že úprava balenia je preňho nevyhnutná na to, aby mohol uviesť výrobky na trh v štáte dovozu. Informácie, ktoré súbežný dovozca poskytne majiteľovi ochrannej známky, budú tvoriť právny základ tejto veci.
61.
Majiteľovi ochrannej známky potom prináleží, aby rozhodol, či bude na základe poskytnutých informácií akceptovať, že úprava balenia je nevyhnutná, alebo či podá návrh na začatie konania proti súbežnému dovozcovi s cieľom zabrániť mu v uvedení výrobkov v upravenom balení na trh. Ak majiteľ ochrannej známky podá návrh na začatie konania, bude skutočnosť, či súbežný dovozca preukázal nevyhnutnosť, v plnom rozsahu závisieť od dôkaznej hodnoty podkladov poskytnutých majiteľovi ochrannej známky. Súbežnému dovozcovi nebude v tejto fáze dovolené, aby svoje dôvody menil.
62.
Ak vnútroštátny súd, pred ktorým bude toto konanie prebiehať, zistí, že nevyhnutnosť bola objektívne preukázaná, súbežnému dovozcovi uvádzanie výrobkov na trh v upravenom balení nezakáže. Ak na druhej strane súbežný dovozca nevyhnutnosť nepreukáže, vnútroštátny súd takýto zákaz vydá.
Návrh
63.
Na základe vyššie uvedených dôvodov navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal na otázky, ktoré položil Oberster Gerichtshof, Rakúsko, takto:
1.
Ak súbežný dovozca farmaceutických výrobkov prebalí výrobky do nového balenia z dôvodu, že úprava balenia je nevyhnutná na uvedenie výrobku na trh v členskom štáte dovozu, musí byť súlad nového balenia so zákonom posudzovaný iba z hľadiska toho, či je spôsobilé poškodiť dobré meno ochrannej známky a jej majiteľa.
2.
Za týchto okolností musí súbežný dovozca na účel splnenia svojej oznamovacej povinnosti podľa článku 7 smernice o ochranných známkach, ako ju vykladá Súdny dvor, poskytnúť majiteľovi ochrannej známky informácie, ktoré objektívne preukazujú, že úprava balenia bola nevyhnutná. Takéto informácie môžu, ale nemusia nevyhnutne zahŕňať označenie členského štátu vývozu.
(
1
)	Jazyk prednesu: angličtina.
(
2
)	Prvá smernica Rady z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (89/104/EHS) (Ú. v. ES L 40, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92).
(
3
)	Rozsudok Súdneho dvora z 23. apríla 2002, Boehringer Ingelheim a i., C-143/00, Zb. s. I-3759.
(
4
)	Rozsudok Súdneho dvora z 26. apríla 2007, Boehringer Ingelheim a i., C-348/04, Zb. s. I-3391.
(
5
)	V súlade s článkom 65 ods. 2 a bodom 4 prílohy XVII k Dohode o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992 sa v článku 7 ods. 1 smernice na účely dohody pôvodné slová „v spoločenstve“ nahrádzajú slovami „na území niektorej zmluvnej strany“.
(
6
)	Rozsudok z 11. júla 1996, Bristol-Myers Squibb a i./Paranova, C-427/93, C-429/93 a C-436/93, Zb. s. I-3457, bod 41.
(
7
)	Viac údajov o konaní, ktoré viedlo k vydaniu oboch rozsudkov Boehringer, možno nájsť v bodoch 21 až 27 mojich návrhov k rozsudku Boehringer II.
(
8
)	V skutočnosti je majiteľom dvoch samostatných slovných ochranných známok a jednej obrazovej a slovnej ochrannej známky, ale táto vec sa počtom alebo druhom ochranných známok nezaoberá.
(
9
)	Rozsudok z 11. novembra 1997, Loendersloot/Ballantine & Son a i., C-349/95, Zb. s. I-6227, bod 46.
(
10
)	Bod 55.
(
11
)	Pozri bod 11.
(
12
)	Bod 38.
(
13
)	Bod 38.
(
14
)	Bod 9.
(
15
)	Bod 46.
(
16
)	Bod 38.
(
17
)	Rozsudok Súdneho dvora z 23. apríla 2002, Merck, Sharp & Dohme, C-443/99, Zb. s. I-3703.
(
18
)	Rozsudok Súdneho dvora z 12. októbra 1999, Upjohn, C-379/97, Zb. s. I-6927.
(
19
)	Body 41 až 45; kurzívou zvýraznila generálna advokátka.
(
20
)	Rozsudok už citovaný v poznámke pod čiarou 17.
(
21
)	Bod 22; kurzívou zvýraznila generálna advokátka.
(
22
)	Bod 33 a výrok.
(
23
)	Rozsudok Boehringer II, už citovaný, bod 37.
(
24
)	Rozsudok Súdneho dvora z 23. mája 1978, Hoffmann-La Roche/Centrafarm, 102/77, Zb. s. 1139, bod 12.
(
25
)	Bod 78.
(
26
)	Bod 62.
(
27
)	Bod 78.
(
28
)	Bod 54. Posledné dve slová anglického znenia sú „his market“. Z francúzskeho znenia poslednej vety („En effet, il existerait un cloisonnement des marchés si l’importateur ne pouvait commercialiser le produit que sur une partie limitée du marché de celui-ci“) je však zjavné, že vyššie uvedený text je preložený správne.
(
29
)	Rozsudok zo 16. septembra 2008, Sot. Lélos Kai Sia, C-468/06 až C-478/06, Zb. s. I-7139; pozri aj návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Ruiz-Jarabo Colomer 1. apríla 2008. V rozsudku Súdneho dvora z 31. mája 2005, Syfait a i. (C-53/03, Zb. s. I-4609), ktorý sa týkal podobných otázok, Súdny dvor rozhodol, že návrh na začatie prejudiciálneho konania bol neprípustný, a preto o predložených otázkach nerozhodol. Naopak, návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Jacobs, sa zaoberali podstatou, a to spôsobom, ktorý naznačoval rozsudok Súdneho dvora vo veci Sot. Lélos Kai Sia.
(
30
)	Pozri body 66 až 69 rozsudku Sot. Lélos Kai Sia, už citovaného v poznámke pod čiarou 29.
(
31
)	Body 41 až 43.
(
32
)	Body 52 a 54 a výrok.
(
33
)	Body 45 a 46 rozsudku Boehringer I.