62024TJ0425_EXT
TRIBUNALENS DOM (andra avdelningen)
den 10 september 2025 (
*1
)
”EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket pastaZARA Sublime – Det äldre EU-ordmärket ZARA – Relativt registreringshinder – Ingen skadlig inverkan på renomméet – Artikel 8.5 i förordning (EG) nr 40/94 – Inget samband mellan kännetecknen – Ingen risk för otillbörlig fördel av det äldre varumärkets renommé – Det föreligger en skälig anledning till användning av det sökta varumärket”
I mål T‑425/24,
Ffauf Italia SpA, Riese Pio X (Italien), företrätt av advokaterna P. Creta, A. Lanzarini, B. Costa och V. Basilavecchia,
klagande,
mot
Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av M. Chylińska och D. Gája, båda i egenskap av ombud,
motpart,
varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var
Industria de Diseño Textil, SA, Arteixo (Spanien), företrätt av advokaterna G. Marín Raigal, E. Armero Lavie och J. Oria Sousa-Montes,
meddelar
TRIBUNALEN (andra avdelningen)
sammansatt av ordföranden A. Marcoulli samt domarna V. Tomljenović (referent) och L. Spangsberg Grønfeldt,
justitiesekreterare: handläggaren G. Mitrev,
efter den skriftliga delen av förfarandet,
efter förhandlingen den 8 maj 2025,
följande
Dom (
1
)
1
Klaganden, Ffauf Italia SpA (nedan kallad Ffauf), har med stöd av artikel 263 FEUF, yrkat ogiltigförklaring av det beslut som meddelades av femte överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 3 juni 2024 (ärende R 1576/2023‑5) (nedan kallat det överklagade beslutet).
[utelämnas]
Parternas yrkanden
12
Ffauf har yrkat att tribunalen ska
–
ogiltigförklara det överklagade beslutet, och
–
förplikta EUIPO och intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.
13
EUIPO har yrkat att tribunalen ska
–
ogilla överklagandet, och
–
förplikta Ffauf att ersätta rättegångskostnaderna för det fall förhandling hålls i målet.
14
Intervenienten har yrkat att tribunalen ska
–
ogilla överklagandet, och
–
förplikta Ffauf att ersätta rättegångskostnaderna.
Rättslig bedömning
[utelämnas]
Den enda grunden: åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 40/94
[utelämnas]
Huruvida det föreligger en skälig anledning till att använda det sökta varumärket
95
Ffauf har gjort gällande att bolaget har använt kännetecken med ordelementet ”pastazara” sedan flera år tillbaka, vilket utgör en skälig anledning till användning av det sökta varumärket.
96
Tribunalen påpekar i detta hänseende att begreppet skälig anledning, som tillåter användning av ett varumärke som medför en skadlig inverkan på ett känt varumärke, ska tolkas restriktivt (dom av den 16 mars 2016, The Body Shop International/harmoniseringskontoret – Spa Monopole (SpA WISDOM), T‑201/14, ej publicerad, EU:T:2016:148, punkt 65).
97
Dessutom kan begreppet skälig anledning, förutom att omfatta objektivt tvingande skäl, även avse det subjektiva intresset hos en tredje man som använder ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett känt varumärke (se, analogt, dom av den 6 februari 2014, Leidseplein Beheer och de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, punkt 45).
98
Den som använder ett kännetecken som liknar ett känt varumärke kan därmed, såsom följer av artikel 8.5 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), åberopa att det föreligger en ”skälig anledning” till att kännetecknet används. ”Skälig anledning” är nämligen ett uttryck för det allmänna syftet i den förordningen, vilket är att varumärkesinnehavarens intresse av att varumärkets grundläggande funktion bevaras ska vägas mot tredje mans intresse av att i näringsverksamhet använda ett kännetecken för att beteckna de varor och tjänster som saluförs (se dom av den 30 maj 2018, Tsujimoto/EUIPO, C‑85/16 P och C‑86/16 P, EU:C:2018:349, punkt 90 och där angiven rättspraxis).
99
Vidare framgår det av rättspraxis att en tredje man som använder ett kännetecken som liknar ett känt varumärke kan anses ha skälig anledning i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 om det kan konstateras dels att kännetecknet togs i bruk innan ansökan om registrering av det kända varumärket gavs in, dels att användningen har skett i god tro. Detta ska bedömas genom särskilt beaktande av hur väl inarbetat kännetecknet är och vilket anseende det åtnjuter hos omsättningskretsen, av likheten mellan de aktuella varorna och tjänsterna, samt av den ekonomiska och kommersiella relevansen av att kännetecknet i fråga används (se, för ett liknande resonemang och analogt, dom av den 6 februari 2014, Leidseplein Beheer och de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, punkt 60).
100
Det är mot bakgrund av ovan anförda överväganden som tribunalen ska pröva huruvida överklagandenämnden, även om det antas vara visat att omsättningskretsen ser ett samband mellan de motstående kännetecknen och att det sökta varumärket drar otillbörlig fördel av det äldre varumärkets renommé, på ett korrekt sätt kunde dra slutsatsen att det inte förelåg någon skälig anledning till att använda det sökta varumärket, innehållande ordelementet ”pastazara”.
101
För det första framgår det i punkterna 99–106 i det överklagade beslutet, såvitt avser det att Ffauf klandrar överklagandenämnden för att inte ha beaktat dess bevisning i form av utdrag ur handelsregistret och registreringar över varumärken, att överklagandenämnden tog hänsyn till klagandens olika företagsnamn, såsom PASTAZARA Sas di Dalla Costa Roberto & C., från och med 1978, och PASTAZARA SpA, från och med 1988. Vidare beaktade överklagandenämnden registreringarna av varumärkena ZARA och pastaZARA, registrerade sedan 1960-talet efter ansökan från Ffauf. Överklagandenämnden tog som exempel upp den italienska registreringen av figurmärket pastaZARA, för vilken ansökan lämnades in år 1968.
102
Därutöver innehåller samtliga varumärken som Ffauf är innehavare av, vilka överklagandenämnden undersökte i punkterna 101–103 i det överklagade beslutet, ordelementet ”pastazara”. Detta ordelement är identiskt med eller mycket liknande ordelementet i det sökta varumärket, och överklagandenämnden drog på den grundvalen slutsatsen att de motstående kännetecknen är lika. Dessutom innefattar en betydande del av de figurmärken som överklagandenämnden tagit upp ett figurelement som föreställer en kvinna som bär vete i sina armar, med ett lantligt landskap i bakgrunden. Detta figurelement återges även i det sökta varumärket.
103
Ffauf har således använt kännetecken innehållande ordelementet ”pastazara” för att marknadsföra dessa varor innan ansökan om registrering av det äldre varumärket ZARA gavs in den 3 juli 2001, och även innan varumärket Zara fick sin utbredning under 1980- och 1990-talen, vilket ledde till att det blev känt, såsom angetts i punkt 36 ovan.
104
Dessa omständigheter skiljer sig avsevärt från de relevanta omständigheterna i det mål som avgjordes genom dom av den 6 juli 2012, Jackson International/harmoniseringskontoret – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE) (T‑60/10, ej publicerad, EU:T:2012:348), till vilken överklagandenämnden hänvisade i punkt 104 i det överklagade beslutet. Tvärtemot vad överklagandenämnden felaktigt slog fast avsåg Ffaufs bevisning i förevarande fall, till stöd för bolagets påstående om att det förelåg en skälig anledning till att använda det sökta varumärket, inte tidigare användning av det sökta varumärket. Bevisningen avsåg i stället dels den omständigheten att det sökta varumärket grundade sig på andra varumärken som Ffauf är innehavare av, såsom figurmärkena pastaZARA, och på namnet ”Zara”, med avseende på namnets anknytning till Ffaufs identitet och historia, dels att Ffaufs varor har marknadsförts under nämnda figurmärken sedan årtionden tillbaka.
105
För det andra framgår det av punkt 106 i det överklagade beslutet att överklagandenämnden tog hänsyn till den bevisning som Ffauf hade lämnat in till styrkande av att kännetecknen med ordelementet ”pastazara” användes i god tro. Överklagandenämnden tog därvid fasta på Ffaufs historia, olika nationella och internationella registreringar av varumärken med ordelementet ”pastazara” samt fakturor, förpackningar, kataloger och broschyrer från Ffauf som visade de olika varianterna av figurmärket pastaZARA. Överklagandenämnden drog således slutsatsen att denna bevisning visade att Ffaufs användning av namnet ”Zara” hade samband med det verkliga ursprunget för bolagets verksamhet under 1930-talet och fram till år 1943, det vill säga den dalmatinska staden Zara, numera Zadar (Kroatien), och att Ffauf redan hade använt kännetecken med namnet ”Zara” för att beteckna pastaprodukter eller varor av liknande slag, bland annat i Europa, före den dag då ansökan om registrering av det äldre varumärket gavs in år 2001 och likaså innan intervenienten använde varumärket ZARA för första gången år 1975. Det saknas anledning att ifrågasätta denna bedömning, som heller inte har bestridits.
106
För det tredje framgår det av den bevisning som anges i punkt 102 ovan att Ffauf var innehavare av internationella registreringar av varumärken med ordelementet ”pastazara” och att dessa omfattar ett stort antal unionsstater: Beneluxländerna, Bulgarien, Frankrike, Kroatien, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Vidare visar de fakturor, förpackningar, kataloger och broschyrer som Ffauf har lagt fram och som överklagandenämnden har hänvisat till i punkt 103 i det överklagade beslutet att pasta har saluförts under kännetecken som innehåller ordelementet ”pastazara” i flera av de nämnda unionsstaterna, liksom även i Danmark, Estland, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Polen och Sverige. Denna bevisning påvisar att de kännetecken som ordelementet ”pastazara” består av är väl inarbetade i en stor del av unionen, i den mening som avses i den rättspraxis som det hänvisas till i punkt 99 ovan.
107
För det fjärde är användningen av de kännetecken som innehåller ordelementet ”pastazara” ekonomiskt och kommersiellt relevant för Ffauf, i den mening som avses i den rättspraxis som det hänvisas till i punkt 99 ovan. Detta styrks av Ffaufs användning av namnet ”Zara”, vilket är kopplat till Ffaufs identitet och historia, och av de olika varumärkena med ordelementet ”pastazara”, vilka Ffauf har registrerat och använt för att saluföra sina varor och vilka anges i punkterna 103–106 i det överklagade beslutet.
108
För det femte medgav överklagandenämnden, vad gäller likheten mellan de aktuella varorna och såsom angetts i punkt 82 ovan, att de modevaror som omfattas av det kända varumärket å ena sidan, och de pastaprodukter som avses i det sökta varumärket å andra sidan, inte har något gemensamt, eftersom de varken kompletterar eller konkurrerar med varandra och eftersom de i allmänhet erbjuds av olika företag som är verksamma inom olika sektorer.
109
För det sjätte ansåg överklagandenämnden i punkt 107 i det överklagade beslutet att det i förevarande fall inte förelåg någon skälig anledning till att använda det sökta varumärket, eftersom Ffauf inte hade visat att användningen av ordet ”zara” var nödvändig för att kunna marknadsföra de varor som det sökta varumärket avsåg. Överklagandenämnden fann vidare att det inte fanns ett i förväg ingått avtal med intervenienten som tillät att varumärket används, och att det inte hade förebringats någon bevisning i fråga om värdet av investeringarna i marknadsföring och reklam för varumärket eller i fråga om omsättningskretsens acceptans av varumärket.
110
I det avseendet framgår det, såsom Ffauf har gjort gällande, inte av rättspraxis att begreppet skälig anledning förutsätter att det är nödvändigt att använda kännetecknet för att de aktuella varorna ska få marknadsföras. I det mål som avgjordes genom dom av den 16 mars 2016, SpA WISDOM (T‑201/14, ej publicerad, EU:T:2016:148, punkt 66), ansåg tribunalen, som svar på argumentet att ordet ”spa” i det då aktuella kännetecknet hade blivit beskrivande eller generiskt för att identifiera kosmetiska varor, att det inte hade visats att det hade blivit nödvändigt att använda ordet ”spa” för att marknadsföra sådana varor. Dessa omständigheter skiljer sig dock åt från omständigheterna i förevarande fall, eftersom det inte är fråga om användning av ett ord som påstås ha blivit generiskt, utan om användning av ett namn som har nära anknytning till Ffaufs historia och marknadsföringen av dess varor.
111
Vidare framgår det inte av den rättspraxis som det erinrats om i punkt 99 ovan att begreppet skälig anledning skulle förutsätta att det konstateras att kännetecknet i fråga har uppnått en viss nivå av igenkänning eller förutsätta investeringar på en given nivå, vidtagna marknadsföringsåtgärder eller innehav av en marknadsandel. Av denna rättspraxis följer nämligen att det för att konstatera att det föreligger en skälig anledning krävs en övergripande prövning av alla relevanta faktorer, vari det ska slås fast huruvida kännetecknet i fråga faktiskt har använts på marknaden innan ansökan om att registrera det kända varumärket lämnades in samt huruvida denna användning har skett i god tro (se, för ett liknande resonemang och analogt, dom av den 6 februari 2014, Leidseplein Beheer och de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, punkt 60).
112
Såsom det har angetts i punkt 106 ovan styrker den bevisning som överklagandenämnden prövade i punkterna 99–106 i det överklagade beslutet att Ffauf har marknadsfört pastaprodukter under olika varumärken innehållande ordelementet ”pastazara” i en betydande del av unionen. Dessutom styrker de tvister som Ffauf inlett vid olika nationella domstolar med åberopande av kännetecken innehållande ordelementet ”pastazara”, till vilka överklagandenämnden hänvisade i punkt 105 i det överklagade beslutet, att Ffauf vidtog åtgärder till försvar för sin användning av kännetecknen.
113
Slutligen slog överklagandenämnden felaktigt fast att Ffaufs påståenden om att ha handlat i god tro var utan verkan. En av de relevanta faktorerna vid den övergripande prövning som ska göras när det gäller rekvisitet skälig anledning i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 är nämligen att den som påstår sig ha haft en skälig anledning till att använda ett kännetecken som är likt ett känt varumärke ska ha handlat i god tro (se, för ett liknande resonemang och analogt, dom av den 6 februari 2014, Leidseplein Beheer och de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, punkt 56).
114
Mot bakgrund av det ovanstående finner tribunalen att överklagandenämnden visserligen inte helt bortsåg från den bevisning som avsåg Ffaufs användning av kännetecken som innefattar ordelementet ”pastazara”, varav vissa hade varit registrerade i årtionden för livsmedel i klass 30, och överklagandenämnden påpekade korrekt att Ffaufs användning av namnet ”Zara” syftade på det verkliga ursprunget för bolagets verksamhet. Överklagandenämnden drog emellertid inte rätt slutsatser av dessa konstateranden vid sin bedömning av de faktorer som är relevanta för att slå fast huruvida det föreligger en skälig anledning, i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94.
115
Med hänsyn dels till Ffaufs användning av kännetecken som innefattar ordelementet ”pastazara” innan det kända varumärket registrerades, såsom angetts i punkt 103 ovan, dels till de faktorer som kan styrka god tro vid denna tidigare användning, i den mening som avses i den rättspraxis som det hänvisas till i punkt 99 ovan, såsom att det inte finns något samband mellan de aktuella varorna, vilket framgår av punkt 76 i det överklagade beslutet, och de olika bevisen, vilka anges i punkterna 99–106 i det överklagade beslutet och vilka avser historian bakom Ffaufs verksamhet samt verksamhetens anknytning till staden tidigare känd som Zara, omfattningen av marknadsföringen av varor under kännetecken med ordelementet ”pastazara” i en betydande del av unionen, Ffaufs åtgärder för att försvara denna användning, samt den ekonomiska och kommersiella vikten av att kunna använda nämnda kännetecken i Ffaufs verksamhet, har överklagandenämnden felaktigt dragit slutsatsen att Ffauf inte hade lyckats styrka att det förelåg en skälig anledning till att använda ordelementet ”pastazara” i det sökta varumärket, i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94.
116
Överklagandet ska därmed, utöver att vinna bifall såvitt avser Ffaufs tredje delgrund enligt punkt 91 ovan, under alla omständigheter även vinna bifall såvitt avser den femte delgrunden. Det överklagade beslutet ska således ogiltigförklaras.
[utelämnas]
Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (andra avdelningen)
följande:
1)
Det beslut som meddelades av femte överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 3 juni 2024 (ärende R 1576/2023‑5) ogiltigförklaras.
2)
EUIPO ska bära sina rättegångskostnader och ersätta hälften av de kostnader som uppkommit för Ffauf Italia SpA.
3)
Industria de Diseño Textil, SA ska bära sina rättegångskostnader och ersätta hälften av de kostnader som uppkommit för Ffauf Italia.
Marcoulli
Tomljenović
Spangsberg Grønfeldt
Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 10 september 2025.
Underskrifter
(
*1
)	Rättegångsspråk: engelska.
(
1
)	Nedan återges endast de punkter i denna dom som tribunalen anser bör publiceras.