62002CC0418_NL
Conclusie van de advocaat generaal
Conclusie van de advocaat generaal
1. Het merkenrecht maakt de laatste jaren onder impuls van de marktdeelnemers een belangwekkende ontwikkeling door, die weergeeft hoe belangrijk merken zijn in onze huidige, zogeheten consumptiemaatschappij. Na de uitbreiding van de als merk in aanmerking komende tekens met geuren, klanken en één of meer vorm‑ en contourloze kleuren op zich(2), wordt het Hof in de onderhavige zaak geconfronteerd met het verlangen van de distributiesector naar een verdere ontwikkeling in het merkenrecht.
2. Deze keer gaat het om de vraag of, en zo ja, onder welke voorwaarden een merk kan worden ingeschreven voor diensten in het kader van de detailhandel in waren. Het Bundespatentgericht (Duitsland) vraagt of „de detailhandel in waren” een dienst kan vormen in de zin van artikel 2 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad(3) en, zo ja, onder welke voorwaarden een merk voor een dergelijke dienst kan worden ingeschreven.
I – Rechtskader
A – De internationale overeenkomsten betreffende het merkenrecht
1. Het Verdrag van Parijs
3. Het Verdrag tot bescherming van de industriële eigendom, ondertekend te Parijs op 20 maart 1883 en laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967(4), vormt het juridisch referentiekader voor de partijen bij dit verdrag, die zich ertoe hebben verbonden dit ten behoeve van de bescherming van merken te eerbiedigen. Alle lidstaten van de Europese Gemeenschap (hierna: „lidstaten”) zijn partij bij dit verdrag.(5)
4. Artikel 6 sexies van het Unieverdrag, waarvan de inhoud is vastgesteld tijdens de conferentie ter herziening van dit verdrag te Lissabon in 1958, luidt:
„De landen van de Unie verbinden zich ertoe dienstmerken te beschermen. Zij zijn niet gehouden de inschrijving van deze merken te regelen.”(6)
2. De Overeenkomst van Nice
5. De Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en te Genève op 13 mei 1977 en gewijzigd op 28 september 1979(7), behoort tot de overeenkomsten met betrekking tot welke de Uniestaten zich in artikel 19 van het Unieverdrag het recht hebben voorbehouden deze onderling te sluiten.(8) Zij heeft tot doel de inschrijving van merken te vergemakkelijken dankzij een gemeenschappelijke classificatie van de waren en diensten waarvoor een merk wordt ingeschreven.(9)
6. De classificatie van Nice bevat een lijst van 34 klassen van waren en 11 klassen van diensten. De waren en diensten die onder deze verschillende klassen vallen, worden daarin in algemene termen omschreven. Bij deze klassen hoort meestal een toelichting. De classificatie van Nice bevat ook een alfabetische lijst van 10 000 waren en ongeveer 1 000 diensten. Deze classificatie wordt regelmatig herzien door een commissie van deskundigen die bij de Overeenkomst van Nice is ingesteld. De versie die ten tijde van de feiten van het hoofdgeding van kracht was, was de zevende uitgave, die in 1996 is gepubliceerd. Zij is vervangen door de achtste uitgave, die in juni 2001 is gepubliceerd en op 1 januari 2002 van kracht is geworden.
7. Klasse 35 in de classificatie van Nice wordt in beide genoemde versies in dezelfde bewoordingen beschreven als volgt:
„Reclame;
beheer van commerciële zaken;
zakelijke administratie;
administratieve diensten.”
Toelichting
[...]
Deze klasse omvat met name:
[...]
– het verzamelen voor rekening van derden van verschillende waren (uitgezonderd het vervoer ervan) om de consument in staat te stellen ze gemakkelijk te bekijken en te kopen.
Deze klasse omvat met name niet:
– de activiteit van een onderneming die als hoofdfunctie de verkoop van waren heeft, dat wil zeggen een zogenoemde handelsonderneming;
[...]”
8. In artikel 2 van de Overeenkomst van Nice is de juridische draagwijdte en de wijze van toepassing van de classificatie van Nice vastgelegd. Dit artikel luidt als volgt:
„1) Onder voorbehoud van de door deze overeenkomst opgelegde verplichtingen is de draagwijdte van de classificatie die, welke daaraan door elk land van de bijzondere Unie wordt toegekend. In het bijzonder bindt de classificatie de landen van de bijzondere Unie noch wat de beoordeling van de omvang van de bescherming van het merk, noch wat de erkenning van de dienstmerken betreft.
2) Elk land van de bijzondere Unie behoudt zich de bevoegdheid voor, de classificatie toe te passen als hoofdsysteem of als hulpsysteem.
3) De bevoegde instanties van de landen van de bijzondere Unie zullen in de officiële documenten en bekendmakingen van de merkinschrijvingen de nummers van de klassen der classificatie vermelden van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.
4) De omstandigheid dat een benaming voorkomt in de alfabetische lijst doet niets af aan de rechten die op die benaming zouden kunnen bestaan.”
9. De lidstaten zijn partij bij de Overeenkomst van Nice, met uitzondering van de Republiek Cyprus en de Republiek Malta.(10) De classificatie van Nice moet worden toegepast in aanvragen en bij de inschrijving van gemeenschapsmerken.(11) Deze classificatie wordt ook gebruikt voor de internationale inschrijving van merken door het internationale bureau van de WIPO overeenkomstig de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, laatstelijk herzien te Stockholm in 1967 en gewijzigd op 28 september 1979(12), en het protocol bij de Schikking van Madrid.(13)
B – Het gemeenschapsrecht
10. De richtlijn heeft tot doel de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten afhankelijk te stellen van dezelfde voorwaarden, om de verschillen tussen de wetgevingen van de lidstaten op te heffen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen.(14) Volgens de twaalfde overweging van de considerans moeten de bepalingen van de richtlijn volledig stroken met die van het Unieverdrag en moeten zij de verplichtingen die uit dat verdrag voortvloeien voor de staten die daarbij partij zijn, onverkort laten.
11. Volgens artikel 1 is de richtlijn van toepassing „op ieder merk voor waren of diensten dat in een lidstaat het voorwerp is van inschrijving of aanvrage om inschrijving als een individueel, collectief, garantie‑ of kwaliteitsmerk, dan wel het voorwerp is van inschrijving of aanvrage om inschrijving bij het Benelux Merkenbureau of van een internationale inschrijving die rechtsgevolgen heeft in een lidstaat”.
12. In artikel 2 van de richtlijn is vastgelegd welke tekens een merk kunnen vormen. Dit artikel luidt als volgt:
„Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.”
13. Artikel 4 van de richtlijn heeft betrekking op de gronden voor weigering van inschrijving van een merk en de gronden van nietigheid van een ingeschreven merk in geval van strijd met oudere rechten. Lid 1 van dit artikel bepaalt:
„Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden nietig verklaard:
a) wanneer het gelijk is aan een ouder merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven;
b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ander merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk.”
14. In artikel 5 is vastgelegd welke rechten aan het merk verbonden zijn. Lid 1 van dit artikel bepaalt:
„Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:
a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.”
15. De verordening heeft tot doel om ter verwezenlijking van de interne markt naast de nationale merken een gemeenschapsmerk in te voeren dat volgens één enkele procedure kan worden verkregen, dat een eenvormige bescherming geniet en dat rechtsgevolgen heeft op het grondgebied van alle lidstaten.(15) De inschrijving en het administratief beheer van dit gemeenschapsmerk vallen onder de bevoegdheid van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen).(16)
16. De artikelen 4, 8 en 9 van de verordening bevatten bepalingen die overeenkomen met de artikelen 2, 4 en 5 van de richtlijn.
C – Het nationale recht
17. Het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (wet op de bescherming van merken en andere onderscheidende tekens) van 25 oktober 1994(17), opgenomen in artikel 1 van het Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinien (wet tot hervorming van het merkenrecht en omzetting van de Eerste richtlijn), dat op 1 januari 1995 in werking is getreden, dient ter omzetting van de richtlijn in het Duitse nationale recht.
18. De bepalingen van de artikelen 2, 4, lid 1, en 5, lid 1, van de richtlijn zijn overgenomen in de §§ 3, lid 1, 9, lid 1, en 14, lid 2, Markengesetz.
II – Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen
19. De vennootschap Praktiker Bau‑ und Heimwerkermärkte AG(18) heeft op 19 maart 2001 bij het Deutsche Patent‑ und Markenamt een aanvraag tot inschrijving van het beeld‑ en kleurmerk „Praktiker” ingediend voor de als volgt aangeduide dienst: „detailhandel in bouw‑, doe-het-zelf‑ en tuinartikelen en andere verbruiksgoederen voor de doe-het-zelver”.
20. Het Deutsche Patent‑ und Markenamt heeft deze aanvraag afgewezen. Zijns inziens is het begrip „detailhandel” geen aanduiding voor zelfstandige diensten met een autonome economische betekenis, maar doelt het alleen op de distributie van waren als zodanig. Volgens dit bureau kan merkbescherming alleen worden verkregen door de inschrijving van een merk voor de verschillende verkochte waren.
21.  Tegen dit besluit heeft Praktiker beroep bij het Bundespatentgericht ingesteld. Zij heeft gesteld dat de economische ontwikkeling naar een dienstenmaatschappij een herwaardering van de detailhandel vereist. Volgens verzoekster in het hoofdgeding wordt de koopbeslissing van de consument steeds meer beïnvloed door aspecten als de samenstelling van het assortiment, de presentatie ervan, de door het personeel verleende service, reclame enz. Dergelijke prestaties gaan verder dan de eigenlijke verkoophandeling en stellen een onderneming in staat zich te onderscheiden van haar concurrenten. Voor die diensten zou dan ook bescherming als dienstmerk mogelijk moeten zijn, zoals thans wordt erkend door het BHIM en de meerderheid van de merkenbureaus van de lidstaten.
22. Het Bundespatentgericht heeft de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:
„1) Is de detailhandel in waren een dienst in de zin van artikel 2 van de richtlijn?
Zo ja:
2) In hoeverre moeten dergelijke diensten van een detailhandelaar inhoudelijk nader worden gespecificeerd om te garanderen dat het voorwerp van de merkbescherming voldoende bepaald is, zoals wordt vereist door:
a) de in artikel 2 van de richtlijn gedefinieerde functie van het merk, waren en diensten van een onderneming te onderscheiden,
b) de noodzakelijke afbakening van de omvang van de bescherming van een dergelijk merk in geval van collisie?
3) In hoeverre moet de soortgelijkheid [artikel 4, lid 1, sub b, en artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn] van dergelijke diensten van een detailhandelaar en
a) andere, met de distributie van waren samenhangende diensten,
of
b) de door de betrokken detailhandelaar verhandelde waren
worden afgebakend?”
23. Het Bundespatentgericht legt in zijn verwijzingsbeschikking uit dat hij deze vragen om de volgende redenen aan het Hof voorlegt.
24. Bij de uitoefening van zijn activiteit onderscheidt een detailhandelaar zich niet van een producent die zelf de verkoop van zijn producten verzorgt. Een detailhandelaar zou zich dus van die concurrent kunnen onderscheiden door middel van een warenmerk. Voorts vormen de met de distributie van waren samenhangende prestaties, zoals advies aan klanten, informatie en reclame, enzovoort, in de ogen van de koper geen autonome prestaties en worden zij mede beschermd door het warenmerk. Ten slotte vallen de door een grootwarenhuis aangeboden extra diensten, zoals financiële diensten, verzekeringscontracten, reisbemiddeling of restauratie, die onafhankelijk lijken te zijn van de distributie van waren, onder hun eigen klassen in de classificatie van Nice en komen zij derhalve in aanmerking voor zelfstandige merkbescherming.
25. De activiteit van een detailhandelaar waarvoor de bescherming van een dienstmerk noodzakelijk kan zijn, omvat dus enkel de specifieke handelsactiviteiten die de afzet van de waren mogelijk maken zonder zich daartoe te beperken, dat wil zeggen het samenstellen van een assortiment waren van verschillende ondernemingen en het te koop aanbieden ervan in één distributie-eenheid. Deze prestaties, waarvoor via de handelsmarge op de waren wordt betaald, kunnen worden geacht tegen vergoeding te zijn verricht, overeenkomstig de definitie van diensten in artikel 50 EG.
26. Ook moet rekening worden gehouden met de classificatie van Nice, die verbindend is voor zowel de lidstaten als het BHIM. Op grond van de toelichting bij klasse 35 heeft het Deutsche Patent‑ und Markenamt geweigerd merken voor detailhandelsdiensten in te schrijven omdat het daarbij uitsluitend de distributie van waren betreft. De bescherming van een dienstmerk is enkel verleend in gevallen waarin een handelsonderneming prestaties verrichtte die verder gingen dan de eigenlijke distributie van waren en die als zelfstandige diensten aan derden konden worden aangeboden.
27. Toch aanvaarden het BHIM en de merkenbureaus van een meerderheid van de lidstaten dat een merk kan worden ingeschreven voor de door een detailhandelaar verrichte diensten; zij hebben evenwel verschillende opvattingen over de vraag of die diensten nader moeten worden gespecificeerd. Omdat nationale merken en gemeenschapsmerken voor zowel de nationale autoriteiten en rechterlijke instanties als het BHIM tegenover elkaar kunnen komen te staan, is een bindende opheldering door het Hof noodzakelijk. Bij gebreke daarvan zou het beginsel van de gelijke behandeling van marktdeelnemers worden geschonden en zou de mededinging binnen de Europese Unie sterk kunnen worden vervalst.
28. Volgens het Bundespatentgericht kan de inschrijving van dergelijke dienstmerken enkel worden aanvaard wanneer het mogelijk is het voorwerp van deze bescherming concreet te bepalen. De verkrijging van een merk voor „detailhandeldiensten” mag in geen geval leiden tot een niet te controleren uitbreiding van de merkbescherming, die zou gelden voor alle in het kader van de handelsactiviteit van een grootwarenhuis verrichte prestaties en verhandelde waren. Dit vereiste vloeit voort uit de functie van het merk, die erin bestaat de consument de herkomstidentiteit te garanderen van het product of de dienst die van het merk is voorzien. Het is ook noodzakelijk met het oog op het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten, die vereisen dat de door de inschrijving van een merk verleende exclusieve rechten duidelijk bepaald zijn.
29. Algemene omschrijvingen als „detailhandeldiensten”, „detailhandel in waren” of „diensten van een grootwarenhuis” zijn dus onvoldoende specifiek. Ten eerste maken zij het niet mogelijk de door de detailhandelaar aangeboden diensten te onderscheiden van diensten die kunnen worden aangeboden door andere juridisch en economisch onafhankelijke ondernemingen zoals banken, reisbureaus, vervoerondernemingen of restaurants, die onder andere dienstenklassen vallen. Ten tweede maken zij het niet mogelijk de verhandelde waren precies te bepalen. Dezelfde bezwaren kunnen worden aangevoerd wanneer de aanvraag tot inschrijving enkel het soort verkooppunt specificeert, zoals „grootwarenhuis” of „supermarkt”. Gelet op de toelichting bij klasse 35 van de classificatie van Nice, dient bij de beschrijving van de door een detailhandelaar aangeboden diensten waarmee deze kunnen worden onderscheiden van diensten die onder een andere klasse van die classificatie vallen, te worden uitgegaan van de volgende formulering: het verzamelen voor rekening van derden van verschillende waren, uitgezonderd het vervoer ervan, om de consument in staat te stellen ze te kopen of de aankoop ervan te vergemakkelijken.
30. Toch zou zelfs de beschrijving van de door een detailhandelaar verrichte diensten bij de inschrijving van het merk onvoldoende kunnen zijn om het gevaar van een onoverzienbaar monopolie te bezweren. Het is ook noodzakelijk het begrip soortgelijkheid van deze diensten ten opzichte van andere diensten die binnen een grootwarenhuis kunnen worden aangeboden, en de verhandelde waren af te bakenen.
III – Beoordeling
A – De eerste prejudiciële vraag
31. Met zijn eerste prejudiciële vraag wenst het Bundespatentgericht te vernemen of de detailhandel in waren een dienst in de zin van artikel 2 van de richtlijn vormt.
32. Voor het antwoord op deze prejudiciële vraag acht ik het nodig eerst de volgende preciseringen aan te brengen ten aanzien van, ten eerste, de inhoud en het doel van artikel 2 van de richtlijn en, ten tweede, de uitdrukking „detailhandel in waren”, zoals die in het kader van het onderhavige geschil moet worden begrepen.
33. Om te beginnen beoogt artikel 2 van de richtlijn, zoals de Commissie terecht opmerkt, niet vast te leggen voor welke diensten een merk kan worden ingeschreven door een nationaal bureau. Dit artikel heeft volgens zijn koptekst betrekking op „tekens die een gemeenschapsmerk kunnen vormen”. Het bepaalt dat een merk kan worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling en die „de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden”. In dit artikel wordt dus vastgelegd welke soorten tekens een merk kunnen vormen, onafhankelijk van de waren of diensten waarvoor de bescherming zou kunnen worden aangevraagd.(19)
34. De richtlijn bevat ook in haar andere bepalingen geen definitie van de diensten waarvoor een merk kan worden ingeschreven. Volgens de zevende overweging van de considerans beoogt zij echter de verkrijging van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten afhankelijk te stellen van gelijke voorwaarden. Zoals bepaald in artikel 1 en zoals blijkt uit haar inhoud, is het bovendien de bedoeling dat zij niet alleen op warenmerken van toepassing is maar ook op dienstmerken.
35. Gelet op het voorgaande ben ik van mening dat de richtlijn, in het licht van de twaalfde overweging van de considerans en artikel 6 sexies van het Unieverdrag, weliswaar aldus dient te worden opgevat dat zij de lidstaten niet verplicht dienstmerken in hun nationale recht te erkennen, maar dat deze laatste toch gehouden zijn om vanaf het moment dat zij de marktdeelnemers de mogelijkheid toekennen om dergelijke merken in te laten schrijven(20), de in deze richtlijn gestelde materiële voorwaarden voor de inschrijving ervan in acht te nemen. Ik deel dus de opvatting van alle interveniënten dat de vraag, of een dienst als de „detailhandel in waren” een dienst kan zijn waarvoor een merk kan worden ingeschreven, binnen de werkingssfeer van de richtlijn valt en moet worden beantwoord aan de hand van haar opzet en de door haar nagestreefde doelstellingen.
36. De tweede precisering heeft betrekking op het begrip „detailhandel in waren”. Het Bundespatentgericht heeft niet aangegeven wat dit begrip precies inhoudt. Zoals de Commissie in haar opmerkingen aangeeft, wordt dit begrip, zoals het wordt gedefinieerd in de officiële talen van een aantal lidstaten, gebruikt ter aanduiding van de activiteit die bestaat in de verkoop van waren in kleine hoeveelheden aan particulieren en die zich daarmee onderscheidt van de „groothandel”. Het begrip „detailhandel” doelt dus op een activiteit die bestaat in de verkoop van waren in kleine hoeveelheden.
37. Alle interveniënten, met inbegrip van verzoekster in het hoofdgeding, lijken te aanvaarden dat de verkoop van waren als zodanig, dat wil zeggen beperkt tot de handeling van het te koop aanbieden van waren en de verkoop ervan, volgens de richtlijn niet kan worden aangemerkt als een dienst waarvoor een merk kan worden ingeschreven. Zoals de Commissie opmerkt, komt deze activiteit aan bod in de bepalingen van de richtlijn die betrekking hebben op de door de inschrijving van een warenmerk verleende rechten. Zo blijkt uit artikel 5, lid 3, van de richtlijn dat het ingeschreven warenmerk de houder het recht geeft om de waren die van het merk zijn voorzien, aan te bieden, in de handel te brengen en daartoe in voorraad te hebben. In de systematiek van het merkenrecht komt het bij de verkoop van waren dus niet aan op de verkoopactiviteit als abstracte of onstoffelijke handeling, maar juist op de waren die hiervan het voorwerp zijn. Met andere woorden, in deze systematiek is de „kern” van de verkoop, zoals de Oostenrijkse regering het in haar schriftelijke opmerkingen uitdrukt, het product dat het voorwerp van de verkoop is en niet de verkoophandeling als dienst.
38. Deze situatie vloeit mijns inziens logisch voort uit het feit dat een dienst geen stoffelijke inhoud heeft, zodat het merk enkel kan worden aangebracht op zaken die dienstig zijn bij de verlening van de dienst, terwijl waren, vanwege hun stoffelijke aard, van een merk kunnen worden voorzien dat door de consumenten kan worden herkend als iets dat in een rechtstreeks verband staat met het product dat ervan is voorzien. Aangezien de verkoop juist de overdracht van waren aan consumenten tot doel heeft en de kwaliteit en de prijs van het product in het algemeen de bepalende criteria voor de aankoop zijn, kan een detailhandelaar zich van zijn concurrenten onderscheiden door middel van het merk van de waren die hij verkoopt. Deze analyse geldt zelfs wanneer de verkoper niet de producent van de betrokken waren is. Een handelaar kan zich van zijn concurrenten onderscheiden door waren te verkopen onder het merk van de producent of onder het handelsmerk dat hij voor de betrokken waren heeft laten inschrijven.
39. Het in de onderhavige procedure bedoelde begrip „detailhandel” is echter niet beperkt tot de verkoop van waren als zodanig, maar heeft een ruimere inhoud. Volgens verzoekster in het hoofdgeding vallen daaronder ook activiteiten als de selectie, de samenstelling van het assortiment en de presentatie van de waren, de kwaliteit van het onthaal door en het advies van het personeel en de ligging en de toegankelijkheid van de winkel. Het gaat dus om prestaties die tot doel hebben de verkoop van de waren te bevorderen en die in het kader van de distributie ervan worden verricht. De vraag die in het onderhavige geval rijst is dan ook of die prestaties, die in het kader van de detailhandel in waren worden verricht, volgens de richtlijn als zodanig een dienst kunnen vormen waarvoor een dienstmerk kan worden ingeschreven.
40. Volgens het Bundespatentgericht kan een aanknopingspunt voor de beantwoording van deze vraag worden gevonden in de toelichting bij klasse 35 van de classificatie van Nice. Zoals gezegd omvat klasse 35 diensten op het gebied van reclame, het beheer van commerciële zaken en zakelijke administratie en administratieve diensten. Volgens de bijbehorende toelichting omvat zij met name „het verzamelen voor rekening van derden van verschillende waren (uitgezonderd het vervoer ervan) om de consument in staat te stellen ze gemakkelijk te bekijken en te kopen”. Zij omvat evenwel met name niet „de activiteit van een onderneming die als hoofdfunctie de verkoop van waren heeft, dat wil zeggen een zogenoemde handelsonderneming”.
41. Ik ben er niet van overtuigd dat deze toelichting kan dienen als aanknopingspunt voor de uitlegging van de richtlijn. De Bondsrepubliek Duitsland is weliswaar partij bij de Overeenkomst van Nice(21), zoals het Bundespatentgericht opmerkt. Ik wil echter herinneren aan de juridische draagwijdte van de classificatie van Nice, zoals die uitdrukkelijk wordt vermeld in artikel 2 van de Overeenkomst van Nice. Volgens artikel 2, leden 2 en 3, van de Overeenkomst van Nice hebben de landen die daarbij partij zijn, toegezegd dat hun bevoegde instanties, bij wijze van hoofd‑ of hulpsysteem, in de officiële documenten en bekendmakingen van de inschrijvingen van merken de nummers zullen vermelden van de klassen van de classificatie van de waren of diensten waarvoor elk merk is ingeschreven.
42. Zoals het Hof reeds heeft verklaard, beoogt deze overeenkomst dus de inschrijving van merken te vergemakkelijken.(22) Zij stelt de indieners van aanvragen tot inschrijving van een merk in staat te verwijzen naar één enkel classificatiesysteem. Zij maakt het aldus voor die indieners gemakkelijker hun aanvragen tot inschrijving voor te bereiden, aangezien de waren en diensten waarop een bepaald merk betrekking heeft, op dezelfde wijze zullen worden geklasseerd in alle landen die dit classificatiesysteem in gebruik hebben genomen. Om dezelfde reden biedt dit systeem marktdeelnemers en nationale merkenbureaus het voordeel dat het onderzoek naar oudere merken, die zich zouden kunnen verzetten tegen een inschrijving, wordt vergemakkelijkt. Zij dient ten slotte als basis voor de berekening van de inschrijvingsheffing die wordt geïnd bij de inschrijving van een merk.(23)
43. Deze classificatie, waarvan de hoofddoelstelling dus bestaat in het vergemakkelijken van de inschrijvings‑ en onderzoeksprocedures, heeft derhalve een in wezen praktische waarde. Zij heeft mijns inziens geen werkelijke juridische betekenis voor de vraag, voor welke soorten diensten een merk kan worden ingeschreven, zoals wordt bevestigd door artikel 2, lid 1, van de Overeenkomst van Nice, dat bepaalt dat deze classificatie, onder voorbehoud van de door deze overeenkomst opgelegde verplichtingen, de draagwijdte heeft die daaraan door elke Uniestaat wordt toegekend en in het bijzonder de bij deze overeenkomst toegetreden landen noch wat de beoordeling van de omvang van de bescherming van het merk, noch wat de erkenning van de dienstmerken betreft, bindt.
44. De opvatting dat het ontbreken in de lijst van klassen en de alfabetische lijst van waren en diensten van de classificatie van Nice van een rubriek of een dienst die precies overeenkomt met de activiteit waarop een aanvraag tot inschrijving van een merk betrekking heeft, de afwijzing van die aanvraag zou kunnen rechtvaardigen, is mijns inziens dus betwistbaar. De praktische moeilijkheid om dat merk in te schrijven, mag niet worden gelijkgesteld met een juridische onmogelijkheid. Om dezelfde redenen ben ik van mening dat de toelichting bij de verschillende klassen van deze classificatie niet kan dienen voor de uitlegging van de richtlijn.
45. Ook in de andere internationale verplichtingen die alle lidstaten of de Europese Gemeenschap zijn aangegaan, vind ik niets op grond waarvan onmiddellijk een antwoord kan worden gegeven op de vraag of prestaties die samenhangen met de detailhandel in waren, overeenkomstig de richtlijn als zodanig een dienst kunnen vormen waarvoor een dienstmerk kan worden ingeschreven. Zoals gezegd verplicht het Unieverdrag de lidstaten enkel tot het waarborgen van de bescherming van dienstmerken zonder hen te verplichten te voorzien in de inschrijving van die merken. Ook de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, die als bijlage aan de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie van 15 april 1994 is gehecht en namens de Gemeenschap, voor wat de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden betreft, is goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994(24), waarvan de bewoordingen en het doel volgens de rechtspraak van het Hof zoveel mogelijk de toetssteen moeten vormen bij de uitlegging van het communautaire merkenrecht(25), bevat geen specifieke bepalingen op dit punt.
46. Met de regering van het Verenigd Koninkrijk ben ik van mening dat voor de beantwoording van de litigieuze vraag moet worden uitgegaan van de wezenlijke functie van het merk. Volgens vaste rechtspraak is de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker de herkomstidentiteit van de van het merk voorziene waar of dienst wordt gewaarborgd, zodat deze consument of eindverbruiker deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst. Het merk dient de consument de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan.(26)
47. Voorzover een dienstmerk ertoe dient de consumenten in staat te stellen de identiteit vast te stellen van de onderneming die deze dienst verricht, betekent de inschrijving ervan dus dat de dienst waarvoor het merk moet gelden, zelf als zodanig door middel van een merk identificeerbaar moet zijn. Met andere woorden, het is van belang dat de activiteit waarvoor de aanvrager om de inschrijving van een merk verzoekt, door consumenten als zodanig als een dienst kan worden opgevat. Dit vereiste vloeit voort uit de functie van het merk zelf en het daarmee verbonden specialiteitsbeginsel, dat inhoudt dat de door het merk verleende rechten precies moeten kunnen worden bepaald. Een merk kan niet worden ingeschreven voor een dienst die de omvang van de bescherming onbepaalbaar zou maken, omdat zij door de consumenten niet als zodanig kan worden opgevat.
48. Met het Bundespatentgericht kan worden aangenomen dat in het kader van de verkoop van waren aangeboden prestaties waarvan consumenten enkel gebruik kunnen maken in het kader van een specifieke aankoop, maar die het voorwerp zijn van een van de verkoop zelf te onderscheiden overeenkomst, als zodanig als diensten identificeerbaar zijn en kunnen worden beschermd door een dienstmerk. Het zou volgens de door de verwijzende rechter gegeven voorbeelden kunnen gaan om een door de handelaar voorgestelde financiering voor de aankoop van één van zijn waren, of een verzekering daarvoor of een overeenkomst met betrekking tot de reparatie of het onderhoud van het gekochte product. Deze prestaties, die overigens onder hun eigen klassen van de classificatie van Nice vallen, te weten de klassen 36 en 37, zouden in aanmerking moeten kunnen komen voor een dienstmerk.
49. Deze identificatie kan minder evident lijken bij de activiteiten waarop verzoekster in het hoofdgeding doelt, zoals de selectie, de samenstelling van het assortiment en de presentatie van de waren, de kwaliteit van het onthaal door en het advies van het personeel of de ligging en de toegankelijkheid van de winkel. Anders dan voor de eerder genoemde prestaties wordt voor deze prestaties immers geen afzonderlijke overeenkomst gesloten en worden zij niet afzonderlijk gefactureerd. Zij lijken dus a priori als zodanig moeilijker identificeerbaar als diensten die aldus van een dienstmerk zouden kunnen worden voorzien. Mijns inziens is het echter ook moeilijk systematisch uit te sluiten dat zij kunnen worden geïdentificeerd als van de verkoop van waren als zodanig te onderscheiden diensten.
50. Zoals verzoekster in het hoofdgeding heeft benadrukt, heeft de distributie van waren de laatste jaren een aanzienlijke evolutie ondergaan, die zich heeft geuit in een aanmerkelijke ontwikkeling van de verkooppunten, met een toename in het aantal „supermarkten” en „grootwarenhuizen”, van de daarbij gebruikte hulpmiddelen, met de opkomst van elektronische communicatiemiddelen, alsook van verkoopmethodes, met in het bijzonder de ontwikkeling van „marketing”. Een voor de onderhavige zaak relevant kenmerk van deze evolutie lijkt mij dat in de verhouding tussen de handelaar en de consumenten de omstandigheden waarin de verkoop zelf plaatsvindt, een even belangrijk verkoopargument kunnen zijn als de kwaliteit en de prijs van de verkochte waren. In het kader van de zogeheten „hard discount” komt het bijvoorbeeld voor dat waren zonder merk te koop worden aangeboden.(27) Toch worden zij zo geselecteerd dat zij voldoen aan een bepaalde kwaliteitsstandaard binnen een bepaalde prijsklasse. In een dergelijk geval kan mijns inziens worden aanvaard dat het de selectie van waren is die door de consumenten is geïdentificeerd en die hen ertoe kan brengen hun aankopen weer in een bepaalde winkel te komen doen, en niet het voorhanden zijn van waren van het één of andere merk. Ook het door verzoekster in het hoofdgeding ter terechtzitting genoemde voorbeeld van een detailhandelaar in wijnen is mijns inziens relevant. De selectie door deze detailhandelaar van de wijnen die hij te koop aanbiedt, alsook het advies dat hij zijn klanten kan geven bij de keuze van de wijnen die naar gelang van de financiële mogelijkheden van de consument het beste bij een menu zullen passen, kunnen mijns inziens door deze consument als zodanig als diensten worden geïdentificeerd.
51. Deze analyse kan mijns inziens ook opgaan voor een winkel die, zoals in het onderhavige geval, bouw‑, doe-het-zelf‑ en tuinartikelen te koop aanbiedt. Volgens de uitleg van verzoekster in het hoofdgeding zijn de door haar aangeboden waren afkomstig van honderden verschillende producenten. Ik kan mij voorstellen dat dit soort handelaar doe-het-zelf‑ en tuinmateriaal en ‑gereedschap van verschillende merken aanbiedt en dat sommige van deze waren van hetzelfde merk ook door andere winkelketens te koop worden aangeboden. Evenwel mag worden aangenomen dat de consumenten ervoor kunnen kiezen hun aankopen juist bij deze handelaar te doen omdat hij een bijzonder assortiment van dit soort waren aanbiedt of omdat zij weten dat er verkopers beschikbaar zullen zijn die hun nuttig advies kunnen geven over de doe-het-zelfklussen die zij willen uitvoeren, en over de daarvoor meest geschikte gereedschappen.
52. In dergelijke gevallen is het mijns inziens denkbaar dat deze activiteiten dankzij hun georganiseerde en permanente karakter en het belang dat zij kunnen hebben als verkoopargument in de verhouding tussen de handelaar en de consumenten, als zodanig door deze laatsten kunnen worden geïdentificeerd als diensten die zich onderscheiden van de verkoop van de waren zelf.
53. Bovendien ben ik met alle interveniënten en het Bundespatentgericht van mening dat deze prestaties, zelfs wanneer zij niet afzonderlijk worden gefactureerd, toch kunnen worden geacht tegen vergoeding te zijn verricht, aangezien zij zijn verricht om de verkoop van bepaalde waren te bevorderen, niet puur belangeloos, en de handelaar de kosten ervan doorberekent in de winstmarge die hij behaalt op de verkoop van de waren zelf. Er kan dus van worden uitgegaan dat is voldaan aan de in artikel 50 EG gestelde voorwaarde dat de diensten tegen vergoeding worden verricht, waarnaar in het kader van de uitlegging van de richtlijn mag worden verwezen, gelet op haar doelstelling om met name het vrij verrichten van diensten tussen lidstaten te bevorderen.
54. Overigens kan evenmin worden uitgesloten dat de handelaars belang kunnen hebben bij de inschrijving van dergelijke dienstmerken. Zoals de Franse regering terecht opmerkt, beschikken de handelaars weliswaar reeds over andere juridische instrumenten dan dienstmerken om hun klanten aan zich te binden en ervoor te zorgen dat de consumenten die tevreden zijn met de selectie van de waren en het door het personeel gegeven advies, hen kunnen onderscheiden van hun concurrenten. Zo wordt de bescherming van de identiteit waaronder de handelaars hun verkoopactiviteit uitvoeren, verzekerd via de bescherming van hun handelsnaam, die overeenkomstig artikel 8 van het Unieverdrag moet worden gewaarborgd door alle landen die daarbij partij zijn.(28) Ook de maatschappelijke benaming die zij gebruiken in hun betrekkingen met derden en het op hun verkooppunt aangebrachte uithangbord, waarmee zij de consumenten dit verkooppunt fysiek aanwijzen, worden door hun nationale recht beschermd. Toch hebben deze zaken, net als warenmerken, niet specifiek betrekking op de betrokken diensten.
55. Ten slotte is het mijns inziens nuttig om op te merken dat een groot aantal lidstaten thans, onder uiteenlopende voorwaarden, aanvaardt dat de in samenhang met de detailhandel in waren verrichte diensten kunnen worden beschermd door een merk.(29) Het BHIM heeft hetzelfde principestandpunt ingenomen op grond van de verordening, die weliswaar betrekking heeft op het gemeenschapsmerk en niet op nationale merken, maar waarvan het inschrijvingssysteem en de doelstellingen in verband met de verwezenlijking van de interne markt overeenkomen met die van de richtlijn. Zo heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM in de zaak Giacomelli Sport(30) beslist dat een in het kader van de detailhandel in waren verrichte dienst een dienst kan vormen waarvoor gemeenschapsmerken kunnen worden ingeschreven.(31) Als vervolg op deze beslissing heeft de voorzitter van het BHIM, na een aantal consultaties van nationale bureaus en de WIPO, in zijn mededeling nr. 3/01 van 12 maart 2001 ook verklaard dat onder de door hem genoemde voorwaarden, waarop zal worden ingegaan in het kader van het onderzoek van de tweede prejudiciële vraag, een gemeenschapsmerk zou kunnen worden ingeschreven voor in samenhang met de detailhandel in waren verrichte diensten.
56. Gelet op al het voorgaande, geef ik het Hof derhalve in overweging op de eerste prejudiciële vraag te antwoorden, dat in het kader van de detailhandel in waren verrichte prestaties die van de verkoop zelf te onderscheiden en identificeerbaar zijn, overeenkomstig de richtlijn een dienst kunnen vormen waarvoor een dienstmerk kan worden ingeschreven.
B – De tweede prejudiciële vraag
57. Met zijn tweede prejudiciële vraag wenst het Bundespatentgericht in wezen te vernemen in hoeverre de diensten die een detailhandelaar in het kader van de detailhandel in waren verricht, op grond van de richtlijn inhoudelijk nader moeten worden gespecificeerd om te garanderen dat het voorwerp van de merkbescherming voldoende bepaald is, zoals wordt vereist door, ten eerste, de in artikel 2 van de richtlijn vastgelegde functie van het merk, waren en diensten van een onderneming te onderscheiden en, ten tweede, de noodzaak tot afbakening van de omvang van de bescherming van dat merk in geval van collisie.
58. Volgens de Commissie heeft deze vraag betrekking op de formele voorwaarden voor de inschrijving van het merk en valt de beantwoording ervan derhalve onder de uitsluitende bevoegdheid van de lidstaten. Ter ondersteuning van haar standpunt verwijst de Commissie naar de vijfde overweging van de considerans van de richtlijn, volgens welke de lidstaten iedere vrijheid behouden om de procedurebepalingen voor de inschrijving van merken vast te stellen. Zij benadrukt ook dat de praktijken in de verschillende lidstaten uiteenlopen wat de door de nationale bureaus gestelde voorwaarden voor de inschrijving van dienstmerken op het gebied van de detailhandel betreft. Zij stelt ten slotte dat voor het gemeenschapsmerk de vereisten inzake de beschrijving van het product of de dienst waarvoor een merk wordt ingeschreven, niet in verordening nr. 40/94 zijn vastgelegd maar in verordening nr. 2868/95, die ter uitvoering van eerstgenoemde verordening is vastgesteld.
59. Ik deel dit standpunt niet. De richtlijn geeft weliswaar net als de verordening in haar bepalingen niet aan in hoeverre de waren en diensten waarvoor een merk kan worden ingeschreven, moeten worden gespecificeerd. Ook staat vast dat de richtlijn niet beoogt het merkenrecht van de lidstaten volledig te harmoniseren en dat de lidstaten de vrijheid behouden zelf de procedureregels voor de inschrijving van merken vast te stellen.
60. Zoals in de eerste en de zevende overweging van de considerans van de richtlijn is aangegeven, beoogt zij echter de voorwaarden voor de verkrijging van de rechten op het merk te harmoniseren. Mijns inziens volgt uit een onderzoek van de systematiek van de richtlijn dat de vraag, in hoeverre de waren en diensten waarvoor een aanvraag tot inschrijving van een merk is ingediend, moeten worden gespecificeerd om te garanderen dat het voorwerp van de merkbescherming voldoende bepaald is, betrekking heeft op de materiële voorwaarden voor die inschrijving.
61. Zoals bekend is het systeem van de richtlijn gebaseerd op de inschrijving. Door de inschrijving van het merk worden daaraan de rechten verleend waarin de richtlijn voorziet, en wordt het mogelijk de precieze omvang van deze rechten te bepalen. Zo noemt de richtlijn een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan door het teken dat als merk moet fungeren. In het reeds aangehaalde arrest Sieckmann heeft het Hof gepreciseerd waar het bij de inschrijving in een openbaar register om gaat. Volgens het Hof „moet het merk door de inschrijving in een openbaar register toegankelijk worden gemaakt voor de bevoegde autoriteiten en het publiek, met name de marktdeelnemers. De bevoegde autoriteiten moeten zich een duidelijk en nauwkeurig beeld kunnen vormen van de aard van de tekens die een merk vormen, teneinde te kunnen voldoen aan hun verplichtingen met betrekking tot het vooronderzoek van de inschrijvingsaanvragen, de publicatie en de instandhouding van een adequaat en nauwkeurig merkenregister. De marktdeelnemers op hun beurt moeten zich ervan kunnen vergewissen welke inschrijvingen precies zijn verricht of welke aanvragen hun feitelijke of potentiële concurrenten precies hebben ingediend, en moeten aldus relevante informatie over de rechten van derden kunnen ontvangen. Willen degenen die dit register gebruiken, uit de inschrijving van een merk de precieze aard van het merk kunnen afleiden, dan moet de grafische voorstelling in het register als zodanig volledig zijn, gemakkelijk toegankelijk en begrijpelijk.”(32)
62. Deze vereisten, volgens welke het betrokken teken duidelijk en precies kenbaar moet zijn, teneinde de bevoegde autoriteiten in staat te stellen hun controleverplichtingen uit te voeren en de houder van het merk en de andere marktdeelnemers vervolgens in staat te stellen om precies te weten wat de omvang van de door de inschrijving verleende rechten is, kunnen worden toegepast op de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven.
63. Het teken enerzijds en de waren en diensten ter aanduiding waarvan dit teken dient, anderzijds, vormen immers de twee onlosmakelijke bestanddelen van de inschrijving, die het mogelijk maken te bepalen welke rechten door ieder ingeschreven merk worden verleend. Volgens de systematiek van de richtlijn en de verordening wordt de inschrijving van een merk altijd aangevraagd om bepaalde waren en bepaalde diensten aan te duiden.(33) De in artikel 3 van de richtlijn vermelde weigeringsgronden moeten met name ten aanzien van deze waren en deze diensten worden beoordeeld.(34) Zo moet noodzakelijkerwijs ook rekening worden gehouden met de waren en de diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd, om te beoordelen of deze inschrijving krachtens artikel 4 van de richtlijn dient te worden geweigerd op grond dat dit merk gelijk is aan een ouder merk of daarmee kan worden verward. Volgens artikel 4, lid 1, sub a, van de richtlijn wordt een merk niet ingeschreven of kan het, indien ingeschreven, nietig worden verklaard „wanneer het gelijk is aan een ouder merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven”.(35) Volgens artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn komt het gevaar van verwarring voort uit de overeenstemming van de tekens, in combinatie met de soortgelijkheid van de waren en de diensten die respectievelijk door deze tekens worden aangeduid.
64. Daarnaast is het ook noodzakelijk om te weten op welke waren en diensten het merk betrekking heeft, om te bepalen welke rechten overeenkomstig artikel 5 van de richtlijn door de inschrijving ervan zijn verleend. Ten slotte maakt de aanduiding van de waren en diensten waarop het merk betrekking heeft, het ook mogelijk de gronden voor vervallenverklaring of nietigverklaring van dit merk toe te passen en stelt het de nationale bureaus in staat om overeenkomstig artikel 13 van de richtlijn de reikwijdte van de weigering, de vervallenverklaring of de nietigverklaring van het merk te beperken tot de waren en diensten waarvoor deze gronden gelden.
65. De door het Hof in het arrest Sieckmann vastgelegde vereisten betreffende de wijze waarop het teken wordt waargenomen, zouden dus hun nuttig effect verliezen wanneer de waren en diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd of het merk is ingeschreven, niet ook precies kenbaar waren.
66. Deze kennis is des te noodzakelijker omdat, zoals het Hof reeds heeft verklaard, het systeem van de inschrijving van merken, dat een wezenlijk bestanddeel vormt van de bescherming ervan, zowel gemeenschapsrechtelijk als nationaalrechtelijk moet bijdragen tot rechtszekerheid en behoorlijk bestuur.(36) In deze logica moet volgens vaste rechtspraak het onderzoek van de in de richtlijn vermelde weigeringsgronden grondig en volledig zijn, teneinde te voorkomen dat merken ten onrechte worden ingeschreven.(37) De uitvoering van een grondig en volledig, aan de inschrijving voorafgaand onderzoek om de rechtszekerheid te waarborgen vereist dus ook dat de door het aangevraagde merk te dekken waren en diensten precies kenbaar zijn.
67. Op grond van deze overwegingen ben ik van mening dat de vraag, in hoeverre de in het kader van de detailhandel in waren verrichte diensten inhoudelijk moeten worden gespecificeerd, betrekking heeft op de voorwaarden voor de verkrijging van het recht op het merk, die de richtlijn beoogt te harmoniseren. Het staat derhalve aan het Hof om vast te stellen, in hoeverre zij inhoudelijk moeten worden gespecificeerd.
68. Deze vraag is in de praktijk van de verschillende nationale bureaus en het BHIM op uiteenlopende wijzen beantwoord. De verschillende benaderingen kunnen in grote lijnen als volgt worden geschetst.(38) Wat de beschrijving van de diensten betreft waarop het merk betrekking heeft, aanvaarden sommige nationale bureaus dat dergelijke diensten worden ingeschreven onder de benaming „detailhandel” of „detailhandelsdiensten”. Andere bureaus eisen een nadere omschrijving van de aangeboden diensten, eventueel met een verwijzing naar de formulering in de toelichting bij klasse 35 van de classificatie van Nice: „het verzamelen voor rekening van derden van verschillende waren (uitgezonderd het vervoer ervan) om de consument in staat te stellen ze gemakkelijk te bekijken en te kopen”. Verder wordt door de meerderheid van de bureaus aanbevolen of verzocht de waren waarop deze diensten betrekking hebben te specificeren of aan te geven tot welke branche zij behoren. Andere aanvaarden ook dat deze specificatie geschiedt door vermelding van de marktsector waarin de diensten worden verricht, zoals een apotheek of een meubelwinkel.
69. Wat het BHIM betreft, heeft de tweede kamer van beroep in zijn reeds aangehaalde beslissing Giacomelli Sport verklaard dat de aanvrager een begrijpelijke beschrijving van de dienst moet verstrekken en moet aangeven op welk gebied zij wordt verricht. Het heeft de uitdrukking „detailhandelsdiensten op het gebied van sportartikelen” als voorbeeld gegeven.
70. In zijn mededeling nr. 3/01, reeds aangehaald, heeft de voorzitter van het BHIM een enigszins afwijkend standpunt ingenomen. Volgens hem kan voor in samenhang met de detailhandel in waren verrichte diensten een gemeenschapsdienstmerk worden verleend en vallen deze diensten onder klasse 35 van de classificatie van Nice. De uitdrukking „detailhandelsdiensten” is duidelijk, aldus de voorzitter van het BHIM, en wordt door het bureau van de WIPO aanvaard, op voorwaarde dat zij op dezelfde wijze wordt opgevat als in de toelichting bij klasse 35. De specificering van het gebied waarop de diensten worden aangeboden, acht hij in tegenstelling tot de tweede kamer van beroep niet rechtens noodzakelijk omdat zij niet is vereist voor de diensten van andere klassen van de classificatie van Nice, zoals reparatie, onderhoud of transport. Een dergelijke specificering is volgens hem echter wel wenselijk. Hij stelt de volgende formuleringen voor: wat de sector betreft, „detailhandelsdiensten op het gebied van voedingswaren en dranken”; wat de specifieke aard van de verrichte dienst betreft, „detailhandelsdiensten van een grootwarenhuis” of „detailhandelsdiensten van een supermarkt”, enzovoort.
71. Mijns inziens zou de inschrijving van het merk voor in het kader van de detailhandel in waren verrichte diensten tegelijkertijd duidelijk moeten maken wat de concrete inhoud van die diensten is en op welke waren of soorten waren zij betrekking hebben. Dit dubbele vereiste is volgens mij, gelet op de systematiek en de doelstellingen van de richtlijn, gerechtvaardigd door de bijzondere aard van de in het kader van de detailhandel in waren verrichte diensten.
72. Zoals gezegd moet de inschrijving van het merk het mogelijk maken om te bepalen welke bescherming het ingeschreven merk de houder ervan juist verleent.(39) Om te weten welke rechten door de inschrijving zijn verleend, is het derhalve nodig om precies te kunnen bepalen op welke diensten het merk betrekking heeft. De beschrijving van deze diensten is ook noodzakelijk om de bevoegde autoriteiten in staat te stellen om in het kader van een grondig en volledig onderzoek te beoordelen of de inschrijving van het merk krachtens artikel 4 van de richtlijn moet worden geweigerd, op grond dat het gelijk is aan of kan worden verward met een ouder merk omdat de betrokken tekens gelijk zijn of met elkaar overeenstemmen en betrekking hebben op dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Ten slotte is zij noodzakelijk om deze autoriteiten in staat te stellen te beoordelen of er gronden zijn voor weigering van inschrijving, vervallenverklaring of nietigverklaring, en de reikwijdte van de weigering van inschrijving, de vervallenverklaring of de nietigverklaring van het merk te beperken tot de waren en diensten waarvoor deze gronden gelden.
73. Om te bepalen welke conclusies uit deze vereisten moeten worden getrokken voor de in het kader van de detailhandel in waren verrichte diensten, moet mijns inziens rekening worden gehouden met het feit dat deze diensten zich onderscheiden van andere diensten, zoals reparatie‑, transport‑ of stomerijdiensten. Bij laatstgenoemde diensten verricht de dienstverlener immers een handeling die het voorwerp vormt van de met de consument gesloten overeenkomst. De vermelding van die dienst in een aanvraag tot inschrijving van een merk omvat dus een beschrijving van een activiteit die duidelijk identificeerbaar is voor zowel de met controle belaste autoriteiten als de marktdeelnemers, omdat zij verwijst naar een specifieke activiteit die eenieder zich voor de geest kan halen. Zoals ik reeds heb aangegeven, gaat het bij de diensten die in het onderhavige geschil in het geding zijn, echter om diensten die door handelaars in het kader van de verkoop van hun waren worden verricht en die juist tot doel hebben de verkoop van die waren te bevorderen. Deze prestaties vormen dus geen doel op zich. De consumenten maken er enkel gebruik van bij de aankoop van deze waren en de kosten ervan zijn in de prijs van deze waren inbegrepen. Bovendien vormt de verkoop als zodanig, zoals gezegd, in het systeem van het merkenrecht geen dienst waarvoor een merk kan worden ingeschreven. Bij zijn verkoopactiviteit onderscheidt een handelaar zich van zijn concurrenten via het merk van de door hem verkochte waren, dat het merk van de fabrikant of producent of zijn eigen handelsmerk kan zijn.
74. Het is mijns inziens dus van belang dat de in het kader van de detailhandel in waren verrichte diensten concreet en voldoende precies kunnen worden omschreven, zodat zij duidelijk kunnen worden geïdentificeerd en gewaarborgd is dat zij niet beperkt blijven tot louter de distributie van waren.
75. Daarom ben ik van mening dat uitdrukkingen zoals „detailhandel”, die verzoekster in het hoofdgeding in haar aanvraag tot inschrijving heeft gebruikt, of „detailhandelsdiensten” niet voldoende specifiek zijn om de verrichte diensten inhoudelijk te omschrijven. Zij maken het weliswaar stellig mogelijk te begrijpen dat de aldus aangeduide diensten geen volledig van de verkoop van waren onafhankelijke diensten zijn, zoals de diensten die binnen een grootwarenhuis door een reisbureau, een stomerij of een restaurant worden verricht. Zij zouden eventueel ook aldus kunnen worden opgevat dat daaronder niet de diensten vallen die verband houden met de verkoop van waren maar duidelijk identificeerbaar zijn, zoals een kredietovereenkomst voor de financiering van een zaak of een verzekeringscontract, en die vallen onder hun eigen dienstenklassen van de classificatie van Nice. Zij maken het volgens mij echter niet mogelijk te begrijpen wat concreet de door de handelaar verrichte diensten zijn die niet overeenkomen met voornoemde prestaties en die ook niet één geheel vormen met de verkoophandeling zelf.
76. Ik neig ook naar de opvatting dat de formulering in de toelichting bij klasse 35 van de classificatie van Nice, namelijk het verzamelen voor rekening van derden van verschillende waren, uitgezonderd het vervoer ervan, om de consument in staat te stellen ze gemakkelijk te bekijken en te kopen, in het geval van een handelaar in waren niet voldoende specifiek is om de door hem verrichte diensten aan te duiden die niet één geheel vormen met het louter te koop aanbieden van de betrokken waren.
77. Mijns inziens moet ook worden gespecificeerd op welke waren of welke soorten waren deze diensten betrekking hebben. De voorzitter van het BHIM heeft in zijn reeds aangehaalde mededeling nr. 3/01 weliswaar verklaard dat die specificering niet is vereist bij de inschrijving van gemeenschapsmerken voor de diensten die onder andere klassen van de classificatie van Nice vallen, zoals reparatie, onderhoud of transport. Deze omstandigheid is mijns inziens echter niet beslissend en zou in het licht van de opzet en de doelstellingen van de communautaire regeling terzijde kunnen worden gelaten, wederom gelet op de bijzondere kenmerken van de betrokken diensten.
78. Zoals gezegd zijn deze diensten immers bedoeld om de verkoop van bepaalde waren te bevorderen. Anders dan andere diensten worden zij niet zelfstandig verricht. Zij worden enkel verricht in het kader van de verkoop van bepaalde specifieke waren. Bij gebreke van een precisering van deze waren of de categorie waartoe zij behoren, zou de omvang van de door de inschrijving van het merk verleende bescherming praktisch onbeperkt zijn. De inschrijving van dat merk zou tot gevolg kunnen hebben dat de aanvrager het exclusieve gebruik van dat teken wordt toegestaan voor de in het kader van de detailhandel in waren verrichte diensten, ongeacht welk soort waren. Deze situatie zou mijns inziens niet overeenstemmen met de doelstelling van de richtlijn, die bestaat in de bevordering van het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten.
79. Zoals bekend heeft het merkenrecht de enigszins paradoxale eigenschap dat aan één specifieke marktdeelnemer exclusieve rechten worden toegekend op tekens die worden gebruikt voor het in de handel brengen van waren en het verrichten van diensten, teneinde het vrije verkeer van die waren en het vrij verrichten van die diensten te bevorderen. Om de belangen van de merkbescherming en het vrije verkeer met elkaar te verenigen, moet de aanvrager in het inschrijvingssysteem van het merkenrecht als tegenprestatie voor de exclusieve rechten waar hij om verzoekt, precies het teken aangeven, alsook de waren en de diensten waarop die rechten betrekking zullen hebben. Dit vereiste maakt het mogelijk om tegelijkertijd de doelstelling van de merkbescherming te bereiken, door het voorwerp van deze bescherming precies te bepalen, en de doelstelling van het vrije verrichten van diensten en het vrije verkeer van goederen door zijn exclusieve rechten te beperken tot de functie van het merk zelf, die erin bestaat de waren en de diensten van de houder te onderscheiden. Voorzover de betrokken diensten naar hun aard enkel kunnen worden verricht in het kader van de verkoop van bepaalde waren in het bijzonder, zouden de opzet en de doelstellingen van de richtlijn mijns inziens aldus kunnen worden uitgelegd dat de aanvrager moet specificeren op welke waren deze diensten betrekking hebben.
80. Anders dan de Commissie ben ik van mening dat de situatie van een aanvrager die verzoekt om de inschrijving van een merk voor in het kader van de detailhandel in waren verrichte diensten, niet gelijk is aan die waarin een marktdeelnemer de inschrijving aanvraagt van een merk voor een dienst als reclame, zonder een bepaald soort reclame te specificeren, of voor een uitgebreid assortiment van waren en diensten. In deze gevallen is de omvang van de door de inschrijving verleende bescherming inderdaad zeer ruim. Het staat evenwel niet vast en kan ook niet worden aangenomen dat de belanghebbende zijn merk alleen zal gebruiken in een bepaalde dienstensector of voor slechts een gedeelte van de in de aanvraag tot inschrijving genoemde waren. In een dergelijke situatie kan dus worden aanvaard dat de artikelen 10 en 12 van de richtlijn, met betrekking tot de vervallenverklaring van de rechten van de houder van het merk wanneer het merk niet normaal wordt gebruikt voor de waren en de diensten waarvoor het is ingeschreven, moeten worden toegepast om het teken opnieuw beschikbaar te maken voor de activiteit of de waren ter aanduiding waarvan het niet is gebruikt. Ik meen echter dat het ongepast zou zijn om dit systeem toe te passen wanneer vanaf het begin vaststaat dat de diensten slechts betrekking kunnen hebben op bepaalde waren.
81. De beschrijving van de waren of de soorten waren waarop de in het kader van de detailhandel in waren verrichte diensten betrekking hebben, zou mijns inziens kunnen bestaan uit ofwel een opsomming van deze waren, ofwel de vermelding van de betrokken branche of het soort winkel waarin deze prestaties worden verricht, wanneer die vermelding duidelijk verwijst naar een bepaald soort waren, zoals sportkleding of een meubelwinkel. Daarentegen is enkel een verwijzing naar de in een „warenhuis” of een „supermarkt” verrichte diensten, die nuttig kan zijn om te specificeren in welke context de betrokken diensten worden verricht, mijns inziens niet voldoende om te bepalen op welke waren de genoemde diensten betrekking hebben, gelet op de zeer grote diversiteit van de waren die in dat soort verkooppunt kunnen worden verkocht. Dat het in het geval van de verkoop in grootwarenhuizen door het grote aantal verkochte waren moeilijk is de verschillende soorten op te sommen, acht ik niet een voldoende reden om af te zien van dit specificatievereiste.
82. Gelet op de voorgaande overwegingen, geef ik het Hof in overweging op de tweede prejudiciële vraag te antwoorden dat door een detailhandelaar in het kader van de detailhandel in waren verrichte prestaties waarvoor een dienstmerk kan worden ingeschreven, overeenkomstig de richtlijn inhoudelijk moeten worden gespecificeerd zodat kenbaar is waarin deze prestaties concreet bestaan. Uitdrukkingen zoals „detailhandel” of „detailhandelsdiensten” zijn niet voldoende specifiek om de aldus verrichte diensten inhoudelijk te omschrijven. De inschrijving van een merk voor in het kader van de detailhandel in waren verrichte diensten moet het ook mogelijk maken te bepalen op welke waren of welke soorten waren deze diensten betrekking hebben.
C – De derde prejudiciële vraag
83. De derde prejudiciële vraag heeft betrekking op het begrip soortgelijkheid in de zin van de artikelen 4, lid 1, sub b, en 5, lid 1, sub b, van de richtlijn. Zoals gezegd moet krachtens artikel 4, lid 1, sub b, de inschrijving van een merk worden geweigerd, wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ander merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk. In vergelijkbare bewoordingen bepaalt artikel 5, lid 1, sub b, dat de houder van een ingeschreven merk het recht heeft iedere derde het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
84. Het Bundespatentgericht herinnert er allereerst aan dat volgens de rechtspraak van het Hof het wezenlijke criterium voor de beoordeling van de soortgelijkheid van waren of diensten in de zin van de genoemde bepalingen is of, gelet op alle omstandigheden, bij het belanghebbende publiek de indruk kan ontstaan dat de respectieve waren of diensten onder controle van dezelfde onderneming zijn vervaardigd of verricht. Tot de relevante factoren voor de beoordeling van de soortgelijkheid van waren en diensten behoren in het bijzonder de aard, de bestemming en het gebruik van de betrokken waren of diensten alsmede het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.
85. Volgens het Bundespatentgericht voeren vele handelaars een kwaliteitscontrole uit op de door hen verhandelde waren. Indien deze zeer ruime definitie van soortgelijkheid, volgens welke een gemeenschappelijke kwaliteitscontrole van onderling functioneel samenhangende waren of diensten volstaat, op het gebied van merken werd toegepast op in het kader van de detailhandel in waren verrichte diensten, zou dit dan ook tot gevolg kunnen hebben dat aan de houder van een dergelijk merk een bescherming van een niet te controleren omvang wordt verleend.
86. De toepassing van deze criteria zou er zo toe kunnen leiden dat deze diensten worden beschouwd als soortgelijk aan andere diensten die in het algemene kader van de distributie van waren kunnen worden verricht, zoals financierings‑, verzekerings‑, en onderhoudsdiensten, en aan de door de handelaar verkochte waren zelf.
87. Op dit laatste punt stelt het Bundespatentgericht dat volgens de Duitse rechtspraak waren die worden gebruikt voor de verrichting van diensten en deze diensten, ondanks hun verschillende aard, als soortgelijk kunnen worden aangemerkt wanneer de dienstverrichters zich zelfstandig bezighouden met de productie of de distributie van de betrokken waren of wanneer de producenten van deze waren zelfstandig actief zijn in de betrokken dienstensector. Zo is aanvaard dat de dienst „restauratie” en de waren „alcoholische dranken” soortgelijk zijn omdat deze waren bij de producerende onderneming voor onmiddellijke consumptie worden aangeboden of omdat zij in restaurants niet alleen bij het eten worden geserveerd, maar ook worden verkocht „om mee te nemen”.
88. Op grond van deze overwegingen wenst het Bundespatentgericht met zijn derde prejudiciële vraag te vernemen in hoeverre de soortgelijkheid in de zin van de artikelen 4, lid 1, sub b, en 5, lid 1, sub b, van de richtlijn van in het kader van de detailhandel verrichte diensten enerzijds en andere met de detailhandel in waren samenhangende diensten of de door de detailhandelaar te koop aangeboden waren zelf anderzijds, moet worden afgebakend.
89. Ik deel de opvatting van het Bundespatentgericht dat het van belang is te voorkomen dat aan de houder van een merk dat is ingeschreven voor in het kader van de detailhandel verrichte diensten een buitengewoon ruime bescherming wordt toegekend die tegelijkertijd geldt voor andere met de detailhandel in waren samenhangende diensten en alle door deze houder te koop aangeboden waren. Met de verwijzende rechter ben ik van mening, dat de aanvaarding van de mogelijkheid om dergelijke merken in te schrijven niet tot gevolg mag hebben dat deze merken de warenmerken vervangen of het belang daarvan verminderen.
90. Het zou immers niet in het algemene belang zijn, op deze wijze het systeem van het merkenrecht op losse schroeven te zetten. Ook al kan de ontwikkeling van de handel ertoe leiden dat de in het kader van de verhandeling van bepaalde soorten waren verrichte prestaties vandaag voor de consumenten belangrijk of zelfs beslissend zijn, het doel van iedere verkoop blijft niettemin dat een bepaald product wordt gekocht. Mijns inziens is het nuttig om hier eraan te herinneren dat de bescherming van warenmerken tot gevolg heeft dat de kwaliteit van de waren wordt beschermd en bevorderd. Zij spoort de producenten ertoe aan de kwaliteit van hun waren te handhaven en te investeren in de verbetering ervan, door hun de mogelijkheid te garanderen hun klanten aan zich te binden dankzij de waarde van deze waren, die door hun merk worden aangeduid. Dezelfde analyse kan worden toegepast op het handelsmerk dat een handelaar kan besluiten op de door hem te koop aangeboden waren aan te brengen. Wanneer hij deze waren aldus aanduidt, heeft hij er belang bij dat zijn handelsmerk enkel waren aanduidt die overeenstemmen met een bepaalde kwaliteitsstandaard. Het warenmerk draagt zo bij aan de economische vooruitgang. Het is mijns inziens dus van belang dat in het merkenrecht de bescherming van de verkoopmethode door de inschrijving van merken voor de in het kader van de detailhandel in waren verrichte diensten niet de waarde aantast van de merken die het voorwerp van de verkoop zelf aanduiden.
91. Ik geloof echter niet dat het mogelijk is om vooraf, door middel van op voorhand vastgestelde criteria, de soortgelijkheid af te bakenen van in het kader van de detailhandel in waren verrichte diensten en de andere diensten die in het kader van de handel in het algemeen kunnen worden aangeboden, alsook de waren zelf. Zoals in de tiende overweging van de considerans van de richtlijn is aangegeven, moet dit begrip soortgelijkheid immers in samenhang met het gevaar van verwarring worden uitgelegd. Volgens de rechtspraak bestaat dat gevaar wanneer het publiek zich kan vergissen over de herkomst van de betrokken waren en diensten, dat wil zeggen wanneer het publiek de indruk kan hebben dat deze waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming, die het verantwoordelijk kan achten voor de kwaliteit ervan.
92. Volgens de rechtspraak dient dit verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.(40) Bij deze beoordeling is er een zekere wisselwerking tussen de in acht te nemen omstandigheden, in het bijzonder de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de aangeduide waren of diensten. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de aangeduide waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken en vice versa. Het verwarringsgevaar zal des te groter zijn naarmate het onderscheidend vermogen van het merk groter is. Om dit onderscheidend vermogen te beoordelen dient met name rekening te worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van het merk, waaronder het al dan niet beschrijvende karakter ervan, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het aandeel van het belanghebbende publiek dat de waren of diensten op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie en van andere beroepsverenigingen.(41) Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet ook rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, alsook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.(42)
93. Ten slotte speelt bij de beoordeling van het verwarringsgevaar de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterblijft, een beslissende rol.(43)
94. Uit deze rechtspraak kan dus worden afgeleid dat de beoordeling van de soortgelijkheid van diensten en waren, die nauw verbonden is met het al dan niet bestaan van verwarringsgevaar, een feitelijke vraag is die een onderzoek van alle omstandigheden van het concrete geval vereist. Derhalve lijkt het moeilijk om vooraf te bepalen dat in het kader van de detailhandel in waren verrichte diensten in geen geval soortgelijk zullen zijn aan bepaalde soorten andere diensten die in het algemene kader van de handel worden verricht of aan de waren waarop zij betrekking hebben. Het op voorhand uitsluiten van die soortgelijkheid zou ertoe kunnen leiden dat onder bepaalde omstandigheden de functie van het merk zelf, die erin bestaat de herkomst van de onder het merk verkochte waren en diensten te garanderen, in gevaar wordt gebracht.
95. De meest met het merkenrecht verenigbare manier om het verwarringsgevaar en bijgevolg de omvang van de bescherming die wordt verleend door de inschrijving van merken voor in het kader van de detailhandel in waren verrichte diensten, te beperken, is mijns inziens een precieze en volledige definitie te geven van de aldus verrichte diensten en de waren waarop zij betrekking hebben.
96. Indien dat gebeurt, zullen de bevoegde autoriteiten ten aanzien van de diensten die aldus, zowel inhoudelijk als met betrekking tot het gebied waarop zij worden verricht, zijn omschreven, in ieder concreet geval moeten beoordelen of bij de betrokken consumenten verwarring zou kunnen ontstaan omdat de betrokken tekens gelijk zijn of overeenstemmen en omdat de door het merk van een derde beschermde diensten of waren (soort)gel ijk zijn aan de in het kader van de detailhandel in waren door de detailhandelaar verrichte diensten. Dit verwarringsgevaar zal enkel kunnen worden aangenomen wanneer de betrokken consumenten, in het licht van alle bijzondere omstandigheden van het concrete geval, de indruk kunnen hebben dat de onder het merk van de derde verrichte diensten of verkochte waren dezelfde herkomst hebben als de in het kader van de detailhandel in waren door de detailhandelaar verrichte diensten, dat wil zeggen, volgens de rechtspraak waaraan het Bundespatentgericht herinnert, dat de diensten of waren van deze derde zijn verricht of vervaardigd onder de controle van de detailhandelaar, die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan.
97. Anders dan het Bundespatentgericht geloof ik niet dat op grond van de omstandigheid dat handelaars in de ogen van de consumenten een zekere controle uitoefenen over de kwaliteit van de door hen verkochte waren, ongeacht of zij worden verkocht onder het handelsmerk van de betrokken handelaar of onder het merk van de producent, kan worden aangenomen dat deze waren in het algemeen moeten worden aangemerkt als soortgelijk aan de in het kader van de detailhandel in waren verrichte diensten. Deze waren onderscheiden zich naar hun aard van deze diensten. Hun soortgelijkheid kan dus niet worden vermoed. Derhalve kan in ieder concreet geval aan de hand van de bijzondere kenmerken van deze diensten en de betrokken waren worden beoordeeld, of zij vanwege hun aard, bestemming en gebruik alsook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan als soortgelijk kunnen worden aangemerkt.
98. Voorts geloof ik evenmin dat de rechtspraak van het Hof moet leiden tot een ruime uitlegging van deze criteria. Zoals gezegd moet het begrip soortgelijkheid in samenhang met het verwarringsgevaar worden beoordeeld, en zoals de grote kamer van het Hof onlangs in herinnering heeft gebracht(44), kan dat gevaar niet worden vermoed. De bescherming van de houder van het merk vereist bijgevolg dat wordt bewezen dat er verwarringsgevaar bestaat bij het betrokken publiek.(45)
99. Op grond van deze overwegingen neig ik naar de opvatting dat de inschrijving van merken voor in het kader van de detailhandel in waren verrichte diensten niet tot gevolg hoeft te hebben dat de houders van deze merken een onbeperkte bescherming wordt verleend, mits voor de inschrijving van deze merken de voorwaarde geldt dat deze diensten en de waren waarop zij betrekking hebben, inhoudelijk nader worden gespecificeerd. Ik sluit mij op dit punt aan bij het standpunt dat de voorzitter van het BHIM tot uiting heeft gebracht in zijn mededeling nr. 3/01, volgens welke het gevaar van verwarring tussen de in het kader van de detailhandel in waren verrichte diensten en de verkochte waren weliswaar niet kan worden uitgesloten, maar slechts gering is, behalve onder bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer de respectieve merken identiek of bijna identiek zijn en goed gevestigd zijn in de markt.(46)
100. Gelet op de voorgaande overwegingen, geef ik het Hof in overweging op de derde prejudiciële vraag te antwoorden dat de soortgelijkheid in de zin van de artikelen 4, lid 1, sub b, en 5, lid 1, sub b, van de richtlijn van de in het kader van de detailhandel in waren verrichte diensten en andere met de distributie van waren samenhangende diensten of de door de detailhandelaar te koop aangeboden waren zelf niet hoeft te worden afgebakend.
IV – Conclusie
101. Gelet op de voorgaande overwegingen, geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen van het Bundespatentgericht (Duitsland) te beantwoorden als volgt:
„1) In het kader van de detailhandel in waren verrichte prestaties die van de verkoop zelf te onderscheiden en identificeerbaar zijn, kunnen overeenkomstig de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten een dienst vormen waarvoor een dienstmerk kan worden ingeschreven.
2) De door een detailhandelaar in het kader van de detailhandel in waren verrichte prestaties waarvoor een dienstmerk kan worden ingeschreven, moeten overeenkomstig de Eerste richtlijn 89/104 inhoudelijk worden gespecificeerd zodat kenbaar is waarin deze prestaties concreet bestaan. Uitdrukkingen zoals „detailhandel” of „detailhandelsdiensten” zijn niet voldoende specifiek om de aldus verrichte diensten inhoudelijk te omschrijven. De inschrijving van een merk voor in het kader van de detailhandel in waren verrichte diensten moet het ook mogelijk maken te bepalen op welke waren of welke soorten waren deze diensten betrekking hebben.
3) De soortgelijkheid in de zin van de artikelen 4, lid 1, sub b, en 5, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn 89/104 van de in het kader van de detailhandel in waren verrichte diensten en andere met de distributie van waren samenhangende diensten of de door de detailhandelaar te koop aangeboden waren zelf hoeft niet te worden afgebakend.”
(1) .
(2)  –	Zie arresten van 12 december 2002, Sieckmann (C‑273/00, Jurispr. blz. I‑11737) (olfactorische tekens); 6 mei 2003, Libertel (C‑104/01, Jurispr. blz. I‑3793); 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, Jurispr. blz. I‑6129) (één of meer vorm‑ en contourloze kleuren), en 27 november 2003, Shield Mark (C‑283/01, Jurispr. blz. I‑14313) (klanken).
(3)  –	Richtlijn van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”).
(4)  –	Recueil des traités des Nations unies, deel 828, nr. 11851, blz. 305 (hierna: „Unieverdrag”).
(5)  –	Het Hof heeft reeds vastgesteld dat alle lidstaten van voor de uitbreiding van 1 mei 2004 partij waren bij het Unieverdrag (arrest Libertel, reeds aangehaald, punt 3). De tien nieuwe lidstaten zijn op de volgende data tot dit verdrag toegetreden: de Republiek Hongarije op 1 januari 1909, de Republiek Polen op 10 november 1919, de Republiek Cyprus op 17 januari 1966, de Republiek Malta op 20 oktober 1967, de Republiek Slovenië op 25 juni 1991, de Tsjechische Republiek en de Slowaakse Republiek op 1 januari 1993, de Republiek Letland op 7 september 1993, de Republiek Litouwen op 22 mei 1994 en de Republiek Estland op 24 augustus 1994.
(6)  – Ook zij opgemerkt dat de 25 lidstaten het Verdrag betreffende het merkenrecht, gesloten te Genève op 27 oktober 1994, hebben ondertekend, waarvan artikel 16 bepaalt dat elke verdragsluitende partij dienstmerken inschrijft en daarop de bepalingen van het Unieverdrag toepast die betrekking hebben op warenmerken. Ten tijde van de feiten van het hoofdgeding hadden echter nog niet alle lidstaten dit verdrag bekrachtigd. De Bondsrepubliek Duitsland heeft dit pas op 16 oktober 2004 gedaan. Op dezelfde datum zijn twaalf andere lidstaten partij geworden bij dit verdrag (de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Republiek Estland, het Koninkrijk Spanje, Ierland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland).
(7)  –	Hierna: „Overeenkomst van Nice”.
(8)  –	Artikel 19 van het Unieverdrag luidt: „Het is wel verstaan dat de landen der Unie zich het recht voorbehouden afzonderlijk onderling bijzondere overeenkomsten te treffen tot bescherming van de industriële eigendom, voorzover deze overeenkomsten niet in strijd zijn met de bepalingen van dit verdrag.”
(9)  –	Hierna: „classificatie van Nice”.
(10)  –	Volgens de op 24 september 2004 opgestelde lijst van staten die partij zijn bij deze overeenkomst, die beschikbaar is op de website van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (hierna: „WIPO”). Volgens de informatie op deze website gebruiken deze twee lidstaten de classificatie van Nice echter wel.
(11)  –	Zie artikel 28 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd (hierna: „verordening”), en regels 1 en 2 van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1).
(12)  –	Recueil des traités des Nations unies, deel 828, nr. 11852, blz. 389.
(13)  –	De Europese Gemeenschap is met ingang van 1 oktober 2004 toegetreden tot het protocol bij de Schikking van Madrid [besluit 2003/793/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot goedkeuring van de toetreding van de Europese Gemeenschap tot het protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, aangenomen te Madrid op 27 juni 1989 (PB L 296, blz. 20)].
(14)  –	Zie de eerste en de zevende overweging van de considerans.
(15)  –	Zie de eerste en de tweede overweging van de considerans.
(16)  –	Hierna: „BHIM”.
(17)  –	BGBl 1994 I, blz. 3082 (hierna: „Markengesetz”).
(18)  –	Hierna: „Praktiker”.
(19)  –	Arrest van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, Jurispr. blz. I‑1619, punt 80).
(20)  –	Bij mijn weten lijkt dit het geval te zijn in de 25 lidstaten.
(21)  –	Sinds 29 januari 1962.
(22)  –	Arrest Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald (punt 111).
(23)  –	Wat het gemeenschapsmerk betreft, voorziet regel 4 van verordening nr. 2868/95 bij iedere aanvraag tot inschrijving in de betaling van een basistaks en een klassetaks voor elke klasse waartoe waren of diensten behoren die zich hoger in de classificatie bevindt dan de derde klasse.
(24)  –	Besluit betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten (PB L 336, blz. 1) (hierna: „TRIPs-Overeenkomst”).
(25)  –	Arrest van 16 juni 1998, Hermès (C‑53/96, Jurispr. blz. I‑3603, punt 28); arrest Heidelberger Bauchemie, reeds aangehaald (punt 20), en arrest van 16 november 2004, Anheuser-Busch (C‑245/02, Jurispr. blz. I‑10989, punt 42).
(26)  –	Zie met name arresten van 11 november 1997, Loendersloot (C‑349/95, Jurispr. blz.. I‑6227, punten 22 en 24); 29 september 1998, Canon (C‑39/97, Jurispr. blz. I‑5507, punt 28); 4 oktober 2001, Merz & Krell (C‑517/99, Jurispr. blz. I‑6959, punt 22); 18 juni 2002, Philips (C‑299/99, Jurispr. blz. I‑5475, punt 30), en arrest Libertel, reeds aangehaald (punt 62).
(27)  –	Zie Kapferer, J.‑N., Les marques – Capital de l’entreprise – Les chemins de la reconquête,
Éditions d’Organisation, Paris, 1995, blz. 29.
(28)  –	Ook de lidstaten van de Wereldhandelsorganisatie zijn krachtens de TRIPs-Overeenkomst verplicht handelsnamen te beschermen [zie arrest Anheuser-Busch, reeds aangehaald (punt 91)].
(29)  –	In haar artikel „Marks for Retail Services – An Example for Harmonising Trade Mark Law”, International review of Industrial Property and Copyright Law, deel 34, nr. 5, 2003, blz. 503‑520, onderzoekt M. Grabrucker de praktijk op dit gebied in de Benelux, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Oostenrijk, Portugal, Finland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Japan, Noorwegen en Zwitserland.
(30)  –	Beslissing van 17 december 1999 in zaak R 46/1998‑2.
(31)  –	Punt 22.
(32)  –	Punten 49‑52.
(33)  –	Arrest Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald (punt 33).
(34)  –	Reeds aangehaalde arresten Merz & Krell (punt 29) en Koninklijke KPN Nederland (punten 33 en 34).
(35)  –	Cursivering van mij.
(36)  –	Arrest Sieckmann, reeds aangehaald (punt 37).
(37)  –	Reeds aangehaalde arresten Libertel (punt 59) en Koninklijke KPN Nederland (punt 123). Zie met betrekking tot de verordening arrest van 21 oktober 2004, BHIM/Erpo Möbelwerk (C‑64/02 P, Jurispr. blz. I­‑10031, punt 45).
(38)  –	Het artikel van Grabrucker, reeds aangehaald, bevat een beschrijving van de verschillende nationale praktijken.
(39)  –	Arrest Sieckmann, reeds aangehaald (punt 48).
(40)  –	Arrest van 11 november 1997, SABEL (C‑251/95, Jurispr. blz. I‑6191, punt 22), en arrest Canon, reeds aangehaald (punt 16).
(41)  –	Arresten van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 en C‑109/97, Jurispr. blz. I‑2779, punt 51), en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, Jurispr. blz. I‑3819, punt 23).
(42)  –	Arrest Canon, reeds aangehaald (punt 23).
(43)  –	Arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald (punt 25).
(44)  –	Arrest Anheuser-Busch, reeds aangehaald (punt 63).
(45)  –	Arrest van 22 juni 2000, Marca Mode (C‑425/98, Jurispr. blz. I‑4861, punten 33 en 34). Zie ook in deze zin arresten van 9 januari 2003, Davidoff (C‑292/00, Jurispr. blz. I‑389, punt 28), en 20 maart 2003, LTJ Diffusion (C‑291/00, Jurispr. blz. I‑2799, punten 48 en 49).
(46)  –	De voorzitter van het BHIM besluit zijn analyse van het gevaar van conflicterende merken als volgt: „Zo moeten de aanvragers van merken voor detailhandelsdiensten (of vergelijkbare diensten) er niet van uitgaan dat zij daarmee tegelijk bescherming verkrijgen tegen het gebruik of de inschrijving van warenmerken. Indien een dergelijke bescherming ook noodzakelijk is, moet natuurlijk ook de inschrijving van merken voor deze waren worden aangevraagd”.