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Gericht: BGH 1. Zivilsenat
Entscheidungsname: Wunderbaum II
Entscheidungsdatum: 02.06.2016
Rechtskraft: ja
Aktenzeichen: I ZR 75/15
ECLI: ECLI:DE:BGH:2016:020616UIZR75.15.0
Dokumenttyp: Urteil
Quelle:
Normen: § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, § 9 Abs 1 Nr 3 MarkenG, § 51 Abs 1 MarkenG,
§ 115 Abs 1 MarkenG, § 124 MarkenG
Zitiervorschlag: BGH, Urteil vom 02. Juni 2016 – I ZR 75/15 –, juris
 
Markenrechtsschutz: Originäre Kennzeichnungskraft der Marke bei
Herstellung eines Produkts in Form der Marke; gesteigerte Kennzeich-
nungskraft bei Präsenz der Marke in weiteren Ländern - Wunderbaum II
Leitsatz
Wunderbaum II
1. Wird ein Produkt (hier: Lufterfrischer) in Form der Marke (hier: Silhouette eines stilisierten
Tannenbaums) hergestellt, schwächt dies nicht die originäre Kennzeichnungskraft der Marke
wegen beschreibender Anklänge im Hinblick auf die Waren, für die sie Schutz beansprucht,
wenn die Form des Produkts nicht funktionsbedingt vorgegeben oder die Ware beschreibend
ist.(Rn.22)
2. Die originäre Kennzeichnungskraft einer Marke kann bei inländischen Verkehrskreisen da-
durch gesteigert werden, dass die Marke nicht nur im Inland, sondern in zahlreichen weite-
ren Ländern präsent ist und inländische Verkehrskreise der Marke bei Reisen ins Ausland
begegnen.(Rn.42)
Fundstellen
NSW MarkenG § 9 (BGH-intern)
NSW MarkenG § 51 (BGH-intern)
NSW MarkenG § 115 (BGH-intern)
NSW MarkenG § 124 (BGH-intern)
MarkenR 2016, 599-604 (Leitsatz und Gründe)
GRUR 2017, 75-79 (Leitsatz und Gründe)
WRP 2017, 74-79 (Leitsatz und Gründe)
MDR 2017, 103-104 (Leitsatz und Gründe)
BlPMZ 2017, 51-55 (Leitsatz und Gründe)
Verfahrensgang
vorgehend OLG München, 12. März 2016, 6 U 495/14
vorgehend LG München I, 14. Januar 2014, 33 O 15504/12
Diese Entscheidung wird zitiert
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Literaturnachweise
Oliver Stöckel, IPRB 2017, 8-9 (Anmerkung)
 
Tenor
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Oberlandesgerichts München - 6. Zivil-
senat - vom 12. März 2015 aufgehoben.
Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Re-
vision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand
1 Die in der Schweiz ansässige Klägerin vertreibt seit den 1960er Jahren über Lizenzneh-
mer Lufterfrischer in der Form eines stilisierten Tannenbaums. Sie ist seit Jahrzehnten
Weltmarktführerin im Bereich der Papier-Lufterfrischer, von denen in Deutschland jähr-
lich mehr als 8 Millionen mit den Marken der Klägerin verkauft werden.
2 Die Klägerin ist Inhaberin der IR-Bildmarke Nr. 612 525 (Klagemarke), am 9. Dezember
1993 eingetragen für "Air freshening preparations",
der dreidimensionalen Gemeinschaftsmarke EM Nr. 307 1305, am 11. Mai 2005 eingetra-
gen für "Air fresheners",
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sowie der IR Wort-Bild-Marken Nr. 475 333, eingetragen am 7. Februar 1983 für "pro-
ducts for the purification of air and deodorants, hygiene products",
und Nr. 539 068, eingetragen am 24. Mai 1989 für "products for the purification of air
and deodorants, hygiene products",
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.
3 Die in Polen ansässige Beklagte ist Inhaberin der unter dem 27. Juli 2007 für "Deodorant
(other than for personal use) and air freshening preparations" eingetragenen IR Wort-
Bild-Marke Nr. 945 924
.
4 Die internationale Registrierung beruht auf einer am 4. Januar 2007 registrierten polni-
schen Basismarke. Die Klägerin nimmt die Beklagte auf Einwilligung in die Schutzent-
ziehung ihrer IR Wort-Bild-Marke für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in An-
spruch, wobei sie die Klage in erster Linie auf die Klagemarke stützt, hilfsweise auf ihre
weiteren Marken in der Reihenfolge der vorstehenden Darstellung.
5 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg ge-
blieben. Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte
beantragt, verfolgt die Klägerin ihren Klageantrag weiter.
Entscheidungsgründe
6 A. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stehe gegen die Beklagte kein
Anspruch gemäß § 51 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 und 3 in Verbindung mit § 115 Abs. 1, § 124
MarkenG auf Einwilligung in die Schutzentziehung der Streitmarke zu. Zur Begründung
hat es ausgeführt:
7 Zwischen der Klagemarke und der Streitmarke bestehe keine unmittelbare Verwechs-
lungsgefahr. Es bestehe Warenidentität und die Klagemarke verfüge über durchschnittli-
che Kennzeichnungskraft. Eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft schei-
de aus, weil nach dem von der Klägerin vorgelegten Gutachten der Infratest Burke Em-
pirische Rechtsforschung (im Folgenden: Infratest-Gutachten) aus dem Jahr 1999 ledig-
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lich 31,5% der befragten Personen der Auffassung gewesen seien, dass der ihnen ge-
zeigte Luftverbesserer einem bestimmten Hersteller zuzuordnen sei, während die glei-
che Anzahl der Befragten der Meinung gewesen sei, dass das Produkt in dieser Ausge-
staltung von unterschiedlichen Herstellern in den Verkehr gebracht werde. Unter Berück-
sichtigung der Warenidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemar-
ke reiche der zwischen den Zeichen bestehende Abstand aus, um eine unmittelbare Ver-
wechslungsgefahr auszuschließen. Es bestehe zudem zwischen den einander gegenüber-
stehenden Zeichen keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Der angesprochene
Verkehr nehme nicht an, dass es zwischen den diese Zeichen verwendenden Unterneh-
men eine wirtschaftliche oder organisatorische Verflechtung gebe. Aus den Gründen, die
zur Verneinung einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Marke führten, könne nicht von
einer Bekanntheit der Klagemarke ausgegangen werden. Die Klägerin könne den mit der
Klage geltend gemachten Anspruch nicht auf ihre weiteren Marken stützen, weil es auch
insoweit an einer Verwechslungsgefahr fehle.
8 B. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie füh-
ren zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an
das Berufungsgericht. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann ein
Anspruch der Klägerin auf Einwilligung in die Schutzentziehung der Streitmarke gemäß
§ 51 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 und 3 in Verbindung mit § 115 Abs. 1, § 124 MarkenG nicht
verneint werden.
9 I. Die Klage ist zulässig.
10 1. Die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte, die auch unter der Geltung
des § 545 Abs. 2 ZPO in der Revisionsinstanz von Amts wegen zu prüfen ist (st. Rspr.;
vgl. nur BGH, Urteil vom 12. Dezember 2013 - I ZR 131/12, GRUR 2014, 601 Rn. 14 =
WRP 2014, 548 - englischsprachige Pressemitteilung; Urteil vom 17. September 2015 - I
ZR 212/13, TranspR 2015, 433 Rn. 18, jeweils mwN), ergibt sich im Streitfall aus Art. 22
Nr. 4 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Aner-
kennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Brüssel-I-
VO). Die Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die An-
erkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Brüssel-
Ia-VO), die am 9. Januar 2013 in Kraft getreten ist und mit Ausnahme ihrer Artikel 75 und
76 ab dem 10. Januar 2015 gilt (Art. 81 Unterabs. 1 und 2 Brüssel-Ia-VO), ist im Streitfall
zeitlich noch nicht anwendbar, weil die Klage vor dem 10. Januar 2015 erhoben worden
ist (Art. 66 Abs. 1 Brüssel-Ia-VO). Die Klägerin beansprucht mit ihrem Klageantrag die
Einwilligung in die Schutzentziehung der IR-Marke der Beklagten für Deutschland (§ 115
Abs. 1, § 51 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG). Dabei handelt es sich um eine Klage, die
die Eintragung oder die Gültigkeit von Marken zum Gegenstand hat (Art. 22 Nr. 4 Brüs-
sel-I-VO). Eine solche Klage muss vor den Gerichten des Vertragsstaats erhoben werden,
für dessen Hoheitsgebiet der Schutz entzogen werden soll (BGH, Urteil vom 30. März
2006 - I ZR 96/03, GRUR 2006, 941 Rn. 11 = WRP 2006, 1235 - TOSCA BLU).
11 2. Die Klägerin leitet ihr gegen die Beklagte gerichtetes einheitliches Klagebegehren aus
mehreren Schutzrechten her. Sie hat dem Gebot des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO, den Klage-
grund bestimmt zu bezeichnen, durch eine Klarstellung der Reihenfolge genügt, in der
sie die Streitgegenstände geltend macht (vgl. BGH, Beschluss vom 24. März 2011 - I ZR
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108/09, BGHZ 189, 56 Rn. 8 - TÜV I; Urteil vom 23. September 2015 - I ZR 78/14, GRUR
2015, 1201 Rn. 38 = WRP 2015, 1487 - Sparkassen-Rot/Santander-Rot).
12 II. Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, der
Klägerin stehe kein Anspruch auf Einwilligung in die Schutzentziehung der Streitmarke
zu.
13 1. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Marken, auf die die
Klägerin die Klage stützt, prioritätsälter sind als die angegriffene IR-Marke der Beklagten
und in Kraft stehen.
14 2. Die Annahme des Berufungsgerichts, die Klägerin könne den mit der Klage geltend
gemacht Anspruch auf Einwilligung in die Schutzentziehung der Streitmarke (§§ 115
Abs. 1, 51 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 und 3 MarkenG) nicht auf die Klagemarke stützen, hält
der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
15 a) Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann das Vorliegen einer Ver-
wechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht verneint werden.
16 aa) Die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vor-
liegt, ist - ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - unter Heranziehung aller relevan-
ten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselwir-
kung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem
Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Mar-
ke in der Weise, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistun-
gen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteiger-
te Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt
(st. Rspr.; vgl. nur EuGH, Urteil vom 18. Dezember 2008 - C-16/06, Slg. 2008, I-10053 =
GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 f. - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH, Be-
schluss vom 6. November 2013 - I ZB 63/12, GRUR 2014, 488 Rn. 9 = WRP 2014, 580
- DESPERADOS/DESPERADO; Urteil vom 22. Januar 2014 - I ZR 71/12, GRUR 2014, 382
Rn. 14 = WRP 2014, 452 - REAL-Chips; Beschluss vom 3. Juli 2014 - I ZB 77/13, GRUR
2015, 176 Rn. 9 = WRP 2015, 193 - ZOOM/ZOOM; Beschluss vom 2. April 2015 - I ZB
2/14, GRUR 2015, 1127 Rn. 8 = WRP 2015, 1358 - ISET/ISETsolar, jeweils mwN).
17 bb) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, zwischen den Waren, für
die die Klagemarke eingetragen ist, und den Waren, für die die angegriffene Bezeich-
nung Schutz beansprucht, bestehe Identität. Es handele sich jeweils um "air freshening
preparations".
18 cc) Zu Recht ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass der Klagemarke von
Hause aus normale Kennzeichnungskraft zukommt.
19 (1) Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich
unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren
und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprä-
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gen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen
zu unterscheiden (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 - C-398/08, Slg. 2010, I-535 =
GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; Urteil vom 9. Septem-
ber 2010 - C-265/09, Slg. 2010, I-8265 = GRUR 2010, 1096 Rn. 31 - BORCO/HABM [Buch-
stabe α]; BGH, Beschluss vom 1. Juli 2010 - I ZB 35/09, GRUR 2010, 935 Rn. 8 = WRP
2010, 1254 - Die Vision; Beschluss vom 21. Dezember 2011 - I ZB 56/09, GRUR 2012,
270 Rn. 8 = WRP 2012, 337 - Link economy; Urteil vom 2. Februar 2012 - I ZR 50/11,
GRUR 2012, 930 Rn. 27 = WRP 2012, 1234 - Bogner B/Barbie B; Beschluss vom 14. Ja-
nuar 2016 - I ZB 56/14, GRUR 2016, 382 Rn. 31 = WRP 2016, 336 - BioGourmet). Dabei
ist auf die Eigenart der Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen (Büscher in Bü-
scher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl.,
§ 14 MarkenG Rn. 250). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe
oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler oder - was dem entspricht
- durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. BGH, Beschluss vom 1. Ju-
ni 2011 - I ZB 52/09, GRUR 2012, 64 Rn. 12 = WRP 2012, 83 - Maalox/Melox-GRY; Be-
schluss vom 9. Juli 2015 - I ZB 16/14, GRUR 2016, 283 Rn. = WRP 2016, 210 - BSA/DSA
DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE).
20 (2) Die Feststellung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke obliegt im Wesentli-
chen dem Tatrichter (vgl. BGH, Urteil vom 27. November 2003 - I ZR 79/01, GRUR 2004,
514, 515 = WRP 2004, 758 - Telekom). In der Revisionsinstanz ist nur zu prüfen, ob der
Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, nicht gegen Erfahrungssät-
ze und Denkgesetze verstoßen oder wesentliche Umstände unberücksichtigt gelassen
hat (BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 20 - REAL-Chips). Das Berufungsgericht hat mangels an-
derweitiger Anhaltspunkte seiner Entscheidung eine durchschnittliche originäre Kenn-
zeichnungskraft der Klagemarke zugrunde gelegt.
21 dd) Ohne Erfolg hält dem die Revisionserwiderung entgegen, aus dem von der Klägerin
vorgelegten Infratest-Gutachten aus September 1999 zur Bekanntheit der Gestaltung
eines Luftverbesserers in Form eines stilisierten Baumes ergebe sich, dass zwar 31,5%
der im Rahmen einer Umfrage Befragten den ihnen gezeigten Luftverbesserer - ohne
den Schriftzug "Wunderbaum" - einem bestimmten Hersteller zuordneten, dass aber ein
gleich hoher Anteil der befragten Personen von 31,5% der Meinung war, dass das Pro-
dukt in dieser Ausgestaltung von unterschiedlichen Herstellern in den Verkehr gebracht
werde. Daraus folge, dass die Klagemarke, die ausschließlich aus dem Bild eines stili-
sierten Tannenbaums ohne den Schriftzug "Wunderbaum" bestehe, originär kennzeich-
nungsschwach sei.
22 (1) Beschreibende Anklänge der Marke im Hinblick auf die Waren, für die sie Schutz be-
ansprucht, können die originäre Kennzeichnungskraft zwar schwächen (BGH, Urteil vom
14. Mai 2009 - I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055 Rn. 65 = WRP 2009, 1533 - airdsl; Urteil
vom 19. November 2009 - I ZR 142/07, GRUR 2010, 729 Rn. 27 = WRP 2010, 1046 -
MIXI; Urteil vom 5. Dezember 2012 - I ZR 85/11, GRUR 2013, 833 Rn. 32 = WRP 2013,
1038 - Culinaria/Villa Culinaria; BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 18 - REAL-Chips). Bedarf es ei-
niger Überlegung, um den beschreibenden Gehalt des Zeichens zu erkennen, scheidet
allerdings im Regelfall eine Reduzierung der Kennzeichnungskraft wegen einer Anleh-
nung an einen beschreibenden Begriff aus (BGH, GRUR 2009, 1055 Rn. 65 - airdsl).
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23 (2) Von diesen Grundsätzen ist das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat angenom-
men, ein Tannenbaum werde nicht schlechthin als Inbegriff für frische Luft angesehen.
Dem Verkehr werde vielmehr einige Überlegung abverlangt, um von dem stilisierten
Tannenbaum auf die von der Marke unter Schutz gestellten Lufterfrischer zu schließen.
Diese Beurteilung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Der Umstand, dass die
Klägerin für die von ihr vertriebenen Produkte die Form ihrer Klagemarke gewählt hat,
rechtfertigt nicht die Annahme, die Marke beschreibe die von ihr vertriebenen Lufterfri-
scher. Die Form von Lufterfrischern ist nicht funktionsbedingt vorgegeben; Lufterfrischer
können vielmehr in jeder beliebigen Form hergestellt werden. Zu Recht hat das Beru-
fungsgericht auch eine die Ware beschreibende Form verneint.
24 (3) Vergeblich macht die Revisionserwiderung geltend, eine Schwächung der originären
Kennzeichnungskraft der Klagemarke ergebe sich aus dem Infratest-Gutachten.
25 Es bestehen schon Zweifel, ob mit einem Verkehrsgutachten die Frage beantwortet wer-
den kann, ob die originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft einer Marke aus der
Sicht der angesprochenen Verkehrskreise infolge eines für die jeweiligen Waren oder
Dienstleistungen erkennbar beschreibenden Anklangs geschwächt ist. Bei der Bemes-
sung der Kennzeichnungskraft einer Marke handelt es sich nicht ausschließlich um eine
auf tatsächlichem Gebiet liegende Frage, sondern um eine Beurteilung, in die tatsächli-
che Elemente und rechtliche Überlegungen einzubeziehen sind.
26 Jedenfalls kann das Infratest-Gutachten angesichts der ihm zugrunde liegenden Frage-
stellung für die originäre Unterscheidungskraft der Klagemarke keinen Aufschluss geben.
In diesem Verkehrsgutachten ging es um die Ermittlung der Bekanntheit der von der Klä-
gerin vertriebenen Luftverbesserer in der Form der Klagemarke in der Bevölkerung. Für
die originäre Unterscheidungskraft eines Zeichens kommt es nicht auf seine Bekanntheit
an.
27 ee) Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, es
könne weder von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarke noch von de-
ren Bekanntheit ausgegangen werden.
28 (1) Das Berufungsgericht hat angenommen, unbestritten stelle die Klägerin seit Jahr-
zehnten Lufterfrischer in Form des stilisierten Tannenbaums her, die in Deutschland an
beinahe jeder Tankstelle, in zahlreichen Super- und Baumärkten sowie im Autozubehör-
handel erhältlich seien und für die die Klägerin und ihre Lizenznehmer einen hohen Wer-
beaufwand - im Zeitraum 2009 bis 2012 in Höhe von einer Mio. Euro - betrieben. Der
Marktanteil der Marke "Wunder-Baum" im Bereich Lufterfrischer betrage ausweislich der
von der Klägerin vorgelegten Studie je nach Vertriebsweg für das Jahr 2012 über 50%.
Die Klägerin habe dargetan, dass ihr Produkt in den Medien präsent sei. Die genannten
Umstände seien jedoch kein Beleg für eine Verkehrsbekanntheit der Klagemarke, die
die Annahme einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft begründen könnte. Aus
dem von der Klägerin vorgelegten Infratest-Gutachten aus dem Jahr 1999 lasse sich ei-
ne gesteigerte Bekanntheit der Marke der Klägerin aufgrund der Gestaltung ihrer Pro-
dukte in Form eines stilisierten Tannenbaums nicht entnehmen. Lediglich 31,5% der be-
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fragten Personen seien der Auffassung gewesen, dass der ihnen gezeigte Luftverbesse-
rer einem bestimmten Hersteller zuzuordnen sei, während die gleiche Anzahl der Befrag-
ten der Meinung gewesen sei, dass das Produkt in dieser Ausgestaltung von unterschied-
lichen Herstellern in den Verkehr gebracht werde; weitere 22,7% der Befragten hätten
hierzu keine Meinung gehabt und den übrigen 14,3% sei die konkrete Gestaltungsform
unbekannt gewesen. Zwar seien an die Voraussetzungen einer gesteigerten Verkehrsbe-
kanntheit einer Marke nicht dieselben Anforderungen zu stellen wie an das Vorliegen ei-
ner bekannten Marke im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG. Angesichts des Ergebnis-
ses der Befragung könne trotz eines jahrzehntelangen Vertriebs des Produkts in ein und
derselben Gestaltung sowie eines erheblichen Werbeaufwands nicht von einer erhöhten
Kennzeichnungskraft ausgegangen werden. Die Klägerin könne sich zudem nicht darauf
berufen, dass man die Lufterfrischer in Form des stilisierten Tannenbaums überall auf
der Welt finde. Die Gesamtumstände, die zur Bekanntheit einer Marke oder einer Steige-
rung ihrer Kennzeichnungskraft führten, seien jeweils bezogen auf die einzelnen Länder
der Europäischen Union festzustellen. Diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern.
29 (2) Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft sind alle relevanten Umstände zu be-
rücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Haus aus be-
sitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbrei-
tung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens
für die Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise gehören, die die Waren oder
Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stam-
mend erkennen (st. Rspr.; EuGH, Urteil vom 22. Juni 1999 - C-342/97, Slg. 1999, I-3819 =
GRUR Int. 1999, 734 Rn. 23 = WRP 1999, 806 - Lloyd; Urteil vom 7. Juli 2005 - C-353/03,
Slg. 2005, I-6135 = GRUR 2005, 763 Rn. 31 - Nestlé/Mars; BGH, GRUR 2013, 833 Rn.
41 - Culinaria/Villa Culinaria, mwN). Die Prüfung hat anhand der jeweiligen Umstände
des Einzelfalls umfassend zu erfolgen, nicht dagegen anhand genereller und abstrak-
ter Angaben, wie etwa von festen Prozentsätzen der Bekanntheit des Zeichens als Kenn-
zeichnungsmittel bei den beteiligten Verkehrskreisen (EuGH, Urteil vom 4. Mai 1999 - C-
108/97 und C-109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Rn. 52 - Windsurfing Chiem-
see; Urteil vom 19. Juni 2014 - C-217/13 und C-218/13, GRUR 2014, 776 Rn. 44 = WRP
2014, 940 - Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-
Rot]).
30 (3) Das Berufungsgericht hat zwar auf die hohen Werbeaufwendungen, den hohen
Marktanteil der von der Klägerin vertriebenen Lufterfrischer, den langjährigen und um-
fänglichen Vertrieb und die Präsenz des Produkts in den Medien abgestellt. Diesen Um-
ständen hat es jedoch im Hinblick auf das Ergebnis der dem Infratest-Gutachten zugrun-
de liegenden Umfrage aus dem Jahr 1999 keine Bedeutung beigemessen. Dies steht mit
der vorstehend wiedergegebenen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen
Union und des Senats nicht in Einklang. Zudem hat das Infratest-Gutachten ergeben,
dass immerhin 31,5% der Befragten die Lufterfrischer in Form der Klagemarke einem be-
stimmten Unternehmen zuordnen. Ist von originär durchschnittlicher Kennzeichnungs-
kraft der Klagemarke auszugehen, reicht ein solcher Bekanntheitsgrad jedenfalls im Zu-
sammenwirken mit den übrigen Kriterien zur Annahme einer gesteigerten Kennzeich-
nungskraft aus. Derartige Prozentsätze können sogar die Annahme einer Bekanntheit
der Marke rechtfertigen.
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31 (4) Das Infratest-Gutachten kann die Abweisung der auf die Klagemarke gestützten Kla-
ge auch deshalb nicht rechtfertigen, weil es keine Aussagekraft für die Kennzeichnungs-
kraft der Klagemarke für den im Streitfall maßgeblichen Zeitpunkt hat. Maßgeblicher
Zeitpunkt für die Beurteilung einer infolge Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft
ist grundsätzlich der Anmeldetag der angegriffenen Marke (BGH, Beschluss vom 8. Mai
2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1069 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV). Etwas ande-
res kommt allenfalls dann in Betracht, wenn eine Schwächung der Kennzeichnungskraft
der älteren Marke nach dem Kollisionszeitpunkt in Rede steht. Dafür ist vorliegend nichts
ersichtlich. Die Marke der Beklagten ist unter dem 27. Juli 2007 registriert. Dieser Zeit-
punkt liegt mehr als sieben Jahre nach der Erstellung des Gutachtens. Ist nach Erstellung
des Gutachtens ein derart langer Zeitraum verstrichen, kann es für die Frage der Kenn-
zeichnungskraft nur dann aussagekräftig sein, wenn sich zwischen seiner Erstellung und
dem Prioritätszeitpunkt des angegriffenen Zeichens die Marktverhältnisse nicht geändert
haben. Hierzu hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen.
32 (5) Das Berufungsgericht hat zudem nicht berücksichtigt, dass die Ergebnisse des In-
fratest-Gutachtens aufgrund einer Befragung gewonnen worden sind, an der lediglich
314 Personen teilgenommen haben. Nach der Rechtsprechung des Senats sind sowohl
im Eintragungsverfahren als auch im Löschungsverfahren Fehlertoleranzen grundsätz-
lich nicht zu berücksichtigen, wenn eine ausreichend große Stichprobe (mindestens
1.000 Befragte) dem Verkehrsgutachten zugrunde liegt (BGH, Beschluss vom 17. Okto-
ber 2013 - I ZB 65/12, GRUR 2014, 483 Rn. 38 = WRP 2014, 438 - test). Entsprechendes
gilt auch im Prozess, mit dem der klagende Inhaber der älteren Marke die Einwilligung in
die Schutzentziehung für die jüngere Marke begehrt. Dem Infratest-Gutachten hat keine
solche ausreichend große Stichprobe zugrunde gelegen, so dass es keine sichere Grund-
lage für das gewonnene Ergebnis sein kann.
33 (6) Die Ergebnisse des Infratest-Gutachtens können für die Kennzeichnungskraft der Kla-
gemarke zudem allenfalls indizielle Bedeutung haben. Den befragten Personen ist ein-
gangs der Befragung nicht eine Darstellung dieser Klagemarke gezeigt worden, wie sie
im Register eingetragen ist. Vielmehr sind den Befragten zwei Luftverbesserer, das heißt
von der Klägerin vertriebene Produkte in der Gestalt der Klagemarke, vorgelegt worden.
Gefragt wurde unter deren Vorlage danach, ob die Befragten Produkte in dieser Gestal-
tung bereits einmal gesehen hätten und ob für die Befragten die Gestaltung ein Hinweis
darauf sei, dass es sich um Luftverbesserer eines ganz bestimmten Herstellers hande-
le. Die Antworten auf eine derartige Fragestellung können Aufschluss darüber geben, ob
die Produkte, für die eine Marke Geltung beansprucht, bekannt sind. Im Streitfall besteht
zwar die Besonderheit, dass das Produkt der Klägerin bildlich mit der Klagemarke iden-
tisch ist. Sie belegen jedoch nicht ohne Weiteres, dass die Marke in der eingetragenen
Form über eine erhöhte Kennzeichnungskraft oder über Bekanntheit verfügt (vgl. BGH,
Urteil vom 21. Oktober 2015 - I ZR 23/14, GRUR 2016, 197 Rn. 30 = WRP 2016, 199 -
Bounty).
34 ff) Da das Berufungsgericht eine Gesamtwürdigung aller maßgeblichen Umstände bei
der Bestimmung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke bisher nicht vorgenommen
hat und deshalb im Revisionsverfahren nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Kla-
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gemarke über gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt, kann die Beurteilung des Beru-
fungsgerichts zur Verwechslungsgefahr keinen Bestand haben.
35 b) Die Würdigung des Berufungsgerichts, aufgrund der Klagemarke komme kein An-
spruch der Klägerin auf Einwilligung in die Schutzentziehung der Streitmarke unter dem
Gesichtspunkt des Bekanntheitsschutzes nach § 51 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 3 analog in Ver-
bindung mit § 115 Abs. 1, § 124 MarkenG in Betracht, hält der rechtlichen Nachprüfung
ebenfalls nicht stand.
36 aa) Nach Ansicht des Berufungsgerichts ist eine Bekanntheit der Klagemarke zu ver-
neinen. Zwar seien die von der Klägerin seit Jahrzehnten hergestellten Lufterfrischer in
Form des stilisierten Tannenbaums den angesprochenen Verkehrskreisen bekannt, da
sie an beinahe jeder Tankstelle und im Autozubehörhandel erhältlich seien und in zahl-
reichen Pkws verwendet würden. Trotz des erheblichen Werbeaufwands der Klägerin und
ihrer Lizenznehmer und des hohen Marktanteils von mehr als 50% sehe der Verkehr den
stilisierten Tannenbaum jedoch nicht als Herkunftszeichen für Lufterfrischer aus dem Un-
ternehmen der Klägerin an. Ausweislich des Infratest-Gutachtens verstünden lediglich
31,5% der befragten Personen die Marke der Klägerin als Herkunftshinweis. Dies genüge
nicht den Anforderungen, die an die Bekanntheit einer Marke zu stellen seien, weil der-
selbe prozentuale Anteil der Befragten das ihnen gezeigte Produkt nicht einem konkre-
ten Hersteller, sondern verschiedenen Herstellern zugeordnet habe. Dem kann nicht zu-
gestimmt werden.
37 bb) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Senats
ist die Bestimmung des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL, auf der die Regelung des § 14 Abs. 2
Nr. 3 MarkenG beruht, dahin auszulegen, dass die erste in der Richtlinienbestimmung
aufgestellte Voraussetzung einen bestimmten Bekanntheitsgrad der älteren Marke beim
Publikum erfordert, ohne dass ein bestimmter Prozentsatz zu fordern ist (EuGH, Urteil
vom 14. September 1999 - C-375/97, Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73 Rn. 23 ff.
- Chevy). Der erforderliche Bekanntheitsgrad ist als erreicht anzusehen, wenn die ältere
Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke
erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist. Bei der danach anzustellenden Prü-
fung der Bekanntheit kann weder nach dem Buchstaben noch nach dem Geist des Art. 5
Abs. 2 MarkenRL verlangt werden, dass die Marke einem bestimmten Prozentsatz des in
dieser Weise definierten Publikums bekannt ist. Bei der Prüfung, ob eine Marke bekannt
ist, sind alle relevanten Umstände des Falles zu berücksichtigen, also insbesondere der
Marktanteil der Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer
Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung
getätigt hat (st. Rspr.; vgl. EuGH, GRUR 2005, 763 Rn. 31 - Nestlé/Mars; BGH, Urteil vom
12. Juli 2001 - I ZR 100/99, GRUR 2002, 340 = WRP 2002, 330 - Fabergé; Urteil vom 20.
September 2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Rn. 27 = WRP 2007, 1461 - Kinder II; Ur-
teil vom 20. September 2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Rn. 33 = WRP 2007, 1466
- Kinderzeit; Urteil vom 5. November 2008 - I ZR 39/06, GRUR 2009, 766 Rn. 30 = WRP
2009, 831 - Stofffähnchen I; Urteil vom 2. April 2009 - I ZR 78/06, GRUR 2009, 672 Rn.
21 = WRP 2009, 824 - OSTSEE-POST). Diese Grundsätze gelten entsprechend für die Re-
gelung des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, auf die die Klägerin ihre Klage stützt. Die Vorschrift
des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG kann unmittelbar anzuwenden sein, soweit es um die Lö-
schung der angegriffenen Marke hinsichtlich solcher Waren geht, die nicht denen ähnlich
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sind, für die die Klagemarke Schutz genießt. Soweit die angegriffene Marke Schutz für
Waren beansprucht, die unter das Warenverzeichnis der Klagemarke fallen oder den dort
aufgeführten Waren ähnlich sind, ist § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG entsprechend anwend-
bar. Der Markeninhaber ist in diesen Fällen noch schutzbedürftiger als in den vom Wort-
laut der Vorschrift erfassten Fällen der Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen
(vgl. zu Art. 5 Abs. 2 MarkenRL EuGH, Urteil vom 9. Januar 2003 - C-292/00, Slg. 2003, I-
389 = GRUR 2003, 240 Rn. 30 - Davidoff/Gofkid; Urteil vom 23. Oktober 2003 - C-408/01,
Slg. 2003, I-12537 = GRUR 2004, 58 Rn. 13 ff., 22 - Adidas/Fitnessworld; zu § 14 Abs. 2
Nr. 3 MarkenG BGH, Urteil vom 30. Oktober 2003 - I ZR 236/97, GRUR 2004, 235, 238 =
WRP 2004, 360 - Davidoff II; BGH, Urteil vom 29. April 2004 - I ZR 191/01, GRUR 2004,
779, 783 = WRP 2004, 1046 - Zwilling/Zweibrüder; Urteil vom 17. August 2011 - I ZR
108/09, GRUR 2011, 1043 Rn. 61 = WRP 2011, 1454 - TÜV II; Urteil vom 2. April 2015 - I
ZR 59/13, BGHZ 205, 22 Rn. 14 - Springender Pudel).
38 cc) Hiervon ist das Berufungsgericht zwar ausgegangen. Es hat jedoch nicht ausreichend
berücksichtigt, dass bei einem Marktanteil von mehr als 50%, hohen Werbeaufwendun-
gen, einer Präsenz der Marke in den Medien, einem jahrzehntelangen Marktauftritt und
einer Bekanntheit von über 30% in den angesprochenen Verkehrskreisen eine Bekannt-
heit der Marke im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG nicht verneint werden kann.
39 3. Da das Berufungsgericht bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf der Grund-
lage der übrigen Marken der Klägerin ebenfalls von durchschnittlicher Kennzeichnungs-
kraft ausgegangen ist und einen Bekanntheitsschutz nicht in Erwägung gezogen hat,
kann das Berufungsurteil insoweit ebenfalls keinen Bestand haben.
40 C. Danach war das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur erneuten Verhandlung
und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzu-
verweisen. Der Senat kann in der Sache nicht selbst entscheiden, da sie auf der Grund-
lage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen noch nicht zur Endentschei-
dung reif ist (§ 563 Abs. 3 ZPO).
41 I. Das Berufungsgericht wird im wiedereröffneten Berufungsverfahren erneut die Kenn-
zeichnungskraft der Klagemarke und - soweit erforderlich - der weiteren Marken der Klä-
gerin unter Würdigung aller maßgeblichen Umstände zu beurteilen haben.
42 1. Im Ergebnis zu Recht hat das Berufungsgericht die geographische Verbreitung der
Klagemarke außerhalb Deutschlands bei der Prüfung der möglichen Steigerung der ori-
ginären Kennzeichnungskraft durch die Benutzungslage nicht berücksichtigt. Zutreffend
geht das Berufungsgericht davon aus, dass eine Steigerung der Kennzeichnungskraft
der Klagemarke für das geographische Gebiet festzustellen ist, für das die Klagemarke
Schutz beansprucht (vgl. BGH, Urteil vom 11. April 2013 - I ZR 214/11, GRUR 2013, 1239
Rn. 67 = WRP 2013, 1601 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion). Danach ist im Streitfall
maßgeblich, ob sich eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke in Deutsch-
land feststellen lässt. Zwar kann entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts nicht von
vornherein ausgeschlossen werden, dass die originäre Kennzeichnungskraft einer Mar-
ke bei inländischen Verkehrskreisen dadurch gesteigert wird, dass die Marke nicht nur
im Inland, sondern in zahlreichen weiteren Ländern präsent ist und inländische Verkehrs-
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kreise der Marke bei Reisen ins Ausland begegnen. Der allgemein gehaltene Vortrag der
Klägerin, auf den sich die Revision beruft, lässt jedoch derartige Auswirkungen einer aus-
ländischen Benutzung der Marke auf die Wahrnehmung der angesprochenen inländi-
schen Verkehrskreise nicht erkennen.
43 2. Das Berufungsgericht wird bei der vorzunehmenden Gesamtwürdigung aller maßgeb-
lichen Umstände prüfen müssen, ob die Gesichtspunkte, die für eine gesteigerte Kenn-
zeichnungskraft oder eine Bekanntheit sprechen, auf die Klagemarke als reine Bildmar-
ke, die dreidimensionale Marke oder auf die beiden Wort-Bild-Marken bezogen sind, auf
die die Klägerin die Klage hilfsweise gestützt hat.
44 II. Auf dieser Grundlage wird das Berufungsgericht die Frage der Verwechslungsgefahr
und des Bekanntheitsschutzes erneut zu prüfen und dabei - sofern es darauf ankommen
sollte - Feststellungen zu den weiteren Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zu
treffen haben.
Büscher                       Schaffert                       Kirchhoff
                 Löffler                        Schwonke