SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)
de 9 de septiembre de 2015 (*)
«Marca comunitaria — Procedimiento de caducidad — Marca comunitaria denominativa ZARA — Uso efectivo — Artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 207/2009»
En el asunto T‑584/14,
Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex), con domicilio social en Arteixo (A Coruña), representada por la Sra. C. Duch Fonoll, abogada,
parte demandante,
contra
Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. J. Crespo Carrillo, en calidad de agente,
parte demandada,
y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es:
Zainab Ansell y Roger Ansell, con domicilio en Moshi (República Unida de Tanzania),
que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 19 de mayo de 2014 (asunto R 1118/2013‑2) relativa a un procedimiento de caducidad entre los Sres. Zainab Ansell y Roger Ansell, por una parte, e Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex), por otra,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),
integrado por el Sr. S. Papasavvas, Presidente, y los Sres. N.J. Forwood y E. Bieliūnas (Ponente), Jueces;
Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;
habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 29 de julio de 2014;
habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 24 de noviembre de 2014;
vista la resolución de 12 de enero de 2015 por la que se deniega la presentación de un escrito de réplica;
celebrada la vista el 16 de junio de 2015;
dicta la siguiente
Sentencia
Antecedentes del litigio
1        El 1 de abril de 1996, Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex), presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].
2        La marca cuyo registro se solicitaba es el signo denominativo ZARA.
3        Los productos y servicios para los cuales se solicitaba el registro están comprendidos en las clases 3, 9, 14, 16, 24, 25, 28, 37, 39, 40 y 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.
4        La marca fue registrada el 3 de enero de 2001 con el número 112755.
5        El 24 de octubre de 2011, los Sres. Zainab Ansell y Roger Ansell, otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, presentaron una solicitud de caducidad de dicha marca, sobre la base del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009, para parte de los servicios comprendidos en las clases 39 y 42 designados por la marca en cuestión, que se correspondían, para esas clases, con la descripción siguiente:
–        clase 39: «Servicios de transporte, distribución (reparto) de productos, embalaje y almacenaje de mercancías, especialmente de artículos de vestido, zapatos y complementos, perfumería y cosméticos»;
–        clase 42: «Restauración (alimentación); alojamiento temporal».
6        El 30 de abril de 2013, la División de Anulación estimó la solicitud de caducidad del registro de la marca comunitaria para los servicios mencionados en el apartado anterior.
7        El 12 de agosto de 2013, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, al amparo de los artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009, contra la resolución de la División de Anulación, en la medida en que había declarado la caducidad de la marca comunitaria para los servicios comprendidos en la clase 39.
8        Mediante resolución de 19 de mayo de 2014 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. En particular, consideró que la demandante no había presentado pruebas suficientes para demostrar el uso efectivo de la marca comunitaria para los servicios comprendidos en la clase 39.
Pretensiones de las partes
9        La demandante solicita al Tribunal que:
–        Anule la resolución impugnada en la medida en que la Sala de Recurso confirmó la caducidad por falta de uso de la marca comunitaria para los servicios comprendidos en la clase 39.
–        Condene en costas a la OAMI y, en su caso, a la parte coadyuvante.
10      La OAMI solicita al Tribunal que:
–        Desestime el recurso.
–        Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
11      En apoyo de su recurso, la demandante invoca, en esencia, un motivo único, basado en la infracción del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009.
12      Este motivo único incluye dos alegaciones principales. Mediante su primera alegación, la demandante sostiene que la Sala de Recurso infringió el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009 al considerar que los franquiciados eran entidades integrantes de su organización interna. Mediante su segunda alegación, la demandante considera que la Sala de Recurso infringió el artículo 51, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento al estimar que no se le había aportado prueba sobre el volumen de negocio generado por la prestación de los servicios de transporte. En efecto, estima que los franquiciados, en calidad de partes en un contrato de franquicia, son externos a su organización y que los costes de transporte, aunque incluidos en el precio de venta de los artículos, ponen de manifiesto un uso público y persiguen probar, por consiguiente, el uso efectivo de la marca en cuestión para los servicios comprendidos en la clase 39. En conclusión, la demandante considera que la Sala de Recurso infringió el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009 pues concluyó que procedía calificar los servicios comprendidos en la clase 39 que presta como servicios de transporte por cuenta propia, pese a que se trata de servicios de transporte por cuenta ajena, y, por tanto, declarando la caducidad de su marca comunitaria para los servicios a los que se refiere por falta de uso público externo.
13      La OAMI refuta las alegaciones de la demandante.
14      A tenor del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009, se declarará que los derechos del titular de la marca comunitaria han caducado, mediante solicitud presentada ante la OAMI o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión Europea para los productos o los servicios para los cuales esté registrada.
15      En virtud de la regla 22, apartado 3, del Reglamento nº 2868/95, aplicable mutatis mutandis en los procedimientos de caducidad a tenor de la regla 40, apartado 5, del mismo Reglamento, la prueba del uso debe consistir en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca anterior respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición, y en la prueba de estas indicaciones, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 de la regla 22 de dicho Reglamento. En particular, dicho apartado 4 dispone que la prueba se presentará de conformidad con las reglas 79 y 79 bis, y deberá limitarse preferentemente a la presentación de documentos y objetos acreditativos, como por ejemplo, envases, etiquetas, listas de precios, catálogos, facturas, fotografías, anuncios en periódicos y las declaraciones escritas a que hace referencia el artículo 78, apartado 1, letra f), del Reglamento nº 207/2009.
16      En la interpretación del concepto de uso efectivo, es preciso tener en cuenta el hecho de que la ratio legis de exigir que la marca anterior haya sido objeto de un uso efectivo para que pueda ser oponible a una solicitud de marca comunitaria consiste en limitar los conflictos entre dos marcas, cuando no exista ningún motivo económico justificado que se derive de una función efectiva de la marca en el mercado. Por el contrario, dicha disposición no pretende evaluar el éxito comercial ni controlar la estrategia económica de una empresa ni menos aún reservar la protección de las marcas únicamente a las explotaciones comerciales cuantitativamente importantes [véanse las sentencias de 27 de septiembre de 2001, La Mer Technology/OAMI — Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, Rec, EU:T:2007:299, apartado 53 y la jurisprudencia citada, y de 8 de julio de 2004, MFE Marienfelde/OAMI — Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, Rec, EU:T:2004:223, apartado 32 y jurisprudencia citada].
17      Tal como ha declarado la jurisprudencia, una marca es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su función esencial, que es garantizar la identidad del origen de los productos y servicios para los que ha sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose los usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por esa marca (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 2003, Ansul, C‑40/01, Rec, EU:C:2003:145, apartado 43). Además, la condición relativa al uso efectivo de la marca exige que ésta, tal como está protegida en el territorio pertinente, sea utilizada públicamente y hacia el exterior [véanse las sentencias del Tribunal General de 6 de octubre de 2004, Vitakraft‑Werke Wührmann/OAMI — Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec, EU:T:2004:292, apartado 26 y jurisprudencia citada, y de 4 de julio de 2014, Construcción, Promociones e Instalaciones/OAMI — Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL), T‑345/13, EU:T:2014:614, apartado 21 y jurisprudencia citada].
18      La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse asimismo en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos y de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado y la magnitud y frecuencia del uso de la marca [véase la sentencia de 10 de octubre de 2008, Boston Scientific/OAMI — Terumo (CAPIO), T‑325/06, Rec, EU:T:2008:338, apartado 30 y jurisprudencia citada].
19      Por otra parte, el uso efectivo de una marca no puede demostrarse mediante probabilidades o presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos que acrediten una utilización efectiva y suficiente de la marca en el mercado de que se trate [véase la sentencia de 23 de septiembre de 2009, Cohausz/OAMI — Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07, Rec, EU:T:2009:354, apartado 36 y jurisprudencia citada]. Por consiguiente, procede realizar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores del supuesto concreto e implique cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración [véase la sentencia de 18 de enero de 2011, Advance Magazine Publishers/OAMI — Capela & Irmãos (VOGUE), T‑382/08, Rec, EU:T:2011:9, apartado 30 y jurisprudencia citada].
20      El presente motivo ha de examinarse a la luz de estas consideraciones.
21      Con carácter preliminar, hay que señalar que, al haber presentado los Sres. Ansell la solicitud de caducidad el 24 de octubre de 2011, el período pertinente de cinco años a que se refiere el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009 se extiende del 24 de octubre de 2006 al 23 de octubre de 2011, período durante el cual la demandante está obligada a demostrar el uso de su marca ZARA para los servicios comprendidos en la clase 39.
22      En el caso de autos, las pruebas pertinentes a los efectos del presente litigio, presentadas ante la División de Anulación, son las siguientes:
–        un dossier de prensa que incluye información sobre sistemas de logística y distribución;
–        declaraciones juradas, de marzo y mayo de 2012, de siete franquiciados, a saber: Apranga Estonia, Say Wear Ltd, Apranga LV, Apranga LT, Alhambra Trading Ltd, Zafir d.o.o y Magistrat International d.o.o, y Z‑Fashion Finland Oy, domiciliados en Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Eslovenia y Finlandia, respectivamente;
–        dos declaraciones juradas, de 24 de noviembre de 2010 y de 7 de mayo de 2012, del Director Jurídico y Secretario del Consejo de Administración de la demandante;
–        un folleto sobre la plataforma logística de Inditex en Madrid y un estudio de caso en los cuales se menciona el sistema de distribución de la marca ZARA.
23      Además, la demandante presentó ante la Sala de Recurso una nueva prueba, concretamente el informe de gestión, de fecha 7 de agosto de 2013, de Z‑Fashion Finland.
24      Tras analizar esos documentos, la Sala de Recurso concluyó, en particular, que el requisito de que la marca sea utilizada públicamente y hacia el exterior expuesto en el apartado 17 anterior no se cumplía en el presente caso.
25      En efecto, aunque la Sala de Recurso admitió que de determinada documentación aportada por la demandante, a saber, del dossier de prensa, del folleto y de las fotografías que figuran en el mismo en las que se encuentran camiones Avia y Volvo, se desprendía que algunos servicios de transporte y distribución de productos destinados a sus filiales y a los franquiciados formaban parte de su organización logística, estimó que el uso que se hacía de los mismos era interno en la medida en que ninguno de los documentos aportados podía probar el alcance de uso público de la marca controvertida, además de no hacerse referencia alguna a clientes externos, más allá de dichos franquiciados. Por otra parte, sin negar que los franquiciados sean entidades jurídicas independientes, la Sala de Recurso observó que seguían el mismo modelo de negocio que el franquiciador y concluyó de ello que estaban integrados en su propia red de distribución.
26      Mediante su primera alegación, la demandante reprocha a la Sala de Recurso haber incurrido en un error de Derecho al considerar que los franquiciados eran entidades inherentes a su organización interna.
27      Estima que sobre este particular procede recordar que el artículo 1, apartado 1, del Código Deontológico Europeo de la Franquicia, que recoge en cierta medida la jurisprudencia derivada de la sentencia de 28 de enero de 1986, Pronuptia (161/84, Rec, EU:C:1986:41), dispone que la franquicia es un sistema de comercialización de productos, servicios o tecnologías basado en una colaboración estrecha y continua entre empresas jurídica y financieramente distintas e independientes, el franquiciador y sus franquiciados, en la cual el franquiciador otorga a sus franquiciados el derecho e impone la obligación de explotar una empresa de conformidad con el concepto del franquiciador. El derecho otorgado autoriza y obliga al franquiciado, a cambio de una contribución financiera directa o indirecta, a utilizar el distintivo, la marca de productos o de servicios, el «saber hacer» y demás derechos de propiedad intelectual, sostenido por la prestación continua de asistencia comercial o técnica, dentro del marco y por la duración del contrato de franquicia escrito y celebrado entre las partes a tal efecto.
28      La demandante considera que las declaraciones por el honor de las siete empresas franquiciadas y el informe de gestión de una de ellas, a saber, Z‑Fashion Finland, deberían haber llevado a la Sala de Recurso a concluir que los franquiciados son entidades independientes y que, por tanto, los servicios comprendidos en la clase 39 eran servicios de transporte por cuenta ajena.
29      A este respecto, procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, para apreciar el valor probatorio de las declaraciones escritas prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes o que, con arreglo a la legislación del Estado en que se realicen, tengan efectos equivalentes, como las mencionadas en el artículo 78, apartado 1, letra f), del Reglamento nº 207/2009, procede comprobar la verosimilitud y la veracidad de la información que en ellas se contiene, teniendo en cuenta, en especial, el origen del documento, las circunstancias de su elaboración y su destinatario, y preguntarse si, de acuerdo con su contenido, dicho documento parece razonable y fidedigno (véase la sentencia VOGUE, apartado 19 supra, EU:T:2011:9, apartado 43 y jurisprudencia citada].
30      En el caso de autos, debe señalarse que dichos documentos, sin aportar ningún elemento probatorio respecto al alcance del uso de la marca en cuestión, contienen, no obstante, indicaciones claras en cuanto a la denominación de las empresas franquiciadas, al establecimiento de sus centros de actividad, al contenido de sus actividades comerciales y a la fecha de ejecución de los contratos de franquicia.
31      Por consiguiente, como puso acertadamente de relieve la Sala de Recurso y ha demostrado la demandante, esos documentos acreditan que las empresas afectadas son sociedades franquiciadas, domiciliadas en diversos Estados miembros, que colaboran en la utilización comercial de la marca ZARA, es decir, sociedades independientes de la organización interna del franquiciador.
32      No obstante, aunque el franquiciador, como precisa el apartado 189 de las Directrices relativas a las restricciones verticales (DO 2010, C 130, p. 1) de la Comisión, puede establecer una red de distribución uniforme con sus franquiciados que controla o posee en parte, no es menos cierto que éstos deben estar asociados a ella y no totalmente integrados en ella para ser considerados completamente independientes.
33      Procede señalar que, en su declaración jurada de 7 de mayo de 2012, el Director Jurídico y Secretario del Consejo de Administración de la demandante afirma, en particular, que la principal característica del modelo de franquicia de la demandante es «la integración total de las tiendas franquiciadas» con las suyas, lo que implica una «logística integrada, que incluye el transporte, almacenamiento y entrega de la mercancía». Además, indica que el modelo de negocio de la marca controvertida se caracteriza por un «elevado grado de integración vertical», aunque sin precisarlo. Por tanto, esta declaración trata de demostrar que los franquiciados están integrados en la organización interna de la demandante. Al no haber facilitado tampoco la demandante, durante el procedimiento ante la OAMI, ninguna otra prueba que permita demostrar que los franquiciados no están integrados, sino únicamente asociados, a su red de distribución, hay que concluir que la Sala de Recurso pudo justificadamente considerar que, a la vista únicamente de las pruebas presentadas por la demandante, los franquiciados estaban integrados en su organización interna, pese a su estatus de sociedades independientes.
34      En cualquier caso, como resulta de las apreciaciones posteriores, las demás pruebas presentadas por la demandante no permiten acreditar el uso público y externo de los servicios de transporte.
35      En efecto, por lo que respecta a la segunda alegación de la demandante, relativa a la aportación de prueba sobre el volumen de negocio generado por la prestación de los servicios de transporte, hay que observar que, en su declaración jurada, el Director Jurídico y Secretario del Consejo de Administración de la demandante menciona también, en forma de cuadros, un conjunto de datos cuantificados relativos a los «costes de transporte añadidos a los precios de las prendas», es decir, gastos realizados por la demandante en materia de transporte para enviar sus mercancías a los centros de actividad de los franquiciados. En cambio, en modo alguno pone de manifiesto el volumen de negocio generado por la prestación de los servicios de transporte, es decir, todos los ingresos obtenidos por la demandante durante un ejercicio contable correspondientes a los servicios comprendidos en la clase 39. Es cierto que dichos datos cuantificados confirman la realidad de la explotación de la marca controvertida por lo que respecta a la comercialización de los productos que designa a los que se añaden los costes de transporte. No obstante, en absoluto demuestran la realidad de la explotación de la marca controvertida en cuanto a la prestación de los servicios de transporte.
36      Por último, ha de indicarse que los franquiciados declararon solemnemente que los costes de transporte no se facturaban por separado y se añadían, en cambio, al precio de cada artículo. En efecto, la demandante especificó que los costes de transporte no podrían identificarse en las facturas aportadas como prueba, en la medida en que los servicios prestados y los productos suministrados se ofrecían y vendían de forma conjunta y que de la celebración de los contratos de franquicia resultaba que el coste total del transporte estaba incluido en el precio de los artículos a la venta. Pues bien, cabe señalar que las facturas aportadas como prueba ante la División de Anulación se refieren a la venta de artículos a minoristas domiciliados en el Reino Unido y no a los franquiciados. Además, no incluyen ningún dato acerca del coste del transporte que, bajo la forma de una tasa facturada cualquiera, pudiera añadirse al precio de venta sin impuestos. Pues bien, la redacción de una factura permite mostrar que el uso de la marca es público y hacia el exterior y no únicamente dentro de la empresa titular de la marca controvertida o dentro de la red de distribución poseída o controlada por ésta [véase la sentencia de 15 de octubre de 2008, Air Products and Chemicals/OAMI — Messer Group (Ferromix, Inomix y Alumix), T‑305/06 a T‑307/06, Rec, EU:T:2008:444, apartado 47 y jurisprudencia citada]. En consecuencia, en la medida en que la demandante no ha podido aportar facturas relacionadas estrictamente con los servicios de transporte o en las que figurasen determinados datos relativos a los mismos, de ello se infiere que la Sala de Recurso pudo considerar acertadamente que no se le había aportado ninguna prueba sobre el volumen de negocio generado por la prestación de servicios de transporte.
37      Por otra parte, es preciso señalar que las demás pruebas presentadas ante la OAMI para acreditar el uso efectivo de la marca, que son el dossier de prensa, el folleto y el estudio de caso no son, por su contenido, elementos lo suficientemente concretos y objetivos para acreditar una utilización efectiva de la marca en cuestión para los servicios de que se trata. Hay que señalar que la demandante, al comunicar la existencia en los contratos de franquicia de un precio conjunto que incluye los precios de transporte sumados a los de venta, no aportó las pruebas de dicha existencia, tales como el propio contrato de franquicia o determinados extractos de sus modificaciones, cartas de porte o las facturas que tengan la forma debida.
38      Pues bien, ha de recordarse que, según jurisprudencia reiterada, no es suficiente con que el uso de la marca pueda considerarse probable o creíble, sino que es preciso que se aporte la prueba de dicho uso (sentencia VOGUE, apartado 19 supra, EU:T:2011:9, apartado 33].
39      De ello se infiere que, al igual que apreció la Sala de Recurso, no se cumple en el caso de autos el requisito de que la marca sea utilizada públicamente y hacia el exterior.
40      Así pues, la Sala de Recurso pudo justificadamente concluir que pruebas como las aportadas en el caso de autos no bastan para demostrar el uso efectivo de la marca en cuestión para los servicios comprendidos en la clase 39 en el territorio relevante durante el período determinado.
41      Habida cuenta de lo anterior, procede desestimar el motivo único y, por tanto, el recurso en su totalidad.
Costas
42      A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla en costas como ha solicitado la OAMI.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)
decide:
1)      Desestimar el recurso.
2)      Condenar en costas a Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex).
Papasavvas
Forwood
Bieliūnas
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 9 de septiembre de 2015.
Firmas
* Lengua de procedimiento: español.