62010TJ0424
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (štvrtá komora)
zo 7. februára 2012 (
*1
)
„Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Spoločenstva zobrazujúca slony v obdĺžniku — Medzinárodná a národná obrazová ochranná známka znázorňujúca slona a skoršia národná slovná ochranná známka elefanten — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Rozlišovacia spôsobilosť skorších ochranných známok“
Vo veci T-424/10,
Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport, so sídlom v Dietikone (Švajčiarsko), v zastúpení: O. Rauscher, advokát,
žalobkyňa,
proti
Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: G. Mannucci, splnomocnený zástupca,
žalovanému,
ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom:
Sisma SpA, so sídlom v Mantove (Taliansko), v zastúpení: F. Caricato, advokát,
vedľajší účastník konania,
ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 15. júla 2010 (vec R 1638/2008-4) týkajúcemu sa konania o vyhlásení neplatnosti v rámci sporu medzi Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport a Sisma SpA,
VŠEOBECNÝ SÚD (štvrtá komora),
v zložení: predsedníčka komory I. Pelikánová (spravodajkyňa), sudcovia K. Jürimäe a M. van der Woude,
tajomník: E. Coulon,
so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 18. septembra 2010,
so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 23. februára 2011,
so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 4. februára 2011,
so zreteľom na rozhodnutie z 28. apríla 2011, ktorým bolo zamietnuté podanie repliky,
so zreteľom na to, že účastníci konania nepodali návrh na nariadenie pojednávania v lehote jedného mesiaca od doručenia oznámenia o ukončení písomnej časti konania a že na základe správy sudcu spravodajcu a podľa článku 135a Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu bolo rozhodnuté, že sa o žalobe rozhodne bez ústnej časti konania,
vyhlásil tento
Rozsudok
Okolnosti predchádzajúce sporu
1
Vedľajší účastník konania Sisma SpA je majiteľom obrazovej ochrannej známky Spoločenstva zapísanej pod číslom 4279295 (ďalej len „napadnutá ochranná známka“), ktorej prihláška na zápis bola podaná Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) 9. februára 2005 v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení [nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)]. Napadnutá ochranná známka bola zapísaná 30. novembra 2006 najmä pre výrobky zaradené do tried 24 a 25 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení, ktoré pre každú z týchto tried zodpovedajú tomuto opisu:
—
trieda 24: „Textílie; pružné tkaniny; samolepiaci textil nanášaný teplom; látky s imitáciou kože; vlnené látky; prikrývky; cestovné prikrývky; obrusy; textilné výrobky; textilné alebo papierové tapety; textilné vreckovky; vlajky; textilné obrúsky; textilné obrúsky a obrúsky z netkaných textílií; obrúsky (textilné); syntetické plachty na prebaľovanie detí“,
—
trieda 25: „Odevy pre pánov, dámy a deti vo všeobecnosti, vrátane oblečenia z usne; košele; blúzy; sukne; kostýmy, obleky; bundy, saká; nohavice; šortky; pletené svetre; tričká; pyžamá; pančuchy; tielka, tričká; korzety; ramienka na dámskej bielizni; pánske spodky; podprsenky; kombiné; klobúky; šatky na hlavu; viazanky; nepremokavé plášte; zvrchníky; plášte; plavky; tepláky; vetrovky; lyžiarske nohavice; opasky; kožuchy; teplé šály, šatky; rukavice; župany; obuv vo všeobecnosti, vrátane papúč, topánok, športových topánok, čižiem a sandálov; plienky (detské) z textilu; dojčenské podbradníky“.
2
Napadnutá ochranná známka predstavuje nasledujúce obrazové označenie:
3
V súlade s článkom 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 53 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009] podala 20. februára 2007 žalobkyňa Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport na ÚHVT návrh na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky.
4
Návrh na vyhlásenie neplatnosti sa vzťahoval na zápis napadnutej ochrannej známky pre výrobky vymenované v bode 1 vyššie. Zakladal sa na existencii pravdepodobnosti zámeny medzi danou ochrannou známkou a nižšie uvedenými skoršími ochrannými známkami v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009]:
—
nemeckou slovnou ochrannou známkou elefanten označujúcou výrobky zaradené do triedy 25 a zodpovedajúce opisu „obuv“, ktorej žiadosť o zápis bola podaná 14. marca 1987 a ktorá bola zapísaná 24. januára 1989 pod číslom 1133678,
—
medzinárodnou obrazovou ochrannou známkou vyobrazenou nižšie, ktorá sa vzťahuje predovšetkým na Českú republiku, označuje výrobky zaradené do triedy 25 zodpovedajúce opisu „obuv a obuvnícky tovar“ a bola zapísaná 29. mája 1999 pod číslom 715019:
—
nemeckou obrazovou ochrannou známkou vyobrazenou nižšie označujúcou najmä „prikrývky pre deti, posteľné plachty pre deti, uteráky pre deti, spacie vaky pre deti; textilné vrecia a textilné batožinové vaky pre deti“ zaradené do triedy 24 a „oblečenie pre deti, klobúky pre deti; opasky pre deti“ zaradené do triedy 25, ktorej žiadosť o zápis bola podaná 9. novembra 2000 a ktorá bola zapísaná 22. januára 2001 pod číslom 30082400:
5
Rozhodnutím z 9. septembra 2008 zamietlo zrušovacie oddelenie ÚHVT návrh na vyhlásenie neplatnosti z dôvodu nedostatku pravdepodobnosti zámeny medzi napadnutou ochrannou známkou a skoršími ochrannými známkami. Dňa 12. novembra 2008 podala žalobkyňa odvolanie proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia.
6
Rozhodnutím zo 15. júla 2010 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) štvrtý odvolací senát ÚHVT odvolanie zamietol.
7
Po prvé odvolací senát v bode 16 napadnutého rozhodnutia prišiel k záveru, že príslušná skupina verejnosti sa skladá z priemerných, riadne informovaných a primerane pozorných a obozretných užívateľov usídlených v Nemecku a Českej republike.
8
Po druhé sa odvolací senát v bode 17 napadnutého rozhodnutia stotožnil s posúdením zrušovacieho oddelenia, podľa ktorého boli určité výrobky uvedené jednak v napadnutej ochrannej známke a jednak v skorších ochranných známkach identické alebo podobné, zatiaľ čo iné boli rozdielne.
9
Po tretie odvolací senát vzal v bodoch 20 až 24 napadnutého rozhodnutia do úvahy, že napadnutá ochranná známka nebola podobná skorším ochranným známkam z vizuálneho hľadiska, hlavne s ohľadom na existujúce rozdiely v znázornení postavy slona v napadnutej ochrannej známke a v skorších obrazových ochranných známkach.
10
Po štvrté odvolací senát v bodoch 25 až 27 napadnutého rozhodnutia usúdil, že predmetné ochranné známky nie sú podobné z fonetického hľadiska, pretože jednak obrazové ochranné známky, medzi inými aj napadnutá ochranná známka, sa nebudú vyslovovať a jednak sa nezhoduje ústny opis predmetných ochranných známok.
11
Po piate odvolací senát v bode 28 napadnutého rozhodnutia konštatoval existenciu koncepčnej podobnosti vo vzťahu k odkazu na slona v každej z predmetných ochranných známok.
12
Po šieste v rámci celkového posúdenia existencie pravdepodobnosti zámeny odvolací senát v bodoch 30 až 39 napadnutého rozhodnutia usúdil jednak, že žalobkyňa sa neodvolávala na osobitnú rozlišovaciu spôsobilosť skorších ochranných známok, a jednak, že v rámci opatrení uvádzania výrobkov uvedených v predmetnej ochrannej známke na trh sa najväčší význam pripisuje porovnaniu z vizuálneho hľadiska. Za daných okolností odvolací senát dospel k záveru, že konštatovaná koncepčná podobnosť nie je dostatočná na vytvorenie pravdepodobnosti zámeny medzi napadnutou ochrannou známkou a skoršími ochrannými známkami.
Návrhy účastníkov konania
13
Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
—
zrušil napadnuté rozhodnutie,
—
zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.
14
ÚHVT navrhuje, aby Všeobecný súd:
—
zamietol žalobu,
—
zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.
15
Vedľajší účastník konania v podstate navrhuje, aby Všeobecný súd:
—
zamietol žalobu,
—
zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania vrátane tých, ktoré sa vzťahujú na konanie pred ÚHVT.
Právny stav
16
Žalobkyňa uvádza jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009. V podstate tvrdí, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, ako aj nesprávneho skutkového posúdenia, keď dospel k záveru, že neexistuje pravdepodobnosti zámeny medzi napadnutou ochrannou známkou a skoršími ochrannými známkami.
17
Podľa článku 53 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 sa ochranná známka Spoločenstva na základe návrhu podaného na ÚHVT vyhlási za neplatnú, ak existuje skoršia ochranná známka v zmysle článku 8 ods. 2 toho istého nariadenia, a najmä ak sú splnené podmienky uvedené v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia. Podľa týchto ustanovení ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nebude zapísaná na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky, ak z dôvodu jej zhody alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a z dôvodu zhody alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa tieto ochranné známky vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti na území, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená. Pravdepodobnosť zámeny zahŕňa aj pravdepodobnosť jej asociácie so skoršou ochrannou známkou. Okrem toho podľa článku 8 ods. 2 písm. a) bodov ii) a iii) nariadenia č. 207/2009 treba pod pojmom skoršie ochranné známky rozumieť ochranné známky zapísané v členskom štáte a ochranné známky zapísané na základe medzinárodných dohôd s účinnosťou v členskom štáte so skorším dátumom podania prihlášky, než je dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.
18
Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámeny predstavuje pravdepodobnosť, keď sa verejnosť môže domnievať, že predmetné výrobky alebo služby pochádzajú od toho istého podniku alebo od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené. Podľa tej istej judikatúry sa má pravdepodobnosť zámeny posudzovať celkovo podľa toho, ako príslušná skupina verejnosti vníma predmetné označenia a výrobky alebo služby, pričom je potrebné prihliadnuť na všetky relevantné okolnosti prejednávanej veci, najmä na vzájomnú závislosť podobnosti označení a podobnosti označených tovarov alebo služieb [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Zb. s. II-2821, body 30 až 33 a tam citovanú judikatúru].
19
V prejednávanej veci žalobkyňa nenamieta ani voči definícii príslušnej skupiny verejnosti, ktorú uvádza odvolací senát, tak ako je uvedená v bode 7 vyššie, ani voči preskúmaniu podobnosti výrobkov pripomenutému v bode 8 vyššie. Pokiaľ nedošlo k nesprávnemu posúdeniu týchto skutočností, treba ich vziať do úvahy pri preskúmaní prejednávanej žaloby.
20
Naopak žalobkyňa namieta po prvé voči posúdeniu podobnosti označení, po druhé voči nezohľadneniu väčšej rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známok a po tretie voči celkovému posúdeniu existencie pravdepodobnosti zámeny hlavne s ohľadom na vzťah medzi rôznymi prvkami vyplývajúcimi z porovnania kolidujúcich označení.
21
ÚHVT a vedľajší účastník konania spochybňujú dôvodnosť tvrdení žalobkyne.
O porovnaní označení
22
Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny týkajúce sa vizuálnej, fonetickej alebo koncepčnej podobnosti kolidujúcich ochranných známok sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto ochranné známky vytvárajú, s osobitným zohľadnením ich rozlišujúcich a dominantných prvkov. Rozhodujúcu úlohu pri celkovom posúdení tejto pravdepodobnosti zohráva skutočnosť, ako ochranné známky vníma priemerný spotrebiteľ daných výrobkov alebo služieb. V tejto súvislosti priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma ochrannú známku ako celok a neskúma jej jednotlivé detaily (pozri rozsudok Súdneho dvora z 12. júna 2007, ÚHVT/Shaker, C-334/05 P, Zb. s. I-4529, bod 35 a tam citovanú judikatúru).
23
Okrem toho podľa ustálenej judikatúry sú dve ochranné známky podobné vtedy, ak medzi nimi existuje z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti aspoň čiastočná zhoda jedného alebo viacerých relevantných hľadísk [rozsudky Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Matratzen Concord/ÚHVT – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Zb. s. II-4335, bod 30, a z 26. januára 2006, Volkswagen/ÚHVT – Nacional Motor (Variant), T-317/03, neuverejnený v Zbierke, bod 46].
24
V prejednávanej veci žalobkyňa namieta voči zisteniam odvolacieho senátu, ktoré sa týkajú vizuálneho, fonetického a koncepčného porovnania dotknutých ochranných známok.
O vizuálnom porovnaní
25
V bodoch 20 až 22 napadnutého rozhodnutia odvolací senát konštatoval, že skoršie ochranné známky pozostávali jednak zo slova „elefanten“ a jednak zo štylizovaného zobrazenia profilu zavalitého slona ázijského s veľmi krátkymi nohami. Napadnutá ochranná známka pozostávala z obdĺžnikovej etikety so zaoblenými rohmi, ktorá obsahuje sériu slonov afrických rôznej veľkosti s mierne zdvihnutým chobotom, ktoré boli zobrazené z profilu a zoradené do diagonály.
26
Opierajúc sa o tieto zistenia, odvolací senát dospel v bodoch 22 a 24 k záveru, že dotknuté ochranné známky sú rozdielne z vizuálneho hľadiska bez ohľadu na skutočnosť, že tak napadnutá ochranná známka, ako aj skoršie obrazové ochranné známky obsahujú slony s jedným okom zobrazené z profilu.
27
Žalobkyňa spochybňuje dôvodnosť tohto záveru, ktorý vychádza z porovnania napadnutej ochrannej známky so skoršími obrazovými ochrannými známkami.
28
Po prvé tvrdí, že odvolací senát nesprávne vychádzal z rozdielnych prvkov sporných ochranných známok, ktoré príslušná skupina verejnosti nebude považovať za rozlišovacie.
29
V tejto súvislosti žalobkyňa právom uvádza, že zaoblený obdĺžnik ohraničujúci vyobrazenie slonov v napadnutej ochrannej známke bude vnímaný ako obyčajné vymedzenie ochrannej známky v priestore. To však neznamená, že tento prvok bude úplne zbavený vplyvu na celkový dojem, ktorý vyvoláva napadnutá ochranná známka z vizuálneho hľadiska. Dotknutý obdĺžnik totiž určuje obrysy predmetného označenia, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že jeho línie „pretínajú“ vyobrazenie viacerých slonov, ktoré sú tak v danom označení zobrazené len čiastočne.
30
Naopak, tak ako uvádza žalobkyňa, príslušná skupina verejnosti vo svojom posúdení nebude skúmať ani presné usporiadanie rôznych znázornení slonov v napadnutej ochrannej známke, ani rozdiely medzi slonom ázijským a slonom africkým. Skutočnosti, že jednak napadnutá ochranná známka obsahuje diagonálny rad slonov a jednak slony vyobrazené v danej ochrannej známke nepatria k rovnakému biologickému druhu ako slony zobrazené v skorších obrazových ochranných známkach, nie sú relevantné vo vnímaní kolidujúcich ochranných známok príslušnou verejnosťou.
31
Po druhé podľa žalobkyne odvolací senát nezohľadnil dôležité prvky podobnosti. Tak napadnutá ochranná známka, ako aj skoršie obrazové ochranné známky totiž obsahujú jednoduché vyobrazenie mladého slona zavalitej postavy s veľmi krátkymi nohami naznačenými vo forme dvoch obdĺžnikov.
32
Je však potrebné poznamenať, tak ako to uviedol odvolací senát v bodoch 22 a 24 napadnutého rozhodnutia, že tak napadnutá ochranná známka, ako aj skoršie obrazové ochranné známky znázorňujú štylizované vyobrazenie slona z profilu, pričom však obsahujú aj dôležité rozdiely.
33
Hoci má totiž postava slona znázornená v napadnutej ochrannej známke skôr detský charakter, skoršie obrazové ochranné známky predstavujú abstraktnú a čistú kresbu založenú na minimalistických obrysoch. Napadnutá ochranná známka obsahuje biele slony s čiernymi obrysmi, zatiaľ čo skoršie obrazové ochranné známky pozostávajú z čierneho slona s bielymi obrysmi.
34
Po tretie napriek tomu, čo tvrdí žalobkyňa, skutočnosť, že napadnutá ochranná známka obsahuje vyobrazenie viacerých slonov, nie je bezpredmetná vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti, a teda ani pri celkovom vizuálnom dojme, ktorý uvedená ochranná známka vyvoláva. Ako uviedol odvolací senát v bode 21 napadnutého rozhodnutia, celkové vizuálne vnímanie napadnutej ochrannej známky je charakteristické vyobrazením viacerých slonov na obdĺžnikovej etikete so zaoblenými rohmi. Zobrazenie niekoľkých slonov teda predstavuje neoddeliteľnú súčasť danej ochrannej známky.
35
Pokiaľ sa žalobkyňa v tejto súvislosti odvoláva na nemeckú judikatúru, treba uviesť, že systém Spoločenstva týkajúci sa ochranných známok predstavuje samostatný systém tvorený súborom právnych noriem a sledujúci ciele, ktoré sú preň špecifické, pričom jeho uplatnenie je nezávislé od akéhokoľvek vnútroštátneho systému. Preto ÚHVT a prípadne súd Únie nie sú viazané rozhodnutiami prijatými na úrovni členských štátov [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Streamserve/ÚHVT (STREAMSERVE), T-106/00, Zb. s. II-723, bod 47 a tam citovanú judikatúru], ktoré bez toho, aby boli záväzné, predstavujú skutočnosti, ktoré sa môžu zohľadniť len v rámci konania o vyhlásení neplatnosti týkajúceho sa ochrannej známky Spoločenstva [pozri analogicky rozsudok Súdu prvého stupňa z 19. septembra 2001, Henkel/ÚHVT (Červená a biela okrúhla tableta), T-337/99, Zb. s. II-2597, bod 58 a tam citovanú judikatúru].
36
Rozhodnutia uvedené žalobkyňou sa pritom týkajú znásobenia slovného prvku v ochrannej známke, pričom v prejednávanej veci ide o prvok obrazový. Vzhľadom na to, že znásobenie týchto dvoch prvkom vo všeobecnosti nemá rovnaký vplyv na celkový dojem, ktorý ochranná známka vytvára, treba sa domnievať, že rozhodnutia nemeckej judikatúry uvedené žalobkyňou nemožno považovať za rozhodnutia vzťahujúce sa na prejednávaný prípad, a preto ich Všeobecný súd nemôže vziať do úvahy.
37
Žalobkyňa v tomto kontexte tiež uvádza, že na svojich výrobkoch môže takisto niekoľkokrát a v rôznej veľkosti zobraziť skoršie obrazové ochranné známky. Odvoláva sa pritom na zvyklosti v oblasti módy, predovšetkým v oblasti „monogramných výrobkov“ určitých luxusných značiek.
38
Táto argumentácia však prekračuje rámec porovnania napadnutej ochrannej známky so skoršími ochrannými známkami, lebo sa týka použitia skorších ochranných známok. Navyše, ako vyplýva z bodu 29 vyššie, napadnutá ochranná známka nepozostáva z vyobrazenia neobmedzeného množstva slonov, ale z obmedzeného priestoru obsahujúceho úplné alebo čiastočné zobrazenia viacerých slonov.
39
V každom prípade žalobkyňa nepodložila svoje tvrdenia týkajúce sa takéhoto využitia v oblasti módy. Nevysvetlila ani opodstatnenosť príkladu „monogramných výrobkov“, keďže v danom prípade sa dotknuté ochranné známky neznázorňujú ako monogramy.
40
Keďže žiadny z argumentov žalobkyne týkajúci sa vyobrazenia viacerých slonov v napadnutej ochrannej známke nemohol byť prijatý, treba konštatovať, že tento prvok predstavuje z vizuálneho hľadiska odlíšenie napadnutej ochrannej známky od skorších obrazových ochranných známok, ktoré obsahujú iba jedno zobrazenie tohto zvieraťa.
41
Vzhľadom na vyššie uvedené treba konštatovať, že odvolací senát sa nedopustil nesprávneho posúdenia, keď dospel v bode 24 napadnutého rozhodnutia k záveru, že z celkového hľadiska sú napadnutá ochranná známka a skoršie obrazové ochranné známky vizuálne odlišné.
O fonetickom porovnaní
42
Na úvod treba poznamenať, že žalobkyňa správne poukázala na nesúlad v odôvodnení napadnutého rozhodnutia, pokiaľ ide o fonetickú podobnosť. Bod 25 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého sa obrazové ochranné známky nebudú vyslovovať, je totiž na prvý pohľad nezlučiteľný s bodom 26 toho istého rozhodnutia, podľa ktorého je ústny opis napadnutej ochrannej známky v každom prípade odlišný od opisu skorších ochranných známok.
43
Okrem toho v rozpore s tým, čo v podstate tvrdí ÚHVT, nezdá sa, že by bol argument v bode 26 napadnutého rozhodnutia uvedený výlučne na doplnenie. V bode 37 napadnutého rozhodnutia, ktorý sa zaoberá celkovým posúdením existencie pravdepodobnosti zámeny, totiž odvolací senát vyslovene poukázal na uvedené fonetické rozdiely medzi dotknutými ochrannými známkami.
44
Preto je potrebné sa domnievať, že napadnuté rozhodnutie sa vyznačuje vadou spočívajúcou v rozpornosti odôvodnenia, pokiaľ ide o posúdenie fonetickej podobnosti.
45
Aj napriek odlišnému tvrdeniu žalobkyne pri skúmaní podobnosti obrazovej ochrannej známky neobsahujúcej slovné prvky s ostatnými ochrannými známkami nie je relevantné jej fonetické porovnanie [pozri v tomto zmysle rozsudok Všeobecného súdu z 25. marca 2010, Nestlé/ÚHVT – Master Beverage Industries (Golden Eagle a Golden Eagle Deluxe), T-5/08 až T-7/08, Zb. s. II-1177, bod 67].
46
Obrazová ochranná známka, ktorá neobsahuje slovné prvky, totiž ako taká nemôže byť vyslovená. Jej vizuálny alebo koncepčný obsah môže byť nanajvýš ústne opísaný. Takýto opis sa však nevyhnutne stotožňuje buď s vizuálnym vnímaním, alebo s koncepčným vnímaním dotknutej ochrannej známky. Vzhľadom na to nie je potrebné nezávisle skúmať fonetické vnímanie obrazovej ochrannej známky neobsahujúcej slovné prvky a porovnávať ho s fonetickým vnímaním ostatných ochranných známok.
47
Za daných okolností a vzhľadom na to, že napadnutá ochranná známka je obrazová ochranná známka, ktorá neobsahuje slovné prvky, treba dospieť k záveru, že neexistuje ani fonetická podobnosť, ani fonetická rozdielnosť medzi touto ochrannou známkou a skoršími ochrannými známkami.
O koncepčnom porovnaní
48
V bode 28 napadnutého rozhodnutia odvolací senát uviedol, že skoršia slovná ochranná známka znamená v nemčine, čiže v jazyku používanom na území, kde bola zapísaná, „slony“. Podľa odvolacieho senátu sa dotknuté obrazové ochranné známky jasne odvolávajú na pojem „slon“. Odvolací senát dospel k záveru, že keďže skoršie ochranné známky znázorňujú len jedného slona, zatiaľ čo napadnutá ochranná známka obsahuje viaceré slony rozličnej veľkosti, ktoré sú zoradené určitým spôsobom a ohraničené obdĺžnikovou etiketou so zaoblenými rohmi, ide skôr o koncepčnú podobnosť než o zhodu.
49
Žalobkyňa tvrdí, že koncepčná podobnosť je väčšia, než uviedol odvolací senát. Predovšetkým sa domáha určenia koncepčnej zhody medzi napadnutou ochrannou známkou a skoršou slovnou ochrannou známkou.
50
Pokiaľ ide v tomto kontexte o koncepčné vnímanie napadnutej ochrannej známky, v bode 30 vyššie bolo v prvom rade uvedené, že diagonálne rady slonov, ktoré obsahuje napadnutá ochranná známka, nie sú pri jej vnímaní pre dotknutú skupinu verejnosti podstatné. Dotknutá skupina verejnosti nebude rad slonov, ktorý je vyobrazený na napadnutej ochrannej známke, považovať za jedinečné usporiadanie. Z bodu 29 vyššie ďalej vyplýva, že obdĺžnik so zaoblenými rohmi, ktorý lemuje vyobrazenie slonov na napadnutej ochrannej známke, bude vnímaný ako jej ohraničenie v priestore. Na základe toho teda tomuto prvku nebude priznaný žiadny osobitný koncepčný obsah. Nakoniec vzhľadom na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ sa musí vo všeobecnosti spoliehať na nedokonalý obraz ochrannej známky, ktorý si uchováva v pamäti (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 26), koncepčné vnímanie napadnutej ochrannej známky nebude ovplyvnené prítomnosťou slonov rôznej veľkosti.
51
Za týchto okolností treba uviesť, že príslušná skupina verejnosti bude vnímať napadnutú ochrannú známku ako ochrannú známku odvolávajúcu sa z koncepčného hľadiska jednoducho na slony. Žalobkyňa teda správne uvádza existenciu koncepčnej zhody medzi napadnutou ochrannou známkou a skoršou slovnou ochrannou známkou.
52
Pokiaľ ide o koncepčné porovnanie napadnutej ochrannej známky so skoršími obrazovými ochrannými známkami, je nesporné, že tieto skoršie známky budú vnímané ako odvolávajúce sa na pojem „slon“. Vzhľadom na podobnosť pojmov „slon“ a „slony“ treba teda podobne ako odvolací senát dospieť k záveru, že existuje koncepčná podobnosť medzi napadnutou ochrannou známkou a skoršími obrazovými ochrannými známkami.
53
Nakoniec je nutné uviesť, že napadnuté rozhodnutie sa vyznačuje vadami, ktoré sa týkajú posúdenia fonetickej a koncepčnej podobnosti.
54
Vplyv týchto vád na odôvodnenosť vyjadrenia odvolacieho senátu týkajúceho sa neexistencie pravdepodobnosti zámeny, a teda aj na odôvodnenosť výroku napadnutého rozhodnutia, však môže byť posúdený len na úrovni všeobecného preskúmania so zreteľom na všetky relevantné faktory. Na záver tohto preskúmania treba vziať do úvahy, že dotknuté ochranné známky sú rozdielne z vizuálneho hľadiska, ich fonetické porovnanie nie je relevantné a z koncepčného hľadiska je napadnutá ochranná známka totožná so skoršou slovnou ochrannou známkou a podobná so skoršími obrazovými ochrannými známkami.
O nezohľadnení väčšej rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známok
55
V bode 30 napadnutého rozhodnutia odvolací senát uviedol, že žalobkyňa sa pred zrušovacím oddelením nedomáhala výslovne vyššej rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známok z dôvodu ich intenzívneho používania. Pripomienky a dôkazy uvedené žalobkyňou pred zrušovacím oddelením sa totiž týkali výlučne otázky riadneho používania uvedených ochranných známok, ktorú vzniesol vedľajší účastník konania. V dôsledku toho odvolací senát neskúmal, či skoršie ochranné známky nadobudli vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu ich používania. V bode 31 napadnutého rozhodnutia dospel k záveru, že skoršie ochranné známky majú obvyklú mieru rozlišovacej spôsobilosti.
56
Žalobkyňa namieta proti tvrdeniu, že neuplatňovala vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť skorších ochranných známok. V tejto súvislosti poukazuje na pripomienky, ktoré predložila zrušovaciemu oddeleniu 11. októbra 2007.
57
Strana 11 týchto pripomienok v preklade do jazyka konania pred ÚHVT, ako bola predložená zrušovaciemu oddeleniu 7. novembra 2007, uvádza:
„3.
V protiklade s názorom namietateľky skoršie ochranné známky nemajú nízku rozlišovaciu spôsobilosť. Naopak, z už uvedeného dôvodu ich intenzívneho a stáleho používania na nemeckom trhu majú vyššiu než priemernú rozlišovaciu spôsobilosť.“
58
Z citovaného vyplýva, že žalobkyňa výslovne uviedla vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť skorších ochranných známok z dôvodu ich skoršieho používania. V dôsledku toho boli tak zrušovacie oddelenie podľa článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 účinného v čase vydania rozhodnutia, ako aj odvolací senát v zmysle článku 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 povinné skúmať opodstatnenosť tohto nároku vo svojich rozhodnutiach.
59
Toto zistenie nemôže byť spochybnené tvrdeniami ÚHVT.
60
Po prvé ÚHVT tvrdí, že žalobkyňa sa neodvolávala na vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť skorších ochranných známok ani v štandardnom formulári návrhu na vyhlásenie neplatnosti podaného 20. februára 2007, ani v pripomienkach, ktoré ho dopĺňali.
61
Štandardný formulár však neobsahuje časť slúžiacu vyslovene na uvedenie rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známok, ale iba časť slúžiacu na uvedenie ich prípadného dobrého mena, čo v prejednávanej veci nebolo uplatňované.
62
Ani z nariadenia č. 40/94, ani z nariadenia č. 207/2009 nevyplýva, že na to, aby bolo uplatnenie vyššej rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky prípustné, musí byť formulované v okamihu podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti.
63
Po druhé podľa názoru ÚHVT predstavuje časť citovaná v bode 57 vyššie jediné a stručné potvrdenie danej skutočnosti, ktoré bolo uvedené v odpovedi na pripomienky vedľajšieho účastníka konania v rámci diskusie o otázke preukázania riadneho užívania skorších ochranných známok.
64
Hoci je dotknutá časť stručná, jej zmysel je dostatočne jasný a presný.
65
Nie je dokázané, že by žalobkyňa formulovala požiadavku v rámci diskusie o preukázaní riadneho používania skorších ochranných známok. Táto problematika bola totiž rozpracovaná v bodoch I a II pripomienok žalobkyne z 11. októbra 2007, i keď časť citovaná v bode 57 vyššie pochádza z bodu III toho istého dokumentu, ktorý uvádza argumentáciu vedľajšieho účastníka konania. Ako priznáva samotný ÚHVT, tieto tvrdenia zahrnujú aj otázku rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známok.
66
Po tretie ÚHVT tvrdí, že žalobkyňa neuviedla osobitné dôkazy na podporu uvádzanej vyššej rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známok. Podľa ÚHVT navyše dôkazy uvedené v prílohe k pripomienkam žalobkyne z 11. októbra 2007 smerovali k preukázaniu riadneho používania skorších ochranných známok.
67
V tomto prípade z kontextuálneho výkladu časti citovanej v bode 57 vyššie vyplýva, že žalobkyňa sa na to, aby podoprela uplatnenie vyššej rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známok, odvolala na všetky skutočnosti, ktoré uviedla, a tak preukázala ich riadne používanie.
68
Navyše tieto skutočnosti, teda reklamné materiály obsahujúce skoršie ochranné známky a čestné prehlásenia týkajúce sa objemu predaja výrobkov, sú relevantné v prvom rade nielen preto, že preukazujú riadne používanie skorších ochranných známok, ale aj preto, že preukazujú ich možnú vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť.
69
Za týchto okolností treba konštatovať, že žalobkyňa uviedla s dostatočnou presnosťou dôkazy, na ktoré sa odvolávala, aby mohol ÚHVT preskúmať opodstatnenosť jej nárokov a vedľajší účastník konania v prejednávanej veci predložiť svoje pripomienky.
70
Z vyššie uvedeného vyplýva, že odvolací senát nesprávne uviedol, že žalobkyňa sa výslovne nedomáhala uznania vyššej rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známok z dôvodu ich používania. Rovnako nesprávne v tomto ohľade odvolací senát neskúmal opodstatnenosť nárokov žalobkyne.
71
Z tejto chyby vyplýva, že odvolací senát neskúmal potenciálne relevantný faktor na celkové posúdenie existencie pravdepodobnosti zámeny medzi napadnutou ochrannou známkou a skoršími ochrannými známkami (pozri v tomto zmysle rozsudky Súdneho dvora z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 24; z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 18, a z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 20).
72
Za týchto okolností Všeobecný súd nedisponuje všetkými skutočnosťami potrebnými na vykonanie preskúmania opodstatnenosti celkového posúdenia existencie pravdepodobnosti zámeny, tak ako bolo vykonané odvolacím senátom v napadnutom rozhodnutí.
73
Z toho vyplýva, že treba jedinému žalobnému dôvodu vyhovieť, a teda napadnuté rozhodnutie zrušiť bez toho, aby bolo potrebné skúmať tvrdenia týkajúce sa uvedeného posúdenia, predovšetkým vzťahu medzi rozličnými skutočnosťami vyplývajúcimi z porovnania kolidujúcich označení.
O trovách
74
Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.
75
V prejednávanej veci ÚHVT a vedľajší účastník konania neuspeli. ÚHVT je povinný znášať vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila žalobkyňa, v súlade s jej návrhom.
76
Ďalej treba rozhodnúť, že vedľajší účastník konania znáša vlastné trovy konania.
Z týchto dôvodov
VŠEOBECNÝ SÚD (štvrtá komora)
rozhodol a vyhlásil:
1.
Rozhodnutie štvrtého odvolacie senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 15. júla 2010 (vec R 1638/2008-4) sa ruší.
2.
ÚHVT znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania vynaložené Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport.
3.
Sisma SpA znáša vlastné trovy konania.
Pelikánová
Jürimäevan
der Woude
Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 7. februára 2012.
Podpisy
(
*1
)	Jazyk konania: taliančina.