62022CC0361
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. MACIEJ SZPUNAR
presentadas el 7 de septiembre de 2023 (
1
)
Asunto C‑361/22
Industria de Diseño Textil, S. A. (Inditex),
contra
Buongiorno Myalert, S. A.,
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo)
«Procedimiento prejudicial — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Directiva 2008/95/CE — Limitación de los efectos de la marca — Uso de la marca para indicar el destino de un producto o de un servicio — Requisitos de licitud»
I. Introducción
1.
El litigio principal, que da lugar a la presente petición de decisión prejudicial, enfrenta a un prestador de servicios de información a través de Internet y de la red de telefonía móvil al titular de la marca ZARA, debido a una supuesta vulneración de los derechos conferidos por dicha marca. En efecto, en una campaña publicitaria, el prestador de los servicios de información ofrecía como obsequio la participación en un sorteo en el que uno de los premios era una tarjeta regalo de ZARA, cuya imagen se presentaba en el marco de dicha campaña publicitaria. El titular de la marca ejercitó acciones de violación contra dicho prestador de servicios al considerar que este último se había aprovechado del renombre de la marca y había causado un perjuicio a dicho renombre.
2.
Así pues, el litigio principal puede situarse en la frontera entre el Derecho de marcas y el Derecho de los actos de competencia desleal. Sin embargo, la cuestión prejudicial que se plantea en el presente asunto se refiere únicamente a las directivas relativas al Derecho de marcas.
3.
A este respecto, el titular de una marca registrada en uno de los Estados miembros está autorizado a prohibir a cualquier tercero que haga determinados usos de los signos cuando tales usos no respeten su derecho de propiedad intelectual, habida cuenta de las condiciones previstas en dichas directivas.
4.
Sin embargo, el derecho exclusivo del titular no es absoluto. Así, el artículo 6, apartado 1, letra c), de las Directivas 89/104/CEE (
2
) y 2008/95/CE (
3
) preveía que el titular no podía prohibir a los terceros el uso, en el tráfico económico, de la marca cuando fuese necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios. En 2015, la Directiva 2008/95 fue sustituida por la Directiva (UE) 2015/2436, (
4
) cuyo artículo 14, apartado 1, letra c), parece introducir, al menos desde un punto de vista literal, una limitación de los efectos de la marca más amplia que la del artículo 6, apartado 1, letra c), de las Directivas 89/104 y 2008/95.
5.
Al considerar que la conducta controvertida en el litigio principal está comprendida más bien en esta limitación más amplia, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia, en el marco de la cuestión prejudicial, si el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436 ha modificado efectivamente el alcance de la limitación de que se trata o si dicha disposición se refiere a usos que ya figuraban implícitamente en el artículo 6, apartado 1, letra c), de las Directivas 89/104 y 2008/95.
6.
Aunque la petición de decisión prejudicial se refiere al artículo 6, apartado 1, letra c), de las Directivas 89/104 y 2008/95, la importancia de la respuesta que debe darse a esta cuestión así formulada excede ampliamente del sistema de marcas nacionales.
7.
En efecto, por una parte, esta respuesta afectará también al sistema de marcas de la Unión Europea basado en el Reglamento (CE) n.o 207/2009, (
5
) que fue sustituido a partir del 1 de octubre de 2017 por el Reglamento (UE) 2017/1001. (
6
) Entretanto, el Reglamento n.o 207/2009 había sido modificado por el Reglamento (UE) 2015/2424. (
7
) En el artículo 12, letra c), del Reglamento n.o 207/2009 figuraba una limitación análoga a la prevista en el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104. El Reglamento 2015/2424 modificó esta última disposición reproduciendo, en esencia, el tenor del artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436.
8.
Por otra parte, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la limitación de los efectos de los derechos del titular de una marca prevista por el legislador de la Unión tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios en el mercado común, de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseada que el Tratado pretende establecer y mantener. (
8
)
II. Marco jurídico
A.
Derecho de la Unión
1. Directiva 89/104
9.
El artículo 5 de la Directiva 89/104, titulado «Derechos conferidos por la marca», establecía:
«1.   La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:
a)
de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
b)
de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
2.   Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.
3.   Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones [e]nunciadas en los apartados 1 y 2:
a)
poner el signo en los productos o en su presentación;
b)
ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;
c)
importar productos o exportarlos con el signo;
d)
utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
[…]»
10.
El artículo 6 de la Directiva 89/104, titulado «Limitación de los efectos de la marca», disponía, en su apartado 1:
«1.   El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico:
[…]
b)
de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de estos;
c)
de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios;
siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.»
2. Directiva 2008/95
11.
La Directiva 89/104 fue derogada y sustituida por la Directiva 2008/95, que entró en vigor el 28 de noviembre de 2008. La Directiva 2008/95 no introdujo modificaciones sustanciales ni en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 ni en el artículo 6, apartado 1, letras b) y c), de dicha Directiva.
3. Directiva 2015/2436
12.
La Directiva 2015/2436, que derogó y sustituyó a la Directiva 2008/95 con efectos a partir del 15 de enero de 2019, prevé, en su artículo 14, titulado «Limitación de los efectos de la marca»:
«1.   Una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso, en el tráfico económico:
[…]
c)
de la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio.
2.   El apartado 1 solo se aplicará si la utilización por el tercero es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.
[…]»
B.
Derecho español
13.
El artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE n.o 294, de 8 de diciembre de 2001, p. 45579), en su versión aplicable a los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «Ley de Marcas»), transpuso el artículo 5 de la Directiva 89/104 al ordenamiento jurídico español. El referido artículo 34 disponía:
«1.   El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.
2.   El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:
a)
Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada.
b)
Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
c)
Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.»
14.
El artículo 37, apartado 1, letra c), de la Ley de Marcas, que transpuso al Derecho español el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104, establecía:
«1.   El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial:
[…]
c)
De la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios.»
15.
Tras la entrada en vigor de la Directiva 2015/2436, el legislador español modificó el artículo 37, apartado 1, letra c), de la Ley de Marcas, que tiene el siguiente tenor:
«1.   Una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso en el tráfico económico:
[…]
c)
De la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio.»
III. Hechos del litigio principal
16.
Buongiorno Myalert, S. A. (en lo sucesivo, «Buongiorno»), es una compañía que en el año 2010 prestaba servicios de información a través de Internet y de la red de telefonía móvil. Ese mismo año, lanzó una campaña publicitaria para la suscripción a un servicio de remisión de contenidos multimedia vía SMS que comercializaba con la denominación «Club Blinko», en la que ofrecía como obsequio la participación en un sorteo en el que uno de los premios era una tarjeta regalo de ZARA por importe de 1000 euros. Tras clicar en el rótulo para acceder al sorteo, el suscriptor veía en la pantalla siguiente el signo ZARA enmarcado en un rectángulo, evocando el formato de las tarjetas regalo.
17.
La sociedad Industria de Diseño Textil, S. A. (en lo sucesivo, «Inditex»), presentó una demanda contra Buongiorno en la que ejercitaba acciones por vulneración de los derechos exclusivos conferidos por una marca nacional que protege el signo «ZARA». En apoyo de su demanda, presentada al amparo del artículo 34, apartado 2, letras b) y c), de la Ley de Marcas, Inditex invocaba motivos relativos, respectivamente, a la existencia de riesgo de confusión, así como al provecho obtenido del renombre de la marca y al perjuicio causado a dicho renombre.
18.
Buongiorno negó que hubiera existido una vulneración de los derechos conferidos por la marca ZARA alegando que se había hecho un uso puntual de dicho signo, no como marca, sino para indicar en qué consistía uno de los regalos ofrecidos a los ganadores del sorteo. Según Buongiorno, dicho uso, de tipo «referencial», se encuadra dentro de los usos lícitos de signos distintivos ajenos regulados en el artículo 37 de la Ley de Marcas.
19.
El juzgado de primera instancia desestimó la demanda de Inditex. Tras considerar que el uso de la marca ZARA por parte de Buongiorno no constituía un uso «referencial» en el sentido del artículo 37 de la Ley de Marcas, este juzgado declaró que no se cumplían los requisitos previstos en el artículo 34, apartado 2, letras b) y c), de la Ley de Marcas.
20.
Inditex interpuso recurso de apelación contra esta resolución alegando la existencia de una violación de la marca en virtud del artículo 34, apartado 2, letra c), de la Ley de Marcas. Este recurso de apelación fue desestimado por el tribunal de segunda instancia, que consideró que el uso de la marca ZARA no lesionaba el renombre de dicha marca y que no había un aprovechamiento indebido de ese renombre.
21.
Inditex interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto.
22.
Habida cuenta del empleo, en el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436, de la expresión «en particular», que liga la conducta más general («designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o […] hacer referencia a los mismos»), que no aparecía en el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104, con la más concreta, que sí aparecía en esta segunda Directiva («cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio»), el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas en cuanto al alcance de este inciso introducido en el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436. Se pregunta si se trata de una explicitación de un elemento que figuraba implícitamente en el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 o si se ha ampliado el ámbito de los usos «referenciales». Según el órgano jurisdiccional remitente, la conducta de Buongiorno encaja mejor en el tenor actual del artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436 que en el del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104.
23.
El órgano jurisdiccional remitente precisa que instó a las partes del litigio principal a presentar sus observaciones sobre la pertinencia de una remisión prejudicial relativa a la interpretación del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104, «para el caso en que, como consecuencia de prosperar el motivo de casación, basado en la infracción del [artículo 34, apartado 2, letra c), de la Ley de Marcas], hubiera que entrar a revisar si concurría el límite a los efectos de la marca previsto en el [artículo 37, apartado 1, letra c), de dicha Ley]».
IV. Cuestión prejudicial y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
24.
En estas circunstancias, el Tribunal Supremo, mediante auto de 12 de mayo de 2022, recibido en el Tribunal de Justicia el 3 de junio de 2022, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial cuyo tenor es el siguiente:
«¿Debe interpretarse el art. 6.1.c) de la Directiva [89/104] en el sentido de entender implícitamente incluida en el límite al derecho de marca la conducta más general a la que hace referencia ahora el art. 14.1.c) de la Directiva [2015/2436]: uso “[d]e la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos”?»
25.
Han presentado observaciones escritas las partes del litigio principal y el Gobierno español, así como la Comisión Europea. No se ha celebrado vista.
V. Análisis
A.
Delimitación de la cuestión prejudicial
26.
Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pretende que se dilucide, en esencia, si el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que el uso, en el tráfico económico, de la marca «a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos», al que alude ahora el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436, está comprendido en el ámbito de aplicación de esa primera disposición.
27.
Con carácter preliminar, habida cuenta de los comentarios realizados por las partes en sus observaciones escritas, me parece pertinente formular las siguientes consideraciones en cuanto a la delimitación de la cuestión prejudicial.
28.
En primer lugar, es preciso observar que los hechos del litigio principal tuvieron lugar en 2010, mientras que la cuestión prejudicial se refiere al artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104. Esta Directiva fue sustituida por la Directiva 2008/95, que entró en vigor el 28 de noviembre de 2008. Aunque esta última Directiva no ha modificado el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104, parece, no obstante, aplicable ratione temporis al litigio principal. Por consiguiente, en las presentes conclusiones me referiré a la Directiva 2008/95 y a su artículo 6, apartado 1, letra c), por lo que propongo reformular la cuestión prejudicial en este sentido. (
9
)
29.
En segundo lugar, podría resultar tentador reformular la cuestión prejudicial considerando que, mediante ella, el órgano jurisdiccional remitente pretende que se dilucide si el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que la conducta consistente en que un tercero utilice la marca en una campaña publicitaria para hacer referencia a un premio que uno de sus clientes puede ganar en un sorteo puede estar comprendida en el ámbito de aplicación de dicha disposición. No obstante, la respuesta a la cuestión prejudicial tal como ha sido formulada por el órgano jurisdiccional remitente le permitirá resolver el litigio del que conoce, de modo que no es necesario sustituir a dicho órgano jurisdiccional en su función y reformular esta cuestión.
30.
En tercer lugar, Buongiorno alega que la cuestión prejudicial no hace ninguna referencia a la limitación de los efectos de la marca contemplada en el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95, con arreglo al cual el titular de una marca no puede prohibir a los terceros el uso, en el tráfico económico, de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de estos. Pues bien, Buongiorno indica que ya invocó esta disposición en primera instancia para defender la licitud de su conducta. Por lo tanto, considera que, con la finalidad de ofrecer una respuesta útil y completa al órgano jurisdiccional remitente, el Tribunal de Justicia también debe examinar la cuestión prejudicial desde el punto de vista de dicha disposición.
31.
En la medida en que el órgano jurisdiccional remitente no alberga dudas en cuanto a la interpretación del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95, tampoco propongo al Tribunal de Justicia que reformule la cuestión prejudicial sobre este punto para interpretar también esta disposición. En efecto, la facultad de determinar las cuestiones que deben someterse al Tribunal de Justicia corresponde exclusivamente al juez nacional y las partes en el litigio principal no pueden modificar su contenido. (
10
)
32.
Dicho esto, en aras de la exhaustividad, debo señalar, en un primer momento, que el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95 solo puede aplicarse si la conducta de Buongiorno se considera «uso», en el sentido del artículo 5 de dicha Directiva. En la medida en que este aspecto parece ser objeto de controversia también desde el punto de vista de la aplicación del artículo 6, apartado 1, letra c), de dicha Directiva, retomaré este punto en el marco de mi análisis del fondo de la cuestión prejudicial. (
11
)
33.
En un segundo momento, el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95 constituye, como ha declarado el Tribunal de Justicia, una expresión del imperativo de disponibilidad. Para que un tercero pueda valerse del imperativo de disponibilidad que subyace en esta disposición, es necesario que la indicación utilizada por él se refiera a alguna de las características del producto comercializado o del servicio prestado por ese tercero. (
12
) Por otra parte, el Tribunal de Justicia también ha declarado que la colocación de un signo idéntico a una marca registrada, en particular, para vehículos automóviles a modelos a escala reducida de vehículos de esta marca, con objeto de reproducir fielmente estos vehículos, no pretende proporcionar una indicación relativa a una característica de dichos modelos a escala reducida, sino que es un elemento de la reproducción fiel de los vehículos originales. (
13
)
34.
En el presente asunto, el hecho de que un tercero muestre la marca de un titular en el marco de una campaña publicitaria para hacer referencia a un premio que sus clientes pueden ganar en un sorteo equivale eventualmente a indicar más una característica del producto del titular que una característica del servicio de suministro de contenidos multimedia ofrecido por dicho tercero. En efecto, aun suponiendo que Inditex hubiera comercializado tarjetas regalo con las características mencionadas en la campaña publicitaria de Buongiorno, no puede considerarse que la reproducción de esas tarjetas regalo en dicha campaña publicitaria tuviera por objeto proporcionar una indicación relativa a una característica del servicio prestado por Buongiorno.
35.
En cuarto lugar, habida cuenta del contexto fáctico descrito por el órgano jurisdiccional remitente, también cabría preguntarse si la conducta de Buongiorno estaba comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 7 de la Directiva 2008/95, titulado «Agotamiento del derecho conferido por la marca». Esta disposición establecía que el derecho conferido por la marca no permitía a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca, por el titular o con su consentimiento, a menos que existiesen motivos legítimos que justificasen que este se opusiera a la comercialización ulterior de los productos.
36.
Sin prejuzgar la respuesta que ha de darse a esta cuestión, debo señalar, antes de nada, que el órgano jurisdiccional remitente no solicita la interpretación del artículo 7 de la Directiva 2008/95. Asimismo, Inditex alega que, al no existir una primera venta del producto, a saber, la tarjeta regalo, o una primera puesta en el mercado consentida por ella, cuando Buongiorno utilizó su marca no se había producido el agotamiento de su derecho de marca. Por último, esta sociedad sostiene, en otro contexto, que no comercializa, ni comercializaba en ese momento, tarjetas regalo con las características indicadas en la campaña publicitaria. Se trata, por lo tanto, de un producto inexistente.
37.
Habida cuenta de lo anterior, propongo analizar el problema jurídico planteado por la cuestión prejudicial exclusivamente desde la perspectiva de la relación entre el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 y el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436. Sin embargo, procede examinar previamente las alegaciones formuladas por las partes en relación con la admisibilidad de la cuestión prejudicial.
B.
Sobre la admisibilidad
38.
Inditex formula dos alegaciones en apoyo de su tesis de que la presente remisión prejudicial es inadmisible.
39.
En primer lugar, Inditex observa que, como señala el propio órgano jurisdiccional remitente, (
14
) la interpretación del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 solo puede serle útil si el recurso de casación, sobre el que debe pronunciarse dicho órgano jurisdiccional, se estima por infracción del artículo 34, apartado 2, letra c), de la Ley de Marcas, que, como disposición nacional por la que el legislador español ha ejercido la facultad prevista en el artículo 5, apartado 2, de dicha Directiva, confiere una protección especial a las denominadas marcas «renombradas». Sin embargo, según Inditex, el uso de un signo idéntico o similar a una marca renombrada a que se refiere esta última disposición no es en ningún caso conforme con las prácticas leales en materia industrial o comercial, por lo que el artículo 6, apartado 1, letra c), de dicha Directiva no puede ser invocado por un tercero que utilice dicha marca. He de añadir, a costa de anticipar mi posterior planteamiento, que la alegación formulada por Inditex en apoyo de su tesis de que la cuestión prejudicial es inadmisible también puede analizarse, desde el punto de vista del fondo, como una alegación relativa a la interpretación de las disposiciones antes citadas. (
15
)
40.
En segundo lugar, Inditex afirma que, en cualquier caso, la respuesta a la cuestión prejudicial no es útil, puesto que es claramente insuficiente para resolver la cuestión jurídica planteada en el litigio principal. En efecto, el uso «referencial» de una marca no es per se lícito. La licitud de ese uso requiere que este se realice «conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial» y respete las reglas del agotamiento del derecho de marca en casos de realización de transacciones con productos ajenos.
41.
A este respecto, la alegación de que una cuestión prejudicial se basa en una premisa sobre la que el órgano jurisdiccional remitente aún debe pronunciarse, de modo que esta cuestión debe considerarse prematura e hipotética, (
16
) o aquella según la cual la respuesta que debe darse a una cuestión prejudicial no es suficiente para resolver el litigio principal (
17
) no conducen automáticamente a declarar la inadmisibilidad de dicha cuestión.
42.
En efecto, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional, que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la resolución judicial que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando la cuestión planteada se refiera a la interpretación o a la validez de una norma del Derecho de la Unión, en principio el Tribunal de Justicia está obligado a pronunciarse. De ello se deduce que las cuestiones prejudiciales relativas al Derecho de la Unión disfrutan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre tal cuestión cuando resulte evidente que la interpretación que se ha solicitado del Derecho de la Unión no guarda relación alguna con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado. (
18
)
43.
Este no es el caso en el presente asunto. Es cierto que, para pronunciarse sobre el recurso de casación, el órgano jurisdiccional remitente debe realizar apreciaciones que preceden al análisis del problema jurídico planteado por la cuestión prejudicial (el uso de una marca renombrada, previsto en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95) y realizar, en su caso, apreciaciones adicionales y posteriores a este análisis (el uso conforme con las prácticas leales en materia industrial o comercial). Sin embargo, no resulta evidente que el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 no esté destinado a aplicarse en una situación en la que una marca aparece en el contexto de una campaña publicitaria de un tercero para hacer referencia a un premio que un cliente de ese tercero puede ganar en un sorteo.
44.
Por otra parte, sin cuestionar expresamente la admisibilidad de la cuestión prejudicial, la Comisión alega que, dado que parece que el órgano jurisdiccional nacional de primera instancia no incurrió en error de Derecho al considerar que el uso de la marca ZARA no estaba comprendido en ninguno de los supuestos de «uso de la marca» previstos en el artículo 34 de la Ley de Marcas, mediante el cual el legislador español transpuso el artículo 5 de la Directiva 89/104, no es necesario examinar si en el presente asunto se cumplen los requisitos definidos en el artículo 37 de la Ley de Marcas y en el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95. No obstante, considero que la alegación de la Comisión no puede dar lugar a la inadmisibilidad de la cuestión prejudicial por las mismas razones que las expuestas en los puntos 41 y 42 de las presentes conclusiones en lo que respecta a las alegaciones de Inditex.
45.
En efecto, aunque comprendo las alegaciones formuladas por la Comisión en apoyo de su postura de que la conducta de Buongiorno no constituía un uso en el sentido del artículo 5 de la Directiva 89/104, es preciso recordar que el órgano jurisdiccional remitente no expresa ninguna duda en cuanto a la interpretación de dicha disposición, lo que no puede llevar a declarar la inadmisibilidad de la cuestión prejudicial. (
19
)
46.
De ello se deduce que la cuestión prejudicial es admisible.
C.
Sobre el fondo
47.
Antes de abordar el problema jurídico planteado por la cuestión prejudicial, analizaré brevemente el aspecto invocado por las partes en sus observaciones escritas relativo a la calificación de la conducta de Buongiorno como «uso de un signo idéntico o similar a la marca renombrada», previsto en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104.
48.
Este análisis presenta un doble interés. En efecto, por una parte, para que pueda aplicarse el artículo 6 de la Directiva 2008/95, un tercero debe hacer uso de un signo al que el titular pueda oponerse, con arreglo al artículo 5 de dicha Directiva. Por otra parte, la alegación de Inditex relativa a la inadmisibilidad de la cuestión prejudicial también puede interpretarse como una alegación en cuanto al fondo, según la cual el artículo 6, apartado 1, letra c), de esta Directiva no puede aplicarse en ningún caso cuando se trata del uso de una marca renombrada, a que se refiere el artículo 5, apartado 2, de la citada Directiva.
1. Sobre el uso de una marca renombrada, contemplado en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95
49.
La cuestión de si el comportamiento de un tercero en relación con una marca puede ser legítimo a la luz de la norma establecida en el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 solo se plantea si se considera que dicho comportamiento constituye un uso en el sentido del artículo 5 de dicha Directiva. (
20
)
50.
En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente plantea su cuestión prejudicial para el caso de que estime el motivo de casación basado en la infracción del artículo 34, apartado 2, letra c), de la Ley de Marcas, por el que el legislador español ha ejercido la facultad prevista en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95. En otras palabras, antes de pronunciarse sobre la alegación basada en el uso referencial, el órgano jurisdiccional remitente debería considerar que la conducta de Buongiorno constituía un uso de un signo idéntico o similar a la marca renombrada, que pretendiese obtener sin justa causa una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o pudiese causar perjuicio a los mismos.
51.
Como ya he observado en el punto 39 de las presentes conclusiones, la alegación de Inditex relativa a la naturaleza hipotética de la cuestión prejudicial es comprensible en la medida en que, según esta sociedad, el derecho del titular de una marca a oponerse al uso contemplado en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95 no está circunscrito en ningún caso por la limitación de los efectos de la marca prevista en el artículo 6, apartado 1, letra c), de dicha Directiva.
52.
A este respecto, Inditex alega, por una parte, que un uso referencial de la marca debe ser conforme con las prácticas leales en materia industrial o comercial, como exige el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95, en relación con el artículo 6, apartado 1, in fine, de dicha Directiva. Afirma que el Tribunal de Justicia declaró en la sentencia Gillette Company y Gillette Group Finland (
21
) que el uso de una marca no resulta conforme con esas prácticas leales cuando, en particular, afecta al valor de la marca al obtener una ventaja desleal de su carácter distintivo o de su renombre. Señala, por otra parte, que el uso de una marca renombrada, contemplado en el artículo 5, apartado 2, de dicha Directiva, consiste en un uso de un signo idéntico o similar a la marca renombrada que pretenda obtener, sin justa causa, una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o pueda causar perjuicio a los mismos.
53.
En estas circunstancias, según Inditex, los requisitos de uso lícito establecidos en el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 coinciden con los del uso relativo a una marca renombrada al que su titular puede oponerse con arreglo al artículo 5, apartado 2, de dicha Directiva, por lo que estas dos disposiciones se excluyen mutuamente. Concluye de ello que un tercero que hace un uso de una marca renombrada, ilícito con arreglo al artículo 5, apartado 2, de la citada Directiva, no puede invocar un uso «referencial».
54.
Aunque simpatizo con esta alegación, creo que una serie de consideraciones de carácter sistemático y jurisprudencial se oponen a esta interpretación estricta, que, de antemano y en cualquier caso, excluye la aplicabilidad conjunta de estas dos disposiciones.
55.
Antes de exponer estas consideraciones, debo señalar que no hay nada que sugiera que, al ejercer la facultad prevista en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95, el legislador español haya querido excluir tal aplicabilidad conjunta de dichas disposiciones. Por consiguiente, no procede preguntarse si, al ejercer esa facultad, el legislador nacional puede decidir no someter los derechos del titular de una marca renombrada a la limitación prevista en el artículo 6, apartado 1, letra c), de dicha Directiva.
a) Articulación entre el artículo 5, apartado 2, y el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95
56.
Como ha declarado el Tribunal de Justicia, el único objetivo de la protección concedida por el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 2008/95 es permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de esta, es decir, garantizar que la marca pueda cumplir las funciones que le son propias. El Tribunal de Justicia ha deducido de ello, en primer lugar, que el ejercicio del derecho exclusivo conferido por la marca debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca. Pues bien, el artículo 5, apartado 2, de dicha Directiva establece, en favor de las marcas renombradas, una protección más extensa que la regulada en el apartado 1 de este mismo artículo. El requisito específico para tal protección consiste en un uso de un signo idéntico o similar a una marca registrada realizado sin justa causa y mediante el que se obtenga o se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de esa marca o bien se cause o se pueda causar perjuicio a los mismos. (
22
)
57.
Por consiguiente, en segundo lugar, a diferencia del supuesto contemplado en el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95, el ejercicio del derecho del titular de una marca renombrada no exige que exista riesgo de confusión entre el público pertinente. (
23
)
58.
Aunque el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95 distingue tres supuestos diferentes de infracción, a saber, el perjuicio causado al carácter distintivo de la marca, el perjuicio causado al renombre de dicha marca y la ventaja desleal que se obtenga del carácter distintivo o del renombre de dicha marca, (
24
) en el presente asunto Inditex alegó, en apoyo de su acción por violación, que Buongiorno había obtenido una ventaja del renombre de su marca y había causado perjuicio a dicho renombre.
59.
A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que el examen de la existencia de una infracción contemplada en el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009 —y, por extensión, la contemplada en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95— debe basarse en una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos, entre los cuales figuran, en particular, la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el grado de similitud entre las marcas en conflicto y la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate. (
25
)
60.
Además, cuando el titular de una marca renombrada demuestra que se ha producido alguna de las infracciones a que se refiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95, corresponde al tercero que haya utilizado un signo idéntico o similar a la marca renombrada probar que el uso de tal signo tiene una justa causa. La alegación por un tercero de una justa causa para tal uso obliga al titular de dicha marca a tolerar el uso de ese signo. (
26
)
61.
A primera vista, la alegación de una justa causa para el uso de un signo idéntico o similar a una marca renombrada conduce al mismo resultado que la alegación de la limitación de los efectos de una marca, prevista en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2008/95. En ambos casos, el titular debe tolerar el uso de un signo idéntico o similar a su marca.
62.
Dicho esto, para que un tercero pueda invocar la limitación de los efectos de la marca a que se refiere el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95, el uso de un signo debe cumplir los requisitos establecidos en dicha disposición y, como exige el artículo 6, apartado 1, in fine, de dicha Directiva, ser conforme con las prácticas leales en materia industrial o comercial.
63.
En estas circunstancias, procede definir los límites de los conceptos de «justa causa» y de «uso […] conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial», utilizados respectivamente en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95 y en el artículo 6, apartado 1, in fine, de dicha Directiva, para determinar si la falta de una «justa causa», en el sentido de esta primera disposición, implica que el uso no es, en modo alguno, «leal», en el sentido de esta segunda disposición.
64.
A este respecto, existe en primer lugar, desde un punto de vista literal, una diferencia entre estos dos conceptos, por lo que no puede presumirse su idéntico significado.
65.
En segundo lugar, desde un punto de vista sistemático, el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 no contiene ninguna reserva que pueda excluir la aplicabilidad de esta disposición en caso de violación de una marca renombrada, a que se refiere el artículo 5, apartado 2, de dicha Directiva. Ciertamente, cabría sostener que tal reserva no se ha incluido en el texto de dicha Directiva debido a que la limitación prevista en esa primera disposición debe transponerse obligatoriamente en el Derecho nacional, mientras que corresponde a cada Estado miembro decidir si desea ejercer la facultad prevista en esta segunda disposición. Sin embargo, se encuentran disposiciones similares a las de los artículos 5, apartado 2, y 6, apartado 1, letra c), de dicha Directiva en el sistema de marcas de la Unión, que no deja ningún margen de maniobra a los Estados miembros. (
27
)
66.
En tercer lugar, por una parte, el requisito de «práctica leal» constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la marca. (
28
) Por otra parte, el objeto del concepto de «justa causa» es conseguir un equilibrio entre los intereses en juego, teniendo en cuenta, en el contexto específico del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95 y atendiendo a la protección ampliada de que goza la misma marca, los intereses del tercero que utilice ese signo. (
29
) El concepto de «justa causa» no solo puede englobar razones objetivamente imperiosas, sino que puede asimismo referirse a los intereses subjetivos de un tercero que haga uso de un signo idéntico o semejante a la marca renombrada. (
30
)
67.
Aunque algunos de los elementos que deben tenerse en cuenta al apreciar cada uno de estos dos requisitos pueden coincidir, el enfoque adoptado para realizar estas apreciaciones no es el mismo. Simplificando, el requisito de la «justa causa» se centra más bien en la perspectiva de un tercero y de sus intereses, mientras que el de «práctica leal» adopta la perspectiva del titular. Siguiendo esta observación, la importancia atribuida a un elemento tomado en consideración en el marco de estas dos apreciaciones también puede diferir.
68.
En cuarto lugar, lo mismo puede decirse de los elementos que, por una parte, constituyen uno de los tres supuestos de violación de la marca renombrada, previstos en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95, y que, por otra parte, se tienen en cuenta al apreciar el requisito de «práctica leal», en el sentido del artículo 6, apartado 1, in fine, de dicha Directiva. Para ilustrar lo anterior, como señala Inditex, es cierto que el Tribunal de Justicia declaró en la sentencia Gillette Company y Gillette Group Finland (
31
) que el uso de un signo no resulta conforme con las prácticas leales cuando, en particular, afecta al valor de la marca al obtener una ventaja desleal de su carácter distintivo o de su renombre. Sin embargo, de conformidad con el artículo 5, apartado 2, de dicha Directiva, para declarar la existencia de una violación de una marca renombrada, basta con que un tercero obtenga una ventaja desleal del renombre de dicha marca, sin que su conducta afecte al valor de dicha marca.
69.
Por otra parte, las conclusiones que pueden extraerse de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia constituyen asimismo un indicio serio de que la limitación prevista en el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 también puede aplicarse cuando el titular pueda, a priori, invocar una disposición nacional por la que se ejercite la facultad prevista en el artículo 5, apartado 2, de dicha Directiva.
b) Jurisprudencia pertinente
70.
En el asunto que dio lugar a la sentencia Adam Opel, (
32
) se preguntó al Tribunal de Justicia sobre el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104. En un primer momento, aunque el Tribunal de Justicia consideró inicialmente que, a la vista de las circunstancias del asunto principal, procedía también proporcionar al órgano jurisdiccional remitente una interpretación del artículo 5, apartado 2, de dicha Directiva, dejó en manos de dicho órgano jurisdiccional la apreciación de carácter fáctico de si el uso controvertido constituía un uso sin justa causa mediante el que se obtenía una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de dicha marca, como marca registrada, o se causaba un perjuicio a los mismos. (
33
) En un segundo momento, el Tribunal de Justicia interpretó el artículo 6, apartado 1, letra b), de dicha Directiva, refiriéndose también al artículo 6, apartado 1, letra c), de la citada Directiva. (
34
) He de subrayar, a este respecto, que tanto la limitación prevista en el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 como la prevista en el artículo 6, apartado 1, letra c), de esta están supeditadas al requisito de que el uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.
71.
Del mismo modo, en la sentencia adidas y adidas Benelux, (
35
) dado que no se discutía que el asunto versaba sobre una marca renombrada, el Tribunal de Justicia interpretó, en un primer momento, el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y, en un segundo momento, sin reserva alguna, el artículo 6, apartado 1, letra b), de dicha Directiva. (
36
)
72.
En el mismo sentido, en lo que atañe a la limitación de los efectos de la marca prevista en el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 2008/95, que también está supeditada al requisito de «práctica leal», el Tribunal de Justicia declaró en la sentencia Céline (
37
) que la observancia de dicho requisito debe apreciarse teniendo en cuenta, en particular, si se trata de una marca que en el Estado miembro en el que está registrada y en el que se solicita su protección disfruta de cierto renombre, del que podría sacar ventaja el tercero para comercializar sus productos o servicios. Sobre la base de esta sentencia, puede alegarse que, si, para determinar si un tercero puede invocar una de las limitaciones de los efectos de la marca, previstas en el artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva, debe tenerse en cuenta también el renombre de la marca de que se trate, no puede considerarse que toda violación de una marca renombrada, en el sentido del artículo 5, apartado 2, de la citada Directiva, quede al margen de tales limitaciones.
73.
Deduzco de esta jurisprudencia que, para el Tribunal de Justicia, no existe necesariamente una contradicción entre, por una parte, la existencia de un uso al que el titular de una marca renombrada pueda, a priori, oponerse sobre la base de una disposición nacional por la que se ejercite la facultad prevista en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95 y, por otra parte, el recurso por parte de un tercero a la limitación establecida en el artículo 6, apartado 1, letra c), de dicha Directiva.
74.
En consecuencia, procede abordar la interpretación del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95.
2. Sobre el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95
75.
Al interpretar una disposición del Derecho de la Unión deben tomarse en consideración no solamente su redacción y los objetivos que persigue, sino también su contexto. La génesis de una disposición del Derecho de la Unión también puede ofrecer elementos pertinentes para su interpretación. (
38
)
76.
A este respecto, en primer lugar, la comparación literal del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 y del artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436 sugiere que el único uso que limitaba los efectos de la marca («el uso […] de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios») constituye ahora uno de los supuestos del uso lícito al que no puede oponerse el titular de una marca. En efecto, del artículo 14 de la Directiva 2015/2436 se desprende, en un primer momento, que incluye ahora el uso de la marca a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos y, en un segundo momento, que recoge el contenido normativo del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95, al que precede la expresión «en particular».
77.
En segundo lugar, esta consideración se ve corroborada por el análisis de los trabajos preparatorios relativos a la Directiva 2015/2436.
78.
En efecto, antes de nada, de la propuesta de Directiva de la Comisión se desprende que «se considera oportuno establecer […] una limitación explícita que comprenda el uso referencial en general [de la marca]». (
39
) Así, la Comisión no consideró que el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436 se circunscriba a aclarar o a precisar los límites del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104. La expresión «oportuno establecer» indica la voluntad de dicha institución de proponer la introducción de una limitación de los efectos de la marca dirigida con carácter general al uso referencial. Además, es este carácter general lo que distinguía desde un inicio esta limitación de la limitación establecida por las Directivas 89/104 y 2008/95, que tenía un alcance específico y, por lo tanto, más restringido.
79.
Asimismo, en este sentido, la redacción inicial del considerando 25 de dicha propuesta de Directiva que aludía al uso referencial era más clara que la del considerando 27 de la Directiva 2015/2436 en cuanto a la intención de ampliar el alcance de la limitación que figuraba anteriormente en el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95. (
40
) En efecto, dicho considerando 25 indicaba, en su versión francesa, que «le titulaire ne devrait pas pouvoir empêcher l’usage courant, (
41
) loyal et honnête de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant les siens» (
42
) [el titular no debe poder impedir el uso corriente, leal y honesto de la marca para designar como suyos productos o servicios, o referirse a ellos [(traducción libre)]].
80.
Por último, la consideración de que el legislador de la Unión pretendió ampliar el alcance de la limitación actualmente establecida en el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436 no queda desvirtuada por el debate que tuvo lugar durante los trabajos preparatorios.
81.
En efecto, mientras que la propuesta inicial de la Comisión mencionaba, en términos casi idénticos a los utilizados en el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436, «el uso […] de la marca […] cuando ello sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambios», el Parlamento propuso introducir algunos ejemplos adicionales de uso lícito, (
43
) a saber, en particular, el uso que «se realice con el fin de llamar la atención de los consumidores sobre la reventa de productos auténticos que inicialmente fueron vendidos por el titular de la marca o con su consentimiento» y el uso que «responda a fines de parodia, expresión artística, crítica o comentario». Sin embargo, el Consejo se opuso a esta propuesta. (
44
)
82.
La Comisión se adhirió finalmente a la posición del Consejo, (
45
) si bien propuso reflejar, al menos en parte, la posición del Parlamento en el considerando 27 de la Directiva 2015/2436, que establece que «el uso de una marca registrada realizado por terceros para llamar la atención del consumidor sobre la reventa de productos auténticos que inicialmente fueron vendidos en la Unión por el titular de la marca o con su consentimiento debe considerarse lícito en la medida en que al mismo tiempo sea conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial. El uso de una marca registrada realizado por terceros con fines de expresión artística debe considerarse lícito en la medida en que al mismo tiempo sea conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial. Además, la presente Directiva debe aplicarse de tal modo que se garantice el pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales, y en particular la libertad de expresión».
83.
En tercer lugar, el reducido ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 en comparación con el del artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436 parece verse confirmado por el análisis de la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia.
84.
A este respecto, remitiéndose a las sentencias Gillette Company y Gillette Group Finland (
46
) y Portakabin, (
47
) el órgano jurisdiccional remitente observa que el Tribunal de Justicia parece haber restringido el alcance de la limitación establecida en el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 al uso necesario para indicar el destino de un producto.
85.
En efecto, el Tribunal de Justicia aclaró en esas sentencias que las situaciones que entran en el ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 deben limitarse a las que se corresponden con el objetivo de esta disposición. Según el Tribunal de Justicia, el objetivo de dicha disposición es permitir a los proveedores de productos o servicios complementarios de productos o servicios ofrecidos por el titular de marca que utilicen esta marca para informar al público del vínculo funcional existente entre sus productos o servicios y los de dicho titular de la marca. (
48
)
86.
Por otra parte, el Tribunal de Justicia se refirió brevemente, en la sentencia Adam Opel, (
49
) al artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104, al considerar que la colocación, en modelos a escala reducida de automóviles, de una marca constituida por el logo de un fabricante no tenía la finalidad de indicar el destino de estos modelos de juguetes. Puede deducirse, a contrario, que la colocación de una marca en un producto de un tercero para indicar el destino de dicho producto puede estar comprendida en la limitación prevista en esta disposición.
87.
En este sentido, el Tribunal de Justicia también parece haber considerado, en la sentencia BMW, (
50
) que solo un uso que indique el destino de un producto o de un servicio de un tercero constituye un uso legítimo, en el sentido del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95. El Tribunal de Justicia declaró en esta sentencia que «el uso de la marca para informar al público de que el anunciante repara y mantiene los productos que llevan dicha marca constituye un uso que indica el destino de un servicio en el sentido de [dicha disposición]. En efecto, a semejanza del uso de una marca destinado a identificar los vehículos para los que es apropiado un recambio no original, el uso de que se trata se hace para identificar los productos que son objeto del servicio prestado». (
51
)
88.
En cuarto lugar, la interpretación según la cual el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 tenía un ámbito de aplicación relativamente reducido en comparación con el del artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436 cuenta con un amplio apoyo por parte de la doctrina.
89.
En efecto, la introducción de una limitación dirigida con carácter general al uso referencial mediante una modificación del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 y del artículo 12, letra c), del Reglamento n.o 207/2009 había sido propuesta por la doctrina antes de la adopción de la Directiva 2015/2436 y del Reglamento 2015/2424. (
52
) Como ya he indicado en los puntos 78 y 79 de las presentes conclusiones, el legislador de la Unión pretendió seguir el enfoque preconizado por estos autores. Además, por lo que respecta a la redacción del artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436 y del artículo 12, apartado 1, letra c), del Reglamento 2015/2424, estos autores sostienen que su ámbito de aplicación es más amplio que el de las disposiciones análogas de la Directiva 2008/95 y del Reglamento n.o 207/2009. (
53
)
90.
Habida cuenta de estas consideraciones relativas a la interpretación literal del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 y a la génesis de esta disposición, así como de las relativas a la jurisprudencia y a la doctrina, propongo que se responda a la cuestión prejudicial que dicha disposición debe interpretarse en el sentido de que el uso, en el tráfico económico, de la marca «a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos», al que alude ahora el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436, no está comprendido en el ámbito de aplicación de esa primera disposición, salvo que sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio de ese tercero. (
54
)
VI. Conclusión
91.
Habida cuenta del conjunto de consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo del siguiente modo:
«El artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas,
debe interpretarse en el sentido de que
el uso, en el tráfico económico, de la marca, “a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos”, al que alude ahora el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, no está comprendido en el ámbito de aplicación de esa primera disposición, salvo que sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio de ese tercero.»
(
1
)	Lengua original: francés.
(
2
)	Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).
(
3
)	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25).
(
4
)	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1).
(
5
)	Reglamento del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1).
(
6
)	Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1).
(
7
)	Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifica el Reglamento n.o 207/2009 (DO 2015, L 341, p. 21).
(
8
)	Véase, por lo que respecta tanto al sistema de marcas nacionales como al de las marcas de la Unión, el auto de 6 de octubre de 2015, Ford Motor Company (C‑500/14, EU:C:2015:680), apartado 43 y jurisprudencia citada.
(
9
)	Véase el punto 26 de las presentes conclusiones.
(
10
)	Véase la sentencia de 21 de diciembre de 2011, Danske Svineproducenter (C‑316/10, EU:C:2011:863), apartado 32. Véase también, en este sentido, la sentencia de 4 de abril de 2000, Darbo (C‑465/98, EU:C:2000:184), apartado 19.
(
11
)	Véanse los puntos 49 a 53 de las presentes conclusiones.
(
12
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 10 de abril de 2008, adidas y adidas Benelux (C‑102/07, EU:C:2008:217), apartados 46 y 47.
(
13
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 25 de enero de 2007, Adam Opel (C‑48/05, EU:C:2007:55), apartado 44.
(
14
)	Véase el punto 23 de las presentes conclusiones.
(
15
)	Véanse los puntos 49 a 53 de las presentes conclusiones.
(
16
)	Véase, sobre esta problemática, la sentencia de 12 de enero de 2023, RegioJet (C‑57/21, EU:C:2023:6), apartados 95 a 97.
(
17
)	Véase, sobre esta problemática, la sentencia de 6 de noviembre de 2008, Trespa International (C‑248/07, EU:C:2008:607), apartados 31 a 37.
(
18
)	Véase la reciente sentencia de 29 de junio de 2023, International Protection Appeals Tribunal y otros (Atentado en Pakistán) (C‑756/21, EU:C:2023:523), apartado 36.
(
19
)	Véanse los puntos 41 y 42 de las presentes conclusiones, en la medida en que se refieren a la alegación de que una cuestión prejudicial se basa en una premisa sobre la que el órgano jurisdiccional remitente aún debe pronunciarse, de modo que esta cuestión debe considerarse prematura e hipotética.
(
20
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 23 de febrero de 1999, BMW (C‑63/97, EU:C:1999:82), apartado 45.
(
21
)	Sentencia de 17 de marzo de 2005 (C‑228/03, EU:C:2005:177).
(
22
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 6 de febrero de 2014, Leidseplein Beheer y de Vries (C‑65/12, EU:C:2014:49), apartados 32 y 33.
(
23
)	Véase la sentencia de 11 de abril de 2019, ÖKO-Test Verlag (C‑690/17, EU:C:2019:317), apartado 45 y jurisprudencia citada.
(
24
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 2011, Interflora e Interflora British Unit (C‑323/09, EU:C:2011:604), apartado 72.
(
25
)	Sentencia de 18 de julio de 2013, Specsavers International Healthcare y otros (C‑252/12, EU:C:2013:497), apartado 39.
(
26
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 6 de febrero de 2014, Leidseplein Beheer y de Vries (C‑65/12, EU:C:2014:49), apartado 46.
(
27
)	Véanse los artículos 9, apartado 1, letra c), y 12, letra c), del Reglamento n.o 207/2009.
(
28
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 23 de febrero de 1999, BMW (C‑63/97, EU:C:1999:82), apartado 61.
(
29
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 6 de febrero de 2014, Leidseplein Beheer y de Vries (C‑65/12, EU:C:2014:49), apartado 46.
(
30
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 6 de febrero de 2014, Leidseplein Beheer y de Vries (C‑65/12, EU:C:2014:49), apartados 44 y 45.
(
31
)	Sentencia de 17 de marzo de 2005 (C‑228/03, EU:C:2005:177).
(
32
)	Sentencia de 25 de enero de 2007 (C‑48/05, EU:C:2007:55), apartado 32.
(
33
)	Sentencia de 25 de enero de 2007, Adam Opel (C‑48/05, EU:C:2007:55), apartado 36.
(
34
)	Sentencia de 25 de enero de 2007, Adam Opel (C‑48/05, EU:C:2007:55), apartados 38 y 45.
(
35
)	Sentencia de 10 de abril de 2008 (C‑102/07, EU:C:2008:217), apartado 37.
(
36
)	Sentencia de 10 de abril de 2008, adidas y adidas Benelux (C‑102/07, EU:C:2008:217), apartado 37.
(
37
)	Sentencia de 11 de septiembre de 2007 (C‑17/06, EU:C:2007:497), apartado 34.
(
38
)	Véase la reciente sentencia de 8 de junio de 2023, VB (Información del condenado en rebeldía) (C‑430/22 y C‑468/22, EU:C:2023:458), apartado 24.
(
39
)	Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas [COM(2013) 162 final] (el subrayado es mío).
(
40
)	El considerando 27 de la Directiva 2015/2436, que aclara el contenido normativo del artículo 14, apartado 1, letra c), de esta, indica que «los derechos exclusivos conferidos por una marca [de la Unión] no deben facultar a su titular para prohibir el uso por terceros de signos o indicaciones usados lealmente y, por tanto, de acuerdo con prácticas honestas en materia industrial y comercial. […] El titular no debe poder impedir el uso leal y honesto de la marca al objeto de designar productos o servicios, o referirse a ellos, como suyos» (el subrayado es mío).
(
41
)	O, en la versión inglesa, «general […] use».
(
42
)	El subrayado es mío.
(
43
)	P. 7_TA(2014)0119, Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas [COM(2013) 162 — C7‑0088/2013 — 2013/0089(COD)] disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52014AP.0119.
(
44
)	P. 7_TA(2014)0119, Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2014, op. cit.
(
45
)	Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo con arreglo al artículo 294, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la posición del Consejo en lo que respecta a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas [COM(2015) 588 final].
(
46
)	Sentencia de 17 de marzo de 2005 (C‑228/03, EU:C:2005:177).
(
47
)	Sentencia de 8 de julio de 2010 (C‑558/08, EU:C:2010:416).
(
48
)	Véanse las sentencias de 17 de marzo de 2005, Gillette Company y Gillette Group Finland (C‑228/03, EU:C:2005:177), apartados 33 y 34, y de 8 de julio de 2010, Portakabin (C‑558/08, EU:C:2010:416), apartado 64.
(
49
)	Sentencia de 25 de enero de 2007 (C‑48/05, EU:C:2007:55), apartado 39.
(
50
)	Sentencia de 23 de febrero de 1999 (C‑63/97, EU:C:1999:82).
(
51
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 23 de febrero de 1999, BMW (C‑63/97, EU:C:1999:82), apartado 59.
(
52
)	Véase, en particular, Knaak, R., Kur, A., von Mühlendahl, A., «The Study on the Functioning of the European Trade Mark System», Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper, n.os 12‑13, 2012, p. 15: «El estudio propone una limitación general del uso de las marcas como indicación de los productos o servicios del titular de la marca, o referencia a estos» (traducción libre).
(
53
)	Véase Kur, A., Senftleben, M., European Trade Mark Law, Oxford University Press, Oxford, 2017, p. 421, puntos 6.39 a 6.41, y p. 429, punto 6.62.
(
54
)	Debo aclarar que la respuesta que propongo no puede interpretarse en el sentido de que la conducta de Buongiorno estaría comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436 si dicha Directiva fuera aplicable al litigio principal. Tal consideración depende de una apreciación de carácter fáctico. Además, interpretada en este sentido, la respuesta que propongo no sería útil para el órgano jurisdiccional remitente en la medida en que dicha Directiva no es aplicable ratione temporis al litigio principal.