62018TJ0498
ARREST VAN HET GERECHT (Achtste kamer)
24 oktober 2019 (
*1
)
„Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk Happy Moreno choco – Oudere nationale beeldmerken MORENO – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001] – Vervanging van de lijst van waren waarop de oudere nationale beeldmerken betrekking hebben – Rechtzetting van de beslissing van de kamer van beroep – Artikel 102, lid 1, van verordening 2017/1001 – Rechtsgrondslag – Vroegere beslissingspraktijk – Rechtszekerheid – Gewettigd vertrouwen”
In zaak T‑498/18,
ZPC Flis sp.j., gevestigd te Radziejowice (Polen), vertegenwoordigd door M. Kondrat, advocaat,
verzoekster,
tegen
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door K. Kompari en H. O’Neill als gemachtigden,
verweerder,
andere partij in de procedure bij de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht:
Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, gevestigd te Essen (Duitsland), vertegenwoordigd door N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen en M. Minkner, advocaten,
betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 31 mei 2018 (zaak R 1464/2017‑1) inzake een oppositieprocedure tussen Aldi Einkauf en ZPC Flis,
wijst
HET GERECHT (Achtste kamer),
samengesteld als volgt: A. M. Collins, president, R. Barents en J. Passer (rapporteur), rechters,
griffier: R. Ūkelytė, administrateur,
gezien het op 20 augustus 2018 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,
gezien de op 30 november 2018 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het EUIPO,
gezien de op 22 november 2018 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,
gezien het door het Gerecht aan het EUIPO gerichte verzoek tot overlegging van stukken van 5 februari 2019,
gezien de schriftelijke vraag van het Gerecht aan partijen en de op 20 februari 2019 ter griffie van het Gerecht ingediende antwoorden op deze vraag,
na de terechtzitting op 4 juli 2019,
het navolgende
Arrest
Voorgeschiedenis van het geding
1
Op 22 januari 2016 heeft verzoekster, ZPC Flis sp.j., bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1)].
2
De inschrijvingsaanvraag betreft het onderstaande beeldteken:
3
De waren en diensten waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 30 en 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:
–
klasse 30: „suikergoed, snoepgoed, wafelgebak, wafelbuisjes, banketbakkerswaren”;
–
klasse 35: „detail‑ of groothandel in suikerbakkerswaren, bakvormen voor koekjes, wafels, wafelrolletjes, groot‑ en detailhandel in snoepgoed, bakvormen voor koekjes, wafels, wafelrolletjes via internet”.
4
De merkaanvraag is gepubliceerd in Uniemerkenblad nr. 59/2016 van 30 maart 2016.
5
Op 23 juni 2016 heeft interveniënte, Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, krachtens artikel 41 van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 46 van verordening 2017/1001) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de in punt 3 hierboven bedoelde waren.
6
De oppositie was gebaseerd op oudere Duitse beeldmerken die oorspronkelijk waren ingeschreven voor de waren „koffie, koffiesurrogaten; koffieproducten; dranken op basis van koffie; thee, cacao; cacaoproducten; dranken op basis van cacao; dranken op basis van chocolade; alle voornoemde waren ook in instantvorm” van klasse 30 (hierna: „oorspronkelijke lijst van waren”). Na een gedeeltelijke nietigverklaring door het Deutsches Patent‑ und Markenamt (Duitse octrooi‑ en merkenbureau) op 29 september 2008 is de inschrijving van de oudere Duitse beeldmerken beperkt tot de waren „koffie, producten en dranken op basis van koffie die koffie bevatten; poeder voor de bereiding van dranken op basis van cacao” van klasse 30 (hierna: „gewijzigde lijst van waren”). Het gaat om de volgende oudere merken:
–
het hieronder weergegeven oudere Duitse beeldmerk dat op 17 januari 2007 is aangevraagd en op 29 maart 2007 onder nummer 30702839 is ingeschreven:
–
het hieronder weergegeven oudere Duitse beeldmerk dat op 17 januari 2007 is aangevraagd en op 29 maart 2007 onder nummer 30702840 is ingeschreven:
7
Tot staving van de oppositie werd de in artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001] bedoelde grond aangevoerd.
8
Bij beslissing van 10 mei 2017 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen op grond van de gewijzigde lijst van waren waarop de oudere merken betrekking hebben.
9
Op 6 juli 2017 heeft interveniënte op grond van de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 (thans artikelen 66 tot en met 71 van verordening 2017/1001) bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
10
Bij beslissing van 31 mei 2018 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep van het EUIPO de beslissing van de oppositieafdeling gedeeltelijk vernietigd.
11
De kamer van beroep was in dit verband van mening dat Duitsland het relevante grondgebied was en dat het relevante publiek overeenkwam met het vrij goed geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende grote publiek met een gemiddeld aandachtsniveau.
12
Wat de vergelijking van de betrokken waren en diensten betreft, was de kamer van beroep van mening dat „suikergoed, snoepgoed, wafelgebak, wafelbuisjes, banketbakkerswaren” van klasse 30, waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, en de waren van de oorspronkelijke lijst van waren waarop de oudere merken betrekking hebben, hetzelfde of soortgelijk waren. De kamer van beroep was in wezen ook van mening dat de door het aangevraagde merk aangeduide diensten soortgelijk waren aan de waren van de oorspronkelijke lijst waarop de oudere merken betrekking hebben, behalve de diensten „detail‑ of groothandel in bakvormen voor koekjes, groot‑ en detailhandel in bakvormen voor koekjes via internet”, die verschillend zijn.
13
Wat de vergelijking van de conflicterende tekens betreft, was de kamer van beroep in wezen van mening dat de gemeenschappelijke term „moreno” het onderscheidende bestanddeel van die tekens was, dat de tekens op visueel vlak overeenstemden en op fonetisch vlak sterk overeenstemden of zelfs identiek waren, en dat het begripsmatige vlak geen enkele rol speelde bij de vergelijking van de conflicterende tekens.
14
Bijgevolg is de kamer van beroep tot de slotsom gekomen dat er sprake was van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 voor alle waren en diensten, behalve voor de als volgt omschreven diensten van klasse 35: „detail‑ of groothandel in bakvormen voor koekjes, groot‑ en detailhandel in bakvormen voor koekjes via internet”.
15
Op 15 november 2018 heeft de kamer van beroep overeenkomstig artikel 102 van verordening 2017/1001 een beslissing met het opschrift „Rechtzetting” vastgesteld, die op 11 december 2018 is betekend (hierna: „rechtzetting van 15 november 2018”). De oorspronkelijke lijst van waren is daarbij vervangen door de gewijzigde lijst van waren waarop de oudere merken betrekking hebben.
16
Punt 1 van het dispositief van de bestreden beslissing is bij de rechtzetting van 15 november 2018 niet gewijzigd.
Conclusies van partijen
17
Verzoekster verzoekt het Gerecht:
–
de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak voor een nieuwe beoordeling naar het EUIPO terug te verwijzen;
–
of de bestreden beslissing te wijzigen „door te verklaren dat er voor alle waren en diensten van de klassen 30 en 35 geen relatieve weigeringsgronden voor de inschrijving van het [aangevraagde] merk bestaan en dat het merk moet worden ingeschreven”;
–
„omtrent de kosten in [haar] voordeel te beslissen”.
18
Het EUIPO verzoekt het Gerecht:
–
het beroep te verwerpen;
–
verzoekster te verwijzen in de kosten.
19
Interveniënte verzoekt het Gerecht:
–
het beroep niet-ontvankelijk te verklaren;
–
het beroep te verwerpen;
–
verzoekster te verwijzen in de kosten.
In rechte
20
Tot staving van haar beroep betoogt verzoekster dat de rechtzetting van 15 november 2018 buiten de werkingssfeer van artikel 102, lid 1, van verordening 2017/1001 is vastgesteld en voert zij één middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. In dit verband stelt verzoekster dat het vertrouwensbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel zijn geschonden.
Ontvankelijkheid van het beroep
21
Interveniënte betoogt dat het beroep niet-ontvankelijk is, zonder een exceptie van niet-ontvankelijkheid op grond van artikel 130 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht op te werpen, op grond dat verzoeksters conclusies in strijd zijn met het beginsel dat zij „duidelijk en ondubbelzinnig” dienen te zijn. Volgens interveniënte is het in casu onmogelijk om te weten wat verzoekster vordert.
22
In casu dient te worden vastgesteld dat het beroep voldoet aan de in artikel 177, lid 1, onder e), van het Reglement voor de procesvoering gestelde eisen van duidelijkheid en nauwkeurigheid, aangezien het volkomen begrijpelijk is dat verzoekster verzoekt om vernietiging van de bestreden beslissing en, in voorkomend geval, om wijziging van die beslissing.
23
Derhalve moet het beroep ontvankelijk worden verklaard.
Ontvankelijkheid van de bijlagen A.3 tot en met A.27 bij het verzoekschrift die voor het eerst bij het Gerecht zijn ingediend
24
Het EUIPO voert aan dat de door verzoekster overgelegde bewijzen betreffende het gebruik van de term „moreno” op de markt niet-ontvankelijk zijn omdat zij nieuw zijn, aangezien de kamer van beroep er bij de vaststelling van de bestreden beslissing niet over beschikte.
25
Interveniënte werpt uitdrukkelijk een exceptie van niet-ontvankelijkheid op, aangezien verzoekster de stukken in de bijlagen A.3 tot en met A.27 bij het verzoekschrift voor het eerst bij het Gerecht heeft ingediend.
26
Volgens vaste rechtspraak is een beroep bij het Gerecht gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het EUIPO in de zin van artikel 65 van verordening nr. 207/2009, zodat het Gerecht niet tot taak heeft, de feiten opnieuw te onderzoeken tegen de achtergrond van bewijsstukken die voor het eerst voor hem zijn aangevoerd [arrest van 12 maart 2014, Tubes Radiatori/BHIM – Antrax It (Radiator), T‑315/12, niet gepubliceerd, EU:T:2014:115, punt 27; zie ook in die zin arrest van 24 november 2005, Sadas/BHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, punt 19 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
27
In casu heeft verzoekster uittreksels afgedrukt en overgelegd uit verschillende gegevensbanken, zoals die van het EUIPO (bijlagen A.3, A.11 en A.21 tot en met A.24), het Duitse octrooi‑ en merkenbureau (bijlagen A.4 en A.5), het Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (nationaal octrooibureau van de Republiek Litouwen) (bijlage A.19) en de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) (bijlagen A.6, A.16 tot en met A.18, A.20 en A.25 tot en met A.27), alsmede uittreksels uit online woordenboeken (bijlagen A.7 tot en met A.9), uit de online encyclopedie Wikipedia (bijlage A.10) en uit internetsites (bijlagen A.12 tot en met A.15).
28
Vastgesteld moet echter worden dat uit de stukken van het dossier geenszins blijkt dat verzoekster de bovengenoemde elementen tijdens de procedure bij de instanties van het EUIPO heeft overgelegd om het bestaan van verwarringsgevaar vast te stellen, zodat zij voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd en bijgevolg niet-ontvankelijk moeten worden verklaard, met uitzondering van de elementen in de bijlagen A.3 tot en met A.6.
29
De documenten in de bijlagen A.3 tot en met A.6 zijn weliswaar nieuwe gegevens, maar verzoekster kan niet worden verweten dat zij de uittreksels uit gegevensbanken van het EUIPO (bijlage A.3), het Duitse octrooi‑ en merkenbureau (bijlagen A.4 en A.5) en de WIPO (bijlage A.6) heeft overgelegd om aan te tonen dat de bestreden beslissing een fout bevatte met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten en het verwarringsgevaar, gelet op de lijst van waren waarvoor de oudere merken waren ingeschreven, aangezien een dergelijke fout niet vóór de vaststelling van de bestreden beslissing kon worden ontdekt.
30
Hieruit volgt dat de bijlagen A.3 tot en met A.6 bij het verzoekschrift ontvankelijk moeten worden verklaard.
Vervanging van de lijst van waren in de bestreden beslissing en rechtzetting van 15 november 2018
31
Verzoekster betoogt in wezen dat de kamer van beroep verwijst naar de oorspronkelijke lijst van waren waarop de oudere merken betrekking hebben, terwijl de gewijzigde lijst van waren in de uittreksels uit de gegevensbanken van de WIPO en het Duitse octrooi‑ en merkenbureau is opgenomen, hetgeen volgens haar in strijd is met de bepalingen van verordening nr. 207/2009. In haar antwoord van 20 februari 2019 op de door het Gerecht gestelde vraag voert verzoekster aan dat de kamer van beroep de rechtzetting van 15 november 2018 niet op artikel 102 van verordening 2017/1001 kon baseren. Verzoekster betoogt dat de vervanging van de lijst van waren niet als een fout of kennelijke vergissing kan worden beschouwd, dat de juistheid van de analyse van de kamer van beroep hierdoor wordt aangetast, dat deze vervanging gevolgen heeft voor de motivering en de gegrondheid van de bestreden beslissing en dat die beslissing buiten de werkingssfeer van artikel 102 van verordening 2017/1001 is vastgesteld.
32
Het EUIPO erkent dat het de oorspronkelijke lijst van waren, en niet de lijst van waren waarvoor de oudere merken na beperking zijn ingeschreven, in aanmerking heeft genomen. Volgens het EUIPO is deze materiële fout, die bij de rechtzetting van 15 november 2018 is verholpen, niet van invloed op de gevolgde redenering noch op de conclusies van de kamer van beroep, aangezien „koffieproducten” in de oorspronkelijke lijst van waren waarop de oudere merken betrekking hebben en in de gewijzigde lijst van waren op dezelfde wijze zijn opgenomen.
33
In haar antwoord op de maatregel tot organisatie van de procesgang erkent interveniënte dat de oorspronkelijke lijst van waren en de gewijzigde lijst van waren verschillend zijn. Volgens interveniënte doet deze fout echter niets af aan de redenering en de conclusie van de kamer van beroep.
34
In artikel 102, lid 1, van verordening 2017/1001 is bepaald dat het EUIPO op eigen initiatief of op verzoek van een partij zorgt voor rechtzetting van taalfouten of transcriptiefouten en kennelijke vergissingen in zijn beslissingen, of van technische fouten die bij de inschrijving van een Uniemerk of de publicatie van de inschrijving te wijten zijn aan het EUIPO.
35
In het onderhavige geval moet worden opgemerkt dat de motivering inzake de afbakening van het grondgebied, de bepaling van het relevante publiek en de vergelijking van de tekens in de rechtzetting van 15 november 2018 geenszins zijn gewijzigd.
36
Alleen de verwijzing naar de beperking van de lijst van waren waarop de oudere merken betrekking hebben, is bij de rechtzetting van 15 november 2018 in punt 3 van de bestreden beslissing opgenomen, en alleen de vermelding van de waren die daadwerkelijk met de gewijzigde lijst van waren overeenkomen, is in het kader van de vergelijking van de waren en diensten in de punten 18, 19 en 25 van de bestreden beslissing en in het kader van het verwarringsgevaar in punt 40 van die beslissing bij die rechtzetting vervangen.
37
In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat de vervanging van de lijst van waren van klasse 30 waarop de oudere merken betrekking hebben niet als een taal‑ of transcriptiefout kan worden aangemerkt, aangezien de kamer van beroep in het licht van de oorspronkelijke lijst van waren waarop de oudere merken betrekking hebben, heeft onderzocht of de betrokken waren hetzelfde of soortgelijk waren. Bovendien zijn bij de rechtzetting van 15 november 2018 niet alle vermeldingen van de oorspronkelijke lijst van waren uit de bestreden beslissing geschrapt. Dit blijkt uit de verwijzing naar waren zoals thee, in punt 20 van de bestreden beslissing, waarin de kamer van beroep stelt dat getrokken thee kan worden gebruikt bij de bereiding van de waren waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, alsmede uit de verwijzing naar de bijlagen 7 en 8, die gaan over chocolade en betrekking hebben op de door verzoekster aangevoerde bewijzen om aan te tonen dat de betrokken waren en diensten hetzelfde of soortgelijk zijn.
38
In de tweede plaats is de fout die heeft geleid tot vervanging van de lijst van waren waarop de oudere merken betrekking hebben, anders dan het EUIPO en interveniënte ter terechtzitting hebben betoogd, evenmin een kennelijke vergissing, aangezien de kamer van beroep de gelijkheid of soortgelijkheid van de betrokken waren heeft onderzocht in het licht van alle waren die deel uitmaken van de oorspronkelijke lijst van waren, zoals thee (zie punt 37 hierboven).
39
In de derde plaats moet ook de kwalificatie als technische fout, waardoor artikel 102 van verordening 2017/1001 kan worden ingeroepen, worden afgewezen, aangezien de fout in casu geen betrekking heeft op de inschrijving of publicatie van een Uniemerk, maar op de onjuiste inaanmerkingneming van de lijst van waren waarvoor de oudere merken daadwerkelijk zijn ingeschreven bij de beoordeling van het verwarringsgevaar.
40
Hieruit volgt dat de rechtzetting van 15 november 2018 is vastgesteld buiten de in artikel 102, lid 1, van verordening 2017/1001 bedoelde gevallen waarin de kamers van beroep hun beslissingen kunnen rechtzetten. Hiertoe ontbrak dus elke rechtsgrondslag [zie in die zin arrest van 22 november 2011, mPAY24/BHIM – Ultra (MPAY24), T‑275/10, niet gepubliceerd, EU:T:2011:683, punt 25].
41
Gelet op deze vaststellingen moet de rechtmatigheid van de bestreden beslissing worden onderzocht zonder rekening te houden met de wijzigingen die daarin bij de rechtzetting van 15 november 2018 zijn aangebracht.
42
Het door het EUIPO ter terechtzitting aangevoerde argument dat, gesteld al dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting, deze fout niet tot vernietiging van die beslissing kan leiden aangezien zij geen invloed heeft gehad op de uitkomst [zie in die zin arrest van 3 juni 2015, Giovanni Cosmetics/BHIM – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T‑559/13, EU:T:2015:353, punt 135 en aldaar aangehaalde rechtspraak], moet om de hiernavolgende redenen worden afgewezen.
43
Koffie en dranken op basis van koffie komen namelijk op beide lijsten van waren met dezelfde bewoordingen voor, en koffieproducten komen op die lijsten in een soortgelijke formulering voor, zodat de gevolgde redenering, de verrichte beoordeling en de conclusie met betrekking tot die waren in de bestreden beslissing ook gelijk zijn. Wat specifiek het „poeder voor de bereiding van dranken op basis van cacao” in de gewijzigde lijst van waren betreft, moet worden erkend dat een deel van de waren in verband met „dranken op basis van cacao” en cacao in instantvorm (bedoeld voor dranken) hieronder valt.
44
Hieruit volgt dat de gewijzigde lijst van waren beperkter is en volledig deel uitmaakt van de oorspronkelijke lijst van waren in de bestreden beslissing.
45
Aangezien de kamer van beroep haar beoordeling op alle waren van de oorspronkelijke lijst heeft gebaseerd, heeft zij ultra petita beslist door bij haar analyse van het verwarringsgevaar andere waren in aanmerking te nemen dan die waarvoor de oudere merken waren ingeschreven, namelijk „koffiesurrogaten; thee, cacao; cacaoproducten; dranken op basis van chocolade; alle voornoemde waren ook in instantvorm”, met uitzondering van cacao wat laatstgenoemde waren betreft.
46
Bijgevolg moet de bestreden beslissing worden vernietigd voor zover daarbij verwarringsgevaar wordt vastgesteld voor andere waren dan die waarvoor de oudere merken werden ingeschreven.
47
Voorts dient het door verzoekster aangevoerde middel, ontleend aan schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, enkel te worden onderzocht voor de waren waarvoor de oudere merken daadwerkelijk werden ingeschreven.
Middel inzake schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009
48
Volgens artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 wordt inschrijving van het aangevraagde merk na oppositie door de houder van een ouder merk geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd. Verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk. Verder moet volgens artikel 8, lid 2, onder a), ii), van verordening nr. 207/2009 onder „oudere merken” worden verstaan de in een lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de aanvraag om inschrijving voorafgaat aan die van de Uniemerkaanvraag.
49
Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Volgens dezelfde rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld met inachtneming van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten opvat, en van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben [zie arrest van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, punten 30 tot en met 33 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
50
Vastgesteld dient te worden dat verzoekster niet opkomt tegen de in punt 11 hierboven bedoelde beoordeling van de kamer van beroep met betrekking tot de afbakening van het in aanmerking te nemen grondgebied en de definitie van het relevante publiek.
Vergelijking van de betrokken waren en diensten
51
Verzoekster stelt dat de kamer van beroep bij het onderzoek van de vergelijking van de waren niet alle relevante factoren in aanmerking heeft genomen en dat zij bijgevolg ten onrechte heeft geoordeeld dat de waren van klasse 30 hetzelfde of soortgelijk zijn. Zij betoogt dat de waren verschillend zijn, aangezien de door het aangevraagde merk aangeduide waren bestemd zijn om te worden gegeten, terwijl de door de oudere merken aangeduide waren bestemd zijn om te worden gedronken, en voorts omdat wafelgebak, banketbakkerswaren en suikergoed uit verschillende ingrediënten kunnen bestaan, waarbij cacao of koffie niet het hoofdingrediënt is. Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep geen rekening gehouden met de motivering van de beslissing van de oppositieafdeling, waarin met name wordt gewezen op verschillen wat de aard en de bestemming van de waren betreft. Voorts betoogt zij dat de betrokken waren verschillend zijn, omdat het feit dat cacao of een aroma op basis van cacao of koffie aan eindproducten zoals wafelgebak, suikergoed of banketbakkerswaren wordt toegevoegd, niet automatisch betekent dat die waren onder het aangevraagde merk in de handel worden gebracht. Een dergelijke veronderstelling gaat verder dan de strekking van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Ten slotte voegt zij daaraan toe dat de betrokken waren totaal verschillende levensmiddelen zijn die zich niet dicht bij elkaar bevinden, met name in de schappen van supermarkten, en dat de waren en diensten ofwel via dezelfde ofwel via andere distributiekanalen kunnen worden verkocht.
52
Het EUIPO en interveniënte bestrijden deze argumenten.
53
Volgens vaste rechtspraak moet bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of diensten kenmerken. Deze factoren omvatten inzonderheid de aard, de bestemming, het gebruik alsook het concurrerende dan wel complementaire karakter ervan. Er kan ook rekening worden gehouden met andere factoren, zoals de distributiekanalen van de betrokken waren [zie arrest van 11 juli 2007, El Corte Inglés/BHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, punt 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
54
Voorts is reeds geoordeeld dat wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, deze waren als hetzelfde worden beschouwd (zie arrest van 24 november 2005, ARTHUR ET FELICIE, T‑346/04, EU:T:2005:420, punt 34 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
55
In de rechtspraak is tevens verduidelijkt dat de omstandigheid dat de betrokken waren vaak in dezelfde gespecialiseerde verkooppunten worden verkocht, ertoe bijdraagt dat de betrokken consument nauwe verbanden tussen deze waren ziet en de indruk versterkt dat de productie ervan in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in die zin arrest van 11 juli 2007, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, T‑443/05, EU:T:2007:219, punt 50).
– Vergelijking van de waren van klasse 30
56
Wat de waren van klasse 30 waarop de conflicterende tekens betrekking hebben, heeft de kamer van beroep in punt 22 van de bestreden beslissing geoordeeld dat zij deels hetzelfde en deels soortgelijk waren.
57
Ten eerste oordeelde de kamer van beroep in punt 18 van de bestreden beslissing om te beginnen dat in de inschrijvingsaanvraag de specificatie inzake koffie- en cacaoproducten zich uitstrekte tot eindproducten waarvan koffie of chocolade het hoofdingrediënt is, vervolgens dat „suikergoed, snoepgoed, wafelgebak, wafelbuisjes, banketbakkerswaren” waarvan het hoofdingrediënt koffie of cacao is, konden worden beschouwd als cacao of cacaoproducten en, ten slotte, de specificatie koffie- en cacaoproducten de door het aangevraagde merk aangeduide waren omvatte waarvan koffie of cacao het hoofdingrediënt is, en dat die waren in zoverre als hetzelfde konden worden beschouwd.
58
Hoewel „koffieproducten” basisbestanddelen vormen van „suikergoed, snoepgoed, wafelgebak, wafelbuisjes, banketbakkerswaren” [zie in die zin arrest van 19 september 2018, Eddy’s Snack Company/EUIPO – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy’s Snackcompany), T‑652/17, niet gepubliceerd, EU:T:2018:564, punten 34 en 35], aangezien zij kunnen worden gebruikt bij de bereiding van die waren om daaraan een bepaalde smaak te gegeven, ook al vormen zij niet het hoofdingrediënt, dient echter te worden geoordeeld dat „suikergoed, snoepgoed, wafelgebak, wafelbuisjes, banketbakkerswaren” enkel onder „koffieproducten” vallen wanneer het hoofdingrediënt koffie is, in die zin dat laatstgenoemde waren een algemene aanduiding of een ruimere categorie vormen dan eerstgenoemde waren.
59
Hieruit volgt dat de kamer van beroep op goede gronden tot de slotsom is gekomen dat de door de conflicterende tekens aangeduide waren dezelfde zijn, voor zover de waren waarop de oudere merken betrekking hebben de door het aangevraagde merk aangeduide waren omvatten.
60
Ten tweede was de kamer van beroep in punt 19 van de bestreden beslissing van mening dat de andere waren waarop de oudere merken betrekking hebben, die overeenstemmen met dranken of met waren waarmee dranken kunnen worden bereid of die een ingrediënt zijn waarmee een aroma of smaak aan levensmiddelen kan worden toegevoegd, soortgelijk zijn aan de waren waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, op grond dat zij complementair zijn, aangezien zij vaak samen worden geconsumeerd, verkocht of geserveerd, en dat het relevante publiek zeer vaak zou overwegen om deze tegelijk te kopen.
61
In dit verband moet worden benadrukt dat waren of diensten complementair zijn wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consument kan denken dat de verantwoordelijkheid voor de vervaardiging van deze waren of het verrichten van deze diensten in handen is van een en dezelfde onderneming. Waren die tot een verschillend publiek zijn gericht, kunnen per definitie niet complementair zijn [zie arrest van 22 januari 2009, Commercy/BHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, punten 57 en 58 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
62
De kamer van beroep was in punt 19 van de bestreden beslissing terecht van mening dat de door het aangevraagde merk aangeduide waren, gelet op de aard en het doel ervan, anders waren dan de door de oudere merken aangeduide waren. „Suikergoed, snoepgoed, wafelgebak, wafelbuisjes, banketbakkerswaren” zijn immers vaste voedingsmiddelen die worden gegeten wanneer iemand honger of trek in zoetigheid heeft, terwijl koffie, dranken op basis van koffie of poeder voor de bereiding van dranken op basis van cacao vloeibare voedingsmiddelen zijn of voedingsmiddelen waarmee vloeibare voedingsmiddelen worden bereid om de dorst te lessen of te voorzien in een behoefte aan cafeïne of trek in cacao, zoals in dranken op basis van cacao [zie in die zin arrest van 28 oktober 2015, Monster Energy/BHIM – Home Focus (MoMo Monsters), T‑736/14, niet gepubliceerd, EU:T:2015:809, punten 23 en 25].
63
Wat de complementariteit van deze waren betreft, zij erop gewezen dat suikergoed, snoepgoed, wafelgebak, wafelbuisjes en banketbakkerswaren weliswaar samen met dranken kunnen worden genuttigd, maar dat het gebruik ervan niet onontbeerlijk of belangrijk is voor de consumptie van koffie, dranken op basis van koffie of poeder voor de bereiding van dranken op basis van cacao of andersom, ook al zou het relevante publiek deze waarschijnlijk wel samen consumeren (arrest van 28 oktober 2015, MoMo Monsters, T‑736/14, niet gepubliceerd, EU:T:2015:809, punten 28 en 29).
64
Wat de distributiekanalen betreft, moet echter – zoals het EUIPO opmerkt – worden vastgesteld dat verzoekster erkent dat de betrokken waren waarschijnlijk dezelfde distributiekanalen zullen delen en niet betwist dat zij voor dezelfde consumenten zijn bestemd. Bovendien worden de door de betrokken merken aangeduide waren doorgaans, met name in supermarkten, in dezelfde schappen of dicht bij elkaar aangeboden, zodat het relevante publiek kan menen dat zij afkomstig zijn van dezelfde producenten [zie in die zin arrest van 26 april 2016, Franmax/EUIPO – Ehrmann (Dino), T‑21/15, niet gepubliceerd, EU:T:2016:241, punt 27].
65
De beoordeling van de kamer van beroep dat „suikergoed, snoepgoed, wafelgebak, wafelbuisjes, banketbakkerswaren” en „koffie, dranken op basis van koffie of poeder voor de bereiding van dranken op basis van cacao” soortgelijk zijn, is dan ook juist.
– Vergelijking van de waren van klasse 30 en de diensten van klasse 35
66
Met betrekking tot de soortgelijkheid tussen de diensten van klasse 35, waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, en de waren van klasse 30, waarop de oudere merken betrekking hebben, was de kamer van beroep in punt 25 van de bestreden beslissing van oordeel dat er een geringe mate van soortgelijkheid bestond tussen de diensten „detail‑ of groothandel in suikerbakkerswaren, wafels, wafelrolletjes; groot‑ en detailhandel in snoepgoed, wafels, wafelrolletjes via internet” en „koffieproducten; cacaoproducten”, aangezien laatstgenoemde waren ook de door het aangevraagde merk aangeduide waren omvatten waarvan koffie of cacao het hoofdingrediënt of de smaak is.
67
Er zij aan herinnerd dat overeenkomstig artikel 21, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie en van artikel 177, lid 1, onder d), van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht het verzoekschrift de aangevoerde middelen en argumenten alsmede een summiere uiteenzetting van die middelen moet bevatten. Deze uiteenzetting moet zo duidelijk en nauwkeurig uit de tekst zelf van het verzoekschrift volgen dat de verwerende partij haar verweer kan voorbereiden en het Gerecht op het beroep kan beslissen, in voorkomend geval zonder daarvoor verdere informatie nodig te hebben [zie in die zin arrest van 22 juni 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, punt 11 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
68
In navolging van het EUIPO moet worden vastgesteld dat verzoekster in het algemeen stelt dat de betrokken waren en diensten niet soortgelijk zijn, zonder evenwel enig argument tot staving van haar stelling aan te voeren waarmee kan worden afgedaan aan de beoordeling van de kamer van beroep, in het bijzonder met betrekking tot de vergelijking tussen de diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft en de waren waarop de oudere merken betrekking hebben.
69
Hieruit volgt dat deze bewering niet voldoet aan de vereisten van het Reglement voor de procesvoering en dat de grief bijgevolg overeenkomstig de in punt 67 hierboven aangehaalde rechtspraak niet-ontvankelijk moet worden verklaard.
Vergelijking van de conflicterende tekens
70
De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan. De perceptie die de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten heeft, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan (zie arrest van 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punt 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
71
Bij de beoordeling van de overeenstemming van twee merken mag niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk in de beschouwing worden betrokken en met een ander merk worden vergeleken. Bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht, hetgeen niet uitsluit dat de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (zie arrest van 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punt 41 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Alleen wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn, kan de overeenstemming op basis van enkel het dominerende bestanddeel worden beoordeeld (arresten van 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punt 42, en 20 september 2007, Nestlé/BHIM, C‑193/06 P, niet gepubliceerd, EU:C:2007:539, punt 43). Dit kan met name het geval zijn wanneer dit bestanddeel op zichzelf het beeld van dit merk dat bij het relevante publiek in herinnering blijft, kan domineren, zodat alle andere bestanddelen van het merk verwaarloosbaar zijn voor de totaalindruk die door dat merk wordt opgeroepen (arrest van 20 september 2007, Nestlé/BHIM, C‑193/06 P, niet gepubliceerd, EU:C:2007:539, punt 43).
72
Tegen de achtergrond van deze overwegingen moet de vergelijking van de conflicterende tekens worden onderzocht.
73
In casu bestaat het aangevraagde merk uit vier licht gestileerde woordelementen, namelijk „flis” (in goudkleur), „happy” (in het geel), alsmede „moreno” en „choco” (in het wit). Het teken bevat ook beeldelementen, zoals een achtergrond in verschillende schakeringen bruin, met een lichtere schakering in het bovenste deel en een donkere schakering in het onderste deel, alsmede een goudkleurige kroon die boven het woordelement „flis” en links van het woord „happy” wordt weergegeven.
74
De oudere merken bevatten slechts één woordelement, namelijk „moreno”. Het oudere merk nr. 30702839 bevat dit woordelement in het grijs tegen een grijsomrande, zwarte achtergrond. Het oudere merk nr. 30702840 bevat ditzelfde woordelement, waarbij de beginletter „m” en de eindletter „o” groter worden weergegeven dan de andere letters, alsook twee beeldelementen bestaande uit twee verticale lijnen aan weerszijden.
– Vaststelling van de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het aangevraagde merk
75
Verzoekster betoogt in wezen dat het dominerende bestanddeel niet het woordelement „moreno” is, maar de goudkleurige kroon die zich in het midden van het aangevraagde teken bevindt en die eveneens wordt beschermd door twee op haar naam ingeschreven Uniebeeldmerken, één in dezelfde kleur en één in het zwart. Zij stelt dat deze kroon geen verwaarloosbaar bestanddeel is, maar juist een onderscheidend bestanddeel van het teken dat verwijst naar de eigenaar ervan, namelijk verzoekster, en dat de kroon niet alleen een dominerend bestanddeel is, maar zich ook onderscheidt door haar gouden kleur tegen een zwart‑ en bruingekleurde donkere achtergrond.
76
Het EUIPO en interveniënte bestrijden deze argumenten.
77
Om het onderscheidend vermogen van een bestanddeel van een merk te beoordelen, moet worden nagegaan in hoeverre dit bestanddeel geschikt is om de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Bij deze beoordeling dient met name rekening te worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van het betrokken bestanddeel voor het beantwoorden van de vraag of het al dan niet beschrijvend is voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven [arrest van 8 november 2016, For Tune/EUIPO – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune), T‑579/15, niet gepubliceerd, EU:T:2016:644, punt 34].
78
Wanneer een merk uit woord‑ en beeldelementen bestaat, hebben de woordelementen bovendien in beginsel een groter onderscheidend vermogen dan de beeldelementen, aangezien de gemiddelde consument gemakkelijker verwijst naar de betrokken waren of diensten door de woordelementen aan te halen dan door de beeldelementen van dat merk te beschrijven [zie in die zin arrest van 12 maart 2014, Borrajo Canelo/BHIM – Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T‑381/12, niet gepubliceerd, EU:T:2014:119, punt 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
79
Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden [arrest van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, punt 35].
80
In de eerste plaats dient, in navolging van de kamer van beroep en het EUIPO, te worden vastgesteld dat de term „moreno” het onderscheidende bestanddeel van het aangevraagde teken is, op grond dat dit woord in het Duits niets betekent. Verzoeksters argument dat het woordelement „moreno” een betekenis heeft in het Spaans die het grote Duitstalige publiek wordt geacht te onderkennen in dat woordelement, doet geen afbreuk aan deze conclusie, aangezien het grote Duitstalige publiek het Spaans nauwelijks machtig is, wat verzoekster erkent, en dit argument op geen enkele wijze wordt gestaafd. In dit verband zij eraan herinnerd dat verzoeksters bewijzen tot staving van haar argument niet-ontvankelijk zijn verklaard, zoals in punt 28 hierboven is vastgesteld.
81
Voorts moet worden ingestemd met de beoordeling van de kamer van beroep in punt 33 van de bestreden beslissing, die verzoekster niet betwist en volgens welke het relevante publiek de woorden „happy” en „choco” (waarmee naar het Duitse woord „Schokolade” wordt verwezen) respectievelijk opvat als het genoegen dat wordt verschaft door de consumptie van de waren waarop het aangevraagde merk betrekking heeft en als het hoofdingrediënt of de voornaamste smaak van de betrokken waren. Bijgevolg moet enerzijds worden geoordeeld dat het woordelement „choco” een zinspeling vormt, aangezien het duidelijk naar chocolade of naar een afkorting daarvan verwijst [zie in die zin arrest van 25 januari 2017, Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató/EUIPO – Hollandimpex Kereskedelmi és Szolgáltató (Choco Love), T‑325/15, niet gepubliceerd, EU:T:2017:29, punt 57], en anderzijds dat het element „happy” een zwak onderscheidend vermogen heeft.
82
Wat de beeldelementen betreft, moet worden vastgesteld dat de achtergrond, zowel door de geometrische vorm als door de verschillende schakeringen bruin, ook al kan daarmee naar de kleur van koffie of chocolade worden verwezen, banaal is en niet de aandacht van het relevante publiek kan trekken.
83
Voorts faalt verzoeksters argument waarmee zij in wezen beoogt aan te tonen dat de kroon onderscheidend vermogen heeft omdat zij reeds twee keer eerder als Uniebeeldmerk (onder nr. 008328346 en nr. 015001266) is ingeschreven.
84
De beeldmerken nr. 008328346 en nr. 015001266 bestaan immers uit het woordelement „flis”, te weten een deel van verzoeksters handelsnaam, en een beeldelement, respectievelijk een zwarte en een goudkleurige kroon.
85
In dit verband zij erop gewezen dat het teken waaruit de bovengenoemde beeldmerken bestaan, volledig deel uitmaakt van het aangevraagde merk. Indien De term „flis”, weergegeven onder de kroon, is weliswaar niet duidelijk waarneembaar, zodat het relevante publiek er geen bijzondere aandacht aan zal schenken, maar het onderscheidend vermogen van de goudkleurige kroon moet worden beoordeeld in het licht van de totaalindruk die in casu door het aangevraagde teken wordt opgeroepen. Zoals het EUIPO heeft opgemerkt, zal het relevante publiek die kroon opvatten als lovend van aard, en niet als een aanduiding dat de waren en diensten van een bepaalde onderneming afkomstig zijn.
86
Derhalve moet worden ingestemd met de beoordeling van de kamer van beroep in de punten 32 en 33 van de bestreden beslissing waarin deze in wezen ten eerste stelt dat het woordelement „moreno” het onderscheidende bestanddeel is, de term „choco” een zinspeling vormt en het woordelement „happy” een zwak onderscheidend vermogen heeft, en ten tweede dat de beeldelementen geen onderscheidend vermogen hebben, behalve het bestanddeel dat de goudkleurige kroon voorstelt, dat niettemin lovend van aard en dus niet bijzonder onderscheidend is. Daarenboven moet worden opgemerkt dat het woord „flis” in de totaalindruk van het aangevraagde teken onopgemerkt blijft.
87
In de tweede plaats moet worden ingestemd met de beoordeling van de kamer van beroep in de punten 33 en 34 van de bestreden beslissing dat het woord „moreno” het dominerende bestanddeel van het aangevraagde teken vormt, vanwege de centrale plaats die het in het teken inneemt en voorts vanwege het feit dat het in grotere letters wordt weergegeven dan de andere bestanddelen, „happy” en „choco”. In dit verband kunnen voorts de beeldelementen niet afdoen aan deze conclusie, aangezien de achtergrond met verschillende schakeringen bruin en de linksboven weergegeven kroon verwaarloosbaar respectievelijk ondergeschikt lijken in de totaalindruk van het teken.
88
Bijgevolg bevat de bestreden beslissing in dit opzicht geen fouten.
– Visuele overeenstemming
89
Verzoekster stelt dat de conflicterende tekens niet overeenstemmen doordat hun kenmerken, structuur, vormgeving en kleurencombinatie verschillend zijn, ook al hebben zij het woordelement „moreno” gemeen. In dit verband voert zij aan dat de aanwezigheid van de woorden „happy” en „choco” en van de goudkleurige kroon, het gebruik van de kleuren bruin, zwart, wit, goud en geel alsmede de vormgeving van de letter „m” van het woordelement „moreno” ervoor zorgen dat het aangevraagde teken verschilt van de oudere merken.
90
Het EUIPO en interveniënte bestrijden deze argumenten.
91
In casu bestaan de oudere merken uitsluitend uit het woord „moreno”, terwijl het aangevraagde merk vier woordelementen bevat, namelijk „flis”, „happy”, „moreno” en „choco”, waaronder het woordelement dat de oudere tekens ook bevatten.
92
In de conflicterende tekens worden dezelfde letters in dezelfde volgorde weergegeven, te weten „m”, „o”, „r”, „e”, „n” en „o”, zodat het feit dat de tekens gedeeltelijk gelijk zijn bij het relevante publiek een zekere indruk van visuele overeenstemming kan wekken [zie in die zin arrest van 6 december 2018, Tomasz KawałkoTrofeum/EUIPO – Ferrero (KINDERPRAMS), T‑115/18, niet gepubliceerd, EU:T:2018:882, punt 48 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
93
Hoewel de aanwezigheid van meerdere letters in dezelfde volgorde in elk van de conflicterende tekens een zeker belang kan hebben bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee conflicterende tekens [arrest van 20 oktober 2016, Clover Canyon/EUIPO – Kaipa Sportswear (CLOVER CANYON), T‑693/15, niet gepubliceerd, EU:T:2016:620, punt 29], wordt de visuele overeenstemming van die tekens versterkt doordat het oudere teken volledig deel uitmaakt van het aangevraagde teken [arrest van 15 juni 2011, Graf-Syteco/BHIM – Teco Electric & Machinery (SYTECO), T‑229/10, niet gepubliceerd, EU:T:2011:273, punt 34].
94
Het feit dat het aangevraagde merk uit een ander aantal woorden bestaat en het woord „moreno” midden in de uitdrukking „flis happy moreno choco” staat, volstaat immers niet om elke visuele overeenstemming te neutraliseren, doordat de zes letters van het woord „moreno” dezelfde zijn en het enige woordelement van de oudere merken deel uitmaakt van het aangevraagde merk. Bovendien is het woordelement „flis” onder de goudkleurige kroon nauwelijks waarneembaar en zal het onopgemerkt blijven.
95
Gezien de totaalindruk van elk van de conflicterende tekens kunnen de beeldelementen deze beoordeling niet op losse schroeven zetten. In de eerste plaats zijn de achtergrond met bruine kleurschakeringen in het aangevraagde merk en de zwarte achtergrond, die alleen in het in punt 6, eerste streepje, hierboven bedoelde oudere merk nr. 30702839 aanwezig is, namelijk verwaarloosbaar en hebben zij geen invloed op het relevante publiek, aangezien het gaat om gewone en geenszins originele vormen en kleuren. In de tweede plaats lijkt de goudkleurige kroon, anders dan verzoekster betoogt, van ondergeschikt belang, omdat zij ten opzichte van de andere woord‑ en beeldelementen betrekkelijk klein is en zich linksboven in het aangevraagde merk bevindt, waarbij het relevante publiek bovendien meer aandacht schenkt aan woordelementen. In de derde plaats moet met betrekking tot de woordelementen worden vastgesteld dat de kleuren grijs en wit alsook het lettertype niet bijzonder opvallend zijn.
96
Hieruit volgt dat moet worden ingestemd met de beoordeling van de kamer van beroep in de punten 35 en 37 van de bestreden beslissing dat de conflicterende tekens visueel overeenstemmen, op grond dat, ten eerste, het samenvallen van het woordelement „moreno” niet door decoratieve verschillen tussen de tekens kan worden gecompenseerd en, ten tweede, het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk het enige woordelement van de oudere merken weergeeft.
97
De kamer van beroep heeft dan ook terecht geoordeeld dat de conflicterende tekens visueel overeenstemmen.
– Fonetische overeenstemming
98
Verzoekster stelt dat de conflicterende tekens op fonetisch vlak niet overeenstemmen, aangezien het aangevraagde merk uit drie woorden, zeven lettergrepen en zestien letters bestaat, terwijl de oudere merken uit één woord, drie lettergrepen en zes letters bestaan. Volgens verzoekster is dit verschil van invloed op het ritme en de intonatie van de naam van de tekens.
99
Het EUIPO en interveniënte bestrijden deze argumenten.
100
Er zij aan herinnerd dat de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van al zijn woordelementen, ongeacht de specifieke grafische kenmerken ervan, die veeleer vallen onder de analyse van het teken op visueel vlak. Bijgevolg hoeven de beeldelementen van het oudere teken niet in aanmerking te worden genomen bij de fonetische vergelijking van de conflicterende tekens [zie arrest van 15 oktober 2015, Wolverine International/BHIM – BH Stores (cushe), T‑642/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:781, punt 62 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
101
Ook al zijn de conflicterende tekens niet even lang en bestaan zij uit een verschillend aantal woorden, moet op grond van de erdoor opgeroepen totaalindruk worden vastgesteld dat zij vanwege hun gemeenschappelijke element fonetisch overeenstemmen [zie in die zin arrest van 20 oktober 2011, COR Sitzmöbel Helmut Lübke/BHIM – El Corte Inglés (COR), T‑214/09, niet gepubliceerd, EU:T:2011:612, punt 63].
102
De omstandigheid dat de conflicterende tekens een verschillend aantal lettergrepen tellen, volstaat niet om de overeenstemming van de merken weg te nemen, aangezien deze moet worden beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die wordt gewekt wanneer zij volledig worden uitgesproken [zie in die zin arrest van 28 oktober 2010, Farmeco/BHIM – Allergan (BOTUMAX), T‑131/09, niet gepubliceerd, EU:T:2010:458, punt 39 en aldaar aangehaalde rechtspraak; arrest van 13 juni 2012, XXXLutz Marken/BHIM – Meyer Manufacturing (CIRCON), T‑542/10, niet gepubliceerd, EU:T:2012:294, punt 50].
103
Om te beginnen blijkt uit punt 85 hierboven dat het woordelement „flis” door het relevante publiek niet zal worden uitgesproken omdat het moeilijk waarneembaar is.
104
In casu tellen de andere woordelementen van het aangevraagde merk, in hun geheel beschouwd, zeven lettergrepen die in totaal drie woorden vormen, te weten „hap”, „py”, „mo”, „re”, „no”, „cho” en „co”, terwijl de oudere merken bestaan uit hetzelfde enige woordelement met drie lettergrepen, te weten „mo”, „re” en „no”.
105
Vastgesteld moet worden dat de conflicterende tekens weliswaar een andere lettergreepstructuur hebben doordat zij een verschillend aantal woorden bevatten, maar zij overeenstemmen, aangezien het enige woordelement „moreno” waaruit de oudere merken bestaan, deel uitmaakt van het aangevraagde merk en op dezelfde wijze en met dezelfde intonatie zal worden uitgesproken, zodat de woordelementen „happy” en „choco” in het aangevraagde merk deze fonetische overeenstemming niet kunnen neutraliseren [zie in die zin arresten van 8 november 2016, fortune, T‑579/15, niet gepubliceerd, EU:T:2016:644, punt 49 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 17 oktober 2018, Szabados/EUIPO – Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (MicroSepar), T‑788/17, niet gepubliceerd, EU:T:2018:691, punten 31 en 32].
106
Bijgevolg was de kamer van beroep in de punten 36 en 37 van de bestreden beslissing terecht van mening dat de conflicterende tekens in fonetisch opzicht sterk overeenstemmen.
– Begripsmatige overeenstemming
107
Verzoekster betoogt dat de gemiddelde Duitse consument volkomen begrijpt dat het woord „moreno” in het Spaans „bruin” betekent en aldus verwijst naar de bruine kleur van door de oudere merken aangeduide cacao- of koffieproducten, ook al heeft „moreno” in het Duits geen specifieke betekenis. In dit verband stelt zij tot staving van haar argument dat het Spaans een van de meest gesproken talen ter wereld is en voorts dat de gemiddelde Duitse consument enige kennis van het Spaans heeft, bijvoorbeeld vanwege zijn werk, een hobby, zijn algemene ontwikkeling of zijn interesses.
108
Het EUIPO en interveniënte bestrijden deze argumenten.
109
In casu staat vast dat het woord „moreno” in het Duits niets betekent en dat de woordelementen „happy” en „choco” respectievelijk een zwak onderscheidend vermogen hebben en een zinspeling vormen, zodat de beoordeling die de kamer van beroep in wezen in de punten 36 en 37 van de bestreden beslissing heeft verricht, op dit punt geen blijk geeft van een onjuiste opvatting.
110
Bovendien faalt verzoeksters argument dat het relevante publiek in staat is te begrijpen dat de term „moreno” in het Spaans „bruin” betekent en dus het verband zal leggen met de door de oudere merken aangeduide waren.
111
Ten eerste zij er immers aan herinnerd dat de bijlagen A.9 en A.10 bij het verzoekschrift, respectievelijk uittreksels uit een online woordenboek Spaans-Engels en één pagina uit de online encyclopedie Wikipedia, om de in punt 28 hierboven uiteengezette redenen niet-ontvankelijk zijn verklaard. Aangezien deze bewijzen buiten beschouwing moeten worden gelaten, los van de bewijskracht ervan, dient te worden opgemerkt dat verzoekster niet genoegzaam aantoont dat het relevante publiek, namelijk de gemiddelde Duitse consument, het Spaans voldoende machtig is om het woord „moreno” in de betekenis van „bruin” te herkennen.
112
Ten tweede staat niet vast dat het relevante publiek begrijpt dat het woordelement „moreno” in de conflicterende tekens een duidelijke betekenis heeft en aldus wijst op een verband tussen deze term en de door het aangevraagde merk aangeduide waren en diensten, enerzijds, en de door de oudere merken aangeduide waren, anderzijds.
113
Bijgevolg kan in casu geen begripsmatige vergelijking worden gemaakt.
114
Uit het voorgaande volgt dat de conflicterende tekens overeenstemmen.
Verwarringsgevaar
115
Verzoekster betoogt dat de visuele, fonetische en begripsmatige verschillen tussen de conflicterende tekens elk verwarringsgevaar bij de consument uitsluiten en benadrukt dat ook de onderscheidende en dominerende bestanddelen bij de vergelijking moeten worden meegenomen. In dit verband is zij van mening dat de oudere merken elk onderscheidend vermogen missen, hetgeen de kamer van beroep bij het onderzoek van het verwarringsgevaar duidelijk buiten beschouwing heeft gelaten. Onder vermelding van voorbeelden ter ondersteuning van haar betoog voert zij immers dat andere fabrikanten het woordelement courant gebruiken ter aanduiding van een soort suikergoed of waren en diensten van de klassen 30 en 35. Indien het Gerecht de bestreden beslissing zou bevestigen, zou interveniënte volgens haar bovendien rechtsvorderingen kunnen instellen tegen marktdeelnemers die de term „moreno” gebruiken ter aanduiding van een levensmiddel. Voorts stelt zij dat de kamer van beroep de door haar overgelegde bewijzen niet in aanmerking heeft genomen en dat de kamer van beroep onvoldoende heeft gemotiveerd waarom zij de oppositie had toegewezen.
116
Het EUIPO en interveniënte bestrijden deze argumenten.
117
De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd [arresten van 29 september 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, punt 17, en 14 december 2006, Mast-Jägermeister/BHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO met kader e.a.), T‑81/03, T‑82/03 en T‑103/03, EU:T:2006:397, punt 74].
118
In casu staat de erkenning dat de oudere merken een zwak onderscheidend vermogen hebben, er niet aan in de weg dat verwarringsgevaar wordt vastgesteld. Het onderscheidend vermogen van de oudere merken moet weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie naar analogie arrest van 29 september 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, punt 24), maar is slechts één van de elementen die een rol spelen bij deze beoordeling. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten [zie arrest van 13 december 2007, Xentral/BHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, punt 70 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
119
Met name wat het onderscheidend vermogen van oudere merken betreft, zij eraan herinnerd dat in het kader van een oppositieprocedure en teneinde artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 207/2009 niet te schenden, een zekere mate van onderscheidend vermogen moet worden toegekend aan een nationaal merk waarop een oppositie tegen de inschrijving van een Uniemerk is gebaseerd (arrest van 24 mei 2012, Formula One Licensing/BHIM, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, punt 47). In dit verband staat de aanduiding van een teken als een beschrijvend teken of als een soortnaam, gelijk met het ontkennen van het onderscheidend vermogen ervan (zie in die zin arrest van 24 mei 2012, Formula One Licensing/BHIM, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, punt 41).
120
Derhalve moet worden ingestemd met de beoordeling van de kamer van beroep in punt 35 van de bestreden beslissing dat de term „moreno” het onderscheidende bestanddeel van de oudere merken is, zonder enige betekenis in het Duits, terwijl de beeldelementen verwaarloosbaar of ondergeschikt lijken, en kan daaraan niet worden afgedaan door verzoeksters betoog ten bewijze dat de oudere merken elk onderscheidend vermogen missen.
121
Gelet op de lijst van waren waarvoor de oudere merken daadwerkelijk werden ingeschreven, heeft de kamer van beroep rekening houdend met het in punt 117 hierboven genoemde beginsel van onderlinge samenhang bijgevolg terecht geoordeeld dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen de conflicterende tekens, behalve met betrekking tot de diensten van klasse 35 waarop het aangevraagde merk betrekking heeft en die zijn omschreven als volgt: „Detail- of groothandel in bakvormen voor koekjes, groot- en detailhandel in bakvormen voor koekjes via internet”. Het relevante publiek kan immers menen dat de betrokken waren en diensten van dezelfde onderneming of althans van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn omdat, ten eerste, de betrokken waren en diensten deels hetzelfde en deels soortgelijk zijn en, ten tweede, de conflicterende tekens, over het geheel genomen, punten van overeenstemming vertonen op visueel en fonetisch vlak.
122
Verzoeksters argument dat de kamer van beroep de in haar verzoekschrift aangedragen bewijzen niet in aanmerking heeft genomen, kan niet slagen, aangezien die bewijzen voor het eerst voor het Gerecht zijn aangevoerd en niet-ontvankelijk zijn verklaard, zoals blijkt uit punt 28 hierboven. Bovendien heeft de kamer van beroep, anders dan verzoekster betoogt, afdoende gemotiveerd waarom zij tot de conclusie is gekomen dat er sprake was van verwarringsgevaar tussen de betrokken merken.
Grief inzake schending van het vertrouwensbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel
123
Verzoekster stelt in wezen dat de beslissingspraktijk van het EUIPO van essentieel belang is omdat op grond daarvan de handelwijze van het EUIPO en de kans op succes van een inschrijvingsaanvraag kunnen worden ingeschat. Zij betoogt dat de bestreden beslissing er in casu toe leidt dat in de toekomst geen merken met het woordelement „moreno” meer kunnen worden ingeschreven doordat er sprake is van verwarringsgevaar met de oudere merken. In dit verband geeft verzoekster twee voorbeelden van een oppositieprocedure (nr. B 2706 78 en nr. B 2734861) waarin het EUIPO had beslist een oppositie volledig af te wijzen wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen van een ouder merk, teneinde aan te tonen dat de eerdere beslissingspraktijk van het EUIPO pleit voor inschrijving van het aangevraagde merk, gelet op het vertrouwensbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel.
124
Het EUIPO en interveniënte bestrijden deze argumenten.
125
Volgens vaste rechtspraak berusten de beslissingen die de kamers van beroep krachtens verordening nr. 207/2009 nemen betreffende de inschrijving van een teken als Uniemerk, op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid. Of een teken als Uniemerk kan worden ingeschreven, moet derhalve alleen op basis van deze verordening, zoals uitgelegd door de Unierechter, worden beoordeeld en niet op basis van een eerdere praktijk van de kamers van beroep [zie arrest van 14 november 2017, Claranet Europe/EUIPO – Claro (claranet), T‑129/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:800, punt 96 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
126
Het EUIPO dient reeds genomen beslissingen weliswaar in aanmerking te nemen en zich bijzonder aandachtig te buigen over de vraag of al dan niet in dezelfde zin moet worden beslist, maar op grond van het legaliteitsbeginsel moet elke aanvraag tot inschrijving strikt en volledig, en in elk concreet geval, worden onderzocht, aangezien voor de inschrijving van een teken als merk specifieke criteria gelden, die in het kader van de feitelijke omstandigheden van elk individueel geval moeten worden toegepast (arrest van 16 januari 2019, Polen/Stock Polska sp. z o.o. en EUIPO, C‑162/17 P, niet gepubliceerd, EU:C:2019:27, punt 60).
127
Aangezien de kamer van beroep in casu een volledig en concreet onderzoek van het bestaan van verwarringsgevaar tussen de conflicterende tekens heeft verricht om de inschrijving van het aangevraagde merk gedeeltelijk te weigeren, kan verzoekster zich niet dienstig op eerdere beslissingen van het EUIPO beroepen om de conclusie te ontkrachten dat de inschrijving van het aangevraagde merk onverenigbaar is met verordening nr. 207/2009 (zie in die zin arrest van 14 november 2017, claranet, T‑129/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:800, punt 97 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
128
Uit het voorgaande volgt dat het beroep moet worden verworpen wat de gewijzigde lijst van waren betreft waarop de oudere merken betrekking hebben.
Tweede vordering: wijziging van de bestreden beslissing
129
In herinnering zij gebracht dat de krachtens artikel 72, lid 3, van verordening 2017/1001 aan het Gerecht toegekende bevoegdheid tot wijziging niet impliceert dat het Gerecht bevoegd is om over te gaan tot een beoordeling waarover de kamer van beroep nog geen standpunt heeft ingenomen. De uitoefening van de bevoegdheid tot wijziging moet derhalve in beginsel beperkt blijven tot situaties waarin het Gerecht na toetsing van de beoordeling van de kamer van beroep in staat is om op basis van de elementen, feitelijk en rechtens, zoals deze zijn vastgesteld, te bepalen welke beslissing de kamer van beroep had moeten nemen [zie arrest van 16 mei 2017, Airhole Facemasks/EUIPO – sindustrysurf (AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT), T‑107/16, EU:T:2017:335, punt 45 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
130
In casu zij opgemerkt dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing een standpunt heeft ingenomen over het bestaan van verwarringsgevaar tussen de conflicterende tekens gelet op de oorspronkelijke lijst van waren waarop de oudere merken betrekking hebben, zodat het Gerecht bevoegd is om die beslissing op dit punt te wijzigen.
131
Uit de overwegingen in de punten 12 tot en met 14 en 48 tot en met 128 hierboven blijkt dat de kamer van beroep moest vaststellen dat er, anders dan de oppositieafdeling had aangenomen, bij het relevante publiek sprake was van verwarringsgevaar tussen de conflicterende tekens voor alle aangevraagde waren en diensten, behalve voor de door het aangevraagde merk aangeduide diensten van klasse 35 die als volgt zijn omschreven: „detail‑ of groothandel in bakvormen voor koekjes; groot‑ en detailhandel in bakvormen voor koekjes via internet”.
132
Gelet op het voorgaande moet worden vastgesteld dat de voorwaarden voor de uitoefening van de bevoegdheid tot wijziging door het Gerecht zijn vervuld en dat de oppositie voor alle waren en diensten waarvoor de inschrijving werd aangevraagd, behalve de in punt 131 hierboven genoemde diensten, moet worden toegewezen.
Kosten
133
Ingevolge artikel 134, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering draagt elke partij haar eigen kosten, indien partijen onderscheidenlijk op een of meer punten in het ongelijk worden gesteld. Indien dit gelet op de omstandigheden van de zaak gerechtvaardigd voorkomt, kan het Gerecht evenwel beslissen dat een partij behalve in haar eigen kosten ook in een deel van de kosten van de andere partij wordt verwezen.
134
In casu zijn verzoekster, het EUIPO en interveniënte elk op bepaalde punten in het ongelijk gesteld, aangezien de bestreden beslissing gedeeltelijk wordt vernietigd. Derhalve dient te worden beslist dat elke partij haar eigen kosten zal dragen.
HET GERECHT (Achtste kamer),
rechtdoende, verklaart:
1)
De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 31 mei 2018 (zaak R 1464/2017‑1) wordt vernietigd voor zover daarbij de inschrijving van het aangevraagde merk is geweigerd voor de volgende waren: „koffiesurrogaten; thee, cacao; cacaoproducten; dranken op basis van chocolade; alle voornoemde waren ook in instantvorm”, met uitzondering van cacao wat laatstgenoemde waren betreft.
2)
De oppositie wordt toegewezen voor alle waren en diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, met uitzondering van de diensten van klasse 35 die zijn omschreven als volgt: „detail‑ of groothandel in bakvormen voor koekjes; groot‑ en detailhandel in bakvormen voor koekjes via internet”.
3)
Het beroep wordt verworpen voor het overige.
4)
Elke partij zal haar eigen kosten dragen.
Collins
Barents
Passer
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 24 oktober 2019.
ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Engels.