62014TJ0659_NL
Partijen
Overwegingen van het arrest
Dictum
Partijen
In zaak T‑659/14,
Instituto dos vinhos do Douro e do Porto, IP, gevestigd te Peso de Régua (Portugal), vertegenwoordigd door P. Sousa e Silva, advocaat,
verzoeker,
tegen
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM),
vertegenwoordigd door Ó. Mondéjar Ortuño als gemachtigde,
verweerder,
andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht:
Bruichladdich Distillery Co. Ltd,
gevestigd te Argyll (Verenigd Koninkrijk), vertegenwoordigd door S. Harvard Duclos, advocaat,
betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 8 juli 2014 (zaak R 946/2013‑4) inzake een nietigheidsprocedure tussen Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP en Bruichladdich Distillery Co. Ltd,
wijst
HET GERECHT (Vierde kamer),
samengesteld als volgt: M. Prek, president, I. Labucka en V. Kreuschitz (rapporteur), rechters,
griffier: E. Coulon,
gezien het op 15 september 2014 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,
gezien de op 17 december 2014 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,
gezien de op 17 december 2014 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,
gelet op de omstandigheid dat geen van de partijen om vaststelling van een terechtzitting heeft verzocht binnen een maand na de betekening van de sluiting van de schriftelijke behandeling, en dus op rapport van de rechter-rapporteur overeenkomstig artikel 135 bis van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van 2 mei 1991 is besloten om zonder mondelinge behandeling uitspraak te doen,
het navolgende
Arrest
Overwegingen van het arrest
Voorgeschiedenis van het geding
1. Op 27 oktober 2006 heeft interveniënte, Bruichladdich Distillery Co. Ltd, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].
2. Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het woordteken PORT CHARLOTTE (hierna: „litigieus merk”).
3. De waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „Alcoholhoudende dranken”.
4. Het litigieuze merk is op 18 oktober 2007 ingeschreven onder nummer 5421474 en op 29 oktober 2007 gepubliceerd in het Blad van gemeenschapsmerken
nr. 60/2007.
5. Op 7 april 2011 heeft verzoeker, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP, bij het BHIM een vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk ingediend krachtens artikel 53, lid 1, onder c), junctis de artikelen 8, lid 4, 53, lid 2, onder d), en 52, lid 1, onder a), juncto artikel 7, lid 1, onder c) en g), van verordening nr. 207/2009, voor zover dat merk de in punt 3 hierboven opgegeven waren aanduidde.
6. In reactie op de vordering tot nietigverklaring heeft interveniënte de opgave van de waren waarvoor het litigieuze merk was ingeschreven, beperkt tot de waren met de volgende omschrijving: „Whisky”.
7. Ter ondersteuning van zijn vordering tot nietigverklaring beroept verzoeker zich op de oorsprongsbenamingen „porto” en „port”, die enerzijds in alle lidstaten zijn beschermd krachtens verschillende bepalingen van Portugees recht en krachtens artikel 118 quaterdecies, lid 2, van verordening (EG) nr. 491/2009 van de Raad van 25 mei 2009 tot wijziging van verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (PB L 154, blz. 1), en anderzijds in Frankrijk, Italië, Cyprus, Hongarije, Portugal en Slowakije zijn ingeschreven en beschermd krachtens de Overeenkomst van Lissabon betreffende de bescherming van herkomstbenamingen en hun internationale inschrijving van 31 oktober 1958, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Lissabon”).
8. Bij besluit van 30 april 2013 heeft de nietigheidsafdeling de vordering tot nietigverklaring afgewezen.
9. Op 22 mei 2013 heeft verzoeker krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het BHIM beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling ingesteld.
10. Bij beslissing van 8 juli 2014 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen.
11. In de eerste plaats heeft de kamer van beroep het middel inzake schending van artikel 53, lid 1, onder c), juncto artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 afgewezen in wezen op grond dat de bescherming van oorsprongsbenamingen voor wijn uitsluitend door verordening nr. 491/2009 wordt geregeld en dus onder de uitsluitende bevoegdheid van de Europese Unie valt. Ook al werd de bescherming krachtens die verordening door de nationale wetgeving bepaald, de bescherming van geografische aanduidingen is beperkt tot de benamingen die zijn opgesomd in de „lijst van in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen” (hierna: „lijst van de v.q.p.r.d.”), die is gepubliceerd overeenkomstig artikel 54, lid 4, van verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (PB L 179, blz. 1). Bovendien beschermt artikel 118 quaterdecies, lid 2, van verordening nr. 491/2009 de woorden „porto” en „port” als geografische aanduidingen slechts op basis van hun equivalentie met het woord „oporto” (punten 14‑18 van de bestreden beslissing).
12. Voorts worden deze geografische aanduidingen uitsluitend voor wijn beschermd en dus voor waren die noch dezelfde zijn als, noch vergelijkbaar zijn met een waar met de benaming „whisky”, te weten een gedistilleerde drank met een andere verschijningsvorm en een ander alcoholgehalte die niet in overeenstemming kan zijn met het productdossier voor wijn in de zin van artikel 118 quaterdecies, lid 2, onder a), i), van verordening nr. 491/2009. Voor zover verzoeker zich beroept op de reputatie van deze oorsprongsbenamingen, in de zin van artikel 118 quaterdecies, lid 2, onder a), i), van deze verordening, heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het litigieuze merk een „gebruik” noch een „voorstelling” van de geografische aanduidingen „porto” of „port” inhield, zodat niet behoefde te worden nagegaan of zij een reputatie hadden. Er bestaat slechts één stad met de naam Porto – Oporto in het Portugees –, hetgeen niet het geval is voor talloze steden met een samengestelde naam waarin het bestanddeel „porto” of „port” voorkomt, zoals Porto Allegre of Port Louis. Evenmin is het mogelijk een verband te leggen tussen enerzijds het teken PORT CHARLOTTE, waarvan de twee elementen een haven met de naam van een persoon Charlotte, een geografische plaats of een kuststad aanduiden, en anderzijds de geografische aanduidingen „porto” of „port”. De Portugese consument weet dat „de geografische naam in feite ‚Oporto’ of ‚Porto’ luidt en dat ‚Porto’ gewoon de afkorting daarvan is, die wordt gebruikt op de etiketten van wijnflessen ter aanduiding van de door deze geografische aanduidingen beschermde wijnsoort” (punten 19‑26 van de bestreden beslissing).
13. De kamer van beroep heeft niet ingestemd met verzoekers argument dat de bescherming krachtens artikel 118 quaterdecies, lid 2, van verordening nr. 491/2009 zou moeten worden verruimd tot elk teken waarin het woord „port” „voorkomt”. Evenmin is er sprake van een „voorstelling” van een portwijn in de zin van artikel 118 quaterdecies, lid 2, onder b), van die verordening, aangezien whisky een andere waar is en geen enkel bestanddeel van het litigieuze merk een mogelijk bedrieglijke of misleidende aanduiding bevat. Derhalve kon volgens de kamer van beroep, zonder dat hoefde te worden beoordeeld of het litigieuze merk al dan niet bekend was, het beroep niet worden toegewezen op grond van de Unierechtelijke bepalingen die de geografische aanduidingen voor wijn beschermen (punten 27‑29 van de bestreden beslissing).
14. In de tweede plaats heeft de kamer van beroep ongegrond verklaard het middel inzake schending van artikel 53, lid 2, onder d), van verordening nr. 207/2009, dat was ontleend aan de oorsprongsbenamingen „porto” en „port”, die op 18 maart 1983 bij de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) onder nr. 682 zijn ingeschreven, overeenkomstig de Overeenkomst van Lissabon. Deze inschrijving beschermt uitsluitend het woord „porto”, dat niet voorkomt in het litigieuze merk, en niet in Portugal (punten 31‑33 van de bestreden beslissing).
15. In de derde plaats heeft de kamer van beroep de middelen inzake schending van artikel 52, lid 1, onder a), juncto artikel 7, lid 1, onder c) en g), van verordening nr. 207/2009 afgewezen. Ten eerste verwijst het litigieuze merk niet tegelijk naar een – bestaande of onbestaande – plaats met de naam Port Charlotte en naar „de stad Oporto (Porto)”. Verzoeker heeft pas „ten tijde van het beroep” de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder c), van deze verordening aangevoerd en heeft de stelling dat een plaats of een stad met de naam Port Charlotte bekend was bij de gemiddelde doelconsument, niet gestaafd. Bijgevolg heeft verzoeker zich „tijdens de nietigheidsprocedure” nooit beroepen op schending van deze bepaling en kan hij in zijn beroep dat middel niet aanvoeren (punten 35‑38 van de bestreden beslissing). Ten tweede kan het litigieuze merk het publiek niet misleiden omtrent de plaats van herkomst van de erdoor aangeduide waar in de zin van artikel 7, lid 1, onder g), van deze verordening. Het woord „port” duidt geen geografisch gebied aan en het litigieuze merk wordt niet geassocieerd met de regio waar verzoekers waren worden vervaardigd. Misleiding is des te minder mogelijk daar de consument gemakkelijk zal herkennen dat whisky andere kenmerken heeft dan deze waren (punt 34 van de bestreden beslissing).
Conclusies van partijen
16. Verzoeker vraagt het Gerecht:
– de bestreden beslissing te vernietigen;
– de bestreden beslissing aldus te herzien dat het litigieuze merk nietig wordt verklaard;
– het BHIM te verwijzen in de kosten, daaronder begrepen de kosten die voor het BHIM zijn opgekomen in de procedure voor de kamer van beroep.
17. Het BHIM en interveniënte concluderen tot:
– verwerping van het beroep;
– verwijzing van verzoeker in de kosten.
In rechte
Samenvatting van de middelen tot nietigheid
18. Ter onderbouwing van zijn beroep voert verzoeker één feitelijk middel en vijf middelen rechtens aan.
19. Met zijn eerste middel komt verzoeker op tegen de verklaring in de bestreden beslissing dat de Portugese naam van de stad Porto Oporto is en niet Porto.
20. Met zijn tweede middel verwijt verzoeker de kamer van beroep te zijn voorbijgegaan aan het feit dat de woorden „porto” en „port” door het Portugese recht als oorsprongsbenamingen waren beschermd en geografische aanduidingen vormden in de zin van met name artikel 118 quaterdecies, lid 2, van verordening nr. 491/2009.
21. Met zijn derde middel stelt verzoeker dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de bescherming van de oorsprongsbenamingen voor wijn uitsluitend door verordening nr. 491/2009 wordt geregeld, en niet ook door het nationale recht.
22. Met zijn vierde middel beroept verzoeker zich op schending, door de bestreden beslissing, van artikel 53, lid 1, onder c), juncto artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009, aangezien de oorsprongsbenamingen „porto” en „port” krachtens zowel het Portugese recht als het Unierecht de rechthebbende ervan het recht toekennen het gebruik van een recenter merk te verbieden.
23. Met zijn vijfde middel voert verzoeker schending van artikel 52, lid 1, onder a), juncto artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009 aan.
24. Met zijn zesde middel voert verzoeker schending van artikel 52, lid 1, onder a), juncto artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 aan.
25. Het Gerecht acht het noodzakelijk het eerste, tweede en derde middel, die elkaar overlappen, tezamen te onderzoeken.
Eerste, tweede en derde middel: onjuiste feitelijke vaststelling betreffende de naam Oporto, bescherming van de woorden „porto” en „port” als geografische aanduidingen per se en niet als „equivalenten” en bescherming van de oorsprongsbenamingen voor wijn niet alleen krachtens verordening nr. 491/2009, maar ook krachtens het nationale recht
Korte herhaling van de argumenten van partijen
26. Met zijn eerste middel, inzake een onjuiste feitelijke vaststelling, komt verzoeker met behulp van verschillende bewijsstukken op tegen de punten 18, 23 en 26 van de bestreden beslissing, voor zover daarin in wezen wordt verklaard dat Oporto de naam van de stad is waaraan de oorsprongsbenaming „porto” is ontleend. De naam Oporto wordt uitsluitend door Engelstaligen en Spaanstaligen gebruikt ter aanduiding van de stad Porto, de algemeen bekende naam van deze stad in het Portugees. Deze onjuiste feitelijke vaststelling heeft de kamer van beroep geleid tot de onjuiste oordelen die worden bestreden met de volgende middelen rechtens, en het Gerecht dient deze onjuistheid te herzien.
27. Met het tweede middel stelt verzoeker dat de onjuiste feitelijke vaststelling de kamer van beroep ertoe heeft gebracht ten onrechte te oordelen dat de woorden „porto” en „port” als geografische aanduidingen uitsluitend worden beschermd wegens hun equivalentie met het woord „oporto” (zie de punten 14, 17 en 18 van de bestreden beslissing). Artikel 1, lid 2, van de Decreto-Lei n° 166/86, de 26 de Junho de 1986 (Portugees wetsdecreet nr. 166/86 van 26 juni 1986) bepaal t met name dat „de benamingen ‚Vinho do Porto’, ‚Vin de Porto’, ‚Port Wine’, ‚Porto’, ‚Port’ (of hun equivalenten in andere talen) worden bevestigd als oorsprongsbenamingen” en dat zij „uitsluitend mogen worden gebruikt, in verband met producten van de wijnbouwsector, voor de likeurwijn waaraan traditioneel deze naam wordt gegeven en die in de afgebakende regio ‚Douro’ wordt vervaardigd”. In elk geval is op 1 augustus 2009, dat wil zeggen voordat de nietigheidsprocedure bij het BHIM was ingeleid, de lijst van de v.q.p.r.d. vervangen door het in artikel 118 quindecies van verordening nr. 491/2009 bedoelde elektronische register, met de naam E-Bacchus (hierna: „database E-Bacchus”). De relevante ingang in de database E-Bacchus voor de geografische aanduiding „porto” vermeldt de equivalente uitdrukkingen en woorden „oporto”, „vinho do porto”, „vin de porto”, „port”, „port wine”, „portwein”, „portvin” en „portwijn” en verwijst naar de toepasselijke Portugese wetgeving, waaronder Decreto-Lei n° 166/86, vervangen door Decreto-Lei n° 173/2009 de 3 de Agosto de 2009 (Portugees wetsdecreet nr. 173/2009 van 3 augustus 2009). Verzoeker preciseert dat de bij verordening nr. 1493/1999 ingevoerde gemeenschapsbescherming van wijnnamen berust op bij de nationale wetgeving met eerbiediging van de toepasselijke bepalingen van deze verordening bepaalde benamingen, zodat zelfs een onjuiste publicatie van een beschermde oorsprongsbenaming in de lijst van de v.q.p.r.d. niet nadelig is. Bijgevolg worden de woorden „porto” en „port” niet louter als „equivalenten” beschermd, maar zij worden daarentegen als oorsprongsbenaming beschermd krachtens de toepasselijke Portugese wetgeving en zij vormen dus geografische aanduidingen in de zin van met name artikel 118 quaterdecies, lid 2, van verordening nr. 491/2009.
28. Met zijn derde middel komt verzoeker op tegen de punten 14 en 15 van de bestreden beslissing, waarin in wezen wordt verklaard dat de bescherming van oorsprongsbenamingen voor wijn uitsluitend door verordening nr. 491/2009 wordt geregeld en onder de uitsluitende bevoegdheid van de Unie valt. Door deze zienswijze te volgen heeft de kamer van beroep onrechtmatig de toepasselijke Portugese wetgeving en rechtspraak buiten beschouwing gelaten en is zij haar motiveringsplicht niet nagekomen. Ofschoon in de rechtspraak wordt erkend dat verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 93, blz. 12) een exhaustieve en eenvormige beschermingsregeling voor dergelijke aanduidingen beoogt in te voeren, is deze verordening noch op de producten van de wijnbouwsector noch op de gedistilleerde dranken van toepassing (artikel 1, lid 1, tweede alinea, van deze verordening). De eenvormige en exhaustieve beschermingsregeling van verordening nr. 510/2006 verzet zich immers niet ertegen dat toepassing wordt gemaakt van een beschermingsregeling voor geografische aanduidingen die buiten de werkingssfeer ervan valt, hetgeen wordt bevestigd door een voorbereidend werkdocument van de Commissie betreffende het Groenboek over de kwaliteit van landbouwproducten van oktober 2008 en door de „Richtsnoeren [van het BHIM] betreffende de oppositieprocedure – Rechten krachtens artikel 8, lid 4”. Verzoeker besluit daaruit dat de bescherming van oorsprongsbenamingen voor wijn niet uitsluitend door verordening nr. 491/2009 maar ook door het nationale recht wordt geregeld, en dat het Gerecht met de toepasselijke bepalingen van Portugees recht rekening moet houden bij de vaststelling of de oorsprongsbenaming „porto” of „port” de rechthebbende ervan het recht toekent om het gebruik van een recenter merk te verbieden.
29. Volgens het BHIM en interveniënte wordt aan de rechtmatigheid van de bestreden beslissing niet afgedaan door het feit dat de kamer van beroep ten onrechte heeft verklaard dat de Portugese naam van de betrokken stad Oporto was, en niet Porto, of verkeerdelijk heeft verwezen naar de lijst van de v.q.p.r.d., waarin „oporto” is opgenomen als de beschermde geografische aanduiding, in plaats van naar de database E-Bacchus, waarin „porto” is opgenomen als de beschermde geografische aanduiding. De kamer van beroep heeft zich immers niet alleen gebaseerd op de geografische aanduiding „porto” of „oporto”, maar heeft ook rekening gehouden met het equivalent „port” (zie punt 22 van de bestreden beslissing), en zij zou niet wezenlijk tot een ander besluit zijn gekomen indien zij uitdrukkelijk had verklaard dat het woord „port” als zodanig een beschermde geografische aanduiding en geen equivalent is.
30. Wat het tweede en derde middel betreft, repliceert het BHIM, op dit punt ondersteund door interveniënte, dat verordening nr. 491/2009, die in casu van toepassing is, de enige relevante rechtsregeling vormt waarin de aan de oorsprongsbenaming „porto” verleende bescherming wordt omschreven. De beschermingsregeling voor oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen voor wijn is te vergelijken met de regeling van verordening nr. 510/2006. In de rechtspraak is erkend dat laatstbedoelde regeling „exhaustief” is, hetgeen mutatis mutandis geldt voor de bij verordening nr. 491/2009 ingevoerde beschermingsregeling voor oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen voor wijn. Bijgevolg wordt in casu de omvang van de bescherming van de oorsprongsbenaming „porto”, waarvan het bestaan door het Portugees recht stellig wordt erkend, uitsluitend door verordening nr. 491/2009 geregeld.
Vermeende miskenning van de Portugese oorsprongsbenaming „porto” of „port”
31. Vooraf dient te worden vastgesteld, zoals het BHIM en interveniënte erkennen, dat de kamer van beroep zich kennelijk heeft vergist door, ten eerste, aan te nemen dat het woord „oporto” de Portugese naam is van de havenstad Porto in het noorden van Portugal en, ten tweede, te verwijzen naar de inschrijving van dat woord als beschermde geografische aanduiding in de list van de v.q.p.r.d. (zie de punten 17 en 18 van de bestreden beslissing) en niet naar de daarmee overeenstemmende inschrijving, daaronder begrepen „Porto”, in de database E-Bacchus. Vast staat immers dat de Portugese naam van deze stad Porto is en dat deze database met deze inschrijving reeds vóór indiening van de vordering tot nietigverklaring de lijst van de v.q.p.r.d. had vervangen.
32. Anders dan verzoeker stelt, blijkt uit deze fouten echter daarom nog niet dat de kamer van beroep de toepasselijke regels inzake de bescherming van oorsprongsbenamingen of geografische aanduidingen heeft geschonden (zie de punten 34‑42 hierna). Onverminderd de beoordeling van het tweede tot en met zesde middel volstaat deze fout op zich derhalve niet als grond voor vernietiging van de bestreden beslissing (zie punt 51 hierna).
33. Bovendien voert verzoeker met zijn tweede en derde middel in wezen aan dat de kamer van beroep bij haar beoordeling of is voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 53, lid 1, onder c), en artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009, ten onrechte geen toepassing heeft gemaakt van de relevante bepalingen van Portugees recht zoals die zijn toegepast door de Portugese rechterlijke instanties en autoriteiten, in wezen op grond dat de omvang van de aan de oorsprongsbenaming „porto” of „port” verleende bescherming uitsluitend door de bepalingen van verordening nr. 491/2009 wordt geregeld.
34. Dienaangaande zij opgemerkt dat tussen partijen niet in geding is dat de woorden „porto” of „port” als oorsprongsbenaming of geografische aanduiding bescherming genieten op grond van zowel het Portugees recht als verordening nr. 491/2009, hetgeen de kamer van beroep in wezen heeft erkend in de punten 17 en 18 van de bestreden beslissing, ook al heeft zij abusievelijk verwezen naar het woord „oporto” en de lijst van de v.q.p.r.d. Bovendien was de beoordeling van deze kamer niet beperkt tot dat laatste woord, maar zij zag tegelijk ook op de woorden „porto” en „port” (zie met name de punten 22, 24, 26‑28, 31, 32 en 34 van de bestreden beslissing).
35. Voorts zij eraan herinnerd dat de kamer van beroep in punt 14 van de bestreden beslissing weliswaar op onnauwkeurige wijze in wezen heeft verklaard dat, ook al werd de „bescherming” uit hoofde van verordening nr. 491/2009 bepaald door de nationale wetgeving, de „bescherming” van de betrokken oorsprongsbenamingen of geografische aanduidingen uitsluitend onder deze verordening viel en bijgevolg een uitsluitende bevoegdheid van de Unie vormde. In casu heeft de kamer van beroep op grond van deze vaststelling haar toezicht beperkt tot de toepassing van de relevante regels van het Unierecht en heeft zij daarom geen rekening gehouden met de bepalingen van Portugees recht zoals die zijn uitgelegd in de beslissingen van de Portugese rechterlijke instanties en autoriteiten, die verzoeker in de loop van de twee instanties voor het BHIM heeft aangevoerd en overgelegd.
36. Ter beoordeling van de rechtmatigheid van deze overwegingen acht het Gerecht het nuttig om in eerste instantie de juiste omvang van de krachtens verordening nr. 491/2009 aan de oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen verleende bescherming te onderzoeken, hetgeen in wezen overeenstemt met het voorwerp van het tweede middel. In tweede instantie dient te worden beoordeeld of deze bescherming exhaustief is dan wel of, buiten de werkingssfeer van deze verordening, de kamer van beroep krachtens artikel 53, lid 1, onder c), junctis de artikelen 8, lid 4, en 53, lid 2, onder d), van verordening nr. 207/2009 niettemin ertoe gehouden was de relevante regels van Portugees recht toe te passen, hetgeen in wezen overeenstemt met het voorwerp van het derde middel.
Omvang van de door verordening nr. 491/2009 als zodanig verleende bescherming
37. Aangaande de omvang van de door verordening nr. 491/2009 als zodanig verleende bescherming blijkt uit artikel 118 vicies, lid 1, van deze verordening duidelijk dat namen van wijnen die beschermd zijn op grond van met name de artikelen 51 en 54 van verordening nr. 1493/1999, „automatisch [worden] beschermd uit hoofde van deze verordening” en dat „[d]e Commissie [...] deze namen [opneemt] in het in artikel 118 quindecies van [...] verordening [nr. 491/2009] bedoelde register”, te weten de database E-Bacchus. Zoals in vaste rechtspraak is erkend, vloeit uit het feit dat reeds uit hoofde van verordening nr. 1493/1999 beschermde namen van wijn automatisch worden beschermd, voort dat opname in de database E-Bacchus niet vereist is opdat deze namen van wijnen in de Unie worden beschermd, omdat deze opname slechts een gevolg is van het feit dat een reeds bestaande bescherming automatisch overgaat van een regelgevend kader naar een ander, en geen voorwaarde voor deze bescherming vormt (zie in die zin arrest van 8 november 2012, Hongarije/Commissie, T‑194/10, EU:T:2012:587, punt 21, bevestigd bij arrest van 13 februari 2014, Hongarije/Commissie, C‑31/13 P, Jurispr., EU:C:2014:70, punt 58). Zoals het BHIM stelt, is de kamer van beroep in casu terecht uitgegaan van het beginsel dat deze „automatische” bescherming, zo zij rechtstreeks steunt op de toepasselijke nationale wetgeving, niet noodzakelijk impliceert dat het BHIM krachtens verordening nr. 491/2009 verplicht is om de bepalingen van deze wetgeving of de daarin gestelde voorwaarden voor bescherming in acht te nemen. De in artikel 118 quaterdecies, leden 1 en 2, van verordening nr. 491/2009 gebruikte uitdrukkingen „beschermde oorsprongsbenamingen” en „beschermde geografische aanduidingen” zijn slechts een herhaling van de uitdrukkingen die voorkomen in artikel 118 quindecies van diezelfde verordening, dat enkel verwijst naar de in de database E-Bacchus opgesomde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen, daaronder begrepen die welke uit de nationale wetgeving voortkomen, zonder echter voor te schrijven dat toepassing wordt gemaakt van de in de relevante bepalingen van deze wetgeving gestelde voorwaarden voor bescherming.
38. In lijn met de opzet en de systematiek van de integrale regelgeving betreffende het gemeenschappelijk landbouwbeleid (overweging 1 van verordening nr. 491/2009; zie ook in die zin en naar analogie met verordening nr. 510/2006, arrest van 8 september 2009, Budějovický Budvar, C‑478/07, Jurispr., EU:C:2009:521, punten 107 en volgende), zijn, wat de werkingssfeer van verordening nr. 491/2009 betreft, de precieze voorwaarden en de omvang van deze bescherming daarentegen uitsluitend vastgelegd in artikel 118 quaterdecies, leden 1 en 2, van diezelfde verordening.
39. Dat artikel bepaalt met name:
„1. Beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen mogen worden gebruikt door alle marktdeelnemers die een overeenkomstig het betrokken productdossier geproduceerde wijn in de handel brengen.
2. Beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen, alsmede de wijnen die deze beschermde namen overeenkomstig het productdossier dragen, worden beschermd tegen:
a) elk direct of indirect gebruik door de handel van een beschermde naam:
i) voor vergelijkbare producten die niet in overeenstemming zijn met het bij de beschermde naam horende productdossier, of
ii) voor zover dat gebruik neerkomt op het uitbuiten van de reputatie van een oorsprongsbenaming of geografische aanduiding;
b) elk misbruik, elke nabootsing of voorstelling, zelfs indien de werkelijke oorsprong van het product of de dienst is aangegeven, of indien de beschermde naam is vertaald of vergezeld gaat van uitdrukkingen zoals ‚soort’, ‚type’, ‚methode’, ‚op de wijze van’, ‚imitatie’, ‚smaak’, ‚zoals’ en dergelijke;
[...]
d) andere praktijken die de consument kunnen misleiden ten aanzien van de werkelijke oorsprong van het product.”
40. In casu staat vast dat de oorsprongsbenamingen „porto” of „port” zijn beschermd op grond van Decreto-Lei n° 173/2009 en Decreto-Lei n° 212/2004, de 23 de Agosto de 2004 (Portugees wetsdecreet nr. 212/2004 van 23 augustus 2004) en van het Portugees wetboek van intellectuele eigendom, met als gevolg dat zij eerst in de lijst van de v.q.p.r.d. en vervolgens in de database E-Bacchus zijn opgenomen (zie artikel 118 vicies, lid 1, laatste volzin, juncto artikel 118 quindecies van verordening nr. 491/2009). Overeenkomstig artikel 54, lid 2, onder a), van verordening nr. 1493/1999 omvatten de v.q.p.r.d. immers „in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitslikeurwijn, hierna ‚v.l.q.p.r.d.’ genoemd, die beantwoordt aan de definitie van likeurwijn”, en krachtens artikel 54, lid 4, van diezelfde verordening moeten de lidstaten met betrekking tot die v.q.p.r.d. de Commissie de lijst verstrekken van door hen erkende v.q.p.r.d., met opgave, voor elk van deze v.q.p.r.d., van de nationale bepalingen die voor de productie en de bereiding ervan gelden. Voor de toepassing van artikel 118 quaterdecies, lid 2, van verordening nr. 491/2009 moest het BHIM bijgevolg rekening houden met het feit dat deze oorsprongsbenamingen krachtens het nationale recht beschermd waren, hetgeen de kamer van beroep in casu heeft gedaan (zie de punten 17 en 18 van de bestreden beslissing). Overigens wordt dit oordeel niet ontkracht door het argument dat er op nationaal niveau en op het niveau van de Unie beschermingsregelingen naast elkaar bestaan, dat verzoeker met name ontleent aan bepaalde voorstukken van de Commissie (zie punt 28 hierboven), aangezien deze stukken noch de omvang noch de precieze voorwaarden van deze bescherming betreffen.
41. Daaruit dient te worden geconcludeerd dat wat de werkingssfeer van verordening nr. 491/2009 betreft, artikel 118 quaterdecies, leden 1 en 2, zowel de toestemming voor als de grenzen van en zelfs het verbod op het gebruik door de handel van de door het Unierecht beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen op eenvormige en exclusieve wijze regelt, zodat er in deze welbepaalde context voor de kamer van beroep geen reden was om toepassing te maken van de voorwaarden voor bescherming die specifiek zijn gesteld in de relevante bepalingen van Portugees recht, op grond waarvan de oorsprongsbenamingen „porto” of „port” zijn opgenomen in de database E-Bacchus.
42. Voor zover verzoeker met zijn tweede middel de kamer van beroep verwijt te zijn voorbijgegaan aan het feit dat de woorden „porto” en „port” door het Portugees recht beschermde oorsprongsbenamingen zijn in de zin van artikel 118 quaterdecies, lid 2, van verordening nr. 491/2009, kan dit middel bijgevolg niet slagen.
43. Deze conclusie geldt evenwel onverminderd de – in het derde middel opgeworpen – vraag of de bescherming krachtens artikel 118 quaterdecies, leden 1 en 2, van verordening nr. 491/2009 kan worden aangevuld door een andere Unierechtelijke beschermingsregeling die wel de bescherming uit hoofde van nationale rechtsregels omvat.
Omvang van de bescherming die wordt verleend krachtens artikel 53, lid 1, onder c), juncto artikel 8, lid 4, en krachtens artikel 53, lid 2, van verordening nr. 207/2009
44. Aangaande de exhaustiviteit van de krachtens artikel 118 quaterdecies, leden 1 en 2, van verordening nr. 491/2009 verleende bescherming, zoals die is erkend door de kamer van beroep en is aangevoerd door het BHIM, dient te worden opgemerkt dat uit de bepalingen van verordening nr. 491/2009 noch van verordening nr. 207/2009 blijkt dat de bescherming krachtens eerstgenoemde verordening moet worden opgevat als een exhaustieve bescherming in die zin dat zij buiten haar eigen werkingssfeer niet kan worden aangevuld door een andere beschermingsregeling. Integendeel, uit de ondubbelzinnige bewoordingen van artikel 53, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009, gelezen in samenhang met artikel 8, lid 4, ervan, en van artikel 53, lid 2, onder d), van diezelfde verordening blijkt dat de nietigheidsgronden alternatief of cumulatief kunnen teruggaan op oudere rechten „op grond van het [Unierecht] of van het nationale recht inzake de bescherming van [dat] ouder recht”. Bijgevolg kan de aan oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen krachtens verordening nr. 491/2009 verleende bescherming, mits zij „oudere rechten” in de zin van voornoemde bepalingen van verordening nr. 207/2009 vormen, worden aangevuld door het toepasselijke nationale recht dat aanvullende bescherming biedt.
45. In de rechtspraak is immers reeds erkend dat uit zowel de formulering van artikel 8, lid 4, dat krachtens artikel 53, lid 1, onder c), van toepassing is, als de formulering van artikel 53, lid 2, van verordening nr. 207/2009 blijkt dat duidelijk een onderscheid tussen twee hypotheses geboden is, al naargelang het oudere recht door het Unierecht „of” door het nationale recht wordt beschermd [zie in die zin arresten van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C‑263/09 P, Jurispr., EU:C:2011:452, punt 48, en 7 mei 2013, macros consult/BHIM – MIP Metro (makro), T‑579/10, Jurispr., EU:T:2013:232, punten 57 en 60]. Bovendien moet de partij die om nietigverklaring verzoekt, weliswaar bewijzen dat zij krachtens geldend nationaal recht gerechtigd is zich te beroepen op een ouder recht, hetgeen vereist dat zij niet alleen de gegevens verstrekt waaruit blijkt dat zij voldoet aan de voorwaarden die overeenkomstig deze wetgeving zijn gesteld om het gebruik van een gemeenschapsmerk krachtens een ouder recht te kunnen verbieden, maar ook de gegevens waaruit de inhoud en de strekking van deze wetgeving blijken, maar het staat in eerste instantie aan de bevoegde instanties van het BHIM om het gezag en de strekking van deze gegevens te beoordelen (zie in die zin arresten Edwin/BHIM, reeds aangehaald, EU:C:2011:452, punten 49‑51, en makro, reeds aangehaald, EU:T:2013:232, punten 59, 60 en 62).
46. Voorts kan krachtens artikel 53, lid 1, onder c), juncto artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 het bestaan van een ander teken dan een merk leiden tot nietigverklaring van een gemeenschapsmerk wanneer dit andere teken cumulatief aan vier voorwaarden voldoet: het moet worden gebruikt in het economisch verkeer; het moet een meer dan alleen plaatselijke betekenis hebben; het recht op dit teken moet zijn verkregen overeenkomstig het recht van de lidstaat waar het teken vóór de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag werd gebruikt; het recht op dit teken moet het de houder ervan mogelijk maken om het gebruik van een later merk te verbieden. Terwijl de eerste twee voorwaarden, namelijk die inzake het gebruik en de betekenis – die niet alleen plaatselijk mag zijn – van het ingeroepen teken, volgen uit de bewoordingen van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 en dus tegen de achtergrond van het Unierecht moeten worden uitgelegd, volgt uit het gebruik van de woorden „indien en voor zover krachtens het voor dat teken geldende recht van de lidstaat” daarentegen dat de twee overige voorwaarden, die vervolgens in artikel 8, lid 4, onder a) en b), van deze verordening zijn genoemd, door diezelfde verordening vastgestelde voorwaarden zijn die moeten worden beoordeeld tegen de achtergrond van de criteria die zijn vastgesteld in het recht dat het ingeroepen teken beheerst (zie in die zin arrest makro, punt 45 supra, EU:T:2013:232, punten 54‑56 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
47. De vraag in welke mate een in een lidstaat beschermd teken het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden, moet immers worden onderzocht tegen de achtergrond van het toepasselijke nationale recht. Daarbij dient met name rekening te worden gehouden met de aangevoerde nationale regelgeving en met de rechterlijke beslissingen die in de betrokken lidstaat zijn gewezen. Op basis daarvan moet de opposant het bewijs leveren dat het betrokken teken binnen de werkingssfeer van het ingeroepen recht van de lidstaat valt en dat dit teken hem het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden [arresten van 29 maart 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, Jurispr., EU:C:2011:189, punt 190; 10 juli 2014, Peek & Cloppenburg/BHIM, C‑325/13 P en C‑326/13 P, EU:C:2014:2059, punt 47; 18 april 2013, Peek & Cloppenburg/BHIM – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg), T‑507/11, EU:T:2013:198, punten 20 en 21, en 10 februari 2015, Infocit/BHIM – DIN (DINKOOL), T‑85/14, EU:T:2015:82, punt 63].
48. In casu blijkt uit het dossier dat verzoeker zich zowel tijdens de procedure voor het BHIM als in de loop van het geding herhaaldelijk met behulp van diverse bewijsstukken heeft beroepen op de toepasselijke regels van Portugees recht betreffende de bescherming van de oorsprongsbenamingen „porto” en „port” en de beslissingspraktijk van de Portugese rechterlijke instanties en autoriteiten dienaangaande. Bovendien heeft de kamer van beroep noch het BHIM gesteld dat verzoeker niet heeft voldaan aan de op hem rustende bewijslast. De kamer van beroep was in die omstandigheden, gelet op haar verplichting krachtens artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 om de feiten ambtshalve te onderzoeken en gelet op haar zorgvuldigheidplicht [zie in die zin arrest van 15 juli 2011, Zino Davidoff/BHIM – Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE), T‑108/08, Jurispr., EU:T:2011:391, punt 19 en aldaar aangehaalde rechtspraak), evenwel niet gerechtigd om geen acht op de bewijsstukken te slaan en de betrokken Portugese regeling niet toe te passen op grond dat de bescherming van deze oorsprongsbenamingen of geografische aanduidingen uitsluitend door verordening nr. 491/2009 werd geregeld of zelfs tot de uitsluitende bevoegdheid van de Unie behoorde (punt 14 van de bestreden beslissing).
49. Deze zienswijze van de kamer van beroep volgt derhalve uit een kennelijke miskenning van de draagwijdte van artikel 53, lid 1, onder c), juncto artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 en van de draagwijdte van artikel 53, lid 2, onder d), van diezelfde verordening, met als gevolg dat de bestreden beslissing onrechtmatig is.
50. Het derde middel dient dus te worden toegewezen, zonder dat uitspraak behoeft te worden gedaan op de argumenten van partijen in verband met verordening nr. 510/2006, die in casu niet van toepassing is.
51. Aangezien het betoog van verzoeker ter ondersteuning van zijn eerste middel – namelijk dat de kamer van beroep abusievelijk heeft geconcludeerd dat de woorden „porto” en „port” louter als equivalenten van „oporto” waren beschermd – niet als grondslag kan dienen voor de conclusie dat de bestreden beslissing onrechtmatig is (zie punt 34 hierboven), dient dit eerste middel daarentegen te worden afgewezen.
52. Ten slotte dient ook het tweede middel te worden afgewezen om de in de punten 37 tot en met 42 hierboven uiteengezette redenen.
53. Het Gerecht acht het niettemin noodzakelijk om het vierde, vijfde en zesde middel te onderzoeken.
Vierde middel: schending van artikel 53, lid 1, onder c), juncto artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009
Korte herhaling van de argumenten van partijen
54. Met dit middel verwijt verzoeker de kamer van beroep ten eerste ten onrechte geen rekening te hebben gehouden met de bewijzen die hij heeft overgelegd om aan te tonen dat het litigieuze merk inbreuk maakte op de toepasselijke bepalingen van Portugees recht die de oorsprongsbenaming „porto” of „port” beschermen, omdat de grieven op grond van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 in limine dienden te worden afgewezen. Zodoende heeft de kamer van beroep, ten tweede, de omvang van de aan deze oorsprongsbenaming krachtens deze bepalingen verleende bescherming miskend. Verzoeker stelt ten derde dat de bestreden beslissing onverenigbaar is met de eerdere beslissingspraktijk van het BHIM in soortgelijke oppositiezaken met betrekking tot portwijn. Ten vierde voert verzoeker aan dat, ook al zou hij naar Portugees recht niet gerechtigd zijn het gebruik van het litigieuze merk te verbieden, dat verbod voortvloeit uit artikel 118 quaterdecies, lid 2, onder a), i), van verordening nr. 491/2009 aangezien whisky een met gemuteerde wijn – zoals portwijn – vergelijkbaar product is. Ook al zouden de betrokken producten niet „vergelijkbaar” zijn, deze bepaling verbiedt bovendien dat met het litigieuze merk de reputatie van de oorsprongsbenaming „porto” of „port” wordt uitgebuit. Voorts beschermt artikel 118 quaterdecies, lid 2, onder b), van verordening nr. 491/2009 verzoeker tegen het gebruik van het litigieuze merk voor zover het woord „port” een „nabootsing of voorstelling” van de oorsprongsbenaming „porto” of „port” impliceert. Gelet op het feit dat deze oorsprongsbenaming algemeen bekend is, zal de gemiddelde consument wanneer hij geconfronteerd wordt met de uitdrukking „port charlotte” op een fles met een alcoholhoudende drank, aannemen dat deze drank verband houdt met portwijn, of op zijn minst zich afvragen of het gaat om portwijn, hetgeen een voorstelling van deze oorsprongsbenaming impliceert.
55. Het BHIM, daarin ondersteund door interveniënte, meent dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat het litigieuze merk niet valt onder een van de in artikel 118 quaterdecies, lid 2, onder a) tot en met c), van verordening nr. 491/2009 bedoelde situaties, zodat dit middel moet worden afgewezen.
Relevant publiek
56. Vooraf zij eraan herinnerd dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing althans impliciet en ten dele rekening heeft gehouden met de perceptie van de gemiddelde Portugese consument (zie punt 26 van de bestreden beslissing). Dat oordeel wordt aangevochten door verzoeker en interveniënte, die van mening zijn dat in casu de gemiddelde consument van de Unie als uitgangspunt diende te worden genomen.
57. Aangezien zowel portwijn als whisky een gangbaar consumptiegoed is dat in alle lidstaten van de Unie wordt verkocht, en de consumenten in deze landen in staat zijn de benaming en de bijzondere eigenschappen van deze waren te herkennen, moet met dit argument worden ingestemd.
58. Daaruit volgt evenwel niet noodzakelijkerwijs dat de bestreden beslissing onrechtmatig is op grond dat niet correct met het relevante publiek rekening is gehouden. Dat zou enkel het geval zijn wanneer het oordeel van de kamer van beroep kon verschillen naargelang de herkomst of de taalvaardigheid van het relevante publiek, hetgeen dient te worden beoordeeld in het kader van elk middel afzonderlijk.
59. Bijgevolg luidt de conclusie dat het relevante publiek waarmee rekening moet worden gehouden met name bij de beoordeling van het onderhavige middel, bestaat uit de gemiddelde consument van de Unie.
60. Het onderhavige middel omvat in wezen twee onderdelen. Het eerste onderdeel betreft het verzuim van de kamer van beroep om de relevante regels van Portugees recht toe te passen en het tweede betreft onjuiste toepassing van artikel 118 quaterdecies, lid 2, van verordening nr. 491/2009.
Eerste onderdeel: verzuim van de kamer van beroep om het Portugese recht toe te passen
61. Aangaande het eerste onderdeel, inzake met name het verzuim om de relevante regels van Portugees recht toe te passen en de overgelegde bewijsstukken te onderzoeken, dat grotendeels het derde middel overlapt, behoeft enkel te worden verwezen naar de overwegingen in de punten 44 tot en met 50 hierboven en vastgesteld dat de kamer van beroep, in strijd met de eisen die voortvloeien uit artikel 53, lid 1, onder c), juncto artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009, in casu haar beoordeling heeft beperkt tot de voorwaarden van artikel 118 quaterdecies, lid 2, van verordening nr. 491/2009 en deze regels van Portugees recht en deze bewijsstukken buiten beschouwing heeft gelaten. Zodoende heeft zij onrechtmatig verzuimd uitspraak te doen op de omvang van de eventuele bescherming die krachtens het toepasselijke Portugese recht is verleend aan „oudere rechten”, namelijk de oorsprongsbenamingen „porto” of „port”, en waarvan krachtens artikel 53, lid 1, onder c), juncto artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 evenwel toepassing moest worden gemaakt.
62. Louter om deze redenen dient het eerste onderdeel te worden toegewezen, zonder dat hoeft te worden onderzocht of in casu was voldaan aan de in de toepasselijke Portugese regeling gestelde voorwaarden voor bescherming (zie ook de punten 109 en 110 hieronder).
Tweede onderdeel: schending van artikel 118 quaterdecies, lid 2, van verordening nr. 491/2009
63. Aangaande het tweede onderdeel dient in de eerste plaats te worden onderzocht of de inschrijving of het gebruik van het litigieuze merk een „direct of indirect gebruik door de handel” van de oorsprongsbenaming „porto” of „port” vormt voor vergelijkbare producten die niet in overeenstemming zijn met het bij deze oorsprongsbenaming horende productdossier in de zin van artikel 118 quaterdecies, lid 2, onder a), i), van verordening nr. 491/2009.
64. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de kamer van beroep in wezen heeft verklaard dat de geografische aanduidingen in de zin van deze bepaling uitsluitend worden beschermd voor wijn, en dus voor waren die identiek aan noch vergelijkbaar zijn met een product met de naam „whisky”, te weten een gedistilleerde drank met een andere verschijningsvorm en een ander alcoholgehalte die niet in overeenstemming kan zijn met het productdossier voor wijn (punt 20 van de bestreden beslissing).
65. Dat oordeel geeft geen blijk van een onjuiste opvatting, aangezien een gedistilleerde drank die wordt verkregen door alcoholische vergisting van graan (zoals whisky), per definitie niet kan voldoen aan de voorwaarden van een productdossier voor wijn, die wordt verkregen door alcoholische vergisting van druiven, in de zin van artikel 118 quaterdecies, lid 2, onder a), i), juncto artikel 118 quater, lid 2, van verordening nr. 491/2009.
66. Met verzoekers argument dat de verwijzing naar het „productdossier” enkel ziet op de beschermde waren en niet op de betrokken waren omdat de betrokken waren vergelijkbare producten zoals gedistilleerde dranken kunnen zijn, kan niet worden ingestemd. Artikel 118 quaterdecies, lid 2, onder a), i), van verordening nr. 491/2009 vereist immers duidelijk dat het bij „vergelijkbare producten” gaat om producten „die niet in overeenstemming zijn met het productdossier”, hetgeen slechts voor wijn of likeurwijn kan opgaan [zie bijlage IV, leden 1‑3, bij verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad van 29 april 2008 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, tot wijziging van de verordeningen (EG) nr. 1493/1999, (EG) nr. 1782/2003, (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 3/2008 en tot intrekking van de verordeningen (EEG) nr. 2392/86 en (EG) nr. 1493/1999 (PB L 148, blz. 1)], en niet voor een gedistilleerde drank zoals whisky. Zoals het BHIM terecht stelt, klemt dit te meer daar uit de relevante bepalingen van verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1576/89 van de Raad (PB L 39, blz. 16) blijkt dat gedistilleerde dranken zijn onderworpen aan een andere beschermingsregeling dan wijn en aan andere eisen moeten voldoen willen zij voor die bescherming in aanmerking komen (zie artikel 5 van deze verordening).
67. Bijgevolg moet de eerste grief, inzake schending van artikel 118 quaterdecies, lid 2, onder a), i), van verordening nr. 491/2009, worden afgewezen zonder dat, in dit stadium, uitspraak hoeft te worden gedaan over de vergelijkbaarheid van likeurwijnen (zoals porto) en whisky.
68. Aangaande eventuele schending van artikel 118 quaterdecies, lid 2, onder a), ii), van verordening nr. 491/2009 dient in de tweede plaats eraan te worden herinnerd dat de kamer van beroep in wezen heeft geoordeeld dat het litigieuze merk een „gebruik” noch een „voorstelling” van de geografische aanduidingen „porto” of „port” inhield, zodat niet behoefde te worden nagegaan of zij een reputatie hadden. Deze woorden zijn ook onderdeel van samengestelde namen van een groot aantal steden, zoals Porto Allegre of Port Louis. Evenmin is het mogelijk een verband te leggen tussen het teken PORT CHARLOTTE, waarvan de twee elementen een haven met de naam van een persoon Charlotte, een geografische plaats of een kuststad aanduiden, enerzijds, en de geografische naam Porto of Port, anderzijds, die door de Portugese consument wordt herkend als een door deze geografische benaming beschermde wijn.
69. Ingevolge artikel 118 quaterdecies, lid 2, onder a), ii), van verordening nr. 491/2009 worden oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen beschermd tegen elk direct of indirect gebruik door de handel voor zover dat gebruik neerkomt op het uitbuiten van hun reputatie.
70. Dienaangaande zij ten eerste opgemerkt dat de beschermde oorsprongsbenaming waarvan verzoeker houder is en die is opgenomen in de database E-Bacchus, de benamingen „oporto”, „portvin”, „portwein”, „portwijn”, „vin de porto”, „port wine”, „port”, „vinho do porto” en „porto” omvat. Het gaat dus om benamingen, in verschillende talen, die bestaan uit ofwel twee bestanddelen („port” of „porto” en „wijn”), ofwel een enkel bestanddeel („oporto” of „porto”). Zoals het BHIM aanvoert, dient, ten tweede, rekening te worden gehouden met het feit dat ook het litigieuze merk bestaat uit een uitdrukking met twee bestanddelen („port” en „charlotte”), die zoals de uitdrukking „port wine” moeten worden opgevat als een logische en begripsmatige eenheid [zie in die zin arrest van 18 december 2008, Torres/BHIM – Vinícola de Tomelloso (TORRE DE GAZATE), T‑286/06, EU:T:2008:601, punt 55].
71. Anders dan de uitdrukking betreffende de betrokken beschermde oorsprongsbenaming, verwijst de uitdrukking betreffende het litigieuze merk niet uitdrukkelijk naar wijn, maar naar de vrouwenvoornaam Charlotte, die rechtstreeks wordt geassocieerd met het bestanddeel „port”, waarvan de belangrijkste betekenis, in tal van Europese talen waaronder het Engels en het Portugees, een haven is, te weten een plaats nabij de zee of een rivier. Zoals de kamer van beroep in punt 24 van de bestreden beslissing terecht heeft geoordeeld, wordt het teken PORT CHARLOTTE, in zijn geheel beschouwd als een logische en begripsmatige eenheid, door het relevante publiek opgevat als de benaming van een haven met de naam van de persoon Charlotte, zonder dat een rechtstreeks verband wordt gelegd met de oorsprongsbenaming „porto” of „port” of met portwijn. Zoals interveniënte stelt, klemt dit te meer daar het woord „charlotte” het belangrijkste bestanddeel met het grootste onderscheidend vermogen van het litigieuze merk vormt, dat onmiddellijk de aandacht van het relevante publiek trekt. Dat publiek onderscheidt het bestanddeel „port” niet als een afzonderlijk bestanddeel of een bestanddeel dat scheidbaar is van het woord „charlotte”, maar als een rechtstreeks met dat woord verbonden nadere bepaling die de boodschap overbrengt dat het litigieuze merk verwijst naar een plaats aan de kust of nabij een rivier. Dit oordeel gaat op voor elke gemiddelde consument van de Unie die een op zijn minst elementaire kennis van het Engels of een Romaanse taal bezit.
72. De kamer van beroep heeft dus geen blijk van een onjuiste opvatting gegeven door in punt 22 van de bestreden beslissing te concluderen dat het litigieuze merk een gebruik noch een voorstelling van deze oorsprongsbenaming inhield, zodat niet behoefde te worden nagegaan of die benaming een reputatie bezat.
73. Derhalve dient de grief inzake schending van artikel 118 quaterdecies, lid 2, onder a), ii), van verordening nr. 491/2009 te worden afgewezen.
74. Aangaande eventuele schending van artikel 118 quaterdecies, lid 2, onder b), van verordening nr. 491/2009 dient in de derde plaats eraan te worden herinnerd dat de kamer van beroep in wezen tot de slotsom is gekomen dat er geen sprake was van een „voorstelling” van portwijn in de zin van deze bepaling aangezien whisky een ander product is en geen enkel bestanddeel van het litigieuze merk een mogelijk bedrieglijke of misleidende aanduiding bevatte (punt 28 van de bestreden beslissing).
75. Dienaangaande behoeft slechts te worden verwezen naar de overwegingen in punt 71 hierboven en op basis daarvan kan worden vastgesteld dat het gebruik van het litigieuze merk geen „misbruik, [...] nabootsing of voorstelling” van de oorsprongsbenaming „porto” of „port” in de zin van artikel 118 quaterdecies, lid 2, onder b), van verordening nr. 491/2009 inhoudt.
76. Deze vaststelling wordt niet weerlegd door verzoekers betoog. Hij kan zich vooral niet op goede grond beroepen op de rechtspraak volgens welke, ten eerste, het begrip voorstelling een situatie betreft waarin de voor de aanduiding van een product gebruikte term een deel van een beschermde benaming bevat, zodat de consument bij het zien van de naam van het product als referentiebeeld het product waarvoor die benaming geldt, voor de geest zal komen (zie arrest van 14 juli 2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac, C‑4/10 en C‑27/10, Jurispr., EU:C:2011:484, punt 56 en aldaar aangehaalde rechtspraak), en, ten tweede, er sprake kan zijn van een voorstelling van een beschermde oorsprongsbenaming wanneer er geen risico van verwarring van de betrokken producten bestaat (zie arrest van 26 februari 2008, Commissie/Duitsland, C‑132/05, Jurispr., EU:C:2008:117, punt 45 en aldaar aangehaalde rechtspraak). In casu, daarentegen, zal de gemiddelde consument, zelfs wanneer hij van Portugese afkomst is of het Portugees machtig is, bij het zien van whisky met het litigieuze merk, ook al maakt het woord „port” deel uit van dat merk, om de in punt 71 hierboven uiteengezette redenen dat merk niet associëren met portwijn met de betrokken oorsprongsbenaming. Dat oordeel wordt bevestigd door de niet te verwaarlozen verschillen tussen de respectieve kenmerken van portwijn en whisky op het vlak van, met name, de ingrediënten, het alcoholgehalte en de smaak, die bij de gemiddelde consument goed bekend zijn en die de kamer van beroep op correcte wijze in herinnering heeft gebracht in de punten 20 en 34 van de bestreden beslissing (zie ook punt 65 hierboven).
77. Ook de grief inzake schending van artikel 118 quaterdecies, lid 2, onder b), van verordening nr. 491/2009 dient dus te worden afgewezen.
78. Ten slotte kan evenmin worden ingestemd met verzoekers grief dat de bestreden beslissing ingaat tegen de beslissingspraktijk van het BHIM in soortgelijke oppositiezaken (zie punt 54 hierboven). Volgens vaste rechtspraak hebben de kamers van beroep bij het nemen van beslissingen krachtens verordening nr. 207/2009 een gebonden bevoegdheid en geen discretionaire bevoegdheid. De rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep moet dus uitsluitend aan deze verordening, zoals uitgelegd door de Unierechter, worden getoetst en niet aan de eerdere beslissingspraktijk van deze kamers of van het BHIM (zie in die zin en naar analogie beschikkingen van 13 februari 2008, Indorata-Serviços e Gestão/BHIM, C‑212/07 P, EU:C:2008:83, punt 43, en 15 februari 2008, Brinkmann/BHIM, C‑243/07 P, EU:C:2008:94, punt 39 en aldaar aangehaalde rechtspraak), onverminderd de plicht van het BHIM om bij het onderzoek van een nietigheidsvordering rekening te houden met beslissingen die reeds in soortgelijke procedures zijn genomen, en om zeer aandachtig te onderzoeken of al dan niet een soortgelijke beslissing moet worden genomen [zie in die zin en naar analogie arresten van 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM, C‑51/10 P, Jurispr., EU:C:2011:139, punt 74, en 12 december 2014, Wilo/BHIM (Pioneering for You), T‑601/13, EU:T:2014:1067, punt 41].
79. Zelfs indien deze grief moet worden begrepen als het verwijt dat deze onderzoeksplicht niet is nagekomen of het gelijkheidsbeginsel is geschonden, dient eraan te worden herinnerd dat nakoming van deze plicht en eerbiediging van dit beginsel moeten samengaan met eerbiediging van het wettigheidsbeginsel, waaruit voortvloeit dat niemand zich in zijn voordeel kan beroepen op een eventuele onwettigheid die in het voordeel van een derde speelt, teneinde een identieke beslissing te krijgen. Zo kan een partij die nietigverklaring van een gemeenschapsmerk vordert, zich voor het BHIM niet beroepen op een beslissingspraktijk die ingaat tegen de vereisten van verordening nr. 207/2009 of op basis waarvan een onrechtmatige beslissing zou worden genomen (zie in die zin en naar analogie beschikking van 12 februari 2009, Bild digital en ZVS, C‑39/08 en C‑43/08, EU:C:2009:91, punt 18, en arresten Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM, punt 78 supra, EU:C:2011:139, punten 75 en 76, en Pioneering for You, punt 78 supra, EU:T:2014:1067, punt 42).
80. Derhalve kan deze laatste grief niet slagen.
81. Gelet op alle voorgaande overwegingen dient het tweede onderdeel van het onderhavige middel in zijn geheel te worden afgewezen.
Vijfde middel: schending van artikel 52, lid 1, onder a), juncto artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009
82. Ter ondersteuning van het onderhavige middel herinnert verzoeker in wezen eraan dat de gemiddelde Portugese consument en de gemiddelde consument van andere lidstaten, waaronder het Verenigd Koninkrijk, vertrouwd is met de benaming „port” voor portwijn, en dat het relatief gangbaar is dat merken van portwijn uit twee woorden bestaan, waaronder het woord „port” (DOW’S PORT, FERREIRA PORT, GRAHAM PORT), dat vaak vooraan staat (PORT FOR TWO). Voor deze consument is het ook een gewone zaak dat dit woord in in het oog springende letters voorkomt op etiketten van flessen portwijn. Aangezien de kleur van witte portwijn gelijkt op die van whisky, zal deze consument bij het zien van een fles whisky met het merk PORT CHARLOTTE dus zeer waarschijnlijk besluiten dat het gaat om een fles portwijn. Het litigieuze merk, dat het woord „port” bevat, misleidt de consument dus omtrent de plaats van herkomst doordat deze consument kan aannemen dat waren met dat merk portwijn bevatten of een zeker verband met portwijn houden.
83. Het BHIM, op dit punt ondersteund door interveniënte, repliceert dat de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009 veronderstelt dat de consument daadwerkelijk wordt misleid of voldoende ernstig dreigt te worden misleid, hetgeen in casu niet het geval is.
84. Ingevolge artikel 7, lid 1, onder g), juncto artikel 52, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 wordt inschrijving van een merk geweigerd, respectievelijk wordt een merk nietig verklaard, wanneer het merk „het publiek [kan] misleiden, bijvoorbeeld ten aan zien van soort, kwaliteit of plaats van herkomst van de [betrokken] waren”.
85. Dienaangaande heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het litigieuze merk het publiek niet kon misleiden omtrent de plaats van herkomst van de waren, aangezien het woord „port” geen geografisch gebied aanduidt en het litigieuze merk niet wordt geassocieerd met de regio waarin verzoekers waren worden vervaardigd. Misleiding is des te minder mogelijk daar de consument gemakkelijk herkent dat whisky andere eigenschappen bezit dan deze andere waren (punt 34 van de bestreden beslissing).
86. Volgens het Gerecht geeft dit oordeel geen blijk van een onjuiste opvatting.
87. Zoals het BHIM aanvoert, blijkt immers uit vaste rechtspraak dat de weigeringsgronden en de nietigheidsgronden van artikel 7, lid 1, onder g), juncto artikel 52, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 veronderstellen dat sprake kan zijn van daadwerkelijke misleiding of van een voldoende ernstige dreiging van misleiding van de consument [zie in die zin en naar analogie arrest van 5 mei 2011, SIMS – École de ski internationale/BHIM – SNMSF (esf école du ski français), T‑41/10, EU:T:2011:200, punt 49 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Om de in de punten 71 en 76 hierboven uiteengezette redenen is het onwaarschijnlijk dat het relevante publiek, ongeacht zijn herkomst en taalvaardigheid, het woord „port” alleen in het litigieuze merk zal associëren met de oorsprongsbenaming „porto” of „port” of met een likeurwijn met die benaming. A fortiori zal dit publiek nog minder worden misleid ten aanzien van soort, kwaliteit of plaats van herkomst van onder dat merk verkochte whisky. Zoals interveniënte stelt, klemt dit te meer daar – anders dan Schotland – Portugal of althans de regio van de stad Porto bij het relevante publiek niet bekend staat als regio waar whisky wordt vervaardigd.
88. Het onderhavige middel moet dus ongegrond worden verklaard.
Zesde middel: schending van artikel 52, lid 1, onder a), juncto artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009
Korte herhaling van de argumenten van partijen
89. Verzoeker stelt dat, ook al steunde de nietigheidsvordering niet op de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009, hij niet op de hoogte was van het bestaan van de plaats Port Charlotte voordat interveniënte op 17 oktober 2011 haar opmerkingen heeft ingediend, en dat hij deze grond voor de nietigheidsafdeling had aangevoerd in zijn repliekopmerkingen van 20 december 2011. De kamer van beroep is evenwel niet ingegaan op de hamvraag of er een algemeen belang bestond dat een dergelijke beschrijving van een plaats van herkomst vrij kan worden gebruikt. Indien – zoals interveniënte aanvoert – een deel van het relevante publiek begrijpt dat het merk PORT CHARLOTTE verwijst naar „een authentieke en te verwachten plaats voor de bevoorrading in whisky”, moet deze absolute weigeringsgrond toepassing vinden aangezien het litigieuze merk uitsluitend bestaat uit een teken dat in de handel kan dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst van de betrokken waar.
90. Volgens het BHIM is het onderhavige middel niet-ontvankelijk. Ook al heeft verzoeker tijdens de nietigheidsprocedure daaromtrent argumenten aangevoerd, dit middel behoorde niet tot het voorwerp van de vordering tot nietigverklaring. De kamer van beroep heeft dus terecht dit middel gekwalificeerd als een onaanvaardbare uitbreiding van de door verzoeker aangevoerde gronden voor nietigverklaring. A fortiori is verzoeker niet gerechtigd om dit middel voor het Gerecht aan te voeren. Interveniënte voegt daaraan in wezen toe dat de consument van whisky de uitdrukking „port charlotte” niet goed kent en dat verzoeker evenmin de eventuele kennis van het litigieuze merk heeft aangetoond, zodat de kamer van beroep terecht heeft vastgesteld dat verzoekers argumenten niet waren gestaafd.
Ontvankelijkheid van het onderhavige middel
91. Het BHIM stelt in wezen dat het onderhavige middel niet-ontvankelijk is op grond dat het gegeven dat het litigieuze merk in strijd met artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 is ingeschreven, niet aan de orde was in de vordering tot nietigverklaring en dus niet behoorde tot het voorwerp van het geding zoals dat voor de nietigheidsafdeling aanhangig is gemaakt.
92. Deze exceptie van niet-ontvankelijkheid kan niet slagen.
93. Ten eerste heeft verzoeker, hoewel vaststaat dat in de vordering tot nietigverklaring zoals die bij de nietigheidsafdeling is ingesteld, de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 niet is aangevoerd, zich onder verwijzing naar het arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 en C‑109/97, Jurispr., EU:C:1999:230), voor diezelfde instantie op deze grond beroepen in zijn opmerkingen over interveniëntes memorie van antwoord, waarin deze laatste in wezen had aangevoerd dat de uitdrukking „port charlotte” duidt op „een bekende plaats met een specifieke distilleerderij op het eiland Islay”.
94. Ten tweede heeft de nietigheidsafdeling in de punten 40 tot en met 49 van haar beslissing uitdrukkelijk een standpunt ingenomen aangaande dat middel, dat zij ongegrond heeft verklaard met name omdat de overgelegde bewijzen niet aantoonden dat de gemiddelde consument van whisky de plaats Port Charlotte kende ten tijde van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk (punt 48 van de beslissing van de nietigheidsafdeling).
95. Ten derde heeft verzoeker zich in zijn beroep voor de kamer van beroep uitdrukkelijk beroepen op een middel inzake schending van artikel 52, lid 1, onder a), juncto artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 en daartoe aangevoerd dat het oordeel van de nietigheidsafdeling op dat punt blijk van een onjuiste opvatting gaf. In punt 35 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep, in weerwil van de vaststelling dat verzoeker dat middel „pas ten tijde van het beroep” had aangevoerd, dat middel daadwerkelijk ten gronde onderzocht en afgewezen op grond dat verzoekers betoog tegenstrijdig was doordat tegelijk werd verwezen naar een (bestaande of onbestaande) plaats met de naam Port Charlotte en naar de „stad Oporto (Porto)”, en voorts op grond dat de nietigheidsafdeling terecht had opgemerkt dat verzoeker geen bewijsstukken had overgelegd waarmee kon worden aangetoond dat de gemiddelde consument een plaats of stad met de naam Port Charlotte kende. Gelet op de bewoordingen van punt 35 van de bestreden beslissing stelt het BHIM derhalve ten onrechte dat de kamer van beroep dat middel enkel had gekwalificeerd als „een onaanvaardbare uitbreiding van de gronden voor nietigverklaring”. Ten slotte kan dat oordeel niet opnieuw ter discussie worden gesteld door de onjuiste conclusie in punt 38 van de bestreden beslissing dat het middel inzake artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 nooit was aangevoerd tijdens de nietigheidsprocedure en dat verzoeker niet gerechtigd was om dat middel aan te voeren in zijn bij de kamer van beroep ingestelde beroep.
96. Derhalve dient te worden vastgesteld dat, overeenkomstig artikel 135, lid 1, van verordening nr. 207/2009, na instelling van verzoekers beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling, de kamer van beroep zich diende uit te spreken over het voorwerp van het geding, zoals omschreven in deze beslissing en in de ter ondersteuning van het beroep aangevoerde middelen, en op dit punt althans ten overvloede uitspraak heeft gedaan. In deze context kan het BHIM zich niet op goede grond beroepen op het arrest van 13 januari 2001, Park/BHIM – Bae (PINE TREE) (T‑28/09, EU:T:2011:7, punt 46), waaruit enkel blijkt dat een vordering tot nietigverklaring niet voor het eerst bij de kamer van beroep kan worden ingesteld, hetgeen in casu niet het geval is. Integendeel, dat arrest bevestigt dat het aan de nietigheidsafdeling staat om in eerste instantie uitspraak te doen op de vordering tot nietigverklaring, zoals die is omschreven in de verschillende verzoeken en processtukken van partijen (zie in die zin arrest PINE TREE, reeds aangehaald, EU:T:2011:7, punt 46 en aldaar aangehaalde rechtspraak), waaronder in casu verzoekers opmerkingen over de memorie van antwoord die interveniënte bij de nietigheidsafdeling heeft neergelegd.
97. Aangezien het middel inzake schending van artikel 52, lid 1, onder a), juncto artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 is aangevoerd en beoordeeld in de twee instanties van het BHIM en verzoeker dat middel ook voor het Gerecht heeft aangevoerd, behoort dat middel dus tot het voorwerp van het geding voor het Gerecht, dat krachtens artikel 65 van deze verordening gehouden is zich over de gegrondheid ervan uit te spreken.
98. Bijgevolg moet het onderhavige middel ontvankelijk worden verklaard.
Gegrondheid van het onderhavige middel
99. Ingevolge artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009, dat krachtens artikel 52, lid 1, onder a), van deze verordening in casu van toepassing is, wordt de inschrijving geweigerd van merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten.
100. Deze beschrijvende tekens of aanduidingen worden geacht ongeschikt te zijn om de wezenlijke functie van het merk te vervullen, zijnde de aanduiding van de commerciële herkomst van de waar of dienst, teneinde de consument die de door het merk aangeduide waar aankoopt of de door het merk aangeduide dienst betrekt, aldus in staat te stellen bij een latere aankoop dezelfde keuze te maken indien de ervaring positief was, of een andere keuze te maken indien de ervaring negatief was [arrest van 23 oktober 2003, BHIM/Wrigley, C‑191/01 P, Jurispr., EU:C:2003:579, punt 30; zie ook arrest van 13 september 2013, Fürstlich Castell’sches Domänenamt/BHIM – Castel Frères (CASTEL), T‑320/10, Jurispr. (gedeeltelijke publicatie), EU:T:2013:424, punt 40 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
101. Met het aan artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 ten grondslag liggende algemeen belang wordt bovendien beoogd te waarborgen dat tekens die een of meerdere kenmerken van de waren of diensten waarvoor een gemeenschapsmerk is aangevraagd aanduiden, vrij kunnen worden gebruikt door alle marktdeelnemers die dergelijke waren of diensten aanbieden (zie in die zin arresten BHIM/Wrigley, punt 100 supra, EU:C:2003:579, punt 31, en Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM, punt 78 supra, EU:C:2011:139, punt 37).
102. Met betrekking tot inzonderheid tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst van categorieën waren waarvoor een merkaanvraag is ingediend, met name geografische namen, bestaat er een algemeen belang om hun beschikbaarheid te vrijwaren met name omdat zij geschikt zijn om niet alleen eventueel de kwaliteit of andere eigenschappen van de betrokken categorieën waren tot uiting te brengen, maar ook de voorkeur van de consumenten op diverse wijze te beïnvloeden, bijvoorbeeld door een verband te leggen tussen de waren en een plaats die positieve gevoelens kan oproepen (zie arrest CASTEL, punt 100 supra, EU:T:2013:242, punt 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
103. Inschrijving als merk is verboden van enerzijds geografische benamingen wanneer zij bepaalde plaatsen aanduiden die voor de betrokken categorie van waren of diensten reeds een reputatie bezitten of bekend zijn, en die derhalve in de opvatting van de betrokken kringen met die categorie in verband worden gebracht, en anderzijds geografische benamingen die door ondernemingen kunnen worden gebruikt en voor hen beschikbaar moeten blijven als aanduidingen van de plaats van herkomst van de betrokken categorie van waren (zie arrest CASTEL, punt 100 supra, EU:T:2013:424, punt 44 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
104. Evenwel verzet artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 zich in beginsel noch tegen de inschrijving van geografische benamingen die in de betrokken kringen niet, of althans niet als aanduiding van een plaats, bekend zijn, noch tegen de inschrijving van benamingen waarvan het, gelet op de kenmerken van de aangeduide plaats, niet waarschijnlijk is dat de betrokken kringen aannemen dat de betrokken categorie van waren of diensten uit deze plaats afkomstig is of daar wordt geconcipieerd (zie arrest CASTEL, punt 100 supra, EU:T:2013:424, punt 45 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
105. Bij de beoordeling of een teken in de opvatting van de betrokken kringen de plaats van herkomst van de betrokken categorie waren kan aanduiden, moet dus worden uitgemaakt of de betrokken geografische naam een plaats aanduidt die thans, in de opvatting van de betrokken kringen, verband houdt met de betrokken categorie waren, dan wel of redelijkerwijze te verwachten is dat een dergelijk verband wordt gelegd in de toekomst. Daartoe dient rekening te worden gehouden met de min of meer grote kennis die deze kringen hebben van deze naam alsmede van de kenmerken van de door die naam aangeduide plaats en van de betrokken categorie waren (zie arrest CASTEL, punt 100 supra, EU:T:2013:424, punt 46 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
106. Zoals de kamer van beroep in punt 35 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt en zoals het BHIM en interveniënte hebben aangevoerd, dient te worden vastgesteld dat, afgezien van de door interveniënte niet gestaafde vaststelling dat de uitdrukking „port charlotte” „een bekende plaats met een specifieke distilleerderij op het eiland Islay” aanduidt, verzoeker in casu nalaat aan te tonen dat deze uitdrukking een geografische plaats aanduidt die bij de betrokken kringen reeds een reputatie bezit of bekend is voor whisky, en dat de behoefte bestaat om deze uitdrukking als herkomstaanduiding beschikbaar te houden voor andere producenten van whisky met dezelfde herkomst. Integendeel, verzoeker heeft zelf erkend aanvankelijk ervan te hebben afgezien zich te beroepen op de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 omdat hij niet wist dat het litigieuze merk naar een dergelijke specifieke plaats verwees. Evenmin heeft verzoeker aangetoond dat het litigieuze merk voor andere whisky’s kon worden gebruikt tot aanduiding van de plaats van herkomst of dat, ongeacht de herkomst en de taalvaardigheid van het relevante publiek, de betrokken kringen in de toekomst eventueel een verband konden leggen met deze categorie waren. Bijgevolg is niet gebleken dat een algemeen belang bestaat om de uitdrukking „port charlotte” beschikbaar te houden als aanduiding van andere whisky’s dan de door interveniënte geproduceerde whisky of zelfs dat voor andere whiskyproducenten de behoefte bestaat om over deze benaming vrij te kunnen beschikken.
107. Derhalve dient het onderhavige middel ongegrond te worden verklaard.
Tussenconclusie
108. Gelet op alle voorgaande overwegingen moet de bestreden beslissing worden vernietigd wegens de onrechtmatigheden die zijn vastgesteld bij het onderzoek van het derde en vierde middel, inzake het verzuim van de kamer van beroep om de relevante regels van het Portugese recht toe te passen (zie de punten 50 en 62 hierboven).
Vordering tot herziening
109. Aangaande verzoekers tweede vordering, namelijk herziening van de bestreden beslissing, behoeft slechts eraan te worden herinnerd dat het Gerecht overeenkomstig artikel 65 van verordening nr. 207/2009 toezicht houdt op de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM en de beslissing waartegen beroep is ingesteld, slechts kan vernietigen of herzien wanneer deze beslissing, op het tijdstip waarop zij is genomen, was aangetast door een van de in artikel 65, lid 2, van deze verordening opgesomde gronden voor vernietiging of herziening. Hieruit volgt dat de aan het Gerecht toegekende bevoegdheid tot herziening niet impliceert dat het Gerecht bevoegd is om zijn eigen beoordeling in de plaats te stellen van die van de kamer van beroep, en a fortiori niet om over te gaan tot een beoordeling waarover die kamer van beroep nog geen standpunt heeft ingenomen. De uitoefening van de bevoegdheid tot herziening moet derhalve in beginsel beperkt blijven tot situaties waarin het Gerecht na toetsing van de beoordeling van de kamer van beroep in staat is om op basis van de elementen, feitelijk en rechtens, zoals deze zijn vastgesteld, te bepalen welke beslissing de kamer van beroep had moeten nemen (arrest Edwin/BHIM, punt 45 supra, punten 71 en 72).
110. Bijgevolg is het het Gerecht bij de toepassing van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 in casu niet mogelijk om autonoom te beoordelen of verzoeker zich kan beroepen op specifieke oudere rechten die onder de regels van Portugees recht vallen. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat zowel het bestaan als de strekking van een nationaal recht feitenkwesties zijn die worden geregeld door de beginselen betreffende de bewijslast en -voering en de vrije beoordeling van de bewijzen door de rechter (zie in die zin en naar analogie arresten Edwin/BHIM, punt 45 supra, EU:C:2011:452, punten 49‑51, en makro, punt 45 supra, EU:T:2013:232, punten 62‑65). Het Gerecht kan zijn eigen uitlegging van het Portugese recht dus niet in de plaats stellen van de uitlegging die de kamer van beroep had moeten geven op basis van de diverse bewijsstukken, inzonderheid de relevante beslissingen van de Portugese rechterlijke instanties, die verzoeker had overgelegd in de loop van de twee instanties van het BHIM, dat wil zeggen voordat de bestreden beslissing is genomen.
111. Bijgevolg dient de vordering tot herziening te worden afgewezen.
Kosten
112. Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd.
113. Overeenkomstig artikel 190, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering worden de door de partijen in verband met de procedure voor de kamer van beroep gemaakte noodzakelijke kosten als invorderbare kosten aangemerkt. Kosten die zijn gemaakt voor de procedure voor de nietigheidsafdeling vormen evenwel geen invorderbare kosten, zodat verzoekers vordering in die mate niet kan slagen.
114. Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, dient het overeenkomstig verzoekers vordering te worden verwezen in de kosten, daaronder begrepen de kosten die zijn opgekomen in de procedure voor de kamer van beroep.
115. Interveniënte zal haar eigen kosten dragen krachtens artikel 138, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering.
Dictum
HET GERECHT (Vierde kamer),
rechtdoende, verklaart:
1) De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 8 juli 2014 (zaak R 946/2013‑4) inzake een nietigheidsprocedure tussen Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP en Bruichladdich Distillery Co. Ltd wordt vernietigd.
2) Het beroep wordt verworpen voor het overige.
3) Het BHIM wordt verwezen in de kosten, daaronder begrepen de kosten die zijn opgekomen in de procedure voor de kamer van beroep.
4) Bruichladdich Distillery zal haar eigen kosten dragen.