62011CC0661
OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
PEDRA CRUZA VILLALÓNA
przedstawiona w dniu 18 kwietnia 2013 r. (
1
)
Sprawa C‑661/11
Martin y Paz Diffusion SA
przeciwko
Davidowi Depuydtowi
i
Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV
[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Belgia)]
„Znaki towarowe — Dyrektywa 89/104/EWG — Artykuł 5 ust. 1 — Wyłączne prawo właściciela znaku towarowego — Współużywanie znaku towarowego — Zgoda — Cofnięcie zgody na używanie znaku towarowego — Nieuczciwa konkurencja”
1.
Czy właścicielowi znaku towarowego można trwale zakazać korzystania z praw wyłącznych oraz używania znaku towarowego w odniesieniu do określonych towarów ze względu na jego używanie w odniesieniu do tych towarów przez dłuższy czas przez osobę trzecią za zgodą owego właściciela? Na tym polega istota pytań, z którymi zwrócono się do Trybunału w niniejszej sprawie.
2.
Pytania te zostały postawione w dość nietypowym stanie faktycznym. Obie strony w postępowaniu głównym – spółki Martin y Paz Diffusion (zwana dalej „MyP”) z jednej strony i Fabriek van Maroquinerie Gauquie (zwana dalej „Gauquie”) wraz z jej dyrektorem, Davidem Depuydtem, z drugiej strony – prowadzą działalność w branży galanterii skórzanej. Obie strony używały tego samego znaku towarowego, lecz każda w odniesieniu do innych towarów. Z początku strony współpracowały ze sobą, z biegiem czasu zmieniając używany przez siebie znak towarowy. W pewnym momencie MyP zarejestrowała niektóre z tych znaków. W dalszym okresie stosunki między stronami uległy pogorszeniu, co doprowadziło do wszczęcia kilku postępowań sądowych.
I – Ramy prawne
A – Prawo Unii Europejskiej
3.
Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. (zwana dalej „dyrektywą”) (
2
), która znajduje zastosowanie w niniejszej sprawie, została przyjęta w celu zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.
4.
Zgodnie z motywem szóstym dyrektywy „[n]iniejsza dyrektywa nie powinna wykluczać stosowania do znaków towarowych przepisów państw członkowskich innych niż zawarte w prawie o znakach towarowych, takich jak przepisy dotyczące nieuczciwej konkurencji, odpowiedzialności cywilnej lub ochrony konsumentów”.
5.
Motyw siódmy dyrektywy stanowi między innymi, że „podstawy do odmowy lub stwierdzenia nieważności dotyczące [unieważnienia] rejestracji samego znaku towarowego, na przykład brak charakteru odróżniającego, lub dotyczące kolizji pomiędzy znakiem towarowym i prawami wcześniejszymi, powinny być wymienione w sposób wyczerpujący”.
6.
W art. 3 dyrektywy wymieniono podstawy odmowy lub unieważnienia rejestracji znaku. Zgodnie art. 3 ust. 2 lit. d) dyrektywy jeżeli „wniosek o rejestrację znaku towarowego został złożony przez wnioskującego w złej wierze”, państwo członkowskie może odmówić rejestracji znaku towarowego lub unieważnić rejestrację. W art. 4 wskazano dalsze podstawy odmowy lub unieważnienia rejestracji ze względu na kolizję z prawami wcześniejszymi.
7.
Artykuł 5 ust. 1 dyrektywy stanowi, że:
„1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom] trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:
a)
oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;
b)
oznaczenia, w którego przypadku z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców]; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym”.
8.
Artykuł 8 dyrektywy reguluje udzielanie licencji.
9.
Dyrektywa została uchylona mocą art. 17 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (
3
), która weszła w życie w dniu 28 listopada 2008 r. Motyw 7 nowej dyrektywy powtarza brzmienie motywu szóstego starej dyrektywy, zaś art. 5 ust. 1 nowej dyrektywy jest, z drobnymi zmianami, identyczny z art. 5 ust. 1 starej dyrektywy. Ze względu na czas zaistnienia zdarzeń będących przedmiotem niniejszej sprawy zastosowanie do nich znajduje stara dyrektywa.
B – Prawo krajowe
10.
Sąd odsyłający musi zastosować art. 2.20.1 i 2.32.1 konwencji państw Beneluksu w sprawie własności intelektualnej (znaki towarowe i wzory) (zwanej dalej „KBWI”), podpisanej w Hadze w dniu 25 lutego 2005 r., mocą których dokonano transpozycji art. 5 ust. 1 i art. 8 ust. 1 dyrektywy. Konwencja weszła w życie w dniu 1 lutego 2007 r: i od tego czasu była kilkakrotnie zmieniana.
11.
Artykuł 2.20.1 stanowi:
„1.
Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi prawo wyłączne. Bez uszczerbku dla przepisów ustawy dotyczących odpowiedzialności cywilnej wyłączne prawo do znaku towarowego uprawnia jego właściciela do zakazania wszelkim stronom [osobom] trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:
a)
oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy został zarejestrowany;
b)
oznaczeń, w których przypadku z powodu ich identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;
c)
[…]”.
12.
Zgodnie z art. 2.32.1 „[z]nak towarowy może być przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do wszystkich, jak też części towarów lub usług, dla których został zarejestrowany”.
II – Okoliczności faktyczne i postępowanie główne
A – Okoliczności faktyczne
13.
Rozpatrywana sprawa dotyczy, na obecnym etapie, zakresu wyłącznego prawa MyP do dwóch znaków towarowych zarejestrowanych przez nią w Urzędzie Własności Intelektualnej Beneluksu (zwanym dalej „UWIB”): rozciągniętej litery „N” zgłoszonej jako graficzny znak towarowy w dniu 14 sierpnia 1998 r. (nr 636308) dla wszystkich towarów z klas 18 (wyroby skórzane) i 25 (odzież) klasyfikacji nicejskiej (
4
) oraz słownego znaku „NATHAN BAUME”‘ (nr 712962) zgłoszonego dla towarów z klas 18 i 25 w dniu 24 stycznia 2002 r.
14.
Źródeł sporu należy jednak upatrywać we wcześniejszym współużywaniu przez MyP i Gauquie trzeciego znaku towarowego, „NATHAN”, stworzonego przez Nathana Svitckenbauma, który w latach 30. ubiegłego wieku rozpoczął produkcję wyrobów galanterii skórzanej pod nazwą Nathan Baum. W 1990 r. prawa do nazwy „Nathan” posiadał Paul Baquet, również producent galanterii skórzanej.
15.
W dniu 6 czerwca 1990 r. P. Baquet zbył nazwę „NATHAN” MyP. Z umowy sprzedaży wynika, że sprzedaży dokonano „w celu stworzenia kolekcji drobnej galanterii skórzanej”. Paul Baquet zachował prawo do nazwy w zakresie wyrobu torebek. MyP zobowiązała się nie konkurować w sposób nieuczciwy w zakresie wyrobu i dystrybucji torebek odpowiadających modelom firmy NATHAN i noszących tę nazwę.
16.
Pięć lat później, na mocy umowy z dnia 2 maja 1995 r., D. Depuydt nabył pozostałą część przedsiębiorstwa P. Baqueta, w tym „nazwę przedsiębiorstwa / nazwę handlową Paul Baquet »NATHAN«” oraz słowny znak towarowy „NATHAN”, który w 1991 r. P. Baquet zarejestrował w UWIB dla towarów z klas 18 i 25. Mając na uwadze umowę P. Baqueta z MyP, D. Depuydt zobowiązał się nie wytwarzać ani nie dystrybuować wyrobów drobnej galanterii skórzanej pod nazwą „NATHAN”.
17.
W 1995 r. D. Depuydt wprowadził do obrotu torebki oznaczone znakiem towarowym „NATHAN”, na których umieszczona była litera „N” o rozciągniętym poziomo wzorze (
5
). MyP używa rozciągniętej litery „N” przynajmniej od 1996 r. i twierdzi, że używała jej od końca 1990 r. lub początku 1991 r., co kwestionują D. Depuydt i Gauquie.
18.
Strony zmuszone były zająć się kwestią używanych przez siebie znaków towarowych w 1998 r., kiedy to (odrębna) spółka Natan zarzuciła im, że znak towarowy „NATHAN” zbyt mocno przypomina jej własny znak towarowy „NATAN”.
19.
Od 2002 r. MyP i Gauquie wspólnie używają graficznego znaku towarowego „N” oraz nowego określenia „NATHAN BAUME”. Spółki współużywają tych znaków towarowych na takich samych zasadach, jak wcześniej oznaczenia „NATHAN”, mianowicie używając graficznego znaku „N” i słownego znaku „NATHAN BAUME” (które są jedynymi znakami istotnymi na obecnym etapie postępowania), MyP oferuje wyroby galanterii skórzanej (w tym na przykład kosmetyczki, portfele, walizki, paski), zaś Gauquie wytwarza i sprzedaje torebki i obuwie. Strony sprzedają sobie nawzajem swoje wyroby i oferują je w swoich sklepach.
20.
W dniu 14 sierpnia 1998 r. MyP zgłosiła w UWIB zarówno przedmiotowy znak towarowy „N”, jak i graficzny znak towarowy „NATHAN”. W 2002 r. MyP zgłosiła znak towarowy „NATHAN BAUME”. D. Depuydt i Gauquie twierdzą, że MyP nie poinformowała ich o tym zgłoszeniu. Przeniesienie prawa do znaku towarowego „NATHAN”‘, który pierwotnie został zarejestrowany przez P. Baqueta, na MyP i D. Depuydta zostało zarejestrowane, odpowiednio, w dniu 17 sierpnia 1998 r. i w dniu 19 grudnia 2000 r.
21.
Zarejestrowanie tych znaków towarowych z początku nie wpłynęło na wzajemne relacje stron. Mimo to z upływem czasu stosunki te zaczęły ulegać pogorszeniu zgodnie z orzeczeniem wydanym w postępowaniu apelacyjnym, gdyż MyP zaczęła wprowadzać do obrotu inne produkty i zażądała od Gauquie przeprowadzenia konsultacji w zakresie wyboru materiałów, kolorystyki i komunikacji. Jeszcze w lipcu 1998 r. MyP zarzuciła Gauquie brak współpracy, który jej zadaniem szkodził wizerunkowi marki, wielokrotnie proponując (również w grudniu 2001 r. oraz w czerwcu i w grudniu 2003 r.) jej zacieśnienie. W grudniu 2004 r. MyP zarzuciła drugiej stronie, jak wskazuje sąd odsyłający „naruszenie zasad współwłasności znaku towarowego »NATHAN BAUME«”. Próba osiągnięcia porozumienia zakończyła się niepowodzeniem.
B – Postępowanie główne
22.
W dniu 24 maja 2005 r. D. Depuydt i Gauquie bezskutecznie pozwali MyP do tribunal de commerce de Nivelles (sądu gospodarczego w Nivelles), domagając się unieważnienia prawa do graficznych znaków „N” i „NATHAN” oraz słownego znaku „NATHAN BAUME”, względnie potwierdzenia ich ważności jedynie w odniesieniu do wyrobów drobnej galanterii skórzanej.
23.
W odpowiedzi na podjętą przez D. Depuydta i Gauquie próbę unieważnienia prawa do znaku towarowego MyP postanowiła zakończyć sytuację współużywania znaków i w dniu 11 stycznia 2007 r. pozwała D. Depuydta i Gauquie do tribunal de commerce de Nivelles o zaprzestanie używania graficznego znaku „N” i słownego znaku „NATHAN BAUME” w odniesieniu do towarów z klas 18 i 25. D. Depuydt i Gauquie wnieśli powództwo wzajemne, domagając się orzeczenia wobec MyP zakazu używania znaków towarowych „N”, „NATHAN” i „NATHAN BAUME” w odniesieniu do wyrobów skórzanych innych niż wyroby drobnej galanterii skórzanej, w szczególności torebek. Sąd oddalił żądanie MyP i orzekł wobec niej zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu, sprzedaży i dystrybucji torebek identycznych lub podobnych do torebek D. Depuydta i Gauquie.
24.
Od obu wyroków wniesiono apelację. Cour d’appel de Bruxelles (sąd apelacyjny w Brukseli) wydał orzeczenie w przedmiocie apelacji w dniu 8 listopada 2007 r.
25.
Sąd apelacyjny potwierdził ważność trzech przedmiotowych zarejestrowanych znaków towarowych należących do MyP, a konkretnie dwóch graficznych znaków „NATHAN” i „N” oraz słownego znaku „NATHAN BAUME”. Stwierdził w szczególności, że roszczenie o unieważnienie praw do tych znaków ze względu na rejestrację w złej wierze uległo przedawnieniu.
26.
Uwzględniając wyłączne prawa MyP do znaku sąd apelacyjny orzekł wobec Gauquie i D. Depuydta zakaz używania tych trzech znaków w odniesieniu do wszystkich towarów z wyjątkiem torebek i obuwia. Sąd uzasadnił te wyjątki, odwołując się do konstrukcji nadużycia prawa podmiotowego, które w niniejszej sprawie przejawiało się w nadużyciu praw procesowych. Stwierdził, że powołanie się przez MyP na wyłączne prawo do znaku w sposób tak kategoryczny wynikało jedynie z chęci zemsty. W przeszłości bowiem MyP nigdy nie kwestionowała prawa Gauquie do używania znaków towarowych „N” i „NATHAN BAUME” w odniesieniu do torebek i obuwia. Cour d’appel orzekł, że strony nie były związane żadną (bezterminową, ulegającą przedłużeniu w sposób dorozumiany) umową licencyjną. Należy raczej przyjąć, że tak dalece posunięte zachowanie MyP zmierzało do uznania pewnej postaci współwłasności znaków towarowych. Zdaniem sądu zachowanie to należy interpretować jako „nieodwołalną zgodę” na używanie znaków towarowych przez Gauquie w odniesieniu do torebek i obuwia.
27.
Z drugiej strony wobec MyP orzeczono zakaz używania znaków towarowych w obrocie handlowym w odniesieniu do torebek i obuwia. Sąd apelacyjny uznał, że takie użycie wypełniałoby znamiona czynu nieuczciwej konkurencji. Po pierwsze, MyP zawsze, z własnej woli, uznawała, że wiążący ją zakaz konkurowania w sposób nieuczciwy z P. Baquetem w zakresie wyrobu i dystrybucji torebek opatrzonych nazwą „NATHAN”, dotyczył też znaków towarowych „N” oraz „NATHAN BAUME” w odniesieniu do torebek oraz obuwia. Po drugie, Gauquie w okresie wielu lat poczyniła znaczące nakłady w celu zbudowania renomy swoich produktów i czerpanie przez MyP korzyści z tego tytułu byłoby nieuprawnione.
28.
W wyroku interpretacyjnym z dnia 12 września 2008 r. sąd apelacyjny wyjaśnił jak należy rozumieć pojęcia „torebka” oraz „użycie w obrocie handlowym”.
29.
Zarówno powyższy wyrok, jak i wyrok interpretacyjny sądu apelacyjnego, w zakresie w jakim dotyczyły znaków towarowych „N” i „NATHAN BAUME”, zostały przez MyP zaskarżone do Cour de cassation (sądu kasacyjnego). W uzasadnieniu swego odwołania MyP podniosła dwa zarzuty.
30.
W zarzucie pierwszym, dotyczącym ograniczenia zakazu orzeczonego wobec Gauquie i D. Depuydt, spółka ta twierdzi, że osoba trzecia może używać znaku towarowego tylko na podstawie licencji, która stanowi konieczną zgodę w myśl art. 2.20.1 KBWI. Na gruncie klauzuli porządku publicznego należy odrzucić możliwość istnienia konstrukcji „nieodwołalnej zgody”, tj. stosunku zobowiązaniowego, którego nie można zakończyć, gdyż konstrukcja taka jest zaprzeczeniem wyłącznych praw wynikających ze znaku towarowego. Cofnięcie zgody i korzystanie z uprawnień wynikających za znaku towarowego nie może, zdaniem MyP, być traktowane jako nadużycie prawa, a nawet gdyby za takie zostało uznane, prawidłową sankcją winno być zmniejszenie zakresu korzystania z tych uprawnień do normalnego poziomu i przyznanie odszkodowania, nie zaś orzeczenie zakazu używania znaku towarowego.
31.
Co się tyczy orzeczonego wobec niej zakazu używania znaków towarowych w pewnych sytuacjach, MyP podnosi, w ramach zarzutu drugiego, że ze znaku towarowego wynika wyłączne prawo do zakazywania innym podmiotom używania go bez zgody podmiotu uprawnionego. Prawo takie oznacza, zdaniem MyP, prawo do używania znaku towarowego samemu, gdyż w innym wypadku właściciel narażałby się na jego wygaśnięcie. Wraz z wygaśnięciem licencji (nawet jeżeli obejmuje ono zobowiązanie właściciela znaku do nieużywania go) właściciel znaku odzyskuje pełne prawo do korzystania z wszystkich przysługujących mu uprawnień. Wszelkie korzyści, jakie właściciel znaku towarowego mógłby czerpać z renomy zdobytej przez osobę trzecią, która została przez niego uprawniona do używania znaku towarowego, czy też wystąpienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w następstwie odzyskania prawa, stanowią naturalne konsekwencje prawnego korzystania z wyłącznego prawa. Tytułem pomocniczym MyP podnosi, że sąd nie może trwale zakazać jej używania znaku towarowego i powinien był orzec mniej surową sankcję.
III – Pytania prejudycjalne i postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości
32.
W wyroku z dnia 2 grudnia 2011 r. sąd odsyłający oddalił argument MyP, że próba zakazania Gauquie używania znaków towarowych stanowiła jedynie formę korzystania przez nią z przysługujących jej wyłącznych praw do znaku towarowego, w związku z czym nie można uznać jej za nadużycie prawa, stwierdzając, iż opiera się on na nieprawidłowej interpretacji wyroku apelacyjnego. Zdaniem sądu odsyłającego w wyroku zapadłym w postępowaniu apelacyjnym sąd nie tylko uwzględnił długi okres współużywania, ale też chęć zemsty oraz sposób, w jaki MyP sformułowała swoje żądania.
33.
Ponadto w opinii sądu odsyłającego oba zarzuty wysunięte prze MyP w uzasadnieniu odwołania podnoszą szereg kwestii interpretacyjnych dotyczących dyrektywy 89/104/EWG. W związku z tym sąd postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
„1.1)
Czy art. 5 ust. 1 i art. 8 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego nie może w sposób ostateczny powoływać się wobec określonej osoby trzeciej na swoje wyłączne prawo wynikające z tego znaku w odniesieniu do ogółu towarów, objętych tym znakiem w czasie rejestracji, w sytuacji gdy:
—
przed dłuższy czas właściciel znaku towarowego [współużywał] tego znaku z tą osobą trzecią na zasadzie współwłasności w odniesieniu do części towarów objętych tym znakiem?;
—
w związku ze wskazanym [współużywaniem] właściciel znaku towarowego udzielił tej osobie trzeciej nieodwołalnej zgody na posługiwanie się przez nią tym znakiem w odniesieniu do takich towarów?
1.2)
Czy wskazane przepisy należy interpretować w ten sposób, że stosowanie przepisów krajowych, takich jak przepis, wedle którego uprawniony nie może czynić ze swego prawa użytku w sposób niewłaściwy ani nie może tego prawa nadużywać, mogą prowadzić do ostatecznego uniemożliwienia właścicielowi znaku towarowego korzystania z wyłącznego prawa w odniesieniu do części towarów objętych tym znakiem towarowym, czy też należy je interpretować w ten sposób, że stosowanie przepisów krajowych musi zostać ograniczone do zastosowania odmiennej sankcji w sytuacji nieodpowiedniego wykonywania prawa lub nadużywania go?
2.1)
Czy art. 5 ust. 1 i art. 8 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji gdy właściciel zarejestrowanego znaku towarowego wypowiada swoje zobowiązanie wobec osoby trzeciej, by nie korzystać ze znaku towarowego w odniesieniu do określonych towarów, a co za tym idzie, zamierza ponownie korzystać z tego znaku towarowego samemu, sąd krajowy mimo to może w sposób ostateczny zakazać temu właścicielowi ponownego korzystania ze znaku towarowego na tej podstawie, że stanowiłoby to czyn nieuczciwej konkurencji ze względu na korzyść, jaką właściciel uzyskałby z renomy zdobytej uprzednio dla znaku towarowego przez tę osobę trzecią oraz ze względu na możliwe wprowadzenie w błąd klientów, czy też przepisy te należy interpretować w ten sposób, że sąd krajowy powinien zastosować odmienną sankcję, która nie będzie polegać na ostatecznym zakazaniu właścicielowi powrotu do posługiwania się spornym znakiem towarowym?
2.2)
Czy powyższe przepisy należy interpretować w ten sposób, że ostateczny zakaz posługiwania się przez właściciela znakiem towarowym jest uzasadniony, w sytuacji gdy osoba trzecia na przestrzeni wielu lat poczyniła nakłady mające na celu spowodowanie, by towary, w odniesieniu do których właściciel znaku towarowego zezwolił tej osobie trzeciej na posługiwanie się spornym znakiem towarowym, stały się znane klienteli?”.
34.
Postanowienie odsyłające wpłynęło do sekretariatu Trybunału w dniu 3 stycznia 2012 r.
35.
Uwagi na piśmie zostały przedstawione przez MyP, D. Depuydta i Gauquie (wspólnie), Rzeczpospolitą Polską oraz Komisję.
36.
Na rozprawie w dniu 10 stycznia 2013 r. strony w postępowaniu głównym oraz Komisja przedstawili swoje stanowiska.
IV – Ocena
A – Dopuszczalność
37.
David Depuydt i Gauquie podnoszą dwa argumenty w celu zakwestionowania dopuszczalności pytań sądu odsyłającego. Po pierwsze, ponieważ dyrektywa została przetransponowana do prawa krajowego, wszelkie kwestie interpretacyjne dotyczą, według nich, prawa krajowego. Podobnie rzecz ma się w przypadku pytania o to, czy prawo krajowe może ograniczać uprawnienia wynikające ze znaków towarowych. Także Komisja dostrzega jedynie niewielki związek sporu z prawem znaków towarowych Unii.
38.
Po drugie, D. Depuydt i Gauquie twierdzą, że pytania postawione przez sąd krajowy są nieistotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Artykuł 5 ust. 1 dyrektywy nie dotyczy, ich zdaniem, zagadnienia, czy prawo krajowe może ograniczyć wyłączne prawa właściciela znaku towarowego. Nie może być też mowy o zastosowaniu art. 8 ust. 1, jako że sąd krajowy wyraźnie zaznaczył, iż stron nie łączyła umowa licencyjna (
6
). D. Depuydt i Gauquie utrzymują też, że pierwsze pytanie dotyczy środka, który pozostaje bez związku z okolicznościami faktycznymi sprawy.
39.
Żaden z tych argumentów mnie nie przekonuje. Wprawdzie nie ulega wątpliwości, że w myśl art. 267 TFUE Trybunał jest właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym tylko o wykładni prawa Unii i nie może dokonywać wykładni prawa krajowego (
7
), niemniej jednak Cour de cassation zwrócił się do Trybunału o dokonanie wykładni dyrektywy, a nie prawa krajowego, które ją implementuje. Fakt przetransponowania dyrektywy do prawa krajowego nie oznacza jeszcze, że sądy krajowe są zwolnione z obowiązku jej uwzględniania. Sądy krajowe są raczej zobowiązane do wykładni prawa krajowego zgodnie z treścią i celem dyrektywy (
8
).
40.
Co się tyczy znaczenia pytań postawionych przez sąd krajowy, z utrwalonego orzecznictwa Trybunału wynika, że zasadniczo to do sądu, przed którym zawisła sprawa, należy ocena zasadności pytań przedłożonych Trybunałowi w celu rozstrzygnięcia sporu, jaki ma rozpoznać (
9
). Trybunał postąpi inaczej, tylko gdy jest „oczywiste” (
10
), że wykładnia przepisu prawa Unii nie ma żadnego związku z rozpatrywaną sprawą.
41.
Co się tyczy art. 8 ust. 1 dyrektywy, sąd odsyłający sam zaznaczył, że strony nie były związane żadną umową licencyjną. Ponieważ Trybunał jest związany tym ustaleniem faktycznym, wydaje się, że rzeczywiście art. 8 ust. 1 dyrektywy nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Mając to na uwadze oraz w trosce o udzielenie sądowi odsyłającemu użytecznej odpowiedzi, postawione pytania należy przeformułować tak, aby nie zawierały odniesienia do art. 8 ust. 1 dyrektywy (
11
).
B – Analiza istoty sprawy
42.
Sąd odsyłający przedstawił szereg istotnych dla sprawy okoliczności faktycznych. Jako że Trybunał jest związany tymi ustaleniami, niektóre z nich wymagają uwypuklenia. Po pierwsze, MyP jest właścicielem stanowiących przedmiot niniejszej sprawy ważnych zarejestrowanych znaków towarowych dla wszystkich przedmiotowych towarów. Po drugie, od chwili zarejestrowania przez MyP znaków towarowych, Gauquie i D. Depuydt używali ich za zgodą MyP. Po trzecie, nie ma wątpliwości, że strony nie zawarły umowy licencyjnej. Po czwarte, nic nie wskazuje na to, że Gauquie i D. Depuydt również są właścicielami spornych znaków towarowych. Mimo że sąd odsyłający wspomina o „pewnej postaci współwłasności”, nie twierdzi on, iż owe znaki zostały przez nich zarejestrowane ani że stali się właścicielami praw do znaków towarowych poprzez ich używanie (
12
).
43.
Gdyby nie brak licencji, wskazane okoliczności faktyczne, na pierwszy rzut oka, odpowiadałyby typowemu stosunkowi licencyjnemu z wszystkimi tego konsekwencjami, w szczególności możliwością wypowiedzenia licencji. Niemniej jednak historia wzajemnych stosunków stron nie pozwala przyjąć takiego rozwiązania – pierwotnie obie strony miały równe prawa do oznaczeń. Oznaczenia te były przez nie współużywane przez dłuższy czas. Jak już jednak wspomniano, w pewnym momencie MyP zarejestrowała te znaki, niby „potajemnie”, choć nie można zapominać, że informacje dotyczące znaków towarowych są publikowane, co umożliwia ich monitorowanie. Próba unieważnienia rejestracji znaków ze względu na złą wiarę nie powiodła się z powodu przedawnienia roszczenia.
44.
Mimo dokonania ustaleń, które właśnie przytoczyłem, Cour d’appel w swoim orzeczeniu przywrócił stan współużywania znaków, który istniał między stronami przez dłuższy czas. Uczynił to poprzez z jednej strony ograniczenie uprawnień wynikających ze znaku towarowego oraz z drugiej strony przez zakazanie właścicielowi znaków towarowych używania ich w odniesieniu do pewnych towarów. Mając przed sobą to orzeczenie, sąd odsyłający dąży do ustalenia, czy oraz w jaki sposób owo współużywanie da się utrzymać. Ponieważ kilka spośród zaproponowanych narzędzi prawnych znajduje oparcie w prawie krajowym, istotne jest ustalenie, w jakim zakresie prawo krajowe może ograniczać prawo znaków towarowych Unii. Należy zaznaczyć, że dokonanie wykładni przepisów krajowych leży w gestii sądów krajowych. Zadaniem Trybunału jest jedynie wskazanie ograniczeń, jakie dla prawa krajowego wynikają z dyrektywy.
1. W przedmiocie pytania pierwszego
45.
Zadając pytanie pierwsze sąd odsyłający dąży do ustalenia granic powoływania się na wyłączne prawa wynikające ze znaku towarowego w sytuacji takiej, jak będąca przedmiotem postępowania głównego, w której znak towarowy był współużywany przez dłuższy czas. Sąd odsyłający podzielił to pytanie na dwie części.
a) Przedmiot części pierwszej pytania pierwszego
46.
Pierwsza część pytania pierwszego dotyczy kwestii, czy art. 5 ust. 1 dyrektywy definitywnie zakazuje właścicielowi zarejestrowanego znaku towarowego powoływania się wobec osoby trzeciej na swoje wyłączne prawo do tego znaku w odniesieniu do ogółu towarów objętych tą rejestracją, w sytuacji gdy w odniesieniu do części towarów objętych tym znakiem ów właściciel przed dłuższy czas współużywał tego znaku z tą osobą trzecią „na zasadzie współwłasności”, zaś osoba trzecia używała go na podstawie „nieodwołalnej zgody” tego właściciela.
47.
Z postanowienia sądu odsyłającego wynika, że sąd ten dąży do ustalenia, czy w prawie znaków towarowych istnieje podstawa, w oparciu o którą właścicielowi zarejestrowanego znaku towarowego można by trwale zakazać korzystania z jego uprawnień względem strony trzeciej, z którą ów właściciel współużywał znaku towarowego przez dłuższy czas. Użycie przez sąd odsyłający sformułowań „pewna postać współwłasności” oraz „nieodwołalna zgoda” wymaga poczynienia dalszych wyjaśnień.
48.
Po pierwsze, według mnie sformułowanie „pewna postać współwłasności” można z łatwością zrozumieć w kontekście przywołanego przez sąd odsyłający wyroku Cour d’appel. Sąd ten oparł swoją argumentację na współużywaniu znaków towarowych przez strony, wskazując, że sama MyP uznała istnienie „pewnej postaci współwłasności”, i na tej podstawie doszedł do wniosku, że MyP wyraziła „nieodwołalną zgodę” na używanie znaku towarowego. Sąd nie zasugerował, jakoby D. Depuydt i Gauquie sami zarejestrowali znaki towarowe czy też stali się właścicielami praw do znaków towarowych poprzez ich używanie. Powyższe sformułowanie nie zostało więc użyte w znaczeniu prawnym. Należy je raczej traktować jako opis stanu faktycznego, nawiązujący do zgodnego współużywania tych znaków towarowych.
49.
Sformułowanie „nieodwołalna zgoda” użyte przez sąd odsyłający – również pochodzące z wyroku Cour d’appel – zdaje się być opisem stanu faktycznego, wywnioskowanym z zachowania MyP. Na rozprawie D. Depuydt i Gauquie stwierdzili, że ustalenie istnienia „nieodwołalnej zgody” należało do sądu krajowego. Komisja przyjęła istnienie nieodwołalnej zgody jako stwierdzenie faktu. Niemniej jednak stwierdzenie faktu, że właściciel znaku towarowego udzielił „nieodwołalnej zgody”, zakłada, iż w prawie istnieją podstawy braku możliwości odwołania tej zgody. Ustalenie, czy zgoda, o której mowa w art. 5 ust. 1 dyrektywy, może zostać udzielona w sposób nieodwołalny, jest kwestią, którą musi rozstrzygnąć Trybunał.
50.
Nie ma wątpliwości, że Trybunał jest uprawniony do rozstrzygnięcia tej kwestii. Mimo że dokonanie ustaleń faktycznych należy do sądu krajowego – a tym samym, w niniejszej sprawie, ustalenia, czy przedmiotowa zgoda została w istocie wyrażona – Trybunał nie jest związany domniemaniem prawidłowości ocen prawnych sądu odsyłającego. Podobnie argumentując, także ustalenie przedmiotu odesłania prejudycjalnego należy do sądu krajowego. Niemniej jednak nie ma żadnych przeszkód, aby Trybunał dostarczył sądowi krajowemu wszelkich informacji na temat wykładni prawa Unii, które mogą okazać się niezbędne do wydania wyroku w zawisłej przed nim sprawie, niezależnie od tego, czy sąd krajowy podniósł daną kwestię w przedstawionym pytaniu (
13
).
51.
To właśnie na tej podstawie Trybunał, zapytany w sprawie Libertel o charakter odróżniający określonego koloru użytego w znaku towarowym, mógł rozstrzygnąć, czy kolor jako taki może stanowić znak towarowy (
14
). Ta sama zasada ma zastosowanie w niniejszej sprawie.
52.
Wobec powyższego Trybunał musi przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy na gruncie art. 5 ust. 1 dyrektywy właściciel zarejestrowanego znaku towarowego może udzielić nieodwołalnej zgody na używanie znaku towarowego, wskutek czego przestaje mieć możliwość powoływania się na wyłączne prawo do tego znaku względem osoby trzeciej, na rzecz której tej zgody udzielił i z którą ów właściciel współużywał tego znaku towarowego przez dłuższy czas, zarówno przed, jak i po zarejestrowaniu znaków towarowych.
b) Analiza części pierwszej pytania pierwszego
53.
Tak sformułowane pytanie wymaga od Trybunału zbadania charakteru terminu „zgoda” użytego w kontekście art. 5 ust. 1 dyrektywy.
54.
Nie ulega wątpliwości, że Trybunał może tego dokonać tylko przy założeniu, iż termin „zgoda” użyty w art. 5 ust. 1 dyrektywy jest autonomicznym terminem prawa Unii, wobec czego jego wykładni nie można pozostawić sądom krajowym.
55.
Co do zasady zarówno względy jednolitego stosowania prawa Unii, jak i zasada równości, wskazują na to, że treści przepisu prawa Unii, który nie zawiera wyraźnego odesłania do prawa państw członkowskich, należy nadać autonomiczną wykładnię, którą należy ustalić, uwzględniając kontekst przepisu i cel danego uregulowania (
15
).
56.
Rzecz jasna moc tej zasady ulega osłabieniu w wypadku dyrektyw, które nie harmonizują w pełni danej gałęzi prawa. Niemniej jednak chociaż celem dyrektywy, jak wskazano w jej motywie trzecim, nie jest zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich w zakresie znaków towarowych w pełnym zakresie, dyrektywa harmonizuje pewne obszary tej dziedziny prawa. W tym zakresie w motywie dziewiątym wskazano, że zarejestrowane znaki towarowe muszą korzystać z takiej samej ochrony w systemach prawnych wszystkich państw członkowskich, co ma sprzyjać ułatwieniu swobodnego obrotu towarów. W związku z tym Trybunał wielokrotnie orzekał, że art. 5–7 dyrektywy dokonują pełnej harmonizacji przepisów dotyczących praw przyznanych przez znak towarowy (
16
).
57.
Termin „zgoda” użyty w art. 5 ust. 1 dyrektywy jest zatem autonomicznym terminem prawa Unii.
58.
W swoim orzecznictwie Trybunał niejednokrotnie miał możliwość wyjaśnienia różnych aspektów art. 5 ust. 1 dyrektywy. Jednakże orzecznictwo to nie jest zbyt pomocne dla ustalenia charakteru terminu „zgoda” z art. 5 ust. 1.
59.
Wiele można jednak wywieźć z kontekstu art. 5 ust. 1 dyrektywy oraz z orzecznictwa Trybunału w tym zakresie. Termin „zgoda” użyty został w dyrektywie kilkakrotnie – w art. 5 ust. 1 i 2, w kontekście zakresu wyłącznych praw przyznanych przez znak towarowy; w art. 7 ust. 1, w kontekście wyczerpania praw do znaku towarowego; w art. 10 ust. 3, w kontekście przesłanki używania znaku; oraz w art. 12 ust. 2, w kontekście podstaw wygaśnięcia prawa do znaku. Sposób użycia tego terminu w dyrektywie nie jest w żadnej mierze wyjątkowy. W rozporządzeniu Rady w sprawie wspólnotowego znaku towarowego terminu „zgoda” używa się w podobnych kontekstach (
17
), zaś sam termin jest też używany w Porozumieniu TRIPS (
18
) oraz w amerykańskim prawie znaków towarowych (
19
) .
60.
Trybunał zmuszony był dokonać wykładni terminu „zgoda” w kontekście wygaśnięcia prawa do znaku, tj. w kontekście art. 7 ust. 1 dyrektywy. W myśl tego przepisu (
20
) znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania używania tego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwanego dalej „EOG”) pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą.
61.
W sprawie Zino Davidoff i Levi Strauss właściciele przedmiotowych znaków towarowych wprowadzali swoje towary do obrotu poza granicami EOG, a następnie inny podmiot przywoził te towary do EOG. Do Trybunału zwrócono się o rozstrzygnięcie, w jakich okolicznościach można uznać, że właściciel znaku towarowego wyraził „zgodę” na wprowadzanie towarów do obrotu w EOG. Trybunał orzekł, że należy ustalić jednolitą wykładnię tego terminu (
21
). Zgoda, zdaniem Trybunału, może być udzielona wyraźnie lub też może być dorozumiana, jeżeli wynika ona z faktów i okoliczności poprzedzających, równoczesnych lub późniejszych względem wprowadzenia do obrotu poza EOG. Biorąc pod uwagę znaczenie skutku wyrażenia zgody w kontekście art. 7 ust. 1, w szczególności w postaci wygaśnięcia wyłącznych praw umożliwiających właścicielowi sprawowanie kontroli nad pierwszą sprzedażą na terytorium EOG, „zgoda musi być wyrażona w sposób, który jednoznacznie wskazuje wolę zrzeczenia się tych praw” (
22
). Mimo że termin „zgoda” użyty w art. 7 ust. 1 dyrektywy odnosi się do wprowadzania towarów do obrotu (
23
), zaś użyty w jej art. 5 ust. 1 ten sam termin odnosi się do używania znaku towarowego (lub oznaczenia, w przypadku którego ze względu na jego podobieństwo występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd) w obrocie handlowym, wydaje mi się, że stanowisko Trybunału co do charakteru zgody znajduje przełożenie również na art. 5 ust. 1 dyrektywy.
62.
Stanowisko Trybunału sugeruje, że zgoda wymaga złożenia (jednoznacznego) oświadczenia woli o zrzeczeniu się praw przyznanych przez znak towarowy. Złożenie takiego oświadczenia stanowi dobrowolną czynność prawną między właścicielem a osobą uzyskującą zgodę.
63.
Taka wykładnia znajduje potwierdzenie w brzmieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy w związku z art. 8, który dotyczy udzielania licencji. Licencja jest najbardziej typowym sposobem udzielania zgody na używanie znaku towarowego w obrocie handlowym. W rzeczywistości sytuacje takie jak sytuacja będąca przedmiotem niniejszej sprawy, w których doszło do udzielenia zgody na używanie znaku towarowego, lecz stron nie łączy (wyraźny lub dorozumiany) stosunek licencyjny, występują niezwykle rzadko.
64.
Sposób, jaki według mnie należy rozumieć charakter zgody, znajduje dalsze potwierdzenie w art. 10 ust. 3 dyrektywy. W myśl tego przepisu używanie znaku towarowego za zgodą właściciela uważa się za używanie go przez właściciela, co tym samym spełnia przesłankę używania (
24
). Przypisanie właścicielowi używania przez inny podmiot jest uzasadnione okolicznością, że udzielając zgody, właściciel udziela tym samym swego rodzaju pełnomocnictwa. Przyjęcie tego rodzaju konstrukcji prawnej jest dopuszczalne tylko wówczas, jeżeli właściciel i osoba trzecia używająca znaku towarowego dokonały czynności prawnej.
65.
Wprowadzone w art. 9 ust. 1 rozróżnienie między „tolerowaniem” a „zgodą” również jest wiele mówiące. Podczas gdy pierwszy termin zakłada bezczynność, rozumianą jako niepodejmowanie środków w celu sprzeciwienia się używaniu późniejszego znaku towarowego, drugi z nich wymaga oświadczenia woli o zrzeczeniu się prawa (
25
).
66.
Jako czynność prawna między właścicielem a użytkownikiem znaku towarowego dokonana na zasadzie dobrowolności, zgoda podlega ogólnym zasadom znajdującym zastosowanie do czynności prawnych. W dużym stopniu zasady te są identyczne z zasadami znajdującymi zastosowanie do najistotniejszej formy zgody, a mianowicie do licencji. Zgoda może być zatem udzielona na czas oznaczony lub nieoznaczony. Nawet w tym ostatnim przypadku zgoda może być zawsze cofnięta (
26
). Cofnięcie zgody musi jednak nastąpić w warunkach poszanowania uzasadnionych oczekiwań użytkownika znaku towarowego, a więc przykładowo wymaga rozsądnego okresu wypowiedzenia lub wskazania podstawy wypowiedzenia. Udzielenie zgody, której nie można cofnąć, jest niedopuszczalne.
67.
A więc chociaż taka konstrukcja, jak nieodwołalna zgoda, nie istnieje, nadal można wskazać wypadki, w których nie jest możliwie powołanie się na wyłączne prawa wynikające ze znaku towarowego wobec podmiotu, z którym znak ów był współużywany przez dłuższy okres czasu, zarówno przed, jak i po jego rejestracji.
68.
Właściciel znaku towarowego nie może sprzeciwić się wszystkim sposobom używania znaku. Odwołując się do celu prawa znaków towarowych, Trybunał stwierdził, że można sprzeciwić się jedynie takim sposobom użycia znaku towarowego przez osobę trzecią, które godzą lub mogą godzić w jego funkcje (
27
).
69.
Polska zwróciła uwagę, że wcześniejsze współużywanie znaku, jak w przypadku MyP i Gauquie, może prowadzić do sytuacji, w których funkcje znaku towarowego pozostają niezmienione. Zasugerowała, że w sytuacji gdy znak towarowy był współużywany w taki sposób, iż konsumenci przyzwyczaili się do tego, że określona grupa produktów nie jest wytwarzana przez właściciela znaku, lecz przez osobę trzecią, konsument ów może oczekiwać, iż tego rodzaju współużywanie będzie kontynuowane. Dzięki temu podstawowa funkcja znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom oznaczenia pochodzenia towarów, pozostałaby niezmieniona.
70.
Nie jestem przekonany, czy ten argument może znaleźć zastosowanie w niniejszej sprawie. Dalsze używanie znaku towarowego przez D. Depuydta i Gauquie w sytuacji, gdy MyP wycofała swoją zgodę, negatywnie wpłynęłoby na podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom oznaczenia pochodzenia towarów.
71.
Sprawa Budějovický Budvar ilustruje warunki, w jakich przedłużone jednoczesne używanie znaku towarowego prowadzi do sytuacji, w której dalsze współużywanie przestaje godzić w funkcję znaku towarowego, jaką jest zapewnienie oznaczenia pochodzenia towarów. Choć pytanie, jakie zostało postawione w tamtej sprawie, dotyczyło art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy, te same zasady znajdują zastosowanie w kontekście art. 5 ust. 1 (
28
).
72.
Sprawę tę cechowały wyjątkowe okoliczności faktyczne. Całkowicie niezależnie od siebie spółki Anheuser‑Busch i Budvar przez ponad 30 lat przed zarejestrowaniem znaków towarowych sprzedawały w Zjednoczonym Królestwie piwo opatrzone oznaczeniem słownym „Budweiser”. W 2000 r. spółkom tym zezwolono na wspólną i jednoczesną rejestrację ich znaków towarowych. Szczególne okoliczności tamtej sprawy powodowały, że konsumenci dostrzegali wyraźną różnicę między dwoma rodzajami piwa, mimo że oba były oznaczone jako „Budweiser”. W tych okolicznościach sąd przyjął, że długoletnie jednoczesne używanie dwóch identycznych znaków w dobrej wierze nie narusza funkcji, jaką jest zagwarantowanie konsumentom oznaczenia pochodzenia towarów (
29
).
73.
Okoliczności faktyczne niniejszej sprawy istotnie różnią się od tych, które miały miejsce w sprawie Budějovický Budvar. Po pierwsze, sąd odsyłający w żaden sposób nie wskazał, że konsumenci są świadomi współużywania przedmiotowych znaków towarowych przez MyP i Gauquie, co stanowiłoby gwarancję, że w przypadku dalszego takiego współużywania funkcja oznaczenia pochodzenia nie zostanie naruszona.
74.
Co jednak ważniejsze, w sprawie Budějovický Budvar ten sam znak towarowy był używany przez dwie w żaden sposób niepowiązane ze sobą spółki. W sprawie niniejszej zgodnie z informacjami przekazanymi przez sąd odsyłający jedna strona używa ważnych znaków towarowych drugiej strony za zgodą ich właściciela i pragnie dalej ich używać nawet po cofnięciu tej zgody. W tych okolicznościach twierdzenie, że funkcja znaku towarowego nie zostanie zakłócona wskutek dalszego jego współużywania wskazuje na błędne pojmowanie funkcji znaków towarowych.
75.
Podstawową funkcją znaków towarowych jest wskazanie konsumentom pochodzenia towarów (
30
). W tym celu najistotniejszym czynnikiem przy określaniu pochodzenia towarów jest mimo wszystko właściciel znaku towarowego, niekoniecznie zaś rzeczywisty producent. W nowoczesnej gospodarce wiele produktów jest wytwarzanych na podstawie licencji (lub za zgodą właściciela) przez osoby trzecie lub w ramach złożonych łańcuchów produkcyjnych. Konsumenci często nie są świadomi tych zależności. Chociaż zmiana producenta może wprawdzie wpłynąć na jakość danego towaru, konsumenci nie mają co do zasady chronionego interesu w tym, by relacje między właścicielem znaku towarowego i producentem trwały niezmienione. To właściciel odpowiada za określenie sposobów używania znaku towarowego. W ramach swojej odpowiedzialności właściciel może cofać licencje, udzielać nowych, a także dokonywać reorganizacji procesów wytwórczych i sprzedaży. Dalsze używanie znaku towarowego przez stronę, która nie posiada na to zgody jego właściciela, negatywnie oddziaływałaby na gwarancję oznaczenia pochodzenia towaru.
c) Analiza części drugiej pytania pierwszego
76.
Poprzez część drugą pytania pierwszego sąd odsyłający dąży do ustalenia, czy przepis prawa krajowego, wedle którego właściciel znaku towarowego nie może czynić użytku ze swych uprawnień w sposób niewłaściwy lub stanowiący nadużycie, może prowadzić do definitywnego zakazania właścicielowi znaku towarowego korzystania z wyłącznego prawa do znaku towarowego w odniesieniu do części towarów objętych tym znakiem towarowym, czy też powinien przewidywać odmienną sankcję.
77.
David Depuydt i Gauquie opowiadają się ze dopuszczalnością w prawie krajowym całkowitego zakazu korzystania z wyłącznych praw do znaku towarowego. MyP twierdzi natomiast, że prawo krajowe może przewidywać jedynie takie sankcje, które nie prowadzą do ostatecznego zakazu korzystania z wyłącznych praw do znaku towarowego. Komisja i Polska zasadniczo zgadzają się z tym poglądem.
78.
Co do zasady, zgodnie z motywem szóstym dyrektywy nie wyklucza ona stosowania przepisów prawa krajowego innych niż zawarte w prawie znaków towarowych, takich jak przepisy dotyczące nieuczciwej konkurencji czy odpowiedzialności cywilnej. Jak słusznie zauważyli D. Depuydt i Gauquie, wyrażona w tym motywie zasada dotyczy też przepisów krajowych zakazujących korzystania z praw podmiotowych w sposób niewłaściwy lub stanowiący nadużycie (
31
).
79.
Niemniej jednak istnieją granice możliwości stosowania prawa krajowego w tym zakresie. Prawo krajowe nie może pozbawiać dyrektywy pełnej skuteczności. Nie może też niweczyć pełnej harmonizacji przewidzianej w dyrektywie. Uwaga ta znajduje zastosowanie zarówno w przypadku zachowań uznawanych za niewłaściwe bądź stanowiących nadużycie, jak i w przypadku sankcji, jakie grożą za tego rodzaju zachowania.
80.
Co się tyczy zachowań uznawanych za niewłaściwe, prawo krajowe nie może samo z siebie uznawać korzystania z uprawnień przewidzianych w prawie Unii za niewłaściwe. Skoro dyrektywa przewiduje możliwość cofnięcia udzielonej zgody, działanie to, jak również powoływanie się na wyłączne prawa wynikające ze znaku towarowego względem wcześniejszego beneficjenta zgody, nie mogą być same w sobie uważane za nadużycie. Niemniej jednak prawo krajowe może przewidywać sankcje w sytuacji braku wypowiedzenia lub w okolicznościach podobnych.
81.
Co się tyczy sankcji, całkowity zakaz korzystania z wyłącznych praw wynikających ze znaku towarowego w odniesieniu do części towarów objętych tym znakiem towarowym również stoi w sprzeczności z celami dyrektywy.
82.
Trybunał wielokrotnie orzekał, że art. 5–7 dyrektywy dokonują pełnej harmonizacji praw przyznanych przez znak towarowy. Dyrektywa zawiera szereg przepisów regulujących podstawy odmowy lub unieważnienia rejestracji znaków towarowych (art. 3 i 4 dyrektywy), ograniczenia i wyczerpanie praw (art. 6 i 7 dyrektywy), oraz możliwość ich ograniczenia w wyniku tolerowania ich używania (art. 9 dyrektywy) (
32
). Trybunał nigdy nie zasugerował, że do wyłącznych praw przewidzianych w dyrektywie zastosowanie znajdują jakieś wyjątki.
83.
Gdyby przyjąć, że na podstawie przepisów prawa krajowego można by trwale zakazać właścicielowi znaku towarowego korzystania z jego uprawnień w odniesieniu do części towarów objętych tym znakiem towarowym z przyczyn niewskazanych w dyrektywie, część z tych chronionych praw zostałaby unicestwiona, co prowadziłoby do udaremnienia celu przyświecającego harmonizacji praw na mocy art. 5 dyrektywy oraz obejścia warunków, na jakich dyrektywa dopuszcza ograniczanie tych praw. Nie można tolerować tego rodzaju konsekwencji.
84.
Rzecznik generalny F. Jacobs doszedł do podobnego wniosku, kiedy zajmował się przepisami prawa krajowego przyznającymi dodatkową ochronę wynikającą z prawa znaków towarowych w kontekście wspólnotowego znaku towarowego: „Przyjęcie, że państwa członkowskie mają pełną swobodę ustanawiania przepisów przyznających dodatkową ochronę, groziłoby całkowitym unicestwieniem systemu wspólnotowego znaku towarowego oraz zniweczeniem celu harmonizacyjnego dyrektywy, którym jest zapobieganie powstawaniu ograniczeń w handlu i zakłóceń konkurencji w interesie rynku wewnętrznego” (
33
). Argumentacja ta mutatis mutandis znajduje zastosowanie do sytuacji mającej miejsce w niniejszej sprawie.
85.
Wobec powyższego przepisy prawa krajowego dotyczące korzystania z praw podmiotowych w sposób niewłaściwy lub stanowiący nadużycie nie mogą definitywnie zakazywać właścicielowi znaku towarowego korzystania z jego uprawnień w odniesieniu do części towarów objętych tym znakiem towarowym.
86.
Kiedy to jest już ustalone, nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby prawo krajowe przewidywało innego rodzaju sankcje, które byłyby zgodne z prawem Unii, takie jak konieczność wypłaty odszkodowania czy nawet środek w postaci sądowego zakazu korzystania przez właściciela znaku towarowego z przysługujących mu praw wyłącznych. Niemniej jednak tego rodzaju zakaz powinien mieć charakter wyłącznie tymczasowy, zapewniając poszanowanie praw właściciela znaku towarowego. Z uwagi na stopień skomplikowania okoliczności faktycznych ryzyko długiego postępowania i perspektywę wypłaty odszkodowania istnieje szansa, że strony dojdą do porozumienia w kwestii zawarcia umowy licencyjnej.
2. Analiza pytania drugiego
87.
Zadając pytanie drugie, podzielone przez sąd odsyłający na dwie części, które jednakowoż należy rozpoznać łącznie, sąd odsyłający dąży zasadniczo do ustalenia, czy art. 5 ust. 1 dyrektywy pozwala sądom krajowym definitywnie pozbawić właściciela zarejestrowanego znaku towarowego prawa do ponownego używania znaku w sytuacji, gdy ów właściciel wypowiada swoje zobowiązanie wobec osoby trzeciej, że nie będzie używać tego znaku w odniesieniu do niektórych towarów. Zakaz taki opierałby się na zakazie nieuczciwej konkurencji, mając na uwadze korzyść, jaką właściciel czerpałby z renomy zdobytej uprzednio dla znaku towarowego oraz z nakładów poczynionych przez właściciela w celu jej zbudowania, a także ze względu na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd konsumentów. Tytułem pomocniczym sąd odsyłający pragnie się dowiedzieć, czy sąd krajowy powinien zastosować odmienną sankcję.
88.
Zdaniem D. Depuydta i Gauquie definitywny zakaz używania znaku towarowego przez jego właściciela stanowi adekwatną sankcję za czyn nieuczciwej konkurencji. MyP, Polska i Komisja sugerują, że sądy krajowe powinny stosować inne środki.
89.
Ponownie trzeba zauważyć, że na gruncie motywu szóstego dyrektywy stosowanie przepisów prawa krajowego innych niż prawo znaków towarowych, na przykład przepisów prawa nieuczciwej konkurencji czy przepisów o odpowiedzialności cywilnej, co do zasady nie zostało w dyrektywie wykluczone. Przepisy takie nie mogą pozbawiać dyrektywy pełnej skuteczności ani niweczyć pełnej harmonizacji w niej przewidzianej.
90.
Dyrektywa nie harmonizuje sytuacji, w której właściciel znaku towarowego zobowiązuje się do nieużywania tego znaku. Ponadto prawo znaków towarowych co do zasady nie ustanawia po stronie właściciela prawa do używania znaku (
34
). Uprawnienia wynikające ze znaku towarowego mają przede wszystkim charakter negatywny, wykluczając możliwość używania ich przez osoby trzecie.
91.
Mimo to zasugerowany środek krajowy byłby sprzeczny z dyrektywą. Podstawą dla jego zastosowania byłoby domniemanie czerpania przez właściciela znaku bezpodstawnych korzyści wynikających z nakładów poczynionych przez osobę trzecią w celu zbudowania renomy znaku towarowego oraz ze względu na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd konsumentów, którzy pozostawaliby w błędnym przekonaniu, że dany produkt jest wytwarzany przez kogoś innego. Źródło obu tych konsekwencji tkwi przede wszystkim w cofnięciu zgody i ponownym określeniu sposobu używania znaku towarowego. Jednakże, jak już wskazałem powyżej, art. 5 ust. 1 dyrektywy tworzy system, w ramach którego właściciel może cofnąć zgodę udzieloną osobie trzeciej na używanie znaku towarowego, a następnie ponownie określić sposób jego używania.
92.
Mimo to nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby prawo krajowe przewidywało innego rodzaju sankcje chroniące prawa osób trzecich, które byłyby zgodne z prawem Unii.
V – Wnioski
93.
Wobec powyższego uważam, że na pytania sądu odsyłającego Trybunał powinien udzielić następującej odpowiedzi:
—
Na gruncie art. 5 ust. 1 pierwszej dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych właściciel zarejestrowanego znaku towarowego nie może udzielić nieodwołalnej zgody na jego używanie. Po wycofaniu takiej zgody właściciel znaku towarowego może powoływać się na wyłączne prawo do tego znaku wobec osoby trzeciej, która posługiwała się nim za zgodą właściciela, nawet w sytuacji gdy ów właściciel i owa osoba trzecia współużywali tego znaku – każdy w odniesieniu do innych towarów objętych tym znakiem towarowym – przez dłuższy okres czasu.
—
Przepisy prawa krajowego dotyczące korzystania z praw podmiotowych w sposób niewłaściwy lub stanowiący nadużycie nie mogą definitywnie zakazywać właścicielowi znaku towarowego korzystania z jego uprawnień w odniesieniu do części towarów objętych tym znakiem towarowym. Niemniej jednak dyrektywa nie stoi na przeszkodzie temu, aby prawo krajowe przewidywało innego rodzaju sankcje.
—
Artykuł 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 nie pozwala sądom krajowym definitywnie pozbawić właściciela zarejestrowanego znaku towarowego prawa do ponownego używania znaku, w sytuacji gdy ów właściciel wypowiada swoje zobowiązanie wobec osoby trzeciej, że nie będzie używać tego znaku w odniesieniu do niektórych towarów, na tej podstawie, iż stanowiłoby to czyn nieuczciwej konkurencji ze względu na korzyści, jakie ów właściciel czerpałby z nakładów poczynionych przez osobę trzecią w celu zbudowania renomy znaku towarowego oraz ze względu na prawdopodobieństwo wprowadzenia konsumentów w błąd. Niemniej jednak dyrektywa 89/104 nie stoi na przeszkodzie temu, aby prawo krajowe przewidywało innego rodzaju sankcje.
(
1
)	Język oryginału: angielski.
(
2
)	Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1), ze zmianami.
(
3
)	Dz.U. L 299, s. 25.
(
4
)	Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.
(
5
)	David Depuydt i Gauquie twierdzą, że oznaczenie „N” było używane już przez P. Baqueta i w związku z tym stanowiło część nabytego przez nich przedsiębiorstwa.
(
6
)	Także Komisja zwraca uwagę, że strony w żadnym momencie nie były związane umową licencyjną.
(
7
)	Wyrok z dnia 2 grudnia 1964 r. w sprawie 24/64 Dingemans, Rec. s. 1259.
(
8
)	Wyrok z dnia 10 kwietnia 1984 r. w sprawie 14/83 von Colson i Kamann, Rec. s. 1891, pkt 26.
(
9
)	Wyroki: z dnia 29 listopada 1978 r. w sprawie 83/78 Redmond, Rec. s. 2347, pkt 25; z dnia 30 listopada 1995 r. w sprawie C-134/94 Esso Española, Rec. s. I-4223, pkt 9.
(
10
)	Wyrok z dnia 16 czerwca 1981 r. w sprawie 126/80 Salonia, Rec. s. 1563, pkt 6.
(
11
)	Zobacz wyrok z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie C-62/00 Marks & Spencer, Rec. s. I-6325, pkt 32.
(
12
)	Prawa te zostały wskazane w motywie czwartym dyrektywy oraz w art. 16.1 zdanie trzecie Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (dalej zwanego „porozumieniem TRIPS”).
(
13
)	Wyrok z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-321/03 Dyson, Zb.Orz. s. I-687, pkt 24.
(
14
)	Wyrok z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, Rec. s. I-3793, pkt 22; ww. w przypisie 13 wyrok w sprawie Dyson, pkt 24–26.
(
15
)	Wyroki: z dnia 18 stycznia 1984 r. w sprawie 327/82 Ekro, Rec. s. 107, pkt 11; z dnia 19 września 2000 r. w sprawie C-287/98 Linster, Rec. s. I-6917, pkt 43; z dnia 22 września 2011 r. w sprawie C-482/09 Budějovický Budvar, Zb.Orz. s. I-8701, pkt 29.
(
16
)	Wyroki: z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie C-355/96 Silhouette International Schmied, Rec. s. I-4799, pkt 25; z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawach połączonych od C-414/99 do C-416/99 Zino Davidoff i Levi Strauss, Rec. s. I-8691, pkt 39; z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie C-59/08 Copad, Zb.Orz. s. I-3421, pkt 40; z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie
C-127/09 Coty Prestige Lancaster Group, Zb.Orz. s. I-4965, pkt 27; ww. w przypisie 15 wyrok w sprawie Budějovický Budvar, pkt 32.
(
17
)	W art. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1), w kontekście praw wynikających ze znaku towarowego; w art. 13 ust. 1, w kontekście wyczerpania praw przyznanych przez znak; w art. 15 ust. 2, w kontekście używania znaku; i w art. 51 ust. 1 lit. c), w kontekście wygaśnięcia prawa do znaku.
(
18
)	W art. 16.1 Porozumienia TRIPS dotyczącym praw przyznanych przez znak towarowy używa się tego terminu w kontekście podobnym do art. 5 ust. 1 dyrektywy.
(
19
)	Zobacz Trademark Act z 1946 r (ustawę o znakach towarowych z 1946 r) (Lanham Act), § 32, ze zmianami, 15 U.S.C. § 1114 dotyczący środków ochrony prawnej, naruszeń i naruszeń nieświadomych przez drukarzy i wydawców.
(
20
)	Zmienionego przez art. 65 ust. 2 załącznika XVII do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Dz.U. 1994, L 1, s. 3).
(
21
)	Wyżej wymieniony w przypisie 16 wyrok w sprawach połączonych Zino Davidoff i Levi Strauss, pkt 43.
(
22
)	Wyżej wymieniony w przypisie 16 wyrok w sprawach połączonych Zino Davidoff i Levi Strauss, pkt 45, 47; ww. w przypisie 16 wyrok w sprawie C‑59/08 Copad__ pkt 42; wyrok z dnia 15 października 2009 r. w sprawie C-324/08 Makro Zelfbedieningsgroothandel, Zb.Orz. s. I-10019, pkt 22.
(
23
)	Zdaniem Trybunału zgodna musi być wyrażona w stosunku do każdego konkretnego wyrobu wprowadzanego do obrotu – wyroki: z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie C-173/98 Sebago i Maison Dubois, Rec. s. I-4103, pkt 19; ww. w przypisie 16 wyrok w sprawie Coty Prestige Lancaster Group, pkt 31.
(
24
)	Odpowiadający temu przepisowi przepis rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego był przedmiotem wyroku z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie C-416/04 Sunrider przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-4237.
(
25
)	Wyżej wymieniony w przypisie 15 wyrok w sprawie Budějovický Budvar, pkt 43,44.
(
26
)	Takie samo stanowisko w kwestii licencji na wspólnotowe znaki towarowe zajmuje D. Schennen w: G. Eisenführ, D. Schennen (red.), Gemeinschaftsmarkenverordnung, Carl Heymanns Verlag, 2. Aufl., 2007, art. 22, pkt 18.
(
27
)	Wyroki: z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. s. I-10273, pkt 51; z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L’Oréal i in., Zb.Orz. s. I-5185, pkt 58; z dnia 23 marca 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google, Zb.Orz. s. I-2417, pkt 76; z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie C-278/08 BergSpechte, Zb.Orz. s. I-2517, pkt 29–37; z dnia 22 września 2011 r. w sprawie C-323/09 Interflora i Interflora British Unit, Zb.Orz. s. I-8625, pkt 37; ww. w przypisie 15 wyrok w sprawie Budějovický Budvar, pkt 71. Ta linia orzecznicza została zapoczątkowana w wyroku z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97 BMW, Rec. s. I-905, pkt 38.
(
28
)	Wyrok z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion, Rec. s. I-2799, pkt 41–43; ww. w przypisie 15 wyrok w sprawie Budějovický Budvar, pkt 69,70.
(
29
)	Wyżej wymieniony w przypisie 15 wyrok w sprawie Budějovický Budvar, pkt 63–84.
(
30
)	Ibidem, pkt 71.
(
31
)	Jest tak tym bardziej, że nadużywanie praw podmiotowych jest źle postrzegane w prawie Unii. Wyroki: z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie C-367/96 Kefalas i in., Rec. s. I-2843, pkt 20; z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie C-255/02 Halifax i in., Zb.Orz. s. I-1609, pkt 68, 69.
(
32
)	David Depuydt i Gauquie zdają się sugerować, że motyw jedenasty dyrektywy dopuszcza szerokie zastosowanie zasady tolerowania, które wykracza poza granice przepisów dyrektywy. Taka interpretacja prowadziłaby do obejścia warunków ustanowionych przykładowo w art. 9 ust. 1 dyrektywy.
(
33
)	Opinia z dnia 21 marca 2002 r. w sprawach połączonych Zino Davidoff i Levi Strauss (ww. w przypisie 16 wyrok), Rec. s. I‑389, pkt 63.
(
34
)	Niemniej jednak dyrektywa, w art. 10 ust. 1, ustanawia wymóg używania znaku. Trzeba też zauważyć, że art. 20 Porozumienia TRIPS zakazuje bezzasadnego utrudniania używania znaku towarowego przez szczególne wymogi.