62010CJ0317_DA
Parter
Dommens præmisser
Afgørelse
Parter
I sag C-317/10 P,
angående appel i henhold til artikel 56 i statutten for Den Europæiske Unions Domstol, iværksat den 1. juli 2010,
Union Investment Privatfonds GmbH, Frankfurt (am Main) (Tyskland), ved Rechtsanwälte J. Zindel og C. Schmid,
appellant,
de øvrige parter i appelsagen:
UniCredito Italiano SpA, Genova (Italien), ved avvocato G. Floridia,
sagsøger i første instans,
Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)
ved P. Bullock, som befuldmægtiget,
sagsøgt i første instans,
har
DOMSTOLEN (Fjerde Afdeling)
sammensat af afdelingsformanden, J.-C. Bonichot, og dommerne L. Bay Larsen, C. Toader, A. Prechal og E. Jarašiūnas (refererende dommer),
generaladvokat: J. Kokott
justitssekretær: fuldmægtig A. Impellizzeri,
på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 17. marts 2011,
og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,
afsagt følgende
Dom
Dommens præmisser
1. I appelskriftet har Union Investment Privatfonds GmbH (herefter »appellanten«) nedlagt påstand om ophævelse af den dom, der blev afsagt af Den Europæiske Unions Ret den 27. april 2010, UniCredito Italiano mod KHIM – Union Investment Privatfonds (UNIWEB) (forenede sager T-303/06 og T-337/06, herefter »den appellerede dom«), hvorved den dels ophævede to afgørelser truffet den 5. september 2006 (forenede sager R 196/2005-2 og R 211/2005-2) og den 25. september 2006 (forenede sager R 456/2005-2 og R 502/2005-2) (herefter »de omtvistede afgørelser«) af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«), i det omfang de gav appellanten medhold i indsigelsen mod den af UniCredito Italiano SpA (herefter »UniCredito«) indgivne ansøgning om EF-varemærkeregistrering af ordmærkerne »UNIWEB« og »UniCredit Wealth Mangement« for visse tjenesteydelser, dels afviste appellantens påstand om annullation af nævnte afgørelser for så vidt angår de tjenesteydelser, der vedrører ejendomsmæglervirksomhed.
Retsforskrifter
2. Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1) er blevet ophævet og erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1), som trådte i kraft den 13. april 2009. Nærværende sag er imidlertid, henset til tidspunktet for de for Retten anfægtede retsakter, reguleret af forordning nr. 40/94.
3. Artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 bestemmer:
»Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering:
[…]
b) såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.«
Sagens baggrund
4. Den 29. maj og den 7. august 2001 indgav UniCredito en ansøgning til Harmoniseringskontoret om registrering af ordmærkerne »UNIWEB« og »UniCredit Wealth Mangement« som EF-varemærker for visse tjenesteydelser, heriblandt tjenesteydelser i klasse 36 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret (herefter »Nicearrangementet«), som svarer til følgende beskrivelse:
– »Bankforretninger; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; forsikringsvirksomhed; ejendomsmæglervirksomhed; finansiel og forsikringsmæssig informations- og rådgivningsvirksomhed; tjenesteydelser vedrørende kreditkort og debetkort; bankvirksomhed og finansiel virksomhed via internet« for ordmærket UNIWEB
– »Bankforretninger; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; forsikringsvirksomhed; ejendomsmæglervirksomhed; finansiel information« for ordmærket UniCredit Wealth Management.
5. Den 6. marts og den 21. juni 2002 rejste appellanten på grundlag af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 indsigelse mod registreringen af varemærkerne for de ovennævnte tjenesteydelser.
6. De to indsigelser var støttet på de tyske ordmærker UNIFONDS og UNIRAK, der er indgivet den 2. april 1979 og registreret den 17. oktober 1979, samt det tyske figurmærke, der er indgivet den 6. marts 1992 og registreret den 10. juli samme år, der ligesom de to foregående omfatter »placering af midler«, som henhører under nævnte klasse 36, og som er gengivet nedenfor:
>image>1
7. Ved afgørelser af 17. december 2004 og 28. februar 2005 tog Harmoniseringskontorets indsigelsesafdeling indsigelserne til følge for så vidt angår de heri anførte tjenesteydelser med undtagelse af »ejendomsmæglervirksomhed«.
8. I begge tilfælde fandt indsigelsesafdelingen i alt væsentligt, at appellanten havde godtgjort den reelle brug af de ældre varemærker samt den omstændighed, at appellanten var indehaver af varemærker, der hver indeholder præfikset »UNI«, og som udgør en varemærkeserie eller ‑familie. Indsigelsesafdelingen konkluderede, at der forelå en risiko for forveksling, herunder en risiko for, at der antages at være en forbindelse mellem de varemærker, der søges registreret, og de ældre varemærker, med undtagelse af »ejendomsmæglervirksomhed«, hvorom indsigelsesafdelingen fandt, at sådanne tjenesteydelser og de tjenesteydelser, der var omfattet af de ældre registreringer, ikke lignede hinanden.
9. Den 17. februar og den 21. april 2005 indgav UniCredito en klage over indsigelsesafdelingen ved Harmoniseringskontorets afgørelser, og appellanten gjorde det samme den 11. februar og den 28. april 2005.
10. Ved de omtvistede afgørelser afslog Harmoniseringskontorets Andet Appelkammer klagerne. Appelkammeret var enig i indsigelsesafdelingens vurdering, og det fandt bl.a., at appellanten i begge tilfælde havde godtgjort den reelle brug af varemærkerne, som udgjorde en varemærkeserie, samt bevist, at det varemærke, der var søgt registreret, havde egenskaber, der ville kunne forbinde det med denne serie, således at den relevante kundekreds kan ledes til at forbinde nævnte præfiks med appellanten, i tilfælde hvor det anvendes i tilknytning til anbringelse af midler.
Retsforhandlingerne for Retten og den appellerede dom
11. Ved stævninger indleveret til Rettens Justitskontor den 6. og 28. november 2006 anlagde UniCredito søgsmål med påstand om annullation af de omtvistede afgørelser. Under retsmødet for Retten fremhævede UniCredito, at stævningerne alene tilsigtede en delvis annullation af afgørelserne i det omfang de gav medhold i indsigelserne mod registrering af ordmærkerne »UNIWEB« og »UniCredit Wealth Mangement« som EF-varemærker, for så vidt angår tjenesteydelser i klasse 36 i Nicearrangementet, der ikke er ejendomsmæglervirksomhed.
12. I begge sager nedlagde appellanten påstand om frifindelse og delvis annullation af de omtvistede afgørelser og anmodede om, at samtlige selskabets indsigelser mod registreringen af varemærkerne UNIWEB og UniCredit Wealth Management, dvs. ligeledes i det omfang indsigelserne var rettet mod ejendomsmæglervirksomhed, blev imødekommet.
13. Harmoniseringskontoret nedlagde påstand om frifindelse.
14. Ved den appellerede dom:
– forenede Retten de to sager med henblik på dommen
– annullerede Retten afgørelse truffet den 5. september 2006 af Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret i det omfang, den gav afslag på UniCreditos klage og gav medhold i indsigelserne mod registreringen af varemærket UNIWEB for så vidt angår »bankforretninger; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; forsikringsvirksomhed; finansiel og forsikringsmæssig informations- og rådgivningsvirksomhed; tjenesteydelser vedrørende kreditkort og debetkort; bankvirksomhed og finansiel virksomhed via internet« i klasse 36 i Nice-arrangementet
– annullerede Retten afgørelse truffet den 25. september 2006 af Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret i det omfang, den gav afslag på UniCreditos klage, og gav medhold i indsigelserne mod registreringen af varemærket UniCredit Wealth Management for så vidt angår »bankforretninger; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; forsikringsvirksomhed og finansiel information« i klasse 36 i Nice-arrangementet
– gav Retten ikke sagsøgeren medhold i de nedlagte påstande
– tilpligtede Retten hver part at bære sine egne omkostninger.
15. For at træffe denne afgørelse godtog Retten UniCreditos eneste anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.
16. Idet Retten i den appellerede doms præmis 33, 34 og 37-40 henviste til sin dom af 23. februar 2006, Il Ponte Finanziaria mod KHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (sag T-194/03, Sml. II, s. 445, herefter »BAINBRIDGE-dommen«), fandt den i den appellerede doms præmis 41, at Harmoniseringskontoret i den foreliggende sag ikke havde foretaget en grundig undersøgelse af betingelsen om tilknytning mellem de varemærker, der søges registreret, og den påberåbte serie, idet appelkammeret begrænsede sig til at bemærke, at hvert af varemærkerne bestod af en sammensætning af to bestanddele, dvs. den fælles bestanddel »UNI« og forskellige udtryk, henholdsvis »web« og »credit wealth management«, der mangler fornødent særpræg i forhold til de tjenesteydelser, der er omfattet af disse varemærker.
17. I den appellerede doms præmis 42 fandt Retten, at hverken præfikset »UNI«’s adskillelsesevne eller andre aspekter i sammenligningen af de omhandlede varemærker gjorde det muligt at fastslå, at der forelå en risiko for forveksling. Hvad angår præfiksets adskillelsesevne anførte Retten i samme doms præmis 43, at et sådant præfiks i sig selv reelt mangler evne til at etablere en tilknytning mellem de varemærker, der søges registreret, og den påberåbte serie. Den fandt desuden i samme doms præmis 44, at den faktiske brug af serievaremærker i den finansielle sektor og den regelmæssige offentliggørelse af informationer om kurserne for investeringsfonde, der er opført i alfabetisk orden, ikke kunne bevise præfikset »UNI«’s evne til i sig selv at angive fondenes oprindelse.
18. I denne sammenhæng anførte Retten i den appellerede doms præmis 45, at de presseudklip, der blev fremlagt i forbindelse med indsigelsessagen, angiver, at der findes fonde med præfikset »UNI«, som ikke tilhører appellanten. Retten fandt, at selv om appelkammeret i denne forbindelse med rette havde fastslået, at »[det] i tilfælde af fonde med navne, som begynder med »united« […] og »universal« […], drejer […] sig om et udeleligt udtryk, hvoraf de første bogstaver »uni« udgør en integrerende del af ordets opbygning«, betyder det imidlertid ikke, at det samme gør sig gældende for varemærker, der begynder med »unico«, eftersom den relevante kundekreds i Tyskland ikke nødvendigvis forbinder dette udtryk med det italienske ord »unico« (unik), idet det også ville kunne opfattes som en forkortelse uden nogen betydning.
19. Retten bemærkede desuden i den appellerede doms præmis 46, at i de af appellanten frembragte presseudklip figurerer navnet på det administrerende selskab øverst på listen over fonde, som selskabet administrerer, således at man vanskeligt kan forestille sig, at den relevante kundekreds, som besidder en relativ høj grad af overvågenhed, kan tro, at de fonde, der er omfattet af de varemærker, der søges registreret, administreres af et andet selskab end det, hvis navn figurerer oven for den gruppe, som de er en del af.
20. For så vidt angår de andre aspekter i sammenligningen konstaterede Retten i den appellerede doms præmis 47, at ud over det fælles præfiks »UNI« havde appellanten ikke bevist, at der forelå andre ligheder mellem de omhandlede varemærker, og at der derimod foreligger en semantisk forskel mellem dem, eftersom de udtryk, der er føjet til præfikset »UNI«, er angivet på engelsk i varemærkerne UNIWEB og UniCredit Wealth Management og på tysk i de påberåbte ældre varemærker.
21. I den appellerede doms præmis 48 konkluderede Retten, at trods den faktiske brug af de ældre varemærker og forekomsten af nævnte fælles præfiks kunne de beviser, der er blevet fremlagt for Harmoniseringskontoret, ikke bevise præfiksets evne til i sig selv eller i sammenhæng med andre faktorer at forbinde de varemærker, der søges registreret, med den ældre serie.
22. Efter at have godtaget UniCreditos eneste anbringende til støtte for selskabets søgsmål forkastede Retten appellantens anbringende, der ligeledes vedrørte tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, og som havde til formål, at appellantens indsigelser blev imødekommet også vedrørende ejendomsmæglervirksomhed.
Parternes påstande
23. Appellanten har ved appellen nedlagt påstand om, at Domstolen ophæver den appellerede dom og undlader at tage de af UniCredito for Retten nedlagte påstande til følge. Appellanten har desuden nedlagt påstand om, at de omtvistede afgørelser annulleres, i det omfang de afviste appellantens indsigelser mod registreringen af varemærkerne UNIWEB og UniCredit Wealth Management for så vidt angår ejendomsmæglervirksomhed, og at der gives medhold i disse indsigelser.
24. Harmoniseringskontoret har nedlagt påstand om, at appellen tages til følge, og at UniCredito tilpligtes at betale sagens omkostninger.
25. UniCredito har nedlagt påstand om, at appellen forkastes, og at appellanten tilpligtes at betale sagens omkostninger.
Appellen
Parternes argumenter
26. Til støtte for appellen har appellanten gjort gældende, at Retten har tilsidesat artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Appellanten har gjort gældende, at Retten ikke tog hensyn til samtlige de faktiske omstændigheder i sagen, hvorfor den appellerede dom hviler på en ufuldstændig og dermed urigtig gengivelse af de faktiske omstændigheder.
27. For at vurdere risikoen for forveksling fra den tyske kundekreds’ synspunkt burde Retten ifølge appellanten nemlig have taget hensyn til de adskillige afgørelser fra de tyske retsinstanser og fra Deutsche Patent- und Markenamt (den tyske patent‑ og varemærkemyndighed), der blev indgivet til indsigelsesafdelingen, som beviser, at der foreligger en sådan risiko. Appellanten har anført, at såfremt Retten rent faktisk havde taget hensyn til den tyske kundekreds’ synspunkt, ville den ikke fejlagtigt have konkluderet, at bestanddelen »web« er et engelsk udtryk, og at de udtryk, appellanten har føjet til præfikset »UNI«, altid er tyske.
28. Retten tog desuden kun hensyn til de tre ældre varemærker, som appellanten havde støttet sine indsigelser på, selv om der i forbindelse med vurderingen af risikoen for, at der antages at være en forbindelse, burde være fortaget en vurdering af hele den varemærkeserie, som appellanten er indehaver af. Såfremt der var blevet taget hensyn hertil, ville Retten kunne have konstateret, at de engelske udtryk ligeledes forbindes med præfikset »UNI«, og at opbygningen af de registrerede varemærker ikke udviser nogen forskelle, der kan forhindre, at den relevante kundekreds både forbinder varemærket UNIWEB og varemærket UniCredit Wealth Management med appellantens varemærkeserie.
29. Idet Retten forudsatte, at den relevante kundekreds udelukkende kan finde fondes betegnelser i avisers finansafsnit, har den med urette konstateret, at denne betegnelse altid er ledsaget af en angivelse af navnet på de operatører eller selskaber, der administrerer fondene. Retten har i denne henseende ikke taget hensyn til de oplysninger, der fremkom under retsmødet.
30. Appellanten har fremhævet, at selskabet er indehaver af ca. 90 varemærker, der indeholder præfikset »UNI«, som er forbundet med forskellige bestanddele, og at dette præfiks, som desuden i sig selv er et af disse varemærker, udgør en bestanddel med særpræg. Eftersom ordmærkerne »UNIWEB« og »UniCredit Wealth Management« har samme opbygning, kan det under disse omstændigheder ikke bestrides, at der foreligger en risiko for forveksling som følge af, at den relevante kundekreds forbinder disse mærker med de varemærker, som appellanten er indehaver af, til trods for at der er andre operatører, som administrerer fonde, hvis navn indeholder bestanddelen »united« eller »unico«.
31. Hvad angår appellantens påstand vedrørende ejendomsmæglervirksomhed, som Retten undlod at tage til følge, har appellanten gjort gældende, at der er sammenhæng mellem den slags tjenesteydelser og investeringer.
32. Harmoniseringskontoret har som appellanten anført, at Retten har begået en retlig fejl i forbindelse med anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.
33. Med henvisning til BAINBRIDGE-dommen har Harmoniseringskontoret anført, at de varemærker, der søges registreret, tydeligvis er i besiddelse af egenskaber, der kan forbinde dem med den af appellanten påberåbte varemærkeserie. Harmoniseringskontoret har i denne henseende bemærket, at bestanddelen »UNI« er anvendt på samme sted i de varemærker, der søges registreret, som i de varemærker, der udgør nævnte serie, at bestanddelen ikke har et anderledes semantisk indhold, og at det fornødne særpræg fremhæves af den omstændighed, at der føjes andre ordbestanddele som »web« og »Credit Wealth Management« til bestanddelen, som inden for den finansielle sektor er beskrivende, uden særpræg, også set med den relevante tyske kundekreds’ øjne.
34. Retten har ikke udtalt sig om præfikset »UNI«’s iboende særpræg og har dermed tilsidesat princippet om, at der bør tages hensyn til alle relevante faktorer i den konkrete sag, navnlig det ældre varemærkes særpræg, med henblik på at vurdere, om der foreligger en risiko for forveksling. Retten har ligeledes ikke uddybet, hvorfor præfikset »UNI« i sig selv mangler evne til at etablere en forbindelse mellem de varemærker, der søges registreret, og den af appellanten påberåbte serie.
35. Retten har desuden ikke foretaget en konkret vurdering af den tyske kundekreds’ opfattelse af varemærkerne. Den har i denne forbindelse på ingen måde lagt vægt på de mange afgørelser fra Deutsche Patent- und Markenamt, selv om de tydeligt afspejler den berørte kundekreds’ opfattelse og udgør en faktor, som burde have været medtaget i vurderingen, uanset at disse afgørelser ikke binder hverken Harmoniseringskontoret eller Retten.
36. Sidstnævnte har i BAINBRIDGE-dommen anerkendt, at der kan være risiko for forveksling, når den særprægede bestanddel er den samme, til trods for at varemærkerne adskiller sig fra hinanden ved tilføjelsen af ordbestanddele eller grafiske bestanddele. Det er derfor uforståeligt, hvorfor betydningen af de forskellige udtryk »web«, »credit«, »wealth mangement«, »zins«, »fonds« og »rak« i den foreliggende sag ifølge Retten gør det muligt at fastslå, at den heraf følgende semantiske forskellighed udelukker risikoen for forveksling. En sådan vurdering tager desuden ikke hensyn til den omstændighed, at disse udtryk, som er direkte beskrivende, eller som er blevet det som følge af almindelig brug i den finansielle sprogbrug i Tyskland, ikke gør det muligt for den relevante kundekreds at opfatte, at de betegner tjenesteydelser eller finansielle produkter fra forskellige selskaber, eftersom anvendelsen af engelske udtryk er almindelig i den finansielle sektor.
37. Hvad angår de situationer, hvor den relevante kundekreds kan blive konfronteret med de omhandlede varemærker, skal det bemærkes, at selv om varemærkerne altid er efterfulgt af navnet på det selskab, der administrerer de berørte fonde, udelukker dette ikke i sig selv en risiko for forveksling, eftersom den tyske forbruger, der allerede kender de fonde, som appellanten udbyder, vil kunne tro, at de andre fonde, der også indeholder præfikset »UNI«, hidrører fra selskaber, der har økonomisk tilknytning til appellanten.
38. Desuden har Retten forvansket og fordrejet appelkammerets undersøgelse, idet den bemærker, at appelkammeret ikke har foretaget en grundig undersøgelse af kravet om tilknytning mellem de varemærker, der søges registreret, og den af appellanten påberåbte serie, og at det ikke har bevist, at der foreligger ligheder bortset fra den fælles bestanddel »UNI« med henblik på at fastslå, at der forelå en risiko for forveksling.
39. UniCredito har nedlagt påstand om, at appellen skal forkastes, og har for det første gjort gældende, at de til støtte for appellen fremsatte anbringender skal afvises, eftersom appellanten har gjort gældende, at den appellerede dom er fejlagtig som følge af en fejlvurdering af de faktiske omstændigheder.
40. Dernæst har UniCredito anført, at Rettens vurderinger, som appellanten har kritiseret, dvs. såvel vurderingerne vedrørende forekomsten af betegnelser for fonde, der indeholder præfikset »UNI«, men som ikke tilhører appellanten, som vurderingerne vedrørende den omstændighed, at betegnelserne i aviserne er forbundet med de selskaber, der administrerer fondene, og vurderingerne vedrørende præfiksets forbindelse med engelske eller tyske udtryk, er supplerende og marginale i forhold til Rettens faktuelle helhedsvurdering angående den manglende risiko for forveksling og derfor ikke kan medføre ændringer i denne vurdering.
41. UniCredito har desuden bestridt appellantens argumentation vedrørende forpligtelsen til at tage hensyn til afgørelser fra nationale administrative og retlige myndigheder, eftersom de nationale systemer og det EU-retlige system vedrørende beskyttelse af varemærker er autonome og uafhængige af hinanden.
42. Klagepunktet, hvorved appellanten kritiserer Retten for – med henblik på vurderingen af risikoen for forveksling – udelukkende at have taget hensyn til de tre ældre varemærker, som indsigelserne er støttet på, og ikke alle varemærkerne i den af appellanten påberåbte serie, er heller ikke begrundet. Dette klagepunkt er selvmodsigende, idet indsigelserne er støttet på disse tre varemærker, og det er ikke begrundet med hensyn til BAINBRIDGE-dommen. Dommen, der bygger på princippet om, at såfremt der foreligger en varemærkeserie, skal risikoen for forveksling vurderes under hensyntagen til risikoen for, at kundekredsen opfatter det varemærke, der søges registreret, som en del af serien, kræver på ingen måde, at dette varemærke sammenlignes med hver enkelt af varemærkerne i serien.
43. Hvad for så vidt endelig angår ejendomsmæglervirksomhed har UniCredito dels gjort gældende, at ejendomsmæglervirksomhed ikke hører sammen med de finansielle tjenesteydelser, dels at der ikke er en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker, heller ikke selv om der alene tages hensyn til de finansielle tjenesteydelser i snævreste forstand.
Domstolens bemærkninger
44. UniCredito gør gældende, at appellen skal afvises, idet den tilsigter at rejse tvivl om bedømmelser af faktisk karakter, der er foretaget i den appellerede dom. Det må i denne henseende konstateres, at appellanten gør gældende, at Retten har tilsidesat artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, eftersom den ikke har taget hensyn til alle den foreliggende sags omstændigheder, og navnlig eftersom den undlod at tage hensyn til den tyske kundekreds’ synspunkt for så vidt angår risikoen for forveksling mellem de varemærker, der søges registreret, og den af appellanten påberåbte varemærkeserie eller ‑familie.
45. Det er fast retspraksis, at der skal foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (jf. i denne retning dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 22, af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 18, af 12.6.2007, sag C-334/05, KHIM mod Shaker, Sml. I, s. 4529, præmis 34, og af 20.9.2007, sag C-193/06 P, Nestlé mod KHIM, præmis 33). Selv om vurderingen af disse faktorer er et spørgsmål om faktum, som Domstolen ikke har kompetence til at efterprøve, udgør undladelsen af at tage hensyn til alle disse faktorer imidlertid en retlig fejl (jf. i denne retning dom af 24.6.2010, sag C-51/09 P, Becker mod Harman International Industries, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 40), og kan i sig selv gøres gældende for Domstolen i forbindelse med en appel.
46. Det samme gør sig gældende for det af Harmoniseringskontoret fremsatte klagepunkt, ifølge hvilket Retten har fordrejet appelkammerets undersøgelse, idet fordrejning af indholdet af en retsakt ligeledes udgør en retlig fejl (jf. dom af 27.1.2000, sag C-164/98 P, DIR International Film m.fl. mod Kommissionen, Sml. I, s. 447, præmis 48).
47. Herefter må UniCreditos formalitetsindsigelse forkastes.
48. Det skal for så vidt angår realiteten bemærkes, at Retten med henblik på annullation af de omtvistede afgørelser fastslog følgende i den appellerede doms præmis 35, 36 og 41:
»35 Appelkammerets vurdering i den foreliggende sag, hvorefter de ældre varemærker UNIFONDS, UNIRAK og UNIZINS, der er påberåbt af [appellanten], udgør en »serie« i henhold til BAINBRIDGE-dommen, […] hviler i det væsentlige på den vurdering, at præfikset »UNI«, der er fælles for de tre varemærker, har fornødent særpræg i forhold til finansielle tjenesteydelser, og at den faktiske brug af disse varemærker er blevet bevist af [appellanten].
36 Efter at have konstateret, at der foreligger en »varemærkeserie«, fastslår appelkammeret næsten automatisk, at den relevante kundekreds forbinder præfikset »UNI« med [appellanten], i tilfælde hvor det anvendes i relation til investeringsfonde, og at der derfor er en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker.
[…]
41 Harmoniseringskontoret har i den foreliggende sag ikke foretaget en grundig undersøgelse af betingelsen om tilknytning mellem de ansøgte varemærker og den i forbindelse med indsigelsen påberåbte serie. Appelkammeret har begrænset sig til at bemærke, at hvert af varemærkerne består af en sammensætning af to individuelle bestanddele, dvs. den fælles bestanddel »UNI« og forskellige udtryk, henholdsvis »web« og »credit wealth management«, der mangler fornødent særpræg i forhold til de ansøgte tjenesteydelser.«
49. Hvad angår klagepunktet, hvorefter Retten således har fordrejet appelkammerets undersøgelse, må det konstateres, at appelkammeret i punkt 36 og 37 i afgørelsen af 5. september 2006 anførte følgende:
»36 [UniCreditos] varemærke og [appellantens] varemærker har i den foreliggende sag samme opbygning. De består af en sammensætning af to individuelle bestanddele, dvs. den fælles bestanddel »UNI«, som udgør begyndelsen for alle varemærkerne, der i hvert tilfælde efterfølges af et forskelligt ord. Dette er imidlertid ikke tilstrækkeligt til at fastslå, at varemærket UNIWEB indeholder egenskaber, der kan forbinde det med [appellantens] »UNI«-varemærker. I tilfælde, hvor den fælles bestanddel udelukkende er beskrivende eller mangler fornødent særpræg, vil [appellanten] ikke med rette kunne fremføre argumentet om »varemærkefamilien«.
37 Den fælles bestanddel »UNI«’s særpræg skal vurderes i forhold til den relevante kundekreds’ opfattelse af de omhandlede tegn og tjenesteydelser. Det er ikke alene bestanddelen »UNI«’s egne kvaliteter, der er relevante for denne vurdering, men også anvendelsen heraf. I Tyskland, hvor den relevante gennemsnitlige forbruger befinder sig, refererer ordet »uni« til »uni«, dvs. ensfarvet, og til Uni, dvs. forkortelsen for universitet (almindelig talesprog). Dette udtryk har tilsyneladende ikke en klar og umiddelbar betydning i forhold til de omhandlede tjenesteydelser. I den foreliggende sag har [appellanten] desuden bevist, bl.a. ved hjælp af sin årsberetning og halvårsberetning af 30. september 2001 samt presseudklip, at [selskabet] anvender de tre varemærker, der indeholder præfikset »UNI«, i forbindelse med »investeringsfonde« i Tyskland.
50. Punkt 40 og 41 i afgørelsen af 25. september 2006 er affattet i lignende vendinger, og appelkammeret fastslår desuden følgende i førstnævnte punkt:
»Det er nødvendigt at fremhæve, at udtrykkene »Wealth Management«, der er føjet til [UniCreditos] varemærke, er engelske ord, der er gængse inden for den finansielle sektor på det relevante område, dvs. Tyskland, for tjenesteydelser, der er en kombination af finans- og investeringsrådgivning, tjenesteydelser på området for revision og skat samt juridisk og finansiel planlægning. Følgelig mangler sammensætningen af ordene »Wealth Mangement« det fornødne særpræg i forhold til de ansøgte tjenesteydelser.«
51. Det fremgår således, at Retten har fordrejet indholdet af de omtvistede afgørelser, idet den har anført, at appelkammeret »næsten automatisk« og uden en »grundig undersøgelse« af betingelserne om tilknytning mellem de varemærker, der søges registreret, og den af appellanten påberåbte serie, fastslog, at der var risiko for forveksling, ved blot at konstatere, at denne serie findes, og at varemærkerne består af den fælles bestanddel »UNI« i kombination med forskellige udtryk, der ikke har fornødent særpræg.
52. Retten har således undladt at undersøge de aspekter, som appelkammeret havde foretaget en vurdering af, og som er gengivet i nærværende doms præmis 49 og 50. Det gælder navnlig appelkammerets betragtninger vedrørende de sammenlignede varemærkers identiske opbygning, den fælles bestanddel »UNI«’s særpræg ud fra den relevante kundekreds’ synsvinkel og udtrykket »Wealth Management«’s mangel på særpræg. Retten har således ikke begrundet dommen tilstrækkeligt.
53. Hvad angår klagepunktet om, at Retten har anvendt forordningens artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 forkert, skal det anføres, at i henhold til Domstolens faste retspraksis er risikoen for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder (jf. dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 29, Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 17, dommen i sagen KHIM mod Shaker, præmis 33, samt dommen i sagen Nestlé mod KHIM, præmis 3).
54. I den situation, hvor indsigelsen er baseret på tilstedeværelsen af flere varemærker, der frembyder fælles karaktertræk, som gør det muligt at betragte dem som en del af den samme »familie« eller »serie« af varemærker, skal der ved bedømmelsen af risikoen for forveksling tages hensyn til den omstændighed, at når der er tale om en familie eller serie af varemærker, består risikoen for forveksling nærmere bestemt i, at forbrugeren kan tage fejl med hensyn til herkomsten eller oprindelsen af de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af det varemærke, som er søgt registreret, og med urette antage, at dette varemærke udgør en del af denne familie eller serie af varemærker (jf. i denne retning dom af 13.9.2007, sag C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria mod KHIM, Sml. I, s. 7333, præmis 62 og 63, og af 18.12.2008, sag C-16/06 P, Les Éditions Albert René mod KHIM, Sml. I, s. 10053, præmis 101).
55. Som det er fastslået i denne doms præmis 45, skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde.
56. I dette tilfælde har Retten afvist, at der består en risiko for forveksling, uden at have taget hensyn til alle de relevante faktorer med henblik på konkret at undersøge, om der er risiko for, at den relevante kundekreds vil tro, at de varemærker, der søges registreret, er en del af den af appellanten påberåbte varemærkeserie, og dermed tage fejl med hensyn til oprindelsen af de omhandlede tjenesteydelser ved at antage, at de hidrører fra samme selskab eller fra økonomisk forbundne selskaber.
57. Som appellanten og Harmoniseringskontoret således gør gældende, mangler der i den appellerede dom først og fremmest en undersøgelse af opbygningen af de varemærker, der sammenlignes, og hvorledes placeringen af den fælles bestanddel, dvs. præfikset »UNI«, påvirker den relevante kundekreds’ opfattelse af disse varemærker.
58. Hvad dernæst angår den fælles bestanddels mulige særpræg, har Retten i den appellerede doms præmis 43 anført, at den i sig selv reelt mangler evne til at etablere en tilknytning mellem de varemærker, der søges registreret, og den af appellanten påberåbte varemærkeserie. Som appellanten i det væsentlige gjorde gældende under retsmødet, og som Harmoniseringskontoret har anført, har Retten imidlertid ikke underbygget denne påstand og har i denne forbindelse følgelig hverken undersøgt appelkammerets vurderinger vedrørende den relevante kundekreds’ mulige opfattelse af bestanddelen eller begrundet dommen på dette punkt.
59. Desuden har Retten undersøgt appellantens brug af den påberåbte varemærkeserie, og har i den appellerede doms præmis 44-46 på baggrund af en vurdering af de faktiske omstændigheder, som det ikke tilkommer Domstolen at efterprøve, bl.a. fastslået, at man vanskeligt kan forestille sig, at den relevante kundekreds kan tro, at de fonde, der er omfattet af de varemærker, der søges registreret, administreres af et andet selskab end det, hvis navn figurerer øverst på listen over nævnte fonde i presseudklippene. Henset til det i denne doms præmis 53 anførte princip, kan Retten imidlertid ikke uden at behæfte dommen med en retlig fejl undlade at undersøge, om kundekredsen ikke i det mindste ville kunne tro, at disse svarer til tjenesteydelser, som udbydes af økonomisk forbundne virksomheder.
60. Hvad endelig angår de øvrige bestanddele i de varemærker, der sammenlignes, har Retten i den appellerede doms præmis 47 alene anført, at de udtryk, der er føjet til præfikset »UNI«, er angivet på engelsk i alle de varemærker, der søges registreret, og på tysk i hvert af de til støtte for indsigelserne påberåbte ældre varemærker. Ud over at Retten ikke har undersøgt, om denne forskel for så vidt angår de omhandlede finansielle tjenesteydelser og den relevante kundekreds ville kunne forhindre risikoen for, at sidstnævnte tror, at de varemærker, der søges registreret, er en del af den af appellanten påberåbte varemærkeserie, har Retten heller ikke vurderet, om disse bestanddele er beskrivende eller uden særpræg.
61. Henset til det i denne doms præmis 52 og 57-60 anførte, kunne Retten således ikke i den appellerede doms præmis 48 med rette konkludere, at »uanset den faktiske brug af de ældre varemærker og tilstedeværelsen af præfikset »UNI«, der er fælles for alle disse varemærker samt de ansøgte varemærker, kan de beviser, der er blevet fremlagt for Harmoniseringskontoret, ikke bevise præfiksets evne til i sig selv eller i sammenhæng med andre faktorer at forbinde de varemærker, der søges registreret, med den ældre serie« og i samme doms præmis 49, at appelkammeret med urette fandt, at der er risiko for forveksling mellem de omtvistede tegn som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94.
62. Det følger heraf, at det eneste anbringende i appelsagen må tages til følge og den appellerede dom derfor ophæves, uden at det er nødvendigt at gennemgå appellantens øvrige argumenter og navnlig uden at træffe afgørelse angående den del af argumenterne, der omhandler afvisningen af appellantens indsigelser vedrørende ejendomsmæglervirksomhed.
63. I overensstemmelse med artikel 61, stk. 1, andet punktum, i statutten for Den Europæiske Unions Domstol kan Domstolen, når den ophæver den af Retten trufne afgørelse, hjemvise sagen til Retten til afgørelse.
64. I dette tilfælde indebærer helhedsvurderingen vanskelige faktiske skøn, der – som anført af appelkammeret ved Harmoniseringskontoret – har til formål at undersøge, om der er risiko for, at den relevante kundekreds vil tro, at de varemærker, der søges registreret, er en del af den af appellanten påberåbte varemærkeserie. Sagen hjemvises derfor til Retten med henblik på en ny afgørelse af de af UniCredito indgivne klager samt appellantens påstand om delvis annullation af de omtvistede afgørelser, og afgørelsen om sagens omkostninger i forbindelse med appelsagen udsættes.
Afgørelse
På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen (Fjerde Afdeling):
1) Den Europæiske Unions Rets dom af 27. april 2010, UniCredito Italiano mod KHIM – Union Investment Privatfonds (UNIWEB) (forenede sager T-303/06 og T-337/06), ophæves.
2) Sagen hjemvises til Den Europæiske Unions Ret.
3) Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.