62013TJ0518
TRIBUNALENS DOM (första avdelningen)
den 5 juli 2016 (
*1
)
”EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-ordmärket MACCOFFEE — Det äldre EU-ordmärket McDONALD’S — Artiklarna 53.1 a och 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009 — Varumärkesfamilj — Otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé — Ogiltighetsförklaring”
I mål T‑518/13,
Future Enterprises Pte Ltd, Singapore (Singapore), inledningsvis företrätt av B. Hitchens, J. Olsen, R. Sharma och M. Henshall, solicitors, samt R. Tritton, barrister, därefter av B. Hitchens, J. Olsen, R. Tritton och E. Hughes-Jones, solicitors,
klagande,
mot
Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av L. Rampini, i egenskap av ombud,
motpart,
varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var
McDonald’s Internationell Property Co. Ltd, Wilmington, Delaware (Förenta staterna), företrätt av advokaten C. Eckhartt,
angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s första överklagandenämnd den 13 juni 2013 (ärende R 1178/2012-1), om ett ogiltighetsförfarande mellan McDONALD’s International Property Co. Ltd och Future Enterprises,
meddelar
TRIBUNALEN (första avdelningen)
sammansatt av ordföranden H. Kanninen samt domarna I. Pelikánová (referent) och E. Buttigieg,
justitiesekreterare: handläggaren A. Lamote,
med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 23 september 2013,
med beaktande av EUIPO:s och intervenientens svarsinlagor som inkom till tribunalens kansli den 22 januari 2014,
med beaktande av den replik som inkom till tribunalens kansli den i juli 2014,
med beaktande av intervenientens duplik som inkom till tribunalens kansli den 24 november 2014,
efter förhandlingen den 2 februari 2016,
följande
Dom
Bakgrund till tvisten
1
Klaganden, Future Enterprises Pte Ltd, ingav den 13 oktober 2008 en ansökan om registrering av EU-varumärke till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 1, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1)).
2
Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet MACCOFFEE.
3
De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 29, 30 och 32 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar för var och en av dessa klasser följande beskrivning:
—
Klass 29: ”Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, frysta, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter; mejeriprodukter; grädde (mejeriprodukter); vispgrädde; produkter som används vid tillsättning av grädde i drycker (framställda av mejeriprodukter); desserter huvudsakligen bestående av mjölk; yoghurt; livsmedel i form av snacks; fruktbaserade snacks; potatisbaserade snacks; potatischips; drycker framställda av eller innehållande mjölk; milkshakes”,
—
klass 30: ”Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och spannmålsprodukter; bröd, konditori- och konfektyrvaror, glass; honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is; kex; färdiga frukostflingor, glaserade kakor, glassdesserter; salta kex; djupfryst yoghurt; glass; kringlor; kanderade blomblad; sockerfabrikat; små godsaker; godsaksstänger; mintkarameller; choklad; chokladkakor; mjuka kakor; muffins; pop-corn; spannmålsbaserade snacks; salta livsmedel i form av snacks; majskross; tortillas; bakverk; bröd; fyllda smörgåsar; wraps (smörgåsar); grillade smörgåsar; desserter, puddingar; snabbkaffe; snabbkaffeblandningar; kaffebönor; malet kaffe; iskaffe; café au lait; kakaobaserade drycker med mjölk, chokladbaserade drycker, kaffe och kaffebaserade drycker; kakao och kakaobaserade drycker; tebaserade drycker; te, dvs. ginsengte, svart te, Oolongte, kornte och havtornste; fruktte; örtte (för annat än medicinskt bruk); iste”, och
—
Klass 32: ”Öl; mineralvatten med och utan kolsyra och andra alkoholfria drycker; fruktdrycker och fruktjuicer; saft och andra koncentrat för framställning av drycker; fruktbaserade läskedrycker med te- eller kaffesmak (som inte ingår i andra klasser); alkoholfria drycker med te- eller kaffesmak (som inte ingår i andra klasser)”.
4
Registreringsansökan offentliggjordes i Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 1/2009 av den 12 januari 2009 och ordkännetecknet MACCOFFEE registrerades som EU-varumärke den 29 januari 2010 med nummer 7307382 för alla de produkter som nämnts ovan i punkt 3.
5
Den 13 augusti 2010, ingav McDonald’s International Property Co. Ltd, en begäran om ogiltighetsförklaring av det omtvistade varumärket, avseende de varor i deras helhet för vilka det hade registrerats.
6
Begäran om ogiltighetsförklaring grundade sig på följande varumärken:
—
EU-ordmärket McDONALD’S, vars ansökan om registrering inkom den 1 april 1996, registrerades den 16 juli 1999 med nummer 62497 för varor och tjänster som tillhör klasserna 29, 30, 32 och 42;
—
EU-ordmärket McFISH, vars ansökan om registrering inkom den 18 april 2006, registrerades den 20 juli 2007 med nummer 5056429 för varor som tillhör klasserna 29 och 30;
—
EU-ordmärket McTOAST, vars ansökan om registrering inkom den 24 oktober 2005, registrerades den 20 april 2007 med nummer 4699054 för varor och tjänster som tillhör klasserna 29, 30 och 43;
—
EU-ordmärket McMUFFIN, vars ansökan om registrering inkom den 27 juli 2005, registrerades den 7 augusti 2006 med nummer 4562419 för varor och tjänster som tillhör klasserna 29, 30 och 43;
—
EU-ordmärket McRIB, vars ansökan om registrering inkom den 19 november 1999, registrerades den 11 juni 2001 med nummer 1391663 för varor som tillhör klasserna 29 och 30;
—
EU-ordmärket McFLURRY, vars ansökan om registrering inkom den 30 juni 1998, registrerades den 8 september 1999 med nummer 864694 för varor som tillhör klass 29;
—
EU-ordmärket CHICKEN McNUGGETS, vars ansökan om registrering inkom den 1 april 1996, registrerades den 4 augusti 1998 med nummer 16196 för varor som tillhör klass 29;
—
EU-ordmärket McCHICKEN, vars ansökan om registrering inkom den 1 april 1996, registrerades den 2 februari 1998 med nummer 16188 för varor som tillhör klass 30;
—
EU-ordmärket EGG McMUFFIN, vars ansökan inkom den 1 april 1996, registrerades den 19 december 1997 med nummer 15966, för varor som tillhör klass 30;
—
EU-ordmärket McFEAST, vars ansökan om registrering inkom den 1 april 1996, registrerades den 27 oktober 1999 med nummer 15941 för varor som tillhör klass 30;
—
EU-ordmärket BIG MAC, vars ansökan om registrering inkom den 1 april 1996, registrerades den 22 december 1998 med nummer 62638 för varor och tjänster som tillhör klasserna 29, 30 och 42;
—
EU-ordmärket PITAMAC, vars ansökan om registrering inkom den 1 februari 2005, registrerades den 11 april 2006 med nummer 426481 för varor och tjänster som tillhör klasserna 29, 30 och 42;
—
och det välkända tyska varumärket McDonald’s för varor och tjänster som tillhör klasserna 29, 30, 32 och 43.
7
De skäl som intervenienten har åberopat var dem som anges i artikel 53.1 a i förordning nr 207/2009 jämförd med artikel 8.1 a och b, 8.2 c och 8.5 i samma förordning.
8
På begäran av klaganden som är innehavare av det omtvistade varumärket, anmodades intervenienten att lägga fram bevis för att de äldre varumärken på vilka klaganden grundade sin begäran verkligen hade använts i överensstämmelse med artikel 57.2 och 57.3 i förordning nr 207/2009.
9
Genom beslut av den 27 april 2012 ogiltighetsförklarade annulleringsenheten det omtvistade varumärket i dess helhet med tillämpning av artikel 53.1 i förordning nr 207/2009 jämförd artikel 8.5 i förordningen, och detta enbart på grundval av det äldre EU-ordmärket McDONALD’S som var registrerat med nummer 62497, med motiveringen att med hänsyn till varumärket McDONALD’S sedan lång tid tillbaka förvärvade renommé och på grund av att omsättningskretsen uppfattade att det fanns ett samband mellan detta varumärke och det omtvistade varumärket, det förelåg en allvarlig risk för att användningen utan skälig anledning av det omtvistade varumärket skulle dra otillbörlig fördel av varumärket McDONALD’S renommé.
10
Sökanden överklagade annulleringsenhetens beslut till EUIPO den 26 juni 2012 med stöd av artiklarna 58‐64 i förordning nr 207/2009.
11
Genom beslut av den 13 juni 2013 (nedan kallat det angripna beslutet) ogillade EUIPO:s första överklagandenämnd klagandens talan i dess helhet och anslöt sig därvid till annulleringsenhetens argument att alla tillämpningsvillkoren i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 var uppfyllda i det aktuella fallet. Överklagandenämnden konstaterade att varumärket McDONALD’S åtnjöt betydande renommé för sina snabbmatstjänster. Bland de relevanta faktorer som gjorde det möjligt att bedöma huruvida omsättningskretsen, det vill säga den stora allmänheten inom Europeiska unionen som även använde sig av intervenientens snabbmatstjänster kunde uppfatta att det fanns ett samband mellan de motstående varumärkena, angav första överklagandenämnden, för det första, att de motstående varumärkena liknade varandra, för det andra, att det betydande renommé som varumärket McDONALD’S hade förvärvat även utsträckte sig till att omfatta en kombination av prefixet ”mc” och namnet på en rätt på menyn eller ett livsmedel, för det tredje, att intervenienten var innehavare av en varumärkesfamilj, som kombinerade prefixet ”mc” med namnet på en rätt på menyn eller ett livsmedel (nedan kallad varumärkesfamiljen ”Mc”), för det fjärde, att det omtvistade varumärket var hade samma struktur som den som är gemensam för varumärkesfamiljen ”Mc” och, för det femte, att de tjänster och varor som de motstående varumärkena avsåg hade en viss likhet på grund av de nära band som fanns mellan dem. Efter en helhetsbedömning av alla dessa faktorer, kom överklagandenämnden fram till slutsatsen att omsättningskretsen kunde uppfatta att det fanns ett samband mellan de motstående varumärkena och att till och med en stor del av den kunde associera det omtvistade varumärket med varumärkesfamiljen ”Mc”. Enligt överklagandenämnden kunde emellertid uppfattningen hos omsättningskretsen att det fanns ett sådant samband innebära att bilden av varumärket McDONALD’S eller de kännetecken som associeras med det överförs till de varor som det omtvistade varumärket avsåg och att det därför var högst troligt att klaganden drog otillbörlig fördel av varumärket McDONALD’S renommé. Slutligen konstaterade den att det saknades skälig anledning att använda det omtvistade varumärket.
Parternas yrkanden
12
Klaganden har yrkat att tribunalen ska
—
ogiltigförklara det angripna beslutet, och
—
förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.
13
EUIPO och intervenienten har yrkat att tribunalen ska
—
ogilla talan, och
—
förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.
Rättslig bedömning
Inledande anmärkningar om tillämpliga bestämmelser och föremålet för tvisten
14
Enligt artikel 53.1 a i förordning nr 207/2009 ska ett EU-varumärke efter ansökan till EUIPO förklaras ogiltigt om det finns ett sådant äldre varumärke som avses i artikel 8.2 i förordningen, det vill säga ett varumärke för vilket ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av det EU-varumärke vars ogiltighetsförklaring har begärts och villkoren i artikel 8.5 i förordningen är uppfyllda. Det framgår av sistnämnda bestämmelse att det är möjligt att begära ogiltighetsförklaring av ett EU-varumärke även när detta varumärke har registrerats för varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket har registrerats.
15
För att det mer omfattande skyddet för det äldre varumärket enligt artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 ska tillämpas, fordras att flera villkor är uppfyllda. För det första, ska ansökan om registrering av det äldre EU-varumärket ha inkommit före ansökan om registrering av det varumärke vars ogiltighetsförklaring har begärts och det ska ha registrerats. För det andra, ska det äldre EU-varumärket och det varumärke vars ogiltighetsförklaring har begärts, vara identiska eller likna varandra. För det tredje, ska det äldre EU-varumärket vara känt i unionen. För det fjärde, ska det finnas risk för att användningen utan skälig anledning av det EU-varumärke vars ogiltighetsförklaring har begärts skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Dessa rekvisit är kumulativa, vilket innebär att om ett av dem inte är uppfyllt, kan artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 tillämpas (se dom av den 6 juli 2012, Jackson International/harmoniseringsbyrån – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE), T–60/10, ej publicerad, EU:T:2012:348, punkt 18 och där angiven rättspraxis).
16
I det aktuella fallet har klaganden varken bestritt att ansökan om registrering av varumärket McDONALD’S hade inkommit före det omtvistade varumärkets ansökan den 1 april 1996 och registrering den 16 juli 1999 (se punkt 6 ovan) eller att varumärket McDONALD’S åtnjuter betydande renommé i unionen för sina snabbmatstjänster och att det därför är ostridigt att både det första och det tredje villkoret för tillämpning av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, som erinrats om i punkt 15 ovan, har iakttagits.
17
Klaganden har däremot bestritt vissa bedömningar som föranledde överklagandenämnden att i det angripna beslutet konstatera att det fanns en viss likhet mellan de motstående varumärkena. Klaganden anser att med hänsyn till denna likhet, förekomsten av en varumärkesfamilj ”Mc”, den särskiljningsförmåga som prefixet ”mc” har förvärvat, det betydande renommé som varumärket McDONALD’S åtnjuter och som även omfattar prefixet ”mc”, vilket används i kombination med namnet på en rätt på menyn eller på ett livsmedel samt på grund av en viss likhet mellan de varor och tjänster som de motstående varumärkena avser genom de nära banden dem emellan, att omsättningskretsen skulle kunna uppfatta att det finns ett samband mellan de motstående varumärkena. Följaktligen är det högst sannolikt att en användning utan skälig anledning av det omtvistade varumärket medför att otillbörlig fördel dras av varumärket McDONALD’S renommé. Tvisteföremålet begränsas således till frågan huruvida det var med rätta som överklagandenämnden i det angripna beslutet inbegrep annulleringsenhetens bedömning att det andra och det fjärde tillämpningsvillkor i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, som erinrats om ovan i punkt 15, i det aktuella fallet var uppfyllt.
Huruvida det finns en viss likhet mellan de motstående varumärkena
18
Klaganden har hävdat att överklagandenämnden gjorde en oriktig bedömning i det angripna beslutet när den fann att de motstående varumärkena på det hela taget hade en viss likhet. Klaganden har gjort gällande att i överensstämmelse med rättspraxis ska den visuella likheten i det aktuella fallet väga tyngst, eftersom livsmedel och drycker framför allt väljs visuellt. Enligt klaganden är emellertid de motstående varumärkena mycket olika utseendemässigt och det var fel av överklagandenämnden att hävda att beståndsdelarna ”mac” och ”mc” liknande varandra visuellt. Klaganden har även hävdat att de motstående varumärkena är mycket olika i fonetisk avseende. Prefixen ”mac” och ”mc” uttalas inte på samma sätt. På grund av att två ”c” används efter varandra uttalas det omtvistade varumärket ”mac coffi” på engelska, medan varumärket McDONALD’S uttalas ”me don alds” och, såsom framgår av den engelska rättspraxis som förts till handlingarna i detta förfarande, betonas den andra stavelsen ”don” vilket innebär att beståndsdelen ”mc” i fonetiskt avseende är en sekundär beståndsdel i varumärket. Begreppsmässigt har klaganden gjort gällande att varumärket McDONALD’S förstås som ett efternamn, medan det omtvistade varumärket, fastän det innehåller beståndsdelen ”mac”, vilken även är ett vanligt prefix i patronymikon (fadersnamn) av gaeliskt (skotskt och irländskt) ursprung, inte överallt förstås som ett sådant namn, eftersom denna beståndsdel associeras med ordet ”coffee” som förstås så, att det avser kaffe, det vill säga en varm aromatisk dryck. I det sammanhanget uppfattas beståndsdelen ”mac” förmodligen som det amerikanska slanguttryck man använder för att på ett vänligt sätt tilltala en främling, som i uttrycket ”Hey Mac, you want a coffee” (”Hej Mac, vill du ha en kaffe?”). I brist på något slags likhet mellan de motstående varumärkena anser klaganden att överklagandenämnden borde ogilla begäran om ogiltighetsförklaring och har anmärkt att även om det antogs att dessa varumärken hade en svag likhet skulle detta inte mot bakgrund av EUIPO:s praxis kunna konstateras att omsättningskretsen uppfattade att det fanns ett samband dem emellan.
19
EUIPO och intervenienten har tillbakavisat klagandes argument och de anser att klagandens anmärkningar ska underkännas, med motiveringen att överklagandenämnden inte gjorde någon oriktig bedömning i det angripna beslutet när den fann att det på det hela taget fanns en viss likhet mellan de motstående varumärkena.
20
Här ska det erinras om att det skydd som följer av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 inte är villkorat av att det konstateras att det föreligger en sådan grad av likhet mellan de motstående varumärkena att det finns en risk att omsättningskretsen förväxlar dem. Det räcker att graden av likhet mellan det kända varumärket och tecknet får till följd att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan tecknet och varumärket (se, analogt, dom av den 16 maj 2007, La Perla/harmoniseringsbyrån – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T‑137/05, ej publicerad, EU:T:2007:142, punkt 34 och där angiven rättspraxis, och dom av den 16 december 2010, Rubinstein/harmoniseringsbyrån – Allergan (BOTOLIST), T‑345/08 och T‑357/08, ej publicerad, EU:T:2010:529, punkt 65 och där angiven rättspraxis).
21
Att det rör sig om en sådan likhet ska, precis som i fråga om förekomsten av likhet i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, prövas genom en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet. Följaktligen ska helhetsbedömningen av de aktuella varumärkenas visuella likhet, ljudlikhet och begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena ger, bland annat med hänsyn till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (se, analogt, dom av den 16 maj 2007, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T‑137/05, ej publicerad, EU:T:2007:142, punkt 35 och där angiven rättspraxis).
22
I det aktuella målet har det inte bestritts att det saknas risk för att de motstående varumärkena förväxlas. Diskussionen är således begränsad till frågan om överklagandenämndens bedömning i det angripna beslutet gör det möjligt att slå fast att villkoret angående förekomsten av en liten grad av likhet mellan de aktuella varumärkena i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 är uppfyllt.
23
Vad först gäller den visuella likheten mellan de motstående varumärkena, ska det framhållas att varumärkena är ordmärken.
24
Enligt vad klaganden med rätta har anfört, är de motstående varumärkena mycket lika på det visuella planet, såtillvida att varumärket McDONALD’S består av nio bokstäver och ett typografiskt kännetecken, medan det omtvistade varumärket består av nio bokstäver av vilka endast fyra är gemensamma, nämligen bokstäverna ”m”, ”c”, ”o” och ”a”, av vilka tre inte har samma position i de motstående varumärkena. Visserligen börjar båda varumärkena med bokstaven ”m” och bokstäverna ”c” och ”o” befinner sig i en andra, respektive fjärdeposition i varumärket McDONALD’S och i en tredje respektive femte position i det omtvistade varumärket. Dessutom finns bokstäverna ”m” och ”c” i den första delen av de motstående varumärkena, det vill säga beståndsdelarna ”mac” och ”mc”. Vidare kan olikheten mellan de motstående varumärkena inte bero på om stora eller små bokstäver har använts. Den omständigheten saknar nämligen relevans då det skydd som är en följd av att ett ordmärke registreras avser det ord som anges i registreringsansökan och inte de stilistiska eller grafiska särdrag som varumärket eventuellt kan ha (se dom av den 29 april 2015, Chair Entertainment Group/harmoniseringsbyrån – Libelle (SHADOW COMPLEX), T‑717/13, ej publicerad, EU:T:2015:242, punkt 50 och där angiven rättspraxis). Dessa konstateranden räcker emellertid inte för att slå fast att det rör sig om visuell likhet, ens en svag sådan, mellan de motstående varumärkena.
25
Klaganden har således helt riktigt hävdat att den slutsats enligt vilken de motstående varumärkena, i viss mån, liknade varandra visuellt som överklagandenämnden kom fram till i punkt 38 i det angripna beslutet är felaktig.
26
Vad sedan angår de motstående varumärkenas fonetiska likhet finns det anledning att godkänna överklagandenämndens bedömning i punkt i 39 det angripna beslutet, att de första delarna av varumärkena, det vill säga beståndsdelarna ”mac” och ”mc”, båda uttalas ”mak” eller ”mac” i och med att bokstaven ”a” är stum eller en vokal som nästan inte uttalas, precis som i det engelska ordet ”ago”, åtminstone vad gäller en del av omsättningskretsen. Vissa uppgifter som har förts till handlingarna i detta förfarande kan visserligen göra det tveksamt huruvida överklagandenämndens bedömning är välgrundad, när den uppenbarligen avser den engelskspråkiga delen av omsättningskretsen. Det framgår nämligen av den andra meningen i punkt 44 i domen av High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division av den 27 november 2001, Frank Yu Kwan Yuen/McDONALD’S, vilken klaganden har företett, att ”första stavelsen i McCHINA … uttalas på ett något annorlunda sätt än MAC”. Det verkar således som hela eller en del av den engelskspråkiga omsättningskretsen skulle kunna uttala den första delen av de motstående varumärkena på ett något annorlunda sätt. Ett sådant misstag, om det anses föreligga, skulle emellertid inte ha någon inverkan på det angripna beslutets lagenlighet. EUIPO har nämligen med rätta anfört att den del av omsättningskretsen som uppfattar prefixen ”mc” och ”mac” som patronymikon på gaeliska uttalar dem på samma sätt, det vill säga ”mac” (se, för ett liknande resonemang, dom av den 5 juli 2012, Commercial Losan/harmoniseringsbyrån – McDONALD’S International Property (Mc. Baby), T‑466/09, ej publicerad, EU:T:2012:346, punkterna 37 och 41, och dom av den 26 mars 2015, Emsibeth/harmoniseringsbyrån – Peek & Cloppenburg (Nael), T‑596/13, ej publicerad, EU:T:2015:193, punkterna 48 och 50).
27
Även om det därefter medgavs att, i likhet med vad klaganden har hävdat, hela eller en del av omsättningskretsen tydligt uttalar vokalen ”a” som finns i början av det omtvistade varumärket, medan den knappast uttalar den som finns i början av varumärket McDONALD’S, kvarstår dock att uttalet av den första delen av de motstående varumärkena är mycket likartat. Visserligen är sista delen av varumärkena, nämligen ”donald’s” och ”coffee” inte alls densamma i fonetiskt hänseende, och enbart det faktum att en bokstav, nämligen bokstaven ”o” uttalas på samma sätt är härvidlag försumbart. Dessa olikheter gör emellertid inte att det kan förnekas att det finns en viss övergripande fonetisk likhet mellan dessa varumärken som följer av att omsättningskretsen uttalar den första delen av varumärkena, det vill säga beståndsdelarna ”mac” och ”mc” på ett identiskt eller åtminstone mycket likartat sätt.
28
Det var således med rätta som överklagandenämnden fann, i punkt 41 i det angripna beslutet, att de motstående varumärkena i viss mån liknande varandra på det fonetiska planet.
29
Vad beträffar den begreppsmässiga likheten mellan de motstående varumärkena, ska det erinras om att enligt rättspraxis kan varumärken anses vara närliggande av den anledningen att samma tanke kommer till uttryck i dem (se, för ett liknande resonemang, dom av den 16 maj 2007_Merant/harmoniseringsbyrån – Focus Magazin verlag (FOCUS), T‑491/04, ej publicerad, EU:T:2007:141, punkt 57, och dom av den 11 december 2008, Tomorrow Focus/harmoniseringsbyrån – Information Builders (Tomorrow Focus), T‑90/06, ej publicerad, EU:T:2008:567, punkt 35).
30
I det aktuella fallet är det först och främst viktigt att, i likhet med överklagandenämnden i punkterna 42 och 66 i det angripna beslutet, framhålla att beståndsdelarna ”mc” och ”mac” som återfinns i de motstående varumärkena föder samma tanke hos en del av omsättningskretsen, nämligen att det rör sig om ett gaeliskt patronymikon, att den engelskspråkiga delen av omsättningskretsen till och med vet att det betyder ”son till” samt att det inte har någon särskild innebörd för den övriga omsättningskretsen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 5 juli 2012, Mc. Baby, T‑466/09, ej publicerad, EU:T:2012:346, punkt 41, och dom av den 26 mars 2015, Nael, T‑596/13, ej publicerad, EU:T:2015:193, punkt 41). Såsom EUIPO helt riktigt har påpekat är det välkänt för den största delen av omsättningskretsen som känner till prefixen på gaeliska patronymikon att de kan skrivas antingen som ”mc” eller ”mac”. Vidare var det riktigt, åtminstone i fråga om den engelsktalande delen av omsättningskretsen att överklagandenämnden bedömde att den sista delen av det omtvistade varumärket, det vill säga beståndsdelen ”coffee”, förstås så, att den avser en aromatisk dryck som traditionellt serveras varm och härrör från kaffeträdets fruktkärnor. Den del av omsättningskretsen som känner till prefixen på gaeliska patronymikon och förstår innebörden av det engelska ordet ”coffee” är kapabel att urskilja att dessa båda beståndsdelar har förts samman i det omtvistade varumärket och detta i synnerhet som, enligt vad EUIPO med rätta har anmärkt, det inte alls är ovanligt att prefixet ”mac” eller ”mc” sätts ihop med ett i dagligt tal vanligt ord (dom av den 5 juli 2012, Mc. Baby, T‑466/09, ej publicerad, EU:T:2012:346). Det är mer sannolikt att sammansättningen i det omtvistade varumärket av ett ord som utgör ett gaeliskt patronymikon och ett annat ord som syftar på en dryck, förstås av omsättningskretsen som namnet på en dryck som tillverkats av en person som har skotskt eller irländskt ursprung, såsom klaganden har hävdat, än som en hänvisning till ett familjärt uttryck där ordet ”mac” används för att på ett vänligt sätt tilltala en främling.
31
Det följer av det ovan anförda att de motstående varumärkena företer en viss begreppsmässig likhet, såtillvida att de båda två uppfattas, åtminstone av en del av omsättningskretsen som ett patronymikon av gaeliskt ursprung. Följaktligen var det rätt av överklagandenämnden att i punkt 42 i det angripna beslutet betrakta de motstående varumärkena som i viss mån lika i begreppsmässigt hänseende.
32
Vad slutligen angår den sammantagna likhet som föreligger mellan de motstående varumärkena, vilken är tillräcklig för att omsättningskretsen ska uppfatta att det finns ett samband mellan dem även om den inte förväxlar dem, ska deras grad av likhet i bild, ljud eller ord bedömas, och i förekommande fall den betydelse som ska tillmätas dessa olika beståndsdelar, med hänsyn till vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om och de villkor under vilka de saluförs (se, för ett liknande resonemang, angående bedömningen av förväxlingsrisken, dom av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, punkt 27).
33
I det aktuella fallet skiljer sig de motstående varumärkena åt visuellt, men de har en viss likhet på det fonetiska och begreppsmässiga planet, som följer av deras respektive första del, det vill säga beståndsdelarna ”mac” och ”mc”. Dessa fonetiska och begreppsmässiga likheter mellan de motstående varumärkena kan inte helt nonchaleras, av det av klaganden påstådda skälet att det sätt på vilket de varor som det berörda varumärket avser saluförs framför allt bygger på ett visuellt urval. Visserligen följer det av rättspraxis att om de varor som varumärkena avser normalt säljs i affärer med självbetjäning där konsumenten själv väljer ut sin vara och således huvudsakligen måste utgå från utseendet på det varumärke som finns på varan, är en visuell likhet mellan kännetecknen i regel av större betydelse för den övergripande bedömningen av likheten mellan detta varumärke och ett annat motstående varumärke (se, för ett liknande resonemang, vad angår bedömningen av risken för förväxling, dom av den 23 maj 2007, Henkel/harmoniseringsbyrån – SERCA (COR), T‑342/05, ej publicerad, EU:T:2007:152, punkt 53 och där angiven rättspraxis, och dom av den 13 december 2007, Cabrera Sánchez/harmoniseringsbyrån – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, ej publicerad, EU:T:2007:391, punkt 80 och där angiven rättspraxis). Även om i ett sådant fall den fonetiska likheten har mindre betydelse (dom av den 13 december 2007, el charcutero artesano, T‑242/06, ej publicerad, EU:T:2007:391, punkt 81), eftersom varumärket vanligtvis inte uttalas av de berörda varornas konsument, blir den inte för den skull försumbar utan behåller till och med hela sin betydelse, eftersom det inte är uteslutet att, i vissa fall ett samtal äger rum angående de berörda varorna och det berörda varumärket före köpet (se, för ett liknande resonemang, dom av den 23 maj 2007, COR, T‑342/05, ej publicerad, EU:T:2007:152, punkt 53, och dom av den 23 september 2011, NEC Display Solutions Europe/harmoniseringsbyrån – C More Entertainment (see more), T‑501/08, ej publicerad, EU:T:2011:527, punkt 53) eller att varorna blir föremål för muntlig reklam på radio eller av andra konsumenter (dom av den 23 september 2011, see more, T‑501/08, ej publicerad, EU:T:2011:527, punkt 53). Även om betydelsen av den begreppsmässiga likheten i det fallet reduceras av det faktum att konsumenten i en affär med självbetjäning inte lägger ned särskilt mycket tid mellan sina successiva inköp och ofta avstår från att läsa den information som finns på olika varor och snarare låter sig styras av det visuella helhetsintryck som deras etiketter och förpackning ger (dom av den 2 december 2008, Ebro Puleva/harmoniseringsbyrån – Berenguel (BRILLO’S), T‑275/07, ej publicerad, EU:T:2008:545, punkt 24), är den begreppsmässiga likhetens betydelse dock inte försumbar, särskilt i det fall då de motstående varumärkena är ordmärken.
34
Beaktandet av fonetiska och begreppsmässiga aspekter möjliggör emellertid, även om de motstående varumärkena är olika på det visuella planet och uppvisar olikheter också i begreppsmässigt och fonetiskt hänseende på grund av sina skiljaktiga sista delar, har de inte desto mindre en viss sammantagen likhet, med anledning av den begreppsmässiga och fonetiska likheten hos deras respektive första del, det vill säga beståndsdelarna ”mc” och ”mac”.
35
Även om överklagandenämnden felaktigt beslutade att de motstående varumärkena hade en viss likhet i visuellt hänseende (se punkt 25 ovan), var det följaktligen riktigt att den slog fast i punkt 48 i det angripna beslutet att de motstående varumärkena sammantaget hade en viss likhet. Därför ska det misstag som tagits upp inom ramen för bedömningen av likheten mellan de motstående varumärkena inte leda till att det angripna beslutet ogiltigförklaras.
36
Det ska således slås fast att det finns fog för överklagandenämnden bedömning i det angripna beslutet att det andra tillämpningsvillkoret i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, vilket erinrats om ovan i punkt 15, är uppfyllt i det aktuella fallet och att alla anmärkningar som riktats mot nämnda bedömning ska underkännas.
Huruvida omsättningskretsen uppfattar att det finns ett samband mellan de motstående varumärkena
37
Inledningsvis ska det erinras om att de intrång som nämns i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, när de äger rum, är följden av en associering som omsättningskretsen gör mellan de aktuella varumärkena, det vill säga ett samband som den uppfattar mellan varumärkena även om den inte förväxlar dem (se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 juli 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T‑60/10, ej publicerad, EU:T:2012:348, punkt 19 och där angiven rättspraxis). När detta samband ska fastställas måste det göras en sammantagen bedömning med hänsyn till alla faktorer som är relevanta i det enskilda fallet (se dom av den 6 juli 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T‑60/10, ej publicerad, EU:T:2012:348, punkt 20 och där angiven rättspraxis). Bland dessa faktorer kan nämnas graden av likhet mellan de motstående varumärkena, arten av de varor och tjänster för vilka vart och ett av de motstående varumärkena är registrerat, inbegripet hur närliggande eller olikartade dessa varor eller tjänster är, omsättningskretsen, i hur hög grad det äldre varumärket är känt, graden av ursprunglig eller genom användning förvärvad särskiljningsförmåga hos det äldre varumärket och förekomsten av risk för förväxling hos allmänheten (se dom av den 6 juli 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T‑60/10, ej publicerad, EU:T:2012:348, punkt 21 och där angiven rättspraxis).
38
I det aktuella fallet har klaganden bestritt överklagandenämndens bedömning i det angripna beslutet enligt vilken varumärkesfamiljen ”Mc”:s existens är en relevant faktor för bedömningen dels av huruvida omsättningskretsen uppfattar att det finns ett samband mellan de motstående varumärkena, dels av huruvida det föreligger en viss likhet mellan tjänsterna och varorna i fråga, med anledning av de nära band som finns dem emellan.
Huruvida varumärkesfamiljen ”Mc”:s existens är en relevant faktor för bedömningen av om omsättningskretsen uppfattar att det finns ett samband mellan de motstående varumärkena
39
Klaganden har hävdat att överklagandenämnden gjorde sig skyldig till en oriktig bedömning i det angripna beslutet, när den fann att omsättningskretsen, med anledning av beståndsdelen ”mac” i det omtvistade varumärket, kunde associera den med varumärkesfamiljen ”Mc” som härrör från varumärket McDONALD’S. Klaganden anser härvidlag att rättspraxis angående varumärkesfamiljen ”Mc” ska tolkas strikt därför att den utgör ett undantag från den allmänna principen att varje varumärke ska erhålla en helhetsbedömning. Enligt klaganden var de uppgifter som intervenienten hade fört till handlingarna i förfarandet vid EUIPO, det vill säga, menyerna på intervenientens snabbmatsrestauranger, en oberoende undersökning som utfördes år 1991 och år 1992 och domar som meddelats av domstolar i medlemsstater, otillräckliga för att slutsatsen skulle kunna dras att prefixet ”mc”, i omsättningskretsens medvetande, associerades med livsmedel och drycker. Med undantag av en handling i vilken varumärket McDONALD’S nämns, var alla dessa uppgifter daterade år 2010, och de hänförde sig således till tiden efter den 13 oktober 2008, det vill säga den dag då ansökan om registrering av det omtvistade varumärket inkom. Dessutom avslöjar den oberoende undersökning som bedrevs år 1991 endast att de intervjuade personerna associerade prefixet ”mc” med varumärket McDONALD’S, medan den del av samma undersökning som utfördes år 1992, vars resultat kan ha förvanskats på grund av en tendensiöst formulerad fråga, möjliggjorde enbart slutsatsen att de flesta av de intervjuade personerna visste att prefixet ”mc” i kombination med andra ord användes för tjänster i form av snabbmatsrestauranger eller självbetjäningsställen. Enligt klaganden saknades grund för överklagandenämndens presumtion att den oberoende undersökningens slutsatser fortfarande skulle vara relevanta mer än sexton år senare och att deras relevans till och med skulle ha stärkts. Slutligen är de domar som meddelats av domstolar i medlemsstaterna vilka överklagandenämnden har studerat inget bevisvärde, då de inte är bindande för EUIPO och avspeglar specifika situationer. Klaganden har anmärkt att det framgår underförstått av rättspraxis och av del C, avsnitt 2, kapitel 7, punkt 2, sidan 4 i riktlinjer angående förfarandena vid EUIPO (nedan kallade EUIPO:s riktlinjer) att begreppet varumärksfamilj inte är tillämpligt i det aktuella fallet, eftersom beståndsdelen ”mac” i det omtvistade varumärket inte är identisk med den för varumärkesfamiljen ”Mc” gemensamma beståndsdelen ”mc”. Beståndsdelen coffee i det omtvistade varumärket vilken syftar på namnet på en dryck, skiljer sig från nämnda varumärke och intervenientens äldre varumärken som kombinerar prefixet ”mc” med namnet på en rätt på menyn eller ett livsmedel som huvudsakligen skrivs med små bokstäver. Klaganden har gjort gällande att intervenienten inte säljer några drycker inom unionen under ett varumärke som inbegriper prefixet ”mc”. Enligt klaganden är de olikheter som finns mellan det omtvistade varumärket och intervenientens äldre varumärken tillräckligt stora för att uppfattas av omsättningskretsen.
40
Klaganden har i andra hand hävdat att varumärket McDONALD’S inte är uppbyggt på samma sätt som intervenientens äldre varumärken som kombinerar prefixet ”mc” med en rätt på menyn eller ett livsmedel och att det därför inte tillhör varumärkesfamiljen ”Mc”. Användningen av beståndsdelen ”mc” och i ännu högre grad av beståndsdelen ”mac” kan inte kritiseras därför att det rör sig om ett vanligt prefix i gaeliska patronymikon som används på många olika sätt utan att det leder till invändningar.
41
EUIPO och intervenienten har tillbakavisat klagandens argument och hävdat att det var med rätta som överklagandenämnden konstaterade i det angripna beslutet att varumärkesfamiljen ”Mc”:s existens var en faktor att ta i beaktande vid bedömningen av huruvida omsättningskretsen kunde uppfatta att det fanns ett samband mellan de motstående varumärkena.
42
Såsom har uppmärksammats ovan i punkt 37 ovan måste frågan huruvida omsättningskretsen kunde få uppfattningen att det fanns ett samband mellan de motstående varumärkena bedömas övergripande med beaktande av de relevanta faktorerna i det aktuella fallet (se dom av den 6 juli 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T‑60/10, ej publicerad, EU:T:2012:348, punkt 20 och där angiven rättspraxis). Bland de i detta avseende relevanta faktorerna återfinns förekomsten av en varumärkesfamilj med äldre varumärken (se, för ett liknande resonemang, dom av den 26 september 2012, IG Communications/harmoniseringsbyrån – Citigroup och Citibank (CITIGATE), T‑301/09, ej publicerad, EU:T:2012:473, punkt 106). I en situation där begäran om ogiltighetsförklaring av ett varumärke bygger på att det finns flera äldre varumärken som uppvisar gemensamma kännetecken och därför kan anses ingå i samma familj, kan omsättningskretsen tro att det finns ett samband mellan det varumärke vars upphävande har begärts och de äldre varumärkena och ta miste på ursprunget för de varor och tjänster som omfattas av det sökta varumärket, och felaktigt tro att det varumärket ingår i varumärkesfamiljen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/harmoniseringsbyrån, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, punkterna 62 och 63).
43
Varumärken kan anses ingå i samma familj, särskilt när de återger samma särskiljande del, i dess helhet, med tillägg av ett grafiskt element eller av ett ordelement som skiljer varumärkena åt, eller när varumärken kännetecknas av att de innehåller samma prefix eller suffix som det ursprungliga varumärket (dom av den 23 februari 2006, Il Ponte Finanziaria/harmoniseringsbyrån – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, EU:T:2006:65, punkt 123). Det krävs inte att innehavaren av de äldre varumärkena i en varumärkesfamilj ska styrka att dessa uppfattas som en sådan av omsättningskretsen (dom av den 25 november 2014, UniCredit/harmoniseringsbyrån, T‑303/06 RENV och T‑337/06 RENV, EU:T:2014:988, punkterna 65‐67).
44
Emellertid kan det inte förväntas att omsättningskretsen ska upptäcka en gemensam beståndsdel i denna varumärkesfamilj eller associera den varumärkesfamiljen med ett annat varumärke som innehåller liknande beståndsdelar, såvida inte ett tillräckligt antal varumärken vilka kan utgöra en varumärkesfamilj har använts. För att omsättningskretsen ska kunna uppfatta att det finns ett samband mellan ett varumärke vars ogiltighetsförklaring har begärts och en familj med äldre varumärken måste följaktligen de äldre varumärken som ingår i varumärkesfamiljen förekomma på marknaden (se, för ett liknande resonemang, dom av den 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/harmoniseringsbyrån, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, punkt 64, och dom av den 23 februari 2006, BAINBRIDGE, T‑194/03, EU:T:2006:65, punkt 126).
45
Det ankommer således på den innehavare av äldre varumärken som begär att ett nyare EU-varumärke ska ogiltigförklaras att tillhandahålla bevis för att ett tillräckligt stort antal av dem faktiskt används för att de ska anses utgöra en varumärkesfamilj och således visa att denna existerar för att det ska kunna bedömas huruvida omsättningskretsen uppfattar att det finns ett samband mellan det varumärke vars ogiltighetsförklaring har begärts och de äldre varumärken som bildar denna familj (se, för ett liknande resonemang, dom av den 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/harmoniseringsbyrånC‑234/06 P, EU:C:2007:514, punkterna 65 och 66, och dom av den 23 februari 2006, BAINBRIDGE, T‑194/03, EU:T:2006:65, punkt 126) eller till och med enbart mellan det varumärke vars ogiltighetsförklaring har begärts och det äldre varumärke som har sitt ursprung i denna varumärkesfamilj.
46
Mot bakgrund av den rättspraxis som angetts ovan i punkterna 42–45 ska det kontrolleras dels om intervenienten har lagt fram bevis för att ett tillräckligt stort antal av dess äldre varumärken verkligen använts, för att med avseende på deras gemensamma särskilda egenskaper kunna utgöra en familj, dels om det omtvistade varumärket innehåller beståndsdelar som liknar de särskilda egenskaper som är gemensamma för denna familj.
– Huruvida ett tillräckligt stort antal äldre varumärken för att de ska utgöra en varumärkesfamilj faktiskt har använts
47
I punkterna 57 och 86 i det angripna beslutet har överklagandenämnden bekräftat annulleringsenhetens slutsatser att de bevis som intervenienten tillhandahöll var otillräckliga för att styrka ett faktiskt användande av varumärket McDONALD’S för snabbmatstjänster. Härvidlag har överklagandenämnden hänvisat till bevisning som intervenienten har företett som intygar att det nämnda varumärket befann sig på sjätte plats i världen i den övergripande analys av varumärken som utförts av en konsultbyrå och att de tjänster som såldes under detta varumärke gav upphov till intäkter på omkring 32000 miljoner euro, vilket dessutom har bekräftats av deklarationer till vilka hade bifogats varuetiketter, affischer med menyer och reklammaterial.
48
Vidare angav överklagandenämnden, i punkterna 58‐60, i det angripna beslutet att den bevisning som intervenienten tillhandahållit var tillräcklig för att det skulle kunna konstateras att varumärken verkligen använts på marknaden vilka kombinerar prefixet ”mc” med ett annat ord, exempelvis varumärkena McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN och McFEAST för snabbmatstjänster och livsmedel som förekommer på menyn i snabbmatsrestaurangerna i delar av unionen. Här har överklagandenämnden särskilt hänvisat till den oberoende undersökning som utfördes år 1991 och år 1992 och till de avgöranden av nationella domstolar som företetts av intervenienten.
49
I det aktuella fallet har klaganden inskränkt sig till att hävda att de uppgifter som intervenienten företett inte visar att prefixet ”mc” kombinerat med ett annat ord, faktiskt har använts i tillräcklig utsträckning inom unionen för att detta prefix i omsättningskretsens medvetande under de relevanta perioderna skulle associeras med livsmedel och drycker. Klaganden har således inte bestritt att de äldre varumärkena faktiskt har använts, men den omständigheten att användningen varit tillräcklig för att prefixet ”mc”, kombinerat med ett annat ord, skulle ha förvärvat en särskiljningsförmåga vad angår livsmedel och drycker.
50
Inledningsvis ska det nämnas att i punkt 59 i det angripna beslutet konstaterade överklagandenämnden endast att det var tillräckligt att prefixet ”mc”, kombinerat med ett annat ord, faktiskt hade använts åtminstone inom en del av unionen för att prefixet under de relevanta perioderna i omsättningskretsens medvetande skulle associeras med snabbmatstjänster och livsmedel som förekommer på snabbmatsrestaurangers menyer.
51
I det aktuella fallet ska det således kontrolleras huruvida intervenienten visat att de varumärken som angetts ovan i punkterna 47 och 48 har använts i tillräcklig utsträckning så att prefixet ”mc”, kombinerat med ett annat ord, erhållit en särskiljningsförmåga i fråga om snabbmatstjänster och livsmedel som förekommer på menyn i snabbmatsrestauranger, åtminstone i en del av unionen.
52
Det bör uppmärksammas att vid prövningen i det enskilda fallet av huruvida det aktuella varumärket verkligen har använts, ska det göras en helhetsbedömning av den bevisning som företetts med beaktande av samtliga relevanta omständigheter i fallet. En sådan bedömning ska göras på grundval av samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att märket faktiskt utnyttjats kommersiellt. Sådana omständigheter är i synnerhet användning som anses motiverad i den berörda ekonomiska sektorn för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor och tjänster som skyddas av varumärket, dessa varors eller tjänsters art, marknadens egenskaper samt i vilken omfattning och hur ofta varumärket har använts (se analogt, dom av den 29 februari 2012, Certmedica Internationell och Lehning entreprise/harmoniseringsbyrån – Lehning entreprise och Certmedica Internationell (L112), T‑77/10 och T‑78/10, ej publicerad, EU:T:2012:95, punkt 40 och där angiven rättspraxis).
53
Antaganden eller presumtioner kan inte utgöra bevisning för att ett varumärke verkligen har använts. Sådan bevisning ska grundas på konkreta och objektiva omständigheter (se analogt, dom av den 23 september 2009, Cohausz/harmoniseringsbyrån – Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07, ej publicerad, EU:T:2009:354, punkt 36 och där angiven rättspraxis).
54
Det följer emellertid av regel 22.4 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, 1995, s. 1), som är tillämplig efter nödvändiga ändringar i ogiltighetsförfaranden i enlighet med regel 40.6 i förordningen att bevismaterialet till stöd för användningen ska i princip begränsas till uppvisande av bevishandlingar som förpackningar, etiketter, prislistor, kataloger, fakturor, fotografier, tidningsannonser samt till beedigat eller intygat skriftligt utlåtande i enlighet med artikel 78.1 f i förordning nr 207/2009.
55
Det följer dessutom av artikel 57.2 i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 42.2 i förordningen, att de relevanta perioder som ska beaktas för fastställande av att varumärket McDONALD’S verkligen har använts och av desto större anledning att de övriga äldre varumärken som härletts ur det sistnämnda varumärket verkligen har använts, vilka enligt intervenienten kan utgöra en varumärkesfamilj är dels perioden från den 12 januari 2004 till den 11 januari 2009, dels perioden från den 13 augusti 2005 till den 12 augusti 2010 (nedan kallade de relevanta perioderna). Visserligen är det möjligt att beakta omständigheter som hänför sig till tiden efter eller till och med före de således enligt den tillämpliga lagstiftningen angivna perioderna, men detta med nödvändighet förutsätter att handlingar företes som visar att de berörda varumärkena verkligen har använts under nämnda perioder (se, analogt, dom av den 27 september 2012, El Corte Inglés/harmoniseringsbyrån – Pucci Internationell (PUCCI), T‑39/10, ej publicerad, EU:T:2012:502, punkt 26). Det var således med rätta som överklagandenämnden i punkt 86 i det angripna beslutet instämde i de konstateranden som återfinns i punkt 24 i annulleringsenhetens beslut där de relevanta perioderna fastställts på ovan angivet sätt.
56
De bevis för användning som företetts av intervenienten i det aktuella fallet räknas upp i punkterna 29 och 30 i annulleringsenhetens beslut.
57
Såsom överklagandenämnden helt riktigt angav i punkterna 57 och 86 i det angripna beslutet, styrker de uppgifter som lagts fram och som hänför sig de relevanta perioderna att varumärket McDONALD’S verkligen har använts, åtminstone i en del av unionen, för snabbmatstjänster. Dessa uppgifter visar nämligen att under de relevanta perioderna förblev varumärket McDONALD’S ett av de tio största varumärkena i världen och att det har använts intensivt i en avsevärd del av unionen för snabbmatstjänster och livsmedel som förekommer på menyn i snabbmatsrestauranger.
58
Enligt vad överklagandenämnden i punkt 58 i det angripna beslutet dessutom har konstaterat och som för övrigt framgår av de uppgifter som intervenienten har företett, hade företaget redan erhållit registrering eller låtit registrera under de relevanta perioderna ett stort antal varumärken som kombinerar prefixet ”mc” med ett annat ord, exempelvis varumärkena McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN och McFEAST, för snabbmatstjänster och livsmedel som förekommer på snabbmatsrestaurangernas meny. Dessutom använde intervenienten varumärkena McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN och EGG McMUFFIN i Tyskland och varumärkena McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN och EGG McMUFFIN i Förenade kungariket, för livsmedel som förekom på snabbmatsrestaurangernas meny och i reklammaterial. Även om, enligt vad klaganden har anmärkt, intervenienten inte har lämnat någon information angående omsättningen för var och en av de ifrågavarande varorna, har företaget fört till handlingarna i förfarandet vid EUIPO, handlingar som styrker att år 2004 och år 2009, det vill säga under de relevanta perioderna ägde McDonald’s 1262 och sedan 1361 snabbmatsrestauranger i Tyskland samt 1250 och sedan 1193 snabbmatsrestauranger i Förenade kungariket. Vidare framgår det av den årsrapport för år 2009 som intervenienten upprättade avseende Tyskland och som företeddes under förfarandet vid EUIPO och återfinns i handlingarna i detta förfarande, att klagandens tyska snabbmatsrestauranger hade en betydande omsättning år 2008 och år 2009. En helhetsbedömning av dessa uppgifter i enlighet med domstolens lösning i domen av den 17 februari 2011, J & F Participações/harmoniseringsbyrån – Plusfood Wrexham (Friboi) (T‑324/09, ej publicerad, EU:T:2011:47, punkterna 27 och 31), gör det möjligt att, i det aktuella fallet, slå fast att intervenienten verkligen har använt varumärkena McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN och EGG McMUFFIN i Tyskland och Förenade kungariket, det vill säga i en väsentlig del av unionen under de relevanta perioderna.
59
Enligt vad överklagandenämnden helt korrekt angav i punkt 59 i det angripna beslutet, har domstolar i Tyskland, Spanien, Sverige och Förenade kungariket konstaterat att prefixet ”mc”, kombinerat med ett annat ord, under de relevanta perioderna hade förvärvat särskiljningsförmåga i fråga om snabbmatstjänster och de livsmedel som förekommer på snabbmatsrestaurangernas menyer. Även om EUIPO inte är bunden av de nationella myndigheternas beslut och eftersom tillämpningen av unionens varumärkesrätt är oberoende av alla nationella system, kan lagenligheten hos EUIPO:s beslut inte ifrågasättas enbart på grundval av de bedömningar som gjorts i äldre nationella beslut. Dessa beslut utgör omständigheter som, utan att vara avgörande, enbart kan beaktas av EUIPO inom ramen för bedömningen av de faktiska omständigheterna (se, för ett liknande resonemang, dom av den 21 april 2004, Concept/harmoniseringsbyrån (ECA), T‑127/02, EU:T:2004:110, punkterna 70 och 71, dom av den du 9 juli 2008, Reber/harmoniseringsbyrån – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, punkt 45, och dom av den 25 oktober 2012, riha/harmoniseringsbyrån – Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T‑552/10, ej publicerad, EU:T:2012:576, punkt 66). Tvärtemot vad klaganden har påstått kunde överklagandenämnden således i sin egen bedömning av de faktiska omständigheterna ta i beaktande i egenskap av indicier i det angripna beslutet de konstateranden som nationella domstolar gjort under de relevanta perioderna, varav följer att användningen av prefixet ”mc”, kombinerat med ett annat ord, på det territorium som omfattas av deras behörighet hade varit sådan att det kunnat förvärva en särskiljningsförmåga i fråga om snabbmatstjänster och livsmedel som finns på snabbmatsrestaurangernas meny.
60
Såsom överklagandenämnden helt riktigt angav i punkt 59 i det angripna beslutet, bekräftades de nationella domstolarnas konstateranden dessutom av den oberoende undersökning som utfördes år 1991 och år 1992 av vilken det framgick att prefixet ”mc” hos en del av omsättningskretsen i stor utsträckning associerades med figurtecknet McDONALD’S och att samma prefix, kombinerat med ett annat ord, i stor utsträckning associerades med snabbmatsrestauranger som tillhörde samma koncern. Dessa uppgifter som hänför sig till tiden före de relevanta perioderna kunde i överensstämmelse med den rättspraxis som angetts ovan i punkt 55, användas av överklagandenämnden. Vad angår de frågor som ställts inom ramen för den oberoende undersökningen, ska det noteras, tvärtemot vad klaganden har hävdat, att frågornas formulering gjorde det möjligt att på ett objektivt sätt kontrollera i vilken utsträckning, en del av omsättningskretsen, det vill säga den tyske konsument som använder sig av snabbmatstjänster, associerade prefixet ”mc” dels med figurtecknet McDONALD’S, dels med snabbmatstjänster som tillhör samma koncern. Angående det faktum att dessa resultat är synnerligen gamla ska det visserligen konstateras att de inte gör det möjligt att uppfatta förekomsten av ett samband mellan användningen av varumärket McDONALD’S och de äldre varumärkena McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN och EGG McMUFFIN, vilkas faktiska användning har konstaterats i punkt 58 ovan. Alla dessa varumärken har för övrigt blivit registrerade efter den period som omfattas av den oberoende undersökningen. Resultaten bekräftar emellertid det faktum att vid den tidpunkt då dessa varumärken användes hade prefixet ”mc”, kombinerat med ett annat ord, redan förvärvat särskiljningsförmåga vad gäller snabbmatstjänster. Såsom EUIPO med rätta har noterat finns det inget som möjliggör slutsatsen att de konstateranden som gjorts, under förhållandena i det aktuella fallet, i samband med den oberoende undersökningen skulle ha visat sig sakna giltighet senare, eftersom, såsom överklagandenämnden framhöll i punkt 86 i det angripna beslutet, de bevis som intervenienten lagt fram intygar att företaget under de relevanta perioderna fortsatte att registrera varumärken som kombinerade prefixet ”mc” med ett annat ord och att varumärket McDONALD’S har förblivit ett av de största varumärkena i världen. Detta visar att intervenienten fortsatte att investera för att bevara detta varumärkes renommé för snabbmatstjänster.
61
Den bevisning som förebringats av intervenienten visar således att företagets användning av varumärkena McDONALD’S, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN och EGG McMUFFIN var tillräcklig för att prefixet ”mc”, kombinerat med namnet på en rätt på menyn eller ett livsmedel, bevarade den särskiljningsförmåga under de relevanta perioderna som det hade förvärvat tidigare i fråga snabbmatstjänster och livsmedel som förekommer på snabbmatsrestaurangernas menyer, åtminstone i en del av unionen.
62
Följaktligen var det med rätta som överklagandenämnden fann, i punkt 60 i det angripna beslutet, att intervenienten hade tillhandahållit tillräckligt med upplysningar angående den omständigheten att de äldre varumärken som nämnts i punkt 58 ovan verkligen hade använts under de relevanta perioderna.
63
Vidare var det med rätta som överklagandenämnden fann, i punkterna 67–69, 73 och 74 i det angripna beslutet, att de uppgifter som intervenienten företett styrker att prefixet ”mc”, kombinerat med namnet på en rätt på menyn eller ett livsmedel, under de relevanta perioderna hade förvärvat särskiljningsförmåga i fråga om snabbmatstjänster och livsmedel som finns på snabbmatsrestaurangernas meny, åtminstone i en del av unionen. Därför kunde prefixet, i överensstämmelse med den rättspraxis som angetts ovan i punkt 43, vara betecknande för att det fanns en varumärkesfamilj.
64
Slutligen ska det uppmärksammas att varumärkena McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN och EGG McMUFFIN, vilka är härledda ur varumärket McDONALD’S, uppfyller alla villkor som krävs för att bilda en varumärkesfamilj, i den mening som avses i den rättspraxis som angetts ovan i punkt 43, eftersom de är tillräckligt många och helt och håller återger samma särskiljande beståndsdel, nämligen beståndsdelen ”mc” med tillägg av en orddel som särskiljer dem. De karaktäriseras av en upprepning av samma prefix ”mc” som tagits från varumärket McDONALD’S. Den omständigheten att den andra beståndsdelen i sistnämnda varumärke syftar på ett gaeliskt patronymikon medan det i de varumärken som bildar varumärkesfamiljen, syftar på ett livsmedel som återfinns på menyn i snabbmatsrestauranger saknar relevans, tvärtemot vad klaganden har hävdat. Enligt vad överklagandenämnden helt riktigt har påpekat i punkt 81 i det angripna beslutet, har varumärket McDONALD’S som är berömt för sina snabbmatstjänster, sitt ursprung i en varumärkesfamilj till vilken alla härledda varumärken hör genom ett gemensamt kännetecken, nämligen prefixet ”mc” och från vilket de alla avviker genom samma typ av sista beståndsdel, som syftar på ett av de livsmedel som finns på menyn i intervenientens snabbmatsrestauranger, såsom framhölls i punkt 61 i det angripna beslutet.
65
Det var således också korrekt att överklagandenämnden i punkterna 58 och 60 i det angripna beslutet, fann att de äldre varumärkena bildade en varumärkesfamilj och hade använts som en varumärkesfamilj.
– Huruvida det finns beståndsdelar i det omtvistade varumärket som kan binda det till varumärkesfamiljen ”Mc”
66
I punkterna 63 och 64 i det angripna beslutet bedömde överklagandenämnden att det omtvistade varumärket hade kännetecken som kunde binda det till varumärkesfamiljen ”Mc”, i och med att, för det första, varumärket började med prefixet ”mac” som sannolikt uppfattades som nästan identiskt med det för varumärkesfamiljen ”Mc”, gemensamma prefixet. För det andra var det ifrågavarande varumärkets struktur mycket lik den som var gemensam för varumärkesfamiljen ”Mc”. För det tredje intog prefixen ”mc” och ”mac”, i det omtvistade varumärket och i varumärkesfamiljen ”Mc” samma position och hade samma semantiska innehåll.
67
I detta avseende ska det konstateras att det var riktigt under förhållandena i det aktuella fallet att överklagandenämnden slog fast att det omtvistade varumärket uppvisade kännetecken som kunde binda det till varumärkesfamiljen ”Mc” av skäl som angetts ovan i punkterna 30 och 64.
68
De av klaganden framförda argumenten som syftade till att bestrida att det fanns kännetecken som kunde binda det omtvistade varumärket till varumärkesfamiljen ”Mc” är inte övertygande.
69
Klaganden har hävdat att den första beståndsdelen i det omtvistade varumärket, det vill säga beståndsdelen ”mac” helt enkelt liknar det prefix som är gemensamt för varumärkesfamiljen ”Mc”, nämligen prefixet ”mc”, medan punkt 2, sidan 4, kapitel 7 i avsnitt 2 i del C, med rubriken ”Invändning”, i EUIPO:s riktlinjer föreskriver att den gemensamma beståndsdelen för det omtvistade varumärket och varumärkesfamiljen måste vara ”identisk med eller mycket lik”. Det räcker att framhålla att åtminstone för den del av omsättningskretsen som känner till prefixen på gaeliska patronymikon, uppfattar den första delen i detta varumärke, det vill säga beståndsdelen ”mac”, som identisk eller likvärdig med den första del som är gemensam för varumärkesfamiljen ”Mc”, det vill säga beståndsdelen ”mc”.
70
När det sedan gäller de argument som bygger på en utseendemässig jämförelse av de motstående varumärkena, saknar dessa relevans, då det är den begreppsmässiga identiteten och i mindre mån den fonetiska identitet som finns mellan de första beståndsdelarna i det omtvistade varumärket och varumärkesfamiljen ”Mc”, samt den identiska strukturen hos det förstnämnda och den sistnämnda som gör det möjligt att binda det omtvistade varumärket till nämnda varumärkesfamilj (se punkt 69 ovan). Den omständigheten att det omtvistade varumärket och de äldre varumärkena i denna varumärkesfamilj i vart fall i samband med deras sedvanliga användning kan särskiljas genom att små eller stora bokstäver används saknar betydelse, i överensstämmelse med den rättspraxis som redan angetts i punkt 24 ovan.
71
Argumentet angående den olika strukturen i det omtvistade varumärket och de äldre varumärkena i varumärkesfamiljen ”Mc”, är även om det har viss relevans, inte av den art att det kan vederlägga överklagandenämndens bedömning. Det var nämligen helt korrekt av överklagandenämnden att i punkt 92 i det angripna beslutet slå fast att de varor för vilka det omtvistade varumärket var registrerat och som omfattade såväl livsmedel (inklusive glass, muffins, fyllda och grillade smörgåsar) som drycker, var nära förbundna med de tjänster för vilka varumärket McDONALD’S var känt, det vill säga snabbmatstjänster inom vilkas ram kunderna förseddes med livsmedel och drycker (se punkt 76 och följande punkter). Såvitt klaganden därefter har uppgett att det omtvistade varumärket enbart användes för att saluföra drycker, ska det framhållas att enligt rättspraxis är det inte de varor för vilka det berörda varumärket verkligen används på marknaden som ska beaktas utan de varor för vilka det har registrerats (se, för ett liknande resonemang, dom av den 13 april 2005, Gillette/harmoniseringsbyrån – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T‑286/03, ej publicerad, EU:T:2005:126, punkt 33).
72
Vad slutligen angår argumentet att det omtvistade varumärket inte har samma struktur som varumärket McDONALD’S, är det verkningslöst. Det betydelsefulla är nämligen att det omtvistade varumärket återger de gemensamma kännetecken som binder samman de äldre varumärkena i varumärkesfamiljen ”Mc” och genom vilka de skiljer sig från varumärket McDONALD’S som är det ursprungliga varumärket i denna varumärkesfamilj.
73
Det finns definitivt anledning att slå fast att det mot bakgrund av den praxis som angetts ovan i punkt 42, fanns grund för överklagandenämndens slutsats i punkterna 99 och 100 i det angripna beslutet, att varumärkesfamiljen ”Mc”:s existens var en faktor att ta i beaktande i det aktuella fallet vid bedömningen av huruvida omsättningskretsen kunde uppfattat att det fanns ett samband mellan de motstående varumärkena.
Huruvida det finns en viss likhet mellan de ifrågavarande tjänsterna och varorna
74
Klaganden har hävdat att överklagandenämnden gjorde sig skyldig till en oriktig bedömning i det angripna beslutet när den konstaterade att det finns en viss likhet mellan de aktuella tjänsterna och varorna med anledning av de nära banden dem emellan. Enligt klaganden utgörs de berörda tjänsterna och varorna vad angår varumärket McDONALD’S, snabbmatstjänster tack vare vilka varumärket åtnjuter renommé och vad gäller det omtvistade varumärket de varor för vilka varumärket har registrerats, det vill säga vissa livsmedel och vissa drycker, särskilt kaffe, kaffesurrogat, snabbkaffe, snabbkaffeblandningar, kaffebönor och malet kaffe som tillhör klass 30 (nedan kallade kaffebaserade produkter) och säljs under det berörda varumärket. Klaganden har hävdat att det framgår av EUIPO:s beslutspraxis att restaurangtjänster, å ena sidan, samt livsmedel och drycker, å andra sidan, inte liknar varandra. Den omständigheten att konsumenterna av ifrågavarande tjänster och varor är desamma, saknar relevans för bedömningen av om de berörda tjänsterna och varorna liknar varandra, därför att den stora allmänheten inom unionen köper alla typer av tjänster och varor som kan vara såväl mycket lika som mycket olika varandra. Kaffebaserade produkter liknar inte alls snabbmatstjänster därför att de säljs i snabbköp och speceriaffärer och inte snabbmatsrestauranger och om de såldes där skulle konsumenterna inte tro att dessa snabbmatsrestauranger ansvarade för deras tillverkning. Den omständigheten att restauranger använder oförädlade livsmedel och serverar livsmedel betyder inte att snabbmatstjänster skulle likna livsmedel, såsom framgår av såväl rättspraxis som avsnitt C.2, kapitel 2.B, avsnitt 5.3.3 i EUIPO:s riktlinjer i deras lydelse vid tiden för de faktiska omständigheterna. Enligt klaganden är den rättspraxis som EUIPO har citerat inte relevant, eftersom den rör tillagade livsmedel. Klaganden anser att de uppgifter som intervenienten har fört till handlingarna i förfarandet vid EUIPO inte gjorde det möjligt för överklagandenämnden att i punkt 101 i det angripna beslutet konstatera att livsmedel som ketchup har sålts under varumärket McDONALD’S i tyska och italienska stormarknader.
75
EUIPO och intervenienten har tillbakavisat klagandens argument och hävdat att överklagandenämnden inte har gjort någon oriktig bedömning i det angripna beslutet genom att konstatera att det finns en viss likhet mellan de ifrågavarande tjänsterna och varorna.
76
Inledningsvis ska det erinras om att artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 ska tolkas i den meningen att den kan åberopas till stöd för en begäran om ogiltighetsförklaring, såväl när de varor och tjänster som avses med det äldre EU-varumärket och de varor och tjänster för vilka ett EU-varumärke har registrerats är av samma eller liknande slag som när de varken är identiska eller av liknande slag (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 mars 2007, Sigla/harmoniseringsbyrån – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, punkt 33).
77
Enligt rättspraxis är frågan om hur närliggande eller olikartade de berörda varorna eller tjänsterna är endast en relevant faktor i detta sammanhang för bedömningen av huruvida omsättningskretsen uppfattar att det finns ett samband mellan de aktuella varumärkena (se dom av den 6 juli 2012, ROYAL SHAKESPEARE, T‑60/10, ej publicerad, EU:T:2012:348, punkt 21 och där angiven rättspraxis).
78
Vid bedömningen av huruvida de berörda varorna och tjänsterna liknar varandra, ska samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan dessa varor och tjänster beaktas, särskilt deras art, avsedda ändamål och användningsområde samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (dom av den 29 september 1998, Canon, C‑39/97, REG, EU:C:1998:442, punkt 23).
79
Enligt vad som har konstaterats ovan i punkt 71 är de tjänster och varor som ska jämföras i det aktuella fallet dels de tjänster som varumärket McDONALD’S är känt för, nämligen snabbmatstjänster som innebär att kunderna erhåller livsmedel och drycker, dels de varor för vilka det omtvistade varumärket är registrerat, som omfattar vissa livsmedel och drycker. Av skäl som redogjorts för ovan i punkt 71 finns ingen grund för klagandens påstående att denna jämförelse vad angår det omtvistade varumärket huvudsakligen borde röra drycker, i och med att företaget i praktiken främst använder varumärket för att saluföra drycker.
80
Det är visserligen ovedersägligt att livsmedel och drycker, å ena sidan, och restaurangtjänster, å andra sidan, varken är av samma art eller har samma avsedda ändamål eller användningsområde (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 december 2014, Comptoir d’Épicure/harmoniseringsbyrån – A-Rosa Akademie (da rosa), T‑405/13, ej publicerad, EU:T:2014:1072, punkt 96). Det framgår emellertid av rättspraxis att livsmedel i vid mening som inbegriper drycker, å ena sidan, och restaurangtjänster, å andra sidan, trots sina olikheter har en viss likhet, eftersom för det första, de berörda livsmedlen används och erbjuds i samband med restaurangtjänster och dessa varor och tjänster därför i viss mån kompletterar varandra. För det andra, kan restaurangtjänster erbjudas på samma ställen som dem där de berörda livsmedlen säljs. För det tredje kan de berörda livsmedlen komma från samma företag eller företag som har ekonomiska band och som saluför förpackade livsmedel eller restauranger som säljer färdiglagade rätter att ta med sig (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 december 2014, da rosa, T‑405/13, ej publicerad, EU:T:2014:1072, punkterna 97 och 98 och där angiven rättspraxis, och dom av den 4 juni 2015, Yoo Holdings/harmoniseringsbyrån – Eckes-Granini Group (YOO), T‑562/14, ej publicerad, EU:T:2015:363, punkterna 25–28).
81
Den omständigheten att EUIPO:s riktlinjer, som klaganden har citerat i detta avseende, inte exakt återspeglar den rättspraxis som nämnts ovan i punkt 80 ovan, saknar betydelse, eftersom dessa riktlinjer inte är bindande vid tolkningen av unionsrättens bestämmelser (dom av den 19 december 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, punkt 48).
82
I det aktuella fallet ska det först nämnas att de livsmedel i vid mening som det omtvistade varumärket avser kan användas och erbjudas i samband med de snabbmatstjänster som intervenienten tillhandahåller. Vissa livsmedel som det omtvistade varumärket avser, exempelvis mjukglass, muffins, fyllda smörgåsar och grillade smörgåsar är för övrigt inte några enkla ingredienser som fungerar som grund för de rätter som serveras i snabbmatsrestauranger utan de utgör livsmedel som erbjuds som sådana på snabbmatsrestaurangernas meny. Enligt vad överklagandenämnden framhöll med rätta i punkt 95 i det angripna beslutet, riktar sig de berörda livsmedlen och restaurangtjänsterna till samma konsumenter. Dessa varor och tjänster är således komplementära.
83
Vad sedan angår de livsmedel som det omtvistade varumärket avser, vilka utgör livsmedel som används eller erbjuds som sådana på snabbmatsrestaurangernas menyer, bör det understrykas att dessa kan konsumeras på plats i själva restaurangerna där snabbmatstjänsterna erbjuds.
84
Slutligen kan, såsom intervenienten påpekat, sådana snabbmatstjänster som intervenienten erbjuder även tillhandahållas i form av måltider som kunden tar med sig. I det fallet tenderar konsumenten att se ett samband mellan det varumärke som finns på dessa varors förpackning och varornas kommersiella ursprung.
85
Mot bakgrund av iakttagelserna i punkterna 82–84 ovan, kan det konstateras att överklagandenämndens bedömningar som återfinns i punkterna 92, 95, 96 och 101 i det angripna beslutet är befogade, enligt vilka det finns en viss likhet mellan de berörda tjänsterna och varorna på grund av de nära banden dem emellan.
86
Eftersom dessa skäl räcker för att motivera det angripna beslutet, saknas anledning att pröva de anmärkningar som klaganden riktat mot det skäl som angetts för fullständighetens skull i andra meningen i punkt 102 i det angripna beslutet vilket bygger på att vissa av intervenientens varor (ketchup) säljs på stormarknader i Tyskland och Italien. Det var således med rätta som överklagandenämnden fann i punkt 102 i det angripna beslutet att omsättningskretsen kunde uppfatta att det fanns ett samband mellan de motstående varumärkena.
Huruvida det finns risk för att användningen utan skälig anledning av det omtvistade varumärket skulle dra otillbörlig fördel av varumärket McDONALD’S särskiljningsförmåga eller renommé
87
Allmänhetens uppfattning att det finns ett sådant samband är ett nödvändigt villkor men är inte i sig tillräckligt för att fastställa förekomsten av något av de intrång som artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 skyddar kända varumärken mot (se dom av den 7 december 2010, Nute Partecipazioni och La Perla/harmoniseringsbyrån – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T‑59/08, EU:T:2010:500, punkt 30 och där angiven rättspraxis).
88
För att åtnjuta skyddet enligt artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 ska innehavaren av det äldre EU-varumärket nämligen styrka att användningen utan skälig anledning av det varumärke vars ogiltighetsförklaring har begärts drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för EU-varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (se analogt, dom av den 7 december 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T‑59/08, EU:T:2010:500, punkt 31 och där angiven rättspraxis).
89
Ett av dessa tre slags intrång räcker för att artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 ska vara tillämplig (se analogt, dom av den 7 december 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T‑59/08, EU:T:2010:500, punkt 32 och där angiven rättspraxis). Det kan noteras att såväl annulleringsenheten som överklagandenämnden inskränkte sig i det angripna beslutet till att konstatera att ett intrång begåtts genom att otillbörlig fördel dragits av varumärket McDONALD’S renommé.
90
Klaganden har hävdat att överklagandenämnden gjorde en oriktig bedömning i det angripna beslutet när den slog fast att klaganden kunde dra otillbörlig fördel av varumärket McDONALD’S renommé genom att utan skälig anledning använda det omtvistade varumärket. Klaganden har noterat att det angripna beslutet bygger på ett felaktigt konstaterande angående det renommé som prefixet ”mc” i varumärket McDONALD’S förvärvat, i kombination med namnet på en rätt på menyn eller ett livsmedel. Under dessa förhållanden skulle det vara fel att påstå att det omtvistade varumärket vilket kombinerar prefixet ”mac” med ordet ”coffee” skulle uppfattas av omsättningskretsen som ett återgivande av varumärket McDONALD’S struktur. Enligt klaganden begick överklagandenämnden ett misstag i punkt 99 i det angripna beslutet när den konstaterade att eftersom klaganden endast anbringade det omtvistade varumärket på kaffe och kaffeförpackningar, försökte företaget otvivelaktigt exakt återge strukturen hos det för varumärkesfamiljen ”Mc” gemensamma varumärket. Härvidlag har klaganden anmärkt att EUIPO och intervenienten för övrigt inte har påstått i detta mål att klaganden valt det omtvistade varumärket i ond tro. Vidare har intervenienten inte väckt någon talan om varumärkesintrång mot klaganden. Klaganden har hävdat att ett vittnesmål som bolaget fört till handlingarna i förfarandet vid EUIPO intygar att det omtvistade varumärket valdes i god tro och att användningen av det i syfte att sälja kaffe förklaras av att beståndsdelen ”coffee” anger namnet på denna vara.
91
Klaganden har slutligen kritiserat överklagandenämnden för att den inte beaktade de verkliga förhållandena på marknaden. När de berörda varumärkena faktiskt används på marknaden måste innehavaren av det äldre EU-varumärke bevisa att det varumärke vars ogiltighetsförklaring har begärts i realiteten drar otillbörlig fördel av varumärkets ifråga renommé. Överklagandenämnden försummade det faktum att i Bulgarien, Estland, Cypern, Lettland, Ungern och Polen hade de motstående varumärkena fredligt samexisterat åtminstone sedan år 1994 och detta till och med när, som fallet var i Polen, användningen av det omtvistade varumärket varit intensiv. Enligt klaganden finns det anledning att utgå från att de verkliga förhållandena på marknaden är desamma i hela unionen. Den omständigheten att innehavare av äldre varumärken har väckt talan mot innehavaren av det varumärke vars ogiltighetsförklaring har begärts, är däremot inte en omständighet som gör det möjligt att konstatera att omsättningskretsen förväxlat varumärkena, att den uppfattat att det finns ett samband mellan dem eller att bilden av det ena har överförts till det andra varumärket. Klaganden har hävdat att användningen av det omtvistade varumärket har varit intensiv, långvarig, skett i god tro och varit fredlig vid sidan av varumärket McDONALD’S, som är känt för sina snabbmatstjänster. Eftersom det omtvistade varumärket avser kaffe och kaffebaserade produkter, utgör detta en skälig anledning till att detta varumärke används i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009.
92
EUIPO och intervenienten har förkastat klagandens argument, och de har hävdat att överklagandenämnden inte har gjort någon oriktig bedömning i det angripna beslutet genom att dra slutsatsen att klagandens användning utan skälig anledning av det omtvistade varumärket har dragit otillbörlig fördel av varumärket McDONALD’S renommé.
93
Det ska erinras om att bedömningen av huruvida det förekommer intrång som innebär att otillbörlig fördel dras av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé ska däremot – med hänsyn till att det är den fördel som innehavaren av det yngre varumärket drar av det äldre varumärket som är förbjuden – göras med utgångspunkt från en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av de varor eller tjänster för vilka det yngre varumärket är registrerat (se, analogt, dom av den 27 november 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, punkterna 35 och 36).
94
För att en ”otillbörlig fördel av [ett] äldre [EU-]varumärkes … renommé” ska anses föreligga enligt artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, krävs det varken att det föreligger risk för förväxling eller risk för förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé eller, mera allmänt, för varumärkesinnehavaren (se, analogt, dom av den 18 juni 2009, L’Oréal m.fl., C‑87/07, EU:C:2009:378, punkt 50). Den otillbörliga fördelen är följden av att tredje man använder ett kännetecken som liknar ett äldre EU-varumärke och när han genom denna användning försöker placera sig i det kända varumärkets kölvatten för att dra fördel av dess attraktionsförmåga, anseende och prestige samt, utan att betala någon ekonomisk ersättning, utnyttja den kommersiella ansträngning som varumärkesinnehavaren gjort för att skapa och befästa bilden av det äldre EU-varumärket (se, för ett liknande resonemang, dom av den 18 juni 2009, L’Oréal m.fl., C‑487/07, EU:C:2009:378, punkt 50, och dom av den 7 december 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T‑59/08, EU:T:2010:500, punkt 44 och där angiven rättspraxis).
95
För att avgöra om användningen av det varumärke vars ogiltighetsförklaring har begärts drar otillbörlig fördel av ett äldre EU-varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, ska man göra en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet. Bland dessa faktorer återfinns bland annat hur känt det äldre EU-varumärket är och hur stor särskiljningsförmåga det har, graden av likhet mellan de motstående varumärkena samt de aktuella varornas och tjänsternas natur och hur närliggande dessa varu- eller tjänsteslag är. När det gäller fastställandet av hur känt det äldre EU-varumärket är respektive hur stor särskiljningsförmåga det har, förhåller det sig så, att ju högre särskiljningsförmåga varumärket har och ju mer känt det är, desto lättare är det att anse att intrång föreligger. Dessutom är det så, att ju snabbare och tydligare det yngre varumärket för tankarna till det äldre varumärket, desto större är risken att den aktuella eller framtida användningen av kännetecknet drar otillbörlig fördel av, eller är till förfång för, det äldre EU-varumärkets renommé (se dom av den 7 december 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T‑59/08, EU:T:2010:500, punkt 42 och där angiven rättspraxis).
96
Innehavaren av det äldre varumärket måste inte styrka att varumärket har utsatts för ett faktiskt och aktuellt intrång i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009. När det är möjligt att förutse att det yngre varumärkets innehavare kan komma att använda sitt varumärke på ett sådant sätt att en sådan skadlig inverkan kommer att uppkomma, kan innehavaren av det äldre varumärket nämligen inte vara tvungen att vänta till dess att denna inverkan faktiskt uppkommit innan vederbörande kan få till stånd ett förbud mot användningen. Innehavaren av det äldre EU-varumärket måste emellertid styrka att det finns omständigheter som gör det möjligt att dra slutsatsen att det finns en verklig risk för ett sådant intrång i framtiden (se dom av den 7 december 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T‑59/08, EU:T:2010:500, punkterna 33 och 54 och där angiven rättspraxis).
97
När innehavaren av det äldre varumärket har styrkt antingen att dess varumärke utsatts för ett faktiskt och aktuellt intrång eller att det finns en verklig risk för ett sådant intrång i framtiden, ankommer det på innehavaren av det yngre varumärket att styrka att det finns skälig anledning att använda detta varumärke (se dom av den 7 december 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, T‑59/08, EU:T:2010:500, punkt 34 och där angiven rättspraxis).
98
Det är mot bakgrund av de regler som redogjorts för ovan i punkterna 93–97 som de argument som parterna framfört ska prövas vilka riktats mot de skäl som gjorde det möjligt för överklagandenämnden i det angripna beslutet att godkänna annulleringsenhetens bedömningar att användningen utan skälig anledning av det omtvistade varumärket drog otillbörlig fördel av varumärket McDONALD’S renommé.
99
I det aktuella fallet fann överklagandenämnden, i punkt 90 i det angripna beslutet, att omsättningskretsen var den omsättningskrets som var relevant för de varor som omfattas av det omtvistade varumärket, det vill säga den stora allmänheten inom unionen, som är genomsnittligt uppmärksam. Dessutom fann den, i punkt 108 i det angripna beslutet, att det i tillräckligt mån hade fastställts att användningen utan skälig anledning av det omtvistade varumärket drog otillbörlig fördel av varumärket McDONALD’S renommé. Enligt vad som framgår av punkterna 102–108 i samma beslut bedömde den nämligen att det var högst sannolikt att det omtvistade varumärket placerade sig i varumärket McDONALD’S kölvatten för att dra fördel av dess attraktionsförmåga, anseende och prestige samt utan att betala någon ekonomisk ersättning, utnyttja den kommersiella ansträngning som varumärkesinnehavaren gjort för att skapa och befästa bilden av varumärket McDONALD’S. Enligt överklagandenämnden möjliggör nämligen alla dessa faktorer, i det aktuella fallet, slutsatsen att omsättningskretsen eller en avsevärd del av denna kunde uppfatta att det fanns ett samband mellan de motstående varumärkena. När den såg det omtvistade varumärket på varor som är nära förbundna med intervenientens varor kunde den attraheras av att detta varumärke hade praktiskt taget samma prefix och återgav samma struktur som varumärket McDONALD’S och associera varumärket med varumärkesfamiljen ”Mc”, vars varumärke McDONALD’S var det ursprungliga varumärket.
100
Överklagandenämnden fann således att användningen av det omtvistade varumärket kunde medföra att bilden av varumärket McDONALD’S eller dess kännetecken överfördes på de varor som det omtvistade varumärket avsåg. De relevanta faktorerna för dess bedömning var, såsom angavs i punkterna 99–101 i det angripna beslutet, för det första, varumärket McDONALD’S betydande renommé, för det andra, den särskiljningsförmåga som förvärvats av prefixet ”mc”, kombinerat med en rätt på menyn eller ett livsmedel, i fråga om snabbmatstjänster och de livsmedel som finns på snabbmatsrestaurangernas meny, för det tredje, den omständigheten att det omtvistade varumärket återgav samma struktur som varumärkesfamiljen ”Mc” och för det fjärde, att de berörda tjänsterna och varorna hade en viss likhet, på grund av de nära banden dem emellan.
101
Såsom EUIPO helt riktigt har noterat, har klaganden inte bestritt den bedömning av omsättningskretsen som överklagandenämnden gjorde. För övrigt är denna definition felfri och ska godtas. De varor som avses med det omtvistade varumärket riktar sig nämligen till den stora allmänheten inom unionen som är genomsnittligt uppmärksam. Vidare registrerades varumärket McDONALD’S den 16 juli 1999, med rätt till prioritet från den 1 april 1996, och åtnjöt ett betydande renommé för snabbmatstjänster i unionen, vilket för övrigt klaganden inte har bestritt (se punkt 16 ovan).
102
Vad angår klagandens anmärkning att överklagandenämnden inte kunde slå fast i det angripna beslutet att det renommé som prefixet ”mc” förvärvat, kombinerat med namnet på en rätt på menyn eller ett livsmedel, i fråga om snabbmatstjänster och livsmedel som förekommer på menyn i snabbmatsrestaurangerna, ska det uppmärksammas att anmärkningen redan har avfärdats i punkt 63 ovan. Det finns fog för överklagandenämndens slutsats att det betydande renommé som varumärket McDONALD’S åtnjöt kunde utsträckas till att omfatta kännetecknen för varumärkesfamiljen ”Mc”, utan att det behövde undersökas, såsom klaganden hävdat, om vart och ett av de varumärken som bildar denna varumärkesfamilj var ett ansett varumärke.
103
Angående klagandens anmärkning att avsikten inte var att återge den struktur som är gemensam för varumärkesfamiljen ”Mc” i det omtvistade varumärket, har det angetts i punkt 67 ovan att överklagandenämnden med rätta ansåg i punkterna 61 och 99 i det angripna beslutet att det omtvistade varumärket återgav varumärkesfamiljen Mc:s struktur. Även om det av ovan i punkt 79 angivna skäl, inte fanns grund för överklagandenämndens påstående i punkt 99 i det angripna beslutet att klaganden i praktiken endast saluförde kaffe under det omtvistade varumärket, och inte heller för slutsatsen att avsikten med det omtvistade varumärket var att återge varumärkesfamiljen ”Mc”:s struktur, kvarstår inte desto mindre att det misstag som begåtts saknar konsekvenser för det angripna beslutets lagenlighet. De ifrågavarande skälen har nämligen anförts för fullständighetens skull i beslutet och ändrar inte slutsatsen i punkt 61 i samma beslut, där det anges att det omtvistade varumärket återger den för varumärkesfamiljen ”Mc” gemensamma strukturen. Det var således med rätta som överklagandenämnden fann i punkt 99 i det angripna beslutet att förekomsten av en varumärkesfamilj var en avgörande faktor att beakta vid bedömningen av om det förelåg en otillbörlig fördel.
104
Vad gäller klagandens anmärkning enligt vilken det inte finns några nära band mellan de ifrågavarande tjänsterna och varorna, ska det erinras om, såsom redan nämnts i punkt 83 ovan, att överklagandenämnden helt korrekt, i punkterna 92, 95, 96 och 101 i det angripna beslutet, fann att det förelåg en viss likhet mellan de aktuella tjänsterna och varorna på grund av de nära banden dem emellan.
105
I överensstämmelse med den rättspraxis som angetts ovan i punkt 95 och mot bakgrund av de slutsatser som dragits i punkt 73 ovan, angående relevansen av den faktor som består i att det finns en varumärkesfamilj ”Mc”, var alla de faktorer som överklagandenämnden tog upp relevanta för helhetsbedömningen av huruvida innehavaren av det omtvistade varumärket genom att använda det, dragit en otillbörlig fördel av varumärket McDONALD’S renommé.
106
Inom ramen för en helhetsbedömning av alla dessa faktorer slog överklagandenämnden fast, enligt vad som redan noterats ovan i punkt 99, att det var högst sannolikt att det omtvistade varumärket placerade sig i varumärket McDONALD’S kölvatten för att dra fördel av att bilden av varumärket McDONALD’S eller dess kännetecken kunde överföras av omsättningskretsen på de varor som det omtvistade varumärket avsåg.
107
Klaganden har anmärkt på att överklagandeenheten inte beaktade de verkliga förhållandena på marknaden när den gav uttryck för sin bedömning. Det ska noteras att överklagandeenheten enbart skulle undersöka huruvida innehavaren av det äldre EU-varumärket, i enlighet med den rättspraxis som redan nämnts ovan i punkt 96, hade tillhandahållit uppgifter som gjorde det möjligt att omedelbart konstatera att det fanns en framtida risk, som inte var hypotetisk, att det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärket. Ett sådant konstaterande kan grunda sig på logiska slutledningar till följd av en sannolikhetsbedömning, med beaktande av sedvanlig praxis i den relevanta kommersiella sektorn och av alla andra omständigheter i det enskilda fallet (dom av den 10 maj 2012, Rubinstein och L’Oréal/harmoniseringsbyrån, C‑100/11P, EU:C:2012:285, punkt 95).
108
Såsom följer av punkt 99 ovan, var det emellertid efter en helhetsbedömning av de relevanta faktorerna i det aktuella fallet som överklagandenämnden fann att det förelåg stor risk för att omsättningskretsen skulle associera det omtvistade varumärket med varumärkesfamiljen ”Mc” och uppfatta att det fanns ett samband mellan de motstående varumärkena samt att det därför förelåg en allvarlig risk för att användningen av det omtvistade varumärket skulle dra otillbörlig fördel av varumärket McDONALD’S renommé.
109
Såvitt klaganden i synnerhet har förebrått överklagandenämnden för att inte ha beaktat den omständigheten att de motstående varumärkena hade samexisterat fredligt i Bulgarien, Estland, Cypern, Lettland, Ungern och Polen, åtminstone sedan år 1994, ska klagandens argument underkännas. De motstående varumärkena kan nämligen inte anses föra eller ha fört en fredlig samexistens, eftersom intervenienten just ingett en begäran om ogiltighetsförklaring av det omtvistade varumärket under åberopande av varumärket McDONALD’S. Eftersom denna ansökan dessutom ingavs mindre än sju månader efter registreringen av det omtvistade varumärket, kunde ingen rättighetsförlust på grund av passivitet i den mening som avses i artikel 54.1 i förordning nr 207/2009, bli aktuell i förevarande fall. Klaganden har inom ramen för denna anmärkning i praktiken gjort gällande att varumärket McDONALD’S fört en fredlig samexistens inte med det omtvistade varumärket, utan med vissa av dess nationella varumärken som är identiska med det omtvistade varumärket vilka registrerats i Bulgarien, Estland, Cypern, Lettland, Ungern och Polen, åtminstone sedan år 1994. Det ska framhållas, såsom intervenienten helt riktigt har anfört, att även om det antogs att nämnda varumärken hade samexisterat fredligt sedan anslutningen av respektive berörd medlemsstat till unionen, skulle detta inte visa att samexistensen var generell och berörde alla de nationella varumärken som är identiska med det omtvistade varumärket, vilka klaganden hade registrerat inom unionen. I det aktuella fallet visar de nationella avgöranden som förts till handlingarna i förfarandet vid EUIPO tvärtom att samexistensen mellan varumärket McDONALD’S och klagandens nationella varumärken som är identiska med det omtvistade varumärket inte var problemfri i Tyskland, Spanien, Sverige och Förenade kungariket då klagandens nationella varumärken nämligen varit föremål för flera tvister i domstolar i dessa medlemsstater (se, för ett liknande resonemang, dom av den 3 september 2009, Aceites del Sur‑Coosur/Koipe, C‑498/07 P, EU:C:2009:503, punkt 83, och dom av den 8 december 2005, Castellblanch/harmoniseringsbyrån – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, punkt 74).
110
Såsom intervenienten helt riktigt har uppmärksammat går det i vart fall inte att fastställa att det inte föreligger någon allvarlig risk för att omsättningskretsen i medlemsstaterna i fråga skulle kunna associera vissa andra av klagandens nationella varumärken som är identiska med det omtvistade varumärket med varumärkesfamiljen ”Mc” och uppfatta att det finns ett samband mellan de nationella varumärkena och varumärket McDONALD’S, enbart på grund av att intervenienten inte har invänt mot registreringen eller inte har begärt att de nationella varumärkena skulle ogiltigförklaras (se, för ett liknande resonemang, angående risken för förväxling, dom av den 11 maj 2005, Grupo Sada/harmoniseringsbyrån – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, EU:T:2005:169, punkterna 85 och 86) och detta till och när användningen av dessa varumärken har varit betydande, såsom, enligt klaganden, varit fallet i Polen.
111
Detta uteblivna bestridande kan nämligen ha många olika orsaker som inte med nödvändighet hör ihop med den uppfattning som omsättningskretsen i de berörda medlemsstaterna får av de berörda varumärkena. I det aktuella fallet har klaganden emellertid inte tillhandahållit någon uppgift som i vart fall kan gör det möjligt att utesluta att den stora bulgariska, estländska, cypriotiska, lettiska, ungerska eller polska allmänheten kan associera klagandens nationella varumärken som är identiska med det omtvistade varumärket med varumärkesfamiljen ”Mc” och uppfatta att det finns ett samband mellan dessa nationella varumärken och varumärket McDONALD’S (se, för ett liknande resonemang, dom av den 26 september 2012, CITIGATE, T‑301/09, ej publicerad, EU:T:2012:473, punkt 128 och där angiven rättspraxis).
112
Det återstår att pröva den anmärkning som klaganden väsentligen har riktat mot överklagandenämnden för att den inte konstaterade i punkterna 114–116 i det angripna beslutet att företaget hade skälig anledning att använda det omtvistade varumärket.
113
Det följer av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 att på grund av att ”skälig anledning” föreligger i den mening som avses i denna bestämmelse kan innehavaren av ett känt varumärke tvingas tolerera att tredje man använder ett kännetecken som liknar detta varumärke för en vara som är identisk med den vara för vilken detta varumärke har registrerats, när det kan konstateras att kännetecknet togs i bruk innan ansökan om registrering av varumärket gavs in och att användningen för den identiska varan har skett i god tro (se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 februari 2014, Leidseplein Beheer och de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, punkt 60).
114
Såvitt det figurmärke som klaganden i det aktuella fallet har gjort gällande inom ramen för denna anmärkning överensstämmer med nationella varumärken, finns det anledning att notera att den rättspraxis som angetts ovan i punkt 113 ovan inte är tillämplig och detta av två skäl. Dels har det omtvistade varumärket i likhet med vad intervenienten helt riktigt påpekat, inte använts före varumärket McDONALD’S, i och med att sistnämnda varumärke registrerades före det omtvistade varumärket. Dels kan det inte konstateras, såsom redan har angetts i punkt 109 ovan, att de motstående varumärkena skulle ha samexisterat fredligt, eftersom intervenienten just har försvarat sina rättigheter avseende varumärket McDONALD’S, genom att inge en begäran om ogiltighetsförklaring av det omtvistade varumärket och detta inom den fastställda tidsfristen.
115
Såvitt de figurtecken som klaganden har gjort gällande inom ramen för denna anmärkning motsvarar nationella varumärken som är identiska med det omtvistade varumärke som klaganden låtit registrera i Bulgarien, Estland, Cypern, Lettland, Ungern och Polen, åtminstone sedan år 1994, bör det preciseras att även om det antas att varumärkena har samexisterat fredligt med varumärket McDONALD’S på de berörda nationella marknaderna innebär inte detta, såsom angetts ovan i punkt 109, att intervenienten tolererar eller måste tolerera att det omtvistade varumärket används på unionsmarknaden i dess helhet.
116
Överklagandenämnden konstaterade således med rätta, i punkterna 114–116 i det angripna beslutet, att klaganden saknade skälig anledning att använda det omtvistade varumärket.
117
Då ingen av de anmärkningar som klaganden har framställt vunnit framgång ska detta överklagande i sin helhet ogillas
Rättegångskostnader
118
Enligt artikel 134.1 i tribunalens rättegångsregler ska tappande rättegångsdeltagare förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna om detta har yrkats.
119
Eftersom Future Enterprises Pte Ltd har tappat målet, ska företaget förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna i enlighet med EUIPO:s och intervenientens yrkanden.
Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (första avdelningen)
följande:
1)
Överklagandet ogillas.
2)
Future Enterprises Pte Ltd ska ersätta rättegångskostnaderna.
Kanninen
Pelikánová
Buttigieg
Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 5 juli 2016.
Underskrifter
Innehållsförteckning
Bakgrund till tvisten
Parternas yrkanden
Rättslig bedömning
Inledande anmärkningar om tillämpliga bestämmelser och föremålet för tvisten
Huruvida det finns en viss likhet mellan de motstående varumärkena
Huruvida omsättningskretsen uppfattar att det finns ett samband mellan de motstående varumärkena
Huruvida varumärkesfamiljen ”Mc”:s existens är en relevant faktor för bedömningen av om omsättningskretsen uppfattar att det finns ett samband mellan de motstående varumärkena
– Huruvida ett tillräckligt stort antal äldre varumärken för att de ska utgöra en varumärkesfamilj faktiskt har använts
– Huruvida det finns beståndsdelar i det omtvistade varumärket som kan binda det till varumärkesfamiljen ”Mc”
Huruvida det finns en viss likhet mellan de ifrågavarande tjänsterna och varorna
Huruvida det finns risk för att användningen utan skälig anledning av det omtvistade varumärket skulle dra otillbörlig fördel av varumärket McDONALD’S särskiljningsförmåga eller renommé
Rättegångskostnader
(
*1
)	Rättegångsspråk: engelska.