ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer)
3 juli 2019 (*)
„Hogere voorziening – Uniemerk – Procedure tot vervallenverklaring – Woordmerk Boswelan – Normaal gebruik – Geen – Gebruik van het merk in het kader van een klinische proef voorafgaand aan de indiening van een aanvraag van een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel – Geldige reden voor het niet gebruiken – Begrip”
In zaak C‑668/17 P,
betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 28 november 2017,
Viridis Pharmaceutical Ltd, gevestigd te Tortola, Britse Maagdeneilanden (Verenigd Koninkrijk), vertegenwoordigd door C. Spintig, S. Pietzcker en M. Prasse, Rechtsanwälte,
rekwirante,
andere partijen in de procedure:
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door S. Hanne als gemachtigde,
verweerder in eerste aanleg,
Hecht-Pharma GmbH, gevestigd te Hollnseth (Duitsland), vertegenwoordigd door J. Sachs en C. Sachs, Rechtsanwälte,
interveniënte in eerste aanleg,
wijst
HET HOF (Vierde kamer),
samengesteld als volgt: M. Vilaras, kamerpresident, K. Jürimäe (rapporteur), D. Šváby, S. Rodin en N. Piçarra, rechters,
advocaat-generaal: M. Szpunar,
griffier: A. Calot Escobar,
gezien de stukken,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 9 januari 2019,
het navolgende
Arrest
1        Met haar hogere voorziening verzoekt Viridis Pharmaceutical Ltd (hierna: „Viridis”) om vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 15 september 2017, Viridis Pharmaceutical/EUIPO – Hecht-Pharma (Boswelan) (T‑276/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:611; hierna: „bestreden arrest”), houdende verwerping van haar beroep tot vernietiging van de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 29 februari 2016 (zaak R 2837/2014‑5) inzake een procedure tot vervallenverklaring tussen Hecht-Pharma GmbH en Viridis (hierna: „litigieuze beslissing”).
Toepasselijke bepalingen
Internationaal recht
2        De Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, als bijlage 1 C gehecht aan de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, is namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde (1986‑1994) voortvloeiende overeenkomsten (PB 1994 L 336, blz. 1) (hierna: „TRIPs-Overeenkomst”). Artikel 19, lid 1, verwijst in de volgende bewoordingen naar de verplichting tot gebruik van het ingeschreven merk:
„Indien voor de handhaving van een inschrijving gebruik van een handelsmerk is vereist, mag de inschrijving pas na een ononderbroken tijdvak van niet-gebruik van ten minste drie jaar worden doorgehaald, tenzij de houder van het handelsmerk geldige redenen, gebaseerd op het bestaan van belemmeringen voor dat gebruik, aantoont. Omstandigheden die zich buiten de wil van de houder van het handelsmerk voordoen en die een belemmering vormen voor het gebruik van het handelsmerk, zoals invoerbeperkingen op of andere overheidsmaatregelen voor door het handelsmerk beschermde waren of diensten, worden als geldige redenen voor niet-gebruik erkend.”
Unierecht
3        Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Uniemerk] (PB 2009, L 78, blz. 1) is gewijzigd bij verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 (PB 2015, L 341, blz. 21), die in werking is getreden op 23 maart 2016. Vervolgens is zij met ingang van 1 oktober 2017 ingetrokken en vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1). Gelet op de datum waarop de betrokken vordering tot vervallenverklaring is ingesteld, namelijk op 18 november 2013, welke datum beslissend is voor de vaststelling van het toepasselijke materiële recht, gelden voor de onderhavige zaak de materiële bepalingen van verordening nr. 207/2009.
4        Overweging 10 van verordening nr. 207/2009 luidt als volgt:
„De bescherming van [Unie]merken en de bescherming van ingeschreven oudere merken tegen [Unie]merken is alleen gerechtvaardigd, voor zover deze merken daadwerkelijk worden gebruikt.”
5        Artikel 15 van deze verordening, met als opschrift „Gebruik van het [Unie]merk”, bepaalt in lid 1 ervan:
„Een [Unie]merk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de [Unie] geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.
Als gebruik in de zin van de eerste alinea wordt eveneens beschouwd:
a)      het gebruik van het [Unie]merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd;
[...]”
6        Onder het opschrift „Gronden van verval” bepaalt artikel 51 van dezelfde verordening in lid 1 ervan:
„De rechten van de houder van het [Unie]merk worden op vordering bij het [EUIPO] of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen verklaard:
a)      wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de [Unie] is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken; vervallenverklaring van een [Unie]merk kan echter niet worden gevorderd wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de vijfjarige periode en de instelling van de vordering of de reconventionele vordering, voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt; begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden vóór de instelling van de vordering of van de reconventionele vordering, met dien verstande dat de periode van drie maanden ten vroegste na het verstrijken van de ononderbroken periode van vijf jaar van het niet gebruiken is ingegaan, wordt echter niet in aanmerking genomen indien de voorbereiding voor het begin van gebruik of het hernieuwde gebruik pas getroffen wordt, nadat de merkhouder er kennis van heeft gekregen dat de vordering of de reconventionele vordering kan worden ingesteld;
[...]”
7        Overweging 24, artikel 18 en artikel 58 van verordening 2017/1001 stemmen respectievelijk overeen met overweging 10, artikel 15 en artikel 51 van verordening nr. 207/2009.
8        Overweging 25 van verordening 2017/1001, die in verordening nr. 207/2009 geen equivalent heeft, luidt als volgt:
„Om redenen van billijkheid en rechtszekerheid moet het gebruik van een Uniemerk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, voldoende zijn om de verleende rechten te vrijwaren, ongeacht of het merk zoals het wordt gebruikt, ook in die vorm is ingeschreven.”
Voorgeschiedenis van het geding
9        De voorgeschiedenis van het geding en de belangrijkste elementen van de litigieuze beslissing, zoals zij uit de punten 1 tot en met 11 van het bestreden arrest naar voren komen, kunnen voor de onderhavige zaak als volgt worden samengevat.
10      Op 30 september 2003 heeft Pharmasan GmbH Freiburg, waarvan Viridis de rechtsopvolger is, het EUIPO verzocht om inschrijving van het woordteken „Boswelan” als Uniemerk voor „farmaceutische en gezondheidsproducten” die behoren tot klasse 5 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.
11      De inschrijvingsaanvraag is gepubliceerd in het Blad van gemeenschapsmerken
nr. 31/2004 van 2 augustus 2004 en het merk (hierna: „litigieus merk”) is ingeschreven op 24 april 2007.
12      Op 18 november 2013 heeft Hecht-Pharma overeenkomstig artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 een vordering ingesteld tot vervallenverklaring van dit merk voor alle waren waarvoor het was ingeschreven, op grond dat dit merk niet normaal was gebruikt.
13      Bij beslissing van 26 september 2014 heeft de nietigheidsafdeling van het EUIPO de rechten van Viridis voor alle ingeschreven waren vervallen verklaard.
14      Op 6 november 2014 heeft Viridis krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij de kamer van beroep van het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.
15      Bij de litigieuze beslissing heeft de vijfde kamer van beroep van het EUIPO (hierna: „kamer van beroep”) dit beroep verworpen.
16      Ten eerste heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de door Viridis aangedragen bewijzen geen normaal gebruik van het litigieuze merk binnen de Europese Unie konden aantonen voor de erdoor aangeduide waren gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar voorafgaand aan de vordering tot vervallenverklaring. Die bewijzen betroffen immers zuiver interne handelingen, die betrekking hadden op een klinische proef. Deze hebben zich lang vóór de verhandeling van de waar en buiten de mededinging voorgedaan. Het gaat niet om naar buiten gerichte handelingen die verband houden met de verhandeling van of reclame voor de betrokken waren. Zij vormen evenmin een rechtstreekse voorbereidende handeling, noch een handeling die samenhangt met een ophanden zijnd op de markt brengen.
17      Ten tweede heeft de kamer van beroep, onder verwijzing naar met name de definitie van een geldige reden die voortvloeit uit de bewoordingen van de TRIPs-overeenkomst, geoordeeld dat in casu de uitvoering van een klinische proef als zodanig geen reden was die zich buiten de wil van Viridis voordeed en het niet gebruiken van het litigieuze merk rechtvaardigde. De duur van een klinische proef hangt immers af van de financiële middelen die de merkhouder beslist aan te wenden, waarbij dit element niet behoort tot de categorie van belemmeringen die zich buiten zijn wil voordoen. De verantwoordelijkheid voor de duur van de procedure kan slechts worden geacht te zijn overgedragen aan een externe instantie vanaf het moment dat een officiële aanvraag voor het in de handel brengen is ingediend. De door verordening nr. 207/2009 aan Uniemerken verleende bescherming lijkt niet nodig te zijn vóór een dergelijke officiële aanvraag, en als een farmaceutisch bedrijf toch beslist om vele jaren vóór een dergelijke aanvraag over te gaan tot de inschrijving van een Uniemerk, valt de vertraging van de klinische proef onder haar verantwoordelijkheid.
Procedure bij het Gerecht en bestreden arrest
18      Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 30 mei 2016, heeft Viridis beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld, voor zover de kamer van beroep haar beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling houdende vervallenverklaring van haar rechten voor de geneesmiddelen voor de behandeling van multiple sclerose had verworpen.
19      Ter ondersteuning van haar beroep voerde Viridis drie middelen aan. Het eerste middel was ontleend aan schending van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, doordat de kamer van beroep ten onrechte had geoordeeld dat de aangedragen feiten en bewijzen niet volstonden ten bewijze van een normaal gebruik van het litigieuze merk voor geneesmiddelen voor de behandeling van multiple sclerose. Het tweede middel betrof schending van diezelfde bepaling, doordat die kamer ten onrechte had geoordeeld dat de aangedragen feiten en bewijzen niet volstonden om een geldige reden aan te tonen voor het niet gebruiken van dit merk voor dezelfde geneesmiddelen. Volgens het derde middel was artikel 83 van verordening nr. 207/2009, inzonderheid het beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen, geschonden.
20      Het Gerecht heeft al deze middelen afgewezen en het beroep derhalve in zijn geheel verworpen.
Conclusies van partijen voor het Hof
21      Met haar hogere voorziening verzoekt Viridis het Hof:
–        het bestreden arrest te vernietigen;
–        de zaak terug te verwijzen naar het Gerecht, en
–        het EUIPO te verwijzen in de kosten of, subsidiair, de beslissing over de kosten aan te houden.
22      Het EUIPO verzoekt het Hof:
–        de hogere voorziening af te wijzen en
–        Viridis te verwijzen in de kosten.
23      Hecht-Pharma verzoekt het Hof:
–        de hogere voorziening af te wijzen,
–        Viridis te verwijzen in de kosten.
Hogere voorziening
24      Ter ondersteuning van haar hogere voorziening voert Viridis twee middelen aan: ten eerste, schending van artikel 58, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001 doordat het Gerecht ten onrechte heeft geoordeeld dat het litigieuze merk niet normaal was gebruikt en, ten tweede, schending van dezelfde bepaling, doordat het Gerecht ten onrechte heeft geoordeeld dat er geen geldige reden was voor het niet gebruiken van dit merk.
Opmerkingen vooraf
25      Viridis en Hecht-Pharma verwijzen in hun schriftelijke stukken naar de bepalingen van verordening 2017/1001. Aangezien evenwel, zoals blijkt uit de punten 3 en 7 van het onderhavige arrest, verordening nr. 207/2009 op de onderhavige zaak van toepassing is en voor zover de artikelen 18 en 58 van verordening 2017/1001 overeenstemmen met de artikelen 15 en 51 van verordening nr. 207/2009, dienen de verwijzingen van partijen naar eerstgenoemde bepalingen te worden opgevat als een verwijzing naar laatstgenoemde.
26      Voorts werpen de twee middelen van de hogere voorziening, die in wezen schending aanvoeren van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, zoals de advocaat-generaal in de punten 32 en 33 van zijn conclusie heeft opgemerkt, rechtsvragen op over de uitlegging van de begrippen „normaal gebruik” en „geldige reden voor het niet gebruiken” in de zin van verordening nr. 207/2009. Deze middelen die, anders dan Hecht-Pharma stelt, niet strekken tot een nieuwe beoordeling van de feiten en de omstandigheden in de onderhavige zaak, zijn bijgevolg ontvankelijk.
Eerste middel
Argumenten van partijen
27      Met haar eerste middel verwijt Viridis het Gerecht in wezen schending van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 door een dubbele onjuiste beoordeling van het normale gebruik van het litigieuze merk.
28      Ten eerste bestrijdt Viridis punt 36 van het bestreden arrest, waarin het Gerecht als beginsel heeft gesteld dat van een merk ter aanduiding van een geneesmiddel slechts normaal gebruik kan worden gemaakt wanneer een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) is verleend voor dat geneesmiddel.
29      Volgens deze partij is dat beginsel gebaseerd op een restrictieve uitlegging van het begrip „normaal gebruik”, die niet gerechtvaardigd is omdat de door het Gerecht in casu onderzochte gebruikshandelingen niet onwettig waren.
30      Viridis stelt dat deze uitlegging eveneens in strijd is met de rechtspraak van het Hof en het Gerecht. Volgens die rechtspraak moet het normale gebruik immers geval per geval worden beoordeeld. Zelfs een minimaal gebruik en een verkoop aan één enkele klant kunnen als voldoende worden beschouwd wanneer die handelingen commercieel gerechtvaardigd zijn. Een extern gebruik betekent niet dat het noodzakelijkerwijs op de eindverbruikers moet zijn gericht.
31      Hieruit volgt dat normaal gebruik niet kan worden uitgesloten op grond dat de betrokken waar niet kan worden verhandeld of daarvoor geen reclame kan worden gemaakt bij het publiek.
32      Integendeel, rekening moet worden gehouden met de belangen van de farmaceutische industrie en geoordeeld dient te worden dat wettelijke gebruikshandelingen van het merk, zoals die welke Viridis naar aanleiding van de betrokken klinische proef heeft gesteld, normaal gebruik kunnen uitmaken wanneer zij voldoende blijken te zijn in het kader van de beoordeling van het concrete geval. De in artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 bepaalde vijfjarige periode is immers onvoldoende in de context van de specifieke kenmerken van de farmaceutische sector, gelet op de beperkte kring van kopers en het beperkte aantal deelnemers aan een klinische proef.
33      Ten tweede komt Viridis op tegen de vaststelling van het Gerecht in de eerste zin van punt 39 van het bestreden arrest, volgens welke het gebruik van het litigieuze merk in het kader van een klinische proef ten opzichte van derden niet kan worden gelijkgesteld met het in de handel brengen en zelfs niet met een rechtstreeks voorbereidende handeling, aangezien het een intern gebruik betreft.
34      Volgens Viridis heeft het Gerecht, door te oordelen dat het gebruik van een merk in het kader van een klinische proef een intern gebruik vormt en door uit te sluiten dat een dergelijk gebruik normaal gebruik kan uitmaken, geen rekening gehouden met de rechtspraak dat er sprake kan zijn van normaal gebruik wanneer de verhandeling in voorbereiding en ophanden is. Op grond van deze rechtspraak kan worden aangenomen dat een gebruik ook normaal kan zijn zelfs wanneer het niet tot een groot aantal personen is gericht.
35      Viridis voegt daaraan toe dat de verplichting om een ingeschreven merk te gebruiken, geen doel op zich is en dat de gebruiksvoorwaarde bedoeld is om het merkenregister niet te belasten met ongebruikte merken. De uitlegging van het begrip „gebruik” moet dus met enige soepelheid gebeuren, zoals blijkt uit het feit dat artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van verordening nr. 207/2009 en overweging 25 van verordening 2017/1001 het gebruik toestaan van een merk in een andere vorm dan die waarin het merk werd ingeschreven.
36      Het EUIPO en, subsidiair, Hecht-Pharma betwisten de gegrondheid van het eerste middel.
Beoordeling door het Hof
37      Met haar eerste middel voert Viridis aan dat het Gerecht blijk heeft gegeven van onjuiste rechtsopvattingen bij de beoordeling van het normale gebruik van het litigieuze merk. Volgens Viridis heeft het Gerecht immers in punt 36 van het bestreden arrest ten onrechte als beginsel gesteld dat er slechts sprake kan zijn van gebruik ter handhaving van de rechten voor een geneesmiddel wanneer voor dit geneesmiddel een VHB is verleend, en verder heeft het in punt 39 van dat arrest ten onrechte uitgesloten dat gebruik van het merk in het kader van een klinische proef normaal gebruik kan vormen.
38      Volgens vaste rechtspraak wordt normaal gebruik van een merk gemaakt in de zin van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, wanneer het – overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven – wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te handhaven (arresten van 11 maart 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, punt 43, en 8 juni 2017, W. F. Gözze Frottierweberei en Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, punt 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
39      Zo veronderstelt normaal gebruik van het merk dat dit wordt gebruikt op de markt van de door het merk beschermde waren of diensten en niet enkel binnen de betrokken onderneming. Het gebruik van het merk moet betrekking hebben op waren of diensten die reeds op de markt zijn gebracht of die op ieder moment op de markt kunnen worden gebracht, waarbij de onderneming dit voorbereidt met het oog op het winnen van klanten, met name in het kader van reclamecampagnes (zie in die zin arrest van 11 maart 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, punt 37).
40      Het aanbrengen van een merk op waren die niet aan de klant worden verstrekt met het oog op de penetratie ervan op de markt van de in de merkinschrijving opgegeven waren, kan daarentegen niet als normaal gebruik van dat merk worden beschouwd, daar dit aanbrengen niet ertoe bijdraagt dat voor deze waren een afzet wordt gevonden noch dat zij in het belang van de consument worden onderscheiden van waren die afkomstig zijn van andere ondernemingen (zie in die zin arrest van 15 januari 2009, Silberquelle, C‑495/07, EU:C:2009:10, punt 21).
41      Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (arresten van 11 maart 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, punt 43, en 31 januari 2019, Pandalis/EUIPO, C‑194/17 P, EU:C:2019:80, punt 83).
42      In casu heeft het Gerecht in punt 36 van het bestreden arrest opgemerkt dat op basis van de door Viridis voor het EUIPO overgelegde stukken ten bewijze van het normale gebruik van het litigieuze merk, zoals vermeld in punt 35 van dat arrest, kon worden vastgesteld dat Viridis voorbereidende handelingen had gesteld, die bestonden in de uitvoering van een klinische proef die werd verricht met het oog op de indiening van een aanvraag voor een VHB en die bepaalde handelingen in de vorm van reclame voor die proef inhielden.
43      In datzelfde punt 36 heeft het Gerecht er evenwel op gewezen dat „alleen de verkrijging van de [VHB] door de bevoegde autoriteiten een openbaar en naar buiten gericht gebruik van [dit] merk mogelijk kon maken”, aangezien de geneesmiddelenwetgeving reclame verbiedt voor geneesmiddelen waarvoor nog geen VHB is verleend, en dus elke communicatie die bestemd is om een marktaandeel te verkrijgen of te behouden.
44      Het Gerecht heeft in de punten 37 en 38 van het bestreden arrest daaraan toegevoegd dat er weliswaar sprake kan zijn van een normaal gebruik vóór het in de handel brengen van de door een merk aangeduide waren, maar dit slechts het geval is wanneer het in de handel brengen ophanden is. In casu heeft Viridis volgens het Gerecht echter niet aangetoond dat het in de handel brengen van een door het litigieuze merk aangeduid geneesmiddel voor de behandeling van multiple sclerose ophanden was daar zij geen bewijzen had overgelegd op grond waarvan kon worden vastgesteld dat de klinische proef bijna afgerond was.
45      Ten slotte heeft het Gerecht in antwoord op bepaalde argumenten van Viridis in punt 39 van het bestreden arrest de concrete omstandigheden van het gebruik van het litigieuze merk in het kader van de betrokken klinische proef beoordeeld en heeft het in wezen geoordeeld dat dit gebruik een intern gebruik was waarvan niet was aangetoond dat de omvang van betekenis was in de farmaceutische sector.
46      Ten eerste blijkt zodoende uit de overwegingen van het Gerecht in het bestreden arrest dat het Gerecht, overeenkomstig de in de punten 38 tot en met 41 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak, alle feiten en omstandigheden van de onderhavige zaak concreet heeft beoordeeld teneinde te bepalen of de door Viridis ingeroepen gebruikshandelingen een gebruik vormden van het litigieuze merk overeenkomstig de herkomstaanduidende functie voor de bedoelde waren en de commerciële bestaansreden ervan, die erin bestaat een afzet te vinden of te behouden voor de waren waarvoor het was ingeschreven.
47      Wat Viridis’ argument betreft dat het Gerecht in punt 36 van het bestreden arrest als beginsel heeft gesteld dat er slechts sprake kan zijn van een normaal gebruik van een voor een geneesmiddel ingeschreven merk wanneer voor dit geneesmiddel een VHB is verleend, zij opgemerkt dat het Gerecht in het kader van zijn concrete beoordeling enkel de gevolgen heeft getrokken uit zijn vaststelling dat, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, voor een geneesmiddel waarvoor nog geen vergunning voor het in de handel brengen is verleend, zelfs geen reclame mag worden gemaakt teneinde een marktaandeel te verkrijgen of te behouden. Het is dus onmogelijk om een merk ter aanduiding van een dergelijk geneesmiddel op de betrokken markt te gebruiken, in tegenstelling tot wat is vereist door de in punt 39 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak.
48      Hieraan moet worden toegevoegd dat de omstandigheid – gesteld dat deze is aangetoond – dat de door Viridis aangevoerde gebruikshandelingen, zoals zij betoogt, in overeenstemming waren met de toepasselijke wettelijke bepalingen, niet volstaat om aan te tonen dat er sprake is van een normaal gebruik in de zin van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, aangezien dit concreet wordt beoordeeld aan de hand van alle feiten en omstandigheden die eigen zijn aan de betrokken zaak en niet uitsluitend kan afhangen van de wettelijke aard van de gebruikshandelingen. In casu ging het evenwel niet om een gebruik op de markt van de waren die door het litigieuze merk worden beschermd.
49      Voor zover Viridis een argument put uit de beweerde ontoereikendheid van de in artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 bedoelde vijfjarige periode voor de farmaceutische sector, dient te worden opgemerkt, zoals de advocaat-generaal in punt 45 van zijn conclusie heeft gesteld, dat die periode van toepassing is ongeacht de economische sector waartoe de waren of diensten waarvoor een merk is ingeschreven, behoren. Bijgevolg is dit argument niet ter zake dienend.
50      Ten tweede heeft het Gerecht, in antwoord op bepaalde argumenten van Viridis, in punt 39 van het bestreden arrest waarnaar in punt 45 van het onderhavige arrest wordt verwezen, opgemerkt dat het gebruik van het litigieuze merk in het kader van een klinische proef niet kon worden gelijkgesteld met het in de handel brengen en zelfs niet met een rechtstreekse voorbereidende handeling, maar moest worden geacht van interne aard te zijn, aangezien dit gebruik buiten de mededinging had plaatsgevonden, binnen een beperkte kring van deelnemers, en zonder dat het erop gericht was marktaandelen te verkrijgen of te behouden.
51      Zodoende is het Gerecht niet voorbijgegaan aan de in punt 39 van het onderhavige arrest vermelde en door Viridis ingeroepen rechtspraak, volgens welke er sprake kan zijn van normaal gebruik van een Uniemerk wanneer de aangeduide waren nog niet in de handel zijn gebracht. Integendeel, in punt 37 van het bestreden arrest heeft het Gerecht terecht eraan herinnerd dat een dergelijk gebruik slechts kan worden vastgesteld op voorwaarde dat het in de handel brengen van de betrokken waren ophanden is, en het heeft in de punten 38 en 39 van dat arrest geoordeeld dat Viridis niet het bewijs had geleverd dat dit in casu het geval was.
52      In het bijzonder heeft het Gerecht het normale karakter van het gestelde gebruik van het litigieuze merk overeenkomstig de rechtspraak van het Hof onderzocht door na te gaan of dit gebruik ten opzichte van derden was verricht en of de omvang van het gebruik voldoende belangrijk was in het licht van de aan de farmaceutische sector eigen omstandigheden.
53      Gelet op de in de punten 38 tot en met 41 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak en zoals de advocaat-generaal in de punten 57, 59 en 61 tot en met 63 van zijn conclusie in wezen heeft opgemerkt, dient immers te worden geoordeeld dat, voor zover het normale gebruik van een Uniemerk slechts kan worden aangetoond door gebruikshandelingen voorafgaand aan het in de handel brengen van de bedoelde waren of diensten als het in de handel brengen ophanden is, de gebruikshandelingen die een dergelijk normaal gebruik kunnen aantonen, van externe aard moeten zijn en gevolgen moeten hebben voor het toekomstige publiek van deze waren of diensten, en dit zelfs in die fase voorafgaand aan het in de handel brengen.
54      Ten slotte en anders dan Viridis aanvoert, kan uit artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van verordening nr. 207/2009 geen soepelere uitlegging van het begrip „normaal gebruik” worden afgeleid.
55      Krachtens deze bepaling wordt het gebruik van het merk in een vorm die afwijkt van die waarin het is ingeschreven immers beschouwd als een gebruik in de zin van artikel 15, lid 1, eerste alinea, van verordening nr. 207/2009, voor zover het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, niet wordt gewijzigd (arrest van 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus, C‑501/15 P, EU:C:2017:750, punt 65).
56      Door geen strikte overeenstemming te vereisen tussen de in de handel gebruikte vorm en de ingeschreven vorm van het merk, wil artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van verordening nr. 207/2009 de houder van het ingeschreven merk de mogelijkheid bieden om bij het commerciële gebruik ervan variaties aan het teken aan te brengen waardoor het beter inspeelt op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren en diensten zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd (arrest van 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus, C‑501/15 P, EU:C:2017:750, punt 66).
57      Artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van verordening nr. 207/2009 stelt op die manier weliswaar een zekere soepelheid in wat de vorm betreft waarin het Uniemerk wordt gebruikt, maar dit neemt niet weg dat deze bepaling geen enkele invloed heeft op de beoordeling van het normale karakter van dit gebruik, die moet worden verricht overeenkomstig de criteria die zijn vastgesteld door de in de punten 38 tot en met 41 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak.
58      Hieruit volgt dat het eerste middel ten dele niet ter zake dienend en ten dele ongegrond moet worden verklaard.
Tweede middel
Argumenten van partijen
59      Met haar tweede middel verwijt Viridis het Gerecht in wezen schending van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 door het bestaan van een geldige reden voor het niet gebruiken van het litigieuze merk te hebben uitgesloten.
60      Samengevat heeft het Gerecht in zijn beoordeling van de rechtvaardiging van het niet gebruiken rekwirante verweten voortijdig het litigieuze merk te hebben ingeschreven. Het Gerecht heeft dan ook de mogelijkheid om het niet gebruiken te rechtvaardigen, uitgesloten in een situatie waarin dit merk wordt gebruikt in de context van een klinische proef met het oog op de voorbereiding van een aanvraag voor een VHB uit hoofde van de wetgeving inzake farmaceutische producten, wanneer de aanvraag voor die proef lange tijd na de inschrijving van het merk is ingediend of wanneer de aangewende financiële middelen niet toereikend waren om de klinische proef zo snel mogelijk af te ronden.
61      Ten eerste heeft het Gerecht, door de nadruk te leggen op het verstrijken van de tijd, de betekenis van de in artikel 15, lid 1, eerste alinea, en in artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 bedoelde periode van vijf jaar uitgehold. Een geneesmiddelenmerk waarvoor die periode op het punt staat te verstrijken of reeds is verstreken, zou immers de facto onbruikbaar worden, aangezien enkel de indiening van een VHB-aanvraag het niet gebruiken zou kunnen rechtvaardigen. De in artikel 51, lid 1, onder a), in fine, van verordening nr. 207/2009 bepaalde termijn van drie maanden is daartoe ontoereikend, aangezien hij het afronden van een klinische proef niet mogelijk maakt.
62      Ten tweede leidt de stelling van het Gerecht, voor zover de aangewende financiële middelen in aanmerking worden genomen, ertoe dat financieel solide ondernemingen meer mogelijkheden zouden hebben om hun investeringen naar behoren door het merkenrecht beschermd te zien dan financieel zwakkere ondernemingen. In elk geval kan het Gerecht zich niet baseren op de abstracte hypothese dat een grotere investering het mogelijk zou hebben gemaakt om de klinische proef die in casu aan de orde is, sneller uit te voeren.
63      Het EUIPO en, subsidiair, Hecht-Pharma zijn van mening dat het tweede middel ongegrond is.
Beoordeling door het Hof
64      Met haar tweede middel verwijt Viridis het Gerecht in wezen schending van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 door uit te sluiten dat de uitvoering van een klinische proef een geldige reden voor het niet gebruiken van het litigieuze merk kan vormen.
65      In dat verband zij eraan herinnerd dat krachtens artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, geldige redenen voor het niet gebruiken het verval van een Uniemerk wegens het ontbreken van normaal gebruik onder de in die bepaling neergelegde voorwaarden kunnen beletten.
66      Volgens de rechtspraak van het Hof kunnen enkel belemmeringen die voldoende rechtstreeks verband houden met een merk en het gebruik van dit merk onmogelijk of onredelijk maken, en die zich buiten de wil van de houder van dit merk voordoen, worden beschouwd als „geldige redenen” voor het niet gebruiken van dit merk. Per geval moet worden uitgemaakt of een wijziging van de ondernemingsstrategie teneinde de betrokken belemmering uit de weg te gaan, het gebruik van dit merk onredelijk zou maken (arresten van 14 juni 2007, Häupl, C‑246/05, EU:C:2007:340, punt 54, en 17 maart 2016, Naazneen Investments/BHIM, C‑252/15 P, niet gepubliceerd, EU:C:2016:178, punt 96).
67      Verder dient te worden gepreciseerd dat artikel 19, lid 1, van de TRIPs-Overeenkomst, waarbij de Unie partij is en waarmee het Hof rekening heeft gehouden in de rechtspraak die in het vorige punt is uiteengezet, onder de voorbeelden van geldige redenen die het niet gebruiken van een merk rechtvaardigen, overheidsmaatregelen voor door dit merk aangeduide waren of diensten vermeldt.
68      In casu heeft het Gerecht deze rechtspraak, die in wezen in punt 53 van het bestreden arrest in herinnering is gebracht, toegepast om in punt 61 van dat arrest te oordelen dat de uitvoering van een klinische proef weliswaar een reden kan vormen voor het niet gebruiken van een merk, maar dat de door Viridis in casu aangehaalde handelingen en gebeurtenissen, die door het Gerecht in de punten 55 tot en met 60 van dat arrest zijn beoordeeld, zich binnen haar invloedsfeer bevonden en onder haar verantwoordelijkheid vielen, zodat zij niet konden worden beschouwd als belemmeringen die zich buiten haar wil hebben voorgedaan.
69      In het bijzonder blijkt in wezen uit de punten 55 tot en met 60 van het bestreden arrest dat, ten eerste, het Gerecht heeft vastgesteld dat Viridis op grond van haar eigen keuze, en niet op grond van een wettelijke verplichting, al in 2003 had verzocht om inschrijving van het litigieuze merk, terwijl er grote onzekerheid bestond zowel over de datum als over de mogelijkheid om de door dit merk aangeduide waar in de handel te brengen aangezien die waar in de klinische testfase was. Ten tweede heeft het Gerecht rekening gehouden met het feit dat de gestelde moeilijkheden tijdens de betrokken klinische proef, waarvan de datum van afronding overigens nog onzeker was, zagen op een onvoldoende investering door Viridis in het licht van de specifieke kenmerken van de betrokken sector. Ten derde heeft het Gerecht erop gewezen dat de aanvraag voor een klinische proef van Viridis meer dan drie jaar na de inschrijving van het litigieuze merk was ingediend.
70      Anders dan Viridis in het kader van de onderhavige hogere voorziening te verstaan geeft, heeft het Gerecht dus geenszins uitgesloten dat een klinische proef een geldige reden kan vormen voor het niet gebruiken van een merk. Integendeel, het Gerecht heeft de in punt 66 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak van het Hof toegepast door over te gaan tot een concrete beoordeling van de voor hem aangevoerde omstandigheden.
71      Het Gerecht heeft evenmin blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het tijdsverloop tussen, enerzijds, de datum van de aanvraag en van de inschrijving van het litigieuze merk en, anderzijds, de datum van de start van de klinische proef, alsmede de duur van die proef en de financiële middelen die waren toegezegd voor de snelle uitvoering ervan, in beginsel onder de verantwoordelijkheid van de houder van dat merk vielen en derhalve niet konden worden aangemerkt als belemmeringen die zich buiten de wil van die merkhouder hebben voorgedaan.
72      Voorts en anders dan Viridis aanvoert, komt de aanpak van het Gerecht er niet op neer dat de betekenis van de in artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 bedoelde vijfjarige periode wordt uitgehold. Het bestaan van die termijn betekent niet dat de houder van het betrokken merk niet tijdig alle nodige voorbereidingen moet afhandelen om dit merk normaal te kunnen gebruiken na het verstrijken van deze termijn.
73      In het licht van overweging 10 van verordening nr. 207/2009 blijkt immers dat het zou ingaan tegen de opzet van artikel 51, lid 1, onder a), van die verordening om aan het begrip „geldige reden voor het niet gebruiken van een merk” een te ruime draagwijdte te geven (zie naar analogie arrest van 14 juni 2007, Häupl, C‑246/05, EU:C:2007:340, punt 51).
74      Gelet op het voorgaande moet het tweede middel ongegrond worden verklaard en dient de hogere voorziening derhalve in haar geheel te worden afgewezen.
Kosten
75      Volgens artikel 184, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering beslist het Hof over de kosten wanneer de hogere voorziening ongegrond is. Volgens artikel 138, lid 1, van dat Reglement, dat ingevolge artikel 184, lid 1, daarvan van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd.
76      Aangezien Viridis in hogere voorziening in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vorderingen van het EUIPO en Hecht-Pharma te worden verwezen in haar eigen kosten alsook in die van het EUIPO en Hecht-Pharma.
Het Hof (Vierde kamer) verklaart:
1)      De hogere voorziening wordt afgewezen.
2)      Viridis Pharmaceutical Ltd wordt, behalve in haar eigen kosten, verwezen in de kosten van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en van Hecht-Pharma GmbH.
ondertekeningen
*      Procestaal: Duits.