62012TJ0445
ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)
26 september 2014 (
*1
)
„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Gemeenschap — Beeldmerk ‚KW SURGICAL INSTRUMENTS’ — Ouder nationaal woordmerk ‚Ka We’ — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Beroepsprocedure — Omvang van het door de kamer van beroep te verrichten onderzoek — Bewijs van het normale gebruik van het oudere merk — Verzoek ingediend bij de oppositieafdeling — Weigering om het aangevraagde merk in te schrijven zonder voorafgaandelijk de voorwaarde van het normale gebruik van het oudere merk te onderzoeken — Onjuiste rechtsopvatting — Bevoegdheid tot herziening”
In zaak T‑445/12,
Koscher + Würtz GmbH, gevestigd te Spaichingen (Duitsland), vertegenwoordigd door P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann, J. Vogtmeier en A. Kramer, advocaten,
verzoekster,
tegen
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. Schifko als gemachtigde,
verweerder,
andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM:
Kirchner & Wilhelm GmbH + Co., gevestigd te Asperg (Duitsland),
betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 6 augustus 2012 (zaak R 1675/2011‑4) inzake een oppositieprocedure tussen Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. en Koscher + Würtz GmbH,
wijst
HET GERECHT (Tweede kamer),
samengesteld als volgt: M. E. Martins Ribeiro, president, S. Gervasoni (rapporteur) en L. Madise, rechters,
griffier: C. Heeren, administrateur,
gezien het op 8 oktober 2012 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,
gezien de op 23 januari 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,
gezien de op 2 mei 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde repliek,
gezien de op 12 juli 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde dupliek,
gezien de wijziging in de samenstelling van de kamers van het Gerecht,
na de terechtzitting op 29 april 2014,
het navolgende
Arrest
Voorgeschiedenis van het geding
1
Op 25 april 2008 heeft verzoekster, Koscher + Würtz GmbH, bij het internationale bureau van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) de internationale inschrijving van het woordmerk met aanwijzing van de Europese Gemeenschap verkregen voor het volgende beeldteken:
2
Op 31 juli 2008 werd het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) in kennis gesteld van de internationale inschrijving van dat teken.
3
De waren waarvoor de aanvraag was ingediend, behoren tot klasse 10 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en zijn omschreven als volgt: „Chirurgische, medische, tandheelkundige en diergeneeskundige toestellen en instrumenten, kunstledematen, -ogen en ‑tanden; orthopedische artikelen; chirurgisch materiaal”.
4
Op 8 mei 2009 heeft Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. (hierna: „opposante”) op basis van artikel 41 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de hierboven in punt 3 vermelde waren.
5
De oppositie was gebaseerd op het oudere nationale woordmerk „Ka We”, dat op 19 april 1930 was aangevraagd en op 25 november 1930 onder het nummer 426260 in Duitsland werd ingeschreven voor de volgende waren van klasse 10: „Medische en hygiënische apparaten en instrumenten, hoorapparaten, hygiënische verbanden, kunstledematen (met uitzondering van waren in of in verbinding met rubber)”.
6
De oppositie was gebaseerd op het bestaan van gevaar voor verwarring, in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009, tussen het aangevraagde merk en het oudere merk.
7
Bij beslissing van 23 juni 2011 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen op grond dat er tussen de conflicterende merken geen gevaar voor verwarring bestond.
8
Op 16 augustus 2011 heeft opposante krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
9
Bij beslissing van 6 augustus 2012 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd en geweigerd om verzoekster voor de Gemeenschap bescherming te verlenen voor de internationale inschrijving.
10
Om te beginnen heeft de kamer van beroep erop gewezen dat het relevante publiek bestond uit het Duitse publiek en dat het ging om een professioneel publiek met expertise op medisch gebied (punten 13 en 14 van de bestreden beslissing).
11
De kamer van beroep heeft, in navolging van de oppositieafdeling, vastgesteld dat het bij de door het aangevraagde merk aangeduide waren en de door het oudere merk aangeduide waren om dezelfde waren ging (punt 15 van de bestreden beslissing).
12
In het kader van de vergelijking van de tekens heeft de kamer van beroep erop gewezen dat het oudere merk en het aangevraagde merk een identiek element bevatten, de letters „k” en „w”, die het dominerende en meest onderscheidende bestanddeel van het aangevraagde merk vormden en de beginletters waren van het oudere merk Ka We. De kamer van beroep heeft dan ook vastgesteld dat de twee merken – zij het in geringe mate – visueel overeenstemden. Zij heeft er eveneens op gewezen dat de Duitstalige spreker het woordelement „kw” en het merk kawe op identieke wijze zou uitspreken en dat de merken, al naargelang het in het Engels beschrijvende deel van het aangevraagde merk (te weten „surgical instruments”) al dan niet zou worden uitgesproken, fonetisch gelijk waren of in sterke mate overeenstemden. Zij heeft gepreciseerd dat de begripsmatige vergelijking irrelevant was (punten 16‑18 van de bestreden beslissing).
13
Gelet in het bijzonder op de voorgaande elementen, alsook op het feit dat de bestellingen van de door het oudere merk aangeduide waren eveneens telefonisch worden geplaatst, hetgeen de relevantie van de fonetische vergelijking van de merken doet toenemen, heeft de kamer van beroep besloten dat sprake was van verwarringsgevaar (punten 19 en 20 van de bestreden beslissing).
Conclusies van partijen
14
De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:
—
de bestreden beslissing te vernietigen;
—
het BHIM te verwijzen in de kosten, met inbegrip van die welke zijn opgekomen voor de kamer van beroep en de oppositieafdeling.
15
Voorts stelt verzoekster het volgende in punt 50 van het verzoekschrift:
„Het beroep is gegrond. Aangezien geen gevaar voor verwarring tussen de betrokken tekens bestaat, moet de oppositie worden afgewezen. De beslissing van de kamer van beroep moet bijgevolg worden vernietigd.”
16
Het BHIM verzoekt het Gerecht:
—
het beroep te verwerpen;
—
verzoekster te verwijzen in de kosten.
17
Ter terechtzitting heeft verzoekster, in antwoord op een vraag over het voorwerp van het beroep en met name over de strekking van punt 50 van het verzoekschrift, gepreciseerd dat zij niet enkel verzocht om vernietiging maar ook om herziening van de bestreden beslissing, voor zover het Gerecht over gegevens beschikt om de oppositie af te wijzen.
In rechte
Strekking van verzoeksters vorderingen
18
Gelet op de bewoordingen van het verzoekschrift, met name van punt 50 ervan, en de toelichtingen die verzoekster ter terechtzitting heeft gegeven, moet worden aangenomen dat verzoekster verzoekt om zowel vernietiging als herziening.
19
Ter ondersteuning van haar vorderingen voert verzoekster twee middelen aan: ten eerste, een onjuiste rechtsopvatting waarvan de kamer van beroep ten aanzien van artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 blijk heeft gegeven door de oppositie toe te wijzen zonder na te gaan of het oudere merk normaal was gebruikt en, ten tweede, het ontbreken van verwarringsgevaar.
Eerste middel: geen onderzoek door de kamer van beroep van het normale gebruik van het oudere merk
20
Onder verwijzing naar artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 wijst verzoekster met name erop dat zij in het kader van de oppositieprocedure heeft gewezen op de kwestie van het normale gebruik van het oudere merk, maar dat de kamer van beroep zich in de bestreden beslissing niet heeft uitgesproken over deze kwestie.
21
Volgens het BHIM is dit middel niet-ontvankelijk. De kwestie van het normale gebruik van het oudere merk is volgens het BHIM vreemd aan het voorwerp van de procedure. Voorts heeft verzoekster enkel in het algemeen verwezen naar de in het kader van de bestuurlijke procedure gemaakte opmerkingen, terwijl de voor het BHIM gebruikte taal verschilt van de procestaal voor het Gerecht, en heeft zij in haar verzoekschrift geen enkele schending van artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 aangevoerd. In strijd met artikel 44, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht heeft zij een dergelijke schending pas aangevoerd in haar repliek.
Ontvankelijkheid van het middel
22
In herinnering moet worden gebracht dat het inleidend verzoekschrift volgens artikel 44, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens de artikelen 130, lid 1, en 132, lid 1, van dit Reglement van toepassing is op intellectuele-eigendomsrechten, een summiere uiteenzetting van de aangevoerde middelen moet bevatten. Het is vaste rechtspraak dat, ofschoon het verzoekschrift als zodanig op specifieke punten kan worden gestaafd en aangevuld door verwijzingen naar bepaalde passages uit bijgevoegde stukken, een algemene verwijzing naar andere geschriften geen alternatief kan zijn voor de vermelding van de essentiële elementen van het betoog rechtens, die volgens bovengenoemde bepalingen in het verzoekschrift zelf moeten worden vermeld [arrest Gerecht van 19 oktober 2006, Bitburger Brauerei/BHIM – Anheuser-Busch (BUD, American Bud en Anheuser Busch Bud), T-350/04-T-352/04, Jurispr. blz. II-4255, punt 33].
23
In dit verband zij erop gewezen dat verzoekster, ter ondersteuning van het middel waarmee wordt aangevoerd dat de kamer van beroep geen beoordeling heeft verricht van het normale gebruik van het oudere merk, in haar verzoekschrift uitdrukkelijk verwijst naar artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009, krachtens hetwelk de aanvrager van het betrokken gemeenschapsmerk degene die zich tegen zijn aanvraag verzet, kan verzoeken om het bewijs te leveren dat het oudere gemeenschapsmerk normaal is gebruikt. Verzoekster preciseert eveneens dat zij deze kwestie heeft opgeworpen in het kader van de oppositieprocedure, in een memorie van 14 maart 2011. Tot slot voegt zij hieraan toe dat de oppositieafdeling de vraag van het normale gebruik van het oudere merk misschien onbeantwoord heeft gelaten omdat er volgens haar tussen de conflicterende merken geen gevaar voor verwarring bestond.
24
Bijgevolg komen de wezenlijke elementen van verzoeksters betoog voor in haar verzoekschrift.
25
Aan de in het vorige punt vermelde conclusie wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat de in het verzoekschrift aangehaalde stukken in een andere taal zijn opgesteld dan de procestaal voor het Gerecht.
26
Uit het voorgaande volgt dat het eerste middel, anders dan het BHIM betoogt, ontvankelijk is.
Gegrondheid van het middel
27
Krachtens de artikelen 42, lid 2, en 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wordt een oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk afgewezen wanneer de houder van het betrokken oudere merk niet het bewijs levert dat dit merk in de vijf jaar vóór de publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag normaal is gebruikt. Indien de houder van het oudere merk daarentegen erin slaagt dit bewijs te leveren, onderzoekt het BHIM de door opposante aangevoerde weigeringsgronden.
28
Voorts bepaalt artikel 64, lid 1, van verordening nr. 207/2009 dat de kamer van beroep hetzij de bevoegdheden kan uitoefenen van de instantie die de bestreden beslissing heeft genomen, hetzij de zaak voor verdere afdoening naar deze instantie kan terugwijzen. Uit deze bepaling en de systematiek van die verordening volgt dat de kamer van beroep bij de beslissing over een beroep over dezelfde bevoegdheden beschikt als de instantie die de bestreden beslissing heeft genomen, en dat haar onderzoek betrekking heeft op het volledige geschil zoals dat zich voordoet op de dag van uitspraak. Uit dat artikel en vaste rechtspraak volgt eveneens dat een functionele continuïteit bestaat tussen de verschillende instanties van het BHIM, te weten de onderzoeker, de oppositieafdeling, de afdeling merkenadministratie en juridische aangelegenheden en de nietigheidsafdelingen enerzijds, en de kamers van beroep anderzijds. Uit deze functionele continuïteit tussen de verschillende instanties van het BHIM volgt dat de kamers van beroep, bij de toetsing van de beslissingen van de instanties van het BHIM die in eerste aanleg uitspraak doen, hun beslissing moeten baseren op alle feitelijke en juridische omstandigheden die de partijen in de procedure voor de instantie die in eerste aanleg heeft beslist, of in de beroepsprocedure hebben aangevoerd [zie arrest Gerecht van 10 juli 2006, La Baronia de Turis/BHIM – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T-323/03, Jurispr. blz. II-2085, punten 56‑58 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
29
Het Gerecht heeft reeds geoordeeld dat de omvang van het door de kamer van beroep van het BHIM te verrichten onderzoek van de bestreden beslissing, in casu de beslissing van de oppositieafdeling, niet afhangt van de omstandigheid dat de insteller van het beroep een specifiek middel tegen deze beslissing aanvoert waarin hij bezwaar maakt tegen de uitlegging of de toepassing die de instantie van het BHIM die in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan, van een rechtsregel heeft gegeven, of tegen de wijze waarop die instantie een bewijs heeft beoordeeld. Zelfs ingeval de insteller van het beroep bij de kamer van beroep van het BHIM geen enkel specifiek middel heeft aangevoerd, is de kamer van beroep dus verplicht, met inachtneming van alle beschikbare ter zake dienende gegevens, feitelijk en rechtens, te onderzoeken of op het ogenblik van de uitspraak op het beroep rechtmatig een nieuwe beslissing met hetzelfde dispositief als de bestreden beslissing kan worden genomen. De vraag of, gelet op de feiten en bewijzen die de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep heeft aangevoerd, deze laatste het bewijs heeft geleverd van een normaal gebruik van het oudere merk, maakt deel uit van het onderzoek dat de kamer van beroep van het BHIM moet verrichten van de bestreden beslissing [arrest Gerecht van 8 juli 2004, Sunrider/BHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Jurispr. blz. II-2811, punt 21].
30
In dit verband zij erop gewezen dat het verzoek dat opposante het normale gebruik van het oudere merk bewijst, tot gevolg heeft dat de bewijslast voor het normale gebruik op straffe van afwijzing van haar oppositie van haar merk op haar komt te rusten. Het normale gebruik van het oudere merk is dus een kwestie die, wanneer zij wordt opgeworpen door de merkaanvrager, in beginsel moet worden geregeld alvorens uitspraak wordt gedaan op de oppositie zelf. Het verzoek om het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk voegt dus aan de oppositieprocedure een specifieke en prealabele vraag toe en wijzigt in die zin de teneur ervan [zie in die zin arrest Gerecht van 22 maart 2007, Saint-Gobain Pam/BHIM – Propamsa (PAM PLUVIAL), T-364/05, Jurispr. blz. II-757, punt 37].
31
De omstandigheden van het geval dienen in het licht van de zojuist genoemde rechtspraak te worden onderzocht.
32
Blijkens het dossier heeft verzoekster in het kader van de oppositieprocedure een verzoek ingediend op basis van artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 en heeft de oppositieafdeling noch de kamer van beroep uitspraak gedaan over de kwestie van het normale gebruik van het oudere merk.
33
Uit het dossier van de procedure voor de kamer van beroep blijkt namelijk allereerst dat verzoekster in een memorie van 10 september 2010 heeft aangegeven dat het oudere merk sinds 1930 was ingeschreven en dat zij opposante op basis van artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 dan ook verzocht om het bewijs te leveren van het normale gebruik van dat merk. Uit het dossier van de procedure voor de kamer van beroep blijkt eveneens dat verzoekster in een memorie van 14 maart 2011 opnieuw is opgekomen tegen het vaststaande karakter van het normale gebruik van het oudere merk. Voorts staat te lezen in de beslissing van de oppositieafdeling die is opgenomen in het dossier van de procedure voor de kamer van beroep: „Aangezien de oppositie, gelet op artikel 8, lid 1, van verordening nr. 207/2009, ongegrond is, is het niet nodig om het door opposante overgelegde bewijs van het gebruik te onderzoeken.” Tot slot blijkt uit de bestreden beslissing dat de kamer van beroep de beslissing van de oppositieafdeling heeft vernietigd en heeft geweigerd om verzoekster voor de Gemeenschap bescherming te verlenen voor de internationale inschrijving die zij had verkregen, zonder uitspraak te doen over het normale gebruik van het oudere merk.
34
Gelet op al de hiervoor vermelde feitelijke elementen, heeft de kamer van beroep blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. De kamer van beroep heeft immers, hoewel verzoekster voor de oppositieafdeling een verzoek heeft ingediend met betrekking tot het normale gebruik van het oudere merk, geweigerd om verzoekster voor de Gemeenschap bescherming te verlenen voor de internationale inschrijving die zij had verkregen, zonder dat zij voorafgaandelijk de kwestie van het normale gebruik van het oudere merk had onderzocht.
35
Hieraan moet worden toegevoegd dat het Gerecht zich kan baseren op stukken uit het dossier van de procedure voor de kamer van beroep waar partijen met voldoende nauwkeurigheid naar verwijzen.
36
Uit al het voorgaande volgt dat het eerste middel moet worden aanvaard.
37
Bijgevolg moet verzoeksters vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing worden toegewezen.
38
Verder verzoekt verzoekster, zoals hierboven in punt 18 werd aangegeven, eveneens om herziening.
39
Het eerste middel kan echter enkel leiden tot vernietiging van de bestreden beslissing en tot terugverwijzing van de zaak naar de kamer van beroep. Bij de beoordeling van dat middel spreekt het Gerecht zich immers niet uit over het gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken. Voorts zij eraan herinnerd dat de krachtens artikel 65, lid 3, van verordening nr. 207/2009 aan het Gerecht toegekende bevoegdheid tot herziening niet impliceert dat het Gerecht bevoegd is om over te gaan tot een beoordeling waarover die kamer van beroep nog geen standpunt heeft ingenomen. De uitoefening van de bevoegdheid tot herziening moet derhalve in beginsel beperkt blijven tot situaties waarin het Gerecht na toetsing van de beoordeling van de kamer van beroep in staat is om op basis van de elementen, feitelijk en rechtens, zoals deze zijn vastgesteld, te bepalen welke beslissing de kamer van beroep had moeten nemen (arrest Hof van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C-263/09 P, Jurispr. blz. I-5853, punt 72). Bijgevolg kan het Gerecht in casu geen beoordeling verrichten van het normale gebruik van het oudere merk, aangezien de kamer van beroep zich daarover nog niet heeft uitgesproken.
40
Verzoekster zou echter met het tweede middel, dat betrekking heeft op het ontbreken van verwarringsgevaar, een volledige beslechting van het geschil kunnen verkrijgen indien dat middel gegrond wordt verklaard, te weten indien de oppositie wordt afgewezen. Voorts zij erop gewezen dat de kamer van beroep zich heeft uitgesproken over de kwestie van het gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken.
41
Bijgevolg dient het Gerecht het tweede middel te onderzoeken.
Tweede middel, inzake het ontbreken van verwarringsgevaar
42
In herinnering moet worden gebracht dat artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt. Verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk. Verder moet volgens artikel 8, lid 2, sub a‑ii, van verordening nr. 207/2009 onder oudere merken worden verstaan de in de lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de aanvraag om inschrijving voorafgaat aan die van de aanvraag van het gemeenschapsmerk.
43
Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar, wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Volgens deze rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, uitgaande van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten waarneemt, en met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, onder meer de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de erdoor aangeduide waren of diensten [zie arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 30‑33 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
Relevant publiek
44
Volgens de rechtspraak dient in het kader van de globale beoordeling van het gevaar voor verwarring te worden uitgegaan van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken warencategorie. Er dient ook rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de categorie waren of diensten waarom het gaat [zie arrest Gerecht van 13 februari 2007, Mundipharma/BHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Jurispr. blz. II-449, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
45
In casu heeft de kamer van beroep in punt 13 van de bestreden beslissing, zonder dat dit voor het Gerecht is betwist, opgemerkt dat het verwarringsgevaar moet worden beoordeeld vanuit het oogpunt van het Duitse publiek, aangezien het oudere merk in Duitsland was ingeschreven en beschermd. De kamer van beroep heeft in punt 14 van de bestreden beslissing, eveneens zonder dat dit voor het Gerecht is betwist, ook vastgesteld dat de door de betrokken tekens aangeduide waren bestemd waren voor een professioneel publiek met expertise op medisch gebied en dat het aandachtsniveau van dit publiek bijzonder hoog was.
Vergelijking van de waren
46
Volgens vaste rechtspraak moet bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of diensten kenmerken. Deze factoren omvatten inzonderheid de aard, de bestemming en het gebruik ervan, alsook het concurrerend dan wel complementair karakter van deze waren of diensten. Er kan ook rekening worden gehouden met andere factoren, zoals de distributiekanalen van de betrokken waren [zie arrest Gerecht van 11 juli 2007, El Corte Inglès/BHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Jurispr. blz. II-2579, punt 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
47
In punt 15 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de door het oudere merk aangeduide waren voor medische doeleinden werden gebruikt en dezelfde bestemming, aard en gebruik hadden als de door het aangevraagde merk aangeduide waren. De kamer van beroep heeft hieruit afgeleid dat de betrokken waren identiek waren.
48
Verzoekster betwist dit besluit. Zij beperkt zich er echter toe zonder nadere aanduiding te stellen dat de waren niet identiek of soortgelijk zijn en te verwijzen naar een memorie die in het kader van de oppositieprocedure is ingediend. Deze argumenten volstaan niet, gelet op de stukken van de dossier, om te besluiten dat de betrokken waren niet identiek of minstens soortgelijk zijn.
Vergelijking van de tekens
49
Volgens vaste rechtspraak dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan. De perceptie van de merken die de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten heeft, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (arresten Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 23, en 17 oktober 2013, Isdin/BHIM en Bial-Portela, C‑597/12 P, punt 19).
50
Bij de beoordeling of twee merken overeenstemmen, mag niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk in beschouwing worden genomen en met een ander merk worden vergeleken. Bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht, hetgeen niet uitsluit dat de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (zie arrest Hof van 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C-334/05 P, Jurispr. blz. I-4529, punt 41 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Alleen wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn, kan de overeenstemming op basis van enkel het dominerende bestanddeel worden beoordeeld (arrest BHIM/Shaker, reeds aangehaald, punt 42, en arrest Hof van 20 september 2007, Nestlé/BHIM, C‑193/06 P, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 42). Dit kan met name het geval zijn wanneer dit bestanddeel in se het bij het relevante publiek in herinnering blijvende beeld van dit merk kan domineren, zodat alle andere bestanddelen te verwaarlozen zijn voor de door dit merk opgeroepen totaalindruk (arrest Nestlé/BHIM, reeds aangehaald, punt 43).
– Visuele overeenstemming
51
Wat de visuele vergelijking van de twee merken betreft, zij allereerst eraan herinnerd dat niets eraan in de weg staat dat wordt nagegaan of er visuele overeenstemming tussen een woordmerk en een beeldmerk bestaat, aangezien deze twee types merken een grafische vorm hebben waardoor een visuele indruk kan ontstaan [zie arrest Gerecht van 4 mei 2005, Chum/BHIM – Star TV (STAR TV), T-359/02, Jurispr. blz. II-1515, punt 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
52
Voorts heeft de kamer van beroep in de bestreden beslissing geoordeeld dat de conflicterende merken visueel gezien in geringe mate overeenstemden. Terwijl enkel het aangevraagde merk de woorden „surgical” en „instruments” en beeldelementen bevat, bevatten beide tekens de letters „k” en „w”, die het dominerende en meest onderscheidende bestanddeel vormen van het aangevraagde merk en de twee beginletters zijn van het oudere merk.
53
Verzoekster betoogt daarentegen dat beide tekens, gelet op het belang van de toegevoegde woorden „surgical” en „instruments” en de beeldelementen die enkel in het aangevraagde merk voorkomen, bij een enkel globaal te verrichten beoordeling visueel niet overeenstemmen.
54
In dit verband zij erop gewezen dat de letters „k” en „w”, die de beginletters zijn van beide woorden van het oudere merk, gelet op hun grootte en hun veel dikkere druk dan de andere elementen van dat merk, de dominerende bestanddelen zijn van het aangevraagde merk. Voorts heeft het element dat bestaat uit de combinatie van die twee letters een groter onderscheidend vermogen dan de andere elementen van dat merk, zijnde de toegevoegde woorden „surgical” en „instruments” en de beeldelementen die bestaan in een halve cirkel en de weergave van een chirurgisch instrument.
55
Bijgevolg heeft de kamer van beroep op goede gronden, op basis van de door de twee conflicterende tekens opgeroepen totaalindruk, vastgesteld dat zij in geringe mate visueel overeenstemmen.
56
Dat in het aangevraagde merk voor de vorming van de letters „k” en „w” wordt gebruikgemaakt van een ander lettertype dan dat van het oudere merk, kan niet afdoen aan de in het vorige punt gedane vaststelling, temeer daar het oudere merk een woordmerk is en zich bijgevolg niet onderscheidt door het gebruik van een specifiek lettertype [zie in die zin arrest Gerecht van 2 december 2009, Volvo Trademark/BHIM – Grebenshikova (SOLVO), T-434/07, Jurispr. blz. II-4415, punt 37].
– Fonetische overeenstemming
57
In punt 17 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep vastgesteld dat de twee conflicterende tekens, al naargelang de toegevoegde woorden „surgical” en „instruments” al dan niet werden uitgesproken, fonetisch gelijk waren of in sterke mate overeenstemden.
58
Verzoekster betoogt dat de woorden „surgical” en „instruments” fonetisch gezien niet dermate bijkomstig zijn dat zij buiten beschouwing kunnen worden gelaten en dat zij dus zorgen voor een duidelijk onderscheid tussen het aangevraagde merk en het oudere merk.
59
In dit verband zij opgemerkt dat een verschil zoals het in het vorige punt vermelde verschil, geen afbreuk doet aan het identieke karakter van het begin van het door het aangevraagde merk gevormde fonetische geheel en het door het oudere merk gevormde fonetische geheel.
60
Volgens de rechtspraak besteedt de consument doorgaans meer aandacht aan het begingedeelte van een merk dan aan het eindgedeelte ervan [arrest Gerecht van 7 september 2006, Meric/BHIM – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T-133/05, Jurispr. blz. II-2737, punt 51].
61
De conclusie luidt derhalve dat de conflicterende merken fonetisch in sterke mate overeenstemmen of zelfs identiek zijn wanneer het betrokken publiek enkel de afgekorte vorm van het aangevraagde merk uitspreekt door de woorden „surgical” en „instruments” niet uit te spreken.
62
Opgemerkt moet worden dat verzoeksters argument dat het relevante publiek, dat bestaat uit specialisten, ervan op de hoogte is dat het woordelement „kw” van het aangevraagde merk een letterwoord is dat overeenkomt met de namen Koscher en Würtz en het ook dienovereenkomstig zal uitspreken, op een loutere bewering berust. Een dergelijke uitspraak zou het gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken overigens niet verminderen, aangezien zij kan verwijzen naar zowel de namen Kirchner en Wilhelm als naar de namen Koscher en Würtz.
63
De kamer van beroep heeft bijgevolg op goede gronden, op basis van de door de twee conflicterende tekens opgeroepen totaalindruk, vastgesteld dat zij fonetisch gelijk waren of in sterke mate overeenstemden.
– Begripsmatige overeenstemming
64
Verzoekster betoogt op goede gronden dat de woorden „surgical” en „instruments”, die enkel in het aangevraagde merk voorkomen, voor een deel van het relevante publiek een betekenis hebben. Bijgevolg heeft de kamer van beroep in punt 18 van de bestreden beslissing ten onrechte gesteld dat de twee conflicterende tekens geen enkele betekenis hebben.
65
Evenwel moet worden opgemerkt dat indien bij de beoordeling van de begripsmatige overeenstemming rekening zou worden gehouden met de woorden „surgical” en „instruments”, zij – zoals de kamer van beroep in punt 18 van de bestreden beslissing op goede gronden aangeeft – voor het Engelssprekende publiek in Duitsland eenvoudigweg zouden worden begrepen als een verwijzing naar de in de chirurgie gebruikte medische toestellen. Door rekening te houden met die toegevoegde woorden zou het verwarringsgevaar bijgevolg niet verdwijnen.
66
Bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet worden nagegaan of de aanwezigheid van het begripsmatige element „surgical instruments” kan afdoen aan de conclusie van de kamer van beroep dat tussen de twee conflicterende merken gevaar voor verwarring bestaat.
Verwarringsgevaar
67
De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd [arrest Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 17, en arrest Gerecht van 14 december 2006, Mast-Jägermeister/BHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO met kader e.a.), T-81/03, T-82/03 en T-103/03, Jurispr. blz. II-5409, punt 74].
68
Om te beginnen zij erop gewezen dat de kamer van beroep in punt 19 van de bestreden beslissing heeft aangegeven dat het oudere merk over een gemiddeld onderscheidend vermogen beschikte.
69
In dit verband moet in herinnering worden gebracht dat de erkenning dat een ouder merk over een zwak onderscheidend vermogen beschikt, op zich niet in de weg staat aan de vaststelling dat sprake is van verwarringsgevaar (zie in die zin beschikking van 27 april 2006, L’Oréal/BHIM, C‑235/05 P, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 42‑45). Het onderscheidend vermogen van het oudere merk moet bij de beoordeling van het verwarringsgevaar weliswaar in aanmerking worden genomen, maar is slechts één van de elementen die bij deze beoordeling een rol spelen. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er dus sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de beoogde waren of diensten [zie arresten Gerecht van 16 maart 2005, L’Oréal/BHIM – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Jurispr. blz. II-949, punt 61, en 13 december 2007, Xentral/BHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, Jurispr. blz. II-5213, punt 70 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
70
Vervolgens zij eraan herinnerd dat artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat de inschrijving van een merk wordt geweigerd wanneer verwarring „kan” ontstaan.
71
In casu is het juist dat de woorden „surgical” en „instruments” alsook de beeldelementen bestaande in een halve cirkel en de weergave van een chirurgisch instrument enkel in het aangevraagde merk voorkomen.
72
Gelet evenwel, in de eerste plaats, op de aanwezigheid van de letters „k” en „w” in elk van de conflicterende merken, in de tweede plaats, op het feit dat deze letters – die de beginletters vormen van beide woorden waaruit het oudere merk bestaat – visueel gezien het dominerende en meest onderscheidende bestanddeel van het aangevraagde merk vormen en, in de derde plaats, op de identieke uitspraak in het Duits van het merk Ka We en het woordelement „kw”, volstaan de in het vorige punt vermelde verschillen niet om bij de relevante consument de indruk weg te nemen dat deze merken, globaal beschouwd, visueel in geringe mate overeenstemmen en fonetisch gelijk zijn of in sterke mate overeenstemmen [zie in die zin arrest Gerecht van 20 januari 2010, Nokia/BHIM – Medion (LIFE BLOG), T-460/07, Jurispr. blz. II-89, punten 54 en 56 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
73
Hieraan zij toegevoegd dat de aanwezigheid, enkel wat het aangevraagde merk betreft, van het woordelement „surgical instruments” hoe dan ook niet kan afdoen aan de in het vorige punt vastgestelde visuele en fonetische overeenstemming tussen beide betrokken merken (zie in die zin arrest Hof van 23 maart 2006, Mülhens/BHIM, C-206/04 P, Jurispr. blz. I-2717, punt 36).
74
Tot slot zij erop gewezen dat zelfs al zou niet vaststaan dat de door de twee conflicterende merken aangeduide waren identiek zijn, de graad van overeenstemming, die althans tussen beide merken bestaat wanneer alle door het oudere merk aangeduide waren in hun geheel worden beschouwd, volstaat om verwarringsgevaar vast te stellen.
75
Bijgevolg is, anders dan verzoekster betoogt, niet aangetoond dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat tussen de twee conflicterende merken verwarringsgevaar bestond.
76
Aan die conclusie wordt niet afgedaan door verzoeksters argumenten.
77
In de eerste plaats kan de omstandigheid dat het oudere merk als combinatie van twee woorden – „ka” en „we” – is ingeschreven, gesteld dat deze omstandigheid vaststaat, niet aantonen dat verwarringsgevaar ontbreekt.
78
In de tweede plaats toont verzoekster niet aan dat elk verwarringsgevaar wordt uitgesloten door de omstandigheid dat de door de conflicterende merken aangeduide waren tot een professioneel publiek met expertise op medisch gebied zijn gericht, dat het aandachtsniveau van dat publiek bijzonder hoog is en dat het aantal leveranciers van de betrokken waren beperkt is.
79
In de derde plaats wordt verzoeksters bewering dat de betrokken waren enkel uitzonderlijk per telefoon worden aangeboden, verkocht of gepromoot, met geen enkel bewijs gestaafd en dus niet bewezen.
80
Bovendien kan een dergelijke bewering, gesteld al dat zij niet enkel voor het aangevraagde merk maar ook voor het oudere merk zou zijn bewezen, niet elk verwarringsgevaar uitsluiten, aangezien het teken fonetisch gezien niet enkel wordt gebruikt in situaties waarin de betrokken waren worden verkocht, maar ook in andere situaties waarin het betrokken professionele publiek mondeling naar die waren verwijst, zoals bij het gebruik ervan of tijdens discussies over dat gebruik en met name over de voor‑ en nadelen van die waren.
81
Hoewel het Hof in dat verband heeft geoordeeld dat van de instantie die zich over het bestaan van verwarringsgevaar moet uitspreken, niet redelijkerwijs mag worden verlangd dat zij voor elke categorie van waren de gemiddelde mate van oplettendheid van de consument bepaalt op basis van de mate van oplettendheid waarvan hij in verschillende situaties blijk kan geven en dat zij rekening houdt met de kleinste mate van oplettendheid waarvan het publiek blijk kan geven met betrekking tot een bepaalde waar of een bepaald merk (arrest Hof van 12 januari 2006, Ruiz-Picasso e.a./BHIM, C-361/04 P, Jurispr. blz. I-643, punten 42 en 43), heeft het Hof niet uitgesloten dat bij de beoordeling of sprake is van verwarringsgevaar rekening kan worden gehouden met andere situaties dan die van de aankoop.
82
Uit het voorgaande volgt dat het tweede middel en verzoeksters vordering tot herziening moeten worden afgewezen.
83
Gepreciseerd moet worden dat het BHIM, nadat het de kwestie van het normale gebruik van het oudere merk in uitvoering van het onderhavige arrest heeft beoordeeld, zo nodig opnieuw uitspraak moet doen over het verwarringsgevaar tussen de twee conflicterende merken. Het staat dan ook aan het BHIM om voor de vergelijking van die twee merken gevolgen te verbinden aan het eventuele ontbreken van een normaal gebruik van het oudere merk voor bepaalde van de erdoor aangeduide waren.
Kosten
84
Overeenkomstig artikel 136, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering worden de door de partijen in verband met de procedure voor de kamer van beroep gemaakte noodzakelijke kosten als invorderbare kosten aangemerkt. Bijgevolg is verzoeksters vordering niet-ontvankelijk voor zover zij betrekking heeft op kosten die verband houden met de bestuurlijke procedure voor de oppositieafdeling, die geen invorderbare kosten vormen.
85
Aangaande zowel de kosten met betrekking tot de procedure voor de kamer van beroep als die met betrekking tot de procedure voor het Gerecht, zij in herinnering gebracht dat volgens artikel 87, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, het Gerecht de proceskosten over de partijen kan verdelen of kan beslissen dat elke partij haar eigen kosten zal dragen, indien zij onderscheidenlijk op een of meer punten in het ongelijk worden gesteld.
86
In casu moet worden besloten dat het BHIM zijn eigen kosten zal dragen, alsook de helft van de kosten die verzoekster zijn opgekomen voor de kamer van beroep en het Gerecht.
HET GERECHT (Tweede kamer),
rechtdoende, verklaart:
1)
De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 6 augustus 2012 (zaak R 1675/2011‑4) inzake een oppositieprocedure tussen Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. en Koscher + Würtz GmbH wordt vernietigd.
2)
Het beroep wordt verworpen voor het overige.
3)
Het BHIM zal zijn eigen kosten dragen, alsook de helft van de kosten die Koscher + Würtz zijn opgekomen voor de kamer van beroep en het Gerecht.
4)
Koscher + Würtz zal de helft van de kosten die haar zijn opgekomen voor de kamer van beroep en het Gerecht dragen.
Martins Ribeiro
Gervasoni
Madise
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 26 september 2014.
ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Duits.