62018CC0371
CONCLUSÕES DO ADVOGADO‑GERAL
EVGENI TANCHEV
apresentadas em 16 de outubro de 2019 (
1
)
Processo C‑371/18
Sky plc,
Sky International AG,
Sky UK Limited
contra
SkyKick UK Limited,
SkyKick Inc
[pedido de decisão prejudicial apresentado pela High Court of Justice (Chancery Division) [Tribunal Superior de Justiça (Secção da Chancelaria), Reino Unido]]
«Reenvio prejudicial — Aproximação das legislações dos Estados‑Membros — Marcas — Identificação de produtos ou serviços a que a marca diz respeito — Requisito de clareza e precisão — Má‑fé — Má‑fé devido à falta de intenção de utilizar a marca para os produtos ou serviços indicados — Interpretação do Acórdão de 19 de junho de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361)»
1.
O presente pedido de decisão prejudicial, apresentado pela High Court of Justice (England and Wales) [Tribunal Superior de Justiça (Inglaterra e País de Gales)], suscita algumas questões importantes de direito europeu das marcas. Isto reflete‑se também no acórdão do órgão jurisdicional de reenvio no processo principal de 6 de fevereiro de 2018 ([2018] EWHC 155 (Ch), Arnold J), proferido após um julgamento que durou cinco dias e que se estende por 94 páginas (358 números) (a seguir «acórdão no processo principal»).
2.
No processo principal, as requerentes (a seguir, em conjunto, «Sky», que, no essencial, são canais de televisão por satélite e digital) alegam que as requeridas (a seguir, em conjunto, «SkyKick», sendo a SkyKick Inc uma nova empresa que presta serviços de tecnologia de informação sobre migração na nuvem (
2
)) infringiu quatro marcas da União Europeia registadas pela segunda requerente («Sky AG») e uma marca do Reino Unido registada pela primeira requerente («Sky plc») que incluem a palavra SKY (a seguir «marcas») com a utilização do sinal «SkyKick» e variantes do mesmo.
3.
O processo é bastante complexo mas, no essencial, a SkyKick nega a existência de infração e apresenta um pedido reconvencional para que as marcas sejam declaradas total ou parcialmente nulas, com fundamento nos factos de i) as especificações dos produtos e serviços carecerem de clareza e precisão e de ii) os pedidos terem sido apresentados de má‑fé.
4.
O processo é relevante na medida em que permite ao Tribunal de Justiça apreciar questões relacionadas com uma série de lacunas que surgiram no regime da marca da União Europeia. Como observa a SkyKick, as cinco questões do órgão jurisdicional de reenvio dizem respeito a um dos aspetos mais problemáticos de uma marca — o papel e a função da designada «especificação» de produtos ou serviços. A maioria da jurisprudência do Tribunal de Justiça em matéria de marcas tinha por objeto o sinal que é registado como marca. Atualmente, o direito neste domínio está relativamente bem consolidado. No entanto, continuam a existir lacunas e incoerências no que se refere às especificações de produtos e serviços. A proteção da marca da União Europeia é conferida de acordo com o princípio da especialidade (
3
), isto é, em relação a produtos ou serviços específicos cuja natureza e número determinam o alargamento da proteção conferida ao titular da marca, em conjugação com o sinal.
5.
O órgão jurisdicional de reenvio sublinha que o problema consiste, nomeadamente, no facto de se afigurar que a SkyKick não tem defesa contra as alegações de infração da marca apresentadas pela Sky nos termos da legislação da União Europeia e nacional aplicável. Isto suscita a questão de saber se chegamos a um ponto no direito das marcas em que é conferida ao titular da marca uma posição de monopólio absoluto que não permite a ninguém defender‑se num processo de infração — mesmo que a marca não tenha sido utilizada, e não seja provável que o venha a ser, em relação a muitos dos produtos e serviços registados. Por conseguinte, este caso ilustra a tensão que atualmente existe entre os diferentes interesses, que têm de ser objeto de ponderação.
I. Factos na origem do litígio no processo principal e questões prejudiciais
6.
As marcas da Sky em causa são: i) marca figurativa da União Europeia n.o 3166352, depositada em 14 de abril de 2003 e registada em 12 de setembro de 2012 («UE352») relativa a produtos e serviços das classes 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 e 42; ii) marca figurativa da União Europeia n.o 3203619 depositada em 30 de abril de 2003 e registada em 6 de setembro de 2012 («UE619») para uma marca figurativa relativa a produtos e serviços das classes 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 e 42; iii) marca figurativa da União Europeia SKY n.o 5298112 depositada em 6 de setembro de 2006 e registada em 18 de junho de 2015 («UE112») relativa a produtos e serviços das classes 9, 16, 28, 35, 37, 38, 41; marca nominativa da União Europeia SKY n.o 6870992 depositada em 18 de abril de 2008 e registada em 8 de agosto de 2012 («UE992») relativa a produtos e serviços das classes 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28 e 35 a 45; e v) marca nominativa do Reino Unido SKY n.o 2500604 depositada em 20 de outubro de 2008 e registada em 7 de setembro de 2012 («RU604») relativa a produtos e serviços das classes 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28 e 35 a 45.
7.
A Sky intentou uma ação alegando que a SkyKick infringiu estas marcas. Para efeitos das suas alegações no processo de infração, a Sky invoca os registos das marcas relativamente aos seguintes produtos e serviços (apesar de nem todas as marcas estarem registadas para todos estes produtos e serviços): (i) software (classe 9); (ii) software descarregado a partir da Internet (classe 9); (iii) software e aparelhos de telecomunicações para permitir a ligação a bases de dados e à Internet (classe 9); (iv) suportes de dados (classe 9); (v) serviços de telecomunicações (classe 38); (vi) transmissão de correio eletrónico (classe 38); (vii) serviços de portal da Internet (classe 38); e (viii) serviços informáticos de acesso e recuperação de informação/dados através de um computador ou de uma rede informática (classe 38).
8.
A Sky tem feito um extenso uso da marca SKY em relação a uma gama de produtos e serviços, nomeadamente, produtos e serviços relativos às principais áreas de atividade da Sky de (i) radiodifusão televisiva (ii) [serviço de] telefonia e (iii) [fornecimento de acesso à Internet por] banda larga. A SkyKick admite que, em novembro de 2014, o nome SKY era conhecido no Reino Unido e na Irlanda no âmbito destas áreas. No entanto, a Sky não oferece atualmente produtos ou serviços de migração de mensagens de correio eletrónico ou de cópia de segurança na nuvem, nem existem quaisquer indícios de que tenciona fazê‑lo num futuro próximo.
9.
A SkyKick alega que cada uma das marcas deve ser declarada (parcialmente) nula com o fundamento de estarem registadas para produtos e serviços que não são identificados com suficiente clareza e precisão.
10.
O órgão jurisdicional de reenvio declara que esta alegação suscita duas questões. A primeira questão consiste em saber se este motivo de nulidade pode ser invocado contra uma marca registada.
11.
O Acórdão de 19 de junho de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361) estabelece [e, atualmente, o artigo 33.o, n.o 2, do Regulamento (UE) 2017/1001 (
4
) exige] que o requerente de uma marca tem de identificar os produtos e os serviços para os quais o registo é pedido com suficiente clareza e precisão a fim de permitir que as autoridades competentes e os terceiros interessados consigam determinar o âmbito da proteção conferida pela marca. Se o requerente não o fizer, o instituto [da propriedade industrial] competente deve recusar que o pedido prossiga para a fase de registo sem que a especificação seja alterada de modo a que se torne suficientemente clara e precisa.
12.
Segundo o órgão jurisdicional de reenvio, daí não decorre necessariamente que, se o requerente não o fizer e o instituto não garantir que o requerente retifica a falta de clareza ou precisão no decurso do exame do pedido, a marca possa, com base nesse fundamento, ser declarada nula após o registo. Os motivos de nulidade previstos no regulamento não contêm qualquer exigência expressa de que a identificação dos produtos e dos serviços num pedido de registo de marca da União Europeia tenha de ser clara e precisa. A posição é essencialmente a mesma em relação a uma marca nacional.
13.
A segunda questão suscitada pelo órgão jurisdicional de reenvio consiste em saber se, caso seja possível invocar tal fundamento, as especificações de qualquer uma das marcas são impugnáveis.
14.
O órgão jurisdicional de reenvio considera que o registo de uma marca para «software» é demasiado amplo, injustificado e contrário ao interesse público. No entanto, também declara que daí não decorre necessariamente que este termo carece de clareza e precisão. Com efeito, à primeira vista, aparenta ser um termo cujo significado é razoavelmente claro e preciso. Assim, é suficientemente claro e preciso para que se possa decidir se os produtos da SkyKick são idênticos ao mesmo. Por outro lado, o órgão jurisdicional de reenvio considera difícil compreender o motivo pelo qual o raciocínio dos institutos de marcas que constituem a Rede Europeia de Marcas, Desenhos e Modelos (TMDN), como enunciado na comunicação comum, de 20 de novembro de 2013, relativo a «máquinas» da classe 7 não é igualmente aplicável a «software» (
5
).
15.
Além disso, o órgão jurisdicional de reenvio interroga‑se sobre a questão de saber se a validade das marcas em causa pode ser afetada pela má‑fé da requerente no momento da apresentação do pedido de registo da marca.
16.
No processo principal, a SkyKick alega que as marcas foram registadas de má‑fé, uma vez que a Sky não tinha intenção de utilizá‑las em relação a todos os produtos e serviços designados nas respetivas especificações. A SkyKick admite que a Sky tinha intenção de utilizar as marcas em relação a alguns dos produtos e serviços especificados. Não obstante, o principal argumento da SkyKick é que as marcas são totalmente nulas. A título subsidiário, a SkyKick alega que as marcas são nulas, na medida em que as especificações abrangem produtos e serviços em relação aos quais a Sky não tinha intenção de utilizar as marcas.
17.
O órgão jurisdicional de reenvio declara que, em comparação com a jurisprudência dos tribunais da União, os órgãos jurisdicionais do Reino Unido centraram‑se principalmente no requisito da intenção de utilizar, devido ao papel que a section 32(3) do Act 1994 [Lei de 1994] desempenha no sistema da marca do Reino Unido (
6
).
18.
No entanto, o órgão jurisdicional de reenvio interroga‑se sobre a questão da compatibilidade desta disposição com o direito da União Europeia. Caso seja considerada compatível, o órgão jurisdicional de reenvio tem igualmente dúvidas quanto ao âmbito do requisito da intenção de utilizar a marca.
19.
Por conseguinte, a High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division [Tribunal Superior de Justiça (Inglaterra e País de Gales), Secção da Chancelaria], decidiu suspender a instância e submeter as seguintes questões prejudiciais:
«1)
Pode uma marca da União Europeia ou uma marca nacional registada num Estado‑Membro ser declarada total ou parcialmente nula com fundamento no facto de alguns ou todos os termos utilizados na designação de produtos e serviços não serem suficientemente claros e precisos para permitirem que as autoridades competentes e os terceiros interessados consigam determinar, exclusivamente nessa base, o âmbito da proteção conferida pela marca?
2)
Em caso de resposta afirmativa à questão (1), um termo como “software” é demasiado geral e abrange produtos que são demasiado variáveis para que a marca possa desempenhar a sua função de indicação da origem, pelo que esse termo não é suficientemente claro e preciso para permitir que as autoridades competentes e os terceiros interessados consigam determinar, exclusivamente nessa base, o âmbito da proteção conferida pela marca?
3)
Pode constituir má‑fé o mero pedido do registo de uma marca sem qualquer intenção de a utilizar em relação aos produtos e serviços especificados?
4)
Em caso de resposta afirmativa à questão (3), é possível concluir que o requerente depositou o pedido parcialmente de boa‑fé e parcialmente de má‑fé se e na medida em que o requerente tenha tido a intenção de utilizar a marca em relação a alguns dos produtos ou serviços especificados mas não tenha tido intenção de a utilizar em relação a outros produtos ou serviços especificados?
5)
A section32(3) do UK Trade Marks Act 1994 (Lei das Marcas de 1994 do Reino Unido) é compatível com a [Diretiva (UE) 2015/2436 (
7
)] e com as diretivas que a antecederam?»
II. Análise
20.
A Sky, a SkyKick, os Governos britânicos, finlandês, francês, húngaro, polaco e eslovaco, bem como a Comissão Europeia apresentaram observações escritas ao Tribunal de Justiça. Todas as partes participaram na audiência, exceto os Governos húngaro, polaco, eslovaco e finlandês.
A.
Primeira e segunda questões prejudiciais
1. Resumo dos argumentos das partes
21.
A Sky alega que o requisito de clareza e precisão, que resulta do Acórdão de 19 de junho de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), está apenas relacionado com o pedido de registo. Assim, a única sanção possível pelo desrespeito deste requisito consiste numa ação praticada ex officio pelas autoridades, destinada a garantir que este pedido não conduz a um registo de produtos e serviços redigido em termos que não são claros nem precisos. A Sky alega que os motivos de recusa e de nulidade estão previstos exaustivamente na legislação nacional e da União Europeia e que não incluem o requisito de clareza e precisão da especificação. Além disso, nos Acórdãos de 16 de fevereiro de 2017, Brandconcern/EUIPO e Scooters India (C‑577/14 P, EU:C:2017:122, n.os 29 e 30), e de 11 de outubro de 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750, n.o 38), o Tribunal de Justiça declarou que o requisito de clareza e precisão resultante do Acórdão de 19 de junho de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361) não deve ser invocado para marcas que já foram registadas. A Sky considera que a resposta à segunda questão deve ser negativa, uma vez que um termo como «software» no qual as alegações de infração de marcas registadas se baseiam satisfaz o critério prático relativo à clareza e precisão.
22.
A SkyKick propõe que a resposta à primeira questão seja afirmativa. De outro modo, empresas como a SkyKick não teriam direito a uma indemnização ou via de recurso efetivas nos processos de infração de que sejam alvo, quando o titular de uma marca invoca um termo que carece de clareza e precisão exigido pelo direito da União Europeia. Por conseguinte, o Tribunal de Justiça esclareceu que a Diretiva 2008/95/CE (
8
) [e, por analogia, o Regulamento (CE) n.o 207/2009 (
9
)] exige que as especificações sejam claras e precisas. No entanto, o Tribunal de Justiça não referiu expressamente quais são as consequências se uma especificação de uma marca registada não tiver cumprido tais requisitos. Caso a Sky estivesse correta, a relevância do Acórdão de 19 de junho de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361) seria, na prática, muito limitada.
23.
Segundo a SkyKick, o requisito de clareza e precisão pode ser deduzido dos artigos 4.o, 7.o, n.o 1, alínea a), e 8.o do Regulamento 2017/1001, bem como dos artigos 3.o, 4.o e 5.o da Diretiva 2015/2436, lidos à luz do Acórdão de 12 de dezembro de 2002, Sieckmann (C‑273/00, EU:C:2002:748). Alega que é evidente que, no Acórdão de 19 de junho de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361, n.os 43 a 45), o próprio Tribunal de Justiça referiu estas disposições e o facto de as mesmas constituírem motivos de recusa ou de nulidade.
24.
A SkyKick considera, no essencial, que a resposta à segunda questão deve ser afirmativa. Alega que a imprecisão causada pela generalidade e aplicação de um termo a uma variedade de diferentes tipos de produtos e serviços se enquadra no vício identificado no Acórdão de 19 de junho de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361).
25.
Os Governos do Reino Unido, francês, húngaro, polaco, eslovaco e finlandês propõem que a resposta à primeira questão seja negativa, na medida em que os motivos de recusa do registo são enumerados exaustivamente e não existe na legislação qualquer requisito expresso de que a especificação de produtos e serviços tem de ser clara e precisa. Além disso, decorre da jurisprudência (n.o 21 das presentes conclusões) que o requisito de clareza e precisão apenas é aplicável na fase do registo de uma marca.
26.
Atendendo à resposta que, em seu entender, deve ser dada à primeira questão, os Governos do Reino Unido e finlandês não consideram necessário responder à segunda questão.
27.
Os Governos húngaros, francês, polaco e eslovaco alegam, no essencial, que o termo «software» não é muito genérico e não designa produtos que são muitos diversos para efeitos da identificação dos produtos e serviços a que o registo diz respeito.
28.
A Comissão afirma, no essencial, com base na argumentação análoga dos governos intervenientes, que a resposta à primeira questão deve ser negativa. Acrescenta que a apreciação do caráter distintivo é baseada na relação entre um «sinal» e «produtos ou serviços» e não na precisão ou imprecisão da especificação destes produtos ou serviços (
10
). Se a especificação de produtos for vaga, será interpretada em prejuízo do seu titular e a conclusão será que não existe caráter distintivo. Alega que, atendendo à resposta à primeira questão, não é necessário responder à segunda questão. No entanto, considera que a Comunicação Comum não é aplicável ratione temporis às marcas impugnadas.
2. Apreciação
29.
Com as suas primeira e segunda questões, que devem ser consideradas em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber, no essencial, se a falta de clareza e precisão dos termos que especificam os produtos e serviços abrangidos por uma marca pode ser um motivo de nulidade de uma marca registada. Em caso de resposta afirmativa, pretende saber se o termo «software» em causa no processo principal é suficientemente claro e preciso para permitir que as autoridades competentes e os terceiros consigam determinar, exclusivamente nessa base, o âmbito da proteção conferida pela marca.
30.
Dito isto, considero que o Tribunal de Justiça deve responder a esta questão mesmo que a resposta à primeira questão seja negativa. A razão para tal reside na necessidade de apreciar se a falta de clareza e precisão da especificação de produtos e serviços abrangidos pelo registo de uma marca pode estar ligada a um dos motivos de nulidade expressamente previstos na legislação da União aplicável.
31.
Antes de me debruçar sobre o mérito das questões, o órgão jurisdicional de reenvio terá de avaliar qual é o quadro legislativo da União aplicável ratione temporis, uma vez que, infelizmente, não refere no seu pedido de decisão prejudicial nenhum diploma específico.
32.
O processo tem por objeto marcas da União Europeia, por um lado, e uma marca nacional, por outro, relativamente ao período compreendido entre 2003 e 2018. A natureza da alegação principal (infração) e o pedido reconvencional de nulidade significam, conjuntamente, que podem ser aplicáveis ao processo mais do que um regulamento e do que uma diretiva do acervo da União em matéria de marcas.
33.
Conforme salientou a Comissão, a data relevante para a avaliação de um pedido reconvencional apresentado em processos de infração é a data em que o pedido de registo foi efetuado. Os requerentes pediram as marcas no período compreendido entre 14 de abril de 2003 e 20 de outubro de 2008. No que respeita a marcas da União Europeia, isto significa que a legislação relevante é o Regulamento (CE) n.o 40/94 (
11
) (não o Regulamento n.o 207/2009), e no caso de uma marca nacional, é a Diretiva 89/104/CEE (
12
) (não a Diretiva 2015/2436).
34.
Quanto às alegações de infração das marcas da União Europeia em causa, o processo é relativo aos períodos abrangidos pelo Regulamento n.o 207/2009. Quanto à marca nacional, a legislação relevante é a Diretiva 2008/95.
35.
Daqui resulta que, em relação às marcas da União Europeia, o Regulamento n.o 207/2009 é aplicável à infração e o Regulamento n.o 40/94 é aplicável ao pedido de registo. Quanto à marca nacional, a Diretiva 2008/95 é aplicável à infração e a Diretiva 89/104 é aplicável ao pedido de registo.
36.
Para facilitar as referências, considero suficiente as presentes conclusões abordarem principalmente as disposições da Diretiva 89/104 e do Regulamento n.o 40/94, sobretudo devido à inexistência de uma diferença material para efeitos do presente processo entre as disposições relevantes do anterior Regulamento n.o 40/94 e do seu sucessor, o Regulamento n.o 207/2009, apesar de alguns números dos artigos terem sido alterados. O mesmo sucede em relação à Diretiva 89/104 e à Diretiva 2008/95 (
13
).
a) O requisito de clareza e precisão não consta das causas de nulidade previstas exaustivamente na legislação da União Europeia
37.
A primeira questão prejudicial exige que o Tribunal de Justiça esclareça o alcance da jurisprudência resultante do Acórdão de 19 de junho de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361). Em particular, o órgão jurisdicional de reenvio questiona as consequências que devem ser extraídas desta jurisprudência quando uma marca registada não cumpre o requisito de clareza e precisão.
38.
Cheguei à conclusão — e existe um amplo consenso entre todos os Estados‑Membros intervenientes e a Comissão — que a resposta à primeira questão deve ser negativa.
39.
A razão é simples e consiste no facto de não existir qualquer disposição na legislação relevante relativa à nulidade de uma marca registada com o fundamento de que alguns ou todos os termos que figuram na especificação de produtos e serviços carecem de suficiente clareza e precisão.
40.
Embora seja verdade que a falta de clareza e precisão da representação do sinal é um motivo de nulidade nos termos do artigo 3.o, n.o 1, alínea a), da Diretiva 89/104 (e Diretiva 2008/95) e do artigo 7.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento n.o 40/94, não deixa de ser verdade que isso não sucede quando está em causa a especificação de produtos e serviços. Qualquer outra interpretação privaria o artigo 2.o da Diretiva 89/104 e o artigo 4.o do referido regulamento de uma parte significativa do seu efeito prático.
41.
Em relação a marcas nacionais, o artigo 3.o da Diretiva 89/104 (motivos de recusa ou de nulidade) simplesmente não prevê um motivo de nulidade específico baseado na falta de clareza e precisão da especificação de produtos ou serviços abrangidos pelo registo. O órgão jurisdicional de reenvio reconhece‑o (v. n.o 159 do acórdão no processo principal).
42.
De igual modo, a jurisprudência estabelece que «[t]al como resulta do sétimo considerando, a diretiva regulamenta de modo exaustivo os motivos de recusa ou de nulidade do registo relativos à própria marca» (
14
). Também esclarece que a Diretiva 2008/95, que codificou a Diretiva 89/104, «proíbe os Estados‑Membros de introduzir motivos de recusa ou de nulidade diferentes daqueles que constam desta diretiva» (
15
).
43.
Por conseguinte, na medida em que a falta de clareza e precisão dos termos utilizados para a especificação de produtos e serviços abrangidos pelo registo de uma marca nacional não está expressamente prevista no artigo 3.o da Diretiva 89/104, não é possível considerar que constitui uma causa adicional de nulidade, além das que estão previstas no referido artigo.
44.
De igual modo, no que respeita a marcas da União Europeia, importa salientar que a lista de causas de nulidade que figura no artigo 51.o do Regulamento n.o 40/94, e no artigo 7.o do mesmo regulamento para o qual o artigo 51.o remete, não inclui uma causa de nulidade baseada na falta de clareza ou precisão de termos utilizados para especificar os produtos e serviços abrangidos pelo registo de uma marca da União Europeia.
45.
O artigo 96.o do Regulamento n.o 40/94, sob a epígrafe «Pedido reconvencional», prevê que « [o] pedido reconvencional de extinção ou de nulidade só pode ser fundamentado nos motivos de extinção ou de nulidade previstos no presente regulamento».
46.
A jurisprudência referida no n.o 42 das presentes conclusões é também claramente aplicável aos regulamentos e às marcas da União Europeia.
47.
Daqui decorre que a lista de causas de nulidade que figura no artigo 51.o do Regulamento n.o 40/94 é exaustiva e a falta de clareza e precisão utilizada na especificação de produtos e serviços abrangidos pelo registo de uma marca da UE não pode ser considerada uma causa adicional de nulidade, além das previstas pelo legislador da União Europeia nesse regulamento.
48.
Com efeito, concordo que questões como a falta de clareza e precisão são importantes no direito das marcas, não obstante tratar‑se de questões que devem ser apreciadas pelos institutos das marcas competentes quando se encontram perante um pedido de registo de uma marca.
49.
Embora os registos existentes que não satisfaçam o critério de clareza e precisão não possam declarados nulos com esse fundamento, não deixa de ser verdade que isso terá repercussões no âmbito da proteção da marca registada.
50.
A conclusão anterior é apoiada por uma análise sistemática do quadro legislativo da União Europeia. Conforme salientado pela Comissão, é possível questionar o que levou o legislador a decidir que a falta de clareza e precisão da representação do sinal deve ser um motivo de nulidade, embora não o deva ser sempre que está em causa a especificação de
produtos e serviços. Isto sucede porque, uma vez pedida a marca, a representação do sinal não pode, em princípio, ser alterada (salvo algumas exceções muito restritas) por razões de segurança jurídica. Assim, uma conclusão de que o sinal foi pedido ou registado em violação do artigo 3.o, n.o 1, alínea a), da Diretiva 89/104 ou do artigo 7.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento n.o 40/94 não pode ser sanada ex post. A recusa (antes do registo) ou a declaração de nulidade (após o registo) são as únicas opções disponíveis em tais circunstâncias.
51.
Em contrapartida, nos termos do Regulamento n.o 40/94, a especificação de produtos e serviços pode ser sempre sujeita a uma restrição ou a uma renúncia parcial (o titular pode, a posteriori, especificar e limitar mas nunca alargar a lista de produtos e serviços, e, deste modo, sanar qualquer falta de clareza e precisão). Por conseguinte, qualquer falta de clareza e precisão da especificação de produtos e serviços pode ser sanada antes ou depois do registo. A Diretiva 89/104 prevê uma autonomia processual que permite aos Estados‑Membros fazer o mesmo.
b) Pode o requisito de clareza e precisão estar associado a uma causa de nulidade prevista na legislação da União Europeia?
52.
Importa agora apreciar se a falta de clareza e precisão da especificação de produtos e serviços abrangidos pelo registo de uma marca pode estar associada a uma das causas de nulidade que estão exaustivamente previstas na legislação da União Europeia aplicável.
53.
A SkyKick invoca duas possibilidades a este respeito.
54.
Em primeiro lugar, alega que embora o Acórdão de 19 de junho de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361) não especifique exatamente o ponto do texto das diretivas e regulamentos aplicáveis em que se encontram os termos dos quais se deve deduzir a condição de clareza na especificação que identificou, estabelece muito claramente que se trata de um requisito implícito para o registo, e certamente para a validade de uma marca, e de uma condição para o registo. Tal condição implícita pode naturalmente deduzir‑se, no que diz respeito a marcas nacionais, do artigo 2.o em conjugação com o artigo 3.o, n.o 1, alínea a), da Diretiva 89/104 e, no que diz respeito a marcas da União, do artigo 4.o em conjugação com o artigo 7.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento n.o 40/94.
55.
No Acórdão de 12 de dezembro de 2002, Sieckmann (C‑273/00, EU:C:2002:748, n.os 51 e 52), o Tribunal de Justiça declarou, em relação à representação gráfica de sinais, que «os operadores económicos devem poder certificar‑se com clareza e precisão dos registos efetuados ou dos pedidos de registo formulados pelos seus concorrentes atuais ou potenciais e beneficiar, assim, de informações pertinentes sobre os direitos de terceiros» e «[p]ara que os utilizadores do referido registo possam, a partir do registo de uma marca, determinar a sua natureza exata, a representação gráfica no registo deve ser completa por si própria, facilmente acessível e inteligível.»
56.
A SkyKick alega que o mesmo deve ser aplicado em relação ao requisito de clareza e precisão de produtos e serviços abrangidos pelo registo.
57.
Conforme alegaram, no essencial, todas as partes exceto a SkyKick, basta afirmar que a jurisprudência resultante do Acórdão de 19 de junho de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), não obstante a veemência da linguagem utilizada pelo Tribunal de Justiça — simplesmente não pode ser interpretada no sentido de que introduz uma nova causa de nulidade, especialmente tendo em conta que a própria legislação é de tal forma clara que a lista das causas de nulidade é exaustiva.
58.
Considero (tal como a Comissão) que, ao estabelecer a analogia com o Acórdão de 12 de dezembro de 2002, Sieckmann (C‑273/00, EU:C:2002:748), no Acórdão Chartered Institute of Patent Attorneys, o Tribunal de Justiça foi bastante cauteloso a especificar que a finalidade do requisito de clareza e precisão aplicado a sinais consistia em determinar o objeto da proteção para determinar o alcance da proteção requerida (
16
). O registo de um sinal como marca deve ser sempre pedido em relação a certos produtos ou serviços. Embora a função do requisito da representação gráfica seja, designadamente, definir a própria marca, a fim de determinar o
objeto exato
da proteção conferida pela marca registada (
17
), o âmbito desta proteção é determinado pela natureza e pelo número de produtos e serviços identificados nesse pedido. Por conseguinte, o Acórdão Chartered Institute of Patent Attorneys demonstra que se trata apenas de um motivo de oposição ao registo de uma marca e, neste acórdão, não existe qualquer fundamento para um pedido de declaração de nulidade quando o registo tiver ocorrido. O Tribunal de Justiça não se pronunciou sobre as consequências do registo de uma marca que não cumpre o requisito de clareza e precisão.
59.
Em segundo lugar, a SkyKick alega que este requisito também pode ser abrangido pela nulidade das marcas que são contrárias à ordem pública, conforme estabelecida no artigo 3.o, n.o 1, alínea f), da Diretiva 89/104 e no artigo 7.o, n.o 1, alínea f), do Regulamento n.o 40/94.
60.
Concluo que é o que sucede no presente processo e, como explicarei em seguida (n.o 79 das presentes conclusões), concordo com o órgão jurisdicional de reenvio em relação ao facto de o registo de uma marca para «software» ser injustificado e contrário ao interesse público.
61.
É igualmente possível deduzir da jurisprudência que uma marca que não cumpre o requisito de clareza e precisão viola a ordem pública (v., em especial, Acórdão de 19 de junho de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361, n.os 46 a 48).
62.
Além disso, se o registo puder ser obtido com demasiada facilidade e/ou de forma demasiado ampla, o resultado será um crescimento das barreiras à entrada de terceiros, uma vez que a oferta de marcas adequadas diminui, aumentando os custos que podem ser repercutidos nos consumidores e a erosão do domínio público (v. n.o 95 das presentes conclusões).
63.
Considero, em primeiro lugar, que no Acórdão de 19 de junho de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361) o Tribunal de Justiça declarou expressamente que os termos amplos suscetíveis de serem aplicados a uma variedade de diferentes produtos e serviços carecem de clareza e precisão. Em segundo lugar, conforme salientado pela SkyKick, é evidente que termos excessivamente gerais dão origem à mesma preocupação de ordem pública que outras formas de termos vagos e imprecisos. O considerando 28 do Regulamento 2017/1001 enuncia esta questão de ordem pública. Em terceiro lugar, permitir o registo de produtos e serviços definidos de forma tão ampla não é coerente com a função essencial da marca, conforme enunciada no Acórdão de 29 de setembro de 1998, Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442, n.o 28).
64.
O órgão jurisdicional de reenvio considerou que, admitindo que as marcas abrangem validamente os produtos e serviços em questão, seria obrigado a constatar a infração de uma marca com base numa comparação entre a vasta gama de produtos e serviços registados pela Sky (independentemente da utilização e do prestígio reais da Sky em relação a tais produtos e serviços; de facto, como veremos posteriormente, é possível falar de marcas utilizadas «numa enorme e imensamente difusa gama de produtos») e os produtos e serviços da SkyKick. O órgão jurisdicional de reenvio estava claramente desconfortável com essa conclusão.
65.
O órgão jurisdicional de reenvio formulou conclusões sobre a amplitude dos produtos e serviços especificados nas marcas (v. despacho de reenvio, n.o 4): por exemplo, nas datas em que depositou as suas marcas da União Europeia, a Sky não tinha a intenção de utilizar tais marcas em relação a todos os produtos e serviços abrangidos pelas especificações (v. acórdão no processo principal, n.o 250). A declaração da Sky a respeito da marca do Reino Unido, apresentada nos termos da section 32(3) do Act 1994 e segundo a qual utilizava a marca (ou tinha a intenção de fazê‑lo) em produtos/serviços para os quais procurava obter proteção da marca, era falsa (acórdão no processo principal, n.o 254).
66.
Em seguida, as especificações incluem produtos/serviços em relação aos quais a Sky não tinha motivos comerciais razoáveis para pedir o registo. O juiz de reenvio declarou, após considerar todos os elementos de prova e o julgamento, que «[c]oncluímos que a razão para incluir tais produtos e serviços era a Sky ter uma estratégia de procura de proteção muito ampla das marcas, independentemente de ser comercialmente justificada» (acórdão principal, n.o 250). Por exemplo, as especificações são extremamente amplas para a aplicação da UE112 (2836 palavras), UE992 (8127 palavras) e RU604 (8255 palavras) (despacho de reenvio, n.o 4). A testemunha da Sky foi muitas vezes incapaz de afirmar que a Sky tinha a intenção de utilizar as marcas em relação a determinados produtos e serviços abrangidos pelas especificações (acórdão no processo principal, n.o 246).
67.
A este respeito, saliento que o órgão jurisdicional de reenvio examinou as várias categorias e extraiu conclusões desta análise, ouviu testemunhas e verificou os factos, o que, efetivamente, é o tipo de exame que deve ser efetuado num processo como o que está em causa.
68.
Considero que embora a utilização não seja um requisito prévio para o registo de uma marca, todo o sistema acaba por funcionar com base na atribuição de (alguma) utilização mais cedo ou mais tarde.
69.
A este respeito, recordo o considerando 9 da Diretiva 2008/95 e o considerando 10 do Regulamento n.o 207/2009.
70.
Com efeito, o Tribunal de Justiça (
18
) declarou que «resulta […] [desses considerandos] que o legislador da União [Europeia] pretendeu submeter a manutenção dos direitos ligados à marca, respetivamente nacional e comunitária, à condição de essa marca ser efetivamente utilizada. […] uma marca [da União] que não é utilizada poderia constituir um obstáculo à concorrência, ao limitar o âmbito dos sinais que podem ser registados por outros como marca e ao privar os concorrentes da possibilidade de utilizarem essa marca ou uma marca semelhante aquando da introdução no mercado interno de produtos ou de serviços idênticos ou semelhantes aos que são protegidos pela marca em causa. Por conseguinte, a não utilização de uma marca [da União] cria igualmente um risco de restrição à livre circulação de mercadorias e à livre prestação de serviços». Embora seja verdade que estas observações se referem ao objetivo de extinção após cinco anos de não utilização, as posições expressadas são relativas ao requisito de utilização ao longo do ciclo de vida de uma marca e, assim, as preocupações sobre o impedimento do registo também corroboram a necessidade de maior precisão (
19
). O Tribunal de Justiça já declarou que o registo de marcas tem de ser «adequado e preciso» (
20
). Com efeito, o impedimento do registo desequilibra a «negociação» em matéria de propriedade intelectual em prejuízo do interesse público, o que implica que os requerentes de proteção especifiquem com clareza o que pretendem validamente proteger (
21
).
71.
Além disso, observo que a nova Diretiva 2015/2436 está redigida em termos ainda mais rígidos. Os seus considerandos 31 e 32 têm a seguinte redação: «[a]s marcas só cumprem a sua função de distinguir produtos ou serviços e permitir que os consumidores façam escolhas informadas, se forem efetivamente utilizadas no mercado. O requisito do uso também é necessário para reduzir o número total de marcas registadas e protegidas na União e, consequentemente, o número de conflitos que surgem entre elas. Por conseguinte, é essencial exigir que as marcas registadas sejam efetivamente utilizadas em relação aos produtos ou serviços para os quais foram registadas ou, se não forem utilizadas nesse âmbito no prazo de cinco anos a contar da data de conclusão do processo de registo, que possam ser extintas» (o sublinhado é meu) e assim «uma marca registada só deverá ser protegida na medida em que for efetivamente utilizada». De facto, não existe razão para proteger uma marca da União que não seja efetivamente utilizada (
22
).
72.
Quando termos que não são aplicáveis mas que, em todo caso, figuram no registo e são vagos e incertos, produzir‑se‑á também um efeito dissuasivo sobre os concorrentes que pretendam entrar no mercado (
23
), na medida em que uma empresa como a Sky aparentemente terá uma dimensão no mercado maior do que aquela que na realidade possui.
73.
Em resumo, a Sky não tinha intenção de utilizar as marcas para produtos e serviços abrangidos pelo registo, em três diferentes sentidos (acórdão no processo principal, n.o 251): (i) as especificações incluem, nomeadamente, produtos e serviços expressamente designados em relação aos quais a Sky não tinha qualquer intenção de utilizar as marcas, tais como «preparações para branquear», «materiais de isolamento», e «chicotes»; (ii) as especificações incluem categorias de produtos e serviços que são tão amplas que a Sky não tinha a intenção de utilizar as marcas em toda a amplitude da categoria: o exemplo paradigmático é «software», mas existem outros como «telecomunicações/serviços de telecomunicações» nos cinco registos; e (iii) as especificações destinavam‑se a abranger todos os produtos/serviços das classes relevantes (por exemplo, todos os tipos de software destinados a ser abrangidos na classe 9, independentemente de a Sky não fornecer e nunca ter podido fornecer todos os tipos de software) mas a Sky tinha a intenção de abranger todos os produtos da classe 9. Esta classe inclui centenas de produtos diversos, desde campainhas de portas elétricas a temporizadores e alarmes de incêndio a fio de fusíveis. A Sky utilizou as marcas (e outras marcas de que é titular) para se opor a partes de pedidos de marca apresentados por terceiros que abrangem produtos e serviços em relação aos quais a Sky não tinha a intenção de utilizar as marcas (acórdão no processo principal, n.o 255).
74.
Embora, em certo sentido, o termo «software» seja claro (inclui código informático), carece indubitavelmente de precisão, na medida em que abrange produtos que são demasiado variáveis na sua função e no seu domínio de utilização para serem compatíveis com a função de uma marca.
75.
Conforme o Tribunal de Justiça declarou no Acórdão de 19 de junho de 2012, The Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361, n.o 54), «determinadas indicações gerais que constam dos títulos das classes da classificação de Nice […] não satisfazem [a exigência de serem suficientemente claras e precisas] ao passo que outras não satisfazem esta exigência por serem demasiado gerais e abrangerem produtos ou serviços variados demais para serem compatíveis com a função de origem da marca» (o sublinhado é meu).
76.
É precisamente esta a situação em causa no presente processo. Com efeito, concordo com o órgão jurisdicional de reenvio em relação ao facto de uma marca para «software» ser muito ampla, tendo em conta os fundamentos apresentados pelo juiz H. Laddie no Acórdão Mercury/Mercury (
24
), que é aplicável ainda com mais autoridade passado quase um quarto de século, uma vez que atualmente o software é bastante mais omnipresente do que em 1995.
77.
Nesse processo, o juiz H. Laddie declarou que «o recorrido alega que, na sua redação atual, o registo do recorrente cria um monopólio na marca (e em marcas semelhantes suscetíveis de criar confusão) quando utilizado numa enorme e imensamente difusa gama de produtos, incluindo produtos em que o recorrente pode não ter qualquer interesse legítimo. No decurso dos debates, indiquei [ao recorrente] que o registo de uma marca para “software” abrange qualquer conjunto de instruções digitais registadas utilizadas para controlar qualquer tipo de computador. Abrange não só o tipo de produtos do recorrente, mas também software de jogos, software de contabilidade, software para conceção de quadros genealógicos, software utilizado no setor dos diagnósticos médicos, software utilizado para o controlo dos computadores em satélites e o software utilizado nos computadores que operam o sistema metropolitano de Londres. Creio que, no final, o recorrente admitiu que alguns destes produtos estavam tão afastados do que o seu cliente comercializava e que talvez fosse desejável uma eventual limitação do âmbito do registo, a fim de excluir alguns dos produtos mais esotéricos. Em todo caso, independentemente de ter sido aceite ou não, considero que existe um argumento forte segundo o qual o registo de uma marca apenas para «software» será, em regra, demasiado amplo. Em meu entender, a característica essencial do software não é o suporte em que se encontra registado, nem o facto de controlar um computador, nem os canais comerciais através dos quais circula, mas a função que desempenha. Um software que permite que um computador opere como um simulador de voo é um produto totalmente diferente de um software que, por exemplo, permite que um computador efetue reconhecimento ótico dos carateres de um texto ou conceba uma fábrica química. Considero que é totalmente indesejável um operador interessado num domínio limitado de software de computador obter, mediante registo, um monopólio legal de duração indeterminada que abrange todos os tipos de software, incluindo os que estão muito afastados da sua própria área de interesse comercial.»
78.
A este respeito, a SkyKick observa com razão que, na sociedade moderna, uma gama praticamente ilimitada de produtos «inteligentes» incorpora software ou é fornecida com software, nomeadamente, as consolas de jogos, os livros eletrónicos, os eletrodomésticos, os brinquedos, os televisores, os relógios, etc. (sem falar do software que controla o funcionamento do sistema do Grande Colisor de Hádrons) contêm software apesar de serem tipos de produtos totalmente distintos. Com efeito, as regras da União Europeia em matéria de marcas não têm por objetivo fazer com que uma empresa que fornece um frigorífico inteligente seja examinada para efeitos de infração de uma marca por fornecer produtos idênticos — software — aos de um fornecedor de uma plataforma de negociação no mercado.
79.
Em resumo, em meu entender, o registo de uma marca para «software» é injustificado e contrário ao interesse público, uma vez que confere ao titular um amplo monopólio que não pode ser justificado por qualquer interesse comercial legítimo do mesmo.
80.
Há que salientar, como refere o órgão jurisdicional de reenvio, que a perspetiva referida é igualmente reconhecida pela prática do United States Patent and Trademark Office [Instituto de Patentes e Marcas dos Estados Unidos da América] (a seguir «USPTO») e pelo seu Trademark Manual of Examining Procedure [Manual do processo de exame de marcas] (a seguir «TMEP») (no sistema da marca dos EUA, não é possível apresentar um pedido para «software» enquanto tal — ao invés, no interesse da precisão, o requerente deve igualmente especificar o tipo/objetivo do software e o domínio de utilização (
25
). Em 21 de junho de 2012, o examinador do USPTO levantou objeções aos termos «software» e «serviços informáticos»: «a expressão “software” […] é indefinida e deve ser esclarecida, uma vez que o seu objetivo deve ser referido […] Uma identificação para software de computador deve especificar o objetivo ou a função do software».
81.
Concordo igualmente com o órgão jurisdicional de reenvio em relação ao facto de que é difícil compreender o motivo pelo qual o raciocínio da TMDN em relação a «máquinas» na classe 7 não é, para o efeito, igualmente aplicável a «software» (v., nota de pé de página 5 das presentes conclusões); «serviços de telecomunicações» (v. acórdão principal, n.o 163); ou «serviços financeiros» (
26
).
c) Quais são os critérios relevantes para determinar se um termo é suficientemente claro e preciso?
82.
Cheguei à conclusão de que o ponto de partida dos critérios relevantes para determinar a clareza e precisão consta da jurisprudência já existente dos órgãos jurisdicionais da União referente à determinação da questão de saber se o requisito da «utilização» foi preenchido em relação a alguns produtos ou serviços, mas não a todos. Tal como sugerido na doutrina, (
27
), tal é importante, pois explica de que forma as partes de uma marca que não foram utilizadas são separadas das partes que foram utilizadas. Indica o nível de especificidade que idealmente é exigido para que a marca seja válida e, em todo caso, o grau de precisão que tem de possuir após cinco anos.
83.
Até à data, apenas o Tribunal Geral teve oportunidade de se pronunciar sobre esta questão. No Acórdão de 14 de julho de 2005, Reckitt Benckiser (España)/IHMI ‑ Aladin (ALADIN) (T‑126/03, EU:T:2005:288; não foi objeto de recurso) (
28
), definiu a abordagem de base para a utilização parcial de um produto ou serviço. Identificou as duas forças que restringem o âmbito da utilização. Quando uma marca apenas tiver sido utilizada em alguns produtos ou serviços não é possível considerar que foi utilizada em relação a todos os produtos ou serviços para os quais foi registada (n.o 44 deste acórdão). Entendo que a abordagem é correta, na medida em que considera determinados produtos em termos de categorias e subcategorias. A utilização numa categoria é suficiente para manter toda a categoria quando esta só de modo arbitrário pode ser diferentemente dividida em subcategorias suficientemente distintas (n.os 45 e 46) (
29
). Por conseguinte, importa determinar se uma categoria inclui, ou não, subcategorias independentes, de maneira a que o Tribunal de Justiça possa decidir se existiu utilização apenas no que diz respeito a essa subcategoria de produtos e serviços ou, por outro lado, quando não é possível identificar qualquer subcategoria, se a utilização pode ser estabelecida em relação a toda a categoria (
30
).
84.
Por conseguinte, considero que o Tribunal de Justiça deve decidir que a intenção de utilizar deve refletir a extinção com fundamento em não utilização (
31
).
85.
Com efeito, a Comissão já propôs tal abordagem há cerca de 11 anos no processo que deu origem ao Acórdão de 11 de junho de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361, v. n.os 31 e 32) (
32
), defendendo que o EUIPO deve verificar, no decurso do processo de registo de um sinal como marca, se esta é pedida para ser efetivamente utilizada. Por outro lado, se o EUIPO regista um sinal como marca que não é efetivamente utilizada, abre‑se também a possibilidade de terceiros alegarem, com base no artigo 51.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94, num prazo de cinco anos, que o requerente agiu de má‑fé no momento do registo do referido sinal como marca e pedirem a declaração de nulidade da marca com esse fundamento. Quanto ao critério relevante para determinar se o requerente agiu de má‑fé, a Comissão refere o comportamento do requerente no mercado, o comportamento de outros operadores em relação ao sinal que foi depositado para registo, o facto de o requerente, no momento do depósito, poder ter uma carteira de marcas, e todas as outras circunstâncias específicas do caso concreto.
86.
Esta é uma abordagem sensível, na medida em que «quando, à data do depósito, a intenção de utilização de uma marca não é suficiente para sobreviver a uma ação de extinção cinco anos mais tarde, um órgão jurisdicional deve concluir que o pedido foi apresentado de má‑fé. Nada se alteraria durante o exame, o Instituto das Marcas continuaria a não ter qualquer obrigação de determinar se existia uma intenção de utilização no momento depósito, […] ao invés, caberia a terceiros pedir a nulidade da marca após a concessão [ou em processos de oposição nos Institutos das Marcas nos quais podem ser invocadas objeções com base em motivos absolutos]. […] Na prática, isto significaria (em regra) que apenas quando um terceiro pretende efetivamente utilizar a marca não utilizada [— tal como sucede no processo principal —] é que a nulidade seria pedida; caso contrário, as marcas não utilizadas (incluindo as que não se tencionam utilizar) apenas permaneceriam no registo (como acontece atualmente)» (
33
).
B.
Terceira questão prejudicial
1. Resumo dos argumentos das partes
87.
A Sky alega que não existem requisitos para utilização de uma marca registada a nível do Estado‑Membro ou da União Europeia distintos dos especificamente estabelecidos na legislação da União Europeia aplicável, para uma avaliação totalmente objetiva no âmbito de um pedido inter partes para imposição de sanções, apresentado após o termo de um período ininterrupto de cinco anos de não utilização. A aplicação de sanções por não utilização não depende da existência de uma intenção subjetiva do titular da marca. A Sky acrescenta que não é admissível adotar ou aplicar qualquer regra no sentido de que a proteção de marcas pelo registo está, ou alguma vez esteve, subordinada à existência de uma «declaração de intenção de utilizar a marca» à data do pedido de registo, a nível do Estado‑Membro ou a nível da União Europeia. O Reino Unido pode não adotar ou aplicar qualquer regra diferente da sua com base na notificação que emitiu nos termos da Regra 7, n.o 2, das Regulamentações comuns no âmbito do Acordo de Madrid e Protocolo de Madrid (
34
). Não é admissível adotar ou aplicar qualquer regra no sentido de que a existência de má‑fé pode simplesmente ser equiparada à falta de intenção de utilizar uma marca para produtos ou serviços abrangidos por um pedido de registo da mesma depositado a nível do Estado‑Membro ou a nível da União Europeia.
88.
A SkyKick alega, no essencial, que a resposta à terceira questão deve ser afirmativa, na medida em que a Sky agiu de má‑fé.
89.
O Governo do Reino Unido propõe responder afirmativamente às terceira e quarta questões em conjunto.
90.
O Governo francês considera que as terceira, quarta e quinta questões devem ser apreciadas em conjunto e objeto de resposta negativa. Em particular, alega que o Tribunal de Justiça também exige que o requerente tenha a intenção de prejudicar um terceiro, pelo que o simples facto de ter apresentado um pedido de registo de uma marca sem intenção de a utilizar não constitui um fundamento suficiente para demonstrar má‑fé. Além disso, este governo alega que quando, dentro do período de graça de cinco anos, o titular não tiver utilizado seriamente a marca da União Europeia para os produtos ou serviços para os quais a mesma foi registada, a marca está sujeita a uma sanção por não utilização e esta sanção é aplicável independentemente de o titular da marca pretender, ou não, utilizar os produtos e serviços enumerados no seu pedido de registo.
91.
Os Governos húngaros, polaco e eslovaco não propõem uma resposta a esta questão.
92.
O Governo finlandês entende que a resposta a esta questão deve ser negativa. O Governo finlandês e a Comissão apresentam argumentos semelhantes e consideram que a intenção do requerente pode ser um «elemento de má‑fé» em determinadas circunstâncias em que o único objetivo é impedir um terceiro de entrar no mercado. A falta de intenção séria de utilizar a marca pode «em determinadas circunstâncias» corroborar a conclusão de que o pedido foi depositado de má‑fé quando for demonstrado que o único objetivo prosseguido pelo requerente da marca foi impedir terceiros de «entrarem no mercado» (
35
).
2. Apreciação
93.
A terceira questão visa saber se as marcas foram registadas de má‑fé, uma vez que a Sky não tinha a intenção de as utilizar em relação a todos os produtos e serviços enumerados nas respetivas especificações e, de facto, pediu o registo de algumas das marcas sem intenção de utilizá‑las em relação aos produtos ou serviços especificados. Por conseguinte, no presente processo, o Tribunal de Justiça terá de se pronunciar sobre o sentido e âmbito do conceito de «má‑fé», conforme referido no artigo 51.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94 e no artigo 3.o, n.o 2, alínea d), da Diretiva 89/104 (
36
).
94.
Em meu entender, quando o órgão jurisdicional de reenvio constatar que o requerente — neste caso, a Sky — tinha tido uma intenção deliberada de adquirir direitos que não tinha intenção de utilizar, a fim, nomeadamente, de impedir terceiros de utilizarem a marca registada para a comercialização de tais produtos e serviços, existe má‑fé (
37
). Isto sucede porque a procura deliberada de obter um registo para produtos e serviços que não se pretendem comercializar reflete uma intenção de abusar do sistema das marcas. Permitir que uma marca seja declarada nula com base em fundamentos de má‑fé por falta de intenção de utilização para alguns dos produtos e serviços especificados não está apenas em conformidade com o próprio objetivo do Regulamento n.o 40/94 e da Diretiva 89/104 (e seus sucessores), mas também com a história legislativa deste conceito (v. n.o 115 das presentes conclusões).
95.
O órgão jurisdicional de reenvio salienta, com razão, que se trata de questões importantes, uma vez que as circunstâncias em que o registo de uma marca pode ser concedido, bem como o âmbito da cobertura assim obtida, são características fundamentais de qualquer sistema da marca, e são determinantes para o equilíbrio do sistema. Não há dúvidas de que há vantagens em permitir o registo de marcas sem exigir a utilização efetiva das mesmas, tal como o sistema europeu faz (ao contrário, por exemplo, do sistema dos Estados Unidos). Duas das vantagens fundamentais são tornar mais fácil para os titulares das marcas a obtenção de proteção das suas marcas antes de um lançamento comercial e tornar o processo de registo mais simples, mais rápido e mais barato. No entanto, se o registo puder ser obtido com demasiada facilidade e/ou de forma demasiado ampla, como no caso em apreço, o resultado será um crescimento das barreiras à entrada de terceiros, uma vez que a oferta de marcas adequadas diminui, aumentando os custos que podem ser repercutidos nos consumidores e a erosão do domínio público.
96.
Partilho igualmente da perspetiva do órgão jurisdicional de reenvio, segundo a qual, se o requerente pedir o registo de uma marca sem ter intenção de utilizá‑la em relação aos produtos e serviços especificados, nada impede o registo da marca (admitindo que, caso contrário, a marca é registada). A única forma de anular o registo, ou restringir o seu âmbito, antes do termo do prazo de cinco anos exigido para a impugnação por não utilização baseia‑se no facto de o pedido ter sido apresentado de má‑fé. Caso uma marca possa ser registada sem qualquer intenção de utilização em relação a todos ou a alguns dos produtos e serviços especificados, e o registo não possa ser impugnado ou limitado com base em má‑fé, o sistema estará suscetível a abusos. Na jurisprudência podem ser encontrados exemplos de tais abusos (
38
).
97.
De forma bastante conveniente, estas questões foram examinadas pelo Tribunal de Justiça num processo recente. Concordo com a advogada‑geral J. Kokott, que propõe um critério para determinar a má‑fé, declarando que esta é estabelecida a partir do momento em que um interveniente obtém uma vantagem indevida do sistema das marcas da União Europeia (
39
).
98.
No acórdão proferido nesse processo [Acórdão de 12 de setembro de 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C‑104/18 P, EU:C:2019:724, n.o 45)], o Tribunal de Justiça começou por recordar que as regras da União Europeia em matéria de marcas visam contribuir para o sistema de concorrência não falseada na União. Neste sistema, cada empresa deve, para captar a clientela pela qualidade dos seus produtos ou dos seus serviços, ser capaz de fazer registar como marcas sinais que permitem ao consumidor distinguir sem confusão possível esses produtos ou esses serviços dos que são de outra proveniência.
99.
Em seguida, no n.o 46 desse acórdão, declarou que «a causa de nulidade absoluta prevista no artigo 52.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 207/2009 é aplicável quando resulte de indícios pertinentes e concordantes que o titular de uma marca da União Europeia apresentou o pedido de registo desta marca não com o objetivo de participar de forma leal no jogo da concorrência mas com a intenção de afetar, de maneira não conforme com os usos honestos, os interesses de terceiros ou com a intenção de obter, mesmo sem visar um terceiro em particular, um direito exclusivo para fins diferentes dos que fazem parte das funções de uma marca, nomeadamente da função essencial de indicação de origem».
100.
A este respeito, o Tribunal de Justiça já declarou que «[i]mporta realçar que a existência de má‑fé do requerente, na aceção do artigo 51.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94, deve ser apreciada globalmente, atendendo a todos os fatores relevantes do caso concreto» e que «a intenção do requerente no momento relevante é um elemento subjetivo que deve ser determinado por referência às circunstâncias objetivas do caso concreto» (
40
).
101.
Além disso, no Acórdão de 12 de setembro de 2019, Koton (C‑104/18, XXX, n.os 62 e segs.), o Tribunal de Justiça também considerou importante declarar que neste processo o Tribunal Geral «absteve‑se de analisar se o pedido de uma marca que incluía a palavra estilizada “KOTON” para produtos e serviços abrangidos pelas classes 25, 35 e 39 do Acordo de Nice apresentava uma lógica comercial tendo em conta as atividades do interveniente». Além disso, declarou que, apesar de o Tribunal Geral ter referido que «a lógica comercial na qual se inscreve o depósito do pedido de registo» e «a cronologia dos acontecimentos que caracterizam o referido depósito» como elementos suscetíveis de serem pertinentes, o Tribunal Geral depois não os analisou plenamente no seu acórdão. O Tribunal de Justiça julgou procedente o fundamento de recurso e anulou o acórdão do Tribunal Geral.
102.
Ao contrário do que sucede com o Tribunal de Justiça, no Tribunal Geral já existe ampla jurisprudência em matéria de má‑fé. Embora seja verdade que muitos processos podem depender dos seus factos individuais, a jurisprudência do Tribunal Geral reconhece igualmente que, pelo menos em algumas circunstâncias, registar uma marca sem intenção (séria) de utilizá‑la pode constituir má‑fé (
41
).
103.
Considero que a referida jurisprudência do Tribunal Geral confirma corretamente que é relevante apreciar a justificação comercial do requerente para depositar o seu pedido (
42
). Por exemplo, o Tribunal Geral considerou que um comportamento que não constituía uma atividade comercial legítima, mas era contrário aos objetivos do Regulamento n.o 207/2009, correspondia a má‑fé, uma vez que se equiparava a abuso de direito. Este acórdão também apoia a perspetiva de que o depósito de uma marca sem intenção de utilizá‑la em relação aos produtos e serviços especificados corresponde, em princípio, a má‑fé (
43
).
104.
Contrariamente ao Governo francês, considero que a minha abordagem e interpretação do conceito de «má‑fé» do requerente — que abrange casos em que este regista um sinal para produtos e serviços sem intenção de utilizá‑lo para tais produtos e serviços — não acarreta o risco de privar o mecanismo de extinção do seu efeito útil. Como o exemplo apresentado pelo Governo do Reino Unido na audiência demonstra, se alguém depositar o registo da marca «Taxi» para três tipos de géneros alimentícios, nomeadamente, bolachas, iogurtes e carnes cozinhadas, tem intenção de utilizar a marca para os três tipos. Por conseguinte, se, cinco anos depois, o requerente não a tiver utilizado para bolachas, a sua marca acarreta o risco de ser simplesmente declarada nula para bolachas devido a não utilização. Por outras palavras, o requerente terá dificuldades em invocar esta marca perante outro produtor. Neste exemplo, não há incompatibilidade com a má‑fé. Existia uma justificação comercial, na medida em que o requerente pretendia abranger a eventualidade de utilizar ou de ampliar a utilização da sua marca para outros produtos no futuro. Por outro lado, caso o requerente peça o registo da mesma marca «Taxi» para bolachas, iogurtes, carnes cozinhadas, aviões e instrumentos cirúrgicos, o seu monopólio impede qualquer fabricante de aviões e instrumentos cirúrgicos de utilizar o termo «Taxi» como marca da sua empresa. Por conseguinte, se o pedido do recorrente visava impedir terceiros de utilizarem tal termo apesar de o próprio não ter intenção de o utilizar como marca, o pedido de registo é abusivo, uma vez que nada tem que ver com as atividades comerciais do requerente.
105.
Além disso, a ênfase está na fundamentação apresentada no momento do depósito do registo da marca, ao passo que, para efeitos de extinção, é necessário colocar a ênfase na utilização que foi feita, ou não, durante os primeiros cinco anos.
106.
Ao invés, considero que, na realidade, o mecanismo da extinção é que pode acarretar o risco de privar o mecanismo da má‑fé do seu próprio âmbito de aplicação.
107.
O Tribunal Geral declarou igualmente que «a intenção de impedir a comercialização de um produto pode, em determinadas circunstâncias, caracterizar a má‑fé do requerente, quando se afigurar, posteriormente, que o requerente registou um sinal como marca da União sem intenção de utilizá‑lo» (
44
). Trata‑se, provavelmente, de uma decisão clara de que o pedido de registo de uma marca sem intenção de a utilizar em relação aos produtos ou serviços especificados constitui, em si mesmo, má‑fé.
108.
Partilho igualmente da perspetiva da jurisprudência do Reino Unido (
45
) que declara que a má‑fé «inclui a desonestidade e […] negociações que ficam aquém dos padrões de um comportamento comercial aceitável, observado por pessoas sensatas e experientes no domínio em questão» (
46
).
109.
Já é possível deduzir da jurisprudência do Tribunal de Justiça que pode constituir má‑fé o registo de uma marca sem qualquer intenção de utilizá‑la (
47
). Com efeito, considero (tal como o órgão jurisdicional de reenvio) que, em primeiro lugar, embora não exista um requisito expresso de intenção de utilização nos regulamentos e diretivas aplicáveis, e de uma marca registada não poder ser extinta por não utilização antes de terem decorrido cinco anos, a jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Tribunal Geral estabelece que, pelo menos em determinadas circunstâncias, pode constituir má‑fé o pedido de registo de uma marca sem qualquer intenção de utilizá‑la em relação aos produtos e serviços especificados, na medida em que constitui um abuso do sistema das marcas (é também esta a posição do Governo do Reino Unido e da Comissão). Em segundo lugar, segundo a jurisprudência, o facto de o requerente ter pedido o registo da marca para uma vasta gama de produtos ou serviços não é suficiente para demonstrar má‑fé se o mesmo tiver uma justificação comercial razoável para procurar tal proteção, à luz da sua utilização ou a intenção de utilizar a marca.
110.
Há que acrescentar que, quando um requerente apresenta o registo de uma marca sem qualquer intenção de a utilizar, a razão de ser para o pedido de registo deixa de existir. Não se trata, no essencial, de um pedido de registo de uma marca mas antes de um pedido anticoncorrencial destinado a impedir que terceiros desenvolvam as suas próprias atividades comerciais. É evidente que não é este o objetivo do sistema das marcas.
111.
O Tribunal de Justiça também reconheceu que pode existir má‑fé em pedir uma marca sem intenção de utilizá‑la comercialmente mas apenas com o objetivo de utilizá‑la para registar um nome de domínio da Internet (
48
). O requerente pretendia registar o nome de domínio «.eu» para um termo germânico (para pneus de automóveis), registando‑o como marca sueca (para cintos de segurança automóveis ou «cintos de segurança»), a fim de convertê‑lo num nome de domínio de acordo com a legislação aplicável. O Tribunal de Justiça aplicou o Acórdão Lindt (
49
) e decidiu que resultava do despacho de reenvio que, embora o requerente tivesse registado a marca nominativa &R&E&I&F&E&N& na Suécia para cintos de segurança, não tinha intenção de utilizá‑la, na medida em que «pretendia, na realidade, explorar um sítio Internet destinado ao comércio de pneus, o qual pretendia registar». Por conseguinte, o que sucedia nesse caso era, ao invés, uma tentativa de«contornar» as regras em matéria de marcas (
50
). Por outras palavras, o Tribunal de Justiça concluiu que pedir marcas para efeitos de «ciberespeculação» pode constituir má‑fé no âmbito do regulamento em causa. Conforme defendo nas presentes conclusões, o mesmo raciocínio é aplicável, de um modo mais geral, ao sistema de registo das marcas.
112.
O Tribunal Geral também reconheceu que depositar uma marca da União Europeia no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia como parte de uma estratégia de bloqueio pode constituir má‑fé (
51
).
113.
O Tribunal Geral declarou no n.o 51 desse acórdão que «o encadeamento sucessivo de pedidos de registo de marcas nacionais para o mesmo sinal relativamente a produtos e serviços de classes pelo menos parcialmente idênticas se destina a conferir a A. uma posição de bloqueio. Com efeito, quando um terceiro apresenta um pedido de registo de uma marca da [UE] idêntica ou semelhante, A. pede o registo de uma marca da [UE], reivindica a sua prioridade com base no último elo da cadeia dos pedidos de registo de marcas nacionais e deduz oposição com base nesse pedido de marca da [UE]. O encadeamento sucessivo de pedidos de registo de marcas nacionais visa, pois, conferir‑lhe uma posição de bloqueio durante um período que vai além do prazo de reflexão de seis meses previsto no artigo 29.o, n.o 1, do Regulamento n.o 207/2009 e mesmo do período de graça de cinco anos previsto no artigo 51.o, n.o 1, alínea a), desse regulamento».
114.
Considero que caso o requerente não tenha intenção utilizar a marca, é irrelevante que pretenda impedir um determinado terceiro de utilizar a marca ou todos os terceiros. Nestas circunstâncias, o requerente procura estabelecer indevidamente um monopólio que impeça potenciais concorrentes de utilizarem um sinal que o próprio não tem intenção de utilizar. Isto constitui um abuso do sistema das marcas.
115.
Por último, em meu entender, os trabalhos preparatórios apoiam a referida análise. Sugerem, quanto ao conceito de má‑fé, que declarar nula uma marca com fundamento em má‑fé também abrange situações em que tal pedido de marca é apresentado sem intenção de utilização de todos ou alguns dos produtos ou serviços especificados. Em 1984, no Grupo de Trabalho do Conselho para um Regulamento sobre a marca, a delegação alemã propôs expressamente que se exigisse uma «intenção de bona fide na utilização» (Schreiben der deutschen Delegation doc. 12 de outubro de 1984 9755/84 pp. 7—8). Esta proposta foi subsequentemente aceite em 1985 e, em 1986, foi introduzida no artigo 41.o, n.o 1, alínea b), como motivo absoluto de nulidade. Em versões posteriores da referida disposição, a expressão falta de intenção de «bona fide» na utilização foi substituída por um conceito mais geral de má‑fé, que acabou por resultar no artigo 51.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94 (atual artigo 59.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001).
116.
Alguma da doutrina (
52
) entendeu que a substituição de um requisito explícito de intenção de bona fide na utilização de uma marca por simplesmente «má‑fé» foi efetuada para excluir o requisito da intenção de utilização previsto no regulamento (e na diretiva). Considero que esta perspetiva é incorreta.
117.
Nada nos trabalhos preparatórios sugere que assim seja e considero muito mais convincente a perspetiva de outra doutrina (
53
), que afirma que a substituição do requisito explícito pelo conceito mais geral de «má‑fé» foi efetuada para alargar o âmbito da disposição, na medida em que se considerou que incluía uma intenção de bona fide na utilização e outros tipos de má‑fé (
54
).
C.
Quarta questão prejudicial
1. Resumo dos argumentos das partes
118.
A Sky alega que quando uma objeção baseada em má‑fé é julgada procedente, a sua aplicação apenas é obrigatória no que diz respeito aos produtos ou serviços específicos. É jurisprudência assente que deve ser realizada uma apreciação dos motivos de recusa ou de nulidade em relação a cada um dos produtos ou dos serviços para os quais o registo da marca foi pedido ou obtido (
55
).
119.
A título principal, a Skykick alega que quando tiver sido pedida uma marca sem que haja intenção de a utilizar para todos os produtos e serviços em relação aos quais o requerente pediu o registo, e quando a decisão estratégica deliberada deste foi procurar obter direitos demasiado amplos, a consequência deve ser a nulidade total do registo. Invoca o artigo 59.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento 2017/1001, que estabelece que uma marca da União «é declarada nula» sempre que «o titular da marca não tenha agido de boa‑fé no ato de depósito do pedido de marca». Afirma que o único acórdão do Tribunal da União Europeia que (segundo tem conhecimento) é relativo a esta matéria apoia diretamente a sua principal alegação. No Acórdão «GRUPPO SALINI» (
56
), o Tribunal Geral declarou que «a existência de má‑fé no momento do depósito do registo acarreta a nulidade da totalidade da marca contestada». Isto é igualmente compatível com o princípio fraus omnia corrumpit (a fraude invalida/implica a nulidade), comum às ordens jurídicas de vários Estados‑Membros, incluindo o direito consuetudinário inglês (
57
).
120.
A título subsidiário, a SkyKick alega que a questão de saber se a má‑fé conduz à nulidade de uma marca depende de uma análise casuística que, por sua vez, depende de uma análise multifatorial. Os fatores que devem ser tidos em conta incluem a existência de justificações comerciais, a medida em que o requerente não teve em conta a segurança jurídica para terceiros e para as autoridades, a dimensão do titular e os recursos que têm à disposição, o número de produtos e serviços elencados e a medida em que se sobrepõem, a medida em que a marca inclui produtos ou serviços para os quais o requerente não tinha intenção de utilizá‑la, o caráter distintivo da marca, a questão de saber se os direitos em causa são duplicados ou foram «perpetuados», qualquer atividade de execução exercida com base nas marcas relativas a produtos ou serviços que a requerente não tinha intenção de utilizar, e a questão de saber se o titular tem uma justificação razoável para o seu pedido apesar da falta de intenção.
121.
O Governo do Reino Unido propõe que se responda a esta questão no âmbito da sua resposta à terceira questão. O Governo francês propõe que se responda à questão conjuntamente com as terceira e quinta questões. Os Governos húngaro, polaco e eslovaco não propõem uma resposta a esta questão.
122.
O Governo finlandês e a Comissão alegam, no essencial, que a resposta à quarta questão deve ser afirmativa. Alargar os efeitos do motivo de nulidade também aos produtos ou serviços para as quais a marca é efetivamente utilizada seria uma consequência a nível de sanção, que não tem fundamento na redação das disposições.
2. Apreciação
123.
Tendo em conta que a resposta à terceira questão é afirmativa, importa esclarecer quais são as consequências da má‑fé de um requerente quando deposita o pedido nos casos em que esta má‑fé apenas diz respeito a uma parte dos produtos e serviços abrangidos pelo registo.
124.
Em meu entender, o órgão jurisdicional de reenvio tem razão quando sugere que uma marca pode ser declarada parcialmente nula se o pedido tiver sido apresentado parcialmente de má‑fé.
125.
Basta observar que resulta claramente do artigo 51.o, n.o 3, do Regulamento n.o 40/94 e do artigo 13.o da Diretiva 89/104 que quando o motivo de nulidade só se verificar em relação a uma parte dos produtos ou serviços para os quais a marca foi registada, a nulidade da marca apenas pode ser declarada para os produtos ou serviços em causa.
126.
Por conseguinte, considero que a jurisprudência do Tribunal Geral (
58
) que defende o contrário (ou seja, que a existência de má‑fé implica a nulidade total da marca) é incorreta.
127.
Daqui decorre que, à luz do artigo 13.o da Diretiva 89/104 e do artigo 51.o, n.o 3, do Regulamento n.o 40/94, quando a causa de nulidade só se verificar em relação a uma parte dos produtos ou serviços para os quais a marca foi registada, a nulidade da marca apenas pode ser declarada para os produtos ou serviços em causa.
D.
Quinta questão prejudicial
1. Resumo dos argumentos das partes
128.
A Sky alega que a section 32(3) do Act 1994 é incompatível com o quadro legislativo da União aplicável à proteção de marcas mediante registo a nível do Estado‑Membro e a nível da União Europeia. Em todo caso, não é possível interpretar ou aplicar uma medida legislativa nacional como a section 32(3): (i) de modo a que resulte numa constatação de má‑fé que não está prevista de outra forma no conceito autónomo do direito da União Europeia de má‑fé; ou (ii) de modo a estabelecer direta ou indiretamente um requisito distinto ou mais oneroso para utilização de marcas registadas do que aquele que é materialmente imposto e regulado, apenas com efeitos a partir e após o registo, pela legislação da União Europeia aplicável à extinção de registos e à «prova de utilização» enquanto requisito prévio para aplicação dos direitos conferidos pelo registo.
129.
O Governo do Reino Unido alega que esta questão é inadmissível, na medida em que a Diretiva 2015/2436 ainda não foi transposta para o direito do Reino Unido.
130.
A SkyKick e o Governo do Reino Unido (a título subsidiário) alegam que a section 32(3) impõe um requisito processual segundo o qual o pedido deve indicar que a marca está a ser efetivamente utilizada ou que o requerente tenciona utilizar a marca, sendo assim compatível com a legislação da União Europeia em matéria de marcas nacionais e marcas da União Europeia.
131.
O Governo francês propõe responder a esta questão conjuntamente com as terceira e quarta questões. Os Governos húngaro, polaco, eslovaco e finlandês não propõem qualquer resposta a esta questão.
132.
A Comissão alega, no essencial, que a section 32(3) do Act 1994 não é compatível com o direito da União.
2. Apreciação
133.
O órgão jurisdicional de reenvio explica que os órgãos jurisdicionais do Reino Unido consideram que a violação da section 32(3) do Act 1994, por apresentação de uma declaração falsa, pode ser invocada no âmbito de um pedido de declaração de nulidade de uma marca baseado na proibição da má‑fé. Por outras palavras, no Reino Unido, a declaração apresentada nos termos da section 32(3) pode ser utilizada como prova para demonstrar a potencial má‑fé do requerente, que constitui um motivo absoluto de nulidade.
134.
O órgão jurisdicional de reenvio pretende saber se esta section é compatível com a Diretiva 2015/2436 e com as suas antecessoras e, por conseguinte, se o argumento de inadmissibilidade apresentado pelo Governo do Reino Unido deve ser julgado improcedente.
135.
As diretivas relevantes deixam as questões de autonomia processual aos Estados‑Membros, mas existem também algumas questões substantivas que não estão sujeitas a harmonização. Com efeito, nos termos do considerando 5 da Diretiva 89/104 (que corresponde ao considerando 6 da Diretiva 2008/95), «os Estados‑Membros continuam igualmente a ter toda a liberdade para fixar as disposições processuais relativas ao registo, à caducidade ou à declaração de nulidade das marcas adquiridas por registo; […] cabe aos Estados‑Membros, por exemplo, determinar a forma dos processos de registo e de declaração de nulidade, decidir se os direitos anteriores devem ser invocados no processo de registo ou no processo de declaração de nulidade, ou em ambos os casos, ou ainda, no caso de os direitos anteriores poderem ser invocados no processo de registo, prever um processo de oposição, ou uma análise oficiosa, ou ambos; que os Estados‑Membros mantêm a faculdade de determinar os efeitos da caducidade ou da nulidade das marcas» (o sublinhado é meu).
136.
Além disso, o considerando 7 da mesma diretiva (que corresponde ao considerando 8 da Diretiva 2008/95) estabelece, nomeadamente, que «os Estados‑Membros poderão manter ou introduzir nas respetivas legislações motivos de recusa ou de nulidade relacionados com condições de aquisição ou de conservação do direito sobre a marca, para as quais não existe qualquer disposição de aproximação, referentes, por exemplo, à qualidade de titular da marca, à renovação da marca, ao regime de taxas, ou à não observância das normas processuais» (
59
).
137.
Em todo o caso, para efeitos do presente processo, considero que o que importa é a section 32(3) do Act 1994 não prever uma nova causa de nulidade.
138.
Pelo contrário, apenas estabelece os requisitos processuais relativos aos pedidos, uma vez que define os elementos que devem acompanhar um pedido de marca. Uma disposição relativa à natureza da section 32(3) pode também servir vários objetivos relacionados com a extinção ou a nulidade, incluindo o incumprimento de regras processuais ou substantivas.
139.
Embora seja verdade que a violação da obrigação processual desta section pode implicar a nulidade de uma marca registada, não deixa de ser verdade que esta nulidade, caso seja demonstrada, será fundamentada no requisito da má‑fé previsto no artigo 3.o, n.o 2, alínea d), da Diretiva 89/104.
140.
Considero (tal como a Comissão) que a section 32(3) enquanto tal, constitui apenas um requisito processual de incumprimento que auxilia na produção da prova de má‑fé em todas as circunstâncias do processo. A section 32(3) não especifica as consequências jurídicas de uma declaração imprecisa do requerente da marca. Isto deve, por si só, ser equiparado a uma causa de nulidade, segundo a qual há má‑fé quando o requerente não tinha intenção de bona fide na utilização da marca para todos os produtos e serviços especificados. Dito de outra forma, a causa de nulidade assente na má‑fé não pode ser aplicada apenas com base na apresentação de uma declaração falsa nos termos da section 32(3) do Act 1994. No entanto, pode fazer parte da prova.
141.
Por conseguinte, não vislumbro de que forma a section 32(3) pode constituir um obstáculo ao cumprimento pelo órgão jurisdicional de reenvio da sua obrigação de interpretar o direito nacional em conformidade com a diretiva, na medida em que a section 32(3) não especifica as consequências jurídicas associadas a uma declaração do requerente da marca que se venha a revelar imprecisa.
142.
Daqui decorre que a section 32(3) do Act 1994 não é compatível com a Diretiva 89/104, desde que não constitua a única base para a constatação de má‑fé.
III. Conclusão
143.
Tendo em consideração o exposto, proponho que o Tribunal de Justiça responda às questões prejudiciais da High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division [Tribunal Superior de Justiça (Inglaterra e País de Gales) (Secção da Chancelaria), Reino Unido] nos seguintes termos:
1)
Uma marca registada da União Europeia ou uma marca nacional não podem ser declaradas total ou parcialmente nulas apenas com base no fundamento de que alguns ou todos os termos que figuram na especificação de produtos e serviços carecem de suficiente clareza e precisão. A falta de clareza e precisão na especificação de produtos e serviços pode, não obstante, ser tida em conta para efeitos da apreciação do âmbito de proteção que deve ser conferida a tal registo.
2)
No entanto, o requisito de clareza e precisão pode ser abrangido pelo motivo de recusa ou causa de nulidade de marcas que são contrários à ordem pública, conforme estabelecida no artigo 3.o, n.o 1, alínea f), da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas, e no artigo 7.o, n.o 1, alínea f), do Regulamento do Conselho n.o 40/94, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária, na medida em que o registo de uma marca para «software» é injustificado e contrário ao interesse público. Um termo como «software» é demasiado geral e abrange produtos que são demasiado variáveis para que a marca possa desempenhar a sua função de indicação da origem, pelo que esse termo não é suficientemente claro e preciso para permitir que as autoridades competentes e os terceiros interessados consigam determinar, exclusivamente nessa base, o âmbito da proteção conferida pela marca.
3)
Em certas circunstâncias, apresentar um pedido de registo de uma marca sem qualquer intenção de a utilizar em relação aos produtos e serviços especificados pode constituir má‑fé, em especial quando o único objetivo do requerente é impedir que um terceiro entre no mercado, incluindo quando existem provas de uma estratégia de apresentação de pedidos abusiva, o que cabe ao órgão jurisdicional nacional apreciar.
4)
À luz do artigo 13.o da Diretiva 89/104 e do artigo 51.o, n.o 3, do Regulamento n.o 40/94, quando a causa de nulidade só se verificar em relação a uma parte dos produtos ou serviços para os quais a marca foi registada, a nulidade da marca apenas pode ser declarada para os produtos ou serviços em causa.
5)
A section 32(3) do Act 1994 não é incompatível com a Diretiva 89/104, desde que não constitua a única base para concluir se houve má‑fé.
(
1
)	Língua original: inglês.
(
2
)	Este tipo de serviço que «migra» é igualmente conhecido por «kick». Os produtos específicos das requerentes são serviços de migração na nuvem, de cópia de segurança na nuvem e de gestão da nuvem. São oferecidos como complemento ao software Microsoft Office 365. O nome SkyKick foi escolhido por soar como «sidekick» e ser evocativo do serviço da empresa, no qual os utilizadores devem «kick» (migrar) os seus dados para o «sky» (nuvem).
(
3
)	Conclusões do advogado‑geral P. Léger no processo Praktiker Bau‑ und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:12, n.o 47).
(
4
)	Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (JO 2017, L 154, p. 1).
(
5
)	A Comunicação determinou cinco termos incluídos nos títulos das classes que não satisfazem os requisitos de clareza e precisão: classe 7, máquinas; classe 37, reparação; classe 37, serviços de instalação; classe 40, tratamento de materiais; e classe 45, serviços pessoais e sociais prestados por outros para satisfação de necessidades de indivíduos. Estabelece que «o termo “máquinas” não indica de forma clara quais as máquinas que são abrangidas. As máquinas podem ter características ou finalidades diferentes, podem exigir níveis de capacidades técnicas e de know‑how muito diferentes para serem produzidas e/ou utilizadas, podem destinar‑se a diferentes tipos de consumidores, ser vendidas através de canais de comércio distintos e, consequentemente, dizer respeito a diferentes setores do mercado.»
(
6
)	Esta secção estabelece que «[o] pedido [de registo de uma marca] deve indicar que a marca está a ser utilizada, pelo requerente ou com o seu consentimento, em relação [aos produtos ou serviços para os quais é pedido o registo da marca] ou que este tem uma intenção de boa‑fé de a utilizar nesses termos» (o sublinhado é meu).
(
7
)	Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO 2015, L 336, p. 1).
(
8
)	Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO 2008, L 299, p. 25).
(
9
)	Regulamento (CE) n.o 207/2009 do Conselho, de 26 fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO 2009, L 78, p. 1).
(
10
)	Acórdãos de 12 de fevereiro de 2004, Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, EU:C:2004:86, n.o 34), e de 7 de julho de 2005, Nestlé (C‑353/03, EU:C:2005:432, n.o 25).
(
11
)	Regulamento do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado pelo Regulamento (CE) 1891/2006 do Conselho, de 18 de dezembro de 2006 (JO 2006, L 386, p. 14).
(
12
)	Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1).
(
13
)	V. Acórdão de 19 de junho de 2014, Oberbank e o. (C‑217/13 e C‑218/13, EU:C:2014:2012, n.o 31).
(
14
)	Acórdão de 9 de março de 2006, Matratzen Concord (C‑421/04, EU:C:2006:164, n.o 19).
(
15
)	Acórdão de 27 de junho de 2013, Malaysia Dairy Industries (C‑320/12, EU:C:2013:435, n.o 42).
(
16
)	Conclusões do advogado‑geral Y. Bot no processo The Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2011:784, n.o 68).
(
17
)	Acórdão de 12 de dezembro de 2002, Sieckmann (C‑273/00, EU:C:2002:748, n.o 48).
(
18
)	Acórdão de 19 de dezembro de 2012, Leno Merken (C‑149/11, EU:C:2012:816, n.o 32).
(
19
)	Johnson, P., So Precisely What Will You Use Your Trade Mark For?, International Review of Intellectual Property and Competition Law 49(8), agosto de 2018, pp. 940‑970, Secção 2.3. Além disso, um estudo independente, encomendado e publicado pelo Instituto da Propriedade Intelectual do Reino Unido, concluiu que mesmo marcas com mais de 1000 palavras foram utilizadas apenas a 0,08 % do total pedido no registo. V. Graevenitz, G., Ashmead, R., Greenhaigh, C., Cluttering and non‑use of trade marks in Europe, Instituto da Propriedade Intelectual do Reino Unido, agosto de 2015.
(
20
)	Acórdão de 12 de dezembro de 2002, Sieckmann (C‑273/00, EU:C:2002:748, n.o 50).
(
21
)	Conforme observado em Graevenitz, G., Ashmead, R., Greenhaigh, C., op. cit., p. 96.
(
22
)	Quanto à questão de uma marca que nunca foi utilizada e à questão de saber se, in abstrato, é possível invocar tal marca, v. processo pendente C‑622/18, Cooper International Spirits e o. O Tribunal de Justiça terá de ser coerente na apreciação deste e do presente processo.
(
23
)	V: Acórdão de 11 de junho de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361, v. n.os 43 e 44).
(
24
)	Mercury Communications Ltd/Mercury Interactive (UK) Ltd [1995] FSR 850 em 864‑865.
(
25
)	O TMEP estabelece no §1402.03(d): «Qualquer identificação de produtos para programas de computador deve ser suficientemente específica para permitir determinar o risco de confusão. O objetivo de exigir a especificidade na identificação de programas de computador é evitar a emissão de recusas de registo desnecessárias […] quando os verdadeiros produtos das partes não estão relacionados e não há conflito no mercado. […] Devido à proliferação e ao grau de especialização dos programas de computador, [mesmo] especificações amplas como “programas de computador na área da medicina” ou “programas de computador na área da educação” não serão aceites, a menos que refiram a função ou objetivo específicos do programa nessa área. […] os “programas de computador utilizáveis no diagnóstico de cancro” ou os “programas de computador utilizáveis no ensino da leitura a crianças” seriam aceitáveis».
(
26
)	V. processo do órgão jurisdicional de reenvio FIL Ltd c. Fidelis Underwriting Ltd [2018] EWHC 1097 (Pat) em [95], Arnold J.
(
27
)	Johnson, P., op. cit., Secção 5.2. Esta parte das conclusões baseia‑se na análise já proposta por P. Johnson.
(
28
)	Esta jurisprudência do Tribunal Geral será apreciada pelo Tribunal de Justiça no processo C‑714/18 P, ACTC/EUIPO, e processos apensos C‑720/18 e C‑721/18, Ferrari (estes processos estão atualmente pendentes).
(
29
)	Acórdão de 13 de fevereiro de 2007, Mundipharma/IHMI — Altana Pharma (RESPICUR) (T‑256/04, EU:T:2007:46, n.o 24).
(
30
)	V. Acórdão de 27 de março de 2014, Intesa Sanpaolo/IHMI — equinet Bank (EQUITER) (T‑47/12, EU:T:2014:159, n.o 20).
(
31
)	Conforme já proposto por Johnson, P., op. cit., Secção 5.3.
(
32
)	V., igualmente, Conclusões da advogada‑geral E. Sharpston no processo Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:148, n.o 48).
(
33
)	Johnson, P., op. cit., Secção 4.3, que explica de que modo isto é compatível com os trabalhos preparatórios.
(
34
)	O sistema de Madrid relativo ao registo internacional de marcas é regulado pelo Acordo de Madrid, celebrado inicialmente em 1891, e pelo Protocolo relativo ao Acordo de Madrid, celebrado inicialmente em 1989.
(
35
)	A Comissão invoca, em substância, os Acórdão de 11 de junho de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361); e de 13 de dezembro de 2012, pelicantravel.com/IHMI — Pelikan (Pelikan) (T‑136/11, não publicado, EU:T:2012:689; não foi objeto de recurso); e de 7 de julho de 2016, Copernicus‑Trademarks/EUIPO — Maquet (LUCEO) (T‑82/14, EU:T:2016:396; recurso ao qual foi negado provimento por Despacho de 14 de dezembro de 2017, Verus/EUIPO (C‑101/17 P, não publicado, EU:C:2017:979).
(
36
)	Embora a primeira disposição do regulamento estabeleça que a má‑fé no momento do depósito do pedido de marca constitui uma causa absoluta de nulidade, o mesmo não sucede diretamente no que diz respeito ao artigo 3.o, n.o 2, alínea d), da Diretiva 89/104. Com efeito, este artigo confere aos Estados‑Membros discricionariedade quanto à transposição, ou não, da causa de nulidade para o seu direito nacional. Em todo o caso, o conteúdo destas duas regras deve ser interpretado da mesma forma.
(
37
)	V. Acórdão de 11 de junho de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361).
(
38
)	V., por exemplo, Acórdão LUCEO.
(
39
)	Conclusões apresentadas no processo Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C‑104/18 P, EU:C:2019:287, n.o 32).
(
40
)	Acórdão de 11 de junho de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361, n.os 37 e 42).
(
41
)	V., por exemplo, Acórdãos de 7 de junho de 2011, Psytech International/IHMI— Institute for Personality & Ability Testing (16PF) (T‑507/08, não publicado, EU:T:2011:253, n.os 88 e 89; não foi objeto de recurso); de 14 de fevereiro de 2012, Peeters Landbouwmachines/IHMI— Fors MW (BIGAB) (T‑33/11, EU:T:2012:77, n.os 24 a 26; não foi objeto de recurso); Pelikan, n.os 54 e 55 e 58 a 60; de 8 de maio de 2014, Simca Europe/IHMI — PSA Peugeot Citroën (Simca) (T‑327/12, EU:T:2014:240, n.os 38 e 39; não foi objeto de recurso); e LUCEO, n.os 28 a 33 e 48 a 52;.
(
42
)	V., neste sentido, Acórdão de 29 de junho de 2017, Cipriani/EUIPO — Hotel Cipriani (CIPRIANI) (T‑343/14, EU:T:2017:458, n.os 46 e 47; não foi objeto de recurso).
(
43
)	Acórdão de 7 de julho de 2016, Copernicus‑Trademarks/EUIPO — Maquet (LUCEO) (T‑82/14, EU:T:2016:396, n.os 28 a 33 e 48 a 52; recurso ao qual foi negado provimento por Despacho de 14 de dezembro de 2017, Verus/EUIPO, C‑101/17 P, não publicado, EU:C:2017:979).
(
44
)	Acórdão de 5 de maio de 2017, PayPal/EUIPO — Hub Culture (VENMO) (T‑132/16, não publicado, EU:T:2017:316, n.os 63 a 65; não foi objeto de recurso).
(
45
)	V. acórdão no processo principal, n.o 210. Considero que, a este respeito, o facto de as regras do Reino Unido exigirem expressamente a intenção de utilização por força da section 32(3) da 1994 Act não é necessariamente determinante.
(
46
)	V. Gromax Plasticulture Ltd c Don & Low Nonwovens Ltd [1999] RPC 367, n.o 379. V., igualmente, DEMON ALE Trade Mark [2000] RPC 345, Decon Laboratories Ltd c. Fred Baker Scientific Ltd [2001] RPC 17, LABORATOIRE DE LA MER Trade Marks [2002] FSR 51, Knoll AG’s Trade Mark [2003] RPC 10, Ferrero SpA’s Trade Marks [2004] RPC 29, 32Red plc c WHG (International) Ltd [2012] EWCA Civ 19, Red Bull GmbH c Sun Mark Ltd [2012] EWHC 1929 (Ch), Total Ltd c YouView TV Ltd [2014] EWHC 1963 (Ch), Jaguar Land Rover Ltd c Bombadier Recreational Products Inc [2016] EWHC 3266 (Ch), HTC Corp c One Max Ltd (O/486/17), Paper Stacked Ltd c CKL Holdings NV (O/036/18).
(
47
)	Acórdão de 11 de junho de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361).
(
48
)	Acórdão de 3 de junho de 2010, Internetportal und Marketing (C‑569/08, EU:C:2010:311).
(
49
)	Acórdão de 11 de junho de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361).
(
50
)	V., igualmente, a recente decisão do Segunda Câmara de Recurso do EUIPO no processo R1849/2017‑2, Monopoly, 22 de julho de 2019 (a marca da União impugnada abrangia numerosos produtos e serviços que eram simplesmente uma repetição das marcas da União já existentes «MONOPOLY». Todas as circunstâncias referidas demonstravam que a intenção do titular era beneficiar das regras da marca da União, criando artificialmente uma situação em que não teria de provar uma utilização séria das suas marcas anteriores para os produtos e serviços mencionados pelo que, por conseguinte, a má‑fé foi parcialmente provada).
(
51
)	Acórdão LUCEO.
(
52
)	Tsoutsanis, A., Trade mark registrations in bad faith, Oxford University Press, 2010, p. 65.
(
53
)	Johnson, P., op. cit., section 4.3, que explica com mais pormenor que há pelo menos cinco razões para esta perspetiva ser a mais correta.
(
54
)	O conceito de má‑fé é, inquestionavelmente, um conceito mais amplo que abrange outras formas de abuso do sistema das marcas, de modo a combater o tráfico de marcas, mas também garantir uma boa administração do sistema de registo das marcas e evitar que terceiros sejam impedidos de registar os seus (futuros) sinais como marcas (v. Schreiben der deutschen Delegation, referida no n.o 115 das presentes conclusões).
(
55
)	Acórdão de 17 de outubro de 2013, Isdin/Bial‑Portela (C‑597/12 P, EU:C:2013:672, n.os 24 a 30).
(
56
)	Acórdão de 11 de julho de 2013, SA.PAR./IHMI— Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T‑321/10, EU:T:2013:372; não foi objeto de recurso).
(
57
)	V., por exemplo, Tsoutsanis, A., op. cit., n.o 2.38 e respetivas referências.
(
58
)	V. Acórdãos de 14 de fevereiro de 2012, Peeters Landbouwmachines/IHMI— Fors MW (BIGAB) (T‑33/11, EU:T:2012:77, n.o 32; não foi objeto de recurso), e de 11 de julho de 2013, SA.PAR./IHMI— Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T‑321/10, EU:T:2013:372, n.os 47 e 48; não foi objeto de recurso).
(
59
)	V. Acórdão de 7 de julho de 2005, Praktiker Bau‑ und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425, n.o 30). Conforme a Comissão observou, no Acórdão de 27 de junho de 2013, Malaysia Dairy Industries (C‑320/12, EU:C:2013:435) este considerando foi interpretado de forma bastante restritiva, limitando‑se aos fundamentos estabelecidos na própria diretiva e não foi efetuada qualquer interpretação da expressão «manter ou introduzir […] para as quais não existe qualquer disposição de aproximação».