62003CC0037_NL
Conclusie van de advocaat generaal
Conclusie van de advocaat generaal
1. De onderhavige zaak betreft de hogere voorziening die door de vennootschap BioID AG(2) is ingesteld tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (Tweede kamer) van 5 december 2002 in de zaak BioID/BHIM(3), houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne merkt (merken, tekeningen en modellen)(4) van 20 februari 2001 (zaak R 538/1999-2)(5), houdende weigering van de inschrijving als gemeenschapsmerk van het hieronder weergegeven beeldmerk.
>image>1
2. De in het kader van deze hogere voorziening aan de orde gestelde vragen hebben voornamelijk betrekking op de criteria waarnaar moet worden beoordeeld of een teken dat, zoals in het onderhavige geval, bestaat uit een woordelement en beeldelementen, onderscheidend vermogen mist en bijgevolg krachtens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad(6) niet als merk kan worden ingeschreven.
I –
Het rechtskader
3. Volgens artikel 4 van de verordening kunnen gemeenschapsmerken worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor een grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.
4. Artikel 7 van de verordening betreft de absolute weigeringsgronden voor de inschrijving. Het bepaalt:
„1. Geweigerd wordt inschrijving van:
a) tekens die niet in overeenstemming zijn met artikel 4;
b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
[...]
2. Lid 1 is ook van toepassing indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan.
3. Lid 1, onder b), c) en d), is niet van toepassing indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.”
II –
De voorgeschiedenis van het geding
5. Op 8 juli 1998 heeft rekwirante bij het BHIM een aanvraag ingediend tot inschrijving als gemeenschapsmerk van het hierboven afgebeelde teken.
6. De inschrijving van dit teken was verzocht voor waren en diensten van verschillende klassen van de Overeenkomst van Nice(7), bestaande uit software, hardware en andere apparaten voor de controle van toegangsrechten door identificatie van mensen op grond van specifieke biometrische kenmerken alsmede de met dergelijke identificatiesystemen verband houdende telecommunicatiediensten.(8)
7. Bij beslissing van 25 juni 1999 wees de onderzoeker de aanvraag af op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening, aangezien het betrokken teken elk onderscheidend vermogen miste.
8. De tweede kamer van beroep van het BHIM heeft het door rekwirante ingestelde beroep verworpen op grond van dezelfde weigeringsgrond. Zij baseerde deze beoordeling op de definities van het woord „bio” in het Duits en het Engels alsmede op de afkorting „ID” in on-linewoordenboeken betreffende telecommunicatie en informatieverwerking. Uit deze definities heeft zij afgeleid dat het acroniem „BioID” een afkorting vormt van de woorden „biometric identification” (biometrische identificatie) en dus de soort en de bestemming aanduidt van de in de inschrijvingsaanvraag bedoelde waren en diensten. Een consument die op zoek is naar een beveiligingssysteem en die op waren en diensten aangeduid met de formule „BioID” stuit, zou terstond begrijpen dat het de identificatie van de kenmerken van organismen betreft.
9. Deze kamer heeft er eveneens op gewezen dat de concurrenten van rekwirante, gezien de door hen gebruikte aanduidingen, er belang bij hebben zich van het acroniem „BioID” te kunnen bedienen bij het maken van reclame voor hun eigen waren en diensten.
10. Ten slotte heeft zij uiteengezet dat de grafische elementen waaruit het litigieuze teken bestaat, daaraan geen enkel onderscheidend vermogen verlenen en niet afdoen aan het zuiver beschrijvende karakter daarvan.
11. Rekwirante is tegen de bestreden beslissing bij het Gerecht in beroep gegaan.
III –
Het bestreden arrest
12. Tot staving van haar beroep heeft rekwirante twee middelen aangevoerd, waarvan het eerste is gebaseerd op schending van artikel 7, lid 1, sub b, en het tweede op schending van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening.
13. Het Gerecht heeft dit beroep verworpen. Het heeft geoordeeld dat het middel gebaseerd op schending van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening moest worden verworpen voor alle categorieën van waren en diensten genoemd in de inschrijvingsaanvraag, en dat in die omstandigheden het tweede middel, gebaseerd op schending van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening niet behoefde te worden onderzocht.
14. Het Gerecht was van oordeel dat het litigieuze teken en de elementen waaruit het is samengesteld, dat wil zeggen het acroniem „BioID” alsmede de beeldelementen, bestaande uit het lettertype waarin dit acroniem is weergegeven, het punt en het element ®, geen van alle onderscheidend vermogen bezitten.
15. Voorts heeft het de argumenten van rekwirante, gebaseerd op beslissingen van de kamers van beroep waarbij de inschrijving werd aanvaard van andere merken die het element „Bio” bevatten en van het woordmerk „Bioid”, verworpen.
IV –
De hogere voorziening
16. Rekwirante concludeert tot vernietiging van het bestreden arrest en de bestreden beslissing en tot verwijzing van het BHIM in de kosten.
17. Het BHIM concludeert tot afwijzing van de hogere voorziening en tot verwijzing van rekwirante in de kosten.
A –
De middelen in hogere voorziening
18. Rekwirante zet uiteen dat haar hogere voorziening is gebaseerd op twee middelen. In de eerste plaats verwijt zij het Gerecht, de in artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening genoemde absolute weigeringsgrond onjuist en te ruim te hebben uitgelegd. In de tweede plaats betoogt zij dat, indien het Gerecht voornoemde bepaling juist had uitgelegd, het een onderzoek had moeten instellen naar de weigeringsgrond genoemd in artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening en had moeten vaststellen dat deze in casu evenmin van toepassing was.
19. In het kader van dit tweede middel voert rekwirante primair aan, dat het geding naar haar mening in staat van wijzen is en dat het Hof zelf kan vaststellen dat het litigieuze teken niet van beschrijvende aard is in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening. Subsidiair betoogt zij dat het Hof, voor het geval het zou oordelen dat het de toepasselijkheid van deze weigeringsgrond niet kan beoordelen omdat de feitelijke vaststellingen van het Gerecht hiertoe niet volstaan, het geding naar het Gerecht moet verwijzen.
20. Evenals het BHIM kan ik rekwirante niet goed volgen waar zij in het kader van dit tweede middel klaagt dat het bestreden arrest schending van het gemeenschapsrecht oplevert. Zij bestrijdt immers niet dat het Gerecht, voorzover het van oordeel was dat de inschrijving van het litigieuze teken afstuitte op de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening, op goede gronden kon afzien van het onderzoek van het middel betreffende miskenning van ditzelfde artikel, sub c, van de verordening, omdat, zoals blijkt uit de tekst van lid 1 van dit artikel, het bestaan van één van de absolute weigeringsgronden voldoende is om het litigieuze teken niet als gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven.(9)
21. Met haar betoog tot staving van dit middel poogt BioID in feite alleen te bereiken dat het Hof, ingeval het eerste in het kader van deze hogere voorziening voorgestelde middel gegrond wordt verklaard, zelf uitspraak doet op het tweede middel dat voor het Gerecht tegen de bestreden beslissing is aangevoerd, zoals op grond van artikel 61 van ’s Hofs Statuut-EG mogelijk is(10) ; krachtens deze bepaling kan het Hof, wanneer de hogere voorziening gegrond is, het arrest van het Gerecht vernietigen en de zaak zelf afdoen wanneer deze in staat van wijzen is.
22. Op grond hiervan kom ik tot de slotsom dat de door rekwirante in hogere voorziening aangevoerde middelen tot staving van haar conclusie tot vernietiging van het bestreden arrest in feite neerkomen op één enkel middel, gebaseerd op schending door het Gerecht van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening.
23. In het kader van dit enige middel formuleert rekwirante vier grieven. Zij verwijt het Gerecht in de eerste plaats dat het zijn oordeel over de vraag of het litigieuze teken onderscheidend vermogen kan hebben, niet heeft gebaseerd op de totaalindruk die dit teken oproept. In de tweede plaats beklaagt zij zich erover dat het Gerecht is voorbijgegaan aan haar betoog dat niet kon worden aangetoond dat het litigieuze teken inderdaad door het publiek of door concurrenten wordt gebruikt. In de derde plaats betoogt zij dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de omstandigheid dat vergelijkbare merken wél zijn ingeschreven, geen aanwijzing oplevert dat het litigieuze teken onderscheidend vermogen heeft, waardoor het het beginsel van gelijke behandeling heeft geschonden.
24. Ter terechtzitting heeft rekwirante bovendien aangevoerd, dat het Gerecht zijn beoordeling heeft gebaseerd op het criterium dat merken die gewoonlijk worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken waren en diensten, niet kunnen worden ingeschreven, ofschoon, dit criterium, zoals het Hof in het arrest van 16 september 2004, SAT.1/BHIM(11) heeft geoordeeld, niet relevant is in het kader van het onderzoek van de in artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening genoemde weigeringsgrond.
25. Het BHIM heeft betoogd, dat dit argument door rekwirante niet in haar verzoekschrift in hogere voorziening was aangevoerd, maar het heeft de ontvankelijkheid ervan niet betwist. Ook ik stel vast, dat het onderhavige argument niet met zoveel woorden in het verzoekschrift in hogere voorziening is genoemd. Nochtans ben ook ik van mening, dat het niet om een nieuw middel gaat in de zin van artikel 42 van het Reglement voor de procesvoering, dat overeenkomstig artikel 118 van dit Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening en krachtens hetwelk middelen die voor het eerst in repliek of dupliek dan wel ter terechtzitting zijn voorgedragen, niet-ontvankelijk moeten worden verklaard.(12) Mijns inziens betreft het overwegingen waarmee rekwirante tracht aan te tonen dat het middel gebaseerd op schending van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening, zoals voorgedragen in haar verzoekschrift in hogere voorziening, reëel en relevant is. Derhalve is sprake van een argument tot staving van dit middel(13), dat rechtsgeldig in de loop van de procedure kan worden voorgedragen, mits het beginsel van tegenspraak in acht wordt genomen. Ik wijs er in dit verband op dat het BHIM tijdens de mondelinge behandeling in staat is geweest op deze grief te reageren. Bovendien kan niet worden gesteld dat dit argument het voorwerp van het geding, zoals dit aan het Gerecht is voorgelegd, wijzigt, aangezien daarmee kritiek wordt uitgeoefend op de reactie van het Gerecht op het voor hem aangevoerde middel betreffende schending van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening. Ik zie dan ook geen reden om dit argument niet te onderzoeken.
26. Alvorens deze verschillende grieven te onderzoeken, zal ik een kort overzicht geven van de rechtspraak die naar mijn mening relevant is voor de in artikel 7, lid 1, van de verordening genoemde, en in casu een rol spelende, weigeringsgronden en voor de wijze waarop deze weigeringsgronden worden onderzocht wanneer het teken waarvan de inschrijving wordt verzocht, uit verschillende elementen bestaat. Ik zal eveneens ingaan op de consequenties die het Hof uit deze rechtspraak heeft getrokken in de zaak SAT.1/BHIM, reeds aangehaald, waarin het uitspraak heeft gedaan op de hogere voorziening die was ingesteld tegen het arrest van het Gerecht van 2 juli 2002, SAT.1/BHIM (SAT.2)(14), waarvan de motivering vergelijkbaar is met die van het bestreden arrest.
B –
De relevante rechtspraak en het arrest SAT.1/BHIM
27. Bij de bespreking van de relevante rechtspraak moet worden uitgegaan van de wezenlijke functie van het merk, die erin is gelegen dat aan de consument of de eindgebruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden.(15)
28. Artikel 7, lid 1, van de verordening beoogt te voorkomen dat tekens als merk worden ingeschreven die naar hun aard deze functie niet kunnen vervullen. Dienovereenkomstig worden volgens deze bepaling, sub b en c, ongeschikt geacht om een merk te vormen – behoudens wanneer zij als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen hebben gekregen – de merken die onderscheidend vermogen missen ter zake van de waren en diensten waarvoor hun inschrijving is verzocht, alsmede merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen ter aanduiding van die waren of diensten, dan wel van hun kenmerken.
29. Volgens de rechtspraak overlappen het toepassingsgebied, respectievelijk de weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub b, c en d, van de verordening elkaar. Gelet op de inhoud van elke afzonderlijke weigeringsgrond, ben ik zelfs geneigd aan te nemen dat de in deze bepaling, sub c en d bedoelde tekens subcategorieën vormen van de grotere categorie van tekens die geen enkel onderscheidend vermogen bezitten in de zin van deze bepaling, sub b. Zo is ten aanzien van de tekens en aanduidingen bedoeld in artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening geoordeeld, dat een woordmerk dat kenmerken van in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren of diensten beschrijft in de zin van deze bepaling, daardoor noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening mist.(16)
30. Niettemin kan een teken slechts deel uitmaken van de in artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening bedoelde subcategorie wanneer het voldoet aan bijzondere voorwaarden die moeten worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat deze weigeringsgrond kenmerkt. Dit is wat het Hof tot uitdrukking brengt wanneer het de algemene structuur van artikel 7, lid 1, van de verordening aldus beschrijft dat de in deze bepaling genoemde weigeringsgronden onafhankelijk van elkaar zijn en een afzonderlijk onderzoek vereisen(17), en moeten worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk van hen ten grondslag ligt, waarbij dit algemeen belang, naar gelang van de betrokken weigeringsgrond, andere overwegingen kan, en zelfs moet, weerspiegelen.(18)
31. Aan de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening ligt volgens vaste rechtspraak ten grondslag, dat de betrokken tekens of aanduidingen door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. Voorkomen moet worden dat deze tekens of aanduidingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden. Dit algemeen belang impliceert derhalve dat alle tekens of aanduidingen die ertoe kunnen dienen de kenmerken te beschrijven van de waren of diensten waarvoor om inschrijving wordt verzocht, ter vrije beschikking van de ondernemingen blijven zodat zij daarvan ook gebruik kunnen maken om dezelfde kenmerken van hun eigen waren te beschrijven.(19)
32. Het is bovendien niet nodig dat de tekens en aanduidingen waaruit het in deze bepaling bedoelde merk bestaat, op het tijdstip van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt ter beschrijving van de in de aanvraag vermelde waren of diensten, dan wel van de kernmerken daarvan. Zoals uit de tekst van deze bepaling blijkt, volstaat het dat de tekens en aanduidingen voor dergelijke doeleinden kunnen worden gebruikt. De inschrijving van een woordteken moet derhalve krachtens deze bepaling worden geweigerd, indien het in ten minste één van de mogelijke betekenissen ervan een kenmerk van de betrokken waren of diensten beschrijft.
33. Artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening beoogt derhalve ter vrije beschikking van alle marktdeelnemers te laten de tekens die kunnen worden gebruikt om de waren of diensten genoemd in de inschrijvingsaanvraag, dan wel de kenmerken van die waren of diensten te beschrijven. Het vereiste van beschikbaarheid dat aan deze bepaling ten grondslag ligt, heeft derhalve betrekking op beschrijvende tekens en aanduidingen.
34. Artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening streeft op zijn beurt voor alle daaronder vallende tekens een ander doel van algemeen belang na, dat niet mag worden verward met het doel, de beschikbaarheid ervan voor alle marktdeelnemers te garanderen.
35. Het is juist dat het Hof in het reeds aangehaalde arrest Libertel aangaande de inschrijving als merk van een kleur als zodanig, zonder ruimtelijke afbakening, heeft geoordeeld dat het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, waarvan de bepalingen gelijkluidend zijn aan die van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening, betrekking heeft op de noodzaak om de beschikbaarheid van kleuren voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor inschrijving is verzocht, niet ongerechtvaardigd te beperken.(20)
36. Zoals echter is bevestigd in het reeds aangehaalde arrest SAT.1/BHIM, mag deze uitlegging van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening in het reeds aangehaalde arrest Libertel, volgens welke deze weigeringsgrond ook het doel van de beschikbaarheid dient, niet worden uitgebreid tot alle soorten tekens die binnen de werkingssfeer daarvan vallen. Ten aanzien van kleuren werd dit beschikbaarheidsdoel – waarmee derhalve rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van hun geschiktheid om onderscheidend vermogen te verlenen aan de waren en diensten die in de inschrijvingsaanvraag zijn vermeld – gerechtvaardigd door de vaststelling van het Hof in dit arrest dat het aantal verschillende kleuren dat daadwerkelijk ter beschikking staat van de marktdeelnemers, zeer gering is.(21)
37. In het arrest SAT.1/BHIM, reeds aangehaald(22), heeft het Hof aangegeven dat het algemeen belang dat aan deze bepaling ten grondslag ligt, samenvalt met de hierboven vermelde wezenlijke functie van het merk. Vermeden moet worden dat tekens die voor de betrokken waren en diensten niet de functie van een merk kunnen vervullen, als merk worden ingeschreven en daaraan de bescherming wordt toegekend die uit een dergelijke inschrijving voortvloeit. Het Hof heeft hieruit de conclusie getrokken dat het criterium dat enkel merken kunnen worden ingeschreven die in de handel niet gewoonlijk kunnen worden gebruikt om de betrokken waren of diensten voor te stellen, niet relevant is bij de beoordeling of een teken voor die waren of diensten onderscheidend vermogen bezit.(23)
38. Uit de omstandigheid dat een niet-beschrijvend teken in het handelsverkeer kan worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken waren of diensten, kan derhalve niet worden afgeleid dat dit teken noodzakelijkerwijs geen enkel onderscheidend vermogen ten aanzien van die waren en diensten heeft. Anders gezegd, de omstandigheid of de loutere mogelijkheid dat een niet-beschrijvend en niet onder artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening vallend teken in het handelsverkeer voor de voorstelling van de betrokken waren of diensten wordt gebruikt, betekent niet dat dit teken elk onderscheidend vermogen ten aanzien van deze waren of diensten ontbeert.(24)
39. Wat ten slotte de methode betreft ter beoordeling van de vraag of een uit verschillende elementen bestaand teken al dan niet onder één van de weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub b en c, van de verordening valt, is het eveneens vaste rechtspraak dat hiertoe rekening moet worden gehouden met de totaalindruk die dit teken wekt.(25) Dit vereiste neemt in aanmerking, dat de gemiddelde consument een merk doorgaans in zijn totaliteit waarneemt en niet de verschillende details daarvan onderzoekt.
40. Men is het er echter over eens dat deze regel er niet aan in de weg staat, dat de bestanddelen die tezamen het betrokken teken vormen, afzonderlijk worden onderzocht. Een dergelijk onderzoek strookt met de inhoud van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening, welke bepaling, zoals bekend, de inschrijving belet van merken die „uitsluitend bestaan uit [beschrijvende] tekens of aanduidingen”. Het voldoet eveneens aan de vereisten van motivering en rechtszekerheid waaraan marktdeelnemers behoefte hebben, met name degenen die worden geconfronteerd met de moeilijkheid om een internationaal merk te creëren, inzonderheid in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van een teken om onderscheidend vermogen te hebben, waarbij subjectiviteit een grotere rol speelt dan bij de andere weigeringsgronden.
41. Het staat evenwel vast dat de inschrijving van een teken niet reeds kan worden geweigerd wanneer blijkt dat de onderzochte weigeringsgrond van toepassing is op alle bestanddelen van dat teken.
42. Zo moet ook wanneer een merk is samengesteld uit verschillende bestanddelen en elk daarvan beschrijvend is voor de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren of diensten, nog worden vastgesteld dat het merk in zijn geheel van beschrijvende aard is.(26) Immers, ook indien in het algemeen de enkele combinatie van bestanddelen die op zich beschrijvend zijn voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf ook beschrijvend is voor deze kenmerken, omdat het enkele aaneenschrijven van dergelijke bestanddelen, zonder daaraan een ongebruikelijke wending te geven in bijvoorbeeld syntactische of semantische zin, slechts kan leiden tot een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van deze waren of diensten, dit neemt niet weg dat een dergelijke combinatie in bepaalde omstandigheden niet-beschrijvend kan zijn.(27)
43. Evenzo heeft het Hof in het arrest SAT.1/BHIM, reeds aangehaald, geoordeeld dat de beoordeling of een uit verschillende bestanddelen samengesteld merk met betrekking tot de betrokken waren en diensten al dan geen onderscheidend vermogen bezit, hoe dan ook moet afhangen van een onderzoek van het uit deze verschillende bestanddelen bestaande geheel, en dat de enkele omstandigheid dat geen van deze bestanddelen, op zich genomen, onderscheidend vermogen bezit, niet uitsluit dat de combinatie ervan onderscheidend vermogen kan hebben.(28)
44. Ik wil hier in herinnering roepen, op welke wijze het Hof deze rechtspraak in het reeds aangehaalde arrest SAT.1/BHIM heeft toegepast.
45. In die zaak strekte de hogere voorziening tot vernietiging van het arrest SAT.1/BHIM (SAT.2), waarin het Gerecht de weigering om het woordmerk „SAT.2” in te schrijven voor de in de inschrijvingsaanvraag genoemde diensten in verband met de uitzending per satelliet, had bevestigd. Het Gerecht was van mening dat de woordcombinatie „SAT.2”, gelet op haar bestanddelen, ten aanzien van deze diensten onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening.
46. In het arrest SAT.1/BHIM (SAT.2) onderzocht het Gerecht de verschillende bestanddelen van het woordmerk „SAT.2”. Het was om te beginnen van mening dat het bestanddeel „SAT” geen onderscheidend vermogen voor de betrokken diensten bezat, omdat dit in het Duits en het Engels de gebruikelijke afkorting van het woord „satelliet” is, dit begrip als afkorting niet afwijkt van de lexicale regels van deze talen en het een kenmerk van het merendeel van de betrokken diensten beschrijft.
47. Vervolgens heeft het erop gewezen dat de bestanddelen „2” en „.” in de handel gewoonlijk worden of kunnen worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken diensten, en dat zij uit dien hoofde elk onderscheidend vermogen missen.
48. Uit deze vaststellingen heeft het Gerecht afgeleid dat in het algemeen kan worden gesteld, dat het feit dat een samengesteld merk als SAT.2 enkel bestaat uit bestanddelen zonder onderscheidend vermogen, de conclusie wettigt dat dit merk in zijn geheel beschouwd ook gewoonlijk in de handel kan worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken waren of diensten.
49. Ten slotte heeft het Gerecht overwogen dat dit alleen niet geldt wanneer concrete aanwijzingen, zoals inzonderheid de ongebruikelijke wijze waarop de verschillende bestanddelen zijn gecombineerd, erop duiden dat het samengestelde merk méér weergeeft dan de som van de bestanddelen ervan. Het was van oordeel dat de woordcombinatie „SAT.2” op een gebruikelijke manier was samengesteld en dat verzoeksters argument dat het aangevraagde merk in zijn geheel beschouwd een element van fantasie bevat, irrelevant was.
50. Gelet hierop heeft het Hof in de eerste plaats geoordeeld, dat het Gerecht het bestaan van onderscheidend vermogen van de woordcombinatie „SAT.2” in wezen had beoordeeld aan de hand van een onderzoek van elk afzonderlijk bestanddeel daarvan. Het heeft erop gewezen dat het Gerecht was uitgegaan van de veronderstelling dat bestanddelen die afzonderlijk gezien onderscheidend vermogen missen, ook indien gecombineerd, dat vermogen niet kunnen hebben, en niet, zoals het had moeten doen, van de totaalindruk die deze woordcombinatie bij de gemiddelde consument wekt. Het Hof was van oordeel, dat het Gerecht de door de woordcombinatie gewekte totaalindruk slechts subsidiair had onderzocht en elk belang had ontzegd aan gegevens zoals het bestaan van een element van fantasie, waarmee bij dat onderzoek rekening moet worden gehouden.
51. Het Hof was in de tweede plaats van mening dat het door het Gerecht gehanteerde criterium, dat enkel merken kunnen worden ingeschreven die gewoonlijk in de handel kunnen worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken waren of diensten, relevant is in het kader van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening, maar niet het criterium is aan de hand waarvan dezelfde bepaling, sub b, moet worden uitgelegd.
52. Tegen deze achtergrond zal ik de grieven onderzoeken die zijn aangevoerd tot staving van het middel betreffende schending door het Gerecht van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening. Ik zal beginnen met de eerste grief, namelijk dat de totaalindruk niet in aanmerking is genomen, in combinatie met de vierde grief, inhoudend dat een irrelevant criterium in aanmerking is genomen, waarmee rekwirante dezelfde overwegingen van het bestreden arrest bekritiseert.
C –
De niet-inaanmerkingneming van de totaalindruk en het hanteren van een irrelevant beoordelingscriterium
1.
Argumenten van partijen
53. BioID stelt om te beginnen dat het Gerecht – door ervan uit te gaan dat de consumenten die geïnteresseerd zijn in de waren of diensten die in de inschrijvingsaanvraag zijn genoemd, in het algemeen goed geïnformeerd zijn – het onderscheidend vermogen van het litigieuze teken onjuist heeft beoordeeld, aangezien deze waren en diensten voor alle consumenten bestemd zijn.
54. Rekwirante betoogt vervolgens dat het Gerecht, ofschoon het eraan heeft herinnerd dat de geschiktheid van een samengesteld teken om onderscheidend vermogen te hebben moet worden beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die het wekt, heeft nagelaten zulks te onderzoeken. Volgens haar heeft het Gerecht enkel de verschillende bestanddelen waaruit het betrokken teken is samengesteld, onderzocht, dat wil zeggen het acroniem „BioID” en de beeldelementen.
55. Ten slotte voert BioID aan, dat het criterium op grond waarvan het Gerecht heeft verklaard dat het litigieuze teken onderscheidend vermogen mist, volgens de rechtspraak irrelevant is.
56. Het BHIM betoogt in wezen, dat rekwirante de beoordeling van de feiten door het Gerecht niet in hogere voorziening kan doen toetsen.
57. Het stelt voorts dat het Gerecht heeft herinnerd aan de regels die bij het onderzoek van de verschillende bestanddelen van een samengesteld merk in acht moeten worden genomen en dat het deze op juridisch correcte wijze heeft toegepast. Volgens het BHIM heeft het Gerecht terecht verklaard dat een samengesteld merk, bestaande uit bestanddelen die onderscheidend vermogen missen met betrekking tot de betrokken waren en diensten, niet méér onderscheidend vermogen bezit wanneer het in zijn geheel wordt beschouwd, indien er geen enkele concrete aanwijzing is dat het méér weergeeft dan de som van de bestanddelen waaruit het is samengesteld. Aldus heeft het Gerecht duidelijk een algemene beoordeling verricht, overeenkomstig de uiteengezette beginselen.
58. Wat ten slotte de conclusies betreft die uit het arrest SAT.1/BHIM, reeds aangehaald, moeten worden getrokken ten aanzien van het criterium dat in het bestreden arrest in aanmerking is genomen, heeft het Gerecht geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, aangezien het ervan is uitgegaan dat het relevante publiek in de onderhavige zaak van beperkte omvang is. Het mogelijke gebruik van het litigieuze teken voor de voorstelling van de betrokken waren en diensten bevestigt derhalve, aldus het BHIM, dat het ten aanzien daarvan elk onderscheidend vermogen mist.
2. Beoordeling
59. Inderdaad heeft het Gerecht, zoals door het BHIM terecht is aangevoerd, herinnerd aan de regels die bij het onderzoek naar de geschiktheid van een teken om onderscheidend vermogen te bezitten in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening in acht moeten worden genomen, zonder daarmee blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting. Het Gerecht heeft er namelijk terecht op gewezen, dat het onderscheidend vermogen van een teken moet worden beoordeeld met betrekking tot enerzijds de waren en diensten waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, en anderzijds de wijze waarop het relevante publiek het merk opvat.
60. Het BHIM stelt eveneens terecht, dat het oordeel van het Gerecht dat het relevante publiek in casu bestaat uit een op het gebied van de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren en diensten „geïnformeerd publiek”, een beoordeling van feitelijke aard is die onder de eigen bevoegdheid van deze rechterlijke instantie valt en bijgevolg, behoudens het geval van een onjuiste opvatting van de elementen van het dossier, geen rechtsvraag oplevert die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in het kader van een hogere voorziening.(29)
61. Na eraan te hebben herinnerd dat het litigieuze teken is samengesteld uit een woordelement en beeldende elementen, heeft het Gerecht ten slotte terecht overwogen dat het teken bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan in zijn geheel moet worden beschouwd. Evenals rekwirante ben ik evenwel van mening, dat het Gerecht in het bestreden arrest niet tot een dergelijk onderzoek is overgegaan.
62. Zo heeft het in de punten 28 en 29 van het bestreden arrest uiteengezet, dat het acroniem „BioID” is samengesteld uit twee bestanddelen, „Bio” en „ID”, die in het Engels een gebruikelijke afkorting vormen van het zelfstandig naamwoord „identification”, respectievelijk een afkorting van hetzij de bijvoeglijke naamwoorden „biological” (biologisch) of „biometrical” (biometrisch), hetzij het zelfstandig naamwoord „biology” (biologie). Het heeft daaruit afgeleid dat het acroniem „BioID” bestaat uit afkortingen die deel uitmaken van de woordenschat van de brontaal, niet afwijkt van de lexicale regels van deze taal en bijgevolg geen ongebruikelijke opbouw heeft. Gelet op de in de merkaanvraag opgegeven waren en diensten heeft het geoordeeld, dat het relevante publiek het acroniem „BioID” opvat in de zin van „biometrical identification” (biometrische identificatie).
63. In de punten 30 tot en met 32 van het bestreden arrest heeft het Gerecht vervolgens uiteengezet, dat de biometrische identificatie één van de technische functies vormt van de in de merkaanvraag vermelde waren en dat zij rechtstreeks betrekking heeft op één van de eigenschappen van de in die aanvraag vermelde diensten of daarmee in nauw functioneel verband staat
64. Uit deze feitelijke vaststellingen, die het Hof in het kader van deze hogere voorziening niet opnieuw ter discussie mag stellen, heeft het Gerecht in punt 34 afgeleid dat het acroniem „BioID” elk onderscheidend vermogen mist voor de waren en diensten die in de merkaanvraag zijn genoemd.
65. Vervolgens heeft het Gerecht de beeldelementen van het litigieuze teken onderzocht. Aangaande de typografische kenmerken van het acroniem „BioID”, zoals voorkomend in het litigieuze teken, heeft het erop gewezen dat letters in het lettertype Arial en letters van verschillende dikte gewoonlijk in de handel worden gebruikt voor de voorstelling van allerhande waren en diensten. Het heeft uiteengezet dat hetzelfde geldt voor het punt, aangezien dit element gewoonlijk als laatste bestanddeel van een woordmerk wordt gebruikt en aangeeft dat het om een afkorting gaat.
66. Wat ten slotte het grafische element ® betreft, heeft het BHIM volgens het Gerecht ter terechtzitting terecht opgemerkt dat de functie van dit teken er enkel in bestaat, te wijzen op de inschrijving van het betreffende merk voor een bepaald gebied, en dat het gebruik van dit grafische element het publiek misleidt wanneer er van een dergelijke inschrijving geen sprake is. Het heeft bovendien vastgesteld dat dit element, in combinatie met een of meer andere tekens, gewoonlijk in de handel wordt gebruikt voor de voorstelling van allerhande waren en diensten.
67. Het Gerecht heeft zijn redenering in de punten 40 tot en met 44 van het bestreden arrest voortgezet met de volgende overwegingen:
„40 Derhalve kunnen de in de punten 38 en 39 supra weergegeven grafische elementen gewoonlijk in de handel worden gebruikt voor de voorstelling van de in de merkaanvraag opgegeven waren en diensten en missen zij dus elk onderscheidend vermogen voor deze waren en diensten.
41 Bijgevolg bestaat het aangevraagde merk uit een combinatie van elementen die op zich gewoonlijk in de handel kunnen worden gebruikt voor de voorstelling van waren en diensten behorende tot de in de merkaanvraag opgegeven categorieën en dus onderscheidend vermogen missen voor deze waren en diensten.
42 Voorts blijkt uit de rechtspraak dat het feit dat een samengesteld merk alleen uit bestanddelen zonder onderscheidend vermogen voor de betrokken waren of diensten bestaat, de conclusie wettigt dat dit merk, in zijn geheel beschouwd, ook gewoonlijk in de handel kan worden gebruikt voor de voorstelling van deze waren of diensten. Die conclusie komt slechts op losse schroeven te staan wanneer concrete aanwijzingen, zoals inzonderheid de wijze waarop de verschillende bestanddelen zijn gecombineerd, erop duiden dat het samengestelde merk, in zijn geheel beschouwd, méér weergeeft dan de som van de bestanddelen ervan (zie in die zin de conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer [...] in de zaak Koninklijke KPN Nederland, [reeds aangehaald], punt 65).
43 Anders dan verzoekster stelt, zijn er in casu geen dergelijke aanwijzingen. De opbouw van het aangevraagde merk, die in wezen wordt gekenmerkt door de combinatie van een beschrijvend acroniem met enerzijds de in punt 37 supra vermelde typografische kenmerken en anderzijds de in de punten 38 en 39 supra weergegeven grafische elementen, doet niet af aan de conclusie dat het merk, in zijn geheel beschouwd, gewoonlijk in de handel kan worden gebruikt voor de voorstelling van de waren en diensten die tot de in de merkaanvraag opgegeven categorieën behoren.
44 Derhalve mist het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen voor de betrokken categorieën waren en diensten.”
68. Uit het onderzoek van deze overwegingen blijkt mijns inziens dat het Gerecht, evenals in het reeds aangehaalde arrest SAT.1/BHIM (SAT.2), het bestaan van onderscheidend vermogen van het litigieuze teken uitsluitend heeft beoordeeld op grond van een afzonderlijke analyse van de verschillende bestanddelen waaruit het is samengesteld. In bewoordingen die nagenoeg identiek zijn aan die van punt 49 van dat arrest, is het in punt 42 van het bestreden arrest uitgegaan van de veronderstelling dat bestanddelen die op zich onderscheidend vermogen missen, in combinatie evenmin een dergelijk vermogen kunnen bezitten, en niet van de globale perceptie door het relevante publiek, zoals het had behoren te doen. Evenals in het arrest SAT.1/BHIM (SAT.2) heeft het de totaalindruk van het litigieuze teken slechts subsidiair onderzocht.
69. Ik stel bijgevolg vast, dat het Gerecht in het bestreden arrest dezelfde onderzoeksmethode met betrekking tot het onderscheidend vermogen van het betrokken teken heeft toegepast als in het reeds aangehaalde arrest SAT.1/BHIM (SAT.2).
70. Bovendien had het Gerecht in de onderhavige zaak niet te maken met een woordmerk, zoals in de zaak SAT.1/BHIM (SAT.2), maar met een beeldmerk, samengesteld uit een woordelement en verschillende beeldelementen. Zoals we hebben gezien, heeft het vastgesteld dat het woordelement „BioID” de in de merkaanvraag genoemde waren en diensten of hun kenmerken beschreef. Het heeft daaruit terecht afgeleid, dat dit element van het litigieuze teken onderscheidend vermogen miste.
71. Daarentegen heeft het Gerecht zich in de punten 35 en 36 van het bestreden arrest gekeerd tegen de opvatting van de tweede kamer van beroep in de bestreden beslissing, dat een dergelijk merk elk onderscheidend vermogen mist wanneer het woordelement de betrokken waren of diensten beschrijft en het relatieve belang van de beeldelementen „te verwaarlozen” is in vergelijking met dat van het woordelement.
72. Zo heeft het Gerecht in punt 36 van het bestreden arrest onder meer uiteengezet:
„Dienaangaande zij opgemerkt dat bij de vaststelling van het gebrek aan onderscheidend vermogen van een samengesteld merk niet mag worden gelet op het relatieve belang van bepaalde bestanddelen ervan in vergelijking met dat van bepaalde andere bestanddelen waarvoor het bewijs van gebrek aan onderscheidend vermogen is geleverd. Een samengesteld merk valt immers niet onder artikel 7, lid 1, sub b, van verordening [...] wanneer een enkel bestanddeel ervan onderscheidend vermogen heeft voor de betrokken waren of diensten. Dat kan ook het geval zijn wanneer het enige onderscheidende bestanddeel van het samengestelde merk niet het hoofdbestanddeel is in vergelijking met andere bestanddelen van dit merk. [...]”
73. Ik ben er niet van overtuigd dat de analyse van het Gerecht in deze laatste twee volzinnen juist is. Om te beginnen is het volgens de rechtspraak, zoals we hebben gezien, van doorslaggevend belang dat het betrokken teken, in zijn geheel beschouwd, voor het relevante publiek onderscheidend vermogen kan hebben met betrekking tot de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren en diensten. Zoals een teken bestaande uit bestanddelen die op zich onderscheidend vermogen missen, niet kan worden geacht zelf onderscheidend vermogen te missen, kan de aanwezigheid in een samengesteld teken van een bestanddeel dat op zich onderscheidend vermogen zou kunnen hebben, mijns inziens bezwaarlijk volstaan om aan het teken in zijn geheel onderscheidend vermogen toe te kennen.
74. Wanneer een beeldmerk waarvan inschrijving is verzocht, een woordbestanddeel bevat dat, zoals het acroniem „BioID”, volledig beschrijvend is omdat het geen enkel bijkomend woord bevat dat niet-beschrijvend is, zie ik niet in, hoe dit teken in zijn geheel onderscheidend vermogen zou kunnen hebben wanneer dit woordbestanddeel ten opzichte van de beeldbestanddelen in het teken domineert. In een dergelijk geval bestaat er alle aanleiding om te vermoeden dat dit woordbestanddeel de aandacht van het relevante publiek zal trekken en voorkomt dat het teken in zijn geheel als een herkomstaanduiding door dit publiek wordt opgevat.
75. Aan een samengesteld beeldmerk dat een puur beschrijvend woordbestanddeel bevat, kan daarom naar mijn mening slechts dan onderscheidend vermogen worden toegekend wanneer het beeldbestanddelen bevat die zelf voldoende onderscheidend zijn om de aandacht van het relevante publiek erop te vestigen in plaats van dit woordbestanddeel, of wanneer de beeldbestanddelen ervan de betekenis van dit woordbestanddeel kunnen „uitwissen” en aan het teken, in zijn geheel beschouwd, onderscheidend vermogen kunnen verlenen.
76. Aangezien een woordbestanddeel in het algemeen beter in de herinnering blijft hangen dan beeldbestanddelen, ben ik mij er volledig van bewust dat dergelijke voorwaarden niet snel vervuld zullen zijn. Ook al leidt dit ertoe, dat de inschrijving als merk van dergelijke beeldmerken in de praktijk moeilijk of slechts in uitzonderingsgevallen mogelijk zal zijn, deze striktheid lijkt mij noodzakelijk om te voorkomen dat de inschrijving van dergelijke merken tot gevolg kan hebben dat aan de houder ervan, met toepassing van de criteria die gewoonlijk worden gehanteerd ter beoordeling van het verwarringsrisico, uitsluitende rechten worden verleend op een woordbestanddeel dat zich beperkt tot een beschrijving van de kenmerken van de betrokken waren en diensten.
77. Ten slotte heeft het Gerecht, zoals rekwirante terecht heeft aangevoerd, zijn beoordeling gebaseerd op een criterium dat in het kader van de toepassing van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening irrelevant is.
78. Het Gerecht heeft namelijk uit de omstandigheid dat de bestanddelen van het litigieuze teken in de handel kunnen worden gebruikt voor de voorstelling van de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren en diensten, afgeleid dat zij onderscheidend vermogen missen.
79. Zoals ik echter hierboven heb uiteengezet, is dit criterium relevant voor een beschrijvend element van in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren of diensten of van hun kenmerken, zoals in casu het woordelement „BioID”, maar gaat dit niet op voor beeldelementen zoals letters in het lettertype Arial, een eenvoudige punt of het element ®. De omstandigheid dat deze elementen, die op zich geenszins beschrijvend zijn voor de betrokken waren en diensten, in de handel kunnen worden gebruikt voor de voorstelling van deze waren en diensten, betekent nog niet dat zij elk onderscheidend vermogen ten aanzien van deze waren en diensten missen.
80. Zo ook meen ik dat het Gerecht in punt 43 van het bestreden arrest artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening onjuist heeft uitgelegd door te concluderen dat het litigieuze teken elk onderscheidend vermogen mist omdat „het merk, in zijn geheel beschouwd, ook gewoonlijk in de handel kan worden gebruikt voor de voorstelling van deze [in de inschrijvingsaanvraag genoemde] waren of diensten”.
81. Op grond hiervan kom ik tot de conclusie dat aan het bestreden arrest dezelfde juridische gebreken kleven als aan het aangehaalde arrest SAT.1/BHIM (SAT.2). Ik geef het Hof derhalve in overweging, daaraan dezelfde consequenties te verbinden als in voornoemd arrest SAT.1/BHIM, en het bestreden arrest te vernietigen.
82. Gelet op dit voorstel, zal ik de twee andere grieven die rekwirante tot staving van het middel dat artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening is geschonden, heeft aangevoerd, slechts subsidiair onderzoeken.
D –
Niet-inaanmerkingneming van het argument van rekwirante, dat niet is bewezen dat het litigieuze teken daadwerkelijk door het publiek of door concurrenten werd gebruikt
83. BioID verwijt het Gerecht dat het is voorbijgegaan aan haar stelling dat niet kon worden bewezen dat het litigieuze teken door het publiek of door concurrenten daadwerkelijk werd gebruikt. Evenmin heeft het er rekening mee gehouden dat het litigieuze teken niet in woordenboeken voorkomt en geen vakterm is.
84. BioID stelt eveneens dat het Gerecht de feiten onjuist heeft beoordeeld door „Bio” als een afkorting te beschouwen, ofschoon het een voorvoegsel is, en door te oordelen dat het acroniem „BioID” geen ongebruikelijke opbouw heeft.
85. Wat het acroniem „BioID” betreft, ben ik van mening dat het Gerecht geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het voor de toepassing van de in artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening genoemde weigeringsgrond niet nodig is dat het daadwerkelijk gebruik van dit acroniem ter aanduiding van de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren en diensten wordt bewezen.
86. Zoals vastgesteld in het reeds aangehaalde arrest BHIM/Wrigley(30), is het voor de toepassing van de weigeringsgrond bedoeld in artikel 7, lid 1, sub c, namelijk niet nodig dat de tekens en de aanduidingen waaruit het in dit artikel bedoelde merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van de kenmerken van deze waren of deze diensten. Zoals uit de formulering van deze bepaling blijkt, is het voldoende dat deze tekens en aanduidingen hiertoe kunnen dienen. Op grond van deze bepaling moet de inschrijving van een woordmerk dan ook worden geweigerd, indien het in ten minste één van zijn mogelijke betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.
87. Wat vervolgens het onderzoek van het Gerecht betreft naar de wijze waarop het relevante publiek van bestanddelen „Bio” en „ID” opvat, dit zijn feitelijke vaststellingen en rekwirante heeft niet aangetoond dat het Gerecht deze feiten heeft verdraaid.
88. Aangaande, ten slotte, het argument betreffende het bewijs van het gebruik in de handel van het teken in zijn geheel voor de voorstelling van de waren en diensten, dit komt in wezen overeen met de reeds onderzochte vierde grief. Ik heb reeds voorgesteld, voor recht te verklaren dat een dergelijk criterium niet relevant is voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk dat is samengesteld uit verschillende bestanddelen, die niet alle beschrijvend zijn voor de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren en diensten.
E –
De grief dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat vergelijkbare ingeschreven merken geen aanwijzingen vormen voor het onderscheidend vermogen van het litigieuze teken, en dat het het beginsel van gelijkheid van behandeling heeft miskend
89. BioID verwijt het Gerecht blijk te hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door niet te oordelen dat de door het BHIM ingeschreven woordmerken met het voorvoegsel „bio” aanwijzingen vormen voor het onderscheidend vermogen van het litigieuze teken. BioID betwist eveneens het oordeel van het Gerecht in punt 47 van het bestreden arrest, dat zij geen overwegingen uit beslissingen van het BHIM heeft aangevoerd die de beoordeling dat het betrokken teken onderscheidend vermogen mist, zouden kunnen aantasten.
90. BioID bekritiseert eveneens de vaststellingen van het Gerecht aangaande de inschrijving door het BHIM van het woordmerk „Bioid” voor waren en diensten die identiek zijn aan die waarop de onderhavige inschrijvingsaanvraag betrekking heeft. Volgens rekwirante heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat dit woordmerk een andere betekenis heeft dan het litigieuze beeldmerk, omdat in dit woordmerk de letters „id” klein geschreven zijn. Het Gerecht heeft aldus miskend dat een woordmerk op grond van zijn inschrijving wordt beschermd, ongeacht de schrijfwijze. Bovendien heeft het Gerecht het beginsel van gelijke behandeling geschonden, omdat niet kan worden aanvaard dat het BHIM de inschrijving van het woordmerk „Bioid” accepteert en die van het betrokken beeldmerk weigert, ofschoon dit op dezelfde wijze wordt uitgesproken en bovendien grafische elementen bevat.
91. De vraag of beslissingen van het BHIM waarin de inschrijving van merken die identiek aan of vergelijkbaar met het litigieuze teken zijn, wordt toegestaan, in beginsel elementen zijn die kunnen worden meegewogen bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van dat teken, vormt mijns inziens een rechtsvraag, die derhalve in een hogere voorziening aan het Hof kan worden voorgelegd.
92. Dienaangaande ben ik van mening dat het Gerecht in het bestreden arrest geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, omdat het in punt 47 daarvan heeft overwogen dat „feitelijke of juridische overwegingen uit een eerdere beslissing weliswaar kunnen worden aangevoerd tot staving van een middel betreffende schending van een bepaling van verordening nr. 40/94”. Met deze formulering heeft het Gerecht derhalve, anders dan rekwirante suggereert, niet uitgesloten, dat de redenen van het BHIM om merken die identiek aan of vergelijkbaar zijn met het litigieuze teken in te schrijven, in aanmerking kunnen worden genomen bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van dat teken.(31) Op dit punt berust het betoog van rekwirante derhalve op een onjuiste lezing van het bestreden arrest.
93. Met betrekking tot de vermelding in punt 47 van het bestreden arrest, te weten dat rekwirante zich in casu niet heeft beroepen op in de beslissingen van het BHIM voorkomende overwegingen die het oordeel dat het litigieuze teken onderscheidend vermogen mist zouden kunnen aantasten, ben ik van mening dat dit een beoordeling door het Gerecht vormt van de door rekwirante aan hem voorgelegde bewijselementen. Ik roep echter in herinnering dat, zoals volgt uit artikel 225 EG en artikel 58 van ’s Hofs Statuut-EG, de hogere voorziening beperkt is tot rechtsvragen. Het doel van deze rechtsgang is niet, partijen de gelegenheid te geven een nieuwe uitspraak te verkrijgen in het gehele aan het Gerecht voorgelegde geschil, doch uitsluitend een controle op de wettigheid van het door het Gerecht gewezen arrest. Hieruit volgt dat het Gerecht bij uitsluiting bevoegd is om de betekenis te beoordelen van de aan hem voorgelegde bewijselementen, behoudens in het geval van een onjuiste opvatting daarvan.(32) In haar bij het Hof ingediende opmerkingen heeft rekwirante geen gegevens aangevoerd waaruit van een dergelijke onjuiste opvatting blijkt.
94. Ten slotte zijn de verwijten van rekwirante betreffende de consequenties die het Gerecht had moeten verbinden aan de beslissing van het BHIM om de inschrijving van het woordmerk „Bioid” te aanvaarden voor waren en diensten omschreven als „drukwerk”, „telecommunicatie” en „computerprogrammering”, evenmin gegrond. Om te beginnen bewijst de vaststelling in punt 48 van het bestreden arrest, volgens welke de omstandigheid dat „de schrijfwijze van ‚id’ met kleine letters in het woordmerk ‚Bioid’ ertoe leidt dat de betekenis van dit merk verschilt van die van het acroniem ‚BioID’ in het aanvraagde merk”, naar mijn mening niet dat het Gerecht heeft miskend dat een woordmerk geen beeldelementen bevat en evenmin dat de inschrijvingsaanvraag en de daaruit voortvloeiende bescherming betrekking hebben op het in deze aanvraag aangeduide woord en niet op de wijze waarop dit woord in de aanvraag is geschreven.
95. Volgens mij heeft het Gerecht alleen willen zeggen dat het woord „bioid”, zoals in de inschrijvingsaanvraag geschreven, a priori niet op dezelfde wijze wordt uitgesproken als het acroniem „BioID”, dat duidelijk is samengesteld uit de twee bestanddelen „Bio” en „ID”, die, gelet op de betrokken waren en diensten, door het relevante publiek kunnen worden opgevat als afkortingen van „biometrical identification”.
96. Bovendien zou dit onderdeel van de overwegingen van het bestreden arrest worden gezien als een motivering ten overvloede, naast het oordeel van het Gerecht dat deze inschrijving door het BHIM niet de conclusie aantast, dat het litigieuze beeldmerk onderscheidend vermogen mist; het Gerecht heeft immers eveneens geconstateerd, dat dit teken en het woordmerk „Bioid” niet onderling verwisselbaar zijn. Dientengevolge treft het argument van rekwirante, gericht tegen punt 48 van het bestreden arrest en gebaseerd op de schrijfwijze van het door BHIM ingeschreven woordmerk, geen doel.(33)
97. Verder denk ik niet dat het Gerecht het beginsel van gelijke behandeling heeft geschonden door uit die inschrijving niet af te leiden dat het litigieuze teken wel degelijk onderscheidend vermogen heeft. Ervan uitgaande dat dit beginsel van toepassing kan zijn op een dergelijk geval(34), wijs ik erop dat het Gerecht heeft vastgesteld dat het litigieuze teken en het ingeschreven woordmerk niet onderling verwisselbaar zijn. Rekwirante heeft niet aangetoond dat deze beoordeling berust op een onjuiste opvatting van de feiten. Ik merk in dit verband op, dat de weergave van de laatste twee letters van het beeldmerk „BioID” met hoofdletters en minder dikke letters en ook de punt die op dit acroniem volgt, aantonen dat het woordbestanddeel uit twee afzonderlijke elementen is samengesteld, die door het relevante publiek als afkortingen van „biometrical identification” kunnen worden opgevat, hetgeen niet noodzakelijkerwijs het geval is bij het als woordmerk ingeschreven woord „bioid”.
98. Bovendien verschilt de aanduiding van de waren en diensten waarvoor het woordmerk is ingeschreven, van de beschrijving van de waren en diensten waarvoor inschrijving van het litigieuze beeldmerk is verzocht. Uit de mondelinge behandeling is naar voren gekomen, dat dit woordmerk is ingeschreven ter aanduiding van computersoftware opgeslagen op allerlei soorten informatiedragers, telecommunicatieproducten en computerprogrammering, zonder enige andere precisering betreffende de aard van deze waren en diensten. In de inschrijvingsaanvraag van het litigieuze beeldmerk wordt echter gepreciseerd dat de betrokken waren en diensten met name ertoe dienen, het toegangsrecht te controleren door middel van identificatie van mensen aan de hand van specifieke biometrische kenmerken, en dus verband houden met biometrische identificatie.
F –
De gevolgen van de vernietiging van het bestreden arrest
99. De nog te beantwoorden vraag betreft uitsluitend de kwestie of het litigieuze beeldmerk, in zijn geheel beschouwd, onderscheidend vermogen mist voor de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren en diensten, in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening.
100. De totaalindruk van het litigieuze teken is tussen partijen, met name in de loop van de mondelinge behandeling voor het Hof, bediscussieerd. Mijns inziens is de zaak derhalve in staat van wijzen overeenkomstig artikel 61 van ’s Hofs Statuut-EG, zodat het in strijd met de proceseconomie zou zijn om de zaak naar het Gerecht te verwijzen. Ik geef het Hof derhalve in overweging het geschil zelf af te doen, zoals het heeft gedaan in de zaak SAT.1/BHIM, reeds aangehaald.
101. Zoals we hebben gezien, bestaat het betrokken beeldmerk uit een woordbestanddeel, gevormd door het acroniem „BioID”, en uit beeldelementen, die enerzijds bestaan uit de typografische kenmerken van dit acroniem en anderzijds uit grafische elementen die op dit acroniem volgen, namelijk een punt en het teken ®.
102. Ten aanzien van het acroniem „BioID” is vastgesteld dat het door het relevante publiek, bestaande uit personen die op het gebied van de betrokken waren en diensten goed geïnformeerd zijn, kan worden opgevat als de samenvoeging van de twee afkortingen „Bio” en „ID” met de betekenis „biometrical identification” (biometrische identificatie). We weten eveneens, dat biometrische identificatie één van de technische functies is van de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren, en dat zij rechtstreeks betrekking heeft op één van de eigenschappen van de in deze aanvraag genoemde diensten, dan wel een nauw functioneel verband daarmee heeft. Derhalve staat vast dat het acroniem „BioID”, als woordbestanddeel dat uitsluitend beschrijvend is voor een kenmerk van de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren en diensten, onderscheidend vermogen ten aanzien van deze waren en diensten mist.
103. Aangaande de beeldelementen van het litigieuze teken is, om te beginnen, met betrekking tot de voor de voorstelling van het acroniem „BioID” gebruikte schrijfwijze vastgesteld, dat het lettertype Arial gewoonlijk in de handel wordt gebruikt. Uit de pleidooien volgt eveneens dat het na het acroniem „BioID” geplaatste punt gewoonlijk als laatste element van een woordmerk wordt gebruikt om aan te duiden dat het een afkorting betreft. Wat het element ® betreft, dit geeft in het algemeen aan dat het bijbehorende teken als merk voor een bepaald gebied is ingeschreven.
104. Uit deze vaststellingen kan worden opgemaakt dat geen enkel beeldelement waaruit het litigieuze teken is samengesteld op zich een bijzonder onderscheidend vermogen heeft met betrekking tot de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren en diensten. Het litigieuze teken bestaat bijgevolg uit een woordbestanddeel dat de kenmerken van de betrokken waren en diensten beschrijft en uit beeldelementen die, afzonderlijk beschouwd, eveneens onderscheidend vermogen ten aanzien van deze waren en diensten missen.
105. Uit het onderzoek naar de totaalindruk die door het merk wordt opgeroepen, blijkt, dat de wisselwerking tussen deze verschillende bestanddelen niet van dien aard is dat zij het merk onderscheidend vermogen verleent. Enerzijds is het woordbestanddeel „BioID” duidelijk het dominerende bestanddeel dat uit het onderzoek van het litigieuze teken in zijn geheel naar voren komt. Het voor dit bestanddeel gebruikte lettertype is niet bijzonder. Wat de punt en het element ® betreft, in verhouding tot het woordbestanddeel „BioID” is hun betekenis voor het teken volledig verwaarloosbaar.
106. Derhalve stel ik vast dat de beeldelementen waaruit het teken bestaat, niet afdoen aan de mogelijke betekenis van het acroniem „BioID” voor het relevante publiek en bijgevolg aan het beschrijvend karakter daarvan. Integendeel, men zou zelfs kunnen zeggen dat zij deze betekenis accentueren of daartoe bijdragen. Zo hebben we gezien dat de laatste twee letters van het acroniem „BioID” met hoofdletters worden geschreven, terwijl de daaraan voorafgaande letters met kleine letters worden geschreven. Ook zijn de laatste twee letters „ID” minder dik dan de drie voorafgaande letters. Dit grafische verschil versterkt de indruk dat het acroniem „BioID” wel degelijk uit twee afzonderlijke elementen bestaat, „Bio” en „ID”. Evenzo bevestigt de punt na dit acroniem, gelet op de gebruikelijke betekenis daarvan op het gebied van merken, dat het samengestelde teken „BioID” uit afkortingen bestaat.
107. Ik concludeer hieruit, dat het litigieuze teken ten aanzien van de betrokken waren en diensten onderscheidend vermogen mist. Derhalve dient het door BioID tegen de bestreden beslissing ingestelde beroep te worden verworpen.
108. Volgens artikel 122, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof beslist het Hof ten aanzien van de proceskosten wanneer de hogere voorziening gegrond is en het Hof de zaak zelf afdoet. Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 118 van dit reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen voorzover dat is gevorderd. Aangezien rekwirante in het ongelijk is gesteld, moet zij overeenkomstig de vordering van het BHIM in de kosten worden verwezen.
V –
Conclusie
109. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging, te beslissen als volgt:
1) het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 5 december 2002, BioID/BHIM (T‑91/01) te vernietigen;
2) het beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 20 februari 2001 (zaak R 538/1999-2) te verwerpen;
3) rekwirante in de kosten van de instanties voor het Gerecht en het Hof te verwijzen.
(1) .
(2)
–	Hierna: „BioID”.
(3)
–	T‑91/01, Jurispr. blz. II‑5159; hierna: „bestreden arrest”.
(4)
–	Hierna: „BHIM”.
(5)
–	Hierna: „bestreden beslissing”.
(6)
–	Verordening van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd (hierna: „verordening”).
(7)
–	Overeenkomst van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.
(8)
–	Het betrof meer in het bijzonder de volgende waren en diensten:
– „Software, hardware en onderdelen daarvan, optische, akoestische alsmede elektronische apparaten en onderdelen daarvan, alle voornoemde goederen voor en in verband met de controle van toegangsrechten, voor de communicatie tussen computers onderling alsmede voor de computerondersteunde identificatie respectievelijk verificatie van organismen gebaseerd op één of meerdere specifieke biometrische kenmerken”, klasse 9;
– „Telecommunicatiediensten; diensten op het gebied van beveiliging met betrekking tot computercommunicatie, de toegang tot databanken, het elektronische betalingsverkeer, de controle van toegangsrechten alsmede de computerondersteunde identificatie respectievelijk verificatie van organismen gebaseerd op één of meerdere specifieke biometrische kenmerken”, klasse 38;
– „Ter beschikking stellen van software via het Internet en andere communicatienetten, on-lineonderhoud van computerprogramma’s, computerprogrammering, alle voornoemde diensten met name voor en in verband met de controle van toegangsrechten, met de onderlinge communicatie van computers alsmede met de computerondersteunde identificatie respectievelijk verificatie van organismen gebaseerd op één of meerdere specifieke biometrische kenmerken, technische ontwikkeling van systemen voor de controle van toegangsrechten, voor de communicatie van computers onderling alsmede van systemen voor de computerondersteunde identificatie respectievelijk verificatie van organismen gebaseerd op één of meerdere specifieke biometrische kenmerken”, klasse 42.
(9)
–	Arrest van 19 september 2002, DKV/BHIM (C‑104/00 P, Jurispr. blz. I‑7561, punt 29).
(10)
–	Aangezien de hogere voorziening door rekwirante is ingesteld op 3 februari 2003, dus na de datum van 1 februari 2003 waarop de Overeenkomst van Nice in werking is getreden, gebruik ik de nummering van de artikelen van het Statuut zoals die in deze overeenkomst wordt gehanteerd.
(11)
–	C‑329/02 P, Jurispr. blz. I‑8317.
(12)
–	Arrest van 17 juli 1997, Ferriere Nord/Commissie (C‑219/95 P, Jurispr. blz. I‑4411, punt 56), en beschikking van 9 december 1999, CPL Imperial 2 en Unifrigo/Commissie (C‑299/98 P, Jurispr. blz. I‑8683, punt 54).
(13)
–	Zie inzonderheid arresten van 12 juni 1958, Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse/Hoge Autoriteit (2/57, Jurispr. blz. 129, 146), en 29 mei 1997, De Rijk/Commissie (C‑153/96 P, Jurispr. blz. I‑2901, punt 19).
(14)
–	T‑323/00, Jurispr. blz. II‑2839.
(15)
–	Zie inzonderheid arresten van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Jurispr. blz. 1139, punt 7), en 18 juni 2002, Philips (C‑299/99, Jurispr. blz. I‑5475, punt 30).
(16)
–	Arrest van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, Jurispr. blz. I‑1619, punt 86).
(17)
–	Arrest van 21 oktober 2004, BHIM/Erpo Möbelwerk (C‑64/02 P, Jurispr. blz. I‑10031, punt 39).
(18)
–	Arrest van 29 april 2004, Henkel/BHIM (C‑456/01 P en C‑457/01 P, Jurispr. blz. I‑5089, punten 45 en 46).
(19)
–	Zie inzonderheid arrest van 23 oktober 2003, BHIM/Wrigley (C‑191/01 P, Jurispr. blz. I‑12447, punt 31), en beschikking van 5 februari 2004, Telefon & Buch/BHIM (C‑326/01 P, Jurispr. blz. I‑1371, punt 27). Zie ten aanzien van de identieke bepalingen van artikel 3, lid 1, sub c, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), arresten van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 en C‑109/97, Jurispr. blz. I‑2779, punt 25); 8 april 2003, Linde e.a. (C‑53/01–C‑55/01, Jurispr. blz. I‑3161, punt 73); 6 mei 2003, Libertel (C‑104/01, Jurispr. blz. I‑3793, punt 52), en arrest Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald (punten 54 en 55).
(20)
–	Punt 60.
(21)
–	Ibidem, punt 47.
(22)
–	Punt 27.
(23)
–	Punt 36.
(24)
–	Zo werd bijvoorbeeld beslist dat de inschrijving van een merk bestaande uit tekens of benamingen die elders worden gebruikt als reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de waren of diensten waarop dat merk betrekking heeft, als zodanig, wegens dat gebruik, niet is uitgesloten (arrest van 4 oktober 2001, Merz & Krell, C‑517/99, Jurispr. blz. I‑6959, punt 40). Alleen wanneer deze tekens of benamingen gebruikelijk zijn geworden in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer ter aanduiding van de waren of diensten waarop dit merk betrekking heeft, en zij dus vallen onder de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub d, van de verordening, moet hun inschrijving krachtens deze laatste bepaling worden geweigerd.
(25)
–	Zie, aangaande de beoordeling van het onderscheidend karakter, arrest DKV/BHIM, reeds aangehaald (punt 24), en, met betrekking tot de beoordeling van het beschrijvend karakter, arrest van 12 februari 2004, Campina Melkunie (C‑265/00, Jurispr. blz. I‑1699, punt 37), en arrest Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald (punt 96).
(26)
–	Arrest Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald (punt 96).
(27)
–	Ibidem, punten 99 en 100.
(28)
–	Punt 28.
(29)
–	Arrest DKV/BHIM, reeds aangehaald (punt 22 en de daar aangehaalde arresten).
(30)
–	Punt 32 (cursivering van mij).
(31)
–	Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om overwegingen betreffende de betekenis die een woordbestanddeel in relatie tot bepaalde waren of diensten heeft in de perceptie van het relevante publiek.
(32)
–	Zie in deze zin arresten van 1 juni 1994, Commissie/Brazzelli Lualdi e.a. (C‑136/92 P, Jurispr. blz. I‑1981, punten 49 en 66); 15 oktober 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commissie (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P–C‑252/99 P en C‑254/99 P, Jurispr. blz. I‑8375, punt 194), en 7 november 2002, Glencore et Compagnie Continentale/Commissie (C‑24/01 P en C‑25/01 P, Jurispr. blz. I‑10119, punt 65).
(33)
–	Zie in deze zin arrest van 29 april 2004, Commissie/CAS Succhi di Frutta (C‑496/99 P, Jurispr. blz. I‑3801, punt 68).
(34)
–	Volgens de rechtspraak van het Gerecht speelt dit beginsel in een dergelijk geval geen rol, omdat zich slechts de volgende twee mogelijkheden voordoen: ofwel de afwijkende beslissing van het BHIM om de inschrijving toe te staan van een merk dat vergelijkbaar is met het litigieuze teken, is in overeenstemming met de verordening en in dat geval zou het Gerecht logischerwijze moeten vaststellen, dat de beslissing waarbij de inschrijving van dit teken is geweigerd in strijd is met de relevante bepalingen van de verordening, ofwel de afwijkende beslissing van het BHIM is onregelmatig, en niemand kan zich ten eigen voordele beroepen op een vergissing die ten gunste van een ander is begaan [arrest SAT.1/BHIM (SAT.2), reeds aangehaald, punten 60‑62; zie eveneens arrest Gerecht van 21 april 2004, Concept/BHIM (ECA), T‑127/02, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 71, alsmede de daar aangehaalde rechtspraak].