62021TJ0487
WYROK SĄDU (dziesiąta izba w składzie powiększonym)
z dnia 7 grudnia 2022 r. (
*1
)
Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie unijnego znaku towarowego przedstawiającego cylindryczną wbudowaną część sanitarną – Dotykowy znak pozycyjny – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Zakres stosowania aktu prawnego – Uwzględnienie z urzędu – Badanie charakteru odróżniającego przez izbę odwoławczą – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Oznaczenie, z którego nie może składać się unijny znak towarowy – Brak precyzyjnego i kompletnego samego w sobie przedstawienia graficznego wrażenia dotykowego, jakie wywołuje oznaczenie – Artykuł 4 i art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 4 i art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001]
W sprawie T‑487/21
Neoperl AG, z siedzibą w Reinach (Szwajcaria), którą reprezentowała adwokat U. Kaufmann,
strona skarżąca,
przeciwko
Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który reprezentowali T. Klee i D. Hanf, w charakterze pełnomocników,
strona pozwana,
SĄD (dziesiąta izba w składzie powiększonym),
w składzie podczas narady: A. Kornezov, prezes, E. Buttigieg (sprawozdawca), K. Kowalik‑Bańczyk, G. Hesse i D. Petrlík, sędziowie,
sekretarz: R. Ūkelytė, administratorka,
uwzględniając pisemny etap postępowania,
po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 12 maja 2022 r.,
wydaje następujący
Wyrok
1
W skardze opartej na art. 263 TFUE skarżąca, Neoperl AG, wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Piątej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 3 czerwca 2021 r. (sprawa R 2327/2019‑5) (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją”).
Okoliczności powstania sporu
2
W dniu 1 września 2016 r. skarżąca dokonała w EUIPO zgłoszenia unijnego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1) [zastąpionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1)] dla następującego oznaczenia:
3
W zgłoszeniu do rejestracji zgłoszony znak towarowy został wskazany jako „inny znak”, a mianowicie „dotykowy znak pozycyjny”, i opisany w następujący sposób:
„Znak towarowy jest dotykowym znakiem pozycyjnym. Przedmiotem wniosku o ochronę jest konstrukcja umieszczona na końcówce cylindrycznego wstawianego elementu sanitarnego przeznaczonego do odprowadzania wody, skierowana na zewnątrz i wystająca z nieelastycznej podstawy, która to konstrukcja jest wykonana z okrągłych i koncentrycznych elastycznych listewek o wysokości kilku milimetrów umieszczonych na całej powierzchni końcówki, przy czym elastyczne listewki są odkształcalne przez naciśnięcie palcem na podstawę i równolegle do podstawy. Nie wnosi się ochronę dla pozostałej części obrysu wstawianego elementu, która w przedstawieniu została wykropkowana”.
4
Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klasy 11 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „Wstawiane elementy sanitarne, w tym regulatory i formatory natrysku”.
5
To zgłoszenie do rejestracji spowodowało zastrzeżenia ze względu na formalne podstawy odmowy rejestracji określone w art. 26 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 31 ust. 1 lit. d) rozporządzenia 2017/1001] w związku z zasadą 9 ust. 3 lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1995, L 303, s. 1) (obecnie art. 41 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001), ponieważ „generalnie znaki dotykowe […] nie są akceptowane przez [EUIPO]”. W związku z tym skarżącej zaproponowano zmianę kwalifikacji zgłoszonego znaku na znak towarowy pozycyjny.
6
Pismem z dnia 22 grudnia 2016 r. skarżąca odmówiła dokonania zmiany kwalifikacji zgłoszonego znaku i obstawała w tym zakresie przy jego kwalifikacji jako dotykowego znaku pozycyjnego, jak również przy przedstawionym opisie.
7
W dniu 11 października 2019 r. ekspertka odrzuciła zgłoszenie do rejestracji na podstawie art. 41 ust. 4 rozporządzenia 2017/1001 w związku z zasadniczo art. 4 i art. 31 ust. 3 tego rozporządzenia ze względów formalnych, ponieważ w istocie zgłoszenie w zakresie, w jakim dotyczyło rejestracji znaku dotykowego, nie było wystarczająco precyzyjne w rozumieniu tych przepisów.
8
W dniu 16 października 2019 r. skarżąca wniosła do EUIPO odwołanie od decyzji ekspertki. W dniu 22 stycznia 2020 r. złożyła ona pismo przedstawiające podstawy tego odwołania.
9
Pismem sprawozdawcy z dnia 3 sierpnia 2020 r. Izba Odwoławcza EUIPO poinformowała skarżącą, że niezależnie od kwestii, czy zgłoszenie znaku towarowego spełniało wymogi art. 31 rozporządzenia 2017/1001, uznaje ona, że istotne znaczenie ma bezwzględna podstawa odmowy rejestracji, o której mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, i że zgłoszony znak towarowy jest pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu tego ostatniego przepisu.
10
W dniu 3 marca 2021 r. skarżąca przedstawiła swoje uwagi do pisma z dnia 3 sierpnia 2020 r.
11
Zaskarżoną decyzją Piąta Izba Odwoławcza EUIPO uznała, że oznaczenie zgłoszone do rejestracji jako unijny znak towarowy jest pozbawione charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001, i oddaliła odwołanie.
Żądania stron
12
Skarżąca wnosi do Sądu o:
–
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
–
obciążenie EUIPO kosztami postępowania.
13
EUIPO wnosi do Sądu o:
–
oddalenie skargi;
–
obciążenie skarżącej kosztami postępowania.
Co do prawa
Uwagi wstępne
14
Z uwagi na datę dokonania przedmiotowego zgłoszenia do rejestracji, a mianowicie dzień 1 września 2016 r., która to data jest rozstrzygająca dla określenia właściwego prawa materialnego w celu zbadania istnienia bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, w niniejszej sprawie zastosowanie mają przepisy prawa materialnego zawarte w rozporządzeniu nr 207/2009, w stosownym wypadku zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie nr 207/2009 i rozporządzenie nr 2868/95 oraz uchylającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.U. 2015, L 341, s. 21) [zob. podobnie wyroki: z dnia 12 grudnia 2019 r., EUIPO/Wajos, C‑783/18 P, niepublikowany, EU:C:2019:1073, pkt 2; z dnia 8 maja 2019 r., VI.TO./EUIPO – Bottega (Kształt złotej butelki), T‑324/18, niepublikowany, EU:T:2019:297, pkt 17 i przytoczone tam orzecznictwo].
15
Dokładniej rzecz ujmując, art. 4 rozporządzenia 2015/2424 stanowi, że rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem 23 marca 2016 r., lecz że niektóre przepisy rozporządzenia nr 207/2009 z późniejszymi zmianami, wśród których znajdują się art. 4 i art. 26 ust. 3, będą stosowane dopiero od dnia 1 października 2017 r.
16
Zatem w niniejszej sprawie, jeśli chodzi o przepisy materialne, zastosowanie mają art. 4 i art. 26 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 w brzmieniu obowiązującym przed zmianą dokonaną rozporządzeniem 2015/2424 oraz art. 7 rozporządzenia nr 207/2009 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2015/2424. Jednakże w odniesieniu do tego ostatniego przepisu zastosowanie ratione temporis rozporządzenia nr 207/2009, zmienionego rozporządzeniem 2015/2424, nie prowadzi do odmiennego rezultatu na potrzeby rozpoznania niniejszej skargi. Zmiana wprowadzona do rozporządzenia nr 207/2009 rozporządzeniem 2015/2424 nie dotyczy bowiem przepisów art. 7 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009, które jako jedyne mają znaczenie do celów rozpoznania niniejszej skargi. Tym samym w niniejszej sprawie, gdy chodzi o przepisy materialne, odniesienia poczynione przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji oraz przez skarżącą w skardze do art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 należy rozumieć jako odniesienia dotyczące mającego identyczną treść art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 z późniejszymi zmianami.
17
Ponieważ przepisy proceduralne uznaje się na ogół za mające zastosowanie w chwili ich wejścia w życie (zob. wyrok z dnia 11 grudnia 2012 r., Komisja/Hiszpania, C‑610/10, EU:C:2012:781, pkt 45 i przytoczone tam orzecznictwo), niniejszy spór podlega przepisom proceduralnym ustanowionym w rozporządzeniu 2017/1001, obowiązującym w momencie przyjęcia zaskarżonej decyzji.
W przedmiocie uwzględnienia z urzędu zarzutu dotyczącego naruszenia zakresu stosowania aktu prawnego
18
W uzasadnieniu skargi skarżąca podnosi dwa zarzuty, z których pierwszy dotyczy naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, a drugi naruszenia art. 95 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia 2017/1001. Podnosi ona zasadniczo, że Izba Odwoławcza nie uwzględniła w wystarczającym stopniu specyficznych właściwości zgłoszonego znaku towarowego jako dotykowego znaku pozycyjnego, i zarzuca jej, że nie ustaliła, z naruszeniem w szczególności wynikającego z art. 95 rozporządzenia 2017/1001 obowiązku przeprowadzenia z urzędu badania istotnych okoliczności faktycznych, ani zwykłego wrażenia dotykowego wywoływanego przez regulatory natryskowe, ani wrażenia wywoływanego przez oznaczenie, o którego rejestrację wniesiono, ani okoliczności, że to miękkie wrażenie dotykowe blaszek tworzących to oznaczenie jest z konieczności związane z funkcjonalną cechą rozpatrywanych towarów. Skarżąca wnosi stąd, że wbrew temu, co ustaliła Izba Odwoławcza, oznaczenie to posiada charakter odróżniający.
19
EUIPO nie zgadza się z argumentami skarżącej i utrzymuje, że Izba Odwoławcza, po dokonaniu pełnej i dokładnej oceny stanu faktycznego, słusznie uznała, że oznaczenie, o którego rejestrację wniesiono, pozbawione jest charakteru odróżniającego.
20
W tym względzie należy zauważyć, że ekspertka odrzuciła zgłoszenie do rejestracji na podstawie art. 41 ust. 4 rozporządzenia 2017/1001 w związku z art. 4 tego rozporządzenia (zob. pkt 7 powyżej) ze względu na błędne wskazanie charakteru zgłoszonego znaku, pozbawiony znaczenia opis zawarty w zgłoszeniu do rejestracji oraz ze względu na to, że, w każdym wypadku, opis ten może jedynie opisywać to, co można zobaczyć na graficznym przedstawieniu tego znaku towarowego, ale nie może stanowić interpretacji tego, co oznacza określony znak towarowy. Dodała ona, że zgłoszony znak towarowy jest postrzegany za pomocą zmysłu dotyku, natomiast właściwości sensorycznych nie można bezpośrednio wywieść z przedstawienia tego oznaczenia. W konsekwencji, zdaniem ekspertki, graficzne przedstawienie oznaczenia nie odtwarzało zgłoszenia z wystarczającą dokładnością.
21
Skarżąca zakwestionowała tę decyzję, wskazując w swoim piśmie przedstawiającym podstawy odwołania z dnia 22 stycznia 2020 r. (zob. pkt 8 powyżej), że od wejścia w życie rozporządzenia 2017/1001 nie jest już wymagane przedstawienie graficzne oznaczenia zgłoszonego jako unijny znak towarowy. W przypadku uwzględnienia wymogów dotyczących graficznego przedstawienia znaku towarowego, o których mowa w rozporządzeniu nr 207/2009, skarżąca podniosła pomocniczo, opierając się na załączonej do jej uwag opinii prawnej, że ogólna zdolność rejestracyjna dotykowych znaków pozycyjnych nie jest wykluczona w ramach unijnego prawa znaków towarowych i że graficzne przedstawienie spornego oznaczenia wraz z opisem pozwala „skonkretyzować” zgłoszony znak towarowy, w tym wrażenie dotykowe, jakie on wywołuje, tak aby umożliwić właściwym organom i odbiorcom jasne i jednoznaczne określenie przedmiotu ochrony, o którą wystąpiono.
22
W piśmie sprawozdawcy z dnia 3 sierpnia 2021 r. skierowanym do skarżącej w następstwie złożenia odwołania od decyzji ekspertki (zob. pkt 9 powyżej) oraz w zaskarżonej decyzji, Izba Odwoławcza postanowiła zbadać bezwzględną podstawę odmowy rejestracji, o której mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, i stwierdziła, że nie ma znaczenia kwestia, czy zgłoszone oznaczenie powinno być ponadto przedmiotem odmowy rejestracji zgodnie z art. 41 ust. 4 rozporządzenia 2017/1001 w związku z art. 4 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie, po zmianie, art. 4 rozporządzenia 2017/1001) lub zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, ze zmianami, ponieważ wystarczyło, że podstawa odmowy, o której mowa w rzeczonym art. 7 ust. 1, sprzeciwiała się takiej rejestracji (zob. pkt 58 zaskarżonej decyzji).
23
Skarżąca nie podniosła zarzutu dotyczącego naruszenia zakresu stosowania aktu prawnego w celu zakwestionowania dokonanego przez Izbę Odwoławczą wyboru rozpatrzenia zgłoszenia do rejestracji wyłącznie w świetle art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.
24
Zgodnie z orzecznictwem Trybunału o ile niektóre zarzuty mogą, a wręcz powinny zostać podniesione z urzędu, o tyle zarzut dotyczący materialnej zgodności z prawem spornej decyzji może być zbadany przez sąd Unii tylko wtedy, gdy zostanie podniesiony przez stronę skarżącą (zob. wyrok z dnia 25 października 2017 r., Komisja/Włochy, C‑467/15 P, EU:C:2017:799, pkt 15 i przytoczone tam orzecznictwo).
25
Jednakże z orzecznictwa wynika również, że w sporze, którego ramy wyznaczają strony, sąd Unii, choć jest zobowiązany orzekać wyłącznie w przedmiocie żądań stron, nie może być związany wyłącznie argumentami przedstawionymi przez strony na poparcie ich żądań, chyba że rozważania wykraczające poza te argumenty mogłyby prowadzić do oparcia jego rozstrzygnięcia na błędnych stwierdzeniach prawnych (zob. wyrok z dnia 21 września 2010 r., Szwecja i in./API i Komisja, C‑514/07 P, C‑528/07 P i C‑532/07 P, EU:C:2010:541, pkt 65 i przytoczone tam orzecznictwo; wyrok z dnia 20 stycznia 2021 r., Komisja/Printeos, C‑301/19 P, EU:C:2021:39, pkt 58). W szczególności w przypadku sporu między stronami dotyczącego wykładni i stosowania przepisu prawa Unii, w niniejszej sprawie – art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, to do sądu Unii należy zastosowanie norm prawnych istotnych dla rozstrzygnięcia sporu w świetle przedstawionych mu przez strony okoliczności faktycznych. Zgodnie bowiem z zasadą iura novit curia, ustalenie znaczenia przepisu prawa nie jest bowiem objęte zakresem zastosowania zasady swobodnego rozporządzania sporem przez strony (zob. wyrok z dnia 12 grudnia 2018 r., Servier i in./Komisja, T‑691/14, odwołanie w toku, EU:T:2018:922, pkt 102 i przytoczone tam orzecznictwo).
26
I tak sąd Unii ma możliwość, a w stosownym wypadku obowiązek uwzględnienia z urzędu pewnych zarzutów dotyczących niezgodności z prawem materialnym (opinia rzecznika generalnego E. Tancheva w sprawie Changmao Biochemical Engineering/Komisja, C‑666/19 P, EU:C:2021:827, pkt 25). Tak jest zatem, na przykład, w odniesieniu do zarzutu niezgodności z prawem materialnym, który jest oparty na powadze rzeczy osądzonej [zob. podobnie wyrok z dnia 1 czerwca 2006 r., P & O European Ferries (Vizcaya) i Diputación Foral de Vizcaya/Komisja, C‑442/03 P i C‑471/03 P, EU:C:2006:356, pkt 45].
27
W tym względzie należy przypomnieć, że zarzut dotyczący zakresu stosowania aktu prawnego jest zarzutem opartym na normie porządku publicznego i Sąd powinien zbadać go z urzędu. Sąd naruszyłby bowiem powagę urzędu sędziego orzekającego o zgodności z prawem, gdyby zaniechał stwierdzenia, nawet w sytuacji niepodważania tej kwestii przez strony, że zaskarżona do niego decyzja została wydana na podstawie normy, która nie mogła znaleźć zastosowania w rozpatrywanym przypadku, i gdyby w wyniku tego wydał orzeczenie w przedmiocie zawisłego przed nim sporu, sam stosując tę normę (zob. podobnie wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r., RV/Komisja, T‑167/17, EU:T:2019:404, pkt 60, 61 i przytoczone tam orzecznictwo).
28
Jednakże obowiązek uwzględnienia z urzędu przez sąd Unii zarzutu opartego na normie porządku publicznego powinien być wykonywany przy poszanowaniu zasady kontradyktoryjności. W związku z tym, poza szczególnymi przypadkami, zwłaszcza takimi, jakie zostały przewidziane przez regulaminy postępowania przed sądami Unii, sąd Unii nie może opierać swojego orzeczenia na podniesionym z urzędu zarzucie, nawet jeżeli byłby to zarzut oparty na normie porządku publicznego, bez wcześniejszego wezwania stron do przedstawienia uwag w przedmiocie tego zarzutu (wyrok z dnia 2 grudnia 2009 r., Komisja/Irlandia i in., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, pkt 57; zob. także podobnie wyrok z dnia 27 marca 2014 r., OHIM/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, pkt 54 i przytoczone tam orzecznictwo).
29
W niniejszej sprawie Sąd, postanowiwszy zbadać z urzędu zarzut dotyczący naruszenia zakresu stosowania aktu prawnego, wezwał strony, na rozprawie oraz w drodze pytania wymagającego odpowiedzi na piśmie, zadanego w ramach środka organizacji postępowania, do przedstawienia swoich uwag w tym względzie. W szczególności strony zostały wezwane do przedstawienia swoich stanowisk na temat istnienia po stronie Izby Odwoławczej, w stosownym wypadku, obowiązku zbadania, czy zgłoszony znak towarowy spełniał wymóg przedstawienia graficznego, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia nr 207/2009, oraz czy w konsekwencji wspomniany znak towarowy mógł napotkać na bezwzględną podstawę odmowy rejestracji, o której mowa w art. 7 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia, w szczególności w świetle orzecznictwa wynikającego z wyroku z dnia 6 października 2021 r., M/S. Indeutsch International/EUIPO – 135 Kirkstall (Przedstawienie szewronów pomiędzy dwiema równoległymi liniami) (T‑124/20, niepublikowanego, EU:T:2021:668). Ponadto strony zostały poproszone o wyjaśnienie, czy ich zdaniem art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 mógł znaleźć zastosowanie w okolicznościach niniejszej sprawy.
30
W odpowiedzi na rzeczone pytanie skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza powinna była zbadać, czy rozpatrywane oznaczenie spełnia wymogi art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, a w szczególności czy spełnia ono wymóg przedstawienia graficznego, o którym mowa w art. 4 tego rozporządzenia, przed zbadaniem oznaczenia w świetle przesłanek art. 7 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia. Taki obowiązek wynika z literalnej, teleologicznej i systemowej wykładni rzeczonych przepisów, a także z orzecznictwa wynikającego z wyroku z dnia 6 października 2021 r., Przedstawienie szewronów pomiędzy dwiema równoległymi liniami (T‑124/20, niepublikowanego, EU:T:2021:668). Zdaniem skarżącej podejście przyjęte przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji stanowi naruszenie przepisów rozporządzenia nr 207/2009, w szczególności art. 71 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 lit. a) oraz art. 94 ust. 1 zdanie pierwsze tego rozporządzenia. Zdaniem skarżącej Sąd powinien zbadać z urzędu te naruszenia.
31
Zdaniem EUIPO w niniejszej sprawie nie zostały spełnione przesłanki uwzględnienia z urzędu zarzutu dotyczącego naruszenia zakresu stosowania aktu prawnego. W szczególności EUIPO utrzymuje, że Izba Odwoławcza miała prawo oddalić odwołanie, badając oznaczenie, o którego rejestrację wniesiono, wyłącznie w świetle przepisu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, uznając w związku z tym w pkt 58 zaskarżonej decyzji, że kwestia możliwości zastosowania art. 4 i art. 7 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia jest w niniejszym przypadku nieistotna. Zdaniem EUIPO bowiem, po pierwsze, odrzucenie zgłoszenia do rejestracji może być oparte tylko na jednej z bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, z których żadna nie ma charakteru przeważającego nad inną, a po drugie, badanie przeprowadzone przez Izbę Odwoławczą na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 było możliwie najpełniejsze. Ponadto EUIPO podnosi, że zasady ustanowionej przez Sąd w wyroku z dnia 6 października 2021 r., Przedstawienie szewronów pomiędzy dwiema równoległymi liniami (T‑124/20, niepublikowanego, EU:T:2021:668) nie można przenieść na grunt niniejszego sporu.
32
W tym względzie należy zauważyć, że zgodnie z art. 4 rozporządzenia nr 207/2009 w wersji obowiązującej ratione temporis (zob. pkt 16 powyżej) unijny znak towarowy może składać się z jakiekolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.
33
Zgodnie z art. 7 rozporządzenia nr 207/2009:
„1.   Nie są rejestrowane:
a)
znaki towarowe, które nie spełniają wymagań art. 4;
b)
znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru;
[…]
3.   Ustęp 1 lit. b), c) i d) nie ma zastosowania, jeżeli w następstwie używania znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w odniesieniu do towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację”.
34
Z art. 4 rozporządzenia nr 207/2009 wynika zatem, że oznaczenie może stanowić unijny znak towarowy, jeżeli spełnia warunki określone w tym przepisie, w tym warunek możliwości przedstawienia go w formie graficznej. Ponieważ funkcją przedstawienia graficznego jest zdefiniowanie znaku towarowego, celem określenia dokładnego przedmiotu ochrony przyznanej właścicielowi na mocy zarejestrowanego znaku towarowego przedstawienie to powinno być jasne, precyzyjne, kompletne samo w sobie, łatwo dostępne, zrozumiałe, trwałe i obiektywne (wyroki: z dnia 12 grudnia 2002 r., Sieckmann, C‑273/00, EU:C:2002:748, pkt 48, 55; z dnia 6 czerwca 2019 r., Deichmann/EUIPO, C‑223/18 P, niepublikowany, EU:C:2019:471, pkt 44; zob. także podobnie wyrok z dnia 29 lipca 2019 r., Red Bull/EUIPO, C‑124/18 P, EU:C:2019:641, pkt 36 i przytoczone tam orzecznictwo).
35
I tak, zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, nie są rejestrowane „znaki towarowe”, które są pozbawione jakiegokolwiek charakteru odróżniającego.
36
Wynika z tego, że charakter odróżniający oznaczenia może być oceniany do celów jego rejestracji jako unijnego znaku towarowego dopiero po stwierdzeniu, że stanowi ono znak towarowy w rozumieniu art. 4 rozporządzenia nr 207/2009, to znaczy od momentu stwierdzenia, że może być ono przedstawione w formie graficznej w rozumieniu opisanym w pkt 34 powyżej (wyrok z dnia 6 października 2021 r., Przedstawienie szewronów pomiędzy dwiema równoległymi liniami, T‑124/20, niepublikowany, EU:T:2021:668, pkt 46), co w istocie przyznaje EUIPO.
37
W konsekwencji z pewnością wystarczy, tak jak utrzymuje EUIPO, by zastosowanie miała tylko jedna podstawa odmowy rejestracji, aby odmówić rejestracji znaku towarowego (wyrok z dnia 19 września 2002 r., DKV/OHIM, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, pkt 28). Jak jednak wynika z pkt 36 powyżej, badanie bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji opartej na braku charakteru odróżniającego, takie jak badanie przeprowadzone przez Izbę Odwoławczą w niniejszej sprawie, zakłada, że sporny znak towarowy spełnia przesłanki określone w art. 4 rozporządzenia nr 207/2009 (zob. podobnie wyrok z dnia 6 października 2021 r., Przedstawienie szewronów pomiędzy dwiema równoległymi liniami, T‑124/20, niepublikowany, EU:T:2021:668, pkt 56).
38
W niniejszej sprawie z pkt 58 zaskarżonej decyzji wynika (zob. pkt 22 powyżej), że Izba Odwoławcza nie zbadała, czy oznaczenie, o którego rejestrację wniesiono, może stanowić znak towarowy, w zakresie, w jakim uznała, że takie badanie jest pozbawione znaczenia w świetle jej wniosku, zgodnie z którym wspomniane oznaczenie jest pozbawione charakteru odróżniającego. Tym samym, wbrew temu, co wynika z rozważań przedstawionych w pkt 36 powyżej, odnoszących się do reguł rozpatrywania zgłoszeń do rejestracji w zakresie bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, Izba Odwoławcza przystąpiła do badania charakteru odróżniającego wspomnianego oznaczenia bez uprzedniego zbadania, czy może ono stanowić znak towarowy.
39
Przyznając, że „co do zasady” badanie charakteru odróżniającego znaku towarowego zakłada, iż znak ten spełnia przesłanki wynikające z art. 4 i art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, EUIPO twierdzi, że w niniejszej sprawie Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, nie stosując tego podejścia, ponieważ zbadała zastosowanie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w sposób możliwie najbardziej kompletny, a mianowicie w odniesieniu do „wszystkich objętych ochroną przedmiotów i kształtów znaków towarowych, które [rozpatrywane] oznaczenie mogłoby hipotetycznie przybrać” i w związku z tym rozpatrzyła odwołanie w sposób korzystny dla skarżącej. Zdaniem EUIPO Izba Odwoławcza zbadała oznaczenie, po pierwsze, na podstawie jego przedstawienia graficznego oraz odpowiadającej mu części opisu, a po drugie, biorąc pod uwagę opis, który nie odpowiada wspomnianemu przedstawieniu, a mianowicie w zakresie, w jakim zostało opisane wrażenie dotykowe.
40
W tym względzie należy zauważyć, że nawet przy założeniu, iż Izba Odwoławcza rzeczywiście zbadała ewentualny charakter odróżniający różnych hipotetycznych kształtów, jakie może przybrać oznaczenie, o którego rejestrację wniesiono, co jednak nie wynika jasno z zaskarżonej decyzji, takie badanie nie może uzasadniać nieprzestrzegania przez Izbę Odwoławczą obowiązków związanych z badaniem bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, które na niej ciążą na mocy rozporządzenia nr 207/2009.
41
Ponadto należy przypomnieć, że w celu dokonania oceny, czy dany znak towarowy jest pozbawiony charakteru odróżniającego, należy wziąć pod uwagę wywierane przezeń całościowe wrażenie (wyrok z dnia 25 października 2007 r., Develey/OHIM, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, pkt 82 i przytoczone tam orzecznictwo).
42
Tymczasem w niniejszej sprawie, zgodnie ze zgłoszeniem do rejestracji, występuje się o ochronę zarówno w odniesieniu do elementu konstrukcji regulatorów natrysku, jak i do aspektu dotykowego rozpatrywanego oznaczenia (zob. pkt 3 powyżej). Wynika z tego, że w każdym wypadku Izba Odwoławcza nie mogła zbadać charakteru odróżniającego wspomnianego oznaczenia w oparciu o założenia, w których wybiórczo uwzględniłaby pewne aspekty oznaczenia, w szczególności wykluczając jego aspekt dotykowy. Ponadto argument wysunięty przez EUIPO na rozprawie, zgodnie z którym Izba Odwoławcza stwierdziła, że wrażenie dotykowe oznaczenia, o którego rejestrację wniesiono, nie odpowiada jego przedstawieniu graficznemu, lecz wynika wyłącznie z jego opisu, wchodzi w zakres badania zastosowania art. 4 rozporządzenia nr 207/2009 i art. 7 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia.
43
Nie można zatem uwzględnić argumentu EUIPO.
44
EUIPO utrzymuje również, że rozważania przedstawione w pkt 36 powyżej, zawarte przez Sąd w wyroku z dnia 6 października 2021 r., Przedstawienie szewronów pomiędzy dwiema równoległymi liniami (T‑124/20, niepublikowanym, EU:T:2021:668), dotyczą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku i nie można ich przenieść na grunt niniejszej sprawy. Argument ten jest bezzasadny. Wbrew temu, co zdaje się utrzymywać EUIPO, badanie istnienia bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji nie może bowiem być prowadzone według zasad odmiennych od tych, które mają zastosowanie do badania istnienia tych podstaw, jeżeli zostały one przywołane, jak w sprawie, w której zapadł wspomniany wyrok, na poparcie wniosku o unieważnienie prawa do znaku.
45
Ponadto nie można również uwzględnić argumentu EUIPO opartego na okoliczności, że w przeciwieństwie do sprawy, w której zapadł wyrok z dnia 6 października 2021 r., Przedstawienie szewronów pomiędzy dwiema równoległymi liniami (T‑124/20, niepublikowany, EU:T:2021:668), uzyskany w następstwie używania charakter odróżniający oznaczenia, o którego rejestrację wniesiono, nie jest przedmiotem sporu w niniejszej sprawie. Rozważania zawarte w pkt 36 powyżej mają bowiem niewątpliwie szczególne znaczenie w sytuacji, gdy wnoszący o rejestrację powołuje się na charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania danego znaku towarowego, ponieważ zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania – przy założeniu, że zostanie on wykazany – powoduje, że bezwzględna podstawa odmowy rejestracji określona w art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia nie znajduje zastosowania. Jednakże interes leżący u podstaw tych rozważań nie ogranicza się do takich okoliczności. Zdefiniowanie przedmiotu ochrony przyznanej przez rejestrację oznaczenia jako unijnego znaku towarowego w rozumieniu art. 4 rozporządzenia nr 207/2009 (zob. pkt 34 powyżej) konieczne jest również, jak wynika z pkt 36 powyżej, przed przystąpieniem do badania samoistnego charakteru odróżniającego tego znaku.
46
Ponadto należy zauważyć, że w niniejszej sprawie Izba Odwoławcza dodatkowo zbadała w pkt 51–54 zaskarżonej decyzji, czy zgłoszony znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania w rozumieniu art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009. Tymczasem takie badanie nie jest nawet możliwe, jeżeli dane oznaczenie nie może być przedstawione w formie graficznej w rozumieniu art. 4 tego rozporządzenia i w konsekwencji należy odmówić jego rejestracji zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia (zob. podobnie wyrok z dnia 6 października 2021 r., Przedstawienie szewronów pomiędzy dwiema równoległymi liniami, T‑124/20, niepublikowany, EU:T:2021:668, pkt 47).
47
Z powyższego wynika, że wykładnia właściwych przepisów prawa, a w szczególności kwestii, czy oznaczenie, o którego rejestrację jako unijnego znaku towarowego wniesiono, spełnia przesłanki określone w art. 4 rozporządzenia nr 207/2009, w tym przesłankę, że można przedstawić go w formie graficznej, i czy w związku z tym może ono stanowić znak towarowy, jest w niniejszej sprawie kwestią wstępną, której rozstrzygnięcie jest niezbędne do zbadania zarzutów skargi dotyczących naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) i art. 95 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.
48
W konsekwencji Sąd naruszyłby powagę urzędu sędziego orzekającego o zgodności z prawem, gdyby, po pierwsze, zaniechał stwierdzenia, nawet w sytuacji niepodważania tej kwestii przez strony, że zaskarżona decyzja została wydana na podstawie normy, a mianowicie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, co do której mogłoby się okazać, że nie ma ona zastosowania w niniejszej sprawie w przypadku – niezbadanym przez Izbę Odwoławczą – gdy oznaczenie, o którego rejestrację wniesiono, nie stanowiłoby znaku towarowego w rozumieniu art. 4, i gdyby, po drugie, w wyniku tego wydał orzeczenie w przedmiocie zawisłego przed nim sporu, sam stosując tę normę.
49
W związku z tym należy uwzględnić z urzędu zarzut dotyczący naruszenia zakresu stosowania aktu prawnego.
W przedmiocie zasadności zarzutu dotyczącego naruszenia zakresu stosowania aktu prawnego
50
Jak wynika z pkt 36 i 47 powyżej, aby stwierdzić, czy art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 miał zastosowanie w niniejszej sprawie do celów rozpatrzenia zgłoszenia do rejestracji, należy zbadać, czy oznaczenie, o którego rejestrację wniesiono, spełnia przesłanki rejestracji określone w art. 4 tego rozporządzenia, a mianowicie w szczególności czy można je przedstawić w formie graficznej w rozumieniu określonym w pkt 34 powyżej.
51
Skarżąca utrzymuje, że przedstawienie w formie graficznej oznaczenia, o którego rejestrację jako znaku towarowego wniesiono, wraz z jego opisem, w szczególności w odniesieniu do elastyczności i odkształcalności tworzących je listewek po naciśnięciu palcem na podstawę i równolegle do podstawy, jest wystarczające, aby przedstawić to oznaczenie, w tym wrażenie dotykowe, jakie wywołuje. Ponadto skarżąca odesłała do swoich uwag przedstawionych w piśmie z dnia 22 stycznia 2020 r. przedstawiającym podstawy odwołania do Izby Odwoławczej (zob. pkt 21 powyżej)
52
EUIPO podnosi, że wrażenie dotykowe, jakie wywołuje oznaczenie, o którego rejestrację wniesiono, wynika nie z jego graficznego przedstawienia, lecz jedynie z opisu załączonego do tego przedstawienia. Tymczasem opis ten, zdaniem EUIPO, na podstawie art. 3 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/626 z dnia 5 marca 2018 r. określającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia 2017/1001 i uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1431 (Dz.U. 2018, L 104, s. 37), nie może zostać uwzględniony w zakresie, w jakim rozszerza on przedmiot żądanej ochrony wynikający z przedstawienia graficznego oznaczenia.
53
Na wstępie należy zauważyć, że art. 3 rozporządzenia wykonawczego 2018/626 jest częścią tytułu II tego rozporządzenia. Tymczasem o ile rozporządzenie to obowiązywało w chwili wydania zaskarżonej decyzji, o tyle art. 39 ust. 2 lit. a) tego rozporządzenia przewiduje, że wspomniany tytuł II nie ma zastosowania do zgłoszeń unijnych znaków towarowych złożonych przed dniem 1 października 2017 r. A zatem, wbrew temu, co zakładają argumenty EUIPO, rozporządzenie to nie znajduje zastosowania w niniejszej sprawie, ponieważ zgłoszenie spornego znaku towarowego zostało złożone w dniu 1 września 2016 r. Ponadto na podstawie środków przejściowych przewidzianych w art. 37 rozporządzenia wykonawczego 2018/626 przepisy rozporządzenia nr 2868/95 stosuje się nadal do postępowań w toku do czasu ich zakończenia, jeżeli rozporządzenie wykonawcze nie ma zastosowania.
54
Następnie należy przypomnieć, że zgodnie ze zgłoszeniem do rejestracji rozpatrywanego znaku towarowego występuje się o ochronę zarówno w odniesieniu do konstrukcji regulatorów natrysku, jak i do aspektu dotykowego oznaczenia. Ponadto w odpowiedzi na pytanie ustne Sądu skarżąca potwierdziła na rozprawie, że dwa aspekty tego znaku towarowego, a mianowicie fakt, że jest to pozycyjny znak towarowy, oraz jego aspekt dotykowy, mają jednakowe znaczenie do celów zgłoszenia tego znaku do rejestracji i że połączenie tych elementów powinno mieć zatem decydujące znaczenie dla tego celu.
55
W związku z tym, w odniesieniu do kwestii, czy oznaczenie, o którego rejestrację wniesiono, spełnia przesłanki rejestracji określone w art. 4 rozporządzenia nr 207/2009, należy zauważyć, że prawdą jest, iż konstrukcja tego oznaczenia, które jest umieszczone na końcówce cylindrycznego wstawianego elementu sanitarnego, jako że składa się ona z okrągłych i koncentrycznych listewek o wysokości kilku milimetrów umieszczonych na całej powierzchni końcówki, może być przedstawiona w formie graficznej, jak wynika z przedstawienia w pkt 2 powyżej. Tak jednak nie jest, jak przyznaje EUIPO (zob. pkt 39 i 52 powyżej), w odniesieniu do wrażenia dotykowego, jakie wywołuje ta konstrukcja, jeśli chodzi o elastyczność listewek, które ulegają odkształceniu poprzez naciśnięcie palcem na podstawę i równolegle do podstawy. Tymczasem, jak przypomniano w pkt 34 powyżej, oznaczenie może stanowić unijny znak towarowy, jeżeli spełnia przesłanki określone w tym przepisie, w tym przesłankę, zgodnie z którą można je przedstawić w formie graficznej, przy czym owo przedstawienie graficzne znaku towarowego powinno być ponadto jasne, precyzyjne, kompletne samo w sobie, łatwo dostępne, zrozumiałe, trwałe i obiektywne.
56
Prawdą jest, że zasada 3 ust. 3 rozporządzenia nr 2868/95 przewiduje, że zgłoszenie „może […] zawierać opis znaku”. Dlatego też, jak twierdzi w istocie skarżąca (zob. pkt 51 powyżej), jeśli w zgłoszeniu zawarto już opis, opis ten należy rozpatrzyć łącznie z przedstawieniem graficznym [zob. wyrok z dnia 19 czerwca 2019 r., adidas/EUIPO – Shoe Branding Europe (Przedstawienie trzech równoległych pasków), T‑307/17, EU:T:2019:427, pkt 31 i przytoczone tam orzecznictwo]. Jednakże zgodnie z orzecznictwem w przypadku gdy zgłoszeniu towarzyszy słowny opis oznaczenia, opis ten powinien przyczyniać się do uściślenia przedmiotu i zakresu ochrony, o którą występuje się na podstawie prawa znaków towarowych, a ponadto taki opis nie może być sprzeczny z graficznym przedstawieniem znaku ani nie może wzbudzać wątpliwości co do przedmiotu i zakresu tego przedstawienia graficznego (wyrok z dnia 29 lipca 2019 r., Red Bull/EUIPO, C‑124/18 P, EU:C:2019:641, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo).
57
Tymczasem w niniejszej sprawie wrażenie dotykowe, jakie wywołuje oznaczenie, o którego rejestrację wniesiono, nie wynika w sposób precyzyjny i kompletny z przedstawienia graficznego samego w sobie tego oznaczenia, lecz co najwyżej z załączonego do niego opisu. W konsekwencji opis ten nie precyzuje przedstawienia graficznego wspomnianego oznaczenia w rozumieniu orzecznictwa przytoczonego w pkt 56 powyżej, lecz przeciwnie, może budzić wątpliwości co do przedmiotu i zakresu tego przedstawienia graficznego, jako że zmierza do rozszerzenia przedmiotu żądanej ochrony, jak podnosi w istocie EUIPO.
58
Z powyższego wynika, że oznaczenie, o którego rejestrację wniesiono, nie spełnia przesłanek określonych w art. 4 rozporządzenia nr 207/2009 i w konsekwencji napotyka na bezwzględną podstawę odmowy rejestracji, o której mowa w art. 7 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia.
59
Wniosek ten pozostaje bez uszczerbku dla wykładni i stosowania art. 4 i art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001 w przypadkach objętych zakresem stosowania ratione temporis tego rozporządzenia.
60
Wobec powyższego – jak wynika z pkt 36 i 37 powyżej – art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 nie mógł mieć zastosowania do oceny zgłoszenia do rejestracji rozpatrywanego oznaczenia jako unijnego znaku towarowego. W konsekwencji Izba Odwoławcza nie mogła zgodnie z prawem zastosować tego przepisu w celu wydania decyzji oddalającej odwołanie od decyzji eksperta odmawiającej rejestracji tego oznaczenia.
61
Należy zatem stwierdzić, że zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem zakresu stosowania aktu prawnego i należy stwierdzić jej nieważność, bez konieczności badania dopuszczalności próbek przedstawionych przez skarżącą wraz z pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 15 kwietnia 2022 r.
W przedmiocie kosztów
62
Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ EUIPO przegrało sprawę, należy – zgodnie z żądaniem skarżącej – obciążyć je kosztami postępowania.
Z powyższych względów
SĄD (dziesiąta izba w składzie powiększonym)
orzeka, co następuje:
1)
Stwierdza się nieważność decyzji Piątej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 3 czerwca 2021 r. (sprawa R 2327/2019‑5).
2)
EUIPO zostaje obciążone kosztami postępowania.
Kornezov
Buttigieg
Kowalik-Bańczyk
Hesse
Petrlík
Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 7 grudnia 2022 r.
Podpisy
(
*1
)	Język postępowania: niemiecki.