62020TJ0177_RES
Zaak T‑177/20
Erwin Leo Himmel
tegen
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie
Arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 2 juni 2021
„Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniewoordmerk Hispano Suiza – Ouder Uniewoordmerk HISPANO SUIZA – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”
Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Beoordelingscriteria
[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]
(zie punten 38‑42)
Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten – Beoordelingscriteria – Handelspraktijk
[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]
(zie punten 44‑46, 51‑56, 61)
Samenvatting
Monfort heeft bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) inschrijving van het Uniewoordmerk Hispano Suiza voor voertuigen aangevraagd. Himmel heeft oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit merk, op grond dat er sprake was van gevaar voor verwarring met zijn oudere Uniewoordmerk HISPANO SUIZA, dat is ingeschreven voor uurwerken en tijdmeetinstrumenten, alsmede kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels.
Deze oppositie werd afgewezen door het EUIPO, waarna Himmel beroep heeft ingesteld bij het Gerecht.
In zijn arrest vernietigt het Gerecht de beslissing van het EUIPO en verduidelijkt het de criteria voor de beoordeling van de soortgelijkheid van waren of diensten in het kader van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 (
1
) door te oordelen dat het bestaan van een handelspraktijk een relevant criterium kan vormen voor een dergelijk onderzoek.
Beoordeling door het Gerecht
Om te beginnen herinnert het Gerecht aan het arrest Canon (
2
), waarin het Hof heeft geoordeeld dat bij de vergelijking van de waren of diensten waarop de conflicterende merken betrekking hebben, rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of diensten kenmerken, in het bijzonder de aard, de bestemming en het gebruik ervan, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan. Het Gerecht benadrukt dat uit de door het Hof gehanteerde formulering blijkt dat deze lijst van criteria niet uitputtend is, en dat deze lijst bovendien in de rechtspraak van het Gerecht en van het Hof is aangevuld met andere criteria, waaronder de gebruikelijke herkomst van de betrokken waren, de distributiekanalen of de omstandigheid dat de waren worden aangeprezen in dezelfde gespecialiseerde tijdschriften.
Volgens het Gerecht is het dus niet uitgesloten dat andere criteria dan die welke het EUIPO in zijn beslissing heeft vermeld, te weten, naast de in het arrest Canon vastgestelde criteria, die inzake de distributiekanalen en het gebruik van dezelfde verkooppunten, relevant kunnen zijn bij de beoordeling van de soortgelijkheid van waren of diensten in het algemeen en van de waren in casu in het bijzonder. Om die reden stelt het Gerecht vast dat het EUIPO blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door principieel uit te sluiten dat de soortgelijkheid van de waren wordt beoordeeld in het licht van het criterium inzake handelspraktijken. Het Gerecht merkt tevens op dat dit criterium in zijn rechtspraak reeds in aanmerking werd genomen bij de beoordeling van de soortgelijkheid van waren of diensten en dat hierbij in het bijzonder rekening werd gehouden met de omstandigheid dat de waren en diensten vaak samen werden verkocht of dat de consument het als gebruikelijk beschouwde dat de waren onder hetzelfde merk op de markt werden gebracht.
Vervolgens stelt het Gerecht vast dat het feit dat een criterium relevant wordt geacht in het kader van de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, niet noodzakelijkerwijs betekent dat dit niet het geval is in het kader van de toepassing van lid 1, onder b), van dit artikel.
Voorts merkt het Gerecht op, ten eerste, dat elk van de in de rechtspraak ontwikkelde criteria, of het nu gaat om een van de oorspronkelijke criteria of om criteria die daar later aan zijn toegevoegd, slechts één van de vele criteria is, ten tweede, dat deze criteria autonoom zijn en, ten derde, dat de soortgelijkheid van de conflicterende waren of diensten kan worden vastgesteld op basis van een van deze criteria op zich (
3
). Bovendien moet het EUIPO weliswaar rekening houden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de betrokken waren kenmerken, maar hoeft het geen rekening te houden met factoren die niet relevant zijn voor die verhouding.
Gelet op het voorgaande komt het Gerecht tot de slotsom dat het bestaan van een bepaalde handelspraktijk een relevant criterium kan vormen voor het onderzoek van de soortgelijkheid van waren of diensten in het kader van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.
Aangezien het EUIPO bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren de relevantie en de impact van het criterium inzake de handelspraktijk niet heeft onderzocht, stelt het Gerecht ten slotte vast dat het zich niet kan uitspreken over deze kwestie. Derhalve vernietigt het Gerecht de bestreden beslissing, vanwege de onjuiste rechtsopvatting van het EUIPO en de ontoereikende motivering van die beslissing wat het in aanmerking nemen van de criteria inzake de gebruikelijke herkomst en de distributiekanalen betreft.
(
1
)	Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd.
(
2
)	Arrest van 29 september 1998, Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442, punt 23).
(
3
)	Gelet op het arrest van 21 januari 2016, Hesse/BHIM (C‑50/15 P, EU:C:2016:34, punt 23).