62011TJ0103
UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)
19 päivänä tammikuuta 2012 (
*1
)
”Yhteisön tavaramerkki — Hakemus kuviomerkin justing rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen kuviomerkki JUSTING — Aikaisemman kansallisen tavaramerkin aiemmuuden vaatiminen — Merkit eivät ole samat — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 34 artikla”
Asiassa T-103/11,
Tiantian Shang, kotipaikka Rooma (Italia), edustajanaan asianajaja A. Salerni,
kantajana,
vastaan
sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään G. Mannucci,
vastaajana,
jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan 14.12.2010 tekemästä päätöksestä (asia R 1388/2010-2), joka liittyy Tiantian Shangin hallussa olevan kansallisen kuviomerkin JUSTING aiemmuutta koskevaan vaatimukseen,
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),
toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja S. Papasavvas sekä tuomarit V. Vadapalas (esittelevä tuomari) ja K. O’Higgins,
kirjaaja: E. Coulon,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 16.2.2011 jätetyn kannekirjelmän,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 7.4.2011 jätetyn vastauskirjelmän,
ottaen huomioon sen, etteivät asianosaiset ole kuukauden kuluessa siitä, kun niille on ilmoitettu kirjallisen käsittelyn päättymisestä, pyytäneet järjestämään suullista käsittelyä, ja päätettyään näin ollen esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella ja unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 a artiklan nojalla ratkaista asian ilman suullista käsittelyä,
on antanut seuraavan
tuomion
Asian tausta
1
Kantaja Tiantian Shang teki 26.6.2009 yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) nojalla.
2
Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki:
3
Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 18 ja 25 ja vastaavat kummankin luokan osalta seuraavaa kuvausta:
—
luokka 18: ”Nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; eläinten nahat, vuodat; matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, päivänvarjot ja kävelykepit; piiskat, valjaat ja satulavarusteet”
—
luokka 25: ”Vaatteet, jalkineet, päähineet”.
4
Samanaikaisesti kantaja teki SMHV:lle asetuksen N:o 207/2009 34 artiklan mukaisesti hakemuksen, jolla vaadittiin numerolla 1217303 rekisteröidyn alla esitetyn aikaisemman italialaisen kuviomerkin aiemmuutta:
5
Tutkija hylkäsi aikaisemman kansallisen tavaramerkin aiemmuutta koskevan vaatimuksen 1.6.2010 tekemällään päätöksellä.
6
Kantaja valitti 22.7.2010 tutkijan päätöksestä SMHV:ssa asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla.
7
SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 14.12.2010 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Se katsoi erityisesti, että haettu yhteisön tavaramerkki ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki eivät olleet samat, koska niiden graafiset esitykset ovat erilaiset paitsi sanaosan ”justing” typografisten merkkien myös tavaramerkkien kuvio-osien ja merkkien eri osien sijainnin osalta.
Asianosaisten vaatimukset
8
Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
—
kumoaa riidanalaisen päätöksen
—
muuttaa riidanalaista päätöstä ja hyväksyy aikaisemman kansallisen tavaramerkin aiemmuutta koskevan kantajan vaatimuksen
—
toissijaisesti hyväksyy aikaisemman kansallisen tavaramerkin sanaosan eli termin ”justing” aiemmuutta koskevan kantajan vaatimuksen
—
velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
9
SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
—
hylkää kanteen
—
velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Oikeudellinen arviointi
10
Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen perustuu asetuksen N:o 207/2009 34 artiklan rikkomiseen ja virheelliseen tulkintaan, toinen mallien oikeudellisesta suojasta 13.10.1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/71/EY (EYVL L 289, s. 28) rikkomiseen ja kolmas siihen, että aikaisempi kansallinen tavaramerkki on yleisesti tunnettu.
Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 207/2009 34 artiklan rikkomiseen ja virheelliseen tulkintaan
11
Kantaja moittii valituslautakuntaa siitä, että se on tulkinnut suppeasti asetuksen N:o 207/2009 34 artiklaa. Valituslautakunta on nimittäin tulkinnut kyseistä säännöstä ottamatta huomioon sen asiayhteyttä eli järjestelmää, jossa tavaramerkkejä suojataan sekaannusvaaralta samoihin tai samankaltaisiin tavaramerkkeihin nähden. Tässä yhteydessä valituslautakunnan olisi pitänyt ottaa huomioon, että yhteisön tavaramerkin sanaosa ”justing” ja aikaisemman kansallisen tavaramerkin sanaosa ovat samat, eikä se, että näissä kahdessa tavaramerkissä on käytetty erilaisia typografisia merkkejä, voi kyseenalaistaa tätä toteamusta. Lisäksi kyseisten kahden tavaramerkin kattamat tavarat ovat täysin samoja, eikä valituslautakunta ole tätä kyseenalaistanut. Lopuksi kantaja esittää, että siltä osin kuin on kyse kyseisten tavaramerkkien kuvio-osista, niiden eroja olisi tarkasteltava aikaisemman kansallisen tavaramerkin ”graafisen kehitysprosessin” asiayhteydessä, mikä ei millään tavalla olisi kyseenalaistanut ”tavaramerkin ainutlaatuisuutta”, joka siis pysyy ennallaan.
12
SMHV kiistää kantajan väitteet.
13
Asetuksen N:o 207/2009 34 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:
”Jäsenvaltiossa tai Benelux-alueella rekisteröidyn aikaisemman tavaramerkin, mukaan lukien aikaisempi kansainvälisesti, jäsenvaltiossa vaikuttavalla tavalla rekisteröity tavaramerkki, [haltija], joka jättää hakemuksen samasta tavaramerkistä, joka on tarkoitus rekisteröidä yhteisön tavaramerkkinä samoja tavaroita tai palveluja varten, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, tai [näihin tavaroihin tai palveluihin sisältyviä tavaroita ja palveluja varten], voi vaatia aikaisemman tavaramerkin aiemmuutta yhteisön tavaramerkille sen jäsenvaltion osalta, jossa tai jota varten se on rekisteröity.”
14
Jotta aikaisemman kansallisen tavaramerkin aiemmuutta koskeva vaatimus voidaan hyväksyä yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemusta varten, kolmen seuraavan edellytyksen on täytyttävä kumulatiivisesti: aikaisemman kansallisen tavaramerkin ja haetun yhteisön tavaramerkin on oltava samat, haetun yhteisön tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen on oltava samat kuin aikaisemman kansallisen tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut tai niiden on sisällyttävä aikaisemman kansallisen tavaramerkin kattamiin tavaroihin tai palveluihin ja kyseisten tavaramerkkien haltijan on oltava sama.
15
Nyt käsiteltävässä asiassa ei ole kiistetty sitä, että haetun yhteisön tavaramerkin ja aikaisemman kansallisen tavaramerkin kattamat tavarat ovat samat. Asianosaisten kesken on myös kiistatonta, että kyseisillä tavaramerkeillä on sama haltija.
16
Tavaramerkkien samanlaisuudesta on muistutettava, että merkki on sama kuin tavaramerkki silloin, kun merkissä toistetaan ilman muutoksia tai lisäyksiä kaikki tavaramerkin muodostavat osatekijät tai kun se kokonaisuutena tarkasteltuna poikkeaa niin vähän tavaramerkistä, että on mahdollista, ettei keskivertokuluttaja huomaa eroja merkin ja tavaramerkin välillä (asia C-291/00, LTJ Diffusion, tuomio 20.3.2003, Kok., s. I-2799, 54 kohta).
17
Edellytystä, jonka mukaan merkin ja tavaramerkin on oltava samat, on tulkittava suppeasti tällaiseen samanlaisuuteen liittyvien seurausten vuoksi. Nyt käsiteltävässä asiassa asetuksen N:o 207/2009 34 artiklan 2 kohdan mukaan yhteisön tavaramerkin haltija, jonka aikaisemman kansallisen tavaramerkin aiemmuutta koskeva vaatimus on hyväksytty, voi, jos hän luopuu aikaisemmasta tavaramerkistä tai antaa sen lakata, vaatia, että oikeudet pysyvät voimassa samoin, kuin jos aikaisempi tavaramerkki olisi edelleen rekisteröity.
18
Valituslautakunta on siis tulkinnut perustellusti asetuksen N:o 207/2009 34 artiklan 1 kohtaa suppeasti.
19
Tässä yhteydessä kantajan esittämä väite siitä, että asetuksen N:o 207/2009 34 artiklan soveltamisalaa pitäisi laajentaa samankaltaisiin tavaramerkkeihin ja että tavaramerkkien suojaaminen sekaannusvaaralta koskee myös samankaltaisia tavaramerkkejä, on hylättävä. Toisin kuin asetuksen N:o 207/2009 säännöksissä, joilla pyritään suojaamaan tavaramerkkejä sekaannusvaaralta samoihin tai samankaltaisiin tavaramerkkeihin nähden, asetuksen N:o 207/2009 34 artikla nimittäin koskee vain samoja tavaramerkkejä eikä siinä ole lainkaan samankaltaisia tavaramerkkejä koskevia säännöksiä. Unionin yleinen tuomioistuin ei nimittäin voi muuttaa kyseisen asetuksen 34 artiklan sanamuotoa sallimalla sen, että edellytys, jonka mukaan tavaramerkkien on oltava samat, korvataan samankaltaisuusedellytyksellä.
20
Nyt käsiteltävässä asiassa on siis tarkistettava, ovatko haettu yhteisön tavaramerkki ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki samat.
21
Molemmat kuviomerkit muodostuvat sanaosasta ”justing” ja kuvio-osista. Kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 12 kohdassa, on huomattava, että sanaosa ”justing” on esitetty tavaramerkeissä erilaisilla typografisilla merkeillä. Aikaisemmassa kansallisessa tavaramerkissä on käytetty tavanomaista kirjasinlajia olevia painokirjaimia, kun taas haetussa yhteisön tavaramerkissä on käytetty goottilaisia kirjaimia, mikä antaa termille ”justing” tietyn graafisen ja tyylillisen ominaispiirteen.
22
Lisäksi näiden kahden tavaramerkin kuvio-osat ovat erilaiset. Aikaisemmassa kansallisessa tavaramerkissä on nimittäin sanaosan molemmin puolin molempia sukupuolia esittävät symbolit, kun taas haetussa yhteisön tavaramerkissä sanaosan yläpuolelle asetettu kuvio-osa esittää säteillä ympäröityä rengasta, joka sisältää j-kirjaimen.
23
On siis todettava, että valituslautakunta on menetellyt oikein katsoessaan, että tavaramerkit eivät ole samat ja ettei vaatimusta aikaisemman kansallisen tavaramerkin aiemmuudesta haetulle yhteisön tavaramerkille näin ollen voida hyväksyä.
24
Tässä yhteydessä kantajan väite, jossa tavaramerkkien välisiä eroja pyritään selittämään ”graafisella kehitysprosessilla”, ei voi kyseenalaistaa tätä toteamusta. Tavaramerkkejä olisi nimittäin voitu pitää samoina vain, jos edellä 16 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaan erot olisivat olleet niin vähäisiä, että kuluttaja ei huomaa niitä, mistä ei ole kyse nyt käsiteltävässä asiassa, sillä kyseisten kahden tavaramerkin graafiset esitykset ovat hyvin erilaiset.
25
Kun otetaan huomioon kaikki edellä esitetty, ensimmäinen kanneperuste on hylättävä.
Toinen kanneperuste, joka perustuu direktiivin 98/71 rikkomiseen
26
Kantaja väittää, että sen määrittämiseksi, onko kahta tavaramerkkiä pidettävä samoina, on tukeuduttava direktiivin 98/71 4 artiklaan, jonka mukaan ”malleja on pidettävä samanlaisina, jos niiden piirteet eroavat vain epäolennaisilta yksityiskohdiltaan”. Kantajan mukaan tämä merkitsee, että kaksi tavaramerkkiä on samoja, kun niiden olennaiset osatekijät eli ne, joiden avulla kohdeyleisö pystyy tavaramerkit tunnistamaan, ovat samat.
27
Kantajan mukaan on huomattava, että ”mahdollisen sekaannusvaaran” näkökulmasta silloin, kun luovutaan ”liiallisesta tarkkuudesta”, näitä kahta tavaramerkkiä on pidettävä yhtenä tavaramerkkinä, kun otetaan huomioon se, että tavarat, sanaosa ja haltija ovat samat, sekä ”tosiasiallinen aiemmuus” ja ”täysin yhteensopivien merkkien selvä sekoitus ja/tai kehitys”.
28
SMHV kiistää kantajan väitteet.
29
Aivan aluksi on huomautettava, että direktiiviin 98/71 säännökset eivät sovellu nyt käsiteltävään asiaan, koska ne koskevat malleja.
30
Joka tapauksessa on huomattava, että direktiiviin 98/71 4 artiklassa ja edellä 16 kohdassa tarkoitetussa oikeuskäytännössä annetaan samanlaisuuden käsitteelle samankaltainen määritelmä.
31
Lisäksi väitteissä, jotka kantaja on esittänyt tämän kanneperusteen yhteydessä, toistetaan olennaisilta osin samat tekijät kuin ensimmäisen kanneperusteen yhteydessä. Kantaja pyrkii nimittäin osoittamaan, että kyseiset tavaramerkit ovat olennaisilta osatekijöiltään eli sanaosan ”justing” osalta samat ja että erot johtuvat ainoastaan ”graafisesta kehitysprosessista”, joka unionin yleisen tuomioistuimen on otettava huomioon todetakseen, että tavaramerkit ovat samat.
32
On korostettava, että kantajan tulkinta samanlaisuuden käsitteestä ei ole oikea siltä osin kuin kantaja rajoittaa tulkinnan oman asiansa edistämiseksi merkkien olennaisiin osatekijöihin sivuuttaen sen, että merkit ovat samat vain, jos niiden erot ovat vain vähäisiä, mikä ei pidä paikkaansa nyt käsiteltävässä asiassa, vaikka tavaramerkkien sanaosat ovat samat. Muilta osin riittää, kun viitataan unionin yleisen tuomioistuimen arviointiin ensimmäisen kanneperusteen tarkastelun yhteydessä.
33
Kantajan väite, jonka mukaan tavaramerkin logon kaikenlainen graafinen kehittäminen olisi kiellettyä, jos unionin yleinen tuomioistuin ei myöntäisi, että logon osalta on tapahtunut kehitystä, ei voi menestyä. Nyt käsiteltävässä asiassa ei nimittäin ole kyse siitä, että kyseenalaistetaan tavaramerkin haltijan mahdollisuus kehittää tavaramerkkiä graafisesti vaan sen määrittämisestä, voiko kantaja vaatia aikaisemman kansallisen tavaramerkin aiemmuutta. Tätä koskevat kriteerit on kuitenkin selvästi määritetty asetuksen N:o 207/2009 34 artiklassa ja niitä on tulkittava suppeasti, kuten edellä 18 kohdassa on todettu. Nyt käsiteltävässä asiassa eräs aikaisemman kansallisen tavaramerkin aiemmuuden vaatimiselle asetuksen N:o 207/2009 34 artiklassa säädetyistä edellytyksistä eli se, että tavaramerkit ovat samat, ei täyty. Kantajan hakemus ei siis voi menestyä.
34
Kantaja väittää, että hänen tulkintansa vastainen tulkinta on omiaan tekemään tyhjäksi kaikenlaisen suojaamisen, sillä se sallisi sen, että kuka tahansa rekisteröisi saman tavaramerkin, jossa on vain vähäinen graafinen ero, ja väittäisi, että graafisten osatekijöiden täydellisen yhteneväisyyden puuttuminen on asianmukainen syy katsoa, että tavaramerkki on erilainen ja omaperäinen.
35
Kyseistä väitettä ei voida hyväksyä, koska asetuksen N:o 207/2009 suojamekanismit mahdollistavat sen, että tavaramerkin haltija saa suojaa oman tavaramerkkinsä kaltaista kolmannen tavaramerkkiä vastaan, ja koska hyvin vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu, tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Niinpä kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok., s. I-5507, 17 kohta ja yhdistetyt asiat T-81/03, T-82/03 ja T-103/03, Mast-Jägermeister v. SMHV - Licorera Zacapaneca (VENADO kehyksessä ym.), tuomio 14.12.2006, Kok., s. II-5409, 74 kohta).
36
Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että toinen kanneperuste on hylättävä.
Kolmas kanneperuste, joka perustuu siihen, että aikaisempi kansallinen tavaramerkki on yleisesti tunnettu
37
Kantaja väittää, että aikaisemman kansallisen tavaramerkin ”leviämisen” pitäisi mahdollistaa kyseisen tavaramerkin suojaamisen sen rekisteröinnistä riippumatta.
38
Kantaja tarkentaa, että hän varaa itselleen oikeuden ryhtyä mitättömäksi julistamista koskeviin toimiin sitä henkilöä vastaan, joka on 11.5.2009 – kantajan yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta aiemmin mutta kantajan aikaisemman kansallisen tavaramerkin rekisteröinnin hakemispäivän jälkeen – saanut rekisteröityä Euroopan unionin nimeäväksi kansainväliseksi tavaramerkiksi sanamerkin JUSTING.
39
SMHV kiistää kantajan väitteet.
40
Kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 13 kohdassa, on huomautettava, että se, että kantaja on halukas toimimaan sitä henkilöä vastaan, joka on saanut rekisteröityä Euroopan unionin nimeäväksi kansainväliseksi tavaramerkiksi sanamerkin JUSTING, ei ole aikaisemman kansallisen tavaramerkin aiemmuuden vaatimista koskevan menettelyn yhteydessä merkityksellinen peruste.
41
Lisäksi asetuksen N:o 207/2009 34 artiklassa ei todeta mitään yhteyttä aikaisemman kansallisen tavaramerkin aiemmuutta koskevan vaatimuksen ja sen välillä, että aikaisempi kansallinen tavaramerkki on yleisesti tunnettu.
42
Kolmas kanneperuste on siis hylättävä tehottomana.
43
Lisäksi kantajan vaatimuksesta, jolla pyritään siihen, että aikaisemman kansallisen tavaramerkin aiemmuutta koskeva vaatimus hyväksytään osittain sanaosan ”justing” osalta, on huomautettava, että asetuksen N:o 207/2009 34 artiklassa ei säädetä mahdollisuudesta vedota aikaisemman kansallisen tavaramerkin osan aiemmuuteen. Kuten edellä on todettu, kyseisen asetuksen 34 artiklaa tulkitaan nimittäin suppeasti, eikä unionin yleinen tuomioistuin näin ollen voi hyväksyä tällaista vaatimusta.
44
Koska yhtäkään kantajan niin kumoamisvaatimusten tueksi kuin päätöksen muuttamista koskevien vaatimusten tueksi esittämistä kanneperusteista ei ole hyväksytty, kanne on hylättävä kokonaisuudessaan.
Oikeudenkäyntikulut
45
Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti.
Näillä perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Kanne hylätään.
2)
Tiantian Shang velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Papasavvas
Vadapalas
O’Higgins
Julistettiin Luxemburgissa 19 päivänä tammikuuta 2012.
Allekirjoitukset
(
*1
)	Oikeudenkäyntikieli: italia.