62003CC0037_PT
Conclusões do Advogado-Geral
Conclusões do Advogado-Geral
1. O presente processo tem por objecto o recurso interposto pela sociedade BioID AG (2) do acórdão do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias (Segunda Secção) de 5 de Dezembro de 2002, BioID/IHMI (3), pelo qual este último negou provimento ao recurso de anulação da decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (4), de 20 de Fevereiro de 2001 (processo R 538/1999‑2) (5), que recusou o registo como marca comunitária da marca figurativa abaixo representada.
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2. As questões que são colocadas no âmbito deste recurso dizem principalmente respeito aos critérios que devem ser tomados em consideração a fim de apreciar se um sinal composto, como no presente caso, de um elemento verbal e de elementos figurativos é desprovido de carácter distintivo e deve, por conseguinte, ser objecto de uma recusa de registo como marca nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho (6) .
I – Enquadramento jurídico
3. Segundo o artigo 4.° do regulamento, podem constituir marcas comunitárias todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos e a forma do produto ou do seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.
4.
O artigo 7.° do regulamento é respeitante aos motivos absolutos de recusa de registo. Dispõe:
«1. Será recusado o registo:
a) Dos sinais que não estejam em conformidade com o artigo 4.°;
b) De marcas desprovidas de carácter distintivo;
c) De marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes;
d) De marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado habituais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;
[…]
2. O n.° 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade.
3. As alíneas b), c) e d) do n.° 1 não são aplicáveis se, na sequência da utilização da marca, esta tiver adquirido um carácter distintivo para os produtos ou serviços para os quais foi pedido o registo.»
II – Antecedentes do litígio
5. Em 8 de Julho de 1998, a recorrente apresentou ao IHMI um pedido de registo como marca comunitária do sinal representado supra .
6. O registo desse sinal foi pedido para os produtos e serviços, incluídos em diferentes classes do acordo de Nice (7), que consistem em software, hardware
e outros aparelhos que servem para controlar as autorizações de acesso graças à identificação de organismos humanos através de características biométricas específicas, bem como em serviços de telecomunicações relacionados com tais sistemas de identificação (8) .
7. Por decisão de 25 de Junho de 1999, o examinador indeferiu o pedido nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do regulamento, com o fundamento de o sinal em causa ser desprovido de carácter distintivo.
8. A Segunda Câmara de Recurso do IHMI indeferiu o recurso apresentado pela recorrente pelo mesmo motivo de recusa. Fundamentou essa apreciação nas definições da palavra «bio» em alemão e em inglês, bem como na abreviatura «ID» que figura nos dicionários relativos às telecomunicações e à informática. Concluiu destas definições que o acrónimo «BioID» constitui uma abreviatura das palavras «biometric identification» (identificação biométrica) e que designa, assim, o tipo e o destino dos produtos e serviços referidos no pedido de registo. Referiu que um consumidor que procure um sistema de segurança e que se encontre confrontado com produtos e serviços designados pela fórmula «BioID» compreende de imediato que se trata da identificação das características de organismos vivos.
9. A referida Câmara declarou também que, tendo em vista as expressões utilizadas pelos concorrentes da recorrente, há interesse em que estes possam servir‑se do acrónimo «BioID» para publicitar os seus próprios produtos e serviços.
10. Sustentou, por fim, que os elementos gráficos que compõem o sinal em causa não lhe conferem qualquer carácter distintivo e em nada alteram o seu carácter puramente descritivo.
11. A recorrente interpôs recurso da decisão controvertida para o Tribunal de Primeira Instância.
III – O acórdão recorrido
12. Em apoio do seu recurso, a recorrente invocou dois fundamentos, resultantes, o primeiro, da violação do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), e, o segundo, do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do regulamento.
13. O Tribunal de Primeira Instância negou provimento ao recurso. Decidiu que o fundamento resultante da violação do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do regulamento devia ser considerado improcedente no que diz respeito a todas as categorias de produtos e serviços referidas no pedido de registo e que, nessas condições, não tinha cabimento examinar o segundo fundamento, resultante da violação do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do regulamento.
14. O Tribunal de Primeira Instância considerou que o sinal em causa e os elementos que o compõem, isto é, o acrónimo «BioID» bem como os seus elementos figurativos, constituídos pelo ponto e pelo elemento ®, reproduzidos no formato de caracteres pelo qual o acrónimo é representado, são, todos, desprovidos de carácter distintivo.
15. Considerou também improcedentes os argumentos da recorrente fundados nas decisões das Câmaras de Recurso que admitiram o registo de outras marcas contendo o elemento «Bio» e da marca nominativa «Bioid».
IV – O presente recurso
16. A recorrente pede a anulação do acórdão recorrido e da decisão controvertida, bem como a condenação do IHMI nas despesas.
17. O IHMI pede que seja negado provimento ao recurso e a condenação da recorrente nas despesas.
A – Fundamentos do recurso
18. A recorrente baseia o seu recurso em dois fundamentos. Em primeiro lugar, censura o Tribunal de Primeira Instância por ter interpretado de modo inexacto e demasiado amplo o motivo absoluto de recusa referido no artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do regulamento. Em segundo lugar, alega que, se o Tribunal de Primeira Instância tivesse feito uma interpretação correcta da referida disposição, deveria ter analisado o motivo de recusa previsto no artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do regulamento e verificado que também não era aplicável ao presente caso.
19. No âmbito deste segundo fundamento, a recorrente refere, a título principal, que o litígio está em condições de ser julgado e que o próprio Tribunal de Justiça pode constatar que a marca em causa não apresenta um carácter descritivo na acepção do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do regulamento. A título subsidiário, expõe que, se o Tribunal de Justiça considerar não estar em condições de decidir quanto à aplicação desse motivo de recusa por o Tribunal de Primeira Instância não ter procedido a um suficiente apuramento dos factos sobre este ponto, deverá reenviar o litígio ao Tribunal de Primeira Instância.
20. Tal como o IHMI, tenho algumas dificuldades em compreender qual é a violação do direito comunitário que a recorrente censura no acórdão recorrido no âmbito do segundo fundamento. Com efeito, não contesta que o Tribunal de Primeira Instância, na medida em que considerou que o registo da marca em causa é impedido pelo motivo de recusa referido no artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do regulamento, podia não apreciar o fundamento resultante da violação da alínea c) da mesma disposição do regulamento, uma vez que, como decorre do texto do n.° 1 do referido artigo, basta que se aplique um dos motivos absolutos de recusa para que o sinal em causa não possa ser registado (9) .
21. Na argumentação exposta em apoio desse fundamento, a BioID procura, de facto, obter unicamente que o Tribunal de Justiça, no caso de o primeiro fundamento invocado no âmbito deste recurso ser declarado procedente, decida ele próprio quanto ao segundo fundamento invocado no Tribunal de Primeira Instância contra a decisão controvertida, como lhe permite o artigo 61.° do Estatuto do Tribunal de Justiça (10), nos termos do qual, quando o recurso é procedente, o Tribunal de Justiça anula a decisão do Tribunal de Primeira Instância e pode ele próprio decidir definitivamente o litígio quando este estiver em condições de ser julgado.
22. Concluo que os fundamentos invocados pela recorrente, no âmbito do presente recurso, em apoio do seu pedido de anulação do acórdão recorrido, se resumem na realidade a um único, que consiste na violação pelo Tribunal de Primeira Instância do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do regulamento.
23. No âmbito desse único fundamento, a recorrente faz quatro acusações. Censura, em primeiro lugar, o Tribunal de Primeira Instância por não ter fundado a sua apreciação da aptidão do sinal em causa para ter um carácter distintivo na impressão produzida pelo sinal no seu todo. Acusa‑o, em segundo lugar, de não ter tomado em conta a sua argumentação de que não foi provado que o sinal em causa fosse efectivamente utilizado pelo público ou pelos concorrentes. Defende, em terceiro lugar, que o Tribunal de Primeira Instância cometeu um erro de apreciação jurídica ao considerar que as marcas comparáveis que foram registadas não constituem indícios do carácter distintivo do sinal em causa, assim violando o princípio da igualdade de tratamento.
24. Além disso, na audiência, a recorrente alegou que o Tribunal de Primeira Instância fundamentou a sua apreciação no critério de que as marcas que podem normalmente ser utilizadas na apresentação dos produtos e serviços em causa não são susceptíveis de registo, embora, como o Tribunal de Justiça decidiu no acórdão de 16 de Setembro de 2004, SAT.1/IHMI (11), esse critério não seja pertinente no âmbito da apreciação do motivo de recusa previsto no artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do regulamento.
25. O IHMI referiu que este argumento não tinha sido invocado pela recorrente na petição do pres ente recurso, mas não contestou a sua admissibilidade. Também eu observo que o argumento em questão não foi expressamente mencionado neste recurso. Todavia, também não creio que se trate de um novo fundamento, na acepção do artigo 42.° do Regulamento de Processo, aplicável em matéria de recurso de decisão do Tribunal de Primeira Instância em conformidade com o artigo 118.° do mesmo regulamento, por aplicação dos quais os fundamentos que são invocados pela primeira vez na réplica ou na tréplica ou no decurso da audiência devem ser declarados inadmissíveis (12) . Trata‑se, em minha opinião, de considerações através das quais a recorrente procura demonstrar a realidade e a pertinência do fundamento baseado na violação do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do regulamento, invocado na petição do presente recurso. Trata‑se, pois, sem dúvida, de um argumento apresentado em apoio desse fundamento (13), pelo que podia ser invocado regularmente no decurso da instância, na condição de respeitar o princípio do contraditório. Observo, a este respeito, que o IHMI teve possibilidade de responder a essa acusação na audiência. Além disso, não se pode sustentar que o argumento altera o objecto do litígio submetido ao Tribunal de Primeira Instância, uma vez que critica a resposta por este dada ao fundamento perante ele invocado resultante da violação do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do regulamento. Assim, não vejo nenhum elemento que se oponha a que esse argumento seja examinado.
26. Previamente à apreciação dessas acusações, procederei a uma breve apresentação da jurisprudência que me parece pertinente quanto à interpretação dos motivos de recusa previstos no artigo 7.°, n.° 1, do regulamento e aplicáveis no presente caso, e ao método de análise desses motivos de recusa no caso de o sinal cujo registo é pedido ser composto de vários elementos. Recordarei também as consequências que o Tribunal de Justiça retirou dessa jurisprudência no acórdão SAT.1/IHMI, já referido, no qual decidiu o recurso interposto do acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 2 de Julho de 2002, SAT.1/IHMI (SAT.2) (14), cuja fundamentação é comparável à do acórdão recorrido.
B – A jurisprudência pertinente e o acórdão SAT.1/IHMI
27. A apresentação da jurisprudência pertinente deve ter como ponto de partida a função essencial da marca, que é a de garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou serviço designado pela marca, permitindo‑lhe distinguir sem confusão possível este produto ou serviço de outros que tenham proveniência diversa (15) .
28. O artigo 7.°, n.° 1, do regulamento visa impedir o registo como marca de sinais que, por natureza, são considerados inaptos para substituir essa função. Assim, segundo as alíneas b) e c) dessa disposição, são consideradas inaptas para constituir uma marca, excepto quando tiverem adquirido um carácter distintivo pela utilização, as marcas que sejam desprovidas de carácter distintivo no que diz respeito aos produtos e serviços para os quais o registo foi pedido, bem como as que são compostas exclusivamente de sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar esses produtos ou serviços ou as suas características.
29. Segundo a jurisprudência, os âmbitos de aplicação dos motivos de recusa referidos no artigo 7.°, n.° 1, alíneas b), c) e d), do regulamento sobrepõem‑se. Tendo em consideração o conteúdo de cada um desses motivos de recusa, penso mesmo que os sinais referidos nas alíneas c) e d) dessa disposição constituem subconjuntos da categoria, mais ampla, dos sinais desprovidos de carácter distintivo na acepção da alínea b) da mesma disposição. Assim, no que diz respeito aos sinais e indicações referidos no artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do regulamento, foi decidido que uma marca nominativa que é descritiva das características dos produtos e serviços referidos no pedido de registo, na acepção dessa disposição, é, por esse facto, necessariamente desprovida de carácter distintivo na acepção do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do mesmo regulamento (16) .
30. Por essa razão, as condições para que um sinal dependa desse subconjunto referido no artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do regulamento são especiais e devem ser interpretadas em função do interesse geral próprio desse motivo de recusa. É o que o Tribunal de Justiça enuncia, quando descreve a economia geral do artigo 7.°, n.° 1, do regulamento, ao indicar que cada um dos motivos de recusa do registo enumerados nessa disposição é independente dos outros, exige um exame separado (17) e deve ser interpretado à luz do interesse geral que lhe está subjacente, podendo, ou até devendo, esse interesse geral reflectir considerações diferentes, segundo o motivo de recusa em causa (18) .
31. O motivo de recusa referido no artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do regulamento visa, segundo jurisprudência assente, que os sinais ou as indicações em causa possam ser livremente utilizados por todos. Trata‑se de impedir que tais sinais ou indicações sejam reservados a uma única empresa com base no seu registo como marca. Assim, este interesse geral exige que todos os sinais ou indicações que podem servir para designar as características dos produtos ou serviços para os quais é pedido o registo possam ser livremente utilizados pelas empresas, a fim de que estas os possam utilizar também para descrever idênticas características dos seus produtos (19) .
32. Além disso, não é necessário que os sinais e as indicações que compõem a marca referida nesse artigo sejam efectivamente utilizadas, no momento do pedido de registo, para fins descritivos de produtos ou serviços como aqueles para os quais o pedido foi apresentado ou das características desses produtos e serviços. Basta, como refere o próprio texto dessa disposição, que esses sinais e indicações possam ser utilizados para tais fins. Assim, a um sinal nominativo deve ser oposta uma recusa de registo por força dessa disposição se, pelo menos num dos seus potenciais significados, designar uma característica dos produtos ou serviços em causa.
33. O artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do regulamento visa, portanto, deixar à disposição de todos os operadores económicos os sinais que sejam susceptíveis de ser utilizados para descrever os produtos ou os serviços referidos no pedido de registo ou características desses produtos ou serviços. Por conseguinte, a exigência de disponibilidade que está subjacente a essa disposição diz respeito aos sinais e indicações que têm um valor descritivo.
34. O artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do regulamento prossegue, por seu lado, quanto a todos os sinais por si referidos, um objectivo de interesse geral diferente, que não se confunde com o de garantir a disponibilidade deles a todos os operadores económicos.
35. É certo que, no acórdão Libertel, já referido, o Tribunal de Justiça decidiu que, no que diz respeito ao registo de uma cor como marca em si mesma, sem delimitação no espaço, o interesse geral, subjacente ao artigo 3.°, n.° 1, alínea b), da Directiva 89/104, cujas disposições são idênticas às do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do regulamento, visa a necessidade de não restringir indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais é pedido o registo (20) .
36. Todavia, como confirma o acórdão SAT.1/IHMI, já referido, essa interpretação do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do regulamento contida no acórdão Libertel, já referido, segundo a qual esse motivo de recusa prosseguia também um objectivo de disponibilidade, não deve ser extensivo a todos os tipos de sinais que entrem no seu âmbito de aplicação. Assim, no que diz respeito às cores, esse objectivo de disponibilidade, que deve ser tomado em conta na apreciação da sua aptidão para ter um carácter distintivo em relação aos produtos e serviços referidos no pedido de registo, foi justificado pela constatação efectuada pelo Tribunal de Justiça nesse acórdão, segundo a qual o número de cores diferentes efectivamente disponíveis para os operadores económicos é muito reduzido (21) .
37. No acórdão SAT.1/IHMI, já referido (22), o Tribunal de Justiça indicou que o interesse geral subjacente a essa disposição se confunde com a função essencial da marca, acima recordada. Trata‑se de não registar como marca sinais que não estão em condições de preencher a função de uma marca quanto aos produtos e serviços em causa, e de não lhes conferir a protecção que decorre desse registo. Daqui extraiu a consequência de que o critério segundo o qual não podem ser registadas as marcas que são susceptíveis de ser vulgarmente utilizadas no comércio para apresentar os produtos e serviços em causa não é pertinente quanto à questão de saber se um sinal tem um carácter distintivo em relação a esses produtos ou serviços (23) .
38. Assim, do facto de um sinal não descritivo poder ser utilizado no comércio para a apresentação dos produtos e serviços em causa não pode necessariamente concluir‑se que seja desprovido de carácter distintivo para esses produtos e serviços. Por outras palavras, desde que um sinal não seja descritivo e não seja abrangido pelo artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do regulamento, o facto ou a simples possibilidade de ser utilizado para a apresentação no comércio dos produtos e serviços em causa não implica que seja desprovido de carácter distintivo relativamente a tais produtos e serviços (24) .
39. Por fim, no que diz respeito ao método pelo qual se deve apreciar se um sinal composto de vários elementos é ou não abrangido por um dos motivos de recusa referidos no artigo 7.°, n.° 1, alíneas b) e c), do regulamento, é também jurisprudência assente que essa apreciação necessita ter em consideração a impressão produzida por esse sinal no seu todo (25) . Essa exigência responde à constatação de que um consumidor médio percebe normalmente uma marca como um todo, não se dedicando a analisar os seus diferentes pormenores.
40. No entanto, admite‑se que essa regra não se oponha a que seja realizada separadamente uma análise de cada um dos elementos que compõem o sinal em causa. Uma tal análise está em conformidade com o artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do regulamento, que, recordo, se opõe ao registo de marcas «compostas exclusivamente de sinais ou indicações» descritivas. É também susceptível de satisfazer as exigências de fundamentação e de segurança jurídica de que têm necessidade os operadores económicos, nomeadamente os que são confrontados com as dificuldades colocadas pela elaboração de uma marca de nível internacional, em especial no quadro da apreciação da aptidão do sinal para ter um carácter distintivo, que reveste maior subjectividade que os outros motivos de recusa.
41. Todavia, é pacífico que, para que o registo desse sinal seja recusado, não é suficiente constatar que o motivo de recusa examinado é aplicável a cada um dos elementos que compõem o sinal em causa.
42. Assim, mesmo que uma marca seja composta de vários elementos, sendo cada um deles descritivo de características dos produtos ou serviços visados pelo pedido de registo, é ainda preciso que esse carácter descritivo se verifique em relação à marca no seu todo (26) . Com efeito, embora, em regra, a simples combinação de elementos individualmente descritivos de características dos produtos ou serviços para os quais é pedido o registo permaneça, ela própria, descritiva das referidas características, já que o simples facto de reunir esses elementos sem lhes introduzir uma alteração inabitual, designadamente de ordem sintáxica ou semântica, apenas pode produzir uma marca composta exclusivamente de sinais ou indicações que podem servir, no comércio, para designar características dos referidos produtos ou serviços, não é menos exacto que essa combinação pode, em determinadas condições, não ser descritiva (27) .
43. Do mesmo modo, quando se trata de avaliar se uma marca composta de vários elementos é desprovida de carácter distintivo em relação aos produtos e serviços em causa, o Tribunal de Justiça decidiu, no acórdão SAT.1/IHMI, já referido, que essa apreciação deve, de qualquer modo, depender de uma análise do conjunto composto por esses diferentes elementos e que a simples circunstância de cada um deles, tomado separadamente, ser desprovido de carácter distintivo não exclui que a combinação que formam possa apresentar um tal carácter (28) .
44. Há agora que recordar como foi aplicada essa jurisprudência do Tribunal de Justiça no acórdão SAT.1/IHMI, já referido.
45. Nesse processo, o recurso destinava‑se à anulação do acórdão SAT.1/IHMI (SAT.2), através do qual o Tribunal de Primeira Instância confirmara a recusa de registo do sinal nominativo «SAT.2» para os serviços visados no pedido de registo que apresentavam uma ligação com a difusão por satélite. O Tribunal de Primeira Instância considerou que o sintagma «SAT.2» era, tendo em conta esses elementos constitutivos, desprovido de carácter distintivo, na acepção do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do regulamento, em relação a esses serviços.
46. No acórdão SAT.1/IHMI (SAT.2), o Tribunal de Primeira Instância efectuou uma análise dos diferentes elementos que compõem o sinal nominativo «SAT.2». Considerou, desde logo, que o elemento «SAT» era desprovido de carácter distintivo em relação aos serviços em causa, porque se tratava da abreviatura habitual da palavra «satellite» nas línguas alemã e inglesa, que esse termo não se afastava, enquanto abreviatura, das regras lexicais dessas línguas e que designava uma característica da maior parte dos serviços em causa.
47. Observou de seguida que os elementos «2» e «.» eram habitualmente utilizados no comércio, ou eram susceptíveis de o ser, para a apresentação dos serviços em causa e que se encontravam, por isso, desprovidos de carácter distintivo.
48. Concluiu dessas constatações que, de modo geral, o facto de uma marca complexa como a SAT.2 ser composta de elementos desprovidos de carácter distintivo permitia concluir que essa marca, considerada no seu todo, era também susceptível de ser habitualmente utilizada, no comércio, para a apresentação dos produtos ou serviços em causa.
49. Por fim, considerou que essa conclusão só seria infirmada na hipótese de indícios concretos, nomeadamente o modo inabitual em que os diferentes elementos estão combinados, indicarem que a marca complexa representa mais do que a soma dos elementos de que é composta. Considerou que o sintagma «SAT.2» estava composto de um modo habitual e que o argumento da recorrente de que a marca pedida, considerada no seu todo, estava dotada de um elemento de fantasia era desprovido de pertinência.
50. Tendo em consideração esses elementos, o Tribunal de Justiça considerou, em primeiro lugar, que o Tribunal de Primeira Instância tinha analisado a existência do carácter distintivo do sintagma «SAT.2» essencialmente através de uma análise separada de cada um dos elementos deste. Observou que se tinha fundamentado na presunção de que os elementos isoladamente desprovidos de carácter distintivo não podem, uma vez combinados, apresentar esse carácter, e não, como deveria ter feito, na percepção global desse sintagma pelo consumidor médio. Referiu que o Tribunal de Primeira Instância só de modo subsidiário tinha analisado a impressão de conjunto produzida pelo sintagma, não tendo reconhecido qualquer pertinência a dados, como a existência de um elemento de fantasia, que devem ser tomados em consideração nessa apreciação.
51. Em segundo lugar, referiu que o critério tido em conta pelo Tribunal de Primeira Instância, segundo o qual não podem ser registadas as marcas que são susceptíveis de ser comummente utilizadas no comércio para apresentar os produtos ou serviços em causa, é pertinente no âmbito do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do regulamento, mas não é o critério nos termos do qual a alínea b) dessa mesma disposição deve ser interpretada.
52. É com base nestas considerações iniciais que irei examinar as acusações invocadas em apoio do fundamento resultante da violação, pelo Tribunal de Primeira Instância, do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do regulamento. Antes de mais, examinarei a primeira acusação, resultante da não tomada em consideração da impressão de conjunto, juntamente com a quarta, baseada na tomada em consideração de um critério não pertinente, no âmbito das quais a recorrente critica os mesmos números da fundamentação do acórdão recorrido.
C – Quanto à não tomada em consideração da impressão de conjunto e à tomada em conta d e um critério de apreciação não pertinente
1. Argumentos das partes
53. Em primeiro lugar, a BioID alega que o Tribunal de Primeira Instância cometeu um erro na sua apreciação da aptidão do sinal em causa para ter um carácter distintivo ao considerar que os consumidores a quem os produtos e serviços visados no pedido de registo se dirigem eram pessoas em geral bem informadas, quando afinal esses produtos e serviços são destinados a todos os consumidores.
54. De seguida, a recorrente defende que o Tribunal de Primeira Instância, apesar de ter recordado que a aptidão para ter carácter distintivo de um sinal composto de vários elementos deve ser apreciada à luz da impressão que produz no seu conjunto, não veio a proceder a essa apreciação. Segundo a recorrente, o Tribunal de Primeira Instância limitou‑se a analisar os diferentes elementos que compõem o sinal em causa, isto é, o acrónimo «BioID» e os elementos figurativos.
55. Por fim, a BioID defende que o critério com fundamento no qual o Tribunal de Primeira Instância declarou o sinal controvertido desprovido de carácter distintivo já foi julgado impertinente.
56. O IHMI recorda, em substância, que a recorrente não pode obter, no âmbito de um recurso de decisão do Tribunal de Primeira Instância, o controlo da apreciação dos factos por este efectuada.
57. Defende também que o Tribunal de Primeira Instância recordou as regras que determinam a apreciação dos diferentes elementos de uma marca complexa e que as aplicou sem cometer erros de direito. Segundo o IHMI, o Tribunal de Primeira Instância afirmou correctamente que uma marca complexa composta de elementos desprovidos de carácter distintivo em relação aos produtos e serviços em causa não tem mais carácter distintivo quando é considerada no seu conjunto, se nenhum aspecto concreto indiciar que representa mais do que a soma dos elementos de que é composta. É evidente que o Tribunal de Primeira Instância procedeu a uma apreciação global conforme aos princípios expostos.
58. Por último, quanto às consequências a retirar do acórdão SAT.1/IHMI, já referido, relativas ao critério tido em conta no acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância não cometeu um erro de direito ao considerar que o público‑alvo era, no presente processo, um público restrito. Assim, a possível utilização do sinal em causa para a apresentação dos referidos produtos e serviços confirma que ele não apresenta, em relação a estes últimos, um carácter distintivo.
2. Apreciação
59. É certo que, como o IHMI observa, o Tribunal de Primeira Instância efectuou uma recensão, que não enferma de qualquer erro de direito, das regras que enquadram a apreciação da aptidão do sinal para ter um carácter distintivo na acepção do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do regulamento. O Tribunal de Primeira Instância recordou assim, com razão, que o carácter distintivo de um sinal deve ser apreciado, por um lado, em relação aos produtos e serviços para os quais o seu registo foi pedido e, por outro, em relação à percepção que dele tem o público‑alvo.
60. É também correctamente que o IHMI defende que a apreciação do Tribunal de Primeira Instância, segundo a qual o público‑alvo é constituído, no presente caso, por «um público informado» no domínio dos produtos e serviços visados no pedido de registo, é uma apreciação factual que se inclui na competência própria desse Tribunal e que, por conseguinte, não constitui uma questão de direito sujeita à fiscalização do Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso de decisão do Tribunal de Primeira Instância, excepto em caso de desnaturação dos elementos do processo (29) .
61. O Tribunal de Primeira Instância, depois de ter recordado que o sinal em causa é constituído por um elemento verbal e por elementos de ordem figurativa, indicou por fim, com razão, que a apreciação do seu carácter distintivo implica que ele seja considerado no seu todo. Todavia, tal como a recorrente, penso que o Tribunal de Primeira Instância não procedeu a essa apreciação no acórdão recorrido.
62. Na verdade, afirmou, nos n. os  28 e 29 do acórdão recorrido, que o acrónimo «BioID» é composto de dois elementos, «Bio» e «ID», que constituem respectivamente, em língua inglesa, uma abreviatura corrente do substantivo «identification» e uma abreviatura quer dos adjectivos «biological» (biológico) ou «biometrical» (biométrico), quer do substantivo «biology» (biologia). Daí concluiu que o acrónimo «BioID» é composto de abreviaturas que fazem parte do léxico da língua de referência, não apresenta um afastamento em relação às regras lexicais dessa língua e, portanto, não é inabitual na sua estrutura. Considerou que, tendo em consideração os produtos e serviços visados no pedido de registo, o público‑alvo percebe o acrónimo «BioID» no sentido de «biometrical identification» (identificação biométrica).
63. O Tribunal de Primeira Instância expôs de seguida, nos n. os  30 a 32 do acórdão recorrido, que a identificação biométrica constitui uma das funcionalidades técnicas dos produtos visados no pedido de registo e que diz directamente respeito a uma das qualidades dos serviços visados no referido pedido ou apresenta um estreito nexo funcional com estes.
64. Destas constatações factuais, que não cabe ao Tribunal de Justiça pôr em causa no âmbito do presente recurso, o Tribunal de Primeira Instância concluiu, no n.° 34, que o acrónimo «BioID» é desprovido de carácter distintivo no que diz respeito aos produtos e serviços visados no pedido de registo.
65. De seguida, o Tribunal de Primeira Instância examinou os elementos figurativos do sinal controvertido. Referiu, no que diz respeito às características tipográficas do acrónimo «BioID», tal como representado no sinal em causa, que os caracteres em formato Arial e com uma espessura diferente em função das letras são comummente utilizados no comércio para a apresentação de toda a espécie de produtos e serviços. Declarou que o mesmo se passa em relação ao ponto, sendo esse elemento comummente utilizado como o último de vários elementos de uma marca nominativa, indicando que se trata de uma abreviatura.
66. Por último, no que diz respeito ao elemento gráfico ®, o Tribunal de Primeira Instância considerou que fora com razão que o IHMI declarara, na audiência, que a função dele se limita a indicar que se trata de uma marca que foi registada para um determinado território e que, na ausência desse registo, a utilização desse elemento seria susceptível de induzir o público em erro. Referiu também que esse elemento, em conjugação com um ou vários outros sinais, é comummente utilizado, no comércio, na apresentação de toda a espécie de produtos e serviços.
67. O Tribunal de Primeira Instância prosseguiu a sua argumentação nos n. os  40 a 44 do acórdão recorrido, com os seguintes fundamentos:
«40 Por conseguinte, os elementos gráficos referidos nos n. os  38 e 39 supra
são susceptíveis de ser utilizados, no comércio, para apresentação dos produtos e serviços a que se refere o pedido de marca e, portanto, são desprovidos de carácter distintivo em relação a esses produtos e serviços.
41 De onde se conclui que a marca pedida é constituída por uma combinação de elementos que, sendo cada um deles susceptível de ser comummente utilizado, no comércio, para apresentação dos produtos e serviços que se enquadram nas categorias em causa no pedido de marca, é desprovida de carácter distintivo em relação a estes produtos e serviços.
42 Acresce que resulta da jurisprudência que o facto de uma marca complexa ser composta apenas por elementos desprovidos de carácter distintivo em relação aos produtos ou serviços em causa permite concluir que essa marca, no seu todo, é igualmente susceptível de ser comummente utilizada, no comércio, para apresentação desses produtos ou serviços. Esta conclusão só pode ser infirmada caso indícios concretos, como, por exemplo, o modo como esses elementos são combinados, indiquem que a marca complexa, considerada no seu todo, representa algo mais do que a soma dos elementos que a compõem. (v., neste mesmo sentido, as conclusões […] do advogado‑geral Ruiz‑Jarabo Colomer no processo […] Koninklijke KPN Nederland, [já referido], n.° 65).
43 No presente caso, ao contrário do que afirma a recorrente, não se verificam tais indícios. Com efeito, a estrutura da marca pedida, caracterizada, no essencial, pela combinação de um acrónimo descritivo com as características tipográficas descritas no n.° 37 supra, por um lado, e com os elementos gráficos indicados nos n. os  38 e 39 supra, por outro, não permite contrariar a conclusão de que a marca, no seu todo, é susceptível de ser comummente utilizada, no comércio, para apresentação dos produtos e serviços que se enquadram nas categorias a que se refere o pedido de marca.
44 Por conseguinte, a marca pedida é desprovida de carácter distintivo para as categorias de produtos e serviços em causa.»
68. Em minha opinião, resulta da análise destes fundamentos que, tal como no acórdão SAT.1/IHMI (SAT.2), já referido, o Tribunal de Primeira Instância apreciou a existência de carácter distintivo do sinal controvertido limitando‑se a uma análise separada dos diferentes elementos que o compõem. Em termos quase idênticos aos do n.° 49 do referido acórdão, baseou‑se, no n.° 42 do acórdão recorrido, na presunção de que os elementos isoladamente desprovidos de carácter distintivo não podem apresentar esse carácter uma vez combinados, e não na percepção global desse sinal pelo público‑alvo, como deveria ter feito. Tal como no acórdão SAT.1/IHMI (SAT.2), só subsidiariamente analisou a impressão de conjunto produzida pelo sinal controvertido.
69. Por conseguinte, verifico que o Tribunal de Primeira Instância adoptou, no acórdão recorrido, um método de análise do carácter distintivo do sinal em causa idêntico ao aplicado no acórdão SAT.1/IHMI (SAT.2), já referido.
70. Além disso, no presente processo, o Tribunal de Primeira Instância foi confrontado não com uma marca nominativa, como no processo SAT.1/IHMI (SAT.2), já referido, mas com uma marca figurativa, composta por um elemento verbal e vários elementos figurativos. Constatou, como já referi, que o elemento verbal «BioID» era descritivo dos produtos e serviços visados no pedido de registo ou das suas características. Concluiu, correctamente, que esse elemento do sinal em causa era desprovido de carácter distintivo.
71. Em contrapartida, contestou, nos n. os  35 e 36 do acórdão recorrido, a análise feita pela Segunda Câmara de Recurso na decisão controvertida, segundo a qual essa marca é desprovida de carácter distintivo uma vez que o elemento verbal é descritivo e que o peso relativo dos elementos figurativos é «insignificante» relativamente ao desse elemento verbal.
72. Assim, no n.° 36 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância referiu, nomeadamente:
«Importa realçar quanto a este aspecto que a falta de carácter distintivo de uma marca complexa não pode ser determinada em função do peso relativo de certos elementos da marca em relação a outros cuja falta de carácter distintivo esteja comprovada. Com efeito, uma marca complexa não pode caber na previsão do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do regulamento […] quando um dos elementos que a compõem é distintivo em relação aos produtos ou serviços em causa. Ora, pode ser esse o caso, ainda que o único elemento distintivo da marca complexa não seja dominante em relação aos outros elementos que a compõem […]»
73. Tenho algumas dúvidas quanto à justeza da análise desenvolvida pelo Tribunal de Primeira Instância nestas duas últimas frases. Em primeiro lugar, o que, segundo a jurisprudência, reveste um carácter determinante é, como já se viu, o facto de o sinal em causa, considerado no seu conjunto, poder ter, para o público‑alvo, um carácter distintivo em relação aos produtos e serviços visados no pedido de registo. Por conseguinte, do mesmo modo que só se pode presumir que um sinal, composto de elementos isoladamente desprovidos de carácter distintivo, é ele próprio desprovido desse carácter, parece‑me difícil julgar que a presença, no sinal complexo, de um elemento que, em si próprio, poderia ter um carácter distintivo era suficiente para conferir esse carácter ao sinal no seu todo.
74. Assim, quando o sinal figurativo cujo registo foi pedido é composto por um elemento verbal que, tal como o acrónimo «BioID», é inteiramente descritivo por esse elemento verbal não comportar nenhuma palavra suplementar não descritiva, não entendo como é que a esse sinal, no seu todo, se pode reconhecer um carácter distintivo se esse elemento verbal apresentar um carácter dominante relativamente aos elementos figurativos do sinal. Num tal caso, pode pensar‑se que é esse elemento verbal que prenderá a atenção do público‑alvo e que o impedirá de perceber o sinal, no seu todo, como uma indicação de origem.
75. Assim, em minha opinião, a um sinal figurativo composto de um elemento verbal inteiramente descritivo apenas pode ser reconhecido um carácter distintivo quando comporte elementos figurativos, eles próprios distintivos, suficientemente impressionantes no espírito do público‑alvo para prender a sua atenção em vez desse elemento verbal, ou ainda elementos figurativos que possam «apagar» o significado desse elemento verbal e conferir ao sinal, considerado no seu todo, um efeito distintivo.
76. Na medida em que um elemento verbal se retém melhor, em geral, que os elementos figurativos, tenho plenamente consciência que essas condições podem dificilmente ser satisfeitas. Apesar disso, ainda que daqui resulte que o registo como marca de sinais figurativos desse tipo se revele na prática difícil ou limitado a casos excepcionais, parece‑me que esse rigor deve impor‑se a fim de evitar que o registo dessas marcas possa ter por efeito, por aplicação dos critérios habitualmente aplicados para apreciar a existência de um risco de confusão, conferir ao seu titular direitos exclusivos sobre um elemento verbal inteiramente descritivo das características dos produtos e serviços em causa.
77. Por fim, como a recorrente correctamente sustentou, o Tribunal de Primeira Instância baseou a sua apreciação num critério sem pertinência no âmbito da aplicação do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do regulamento.
78. Assim, o Tribunal de Primeira Instância concluiu que os elementos que compõem o sinal controvertido eram desprovidos de carácter distintivo da circunstância de serem susceptíveis de ser utilizados no comércio para apresentação dos produtos e serviços visados no pedido de registo.
79. Ora, como já se viu, embora esse critério seja pertinente para um elemento descritivo dos produtos ou serviços referidos no pedido de registo ou das suas características, como acontece no caso presente com o elemento verbal «BioID», não o é para os elementos figurativos como os caracteres gráficos de formato Arial, um simples ponto ou o elemento ®. A circunstância de esses elementos, que não têm em si mesmos qualquer carácter descritivo dos produtos e serviços em causa, poderem ser utilizados para a sua apresentação no comércio não implica, em si, que sejam desprovidos de qualquer carácter distintivo no que diz respeito a esses produtos e serviços.
80. Do mesmo modo, penso que, ao deduzir, no n.° 43 do acórdão recorrido, da apreciação de que «a marca, no seu todo, é susceptível de ser comummente utilizada, no comércio, para apresentação dos produtos e serviços» que se enquadram nas categorias a que se refere o pedido de registo, que o sinal em causa é desprovido de carácter distintivo, o Tribunal de Primeira Instância fez uma interpretação incorrecta do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do regulamento.
81. Daqui concluo que o acórdão recorrido enferma dos mesmos erros de direito que o acórdão SAT.1/IHMI (SAT.2), já referido. Assim, proponho ao Tribunal de Justiça que tire as mesmas consequências que no acórdão SAT.1/IHMI, já referido, e anule o acórdão recorrido.
82. Tendo em conta esta proposta, só subsidiariamente examinarei as duas outras acusações invocadas pela recorrente em apoio do fundamento resultante da violação do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do regulamento.
D – Quanto à não tomada em conta da argumentação da recorrente segundo a qual não pôde ser provado que o sinal em causa era efectivamente utilizado pelo público ou por concorrentes
83. A BioID acusa o Tribunal de Primeira Instância de não ter tido em conta o seu argumento de que não pôde ser provado que o sinal controvertido era efectivamente utilizado pelo público ou pelos seus concorrentes. Também não teve em consideração o facto de o sinal controvertido não figurar nos dicionários e não constituir um termo técnico.
84. A BioID defende também que o Tribunal de Primeira Instância procedeu a uma apreciação incorrecta dos factos ao manter que «Bio» é uma abreviatura, quando se trata de um prefixo, e que o acrónimo «BioID» não apresenta uma estrutura inabitual.
85. No que diz respeito ao acrónimo «BioID», considero que o Tribunal de Primeira Instância não cometeu um erro de direito ao considerar desnecessário, para que o motivo de recusa referido no artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do regulamento fosse aplicável, que a prova da utilização efectiva desse acrónimo para designar os produtos ou os serviços referidos no pedido de registo fosse feita.
86. Com efeito, como foi julgado no acórdão IHMI/Wrigley, já referido (30), para que o motivo de recusa referido no artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do regulamento seja aplicável não é necessário que os sinais e as indicações que constituem a marca a que este artigo se refere sejam efectivamente utilizados, no momento do pedido de registo, para fins descritivos de produtos ou serviços como aqueles para os quais o pedido foi apresentado ou das características desses produtos ou serviços. Basta, como resulta da própria letra dessa disposição, que esses sinais e indicações possam ser utilizados para esses fins. Um sinal verbal deve, assim, ser objecto de uma recusa de registo, em aplicação da referida disposição, se, em pelo menos um dos seus significados potenciais, designar uma característica dos produtos ou serviços em causa.
87. No que respeita, seguidamente, à análise feita pelo Tribunal de Primeira Instância da compreensão pelo público‑alvo dos elementos «Bio» e «ID», trata‑se de apreciações de natureza factual, não tendo a recorrente demonstrado que o Tribunal de Primeira Instância desvirtuou o sentido desses elementos.
88. Por fim, no que diz respeito ao argumento relativo à prova da utilização do sinal, tal como se apresenta no seu todo, para a apresentação dos produtos e serviços no comércio, sobrepõe‑se ele, no essencial, à quarta acusação, anteriormente analisada, não sendo esse critério pertinente para a apreciação do carácter distintivo de uma marca composta de vários elementos que não são todos descritivos dos produtos e serviços referidos no pedido de registo, como já propus que fosse declarado.
E – Quanto à acusação segundo a qual o Tribunal de Primeira Instância cometeu um erro de apreciação jurídica ao considerar que as marcas comparáveis registadas não constituem indícios do carácter distintivo do sinal em causa e violou o princípio da igualdade de tratamento
89. A BioID acusa o Tribunal de Primeira Instância de ter cometido um erro de apreciação jurídica ao não considerar que as marcas nominativas que contêm o prefixo «bio» registadas pelo IHMI constituem indícios do carácter distintivo do sinal em causa. A BioID contesta também a apreciação, feita pelo Tribunal de Primeira Instância no n.° 47 do acórdão recorrido, segundo a qual a recorrente não invocou quaisquer fundamentos constantes das decisões do IHMI susceptíveis de pôr em causa a apreciação de que o sinal em causa é desprovido de carácter distintivo.
90. A BioID põe também em causa as apreciações feitas pelo Tribunal de Primeira Instância a propósito do registo efectuado pelo IHMI da marca nominativa «Bioid» para produtos e serviços idênticos aos referidos no pedido de registo controvertido. Segundo a recorrente, o Tribunal de Primeira Instância cometeu um erro de direito ao considerar que essa marca nominativa tinha um significado diferente do do sinal figurativo em causa por, nessa marca, as letras «id» estarem escritas em minúsculas. Assim, o Tribunal de Primeira Instância ignorou o facto de uma marca nominativa estar protegida pelo seu registo, independentemente da grafia utilizada. Além disso, o Tribunal de Primeira Instância violou o princípio da igualdade de tratamento, porque não é admissível que o IHMI admita o registo da marca nominativa «Bioid» e recuse o do sinal figurativo em causa, que se pronuncia de modo idêntico e que contém em acréscimo elementos gráficos.
91.
A questão de saber se as decisões do IHMI que autorizam o registo de marcas idênticas ou comparáveis ao sinal em causa podem, em princípio, constituir elementos susceptíveis de ser tomados em consideração no âmbito da apreciação do carácter distintivo desse sinal constitui, na minha opinião, uma questão de direito que, portanto, pode ser submetida ao Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso de decisão do Tribunal de Primeira Instância.
92. Quanto a este ponto, penso que o Tribunal de Primeira Instância não cometeu qualquer erro de direito no acórdão recorrido, uma vez que, no n.° 47 deste, referiu que «uma fundamentação de facto ou de direito constante de uma decisão anterior pode, é certo, constituir um argumento a favor de um fundamento baseado na violação de uma disposição do regulamento». Através desta solução, o Tribunal de Primeira Instância, contrariamente ao que deixa entender a recorrente na sua argumentação, não excluiu, assim, que os fundamentos das decisões do IHMI que autorizam o registo de marcas idênticas ou comparáveis ao sinal em causa possam ser tomados em consideração para apreciar o carácter distintivo deste (31) . Logo, a argumentação da recorrente sobre este ponto resulta de uma leitura errada do acórdão recorrido.
93. Quanto à referência, no n.° 47 do acórdão recorrido, de que, no presente caso, a recorrente não invocou os fundamentos constantes das decisões do IHMI que seriam susceptíveis de pôr em causa a conclusão de que o sinal em causa é desprovido de carácter distintivo, constitui, em minha opinião, uma apreciação feita pelo Tribunal de Primeira Instância dos elementos de prova nele apresentados pela recorrente. Ora, há que recordar que, como resulta dos artigos 225.° CE e 58.° do Estatuto do Tribunal de Justiça, o recurso de decisão do Tribunal de Primeira Instância é limitado às questões de direito. O objectivo desta via de recurso é permitir às partes obter não um novo julgamento de todo o litígio submetido ao Tribunal de Primeira Instância, mas unicamente a fiscalização da legalidade da decisão proferida por este. Daqui resulta que compete exclusivamente ao Tribunal de Primeira Instância apreciar o valor a atribuir aos elementos de prova que lhe foram submetidos, salvo em caso de desnaturação desses elementos (32) . Nas observações que submeteu ao Tribunal de Justiça, a recorrente não apresentou elementos susceptíveis de comprovar uma tal desnaturação.
94. Por último, as acusações da recorrente relativas às consequências que o Tribunal de Primeira Instância devia ter tirado da decisão do IHMI que autoriza o registo da marca nominativa «Bioid» para produtos e serviços denominados «produtos de tipografia», «telecomunicações» e «programação para computadores» também não são fundadas. No que se refere, em primeiro lugar, à apreciação, contida no n.° 48 do acórdão recorrido, segundo a qual o facto de «na marca nominativa Bioid as letras ‘id’ terem sido inscritas em minúsculas permite diferenciá‑la, em termos de conteúdo semântico, do acrónimo ‘BioID’ tal como este figura na marca pedida», ela não prova, em minha opinião, que o Tribunal de Primeira Instância tenha ignorado o facto de que uma marca nominativa não comporta elementos figurativos ou que o pedido de registo e a protecção que deste decorre dizem respeito à palavra indicada nesse pedido e não ao modo como ela está escrita neste último.
95. Em minha opinião, o Tribunal de Primeira Instância quis simplesmente dizer que a palavra «bioid», tal como está escrita no pedido de registo, não se pronuncia, a priori, do mesmo modo que o acrónimo «BioID», que se mostra claramente composto pelos dois elementos «Bio» e «ID», os quais, tendo em vista os produtos e serviços em causa, podem ser percebidos pelo público‑alvo como constituindo as abreviaturas de «biometrical identification».
96. Além disso, esse elemento dos fundamentos do acórdão recorrido pode ser considerado um fundamento superabundante relativamente à apreciação do Tribunal de Primeira Instância de que, no essencial, esse registo pelo IHMI não põe em causa a análise segundo a qual o sinal figurativo controvertido é desprovido de carácter distintivo, uma vez que o Tribunal de Primeira Instância também declarou que esse sinal e a marca nominativa «Bioid» não são permutáveis. Desde logo, o argumento da recorrente contra o n.° 48 do acórdão recorrido, ao basear‑se na grafia da marca nominativa registada pelo IHMI, pode ser considerado inoperante (33) .
97. De seguida, não creio que, ao não concluir desse registo que o sinal em causa tem um carácter distintivo, o Tribunal de Primeira Instância tenha violado o princípio da igualdade de tratamento. Admitindo que este princípio possa ser operante neste caso (34), saliento que o Tribunal de Primeira Instância declarou que o sinal em causa e a marca nominativa registada não são permutáveis. A recorrente não demonstrou que essa apreciação procedia de uma desnaturação dos factos. A este respeito, saliento que, no sinal figurativo «BioID», a representação das duas últimas letras em maiúsculas e com pouca espessura, bem como o ponto que está a seguir a esse acrónimo, põem em evidência que o elemento verbal é composto de dois elementos distintos, que podem ser compreendidos pelo público‑alvo como as abreviaturas de «biometrical identification», o que não resulta necessariamente da palavra «bioid» registada como marca nominativa.
98. Deve‑se também acrescentar que a designação dos produtos e serviços para os quais a marca nominativa foi registada difere da descrição dos produtos e serviços para os quais o registo do sinal figurativo em causa foi pedido. Com efeito, resulta das alegações orais que a referida marca nominativa foi registada para designar programas registados em suportes de dados de qualquer tipo, produtos de telecomunicações e programações para computadores, sem qualquer outra precisão quanto à natureza desses produtos e serviços. Ora, no pedido de registo do sinal figurativo em causa, é especificado que os produtos e serviços em causa são, em especial, os que servem para controlar as autorizações de acesso graças à identificação de seres humanos através de sinais particulares biométricos e que, por conseguinte, estão em relação com a identificação biométrica.
F – Quanto às consequências da anulação do acórdão recorrido
99. A questão que resta resolver consiste unicamente em saber se o sinal figurativo em causa, apreciado no seu todo, é desprovido de carácter distintivo para os produtos e serviços visados no pedido de registo, na acepção do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do regulamento.
100. A impressão de conjunto produzida pelo sinal em causa foi objecto de discussão entre as partes, nomeadamente na audiência decorrida no Tribunal de Justiça. Assim, parece‑me que o litígio está em condições de ser julgado, de acordo com o artigo 61.° do Estatuto do Tribunal de Justiça, e que seria contrário à economia processual remetê‑lo ao Tribunal de Primeira Instância. Deste modo, proponho ao Tribunal de Justiça que decida, ele próprio, o litígio, como fez no acórdão SAT.1/IHMI, já referido.
101. Já vimos que o sinal figurativo em causa é composto de um elemento verbal, constituído pelo acrónimo «BioID», e por elementos figurativos que consistem, por um lado, nas características tipográficas apresentadas por este acrónimo e, por outro, nos elementos gráficos colocados depois dele, isto é, um ponto e o sinal ®.
102. No que diz respeito ao acrónimo «BioID», verificou‑se que pode ser percebido pelo público‑alvo, constituído por pessoas informadas no domínio dos produtos e serviços em causa, como sendo a reunião das duas abreviaturas «Bio» e «ID» e significando «biometrical identification» (identificação biométrica). Sabemos também que a identificação biométrica constitui uma das funcionalidades técnicas dos produtos visados no pedido de registo e que diz directamente respeito a uma das qualidades dos serviços visados pelo referido pedido ou apresenta um estreito nexo funcional com estes. Assim, é um dado adquirido que o acrónimo «BioID» é, enquanto elemento verbal inteiramente descritivo de uma característica dos produtos e serviços visados no pedido de registo, desprovido de carácter distintivo no que diz respeito a esses produtos e serviços.
103. No que diz respeito aos elementos figurativos do sinal em causa e, em primeiro lugar, à grafia utilizada para a representação do acrónimo «BioID», foi referido que os caracteres em formato Arial são comummente utilizados no comércio. Resulta também dos debates que o ponto aposto a seguir ao acrónimo «BioID» é habitualmente utilizado enquanto último elemento de uma marca nominativa para indicar que se trata de uma abreviatura. Quanto ao elemento ®, indica em geral que o sinal que acompanha foi registado como marca para um determinado território.
104. Posso concluir destas constatações que nenhum dos elementos figurativos que compõem o sinal em causa apresenta, em si mesmo, um carácter distintivo particular relativamente aos produtos e serviços em causa no pedido de registo. Por conseguinte, o sinal em questão é composto de um elemento verbal descritivo das características dos produtos e serviços em causa e de elementos figurativos que, tomados isoladamente, são também desprovidos de carácter distintivo em relação a esses produtos e a esses serviços.
105. Analisando a impressão produzida pela marca no seu todo, constato que a interacção desses diferentes elementos não é susceptível de lhe conferir um carácter distintivo. Por um lado, o elemento verbal «BioID» constitui manifestamente o elemento dominante que se desprende da análise de conjunto do sinal em causa. O formato dos caracteres com que é escrito tem uma natureza banal. Quanto ao ponto e ao elemento ®, a sua importância no sinal em comparação com o elemento verbal «BioID» afigura‑se completamente insignificante.
106. Assim, é forçoso constatar que os elementos figurativos que compõem o sinal em nada diminuem o significado potencial do acrónimo «BioID» para o público‑alvo e, portanto, o seu carácter descritivo. Pelo contrário, posso dizer que acentuam esse significado ou contribuem para ele. Assim, constatei que as duas últimas letras do acrónimo «BioID» estão escritas em maiúsculas, enquanto as precedentes foram representadas em minúsculas. Do mesmo modo, as duas últimas letras «ID» são menos espessas que as três letras precedentes. Essa diferença de grafia reforça a impressão de que o acrónimo «BioID» é realmente composto de dois elementos distintos, «Bio» e «ID». Do mesmo modo, o ponto que se segue a esse acrónimo, tendo em conta o seu significado habitual no domínio das marcas, confirma que o conjunto «BioID» corresponde a abreviaturas.
107. Daqui posso concluir que o sinal em causa é desprovido de carácter distintivo relativamente aos produtos e serviços em causa. Logo, deve ser negado provimento ao recurso da BioID contra a decisão controvertida.
108. Nos termos do artigo 122.°, primeiro parágrafo, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, quando o recurso for julgado procedente e o Tribunal de Justiça decidir definitivamente o litígio, decidirá igualmente sobre as despesas. Em conformidade com o artigo 69.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, aplicável aos recursos de decisão do Tribunal de Primeira Instância nos termos do artigo 118.° do mesmo Regulamento, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Uma vez que o IHMI pediu a condenação da recorrente e que esta foi vencida, há que condená‑la nas despesas.
V –
Conclusões
109. Tendo em conta as considerações precedentes, proponho ao Tribunal de Justiça que decida da seguinte maneira:
«1) anule o acórdão do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias de 5 de Dezembro de 2002, BioID/IHMI (T‑91/01);
2) negue provimento ao recurso interposto contra a decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 20 de Fevereiro de 2001 (processo R 538/1999‑2);
3) condene a recorrente nas despesas relativas às instâncias no Tribunal de Primeira Instância e no Tribunal de Justiça.»
(1) .
(2)
–	A seguir «BioID».
(3)
–	T‑91/01, Colect., p. II‑5159, a seguir «acórdão recorrido».
(4)
–	A seguir «IHMI».
(5)
–	A seguir «decisão controvertida».
(6)
–	Regulamento de 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), alterado (a seguir «regulamento»).
(7)
–	Acordo relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, alterado.
(8)
–	Trata‑se, precisamente, dos produtos e serviços seguintes:
–	« Software, hardware
e respectivos componentes, aparelhos ópticos, acústicos e electrónicos e respectivos componentes, todos os produtos atrás referidos destinados ou relacionados com o controlo de autorizações de acesso, destinados à intercomunicação de computadores bem como à identificação ou ao reconhecimento assistidos por computador de organismos vivos, com base numa ou mais características biométricas específicas», da classe 9;
–	«Serviços de telecomunicações; serviços de segurança relacionados com a comunicação de computadores, o acesso a bases de dados, as operações de pagamento electrónicas, o controlo de autorizações de acesso, bem como a identificação ou o reconhecimento assistidos por computador de organismos vivos, com base numa ou mais características biométricas específicas», da classe 38;
–	«Disponibilização de software
através da Internet e de outras redes de telecomunicações, manutenção em linha de programas de computador, elaboração de programas de processamento de dados, todos os serviços atrás referidos em especial destinados ou relacionados com o controlo de autorizações de acesso, com a intercomunicação de computadores, bem como com a identificação ou o reconhecimento assistidos por computador de organismos vivos, com base numa ou mais características biométricas específicas; desenvolvimento técnico de sistemas de controlo de autorizações de acesso, destinados à intercomunicação de computadores, bem como à identificação ou ao reconhecimento assistidos por computador de organismos vivos, com base numa ou mais características biométricas específicas», da classe 42.
(9)
–	Acórdão de 19 de Setembro de 2002, DKV/IHMI (C‑104/00 P, Colect., p. I‑7561, n.° 29).
(10)  –	Tendo o recurso da decisão do Tribunal de Primeira Instância sido interposto em 3 de Fevereiro de 2003, ou seja, posteriormente à data da entrada em vigor do Tratado de Nice, em 1 de Fevereiro de 2003, utilizo a numeração dos artigos do Estatuto que resulta do referido Tratado.
(11)
–	C‑329/02 P, Colect., p. I‑8317.
(12)
–	Acórdão de 17 de Julho de 1997, Ferriere Nord/Comissão (C‑219/95 P, Colect., p. I‑4411, n.° 56), e despacho de 9 de Dezembro de 1999, CPL Imperial 2 e Unifrigo/Comissão (C‑299/98 P, Colect., p. I‑8683, n.° 54).
(13)  –	V., nomeadamente, acórdãos de 12 de Junho de 1958, Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse/Alta Autoridade (2/57, Recueil, pp. 129, 146, Colect., p. 233), e de 29 de Maio de 1997, De Rijk/Comissão (C‑153/96 P, Colect., p. I‑2901, n.° 19).
(14)
–	T‑323/00, Colect., p. II‑2839.
(15)
–	V., nomeadamente, acórdãos de 23 de Maio de 1978, Hoffmann‑La Roche (102/77, Colect., p. 391, n.° 7), e de 18 de Junho de 2002, Philips (C‑299/99, Colect., p. I‑5475, n.° 30).
(16)
–	Acórdão de 12 de Fevereiro de 2004, Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, Colect., p. I‑1619, n.° 86).
(17)
–	Acórdão de 21 de Outubro de 2004, IHMI/Erpo Möbelwerk (C‑64/02 P, Colect., p. I‑0000, n.° 39).
(18)
–	Acórdão de 29 de Abril de 2004, Henkel/IHMI (C‑456/01 P e C‑457/01 P, Colect., p. I‑5089, n. os  45 e 46).
(19)
–	V., nomeadamente, acórdão de 23 de Outubro de 2003, IHMI/Wrigley (C‑191/01 P, Colect., p. I‑12447, n.° 31), e despacho de 5 de Fevereiro de 2004, Telefon & Buch/IHMI (C‑326/01 P, Colect., p. I‑1371 n.° 27). V., a propósito das disposições idênticas do artigo 3.°, n.° 1, alínea c), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), acórdãos de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 e C‑109/97, Colect., p. I‑2779, n.° 25); de 8 de Abril de 2003, Linde e o. (C‑53/01 a C‑55/01, Colect., p. I‑3161, n.° 73); de 6 de Maio de 2003, Libertel (C‑104/01, Colect., p. I‑3793, n.° 52); e Koninklijke KPN Nederland, já referido (n. os  54 e 55).
(20)
–	N.° 60.
(21)
–	Ibidem, n.° 47.
(22)
–	N.° 27.
(23)
–	N.° 36.
(24)  –	Assim, foi decidido, por exemplo, que o registo de uma marca constituída por sinais ou por indicações que, por outro lado, sejam utilizados como slogans publicitários, indicações de qualidade ou expressões que incitem a comprar os produtos ou os serviços visados por essa marca não é excluído, enquanto tal, devido a essa utilização (acórdão de 4 de Outubro de 2001, Merz & Krell, C‑517/99, Colect., p. I‑6959, n.° 40). É só no caso de esses sinais ou indicações se tornaram usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio para designar os produtos ou os serviços visados por essa marca, ficando assim abrangidos pelo motivo de recusa referido no artigo 7.°, n.° 1, alínea d), do regulamento, que o seu registo deve ser recusado por aplicação desta última disposição.
(25)
–	V., no que diz respeito à apreciação do carácter distintivo, acórdão DKV/IHMI, já referido (n.° 24), e, no que diz respeito à apreciação do carácter descritivo, acórdãos de 12 de Fevereiro de 2004, Campina Melkunie (C‑265/00, Colect., p. I‑1699, n.° 37), e Koninklijke KPN Nederland, já referido (n.° 96).
(26)
–	Acórdão Koninklijke KPN Nederland, já referido (n.° 96).
(27)
–	Ibidem, n. os  99 e 100.
(28)
–	N.° 28.
(29)
–	Acórdão DKV/IHMI, já referido (n.° 22, bem como a jurisprudência aí referida).
(30)
–	N.° 32 (o sublinhado é meu).
(31) –	Poderia tratar‑se, por exemplo, de fundamentos relativos ao significado, no espírito do público‑alvo, de um elemento nominativo relativo a determinados produtos ou serviços.
(32)  –	V., neste sentido, os acórdãos de 1 de Junho de 1994, Comissão/Brazzelli Lualdi e o. (C‑136/92 P, Colect., p. I‑1981, n. os  49 e 66); de 15 de Outubro de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e o./Comissão (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Colect., p. I‑8375, n.° 194); e de 7 de Novembro de 2002, Glencore e Compagnie Continentale/Comissão (C‑24/01 P e C‑25/01 P, Colect., p. I‑10119, n.° 65).
(33)  –	V., neste sentido, o acórdão de 29 de Abril de 2004, Comissão/CAS Succhi di Frutta (C‑496/99 P, Colect., p. I‑3801, n.° 68).
(34)  –	Segundo a jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância, o princípio é inoperante neste caso, porque estamos em presença da seguinte alternativa: ou a decisão divergente do IHMI, que autoriza o registo de uma marca comparável ao sinal em causa, é conforme ao regulamento e, nesse caso, o Tribunal de Primeira Instância deveria logicamente declarar que a decisão que recusa o registo deste sinal violou as disposições pertinentes do regulamento, ou a decisão divergente do IHMI não é regular, e então ninguém poderia invocar em benefício próprio um erro cometido a favor de outrem [acórdão SAT.1/IHMI (SAT.2), já referido, n. os  60 a 62; v., também, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 21 de Abril de 2004, Concept/IHMI (ECA), T‑127/02, Colect., p. II‑0000, n.° 71, bem como a jurisprudência aí referida].