SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)
de 14 de diciembre de 2012 (*)
«Marca comunitaria – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca comunitaria figurativa GRUPO BIMBO – Marca nacional denominativa anterior BIMBO – Motivos de denegación relativos – Marca de renombre – Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 207/2009»
En el asunto T‑357/11,
Bimbo, S.A., con domicilio social en Barcelona, representada por el Sr. J. Carbonell Callicó, abogado,
parte demandante,
contra
Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. J. Crespo Carillo, en calidad de agente,
parte demandada,
y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es:
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., con domicilio social en México (México),
que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 14 de abril de 2011 (asunto R 1272/2010‑1), relativa a un procedimiento de oposición entre Bimbo, S.A., y Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera),
integrado por el Sr. J. Azizi, Presidente, y el Sr. S. Frimodt Nielsen (Ponente) y la Sra. M. Kancheva, Jueces;
Secretario: Sr. E. Coulon;
habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 1 de julio de 2011;
visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 25 de noviembre de 2011;
vista la resolución de 2 de febrero de 2012 de no autorizar la presentación de un escrito de réplica;
no habiendo solicitado las partes el señalamiento de una vista dentro del plazo de un mes a partir de la notificación de la conclusión de la fase escrita y habiéndose decidido en consecuencia, previo informe del Juez Ponente y con arreglo al artículo 135 bis del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, que se resuelva el recurso sin fase oral;
vistas las preguntas escritas formuladas por el Tribunal el 18 de julio de 2012 a la demandante y a las partes, y el 13 de septiembre de 2012 a la OAMI;
vistas las observaciones presentadas por la demandante en la Secretaría del Tribunal el 1 de agosto de 2012 y no habiendo respondido la OAMI a las preguntas formuladas por el Tribunal dentro del plazo señalado;
dicta la siguiente
Sentencia
Antecedentes del litigio
1        El 18 de abril de 2006, Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., presentó una solicitud de registro de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].
2        La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:
3        Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 5, 29, 30 a 32, 35 y 43 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden a la descripción siguiente:
–        Clase 5: «Productos farmacéuticos y veterinarios; preparaciones sanitarias para uso médico; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; infusiones medicinales».
–        Clase 29: «Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas y gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles».
–        Clase 30: «Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, infusiones no medicinales».
–        Clase 31: «Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta».
–        Clase 32: «Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes (jarabes) y otras preparaciones para hacer bebidas».
–        Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de venta al por menor en comercios, al por mayor y a través de redes de comunicación global de productos alimenticios en especial productos de panadería, cereales, snacks, bombonería, confitería, pastelería y conservas; servicios de publicidad por cualquier medio de difusión; servicios de negocios comerciales, inclusive promoción de productos y servicios de terceros por medio de avisos publicitarios y anuncios en línea y exposición en un sitio electrónico al que se accede a través de redes informáticas; servicios de venta en pública subasta al que se accede a través de redes de comunicaciones globales; servicios de consultas profesionales de negocios, sobre problemas de personal y de contabilidad; contratación de personal; de organización de exposiciones con fines comerciales o de publicidad también a través de redes globales; de información comercial; de difusión de muestras, anuncios y material publicitario; servicios de análisis del precio de costo; de estudio e investigación de mercados; de peritajes en negocios; de promoción de ventas (para terceros) y representaciones exclusivas en especial de productos alimenticios; servicios de importación y exportación; servicios de emisión de franquicias.
–        Clase 43: «Servicios de restauración (alimentación); servicios de bar, cafetería, restaurantes, restaurantes de comida rápida (snack-bar), pubs, salones de descanso; preparación y procuración de alimentos y bebidas para el consumo humano; servicios de catering; servicios de alquiler y reserva de alojamiento temporal (hoteles, pensiones); servicios hoteleros; servicios de hospedaje en campos de vacaciones; casas de vacaciones, explotación de camping; guarderías infantiles; servicios de alquiler de salas de reuniones, alquiler de sillas, mesas, mantelería y cristalería».
4        La solicitud de marca comunitaria se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias nº 67/2007, de 17 de diciembre de 2007.
5        El 14 de marzo de 2008, la demandante, Bimbo, S.A., formuló oposición al amparo del artículo 42 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento nº 207/2009) contra el registro de la marca solicitada para los productos y servicios mencionados en el anterior apartado 3.
6        La oposición se basaba, en particular, en la marca denominativa española «BIMBO» registrada con el número 2.689.432, solicitada el 5 de enero de 2006 y concedida el 1 de junio de 2006 para productos incluidos en las clases 5, 29 y 30.
7        Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran los establecidos en el artículo 8, apartados 1, letras a) y b), y 5, del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartados 1, letras a) y b), y 5, del Reglamento nº 207/2009].
8        El 10 de mayo de 2010, la División de Oposición estimó la oposición en su totalidad. En lo que atañe a los productos y servicios considerados idénticos o similares a aquellos respecto de los cuales se había registrado la marca anterior, la División de Oposición declaró que existía riesgo de confusión con la marca solicitada en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009. En cuanto a los otros productos y servicios mencionados en la solicitud de registro, la División de Oposición consideró que existía un riesgo de que se causara un perjuicio a la notoriedad de la marca anterior en el sentido del artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento.
9        El 9 de julio de 2001, Grupo Bimbo interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009.
10      Mediante resolución de 14 de abril de 2011 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI estimó parcialmente el recurso. Aceptó el registro de la marca solicitada para los productos y servicios siguientes:
–        Clase 5: «Preparaciones sanitarias para uso médico; productos higiénicos para la medicina; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes».
–        Clase 31: «Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta».
–        Clase 32: «Cervezas».
–        Clase 35: «Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de publicidad por cualquier medio de difusión; servicios de negocios comerciales, inclusive promoción de productos y servicios de terceros por medio de avisos publicitarios y anuncios en línea y exposición en un sitio electrónico al que se accede a través de redes informáticas; servicios de venta en pública subasta al que se accede a través de redes de comunicaciones globales; servicios de consultas profesionales de negocios, sobre problemas de personal y de contabilidad; contratación de personal; de organización de exposiciones con fines comerciales o de publicidad también a través de redes globales; de información comercial; de difusión de muestras, anuncios y material publicitario; servicios de análisis del precio de costo; de estudio e investigación de mercados; de peritajes en negocios; de promoción de ventas (para terceros) y representaciones exclusivas en especial de productos alimenticios; servicios de importación y exportación; servicios de emisión de franquicias».
–        Clase 43: «Pubs, salones de descanso; servicios de alquiler y reserva de alojamiento temporal (hoteles, pensiones); servicios hoteleros; servicios de hospedaje en campos de vacaciones; casas de vacaciones, explotación de camping; guarderías infantiles; servicios de alquiler de salas de reuniones, alquiler de sillas, mesas, mantelería y cristalería».
11      La Sala de Recurso desestimó el recurso para los demás productos y servicios. En esencia, consideró que existía riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 entre la marca solicitada y la marca denominativa anterior nº 2.689.432 en el territorio español para los productos y servicios considerados idénticos o similares (resolución impugnada, apartados 47 a 68 y punto 1 de la parte dispositiva). En cambio, la Sala de Recurso indicó que, dado que no se había aportado prueba alguna del aprovechamiento indebido o del perjuicio efectivos del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, y puesto que no existían indicios de que existiera un serio riesgo de que tal infracción se produjese en el futuro ni se apreciaba el perjuicio real o potencial en relación con el consumidor medio de los productos y servicios para los que se había registrado la marca anterior, procedía desestimar la oposición respecto de los productos y servicios no similares basada en la notoriedad de la marca anterior en España en el sentido del artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento (resolución impugnada, apartados 69 a 78, puntos 1 y 2 de la parte dispositiva; el punto 4 de la parte dispositiva se refiere al reparto de los gastos y las costas entre las partes).
12      A finales del 2011, la sociedad demandante fue adquirida por la otra parte del procedimiento ante la OAMI, como se indica en las respuestas de aquélla a las preguntas del Tribunal. En sus respuestas, la demandante indica, no obstante, que mantiene su recurso porque considera que la Decisión impugnada puede perjudicar gravemente tanto a sus propios intereses como a los de su sociedad matriz. La OAMI no presentó observaciones sobre estas respuestas dentro del plazo señalado a tal efecto por el Tribunal.
Pretensiones de las partes
13      La demandante solicita al Tribunal:
–        La modificación de la resolución impugnada, de acuerdo con el artículo 65, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009, y por la infracción del articulo 8, apartado 5, de dicho Reglamento, denegando la marca solicitada en su totalidad, para todos los productos y servicios solicitados.
–        Subsidiariamente, la anulación de la resolución impugnada.
–        La imposición a la OAMI de las costas del proceso.
14      La OAMI solicita al Tribunal que:
–        Desestime el recurso.
–        Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
15      Con carácter preliminar, procede señalar que la oposición se basaba en varios derechos anteriores: la marca española mixta BIMBO, registrada con el número 464.785, para productos incluidos en las clases 29, 30 y 31; la marca española figurativa BIMBO, registrada con el número 2.244.562, para servicios incluidos en la clase 42; la marca española figurativa BIMBO, registrada con el número 2.244.563, para productos incluidos en la clase 32, y la marca española figurativa BIMBO, registrada con el número 2.255.097, para servicios incluidos en la clase 35. Habida cuenta de que en la resolución impugnada la Sala de Recurso se basó en la marca española denominativa registrada con el número 2.689.432 (en lo sucesivo «marca anterior») indicando que ésta no se hallaba supeditada a la obligación de uso, el Tribunal llevará a cabo el control de la resolución impugnada sobre la base de esta marca (resolución impugnada, apartado 45).
Resumen de las alegaciones de las partes
16      En apoyo de su recurso, la demandante invoca la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 y solicita, en consecuencia, que el Tribunal modifique la resolución impugnada de acuerdo con el artículo 65, apartado 3, de dicho Reglamento, denegando el registro de la marca solicitada en su totalidad, para todos los productos y servicios solicitados.
17      En primer lugar, la demandante critica la afirmación realizada por la Sala de Recurso en la resolución impugnada de que «no ha aportado prueba alguna del aprovechamiento indebido o del perjuicio efectivos del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, ni indicios de que exista un serio riesgo de que tal infracción se produzca en el futuro». Sostiene que, en el caso de autos, la notoriedad de la marca es tal que constituye una prueba suficiente de que el aprovechamiento o menoscabo para la notoriedad de esta marca es un resultado inevitable. En efecto, aduce que el 98 % de los encuestados en un estudio realizado en España conocía la denominación controvertida.
18      En segundo lugar, la demandante sostiene igualmente que el término «grupo» inducirá al consumidor español a creer que se trata de una oferta de productos y servicios proveniente del mismo oferente que aquel a quien pertenece la marca anterior. Aduce que algunos productos y servicios incluidos en las clases 31, 32, 35 y 43, designados por la marca solicitada y que forman parte del sector alimenticio, se hallan relacionados, en particular, con el pan industrial, producto para el que la marca anterior goza de renombre. Por tanto, considera que el registro de la marca solicitada supondría el uso de la marca anterior renombrada en ámbitos distintos del pan industrial. Según la demandante, esta extensión destruye la conexión que los consumidores realizan entre esta marca y el tipo de producto, lo que perjudica a la distintividad y la notoriedad de la marca. Afirma que, en todo caso, Grupo Bimbo no puede alegar que su nombre constituya una justa causa para el uso de la marca solicitada puesto que esta empresa no se halla presente en España.
19      En tercer lugar, la demandante invoca la resolución de la División de Oposición de 11 de agosto de 2011 (asunto B 1549826), relativa a un procedimiento de oposición incoado a instancia de aquélla contra la solicitud de marca comunitaria figurativa BIMBO presentada por la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso. A juicio de la demandante, dicha resolución, que se unió a los autos el 10 de octubre 2011, confirma la actividad parasitaria del solicitante de la marca y permite ilustrar el beneficio injusto de que podría gozar debido al renombre de la marca anterior.
20      La OAMI sostiene que la demandante no aporta las pruebas exigidas por el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009.
21      En primer lugar, la OAMI afirma que, para probar que con el uso de la marca solicitada se causa o se puede causar un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior, ha de demostrarse que, como consecuencia del uso de la marca solicitada, se ha producido una modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca anterior o existe un serio riesgo de que tal modificación se produzca en el futuro. Sostiene que el titular de la marca anterior tiene que aportar elementos que prueben, a primera vista, un riesgo futuro, no hipotético, de ventaja desleal o de perjuicio. Añade que tal conclusión puede basarse en deducciones lógicas que resulten de un análisis de probabilidades, o también en las prácticas habituales del sector. Así, sostiene que para probar la ventaja desleal, habrá de tenerse en cuenta si el objetivo del uso es beneficiarse con fines publicitarios del carácter distintivo y del renombre de la marca anterior.
22      En segundo lugar, la OAMI recuerda que la Sala de Recurso aceptó el registro de la marca solicitada para los productos y servicios mencionados en el anterior apartado 10 y aduce que el recurso de la demandante sólo puede referirse a los productos y servicios mencionados en el anterior apartado 18. A este respecto, la OAMI considera que debe declararse la inadmisibilidad del recurso, puesto que, a su entender, éste se dirige contra la desestimación de la oposición para productos y servicios respecto de los cuales la demandante no expone ningún razonamiento particular: a saber, los productos y servicios de las clases 5 y 35 que no se refieren al sector alimenticio. En lo que atañe a los productos y servicios que, según la OAMI, son efectivamente objeto de recurso, ésta afirma que la argumentación de la demandante se limita a declarar que la marca no puede registrarse para ninguno de estos productos y servicios, pues el consumidor podría relacionarlos con los productos y servicios de la marca anterior, de manera que se aprovecharía indebidamente de la acreditada notoriedad de su marca renombrada. A su juicio, tal argumentación no es suficiente para considerar que existe un parasitismo o aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca anterior. Según afirma la OAMI, la demandante se contenta con enunciar principios en abstracto pero sin aplicarlos al caso concreto y discutir, por ejemplo, por qué la aparición de «semillas» o «flores naturales» identificadas con la marca solicitada podría afectar a la distintividad y renombre del pan industrial BIMBO.
23      En tercer lugar, la OAMI sostiene que la resolución de la División de Oposición de 11 de agosto de 2011 se limita a estimar, sobre la base del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, la oposición formulada por Bimbo para una única categoría de productos de las muchas controvertidas en el presente asunto, a saber, los «alimentos para animales». Según afirma, es posible además que las alegaciones formuladas a este respecto sean distintas de las formuladas en el caso de autos.
Apreciación del Tribunal
Sobre la admisibilidad del recurso en lo que atañe a algunos productos y servicios que no se refieren al sector alimenticio
24      Con carácter preliminar, en respuesta a la OAMI, que invoca la inadmisibilidad del recurso en la medida en que se dirige contra la desestimación de la oposición para los productos y servicios incluidos en las clases 5 y 35 mencionadas en el punto 2 de la parte dispositiva de la resolución impugnada que no se refieren al sector alimenticio (véanse los anteriores apartados 10 y 22), procede señalar que aquélla incurre en error sobre el alcance del recurso. En efecto, en sus alegaciones, la demandante impugna la resolución de la Sala de Recurso mediante la que se desestima la oposición respecto de todos los productos y servicios incluidos en las clases 5, 31, 32, 35 y 43 mencionados en el punto 2 de su parte dispositiva. En su primera alegación a este respecto, la demandante invoca el renombre excepcional de la marca anterior, cuya notoriedad es suficiente para considerar que se ha producido la infracción invocada (véanse los anteriores apartados 10 y 17), y ello con independencia de los productos y servicios controvertidos de la marca solicitada y de su mayor o menor semejanza con el pan industrial respecto del cual la marca anterior goza de renombre, en particular para aquellos que pertenecen al sector alimenticio.
25      Por tanto, debe desestimarse la imputación relativa a la inadmisibilidad parcial del recurso.
Sobre la resolución de la División de Oposición de 11 de agosto de 2011 (asunto B 1549826)
26      En lo que respecta a la resolución de la División de Oposición de 11 de agosto de 2011 (asunto B 1549826) invocada por la demandante en apoyo de su argumentación (véanse los anteriores apartados 19 y 23), procede señalar que, al igual que en el presente asunto, Grupo Bimbo interpuso un recurso contra dicha resolución ante la OAMI. A este respecto, de la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI (asunto R 2111/2011‑1), relativa a un procedimiento de oposición entre Bimbo, S.A., y Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., se desprende que, el 23 de marzo de 2012, la demandante retiró su oposición e informó a la OAMI de que había pasado a formar parte de la misma empresa que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso. En consecuencia, a raíz de este desistimiento, la Sala de Recurso decidió poner fin al procedimiento de oposición y, por lo tanto, no procede tenerlo en cuenta en el presente asunto.
Sobre el fondo y el motivo único basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009
27      A tenor del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009:
«[…] mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, […] tratándose de una marca nacional anterior, ésta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.»
28      Las pretensiones de la demandante de que se anule o modifique la resolución impugnada, de conformidad con el artículo 65, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009, deben examinarse a la luz de la disposición citada en el apartado 27 y tomando en consideración la marca nacional anterior examinada por la Sala de Recurso, registrada el 1 de junio de 2006 para productos incluidos en las clases 5, 29 y 30. A este respecto, es pacífico que el público pertinente para el presente asunto está compuesto por los consumidores españoles.
–       Sobre la comparación de los signos en conflicto y el riesgo de asociación
29      Las infracciones a que se refiere el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, cuando se producen, son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca anterior y la marca posterior, en virtud del cual el público relevante relaciona ambas marcas, es decir, establece un vínculo entre ellas, aun cuando no las confunda (sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de marzo de 2009, Antartica/OAMI, C‑320/07 P, no publicada en la Recopilación, apartado 43; auto del Tribunal de Justicia de 30 de abril de 2009, Japan Tobacco/OAMI, C‑136/08 P, no publicado en la Recopilación, apartado 25; véase tamabién, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C‑252/07, Rec. p. I‑8823, apartado 30, y la jurisprudencia citada).
30      En lo relativo al grado de similitud entre las marcas en conflicto, cuanto más similares sean éstas, más probable será que la marca solicitada evoque, en la mente del público pertinente, la marca anterior de renombre. Así sucede a fortiori cuando ambas marcas son idénticas (véase, por analogía, la sentencia Intel Corporation, citada en el anterior apartado 29, apartado 44).
31      En la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que los signos en conflicto comparten el elemento más distintivo «bimbo», y son, por tanto, similares (resolución impugnada, apartado 70). Las partes no rebaten este extremo y no existen motivos para ponerlo en duda en el presente asunto.
32      Así pues, la marca solicita engloba íntegramente la marca anterior.
33      Además, la Sala de Recurso observó acertadamente, en el marco de su análisis a la luz del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, que el público español pertinente percibirá el elemento «grupo» como una mera referencia al tipo de empresa de que se trata (resolución impugnada, apartados 59 a 61). Esta característica hace que sea muy probable que ese público no perciba dicho término como una marca, sino más bien como una referencia a un conjunto que puede vincularse al elemento «bimbo».
34      La Sala de Recurso también consideró fundadamente que los elementos gráficos de la marca solicitada, a saber, la figura del rombo, el tipo de letra (mayúscula estándar) y los colores naranja y marrón, pueden considerarse banales (resolución impugnada, apartado 59). Estos elementos no permiten atenuar la importancia que procede atribuir al elemento «bimbo» a la hora de apreciar la similitud de las marcas en conflicto.
35      De cuanto antecede resulta que, como indicó la Sala de Recurso, las marcas en conflicto pueden considerarse similares a los efectos del examen relativo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009.
–       Sobre el renombre de la marca anterior y los efectos del uso de la marca solicitada
36      Para poder acogerse a la protección establecida en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, el titular de la marca anterior tiene que probar que la marca nacional anterior «[es] notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate» y que el uso de la marca cuyo registro se solicita «se aprovecha[…] indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o [es] perjudicial para los mismos».
37      En lo que atañe a los efectos del uso de la marca solicitada, el titular de la marca anterior no está obligado a demostrar que su marca sufre una vulneración efectiva y actual en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, pero debe aportar pruebas que permitan concluir prima facie que el riesgo de un aprovechamiento indebido o perjuicio futuro no es meramente hipotético. A tal conclusión puede llegarse, en particular, partiendo de deducciones lógicas resultantes de un análisis de probabilidades y teniendo en cuenta las prácticas habituales en el sector comercial pertinente y cualquier otra circunstancia del caso concreto. En efecto, cuando sea previsible que el uso que el titular de la marca solicitada pueda llegar a hacer de su marca vaya a dar lugar a tal menoscabo, el titular de la marca anterior no está obligado a esperar que éste se produzca efectivamente para poder exigir la prohibición de ese uso. Ahora bien, el titular de la marca anterior deberá probar que existen elementos que permiten apreciar un serio riesgo de que tal infracción se cometa en el futuro [véase la sentencia del Tribunal de 6 de julio de 2012, Jackson International/OAMI - Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE), T‑60/10, Rec. p. II‑0000, apartado 53 y la jurisprudencia citada].
38      Para determinar si el uso del signo impugnado se aprovecha indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, ha de procederse a realizar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos, entre los cuales figuran, concretamente, la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, el grado de semejanza entre las marcas en conflicto, así como la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate. En relación con la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de dicha marca, más fácilmente podrá admitirse la existencia de una infracción. De la jurisprudencia se desprende asimismo que cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca, mayor será el riesgo de que con el uso actual o futuro del signo se aproveche indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior (véase la sentencia ROYAL SHAKESPEARE, citada en el anterior apartado 37, apartado 54 y la jurisprudencia citada).
39      En el caso de autos, en lo que atañe al renombre de la marca anterior en España, es preciso observar que, al realizar el examen del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, la Sala de Recurso se limitó a considerar que tal renombre se había «acreditado» para el «pan industrial» (resolución impugnada, apartado 70).
40      Sin embargo, en el marco del examen del carácter distintivo de la marca anterior realizado bajo el prisma del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, la Sala de Recurso consideró que de los documentos presentados por la demandante y que fueron tomados en consideración por la Sala resultaba claramente que «la marca BIMBO es la primera en España en lo que respecta al “pan industrial”». La Sala de Recurso indica, en particular, a este respecto, que algunos de estos documentos «demuestran el elevado reconocimiento de esta marca en el mercado español» y que de uno de ellos se desprende que « el 77 % de los 1.950 encuestados en el año 2004, al ser preguntados sobre la totalidad de marcas de pan de molde blanco que conocían respondieron la marca BIMBO en primer lugar». Estas afirmaciones permitieron a la Sala de Recurso llegar a la conclusión de que «ha quedado acreditado el renombre de BIMBO en España para “pan industrial”» y que «la marca anterior tiene un carácter distintivo muy fuerte para este producto» (resolución impugnada, apartados 63 a 65).
41      Sin embargo, en lo que respecta a los efectos que el uso de la marca solicitada podría tener sobre el renombre de la marca anterior, la Sala de Recurso refutó la afirmación de la demandante de que, en esencia, «la prueba del aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior reside en el propio renombre [de esta marca]», que goza de «un elevado prestigio de su marca, que evoca una imagen muy positiva entre los consumidores en cuanto a la calidad y las características de los productos vendidos con la marca, pan industrial» y que se vería diluido o sería objeto de un uso parasitario debido a los usos previstos para la marca solicitada (resolución impugnada, apartados 70 a 72).
42      Para la Sala de Recurso, tal afirmación, que vincula los efectos previsibles del uso de la marca solicitada y la importancia del renombre de la marca anterior, es «incorrecta» y de la jurisprudencia del Tribunal citada por la demandante no puede deducirse que no sea necesario demostrar el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o el perjuicio que se les ha causado. A su juicio, si no se prueba la existencia de una «conexión evidente» entre el sector del pan industrial, al que se asocia el renombre de la marca anterior, y los distintos sectores correspondientes a la marca solicitada, el aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior es «altamente improbable». En consecuencia, «dado que la [demandante] no ha aportado prueba alguna del aprovechamiento indebido o del perjuicio efectivos del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, ni indicios de que exista un serio riesgo de que tal infracción se produzca en el futuro, y tampoco ha apreciado el perjuicio real o potencial en relación con el consumidor medio de los productos y servicios para los que se registró la marca anterior», la Sala de Recurso desestimó la oposición basada en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 (resolución impugnada, apartados 72 y 77).
43      A la luz del razonamiento de la Sala de Recurso y de las alegaciones de la demandante, procede recordar de entrada, tal como se ha puesto de manifiesto en el anterior apartado 38, que cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca por el signo, mayor será el riesgo de que con el uso actual o futuro del signo se aproveche indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior. De esta jurisprudencia puede deducirse que es posible, especialmente en el supuesto de una oposición basada en una marca que goza de un renombre excepcionalmente elevado, que la probabilidad de un riesgo futuro y no hipotético de perjuicio causado a la marca anterior o de aprovechamiento indebido de ésta por parte de la marca solicitada sea tan evidente que el oponente no necesite alegar y probar ningún otro elemento fáctico a estos efectos [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 17 de marzo de 2010, Mäurer+Wirtz/OAMI–Exportaciones Aceiteras Fedeoliva (tosca de FEDEOLIVA), T‑63/07, Rec. p. II‑957, apartado 40]. Así pues, no puede descartarse que un renombre extremadamente elevado pueda constituir excepcionalmente, por sí mismo, un indicio del riesgo futuro y no hipotético del perjuicio causado a la marca anterior o del aprovechamiento indebido por parte de la marca solicitada como tal respecto de cada uno de los productos y servicios que no son similares a aquellos para los que se ha registrado la marca anterior.
44      En consecuencia, cuando el demandante formula una alegación basada en el carácter extremadamente elevado del renombre de su marca en el contexto de la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, la Sala de Recurso debe verificar primero el grado exacto de ese renombre, y, en su caso, examinar posteriormente si, en el supuesto de que se haya demostrado, tal renombre es suficiente para considerar que existe un riesgo no hipotético de perjuicio o de aprovechamiento indebido respecto de cada uno de los productos y servicios que no son similares a aquellos para los que se ha registrado la marca anterior.
45      Por este motivo, la Sala de Recurso debía examinar si, en el caso de autos, la demandante podía considerar fundadamente, para cada una de las clases de productos y servicios de que se trata, que la prueba del aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior se deducía sin más del propio renombre extremadamente elevado y que era el resultado inevitable de éste (véase el apartado 72 de la resolución impugnada). No podía refutar esta alegación basándose en el mero hecho de que la demandante no hubiese aportado prueba o indicio alguno de un riesgo futuro de perjuicio causado a la marca anterior o de aprovechamiento indebido por parte de la marca solicitada.
46      Pues bien, en lo que atañe a la existencia de un renombre excepcional de la marca anterior, es preciso señalar que de la primera página del anexo I del escrito de la demandante a la OAMI de 25 de julio de 2008 (página 125 del expediente de la OAMI) resulta que la encuesta realizada en 2004 a 1.950 personas por un instituto especializado no sólo permite demostrar, en primer término, que el 77 % de los encuestados mencionaron en primer lugar la marca anterior cuando se les pidió que citaran todas las marcas de pan de molde blanco que conocían, sino que, en segundo término, el 92 % de los encuestados respondieron a esa pregunta indicando que conocían la marca anterior –lo que permite al instituto especializado precisar que el conocimiento espontáneo de esta marca se sitúa en un 92 %–, y, en tercer término, que el 98 % de los encuestados indicaron que conocían la marca anterior al responder a la pregunta «De estas marcas de pan de molde blanco ¿cuáles conoce […], aunque no las haya consumido nunca?», pregunta que iba acompañada de la presentación de diferentes logos.
47      Los dos últimos datos, que la Sala de Recurso no menciona en la resolución impugnada, pueden invocarse, sin embargo, para demostrar que el renombre de la marca anterior en España se sitúa en un nivel superior al que la Sala de Recurso consideró en la resolución impugnada (véase el anterior apartado 40).
48      En consecuencia, al no haber tomado en consideración el carácter extremadamente elevado del renombre de la marca anterior, el hecho de que la Sala de Recurso hubiese considerado que no existía una conexión evidente y que la demandante no había aportado la prueba de tal conexión entre el sector del pan industrial, al que se asocia el renombre de la marca anterior, y los sectores a que se refiere la marca solicitada (apartado 72 de la resolución impugnada), no es suficiente para justificar la desestimación de la oposición basada en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009. En efecto, la importancia de dicha conexión para una oposición basada en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 puede variar en función de la magnitud del renombre.
49      Asimismo, ha de señalarse que, en la argumentación formulada en su recurso ante la Sala de Recurso, la demandante había alegado que el renombre, la elevada semejanza entre los signos y la identidad o similitud de los productos de que se trata, «todos alimenticios», indicaban al consumidor que existe una conexión entre las dos marcas en conflicto (resolución impugnada, apartado 42). Así pues, la demandante había aportado, cuando menos, un indicio de dicha conexión.
50      En conclusión, de cuanto antecede se desprende que la Sala de Recurso infringió el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 al no haber llevado a cabo una apreciación global de los efectos del uso de la marca solicitada sobre el renombre de la marca anterior, tomando en consideración, en particular, el grado de similitud de los signos, la intensidad del renombre y el grado de distintividad de la marca anterior, así como la naturaleza y el grado de proximidad de cada uno de los productos y servicios de que se trata.
51      Por este motivo, procede anular la resolución impugnada en la medida en que desestima la oposición formulada por la demandante y autoriza el registro de la marca comunitaria para algunos productos y servicios (véase el anterior apartado 10). En efecto, debido al análisis incompleto del renombre de la marca anterior llevado a cabo por la OAMI y a sus consecuencias para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 en el caso de autos y, por consiguiente, al no haberse examinado, en su caso, la existencia de una posible justa causa en el sentido definido por esta disposición, no procede que el Tribunal modifique la resolución impugnada.
Costas
52      A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
53      Por haber sido desestimados los motivos formulados por la OAMI, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la demandante.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)
decide:
1)      Anular los puntos 1, 2 y 4 de la parte dispositiva de la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 14 de abril de 2011 (asunto R 1272/2010‑1), relativa a un procedimiento de oposición entre Bimbo, S.A., y Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
2)      Condenar en costas a la OAMI.
Azizi
Frimodt Nielsen
Kancheva
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 14 de diciembre de 2012.
Firmas
* Lengua de procedimiento: español.