62007CC0102
JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
16 päivänä tammikuuta 2008 (
1
)
Asia C-102/07
adidas AG ja adidas Benelux BV
vastaan
Marca Mode CV ym.
”Tavaramerkit — Direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan b alakohta, 2 artikla ja 6 artiklan 1 kohdan b alakohta — Vapaana pitämisen tarve — Kolmiraitaiset kuviomerkit — Kaksiraitakuviot, joita kilpailijat käyttävät koristeena — Tavaramerkin loukkausta ja vesittämistä koskeva väite”
I Johdanto
1.
Maineikas urheiluvälineiden valmistaja adidas ja sen hollantilainen tytäryhtiö ovat jälleen kerran (
2
) haastaneet oikeuteen muita yrityksiä niiden tunnetun kolmiraitamerkin kanssa samankaltaisten merkkien käytöstä, ja ne moittivat näitä teollisoikeuksiensa loukkaamisesta kyseisen tavaramerkin osalta.
2.
Tällä kertaa adidas vetoaa merkkiinsä muita sellaisia saman alan vaatevalmistajia vastaan, jotka haluavat käyttää kahta perusvärin vastavärin väristä raitaa peittämään ja vahvistamaan vaatteidensa saumoja. Näiden seikkojen perusteella Hoge Raad tiedustelee, edellyttääkö vapaana pitämisen tarpeen soveltaminen sitä, että tavaramerkin haltijan oikeuksien käyttöä on tässä tapauksessa rajoitettava.
3.
Kireän kilpailun markkinoilla käydään taustalla kiivasta kamppailua elintilasta, kun yritykset pyrkivät kukin saamaan oman osansa mahdollisista suurista voitoista. Onkin ymmärrettävää, että maallikosta täysin tyhjänpäiväiseltä tuntuva taistelu siitä, kuka saa käyttää kahta tai kolmea tietyn väristä pystyraitaa, voi urheiluvaateteollisuudessa kasvaa suorastaan dramaattisiin mittasuhteisiin.
4.
Huippu-urheilijoiden menestys on parasta mainosta urheilupaitojen ja -jalkineiden valmistajille, jotka luonnollisesti käyttävät paljon rahaa heidän sponsorointiinsa; on kuitenkin ollut myös juoksijoita, jotka ovat voittaneet kilpailuja täysin paljain jaloin, jopa pitkillä matkoilla, kuten etiopialainen Abebe Bikila. (
3
)
II Asiaa koskevat oikeussäännöt
5.
Aluksi on syytä todeta, että koska direktiivi 89/104/ETY (
4
) (jäljempänä direktiivi) ja yhteisön tavaramerkistä annettu asetus (EY) N:o 40/94 (jäljempänä asetus) (
5
) ovat sisällöltään hyvin samankaltaiset, direktiivin tulkitsemiseksi vaikuttaa aiheelliselta ottaa tarkasteluun joitakin yhteisöjen tuomioistuimen tuomioita, joissa käsitellään edellä mainitun asetuksen säännöksiä. (
6
)
6.
Direktiivin 2 artiklassa, jonka otsikko on ”Tavaramerkin muodostavat merkit”, säädetään, että minkä tahansa merkin, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanoin, henkilönnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muodon avulla, saa rekisteröidä, jos tällaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.
7.
Direktiivin 3 artiklan, jonka otsikko on ”Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet”, 1 kohdassa luetellaan tyhjentävästi seuraavat näkökohdat:
”1.   Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:
a)
merkit, jotka eivät voi olla tavaramerkkeinä;
b)
tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus;
c)
yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;
d)
yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka ovat tulleet yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisiksi;
e)
merkit, jotka muodostuvat yksinomaan:
—
tavaran luonteenomaisesta muodosta,
—
teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta tai
—
tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta;
– –”
8.
Saman 3 artiklan 3 kohdasta ilmenee, kuinka merkki voi tulla käytössä erottamiskykyiseksi, ja siinä säädetään seuraavaa:
”Tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä tai sitä julistaa mitättömäksi 1 kohdan b, c tai d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottuvaksi. Jäsenvaltio voi säätää, että tämä koskee myös tavaramerkkiä, joka on tullut erottuvaksi rekisteröintihakemuksen tekopäivän tai rekisteröintipäivän jälkeen.”
9.
Direktiivin 5 artiklassa, jota edeltää otsikko ”Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”, kuvaillaan teollisoikeuden haltijalla olevia eri valtuuksia; sen 1 ja 2 kohdassa säädetään erityisesti seuraavaa:
”1.   Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
a)
merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;
b)
merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.
2.   Jäsenvaltio voi myös säätää, että haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.”
10.
Direktiivin 6 artiklan aiheena ovat puolestaan ”Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset”; sen 1 kohdassa, joka on tämän ennakkoratkaisukysymyksen kannalta merkityksellinen, säädetään seuraavaa:
”1.   Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
a)
omaa nimeään tai osoitettaan;
b)
tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä;
c)
tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi;
jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen.”
III Pääasian tosiseikat ja ennakkoratkaisukysymykset
11.
Adidas AG on seitsemän Benelux-rekisteröinnin ja kansainvälisen rekisteröinnin perusteella Benelux-alueella sellaisten kuviomerkkien haltija, joista kukin muodostuu sellaisesta kolmesta pystysuorasta, kokopitkästä ja yhdensuuntaisesta samanlevyisestä raidasta vaatteiden hartioissa, hihoissa ja lahkeissa sekä vaatteen sivusaumoissa, jotka on tehty vaatteen perusvärin vastavärillä. Merkit on rekisteröity urheilu- ja vapaa-ajanvaatteita varten.
12.
Edellä mainittu saksalainen yhtiö, joka Benelux-maiden osalta on luovuttanut tuotteidensa yksinomaisen lisenssin tytäryhtiölleen adidas BV:lle (jäljempänä yhdessä adidas), väittää tekstiilialalla toimivien Marca Moden, C&A:n, H&M:n ja Vendexin (jäljempänä vastapuolet), joilla on liiketoimintaa myös Alankomaissa, loukanneen oikeuksiaan.
13.
Adidas totesi vuonna 1986, että Marca Mode ja C&A olivat alkaneet myydä urheilu- ja vapaa-ajanvaatteita, joissa oli kaksi samansuuntaista pystysuoraa raitaa vaatteen perusvärin vastavärillä (musta/valkoinen).
14.
Nähtävästi asianosaiset eivät oikeudenkäyntiä edeltäneessä vaiheessa päässeet keskenään sopimukseen, sillä ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että Marca Mode ja C&A eivät ennen asian riitauttamista olleet valmiita luopumaan kahden samansuuntaisen pystysuoran raidan käyttämisestä, koska ne katsoivat niiden olevan selvästi erilaisia kuin adidaksen raidat.
15.
H&M:ää vastaan aloittamassaan turvaamistoimimenettelyssä ja samanaikaisesti Marca Modea ja C&A:ta vastaan nostamassaan kanteessa, jotka kummatkin pantiin vireille Rechtbank Bredassa (jäljempänä Rechtbank), kassaatiovalittaja eli adidas väitti teollisoikeuttaan loukatun ja vaati Rechtbankia kieltämään näitä käyttämästä merkkiä, joka muodostuu kolmiraitaisesta kuviomerkistä tai joistakin muista sellaisista merkeistä, jotka ovat yhteneviä Adidaksen kuviomerkin kanssa, kuten edellä kuvailtu kaksiraita-aihe, jota vastapuolet olivat käyttäneet.
16.
Niin H&M kuin Marca Mode, C&A ja Vendexkin kiistivät nämä väitteet. Vastapuolet vaativat ensin vastakanteessa ja sen jälkeen asiassa nostamassaan erillisessä kanteessa Rechtbankia toteamaan vahvistustuomiolla, että niillä oli oikeus käyttää kahta raitaa urheilu- ja vapaa-ajanvaatteiden koristelussa.
17.
Sekä turvaamistoimimenettelyssä 2.10.1997 päätöksen antanut tuomari että pääasioissa 13.10.1998 välipäätöksen antanut Rechtbank katsoivat, että adidaksen tavaramerkkioikeuksia oli loukattu tietyiltä osin.
18.
Vastapuolet valittivat tuomioista Gerechtshof te ’s-Hertogenboschiin (Hertogenboschin muutoksenhakutuomioistuin, jäljempänä Gerechtshof), joka yhdisti asiat omasta aloitteestaan tuomion antamista varten.
19.
Gerechtshof hylkäsi 29.3.2005 antamassaan tuomiossa adidaksen vaatimukset, Marca Moden ja C&A:n vastakanteessa esittämät vaatimukset ja vastapuolten erillisessä kanteessa esittämät vaatimukset sekä kumosi 2.10.1997 tehdyn päätöksen.
20.
Gerechtshof totesi, että vastapuolten menettelytavalla ei millään tavalla loukattu adidaksen tavaramerkkioikeuksia; se ei kuitenkaan antanut vaadittua vahvistustuomiota kahden raidan käytöstä, koska kyseiset vaatimukset olivat sen mielestä ulottuvuudeltaan liian yleisiä eikä niissä ollut huomioitu sitä, että merkin suojan ulottuvuus ei ole pysyvä oikeustila, vaan se riippuu olosuhteista, jotka muuttuvat ajan ja paikan mukaan, ja tällä seikalla on erityisen tärkeä merkitys tavaramerkin loukkaamista koskevan kysymyksen arvioimisen kannalta.
21.
Gerechtshofin mukaan kolmen raidan tavaramerkkiä ei voida pitää luonnostaan vahvana, koska kolmiraita-aihe sellaisenaan on vain heikosti erottamiskykyinen. Adidaksen vuonna 1996 mainonnan alalla toteuttamat toimenpiteet mahdollistivat kuitenkin sen, että kyseinen merkki tuli käytössä huomattavan erottamiskykyiseksi, ja se saa näin ollen laajaa suojaa. Suojan ei kuitenkaan voida katsoa kattavan muita raita-aiheita ja yksinkertaisia raitamuotoja, joiden on oltava kolmansien käytettävissä, koska ne ovat yleisesti esiintyviä merkkejä, joten niitä ei voida monopolisoida.
22.
Adidas valitti Gerechtshofin tuomiosta Hoge Raadiin, koska se piti sitä virheellisenä. Vaikka adidas myönsi, että tarve pitää merkki kolmansien osapuolten käytettävissä on yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan otettava huomioon tutkittaessa direktiivin 89/104 3 artiklassa säädettyjä ehdottomia hylkäysperusteita, se katsoi, että jos merkkiin ei sovelleta yhtäkään 3 artiklan mukaista hylkäysperustetta, käytettävänä pitämistä koskevaa vaatimusta ei voida uudestaan arvioida merkin suojan laajuuden yhteydessä.
23.
Hoge Raad katsoo kassaatiomenettelyssä selvitetyksi, että adidaksen kolmiraitamerkki on laajassa käytössä tullut erittäin erottamiskykyiseksi; se on kuitenkin epävarma siitä, kuinka laaja suoja kuuluu tavaramerkille, joka muodostuu merkistä, joka ei direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan sellaisenaan ole erottamiskykyinen mutta josta on tullut käytössä erottamiskykyinen ja joka on sen jälkeen rekisteröity; se haluaa erityisesti tietää, onko suojan laajuutta arvioitaessa otettava huomioon yleinen etu, joka liittyy siihen, ettei aiheettomasti rajoiteta muiden asianomaisia tavaroita tai palveluita tarjoavien toimijoiden mahdollisuutta käyttää tiettyjä merkkejä (Freihaltebedürfnis eli vapaana pitämisen tarve).
24.
Näin ollen Hoge Raad päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:
”1)
Onko määritettäessä sellaisen suojan laajuutta, jota on annettava tavaramerkille, joka muodostuu merkistä, joka ei sellaisenaan ole erottamiskykyinen, tai merkinnästä, joka täyttää tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan määritelmän, mutta josta on tullut käytössä erottamiskykyinen ja joka on tämän jälkeen rekisteröity, otettava huomioon yleinen etu, joka liittyy siihen, ettei aiheettomasti rajoiteta muiden asianomaisia tavaroita tai palveluita tarjoavien toimijoiden mahdollisuutta käyttää tiettyjä merkkejä (niin kutsuttu Freihaltebedürfnis eli vapaana pitämisen tarve)?
2)
Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi: onko tältä osin merkitystä sillä, ymmärtääkö asianomainen yleisö kyseiset merkit, joita koskee käytettävänä pitämistä koskeva vaatimus, sellaisina, että niiden tarkoitus on erottaa tavarat muista tavaroista, vai ainoastaan koristeina?
3)
Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi: onko tältä osin merkitystä myös sillä, puuttuuko tavaramerkin haltijan riitauttamalta merkiltä tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskyky tai sisältääkö se kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun merkinnän?”
IV Asian käsittelyn vaiheet yhteisöjen tuomioistuimessa
25.
Ennakkoratkaisupyyntöä koskeva päätös kirjattiin saapuneeksi yhteisöjen tuomioistuimen kirjaamoon 21.2.2007. Marca Mode, H&M, adidas, Italian ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset sekä Euroopan yhteisöjen komissio ovat esittäneet asiassa kirjallisia huomautuksia yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 23 artiklassa vahvistetussa määräajassa.
26.
Adidaksen, Marca Moden ja H&M:n edustajat sekä Italian hallituksen, Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ja komission asiamiehet saapuivat 6.12.2007 pidettyyn istuntoon esittämään suullisia huomautuksia.
V Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu
A Kysymyksenasettelu
27.
Ennakkoratkaisupyyntö koskee tavaramerkkien suojan laajuutta; jotta tähän kysymykseen voitaisiin vastata, on selvitettävä niiden valtuuksien soveltamisala, jotka tällä teollisoikeudella direktiivin 5 ja 6 artiklassa myönnetään.
28.
Oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan nyt esillä oleva merkki on tullut adidaksen käytössä erottamiskykyiseksi, joten siihen tulee soveltaa samoja sääntöjä kuin merkkeihin, joita direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdan mukaan ei saa rekisteröidä.
29.
Vaikka Hoge Raad pitääkin vapaana pitämisen tarvetta sellaisena tulkintaperusteena, josta voi olla hyötyä edellä mainittujen säännösten selittämisessä, se antaa asian ratkaisemisessa vielä suuremman painoarvon direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdalle, koska siinä määritellään tavaramerkkioikeuteen kohdistuvat rajoitukset ja koska sen ja direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan, joka koskee kuvailevia tavaramerkkejä, sanamuodon välillä on tiettyjä yhtäläisyyksiä.
30.
Tässä yhteydessä ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen tulisi huomata, että sen täytyy selvittää, kuuluuko pääasiassa kyseessä oleva adidaksen merkki direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan vai sen c alakohdan soveltamisalaan, koska – toisin kuin jälkimmäisessä – ensiksi mainitussa alakohdassa mainittua rekisteröinnin estettä tai tapauksen mukaan mitättömyysperustetta eivät koske 6 artiklan 1 kohdassa mainitut tavaramerkkioikeuden rajoitukset. Tästä seuraa, että asian ratkaisu ei ole sama silloin, jos merkiltä sellaisenaan puuttuu erottamiskyky (direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisala), kuin silloin, jos merkillä kuvaillaan tavaran ominaisuutta (saman artiklan c alakohta). Tämä on kuitenkin tosiseikkojen arviointiin liittyvä kysymys, jonka selvittäminen kuuluu yksinomaan Hoge Raadille tai – jos se ei kassaatioasioissa voi käsitellä tosiseikkoja – pääasian tuomioistuimelle.
31.
Koska nämä kysymykset liittyvät läheisesti toisiinsa, katson Italian hallituksen tapaan, että niitä on asianmukaista käsitellä yhdessä, ja aion keskittyä niistä ensimmäiseen, jossa Alankomaiden ylin tuomioistuin haluaa tietää, onko tietyn merkin vapaana pitämiseen liittyvä yleinen etu sellainen tekijä, jonka perusteella tavaramerkin haltijalle kuuluvien oikeuksien laajuutta voidaan tulkita menettelyssä, joka koskee kyseisen teollisoikeuden loukkaamista.
32.
Vaikka yhteisöjen tuomioistuin on toistuvasti viitannut vapaana pitämisen tarpeeseen, (
7
) se ei – ellen tyystin erehdy tai sikäli kuin tiedän – ole koskaan tutkinut yksityiskohtaisesti tätä saksalaista alkuperää olevaa oikeudellista käsitettä; niinpä katson aiheelliseksi esittää siitä hieman perusteellisemman analyysin, joka ulottuu pelkkää määritelmää pidemmälle.
B Alustavat huomautukset: vapaana pitämisen tarve
1. Alkuperä: Saksan oikeus
33.
Asiassa Koninklijke antamassani ratkaisuehdotuksessa (
8
) viittaan ”saksalaisen oikeuskäytännön mukaiseen ns. vapaana pitämisen tarpeeseen”, joka merkitsee, että ”erottamiskyvyn mahdolliseen puuttumiseen liittyvien esteiden lisäksi on olemassa muita yleiseen etuun liittyviä näkökohtia, joiden takia on perusteltua rajoittaa tiettyjen merkkien rekisteröintiä, jotta kaikki toimijat voisivat vapaasti käyttää niitä”. (
9
)
34.
Korostan siinä yhtäältä tämän periaatteen saksalaista alkuperää lainaamalla muun muassa saksankielistä nimeä (Freihaltebedürfnis) (
10
) ja toisaalta sen läheistä yhteyttä yleiseen etuun. Jotta ymmärtäisimme paremmin tätä kansallisen oikeuden periaatetta ja sen merkitystä yhteisön järjestelmässä, vaikuttaa kuitenkin aiheelliselta perehtyä vielä tarkemmin sen kehitykseen kummassakin oikeusjärjestyksessä.
35.
Freihaltebedürfnis sai alkunsa Saksan entisen tavaramerkkilain (Warenzeichengesetz, jäljempänä WZG) voimassaoloaikana. (
11
) Tuolloin kyseisen lain 4 §:n 2 momentin 1 kohdan sanamuotoa pidettiin käytännössä liian suppeana, koska sen mukaan yksinomaan sellaisista luvuista, kirjaimista tai sanoista, jotka voivat osoittaa tavaroiden laatua, valmistusajankohtaa, valmistuspaikkaa, ominaisuuksia, käyttötarkoitusta, hintaa, määrää tai painoa, muodostuvia merkkejä ei voitu rekisteröidä tavaramerkiksi. (
12
)
36.
Tiettyjen ongelmien välttämiseksi kehittyi oikeuskäytäntö, jossa tämä rekisteröintikielto laajennettiin koskemaan kaikkia sellaisia merkkejä, joiden käyttöoikeuden monopolisointi katsottiin kilpailijoiden etujen vastaiseksi; (
13
) tämä käytäntö heijastui tavaramerkkien rekisteröintihakemusten käsittelyyn, sillä hakemuksen hylkääminen vapaana pitämisen tarpeen perusteella vapautti saksalaisviranomaisen velvollisuudesta tutkia haetun merkin erottamiskykyä. (
14
)
37.
Perinteisen saksalaisen tulkinnan mukaan vapaana pitämisen periaatteeseen liittyi kolme adjektiivia, nimittäin konkreettinen, aktuelli ja pakottava. (
15
) Näillä ominaisuuksilla tarkoitettiin, että vapaana pitämisen tarpeen piti koskea yksinomaan rekisteröintihakemuksessa mainittuja tavaroita tai palveluja (konkreettisuus); tarpeessa ei voinut olla kysymys pelkästä mahdollisuudesta tai potentiaalisesta riskistä, vaan siihen oli liityttävä vertailukelpoisiin ja varmoihin tietoihin perustuva tuleva vaara (aktuaalisuus), ja tarpeen tuli olla huomattavan vakava ja tärkeä (pakottavuus). (
16
)
38.
Tämän saksalaisen oikeuskäytännön ja hallintokäytännön (
17
) mukaan tavaramerkin hakijan tehtävä oli todistaa merkin erottamiskyky ja perustella, miksi sitä ei saanut varata kaikkien kilpailijoiden käyttöön. (
18
)
39.
Lyhyesti sanottuna Freihaltebedürfnisistä tuli Saksan tavaramerkkioikeudessa oikeuskäytännön sanelema kirjoittamaton vaatimus, (
19
) joka täydensi WZG:ssä asetettuja lakisääteisiä edellytyksiä.
40.
Vuonna 1995 Saksan lainsäädäntö muuttui, kun 1.1.1995 tuli voimaan uusi direktiivin mukaisesti muotoiltu tavaramerkkilaki, ja tämä muutos puolestaan vaikutti WZG:n 4 §:n 2 momentin sanamuotoon, sillä direktiivissä säädetyt ehdottomat hylkäysperusteet sisällytettiin uuden lain 8 §:ään.
2. Yhteensopimattomuus yhteisön oikeuden kanssa
41.
Landgericht München I (Münchenin I muutoksenhakutuomioistuin) esitti vuonna 1997 yhteisöjen tuomioistuimelle ennakkoratkaisukysymyksiä yhdistetyissä asioissa Windsurfing Chiemsee. (
20
) Ei ole yllättävää, että tämä baijerilainen tuomioistuin muun muassa tiedusteli vuoden 1995 säädöstekstin valossa, oliko Freihaltebedürfnis yhteensopiva direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan kanssa.
42.
Kuten tiedetään, riidassa oli kyse maantieteellisen alkuperän osoittavista ilmauksista, mutta tämä ei mitenkään heikennä sen yhteisöjen tuomioistuimen toteamuksen ulottuvuutta ja painokkuutta, jonka mukaan ”– – direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisedellytyksenä ei ole se, että olisi olemassa – – saksalaisessa oikeuskäytännössä tarkoitettu konkreettinen, aktuelli tai pakottava tarve säilyttää – – ilmaukset vapaassa käytössä”, (
21
) ja kyseinen toteamus pantiin merkille myös saksalaisessa oikeuskirjallisuudessa. (
22
)
43.
Yhteisöjen tuomioistuin ei kuitenkaan suoralta kädeltä hylännyt Freihaltebedürfnisiä koskevaa teoriaa, sillä se myönsi vapaana pitämisen tarpeen yhteyden sen säännöksen taustalla vallitsevaan yleiseen etuun, jonka tulkinnassa edellä mainittu müncheniläinen tuomioistuin kaipasi apua. (
23
) Näin ollen on pidettävä perusteltuna näkemystä, jonka mukaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen kuvailevien merkkien tai merkintöjen rekisteröinnin epääminen vastaa ajatusta merkin monopolisoinnin estämisestä, jotta ei puututtaisi muiden yritysten oikeutettuun tarpeeseen käyttää sitä vapaasti. (
24
)
44.
Siitä lähtien yhteisön oikeuskäytännössä on toistuvasti korostettu yleiseen etuun liittyvän vapaana pitämisen periaatteen soveltamisen merkitystä, ja tämä periaate on yhdistetty kyseisen säännöksen tarkoitukseen eli merkin tai merkinnän pitämiseen vapaasti käytettävissä rekisteröinnistä päätettäessä, (
25
) ja sama näkemys on ulotettu koskemaan 3 artiklan b ja e alakohtaa. (
26
)
45.
Päätän vapaana pitämisen tarpeen tarkastelun tähän, koska arvioinnissa ei kannata keskittyä epäolennaisiin seikkoihin, jotka eivät sinänsä tuo mitään uutta Hoge Raadin ennakkoratkaisukysymyksen tarkasteluun ja jotka saattavat haitata tämän ratkaisuehdotuksen ymmärtämistä. Nyt kun olennaiset tiedot tästä oikeudellisesta käsitteestä on hankittu, on seuraavaksi tarkasteltava direktiivin 6 artiklaa sen selvittämiseksi, miten tämä oikeuskäytännössä luotu käsite on yhdistetty yleiseen etuun.
C Direktiivin 6 artiklan 1 kohdan tulkinta
46.
Ennen kuin siirryn tutkimaan tätä säännöstä, minun on todettava, etten pidä vakuuttavana ajatusta, että tähän riita-asiaan etsittäisiin ratkaisua rajoittumalla ennakkoratkaisukysymysten analyysissa ainoastaan direktiivin 5 artiklan tulkintaan, kuten kassaatiovalittajat ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus kirjelmissään esittävät.
47.
Olen toki tietoinen direktiivin 5 ja 6 artiklan välisestä johdonmukaisesta ja systemaattisesta yhteydestä, jolla todennäköisesti on tulkinnallinen vaikutus asian lopulliseen ratkaisuun, mutta mielestäni ei myöskään pidä unohtaa direktiivin 6 artiklan 1 kohtaa silloin, kun tarkoituksena on tämän artiklan otsikon mukaisesti (
27
) arvioida tavaramerkin haltijalle kuuluvan yksinoikeuden (ius prohibendi) käytölle asetettuja rajoituksia. Direktiivin 5 artiklaa käsittelevä runsas oikeuskäytäntö ei myöskään nähtävästi ole riittänyt vakuuttamaan ennakkoratkaisupyynnön esittänyttä tuomioistuinta, joka jättää kokonaan mainitsematta kyseisen artiklan ja viittaa sen sijaan tämän yhteisön säädöksen 6 artiklaan.
48.
Direktiivin 5 artiklassa määritellään tavaramerkin haltijan oikeudet. On olemassa kaksi perustetta, jotka puoltavat sitä, ettei vapaana pitämisen tarvetta kuulu tässä tapauksessa soveltaa: ensimmäinen on Freihaltebedürfnisin alkuperäinen tarkoitus, sillä vapaana pitämisen tarve liittyy selvästi tavaramerkkien rekisteröintiin eikä tavaramerkin haltijan oikeuksien käytön laajentamiseen; toinen on direktiivin systematiikka, sillä direktiivin 6 artiklassa määritellään nimenomaisesti tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset, joten tämän Saksan oikeuskäytäntöön kuuluvan periaatteen hyväksyminen 5 artiklan tulkintaperusteeksi merkitsisi, että tähän artiklaan liitettäisiin tietty kirjoittamaton ehto, mikä puolestaan olisi vastoin oikeusvarmuuden periaatetta ja yhteisön säännöstön henkeä.
49.
Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan ja sen 6 artiklan 1 kohdan välisten ilmeisten yhtäläisyyksien ja väitettyjen eroavaisuuksien takia katson lisäksi aiheelliseksi tarkastella kumpaakin säännöstä haluamatta kuitenkaan painottaa liikaa 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, koska se ei liity ennakkoratkaisukysymysten asiasisältöön ja koska sitä on jo ennestään käsitelty laajalti yhteisöjen tuomioistuimen viimeaikaisessa oikeuskäytännössä. (
28
)
1. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen erottamiskyvyttömien merkkien mainitsematta jättäminen
50.
Kun 3 artiklan 1 kohdan b alakohtaa vertaillaan 6 artiklan 1 kohtaan, havaitaan merkittäviä eroavaisuuksia, jotka johtuvat siitä, että 6 artiklassa on kyse tavaramerkin ”käytön kieltämisestä” kolmansilta osapuolilta eikä samankaltaisen merkin rekisteröinnin esteistä.
51.
Direktiivin 6 artiklan 1 kohdan mukaan merkkeihin, joita teollisoikeuksien haltija ei saa kieltää toista käyttämästä, kuuluvat nimet (a alakohta), kuvailevat merkit (b alakohta) ja tavaramerkin käyttäminen käyttötarkoituksen osoittamiseksi (c alakohta), jos hän ”käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen”.
52.
Perusteita, jotka koskevat 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun erottamiskyvyn puuttumista, ei mainita. Koska tämän tyyppiset merkit voidaan 3 artiklan 3 kohdan mukaan rekisteröidä, tästä seuraa, että merkin tuleminen käytössä erottamiskykyiseksi estää tässä tapauksessa muita vetoamasta siihen, että merkki ei sellaisenaan ole erottamiskykyinen, ja että lainsäätäjä palkitsee tässä tilanteessa tavaramerkin haltijan pyrkimyksen välttää tämänkaltaiset esteet sallimalla tämän kieltää sen käytön kilpailijoilta.
53.
Tähän merkittävään mainitsematta jättämiseen on syynä seuraava jo kauan sitten omaksumani näkemys, joka tosin liittyy asetukseen: (
29
) niitä yleisen edun mukaisia seikkoja, jotka puoltavat sitä, että tiettyjä merkkejä ei hyväksytä rekisteröitäviksi, jotta kaikki toimijat voisivat käyttää niitä vapaasti (vapaana pitämisen tarve), ei voida ottaa huomioon asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan (direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan) yhteydessä.
54.
Tämän näkemyksen lähtökohtana on, että kyseisiin säännöksiin sisältyvän ehdottoman hylkäysperusteen tarkoituksena on estää rekisteröimästä sellaisia merkkejä, joilta puuttuu konkreettinen erottamiskyky, nimittäin merkkejä, joita tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja ei pysty yksilöimään kaupallisen alkuperän luotettaviksi ilmauksiksi, sillä kuten aivan oikein on todettu, yleiset symbolit ovat tavaramerkin vastakohta. (
30
)
55.
Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c, d ja e alakohdasta (ja direktiivin 3 artiklan 1 kohdan samaisista alakohdista) voidaan päätellä, että on yleisen edun mukaista estää tiettyjä toimijoita varaamasta itselleen esteettisesti tai teknisesti hyödyllisiä merkkejä tai merkkejä, joilla voidaan kuvata itse tavaraa, sen todellisia tai oletettuja ominaisuuksia ja muita ominaispiirteitä, kuten sen alkuperää, tai jotka ovat tulleet tavallisiksi yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan.
56.
Tällaista suojaa ei kuitenkaan pitäisi ulottaa merkkeihin, jotka eivät ole kuvailevia vaan joilta puuttuu muista syistä erityinen erottamiskyky. Olisi epäjohdonmukaista, jos katsottaisiin, että on yleisen edun mukaista pitää vapaana merkkejä, joilla ei voida osoittaa niiden tavaroiden tai palveluiden kaupallista alkuperää, joissa niitä käytetään. Tästä seuraa, että kun mitäänsanomattomasta merkistä on käytössä ja mainonnan tuloksena tullut helposti tunnistettava, velvoittaa teollisoikeuden luonne palkitsemaan tavaramerkin haltijan siitä, että tämä on onnistunut tekemään alun perin erottamiskyvyttömästä merkistä sellaisen, että se täyttää sille asetetun tehtävän toimia tavaroiden tai palvelujen kaupallisen alkuperän yksilöijänä. Muutos merkityksettömästä merkistä tavaramerkiksi tapahtuu direktiivin 3 artiklan 3 kohdan avulla.
57.
Edellä esitetystä lienee hyötyä Hoge Raadille, sikäli kuin se katsoo tämän ratkaisuehdotuksen 30 kohdassa mainitun tosiseikkoja koskevan vaihtoehdon mukaisesti, että adidaksen kolmelta raidalta on aluksi puuttunut erottamiskyky direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Päinvastaisessa tapauksessa, siis jos se päättelee, että kyseessä on sellaisesta merkistä muodostuva tavaramerkki, joka osoittaa tavaran ominaisuuksia, on seuraavaksi siirryttävä tarkastelemaan direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.
2. Direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan ulottuvuus
58.
Ennen tämän säännöksen tulkintaa on tarpeen esittää lyhyt katsaus niihin yhteisöjen tuomioistuimen tuomioihin, joissa sitä käsitellään.
a) Asiaa koskeva yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö
59.
Asiassa BMW antamassaan tuomiossa (
31
) yhteisöjen tuomioistuin määritteli tämän säännöksen tarkoituksen (ratio legis) siten, että sillä pyritään yhteensovittamaan tavaramerkkioikeuksien suojelemista koskevat perustavanlaatuiset intressit ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta yhteismarkkinoilla koskevat intressit siten, että tavaramerkkioikeus voi täyttää tehtävänsä olennaisena osana vääristymättömän kilpailun järjestelmää, joka perustamissopimuksella pyritään luomaan ja säilyttämään. (
32
)
60.
Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan teollisoikeuden haltijalle kuuluvien oikeuksien käyttämisen on siis liityttävä perustamissopimuksen tavoitteisiin, joilla tähdätään sääntöjenmukaiseen ja reiluun kilpailuun yritysten välillä.
61.
Edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa Windsurfing Chiemsee ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen kysymys ei itse asiassa koskenut direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkintaa, vaan sitä, vaikuttaako kyseinen alakohta mahdollisesti direktiivin 3 artiklan tulkintaan; yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että näin ei ole, mutta tarkensi ensiksi mainitun säännöksen ulottuvuutta lisäämällä, että 6 artiklan 1 kohdan b alakohdalla ei anneta kolmansille oikeutta käyttää maantieteellistä nimeä tavaramerkkinä, vaan ainoastaan turvataan kolmansille mahdollisuus käyttää tällaista nimeä deskriptiivisesti eli tavaran maantieteellisen alkuperän ilmaisemiseen, jos nämä käyttävät niitä hyvää liiketapaa noudattaen. (
33
)
62.
Edellä esitetyn toteamuksen perusteella kilpailijat voivat käyttää jo rekisteröityä kuvailevaa merkkiä sillä edellytyksellä, että sitä ei käytetä varsinaisena tavaramerkkinä ja että sen käytössä noudatetaan hyvää liiketapaa. (
34
)
63.
Asiassa Gerolsteiner Brunnen annetussa tuomiossa esitetään joitakin selvennyksiä 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisessa noudatettavaan menetelmään. Siinä yhteisöjen tuomioistuin huomauttaa aluksi, ettei kyseisessä alakohdassa tehdä eroa sellaisten eri käyttömuotojen välillä, joita merkinnöillä voi olla, ja täsmentää sitten kyseisen artiklan tarkoituksen: jotta merkintä kuuluisi sen soveltamisalaan, on riittävää, että kyse on merkinnästä, joka ilmaisee jonkin siinä luetellun ominaisuuden eli esimerkiksi maantieteellisen alkuperän. (
35
) Tämän tosiseikkoja koskevan kysymyksen selvittäminen kuuluu kansalliselle tuomioistuimelle, jonka on arvioitava kokonaisuutena kaikkia asiassa merkityksellisiä olosuhteita. (
36
)
64.
Ei pidä myöskään unohtaa, että yhteisöjen tuomioistuin on vakiintuneesti todennut, että jotta kolmansien voidaan katsoa noudattavan ”hyvää liiketapaa”, on tavaramerkin käytön oltava lojaalia tavaramerkin haltijan perusteltuihin intresseihin nähden, (
37
) eikä tavaramerkkiä varsinkaan saa vähätellä tai panetella. (
38
)
65.
Missään näistä tuomioista ei kuitenkaan oteta kantaa direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja vapaana pitämisen tarpeen väliseen yhteyteen. Tämä oikeuskäytännön puuttuminen on osittain korjattu kahdessa tuomiossa, joista toinen koskee yhteisön tavaramerkkiä ja toinen värien rekisteröimistä sellaisinaan.
66.
Ensimmäisessä näistä asioista (
39
) antamassaan ratkaisuehdotuksessa julkisasiamies Jacobs liittää vapaana pitämisen tarpeen asetuksen 12 artiklan (joka on sama kuin direktiivin 6 artikla) soveltamisalaan; (
40
) kyseisessä Baby-Dry-tapauksessa annetussa tuomiossa noudatetaan olennaisin osin tätä ratkaisuehdotusta (
41
) ja katsotaan, että yhdessä luettuina asetuksen 7 ja 12 artiklasta (direktiivin 3 ja 6 artiklasta) seuraa, että näissä säännöksissä säädetyllä kiellolla, jonka mukaan yksinomaan kuvailevia merkkejä tai merkintöjä ei voida rekisteröidä tavaramerkiksi, pyritään estämään se, että tavaramerkeiksi rekisteröitäisiin sellaisia merkkejä tai merkintöjä, jotka ovat identtisiä niiden tavanomaisten tapojen kanssa, joilla kyseessä olevia tavaroita tai palveluita nimitetään tai niiden ominaisuuksia kuvataan, ja jotka eivät tästä syystä pysty täyttämään niille asetettua tehtävää toimia tavarat tai palvelut markkinoille saattavan elinkeinonharjoittajan yksilöijinä ja jotka ovat siis vailla tämän tehtävän edellyttämää erottamiskykyä. (
42
)
67.
Jälkimmäisessä, asiassa Libertel annetussa tuomiossa esitetty näkemys on hieman myötämielisempi Freihaltebedürfnisille. Vaikka siinä myönnetään, että yhteisön tavaramerkkioikeudessa on ”yleisen edun mukaista olla rajoittamatta aiheettomasti – – muiden toimijoiden mahdollisuutta käyttää värejä”, siinä ei hyväksytä sitä komission –luultavasti juuri edellisessä kohdassa mainitussa ratkaisuehdotuksessa esitettyihin näkökohtiin pohjautuvaa – väitettä, jonka mukaan ajatus vapaana pitämisen tarpeesta ilmenisi direktiivin 6 artiklassa. (
43
)
68.
Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan tähän ajatukseen liittyy se vaara, että rekisteröintihakemusten tutkinnassa aletaan puoltaa direktiivin 3 artiklassa säädettyjen ehdottomien hylkäysperusteiden minimaalista tarkastamista ja että hakemusten mahdolliset virheet korjataan rajoittamalla tavaramerkkioikeuksien käyttöä 6 artiklaan perustuvan vapaana pitämisen tarpeen nojalla. Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan tämä johtaisi siihen, että vastuu rekisteröinnin esteiden tarkastamisesta siirtyisi rekisteröintiviranomaisilta tuomioistuimille, ja tällainen lähestymistapa olisi sen mielestä vastoin direktiivin järjestelmää, joka perustuu rekisteröintiä edeltävään tarkastukseen eikä jälkikäteiseen tarkastukseen. (
44
)
69.
Lyhyesti sanottuna yhteisöjen tuomioistuin ei ole vielä ottanut kantaa siihen, soveltuuko vapaana pitämisen tarve direktiivin 6 artiklan tulkintaperusteeksi, sillä edellä lainaamissani tuomioiden kohdissa ainoastaan torjutaan se komission väite, jonka mukaan kyseistä saksalaisen oikeuskäytännön mukaista periaatetta kuuluisi soveltaa yksinomaan tämän säännöksen yhteydessä, mutta ei lausuta mitään siitä, voidaanko sitä käyttää perusteena tavaramerkin haltijan oikeuksien rajoittamiseen.
70.
Näin ollen siirryn seuraavaksi hakemaan oikeudellista ratkaisua tähän ongelmaan.
b) Ehdotettu päätelmä
71.
Edellä jo viittasinkin direktiivin 3 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan 1 kohdan välisiin yhtäläisyyksiin; korostin myös, että niiden välillä on systemaattinen ero, sillä ensin mainitussa säädetään rekisteröintimahdollisuudesta, kun taas toiseksi mainittu koskee tavaramerkin haltijan oikeutta kieltää muita käyttämästä merkkiä (ius prohibendi).
72.
Kyseisten artiklojen c ja b alakohtien välistä poikkeuksellista yhtäläisyyttä ei kuitenkaan voi olla huomaamatta. Niiden sanamuodot ovat hyvin samankaltaiset lukuun ottamatta 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan ilmausta ”yksinomaan sellaisista – – muodostuvat”.
73.
Tämä ero selittyy sillä, että koska 3 artiklassa on kyse rekisteröinnistä, siinä on haluttu ilmaista a contrario sensu, että rekisteriin saa ottaa moniosaisia merkkejä, joihin sisältyy muun muassa saman artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja kuvailevia merkintöjä; tavaramerkin haltijan 6 artiklan mukaisten oikeuksien käyttämisen kannalta tällä rajoituksella ei sen sijaan ole mitään merkitystä, sillä 6 artiklan tarkoituksena on ainoastaan pitää kaikkien käytettävissä merkki, joka täyttää jonkin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa esitetyistä edellytyksistä. Moniosaisen tavaramerkin muista elementeistä säädetään rajoituksetta direktiivin 5 artiklassa.
74.
Systemaattisesti tarkasteltuna 6 artiklan 1 kohdan b alakohta on direktiivissä osa kolminaisuutta, johon myös rekisteröinnin esteiden ja mitättömyysperusteiden tutkinta kuuluu. Tästä seuraa, että kun on selvitettävä, kuuluuko merkki johonkin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainituista ryhmistä, mikään direktiivissä ei viittaa siihen, että sen rekisteröityyn merkkiin kohdistuvien vaikutusten pitäisi olla lievempiä kuin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla rekisteröintihakemukseen tai mitättömyysperusteeseen kohdistuvien vaikutusten.
75.
Uskallan myös väittää, ettei 6 artiklaa voida tulkita suppeasti pelkästään sillä perusteella, että sillä rajoitetaan direktiivin 5 artiklassa säädettyjä oikeuksia. Poikkeuksellista esillä olevassa tapauksessa on se, että kyse on sellaisen merkin haltijuudesta, jonka kaikkien sääntöjen mukaan pitäisi olla vapaasti kaikkien käytettävissä. Siitä, että merkki on sittemmin monopolisoitu joko osana moniosaista merkkiä tai virheellisesti, (
45
) ei voida rangaista muita taloudellisia toimijoita, jotka haluavat käyttää vapaasti näitä kuvailevia mainintoja, eikä myöskään toista säännöksen soveltamisalaan kuuluvaa ryhmää, nimittäin kuluttajia, jotka haluavat avoimia ja todenmukaisia tietoja, joita näillä maininnoilla heille tavanomaisesti annetaan. (
46
)
76.
Myönnytys, joka teollisoikeuksien haltijalta vaaditaan 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, velvoittaa tuomioistuimen punnitsemaan tasapuolisesti tavaramerkin haltijalle direktiivin 5 artiklassa myönnettyjä oikeuksia ja niille vastakkaisia, muille yrittäjille ja kuluttajille kuuluvia oikeuksia, mutta ei soveltamaan kaavamaisesti sääntöä, jonka mukaan oikeuksia rajoittavia normeja pitäisi aina tulkita suppeasti.
77.
Tämä näkemys on – sen lisäksi, että sille löytyy tukea oikeuskirjallisuudesta (
47
) – täysin sopusoinnussa edellä mainitun yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa, joka koskee kyseisen oikeussäännön eli 6 artiklan tarkoitusta (ratio legis) ja sen tavoitetta yhteensovittaa tavaramerkkioikeuksien suojelemista koskevat intressit ja yhteismarkkinoita koskevat perustavanlaatuiset intressit siten, että tavaramerkkioikeus voi täyttää tehtävänsä olennaisena osana vääristymättömän kilpailun järjestelmää; (
48
) ei kuitenkaan pidä unohtaa, että kilpailijat eivät saa käyttää tällaista merkintää varsinaisena tavaramerkkinä, vaan pelkästään kuvaileviin tarkoituksiin. (
49
)
78.
Kaikki nämä argumentit puoltavat siis sitä, että vapaana pitämisen tarpeeseen liittyvä yleinen etu tulee ottaa huomioon ja että on niin ikään punnittava direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.
79.
Tämä päätelmä ei vaikuta olevan ristiriidassa asiassa Libertel annetun tuomion 57 kohdan ja sitä seuraavien kohtien kanssa, joissa – kuten jo edellä esitin – yhteisöjen tuomioistuin ei varsinaisesti ota kantaa siihen, onko Freihaltebedürfnisiä arvioitava direktiivin 6 artiklan yhteydessä; se ainoastaan hylkää sen komission väitteen, jonka mukaan tätä periaatetta sovellettaisiin yksinomaan tämän artiklan yhteydessä.
80.
Lyhyesti sanottuna ennakkoratkaisukysymyksiin annettavassa vastauksessa on tuotava esille, että vapaana pitämisen tarpeeseen vetoaminen on aiheellista silloin, kun on määritettävä direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista merkinnöistä muodostuvan tavaramerkin suojan laajuus sellaisessa tapauksessa, jossa merkki on tullut käytössä erottamiskykyiseksi ja sen jälkeen rekisteröity; tätä periaatetta ei kuitenkaan voida soveltaa silloin, kun merkki, joka ei sellaisenaan ole tämän saman säännöksen b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen, on tullut käytössä erottamiskykyiseksi.
81.
Hoge Raadin esittämän toisen kysymyksen osalta on tarpeen huomauttaa, että sillä, kuinka yleisö ymmärtää merkin, jota vapaana pitämistä koskeva vaatimus koskee, on merkitystä ainoastaan rekisteröintiä edeltävässä vaiheessa, nimittäin sen selvittämisessä, voidaanko merkki yhdistää johonkin direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainituista merkinnöistä.
82.
Mikäli keskivertokuluttaja pitää merkkiä vain koristeena, hän ei oletettavasti yhdistä sitä kyseisiä tavaroita tai palveluja tarjoavaan yritykseen, joten merkki ei kykene täyttämään päätarkoitustaan ja sen arvo tavaramerkkinä on kyseenalainen; (
50
) vaikutus on kuitenkin päinvastainen silloin, jos tavaroiden ja palvelujen alkuperä on pääteltävissä merkistä.
83.
Jos kuitenkin todetaan, että merkki on yhdistettävissä johonkin direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista merkinnöistä tai ominaisuuksista, ei voida katsoa, että sillä, miten kuluttaja merkin ymmärtää, olisi minkäänlaista vaikutusta yleisen edun tulkintaan.
84.
Kun ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen näin ollen ehdotetaan tämänkaltaista ratkaisua, ei ole enää tarpeen tutkia H&M:n väitettä, jonka mukaan Freihaltebedürfnisiä olisi sovellettava ainakin silloin, kun kyse on ennen direktiivin voimaantuloa rekisteröidyistä tavaramerkeistä. H&M viittaa suvaitsevaiseen rekisteröintikäytäntöön, jota Benelux-alueen rekistereissä noudatettiin siihen aikaan, kun tavaramerkkioikeutta ei vielä ollut yhdenmukaistettu, mutta tämä näkökohta liittyy erottamiskyvyttömien merkkien mitättömyyttä koskevaan kysymykseen, jolla ei ole mitään tekemistä direktiivin 5 artiklassa myönnettyjen oikeuksien käyttämisen ja niille 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyjen rajoitusten soveltamisen kanssa. Analyysini lopputuloksen huomioon ottaen toiseen ennakkoratkaisukysymykseen ei siis tarvitse tämän enempää paneutua.
VI Ratkaisuehdotus
85.
Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa Hoge Raadin kysymykseen seuraavasti:
Määritettäessä sellaisen suojan laajuutta, jota on annettava tavaramerkille, joka muodostuu jostakin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa mainituista merkinnöistä mutta joka on tullut käytössä erottamiskykyiseksi ja joka on tämän jälkeen rekisteröity, on otettava huomioon yleinen etu, joka liittyy siihen, ettei aiheettomasti rajoiteta muiden samankaltaisia tavaroita tai palveluita tarjoavien toimijoiden mahdollisuutta käyttää tiettyjä merkkejä.
Jos sen sijaan kyseessä on merkki, joka ei alun perin ole erottamiskykyinen mutta joka on tullut käytössä erottamiskykyiseksi, tavaramerkin haltijan oikeuksia ei voida arvioida vapaana pitämisen tarpeen perusteella.
(
1
)	Alkuperäinen kieli: espanja.
(
2
)	Adidas on ollut asianosaisena tavaramerkkejä koskevissa asioissa, joista on annettu seuraavat tuomiot: asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000 (Kok. 2000, s. I-4861) ja asia C-408/01, Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomio 23.10.2003 (Kok. 2003, s. I-12537). Yhteisön tullijärjestelmän osalta ks. asia C-223/98, Adidas, tuomio 14.10.1999 (Kok. 1999, s. I-7081).
(
3
)	Hän juoksi ilman kenkiä maratonin kultamitalin Rooman olympiakisoissa kesällä 1960 ja vei voiton myös Tokion olympialaisissa vuonna 1964, tosin sillä kertaa asiaankuuluvissa jalkineissa. Ei ole selvää, auttoivatko paljaat jalat häntä juoksemaan nopeammin vai halusiko hän vain kiinnittää yleisön huomiota kotimantereensa köyhyyteen, olihan hän kaikkien aikojen ensimmäinen afrikkalainen mestari uuden ajan olympialaisten historiassa (http://de.wikipedia.org/wiki/Abebe_Bikila). Myös eräät muut urheilijat ovat sittemmin yltäneet vastaaviin saavutuksiin, ja vielä nykyisinkin jotkut etiopialaiset, kuten Haile Gebrselassie, harjoittelevat avojaloin (http://www.elmundo.es/1997/02/24/deportes/24N0150.html).
(
4
)	Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi (EYVL 1989, L 40, s. 1).
(
5
)	Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen (EY) N:o 40/94 muuttamisesta Uruguayn kierroksella neuvoteltujen sopimusten täytäntöön panemiseksi 22.12.1994 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 3288/94 (EYVL L 349, s. 83) ja sittemmin 19.2.2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 422/2004 (EUVL L 70, s. 1).
(
6
)	Tarkemmin sanottuna asetuksen 4, 7, 9 ja 12 artikla.
(
7
)	Esim. ja ennen kaikkea seuraavissa tuomioissa: yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999 (Kok. 1999, s. I-2779); asia C-104/00 P, DKV, tuomio 19.9.2002 (Kok. 2002, s. I-7561); yhdistetyt asiat C-53/01, C-54/01 ja C-55/01, Linde ym., tuomio 8.4.2003 (Kok. 2003, s. I-3161) ja yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004 (Kok. 2004, s. I-5089).
(
8
)	31.1.2002 esittämäni ratkaisuehdotus asiassa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004 (Kok. 2004, s. I-1619).
(
9
)	Edellä alaviitteessä 8 mainitun ratkaisuehdotuksen 52 kohta.
(
10
)	Saksankielisessä oikeuskirjallisuudessa käytetään erotuksetta tätä ilmausta, ks. esim. Sosnitzas, O. ja Fröhlich, S., ”Freihaltebedürfnis bei mehrdeutigen Zeichen – Unterschiede in der Beurteilung durch EuGH, BGH und BPatG?”, Markenrecht, 9/2006, s. 383 ja sitä seuraavat sivut, ja sen muunnelma ”Freihaltungsbedürfnis”, ks. esim. Bender, A., ”Absolute Eintragungshindernisse – Art. 7 GMV”, teoksessa Ekey, F. ja Klippel, D., Heidelberger Kommentar zum Markenrecht, C. F. Müller, Heidelberg, 2003, s. 893.
(
11
)	Vuoden 1936 säädöstä uudistettiin perusteellisesti vuonna 1968 (Bekanntmachung, 2.1.1968; BGBl. I, s. 1/29), ja tämä versio edelsi uutta lakia, 25.10.1994 annettua Markenrechtsreformgesetziä (BGBl. I, s. 3082).
(
12
)	Kuten selittää Ströbele, S., ”Vom Freihaltungsbedürfnis zum Allgemeininteresse im Markenrecht”, teoksessa Ahrens, H.-J., Bornkamm, J. ja Kunz-Hallstein, H.-P., Festschrift für Eike Ullmann, juris GmbH, Saarbrücken, 2006, s. 425 ja 426. Kirjoittaja lisää, että Bundesgerichtshof (Saksan ylin tuomioistuin) ulotti periaatteen koskemaan myös WZG:n 8 §:n 2 momentin 2 kohtaa.
(
13
)	Freihaltebedürfnisiä koskevan teorian kehityksen osalta ks. Fezer, K.-H., Markenrecht, C. H. Beck, 2. painos, München, 1999, s. 402.
(
14
)	Em. teos Ströbele, P., s. 427.
(
15
)	Eisenführ, G., ”Artikel 12”, teoksessa Eisenführ, G. ja Schennen, D., Gemeinschaftsmarkenverordnung – Kommentar, Heymanns, Köln, 2003, s. 230.
(
16
)	Em. teoksessa Fezer, K.-H., s. 401 ja sitä seuraavat sivut, on kuvailtu seikkaperäisesti kaikkia näitä näkökohtia.
(
17
)	Myös Bundespatentgerichtshof (liittovaltion patentti- ja tavaramerkkituomioistuin) vahvisti Bundesgerichtshofin antamat tulkintaohjeet.
(
18
)	Lobato, M., Comentario a la Ley 17/2001, de marcas, Thomson – Civitas, 2. painos, Pamplona, 2007, s. 238.
(
19
)	Em. teos Ströbele, P., s. 429.
(
20
)	Mainittu alaviitteessä 7.
(
21
)	Em. yhdistetyt asiat Windsurfing Chiemsee, tuomion 35 kohta.
(
22
)	Em. teoksessa Fezer, K.-H., s. 402, kyseenalaistettiin Freihaltebedürfnisiä koskevan saksalaisen oikeuskäytännön pätevyys jo ennen yhdistetyissä asioissa Windsurfing Chiemsee annettua tuomiota.
(
23
)	Em. yhdistetyt asiat Windsurfing Chiemsee, tuomion 26 ja 27 kohta.
(
24
)	Em. teos Ströbele, P., s. 431.
(
25
)	Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan osalta em. yhdistetyissä asioissa Windsurfing Chiemsee ja em. yhdistetyissä asioissa Linde ym. annettujen tuomioiden lisäksi asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003 (Kok. 2003, s. I-3793, 52 kohta) ja asia C-218/01, Henkel, tuomio 12.2.2004 (Kok. 2004, s. I-1725, 40 ja 41 kohta).
(
26
)	Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta em. yhdistetyissä asioissa Henkel v. SMHV annetun tuomion lisäksi asia C-329/02, SAT.1 v. SMHV, tuomio 16.9.2004 (Kok. 2004, s. I-8317, 26 ja 27 kohta); saman artiklan e alakohdan osalta em. asiassa Libertel annetun tuomion lisäksi asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002 (Kok. 2002, s. I-5475, 80 kohta).
(
27
)	Mainittu tämän ratkaisuehdotuksen 10 kohdassa.
(
28
)	Asia C-17/06, Céline, tuomio 11.9.2007 (Kok. 2007, s. I-0000, 29 kohta ja sitä seuraavat kohdat).
(
29
)	Kyseiset näkökohdat on lueteltu em. yhdistetyissä asioissa Henkel v. SMHV, 6.11.2003 antamassani ratkaisuehdotuksessa ja erityisesti sen 48 ja 78–82 kohdassa.
(
30
)	Fernández-Nóvoa, C., El sistema comunitario de marcas, Montecorvo, Madrid, 1995, s. 119, viittaa Yhdysvaltain oikeuskäytäntöön, jossa termejä ”yleiskäsite” ja ”tavaramerkki” pidetään toisensa poissulkevina.
(
31
)	Asia C-63/97, tuomio 23.2.1999 (Kok. 1999, s. I-905).
(
32
)	Asiassa BMW annetun tuomion 62 kohta, jossa puolestaan viitataan asiassa C-10/89, Hag GF, ns. Hag II -tapaus, 17.10.1990 annettuun tuomioon (Kok. 1990, s. I-3711, Kok. Ep. X, s. 543, 13 kohta).
(
33
)	Em. yhdistetyt asiat Windsurfing Chiemsee, tuomion 28 kohta.
(
34
)	Tämä päätelmä näyttäisi saaneen vahvistuksen äskettäin asiassa C-48/05, Adam Opel, 25.1.2007 annetussa tuomiossa (Kok. 2007, s. I-1017, 43 kohta).
(
35
)	Asia C-100/02, tuomio 7.1.2004 (Kok. 2004, s. I-691, 19 kohta).
(
36
)	Em. asia Gerolsteiner Brunnen, tuomion 26 kohta.
(
37
)	Asia C-228/03, Gillette Company ja Gillette Group Finland, tuomio 17.3.2005 (Kok. 2005, s. I-2337, 41 kohta) (jäljempänä asia Gillette) sekä em. asia BMW, tuomion 61 kohta ja asia Gerolsteiner Brunnen, tuomion 24 kohta.
(
38
)	Asia Gillette, tuomion 44 kohta.
(
39
)	Asia C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHV, ”Baby-Dry”, tuomio 20.9.2001 (Kok. 2001, s. I-6251).
(
40
)	Ratkaisuehdotuksen 77 kohta ja sitä seuraavat kohdat.
(
41
)	Tässä kohtaa näkemykseni on sama kuin em. teoksessa Eisenführ, G., s. 230.
(
42
)	Baby-Dry-tapaus, tuomion 37 kohta.
(
43
)	Asia Libertel, tuomion 57 kohta ja sitä seuraavat kohdat.
(
44
)	Asia Libertel, tuomion 58 ja 59 kohta.
(
45
)	On perustellusti todettu, että suuri osa tavaramerkkikanteista johtuu siitä, että rekisteriin on virheellisesti hyväksytty yleisiä tai kuvailevia symboleja hakemusten käsittelylle asetetun lyhyen määräajan takia; Hacker, F., ”§23”, teoksessa Ströbele, S. ja Hacker. F., Markengesetz, Heymanns, 8. painos, Köln, 2006, s. 917.
(
46
)	Fernández-Nóvoa, C., Tratado sobre Derecho de marcas, Marcial Pons, Madrid, 2001, s. 367, osuu aivan oikeaan viitatessaan tässä yhteydessä käyttäjiin, vaikka kommentti sinänsä koskeekin Espanjan tavaramerkkilain 33 §:ää.
(
47
)	Oikeuskirjallisuudessa on – tosin jokseenkin vastahakoisesti – puollettu tämän tavaramerkin haltijan oikeuksiin liittyvän rajoituksen arvioimista vapaana pitämisen tarpeen perusteella: Eisenführ, G., ”Artikel 7” em. teoksessa Eisenführ, G. ja Schennen, D., s. 113 ja sitä seuraavat sivut sekä em. teos Fezer, K.-H., s. 402.
(
48
)	Em. asia BMW, tuomion 62 kohta ja asia Gerolsteiner Brunnen, tuomion 16 kohta.
(
49
)	Em. yhdistetyt asiat Windsurfing Chiemsee, tuomion 28 kohta.
(
50
)	Em. asia Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomion 39–41 kohta.