62008TJ0059
ARREST VAN HET GERECHT (Eerste kamer)
7 december 2010 (
*1
)
In zaak T-59/08,
Nute Partecipazioni SpA, voorheen Gruppo La Perla SpA,
La Perla Srl,
gevestigd te Bologna (Italië), vertegenwoordigd door R. Morresi en A. Dal Ferro, advocaten,
verzoeksters,
tegen
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), aanvankelijk vertegenwoordigd door L. Rampini, vervolgens door O. Montalto, als gemachtigden,
verweerder,
andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht:
Worldgem Brands Srl, voorheen Worldgem Brands — Gestão e Investimentos Lda, gevestigd te Creazzo (Italië), vertegenwoordigd door V. Bilardo, M. Mazzitelli en C. Bacchini, advocaten,
betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 19 november 2007 (zaak R 537/2004-2) inzake een nietigheidsprocedure tussen Nute Partecipazioni SpA en Worldgem Brands Srl,
wijst HET GERECHT (Eerste kamer),
samengesteld als volgt: I. Wiszniewska-Białecka, kamerpresident, F. Dehousse en H. Kanninen (rapporteur), rechters,
griffier: J. Palacio González, hoofdadministrateur,
gezien het op 7 februari 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,
gezien de op 21 mei 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,
gezien de op 9 mei 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,
gezien de op 1 augustus 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van repliek,
gezien de op 20 oktober 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van dupliek van interveniënte,
gezien de wijziging van de samenstelling van de Eerste kamer van het Gerecht,
na de terechtzitting op 11 mei 2010,
het navolgende
Arrest
Voorgeschiedenis van het geding
1
Op 30 december 1997 heeft interveniënte, Worldgem Brands Srl, voorheen Worldgem Brands — Gestão e Investimentos Lda, voorheen Cielo Brands — Gestão e Investimentos Lda, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].
2
De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC.
3
De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 14 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn in de aanvraag omschreven als volgt: „Juwelierswaren, goud- en zilversmidswerk en uurwerken; edele metalen; parels; edelstenen”.
4
Het aangevraagde merk is op 21 juli 1999 ingeschreven.
5
Op 15 april 2002 heeft eerste verzoekster, Nute Partecipazioni SpA, voorheen Gruppo La Perla SpA, om nietigverklaring van deze inschrijving verzocht, enerzijds krachtens artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 52, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009] op grond dat de inschrijving in strijd was met de absolute weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub a en b, van deze verordening [thans artikel 7, lid 1, sub a en b, van verordening nr. 207/2009], en anderzijds krachtens artikel 52, lid 1, sub a, van diezelfde verordening (thans artikel 53, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009) op grond dat de inschrijving in strijd was met de relatieve weigeringsgronden van artikel 8, lid 1, sub b, en artikel 8, lid 5, van deze verordening (thans artikel 8, lid 1, sub b, en artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009).
6
De tot staving van de vordering tot nietigverklaring aangevoerde oudere merken, die in Italië worden beschermd, zijn inzonderheid:
—
het hierna weergegeven beeldmerk la PERLA, dat met ingang van 20 maart 1996 onder nr. 769526 is ingeschreven voor de volgende waren van klasse 25: „Badpakken, sportkleding en algemene kleding”:
—
het hierna weergegeven beeldmerk la PERLA, dat met ingang van 8 oktober 1997 onder nr. 804992 is ingeschreven voor met name de volgende waren van klasse 14: „Juwelierswaren en uurwerken”:
7
Ter onderbouwing van haar vordering tot nietigverklaring heeft eerste verzoekster de nietigheidsafdeling stukken doen toekomen waaronder lijsten van merkinschrijvingen, persartikelen, lijsten van winkels die onder de merknaam „La Perla” werken, alsook statistieken over haar omzetcijfer en haar reclame-uitgaven als bewijs van de bekendheid van haar merken en de afbreuk die daaraan werd gedaan.
8
Op 4 mei 2004 heeft de nietigheidsafdeling het gemeenschapsmerk NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC nietig verklaard, op grond dat de houder van dit merk door het gebruik ervan ongerechtvaardigd voordeel kon trekken uit de reputatie van het onder nr. 769526 ingeschreven beeldmerk la PERLA, in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.
9
Op 1 juli 2004 heeft interveniënte uit hoofde van de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 (thans de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009) bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.
10
Bij beslissing van 25 januari 2005 (hierna: „eerste beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM interveniëntes beroep toegewezen en de beslissing van de nietigheidsafdeling vernietigd. De eerste kamer van beroep heeft geoordeeld dat het gemeenschapsmerk NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC onvoldoende met het onder nr. 769526 ingeschreven beeldmerk la PERLA en met de andere in de vordering tot nietigverklaring vermelde merken overeenstemde om te kunnen concluderen dat er sprake was van gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, dan wel van een zodanige band tussen deze merken dat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 kon worden toegepast.
11
Bij op 1 april 2005 ter griffie van het Gerecht neergelegd verzoekschrift heeft eerste verzoekster een — onder zaaknummer T-137/05 ingeschreven — beroep ingesteld strekkende tot vernietiging van de eerste beslissing op grond van, ten eerste, schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, ten tweede, schending van artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening, en ten derde, schending van de motiveringsplicht. Het BHIM heeft zich achter de conclusies van eerste verzoekster geschaard voor zover deze tot vernietiging van de eerste beslissing strekten op grond dat de artikelen 8, lid 5, en 52, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 onjuist waren toegepast.
12
Bij arrest van 16 mei 2007, La Perla/BHIM — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC) (T-137/05, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie; hierna: „arrest van het Gerecht”), heeft het Gerecht het beroep van eerste verzoekster toegewezen op basis van de vaststelling, ten eerste, dat de bekendheid van het onder nr. 769526 ingeschreven oudere merk la PERLA vaststond, ten tweede, dat de kamer van beroep blijk had gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat het onder nr. 769526 ingeschreven oudere merk la PERLA en het merk NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC onvoldoende overeenstemden om te kunnen spreken van een band tussen deze merken als die welke voor toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 is vereist. Derhalve heeft het Gerecht de eerste beslissing vernietigd, zonder zich in de plaats van het BHIM te hebben gesteld voor de beoordeling van de voorwaarde inzake het bestaan van gevaar dat de houder van het merk NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC door het gebruik zonder geldige reden van dit merk ongerechtvaardigd voordeel kan trekken uit of afbreuk kan doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het onder nr. 769526 ingeschreven merk la PERLA, welke beoordeling het BHIM diende te verrichten (punten 26, 33, 52 en 53 van het arrest van het Gerecht).
13
Op 18 september 2007 heeft het presidium van de kamers van beroep van het BHIM de zaak aan de tweede kamer van beroep toegewezen.
14
Bij beslissing van 19 november 2007 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM de beslissing van de nietigheidsafdeling vernietigd. Zij heeft om te beginnen geconstateerd dat niet was bewezen dat met het merk NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC ongerechtvaardigd voordeel kon worden getrokken uit of afbreuk kon worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het onder nr. 769526 ingeschreven oudere merk la PERLA, en dat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 dus geen toepassing kon vinden. Vervolgens heeft zij, de bevoegdheden van de nietigheidsafdeling uitoefenend, de op absolute gronden gebaseerde vordering tot nietigverklaring afgewezen.
15
Ten slotte heeft de kamer van beroep eveneens de bevoegdheden van de nietigheidsafdeling uitgeoefend in het kader van het onderzoek of artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 van toepassing was, en heeft zij daarbij geconstateerd dat de tot klasse 14 behorende „juwelierswaren en uurwerken” die door het onder nr. 804992 ingeschreven oudere merk la PERLA worden beschermd en de door het gemeenschapsmerk aangeduide „juwelierswaren, goud- en zilversmidswerk en uurwerken” gelijk of in hoge mate soortgelijk zijn, en dat die waren eveneens in hoge mate soortgelijk zijn aan de „edele metalen; parels; edelstenen” waarop het gemeenschapsmerk betrekking heeft. De kamer van beroep heeft hieruit geconcludeerd dat er bij het Italiaanse publiek gevaar bestaat voor verwarring voor alle door het gemeenschapsmerk NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC aangeduide waren, behalve voor parels. Aangezien de uitdrukking „la perla” louter beschrijvend is en ten aanzien van laatstgenoemde waren elk onderscheidend vermogen mist, dienden volgens haar immers enkel het beeldelement van het oudere merk en het element „nimei” van het gemeenschapsmerk te worden vergeleken. Uit deze vergelijking blijkt geen gevaar voor verwarring.
16
Bijgevolg heeft de kamer van beroep de vordering tot nietigverklaring toegewezen voor de volgende tot klasse 14 behorende waren: „juwelierswaren, goud- en zilversmidswerk en uurwerken; edele metalen; edelstenen”. Daarentegen heeft zij de vordering tot nietigverklaring afgewezen en de geldigheid van het merk NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC bevestigd voor de eveneens tot klasse 14 behorende parels.
Conclusies van partijen
17
Eerste verzoekster en tweede verzoekster, La Perla Srl, vorderen dat het Gerecht:
—
de bestreden beslissing vernietigt en herziet, op grond van onjuiste toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 alsook van schending van artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 65, lid 6, van verordening nr. 207/2009) en van de artikelen 73 en 74 van verordening nr. 40/94 (thans de artikelen 75 en 76 van verordening nr. 207/2009);
—
subsidiair, de bestreden beslissing vernietigt wegens onjuiste toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 alsook schending van artikel 63, lid 6, en de artikelen 73 en 74 van verordening nr. 40/94;
—
meer subsidiair, de beslissing vernietigt en/of herziet op grond van onjuiste toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 alsook van schending van artikel 63, lid 6, en de artikelen 73 en 74 van verordening nr. 40/94;
—
het BHIM en interveniënte verwijst in de kosten, de kosten van de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM daaronder begrepen.
18
Ter terechtzitting hebben verzoeksters verklaard dat zij hun derde vordering beperkten tot het eerste, het derde en het vierde punt van het dispositief van de bestreden beslissing, waarvan in het proces-verbaal van de terechtzitting akte is genomen. Dit onderdeel van hun conclusies ziet dus niet op het tweede punt van het dispositief van de bestreden beslissing, waarbij de kamer van beroep de vordering tot nietigverklaring heeft toegewezen voor de volgende tot klasse 14 behorende waren: „juwelierswaren, goud- en zilversmidswerk en uurwerken; edele metalen; edelstenen”.
19
Het BHIM vordert dat het Gerecht:
—
het beroep verwerpt;
—
verzoeksters verwijst in de kosten.
20
Interveniënte vordert dat het Gerecht:
—
het beroep verwerpt en de bestreden beslissing bevestigt;
—
verzoeksters verwijst in de kosten.
In rechte
21
Verzoeksters voeren in wezen twee middelen aan. Het eerste middel is ontleend aan schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 en het tweede — subsidiaire — middel is ontleend aan schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.
22
Eerst dient het eerste middel te worden onderzocht.
23
Verzoeksters stellen dat de kamer van beroep artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden. Inzonderheid verwijten zij de kamer van beroep het arrest van het Gerecht niet te hebben uitgevoerd, waardoor zij ook artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden.
24
Bovendien betogen verzoeksters dat de kamer van beroep, in strijd met artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009), geen rekening heeft gehouden met alle aan de nietigheidsafdeling verstrekte feitelijke gegevens en bewijzen waaruit zowel het geleden nadeel als het ongerechtvaardigde voordeel en het gebruik zonder geldige reden van het gemeenschapsmerk NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC bleek, en dat de kamer van beroep, door niet te expliciteren waarom deze feiten en bewijzen irrelevant zouden zijn geweest, tevens haar motiveringsplicht en artikel 73 van verordening nr. 40/94 heeft geschonden.
25
In repliek stellen verzoeksters eveneens schending van het beginsel van bescherming van gewettigd vertrouwen, het rechtszekerheidsbeginsel en de beginselen van gelijke behandeling en behoorlijk bestuur, bij de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.
26
Het BHIM en interveniënte ondersteunen de conclusies van de kamer van beroep, betwisten verzoeksters’ argumenten en zijn van mening dat de kamer van beroep passend aan het arrest van het Gerecht heeft voldaan. Wat de door verzoeksters in repliek aangevoerde argumenten betreft, betoogt interveniënte in dupliek dat deze grieven niet-ontvankelijk zijn wegens tardiviteit.
27
In herinnering dient te worden geroepen dat volgens artikel 52, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 juncto artikel 8, lid 5, van deze verordening een gemeenschapsmerk op vordering bij het BHIM nietig wordt verklaard wanneer er een in artikel 8, lid 2, van deze verordening bedoeld ouder merk bestaat, zo het gemeenschapsmerk gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is ingeschreven voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk is ingeschreven, indien het in geval van een ouder gemeenschapsmerk een in de gemeenschap bekend merk en in geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het gemeenschapsmerk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.
28
Opdat het oudere merk in aanmerking kan komen voor de bij artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 geboden ruimere bescherming, moet dus aan verschillende voorwaarden zijn voldaan. Ten eerste moet het naar verluidt bekende oudere merk zijn ingeschreven. Ten tweede moeten dit oudere merk en het gemeenschapsmerk waarvan nietigverklaring wordt gevorderd, gelijk zijn of overeenstemmen. Ten derde moet het oudere merk bekend zijn in de Europese Unie, zo het gaat om een ouder gemeenschapsmerk, of in de betrokken lidstaat, zo het gaat om een ouder nationaal merk. Ten vierde moet het gebruik zonder geldige reden van het gemeenschapsmerk het gevaar meebrengen dat ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk of dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Aangezien deze voorwaarden cumulatief zijn, is voornoemde bepaling niet van toepassing zodra aan een ervan niet is voldaan [zie in die zin arresten Gerecht van 22 maart 2007, Sigla/BHIM — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Jurispr. blz. II-711, punten 34 en 35; 11 juli 2007, Mülhens/BHIM — Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, Jurispr. blz. II-2353, punt 55, en 30 januari 2008, Japan Tobacco/BHIM — Torrefacção Camelo (CAMELO), T-128/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 45].
29
Tevens moet in herinnering worden gebracht dat de inbreuken bedoeld in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, wanneer zij zich voordoen, het gevolg zijn van een zekere mate van overeenstemming tussen het oudere merk en het jongere merk, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt, ook al verwart het deze niet [arrest Hof van 12 maart 2009, Antartica/BHIM, C-320/07 P, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 43; beschikking Hof van 30 april 2009, Japan Tobacco/BHIM, C-136/08 P, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 25; zie, naar analogie, arrest Hof van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, Jurispr. blz. I-8823, punt 30, en aldaar aangehaalde rechtspraak].
30
Dat het publiek een dergelijk verband legt, is een noodzakelijke maar op zich geen voldoende voorwaarde voor de conclusie dat sprake is van een van de inbreuken waartegen artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 bekende merken bescherming biedt (zie, naar analogie, arrest Hof van 18 juni 2009, L’Oréal e.a., C-487/07, Jurispr. blz. I-5185, punt 37).
31
Om de bij artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 geboden bescherming te genieten moet de houder van het oudere merk immers het bewijs leveren dat door het gebruik van het jongere merk „ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk” (zie, naar analogie, arrest Intel Corporation, reeds aangehaald, punt 37).
32
Zodra sprake is van één van deze drie soorten inbreuken, is artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 van toepassing (zie, naar analogie, arrest L’Oréal e.a., reeds aangehaald, punten 38 en 42).
33
De houder van het oudere merk hoeft niet aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94. Wanneer voorzienbaar is dat een dergelijke inbreuk zal voortvloeien uit het gebruik dat de houder van het jongere merk van zijn merk kan maken, kan de houder van het oudere merk immers niet worden verplicht te wachten tot deze inbreuk zich daadwerkelijk voordoet alvorens het gebruik ervan te doen verbieden. De houder van het oudere merk moet echter wel bewijzen dat er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet (zie, naar analogie, arrest Intel Corporation, reeds aangehaald, punt 38).
34
Wanneer de houder van het oudere merk in staat is aan te tonen hetzij dat er op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk, hetzij, in het andere geval, dat sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet, moet de houder van het jongere merk bewijzen dat met een geldige reden van dat merk gebruik wordt gemaakt (zie, naar analogie, arrest Intel Corporation, reeds aangehaald, punt 39).
35
Ten slotte dient de vraag of er sprake is van een inbreuk waarbij afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, te worden beoordeeld uit het oogpunt van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven. Of er sprake is van een inbreuk waarbij ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk voor zover het de houder van het jongere merk verboden is voordeel te halen uit dat merk, moet daarentegen worden beoordeeld uit het oogpunt van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven (zie, naar analogie, arrest Intel Corporation, reeds aangehaald, punten 35 en 36).
36
In casu zij eraan herinnerd dat het Gerecht in zijn arrest had geoordeeld dat de bekendheid van het onder nr. 769526 ingeschreven oudere merk (hierna: „merk la PERLA”) was bewezen voor lingerie en badpakken en dat, aangezien de door het merk la PERLA en de door het jongere merk aangeduide waren tot aangrenzende marktsegmenten behoren, te weten juwelierswaren en vrouwenkleding, in de omstandigheden van de onderhavige zaak een zekere mate van overeenstemming tussen de conflicterende merken volstond opdat het Italiaanse publiek een verband tussen deze twee merken kan leggen zoals voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 is vereist (punten 33 en 51 van het arrest van het Gerecht).
37
Bijgevolg moet nog de voorwaarde worden onderzocht betreffende het gevaar dat de houder van het merk NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC door het gebruik zonder geldige reden van dit merk ongerechtvaardigd voordeel kan trekken uit of afbreuk kan doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk la PERLA.
38
Verzoeksters stellen dat in casu sprake is van drie soorten inbreuken. Voor het BHIM heeft eerste verzoekster de hiernavolgende argumenten en bewijzen aangevoerd, zoals deze in de bestreden beslissing zijn samengevat:
—
in de herfst van 1999 heeft interveniënte onder het merk NIMEI LA PERLA een door stylist Lorenzo Riva ontworpen, in parels vervaardigd badpak (bikini) gecreëerd. Deze bikini is voorgesteld op de belangrijkste modeshows en de gespecialiseerde pers heeft ruime aandacht aan dit evenement besteed. Dat het gebruik van de woorden „la perla”, in combinatie met de uitdrukking „nimei”, onrechtmatig is, is evident, aangezien het de bestanddelen van een inbreuk op het merk la PERLA oplevert en zelfs bij de gespecialiseerde pers — a fortiori bij de consument — verwarring kan doen ontstaan. Het agentschap ANSA en de Corriere della Sera zijn het slachtoffer geworden van een dergelijke verwarring;
—
in de lente van 2000 heeft interveniënte vervolgens een door NIMEI LA PERLA voor Blumarine vervaardigd „juwelengilet” voorgesteld en de verkoop aangekondigd van een „twin-set” (geassorteerd kledingstuk) voorzien van met parels omzoomde manchetten. Ook aan dit evenement heeft de gespecialiseerde pers ruime aandacht besteed;
—
het effect van verwarring en misleiding is nog vergroot en versterkt door de reclamecampagne die interveniënte en Blumarine bij de laatste modecreaties hebben gevoerd, aangezien de daarvoor gekozen reclameafbeelding rond het gebruik van het woord „perla” was opgebouwd en op de reclameaffiche de woorden „perla chic” stonden vermeld;
—
uit dit alles blijken duidelijk interveniëntes inbreuken op het merk la PERLA en haar voortdurende en bewuste bemoeienis om verwarring te scheppen. Duidelijk surfend op de bekendheid die het merk la PERLA in de modewereld geniet, heeft interveniënte een aantal kleren onder het merk NIMEI LA PERLA (in feite ingeschreven als NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC) voorgesteld, waardoor zij in de betrokken sector, en a fortiori bij de consument, verwarring heeft gecreëerd.
39
Om te beginnen moet worden onderzocht of eerste verzoekster erin is geslaagd aan te tonen dat er ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk la PERLA is getrokken.
40
Het begrip „ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk”, ook aangeduid als „meeliften” en „free riding” (zwartrijden), verwijst niet naar de schade die het oudere merk wordt berokkend, maar naar het profijt dat de derde haalt uit het gebruik van het jongere merk dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt. Het omvat met name alle gevallen waarin, dankzij de afstraling van het imago van het oudere merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken op de waren die worden aangeduid door het jongere merk dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt, duidelijk sprake is van exploitatie van de bekendheid van het merk (zie, naar analogie, arrest L’Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 41).
41
Opgemerkt zij dat het voordeel dat een derde haalt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, ongerechtvaardigd kan blijken, ook al wordt door het gebruik van het jongere merk dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt, noch het onderscheidend vermogen, noch de reputatie van het oudere merk aangetast, noch, meer algemeen, de houder ervan schade berokkend (zie, naar analogie, arrest L’Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 43).
42
Om uit te maken of door het gebruik van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, moet een algehele beoordeling worden verricht met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder met name de mate van bekendheid en de mate waarin het oudere merk onderscheidend vermogen heeft, de mate van overeenstemming van de conflicterende merken alsmede de aard van de betrokken waren en diensten en de mate waarin deze gerelateerd zijn. Met betrekking tot de mate van bekendheid en de mate waarin het oudere merk onderscheidend vermogen heeft, zal, hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van dat merk zijn, des te gemakkelijker een inbreuk kunnen worden vastgesteld. Hoe directer en sterker het oudere merk door het jongere merk in gedachten wordt opgeroepen, hoe groter bovendien de kans is dat door het gebruik van het teken op dat ogenblik of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk (zie, in die zin en naar analogie, arrest Intel Corporation, reeds aangehaald, punten 67-69, en arrest L’Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 44).
43
Verder zij erop gewezen dat in het kader van een dergelijke algehele beoordeling zo nodig ook het bestaan van een gevaar voor verwatering of aantasting van het oudere merk in aanmerking kan worden genomen (zie, naar analogie, arrest L’Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 45).
44
Wanneer een derde door het gebruik van een merk dat overeenstemt met een bekend merk, in het kielzog van dit merk probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren alsmede om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het oudere merk heeft gedaan om het imago van dat merk te creëren en te onderhouden, moet het uit dat gebruik voortvloeiende voordeel worden geacht ongerechtvaardigd te zijn getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dat merk (zie, naar analogie, arrest L’Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 49).
45
Derhalve moet volgens de rechtspraak artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 aldus worden uitgelegd dat voor een ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk in de zin van die bepaling noch is vereist dat sprake is van gevaar voor verwarring, noch dat er gevaar bestaat dat aan dat onderscheidend vermogen of die reputatie afbreuk wordt gedaan, of, meer algemeen, aan de houder ervan schade wordt berokkend. Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik door een derde van een merk dat overeenstemming vertoont met een bekend merk, wordt door die derde ongerechtvaardigd uit dat onderscheidend vermogen of die reputatie getrokken wanneer hij door dit gebruik in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het oudere merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden (zie, naar analogie, arrest L’Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 50).
46
In casu heeft de kamer van beroep geoordeeld dat eerste verzoekster niet het bewijs van een dergelijke inbreuk had geleverd. Zij heeft verwezen naar een door stylist Lorenzo Riva onder het merk NIMEI LA PERLA ontworpen bikini in parels, die op de grootste modeshows is voorgesteld en die ruime aandacht in de gespecialiseerde pers heeft gekregen, alsook naar een „twin-set”, voorzien van met parels omzoomde manchetten, en een door NIMEI LA PERLA voor Blumarine vervaardigd „juwelengilet”. Zij preciseert evenwel dat het gebruik van het merk NIMEI LA PERLA voor badpakken of andere kledingartikelen van klasse 25 in de onderhavige zaak irrelevant is, aangezien in deze zaak aan de orde is de inschrijving van het merk NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC voor tot klasse 14 behorende juwelierswaren. Hoe dan ook is volgens haar de vermelding „la perla” op een in parels vervaardigde bikini, een met parels versierd „juwelengilet” of een„twin-set” waarvan de manchetten met parels zijn omzoomd veeleer beschrijvend voor het materiaal dat slechts uitzonderlijk voor deze artikelen wordt gebruikt, te weten parels.
47
Verzoeksters betwisten de vaststellingen van de kamer van beroep. Bovendien herinneren zij eraan dat de nietigheidsafdeling had geoordeeld dat de door eerste verzoekster verstrekte argumenten en bewijzen toereikend bewijs vormden van het ongerechtvaardigde voordeel dat door het gebruik van het merk NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC uit de reputatie van het merk la PERLA kon worden getrokken en dat het BHIM in zijn — in het kader van zaak T-137/05 overgelegde — memorie van antwoord had geoordeeld dat „uit het onderzoek van de derde voorwaarde [...] — het feit dat ongerechtvaardigd voordeel werd getrokken uit of afbreuk werd gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk — andermaal [is gebleken] dat de grieven van [eerste] verzoekster gerechtvaardigd waren”.
48
In zijn memorie van antwoord betoogt het BHIM dat moet worden onderzocht of door het gebruik van het merk NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC voor de waren waarvoor dit merk is ingeschreven, de houder ervan ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk la PERLA kan trekken. De door eerste verzoekster overgelegde bewijzen zouden evenwel betrekking hebben op het gebruik van het jongere merk voor waren die — ook al zijn ze versierd met parels — kledingartikelen zijn, hetgeen eventueel een merkinbreuk kan opleveren, maar niet een geval van exploitatie van de reputatie van het merk la PERLA.
49
Interveniënte stelt dat eerste verzoekster niet het minste bewijs heeft geleverd dat er sprake is van gevaar is voor parasitaire uitbuiting van haar merk of van een poging om profijt uit de bekendheid of het onderscheidend vermogen ervan te trekken. De door eerste verzoekster genoemde feiten zien hoe dan ook niet op de waren van klasse 14 die door het merk NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC worden aangeduid.
50
Blijkens de door eerste verzoekster aan de nietigheidsafdeling overgelegde stukken hebben de specialiseerde pers en de vaklui van de sector gedacht dat de artikelen die door de houder van het jongere merk samen met Lorenzo Riva en Blumarine op modedefilés zijn voorgesteld, verband hielden met eerste verzoekster en dat sprake was van een commerciële band tussen de twee ondernemingen.
51
Zo meldt een artikel in een nationale krant het volgende over de voorstelling — op de modedefilés te Milaan in september 1999 — van een door Lorenzo Riva voor rekening van interveniënte ontworpen parelbikini: „Lorenzo Riva laat zich overigens niet onbetuigd [...] de sponsors Nimei en La Perla zijn in opperste vervoering [...]”, terwijl het evenement werd gesponsord door interveniënte, die de parelbikini met medewerking van Riva had ontworpen. Evenzo staat in een artikel van de Corriere della Sera van 25 september 1999 onder een foto het volgende te lezen: „In parels. Publieksprijs: 2 miljard. De parelbikini van Lorenzo Riva voor La Perla”. Over de „twin-set” kan op een website (www.margherita.net) een artikel van 12 oktober 2000 worden gelezen met als opschrift: „Nimei — La Perla. Een blij moment. Nimei La Perla en Blumarine stellen de BluVIP (Very Important Pearls) voor”.
52
Stellig ging het daarbij niet enkel om parels, maar om een door stylist Lorenzo Riva onder het merk NIMEI LA PERLA in parels vervaardigde bikini, een twin-set voorzien van met parels omzoomde manchetten en een door NIMEI LA PERLA voor Blumarine vervaardigd juwelengilet. Zodoende bevatten al deze kleren in werkelijkheid — als wezenlijk bestanddeel — parels, waarvoor het jongere merk daadwerkelijk was ingeschreven. Zoals uit het vorige punt blijkt, vormen deze parels bovendien ook werkelijk de „kern” van deze waren. In die omstandigheden kunnen de argumenten van het BHIM en van interveniënte (zie de punten 48 en 49 supra) dan ook niet worden aanvaard.
53
Voorts wordt ook door interveniëntes reclame, die veeleer betrekking lijkt te hebben op juwelierswaren en inzonderheid op parels, de indruk gewekt dat er een verband of een samenhang tussen „Nimei” en „La Perla” bestaat.
54
In die omstandigheden kan niet worden uitgesloten dat afbreuk aan het oudere merk wordt gedaan of gevaar daarvoor bestaat. Zoals hierboven reeds is vastgesteld, hoeft de houder van het oudere merk niet aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk op zijn merk wordt gemaakt, maar moet hij bewijzen dat er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet (zie, naar analogie, arrest Intel Corporation, reeds aangehaald, punt 38).
55
Met andere woorden, om uit te maken of de houder van het merk NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC door het gebruik van dit merk ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van het merk la PERLA heeft kunnen trekken, moet een algehele beoordeling worden gemaakt, rekening houdend met alle relevante factoren van de onderhavige zaak.
56
In dit verband moet er om te beginnen aan worden herinnerd dat het Gerecht in zijn arrest (zie punt 36 supra) reeds heeft geconstateerd dat niet wordt betwist dat het merk la PERLA een reputatie bezit voor lingerie en voor badpakken, dat de conflicterende merken in bepaalde mate overeenstemmen en dat de door het merk la PERLA aangeduide waren, te weten vrouwenkleding, en de door het jongere merk aangeduide waren, te weten parels, tot aangrenzende marktsegmenten behoren. Wat inzonderheid voornoemde reputatie betreft moet hieraan worden toegevoegd dat deze als zeer groot kan worden beschouwd.
57
Vervolgens dient rekening te worden gehouden met het feit dat voor de productie van badpakken en andere vrouwenkleding parels kunnen worden gebruikt, zoals uit de door eerste verzoekster aan het BHIM overgelegde documenten blijkt. Het is niet uitgesloten dat afnemers van juwelierswaren en inzonderheid van parels de door verzoeksters verhandelde lingerie en badpakken kennen. Bovendien, ook al is niet vereist dat sprake is van gevaar voor verwarring tussen de twee merken om aan te tonen dat het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van het oudere merk trekt, staat dit gevaar in casu evenwel vast, aangezien het gaat om producten verwant met de badpakken en de lingerie van het merk la PERLA, te weten bikini’s, twin-sets en gilets, alle gedecoreerd met parels, zelfs indien deze kledingwaren zelf niet onder het jongere merk vallen.
58
Uit het voorgaande volgt dat eerste verzoekster voor het BHIM het bewijs heeft geleverd dat de houder van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel uit het merk la PERLA trok, of althans dat er ernstig gevaar bestond dat zulks in de toekomst het geval zou zijn.
59
Blijft nog vast te stellen of het jongere merk in casu met een geldige reden wordt gebruikt.
60
Zoals in punt 34 supra is geconstateerd, moet de houder van het jongere merk, wanneer de houder van het oudere merk heeft kunnen aantonen hetzij dat er op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk op zijn merk wordt gemaakt, hetzij, in het andere geval, dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet, bewijzen dat dat merk met een geldige reden wordt gebruikt.
61
In casu heeft interveniënte tijdens de administratieve procedure voor het BHIM aangevoerd dat er een geldige reden bestond om de woorden „la perla” te gebruiken en dat deze reden voor de hand lag: het ging om met parels vervaardigde juwelen en de reden hield verband met zowel de noodzaak als de wens om de gebruikelijke naam aan te geven van de materie waarin de juwelen waren vervaardigd.
62
De kamer van beroep heeft in de bestreden beslissing geoordeeld dat aangezien niet was bewezen dat het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk la PERLA kon trekken dan wel afbreuk daaraan kon doen, zij zich niet hoefde uit te spreken over de vraag of het gevaar bestond dat het jongere merk zonder geldige reden werd gebruikt.
63
Verzoeksters herinneren eraan dat de nietigheidsafdeling had geoordeeld dat de door interveniënte aangevoerde reden niet volstond om dat gebruik te rechtvaardigen en dat het BHIM in het kader van zaak T-137/05 evenzeer had geoordeeld dat interveniënte „in de loop van de administratieve fase geen verdere geldige redenen ter rechtvaardiging van dit gebruik h[ad] kunnen verstrekken, zodat was voldaan aan de volgende voorwaarde voor het verlenen van een ruimere bescherming dan enkel voor de door het merk aangeduide waren”.
64
In het kader van de onderhavige procedure voor het Gerecht hebben het BHIM en interveniënte geen argumenten aangevoerd ter beantwoording van verzoeksters’ argumenten aangaande een geldige reden.
65
Opgemerkt zij dat de door interveniënte tijdens de administratieve procedure voor het BHIM vermelde reden niet volstaat ter rechtvaardiging van het gebruik. In dit verband moet er ook op worden gewezen dat interveniënte zelfs niet heeft geprobeerd om het Gerecht enige andere rechtvaardiging te verstrekken.
66
Wat ten slotte de beslissing van het Tribunale di Modena (Italië) betreft waarop interveniënte zicht beroept ten bewijze dat de door verzoeksters genoemde gebeurtenissen niet aan haar kunnen worden toegeschreven, volstaat het eraan te herinneren dat het communautaire merkensysteem een autonoom systeem is dat uit een samenstel van eigen voorschriften en doelstellingen bestaat en waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook [arresten Gerecht van 5 december 2000, Messe München/BHIM (electronica), T-32/00, Jurispr. blz. II-3829, punt 47, en 23 september 2009, Cohausz/BHIM — Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 71]. Hoe dan ook is tegen deze beslissing een door verzoeksters ingestelde hogere voorziening hangende en is deze beslissing dus nog niet definitief. Bovendien betreft zij de vaststelling van een inbreuk op het merk la PERLA en de oneerlijke concurrentie van interveniënte, en niet een vordering tot nietigverklaring op basis van een soortgelijke bepaling als artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.
67
In die omstandigheden staat vast dat interveniënte door het gebruik van een merk dat overeenstemt met het merk la PERLA heeft geprobeerd in het kielzog van dit merk te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren, alsook om voordeel te halen uit de commerciële inspanning die verzoeksters hebben geleverd om het imago van dat merk te creëren en te onderhouden. Derhalve moet het uit dat gebruik voortvloeiende voordeel worden geacht, ongerechtvaardigd uit de reputatie van het merk la PERLA te zijn getrokken (zie, in die zin en naar analogie, arrest L’Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 49). Bovendien was er geen geldige reden voor dat gebruik. Overeenkomstig de in punt 28 supra geciteerde rechtspraak hoeft bijgevolg geen uitspraak te worden gedaan over de vraag of er sprake is van een andere in de punten 31 en 32 hierboven genoemde inbreuk.
68
Zonder dat uitspraak hoeft te worden gedaan over de ontvankelijkheid van de in repliek aangevoerde grieven (zie de punten 25 en 26 supra), moet dan ook worden vastgesteld dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting bij de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.
69
Aangezien de kamer van beroep het jongere merk reeds nietig heeft verklaard voor alle waren behalve parels, moet de bestreden beslissing enkel worden vernietigd voor zover de vordering tot nietigverklaring is afgewezen en de geldigheid van het merk NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC is bevestigd, namelijk voor parels. Voor zover een beslissing van een kamer van beroep de vorderingen van een betrokken partij toewijst, kan deze laatste immers geen beroep bij het Gerecht meer instellen. Voor zover de kamer van beroep in het dispositief van de bestreden beslissing de vordering tot nietigverklaring heeft toegewezen, kunnen verzoeksters dus niet meer tegen deze beslissing opkomen [zie in die zin beschikking Gerecht van 14 juli 2009, Hoo Hing/BHIM — Tresplain Investments (Golden Elephant Brand), T-300/08, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 26 en 27].
70
In dit verband dient eraan worden te herinnerd dat wanneer verschillende nietigheidsgronden tot exact hetzelfde resultaat leiden, het volstaat dat één ervan gegrond is om een vordering tot nietigverklaring te kunnen toewijzen. Bovendien, wanneer de kamer van beroep van oordeel is dat een van de nietigheidsgronden die worden aangevoerd door de partij die de vordering tot nietigverklaring heeft ingesteld, gegrond is, maar besluit om de andere aangevoerde nietigheidsgronden te onderzoeken en in voorkomend geval af te wijzen, vormt dit gedeelte van de motivering van haar beslissing niet de noodzakelijke ondersteuning van het dispositief waarin de vordering tot nietigverklaring wordt toegewezen, welk dispositief rechtens genoegzaam op de aanvaarde nietigheidsgrond is gebaseerd (zie in die zin beschikking Golden Elephant Brand, reeds aangehaald, punten 31 en 35).
71
Gelet op een en ander hoeft geen uitspraak te worden gedaan over het in het kader van de eerste conclusie geformuleerde verzoek om herziening van de bestreden beslissing, noch over de subsidiair ingediende conclusies, noch over de andere middelen.
Kosten
72
Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dit is gevorderd. Bovendien bepaalt het Gerecht luidens diezelfde bepaling, indien meerdere partijen in het ongelijk zijn gesteld, het door elk van hen te dragen deel van de proceskosten.
73
Volgens artikel 87, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering kan het Gerecht de proceskosten over de partijen verdelen of beslissen dat elke partij haar eigen kosten zal dragen, indien zij onderscheidenlijk op een of meer punten in het ongelijk worden gesteld, en voorts wegens bijzondere redenen.
74
Ten slotte kan het Gerecht overeenkomstig artikel 87, lid 4, laatste alinea, van het Reglement voor de procesvoering bepalen dat een interveniërende partij haar eigen kosten zal dragen.
75
In casu zijn verzoeksters, het BHIM en interveniënte elk op bepaalde punten in het ongelijk gesteld, aangezien de bestreden beslissing gedeeltelijk wordt vernietigd.
76
In de omstandigheden van de onderhavige zaak dient het BHIM, behalve in zijn eigen kosten, te worden verwezen in 90 % van verzoeksters’ kosten voor het Gerecht en in alle kosten van eerste verzoekster voor de kamer van beroep. Verzoeksters zullen 10 % van hun eigen kosten voor het Gerecht dragen. Interveniënte zal haar eigen kosten dragen.
HET GERECHT (Eerste kamer),
rechtdoende, verklaart:
1)
De beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 19 november 2007 (zaak R 537/2004-2) wordt vernietigd voor zover het BHIM de vordering tot nietigverklaring heeft afgewezen en Nute Partecipazioni SpA heeft verwezen in haar eigen kosten.
2)
Het beroep wordt verworpen voor het overige.
3)
Het BHIM wordt verwezen in zijn eigen kosten alsook in 90 % van de kosten van Nute Partecipazioni en van La Perla Srl voor het Gerecht en in alle kosten van Nute Partecipazioni voor de kamer van beroep.
4
Nute Partecipazioni en La Perla dragen 10 % van hun eigen kosten voor het Gerecht.
5)
Worldgem Brands Srl draagt haar eigen kosten.
Wiszniewska-Białecka
Dehousse
Kanninen
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 7 december 2010.
ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Italiaans.