SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)
de 30 de noviembre de 2016 (*)
«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca figurativa de la Unión PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA — Nombre comercial nacional anterior GRAND HOTEL PALLADIUM — Motivo de denegación relativo — Utilización en el tráfico económico de un signo cuya alcance no es únicamente local — Artículo 8, apartado 4, y artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.º 207/2009»
En el asunto T‑217/15,
Fiesta Hotels & Resorts, S.L., con domicilio social en Ibiza (Illes Balears), representada por el Sr. J.‑B. Devaureix, abogado,
parte demandante,
contra
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. J. Crespo Carrillo, en calidad de agente,
parte demandada,
y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es:
Residencial Palladium, S.L., con domicilio social en Ibiza (Illes Balears), representada por el Sr. D. Solana Giménez, abogado,
que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 23 de febrero de 2015 (asunto R 2391/2013-2) relativa a un procedimiento de nulidad entre Residencial Palladium y Fiesta Hotels & Resorts,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta),
integrado por los Sres. S. Frimodt Nielsen, Presidente, A.M. Collins y V. Valančius (Ponente), Jueces;
Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador;
habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 30 de abril de 2015;
visto el escrito de contestación de la EUIPO presentado en la Secretaría del Tribunal el 28 de julio de 2015;
visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 31 de julio de 2015;
celebrada la vista el 13 de septiembre de 2016;
dicta la siguiente
Sentencia
Antecedentes del litigio
1        El 23 de diciembre de 2011, la demandante, Fiesta Hotels & Resorts, S.L., presentó una solicitud de registro de marca de la Unión en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1).
2        La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:
3        Los servicios para los que se solicitó el registro de la marca pertenecen a las clases 41 y 43 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la siguiente descripción:
–        Clase 41: «Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales»;
–        Clase 43: «Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal».
4        La solicitud de marca de la Unión se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias n.º 17/2012, de 25 de enero de 2012, y el signo se registró el 19 de julio de 2012.
5        El 14 de septiembre de 2012, la parte coadyuvante, Residencial Palladium, S.L., presentó una solicitud de nulidad de la marca controvertida con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra b), y al artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento.
6        La solicitud de nulidad se basaba, por una parte, en la supuesta mala fe de la demandante en el momento de presentar la solicitud de registro de la marca controvertida y, por otra parte, en el nombre comercial GRAND HOTEL PALLADIUM (en lo sucesivo, «signo invocado»), utilizado en España para servicios de restauración y de hospedaje temporal. La solicitud de nulidad se dirigía contra todos los servicios designados por la marca controvertida.
7        Mediante resolución de 15 de octubre de 2013, la División de Anulación, basándose en el artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento, estimó la solicitud de nulidad de la marca controvertida en lo que atañe a los servicios de la clase 43 designados por ésta, y desestimó la solicitud en lo que atañe a los servicios de la clase 41, designados asimismo por la marca controvertida. La División de Anulación consideró, en particular, que el signo invocado había sido utilizado en España de un modo efectivo en el tráfico económico para designar un hotel y que el alcance de ese uso no era únicamente local. La División de Anulación añadió que, con arreglo al Derecho español, el signo invocado permitía a la coadyuvante prohibir el uso de una marca posterior en relación con la cual existiera un riesgo de confusión. La División de Anulación consideró que tal riesgo existía en relación con la marca controvertida, en tanto en cuanto ésta designaba los servicios de la clase 43. La División de Anulación llegó a la conclusión de que la marca controvertida debía ser declarada nula en la medida en que designaba a dichos servicios. En cambio, desestimó la solicitud de nulidad en todo lo demás y en tanto en cuanto se basaba en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009. En efecto, la Sala de Recurso consideró que la coadyuvante no había demostrado que la demandante hubiera actuado de mala fe en el momento de presentar la solicitud de registro de la marca controvertida.
8        El 2 de diciembre de 2013, la demandante interpuso un recurso ante la EUIPO, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009, contra la resolución de la División de Anulación.
9        Mediante resolución de 23 de febrero de 2015 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso.
10      En lo que atañe al motivo de la solicitud de nulidad basado en el artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento, la Sala de Recurso examinó los requisitos previstos en esta última disposición para que una marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico permita a su titular obtener que se declare la nulidad de una marca registrada con posterioridad. De este modo, la Sala de Recurso consideró, en primer lugar, que la coadyuvante había demostrado haber desarrollado una actividad comercial en todo el territorio español para los servicios de hospedaje temporal utilizando el signo invocado con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida. En segundo lugar, la Sala de Recurso hizo constar que el Derecho español aplicable confería a la coadyuvante, en tanto que titular de un nombre comercial no registrado —como es el signo invocado—, el derecho a prohibir la utilización de marcas posteriores en relación con las cuales existiera riesgo de confusión. A este respecto, la Sala de Recurso estimó que existía riesgo de confusión entre la marca controvertida y el signo invocado. En el ámbito de esa apreciación, consideró, por un lado, que los servicios de restauración y de hospedaje temporal para los que se había utilizado el signo invocado y los servicios de la clase 41 designados por la marca controvertida no eran similares. En cambio, estimó que los servicios para los que el signo invocado había sido utilizado y los servicios de la clase 43 designados por la marca controvertida sí eran similares. Por otro lado, declaró que los signos en conflicto eran similares en los planos visual, fonético y conceptual, de lo cual dedujo la existencia de un riesgo de confusión entre dichos signos en conflicto en lo relativo a los servicios de la clase 43, antes citados. Así pues, la Sala de Recurso consideró que concurrían los requisitos previstos en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 y, en consecuencia, decidió confirmar la nulidad de la marca controvertida en la medida en que designaba servicios de la clase 43. La Sala de Recurso desestimó la solicitud de nulidad en la medida en que se fundamentaba en la supuesta mala fe de la demandante en el momento de presentar la solicitud de registro de la marca controvertida, de conformidad con el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, considerando que la coadyuvante no había demostrado la mala fe de la demandante en el momento en cuestión.
Pretensiones de las partes
11      La demandante solicita al Tribunal que:
–        Admita a trámite el recurso.
–        Anule la resolución impugnada.
–        Condene en costas a la EUIPO.
12      La EUIPO y la parte coadyuvante solicitan al Tribunal que:
–        Desestime el recurso.
–        Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
13      En apoyo de su recurso, la demandante invoca dos motivos, basados, el primero, en la infracción del artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 4, de dicho Reglamento, y, el segundo, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento, así como en la vulneración de la doctrina jurisprudencial relativa a las denominadas marcas intermedias.
Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento
14      Mediante su primer motivo, la demandante sostiene que la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que se cumplían los requisitos de aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 en lo que atañe a los servicios de la clase 43 designados por la marca controvertida y al decidir, en consecuencia, que procedía declarar la nulidad de la marca en lo relativo a tales servicios, de conformidad con el artículo 53, apartado 1, letra c), del mismo Reglamento.
15      Con arreglo al artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento, la existencia de un signo distinto de una marca permite obtener la nulidad de una marca de la Unión cuando ese signo cumpla cuatro requisitos acumulativos: el signo debe ser utilizado en el tráfico económico; debe tener un alcance que no sea únicamente local; el derecho al signo debe haberse adquirido conforme al Derecho del Estado miembro en el que se utilizaba con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca de la Unión y, por último, el signo debe conferir a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior. Estos cuatro requisitos limitan el número de signos distintos de las marcas que pueden invocarse para impugnar la validez de una marca de la Unión en el conjunto del territorio de la Unión Europea, conforme al artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009. Dado que los requisitos establecidos en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 son acumulativos, basta con que no concurra cualquiera de ellos para que se desestime una solicitud de nulidad de una marca de la Unión [sentencias de 24 de marzo de 2009, Moreira da Fonseca/OAMI — General Óptica (GENERAL OPTICA), T‑318/06 a T‑321/06, EU:T:2009:77, apartados 32 y 47, y de 7 de mayo de 2013, macros consult/OAMI — MIP Metro (makro), T‑579/10, EU:T:2013:232, apartado 54].
16      Los dos primeros requisitos, es decir, los relativos a la utilización del signo invocado y a su alcance, que no puede ser únicamente local, resultan del propio tenor literal del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 y deben interpretarse, por tanto, a la luz del Derecho de la Unión. Así, el Reglamento n.º 207/2009 establece normas unitarias sobre el uso de los signos y su alcance que son conformes con los principios que inspiran el sistema establecido por el propio Reglamento (véase la sentencia de 7 de mayo de 2013, makro, T‑579/10, EU:T:2013:232, apartado 55 y jurisprudencia citada).
17      En cambio, de la frase «si, y en la medida en que, con arreglo al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo» resulta que los otros dos requisitos, que enumera a continuación el artículo 8, apartado 4, letras a) y b), del Reglamento n.º 207/2009, son condiciones impuestas por el Reglamento que, a diferencia de las precedentes, se aprecian siguiendo los criterios establecidos por el Derecho que regula el signo invocado. Esta remisión al Derecho que rige el signo invocado resulta completamente justificada por cuanto el Reglamento n.º 207/2009 reconoce la posibilidad de invocar frente a una marca de la Unión signos ajenos al sistema de marcas de la Unión Europea. Por tanto, sólo el Derecho que rige el signo invocado permite determinar si éste es anterior a la marca de la Unión y si puede justificar que se prohíba la utilización de una marca posterior (véase la sentencia de 7 de mayo de 2013, makro, T‑579/10, EU:T:2013:232, apartado 56 y jurisprudencia citada). Sobre esta base, quien solicite la nulidad deberá demostrar que el signo de que se trate está comprendido en el ámbito de aplicación del Derecho del Estado miembro invocado y que permite prohibir la utilización de una marca posterior [véanse, en este sentido, la sentencia de 29 de marzo de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, apartado 190, y la sentencia de 10 de febrero de 2015, Infocit/OAMI — DIN (DINKOOL), T‑85/14, no publicada, EU:T:2015:82, apartado 63 y jurisprudencia citada].
18      Las alegaciones de la demandante deben examinarse a la luz de estas consideraciones.
19      En lo sustancial, la demandante niega que en el caso de autos concurran los requisitos de aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, requisitos relativos, en primer lugar, al alcance del signo invocado, que no debe ser únicamente local; en segundo lugar, al hecho de que el derecho a utilizar el signo invocado debe haberse adquirido conforme al Derecho del Estado miembro en el que se utilizaba con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida y, en tercer lugar, al hecho de que el signo debe conferir a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.
20      En cambio, la demandante no niega que el signo invocado se haya utilizado en el tráfico económico con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro de la marca controvertida. A este respecto, procede recordar que, según la jurisprudencia, un signo se utiliza en el tráfico económico cuando su uso se sitúa en el contexto de una actividad comercial destinada a obtener una ventaja económica y no en el ámbito privado [véase la sentencia de 3 de marzo de 2016, Ugly/OAMI — Group Lottuss (COYOTE UGLY), T‑778/14, no publicada, EU:T:2016:122, apartado 28 y jurisprudencia citada].
21      La EUIPO y la coadyuvante refutan las alegaciones de la demandante.
Sobre el alcance del signo invocado
22      En lo que atañe a la interpretación del requisito relativo al alcance del signo invocado en apoyo de una solicitud de nulidad, según el cual dicho alcance no debe ser únicamente local, procede poner de relieve, por un lado, que la ratio legis del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 consiste en limitar los conflictos entre signos, impidiendo que un derecho anterior que no tenga la suficiente entidad, es decir, que no sea importante ni significativo en el tráfico económico, pueda utilizarse para impugnar bien el registro de una marca de la Unión o bien la validez de ésta. Tal facultad de impugnación debe reservarse a los signos que estén efectiva y realmente presentes en el mercado pertinente (véanse, en este sentido, las sentencias de 29 de marzo de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, apartado 157, y de 24 de marzo de 2009, GENERAL OPTICA, T‑318/06 a T‑321/06, EU:T:2009:77, apartado 36).
23      Por otro lado, según resulta de una interpretación literal del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, el examen del requisito de que el alcance del signo invocado no debe ser únicamente local obliga a tener en cuenta, en primer lugar, la dimensión geográfica del alcance del signo, es decir, el territorio en que se utiliza para identificar la actividad económica de su titular. En segundo lugar, debe tomarse en consideración la dimensión económica del alcance del signo, que se valora en atención a la duración del período en que ha cumplido su función en el tráfico económico y a la intensidad de su uso, atendiendo al círculo de destinatarios para los que el signo ha pasado a ser conocido como elemento distintivo —consumidores, competidores y también proveedores— así como a la difusión que se ha dado al signo a través, por ejemplo, de la publicidad o de Internet. Por lo tanto, para demostrar la importancia efectiva y real del signo invocado en el territorio de referencia, es necesario ir más allá de apreciaciones meramente formales y examinar el impacto producido por el signo en dicho territorio tras haberse utilizado como elemento distintivo [sentencias de 24 de marzo de 2009, GENERAL OPTICA, T‑318/06 a T‑321/06, EU:T:2009:77, apartados 37 y 38, y de 18 de abril de 2013, Peek & Cloppenburg/OAMI — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg), T‑506/11, no publicada, EU:T:2013:197, apartado 49].
24      Así pues, el alcance de un signo no puede depender del mero ámbito geográfico de su protección, ya que, de ser así, un signo cuyo ámbito de protección no fuese únicamente local podría, por este mero hecho, permitir que se impugnara la validez de una marca de la Unión, y ello aunque se utilizase en el tráfico económico tan sólo de manera marginal. De lo anterior se desprende que, para poder impugnar la validez de una marca de la Unión, el signo que se invoca en apoyo de la solicitud de nulidad debe utilizarse efectivamente de manera suficientemente significativa en el tráfico económico y tener un ámbito geográfico que no sea únicamente local, lo que implica que tal utilización tenga lugar en una parte considerable del territorio de referencia (véanse, en este sentido, las sentencias de 29 de marzo de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, apartados 158 y 159, y de 18 de abril de 2013, Peek & Cloppenburg, T‑506/11, no publicada, EU:T:2013:197, apartado 50).
25      Por lo tanto, para poder impugnar legítimamente la validez de una marca de la Unión, es necesario demostrar que el signo invocado ha adquirido, por el uso, una importancia que no se encuentra limitada desde el punto de vista de los terceros interesados a una parte reducida del territorio pertinente, debiendo precisarse que el Reglamento n.º 207/2009 deja al titular del signo invocado la elección de los medios de prueba que le permitan demostrar el alcance de dicho signo (véanse, en este sentido, las sentencias de 24 de marzo de 2009, GENERAL OPTICA, T‑318/06 a T‑321/06, EU:T:2009:77, apartados 42 y 43, y de 18 de abril de 2013, Peek & Cloppenburg, T‑506/11, no publicada, EU:T:2013:197, apartado 53).
26      Por otro lado, procede observar que un signo tiene un alcance que no es únicamente local cuando su impacto no se circunscribe a una parte reducida del territorio en el que está protegido en virtud del Derecho nacional y cuando ha sido objeto de un uso cuya duración e intensidad no sean insignificantes en las circunstancias del caso concreto (véase la sentencia 18 de abril de 2013, Peek & Cloppenburg, T‑506/11, no publicada, EU:T:2013:197, apartado 52 y jurisprudencia citada). Sin embargo, no es posible determinar a priori, de manera abstracta, qué parte de un territorio debe tomarse en consideración para demostrar que el alcance de un signo excede de una dimensión local. Por consiguiente, la apreciación del alcance del signo debe efectuarse in concreto, según las circunstancias propias de cada caso (sentencia de 24 de marzo de 2009, GENERAL OPTICA, T‑318/06 a T‑321/06, EU:T:2009:77, apartado 41).
27      A este respecto, el Reglamento n.º 207/2009 deja a la demandante la elección de los medios de prueba que le permitan demostrar que el alcance del signo que invoca no es únicamente local. Esta circunstancia puede demostrarse por la existencia de una red de sucursales económicamente activas en el conjunto del territorio de que se trate, pero también de una manera más sencilla, como, por ejemplo, mediante la presentación de facturas expedidas fuera de la región en que la demandante esté domiciliada, de artículos de prensa indicativos del grado de conocimiento del signo invocado por parte del público o de guías de viaje en que se haga referencia al establecimiento (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de marzo de 2009, GENERAL OPTICA, T‑318/06 a T‑321/06, EU:T:2009:77, apartado 43).
28      En el caso de autos, consta que el signo invocado fue utilizado para designar un establecimiento hotelero ubicado en la localidad de Santa Eulalia del Rio, en la isla de Ibiza, en Baleares. A fin de determinar el alcance de dicho signo, la Sala de Recurso se basó en las siguientes pruebas, tal como se describen en la resolución impugnada:
–        Copias de la sentencia de fecha 4 de febrero de 2011 del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Palma de Mallorca en el juicio ordinario n.º 431/09, y de la sentencia n.º 391, de 28 de noviembre de 2011, dictada por la Audiencia Provincial de Mallorca.
–        Notificación a las partes de la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 2 de diciembre de 2011.
–        Copias de las facturas emitidas por la sociedad coadyuvante por los servicios prestados en el Grand Hotel Palladium de Santa Eulalia del Río a clientes de Inglaterra, Alemania, Bélgica, España, Suiza, Francia e Italia, así como un muestreo de facturas del Grand Hotel Palladium emitidas en 2011 relativas a distintas ciudades de países como los Países Bajos, Austria, Francia, República Checa, Italia, España y Alemania.
–        Copia de cuentas de la sociedad coadyuvante correspondientes a los ejercicios 2009, 2010 y 2011.
–        Acta de requerimiento, a instancia de la sociedad coadyuvante, de 14 de marzo de 2014, en la que se hace constar el registro del nombre de dominio aaapalladium.com el 6 de marzo de 2000 y la utilización de dicho nombre de dominio en el tráfico económico desde el año 2000, con extractos de los contenidos del sitio de Internet en la que se reproduce el signo invocado, así como un artículo de un diario inglés de 22 de junio en donde se menciona el hotel Palladium.
–        Copia del libro de registros de clientes del hotel, del año 2000 al año 2002.
–        Publicidad del establecimiento hotelero de la sociedad coadyuvante en Internet obtenida tras una búsqueda en la red de «grand hotel palladium».
–        Copia de un artículo publicado en una revista alemana de junio de 2002 y de un artículo publicado en un periódico alemán en octubre de 2000, con un reportaje sobre el establecimiento hotelero de la sociedad coadyuvante.
–        Copia de un estudio publicado en el sitio de Internet www.alimarket.es de marzo de 2008 sobre hoteles de lujo en España, entre los que se incluye el establecimiento hotelero de la sociedad coadyuvante.
29      En primer lugar, en lo que atañe a las sentencias del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Mallorca y de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca mencionadas en el anterior apartado 28, la Sala de Recurso indicó que tales resoluciones judiciales, por un lado, habían dejado constancia de la existencia de un nombre comercial no registrado y de uso o conocimiento notorio en el conjunto del territorio español, nombre comercial que explotaba la sociedad coadyuvante, y, por otro lado, habían declarado en consecuencia la nulidad de la siguiente marca española, registrada con el número 2666550 y de la que la demandante era titular:
30      La Sala de Recurso observó que, en las citadas resoluciones judiciales, el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Mallorca y la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca habían considerado que el uso del signo invocado en el tráfico económico había sido sobradamente acreditado desde el año 2002 y que la sociedad coadyuvante había demostrado su uso como marca en su establecimiento hotelero de la localidad de Santa Eulalia del Río al menos con cuatro años de anterioridad a su utilización por la sociedad demandante en la misma isla. Esos mismos tribunales también habían declarado que se trataba de una utilización efectiva, no ocasional o aislada, sino continuada durante ese tiempo como hotel abierto al público, si bien el hotel cerraba fuera de la temporada turística.
31      La demandante sostiene que las mencionadas sentencias no eran pertinentes para determinar el alcance del signo invocado porque aplicaron el Derecho español, siendo así que el alcance de dicho signo debía examinarse únicamente a la luz del Derecho de la Unión. La demandante añade que, por lo tanto, la Sala de Recurso incurrió en error al tomarlas en consideración.
32      Tal como resulta de los anteriores apartados 16, 23 y 25, si bien es cierto que el alcance del signo invocado debe apreciarse a la luz del Derecho de la Unión, no lo es menos que tal apreciación debe efectuarse in concreto, según las circunstancias propias de cada caso, examinando el impacto del signo invocado en el territorio pertinente a fin de determinar la importancia efectiva y real del signo invocado en el territorio de que se trate. A este respecto, el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Mallorca y la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca determinaron la fecha en que se inició el uso del signo invocado en el tráfico económico y declararon que la sociedad coadyuvante había aportado la prueba del uso como marca de dicho signo en su establecimiento hotelero de la localidad de Santa Eulalia del Rio y que se trataba de una utilización efectiva, no ocasional o aislada, sino continuada del signo, característica de una actividad comercial (véase el anterior apartado 30). Así pues, las citadas resoluciones judiciales, aunque hubieran aplicado el Derecho español, contenían apreciaciones concretas, de naturaleza fáctica y útiles para determinar el alcance del signo invocado a efectos del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009. Por consiguiente, no se puede reprochar a la Sala de Recurso el haber tenido en cuenta tales apreciaciones a fin de examinar el alcance del signo invocado.
33      En segundo lugar, por lo que respecta a las facturas aportadas por la coadyuvante, la Sala de Recurso enumeró más de 300 e indicó que las fechas de esas facturas estaban comprendidas entre el 16 de agosto de 2009 y el 13 de septiembre de 2012, es decir, antes de la fecha de presentación de la solicitud de la marca controvertida o antes de la fecha de la solicitud de nulidad de dicha marca. La Sala de Recurso añadió que el signo invocado figuraba en el encabezamiento de las mencionadas facturas y que en éstas se utilizaban términos que sirven para designar los servicios propios de un hotel, tales como «mini bar», «lavandería», «centro de estética», «restaurante» y «balneario». La Sala de Recurso indicó también que las facturas iban dirigidas a clientes provenientes de diferentes provincias españolas y de otros países de la Unión Europea.
34      En primer término, la demandante reprocha a la Sala de Recurso el haber tenido en cuenta facturas emitidas por la sociedad coadyuvante que eran posteriores a la fecha de la solicitud de registro de la marca controvertida, a saber, el 23 de diciembre de 2011. Ahora bien, según la demandante, la Sala de Recurso únicamente podía tener en cuenta elementos anteriores a aquella fecha.
35      Del artículo 53, apartados 1 y 2, del Reglamento n.º 207/2009 resulta que las solicitudes de nulidad basadas en estas disposiciones dependen de la existencia de un derecho anterior. Por otro lado, tal anterioridad se define en el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento, al que remite el artículo 53, apartado 1, letra c), en el sentido de que el derecho en el que se base la solicitud de nulidad debe haberse adquirido con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca de la Unión Europea cuya nulidad se solicita (véanse, en este sentido, las sentencias de 29 de marzo de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, apartado 166, y de 7 de mayo de 2013, makro, T‑579/10, EU:T:2013:232, apartado 70 y jurisprudencia citada).
36      En el caso de autos, por consiguiente, contrariamente a lo que consideró la Sala de Recurso, únicamente la fecha de la solicitud de registro de la marca controvertida constituía una fecha pertinente a efectos de apreciar el alcance del signo invocado. Este error, sin embargo, tan sólo podría dar lugar a la anulación de la resolución impugnada en el supuesto de que el alcance no únicamente local del signo invocado no pudiera acreditarse teniendo en cuenta exclusivamente las facturas anteriores a la citada solicitud de registro. A este respecto, procede hacer constar que la parte coadyuvante ha aportado más de 70 facturas cuya fecha es anterior a dicha solicitud y cuyo valor probatorio, por lo demás, ha puesto en tela de juicio la demandante.
37      En segundo término, la demandante sostiene que la Sala de Recurso tuvo en cuenta indebidamente tales facturas, dirigidas a personas o a sociedades con domicilio fuera de España, así como artículos de prensa publicados en revistas alemanas y extractos de páginas web no españolas. Ahora bien, según la demandante, el territorio pertinente para apreciar el alcance del signo invocado era el territorio español, de manera que, tal y como resulta de la jurisprudencia, no son pertinentes las pruebas que se refieren a otros territorios distintos del territorio en el que se reclama la protección del signo invocado y, por tanto, tales pruebas no deberían ser tomadas en consideración.
38      La parte coadyuvante cuestiona la admisibilidad de esta alegación basándose en el artículo 65, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, en el artículo 76 del mismo Reglamento y en el artículo 188 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.
39      Debe recordarse que, a tenor del artículo 188 del Reglamento de Procedimiento, los escritos de alegaciones presentados por las partes en el procedimiento ante el Tribunal General no podrán modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso. En efecto, incumbe al Tribunal controlar la conformidad a Derecho de las resoluciones de las Salas de Recurso. Por consiguiente, el control ejercido por el Tribunal no puede ir más allá del marco fáctico y jurídico del litigio tal y como ha sido planteado ante la Sala de Recurso [sentencia de 22 de junio de 2004, «Drie Mollen sinds 1818»/OAMI — Nabeiro Silveria (Galáxia), T‑66/03, EU:T:2004:190, apartado 45]. Además, el objeto del recurso ante el Tribunal es el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la EUIPO con arreglo al artículo 65 del Reglamento n.º 207/2009, por lo que la función del Tribunal no es reconsiderar las circunstancias de hecho a la luz de los elementos aportados por primera vez ante él [véase, en este sentido, la sentencia de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, apartado 19 y jurisprudencia citada].
40      En el presente asunto, procede hacer constar que la alegación cuya admisibilidad cuestiona la parte coadyuvante no tiene por objeto ni efecto modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso. En efecto, con esta alegación la demandante pone en tela de juicio el carácter fundado de las apreciaciones de la Sala de Recurso sobre las pruebas relativas al alcance del signo invocado aportadas por la coadyuvante y, por lo tanto, cuestiona la conformidad a Derecho de la interpretación que la Sala de Recurso hace del segundo requisito del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, que formaba parte del objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso. Así pues, se trata de una alegación de naturaleza jurídica mediante la que se pide al Tribunal que controle la conformidad a Derecho de la resolución impugnada, con arreglo al artículo 65 del Reglamento n.º 207/2009, y no de un elemento nuevo en atención al cual la demandante solicite al Tribunal que vuelva a examinar las circunstancias de hecho alegadas ante la Sala de Recurso. Por consiguiente, procede declarar la admisibilidad de la alegación de la demandante.
41      En cambio, dicha alegación carece de todo fundamento jurídico. En efecto, es bien cierto que la demandante alega fundadamente que de los apartados 161 y 162 de la sentencia de 29 de marzo de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C‑96/09 P, EU:C:2011:189), se desprende, por un lado, que el signo cuya protección se invoca debe haber sido utilizado en el territorio de protección del mismo, es decir, en el presente caso, en el territorio español, y, por otro lado, que la utilización en un territorio distinto de aquel en el que está protegido no resulta suficiente si no se ha utilizado en absoluto en el territorio de protección, no es menos verdad que consta sin discusión que los servicios que presta el establecimiento hotelero de la sociedad coadyuvante se realizan en el territorio español, con independencia de cuáles sean la nacionalidad y el lugar de establecimiento o residencia de su clientela.
42      Por consiguiente, en lo que atañe, para empezar, a las facturas anteriores a la solicitud de registro de la marca controvertida y dirigidas a una clientela establecida o residente fuera de España, la demandante no puede sostener fundadamente que dichas facturas reflejen que el signo invocado se utiliza en el extranjero y no en el territorio español. En lo que respecta, a continuación, al artículo publicado en alemán en junio de 2002 en una revista alemana, procede señalar que dicho artículo está rodeado de publicidad en la que se mencionan direcciones ubicadas en la isla de Ibiza. Por lo tanto, con independencia de la lengua en la que esté redactada, esa revista alemana puede dirigirse a personas que no residan con carácter temporal o permanente en la isla de Ibiza. Así pues, el artículo en cuestión es pertinente para apreciar el alcance del signo invocado en el territorio español. En cambio, no cabe deducir la misma conclusión en el caso del artículo publicado en octubre de 2000 en otra revista alemana. En efecto, tal como resulta de este artículo, esta última revista es un suplemento de un periódico alemán que no parece que vaya destinado particularmente a las personas que residen en la isla de Ibiza, lo mismo que sucede, por último, con los extractos de las páginas web no españolas invocados por la demandante. En consecuencia, este artículo y los mencionados extractos de páginas web no pueden determinar por sí solos el alcance no únicamente local del signo invocado. No obstante, tal como resulta del apartado 41 de la presente sentencia, el apartado 161 de la sentencia de 29 de marzo de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C‑96/09 P, EU:C:2011:189), no se opone a que se tengan en cuenta tales documentos a fin de corroborar otras pruebas del uso del signo invocado en el territorio español con vistas a determinar el alcance no únicamente local de dicho signo.
43      En tercer término, la demandante sostiene que la mayor parte de las facturas anteriores a la solicitud de registro de la marca controvertida se referían únicamente a cinco provincias españolas, siendo así que el país cuenta con más de cincuenta de ellas. Por consiguiente, según la demandante, tales facturas no acreditaban el uso del signo invocado en todo el territorio español. La demandante añade que las pruebas relativas a las actividades de patrocinio que la sociedad coadyuvante llevaba a cabo no acreditaban la realización efectiva de tales patrocinios o se referían tan sólo a actividades de ámbito puramente local, de manera que no eran idóneas para demostrar que el alcance del signo invocado no era únicamente local.
44      Estas alegaciones deben ser desestimadas. En efecto, la demandante ha reconocido que facturas anteriores a la solicitud de registro de la marca controvertida se emitieron en cinco provincias españolas distintas de la Comunidad Autónoma de Baleares. Además, la EUIPO ha acreditado que tales facturas se habían dirigido a personas físicas o jurídicas con domicilio en dieciséis provincias españolas por lo menos. Como ha observado acertadamente la Sala de Recurso, estas circunstancias demuestran tanto la dispersión geográfica de la clientela del establecimiento hotelero de la sociedad coadyuvante como que las mencionadas facturas se refieren a una parte importante del territorio español, de manera que la Sala de Recurso consideró fundadamente que, en su dimensión geográfica, el alcance del signo invocado no era únicamente local. En lo que atañe a las actividades de patrocinio efectuadas por la sociedad coadyuvante, procede declarar que las pruebas de tales actividades no figuran en la enumeración de los elementos probatorios en los que la Sala de Recurso basó su conclusión relativa al alcance del signo invocado. Además, la mención de esas actividades de patrocinio en el apartado 36 de la resolución impugnada corroboraba la apreciación de la Sala de Recurso sobre el carácter real y efectivo del uso del signo invocado en el tráfico económico, extremo que, como se recordó en el apartado 20 de la presente sentencia, no niega la demandante.
45      En cuarto término, la demandante alega que los extractos de cuentas de la sociedad coadyuvante que esta última aportó ante la Sala de Recurso reflejaban la actividad de un establecimiento hotelero ubicado en la isla de Ibiza, pero sin que tales documentos reflejaran la actividad del establecimiento designado por el signo invocado ni permitieran conocer la nacionalidad de los clientes de dicho establecimiento.
46      Procede declarar que la alegación de la demandante relativa a la identificación del establecimiento hotelero cuya actividad reflejan los extractos de cuentas no ha sido en modo alguno acreditada. Así pues, tal alegación no puede poner en duda el hecho de que dicho establecimiento sea el que designa el signo invocado. Además, carece de pertinencia el hecho de que la nacionalidad de los clientes no pueda determinarse basándose en los extractos de cuentas, puesto que, tal como se ha indicado en los apartados 41 y 42 de la presente sentencia, los servicios del establecimiento hotelero de la sociedad coadyuvante se prestan en territorio español, de manera que, por definición, el signo invocado se utiliza en este territorio.
47      En tercer lugar, por lo que respecta a la publicidad en Internet obtenida con un motor de búsqueda y al estudio relativo a los hoteles de lujo en España publicado en marzo de 2008 en el sitio de Internet www.alimarket.es, en el que figura en particular una lista denominada «principales establecimientos hoteleros de lujo operativos en España», así como a los comentarios de los clientes recogidos en páginas web, la Sala de Recurso consideró que tales elementos constituían una clara muestra de la publicidad realizada para el establecimiento hotelero de la sociedad coadyuvante y de los medios de comunicación en que apareció la publicidad de ese hotel.
48      La demandante no ha logrado desvirtuar las anteriores observaciones. En efecto, la demandante sostiene que el estudio relativo a los hoteles de lujo en España publicado en Internet no acredita que el alcance del signo invocado no sea únicamente local, sino que muestra simplemente que el signo invocado designa un hotel de lujo, añadiendo que no se puede razonar con fundamento que todos los hoteles que aparecen en el listado que figura en el referido estudio sean notoriamente conocidos. La demandante sostiene asimismo que los comentarios de los clientes que figuran en Internet no resultan fehacientes en lo que atañe al alcance del signo invocado. Ahora bien, cabe recordar que, según la jurisprudencia citada en el apartado 23 de la presente sentencia, tales elementos son pertinentes para valorar la dimensión económica del alcance del signo invocado, especialmente la intensidad del uso de dicho signo, el conocimiento que de él tengan los consumidores y los competidores, y la difusión que se le haya dado.
49      Por último, procede desestimar por carecer de pertinencia la argumentación de la demandante según la cual, por una lado, las referencias en Internet al establecimiento hotelero de la sociedad coadyuvante que ésta presentó datan del mes de abril de 2013, es decir, fuera del período relevante para apreciar el alcance del signo invocado, y, por otro lado, las «revistas virtuales» aportadas por la coadyuvante, que mencionan otro nombre comercial que no es el signo invocado, no resultan pertinentes para apreciar el alcance no únicamente local del signo invocado. En efecto, procede hacer constar que estos elementos no figuran en la enumeración de los elementos en los que la Sala de Recurso basó su conclusión relativa al alcance del signo invocado.
50      Habida cuenta de lo que antecede y a la vista de las pruebas anteriores a la solicitud de registro de la marca controvertida aportadas por la coadyuvante, procede hacer constar, por un lado, que existía información suficiente sobre el volumen comercial de la utilización, la duración y la frecuencia del uso del signo invocado y, por otro lado, que la sociedad coadyuvante había desarrollado bajo el signo invocado una actividad comercial en todo el territorio español con anterioridad a la solicitud de registro de la marca controvertida para designar un establecimiento comercial que ofrecía servicios de hospedaje temporal. Por consiguiente, pese a haber incurrido en error al considerar pertinentes facturas posteriores a la solicitud de registro de la marca controvertida, la Sala de Recurso declaró fundadamente que el signo invocado había sido objeto de un uso en el tráfico económico de alcance no únicamente local.
51      Esta conclusión no puede quedar desvirtuada por las restantes alegaciones de la demandante relativas al alcance del signo invocado. En este sentido, la demandante no puede alegar válidamente la circunstancia de que el signo invocado se haya utilizado para designar un único establecimiento hotelero, ubicado en la isla de Ibiza, a fin de deducir de ello que tal uso era insuficiente a efectos de demostrar que el signo invocado hubiera sido utilizado en todo el territorio español, a pesar de la dispersión geográfica de la clientela de dicho hotel.
52      En efecto, el Tribunal ha declarado que, para la aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, la prueba del uso debe basarse en elementos concretos y objetivos que acrediten una utilización efectiva y suficiente del signo de que se trate y tal prueba no puede articularse mediante probabilidades o presunciones [véase la sentencia de 19 de noviembre de 2014, Out of the blue/OAMI — Dubois y otro (FUNNY BANDS), T‑344/13, no publicada, EU:T:2014:974, apartado 24 y jurisprudencia citada]. Pues bien, procede observar que constituye ciertamente una presunción, en la que la realidad no se acredita con ningún elemento concreto y objetivo, la alegación de la demandante según la cual el hecho de que el signo invocado designe un único establecimiento excluye, por sí mismo, que dicho signo tenga un alcance que no sea únicamente local.
53      Por otro lado, tal y como ha expuesto acertadamente la EUIPO, la alegación de la demandante no puede fundamentarse en la resolución de la División de Anulación a que se refiere el apartado 7 de la presente sentencia. En efecto, a raíz del extracto citado por la demandante, la División de Anulación observó que, en determinadas circunstancias, el alcance de un nombre comercial que designa un único establecimiento podía no ser meramente local debido a la dispersión geográfica de su clientela o al renombre de que goce entre el público en un ámbito nacional o incluso internacional. Por consiguiente, procede desestimar la alegación mediante la que la demandante pone en tela de juicio que el uso del signo invocado para designar un único establecimiento sea suficiente para considerar que el alcance de ese signo no es únicamente local.
54      También debe desestimarse la alegación de la demandante según la cual la Sala de Recurso basó su conclusión relativa al alcance no únicamente local del signo invocado en la mera existencia de un nombre de dominio en Internet y de un sitio de Internet en donde se hacía publicidad del establecimiento hotelero de la sociedad coadyuvante. En efecto, por una parte, del apartado 23 de la presente sentencia resulta que la publicidad que se hace del signo invocado —mediante un sitio de Internet, por ejemplo— es un elemento pertinente a efectos de apreciar la dimensión económica del alcance de dicho signo. Por otra parte, tal como resulta del apartado 28 de la presente sentencia, la Sala de Recurso tuvo en cuenta otras pruebas a la hora de determinar el alcance del signo invocado.
55      De lo anteriormente expuesto resulta que debe desestimarse la alegación de la demandante relativa al alcance del signo invocado.
Sobre la adquisición del derecho al signo invocado
56      Tal como se ha recordado en el apartado 17 de la presente sentencia, sólo el Derecho que rige el signo invocado en apoyo de una solicitud de nulidad permite determinar si éste es anterior a la marca de la Unión y si puede justificar que se prohíba la utilización de una marca posterior.
57      A este respecto, incumbe a la Sala de Recurso tomar en consideración tanto la legislación nacional aplicable en virtud de la remisión efectuada por el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 como las resoluciones judiciales dictadas en el Estado miembro de que se trate. Sobre esta base, el solicitante de la nulidad debe demostrar que el signo en cuestión está comprendido en el ámbito de aplicación del Derecho del Estado miembro invocado y que permite prohibir la utilización de una marca posterior [sentencias de 11 de junio de 2009, Last Minute Network/OAMI — Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T‑114/07 y T‑115/07, EU:T:2009:196, apartado 47, y de 9 de diciembre de 2010, Tresplain Investments/OAMI — Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, EU:T:2010:505, apartado 91; véase también, por analogía, la sentencia de 29 de marzo de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, apartado 190].
58      En el caso de autos, es pacífico entre las partes que el Derecho del Estado miembro aplicable al signo invocado es la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE n.º 294, du 8 de diciembre de 2001, p. 45579; en lo sucesivo, «Ley de Marcas»). También es pacífico que las disposiciones de la Ley de Marcas pertinentes para el caso de autos son el artículo 9, apartado 1, letra d), el artículo 52, apartado 1, y el artículo 87, apartado 3, de dicha Ley.
59      El artículo 9, apartado 1, letra d), de la Ley de Marcas dispone lo siguiente:
«Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:
[...]
d)      El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado.»
60      El artículo 52, apartado 1, de la Ley de Marcas establece:
«El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10.»
61      El artículo 87, apartado 3, de la Ley de marcas prevé lo siguiente:
«Salvo disposición contraria [...], serán de aplicación al nombre comercial, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de la presente Ley relativas a las marcas.»
62      La Sala de Recurso consideró que de las disposiciones citadas se desprende que no era necesario que los nombres comerciales estén registrados ni que se haya presentado una solicitud de registro ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), siempre que tales signos identifiquen a una persona o a una empresa con fines comerciales y se aporten pruebas de su uso o pruebas que confirmen que el signo de que se trate es notoriamente conocido en el territorio nacional. En lo que atañe al signo invocado, la Sala de Recurso observó que el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Mallorca y la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, mediante sentencias de 4 de febrero y de 28 de noviembre de 2011, respectivamente, habían considerado que se había aportado la prueba de la notoriedad del signo invocado y, con fundamento en dicho signo, habían declarado la nulidad de la marca representada en el apartado 29 de la presente sentencia. La Sala de Recurso añadió que el contenido de las mencionadas resoluciones judiciales corroboraba sus propias constataciones sobre el alcance del signo invocado resultantes de las pruebas aportadas ante ella. De lo anterior dedujo la Sala de Recurso que se había aportado la prueba del uso o conocimiento notorio del signo invocado en el conjunto del territorio español, de conformidad con el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Ley de Marcas.
63      La demandante pone en tela de juicio estas apreciaciones y reprocha a la Sala de Recurso haber considerado erróneamente que el signo invocado cumplía los requisitos previstos en el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Ley de Marcas. La demandante alega que la Sala de Recurso, por un lado, se basó en la premisa errónea de que la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca había considerado en la sentencia de 28 de noviembre de 2011 que el signo invocado gozaba de un conocimiento notorio en el territorio español, a efectos de la citada disposición. Según la demandante, en efecto, la Audiencia Provincial declaró, por el contrario, que no se había acreditado la notoriedad de dicho signo. Por otro lado, añade la demandante, la Sala de Recurso interpretó erróneamente el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Ley de Marcas, al considerar que el mero uso era suficiente a los efectos de la citada disposición, siendo así que, según la jurisprudencia y la doctrina, tal disposición exigía que el signo invocado hubiera sido objeto de un uso notorio.
64      Deben desestimarse estas alegaciones. En efecto, según la jurisprudencia, para que el solicitante de la nulidad pueda obtener, basándose en el artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 en relación con el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento, que se declare la nulidad de una marca de la Unión, es necesario y suficiente con que, en la fecha en la que la EUIPO verifique si concurren todos los requisitos de nulidad, pueda invocarse la existencia de un derecho anterior que no haya sido invalidado por una resolución judicial que haya adquirido firmeza. En estas circunstancias, si bien es cierto que la EUIPO, cuando se pronuncia sobre una solicitud de nulidad basada en las disposiciones citadas, debe tomar en consideración las resoluciones de los tribunales de los Estados miembros de que se trate relativas a la validez o a la calificación de los derechos anteriores reivindicados a fin de verificar que dichos derechos siguen produciendo los efectos que exige la mencionada disposición, no lo es menos que no puede sustituir la apreciación de los tribunales nacionales competentes por la suya propia, sin que, por otro lado, el Reglamento n.º 2072009/94 le confiera tal facultad (véase, por analogía, la sentencia de 29 de marzo de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, apartados 94 y 95).
65      En el presente asunto es pacífico que la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 28 de noviembre de 2011, por un lado, constató el uso en el territorio español del signo invocado a partir del año 2002 y, por otro lado, basándose en el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Ley de Marcas, declaró la nulidad de la marca representada en el apartado 29 de la presente sentencia, registrada en la OEPM el 6 de junio de 2006. También es pacífico que la citada sentencia no fue anulada posteriormente.
66      De lo anterior resulta que la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 28 de noviembre de 2011 reconoció el derecho al signo invocado y que este derecho no ha sido invalidado por ninguna resolución judicial firme. A la luz de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 64, esta circunstancia era suficiente para permitir que la Sala de Recurso considerara, como así hizo, que el derecho al signo invocado había sido adquirido de conformidad con el Derecho español, a efectos del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, y en una fecha anterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida. Por consiguiente, no constituyen circunstancias que puedan desvirtuar esta conclusión ni la constatación de la Sala de Recurso según la cual aquella sentencia había declarado que el signo invocado era de conocimiento notorio en el territorio español —constatación cuyo carácter erróneo admite la propia EUIPO— ni la existencia que se alega de una controversia jurisprudencial y doctrinal sobre el alcance de la obligación de demostrar «el uso o conocimiento notorio» de un signo no registrado a efectos de la aplicación del artículo 9, apartado 1, letra d), de la Ley de Marcas.
Sobre el derecho que confiere el signo invocado a prohibir la utilización de una marca posterior
67      Tal como se ha recordado en los apartados 15 y 57 de la presente sentencia, a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, el solicitante de la nulidad debe demostrar que el derecho anterior que invoca en virtud del Derecho nacional permite prohibir la utilización de una marca posterior. A este respecto, sólo debe demostrar que dispone del derecho a prohibir la utilización de una marca posterior y no puede exigírsele que demuestre que se ha ejercitado dicho derecho, de tal modo que haya podido efectivamente obtener la prohibición de tal utilización (sentencias de 29 de marzo de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, apartado 191, y de 18 de abril de 2013, Peek & Cloppenburg, T‑506/11, no publicada, EU:T:2013:197, apartado 22).
68      En el caso de autos, es pacífico que el artículo 9, apartado 1, letra d), y el artículo 52, apartado 1, de la Ley de Marcas, en relación con el artículo 87, apartado 3, de la misma Ley, disponen que el registro de una marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme basándose en un nombre comercial que cumpla los requisitos previstos en el propio artículo 9, apartado 1, letra d).
69      A este respecto, la Sala de Recurso consideró que, en virtud de las disposiciones mencionadas, un nombre comercial no registrado confería el derecho a prohibir el uso de marcas posteriores en relación con las cuales existiera un riesgo de confusión.
70      La demandante sostiene que la Sala de Recurso incurrió en error de Derecho al considerar que la posibilidad de obtener, basándose en un nombre comercial no registrado, que se declare la nulidad de una marca posterior en virtud de las disposiciones de la Ley de Marcas citadas en los apartados 59 a 61 de la presente sentencia equivale a la posibilidad de prohibir el uso de una marca posterior, en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, siendo así que la jurisprudencia española, en particular una sentencia del Tribunal Supremo de 13 de abril de 2012, distingue claramente entre esas dos posibilidades.
71      A este respecto, basta con señalar que, tal como alega fundadamente la EUIPO, el derecho a obtener que se declare la nulidad de una marca posterior basándose en un nombre comercial comprende a fortiori el derecho a oponerse a la utilización de esa marca, a efectos del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 [véase, en este sentido, la sentencia de 21 de octubre de 2014, Szajner/OAMI — Forge de Laguiole (LAGUIOLE), T‑453/11, recurrida en casación, EU:T:2014:901, apartado 37].
72      Así pues, la Sala de Recurso no incurrió en error de Derecho al considerar, a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, que el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Ley de Marcas permitía prohibir la utilización de una marca posterior. Por consiguiente, debe desestimarse la alegación de la demandante.
73      Al no estar fundada ninguna de las alegaciones formuladas por la demandante en apoyo del primer motivo del recurso, debe desestimarse este primer motivo.
Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 y en la vulneración de la doctrina jurisprudencial relativa a las denominadas marcas intermedias
74      La demandante sostiene que la Sala de Recurso consideró erróneamente que existía riesgo de confusión entre los signos en conflicto. En efecto, por un lado, recordando que desde 2002 es titular de varias marcas nacionales y de la Unión que contienen todas ellas el término «palladium» y que son anteriores a la adquisición del derecho al signo invocado, la demandante considera que, en aplicación de la doctrina jurisprudencial española relativa a las denominadas marcas intermedias, las marcas anteriores de las que es titular gozan de un derecho de prioridad, de manera que el signo invocado no puede afectar a los derechos que confieren dichas marcas. Por otro lado, alegando que en la denominación de tres hoteles de las islas Baleares figuraba el término «palladium», la demandante sostiene que los signos en conflicto convivían pacíficamente en España, de manera que no existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto a efectos del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, contrariamente a lo declarado por la Sala de Recurso.
75      La EUIPO y la coadyuvante cuestionan tanto la admisibilidad como la procedencia de las alegaciones de la demandante.
76      Tal como ha declarado la Sala de Recurso, el artículo 52, apartado 1, de la Ley de Marcas, en relación con el artículo 9, apartado 1, letra d), de la misma Ley, prevé que un nombre comercial no registrado confiere el derecho a prohibir el uso de marcas posteriores en relación con las cuales exista un riesgo de confusión.
77      A fin de determinar si existía un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, la Sala de Recurso aplicó por analogía el artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009. En el ámbito de este examen, la Sala de Recurso observó, en primer lugar, que el público pertinente estaba constituido por los consumidores que presentan un nivel de atención medio. En segundo lugar, consideró que, por una parte, los servicios de restauración y de hospedaje temporal para los que se había utilizado el signo invocado no eran similares a los servicios de la clase 41 a que se refiere la marca controvertida, mientras que, por otra parte, los servicios para los que se había utilizado el signo invocado sí eran similares a los servicios de la clase 43 a que se refiere la marca controvertida. En tercer lugar, estimó que los signos en conflicto eran similares en los planos visual, fonético y conceptual. En cuarto lugar, observó que las palabras que componen las marcas en conflicto distintas del término «palladium» tenían escaso carácter distintivo, en tanto en cuanto describían los servicios designados por dichas marcas. De estas circunstancias dedujo la Sala de Recurso que existía un riesgo de confusión entre los signos en conflicto en lo que atañe a los servicios incluidos en la clase 43, antes mencionados.
78      Procede considerar debidamente fundadas las anteriores apreciaciones de la Sala de Recurso. Por lo demás, la demandante no pone en tela de juicio ni la aplicación por analogía del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, con vistas a determinar si existe un riesgo de confusión a efectos del artículo 9, apartado 1, letra d), de la Ley de Marcas, ni el carácter fundado de las apreciaciones de la Sala de Recurso tanto en lo relativo a las similitudes entre los servicios en cuestión y entre las marcas en conflicto como en lo que atañe al carácter distintivo de los elementos que componen las marcas en conflicto.
79      No obstante, la demandante alega que es titular de la marca de la Unión n.º 2915304 que figura a continuación, cuyo registro solicitó el 30 de octubre de 2002:
80      Acto seguido, la demandante sostiene que la fecha de la solicitud de registro de esta marca de la Unión es anterior a la fecha del uso del signo invocado, tal como se determinó en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Mallorca de 4 de febrero de 2011, de manera que dicha marca goza de todos los derechos inherentes a una marca de la Unión, entre los que se incluye el derecho de prioridad sobre las marcas posteriores. La demandante añade que la eficacia de los derechos prioritarios de que goza una marca ha sido reconocida por el Tribunal Supremo en numerosas sentencias, aportando las referencias de once de ellas y citando un extracto de una sentencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 1987, en la que éste declaró que «quien con posterioridad a la inscripción de una marca ha obtenido la inscripción de otra marca idéntica o semejante a ella, nunca pueda alegar frente al titular de la más prioritaria un derecho de preferencia del que carece, ya que lo que realmente debe proteger el Registro es precisamente el derecho de quien primeramente inscribió». La demandante deduce de esta jurisprudencia que el signo invocado no puede oponerse válidamente a la utilización de la marca controvertida, puesto que el uso del signo invocado es posterior a la presentación de la solicitud de registro de la marca de la Unión n.º 2915304, representada en el anterior apartado 79, debido al derecho de prioridad de que goza esta última.
81      Consta que la demandante no invocó en el procedimiento administrativo la jurisprudencia española relativa a las denominadas marcas intermedias y que sacó a relucir esa jurisprudencia por primera vez ante el Tribunal. A este respecto, tal como alega la demandante, no puede impedirse que las partes o el propio Tribunal, al interpretar el Derecho nacional al que remite el Derecho de la Unión Europea, como ocurre en el caso de autos, se inspiren en elementos basados en la legislación, la jurisprudencia o la doctrina nacionales, puesto que no se trata de reprochar a la Sala de Recurso que no tuviera en cuenta hechos de una sentencia nacional en concreto, sino que invocara jurisprudencia o doctrina en apoyo de un motivo basado en la incorrecta aplicación por la propia Sala de Recurso de un precepto del Derecho nacional [sentencia de 28 de octubre de 2015, Rot Front/OAMI — Rakhat (Маска), T‑96/13, EU:T:2015:813, apartado 15]. Además, en el caso de autos, la demandante invoca la mencionada jurisprudencia en apoyo de un motivo basado en la incorrecta aplicación por la Sala de Recurso del Derecho español resultante de dicha jurisprudencia.
82      No obstante, procede recordar que la cuestión de la existencia de un eventual derecho nacional resultante de la jurisprudencia sobre las denominadas marcas intermedias, como la marca invocada por la demandante reproducida en el anterior apartado 79, es una cuestión de hecho. Así pues, incumbe a la parte que sostiene la existencia de tal derecho demostrar, ante la EUIPO, no sólo que ese derecho resulta de la legislación nacional, sino también el alcance de esa legislación misma (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de mayo de 2013, makro, T‑579/10, EU:T:2013:232, apartado 62). De lo antedicho se desprende que el Tribunal no tiene la facultad, en el presente litigio, de proceder a una apreciación autónoma de la cuestión de si la demandante podía invocar un signo protegido por la jurisprudencia española relativa a las denominadas marcas intermedias. En efecto, el Tribunal no puede sustituir la interpretación del Derecho español realizada por la Sala de Recurso por su propia interpretación de este Derecho, sino que su control se extiende únicamente a la cuestión de si, para determinar el alcance del Derecho español y llegar a la conclusión de que la demandante no había demostrado la existencia de un derecho anterior protegido por este Derecho, la Sala de Recurso apreció correctamente los elementos de prueba que le fueron presentados con anterioridad a la adopción de la resolución impugnada (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de mayo de 2013, makro, T‑579/10, EU:T:2013:232, apartado 65).
83      Pues bien, con arreglo al artículo 65 del Reglamento n.º 207/2009, el Tribunal no puede examinar nuevamente las circunstancias de hecho a la luz de las pruebas presentadas por primera vez ante él. En efecto, la conformidad a Derecho de las resoluciones de las Salas de Recurso de la EUIPO se debe examinar en función de la información de que éstas podían disponer en el momento en que tales resoluciones se adoptaron (auto de 13 de septiembre de 2011, Wilfer/OAMI, C‑546/10 P, no publicado, EU:C:2011:574, apartado 41, y sentencia de 7 de mayo de 2013, makro, T‑579/10, EU:T:2013:232, apartado 61). De ello se deduce que la alegación de la demandante relativa a la aplicación supuestamente errónea de la jurisprudencia española relativa a las denominadas marcas intermedias resulta inadmisible a efectos de determinar la conformidad a Derecho de la resolución impugnada.
84      Por lo demás, procede declarar que ni la jurisprudencia invocada por la demandante ni las conclusiones que pretende deducir de ella en lo que atañe a las marcas en conflicto tienen incidencia en el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, riesgo que ha sido constatado fundadamente por la Sala de Recurso. En todo caso, pues, la argumentación que la demandante basa en esa jurisprudencia no resulta adecuada para acreditar el error de Derecho en el que supuestamente incurrió la Sala de Recurso al interpretar el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Ley de Marcas.
85      En cuanto a la alegación que la demandante basa en la supuesta convivencia pacífica de los signos en conflicto en el territorio español, cabe observar que, como alegan fundadamente la EUIPO y la parte coadyuvante, tal argumentación fue formulada por primera vez ante el Tribunal. Ahora bien, debe recordarse que, según el artículo 188 del Reglamento de Procedimiento, los escritos de las partes no pueden modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso.
86      También debe recordarse que, según el artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, aplicable a los procedimientos de anulación cuyo objeto consiste en un motivo de nulidad relativo, el examen de la EUIPO se limitaba en el presente asunto a los motivos invocados y a las pruebas presentadas por las partes.
87      Pues bien, la supuesta convivencia entre varios nombres comerciales utilizados para designar servicios hoteleros, y que incluyen cada uno de ellos el término «palladium», constituye un medio de defensa que la demandante no formuló ante la EUIPO y que esta última no tenía obligación de examinar de oficio, en virtud del artículo 76, apartado 1, in fine, del Reglamento n.º 207/2009. Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad de esta alegación, que pretende modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso.
88      En todo caso, aun suponiendo que dicha alegación fuera admisible, procedería declarar que es infundada. En efecto, es cierto que no cabe excluir por completo que, en determinados casos, la convivencia de marcas anteriores en el mercado pueda llegar a disminuir el riesgo de confusión entre dos signos en conflicto apreciado por los órganos de la EUIPO. Sin embargo, tal posibilidad sólo puede tomarse en consideración si, al menos, durante el procedimiento sobre los motivos de denegación relativos ante la EUIPO, el titular de la marca de la Unión ha demostrado suficientemente que tal convivencia se basaba en la inexistencia de riesgo de confusión, por parte del público interesado, entre las marcas anteriores que aquel titular invoca y el nombre comercial de la coadyuvante en el que se basa la solicitud de nulidad y sin perjuicio de que las marcas anteriores de que se trata y las marcas en conflicto sean idénticas [véase, en este sentido, la sentencia de 24 de enero de 2013, Fercal/OAMI — Jacson of Scandinavia (JACKSON SHOES), T‑474/09, no publicada, EU:T:2013:33, apartado 31 y jurisprudencia citada]. A este respecto, la inexistencia de riesgo de confusión puede deducirse, en particular, del carácter pacífico de la convivencia de las marcas en conflicto en el mercado de referencia (sentencia de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, EU:C:2009:503, apartado 82).
89      En el presente asunto, sin embargo, consta en autos que la demandante se limita a invocar la existencia de cuatro hoteles ubicados en las Islas Baleares cuyas denominaciones contienen el término «palladium, sin haber demostrado, y ni siquiera alegado, que esas denominaciones sean idénticas a los signos en conflicto. Por otro lado, teniendo en cuenta que la demandante y la coadyuvante se vienen enfrentando desde hace varios años ante los tribunales españoles sobre la cuestión de la similitud entre las marcas de que se trata, la demandante tampoco puede sostener fundadamente que la convivencia entre los signos en conflicto haya sido pacífica.
90      De lo anteriormente expuesto resulta que la demandante reprocha sin fundamento a la Sala de Recurso haber infringido el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009. Por consiguiente, procede desestimar el segundo motivo y, por lo tanto, el recurso en su totalidad, sin que resulte necesario examinar las alegaciones de la coadyuvante en las que sostiene que la demandante actuó de mala fe en el momento de presentar la solicitud de registro de la marca controvertida por lo que dicha marca incurría en la causa de nulidad contemplada en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.
Costas
91      A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla en costas, de conformidad con lo solicitado por la EUIPO y por la parte coadyuvante.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)
decide:
1)      Desestimar el recurso.
2)      Condenar en costas a Fiesta Hotels & Resorts, S.L.
Frimodt Nielsen
Collins
Valančius
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 30 de noviembre de 2016.
El Secretario
El Presidente
E. Coulon
H. Kanninen
* Lengua de procedimiento: español.