62023TJ1104_RES
Kohtuasi T‑1104/23
Ferrari SpA
versus
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet
Üldkohtu (kaheksas koda laiendatud koosseisus) 2. juuli 2025. aasta otsus
Euroopa Liidu kaubamärk – Tühistamismenetlus – Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering – Sõnamärk TESTAROSSA – Kaubamärgi tegelik kasutamine – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkt a (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkt a) – Kasutamine kolmandate isikute poolt – Kasutamise olemus – Kaubamärgi omaniku vaikiv nõusolek – Tegeliku kasutamise tõendamine – Maismaamootorsõidukite vähendatud mõõtkavas mudelid (mänguasjad)
Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kaubamärgi toime – Kaubamärgiga antavad õigused – Õigus keelata kaubamärgi kasutamine – Tingimus – Kaubamärgi kasutamine kolmanda isiku poolt, mis võib kahjustada kaubamärgi ülesandeid – Mõiste – Vähendatud mõõtkavas sõidukimudelite jaoks registreeritud kaubamärgiga identse tähise kolmanda isiku poolt kaubale kandmine – Kasutamine, mis üksnes annab edasi automudeli reproduktsiooni tõepärast olemust – Väljajätmine
(Nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 9 lõige 1)
(vt punktid 27–29, 32 ja 33)
Euroopa Liidu kaubamärk – Loobumine, tühistamine ja kehtetuks tunnistamine – Tühistamise põhjused – Kaubamärgi tegelikult kasutamata jätmine – Sõnamärk TESTAROSSA
(Nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 15 lõige 1 ja artikli 51 lõike 1 punkt a)
(vt punktid 47–52, 59, 65 ja 71)
Euroopa Liidu kaubamärk – Loobumine, tühistamine ja kehtetuks tunnistamine – Tühistamise põhjused – Kaubamärgi tegelikult kasutamata jätmine – Kasutamine kolmanda isiku poolt kaubamärgi omaniku nõusolekul – Vaikiv nõusolek – Hindamiskriteeriumid – Kaubamärgi kasutamine vähendatud mõõtkavas sõidukimudelite jaoks
(Nõukogu määrus nr 207/2009, artikli 15 lõige 1 ja artikli 51 lõike 1 punkt a)
(vt punktid 60, 62–64 ja 68–70)
Kokkuvõte
Üldkohus (laiendatud koosseisus) tühistas osaliselt Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) apellatsioonikoja otsuse (
1
) ja tegi otsuse mõiste „tegelik kasutamine“ kohta olukorras, kus kolmandad isikud kasutavad kaubamärki kaubamärgi omaniku vaikival nõusolekul. Ta selgitas eelkõige kohtuotsusest Opel (
2
) tulenevat kohtupraktikat ja täpsustas, millistel tingimustel võib kaubamärgi tegelik kasutamine olla tõendatud, kui asjaomase sektori ja turu tava võimaldab teatavatel tingimustel teatud ettevõtjatel registreeritud kaubamärki vastavate kaupade kirjeldamiseks kasutada.
Hagejale Ferrari SpA kuulub sõnamärgi TESTAROSSA Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering muu hulgas vähendatud mõõtkavas sõidukimudelite ja mänguasjade (
3
) jaoks. Menetlusse astuja Kurt Hesse esitas 14. novembril 2014 rahvusvahelise registreeringu tagajärgede kehtetuks tunnistamise taotluse. (
4
) Tühistamisosakond rahuldas taotluse osaliselt ja jättis selle rahuldamata seoses kaupadega „maismaamootorsõidukite vähendatud mõõtkavas mudelid (mänguasjad)“.
Nii menetlusse astuja kui ka hageja esitasid nimetatud otsuse peale kaebuse, nõudes selle osalist tühistamist. EUIPO apellatsioonikoda rahuldas menetlusse astuja kaebuse ja jättis hageja kaebuse rahuldamata, mille tagajärjel hageja õigused vaidlustatud kaubamärgile tühistati kõigi kaupade osas. Hageja esitas Üldkohtule selle otsuse tühistamise nõudes hagi.
Üldkohtu hinnang
Kõigepealt sedastas Üldkohus, et kolmanda isiku poolt mänguasjade jaoks registreeritud kaubamärgiga identse tähise kandmine vähendatud mõõtkavas sõidukimudelitele võib olla keelatud üksnes siis, kui see kahjustab või võib kahjustada selle kaubamärgi ülesandeid, mida tuleb hinnata vähendatud mõõtkavas sõidukimudelite turu omaduste alusel. Nimetatud turule on omane see, et samal ajal eksisteerivad ühelt poolt sõltumatud mänguasjade tootjad, kes kasutavad mootorsõidukite jaoks registreeritud kaubamärke ainuüksi viitena sellele, et vähendatud mudeli puhul on tegemist ehtsa automudeli tõepärase reproduktsiooniga, ja teiselt poolt vähendatud mõõtkavas sõidukimudelite omanikud või nendega majanduslikult litsentsi alusel seotud ettevõtjad, kes tegelevad sõidukimudelite tootmise ja turustamisega. Asjaomane avalikkus on seega harjunud vähendatud mõõtkavas sõidukimudelitega kokku puutuma, olgu need toodetud autotootja litsentsi alusel või ilma, ning neid pakendil oleva teabe põhjal eristama. Nii märkis Üldkohus, et kolmas isik võib sellist kaubamärki ilma selle omaniku nõusolekuta kasutada tingimusel, et kasutamine vähendatud mõõtkavas sõidukimudelil piirdub sellega, et asjaomasele avalikkusele antakse teada, et vastav mudel on ehtsa automudeli tõepärane reproduktsioon. Seevastu juhul, kui kaubamärgi kasutamine kolmanda isiku poolt viitab näiteks selle kaubamärgi omanikuga sõlmitud litsentsilepingule, tajutakse sellist kasutamist kui viidet asjaolule, et need kaubad pärinevad asjaomaselt autotootjalt või viimasega majanduslikult seotud ettevõtjalt. Niisugusel juhul on kaubamärgiomanikul õigus keelata kolmandal isikul oma kaubamärki ilma tema nõusolekuta kasutada.
Käsitletaval juhul analüüsis Üldkohus esimesena, kas kaubamärgi kasutamine kolmanda isiku poolt on kooskõlas kaubamärgi peamise ülesandega. Ta märkis, et hageja esitatud tõendid on eelkõige mitu kataloogi ja fotod vähendatud mõõtkavas mudelitest, millel on kujutatud vaidlustatud kaubamärk, kolmandate isikute kaubamärgid, aga ka märge „Ferrari litsentsiga ametlik toode“. Sellega seoses tõdes Üldkohus, et need andmed võimaldavad asjaomasel avalikkusel aru saada, et kõnealuseid vähendatud mõõtkavas mudeleid toodab kolmas isik hageja litsentsi alusel, olgugi et vaidlustatud kaubamärk on kantud kolmandate isikute kaubamärkide kõrvale. Seetõttu on vaidlustatud kaubamärgi selline kasutamine kooskõlas kaubamärgi peamise ülesandega, milleks on tagada tarbijatele kaupade kaubanduslik päritolu. Asjaolu, et vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud vähendatud mõõtkavas sõidukimudeleid turustavad eri ettevõtjad ning et nende kvaliteet ja hind varieeruvad, ei sea seda järeldust kahtluse alla. Samuti ei ole oluline, et märge „Ferrari litsentsiga ametlik toode“ ei viita vaidlustatud kaubamärgile, kuna seos kaubamärgi Ferrari ja vaidlustatud kaubamärgi kasutamise vahel pakenditel ja kataloogidel on kooskõlas asjaomase turu tavaga. Üldkohus märkis nimelt, et autosid turustatakse mootorsõidukite turul samal ajal nii ühe teatava kaubamärgi all, mis tähistab selle auto tootjat, kui ka teise kaubamärgi all, mis tähistab vastava auto mudelit, ning et need kaalutlused on asjakohased ka vähendatud mõõtkavas sõidukimudelite turul. Lisaks ei muuda sümbolite ® või TM puudumine vaidlustatud kaubamärgi kõrval selle kaubamärgi võimet täita oma peamist ülesannet. Eeltoodut arvestades leidis Üldkohus, et vaidlustatud kaubamärki kasutati asjaomasel ajavahemikul vähendatud mõõtkavas sõidukimudelite jaoks vastavalt kaubamärgi peamisele ülesandele.
Teisena analüüsis Üldkohus, kas kolmandad isikud kasutasid vaidlustatud kaubamärki kaubamärgi omaniku nõusolekul. Ta märkis, et hageja esitatud litsentsilepingute väljavõtted ei sisalda nende lepingute esemeks olevate kaubamärkide loetelu, mistõttu ei võimalda need tõendada, et hageja on andnud sõnaselge nõusoleku oma kaubamärgi kasutamiseks kolmandate isikute poolt. Ta tõdes siiski, et kolmandate isikute poolt kaubamärgi kasutamiseks antud omaniku nõusolek võib kaudselt tuleneda asjaoludest ja tõenditest, mis eelnevad või järgnevad asjaomase kaubamärgi kasutamisele kolmanda isiku poolt või langevad sellega kokku ning mida tuleb analüüsida asjaomases majandussektoris põhjendatuks peetavat kasutamist arvesse võttes.
Nii märkis Üldkohus esiteks, et asjaomase turu konkreetses kontekstis tuleneb vaidlustatud kaubamärgi omaniku kaudne nõusolek asjaolust, et viimane oli teadlik oma kaubamärgi kasutamisest kolmandate isikute poolt ega olnud sellele vastu, ning leidis, et käsitletaval juhul on see nii. Teiseks täpsustas ta, et ühe tootmisettevõtja kaubamärgi kasutamist teise äriühingu poolt, kui viimane turustab asjaomaseid kaupu esimese äriühingu antud litsentsi alusel „ametlike“ kaupadena, saab lugeda selle kaubamärgi kasutamiseks omaniku nõusolekul, sest niisugune kasutamine loob nende kahe äriühingu vahel seose, mille põhjal saab eeldada, et kaubamärgi omanik on andnud oma kaubamärkide kasutamiseks selle äriühingu poolt oma nõusoleku. Kolmandaks leidis ta, et esitades tegeliku kasutamise tõendamiseks arved ja ostutellimused, mille kolmandad isikud olid väljastanud seoses vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud vähendatud mõõtkavas sõidukimudelite müügiga, väidab hageja kaudselt, et kasutamine toimus tema nõusolekul. Seetõttu leidis Üldkohus, et hageja vaikimisi nõustus vaidlustatud kaubamärgi kasutamisega kolmandate isikute poolt asjaomaste kaupade puhul.
Seetõttu tühistas Üldkohus eeltoodud kaalutlusi arvestades apellatsioonikoja otsuse osas, milles tühistati vaidlustatud kaubamärk seoses vähendatud mõõtkavas sõidukimudelitega.
(
1
)	EUIPO viienda apellatsioonikoja 29. augusti 2023. aasta otsus (asi R 887/2016‑5).
(
2
)	25. jaanuari 2007. aasta kohtuotsus Adam Opel (C‑48/05, EU:C:2007:55).
(
3
)	Märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni 15. juuni 1957. aasta Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 28 kuuluvad kaubad.
(
4
)	Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1) artikli 158 lõike 2 alusel koostoimes selle määruse artikli 51 lõike 1 punktiga a.