62002CC0371_NL
Conclusie van de advocaat generaal
Conclusie van de advocaat generaal
1. Hoe moet worden beoordeeld of een merk een in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het ingeschreven is, zodat de rechten van de houder van het merk vervallen kunnen worden verklaard? Moet daarbij alleen worden uitgegaan van de zienswijze van de beroepsbeoefenaars die dit soort waar of dienst verhandelen, of ook van die van de betrokken consumenten?
2. Dat zijn in wezen de vragen die het Svea hovrätt (Zweden) heeft gesteld in het kader van een geding tussen twee marktdeelnemers over een woordmerk voor een courant voedingsmiddel in Zweden. Met deze vragen verzoekt de verwijzende rechter het Hof om een eerste uitlegging van de bepalingen van artikel 12, lid 2, sub a, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.(2)
I – Rechtskader
A – De gemeenschapsregeling
3. Door middel van een eerste onderlinge aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten wil de richtlijn een einde maken aan de op dit gebied bestaande verschillen, die enerzijds het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en anderzijds de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen, en die het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt.(3)
4. Daartoe bepaalt de richtlijn dat de verkrijging en het behoud van de aan de inschrijving van een merk verbonden rechten in beginsel in alle lidstaten afhankelijk worden gesteld van gelijke voorwaarden en dat naar behoren ingeschreven merken dezelfde bescherming genieten.(4)
5. Met betrekking tot de inschrijving van merken bepaalt artikel 2 van de richtlijn dat alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, een merk kunnen vormen, mits zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van een andere onderneming.(5)
6. Overeenkomstig dit vereiste somt artikel 3, lid 1, van de richtlijn een aantal gevallen op waarin een teken niet als merk kan worden ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig kan worden verklaard.
7. Dit is met name het geval bij merken die elk onderscheidend vermogen missen(6) en bij zogeheten „beschrijvende” merken, dat wil zeggen „merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten”.(7)
8. Het is ook het geval bij „merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden”.(8)
9. In deze drie gevallen wordt een merk echter niet geweigerd of kan het, indien ingeschreven, niet nietig worden verklaard indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen.(9)
10. Met betrekking tot de bescherming van merken voert artikel 5, lid 1, van de richtlijn het beginsel in dat een ingeschreven merk de houder voor bepaalde waren of diensten een uitsluitend recht geeft waardoor hij het ingeschreven teken voor onbepaalde tijd als merk kan monopoliseren.
11. Vervallenverklaring van de rechten van de houder van een merk is op grond van artikel 12 van de richtlijn in drie verschillende gevallen mogelijk.
12. Artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn betreft het geval waarin het merk „na de datum waarop het is ingeschreven: […] door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het ingeschreven is”. Het is deze bepaling van de richtlijn die het voorwerp is van het verzoek om uitlegging van de verwijzende rechter.
13. Als vervolg op de richtlijn heeft verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk(10), het gemeenschapsmerk ingevoerd, dat wil zeggen een nieuwe, van het nationale merk onderscheiden titel van industriële eigendom die dezelfde rechtsgevolgen heeft in de hele Gemeenschap.(11)
14. De bepalingen van de verordening over de verkrijging, bescherming en vervallenverklaring van de aan een merk verbonden rechten zijn gelijk aan of althans tot op grote hoogte vergelijkbaar met de overeenkomstige bepalingen van de richtlijn.(12)
B – De nationale regeling
15. De Zweedse wet 1960:644 van 2 december 1960 inzake merken, zoals gewijzigd tot omzetting van de richtlijn, bepaalt in artikel 25 dat een merk nietig kan worden verklaard wanneer het geen onderscheidend vermogen meer heeft.
16. Uit de verwijzingsbeschikking blijkt dat de voorstukken van deze wet een verklaring bevatten volgens welke bij de beoordeling van de vraag of een merk zijn onderscheidend vermogen heeft verloren, hoofdzakelijk rekening moet worden gehouden met de perceptie van degenen die voor de afzet van de waar zorgen.(13)
17. Deze verklaring berust op een rapport van de Varumärkes‑ och firmautredning (Zweedse werkgroep merken en handelsnamen) volgens hetwelk het niet voldoende is dat een aanzienlijk deel van de betrokken kringen het merk als een vrije benaming beschouwt, zolang onder degenen die het nauwst betrokken zijn bij de waar nog, in niet onbelangrijke mate, de mening overheerst dat het merk een onderscheidend vermogen heeft.(14) Het is de zienswijze van de aan de distributie voorafgaande fasen – groothandel, inkoopdiensten van warenhuizen en detailhandel, enzovoort – die de doorslag geeft, terwijl het standpunt van het verkoopspersoneel in de detailhandel en van de consumenten van minder belang is.(15)
II – De feiten en het hoofdgeding
18. Procordia Food AB (hierna: „Procordia”), een in Zweden gevestigde onderneming, is houdster van het ingeschreven merk „Bostongurka” voor groenteconserven van ingelegde gehakte augurken.
19. Björnekulla Fruktindustrier AB (hierna: „Björnekulla”), eveneens een in Zweden gevestigde onderneming, vervaardigt ingelegde augurken, ingelegde rode bieten en andere halfconserven.
20. Björnekulla heeft tegen Procordia een vordering ingesteld tot vervallenverklaring van de rechten die verbonden zijn aan het merk Bostongurka, waarvan laatstgenoemde houdster is. Tot staving van haar vordering voerde zij aan dat het genoemde merk zijn onderscheidend vermogen heeft verloren, aangezien het woord „Bostongurka” volgens haar als soortnaam voor ingelegde gehakte augurken wordt gebruikt. Zij beroept zich daarvoor op twee marktstudies die zijn gebaseerd op bij consumenten uitgevoerde opiniepeilingen, volgens welke de meerderheid van de ondervraagden van mening was dat het woord „Bostongurka” door elke fabrikant van ingelegde gehakte augurken vrij kan worden gebruikt.
21. Procordia is tegen deze bewering opgekomen. Zij verwees daarbij naar een marktstudie die was uitgevoerd bij grote ondernemingen in de sectoren algemene levensmiddelenhandel, kantines en snackbars. Volgens dit onderzoek had de helft van de ondervraagden verklaard dat zij „Bostongurka” als merk voor ingelegde gehakte augurken kenden.
22. Het tingsrätt (Zweden), waarbij het geding aanhangig was gemaakt, heeft de vordering tot vervallenverklaring van Björnekulla afgewezen op de grond dat verzoekster niet het bewijs had geleverd dat het betrokken merk geen onderscheidend vermogen meer had. Onder meer op basis van de voorstukken van de Zweedse merkenwet was het van oordeel dat het distributieniveau de relevante kring was om te bepalen of het betrokken merk al dan niet zijn onderscheidend vermogen had verloren.
23. Björnekulla heeft bij het Svea hovrätt hoger beroep ingesteld tegen deze uitspraak. Zij voerde aan dat volgens de rechtspraak van het Hof het standpunt van het publiek bepalend is om uit te maken of een merk op grond van de richtlijn kan worden ingeschreven en of er gevaar voor verwarring – en derhalve namaak van het merk – bestaat. Hetzelfde moet voor de vervallenverklaring van een merk gelden.
24. Procordia heeft harerzijds aangevoerd dat de voorstukken van de richtlijn en de formulering ervan, in het bijzonder bij een vergelijking van de verschillende taalversies, aantonen dat de relevante kringen de personen zijn die voor de afzet van de waar zorgen.
III – De prejudiciële vraag
25. Gelet op de door partijen aangevoerde stellingen heeft het Svea hovrätt de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag voorgelegd:
„Wanneer een waar verschillende distributieniveaus doorloopt alvorens de consumenten te bereiken, welke is/zijn dan de betrokken kring(en) waarvan de zienswijze bij de toepassing van artikel 12, lid 2, sub a, van de merkenrichtlijn in aanmerking moet worden genomen om te bepalen of een merk de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar waarvoor het ingeschreven is?”
IV – Bespreking
26. Met deze vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de bepalingen van artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn aldus moeten worden uitgelegd dat bij de beoordeling of een merk de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van de waar waarvoor het merk is ingeschreven, zodat de rechten van de houder van het merk vervallen kunnen worden verklaard, alleen rekening moet worden gehouden met de zienswijze van de kringen van beroepsbeoefenaars die de betrokken categorie waren verhandelen, of ook met die van de consumenten van de genoemde categorie waren.
27. Deze vraag betreft specifiek het geval waarin de waar verschillende handelsniveaus doorloopt alvorens de consumenten of eindverbruikers te bereiken, met andere woorden een afzetketen volgt die uit meerdere opeenvolgende tussenpersonen, zoals distributeurs en detailhandelaren, bestaat.
28. Om deze vraag in overeenstemming met de uitleggingsmethode van het Hof te beantwoorden, moeten achtereenvolgens de formulering van de richtlijn, in het bijzonder in de verschillende taalversies, alsook haar opzet en doelstellingen worden onderzocht.(16)
A – Formulering van artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn
29. Artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn bepaalt, zoals reeds gezegd, dat een merk vervallen kan worden verklaard wanneer het, na de datum waarop het is ingeschreven, „[…] door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel
gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het ingeschreven is”.(17)
30. De vraag waar het in deze zaak om draait, heeft tot doel de betekenis te achterhalen van de uitdrukking „in de handel” die in artikel 12, lid 2, sub a, wordt gebruikt. Ervan uitgaande dat deze uitdrukking verwijst naar de relevante kring(en) waarvan de zienswijze in aanmerking moet worden genomen om te beoordelen of een merk een gebruikelijke benaming is geworden, moet allereerst worden onderzocht of het in het licht van de formulering van de bovengenoemde bepalingen mogelijk is die relevante kring(en) te bepalen.
31. Volgens mij zijn de voorstukken van de richtlijn van weinig nut bij de analyse van de formulering van de betrokken bepalingen.
32. Er staat immers niets in wat een licht werpt op de betekenis van de woorden „in de handel”, die de Commissie heeft toegevoegd in haar gewijzigd voorstel voor de richtlijn van 17 december 1985.(18)
33. Bovendien kan, anders dan Procordia en de Zweedse regering stellen, geen definitieve conclusie worden getrokken uit het feit dat in artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn de uitdrukking „in de handel” wordt gebruikt in plaats van de in de artikelen 4, lid 1, sub b, en 5, lid 1, sub b, van de la richtlijn gebruikte uitdrukking „bij het publiek”. Evenals de Commissie ben ik er niet van overtuigd dat er tussen deze twee uitdrukkingen een contradictie bestaat. Het is in elk geval verkeerd te geloven dat de uitdrukking „bij het publiek” enkel betrekking heeft op de consumenten met uitsluiting van de beroepsbeoefenaars. Weliswaar speelt volgens vaste rechtspraak „de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar”(19), zoals bedoeld in de artikelen 4, lid 1, sub b, en 5, lid 1, sub b, van de richtlijn, maar daaruit mag niet worden geconcludeerd dat deze rol exclusief is, en de inaanmerkingneming van de zienswijze van de betrokken beroepsbeoefenaars dus uitsluit.
34. In die omstandigheden moeten de verschillende taalversies van de richtlijn met elkaar worden vergeleken.
35. Zoals het Hof in zijn arrest van 6 oktober 1982, Cilfit e.a.(20), heeft vastgesteld, „[…] moet in aanmerking worden genomen, dat de teksten van gemeenschapsrecht in verscheidene talen zijn opgesteld en dat de verschillende taalversies gelijkelijk authentiek zijn”(21), zodat „de uitlegging van een bepaling van gemeenschapsrecht […] een vergelijking van de verschillende taalversies [vereist]”.(22) Anders gezegd, zoals het Hof in het arrest van 5 december 1967, Van der Vecht(23), heeft geoordeeld, brengt „het vereiste ener uniforme uitlegging van de gemeenschapsverordeningen […] mee, dat een bepaling niet op zichzelf mag worden beschouwd, doch moet worden uitgelegd en toegepast in het licht van de tekst in de […] andere talen”.(24)
36. Ik ben, zoals Procordia, van mening dat de in Engelse versie gebruikte uitdrukking „in the trade” lijkt te verwijzen naar een specifieke kring, waarvan de zienswijze bij uitsluiting in aanmerking moet worden genomen, met name die van de beroepsbeoefenaars die een bepaalde commerciële of industriële activiteit in een bepaalde sector of tak uitoefenen.(25) Het lijkt dus uitgesloten dat de zienswijze van de consumenten in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of een merk een gebruikelijke benaming in de zin van artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn is geworden.
37. De Finse versie van artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn lijkt in dezelfde richting te gaan. Het gebruik van het woord „elinkeinotoiminnassa” kan aldus worden uitgelegd dat alleen de marktdeelnemers in het kader van de uitoefening van hun beroepsactiviteit, met uitsluiting van de consumenten, bedoeld zijn.
38. In de andere taalversies van de richtlijn komt een dergelijke uitsluiting echter niet voor.
39. In de Italiaanse formulering „la generica denominazione commerciale” en de overeenkomstige Griekse formulering berust de beoordeling van de vraag of een benaming een soortnaam is, namelijk op de zienswijze van alle personen (beroepsbeoefenaars of consumenten) die de benaming in het kader van handelsbetrekkingen, dat wil zeggen in het kader van de aan‑ of verkoop van waren of het verrichten van diensten, gebruiken.
40. Deze opvatting komt ook in de Franse versie van de richtlijn voor. De uitdrukking „dans le commerce” (in de handel) heeft immers dezelfde betekenis als „sur le marché” (op de markt).(26) Maar wie van markt spreekt, heeft het over het samenkomen van aanbod en vraag, of uitwisseling, transactie, in het bijzonder tussen beroepsbeoefenaars en consumenten. Het gebruik van de uitdrukking „in de handel” wijst erop dat bij de beoordeling van de vraag of een merk een gebruikelijke benaming is geworden, zowel de zienswijze van de beroepsbeoefenaars die zorgen voor de afzet van de betrokken categorie waren of diensten als die van de consumenten op wie die afzet is gericht, in aanmerking moet worden genomen.
41. Wat ik in punt 40 over de Franse versie van de richtlijn zeg, lijkt mij ook te gelden voor de andere taalversies van de richtlijn, dat wil zeggen de Spaanse, de Portugese, de Nederlandse, de Zweedse, de Deense en de Duitse versie.(27)
42. Uit de vergelijking van die taalversies volgt dat de grote meerderheid ervan pleit voor de stelling dat artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat bij de beoordeling of een merk een gebruikelijke benaming is geworden, zowel rekening moet worden gehouden met de zienswijze van de beroepsbeoefenaars die de betrokken categorie waren of diensten verhandelen als met die van de consumenten van de betrokken categorie.
43. Gelet op het bestaan van afwijkende taalversies van de richtlijn en het ontbreken van verduidelijkende elementen in de voorstukken van de richtlijn, moet artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn volgens vaste rechtspraak echter in het licht van de algemene opzet en het doel van de richtlijn worden uitgelegd.(28)
B – Algemene opzet van de richtlijn
44. Volgens vaste rechtspraak bestaat de hoofdfunctie van een merk erin de consument of eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de door het merk aangeduide waren of diensten te waarborgen, zodat hij ze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst en dienovereenkomstig zijn keuze kan maken.(29) Het merk dient derhalve de herkomst van de van het merk voorziene waar te waarborgen, dat wil zeggen de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan.(30)
45. Daarom stelt artikel 2 van de richtlijn het beginsel dat een teken slechts een merk kan vormen indien het de waren of diensten van een onderneming kan onderscheiden van die van een andere onderneming.(31)
46. Uit dit beginsel vloeien meerdere gevolgen voort.
47. Ten eerste, tekens of benamingen die niet geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van een andere onderneming, kunnen niet als merk worden ingeschreven of, indien zij toch zijn ingeschreven, kan het betrokken merk nietig worden verklaard. Dat is de betekenis van de bepalingen van artikel 3, lid 1, sub b, c en d, van de richtlijn met betrekking tot respectievelijk merken die elk onderscheidend vermogen missen, beschrijvende merken en merken die uitsluitend bestaan uit benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden.
48. Ten tweede, wanneer een teken als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, een onderscheidend vermogen heeft verkregen dat het oorspronkelijk niet had, kan het als merk worden ingeschreven, en indien het reeds is ingeschreven, kan het betrokken merk niet nietig worden verklaard. Aldus nuanceert artikel 3, lid 3, van de richtlijn voormelde regel van artikel 1, lid 1, sub b, c en d.
49. Ten derde, in het tegenovergestelde geval, kunnen de rechten van de merkhouder, wanneer het merk door het gebruik dat ervan is gemaakt, het onderscheidend vermogen heeft verloren dat het oorspronkelijk bij zijn inschrijving als merk bezat, vervallen worden verklaard. Dat is de betekenis van de bepalingen van artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn.
50. Deze bepalingen betreffen namelijk het geval waarin het gebruik van een merk zo algemeen is geworden dat het teken dat het betrokken merk vormt de categorie, soort of aard van de bij de inschrijving bedoelde waren of diensten aanduidt en niet meer de specifieke waren of diensten van een bepaalde onderneming. Dat is bijvoorbeeld het geval bij woorden als „thermos” om een isoleerkan of ‑fles aan te duiden, „walkman” voor een draagbare radio en/of cassetterecorder met koptelefoon, „cellofaan” voor een doorzichtige verpakkingsfolie uit cellulosehydraat, of „aspirine” voor een pijnstiller en koortsmiddel met als werkzame stof acetylsalicylzuur.
51. In die gevallen heeft het merk zijn oorspronkelijke functie als aanduiding van herkomst verloren. De bescherming van het als merk ingeschreven teken kan dus niet meer gelden en de rechten van de houder van het merk kunnen derhalve vervallen worden verklaard.
52. Een dergelijke vervallenverklaring maakt een einde aan het uitsluitende recht van de merkhouder op het gebruik dat in het economisch verkeer door derden van het merk wordt gemaakt, waarbij zijn aangetekend dat dit recht krachtens artikel 5, lid 1, van de richtlijn zonder beperking in de tijd kan bestaan en de betrokken houder derhalve in staat stelt om het als merk ingeschreven teken onbegrensd in de tijd te monopoliseren.(32)
53. Zodoende stelt deze vervallenverklaring andere marktdeelnemers in staat vrij gebruik te maken van het ingeschreven teken. Zij streeft derhalve een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk tekens of benamingen die gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten waarvoor een merk ter inschrijving wordt of is voorgedragen, moeten worden vrijgehouden of door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt.(33) Zoals artikel 3, lid 1, sub c en d, van de richtlijn weerspiegelt ook artikel 12, lid 2, sub a, het legitieme doel van de wetgever om te voorkomen dat individuen de inschrijving van een merk gebruiken om uitsluitende rechten te bestendigen die betrekking hebben op soortnamen of begrippen die gewoonlijk worden geassocieerd met de waren of diensten waarop de inschrijving betrekking heeft. Beide bepalingen beletten dat dergelijke tekens of benamingen wegens hun inschrijving als merk onbegrensd in de tijd voorbehouden blijven aan een enkele onderneming.
54. Uit het bovenstaande volgt dat de artikelen 3, lid 1, sub c en d, en 12, lid 2, sub a, van de richtlijn op hetzelfde resultaat gericht zijn, namelijk het onderscheidend vermogen van een merk in overeenstemming met zijn functie als aanduiding van herkomst waarborgen, en voorkomen dat soortnamen wegens hun inschrijving als merk onbegrensd in de tijd voorbehouden blijven aan een enkele onderneming.
55. Aangezien deze bepalingen op hetzelfde resultaat zijn gericht, moeten zij ook op dezelfde wijze worden uitgelegd.(34) Dit geldt des te meer, omdat zij dezelfde of zeer vergelijkbare uitdrukkingen of begrippen gebruiken.
56. Artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn moet derhalve in het licht van artikel 3, lid 1, sub c en d, van de richtlijn worden uitgelegd.
57. Daarbij verdient de formulering van artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn bijzondere aandacht. Daar wordt namelijk uitdrukkelijk bepaald dat om te beoordelen of een teken of benaming gebruikelijk is geworden om de waren of diensten aan te duiden waarvoor een merk ter inschrijving wordt of is voorgedragen, zodat die inschrijving is uitgesloten of het reeds ingeschreven merk nietig kan worden verklaard, moet worden onderzocht of het teken of de benaming „in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk […] [is] geworden” (zoals het Hof in het eerder aangehaalde arrest Merz & Krell heeft verklaard(35) ).
58. Volgens mij verwijst deze formulering duidelijk ook naar de zienswijze van de gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten (dat wil zeggen de zienswijze van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument)(36) én naar die van de kringen van beroepsbeoefenaars die zorgen voor de afzet van de betrokken categorie waren of diensten.(37)
59. Hetzelfde blijkt overigens uit de wijze waarop het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) tot dusver artikel 7, lid 1, sub d, van de verordening (met identieke formulering als artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn) heeft toegepast.
60. Op basis van deze bepaling van de verordening verricht het BHIM een beoordeling van de zienswijze van alle betrokken kringen, die varieert afhankelijk van de categorie waren of diensten waar het om gaat. Indien een merk betrekking heeft op een waar waarvan de consumptie wijdverbreid is, zoals dat bij een voedingsmiddel het geval kan zijn, wordt er bijzondere aandacht besteed aan de betekenis van het betrokken woord in het normale taalgebruik, dat wil zeggen niet alleen uit het oogpunt van de gemiddelde consument, maar ook uit dat van de betrokken kringen van beroepsbeoefenaars.(38) Wanneer een merk betrekking heeft op een waar of dienst waarvan het gebruik beperkt is tot een beperkte kring van beroepsbeoefenaars op een bepaald activiteitsterrein, wordt er eerder rekening gehouden met de perceptie van het betrokken woord door de betrokken kring(en) van beroepsbeoefenaars, anders gezegd met de betekenis van het woord in het bona fide handelsverkeer.(39)
61. Deze parallelle uitlegging van artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn en van artikel 7, lid 1, sub d, van de verordening moet worden uitgebreid tot die van artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn.
62. Naar mijn mening moet laatstgenoemde bepaling derhalve aldus worden uitgelegd dat zij impliciet, maar noodzakelijk verwijst naar zowel de zienswijze van de gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten, als naar die van de kringen van beroepsbeoefenaars die instaan voor de afzet van de relevante categorie waren of diensten.
63. Wanneer het om een courant voedingsmiddel gaat – zoals (althans in Zweden) het geval is bij ingelegde gehakte augurken – waarvan de afzet via verschillende elkaar opvolgende tussenpersonen verloopt, moet bij de beoordeling of het door het merk beschermde woord een in de handel gebruikelijke benaming is geworden, zowel rekening worden gehouden met de zienswijze van de gemiddelde consument als met die van de kringen van beroepsbeoefenaars die deelnemen aan de afzet van de betrokken soort waar.
64. Deze beoordeling wordt mijns inziens bevestigd door de uitlegging die het Hof aan artikel 3, lid 1, sub c, en lid 3, van de richtlijn heeft gegeven.
65. Ik herinner aan wat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn bepaalt: „Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden: […] merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel
kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten”.(40)
66. In het arrest Windsurfing Chiemsee heeft het Hof geoordeeld dat deze bepalingen „[…] de inschrijving van geografische benamingen als merk niet enkel verbied[en] wanneer zij bepaalde plaatsen aanduiden die voor de betrokken categorie van waren reeds beroemd of bekend zijn, en die derhalve in de opvatting van de betrokken kringen, dat wil zeggen de handel en de gemiddelde consument
van deze categorie van waren in het gebied waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, met die waren in verband worden gebracht”.(41) Uit de formulering van deze bepalingen volgt volgens het Hof dat „ook de geografische benamingen die door ondernemingen kunnen worden gebruikt, voor hen als aanduidingen van plaats van herkomst van de betrokken categorie van waren moeten worden vrijgehouden”.(42)
67. Aldus heeft het Hof erop gewezen dat het beschrijvende karakter van een merk (bij zijn inschrijving) globaal moet worden beoordeeld met inaanmerkingneming van de zienswijze van alle betrokken kringen, dat wil zeggen zowel die van de gemiddelde consument van de betrokken categorie waren als die van de kringen van beroepsbeoefenaars die zorgen voor de afzet van de betrokken categorie waren.
68. Deze globale beoordeling van de betekenis van een merk wordt ook verricht om vast te stellen of een teken dat oorspronkelijk geen onderscheidend vermogen had, dit na het gebruik dat ervan is gemaakt heeft verkregen, zodat het op grond van artikel 3, lid 3, van de richtlijn als merk kan worden ingeschreven.
69. In het arrest Windsurfing Chiemsee heeft het Hof namelijk geoordeeld dat „de bevoegde autoriteit alle factoren [moet] onderzoeken waaruit kan blijken, dat het merk geschikt is geworden om de betrokken waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden”.(43)
70. Het Hof heeft daar nog aan toegevoegd dat „[b]ij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, […] rekening [kan] worden gehouden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het percentage van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen”.(44)
71. Het Hof heeft erop gewezen dat aan de voorwaarde van artikel 3, lid 3, van de richtlijn slechts is voldaan, indien de betrokken kringen, of althans een aanzienlijk deel daarvan, de waar op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren. Dat kan volgens het Hof echter niet alleen op basis van algemene en abstracte gegevens, zoals bepaalde percentages, worden vastgesteld.(45)
72. Uit deze rechtspraak blijkt dat het onderscheidend vermogen dat een merk bij zijn inschrijving
in het kader van de toepassing van artikel 3, leden 1, sub c, en 3, van de richtlijn al dan niet bezit, globaal moet worden beoordeeld, dat wil zeggen door alle factoren te onderzoeken die betrekking hebben op zowel de zienswijze van de gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten als op die van de beroepsoefenaars die deelnemen aan de afzet van die categorie waren of diensten.(46)
73. Hetzelfde moet gelden voor de beoordeling van het karakter van soortnaam van een merk na zijn inschrijving .
74. De uitdrukking „in de handel” in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn is namelijk ook gebruikt in artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn. Logischerwijze en om redenen van rechtszekerheid moet ervan worden uitgegaan dat deze uitdrukking in beide bepalingen dezelfde betekenis heeft.(47)
75. Ik ben bovendien van mening dat wat bij de inschrijving van een merk voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen geldt, ook moet gelden bij de beoordeling of dat onderscheidend vermogen daarna behouden blijft. Het gaat eigenlijk om twee zijden van één medaille.
76. Anders dan Procordia en de Zweedse regering stellen, ben ik van mening dat hieraan niet afdoet dat de vervallenverklaring van een merk veel ernstiger is dan het besluit om de inschrijving van een teken als merk te weigeren.
77. Ik ontken niet dat vervallenverklaring zware gevolgen heeft voor de houder van het merk, zeker wanneer die vervallenverklaring gebaseerd is op het karakter van soortnaam van zijn merk. In dat geval kan er namelijk van worden uitgegaan dat de merkhouder aanzienlijke investeringen heeft gedaan om het merk te exploiteren en op de markt, in het bijzonder door reclame, zo bekend te maken dat het een gebruikelijke benaming is geworden voor de betrokken categorie waren of diensten.
78. Anders dan Procordia en de Zweedse regering menen, kan daaruit echter niet worden geconcludeerd dat de beoordeling van het karakter van soortnaam van een merk enkel moet berusten op de zienswijze van de beroepsbeoefenaars die de betrokken categorie waren of diensten verhandelen, met uitsluiting van de zienswijze van de gemiddelde consument van die categorie waren of diensten. Die conclusie zou mijns inziens in strijd zijn met het doel van de richtlijn.
C – Doel van de richtlijn
79. Ik breng in herinnering dat de richtlijn dankzij een eerste onderlinge aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten een einde beoogt te maken aan de op dat gebied bestaande verschillen die enerzijds het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en anderzijds de mededingingsvoorwaarden op de interne markt kunnen vervalsen, en die het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van die markt.(48)
80. Zoals het Hof namelijk herhaaldelijk heeft vastgesteld, is het merkenrecht „een essentieel onderdeel […] van het stelsel van onvervalste mededinging, dat het Verdrag wil vestigen [en handhaven]”.(49) Doordat het merk de consument de herkomst van de van het merk voorziene waar of dienst waarborgt, draagt het bij aan de totstandkoming van een stelsel van onvervalste mededinging waarin de ondernemingen in staat zijn de klanten door de kwaliteit van hun waren of diensten aan zich te binden.(50)
81. Naar mijn mening dreigt dit doel te worden voorbijgelopen, indien men voor de vervallenverklaring van de rechten van de houder van een merk alleen maar zou hoeven aan te tonen dat het merk in de kringen van beroepsbeoefenaars die de betrokken categorie waren of diensten verhandelen, een soortnaam is geworden. Een dergelijke aanpak zou de deur openzetten voor praktijken die de mededinging op de markt kunnen vervalsen.
82. Te vrezen valt namelijk dat bepaalde marktdeelnemers die dezelfde of vergelijkbare waren of diensten verhandelen of die toegang tot die markt willen krijgen, een procedure tot vervallenverklaring van de rechten van de merkhouder zouden instellen met als enige bedoeling hun positie op die markt te versterken, waarbij zij de belangen van hun concurrent (de merkhouder) ernstig zouden schaden en onrechtmatig zouden profiteren van diens inspanningen en investeringen ter bevordering van de afzet van de betrokken waren of diensten, terwijl de merkhouder duurzame voordelen van de inschrijving mocht verwachten, aangezien een ingeschreven merk de houder een exclusief monopolie verleent waardoor hij zonder beperking in de tijd een recht kan doen gelden op het als merk ingeschreven teken.
83. Op het gevaar dat is verbonden aan de aanpak waarbij alleen rekening wordt gehouden met de zienswijze van kringen van beroepsbeoefenaars, is ook al gewezen door advocaat-generaal Cosmas in zijn conclusie in de zaak Windsurfing Chiemsee in verband met de beoordeling van het door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen van een merk. Sommige marktdeelnemers kunnen namelijk hoofdzakelijk uit concurrentieoverwegingen een specifiek belang hebben bij de inschrijving of weigering van inschrijving van een merk, zodat hun houding niet altijd vrij is van subjectieve bijbedoelingen.(51)
84. Naast deze overwegingen, die zijn gebaseerd op het door de richtlijn nagestreefde doel van vrije mededinging, mag niet uit het oog worden verloren dat de door het merk geboden bescherming, zoals in de tiende overweging van de richtlijn wordt gezegd, hoofdzakelijk tot doel heeft de functie van het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen.
85. Zoals ik al heb gezegd, volgt echter uit vaste rechtspraak dat die functie erin bestaat de consument
of eindverbruiker
de herkomst van de gemerkte waar of dienst te waarborgen, zodat hij ze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst.(52)
86. De vraag of een merk een soortnaam is geworden en de rechten van de houder van het merk derhalve vervallen kunnen worden verklaard, moet in het licht van deze – aan de richtlijn ten grondslag liggende – wezenlijke functie van het merk worden beoordeeld. Zoals reeds gezegd, heeft de richtlijn deze grond van vervallenverklaring namelijk juist in het leven geroepen, omdat het betrokken merk zijn wezenlijke functie niet meer vervult.
87. Aan deze wezenlijke functie van het merk wordt mijns inziens afgedaan, indien bij de beoordeling van zijn karakter van soortnaam alleen de zienswijze van de kringen van beroepsbeoefenaars die de betrokken categorie waren of diensten verhandelen in aanmerking wordt genomen, met uitsluiting van de consumenten of eindverbruikers van deze categorie waren of diensten.
88. Op de prejudiciële vraag moet derhalve worden geantwoord dat artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat om te beoordelen of een merk een in de handel gebruikelijke benaming is geworden van de waar waarvoor het merk is ingeschreven, zodat de rechten van de houder van het merk vervallen kunnen worden verklaard, globaal rekening moet worden gehouden zowel met de zienswijze van de consumenten of eindverbruikers van de betrokken categorie waren of diensten, als met die van de kringen van beroepsbeoefenaars die deze categorie waren of diensten verhandelen.
V – Conclusie
89. Gelet op het bovenstaande, geef ik het Hof in overweging de vraag van het Svea hovrätt als volgt te beantwoorden:
„Artikel 12, lid 2, sub a, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat om te beoordelen of een merk een in de handel gebruikelijke benaming is geworden van de waar waarvoor het merk is ingeschreven, zodat de rechten van de houder van het merk vervallen kunnen worden verklaard, globaal rekening moet worden gehouden zowel met de zienswijze van de consumenten of eindverbruikers van betrokken categorie waren of diensten, als met die van de kringen van beroepsbeoefenaars die deze categorie waren of diensten verhandelen.”
(1) .
(2)
–	PB L 40, blz. 1 (hierna: „richtlijn”).
(3)
–	Eerste en derde overweging.
(4)
–	Zevende en negende overweging.
(5)
–	Deze voorwaarde vloeit voort uit het doel van de door het ingeschreven merk geboden bescherming, dat, zoals in de tiende overweging van de richtlijn wordt gezegd, erin bestaat het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen.
(6)
–	Artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn.
(7)
–	Ibidem, sub c.
(8)
–	Ibidem, sub d.
(9)
–	Artikel 3, lid 3, eerste zin, van de richtlijn.
(10)
–	PB 1994, L 11, blz. 1 (hierna: „verordening”).
(11)
–	Artikel 1, lid 2, van de verordening.
(12) –	Zo neemt artikel 4 van de verordening de bepalingen van artikel 2 van de richtlijn betreffende de tekens die een merk kunnen vormen over, artikel 7 die van artikel 3 betreffende de gronden voor weigering of nietigheid, artikel 9 die van artikel 5 betreffende de aan het merk verbonden rechten, en artikel 50 die van artikel 12 betreffende de gronden voor vervallenverklaring van de genoemde rechten.
(13)
–	In de verwijzingsbeschikking aangehaald voorstel 1960:167 (blz. 147).
(14)
–	Uittreksels uit de in de verwijzingsbeschikking aangehaalde „Statens offentliga utredningar” 1958:10 (blz. 169 en 170).
(15)
–	Ibidem.
(16)
–	Zie arresten van 27 maart 1990, Cricket St Thomas (C‑372/88, Jurispr. blz. I‑1345, punten 14‑23), en 28 oktober 1999, ARD (C‑6/98, Jurispr. blz. I‑7599, punten 22-27). Zie ook mijn conclusies in de zaken Cooke (arrest van 12 oktober 2000, C‑372/98, Jurispr. blz. I‑8683, punten 24-45), en Schilling en Nehring (arrest van 16 mei 2002, C‑63/00, Jurispr. blz. I‑4483, punten 17, 26 en 27).
(17)
–	Cursivering van mij.
(18)
–	85/C 351/05 (PB C 351, blz. 4).
(19) –	Zie arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, Jurispr. blz. I‑3819, punt 25). Zie ook het arrest van 11 november 1997, SABEL (C‑251/95, Jurispr. blz. I‑6191, punt 23).
(20)
–	283/81, Jurispr. blz. 3415.
(21)
–	Punt 18.
(22)
–	Ibidem.
(23)
–	19/67, Jurispr. blz. 431.
(24)
–	Blz. 456.
(25)
–	Zie definitie van de woorden „the trade” in Shorter Oxford English Dictionary, Oxford Clarendon Press, 1970: „those concerned in the particular business or industry in question”. Zie in dezelfde zin ook de definitie van „trade” in Webster’s Third New International Dictionary, Merriam Webster INC, VS, 1993: „the group of persons engaged in a particular occupation, business or industry”.
(26)
–	Zie Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Dictionnaires Le Robert, Parijs, 1999.
(27)
–	Zie de Spaanse woorden „en el commercio”, de Portugese „no comércio”, de Nederlandse „in de handel”, de Zweedse „i handeln”, de Deense „inden for handelen” en de Duitse „im geschäftlichen Verkehr”.
(28)
–	Deze uitleggingsmethode bij van elkaar afwijkende taalversies is door het Hof ontwikkeld in het arrest van 27 oktober 1977, Bouchereau (30/77, Jurispr. blz. 1999), en gepreciseerd in het arrest van 7 februari 1979, Nederland /Commissie (11/76, Jurispr. blz. 245, punt 6). Zie in die zin ook het arrest ARD, reeds aangehaald (punt 27).
(29)
–	Zie in die zin arresten van 17 oktober 1990, Hag II (C‑10/89, Jurispr. blz. I‑3711, punt 14), 29 september 1998, Canon (C‑39/97, Jurispr. blz. I‑5507, punt 28), en 4 oktober 2001, Merz & Krell (C‑517/99, Jurispr. blz. I‑6959, punt 22).
(30)
–	Zie de reeds aangehaalde arresten Hag II (punten 13 en 14) en Canon (punt 28), alsook arrest van 23 april 2002, Boehringer Ingelheim e.a. (C‑143/00, Jurispr. blz. I‑3759, punt 29).
(31)
–	Dit beginsel sluit aan bij de tiende overweging van de richtlijn, waarin erop wordt gewezen dat de door het ingeschreven merk verleende bescherming met name de functie van het merk als aanduiding van herkomst moet waarborgen.
(32)
–	Zie in die zin arrest van 6 mei 2003, Libertel (C‑104/01, Jurispr. blz. I‑03793, punt 49).
(33)
–	Zie in die zin arresten van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 en C‑109/97, Jurispr. blz. I‑2779, punt 25), 8 april 2003, Linde e.a. (C‑53/01 tot 55/01, Jurispr. blz. I‑03161, punt 73), en Libertel, reeds aangehaald (punt 52).
(34)
–	Zie in die zin, in het bijzonder op het gebied van merken, arresten van 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb e.a. (C‑427/93, C 429/93 en C 436/93, Jurispr. blz. I‑3457, punt 40), en 12 oktober 1999, Upjohn (C‑379/97, Jurispr. blz. I‑6927, punt 30).
(35)
–	Het Hof heeft geoordeeld dat artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn (hoewel dit niet uitdrukkelijk uit de formulering blijkt) zich slechts tegen de inschrijving van een merk verzet wanneer de tekens of benamingen waaruit het merk uitsluitend bestaat, in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten waarvoor het merk ter inschrijving is voorgedragen (punt 31). Het is dus niet voldoende dat de betrokken tekens of benamingen deel uitmaken van het normale taalgebruik of het bona fide handelsverkeer, zij moeten ook gebruikelijk zijn geworden om de waren of diensten waarop zij betrekking hebben, aan te duiden.
(36)
–	Met betrekking tot de definitie van de gemiddelde consument zie inzonderheid het arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald (punt 26). In zijn conclusie in de reeds aangehaalde zaak Merz & Krell heeft advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer gewezen op het verband tussen enerzijds de gemiddelde consument en anderzijds het normale taalgebruik, zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn (punten 51 en 52).
(37)
–	Er kan van worden uitgegaan dat in artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn de betrokken kringen van beroepsbeoefenaars in tweeërlei opzicht zijn bedoeld, enerzijds als het milieu waarin het bona fide handelsverkeer tot stand komt, anderzijds als een bevolkingsgroep die – zoals de gemiddelde consument – het normale taalgebruik volgt.
(38)
–	Zie de beslissing van de nietigheidsafdeling van het BHIM van 13 februari 2002 (133C 000372920/1) betreffende het merk „Bruschetta” voor bepaalde voedingsmiddelen en daarmee samenhangende diensten. Omdat het woord „bruschetta” in woordenboeken voorkomt en regelmatig wordt gebruikt op het Internet, heeft de nietigheidsafdeling geoordeeld dat dit woord, althans in Italië, duidelijk wordt gebruikt ter aanduiding van een Italiaans gerecht dat bestaat uit gegrilde sneetjes brood met look, olie en tomatensaus of andere soorten saus, zodat het om een algemene term in het dagelijks taalgebruik gaat. De vordering tot nietigverklaring van het betrokken merk werd dus gegrond verklaard.
(39)
–	Zie beslissing van de eerste nietigheidsafdeling van het BHIM van 15 december 1999 (C0000901341/1-BSS) betreffende het merk „BSS” voor farmaceutische preparaten voor oftalmologisch gebruik en steriele oplossingen voor de oogchirurgie. De nietigheidsafdeling heeft geoordeeld dat het letterwoord BSS in medische en farmaceutische kringen een soortaanduiding voor „balanced salt solution” is. Zie ook beschikking va n de eerste beroepskamer van het BHIM van 19 december 2000 (zaak R 397/200-1) betreffende het merk „Proteomics” voor verschillende materialen of diensten in het medisch of wetenschappelijk onderzoek. Op basis van onder meer artikelen uit vakboeken en ‑tijdschriften heeft de eerste beroepskamer geoordeeld dat de betrokken term al op het moment van de inschrijving van het merk algemeen werd gebruikt ter aanduiding van een zich snel ontwikkelende onderzoekstak van de biotechnologie. Zie ten slotte ook de beslissing van de eerste nietigheidsafdeling van 11 december 2001 (85C 000703579/1) betreffende het merk „DLC” voor scheerapparaten, scheermesjes, werktuigonderdelen en verschillende uitrustingen die verband houden met deze waren. Op basis van meerdere artikelen die in bepaalde tijdschriften en in een wetenschappelijke encyclopedie waren verschenen, heeft deze afdeling van het BHIM geoordeeld dat de betrokken term een afkorting is die algemeen wordt gebruikt door beroepsbeoefenaars in de metallurgiesector, en dus niet in zuiver academische kringen, ter aanduiding van een industrieel product „diamond like carbon”, dat hogelijk wordt gewaardeerd bij de vervaardiging van snijwerktuigen, zoals die waarop de inschrijving van het betrokken merk betrekking heeft.
(40)
–	Cursivering van mij.
(41)
–	Punt 29, cursivering van mij.
(42)
–	Ibidem, punt 30.
(43)
–	Punt 49.
(44)
–	Ibidem, punt 51
(45)
–	Ibidem, punt 52
(46)
–	In zijn conclusie in de zaak Windsurfing Chiemsee heeft advocaat-generaal Cosmas overigens gepreciseerd dat de relevante kring om het door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen van een merk te beoordelen, in wezen bestaat uit de consumenten van het betrokken product, maar in beginsel ook de handelaren en zaken die soortgelijke waren verhandelen, evenals de fabrikanten van dergelijke waren (punt 72).
(47)
–	Zie ter illustratie onder meer de conclusie van advocaat-generaal Jacobs in de reeds aangehaalde zaak ARD (punt 43).
(48)
–	Eerste en derde overweging.
(49)
–	Zie arrest Hag II, reeds aangehaald (punt 13), de arresten van 11 november 1997, Loendersloot (C‑349/95, Jurispr. blz. I‑6227, punt 22), en 23 februari 1999, BMW (C‑63/97, Jurispr. blz. I‑905, punt 62), en de arresten Merz & Krell, reeds aangehaald (punt 21), en Libertel, reeds aangehaald (punt 48).
(50)
–	Zie in die zin arrest Merz & Krell, reeds aangehaald (punt 21).
(51)
–	Zie punt 72 van de conclusie en de daar aangehaalde voorbeelden.
(52)
–	Zie arrest Merz & Krell, reeds aangehaald (punt 22).