62023TJ1104_RES
Sag T-1104/23
Ferrari SpA
mod
Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret
Rettens dom (Ottende Udvidede Afdeling) af 2. juli 2025
»EU-varemærker – fortabelsessag – international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret – ordmærket TESTAROSSA – reel brug af varemærket – artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 58, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/1001] – tredjemands brug – arten af brugen – varemærkeindehaverens indirekte samtykke – bevis for reel brug – modelbiler af motordrevne befordringsmidler til brug på land (legetøj)«
EU-varemærker – EU-varemærkets virkninger – rettigheder knyttet til varemærker – ret til at forbyde brugen af varemærket – betingelse – tredjemands brug, der kan gøre indgreb i varemærkets funktioner – begreb – tredjemands anbringelse af et tegn, der er identisk med et varemærke, som er registreret for modelbiler – brug, som er begrænset til en simpel angivelse af, at der er tale om en tro kopi af en modelbil – ikke omfattet
(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 9, stk. 1)
(jf. præmis 27-29, 32 og 33)
EU-varemærker – afkald, fortabelse og ugyldighed – fortabelsesgrunde – manglende reel brug af varemærket – ordmærket TESTAROSSA
[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 15, stk. 1, og art. 51, stk. 1, litra a)]
(jf. præmis 47-52, 59, 65 og 71)
EU-varemærker – afkald, fortabelse og ugyldighed – fortabelsesgrunde – manglende reel brug af varemærket – tredjemands brug med varemærkeindehaverens samtykke – stiltiende samtykke – bedømmelseskriterier – brug af varemærket for modelbiler
[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 15, stk. 1, og art. 51, stk. 1, litra a)]
(jf. præmis 60, 62-64 og 68-70)
Resumé
Retten, der traf afgørelse i udvidet sammensætning, annullerede delvist afgørelsen truffet af appelkammeret ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (
1
) og udtalte sig om begrebet reel brug i forbindelse med tredjemands brug af et varemærke med varemærkeindehaverens indirekte samtykke. Retten præciserede bl.a. den retspraksis, der følger af Opel-dommen (
2
), og de betingelser, hvorunder det kan godtgøres, at der er gjort reel brug af et varemærke, når skik og brug og det relevante marked under visse omstændigheder gør det muligt for visse erhvervsdrivende at bruge det registrerede varemærke til at beskrive de omhandlede varer.
Sagsøgeren, Ferrari SpA, er indehaver af den internationale registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret, af ordmærket TESTAROSSA navnlig for modelbiler og legetøj (
3
). Den 14. november 2014 indgav intervenienten, Kurt Hesse, en begæring om ugyldiggørelse af virkningerne af denne internationale registrering (
4
). Annullationsafdelingen tog delvist begæringen til følge, men afslog den for så vidt angår »modelbiler (legetøj)«.
Intervenienten og sagsøgeren indgav begge en klage med påstand om delvis annullation af denne afgørelse. Appelkammeret ved EUIPO tog intervenientens klage til følge og forkastede den klage, der var indgivet af sagsøgeren, som således fortabte rettighederne til det anfægtede varemærke for alle varerne. Sagsøgeren anlagde et annullationssøgsmål ved Retten til prøvelse af denne afgørelse.
Rettens bemærkninger
Retten fremhævede indledningsvis, at tredjemands anbringelse af et tegn, der er registreret for legetøj, på modelbiler kun kan forbydes, hvis det gør indgreb i eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner, hvilket skal bedømmes efter de særlige forhold på markedet for modelbiler. Dette marked er kendetegnet ved den samtidige eksistens af dels uafhængige fabrikanter af legetøj – som anvender varemærker, der er registreret for biler, som simple indikationer af, at en modelbil er en tro kopi af en rigtig bil – dels modelbiler, der fremstilles og markedsføres af indehaverne af de varemærker, der er registreret for biler, eller af virksomheder, der er økonomisk forbundet med dem, navnlig via en licens. Den relevante kundekreds er således vant til at se modelbiler med eller uden bilfabrikantens licens og til at skelne mellem dem afhængigt af oplysningerne på emballagen. Retten bemærkede således, at en tredjemand kan anvende et sådant varemærke uden indehaverens samtykke, forudsat at brugen heraf på modelbilen blot indikerer over for den relevante kundekreds, at modelbilen er en tro kopi af en rigtig bil. Når tredjemands brug af varemærket f.eks. henviser til en licensaftale med indehaveren af dette varemærke, vil en sådan brug derimod blive opfattet som en indikation af, at disse varer stammer fra bilfabrikanten eller fra en virksomhed, der er økonomisk forbundet med denne. I dette tilfælde kan varemærkeindehaveren modsætte sig en sådan brug, hvis den er foretaget uden varemærkeindehaverens samtykke.
Hvad angår det foreliggende tilfælde undersøgte Retten i første række, om tredjemands brug af varemærket var i overensstemmelse med varemærkets væsentligste funktion. Retten anførte, at de bevismidler, som sagsøgeren havde fremlagt, bl.a. bestod af en række kataloger og fotografier af modelbiler, hvori det anfægtede varemærke optræder, og af tredjemands varemærker, men ligeledes af angivelsen »Ferrari Official Licensed Product«. I denne henseende fastslog Retten, at disse angivelser gjorde det muligt for den relevante kundekreds at forstå, at disse modelbiler er fremstillet af tredjemand på licens fra sagsøgeren, selv om det anfægtede varemærke var anbragt ved siden af tredjemands varemærker. En sådan brug af det anfægtede varemærke er derfor i overensstemmelse med varemærkets væsentligste funktion, som er at garantere varernes kommercielle oprindelse over for forbrugerne. Den omstændighed, at modelbilerne med det anfægtede varemærke markedsførtes af forskellige virksomheder, og at deres kvalitet og pris var forskellige, gjorde det ikke muligt at rejse tvivl om denne konklusion. Det var derfor heller ikke vigtigt, at angivelsen »Ferrari Official Licensed Product« ikke som sådan henviste til det anfægtede varemærke, idet forbindelsen mellem brugen af varemærket Ferrari og det anfægtede varemærke på emballagen og i katalogerne var i overensstemmelse med skik og brug på det relevante marked. Retten anførte således, at biler markedsføres på bilmarkedet både under et første varemærke, der angiver fabrikanten af denne bil, og under et andet varemærke, der angiver den pågældende bilmodel, og at disse betragtninger ligeledes er relevante for markedet for modelbiler. I øvrigt påvirkede fraværet af symbolerne »®« eller »TM« ved siden af det anfægtede varemærke ikke varemærkets evne til at opfylde dets væsentligste funktion. Henset til det ovenstående fandt Retten, at det anfægtede varemærke i den relevante periode var blevet brugt for modelbiler i overensstemmelse med varemærkets væsentligste funktion.
I anden række undersøgte Retten, om tredjemands brug af det anfægtede varemærke var sket med indehaverens samtykke. Retten bemærkede, at de uddrag af licensaftaler, som sagsøgeren havde fremlagt, ikke indeholdt listen over de varemærker, der var genstand for de nævnte aftaler, hvorfor de ikke gjorde det muligt at fastslå, at sagsøgeren udtrykkeligt havde givet samtykke til disse tredjemænds brug af dennes varemærke. Retten fremhævede imidlertid, at indehaverens samtykke til tredjemands brug af varemærket ligeledes kan fremgå indirekte af omstændigheder og oplysninger, der er fremsat før, samtidigt med eller efter denne brug, idet disse omstændigheder og oplysninger skal undersøges i lyset af skik og brug, der betragtes som berettiget inden for den pågældende økonomiske sektor.
Retten anførte således for det første, at det indirekte samtykke fra indehaveren af det anfægtede varemærke på det pågældende særlige marked følger af den omstændighed, at denne har kendskab til tredjemands brug af varemærket og ikke har modsat sig denne, hvilket Retten fandt var tilfældet i den foreliggende sag. For det andet præciserede Retten, at når et produktionsselskabs varemærke anvendes af et andet selskab, der markedsfører de pågældende varer som varer, der er fremstillet på »officiel« licens fra førstnævnte selskab, kan dette anses for at være foretaget med samtykke fra indehaveren af dette varemærke, for så vidt som en sådan brug etablerer en forbindelse mellem disse to selskaber, der forudsætter, at varemærkeindehaveren har givet det pågældende selskab tilladelse til at anvende dennes varemærke. For det tredje var Retten af den opfattelse, at sagsøgeren ved at fremlægge fakturaer og ordrebekræftelser udstedt af tredjemand vedrørende salg af modelbiler med det anfægtede varemærke med henblik på at godtgøre reel brug indirekte havde tilkendegivet, at denne brug var sket med sagsøgerens samtykke. Retten konkluderede derfor, at sagsøgeren havde godtgjort, at selskabet indirekte havde givet samtykke til, at tredjemand kunne gøre brug af det anfægtede varemærke.
Henset til ovenstående betragtninger annullerede Retten derfor appelkammerets afgørelse, for så vidt som det anfægtede varemærke var blevet erklæret fortabt for modelbiler.
(
1
) – Afgørelse truffet den 29.8.2023 af Femte Appelkammer ved EUIPO (sag R 887/2016-5).
(
2
) – Dom af 25.1.2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55).
(
3
) – Varer i klasse 28 i Nicearrangementet af 15.6.1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.
(
4
) – På grundlag af artikel 158, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1), sammenholdt med denne forordnings artikel 51, stk. 1, litra a).