62020CJ0466
SODBA SODIŠČA (četrti senat)
z dne 19. maja 2022 (
*1
)
„Predhodno odločanje – Znamke – Direktiva 2008/95/ES – Člen 9 – Uredba (ES) št. 207/2009 – Členi 54, 110 in 111 – Prekluzija kot posledica privolitve – Pojem ‚privolitev‘ – Prekinitev prekluzivnega roka – Opomin – Datum prekinitve prekluzivnega roka, če je vloženo pravno sredstvo – Učinki prekluzije – Zahtevki za odškodnino, predložitev informacij in uničenje blaga“
V zadevi C‑466/20,
katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče, Nemčija) z odločbo z dne 23. julija 2020, ki je na Sodišče prispela 25. septembra 2020, v postopku
HEITEC AG
proti
HEITECH Promotion GmbH,
RW,
SODIŠČE (četrti senat),
v sestavi C. Lycourgos (poročevalec), predsednik senata, S. Rodin, J.‑C. Bonichot, sodnika, L. S. Rossi in O. Spineanu‑Matei, sodnici,
generalni pravobranilec: G. Pitruzzella,
sodni tajnik: A. Calot Escobar,
na podlagi pisnega postopka,
ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:
–
za HEITEC AG B. Ackermann, Rechtsanwältin,
–
za HEITECH Promotion GmbH in RW C. Rohnke, T. Winter in C. Augenstein, Rechtsanwälte,
–
za Evropsko komisijo najprej T. Scharf in É. Gippini Fournier ter J. Samnadda, nato pa T. Scharf in J. Samnadda, agenti,
po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 13. januarja 2022
izreka naslednjo
Sodbo
1
Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 9 Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2008, L 299, str. 25) ter členov 54 in 111 Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL 2009, L 78, str. 1).
2
Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo HEITEC AG (v nadaljevanju: Heitec) ter družbo HEITECH Promotion GmbH (v nadaljevanju: Heitech) in RW v zvezi z njuno uporabo trgovskega imena HEITECH Promotion GmbH in znamk z besednim elementom „heitech“.
Pravni okvir
Pravo Unije
Direktiva 2008/95
3
V uvodni izjavi 12 Direktive 2008/95 je bilo navedeno:
„Zaradi pravne varnosti in brez nepravičnega vpliva na interese imetnika prejšnje blagovne znamke, je pomembno zagotoviti, da slednji ne sme več zahtevati ugotovitve neveljavnosti niti nasprotovati uporabi blagovne znamke, ki je kasnejša od njegove, katere uporabo je dolgo vede dopuščal, razen če je prijava kasnejše blagovne znamke vložena v slabi veri.“
4
Člen 4 te direktive, naslovljen „Nadaljnji razlogi za zavrnitev ali neveljavnost [ničnost] v zvezi s prejšnjimi pravicami“, je določal:
„1.   Blagovna znamka se ne registrira ali, če je registrirana, se jo lahko razglasi za neveljavno [nično]:
(a)
če je enaka prejšnji blagovni znamki in če so blago ali storitve, za katere se blagovna znamka uporablja oziroma je zanje registrirana, enaki blagu ali storitvam, za katere je varovana prejšnja blagovna znamka;
(b)
če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo blagovno znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z blagovnimi znamkami, obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo blagovno znamko.
2.   ‚Prejšnja blagovna znamka‘ v smislu odstavka 1 pomeni:
(a)
naslednje vrste blagovnih znamk z datumom vložitve prijave za registracijo, ki je pred datumom prijave za registracijo blagovne znamke, ter, kadar je to primerno, ob upoštevanju prednostnih pravic, ki se zahtevajo v zvezi s temi blagovnimi znamkami:
(i)
blagovne znamke [Evropske unije];
(ii)
blagovne znamke, registrirane v državi članici, oziroma v primeru Belgije, Luksemburga ali Nizozemske, na Uradu Beneluksa za intelektualno lastnino;
(iii)
znamke, registrirane po mednarodnih sporazumih, ki učinkujejo v državah članicah;
(b)
blagovne znamke [Evropske unije], za katere se […] upravičeno zahteva prednostna pravica […];
(c)
prijave za blagovne znamke iz točk (a) in (b) pod pogojem njihove registracije;
[…]
4.   Vsaka država članica lahko poleg tega določi, da se blagovna znamka ne registrira ali, če je registrirana, se jo lahko razglasi za neveljavno [nično], če in v naslednjem obsegu:
(a)
znamka je enaka ali podobna prejšnji nacionalni znamki v smislu odstavka 2 in bo ali je bila registrirana za blago in storitve, ki niso podobni blagu in storitvam, za katere je registrirana prejšnja znamka Skupnosti, če prejšnja znamka v zadevni državi članici uživa ugled in če bi uporaba poznejše znamke brez upravičenega razloga izkoriščala ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke;
(b)
pravice do neregistrirane blagovne znamke ali drugega znaka v uporabi v gospodarskem prometu so bile pridobljene pred datumom vložitve zahteve za registracijo kasnejše blagovne znamke ali datumom zahtevanega priznanja prednostne pravice v zvezi z zahtevo za registracijo poznejše blagovne znamke, če neregistrirana blagovna znamka ali drug znak imetniku podeljuje pravico do prepovedi uporabe kasnejše blagovne znamke;
(c)
uporaba blagovne znamke se lahko prepove na podlagi prejšnje pravice, ki se razlikuje od pravic iz odstavka 2 in točke (b) tega odstavka ter zlasti:
(i)
pravice do imena;
(ii)
pravice do osebne podobe;
(iii)
avtorske pravice;
(iv)
pravice industrijske lastnine;
[…]“
5
Člen 9 navedene direktive, naslovljen „Omejitev[Prekluzija] kot posledica privolitve“, je določal:
„1.   Če je v državi članici imetnik prejšnje znamke v smislu člena 4(2) za obdobje petih zaporednih let privolil v [dopustil] uporabo znamke, registrirane v tej državi članici, medtem ko se je takšne uporabe zavedal, na podlagi prejšnje znamke ni več upravičen do vložitve zahteve za ugotovitev neveljavnosti kasnejše znamke ali nasprotovanju uporabi kasnejše znamke za blago ali storitve, za katere se uporablja kasnejša znamka, razen če je do registracije kasnejše znamke prišlo v slabi veri.
2.   Vsaka država članica lahko določi, da se odstavek 1 smiselno uporablja za imetnika prejšnje blagovne znamke po členu 4(4)(a) ali druge prejšnje pravice iz člena 4(4)(b) ali (c).
3.   V primerih iz odstavkov 1 in 2 imetnik pozneje registrirane blagovne znamke ni upravičen do nasprotovanja uporabi prejšnje pravice, čeprav ta pravica več ne more biti uveljavljena proti kasnejši blagovni znamki.“
6
Direktiva 2008/95, s katero je bila razveljavljena in nadomeščena Prva direktiva 89/104/EGS Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92), je bila z učinkom od 15. januarja 2019 razveljavljena in nadomeščena z Direktivo (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2015, L 336, str. 1). Vendar je treba predlog za sprejetje predhodne odločbe glede na čas nastanka dejstev, iz katerih izhaja spor o glavni stvari, preučiti ob upoštevanju Direktive 2008/95.
Uredba št. 207/2009
7
Člen 8 Uredbe št. 207/2009, naslovljen „Relativni razlogi za zavrnitev“, je določal:
„1.   Ob ugovoru imetnika prejšnje blagovne znamke se znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira v naslednjih primerih:
(a)
če je enaka prejšnji blagovni znamki in če so blago in storitve, za katere je registracija zahtevana, enaki blagu ali storitvam, za katere je varovana prejšnja blagovna znamka;
(b)
če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo blagovno znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo blagovne znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja blagovna znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo blagovno znamko.
2.   ‚Prejšnja blagovna znamka‘ v smislu odstavka 1 pomeni:
(a)
blagovne znamke naslednje vrste z datumom zahtev za registracijo, ki predhodi datumu zahteve za registracijo blagovne znamke [Evropske unije], ob upoštevanju, če je to primerno, predhodnih pravic, ki se zahtevajo v zvezi s to blagovno znamko:
(i)
blagovne znamke [Evropske unije];
(ii)
blagovne znamke, registrirane v državi članici, oziroma v primeru Belgije, Nizozemske ali Luksemburga, v Uradu Beneluksa za intelektualno lastnino (Office Benelux de la Propriété intellectuelle);
(iii)
blagovne znamke, registrirane po mednarodnih sporazumih, ki veljajo v državi članici;
(iv)
blagovne znamke, ki so predmet mednarodne registracije z učinkom v [Evropski uniji];
(b)
prijave znamk iz pododstavka (a), če so registrirane;
[…]
4.   Ob ugovarjanju imetnika neregistrirane blagovne znamke ali drugega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu in ki je več kot zgolj lokalnega pomena, se prijavljena blagovna znamka ne registrira, če v skladu z zakonodajo [Unije] ali pravom države članice, ki ta znak ureja,
(a)
so pravice do znaka bile pridobljene pred datumom vložitve zahteve za registracijo blagovne znamke [Evropske unije] ali datumom prednostne pravice, ki se zahteva za zahtevo za registracijo blagovne znamke [Evropske unije];
(b)
ta znak imetniku podeljuje pravico do prepovedi uporabe poznejše blagovne znamke.
[…]“
8
Člen 54 navedene uredbe, naslovljen „Zožitev[Prekluzija] zaradi pristanka“, je določal:
„1.   Če je imetnik blagovne znamke [Evropske unije] za obdobje petih zaporednih let privolil v uporabo poznejše blagovne znamke [Evropske unije] v [Uniji] in se ob tem zavedal te uporabe, ni več upravičen na podlagi prejšnje blagovne znamke do vložitve zahteve za ugotovitev, da je poznejša blagovna znamka nična, ali do ugovarjanja uporabi poznejše blagovne znamke za blago in storitve, za katere se je uporabljala poznejša blagovna znamka, razen če je do vložitve zahteve za registracijo poznejše blagovne znamke [Evropske unije] prišlo v slabi veri.
2.   Če je imetnik prejšnje nacionalne blagovne znamke iz člena 8(2) ali drugega prejšnjega znaka iz člena 8(4), za dobo petih zaporednih let privolil v uporabo poznejše blagovne znamke [Evropske unije] v državi članici, v kateri je prejšnja blagovna znamka ali znak varovan, medtem ko se je takšne uporabe zavedal, na podlagi prejšnje blagovne znamke ali prejšnjega znaka ni več upravičen do zahteve za ugotovitev, da je poznejša blagovna znamka nična, ali do ugovarjanja uporabi poznejše blagovne znamke za blago ali storitve, za katere se uporablja poznejša blagovna znamka, razen če je do vložitve zahteve za registracijo poznejše blagovne znamke [Evropske unije] prišlo v slabi veri.
[…]“
9
Člen 110 navedene uredbe, naslovljen „Prepoved uporabe blagovnih znamk [Evropske unije]“, je v odstavku 1 določal:
„Razen če je določeno drugače, ta uredba ne vpliva na pravico, ki obstaja po pravu držav članic, do tožb zaradi kršitev prejšnjih pravic v smislu člena 8 […] v zvezi z uporabo poznejše blagovne znamke [Evropske unije]. Tožbe zaradi kršitev prejšnjih pravic v smislu člena 8(2) in (4) pa niso več možne, če imetnik prejšnje pravice ne more več v skladu s členom 54(2) vložiti tožbe za ugotovitev ničnosti blagovne znamke [Evropske unije].“
10
Člen 111 Uredbe št. 207/2009, naslovljen „Prejšnje pravice, ki veljajo na določenih krajih[območjih]“, je določal:
„1.   Imetnik prejšnje pravice, ki velja le na določenem kraju[območju], lahko nasprotuje uporabi blagovne znamke [Evropske unije] na ozemlju, kjer je njegova pravica varovana, če je to dovoljeno po zakonodaji zadevne države članice.
2.   Odstavek 1 se ne uporablja, če imetnik prejšnje pravice v obdobju petih zaporednih let ni nasprotoval uporabi [je privolil v uporabo] blagovne znamke [Evropske unije] na območju, kjer je njegova pravica varovana, pri čemer se takšne uporabe zaveda, razen če do prijave blagovne znamke [Evropske unije] ni prišlo v dobri veri.
3.   Imetnik blagovne znamke [Evropske unije] nima pravice nasprotovati uporabi pravice iz odstavka 1, čeprav se te pravice več ne da uveljavljati proti blagovni znamki [Evropske unije].“
11
Uredba št. 207/2009 je bila z učinkom od 1. oktobra 2017 razveljavljena in nadomeščena z Uredbo (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1). Vendar je treba predlog za sprejetje predhodne odločbe glede na čas nastanka dejstev, iz katerih izhaja spor o glavni stvari, preučiti ob upoštevanju Uredbe št. 207/2009.
Nemško pravo
12
Člen 21 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (zakon o varstvu znamk in drugih razlikovalnih znakov) z dne 25. oktobra 1994 (BGBl. 1994 I, str. 3082; v nadaljevanju: zakon o znamkah) v različici, ki se uporablja za spor o glavni stvari, določa:
„1.   Če je imetnik znamke ali trgovskega imena za obdobje petih zaporednih let privolil v uporabo poznejše registrirane znamke za blago ali storitve, za katere je registrirana, pri čemer je bil s to uporabo seznanjen, ni več upravičen do prepovedi uporabe te znamke, razen če ni bila poznejša znamka registrirana v slabi veri.
2.   Če je imetnik znamke ali trgovskega imena za obdobje petih zaporednih let privolil v uporabo […] poznejšega trgovskega imena […], pri čemer je bil s to uporabo seznanjen, ni več upravičen do prepovedi uporabe [tega trgovskega imena], razen če ni imetnik te pravice na datum njegove pridobitve ravnal v slabi veri.
[…]“
13
Člen 125b, točka 3, zakona o znamkah določa:
„Če se na registrirano znamko Evropske unije sklicuje za izpodbijanje uporabe poznejše znamke, registrirane na podlagi tega zakona, se mutatis mutandis uporablja člen 21(1).“
Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje
14
Tožeča stranka iz postopka v glavni stvari, družba Heitec, je imetnica besedne znamke Evropske unije HEITEC, ki je bila prijavljena 18. marca 1998 skupaj z zahtevo po prednosti od 13. julija 1991 in registrirana 4. julija 2005.
15
Leta 1984 je bila ta družba v sodni register vpisana pod imenom Heitec Industrieplanung GmbH. Njena firma je bila leta 1988 spremenjena v Heitec GmbH. Od leta 2000 svojo dejavnost opravlja pod firmo Heitec AG.
16
Družba Heitech, katere poslovodja je RW, je bila v sodni register vpisana 16. aprila 2003.
17
Družba Heitech je imetnica nemške figurativne znamke z besednim elementom „heitech promotion“, ki je bila prijavljena 17. septembra 2002, registrirana 4. februarja 2003 in jo ta družba uporablja najpozneje od 29. septembra 2004, ter figurativne znamke Evropske unije z besednim elementom „heitech“, ki je bila prijavljena 6. februarja 2008, registrirana 20. novembra 2008 in jo navedena družba uporablja najpozneje od 6. maja 2009.
18
Družba Heitech je z dopisom z dne 29. novembra 2004 navezala stik z zastopniki družbe Heitec z vprašanjem, ali bi ta privolila v sklenitev sporazuma o soobstoju.
19
Družba Heitec je 7. julija 2008 izvedela za vložitev prijave družbe Heitech za registracijo figurativne znamke Evropske unije, ki vsebuje besedni element „heitech“.
20
Družba Heitec je z dopisom z dne 22. aprila 2009 družbi Heitech poslala opomin, ker je zadnjenavedena uporabljala trgovsko ime in znamko Evropske unije z besednim elementom „heitech“. Družba Heitech je v odgovoru z dne 6. maja 2009 znova predlagala sklenitev sporazuma o soobstoju.
21
Landgericht Nürnberg‑Fürth (deželno sodišče v Nürnberg-Fürthu, Nemčija) je 31. decembra 2012 po telefaksu prejelo začetni procesni akt družbe Heitec, naperjen proti družbi Heitech in RW. Na tem aktu je bil naveden datum 15. december 2012. Družba Heitec je bila s sklepom z dne 4. januarja 2013 pozvana k plačilu predujma za stroške postopka.
22
To sodišče je 12. marca 2013 zastopnika družbe Heitec opozorilo, da predujem ni bil plačan in da izvirniki začetnega procesnega akta niso bili vloženi.
23
Družba Heitec je z dopisom z dne 23. septembra 2013 družbo Heitech obvestila, da ne želi skleniti sporazuma o soobstoju, ob tem pa predlagala sklenitev licenčnega sporazuma in sporočila, da je začela sodni postopek.
24
Družba Heitec je v dopisu z dne 29. decembra 2013 družbo Heitech obvestila, da se sklicuje na svoje trgovsko ime in da je imetnica znamke Evropske unije HEITEC. Navedla je, da poteka sodni postopek.
25
Landgericht Nürnberg‑Fürth (deželno sodišče v Nürnberg‑Fürthu) je 30. decembra 2013 prejelo pisanja družbe Heitec z datumom 12. december 2013, ki sta jim bila priložena ček za plačilo stroškov postopka in nov začetni procesni akt z datumom 4. oktober 2013.
26
Navedeno sodišče je 14. januarja 2014 družbo Heitec opozorilo, da je treba vročiti tudi začetni procesni akt z dne 15. decembra 2012 in da mora zato vložiti njegove izvirnike. Ti izvirniki so na navedeno sodišče prispeli 22. februarja 2014.
27
Isto sodišče je 24. februarja 2014 družbo Heitec opozorilo, da se tožbeni predlogi iz izvirnikov začetnega procesnega akta, prejetih 22. februarja 2014, ne ujemajo s tožbenimi predlogi iz začetnega procesnega akta, vloženega 31. decembra 2012.
28
Landgericht Nürnberg‑Fürth (deželno sodišče v Nürnberg‑Fürthu) je 16. maja 2014 začelo pisni pripravljalni postopek in odredilo, naj se toženima strankama iz postopka v glavni stvari vročijo kopije začetnega procesnega akta z dne 15. decembra 2012, ki jih je naredilo to sodišče. Ta vročitev je bila nazadnje opravljena 23. maja 2014.
29
Družba Heitec je s svojim pravnim sredstvom primarno vložila predloge, utemeljene s kršitvijo pravic, ki zanjo izhajajo iz njenega trgovskega imena HEITEC, podredno pa predloge, utemeljene s kršitvijo njene znamke Evropske unije HEITEC. Predlagala je, da se družbi Heitech naloži, naj preneha svoje podjetje imenovati z imenom HEITECH Promotion GmbH, naj preneha nameščati besedna znaka „heitech promotion“ in „heitech“ na blago ter ponujati ali promovirati blago ali storitve pod tema znakoma, naj za poslovne namene preneha uporabljati ali odsvoji spletno domeno heitech promotion.de ter naj privoli v izbris svoje firme iz sodnega registra. Družba Heitec je poleg tega uveljavljala zahtevke za predložitev informacij, ugotovitev obveznosti plačila odškodnine, uničenje blaga in plačilo stroškov opominjanja.
30
Landgericht Nürnberg‑Fürth (deželno sodišče v Nürnberg‑Fürthu) je družbi Heitech naložilo, da mora družbi Heitec plačati stroške opominjanja v višini 1353,80 EUR skupaj z obrestmi, v preostalem pa je tožbo družbe Heitec zavrnilo.
31
Družba Heitec je zoper odločbo Landgericht Nürnberg‑Fürth (deželno sodišče v Nürnberg‑Fürthu) vložila pritožbo pri Oberlandesgericht Nürnberg (višje deželno sodišče v Nürnbergu, Nemčija).
32
Oberlandesgericht Nürnberg (višje deželno sodišče v Nürnbergu) je ugotovilo, da tožba družbe Heitec ni utemeljena, ker je bila družba Heitec prekludirana. V zvezi s tem je pojasnilo, da je družba Heitech svoje poznejše znake neprekinjeno uporabljala vsaj pet let in da je družba Heitec v to privolila, ker v petletnem roku – čeprav se je te uporabe zavedala – ni ustrezno ukrepala, da bi se ta uporaba prenehala.
33
Po mnenju tega sodišča to pravno sredstvo ni prekinilo prekluzivnega roka, ker je bilo družbi Heitech in RW vročeno šele po poteku petih let od opomina, poslanega pred vložitvijo tega pravnega sredstva.
34
Družba Heitec je vložila pritožbo pri predložitvenem sodišču.
35
Navedeno sodišče meni, da je izid te pritožbe odvisen od odgovora na vprašanje, ali družba Heitec v skladu s členom 21(1) in (2) zakona o znamkah ter členom 54(1) in (2) in členom 111(2) Uredbe št. 207/2009 zaradi prekluzije svoje pravice ne more več vložiti opustitvenih in dodatnih zahtevkov.
36
To sodišče navaja, da prekluzijo predlogov družbe Heitec, ki se v bistvu nanašajo na to, da družba Heitech uporablja nemško znamko, katere imetnica je, ureja člen 21(1) zakona o znamkah v povezavi s členom 125b, točka 3, tega zakona, ker ti predlogi temeljijo na znamki Evropske unije, katere imetnica je družba Heitec.
37
Pri tem pojasnjuje, da je bila s členom 21(1) zakona o znamkah iz člena 9 Direktive 2008/95 v nemško pravo prenesena prekluzija pravice do nasprotovanja uporabi registrirane znamke, podeljene z znamkami (člen 9(1) Direktive 2008/95) in drugimi znaki – med njimi trgovskimi imeni – ki se uporabljajo v gospodarskem prometu (člen 9(2) Direktive 2008/95).
38
V delu, v katerem družba Heitec nasprotuje uporabi trgovskega imena Heitech, je prekluzija po ugotovitvah predložitvenega sodišča urejena s členom 21(2) zakona o znamkah. To sodišče v zvezi s tem pojasnjuje, da se je treba pri razlagi normativne vsebine te določbe, čeprav presega normativno vsebino Direktive 2008/95 in ni zajeta v členu 54 Uredbe št. 207/2009, opreti na razlago člena 21(1) zakona o znamkah, ki je v skladu s to direktivo.
39
Glede predlogov družbe Heitec, ki se nanašajo na to, da družba Heitech uporablja znamko Evropske unije, katere imetnica je, predložitveno sodišče ugotavlja, da so upoštevni členi 54, 110 in 111(2) Uredbe št. 207/2009.
40
To sodišče ugotavlja, da Oberlandesgericht Nürnberg (višje deželno sodišče v Nürnbergu) ni napačno uporabilo prava, ko je ugotovilo, da je „uporaba“ v smislu člena 21(1) in (2) zakona o znamkah ter členov 54 in 111 Uredbe št. 207/2009 v obravnavanem primeru obstajala najpozneje od 6. maja 2009 in da je družba Heitec za to izvedela iz dopisa z dne 6. maja 2009, ki ji ga je poslala družba Heitech. Poleg tega naj ne bi bilo sporno, da se družbi Heitech ne očita ravnanje v slabi veri.
41
Glede na navedeno naj bi bilo treba ugotoviti, kaj natančno pomeni „privolitev“ v smislu člena 9 Direktive 2008/95 ter členov 54 in 111 Uredbe št. 207/2009.
42
V zvezi s tem bi bilo treba na eni strani pojasniti, ali je mogoče privolitev izključiti ne le takrat, kadar se vloži pravno sredstvo pri upravnem organu ali sodišču, ampak tudi v primeru opomina. Na drugi strani bi bilo treba ugotoviti, ali bi bilo treba v primeru sodnega pravnega sredstva pri ugotavljanju, ali je bilo to pravno sredstvo vloženo pred iztekom prekluzivnega roka, upoštevati datum vložitve začetnega procesnega akta ali datum, ko je tožena stranka ta akt prejela. V tem okviru bi bilo treba pojasniti, ali je v zvezi s tem pomembno dejstvo, da je zamuda pri vročitvi navedenega akta posledica napake imetnika prejšnje znamke.
43
Poleg tega naj bi bilo treba ugotoviti, ali se prekluzija nanaša le na opustitveni zahtevek ali tudi na dodatne ali povezane zahtevke, na primer odškodninske zahtevke, zahtevke za predložitev informacij in uničenje blaga.
44
V teh okoliščinah je Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče, Nemčija) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:
„1.
Ali je mogoče privolitev v smislu člena 9(1) in (2) Direktive 2008/95/ES ter členov 54(1) in (2) in 111(2) Uredbe (ES) št. 207/2009 izključiti ne le na podlagi vložitve pravnega sredstva pri upravnem organu ali sodišču, ampak tudi na podlagi ravnanja, ki ne vključuje posega upravnega organa ali sodišča?
2.
Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:
ali opomin, s katerim imetnik prejšnjega znaka pred sprožitvijo sodnega postopka od imetnika poznejšega znaka zahteva, naj se zaveže k prenehanju uporabe znaka in k plačilu pogodbene kazni v primeru kršitve, pomeni ravnanje, ki izključuje privolitev v smislu člena 9(1) in (2) Direktive 2008/95 ter členov 54(1) in (2) in 111(2) Uredbe št. 207/2009?
3.
Ali je pri izračunu petletnega roka, ki je določen v zvezi s privolitvijo, iz člena 9(1) in (2) Direktive 2008/95 ter členov 54(1) in (2) in 111(2) Uredbe št. 207/2009 v primeru sprožitve sodnega postopka upošteven datum vložitve začetnega procesnega akta pri sodišču ali datum vročitve tega akta nasprotni stranki? Ali je pri tem pomembno, da je navedeni akt nasprotni stranki zaradi zamude, za katero je kriv imetnik prejšnje znamke, vročen po poteku petletnega roka?
4.
Ali prekluzija iz člena 9(1) in (2) Direktive 2008/95 ter členov 54(1) in (2) in 111(2) Uredbe št. 207/2009 poleg opustitvenih zahtevkov zajema tudi nadaljnje zahtevke na podlagi prava znamk, ki se nanašajo, na primer, na odškodnino, predložitev informacij in uničenje?“
Vprašanja za predhodno odločanje
Prvo in drugo vprašanje
45
Predložitveno sodišče s prvim in drugim vprašanjem, ki ju je treba obravnavati skupaj, v bistvu sprašuje, ali je treba člen 9 Direktive 2008/95 ter člena 54 in 111 Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da lahko privolitev iz navedenih določb preneha z aktom, kot je opomin, s katerim imetnik prejšnje znamke ali druge prejšnje pravice nasprotuje uporabi poznejše znamke, ne da bi vložil upravno ali sodno pravno sredstvo.
46
Spomniti je treba, da je cilj ureditve prekluzije kot posledice privolitve, določene v zakonodaji Unije s področja znamk, najti ravnotežje med, na eni strani, interesi imetnika znamke v zvezi z ohranitvijo njene bistvene funkcije in, na drugi strani, interesi drugih gospodarskih subjektov v zvezi z razpoložljivostjo znakov, ki lahko označujejo njihove proizvode in storitve (glej v tem smislu sodbi z dne 27. aprila 2006, Levi Strauss, C‑145/05, EU:C:2006:264, točka 29, in z dne 22. septembra 2011, Budějovický Budvar, C‑482/09, EU:C:2011:605, točka 34).
47
Natančneje, zakonodajalec Unije je z uvedbo petletnega prekluzivnega roka zaradi neprekinjenega dopuščanja uporabe poznejše znamke ob seznanjenosti z njo želel zagotoviti, da varstvo, ki ga prejšnja znamka podeljuje imetniku, velja samo takrat, kadar se imetnik izkaže za dovolj pozornega, da nasprotuje uporabi znakov drugih gospodarskih subjektov, ki lahko kršijo to znamko (glej v tem smislu sodbo z dne 27. aprila 2006, Levi Strauss, C‑145/05, EU:C:2006:264, točka 30).
48
Natančneje, kot je poudarjeno v uvodni izjavi 12 Direktive 2008/95, je namen pravila o prekluziji kot posledici privolitve ohraniti pravno varnost. Če imetnik prejšnje znamke ali druge prejšnje pravice v smislu Direktive 2008/95 ali Uredbe št. 207/2009 pet let neprekinjeno zavestno „dopušča“ uporabo poznejše znamke, prijavljene v dobri veri, mora imetnik zadnjenavedene znamke imeti pravno zagotovilo, da imetnik te prejšnje znamke ali te prejšnje pravice tej uporabi ne more več nasprotovati.
49
Pojem „privolitev“, ki ima v Direktivi 2008/95 in Uredbi št. 207/2009 enak pomen, pri uporabi tega pravila pomeni, da imetnik navedene prejšnje znamke ali druge prejšnje pravice ostane pasiven, čeprav je seznanjen z uporabo poznejše znamke, ki bi ji lahko nasprotoval. Oseba, ki „privoli“, ne ukrepa, kot bi lahko, da bi tak položaj odpravila (glej v tem smislu sodbo z dne 22. septembra 2011, Budějovický Budvar, C‑482/09, EU:C:2011:605, točki 35 in 44).
50
Iz navedenega sledi, da imetnik prejšnje znamke ali druge prejšnje pravice zaradi prekluzije ne more zahtevati ugotovitve ničnosti ali nasprotovati uporabi v dobri veri prijavljene poznejše znamke, če v petih zaporednih letih kljub seznanjenosti s to uporabo ne ukrene ničesar, kar bi jasno kazalo na njegovo voljo, da nasprotuje navedeni uporabi in da želi odpraviti domnevne kršitve svojih pravic.
51
Taka razlaga člena 9 Direktive 2008/95 ter členov 54 in 111 Uredbe št. 207/2009 velja tudi za člen 110 te uredbe, saj je zadnjenavedeni člen, čeprav v postavljenih vprašanjih ni omenjen, lahko upošteven v položaju, kakršen je ta iz postopka v glavni stvari. V zvezi s tem je treba ugotoviti, da je pravilo o prekluziji kot posledici privolitve od datuma poteka roka petih zaporednih let seznanjenosti z uporabo poznejše znamke iz člena 9 Direktive 2008/95 glede znamke Evropske unije določeno v členih 54, 110 in 111 Uredbe št. 207/2009.
52
Glede vprašanja, pod katerimi pogoji je treba šteti, da ima določeno dejanje imetnika prejšnje znamke ali druge prejšnje pravice učinke iz točke 50 te sodbe in zato prekine prekluzivni rok, je Sodišče razsodilo, da privolitev vsekakor preneha in se torej prekluzija prepreči z vložitvijo upravnega ali sodnega pravnega sredstva pred iztekom tega roka (glej v tem smislu sodbo z dne 22. septembra 2011, Budějovický Budvar, C‑482/09, EU:C:2011:605, točka 49).
53
Imetnik prejšnje znamke ali druge prejšnje pravice namreč z vložitvijo takega pravnega sredstva nedvoumno izrazi voljo, da nasprotuje uporabi poznejše znamke in da želi odpraviti domnevne kršitve svojih pravic.
54
Če je imetnik poznejše znamke – kot v obravnavanem primeru – pred vložitvijo tega pravnega sredstva opomnjen, pa ne ravna v skladu z opominom, lahko ta opomin prekine prekluzivni rok kot posledico privolitve, če imetnik prejšnje znamke ali druge prejšnje pravice po neustreznem odzivu na navedeni opomin še naprej nasprotuje uporabi poznejše znamke in sprejme ukrepe za uveljavljanje svojih pravic, ki so mu na voljo.
55
Če pa imetnik prejšnje znamke ali druge prejšnje pravice, čeprav z opominom izrazi svoje nasprotovanje uporabi poznejše znamke, potem ko ugotovi, da naslovnik opomina ne ravna v skladu s tem opominom ali zavrača pogajanja, tega položaja v razumnem roku ne poskuša odpraviti – po potrebi z vložitvijo upravnega ali sodnega pravnega sredstva – je treba na tej podlagi sklepati, da ta imetnik ni ukrepal tako, kot bi lahko, da bi odpravil domnevno poseganje v svoje pravice.
56
Če bi se člen 9 Direktive 2008/95 ter členi 54, 110 in 111 Uredbe št. 207/2009 razlagali tako, da bi uradni opomin zadostoval za prekinitev prekluzivnega roka, bi lahko imetnik prejšnje znamke ali druge prejšnje pravice zaobšel sistem prekluzije kot posledice privolitve, tako da bi pošiljanje opominov ponavljal v malo manj kot petletnih časovnih razmikih. Tak položaj pa bi posegal v cilje ureditve prekluzije kot posledice privolitve, na katere je bilo opozorjeno v točkah od 46 do 48 te sodbe, in bi tej ureditvi odvzel polni učinek.
57
Na podlagi vseh navedenih preudarkov je treba na prvo in drugo vprašanje odgovoriti, da je treba člen 9 Direktive 2008/95 ter člene 54, 110 in 111 Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da z aktom, kot je opomin, s katerim imetnik prejšnje znamke ali druge prejšnje pravice nasprotuje uporabi poznejše znamke, ki pa ni nujen za dosego pravno zavezujoče rešitve, privolitev ne preneha in se zato prekluzivni rok iz teh določb ne prekine.
Tretje vprašanje
58
Predložitveno sodišče s tretjim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 9 Direktive 2008/95 ter člena 54 in 111 Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da je mogoče šteti, da se s prekluzijo kot posledico privolitve iz teh določb preprečuje vložitev sodnega pravnega sredstva, s katerim imetnik prejšnje znamke ali druge prejšnje pravice predlaga ugotovitev ničnosti poznejše znamke ali nasprotuje njeni uporabi, če se začetni procesni akt, čeprav se vloži pred potekom prekluzivnega roka, zaradi pomanjkanja skrbnosti tožeče stranke toženi stranki vroči šele po poteku tega roka.
59
Kot je bilo opozorjeno v točki 52 te sodbe, z vložitvijo upravnega ali sodnega pravnega sredstva pred iztekom tega roka privolitev preneha in torej prepreči prekluzijo.
60
V zvezi z vprašanjem, kdaj se šteje, da je sodno pravno sredstvo vloženo, je Sodišče v okviru razlage pravil s področja pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah ugotovilo, da je ta datum lahko datum vložitve začetnega procesnega akta, pri čemer pa se šteje, da je zadevno sodišče na ta datum začelo postopek le, če tožeča stranka pozneje ne opusti dejanj, ki bi jih morala opraviti za to, da se ta akt vroči toženi stranki ali da je o njem uradno obveščena (glej zlasti sodbi z dne 6. oktobra 2015, A, C‑489/14, EU:C:2015:654, točka 32, in z dne 4. maja 2017, HanseYachts, C‑29/16, EU:C:2017:343, točka 29).
61
Čeprav se navedena pravila s področja pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah v obravnavanem primeru formalno ne uporabljajo, je njihova vsebina vseeno upoštevna za odgovor na tretje vprašanje. Prekluzivni rok namreč neposredno in nemudoma vpliva na sposobnost imetnika prejšnje znamke ali druge prejšnje pravice, da to znamko ali pravico v sodnem postopku uveljavlja zoper imetnika poznejše znamke. Tožeča stranka zato ni prekludirana, če se pravno sredstvo vloži v tem petletnem roku.
62
V zvezi s tem je treba ugotoviti – kot je v točki 53 sklepnih predlogov navedel generalni pravobranilec – da vložitev začetnega procesnega akta običajno odraža resno in nedvoumno namero tožeče stranke, da uveljavlja svoje pravice, kar načeloma zadostuje za to, da privolitev preneha in da se torej prekluzivni rok prekine.
63
Kljub temu pa je mogoče v nekaterih primerih zaradi ravnanja te stranke podvomiti o tej nameri in o resnosti tožbe pred sodiščem, ki odloča o zadevi. To zlasti velja takrat, kadar pri začetnem procesnem aktu, ki sicer ne izpolnjuje formalnih zahtev iz nacionalnega prava za vročitev toženi stranki, zaradi pomanjkanja skrbnosti tožeče stranke nepravilnosti niso pravočasno odpravljene.
64
Tožeča stranka v takih okoliščinah, za katere je sama odgovorna, namreč ne more trditi, da je z vložitvijo začetnega procesnega akta prenehala dopuščati uporabo poznejše znamke. Šele z odpravo nepravilnosti v zvezi s tem aktom v skladu z zahtevami veljavnega nacionalnega prava je treba šteti, da je tožeča stranka nedvoumno izrazila jasno in resno namero, da uveljavlja svoje pravice, zaradi česar je mogoče pravno sredstvo obravnavati kot dejansko vloženo.
65
V obravnavani zadevi je iz elementov, ki so navedeni v predložitveni odločbi in povzeti v točkah od 22 do 28 te sodbe, razvidno, da je sodišče, pri katerem je družba Heitec 31. decembra 2012 vložila začetni procesni akt, večkrat vzpostavilo stik z zastopnikom družbe Heitec, da bi opozorilo na nepravilnosti, zaradi katerih družbi Heitech in osebi RW ni bilo mogoče vročiti niti tega akta niti novega začetnega procesnega akta, ki ga je družba Heitec vložila pozneje. Nazadnje so bile nepravilnosti v zvezi z začetnim procesnim aktom, kot kaže, odpravljene med 24. februarjem 2014, ko je sodišče, ki odloča o zadevi, zadnjič opozorilo družbo Heitec, in 16. majem istega leta, ko je to sodišče začelo pisni pripravljalni postopek.
66
Iz te odločbe je tudi razvidno, da se je po presoji sodišča, ki je meritorno odločalo in jo je predložitveno sodišče upoštevalo, za uporabo poznejše znamke izvedelo najpozneje 6. maja 2009.
67
V teh okoliščinah mora predložitveno sodišče preveriti, kdaj so bile nepravilnosti v zvezi z začetnim procesnim aktom odpravljene tako, da je lahko sodišče, ki je odločalo o sporu, lahko začelo postopek in ta akt vročilo toženi stranki. Če so bile nepravilnosti odpravljene šele po poteku prekluzivnega roka kot posledice privolitve, bi moralo predložitveno sodišče presoditi, ali je bila ta okoliščina predvsem posledica ravnanja tožeče stranke, ki ga je mogoče opredeliti kot pomanjkanje skrbnosti. Če bi navedeno sodišče menilo, da je tako, bi moralo ugotoviti, da je treba tožbo družbe Heitec zaradi pomanjkanja njene skrbnosti šteti za prekludirano.
68
Na podlagi navedenih preudarkov je treba na tretje vprašanje odgovoriti, da je treba člen 9 Direktive 2008/95 ter člene 54, 110 in 111 Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da ni mogoče šteti, da se s prekluzijo kot posledico privolitve iz teh določb preprečuje vložitev pravnega sredstva, s katerim imetnik prejšnje znamke ali druge prejšnje pravice predlaga ugotovitev ničnosti poznejše znamke ali nasprotuje njeni uporabi, če začetni procesni akt, ki je sicer bil vložen pred datumom poteka prekluzivnega roka, zaradi pomanjkanja skrbnosti tožeče stranke ni izpolnjeval zahtev za vročitev iz nacionalnega prava in so bile te nepravilnosti iz razlogov, ki jih je treba pripisati tožeči stranki, odpravljene šele po navedenem datumu.
Četrto vprašanje
69
Predložitveno sodišče s četrtim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 9 Direktive 2008/95 ter člena 54 in 111 Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da če imetnik prejšnje znamke ali druge prejšnje pravice v smislu teh določb zaradi prekluzije ne more zahtevati ugotovitve ničnosti poznejše znamke in prenehanja njene uporabe, mu ta prekluzija preprečuje tudi vlaganje dodatnih ali povezanih zahtevkov, ki se nanašajo, na primer, na odškodnino, predložitev informacij ali uničenje blaga.
70
Kot je bilo navedeno pri obravnavi prvega in drugega vprašanja, imetnik prejšnje znamke ali druge prejšnje pravice, ki kljub seznanjenosti z uporabo poznejše znamke, ki je bila prijavljena v dobri veri, v petletnem neprekinjenem obdobju s svojim ravnanjem nedvoumno ne izrazi svoje volje, da tej uporabi nasprotuje in da želi domnevno kršitev svojih pravic odpraviti, zaradi prekluzije ne more ugovarjati uporabi te poznejše znamke.
71
Kot je v točki 64 sklepnih predlogov navedel generalni pravobranilec, bi bilo v nasprotju s cilji ureditve prekluzije kot posledice privolitve – med drugim ohranjanjem pravne varnosti – če bi se temu imetniku v takem položaju omogočilo, da bi po izteku navedenega obdobja petih zaporednih let proti imetniku te poznejše znamke vložil pravno sredstvo, s katerim bi predlagal plačilo odškodnine ali odreditev prepovedi.
72
Če bi bilo tako pravno sredstvo ali take zahtevke dopustno vlagati po datumu poteka prekluzivnega roka, bi to pomenilo, da se tudi po tem datumu ne bi spremenila možnost ugotavljanja, da se z uporabo poznejše znamke krši prejšnja znamka ali prejšnja pravica in da se na tej podlagi imetniku poznejše znamke pripiše nepogodbena odgovornost. Taka razlaga ureditve prekluzije kot posledice privolitve pa bi vplivala na cilj te ureditve, torej da se imetniku poznejše znamke po poteku tega roka zagotovi gotovost, da tisti, ki je pet let neprekinjeno zavestno dopuščal uporabo poznejše znamke, uporabe te znamke po nobeni pravni poti ne more več izpodbijati.
73
Na podlagi vsega navedenega je treba na četrto vprašanje odgovoriti, da je treba člen 9 Direktive 2008/95 ter člene 54, 110 in 111 Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da če imetnik prejšnje znamke ali druge prejšnje pravice v smislu teh določb zaradi prekluzije ne more zahtevati ugotovitve ničnosti poznejše znamke in prenehanja njene uporabe, mu ta prekluzija preprečuje tudi vlaganje dodatnih ali povezanih zahtevkov, ki se nanašajo, na primer, na odškodnino, predložitev informacij ali uničenje blaga.
Stroški
74
Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.
Iz teh razlogov je Sodišče (četrti senat) razsodilo:
1.
Člen 9 Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami ter člene 54, 110 in 111 Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti je treba razlagati tako, da z aktom, kot je opomin, s katerim imetnik prejšnje znamke ali druge prejšnje pravice nasprotuje uporabi poznejše znamke, ki pa ni nujen za dosego pravno zavezujoče rešitve, privolitev ne preneha in se zato prekluzivni rok iz teh določb ne prekine.
2.
Člen 9 Direktive 2008/95 ter člene 54, 110 in 111 Uredbe št. 207/2009 je treba razlagati tako, da ni mogoče šteti, da se s prekluzijo kot posledico privolitve iz teh določb preprečuje vložitev pravnega sredstva, s katerim imetnik prejšnje znamke ali druge prejšnje pravice predlaga ugotovitev ničnosti poznejše znamke ali nasprotuje njeni uporabi, če začetni procesni akt, ki je bil sicer vložen pred datumom poteka prekluzivnega roka, zaradi pomanjkanja skrbnosti tožeče stranke ni izpolnjeval zahtev za vročitev iz nacionalnega prava in so bile te nepravilnosti iz razlogov, ki jih je treba pripisati tožeči stranki, odpravljene šele po navedenem datumu.
3.
Člen 9 Direktive 2008/95 ter člene 54, 110 in 111 Uredbe št. 207/2009 je treba razlagati tako, da če imetnik prejšnje znamke ali druge prejšnje pravice v smislu teh določb zaradi prekluzije ne more zahtevati ugotovitve ničnosti poznejše znamke in prenehanja njene uporabe, mu ta prekluzija preprečuje tudi vlaganje dodatnih ali povezanih zahtevkov, ki se nanašajo, na primer, na odškodnino, predložitev informacij ali uničenje blaga.
Podpisi
(
*1
)	Jezik postopka: nemščina.