62001CC0104_NL
Conclusie van de advocaat generaal
Conclusie van de advocaat generaal
1.
Kan een enkele kleur, zonder vorm noch omtrek, een merk in de zin van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad(2) vormen voor bepaalde producten en diensten en, zo ja, onder welke voorwaarden? Dit is de kern van de in deze zaak door de Hoge Raad der Nederlanden gestelde vragen.
I ─
Rechtskader
2.
Het rechtskader wordt gevormd door het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom(3), de gemeenschapswetgeving en de Eenvormige Beneluxwet op de merken.
A ─
Het Unieverdrag van Parijs
3.
Het Unieverdrag van Parijs, waarbij alle lidstaten zijn aangesloten, vormt het basisinstrument van de internationale regels op het gebied van de industriële eigendom.
4.
Het geeft geen omschrijving van de tekens die een merk kunnen vormen.
5.
Het bepaalt in artikel 6 quinquies, A, dat elk fabrieks- of handelsmerk dat op regelmatige wijze in het land van oorsprong is ingeschreven, in de andere landen der Unie tot het depot toegelaten en als zodanig beschermd zal worden, onder de in dit artikel aangegeven voorbehouden. ingevolge artikel 6 quinquies, B, sub 2, worden werken ter inschrijving geweigerd wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd.
6.
Artikel 6 quinquies, C, bepaalt dat bij de beoordeling of een merk voor bescherming in aanmerking komt, rekening moet worden gehouden met alle feitelijke omstandigheden, met name de duur van het gebruik van het merk.
B ─
Gemeenschapswetgeving
7.
De gemeenschapswetgeving omvat de richtlijn en verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad.(4)
1.
De richtlijn
8.
De richtlijn is door de Raad vastgesteld ten einde verschillen tussen de merkenwetgevingen van de lidstaten op te heffen die de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen. Zij strekt ertoe, die bepalingen van nationaal recht aan te passen welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt.(5) Zij heeft enkel betrekking op de bepalingen inzake door inschrijving verkregen merken.(6)
9.
Zo bepaalt de richtlijn, onder welke voorwaarden een teken kan worden ingeschreven als merk.(7) Artikel 2 ervan, getiteld
"Tekens die een gemeenschapsmerk kunnen vormen"
, bepaalt:
"Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden."
10.
Artikel 3 van de richtlijn, dat de gronden voor weigering of nietigheid regelt, luidt als volgt:
"1.
Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:
a)
tekens die geen merk kunnen vormen;
b)
merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c)
merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
d)
merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
e)
tekens die uitsluitend bestaan uit:
─
de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of
─
de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of
─
de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;
[...]
3.
Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, sub b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving.
"
11.
Artikel 4 van de richtlijn bepaalt dat een merk evenmin wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig kan worden verklaard, wanneer het gelijk is aan een ouder merk of gevaar voor verwarring met dit oudere merk doet ontstaan, voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk bescherming geniet.
12.
Teneinde de functie van het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, definieert de richtlijn vervolgens de bescherming die ingeschreven merken in de lidstaten genieten.(8) Artikel 5 bepaalt het volgende:
"1.
Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:
a)
wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
b)
dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
2.
Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
"
13.
De richtlijn sluit evenwel niet de toepassing uit van andere rechtsregels van de lidstaten, zoals die betreffende oneerlijke mededinging, wettelijke aansprakelijkheid of bescherming van de consument.(9) Zo bepaalt artikel 5, lid 5:
"De leden 1 tot en met 4 laten onverlet bepalingen in een lidstaat betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk."
14.
Ingeschreven merken moeten worden gebruikt op straffe van verval.(10) Volgens artikel 10 van de richtlijn vervalt een merk indien de houder er niet binnen een termijn van vijf jaar een normaal gebruik van heeft gemaakt. Ingevolge artikel 10, lid 2, wordt mede als normaal gebruik beschouwd
"het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd"
.
2.
De verordening
15.
Evenals de richtlijn strekt de verordening tot opheffing van de belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen en diensten alsmede tot de invoering van een regeling waardoor wordt gewaarborgd dat de mededinging niet wordt vervalst.(11) Zij voorziet in de invoering van een merk dat in alle lidstaten van de Gemeenschap bescherming geniet en effect sorteert, zonder afbreuk te doen aan het merkenrecht van de lidstaten.
16.
De bepalingen van de richtlijn inzake de verkrijging van het merkrecht en de rechtsgevolgen van het merk zijn in dezelfde bewoordingen gesteld als die van de richtlijn. Zo geeft artikel 4 de bepalingen van artikel 2 van de richtlijn weer voor wat betreft de tekens die een gemeenschapsmerk kunnen vormen, artikel 7 voornoemde bepalingen van artikel 3, inzake de gronden waarop inschrijving wordt geweigerd, en artikel 9 bovenstaande bepalingen van artikel 5, betreffende de aan het merk verbonden rechten. Ook volgens de verordening geniet het gemeenschapsmerk slechts bescherming voorzover het wordt gebruikt. Artikel 15 van de verordening is identiek aan bovenstaand artikel 10 van de richtlijn, inzake het gebruik van het merk.
C ─
De Eenvormige Beneluxwet op de merken
17.
De drie Beneluxlanden hebben hun merkenrecht neergelegd in een gemeenschappelijke wet, de Eenvormige Beneluxwet op de merken.(12) Deze is per 1 januari 1996 gewijzigd bij een op 2 december 1992 te Brussel ondertekend protocol, dat strekte tot uitvoering van de richtlijn in de drie Beneluxlanden.(13)
18.
Artikel 1 van de BMW luidt als volgt:
"Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakkingen en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden. Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd vormen die door de aard van de waar worden bepaald, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren."
19.
Artikel 6 bis van de BMW bepaalt:
"1.
Het Benelux-Merkenbureau weigert een depot in te schrijven, indien naar zijn oordeel:
a.
het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6 quinquies, B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist;
[...]
3.
Het Benelux-Bureau geeft van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder opgave van redenen, onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant en stelt hem in de gelegenheid hierop binnen een bij uitvoeringsreglement gestelde termijn te antwoorden.
4.
Indien de bezwaren van het Benelux-Bureau tegen de inschrijving niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven, wordt de inschrijving van het depot geheel of gedeeltelijk geweigerd. Van de weigering geeft het Benelux-Bureau onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant, onder vermelding van het in artikel 6 ter genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing.
5.
Met de al dan niet gedeeltelijke weigering het depot in te schrijven is het depot geheel of gedeeltelijk nietig. Deze nietigheid treedt eerst in nadat de termijn voor het instellen van het in artikel 6 ter bedoelde rechtsmiddel ongebruikt is verstreken dan wel nadat het verzoek om een bevel tot inschrijving te geven onherroepelijk is afgewezen.
"
20.
Artikel 6 ter van de BMW luidt:
"De deposant kan zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 6 bis, vierde lid, bij verzoekschrift wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te
's-Gravenhage of het Cour d'Appel te Luxemburg teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen. Het territoriaal bevoegde Hof wordt bepaald door het bij het depot vermelde adres van de deposant of zijn gemachtigde dan wel door het bij het depot opgegeven correspondentieadres."
II ─
Feiten en procesverloop
21.
Op 27 augustus 1996 heeft Libertel Groep BV(14) het Benelux-Merkenbureau(15) om inschrijving van de kleur oranje verzocht.
22.
De aanvraag van Libertel bevatte in de rubriek die bestemd was voor de afbeelding van het teken een effen oranje gekleurd vak en, in de rubriek waarin onder meer de kleur van het teken kan worden vermeld, de toevoeging
"oranje"
.(16)
23.
De producten en diensten waarvoor de inschrijving van deze kleur werd gevraagd, vallen onder de klassen 9 en 35 tot en met 38 in de zin van de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, van 15 juni 1957, zoals herzien en gewijzigd. Libertel heeft aangegeven dat het bij de producten van klasse 9 om telecommunicatieapparatuur gaat en bij diensten van de klassen 35 tot en met 39 om telecommunicatiediensten en zakelijk, financieel en technisch beheer van telecommunicatiemiddelen.(17)
24.
Per brief van 21 februari 1997 heeft het BMB de merkgemachtigde van Libertel bericht, de inschrijving voorlopig te weigeren op grond dat Libertel niet had aangetoond dat de kleur oranje door gebruik onderscheidend vermogen had gekregen.(18)
25.
Libertel heeft opmerkingen ingediend ten bewijze van dat onderscheidend vermogen.
26.
Per brief van 10 september 1997 heeft het BMB zijn beslissing kenbaar gemaakt, inschrijving van voormelde kleur te weigeren wegens gebrek aan onderscheidend vermogen.
27.
Het beroep dat Libertel tegen deze weigering heeft ingesteld bij het Gerechtshof te
's-Gravenhage is op dezelfde grond verworpen.
28.
Tegen deze beschikking van het Gerechtshof heeft Libertel beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden.
III ─
De prejudiciële vragen
29.
De Hoge Raad der Nederlanden heeft bij beschikking van 23 februari 2001 de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:
"1.
Is het mogelijk dat aan een enkele, specifieke kleur, die als zodanig is afgebeeld of met een internationaal toegepaste code is aangeduid, onderscheidend vermogen toekomt voor bepaalde waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, aanhef en onder b, van de richtlijn?
2.
Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt:
a.
Onder welke omstandigheden mag worden aangenomen dat een enkele, specifieke kleur onderscheidend vermogen in eerdergenoemde zin bezit?
b.
Maakt het daarbij enig verschil of de inschrijving is verzocht voor een grote reeks van waren en/of diensten, dan wel voor een specifieke waar of dienst, onderscheidenlijk groep van waren of diensten?
3.
Dient bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk nagegaan te worden of er met betrekking tot die kleur een algemeen belang bij vrijhouding bestaat, zoals dat kan bestaan ten aanzien van tekens die een geografische herkomst aanduiden?
4.
Dient het BMB, bij de beoordeling van de vraag of een als merk gedeponeerd teken het in artikel 3, lid 1, aanhef en onder b, van de richtlijn bedoelde onderscheidend vermogen bezit, zich te beperken tot een beoordeling in abstracto van het onderscheidend vermogen of moet het rekening houden met alle concrete omstandigheden van het geval, waaronder begrepen het gebruik dat van het teken wordt gemaakt en de wijze waarop het teken wordt gebruikt?
"
IV ─
Beoordeling
A ─
Voorwerp van het geding
30.
Ik herinner eraan dat het volgens vaste rechtspraak uitsluitend een zaak is van de nationale rechter aan wie het geschil is voorgelegd en die de verantwoordelijkheid draagt voor de te geven rechterlijke beslissing, om, gelet op de bijzonderheden van het geval, zowel de noodzaak van een prejudiciële beslissing voor het wijzen van zijn vonnis te beoordelen, als de relevantie van de vragen die hij aan het Hof voorlegt.(19) Het Hof heeft niettemin geoordeeld dat het tot taak heeft, alle gemeenschapsrechtelijke bepalingen uit te leggen die noodzakelijk zijn voor de beslechting van bij de nationale rechterlijke instanties aanhangige gedingen, ook wanneer die bepalingen niet uitdrukkelijk worden genoemd in de door die rechterlijke instanties gestelde vragen.(20)
31.
Zo heeft het Hof in het arrest van 25 februari 1999, Swaddling(21), een handeling van afgeleid recht uitgelegd ofschoon de verwijzing enkel betrekking had op de uitlegging van een aantal artikelen van het EG-Verdrag.
32.
In casu heeft een verwijzende rechter het Hof een aantal vragen gesteld over artikel 3 van de richtlijn ten einde te bepalen of, en in voorkomend geval onder welke voorwaarden, een kleur zonder vorm noch omtrek voor bepaalde waren en diensten onderscheidend vermogen kan hebben.
33.
Zoals de Commissie terecht opmerkt(22), moet voor het onderzoek van die vragen eerst worden onderzocht of een kleur als zodanig een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn kan vormen.
34.
Alleen tekens die aan de in dit artikel gestelde voorwaarden voldoen, kunnen immers als merk worden ingeschreven. Artikel 3, lid 1, sub a, van de richtlijn bevestigt, dat tekens die niet aan die voorwaarden voldoen, naar hun aard geen merk kunnen vormen.
35.
Derhalve moet worden onderzocht of artikel 2 van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat een enkele kleur, zonder vorm noch omtrek, een teken vormt dat vatbaar is voor grafische voorstelling, die de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen.
B ─
Bij het Hof ingediende opmerkingen
36.
Libertel(23), het BMB(24), de Nederlandse regering(25), de regering van het Verenigd Koninkrijk(26) en de Commissie(27) zijn van oordeel, dat een enkele kleur als merk kan worden ingeschreven.
37.
Volgens de Commissie is een kleur, als visueel kenmerk, per definitie vatbaar voor grafische voorstelling.(28) Bovendien kan een kleur in het algemeen onderscheidend vermogen hebben. Kleuren kunnen een belangrijk element vormen van de communicatie tussen een onderneming en haar afnemers of de consument. Kleuren zijn blikvangers, zij kunnen een intrinsieke betekenis hebben en zij kunnen bij de toeschouwer bepaalde associaties opwekken.(29)
38.
De Commissie, Libertel en het BMB beroepen zich tot staving van hun betoog op de gemeenschappelijke verklaring van de Raad van de Europese Unie en de Commissie in het proces-verbaal van de vergadering van de Raad waarin de richtlijn is vastgesteld. Volgens deze verklaring zijn de Raad en de Commissie van oordeel, dat artikel 2 van de richtlijn niet de mogelijkheid uitsluit dat een kleurencombinatie of enkele kleur als merk wordt ingeschreven, mits die tekens de waren of diensten van een onderneming van die van een andere onderneming kunnen onderscheiden.(30)
39.
De Commissie, de regering van het Verenigd Koninkrijk en het BMB betogen tenslotte, dat hun standpunt wordt gedeeld door het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM). Volgens het BHIM kan een kleur in het algemeen als merk worden beschermd krachtens artikel 4 van de verordening, omdat zij valt onder de categorie
"alle tekens"
, welk begrip zo ruim mogelijk moet worden uitgelegd. Indien de bescherming van kleurmerken beperkt zou zijn tot een specifieke voorstelling, zou zulks in strijd zijn met de geest van het communautaire merkenrecht. Een omtrek is bij een grafische voorstelling in de zin van artikel 4 van de verordening niet noodzakelijk.(31)
C ─
Analyse
40.
Ik ben het met bovenstaande argumenten niet eens. Mijns inziens verzet artikel 2 van de richtlijn zich ertegen, dat een kleur zonder vorm noch omtrek als merk kan worden ingeschreven.
41.
Naar mijn oordeel voldoet een enkele kleur niet aan de in dit artikel gestelde voorwaarden, in de eerste plaats omdat zij zich niet leent voor grafische voorstelling en in de tweede plaats omdat zij de waren of diensten van een onderneming niet van die van andere ondernemingen kan onderscheiden.
42.
Alvorens elke voorwaarde afzonderlijk te onderzoeken, lijkt het mij evenwel nuttig in het kort enkele essentiële kenmerken van het begrip
"kleur"
uiteen te zetten.
1.
Het begrip
"kleur"
43.
"La couleur est une notion que tout le monde comprend de façon intuitive mais qu'il est bien difficile de définir de manière universelle"
(kleur is een begrip dat iedereen gevoelsmatig begrijpt, maar dat moeilijk algemeen te omschrijven valt).(32) Niettemin wordt aanvaard, dat kleur een gewaarwording is, de waarneming door het oog en de overbrenging naar de hersenen van het effect van lichtstralen op de stof. Bij kleur gaat het derhalve niet om een reeds bestaande objectieve realiteit waarvan wij slechts kennis hebben te nemen, zoals een vliesje op een voorwerp. Kleur wordt enerzijds bepaald door het soort licht en de lichtsterkte en anderzijds door het oog van de waarnemer. De kleur van een voorwerp verandert immers naargelang van de verlichting ervan en de afstand waarmee dat voorwerp wordt waargenomen. De waarneming ervan verschilt voorts per individu.(33)
44.
Kleur is op verschillende manieren geclassificeerd. Newton, aan wie de eerste interpretatie van door een prisma gebroken licht wordt toegeschreven, heeft het aantal primaire kleuren van het spectrum vastgesteld op zeven.(34) Schilders onderscheiden de primaire kleuren geel, rood en blauw, en de door vermenging van deze primaire kleuren verkregen secundaire kleuren. Voor de industriële toepassingen van kleur bestaan diverse verzamelingen monsters die nauwkeurig aan de hand van codes zijn gespecificeerd, waardoor een zeer groot aantal kleurschakeringen kan worden gedefinieerd.(35) Het menselijk oog kan echter slechts een beperkt aantal kleurschakeringen met zekerheid onderscheiden.(36) Bovendien is het aantal specifieke kleuraanduidingen nog beperkter.(37) Het aantal kleuren dat door een waarnemer met nauwkeurigheid kan worden geïdentificeerd en omschreven is derhalve uiterst beperkt.
45.
Tenslotte is kleur een taal. Aangezien het gaat om een gewaarwording die het uiterlijk der dingen weerspiegelt, kan zij bij de waarnemer gevoelens opwekken. Zij kan ook informatie doorgeven. Die gevoelens en informatie zijn zuiver culturele verschijnselen. Zij berusten op psychologische, symbolische, religieuze of andere conventies, die in de tijd en in de ruimte verschillen.(38) In de realiteit leidt een kleur evenwel geen zelfstandig bestaan. Door de wisselwerking tussen een lichtstraal en de stof is zij steeds het attribuut van iets. Naarmate zij intenser en helderder is, trekt de kleur van een voorwerp weliswaar meer onze aandacht, maar wat de hersenen gewaarworden en opnemen is niet de kleur op zich, maar het voorwerp in die kleur. Zo wordt het visuele geheugen, waarvan in proeven is aangetoond dat het sterk en duurzaam is(39), gevormd door mentale voorstellingen van de voorwerpen om ons heen.
46.
In het licht van bovenstaande opmerkingen moeten de twee in artikel 2 van de richtlijn gestelde voorwaarden worden onderzocht.
2.
Een voor grafische voorstelling vatbaar teken
47.
Volgens vaste rechtspraak moet voor de uitlegging van een gemeenschapsrechtelijke bepaling niet enkel rekening worden gehouden met de bewoordingen ervan, maar ook met de context en de doelstellingen die de regeling waarvan zij deel uitmaakt, nastreeft.(40)
48.
De argumenten die voor het Hof zijn aangevoerd vóór de toelating van een enkele kleur als merk, welke argumenten zijn ontleend aan de bewoordingen van artikel 2 van de richtlijn en aan de bedoeling van de uitgever, kunnen mij niet overtuigen.
49.
Wat om te beginnen de bewoordingen van artikel 2 van de richtlijn betreft, die op dit punt in de meeste taalversies identiek zijn, kan mijns inziens geen conclusie worden getrokken uit de uitdrukking
"alle tekens"
en uit de omstandigheid dat de lijst van in dit artikel opgesomde tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, niet-uitputtend is.
50.
De dubbelzinnigheid van voormeld artikel met betrekking tot de vraag of een enkele kleur moet worden beschouwd als teken dat een merk kan vormen, blijkt uit het feit dat de omzetting van dit artikel in de wetgevingen van de lidstaten tot verschillende oplossingen heeft geleid. In de Portugese wetgeving is inschrijving van een kleur als zodanig uitgesloten.(41) In het Franse en het Italiaanse recht is zij alleen mogelijk met betrekking tot kleurschakeringen(42) of chromatische tonaliteiten.(43) In Duitsland is zij toegestaan.(44) In de Benelux, Denemarken, Griekenland, Ierland, Oostenrijk, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk is de kwestie niet uitdrukkelijk geregeld. Hetzelfde geldt voor het Spaanse recht sinds de inwerkingtreding, op 31 juli 2002, van de nieuwe merkenwet.(45)
51.
Wat vervolgens voormelde gemeenschappelijke verklaring van de Raad en de Commissie betreft, deze heeft mijns inziens om twee redenen geen juridische waarde.
52.
In de eerste plaats heeft het Hof in het arrest van 26 februari 1991, Antonissen(46), geoordeeld dat een verklaring die is opgenomen in het verslag van de vergadering van de Raad waarop een bepaling van afgeleid recht is goedgekeurd, voor de uitlegging van die bepaling niet in aanmerking kan worden genomen wanneer de inhoud van die verklaring niet tot uitdrukking komt in de bewoordingen van de betrokken bepaling en genoemde verklaring derhalve geen juridische waarde heeft. Dit oordeel is door het Hof bevestigd in het arrest van 29 mei 1997, VAG Sverige.(47)
53.
In de tweede plaats moet worden beklemtoond dat de Raad en de Commissie in de aanhef van die verklaring te kennen hebben gegeven, dat deze niet vooruit liep op de uitlegging van de richtlijn door het Hof.(48) De Raad en de Commissie hebben er dus voor gezorgd, zelf uitdrukkelijk de rechtsgevolgen van hun verklaring te beperken. Het zou dan ook overdreven zijn, voor de uitlegging van artikel 2 van de richtlijn gevolgen te verbinden aan de bedoeling van de wetgever.
54.
In dit verband wil ik erop wijzen, dat de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de industriële eigendom(49), waarbij zowel de lidstaten zijn aangesloten als de Gemeenschap voor de onder haar vallende bevoegdheden, in artikel 15 enkel spreekt van kleurencombinaties.(50) Deze beperking wettigt de veronderstelling dat een kleur op zich in het kader van de onderhandelingen over de WHO-overeenkomsten ongeschikt werd geacht voor inschrijving als merk. Deze beoordeling vindt steun in de omstandigheid dat de oorspronkelijke tekst van dit artikel, die dateerde van 1990, kleuren vermeldde.(51)
55.
Ook een onderzoek van de structuur van de richtlijn en van het doel van de betrokken voorwaarde leidt tot de conclusie, dat een kleur op zich geen merk kan vormen.
56.
Blijkens de structuur van de richtlijn voorziet deze in de bescherming van het merk vóór enig gebruik, vanaf de inschrijving ervan. Die inschrijving is derhalve onderworpen aan een aantal voorwaarden, die door het bevoegde orgaan moeten worden onderzocht.
57.
Zo moet het betrokken teken algemeen geschikt zijn als merk, overeenkomstig de artikelen 2 en 3, lid 1, sub a, van de richtlijn. Voorts mogen er geen andere gronden voor weigering bedoeld in artikel 3, lid 1, zijn en mag er geen sprake zijn van een ouder recht zoals bedoeld in artikel 4 van de richtlijn.
58.
Aangezien het onderzoek van deze voorwaarden moet plaatsvinden zonder dat rekening wordt gehouden met een eventueel gebruik, kan het slechts worden uitgevoerd op basis van het teken zoals dit is omschreven in de inschrijvingsaanvraag.
59.
Indien het teken aan de gestelde voorwaarden voldoet, wordt het als merk ingeschreven. Aan de hand van het ingeschreven merk zal de bevoegde autoriteit vervolgens kunnen beoordelen of het teken van een concurrent gelijk is aan dit teken of gevaar voor verwarring doet ontstaan in de zin van artikel 5 van de richtlijn. Eveneens aan de hand van het ingeschreven merk zal worden beoordeeld, of de houder van het merk dit voldoende heeft gebruikt opdat zijn rechten niet vervallen kunnen worden verklaard overeenkomstig artikel 10 van de richtlijn.
60.
Uit de structuur van de richtlijn volgt derhalve, dat aan de hand van de grafische voorstelling van het teken in de inschrijvingsaanvaag wordt onderzocht of aan alle voorwaarden voor verkrijging van de rechten op het merk is voldaan en wordt vastgesteld, welke rechten en verplichtingen aan de inschrijving van het merk verbonden zijn.
61.
Gelet op de structuur van de richtlijn moet de eerste voorwaarde van artikel 2 ervan dan ook aldus worden uitgelegd, dat deze tot doel heeft dat nauwkeurig bekend is welk teken de aanvrager zal gebruiken om zijn waren en diensten te onderscheiden.
62.
Deze uitlegging vindt steun in het doel van de onderhavige voorwaarde. Zoals advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer in zijn conclusie in de bij het Hof aanhangige zaak Sieckmann (C-273/00)(52) heeft opgemerkt, wordt de voorwaarde dat een teken geschikt moet zijn voor grafische voorstelling opgelegd door het rechtszekerheidsbeginsel.
63.
Volgens de advocaat-generaal
"verleent een ingeschreven merk een monopolie aan de houder ervan, die een uitsluitend gebruik maakt van de tekens waaruit het bestaat. Raadpleging van het register moet de mogelijkheid bieden, kennis te nemen van de aard en de betekenis van ingeschreven tekens, indicaties en symbolen, en daartoe wordt de grafische voorstelling ervan verlangd. Wanneer een onderneming bepaalde tekens en indicaties claimt ten einde haar waren en diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden, moet nauwkeurig bekend zijn welke symbolen zij claimt, opdat anderen weten waar zij aan toe zijn." (53) Tegenover het door de inschrijving van een merk verleende monopolie staat derhalve een ware verplichting, derden te informeren over het beschermde teken.
64.
Hieruit volgt dat een willekeurige grafische voorstelling niet volstaat. Zij moet aan twee voorwaarden voldoen. De voorstelling moet om te beginnen duidelijk en nauwkeurig zijn opdat iedere twijfel is uitgesloten rond de vraag wat het voorwerp is van het uitsluitende recht. Zij moet voorts begrijpelijk zijn voor degenen die het register zouden willen raadplegen, te weten andere producenten en de consument, met andere woorden zij moet geen overdreven inspanningen vergen om te bepalen welk teken door de aanvrager inderdaad zal worden gebruikt.(54)
65.
Naar mijn oordeel voldoet een enkele kleur niet aan deze voorwaarden. Vooraf wil ik duidelijk aangeven, dat ik geen onderscheid maak tussen een in de inschrijvingsaanvraag weergegeven kleur en een kleur die enkel door een internationale code wordt aangeduid. In dit laatste geval lijkt het mij niet overdreven, van een consument of een concurrent te verlangen dat hij de betrokken monsterverzameling raadpleegt om kennis te nemen van de kleur die de aanvrager claimt. Tenzij die monsterverzameling moeilijk toegankelijk mocht zijn, kan aan de hand van een dergelijke aanduiding duidelijk en ondubbelzinnig worden vastgesteld welke kleur de aanvrager heeft gekozen.
66.
Aan de hand van de weergave of de aanduiding van een kleur als zodanig kan mijns inziens evenwel niet worden bepaald, welk teken de aanvrager zal gebruiken om zijn waren en diensten te onderscheiden.
67.
Zoals ik in punt 45 van deze conclusie uiteen heb gezet, is de kleur steeds het attribuut van iets. Anders dan de in artikel 2 van de richtlijn opgesomde tekens, zoals woorden, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, leidt een enkele kleur geen zelfstandig bestaan.
68.
Met andere woorden, men kan niet met zekerheid vaststellen hoe de geclaimde kleur zal verschijnen op de waren waarvoor de inschrijving ervan wordt gevraagd. Zo zal zij de totale buitenkant van die waren of van hun verpakking of slechts een deel daarvan kunnen kleuren ofwel, in het kader van gedetailleerde tekeningen, omtrokken zijn door de generieke kleur van de waren.
69.
Hetzelfde geldt voor diensten. Diensten hebben per definitie geen materiële vorm en dus evenmin een kleur. Het merk zal derhalve alleen kunnen worden aangebracht op documenten, voertuigen of andere voorwerpen door middel waarvan zij worden verricht. Ook hier zal de geclaimde kleur het hele oppervlak kunnen bestrijken of, in het geval van gedetailleerde tekeningen, slechts een deel daarvan.
70.
Het feit dat de deposant inschrijving van de kleur op zich vraagt en derhalve het uitsluitend gebruik daarvan wenst te verkrijgen, doet bovendien vermoeden dat hij zich al deze mogelijkheden voorbehoudt.
71.
Dit blijkt nog duidelijker wanneer de aanvrager, zoals in de zaak Heidelberger Bauchemie, reeds aangehaald, inschrijving vraagt voor meerdere kleuren op zich.(55) Indien die kleuren op geen enkele manier zijn geassembleerd of gerangschikt in het verzoek om inschrijving, zijn in de praktijk uiteraard een groot aantal combinaties mogelijk.
72.
Indien de inschrijving van een kleur zonder vorm noch omtrek wordt gevraagd, zal de bevoegde autoriteit derhalve moeilijk kunnen nagaan of aan de overige voorwaarden voor inschrijving van een merk is voldaan. Naargelang de kleur het gehele product bedekt of is omtrokken door een gedetailleerde tekening, kan zij bij de consument overkomen als zuiver ornamenteel of als onderdeel van een onderscheidend teken. Ook kan men zich afvragen, hoe de bevoegde autoriteit werkelijk zal kunnen nagaan, of het aldus aangevraagde merk geen verwarring doet ontstaan met een ouder merk dat de opgeëiste kleur of een nuance daarvan bevat.
73.
Voorts zou de inschrijving als merk van een enkele kleur ondernemers die het register raadplegen niet in staat stellen, hun rechten te bepalen.
74.
Overeenkomstig artikel 5 van de richtlijn kan de merkhouder het gebruik van een teken in het economisch leven verbieden voor waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met die waarvoor het merk is ingeschreven, niet alleen wanneer dat teken gelijk is aan het ingeschreven merk, maar ook wanneer het bij het publiek verwarring kan stichten met dit merk.
75.
Indien het ingeschreven merk de kleur als zodanig is, zullen de andere ondernemers moeilijk kunnen bepalen in hoeverre zij die kleur nog kunnen gebruiken voor dezelfde waren en diensten of waren en diensten die gelijksoortig zijn aan die waarvoor de inschrijving van die kleur is toegestaan.
76.
Bovendien zal die onzekerheid niet alleen betrekking hebben op de kleur zoals die is weergegeven in het register of aangeduid door een internationale code, maar zich uitstrekken tot een groot aantal nuances van die kleur. Zoals gezegd in de punten 43 en 44 van deze conclusie, is de mogelijkheid voor het publiek om zonder gevaar voor verwarring kleurnuances te onderscheiden beperkt, zowel wegens de eigenschappen van het menselijk oog als omdat de kleur van objecten varieert naargelang van het licht en de afstand waarmee wij ze zien.
77.
Een dergelijke onzekerheid is mijns inziens in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel, dat het vereiste rechtvaardigt dat een merk vatbaar moet zijn voor grafische voorstelling. In het arrest van 29 september 1998, Canon(56), heeft het Hof uitdrukkelijk gewezen op het belang van dit beginsel op het gebied van het merkenrecht.(57)
78.
Op grond van het voorgaande ben ik van oordeel dat een kleur zonder vorm noch omtrek niet kan worden beschouwd als een teken dat vatbaar is voor grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn.
79.
Een enkele kleur voldoet evenmin aan de tweede voorwaarde van artikel 2 van de richtlijn, volgens welke merken alleen kunnen worden gevormd door tekens die de waren en diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen.
3.
Het vermogen om waren en diensten van een onderneming van die van andere ondernemingen te onderscheiden
80.
Het komt mij voor, dat artikel 2 van de richtlijn de categorieën tekens of aanduidingen die op zich geen onderscheidend vermogen kunnen hebben, uitsluit.
81.
Dit oordeel is niet in strijd met de rechtspraak van het Gerecht van eerste aanleg(58) en van het Hof(59), volgens welke het onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd.(60) Deze rechtspraak is ontwikkeld in het kader van de beoordeling van de absolute weigeringsgronden bedoeld in artikel 7, lid 1, sub b tot en met e, van de verordening en in de overeenkomstige bepalingen van de richtlijn, in zaken die betrekking hadden op tekens vallende onder een in artikel 4 van de verordening of artikel 2 van de richtlijn uitdrukkelijk genoemde categorie, of in het kader van de toepassing van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, betreffende de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik.(61)
82.
Een andere uitlegging zou er voor het overige op neerkomen, dat een groot deel van het nuttig effect wordt ontnomen aan de tweede voorwaarde van artikel 2 van de richtlijn en aan artikel 3, lid 1, sub a, bepalende dat tekens die geen merk kunnen vormen niet worden ingeschreven.(62) Ik wijs erop, dat de voorwaarde volgens welke de inschrijving van merken die geen onderscheidend vermogen hebben, moet worden geweigerd, uitdrukkelijk is opgenomen in artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn.
83.
Bovendien heeft het Hof tot op heden weliswaar nog geen standpunt hoeven in te nemen over de vraag, of verzoeken om inschrijving van tekens of aanduidingen die niet worden vermeld in artikel 2 van de richtlijn(63) of artikel 4 van de verordening, enkel op basis van deze bepalingen kunnen worden afgewezen, maar het heeft wel enkele malen beklemtoond dat de in de artikelen 2 en 3, lid 1, sub a, van de richtlijn bedoelde voorwaarden algemeen zijn.(64) Evenzo heeft het in voormeld arrest Philips Electronics verklaard, dat
"de bewoordingen van artikel 3, lid 1, sub a, en de opzet van de richtlijn duidelijk aangeven dat deze bepaling in wezen beoogt de inschrijving uit te sluiten van tekens die niet algemeen geschikt zijn om een merk te vormen"
.(65)
84.
In dit stadium van mijn onderzoek moet derhalve worden bepaald, of een enkele kleur enkel op grond van haar intrinsieke eigenschappen onderscheidend vermogen kan hebben. Mijns inziens niet, en dit om twee redenen.
85.
In de eerste plaats is zojuist gebleken, dat aan de hand van het verzoek om inschrijving van een kleur op zich niet kan worden bepaald, welk teken uiteindelijk op de waren of in verband met de betrokken diensten zal worden gebruikt. De beoordeling van het onderscheidend vermogen impliceert mijns inziens juist dat kennis wordt genomen van dat teken.
86.
In de tweede plaats ben ik van oordeel dat een enkele kleur niet als functie kan hebben, de herkomst van waren of diensten aan te duiden. Het Hof heeft deze functie aldus omschreven, dat
"aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege, dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden"
.(66) Het merk dient dus voor de herkomstgarantie van het merkproduct te zorgen.(67) Het gaat derhalve om een zeer nauwkeurige betekenis.
87.
Zoals ik in punt 45 van deze conclusie uiteen heb gezet, kan een kleur als zodanig, dat wil zeggen als abstracte eenheid, weliswaar een betekenis hebben of gevoelens oproepen, maar enkel krachtens conventies die in een maatschappij op een gegeven moment gelden.(68) Bovendien zijn zelfs die betekenis of die gevoelens, die op diep ingewortelde culturele verschijnselen kunnen berusten, afhankelijk van de omstandigheden waarin wij een kleur waarnemen.(69) Een kleur kan derhalve slechts een nauwkeurige betekenis hebben indien zij wordt gezien in het kader van een bepaalde vorm of een bepaalde betekenis.(70)
88.
Mijns inziens kan dan ook niet worden aangenomen, dat een kleur zonder vorm noch omtrek een dermate nauwkeurige betekenis kan hebben dat zij zonder gevaar voor verwarring de herkomst van een waar of een dienst aanduidt.
89.
Dit neemt niet weg dat het BHIM meerdere malen een kleur op zich als merk heeft ingeschreven. Zo is onder meer de kleur lila/paars ingeschreven voor chocola(71), de kleur magenta voor waren en diensten op het gebied van telecommunicatie(72) en de kleur geel voor antiroestmiddelen.(73) Het BHIM heeft geoordeeld, dat elk van deze kleuren voor de aanduiding van de betrokken waren en diensten onderscheidend vermogen had verkregen door het gebruik dat ervan was gemaakt.(74)
90.
Dergelijke inschrijvingen zijn mijns inziens voor discussie vatbaar gezien het teken dat de consument in werkelijkheid waarneemt en dat hij heeft geleerd te erkennen als aanduiding van de herkomst van de betrokken waren en diensten. Zoals gezegd, is de kleur steeds het attribuut van iets. Wat de consument heeft geleerd te erkennen, is dus niet de kleur als zodanig, maar een voorwerp in die kleur.(75) De kleur wordt derhalve steeds geassocieerd met een ander element. In de meeste gevallen is dit een logo of een woord.(76) Dat andere element is minimaal de vorm van de betrokken waar.
91.
Indien dat andere element wegvalt, kan de consument niet meer met zekerheid de herkomst van de betrokken waar of dienst bepalen. Met andere woorden, indien het logo of het woord dat hij steeds op het product of de verpakking aantrof, ontbreekt, of indien de vorm van dat product recentelijk is gewijzigd, kan er bij de consument twijfel ontstaan over de herkomst ervan, ook indien de kleur ongewijzigd blijft.
92.
Indien men de tekens tot de abstracte kleur beperkt en deze laatste als merk inschrijft, aanvaardt men mijns inziens een deel van het merk als merk. Het merk wordt niet gevormd door de kleur als zodanig, maar door die kleur, geassocieerd met een ander element of toegepast op een voorwerp.
93.
Deze oplossing is door sommige nationale bureaus aanvaard. Zo heeft het bevoegde bureau van het Verenigd Koninkrijk het verzoek van de oliemaatschappij BP om inschrijving van de enkele kleur groen voor de in BP-tankstations aangeboden waren en diensten afgewezen. Het heeft alleen de inschrijving aanvaard van die kleur, toegepast op de buitenkanten van de lokalen of gebouwen overeenkomstig de bij de inschrijvingsaanvragen gevoegde schema's.(77) Evenmin heeft dit bureau de kleur roze als zodanig ingeschreven voor isolatiemateriaal, maar enkel
"the color pink, as defined by pantone nº 196C, applied to the entire surface of the goods"
.(78) Voor diensten heeft de bevoegde Ierse instantie ten behoeve van de United Parcel Service of America het merk ingeschreven dat aan de volgende omschrijving beantwoordt.
"The mark consists of the colour brown as shown on the form of application, being the predominant colour applied to the visible surface of the uniforms worn by staff in the performance of the service." (79)
94.
Dit standpunt, volgens hetwelk niet de kleur als zodanig onderscheidend vermogen kan verkrijgen door gebruik, strookt met de bij het United States Patent and Trademark Office geldende regels.(80) Dienaangaande zij erop gewezen dat het merk van de vennootschap Qualitex, dat de Supreme Court van de Verenigde Staten in staat heeft gesteld zich voor de eerste keer uit te spreken over de bescherming van kleurmerken en deze toelaatbaar te achten, niet wordt gevormd door de tint goudgroen op zich, maar door
"a particular shade of green-gold applied to the top and the surfaces of the goods"
.(81)
95.
Gelet op het voorgaande komt het mij voor, dat bovenstaande voorbeelden van inschrijving als merk van een enkele kleur mijn uitlegging van artikel 2 van de richtlijn niet tegenspreken.(82)
96.
De in punt 93 van de onderhavige conclusie geciteerde inschrijvingen tonen mijns inziens daarentegen aan, dat ondernemers die een kleur gebruiken om hun waren of diensten te identificeren, de merkenrechtelijke bescherming moeten genieten zonder dat de kleur zelf hoeft te worden ingeschreven. Bovendien kunnen die ondernemers zich, zoals blijkt uit de zesde overweging van de considerans en artikel 5, lid 5, van de richtlijn, ook beroepen op de bepalingen van het recht van hun lidstaten inzake oneerlijke mededinging, wettelijke aansprakelijkheid of bescherming van de consument.
97.
Gelet op een en ander wettigt geen element de gedachte, dat de bescherming van die ondernemers tegen concurrenten die, door het gebruik van dezelfde kleur of een nuance daarvan, zouden willen profiteren van de bekendheid of het onderscheidend vermogen van hun merk, niet of in mindere mate zou zijn gewaarborgd doordat kleuren als zodanig zijn uitgesloten van de in artikel 2 van de richtlijn genoemde categorieën tekens.
98.
Daarentegen kan op goede gronden worden aangenomen, dat de inschrijving als merk van kleuren als zodanig nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor de vrije mededinging, die zoals uiteengezet in punt 8 van deze conclusie, het doel van de richtlijn is.
99.
De inschrijving van een enkele kleur heeft ingevolge artikel 5 van de richtlijn tot gevolg, al was het maar omdat andere ondernemers niet nauwkeurig kunnen vaststellen of en hoe zij die kleur nog kunnen gebruiken, dat de merkhouder het uitsluitend gebruik krijgt. Zoals in punt 76 van deze conclusie is gebleken, zal dat uitsluitend gebruik bovendien niet alleen gelden voor de kleur zoals die is weergegeven in de inschrijvingsaanvraag of aangeduid door een internationale code, maar zal het zich kunnen uitstrekken tot een groot aantal nuances van die kleur. Met andere woorden, het is zeer waarschijnlijk dat de inschrijving als merk van een bijzondere tint blauw de merkhouder het uitsluitend gebruik van de kleur blauw verleent.(83)
100.
Rekening houdend met de gevoelens die kleuren bij de waarnemer kunnen opwekken en aangezien zij niet alle even zichtbaar zijn, is voorts het aantal kleuren dat daadwerkelijk bruikbaar is voor een product, nog beperkter. Dit blijkt reeds uit de kleuren die voor tankstations worden gebruikt, die door de voorstanders van de inschrijving als merk van kleuren als zodanig als voorbeeld zijn aangehaald.(84) Het aantal kleuren dat door de betrokken maatschappijen wordt gebruikt op de buitenkant van hun gebouwen en in hun logo's is kleiner dan het aantal kleuren met een specifieke naam en de meeste ervan worden door meerdere maatschappijen tegelijk gebruikt.(85)
101.
Het zou derhalve volstaan dat meerdere kleuren als zodanig als merk zijn ingeschreven, om aan enkele ondernemers een echt monopolie voor het gebruik van de kleur te verlenen. Een dergelijke monopolie zou evenwel de mededingingsvoorwaarden kunnen vervalsen.
102.
Zoals de Commissie zeer terecht in haar schriftelijke opmerkingen naar voren brengt(86), zijn kleuren tegenwoordig van groot belang voor ondernemingen. Steeds meer ondernemingen gebruiken kleuren voor hun waren en de met hun diensten verband houdende producten.(87) Die kleuren dienen de aandacht van de consument te trekken.(88) Door de gevoelens die zij opwekken bieden kleuren de ondernemingen de mogelijkheid, voor hun producten en diensten bepaalde psychologische effecten te bereiken.(89) Kleuren zijn derhalve een waar communicatiemiddel tussen ondernemingen en de consument geworden. Het gebruikt ervan kan alleen maar toenemen, aangezien het beeld een dominerende rol speelt in de communicatie.
103.
Derhalve mag worden aangenomen, dat een ondernemer die de mogelijkheid werd ontnomen kleuren of sommige kleuren te gebruiken, zou worden benadeeld ten opzichte van zijn concurrenten, en dat een monopolie voor het gebruik van kleuren zelfs de toegang van nieuwe ondernemers tot een bepaalde markt zou kunnen verhinderen.
104.
Gelet op een en ander zou ook het doel van het merkrecht kunnen rechtvaardigen dat kleuren op zich niet voor uitsluitend gebruik door bepaalde ondernemers kunnen worden bestemd en dat zij voor eenieder ter beschikking staan.
105.
Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging, te antwoorden dat artikel 2 van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een enkele kleur zonder vorm noch omtrek geen teken vormt dat vatbaar is voor grafische voorstelling waardoor waren of diensten van een onderneming van die van andere ondernemingen kunnen worden onderscheiden.
106.
Gezien dit antwoord zijn de overige door de verwijzende rechter gestelde vragen voor het hoofdgeding zonder voorwerp. Zij hoeven naar mijn oordeel geen beantwoording.
V ─
Conclusie
107.
Op grond van het voorgaande stel ik het Hof voor, de door de Hoge Raad der Nederlanden gestelde vragen te beantwoorden als volgt:
"Artikel 2 van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat een enkele kleur, zonder vorm noch omtrek, geen teken vormt dat vatbaar is voor grafische voorstelling waardoor de waren of diensten van een onderneming kunnen worden onderscheiden van die van andere ondernemingen."
(1) .
(2)
Richtlijn van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1, hierna:
"richtlijn"
).
(3)
Verdrag van 20 maart 1883, hierna:
"Unieverdrag van Parijs"
).
(4)
Verordening van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd (hierna:
"verordening"
).
(5)
Eerste en derde overweging van de considerans.
(6)
Vierde overweging van de considerans.
(7)
Zevende overweging van de considerans.
(8)
Negende en tiende overweging van de considerans.
(9)
Zesde overweging van de considerans.
(10)
Achtste overweging van de considerans.
(11)
Eerste overweging van de considerans.
(12)
Getekend te Brussel op 19 maart 1962 (Trb. 58, Belgisch Staatsblad van 14 oktober 1969, hierna:
"BMW"
).
(13)
Trb. 1993, 12; Belgisch Staatsblad van 12 maart 1996.
(14)
Hierna:
"Libertel"
.
(15)
Hierna:
"BMB"
.
(16)
Verwijzingsbeschikking punt 3.6.
(17)
Conclusie van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, voetnoot 1 (bijlage 1 bij de verwijzingsbeschikking).
(18)
Verwijzingsbeschikking punt 3.1.
(19)
Zie bijvoorbeeld arrest van 15 december 1995, Bosman (C 415/93, Jurispr. blz. I-4921, punt 59).
(20)
Arrest van 18 maart 1993, Viessmann (C-280/91, Jurispr. blz. I-971, punt 17). Zie ook arrest van 8 februari 2001, Lange (C-350/99, Jurispr. blz. I-1061, punten 20-25).
(21)
C-90/97, Jurispr. blz. I-1075.
(22)
Punt 69 van de schriftelijke opmerkingen.
(23)
Punt 7.2 van de schriftelijke opmerkingen.
(24)
Punt 4.1 van de schriftelijke opmerkingen.
(25)
Punt 23 van de schriftelijke opmerkingen.
(26)
Punt 13 van de schriftelijke opmerkingen.
(27)
Punt 74 van de schriftelijke opmerkingen.
(28)
Punt 71 van de schriftelijke opmerkingen.
(29)
Punt 73 van de schriftelijke opmerkingen.
(30)
PB BHIM nr. 5/96, blz. 607.
(31)
Uitspraak van de Derde kamer van beroep van 18 december 1998, zaak R 122/1998-3, punten 17 en 18. In die zaak had de verzoeker verzocht om inschrijving van de kleur
"lichtgroen"
voor kauwgum voor cosmetisch, medisch en niet-medisch gebruik.
(32)
"La coleur"
, dossier pour la science nº 27 (beschikbaar op de website http://www.pourlascience.com).
(33)
Idem. Zie ook
Manuel de la couleur
, Solar, 2001, blz. 6 en 138.
(34)
Rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet (de zeven regenboogkleuren).
(35)
Zie de chromatische woordenboeken, de systemen van Pantone, RAL, ACC, enz. [het ACC (Acoat Color Codification) systeem bijvoorbeeld kan tot 2,4 miljoen kleuren definiëren].
(36)
Volgens M. Pastoureau,
Dictionnaire des couleurs de notre temps
, Bonneton, Parijs, 1999, tegen de honderd, misschien tweehonderd bij meer ervaren waarnemers.
(37)
In het algemeen minder dan een dozijn in onze westerse samenleving: wit, rood, zwart, groen, geel, blauw, grijs, bruin, roze, violet en oranje. Ter aanduiding van kleuren worden ook wel namen gebruikt die zijn ontleend aan planten (bijvoorbeeld citroen, lila), dieren (bijvoorbeeld camel, ravenzwart), mineraalstoffen (bijvoorbeeld robijnrood, turquoise), natuurverschijnselen (zoals in het Frans
"aurore"
(dageraad) voor goudgeel en
"horizon"
voor een bepaalde kleur blauw) of aan diverse stoffen (zoals strogeel, roestbruin). De nauwkeurige identificatie van dergelijke kleurschakeringen blijft echter zeer subjectief.
(38)
Blauw bijvoorbeeld wordt thans in Europa beschouwd als een
"koude"
kleur, maar was in de Middeleeuwen en in de Renaissance een
"warme"
kleur. Evenzo is het heden ten dage in Japan van belang of het gaat om een doffe of een heldere kleur, en niet zozeer of het rood, blauw, of geel betreft (M. Pastoureau, t.a.p.).
(39)
Volgens de
Encyclopédie Hachette Multimédia
kan het geheugen 90 % van 2 500 dia's die gedurende enkele dagen worden vertoond, opslaan. Kleuren herinnert men zich daarentegen slechts zeer kortstondig. Deze encyclopedie bevat een leuke test om dit te bewijzen: u leert een zin van vijf of zes woorden met letters in vier verschillende kleuren (bijvoorbeeld blauw, rood, geel en groen) en probeert deze weer te geven met viltstiften van dezelfde kleur, waarbij u voor iedere letter de juiste kleur moet gebruiken. Het is bijzonder moeilijk om zich ook maar enkele letters in de goede kleur te herinneren, terwijl het heel eenvoudig is om zich de zin te herinneren (http://www.ani.ehmel.hachette-multimedia.fr).
(40)
Zie bijvoorbeeld arrest van 14 juni 2001, Kvaerner (C-191/99, Jurispr. blz. I-4447, punt 30).
(41)
Volgens artikel 166, lid 1, sub d, van de Código da Propriedade Industrial (wet op de industriële eigendom), goedgekeurd bij decreet-wet 26/95 van 24 januari 1995, kunnen onder meer niet als merk worden ingeschreven
"kleuren, tenzij meerdere kleuren op bijzondere en onderscheidende wijze onder elkaar of met andere elementen gecombineerd zijn"
.
(42)
Volgens artikel L 711-1 van de Franse Code de la propriété intellectuelle, zoals gewijzigd bij wet van 4 januari 1991, kunnen figuratieve tekens zoals
"kleurschikkingen, ─ combinaties of ─ schakeringen"
een merk vormen.
(43)
Artikel 16 van de Italiaanse merkenwet, zoals gewijzigd bij wetsdecreet van 4 december 1992, bepaalt dat
"[a]ls ondernemingsmerk kunnen worden ingeschreven alle nieuwe tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name [...] kleurencombinaties of chromatische tonaliteiten, mits zij de waren of diensten van een onderneming van die van andere ondernemingen kunnen onderscheiden"
.
(44)
Artikel 3 van het Gesetz über den Schutz von marken und sonstigen Kennzeichen van 25 oktober 1994 bepaalt dat
"[a]ls merk [...] beschermd kunnen worden alle tekens [...] daaronder begrepen kleuren en kleurencombinaties die de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen"
. Het Bundespatentgericht buigt zich evenwel nog over de vraag of een abstracte kleur een merk kan vormen en heeft het Hof een prejudiciële vraag gesteld in de zaak Heidelberger Bauchemie (C-49/02), bij het Hof aanhangig, waarop ik hierna nader zal ingaan.
(45)
De ontwikkeling van de Spaanse wetgeving is tekenend voor de dubbelzinnigheid van de bewoordingen van de richtlijn voor het onderhavige probleem. Artikel 11 van de merkenwet 32/88 bepaalde namelijk uitdrukkelijk, dat een kleur op zich niet kon worden ingeschreven en een kleur enkel indien zij was omlijnd door een vorm. De nieuwe wet daarentegen heeft de bewoordingen van de richtlijn overgenomen en laat de vraag of een enkele kleur een merk kan vormen, onbeslist.
(46)
C-292/89, Jurispr. blz. I-745, punt 18.
(47)
C-329/95, Jurispr. blz. I-2675, punt 23.
(48)
Deze aanhef luidt als volgt:
"De hiervan weergegeven verklaringen van de Raad en Commissie vormen geen onderdeel van de rechtshandeling en laten de uitlegging ervan door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen onverlet."
(49)
Deze overeenkomst vormt bijlage 1 C bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WHO), door de Gemeenschap goedgekeurd voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 (PB L 336, blz. 1).
(50)
Artikel 15, lid 1, van deze overeenkomst luidt als volgt:
"Elk teken, of elke combinatie van tekens, waarmee de waren of diensten van de ene onderneming kunnen worden onderscheiden van die van andere ondernemingen kan een handelsmerk vormen. Deze tekens, met name woorden die persoonsnamen, letters, cijfers, figuratieve elementen en combinaties van kleuren alsmede een combinatie van zodanige tekens omvatten, komen in aanmerking voor inschrijving als handelsmerken. Wanneer de desbetreffende waren of diensten niet kunnen worden onderscheiden met de tekens op zichzelf, kunnen de Leden het in aanmerking komen voor inschrijving afhankelijk stellen van het onderscheidend vermogen op grond van het gebruik. De Leden kunnen als voorwaarde voor inschrijving verlangen dat de tekens met het oog waarneembaar zijn."
(51)
D. Gervais,
The TRIPS Agreement: drafting history and analysis
, Sweet
& Maxwell, 1998, blz. 105.
(52)
In die zaak is het Hof de vraag voorgelegd of een geur een merk kan vormen.
(53)
Punt 36 van de conclusie.
(54)
Ibidem, punt 38.
(55)
In die zaak is het Duitse octrooi- en merkenbureau verzocht om inschrijving van de kleuren blauw en geel. Het gevraagde merk is omschreven als volgt:
"Het aangevraagde merk wordt gevormd door de ondernemingskleuren van de aanvrager, die in alle denkbare vormen worden gebruikt, inzonderheid voor verpakkingen en etiketten. De precieze referentie van de kleuren is RAL 5015/HKS 47 ─ blauw en RAL 1016/HKS 3 ─ geel."
(56)
C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 27.
(57)
In punt 21 van dit arrest heeft het Hof verklaard, dat er om redenen van rechtszekerheid en goed bestuur hoe dan ook voor moet worden gewaakt, dat geen merken worden ingeschreven waarvan het gebruik met succes voor de rechter zou kunnen worden aangevochten.
(58)
Het Gerecht van eerste aanleg heeft deze regel vastgelegd in zijn eerste arrest inzake het gemeenschapsmerk (arrest van 8 juli 1999, Procter
& Gamble/BHIM
"Baby-Dry"
, T-163/98, Jurispr. blz. II-2383, punt 21), en in latere arresten regelmatig bevestigd (zie met name arrest van 5 april 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/BHIM
"Easybank"
, T-87/00, Jurispr. blz. II-1259, punt 21).
(59)
Arrest van 18 juni 2002, Philips (C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 59).
(60)
Aangezien de bepalingen van de verordening en van de richtlijn gelijkluidend zijn, moeten zij dezelfde uitlegging krijgen.
(61)
Arrest van 4 oktober 2001, Merz
& Krell (C-517/99, Jurispr. blz. I-6959, punt 30).
(62)
Artikel 7, lid 1, sub a, van de verordening is nog explicieter, omdat het bepaalt dat tekens die niet in overeenstemming zijn met artikel 4, niet worden ingeschreven.
(63)
Bij het Hof zijn thans diverse zaken betreffende die vraag aanhangig. Behalve met bovenvermelde zaken Sieckmann en Heidelberger Bauchemie, is het ook belast met de vraag of een merk kan bestaan uit lawaai of geluid (zaak Shield mark, C-283/01, aanhangig).
(64)
Reeds aangehaald arresten Canon, punt 27, en Merz
& Krell, punten 23 en 24.
(65)
Punt 37, cursivering van mij.
(66)
Zie met name arrest van 17 oktober 1990, HAG GF (C-10/89, Jurispr. blz. I-3711, punt 14); arresten Canon reeds aangehaald, punt 28, en Merz
& Krell, reeds aangehaald, punt 22.
(67)
Arrest van 23 april 2002, Boehringer Ingelheim e.a. (C-143/00, Jurispr. blz. I-3759, punt 29).
(68)
Zo is zwart de rouwkleur en betekent wit zuiverheid.
(69)
Het dragen van een zwart krip wijst op rouw, maar het dragen van een zwarte avondjurk heeft niet noodzakelijkerwijs die betekenis.
(70)
J.-M Klinkenberg,
"Qu'est-ce que le signe?"
, in
Le langage
, éditions sciences humaines, blz. 105. De auteur haalt het volgende voorbeeld aan, ontleend aan de wegenverkeerswet: gecombineerd met een ronde vorm duidt rood op een verbod; gecombineerd met een driehoek, kondigt rood een gevaar aan.
(71)
Inschrijving van 27 oktober 1999, nr. 31336.
(72)
Inschrijving van 3 augustus 2000, nr. 212787.
(73)
Inschrijving van 9 januari 2001, nr. 396176.
(74)
Aangezien de statistieken van het BHIM geen aparte rubriek voor kleuren als zodanig bevatten, kan moeilijk worden nagegaan of daarvóór geen enkel merk van dat type is ingeschreven. Uit de rechtspraak van het BHIM kan echter worden afgeleid dat dergelijke inschrijvingen hooguit bij wijze van hoge uitzondering zijn toegestaan (zie bijvoorbeeld zaak R- 122/1998-3, reeds aangehaald, punt 17, 18 en 21).
(75)
Zie in die zin punt 70 van mijn conclusie in de zaak Toshiba Europe (arrest van 25 oktober 2001, C-112/99, Jurispr. blz. I-7945).
(76)
Dat een automobilist de kleur groen aan BP-tankstations kan associëren, komt doordat het logo van deze maatschappij de letters
"BP"
tegen een groene achtergrond bevat en bepaalde delen van de buitenkant van de gebouwen van BP-tankstations van dezelfde kleur zijn. Evenzo komt het woord
"Milka"
voor op de verpakking van chocolade waarvoor de kleur lila/paars door het BHIM als merk is ingeschreven.
(77)
High Court of Justice in Northern Ireland, Chancery Division, 16 juni 2000, BP Amoco PLC/John Kelly Ltd en Glenshane Tourist Services Ltd.
(78)
Inschrijving van 25 oktober 1996, nr. 2004215. De voorstelling van het merk in het register toont een tekening van isolatiemateriaal.
(79)
Inschrijving van 27 oktober 1998, nr. 221818. Het merk wordt in het register voorgesteld door een uniform in de geclaimde kleur.
(80)
Volgens het Trademark Manuel of Examining Procedures, herzien in juni 2002, is de inschrijving van een merk slechts mogelijk na voorafgaand gebruik. Section 1202.05, getiteld
"Color as a mark"
bepaalt:
"Color marks are marks that consists solely of one or more colors used on particular objects. For marks used in connection with goods, the color may be used on the entire surface of the goods, on a portion of the goods, or on all part of the packaging for the goods [...] Similarly, service marks may consist of color used on all or part of material used in the advertising and rendering of the services [...] Color marks are never inherently distinctive, and cannot be registered on the Principal Register without a showing of acquired distinctiveness [...]"
(http://www.uspto.gov.).
(81)
Inschrijving nr. 1633711. De voorstelling van het merk in het register toont een tekening van de waar. In het Qualitex Co./Jacobson Products Co. 514 U.S. 159 (1995) heeft de Supreme Court geoordeeld dat een kleur slechts als merk kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat het met de tijd een
"secondary meaning"
heeft verkregen, dat wil zeggen dat het voor de consument een functie heeft voor de aanduiding van de herkomst. De Supreme Court heeft dit standpunt bevestigd in het arrest Wal-Mart Stores Inc./Samara Brothers, Inc., 165 F.3d 120 (2000).
(82)
Hetzelfde geldt voor de arresten van het Gerecht van 25 september 2002, Viking-Umwelttechnik/BHIM
"Nevenschikking groen en grijs"
(T-316/00, Jurispr. blz. II-3715), en 9 oktober 2002, KWS Saat/BHIM,
"Tint oranje"
(T-173/00, Jurispr. blz. II-3843), die beide zijn uitgesproken na de terechtzitting in de onderhavige zaak. In deze arresten overweegt het Gerecht om te beginnen, dat kleuren of kleurencombinaties als zodanig gemeenschapsmerken kunnen vormen voorzover zij geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden (zie voormelde arresten Viking-Umwelttechnik/BHIM, punt 23, en KWS Saat/BHIM,
"Tint oranje"
, punt 25). In voormeld arrest KWS Saat/BHIM
"Tint oranje"
overweegt het Gerecht bovendien, dat een tint van de kleur oranje als zodanig onderscheidend vermogen kan hebben voor bepaalde diensten. Ik merk allereerst op, dat de vraag of een kleur als zodanig, zonder vorm of omtrek, een gemeenschapsmerk kan vormen in de zin van artikel 4 van de verordening, voor het Gerecht niet ter sprake is gebracht. Wat voorts de gronden betreft waarop het Gerecht heeft erkend dat een tint van de kleur oranje als zodanig onderscheidend vermogen kan bezitten voor bepaalde diensten, deze doen niet af aan mijn beoordeling.
(83)
Dit is ook de opvatting van het BHIM. Zie, wat de kleur blauw betreft, de uitspraak van de tweede kamer van beroep van 29 februari 2000, zaak R 342/1999-2, houdende afwijzing van de inschrijvingsaanvraag van de vennootschap ARAL. Zie ook beslissing R 122/1998-3, reeds aangehaald, punt 29.
(84)
Zie schriftelijke opmerkingen van Libertel, punt 7.1.
(85)
Bijvoorbeeld geel door Shell, Agip en BP, blauw door ARAL, Total en ELF, rood door Total en ELF, oranje door Total en Esso, enzovoort.
(86)
Punt 73.
(87)
Volgens de
Géodys 2000/2001, La marque dans tous ses états
,
"voegen vele industriëlen aan hun designstructuur een team toe dat gespecialiseerd is in kleuren en stoffen. Moulinex is in 1997 begonnen door haar kleine huishoudelijke apparatuur geel of groen te kleuren[...] Tegenwoordig kleurt Apple haar IMac, Nurofen haar geneesmiddelenverpakking en Philips haar televisietoestellen"
, blz. 218.
(88)
Volgens J.-N Kapferer
"is de kleur het eerste herkenningsteken voor een merk voor de consument in zelfbedieningszaken"
, in
Les marques, Capital de l'entreprise, Les chemins de la reconquête
, Les éditions d'organisation 1995, Parijs, blz. 355.
(89)
Zuurstokkleuren roepen regressie op doordat zij de consument aan zijn jeugd herinneren, felle kleuren hebben de betekenis van transgressie en geven de consument het gevoel een taboe te doorbreken, natuurlijke tinten doen denken aan authenticiteit en verlenen waren een rustgevend rustiek aspect, terwijl hightech-kleuren (metalliek groen) geruststellend zijn omdat zij synoniem zijn voor perfectie (Géodys 2000/2001
, reeds aangehaald, blz. 218.)