62018CC0702
SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS
MICHAL BOBEK
vom 28. November 2019 (
1
)
Rechtssache C‑702/18 P
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart“ Marek Łukasiewicz
gegen
Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)
„Rechtsmittel – Unionsmarke – Verordnung (EG) Nr. 207/2009 – Anmeldung der Unionsbildmarke PRIMART Marek Łukasiewicz – Ältere nationale Marken PRIMA – Art. 8 Abs. 1 Buchst. b – Relatives Eintragungshindernis – Verwechslungsgefahr – Art. 76 Abs. 1 – Umfang der Kontrolle durch das Gericht“
I. Einleitung
1.
Das vorliegende Rechtsmittel betrifft den Umfang der Kontrolle, die das Gericht in Bezug auf Entscheidungen der Beschwerdekammern des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vorzunehmen hat, die in Verfahren über relative Eintragungshindernisse für Unionsmarken ergangen sind. Die konkret aufgeworfene Frage geht dahin, inwieweit das Gericht Argumente hören kann, die die Parteien vor dem EUIPO nicht vorgebracht haben.
2.
Um diese Frage zu behandeln, muss die Bedeutung von Art. 76 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (
2
) und von Art. 188 der Verfahrensordnung des Gerichts geklärt werden.
II. Rechtlicher Rahmen
3.
Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 (
3
) sieht vor:
„Relative Eintragungshindernisse
1.   Auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke ist die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen,
…
b)
wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.“
4.
Art. 76 der Verordnung Nr. 207/2009 (
4
) in der für das vorliegende Verfahren geltenden Fassung lautet:
„Ermittlung des Sachverhalts von Amts wegen
(1)   In dem Verfahren vor dem Amt ermittelt das Amt den Sachverhalt von Amts wegen. Soweit es sich jedoch um Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse handelt, ist das Amt bei dieser Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt.
(2)   Das Amt braucht Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen.“
5.
Art. 188 der Verfahrensordnung des Gerichts lautet:
„Gegenstand des Rechtsstreits vor dem Gericht
Die im Rahmen des Verfahrens vor dem Gericht eingereichten Schriftsätze der Parteien können den vor der Beschwerdekammer verhandelten Streitgegenstand nicht ändern.“
III. Sachverhalt und Verfahren
A.
Verfahren vor dem EUIPO
6.
Der Sachverhalt, wie er sich aus dem angefochtenen Urteil (
5
) ergibt, kann wie folgt zusammengefasst werden.
7.
Am 27. Januar 2015 meldete Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart“ Marek Łukasiewicz („Primart“) nach der Verordnung Nr. 207/2009 beim EUIPO eine Unionsmarke an. Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um folgendes Bildzeichen:
8.
Die Marke wurde für folgende Waren der Klasse 30 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet: „Zucker, natürliche Süßungsmittel, süße Glasuren und Füllungen sowie Bienenprodukte zu Speisezwecken; Kaffee, Tee, Kakao und Ersatzstoffe hierfür; Eis, Eiscreme, gefrorener Joghurt, Sorbets; Speisesalz, Würzmittel, Gewürze, Aromastoffe für Getränke; Back- und Konditoreiwaren, Schokolade und Süßspeisen; Verarbeitetes Getreide und Stärken für Nahrungsmittel sowie Waren hieraus, Backzubereitungen und Hefe; Kräcker [Gebäck].“
9.
Am 29. April 2015 erhob die Bolton Cile España, SA, gemäß Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009 Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke für alle in der vorstehenden Nummer genannten Waren. Der Widerspruch stützte sich insbesondere auf die spanische Marke PRIMA, die am 22. September 1973 unter der Nr. 2578815 eingetragen und am 9. April 2013 verlängert worden war und folgende Waren der Klasse 30 bezeichnete: „Soßen und Gewürze; Kaffee; Tee; Kakao; Zucker; Reis; Tapioka; Sago, künstlicher Kaffee; Mehl und Zubereitungen aus Getreide; Brot; Kekse; Kuchen; Gebäck und Süßwaren; essbares Eis; Honig; Sirup; Hefe, Backpulver, Salz; Senf; Pfeffer; Essig; Eis.“ Der Widerspruch wurde auf Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 gestützt.
10.
Am 2. September 2016 wies die Widerspruchsabteilung den Widerspruch in vollem Umfang zurück. Die Vierte Beschwerdekammer des EUIPO hob jedoch nach einer Beschwerde der Bolton Cile España mit Entscheidung vom 22. Juni 2017 (
6
) die Entscheidung der Widerspruchsabteilung auf, gab dem Widerspruch statt, wies die Markenanmeldung zurück und erlegte Primart die im Widerspruchs- und im Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten auf.
11.
Die Beschwerdekammer stellte in Bezug auf die ältere spanische Marke fest, dass das für die Prüfung der Verwechslungsgefahr maßgebliche Gebiet Spanien sei und dass das maßgebliche Publikum die breite Öffentlichkeit in diesem Mitgliedstaat sei. Nach dem Vergleich der Zeichen kam die Beschwerdekammer zu dem Schluss, dass eine Verwechslungsgefahr bei dem maßgeblichen Publikum bestehe. In diesem Zusammenhang wies sie darauf hin, dass das Wort „prima“ für den maßgeblichen spanischen Verbraucher „Cousine“ oder „Bonuszahlung“ bedeute. Die angemeldete Marke habe dagegen keine Bedeutung. Die Beschwerdekammer stellte auch fest, dass das Niveau der originären Kennzeichnungskraft der älteren nationalen Marke durchschnittlich sei. Ihrer Ansicht nach würde der spanische Verbraucher das Wort „prima“ nicht als ein Wort verstehen, das die hervorragende Qualität von etwas bezeichnet, wie es in anderen Sprachen der Europäischen Union (wie Deutsch oder Niederländisch) der Fall sei.
B.
Angefochtenes Urteil und Verfahren vor dem Gerichtshof
12.
Am 24. August 2017 erhob Primart beim Gericht eine Klage auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung. In seiner Klageschrift macht Primart einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 geltend.
13.
Am 12. September 2018 wies das Gericht die Klage ab und bestätigte die Feststellungen der Beschwerdekammer zum Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Zeichen. In diesem Zusammenhang hielt das Gericht die Argumente von Primart bezüglich der angeblich schwachen Kennzeichnungskraft der älteren Marke gemäß Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 insofern für unzulässig, als sie nicht der Beschwerdekammer vorgetragen worden waren.
14.
In seinem am 9. November 2018 beim Gerichtshof eingelegten Rechtsmittel beantragt Primart, das angefochtene Urteil aufzuheben, die angefochtene Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des EUIPO aufzuheben, dem EUIPO und Bolton Cile España die Kosten des Verfahrens vor der Beschwerdekammer und vor dem Gericht aufzuerlegen und dem EUIPO die Kosten des Verfahrens vor dem Gerichtshof aufzuerlegen.
15.
Das EUIPO und Bolton Cile España beantragen, das Rechtsmittel zurückzuweisen und Primart die Kosten aufzuerlegen.
IV. Würdigung
16.
Primart stützt sich auf einen einzigen Rechtsmittelgrund, mit dem ein Verstoß gegen Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 geltend gemacht wird. Primart beanstandet die Rn. 87 bis 90 des angefochtenen Urteils, in denen das Gericht sein Vorbringen bezüglich der schwachen Kennzeichnungskraft der älteren Marke für unzulässig hielt.
17.
Im ersten Teil dieser Schlussanträge werde ich auf die Behauptung von Bolton Cile España eingehen, dass das Rechtsmittel unzulässig sei (A). Ich werde mich dann mit der Begründetheit des Rechtsmittels befassen (B) und dabei die wichtigsten Argumente der Parteien zusammenfassen (1) und erläutern, warum ich der Ansicht bin, dass das Gericht bei der Anwendung von Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 einen Rechtsfehler begangen hat (2). Der zweite Teil dieser Schlussanträge befasst sich mit den Folgen dieser Beurteilung. Ich bin der Ansicht, dass das angefochtene Urteil aufgehoben und die Rechtssache zur Neubeurteilung an das Gericht zurückverwiesen werden sollte (C).
A.
Zulässigkeit
18.
Bolton Cile España hält das Rechtsmittel aus zwei Gründen für unzulässig. Erstens macht sie geltend, dass das Rechtsmittel keine kurze Darstellung der geltend gemachten Rechtsgründe enthalte, was gegen Art. 168 Abs. 1 Buchst. d der Verfahrensordnung des Gerichtshofs verstoße. Zweitens würfen die Hauptargumente von Primart, die die Bedeutung des Wortes „prima“ und die Kennzeichnungskraft einer Marke, die dieses Wort enthalte, beträfen, Sach‑ und nicht Rechtsfragen auf.
19.
Ich finde die Argumente von Bolton Cile España nicht überzeugend.
20.
Was den ersten Grund angeht, so stelle ich fest, dass die Rechtsmittelschrift auf S. 3 eine kurze Darstellung des von Primart vorgebrachten Rechtsmittelgrundes enthält. Diese kurze Darstellung erläutert knapp aber deutlich die Gründe für die Kritik von Primart und verweist auf die Randnummern des angefochtenen Urteils, die angeblich fehlerhaft sind.
21.
Was den zweiten Grund betrifft, so bezieht sich das Vorbringen von Primart darauf, dass das Gericht nicht geprüft habe, ob das Wort „prima“ zusätzliche Bedeutungen (über die festgestellten hinaus) und eine lobende Konnotation habe und, wenn ja, ob dies Auswirkungen auf die originäre Kennzeichnungskraft der älteren Marke habe. Dieses Versäumnis, so Primart, führe zu einem Verstoß gegen Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009. Es besteht kein Zweifel, dass es sich hierbei um eine Rechtsfrage handelt, die daher im Rechtsmittelverfahren überprüft werden kann.
B.
Begründetheit
1. Vorbringen der Parteien
22.
Primart ist der Ansicht, dass das Gericht bei seiner Anwendung von Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 einen Fehler begangen habe. Seiner Ansicht nach hätte das Gericht sein Vorbringen zur angeblich schwachen Kennzeichnungskraft der älteren Marke als zulässig erachten und es daher in der Sache prüfen müssen, auch wenn es zu diesem Zeitpunkt im Verfahren erstmals vorgebracht worden sei.
23.
Konkret trägt Primart vor, dass die Bedeutung des Wortes „prima“ – das Begriffen wie „der Erste“, „der Beste“ oder „der Wichtigste“ entspreche und damit eine lobende Konnotation habe – eine allgemein bekannte Tatsache sei. Seiner Ansicht nach brauchen allgemein bekannte Tatsachen nicht in der administrativen Phase des Verfahrens vorgetragen zu werden. In diesem Zusammenhang verweist Primart auf die Rechtsprechung, nach der ein Markenanmelder, dem das EUIPO allgemein bekannte Tatsachen entgegenhalte, in der Lage sein müsse, die Richtigkeit dieser Tatsachen vor dem Gericht zu bestreiten (
7
).
24.
In diesem Zusammenhang weist Primart darauf hin, dass die in Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 niedergelegte Regel betreffend die Prüfung des Vorbringens durch das EUIPO im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens eine Ausnahme von der Regel darstelle, nach der dieses „den Sachverhalt von Amts wegen [ermittelt]“. Diese Regel sei daher eng auszulegen.
25.
Da die Beschwerdekammer von Amts wegen die Bedeutung des Wortes „prima“ geprüft habe, müsse Primart das Recht haben, ihre Feststellungen zu diesem Punkt vor dem Gericht anzugreifen.
26.
Das EUIPO stimmt in diesem Punkt weitgehend mit Primart überein. Seiner Ansicht nach hat sich das Gericht tatsächlich bei der Anwendung von Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 geirrt.
27.
Das EUIPO erkennt an, dass eine strikte Wortlautauslegung von Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 die vom Gericht vorgenommene Auslegung stützen könnte. Eine solche Auslegung sei jedoch – aus Sicht des EUIPO zu Recht – bereits vom Gericht abgelehnt worden (
8
). Aus dieser Rechtsprechung ergebe sich, dass die originäre Kennzeichnungskraft einer älteren Marke einer der Gesichtspunkte sei, die das Gericht erforderlichenfalls von Amts wegen zu prüfen habe, um die ordnungsgemäße Anwendung von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 sicherzustellen. Das EUIPO macht geltend, dass die Frage der Kennzeichnungskraft der älteren Marke eine Rechtsfrage sei, die erstmals vor dem Gericht aufgeworfen werden könne.
28.
Bolton Cile España macht dagegen im Wesentlichen geltend, dass das Rechtsmittel als unbegründet zurückgewiesen werden sollte, da das Gericht keinen Rechtsfehler begangen habe. Aufgabe des Verfahrens vor dem Gericht sei nicht, eine Neubeurteilung der tatsächlichen Umstände im Lichte der erstmals vor ihm vorgelegten Unterlagen vorzunehmen. Ziel des Gerichtsverfahrens sei nur, die Entscheidungen des EUIPO in Bezug auf den tatsächlichen und rechtlichen Rahmen der Streitigkeit zu überprüfen, wie ihn die Parteien vor der Beschwerdekammer dargelegt haben.
29.
Bolton Cile España betont, dass die Argumente von Primart bezüglich der angeblich schwachen Kennzeichnungskraft der älteren Marke nicht vor der Beschwerdekammer vorgebracht worden seien. Die erstmalige Erörterung dieser Argumente vor dem Gericht zuzulassen, würde zu einem Verstoß gegen Art. 188 der Verfahrensordnung des Gerichts führen, da sie bewirken würden, dass sich der vor der Beschwerdekammer verhandelte Streitgegenstand ändere.
2. Analyse
30.
Der Umfang der Kontrolle der vom EUIPO erlassenen Entscheidungen durch das Gericht ist in Art. 188 der Verfahrensordnung des Gerichts festgelegt. Nach dieser Bestimmung mit der Überschrift „Gegenstand des Rechtsstreits vor dem Gericht“„[können] die im Rahmen des Verfahrens vor dem Gericht eingereichten Schriftsätze der Parteien … den vor der Beschwerdekammer verhandelten Streitgegenstand nicht ändern“ (
9
).
31.
Die Gegenstände, die dem Gericht ordnungsgemäß vorgelegt werden können, sind somit unter Bezugnahme auf die der Beschwerdekammer vorgelegten Gegenstände zu bestimmen. Insoweit besagt Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009, dass das EUIPO „den Sachverhalt von Amts wegen [ermittelt]“. Handelt es sich jedoch „um Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse …, ist [seine] Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt“.
32.
Obwohl das vorliegende Rechtsmittel einen angeblichen Verfahrensfehler des Gerichts betrifft, ist es daher notwendig, zunächst die Bedeutung von Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 zu bestimmen.
33.
Es ist unbestritten, dass Primart vor dem EUIPO nicht argumentiert hat, dass die originäre Kennzeichnungskraft der älteren Marke schwach sei, weil das Wort „prima“ eine lobende Bedeutung habe. Primart hat auch erst recht keine diesbezüglichen Tatsachen vorgetragen oder Beweise vorgelegt.
34.
Daher könnte eine Wortlautauslegung von Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009, isoliert betrachtet, die Schlussfolgerung nahelegen, dass das Gericht in den Rn. 87 bis 90 des angefochtenen Urteils keinen Fehler begangen hat. Dies gilt insbesondere, wenn Art. 76 Abs. 1 in der englischen Fassung der Verordnung gelesen wird, wobei Englisch die Sprache der vorliegenden Rechtssache ist.
35.
Dies wäre meiner Meinung nach jedoch die falsche Schlussfolgerung.
36.
Wenn der Wortlaut von Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 in den verschiedenen Sprachfassungen der Verordnung analysiert wird, und vor allem, wenn diese Bestimmung im Lichte ihres Ziels und des Gesamtsystems, zu dem sie gehört, gelesen wird, wird deutlich, dass ihre Tragweite nicht so weitreichend ist, wie es auf den ersten Blick scheinen mag.
a) Die (unterschiedlichen) Sprachfassungen des Wortlauts von Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009
37.
Zwischen den verschiedenen Sprachfassungen von Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 bestehen erhebliche Unterschiede. Während die englische Sprachfassung vorsieht, dass das EUIPO im Widerspruchsverfahren nur die von den Parteien vorgebrachten „facts, evidence and arguments“ und den „relief sought“ berücksichtigen kann, scheint die Regel in anderen Sprachfassungen weniger streng zu sein.
38.
Unbestritten scheint aus allen Sprachfassungen der Verordnung hervorzugehen, dass die Beschwerdekammer im Widerspruchsverfahren wie auch in anderen Verfahrensarten innerhalb der Grenzen des von den Parteien beantragten Rechtsschutzes bleiben muss. Mit anderen Worten, die Beschwerdekammer kann bei der Entscheidung eines Rechtsstreits nicht ultra petita vorgehen.
39.
Was jedoch die Einzelheiten der Interaktion der Parteien mit der Beschwerdekammer, ihre Tatsachen- und Rechtsausführungen und die Vorlage von Beweismitteln betrifft, so ist der Wortlaut von Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 keineswegs einheitlich.
40.
So beschränkt beispielsweise diese Bestimmung in einigen Sprachfassungen den Umfang der Überprüfung durch die Beschwerdekammer auf „Gründe“ und nicht auf „Argumente“ (
10
). Dieser Unterschied ist bedeutend, da offensichtlich unterschiedliche Argumente zur Stützung eines einzigen Grundes vorgebracht werden können. Während einige Fassungen, wie die englische, ausdrücklich sowohl Rechts- als auch Sachfragen nennen (
11
) oder Begriffe verwenden, von denen gesagt werden kann, dass sie beide Konzepte umfassen (
12
), beschränkt sich die Regel in anderen Fassungen auf Tatsachenbehauptungen (und nennt keine „Gründe“ oder „Argumente“) (
13
) oder ist umgekehrt auf „Gründe“ oder „Argumente“ beschränkt (ohne ausdrücklich „Tatsachen“ oder „Beweismittel“ zu nennen) (
14
).
41.
Die englische Fassung von Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 scheint somit, was den Umfang der Prüfung durch die Beschwerdekammer angeht, zu den restriktivsten zu gehören (
15
). Einige andere Sprachfassungen sind in dieser Hinsicht viel offener. Insgesamt fehlt es eindeutig an terminologischer Präzision, was die Frage anbelangt, wie genau die Ermittlung eingeschränkt werden soll.
42.
Nach ständiger Rechtsprechung muss die betreffende Vorschrift, wenn die Sprachfassungen voneinander abweichen, nach dem Zusammenhang und dem Zweck der Regelung ausgelegt werden, zu der sie gehört (
16
).
b) Der Grundgedanke des Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009
43.
Der Schlüssel zur systematischen Auslegung von Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 liegt in der Unterscheidung zwischen absoluten Eintragungshindernissen (gemäß Art. 7 der Verordnung Nr. 207/2009) und relativen Eintragungshindernissen (gemäß Art. 8 der genannten Verordnung). Erstere betreffen im Wesentlichen den Schutz der Interessen der öffentlichen Ordnung und die eigentliche Eintragungsfähigkeit einer Marke (
17
), während Letztere den Schutz privater wirtschaftlicher Interessen bei Streitigkeiten zwischen Privatparteien betreffen (
18
).
44.
Das EUIPO kann (und sollte) Fragen im Zusammenhang mit absoluten Eintragungshindernissen erforderlichenfalls von Amts wegen prüfen. Der Schutz und die Durchsetzung der den absoluten Eintragungshindernissen zugrunde liegenden Interessen kann grundsätzlich nicht vom Handeln privater Parteien abhängen, deren Interessen in einem bestimmten Fall mit dem öffentlichen Interesse übereinstimmen können oder auch nicht.
45.
Wenn sich Fragen der Eintragungsfähigkeit einer Marke hingegen nur aus dem Bestehen älterer Rechte ergeben, ist es sinnvoll, dass sich die Beurteilung des EUIPO auf die Rechts- und Tatsachenausführungen der betroffenen Parteien und ihre Anträge an das EUIPO beschränkt. Einfach ausgedrückt ist in diesen Fällen ein Problem der Eintragungsfähigkeit nur dann gegeben, wenn und soweit der Inhaber älterer Rechte der Eintragung entgegentritt.
46.
Vor diesem Hintergrund erscheint es mir sinnvoll, Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 so auszulegen, dass im Großen und Ganzen klargestellt wird, dass es im letzteren Fall Sache der Parteien ist, ihren Standpunkt vor dem EUIPO darzulegen. Sie müssen alle rechtlichen und tatsächlichen Gesichtspunkte, die sie für relevant halten, vorbringen und gegebenenfalls sachdienliche Beweise vorlegen.
47.
Dies wirft dann jedoch offensichtlich die Frage auf, wie detailliert und spezifisch die Rechts- und Tatsachenausführungen der Parteien vor dem EUIPO sein müssen.
48.
Meiner Ansicht nach kann Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 nicht so verstanden werden, dass er die Beschwerdekammer verpflichtet, auf die Prüfung von rechtlichen oder tatsächlichen Gesichtspunkten zu verzichten, die, obwohl sie nicht ausdrücklich von einer der Parteien vorgebracht wurden, untrennbar mit den von den Parteien vorgetragenen Gesichtspunkten verbunden sind.
49.
So kann beispielsweise nicht erwartet werden, dass die Beschwerdekammer, wenn sie mit einer bestimmten Angelegenheit befasst ist, Bestimmungen der Verordnung Nr. 207/2009 ignoriert, die zwar von den Parteien nicht angeführt wurden, aber auf die Situation anwendbar sind. Ebenso könnte es die rechtliche Begründung, der die Beschwerdekammer folgen sollte, um über eine bestimmte von den Parteien aufgeworfene Frage zu entscheiden, erforderlich machen, in verschiedenen Schritten vorzugehen. Die Tatsache, dass die Parteien möglicherweise einen oder mehrere dieser Schritte nicht angesprochen haben, bedeutet nicht, dass sich die Beschwerdekammer damit nicht befassen kann.
50.
Dieses Verständnis der Bestimmung wird durch die Rechtsprechung bestätigt, wonach zu den rechtlichen Gesichtspunkten, mit denen die Beschwerdekammer befasst wird, auch eine Rechtsfrage gehört, die zur Beurteilung des Parteivorbringens und für eine stattgebende oder abweisende Entscheidung notwendigerweise geprüft werden muss, selbst wenn sich die Beteiligten zu dieser Frage nicht geäußert haben oder das EUIPO zu diesem Aspekt nicht Stellung genommen hat (
19
).
51.
Dies ist meiner Meinung nach unter einer Bedingung richtig: dass die Beschwerdekammer in der Lage ist, über diese Rechts- oder Sachfragen zu entscheiden. Mit anderen Worten, die Beschwerdekammer muss über alle Informationen verfügen, die erforderlich sind, um über diese Fragen zu entscheiden. Aus diesem Grund kann die Beschwerdekammer ungeachtet der Behauptungen der Parteien auf der Grundlage von allgemein bekannten Tatsachen entscheiden, sofern der betroffenen Partei die Möglichkeit gegeben wird, einen Fehler bei der Beurteilung dieser allgemeinen Bekanntheit dieser Tatsachen nachzuweisen (
20
). Umgekehrt kann vom EUIPO nicht erwartet werden, dass es von Amts wegen Fragen aufwirft und entscheidet, die die Parteien vorzutragen und zu beweisen haben.
c) Art. 188 der Verfahrensordnung des Gerichts
52.
Die vorstehenden Grundsätze sind sowohl relevant als auch wichtig für die nach Art. 188 der Verfahrensordnung des Gerichts vorzunehmende Umgrenzung des Umfangs der Prüfung von rechtlichen oder tatsächlichen Argumenten, die die Parteien im Rahmen eines Gerichtsverfahrens erstmals vorbringen, durch das Gericht.
53.
Nach ständiger Rechtsprechung ist die Kontrolle der Rechtmäßigkeit von Entscheidungen der Beschwerdekammern, die das Gericht vorzunehmen hat‚ „anhand des tatsächlichen und rechtlichen Rahmens der Streitsache vorzunehmen, mit der die Beschwerdekammer befasst war“ (
21
).
54.
Das bedeutet jedoch nicht, dass das Gericht durch eine fehlerhafte Beurteilung des Sachverhalts durch die Beschwerdekammer gebunden ist, soweit diese Beurteilung Teil der Feststellungen ist, deren Rechtmäßigkeit vor dem Gericht in Abrede gestellt wird (
22
). Generell haben die Unionsgerichte festgestellt, dass sie zwar nur über das Begehren der Verfahrensbeteiligten zu entscheiden haben, deren Sache es ist, den Rahmen des Rechtsstreits abzugrenzen, sie jedoch nicht verpflichtet sein können, allein die Argumente zu berücksichtigen, auf die diese ihr Vorbringen gestützt haben, weil sie ihre Entscheidung sonst gegebenenfalls auf unzutreffende rechtliche Erwägungen stützen müssten (
23
).
55.
Die Logik, die dieser Rechtsprechung zugrunde liegt, ist die, dass die Unionsgerichte nicht gezwungen werden können, bei der Überprüfung der Feststellungen des EUIPO „Scheuklappen zu tragen“. Um zu prüfen, ob das EUIPO die einschlägigen Bestimmungen der Verordnung Nr. 207/2009 richtig ausgelegt und angewendet hat, müssen sich die Unionsgerichte möglicherweise mit bestimmten Rechts‑ oder Sachfragen befassen, über die, unabhängig vom Vorbringen der Parteien, nicht hinweggesehen werden kann. Ein anderer Ansatz könnte diese Gerichte nämlich dazu veranlassen, eine offensichtlich falsche Auslegung oder Anwendung dieser Bestimmungen gutzuheißen.
56.
Vor diesem Hintergrund haben die Unionsgerichte klargestellt, dass es eine Reihe von Fragen gibt, die, auch wenn sie nicht Gegenstand des Vorbringens der Parteien im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens waren, dennoch vom EUIPO behandelt werden sollten und folglich – sogar erstmals – vor dem Gericht aufgeworfen werden können.
57.
Erstens gehören behauptete Verstöße des EUIPO gegen wesentliche Verfahrensanforderungen zum rechtlichen Rahmen des Verfahrens, und zwar unabhängig davon, ob diese Fragen von den Parteien vor der Beschwerdekammer aufgeworfen und erörtert wurden oder nicht (
24
).
58.
Zweitens können, was für den vorliegenden Fall noch wichtiger ist, Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 und Art. 188 der Verfahrensordnung des Gerichts nicht so ausgelegt werden, dass die Parteien daran gehindert werden, die Beurteilung des EUIPO in Bezug auf rechtliche und tatsächliche Gesichtspunkte in Frage zu stellen, die dieses Amt (erforderlichenfalls von Amts wegen) berücksichtigen musste und über die es entscheiden konnte.
59.
Dies kann u. a. bei Fragen betreffend die Kennzeichnungskraft einer älteren Marke der Fall sein, in Bezug auf die behauptet wird, dass die angemeldete Marke die Gefahr von Verwechslungen mit sich bringe.
d) Analyse zur Feststellung des Bestehens einer Verwechslungsgefahr
60.
Nach geltender Rechtsprechung ist die Verwechslungsgefahr zwischen zwei Zeichen unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (
25
). Wichtig ist, dass zu diesen Faktoren die Kennzeichnungskraft der älteren Marke zählt, die – wie der Gerichtshof festgestellt hat – „[den] Schutzumfang bestimmt“, der dieser gewährt wird: Je größer die Kennzeichnungskraft dieser Marke ist, umso größer ist die Verwechslungsgefahr (
26
). Schließlich ist die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ein Faktor, der „bei der Beurteilung zu berücksichtigen ist, ob die Ähnlichkeit zwischen den durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen ausreicht, um eine Verwechslungsgefahr herbeizuführen“ (
27
).
61.
Daher kann das EUIPO, wenn eine Partei Verwechslungsgefahr zwischen einer älteren Marke und einem Zeichen, dessen Eintragung begehrt wird, geltend macht, das Bestehen einer solchen Gefahr nicht feststellen, ohne die Kennzeichnungskraft der älteren Marke zu prüfen. Die Tatsache, dass Fragen der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ordnungsgemäß vor der Beschwerdekammer aufgeworfen wurden, bedeutet jedoch nicht, dass jedes diesbezügliche Vorbringen vor dem Gericht zulässig ist.
62.
Es ist zu beachten, dass die oben in Nr. 54 genannte Rechtsprechung auf der Überlegung beruht, dass es bestimmte tatsächliche und rechtliche Gesichtspunkte gibt, deren Bewertung ein unvermeidlicher Schritt bei der vom EUIPO durchzuführenden Beurteilung ist. Auch wenn sich die Parteien offensichtlich zu diesen Gesichtspunkten äußern können (
28
), ist das EUIPO grundsätzlich in der Lage, diese von Amts wegen zu beurteilen. Die Nichtbeachtung eines dieser Faktoren oder eine Bewertung nach falschen Kriterien stellt einen Rechtsfehler dar, der erstmals vor dem Gericht geltend gemacht werden kann.
63.
Andererseits gibt es Aspekte der Prüfung, die das EUIPO ohne das Vorbringen der Parteien oder die von diesen vorgelegten Beweismittel nicht beurteilen könnte. Es ist Sache der Parteien, sich zu diesen Aspekten zu äußern. Dem EUIPO kann nicht vorgeworfen werden, dass es tatsächliche oder rechtliche Gesichtspunkte nicht berücksichtigt habe, die ihm von den Parteien nicht zur Kenntnis gebracht wurden. Wenn diese Fragen nicht rechtzeitig vor dem EUIPO vorgebracht werden, sind sie daher vor dem Gericht unzulässig.
e) Die Hooligan‑Rechtsprechung
64.
Die Unterscheidung zwischen diesen beiden verschiedenen Arten von Fragen wird in der Rechtssache Hooligan (
29
) deutlich, dessen Sachverhalt dem der vorliegenden Rechtssache ähnelt. In dieser Rechtssache hatte die Widerspruchsabteilung dem Widerspruch der Inhaberin zweier älterer Marken (OLLY GAN) stattgegeben, da sie zu dem Ergebnis gekommen war, dass eine Verwechslungsgefahr mit der angemeldeten Marke (HOOLIGAN) bestehe. Nach einer von den Anmeldern eingelegten Beschwerde hob die Beschwerdekammer jedoch die Entscheidung der Widerspruchsabteilung auf und wies den Widerspruch zurück. Die Inhaberin der älteren Marken, die nicht an dem Verfahren vor der Beschwerdekammer beteiligt war, focht deren Entscheidung vor dem Gericht an. In diesem Zusammenhang stützte sie sich auf ein hohes Maß an Kennzeichnungskraft ihrer Marken, sowohl originär als auch in Bezug auf die Bekanntheit. Das damalige Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) beantragte, diese Argumente als unzulässig zurückzuweisen, da sie nicht vor der Beschwerdekammer vorgebracht worden seien.
65.
Das Gericht gab der Einrede des HABM nur teilweise statt.
66.
Es stellte fest, dass „die Geltendmachung der erhöhten Kennzeichnungskraft einer Marke ein Vorbringen ist, das sich aus tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkten zusammensetzt“. In Anbetracht dessen traf es eine Unterscheidung danach, ob das HABM über die Anträge der Beteiligten auf der Grundlage der bei ihm eingereichten Schriftstücke entscheiden konnte. Auf dieser Grundlage stellte es fest, dass zum Vorbringen betreffend die aus der Bekanntheit resultierende Kennzeichnungskraft „a priori nur Vermutungen angestellt werden können“ und es daher den Beteiligten obliege, hinreichende Informationen und Unterlagen vorzulegen, um dem HABM eine Entscheidung darüber zu ermöglichen. Ohne Vorbringen und Beweismittel seitens der Parteien könne dem HABM nicht vorgeworfen werden, den betreffenden Gesichtspunkt nicht berücksichtigt zu haben. Das Vorbringen der Klägerin zur Bekanntheit ihrer älteren Marken und die entsprechenden Beweismittel wurden daher als unzulässig zurückgewiesen (
30
).
67.
Dagegen stellte das Gericht fest, dass die originäre Kennzeichnungskraft der älteren Marke ein Gesichtspunkt sei, den das HABM auf einen Widerspruch hin gegebenenfalls auch von Amts wegen habe prüfen müssen. Es wies darauf hin, dass die Beurteilung der originären Kennzeichnungskraft anders als die Bekanntheit von keinerlei Tatsachen abhänge, die die Beteiligten beizubringen hätten. Tatsächlich sei das HABM allein in der Lage, die originäre Kennzeichnungskraft der älteren Marke zu ermitteln und zu beurteilen. Aus diesem Grund stellte das Gericht fest, dass die originäre Kennzeichnungskraft der älteren Marken der Klägerin im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu den rechtlichen Gesichtspunkten gehöre, die notwendig zu berücksichtigen gewesen seien, um eine fehlerfreie Anwendung der zu diesem Zeitpunkt geltenden Markenverordnung im Hinblick auf den Antrag und das Vorbringen der Klägerin vor dem HABM zu gewährleisten. Das Vorbringen der Klägerin zu dieser Frage wurde daher in der Sache geprüft (
31
).
68.
Diese Grundsätze wurden anschließend in anderen Urteilen des Gerichts bestätigt, und zwar in Bezug auf die Beurteilung der originären Kennzeichnungskraft der fraglichen Zeichen (
32
) oder anderer Gesichtspunkte, die unvermeidliche Schritte in der vom EUIPO vorzunehmenden Prüfung darstellen und daher nicht der freien Beurteilung durch die Beteiligten überlassen bleiben dürfen und gegebenenfalls von Amts wegen erhoben werden müssen (
33
).
69.
Auch wenn die Unterscheidung zwischen diesen beiden Arten von Vorbringen zugegebenermaßen aus den oben dargelegten Gründen nicht immer einfach zu treffen ist, sehe ich im vorliegenden Fall keinen guten Grund, von der ständigen Rechtsprechung des Gerichts abzuweichen. Folglich hat das Gericht in den Rn. 87 bis 90 des angefochtenen Urteils einen Rechtsfehler begangen, als es das Vorbringen von Primart bezüglich der angeblich schwachen originären Kennzeichnungskraft der älteren Marke für unzulässig erklärte.
70.
Diese Feststellung führt nicht zu einem Verstoß gegen Art. 188 der Verfahrensordnung des Gerichts (
34
), wie von Bolton Cile España behauptet. Das Vorbringen von Primart zur originären Kennzeichnungskraft der älteren Marke betraf eine Frage, die von der Beschwerdekammer behandelt worden war und daher ordnungsgemäß vor das Gericht gebracht werden konnte. In der angefochtenen Entscheidung stellte die Beschwerdekammer fest, dass die Kennzeichnungskraft der älteren Marke durchschnittlich sei, wobei sie die Bedeutung des Wortes „prima“ und die Art und Weise, wie dieses Wort von den maßgeblichen Verkehrskreisen verstanden würde, berücksichtigte (Rn. 22 und 27 der angefochtenen Entscheidung) (
35
).
71.
Wie Primart zu Recht vorträgt, muss sie, soweit die Beschwerdekammer diese Aspekte von Amts wegen berücksichtigt hat, das Recht haben, die entsprechenden Feststellungen vor dem Gericht in Frage zu stellen. Es ist kaum notwendig, darauf hinzuweisen, dass ein Kläger nach Art. 263 AEUV, insbesondere im Licht von Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, grundsätzlich in der Lage sein muss, vor den Unionsgerichten alle Sach‑ und Rechtsfragen, auf die sich eine Einrichtung der Union stützt, zu beanstanden. Dies ist umso mehr der Fall, wenn auf der Rechtsbehelfsebene im Verwaltungsverfahren die betreffende Rechtsbehelfsinstanz von Amts wegen und zum ersten Mal entscheidende Gesichtspunkte einbringen kann, die zuvor in der erstinstanzlichen Verwaltungsentscheidung nicht behandelt wurden und in Bezug auf die der Kläger oder die Parteien keine Gelegenheit hatten, sich zu äußern.
72.
Es gibt eine letzte relevante, wenn auch gewissermaßen hilfsweise anzustellende justizpolitische Erwägung. Die strikte Anwendung dieses Grundsatzes erscheint mir umso wichtiger, als die Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union („die Satzung“) geändert wurde, um einen Filtermechanismus für Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Gerichts einzuführen, in denen Entscheidungen der unabhängigen Beschwerdekammern bestimmter Unionsämter und ‑agenturen (insbesondere des EUIPO) überprüft werden (
36
). Nach dem vor Kurzem eingeführten Art. 58a der Satzung wird ein solches Rechtsmittel nur dann zugelassen, wenn der Gerichtshof vorab beschließt, dass es zuzulassen ist, weil „damit eine für die Einheit, die Kohärenz oder die Entwicklung des Unionsrechts bedeutsame Frage aufgeworfen wird“.
73.
Daher wird es von entscheidender Bedeutung sein, dass das Gericht die horizontale Kohärenz seiner Rechtsprechung aufrechterhält. Es bleibt natürlich möglich, dass das Gericht von seiner bisherigen Rechtsprechung abweicht. Diese Abweichungen müssen jedoch beabsichtigt sein und angemessen erläutert und begründet werden, idealerweise durch einen erweiterten Spruchkörper dieses Gerichts, um ihre Sichtbarkeit und Legitimität zu gewährleisten.
74.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Rechtsmittelgrund von Primart, der sich auf einen Verstoß gegen Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 stützt, stichhaltig ist.
C.
Folgen des Rechtsfehlers für den vorliegenden Fall
1. Vorbringen der Parteien
75.
Primart ist der Ansicht, dass das Gericht, da es sein Vorbringen zur Kennzeichnungskraft der älteren Marke nicht gehört habe, diesen Aspekt und demzufolge das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Zeichen falsch beurteilt habe. Das angefochtene Urteil sollte, so Primart, daher aufgehoben werden. Nach Ansicht von Primart sollte die angefochtene Entscheidung dasselbe Schicksal ereilen.
76.
Das EUIPO ist der Auffassung, dass das angefochtene Urteil ungeachtet des Rechtsfehlers des Gerichts aufrechterhalten werden sollte. Erstens seien die dem Gericht von Primart vorgelegten Beweismittel zur Stützung seines Vorbringens über die Bedeutung des Wortes „prima“ entweder irrelevant oder unzulässig, so dass seine Behauptung über die schwache Kennzeichnungskraft der älteren Marke unsubstantiiert bleibe. Zweitens folge aus der angefochtenen Entscheidung, dass die angeblich lobende Bedeutung des Wortes „prima“ im Spanischen für die fraglichen Produkte keine allgemein bekannte Tatsache gewesen sei und somit einer Überprüfung im Rechtsmittelverfahren entgehe. Drittens würde, selbst wenn anerkannt würde, dass die ältere Marke nur eine schwache Kennzeichnungskraft habe, dies die Schlussfolgerung des angefochtenen Urteils nicht beeinträchtigen. Verwechslungsgefahr könne nämlich auch dann bestehen, wenn ältere Marken eine schwache Kennzeichnungskraft hätten.
2. Analyse
77.
Die vom EUIPO für die Aufrechterhaltung des angefochtenen Urteils vorgebrachten Argumente sind ungeachtet des oben genannten Rechtsfehlers nicht überzeugend.
78.
Wie bereits oben in Nr. 60 erwähnt, hat das Gericht immer wieder betont, dass die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ein Gesichtspunkt ist, der bei der umfassenden Beurteilung zu berücksichtigen ist, um festzustellen, ob eine Verwechslungsgefahr zwischen zwei Zeichen besteht. Auch wenn dieser Gesichtspunkt vielleicht nicht immer eindeutig ist, ist ihm eindeutig großes Gewicht beizumessen. Deshalb ist die Tatsache, dass die Klägerin nicht in der Lage ist, vor dem Gericht bestimmte Aspekte der Art und Weise der Bewertung dieses Gesichtspunkts durch das EUIPO in Frage zu stellen, für die Beurteilung keineswegs unerheblich, wie das EUIPO zu implizieren scheint.
79.
Es trifft zu, dass, wie das EUIPO vorträgt, die Feststellungen der Beschwerdekammer zu diesem Punkt letztendlich bestätigt werden könnten, auch wenn das Vorbringen von Primart als begründet angesehen würde. Tatsächlich kann auch bei Marken mit schwacher Kennzeichnungskraft eine Verwechslungsgefahr entstehen (
37
).
80.
Dies ist im vorliegenden Kontext jedoch unerheblich. Die bloße Möglichkeit, dass diese Feststellungen weiterhin Bestand haben könnten, reicht nicht aus, um das Rechtsmittel zurückzuweisen. Das angefochtene Urteil könnte trotz des oben genannten Rechtsfehlers nur dann aufrechterhalten werden, wenn sich erweisen würde, dass dieser Fehler für den Ausgang des Verfahrens völlig unerheblich war. Mit anderen Worten, die Feststellungen der Beschwerdekammer über das Bestehen einer Verwechslungsgefahr müssten unabhängig von der möglichen Richtigkeit des Vorbringens von Primart unberührt bleiben.
81.
Dies ist im vorliegenden Verfahren jedoch nicht der Fall. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist einfach nicht bekannt, ob das Vorbringen von Primart begründet ist. Wichtiger noch, es ist ebenfalls nicht bekannt, ob die Schlussfolgerung der Beschwerdekammer hinsichtlich der Verwechslungsgefahr, wenn sie begründet ist, noch Bestand haben würde.
82.
Der Grundsatz der Prozessökonomie, der verlangt, dass eine Entscheidung nicht unnötig aufgrund eines eher nebensächlichen Punktes aufgehoben wird, wenn das Ergebnis einer Neubewertung das gleiche wäre, ist sicherlich wichtig. Die Verpflichtung zur Durchführung einer umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr macht es jedoch unmöglich, diesen Grundsatz auf den vorliegenden Fall anzuwenden. Die Beurteilung ist wie eine Mischung aus verschiedenen Zutaten (wie die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Grad der Ähnlichkeit der fraglichen Zeichen nach einem visuellen, akustischen und konzeptionellen Vergleich, die Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen usw.) (
38
). Je nach den spezifischen Umständen des jeweiligen Falles kann eine Änderung einer dieser Zutaten den endgültigen Geschmack der Mischung verändern oder auch nicht.
83.
Es muss auch betont werden, dass die umfassende Beurteilung keine einfache „Ankreuz“-Übung ist. Die verschiedenen für die Beurteilung relevanten Gesichtspunkte müssen als Ganzes bewertet und gegebenenfalls gegeneinander abgewogen werden. Die umfassende Beurteilung kann nicht in einer isolierten Betrachtung jedes einzelnen der verschiedenen Faktoren bestehen, sondern impliziert die Berücksichtigung der Wechselbeziehung zwischen ihnen (
39
).
84.
Entscheidend im vorliegenden Fall ist daher, dass, wenn die originäre Kennzeichnungskraft der älteren Marke schwach (wie Primart vorträgt) und nicht durchschnittlich (wie die Beschwerdekammer feststellte) ist, die Schlussfolgerung über das Bestehen der Verwechslungsgefahr möglicherweise anders ausfallen könnte.
85.
Wie das Gericht vor Kurzem entschieden hat, „ist es wahrscheinlich, dass eine Unterschätzung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke durch die Beschwerdekammer geeignet wäre, zur Fehlerhaftigkeit der angefochtenen Entscheidung im Hinblick auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu führen“ (
40
). Das Gegenteil trifft natürlich ebenso zu: Auch eine Überschätzung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke kann sich auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auswirken. Das EUIPO führt in seinen Richtlinien selbst aus, dass die Feststellung, dass eine Marke geringe oder sehr geringe Kennzeichnungskraft aufweist, im Allgemeinen „gegen eine Verwechslungsgefahr [spricht]“ (
41
).
86.
Zusammengefasst scheint die Vorstellung die zu sein, dass ein Rechtsmittelgericht, das sich nicht mit Sachverhaltsprüfungen befassen soll, in der Lage wäre, im Rahmen eines Rechtsmittels über einen gesonderten Punkt eine vollständige und im Wesentlichen neue Gesamtbewertung der Verwechslungsgefahr vorzunehmen, ohne irgendein Vorbringen der Parteien über die Verwechslungsgefahr gehört zu haben, und dabei das Ergebnis dieser Prüfung, wenn sie vom vorinstanzlichen Gericht ordnungsgemäß durchgeführt worden wäre, genau vorhersagen könnte. Diese Vorstellung erinnert an eine alte tschechische Geschichte über die legendäre Fähigkeit eines blinden Uhrmachers (
42
).
87.
Zwei letzte Erwägungen kommen hinzu.
88.
Erstens ist es nicht Sache des Gerichtshofs, die Zulässigkeit, die Relevanz und den Beweiswert der Beweismittel zu beurteilen, die Primart dem Gericht zur Stützung seines Vorbringens vorgelegt hat. Wie bereits oben in Nr. 67 ausgeführt, ist die Beurteilung der originären Kennzeichnungskraft der älteren Marke in jedem Fall kein Aspekt, der die Vorlage von Beweismitteln durch die Parteien erfordert; sie kann daher vom EUIPO (und damit auch vom Gericht) von Amts wegen beurteilt werden. Das EUIPO selbst betonte diesen Aspekt bei der Erklärung, warum das Gericht seiner Ansicht nach Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 falsch angewandt hat. Es ist daher nicht sofort ersichtlich, warum solches Vorbringen im vorliegenden Kontext relevant sein sollte.
89.
Zweitens machen die Feststellungen des Gerichts in Rn. 91 des angefochtenen Urteils die Rechtsmittelgründe von Primart nicht unwirksam.
90.
In Rn. 91 stellt das Gericht fest, dass Primart vor der Widerspruchskammer erklärt habe, dass der Begriff „prima“ auf Spanisch „Bonuszahlung“ oder „Cousine“ bedeute und dass diese Bedeutungen letztlich von der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung akzeptiert worden seien. Daher entschied das Gericht, dass in Ermangelung einer begrifflichen Bedeutung der älteren Marke in Bezug auf die betreffenden Waren, seine originäre Kennzeichnungskraft durchschnittlich sei.
91.
Obwohl nicht ganz klar ist, was das Gericht mit diesem Abschnitt gemeint hat, scheint mir, dass, unabhängig von der Bedeutung, die Ausführungen des Gerichts den oben genannten Fehler nicht „berichtigen“.
92.
Dieser Abschnitt könnte vielleicht so verstanden werden, dass das Gericht alternativ das Vorbringen von Primart inhaltlich geprüft und für nicht stichhaltig befunden hat. Es bestätigte damit, was es als die richtige (und möglicherweise einzige) Bedeutung des Wortes „prima“ ansah: Bonuszahlung und Cousine.
93.
Wenn dem so ist, stimme ich mit dem EUIPO darin überein, dass das Gericht in diesem Teil des angefochtenen Urteils eine Tatsachenbeurteilung vorgenommen hat, die im Rechtsmittelverfahren grundsätzlich nicht überprüft werden kann. Wenn diese Auslegung richtig ist, fehlt im angefochtenen Urteil jedoch eine hinreichende Begründung für diese Feststellung: Warum hat das Gericht das Vorbringen von Primart für nicht stichhaltig befunden? Eine ungeeignete Begründung ist bekanntlich eine Frage der öffentlichen Ordnung, die der Unionsrichter von Amts wegen prüfen muss (
43
).
94.
Die Tatsache, dass Primart vor dem EUIPO bestimmte Bedeutungen dieses Wortes anerkannt hat, kann kaum als unwiderlegbarer Beweis dafür angesehen werden, dass dies die richtige und einzig mögliche Bedeutung dieses Wortes ist. Primart trägt jedoch ein anderes Argument vor. So, wie ich es verstehe, bestreitet Primart nicht die Bedeutung des Wortes „prima“, auf die sich das EUIPO bezogen hat und die anschließend vom Gericht bestätigt wurde. Was Primart vorträgt, ist, dass in Anbetracht der vielfältigen Verwendung des Wortes und seiner Etymologie (die aus dem Lateinischen stammt, der Sprache, aus der sich das moderne Spanisch weitgehend ableitet), dieses Wort von den maßgeblichen Verkehrskreisen so verstanden wird, dass es auch andere Bedeutungen und, allgemeiner gesagt, eine lobende Konnotation hat.
95.
Im angefochtenen Urteil werden keine Gründe angegeben, warum dieses Vorbringen als nicht stichhaltig zurückzuweisen ist. Im Gegensatz zum EUIPO ist mir nicht ersichtlich, wie sich diese Beurteilung des Vorbringens von Primart implizit aus dem Urteil ergibt. Es ist kaum notwendig, darauf hinzuweisen, dass Wörter verschiedene Bedeutungen haben können. Es kann auch nicht automatisch davon ausgegangen werden, dass die maßgeblichen Verkehrskreise nur die Amtssprache des betreffenden Mitgliedstaats oder der betreffenden Mitgliedstaaten verstehen (
44
). Bei der Beurteilung der Art und Weise, wie ein Wort von den maßgeblichen Verkehrskreisen verstanden wird, kann auch die Etymologie dieses Wortes relevant sein (
45
).
96.
Ist festgestellt, dass Primart die fraglichen Argumente während des Verwaltungsverfahrens nicht hat vorbringen müssen und sie vor dem Gericht zum ersten Mal vorbringen konnte, ist die Frage, was Primart vor dem EUIPO insoweit vorgetragen hat und was nicht, jedenfalls wenig relevant.
97.
Im Ergebnis lässt sich sagen, dass das Versäumnis des Gerichts, zu prüfen, ob das Wort „prima“ zusätzliche Bedeutungen (über die festgestellten hinaus) und eine lobende Konnotation hat oder nicht, und wenn ja, ob dies Auswirkungen auf die originäre Kennzeichnungskraft der älteren Marke hat, einen Fehler darstellt, der unvermeidbar eine Neubewertung des Falles erfordert. Der Inhalt des Vorbringens über die originäre Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist zu prüfen, und gegebenenfalls eine neue Beurteilung des Bestehens einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden fraglichen Zeichen vorzunehmen.
98.
Daher sollte die Rechtssache gemäß Art. 61 der Satzung an das Gericht zurückverwiesen werden. Die Beurteilung des Vorbringens von Primart erfordert nämlich eine Prüfung neuer Sach‑ und Rechtsargumente sowie neuer Beweismittel. Ob diese Beurteilung durch das Gericht vorgenommen werden kann oder nicht, oder ob die Sache tatsächlich an die Beschwerdekammer zurückverwiesen werden müsste, ist in Anbetracht der von beiden Parteien in der Sache vorgebrachten Argumente vom Gericht zu entscheiden. Erst nach dieser Beurteilung kann das Gericht entscheiden, ob die angefochtene Entscheidung Bestand haben soll oder nicht. Aus diesem Grund ist der Antrag von Primart, auch die angefochtene Entscheidung aufzuheben, im Rahmen des vorliegenden Rechtsmittels zurückzuweisen.
V. Ergebnis
99.
Ich schlage dem Gerichtshof daher vor,
–
das Urteil des Gerichts vom 12. September 2018 – Primart/EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T‑584/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:530), aufzuheben;
–
die Rechtssache an das Gericht zurückzuverweisen und
–
die Kostenentscheidung vorzubehalten.
(
1
)	Originalsprache: Englisch.
(
2
)	ABl. 2009, L 78, S. 1; inzwischen ersetzt durch die Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (ABl. 2017, L 154, S. 1).
(
3
)	Jetzt im Wesentlichen ersetzt durch Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001.
(
4
)	Jetzt im Wesentlichen ersetzt durch Art. 95 der Verordnung 2017/1001.
(
5
)	Urteil vom 12. September 2018, Primart/EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T‑584/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:530).
(
6
)	Entscheidung in der Sache R 1933/2016-4 („angefochtene Entscheidung“).
(
7
)	Insbesondere Urteile vom 10. November 2011, LG Electronics/HABM (C‑88/11 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2011:727, Rn. 28), und vom 22. Juni 2006, Storck/HABM (C‑25/05 P, EU:C:2006:422, Rn. 52).
(
8
)	Zu diesem Zweck verweist das EUIPO insbesondere auf die Urteile vom 1. Februar 2005, SPAG/HABM – Dann und Backer (HOOLIGAN) (T‑57/03, EU:T:2005:29, Rn. 22 und 32), und vom 24. Februar 2016, Tayto Group/HABM – MIP Metro (REAL HAND COOKED) (T‑816/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:93, Rn. 38 bis 41).
(
9
)	Hervorhebung hinzugefügt.
(
10
)	Dies gilt insbesondere für die französische Fassung: „moyens invoqués et … demandes présentées“.
(
11
)	Zum Beispiel die tschechische („skutečnosti, důvody a návrhy“) oder die slowakische („dôvody, dôkazy a návrhy“) Fassung.
(
12
)	Wie in der deutschen Fassung („das Vorbringen und die Anträge“).
(
13
)	Dies gilt für die spanische („medios alegados y … solicitudes presentadas“) und die portugiesische („alegações de facto e … pedidos apresentados“) Fassung.
(
14
)	Dies ist der Fall bei der französischen (siehe oben), der italienischen („argomenti addotti e … richieste presentate“), der finnischen („seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin“) und der schwedischen („vad parterna åberopat och yrkat“) Fassung.
(
15
)	In der Verordnung 2017/1001, die nun die Verordnung Nr. 207/2009 aufgehoben hat, ist der Wortlaut des früheren Art. 76 Abs. 1, jetzt Art. 95 Abs. 1, im Wesentlichen unverändert geblieben.
(
16
)	Siehe beispielsweise das Urteil vom 24. Juni 2015, Hotel Sava Rogaška (C‑207/14, EU:C:2015:414, Rn. 26 und die dort angeführte Rechtsprechung).
(
17
)	Ein aktuelles Beispiel für einen solchen Fall findet sich in meinen Schlussanträgen zu Constantin Film Produktion/EUIPO (C‑240/18 P, EU:C:2019:553).
(
18
)	Siehe allgemein Davis, R., Longstaff, B., Roughton, A., St Quintin, T., und Tritton, G., Tritton on Intellectual Property in Europe, 4. Aufl., Sweet & Maxwell, London, 2014, S. 441 und 442.
(
19
)	Siehe beispielsweise Urteile vom 11. September 2014, Continental Wind Partners/HABM – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS) (T‑185/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:769, Rn. 35), vom 3. Juni 2015, Lithomex/HABM – Glaubrecht Stingel (LITHOFIX) (T‑273/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:352, Rn. 39), und vom 11. Dezember 2015, Hikari Miso/HABM – Nishimoto Trading (Hikari) (T‑751/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:956, Rn. 42).
(
20
)	Siehe u. a. Urteil vom 15. Oktober 2018, Apple and Pear Australia und Star Fruits Diffusion/EUIPO – Pink Lady America (WILD PINK) (T‑164/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:678, Rn. 29 und die dort angeführte Rechtsprechung).
(
21
)	Siehe beispielsweise Beschluss vom 3. Juni 2009, Zipcar/HABM (C‑394/08 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2009:334, Rn. 11).
(
22
)	Siehe Urteil vom 18. Dezember 2008, Les Éditions Albert René/HABM (C‑16/06 P, EU:C:2008:739, Rn. 48). Siehe auch Urteil vom 28. Januar 2015, BSH/HABM – Arçelik (AquaPerfect) (T‑123/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:52, Rn. 21).
(
23
)	Siehe Beschlüsse vom 27. September 2004, UER/M6 u. a. (C‑470/02 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2004:565, Rn. 69), und vom 13. Juni 2006, Mancini/Kommission (C‑172/05 P, EU:C:2006:393, Rn. 41). Siehe auch Urteil vom 11. Dezember 2014, Sherwin-Williams Sweden/HABM – Akzo Nobel Coatings International (ARTI) (T‑12/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:1054, Rn. 34).
(
24
)	Siehe beispielsweise das Urteil vom 1. Februar 2005, SPAG/HABM – Dann und Backer (HOOLIGAN) (T‑57/03, EU:T:2005:29, Rn. 21).
(
25
)	Vgl. u. a. Urteile vom 11. November 1997, SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528, Rn. 22), und vom 12. Juni 2019, Hansson (C‑705/17, EU:C:2019:481, Rn. 41 und 43).
(
26
)	Vgl. insoweit das Urteil vom 12. Juni 2019, Hansson (C‑705/17, EU:C:2019:481, Rn. 42 und die dort angeführte Rechtsprechung).
(
27
)	Vgl. Urteil vom 29. September 1998, Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442, Rn. 24) (Hervorhebung hinzugefügt). In dieser Rechtssache hat sich der Gerichtshof auf Art. 4 Abs. 1 Buchst. b der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1) bezogen, die Bestimmung, die im Wesentlichen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 entspricht.
(
28
)	Siehe beispielsweise Urteil vom 24. Oktober 2018, Bayer/EUIPO – Uni-Pharma (SALOSPIR) (T‑261/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:710, Rn. 19).
(
29
)	Urteil vom 1. Februar 2005, SPAG/HABM – Dann und Backer (HOOLIGAN) (T‑57/03, EU:T:2005:29).
(
30
)	Ebd., Rn. 28 bis 31.
(
31
)	Ebd., Rn. 32 und 33.
(
32
)	Urteil vom 24. Februar 2016, Tayto Group/HABM – MIP Metro (REAL HAND COOKED) (T‑816/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:93, Rn. 41).
(
33
)	Vgl. u. a. Urteile vom 25. Juni 2015, Copernicus-Trademarks/HABM – Maquet (LUCEA LED) (T‑186/12, EU:T:2015:436, Rn. 37 bis 39), und vom 13. Dezember 2016, Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL) (T‑549/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:719, Rn. 26 bis 29).
(
34
)	Siehe oben, Nrn. 5 und 30 dieser Schlussanträge.
(
35
)	Vgl. auch die Rn. 17 und 18 des angefochtenen Urteils.
(
36
)	Verordnung (EU, Euratom) 2019/629 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 zur Änderung des Protokolls Nr. 3 über die Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union (ABl. 2019, L 111, S. 1).
(
37
)	Vgl. Urteil vom 8. November 2016, BSH/EUIPO (C‑43/15 P, EU:C:2016:837, Rn. 62 und 63 und die dort angeführte Rechtsprechung).
(
38
)	Urteil vom 12. Juni 2019, Hansson (C‑705/17, EU:C:2019:481, Rn. 41 und die dort angeführte Rechtsprechung).
(
39
)	Ebd. (Rn. 43). Vgl. auch Beschlüsse vom 19. Oktober 2017, Hernández Zamora/EUIPO (C‑224/17 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2017:791, Rn. 7), und vom 11. September 2007, Athinaïki Oikogeniaki Artopoiia/HABM (C‑225/06 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2007:499, Rn. 28).
(
40
)	Urteil vom 25. September 2018, Cyprus/EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI) (T‑384/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:593, Rn. 36).
(
41
)	Vgl. „Richtlinien für die Prüfung im Amt“, Abschnitt C‑2-5, S. 8 (abrufbar auf der Website des EUIPO). Ähnlich, Kur, A., und Senftleben, M., European Trade Mark Law – A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2017, S. 227 und 228.
(
42
)	Alois Jirásek erzählt in seinen Staré pověsti české (Alte tschechische Legenden) die mittelalterliche Legende vom Erbauer der vielbewunderten astronomischen Uhr am Altstädter Rathaus in Prag, Meister Hanuš. Nach dem Abschluss der Arbeiten wurden der Bürgermeister und die Ratsmitglieder der Prager Altstadt von der Angst ergriffen, dass Meister Hanuš weiterziehen und eine weitere Uhr in einer anderen Stadt Europas bauen könnte. Der Legende nach befahlen sie, dass Meister Hanuš geblendet werden sollte. Kurz vor seinem Tod bat er darum, sich den Uhrturm hinaufführen zu lassen. Obwohl er völlig blind war, griff er in den komplexesten Teil der Maschine und stoppte mit einem präzisen Druck den Mechanismus für Jahrzehnte.
(
43
)	Vgl. in diesem Sinne Urteil vom 11. April 2013, Mindo/Kommission (C‑652/11 P, EU:C:2013:229, Rn. 30 und die dort angeführte Rechtsprechung).
(
44
)	Vgl. zu diesem Zweck den Beschluss vom 3. Juni 2009, Zipcar/HABM (C‑394/08 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2009:334, Rn. 51).
(
45
)	Vgl. beispielsweise Urteil vom 16. Januar 2019, Polen/Stock Polska und EUIPO (C‑162/17 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2019:27). Vgl. auch Jäger-Lenz, A., „Kommentar zu Art. 8“, in Hasselblatt, G. N. (Hrsg.), European Union Trade Mark Regulation, Article-by-Article Commentary, 2. Aufl., Beck-Hart-Nomos, München, 2018, S. 263.