62007CC0102
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
presentate il 16 gennaio 2008 (
1
)
Causa C-102/07
adidas AG e adidas Benelux BV
contro
Marca Mode CV e altri
«Marchi — Artt. 5, nn. 1, lett. b), e 2, nonché 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104/CEE — Imperativo di disponibilità — Marchi figurativi a tre bande — Motivi a due bande utilizzati da concorrenti come ornamento — Censura relativa alla violazione del marchio e alla diluizione di quest’ultimo»
I — Considerazioni introduttive
1.
La nota fabbrica di prodotti sportivi Adidas e la sua controllata olandese si trovano nuovamente (
2
) in giudizio di fronte ad altre imprese in ordine all’uso di taluni segni simili al loro noto marchio a tre bande, contestando a tali imprese la violazione dei diritti di proprietà industriale su tale logo.
2.
In questa occasione la Adidas fa valere il proprio segno nei confronti di altri produttori di abbigliamento sportivo che intendono utilizzare una doppia banda di colore contrastante per rivestire e rinforzare le cuciture dei propri capi di abbigliamento. Ciò premesso, lo Hoge Raad interroga la Corte in merito all’applicazione dell’imperativo della disponibilità ai fini della delimitazione dell’esercizio dei diritti da parte del titolare del marchio.
3.
Sottesa a tale controversia è la lotta per affermarsi in un mercato di feroce rivalità alimentata dai cospicui guadagni che le imprese sperano di conseguire. Si può così comprendere che ciò che un profano vedrebbe come una banalità, vale a dire la lotta per l’utilizzazione di due o tre bande sovrapposte e colorate in determinate tonalità, acquisisce aspetti drammatici quando la concorrenza si svolge nel contesto dell’abbigliamento sportivo.
4.
Nel mondo della competizione d’alto livello le vittorie dei campioni dello sport costituiscono la migliore pubblicità per le imprese di magliette e scarpette sportive che sponsorizzano tali atleti, dietro corresponsione, ovviamente, di somme elevate; tuttavia, vi sono stati corridori che, anche su lunghe distanze, hanno vinto scalzi, come l’etiope Abebe Bikila (
3
).
II — Contesto normativo
5.
Preliminarmente si deve rilevare che, a fronte dell’analogia di contenuto tra la direttiva 89/104/CEE (
4
) (in prosieguo: la «direttiva») ed il regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario (in prosieguo: il «regolamento») (
5
), appare opportuno richiamare, ai fini dell’interpretazione della direttiva, talune pronunce della Corte di giustizia in ordine ai precetti contenuti nel menzionato regolamento (
6
).
6.
L’art. 2 della direttiva, intitolato «Segni suscettibili di costituire un marchio di impresa» consente la registrazione di tutti i segni che possano essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
7.
L’art. 3, intitolato «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità» elenca tassativamente tali elementi nel proprio n. 1:
«1.   Sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:
a)
i segni che non possono costituire un marchio di impresa;
b)
i marchi di impresa privi di carattere distintivo;
c)
i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
d)
i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio;
e)
i segni costituiti esclusivamente:
—
dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, o
—
dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o
—
dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;
(…)».
8.
Il successivo n. 3 disciplina l’acquisizione del potere distintivo attraverso l’utilizzazione del simbolo, disponendo quanto segue:
«Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione o a seguito dell’uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la presente disposizione sia anche applicabile quando il carattere distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione o dopo la registrazione stessa».
9.
Il successivo art. 5 della direttiva, sotto il titolo «Diritti conferiti dal marchio di impresa», definisce il complesso di poteri attribuiti al detentore del diritto di proprietà industriale; in particolare, i nn. 1 e 2 del detto articolo così recitano:
«1.   Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. II titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:
a)
un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b)
un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.
2.   Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l’uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi».
10.
Il successivo art. 6 della direttiva medesima è, per contro, dedicato alla «Limitazione degli effetti del marchio di impresa»; il n. 1 di tale articolo, pertinente nel contesto della specie, precisa che:
«1.   Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio:
a)
del loro nome e indirizzo;
b)
di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
c)
del marchio di impresa se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio,
purché l’uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale».
III — I fatti della causa principale e le questioni pregiudiziali
11.
Per effetto di sette registrazioni, sia nel Benelux sia internazionali, la Adidas AG è divenuta titolare, nel Benelux, di una serie di marchi figurativi costituiti da un motivo composto da tre bande verticali parallele di uguale larghezza, che corrono lungo le spalle, il busto, le maniche e le gambe nonché lungo le cuciture laterali dei capi di abbigliamento, eseguite in un colore contrastante con quello di base del capo medesimo. Tale registrazione protegge tali segni per il loro uso nell’abbigliamento sportivo e casual.
12.
La detta impresa tedesca, che ha concesso licenza esclusiva per la distribuzione dei propri prodotti nel Benelux alla propria controllata Adidas BV (in prosieguo, indicate entrambe con il termine: «Adidas») fa valere i propri diritti nei confronti delle imprese nel settore tessile Marca Mode, C&A, H&M e Vendex (in prosieguo, indicate congiuntamente con il termine: «le quattro imprese resistenti»), anch’esse con sede nei Paesi Bassi.
13.
Nel 1986 la Adidas rilevò che la Marca Mode e la C&A avevano avviato la vendita di capi di abbigliamento sportivo e casual contrassegnati da due bande verticali parallele, di colore contrastante con quello di base dei capi medesimi (nero su bianco).
14.
È indubbio che tra le parti non fu avviato alcun contatto anteriormente all’avvio del procedimento giudiziale, in quanto dall’ordinanza di rinvio pregiudiziale emerge che la Marca Mode e la C&A, prima di impegolarsi in una battaglia giudiziaria, non si sono mostrate disponibili a rinunciare all’uso delle due bande verticali parallele di colore contrastante.
15.
Con domanda di provvedimenti urgenti nei confronti della H&M, e con altro procedimento nel merito nei confronti della Marca Mode e della C&A, entrambi incardinati dinanzi al Rechtbank Breda (in prosieguo: il «Rechtbank»), la ricorrente in cassazione chiedeva, invocando la violazione dei propri diritti di proprietà industriale, l’inibizione all’uso del segno consistente nel marchio figurativo composto dalle tre bande o di qualsivoglia altro simbolo coincidente con il logo della Adidas, quali le due bande di cui sopra, utilizzate dalle quattro imprese resistenti.
16.
Tanto la H&M quanto la Marca Mode, la C&A e la Vendex si opponevano a tale domanda. Prima in via riconvenzionale e, successivamente, con separata azione le quattro imprese resistenti chiedevano al Rechtbank di voler dichiarare la sussistenza del loro diritto all’utilizzazione delle due bande per contrassegnare capi di abbigliamento sportivo e casual.
17.
Il giudice dell’urgenza con provvedimento 2 ottobre 1997, nonché il Rechtbank — dinanzi al quale erano state proposte le cause principali — con sentenza non definitiva 13 ottobre 1998, rilevavano che si configurava, sotto taluni aspetti, una violazione dei marchi di proprietà della Adidas.
18.
Le quattro imprese resistenti impugnavano ognuna le dette pronunce dinanzi al Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (giudice di appello di Hertogenbosch; in prosieguo: il «Gerechtshof»), che disponeva la riunione dei rispettivi procedimenti.
19.
Con sentenza 29 marzo 2005, il detto giudice respingeva la domanda della Adidas, la domanda riconvenzionale della Marca Mode e della C&M nonché le domande proposte dalle quattro imprese resistenti con separato giudizio, disponendo inoltre l’annullamento dell’ordinanza 2 ottobre 1997.
20.
Il Gerechtshof rilevava che il comportamento delle quattro imprese resistenti non costituiva violazione dei diritti di marchio invocati dalla Adidas, senza tuttavia pronunciarsi, in via dichiarativa, sull’uso delle due bande, atteso che tali domande, risultando eccessivamente generiche, trascuravano il fatto che la portata della tutela di un marchio non costituisce un dato statico, bensì soggetto a determinate circostanze, rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza della violazione, che possono mutare a seconda dei momenti e del luogo.
21.
A parere del Gerechtshof, il marchio composto dalle tre bande non poteva essere considerato intrinsecamente forte, potendogli essere attribuito solamente un debole carattere distintivo. Tuttavia, nel 1996, a seguito degli sforzi pubblicitari della Adidas, il detto segno aveva acquisito potere distintivo per effetto dell’uso, con conseguente estensione della sua tutela, il che non poteva tuttavia intendersi sino a ricomprendere altri logo composti da bande o semplici motivi a strisce, i quali dovevano restare disponibili per i terzi, costituendo segni comuni che, per loro natura, non potevano costituire oggetto di monopolio.
22.
Ritenendo tale decisione erronea, la Adidas interponeva ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad. Il detto giudice, pur riconoscendo l’importanza della disponibilità per i terzi — che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, deve essere presa in considerazione nell’esame degli impedimenti assoluti di cui al detto art. 3 della direttiva 89/104 — non ha inteso procedere ad un nuovo dibattito in ordine al significato dell’imperativo di disponibilità nell’individuazione della tutela goduta dal marchio quando il segno non ricada in uno degli impedimenti menzionati dal detto art. 3.
23.
Lo Hoge Raad considera fatto acquisito, ai fini del giudizio di cassazione, che il marchio a tre bande della Adidas abbia acquisito forte carattere distintivo a seguito della sua così diffusa utilizzazione; sussistono tuttavia dubbi, a suo parere, in ordine alla portata della tutela di un marchio composto da un segno originariamente privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva 89/104, successivamente acquisito per effetto dell’uso con conseguente registrazione del marchio; in particolare, occorrerebbe accertare se sia necessario procedere alla ponderazione dell’interesse generale ad evitare l’indebita restrizione della disponibilità di taluni segni da parte degli altri operatori offerenti gli stessi prodotti o servizi (Freihaltebedürfnis).
24.
Ciò premesso, lo Hoge Raad sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se, ai fini della determinazione dell’ambito di tutela di un marchio consistente in un segno intrinsecamente privo di carattere distintivo o in un’indicazione rispondente alla descrizione di cui all’art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva, ma che attraverso l’uso abbia acquisito carattere distintivo e sia stato oggetto di registrazione, occorra tenere conto dell’interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di determinati segni per gli altri operatori offerenti prodotti o servizi analoghi.
2)
In caso di soluzione affermativa della questione n. 1, se vi sia differenza qualora i segni in esame, da tenere disponibili, vengano considerati dal pubblico rilevante come segni distintivi di prodotti, oppure come semplice decorazione.
3)
In caso di soluzione affermativa della questione n. 1, se vi sia differenza qualora il segno contestato dal titolare del marchio sia privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva, oppure costituisca un’indicazione ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva».
IV — Procedimento dinanzi alla Corte
25.
L’ordinanza di rinvio pregiudiziale è stata registrata presso la cancelleria della Corte in data 21 febbraio 2007. Hanno depositato osservazioni scritte, entro i termini previsti dall’art. 23 dello Statuto della Corte, la Marca Mode, la H&M, la Adidas, i governi italiano e del Regno Unito, nonché la Commissione delle Comunità europee.
26.
All’udienza, svoltasi il 6 dicembre 2007, hanno svolto osservazioni orali i rappresentanti della Adidas, della Marca Mode e della H&M, nonché gli agenti del governo italiano, dell’esecutivo del Regno Unito e della Commissione.
V — Analisi delle questioni pregiudiziali
A — Considerazioni introduttive
27.
L’ordinanza di rinvio pregiudiziale si interroga sulla portata della tutela attribuita al marchio; la soluzione della questione esige di procedere ad un’indagine in ordine ai limiti all’esercizio dei poteri conferiti da tale titolo di proprietà industriale negli artt. 5 e 6 della direttiva.
28.
Il logo controverso ha acquisito carattere distintivo per effetto dell’uso effettuatone dalla Adidas, come emerge dall’ordinanza di rinvio stessa, con conseguente applicazione, parimenti, delle norme attinenti ai segni che, a norma dell’art. 3, lett. b), c) e d), della direttiva, non possono costituire oggetto di registrazione.
29.
Tuttavia, avendo lo Hoge Raad invocato particolarmente l’imperativo della disponibilità quale eventuale criterio ermeneutico ai fini dell’interpretazione delle menzionate disposizioni, riveste maggiore importanza, ai fini della soluzione della controversia, l’art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva, che comprende il regime dei limiti al diritto di marchio nonché presenta talune concomitanze, nella sua redazione, con il testo dell’art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva, riguardante i marchi costituiti da segni.
30.
In tale contesto va richiamata l’attenzione da parte del giudice del rinvio in ordine alla necessità di accertare se il segno dell’Adidas, controverso nella causa principale, ricada nel disposto dell’art. 3, n. 1, lett. b) ovvero lett. c) della direttiva, atteso che, in contrasto con la lett. c), l’impedimento alla registrazione o, rispettivamente, il motivo di nullità di cui alla lett. b), non ha trovato riscontro nelle restrizioni al diritto di marchio dettate dall’art. 6, n. 1. Ne consegue che la soluzione non è la stessa se il logo difettava originariamente di carattere distintivo [fattispecie di cui all’art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva] ovvero se era costituito da un segno diretto a designare il prodotto [lett. c) della stessa disposizione]. Ma tale accertamento, in considerazione della sua natura fattuale, compete unicamente allo Hoge Raad ovvero, qualora sia inibito al giudice di cassazione conoscere del fatto, al giudice a quo.
31.
In considerazione della stretta interrelazione sussistente tra tali questioni, concordo con il governo italiano nel procedere al loro esame congiunto, insistendo sulla prima, con cui il supremo giudice olandese chiede, sostanzialmente, se l’interesse generale a mantenere la disponibilità di un segno concreto costituisca un elemento interpretativo della portata dei diritti attribuiti dal marchio al suo titolare in un procedimento per violazione di tale titolo di proprietà industriale.
32.
Malgrado i ripetuti accenni all’imperativo della disponibilità, la Corte di giustizia (
7
) non ha mai proceduto, salvo errore o omissione da parte mia, ad un più approfondito esame di tale istituto giuridico di origine tedesca, il che mi induce ora ad avviare un’analisi più ampia, andando oltre la mera definizione accolta in altre conclusioni.
B — In limine: considerazioni relative all’imperativo della disponibilità
1. Origine: il diritto tedesco
33.
Nelle conclusioni nella causa Koninklijke (
8
) ho fatto riferimento all’«imperativo di disponibilità della dottrina tedesca», secondo cui, «oltre agli impedimenti dovuti alla possibile carenza di carattere distintivo, esistono altre considerazioni di interesse pubblico che consigliano di limitare la registrazione di determinati segni affinché essi possano essere utilizzati liberamente da tutti gli operatori» (
9
).
34.
Ho inteso in tal modo sottolineare, da un lato, l’origine tedesca di tale istituto, richiamandone il nome utilizzato in tale lingua (Freihaltebedürfnis) (
10
) e, dall’altro, la sua intima correlazione con l’interesse generale. Tuttavia, ai fini di una migliore comprensione di tale principio di diritto nazionale e del suo significato nell’ordinamento comunitario, appare opportuno soffermarsi sulla sua evoluzione in entrambi i sistemi giuridici.
35.
Risalendo agli inizi dell’istituto del Freihaltebedürfnis si giunge all’epoca della vigenza del Warenzeichengesetz (previgente legge sui marchi tedesca; in prosieguo: la «WZG») (
11
). Nella pratica, si riteneva che l’art. 4, secondo comma, n. 1, di tale legge fosse redatto in termini eccessivamente esigui, in quanto vietava unicamente la registrazione dei segni composti esclusivamente da cifre, lettere o da parole contenenti indicazioni in ordine alla categoria, all’epoca, al luogo di produzione, alle qualità, allo scopo, al prezzo, alla quantità o al peso del prodotto (
12
).
36.
Al fine di superare talune difficoltà si è sviluppata una giurisprudenza che ha ampliato il novero dei segni vietati alla registrazione a tutti quei segni la cui attribuzione individuale a titolo di monopolio apparisse contraria agli interessi dei rispettivi concorrenti (
13
); tale modus procedendi si è ripercosso sull’esame delle domande di registrazione dei marchi, in quanto il rigetto fondato sull’imperativo della disponibilità dispensava l’ufficio tedesco dall’indagine sul carattere distintivo del segno de quo (
14
).
37.
La dottrina tradizionale tedesca ricollegava al principio di disponibilità tre caratteristiche, esigendo che fosse concreto, attuale e serio (
15
). Tali caratteristiche venivano intese nel senso che il detto postulato dovesse applicarsi unicamente ai prodotti o ai servizi oggetto della domanda di registrazione (requisito della concretezza); non rappresentare una mera ipotesi o un rischio potenziale, riconoscendosi al tempo stesso la possibile sussistenza di un pericolo futuro basato su elementi comprovabili e certi (requisito dell’attualità) e presentare un elevato grado di gravità e importanza (requisito della serietà) (
16
).
38.
Per effetto di tale giurisprudenza e di tale prassi amministrativa (
17
) tedesca, colui che richiedeva la registrazione di un marchio era tenuto a fornire la prova tanto del carattere distintivo del segno, quanto dell’assenza di una riserva per l’uso da parte di tutti i concorrenti (
18
).
39.
In ultima analisi, nel diritto tedesco dei marchi il Freihaltebedürfnis si è tradotto in un requisito di applicazione non scritto (
19
), di origine giurisprudenziale e che si è aggiunto agli altri requisiti imposti dalla WZG.
40.
La riforma legislativa operata nel 1995 con l’entrata in vigore della nuova legge tedesca sui marchi 1o gennaio 1995, che ricalca il modello della direttiva, ha influito sulla redazione dell’art. 4, secondo comma, della WZG, i cui i motivi di impedimento assoluti sono stati ripresi dall’art. 8 della nuova legge.
2. Incompatibilità con il diritto comunitario
41.
Nel 1997 il Landgericht München I (Tribunale I di Monaco di Baviera) sollevò dinanzi alla Corte di giustizia le questioni pregiudiziali nella causa Windsurfing Chiemsee (
20
). Non meraviglia che, alla luce del tenore della legge del 1995, l’organo giurisdizionale bavarese chiedesse chiarimenti, inter alia, in ordine alla compatibilità del Freihaltebedürfnis con il tenore dell’art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva.
42.
Come sappiamo, la controversia verteva sulle indicazioni di provenienza geografica, il che nulla toglie alla portata e alla rilevanza dell’affermazione della Corte secondo cui «(…) l’applicazione dell’art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva non dipende dall’esistenza di un imperativo di disponibilità (…) concreto, attuale o serio ai sensi della giurisprudenza tedesca (…)» (
21
), affermazione che non è passata inavvertita alla dottrina tedesca (
22
).
43.
La Corte non ha peraltro apertamente respinto la teoria del Freihaltebedürfnis, riconoscendone il collegamento con l’interesse generale sotteso nel precetto sulla cui interpretazione verteva il giudizio dinanzi al menzionato Tribunale di Monaco di Baviera (
23
). Risulta in tal modo fondata la tesi secondo cui l’esclusione dalla registrazione dei segni descrittivi o di indicazioni, ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva, risponde all’idea di impedire la loro monopolizzazione al fine di non ledere la legittima aspirazione della società ad usarli liberamente (
24
).
44.
La giurisprudenza comunitaria ha quindi successivamente posto reiteratamente in rilievo la necessità di applicare il principio della disponibilità, collegato con l’interesse generale, orientandolo verso l’obiettivo della menzionata esigenza di mantenere, nella decisione circa la registrazione (
25
) di un marchio e la concessione della relativa tutela, la libera disponibilità di un logo o di un’indicazione, estendendo tale orientamento all’art. 3, lett. b) ed e) (
26
).
45.
Appare opportuno non spingersi oltre, in questa sede, nell’esame dell’imperativo di disponibilità, non valendo la pena approfondire aspetti minori che nulla apporterebbero alla discussione sulla questione pregiudiziale sollevata dallo Hoge Raad e che potrebbero risultare, anzi, dannosi alla comprensione di queste conclusioni. Alla luce delle suesposte considerazioni in ordine a tale istituto giuridico occorre ora soffermarsi, invece, sull’art. 6 della direttiva, esaminando lo strumento con cui ha accolto tale figura, elaborata dalla giurisprudenza, come elemento dell’interesse generale.
C — Analisi dell’art. 6, n. 1, della direttiva
46.
Ancor prima di affrontare l’esame di tale disposizione, devo precisare che non mi sembra convincente l’idea di individuare la soluzione della causa principale riducendo l’analisi delle questioni pregiudiziali all’interpretazione dell’art. 5 della direttiva, come propongono, nelle rispettive osservazioni, le ricorrenti in cassazione e il governo del Regno Unito.
47.
Non ignoro la connessione logico-sistematica tra gli artt. 5 e 6 della direttiva, di cui appare probabile l’influenza ermeneutica nell’elaborazione della soluzione definitiva alle questioni pregiudiziali, ma non deve dimenticarsi l’art. 6, n. 1, laddove si tratti proprio di individuare i limiti all’esercizio dello ius prohibendi del titolare del marchio, conformemente al titolo che tale articolo reca (
27
). L’ampia giurisprudenza relativa all’art. 5 della direttiva si rivelerebbe, del resto, insufficiente per rispondere ai quesiti del giudice a quo, il quale, pur senza menzionarlo espressamente, invoca l’art. 6 della direttiva medesima.
48.
L’art. 5 della direttiva precisa i diritti conferiti al titolare del marchio. Vi sono due argomenti che depongono a favore dell’esclusione dell’applicazione dell’imperativo di disponibilità in tale ambito: in primo luogo, l’origine del Freihaltebedürfnis, chiaramente connesso alla registrazione dei segni, non all’estensione dell’esercizio dei diritti del titolare del segno; in secondo luogo, la struttura logico-sistematica della direttiva che, nell’art. 6, disciplina espressamente i limiti a tali diritti, ragion per cui accogliere l’istituto tedesco ai fini dell’interpretazione dell’art. 5 si risolverebbe nell’aggiungere una condizione non scritta, in contrasto con i principi della certezza del diritto e con lo spirito della norma comunitaria.
49.
Inoltre, le evidenti analogie e le rilevate divergenze tra gli artt. 3, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva inducono ad un’analisi di ambedue le disposizioni, evitando peraltro di soffermarsi approfonditamente sul disposto di cui all’art. 6, lett. a), non riguardante il merito delle questioni pregiudiziali e già ampiamente risolto nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia (
28
).
1. Esclusione dei segni privi di carattere distintivo ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva
50.
Il raffronto di detta disposizione con l’art. 6, n. 1, rivela importanti divergenze, derivanti dal fatto che il medesimo art. 6 si colloca non nell’ambito dell’opposizione alla registrazione di un marchio simile, bensì nella negazione del «divieto di uso» del marchio da parte dei terzi.
51.
In tal senso, l’art. 6, n. 1, include tra i segni di cui il titolare del marchio non può negare l’uso i nomi [lett. a)], le indicazioni descrittive [lett. b)] e l’utilizzazione del marchio per indicare la destinazione [lett. c)], a condizione che «l’uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale».
52.
Manca un riferimento agli impedimenti per assenza di carattere distintivo ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. b). Considerato che il successivo n. 3 consente la registrazione di tali tipi di segni, ne deriva che, in tali circostanze, il carattere distintivo acquisito per effetto dell’uso paralizza l’opposizione del vizio originale di assenza di capacità distintiva e che il legislatore premia gli sforzi del titolare del marchio per superare tale difficoltà, consentendogli di opporsi allo sfruttamento del marchio stesso da parte di altri concorrenti.
53.
La causa di tale così significativa omissione risiede nella tesi, che sostengo da tempo, ancorché con riguardo al regolamento (
29
): le considerazioni di interesse pubblico che suggeriscono di limitare l’accesso alla registrazione a determinati segni, affinché restino interamente a disposizione di tutti gli operatori (imperativo di disponibilità), non rilevano nell’ambito dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento [art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva].
54.
Tale riflessione muove dalla considerazione che la finalità dell’impedimento assoluto alla registrazione contenuto nelle dette disposizioni postula il divieto alla registrazione dei segni che difettino di carattere distintivo concreto, vale a dire di quei segni che un consumatore medio, normalmente informato, ragionevolmente attento ed avveduto non sia capace di individuare quali sicure indicazioni della provenienza del prodotto, in quanto, come correttamente rilevato, i simboli generici sono l’antitesi del marchio (
30
).
55.
L’art. 7, n. 1, lett. c), d) ed e), del regolamento (lettere corrispondenti a quelle dell’art. 3, n. 1, della direttiva) si fa carico dell’interesse pubblico, evitando che taluni operatori si approprino di segni utili tanto esteticamente quanto tecnicamente ovvero necessari al fine di descrivere il prodotto in quanto tale, le sue qualità effettive o fittizie e altre caratteristiche, quali il suo luogo di provenienza ovvero dei segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio.
56.
Tuttavia, tale protezione non dovrebbe estendersi anche ai segni che, senza essere descrittivi, non possiedano, per altri motivi, un carattere distintivo specifico. Sarebbe illogico invocare l’interesse generale mantenendo disponibili al pubblico segni non idonei a rivelare l’impresa di provenienza dei beni o servizi da essi contrassegnati. In tal senso, una volta culminati gli sforzi di un commerciante per ottenere da un segno debole un marchio riconosciuto dal pubblico, grazie al suo uso e alla sua pubblicità, la ratio del diritto di proprietà industriale obbliga a ricompensarlo per aver annullato la mancanza di capacità distintiva del suo segno, rendendolo adatto ad assolvere alla sua funzione rivelatrice dell’impresa di origine dei prodotti o servizi. La trasposizione del problema della debolezza del segno al titolo di proprietà immateriale viene operato per mezzo dell’art. 3, n. 3, della direttiva.
57.
Tutte le considerazioni sin qui svolte risulteranno utili allo Hoge Raad qualora, sempre in considerazione dei limiti all’esame del fatto indicati supra al paragrafo 30, dovesse ritenere che le tre bande della Adidas difettassero inizialmente di carattere distintivo ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva. Nell’ipotesi contraria, qualora dovesse ritenere che il detto marchio fornisca un’indicazione sulle qualità del prodotto, occorrerà procedere all’esame dell’art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva.
2. Portata dell’art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva
58.
L’esegesi di tale disposizione esige una breve ricapitolazione della relativa giurisprudenza della Corte.
a) Analisi della giurisprudenza della Corte
59.
In tal senso, nella sentenza BMW (
31
) la Corte si è soffermata sulla ratio legis di tale disposizione affermando che essa è diretta a conciliare la tutela dei diritti di marchio con la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi nel mercato comune, in modo tale che il diritto di marchio possa svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende stabilire e conservare (
32
).
60.
Secondo la Corte, occorre coniugare l’esercizio dei diritti concessi al titolare del diritto di proprietà industriale con gli obiettivi del Trattato diretti a garantire una concorrenza tra le imprese ragionevole e leale.
61.
Nella menzionata causa Windsurfin Chiemsee il giudice del rinvio non chiedeva, in realtà, alla Corte di pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 6, n. 1, lett. b), bensì sulla sua eventuale rilevanza nell’interpretazione del precedente art. 3, della stessa direttiva; la Corte ha negato tale rilevanza, descrivendo peraltro il raggio di azione della prima disposizione, aggiungendo subito dopo che l’art. 6, n. 1, lett. b), non conferisce ai terzi l’uso di una denominazione geografica in quanto marchio, bensì si limita ad assicurare loro la possibilità di utilizzarlo in modo descrittivo, vale a dire quale indicazione relativa alla provenienza geografica, purché l’utilizzo sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale (
33
).
62.
Alla base di tale orientamento, l’utilizzazione da parte dei concorrenti del segno descrittivo di cui sia stata ottenuta la registrazione è subordinata alla doppia condizione che essa non venga effettuata come marchio e che vengano rispettati i leali usi commerciali (
34
).
63.
Per quanto attiene alla metodologia nell’applicazione dell’art. 6, n. 1, lett. b), la sentenza Gerolsteiner Brunnen ha operato talune precisazioni. Dopo aver osservato che tale disposizione non opera alcuna distinzione tra i possibili usi delle indicazioni ivi menzionate, ne ha precisato la funzione: affinché un’indicazione di tal genere rientri nella sfera di applicazione del detto articolo è sufficiente che si tratti di un’indicazione relativa a una delle caratteristiche ivi enumerate, come la provenienza geografica (
35
). Tale operazione di sussunzione incombe, in quanto questione di fatto, al giudice nazionale, il quale dovrà procedere ad una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti (
36
).
64.
Non va tuttavia dimenticato che l’operato dei terzi va valutato alla stregua del criterio degli «usi leali», espressione, secondo consolidata giurisprudenza (
37
), dell’obbligo di lealtà nei confronti dei legittimi interessi del titolare del marchio, in particolare dell’obbligo di non causare discredito o denigrazione al segno (
38
).
65.
Da tutte le menzionate pronunce non emerge alcun elemento interpretativo nel senso di una connessione dell’art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva con l’imperativo di disponibilità. Tale lacuna giurisprudenziale è stata compensata, in parte, con due pronunce, una nell’ambito del marchio comunitario e l’altra relativa al dibattito circa la registrazione di soli colori.
66.
Nella prima di tali due cause (
39
) l’avvocato generale Jacobs ha ricondotto l’imperativo di disponibilità nella sfera dell’art. 12 del regolamento (alter ego dell’art. 6 della direttiva) (
40
); la sentenza «Baby-Dry» ha accolto, sostanzialmente, le tesi sostenute nelle conclusioni (
41
), deducendo dal combinato disposto degli artt. 7 e 12 del regolamento (artt. 3 e 6 della direttiva) che lo scopo del divieto di registrazione come marchio di segni o di indicazioni a carattere esclusivamente descrittivo consiste nell’evitare che vengano registrati come marchi segni o indicazioni che, data la loro identità con modalità abituali di designazione dei prodotti o dei servizi considerati ovvero di loro caratteristiche, non consentirebbero di svolgere la funzione di identificazione dell’impresa che li immette nel mercato e sarebbero quindi privi del carattere distintivo presupposto da tale funzione (
42
).
67.
La seconda delle due dette cause, la sentenza Libertel, ha riservato al Freihaltebedürfnis una tiepida accoglienza. Dopo aver riconosciuto, nell’ambito del diritto comunitario dei marchi, «un interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori», non ha trovato accoglimento la tesi della Commissione, probabilmente guidata dalle conclusioni richiamate al punto precedente, secondo cui l’imperativo di disponibilità troverebbe sostanzialmente espressione nell’art. 6 della direttiva (
43
).
68.
In tale impostazione la Corte di giustizia ha ravvisato il pericolo che in tal modo, all’atto dell’esame della domanda di registrazione, si verifichi un controllo solo minimo dei motivi di impedimento di cui all’art. 3 della direttiva, i cui vizi verrebbero poi compensati con la limitazione dell’esercizio dei diritti di marchio per effetto dell’imperativo di disponibilità insito nel menzionato art. 6. Secondo la Corte, tale tesi equivarrebbe a trasferire la valutazione dei motivi di impedimento dall’autorità competente in materia di registrazione all’autorità giudiziaria, conclusione ritenuta incompatibile con il sistema della direttiva, basato su un esame preventivo e non a posteriori  (
44
) .
69.
In sintesi, la Corte non si è pronunciata sull’imperativo di disponibilità quale criterio ermeneutico dell’art. 6 della direttiva, considerato che nei passi giurisprudenziali richiamati supra si è limitata a respingere un argomento della Commissione che suggeriva l’applicazione di tale istituto giuridico di origine tedesca esclusivamente nell’ambito di tale disposizione, senza nulla dire peraltro in ordine alla sua utilizzazione quale principio volto alla limitazione di diritti del titolare del marchio.
70.
Ciò premesso, cercherò in prosieguo di giungere ad una soluzione giuridica di tale questione.
b) Tesi suggerita
71.
Ho già accennato, in precedenza, ai punti di contatto tra gli artt. 3, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva; ponendo parimenti in risalto le differenze sistematiche che distinguono tali due disposizioni, atteso che la prima disciplina la registrabilità dei marchi, mentre la seconda limita l’esercizio dello ius prohibendi del titolare di un segno.
72.
Tuttavia, non può passare inavvertita la straordinaria somiglianza del tenore delle rispettive lett. c) e b) delle due disposizioni. Eccezion fatta per la locuzione «composti esclusivamente» contenuta nell’art. 3, n. 1, lett. c), il tenore delle due disposizioni è identico.
73.
Tale differenza trova spiegazione nel fatto che, riguardando l’art. 3 la registrazione, ne deriva a contrario sensu che devono essere ammessi alla registrazione segni complessi contenenti, inter alia, indicazioni descrittive ai sensi della lett. c) del medesimo articolo; per contro, tale caratteristica di esclusività perde qualsivoglia rilevanza ai fini dell’esercizio dei diritti del titolare del marchio di cui all’art. 6, volto a mantenere la pubblica disponibilità del segno nelle singole ipotesi di cui al n. 1, lett. c). Per quanto attiene agli altri elementi del marchio complesso, si applica senza restrizioni l’art. 5 della direttiva.
74.
Inoltre, da un punto di vista logico-sistematico, l’art. 6, n. 1, lett. b), si colloca nella direttiva in una triade cui appartengono parimenti l’esame dei motivi di impedimento alla registrazione e delle cause di nullità. Conseguentemente, al momento della verifica se un segno ricada in una delle categorie di indicazioni di cui all’art. 6, n. 1, lett. b), nessun elemento della direttiva implica una mitigazione delle relative conseguenze per il segno registrato rispetto a quelle derivanti dalla richiesta di registrazione o riguardo ai motivi di nullità, ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. c).
75.
Mi azzardo quindi a suggerire che non può sostenersi nemmeno un’interpretazione restrittiva dell’art. 6 sulla base del mero argomento che si tratterebbe di una norma limitativa di diritti, attribuiti dall’art. 5 della direttiva. L’elemento eccezionale è che, in tal caso, si è titolari di un segno che, applicando strettamente i relativi criteri, sarebbe disponibile per tutti. Il fatto che si sia verificata successivamente una monopolizzazione, in quanto parte di un marchio complesso o per errore (
45
), non può tradursi in un pregiudizio per gli altri operatori economici che aspirino ad utilizzare liberamente tali indicazioni descrittive, né per l’altra categoria di soggetti interessati dalla disposizione medesima, vale a dire i consumatori, che hanno diritto ad un’informazione trasparente e veritiera, informazione che unicamente tali indicazioni possono fornire (
46
).
76.
Le restrizioni imposte al titolare del diritto di proprietà industriale dall’art. 6, n. 1, lett. b), obbligano il giudice a ricercare un equilibrio tra i diritti attribuiti al titolare medesimo dall’art. 5 della direttiva e i diritti antitetici degli altri imprenditori e dei consumatori, senza peraltro applicare meccanicamente la regola dell’interpretazione restrittiva delle norme limitative di diritti o facoltà.
77.
Tale concezione, oltre a trovar conforto nella dottrina (
47
), è perfettamente in sintonia con la menzionata giurisprudenza della Corte circa la ratio legis della norma ed il suo obiettivo, volto a conciliare la tutela dei diritti del marchio con i principi fondamentali del mercato comune, consentendo che il marchio possa assolvere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato (
48
), senza dimenticare che i terzi concorrenti non sono autorizzati ad utilizzare tale nome come marchio proprio, potendolo bensì utilizzare solo in modo descrittivo (
49
).
78.
Conseguentemente, tutti i menzionati argomenti depongono nel senso che occorre tutelare l’interesse generale mediante l’imperativo di disponibilità, tenendo in considerazione, al tempo stesso, l’art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva.
79.
Tale interpretazione non risulta inoltre incompatibile con i punti 57 e seguenti della sentenza Libertel nei quali, come già ricordato, la Corte non si è pronunciata in ordine alla questione se il Freihaltebedürfnis debba essere preso in considerazione nell’ambito dell’art. 6 della direttiva, limitandosi semplicemente a respingere un argomento della Commissione secondo cui la sfera di azione di tale principio veniva ridotta unicamente all’ambito di tale disposizione.
80.
In definitiva, suggerisco di rispondere alle questioni pregiudiziali affermando la necessità di applicare l’imperativo di disponibilità al fine di determinare la sfera di tutela di un marchio costituito da un segno corrispondente ad una delle indicazioni di cui all’art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva, laddove abbia acquisito carattere distintivo per effetto dell’uso e sia stato registrato; per contro, tale principio non deve trovare applicazione quando il segno sia originariamente privo di carattere distintivo, ai sensi della lett. b) della medesima disposizione, avendo acquisito tale carattere successivamente per effetto dell’uso.
81.
Infine, in considerazione della seconda questione sollevata dallo Hoge Raad, occorre sottolineare che la percezione da parte del pubblico del segno soggetto all’imperativo di disponibilità rileva unicamente in una fase preliminare, vale a dire, al fine di stabilire se possa ricollegarsi ad una delle indicazioni di cui all’art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva.
82.
Qualora il consumatore medio attribuisca al segno solamente una funzione ornamentale, non identificherà il segno stesso con l’impresa di provenienza dei prodotti o servizi, ragion per cui questo non risulterà idoneo ad assolvere alla sua principale funzione ed il suo valore come marchio risulterà dubbio (
50
); diversamente, qualora risulti possibile individuare la provenienza dei beni e servizi, la conclusione sarà in senso contrario.
83.
Peraltro, una volta accertato il collegamento del segno ad una delle indicazioni o caratteristiche di cui all’art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva, non può ritenersi che la percezione del segno da parte del consumatore possa esercitare una qualsivoglia influenza in ordine all’interpretazione dell’interesse generale.
84.
Conseguentemente, alla luce della soluzione proposta alla prima questione pregiudiziale, può soprassedersi all’analisi del ragionamento della H&M che suggerisce l’applicazione del Freihaltebedürfnis, quantomeno riguardo ai segni registrati prima dell’entrata in vigore della direttiva. Viene qui fatto riferimento alla prassi liberale seguita dall’amministrazione del Benelux all’epoca in cui vigeva la disciplina dei marchi non armonizzata, ma tale questione ricade nella sfera della nullità dei marchi privi di caratteri distintivi, del tutto distinta dall’esercizio dei diritti conferiti dall’art. 5 della direttiva e delle relative restrizioni previste dal successivo art. 6, n. 1, lett. b). Alla luce delle risultanze dell’analisi sin qui svolta, non ritengo pertanto necessario soffermarmi sull’analisi di tale seconda questione.
VI — Conclusione
85.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sottopostele dallo Hoge Raad nei termini seguenti:
«Al fine di determinare la portata della tutela di un marchio costituito da un segno corrispondente ad una delle fattispecie di cui all’art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, prima direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d’impresa, marchio che abbia acquisito carattere distintivo per effetto dell’uso e sia stato registrato, deve tenersi in considerazione l’interesse generale a che non venga indebitamente ridotta la disponibilità di determinati segni nei confronti degli operatori terzi che offrano prodotti o servizi analoghi.
Per contro, laddove lo stesso segno difettasse originariamente di carattere distintivo e che tale carattere sia stato acquisito solo successivamente per effetto dell’uso, i diritti del titolare del marchio non sono soggetti all’imperativo di disponibilità».
(
1
)	Lingua originale: lo spagnolo.
(
2
)	In materia di marchi la Adidas è stata già protagonista delle cause da cui sono scaturite le seguenti sentenze: 22 giugno 2000, causa C-425/98, Marca Mode (Racc. pag. I-4861), e 23 ottobre 2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon e Adidas Benelux (Racc. pag. I-12537). In materia di regime doganale comunitario, v. anche sentenza 14 ottobre 1999, causa C-223/98, Adidas (Racc. pag. I-7081).
(
3
)	Correndo scalzo, vinse la medaglia d’oro nella maratona ai giochi olimpici di Roma nel 1960, ripetendo l’impresa, con adeguata calzatura, ai successivi giochi di Tokio nel 1964. Non sappiamo se il fatto di aver corso a piedi nudi fosse volto ad ottenere maggiore velocità o a richiamare l’attenzione sulla povertà del suo continente d’origine, atteso che fu il primo campione africano della storia delle Olimpiadi nell’età moderna (http://de.wikipedia.org/wiki/Abebe_Bikila). Altri campioni sportivi hanno eguagliato tale prodezza tra i quali, attualmente, alcuni abissini, come Haile Gebrselassie, che continuano a correre a piedi scalzi (http://www.elmundo.es/1997/02/24/deportes/24N0150.html).
(
4
)	Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).
(
5
)	Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993 (GU 1994, L 11, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3288, che modifica il regolamento 40/94 ai fini dell’attuazione degli accordi conclusi nel quadro dell’Uruguay Round (GU L 349, pag. 83) e, da ultimo, dal regolamento (CE) del Consiglio 19 febbraio 2004, n. 422 (GU L 70, pag. 1).
(
6
)	In particolare, artt. 4, 7, 9 e 12 del detto regolamento.
(
7
)	V., ad esempio, particolarmente, sentenze 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee (Racc. pag. I-2779); 19 settembre 2002, causa C-104/00 P, DKV (Racc. pag. I-7561); 8 aprile 2003, cause riunite da C-53/01 a C-55/01, Linde e a. (Racc. pag. I-3161), e 29 aprile 2004, cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P, Henkel/UAMI (Racc. pag. I-5089).
(
8
)	Conclusioni presentate all’udienza del 31 gennaio 2002 nella causa Koninklijke KPN Nederland (sentenza 12 febbraio 2004, causa C-363/99, Racc. pag. I-1619).
(
9
)	Paragrafo 52 delle conclusioni menzionate alla nota precedente.
(
10
)	La dottrina tedesca utilizza indistintamente tale termine, ad esempio, Sosnitzas, O./Fröhlich, S., «Freihaltebedürfnis bei mehrdeutigen Zeichen — Unterschiede in der Beurteilung durch EuGH, BGH und BPatG?», Markenrecht, 09/2006, pagg. 383 e segg., nonché la variante «Freihaltungsbedürfnis», al riguardo, Bender, A., «Absolute Eintragungshindernisse — Art. 7 GMV», in Ekey, F./Klippel, D., Heidelberger Kommentar zum Markenrecht, Ed. C.F. Müller, Heidelberg, 2003, pag. 893.
(
11
)	La normativa del 1936 subì una riforma sostanziale nel 1968 (Bekanntmachung del 2 gennaio 1968; BGBl. I, pag. 1/29), versione immediatamente precedente alla nuova legge, la Markenrechtsreformgesetz25 ottobre 1994 (BGBl. I, pag. 3082).
(
12
)	V. il commento di Ströbele, P., «Vom Freihaltungsbedürfnis zum Allgemeininteresse im Markenrecht», in Ahrens, H.-J./Bornkamm, J. e Kunz-Hallstein, H.-P., Festschrift für Eike Ullmann, Ed. juris GmbH, Saarbrücken, 2006, pagg. 425 e segg., 426. Il detto autore precisa che il Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione) ha esteso tale principio all’art. 8, secondo comma, n. 2, della WZG.
(
13
)	In ordine all’evoluzione della teoria del Freihaltebedürfnis, Fezer, K.-H., Markenrecht, Ed. C.H. Beck, 2a ed., Monaco di Baviera, 1999, pag. 402.
(
14
)	V. Ströbele, P., Op. cit., pag. 427.
(
15
)	Eisenführ, G., «Artikel 12», in Eisenführ, G./Schennen, D., Gemeinschaftsmarkenverordnung — Kommentar, Ed. Heymanns, Colonia, 2003, pag. 230.
(
16
)	Fezer, K.-H., Op. cit., pagg. 401 e segg., che descrive dettagliatamente tutti i detti aspetti.
(
17
)	Il Bundespatentgerichtshof (Corte federale in materia di marchi e brevetti) si è parimenti allineato ai principi sanciti dal Bundesgerichtshof.
(
18
)	Lobato, M., Comentario a la Ley 17/2001, de marcas, Ed. Thomson — Civitas, 2a ed., Pamplona, 2007, pag. 238.
(
19
)	Ströbele, P., Op. cit., pag. 429.
(
20
)	Cit. supra, nota 7.
(
21
)	Sentenza Windsurfing Chiemsee, cit. supra, punto 35.
(
22
)	Fezer, K.-H., Op. cit., pag. 402, aveva posto in dubbio l’applicabilità della giurisprudenza tedesca in materia di Freihaltebedürfnis anteriormente alla sentenza Windsurfing Chiemsee.
(
23
)	V. punti 26 e 27 della sentenza Windsurfing Chiemsee.
(
24
)	Ströbele, P., Op. cit., pag. 431.
(
25
)	Per quanto attiene all’art. 3, n. 1, lett. c) della direttiva, v., oltre alle menzionate sentenze Windsurfing Chiemsee e Linde e a., le sentenze 6 maggio 2003, causa C-104/01, Libertel (Racc. pag. I-3793, punto 52), e 12 febbraio 2004, causa C-218/01, Henkel (Racc. pag. I-1725, punti 40 e 41).
(
26
)	Per quanto attiene all’art. 3, n. 1, lett. b) della direttiva, v., oltre alla già menzionata sentenza Henkel/UAMI, anche la sentenza 16 settembre 2004, causa C-329/02, SAT.1/UAMI (Racc. pag. I-8317, punti 26 e 27); quanto alla lett. e) del medesimo articolo, v. anche, oltre alla sentenza Libertel, cit. supra, la sentenza 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips (Racc. pag. I-5475, punto 80).
(
27
)	Richiamato supra al paragrafo 10.
(
28
)	Sentenza 11 settembre 2007, causa C-17/06, Céline (Racc. pag. I-7041, punti 29 e segg).
(
29
)	Le seguenti considerazioni sono svolte nelle conclusioni presentate all’udienza del 6 novembre 2003 nella causa Henkel/UAMI, cit. supra, in particolare ai paragrafi 48 e 78-82.
(
30
)	Fernández-Nóvoa, C., El sistema comunitario de marcas, Ed. Montecorvo, Madrid, 1995, pag. 119, con riferimento alla dottrina americana che contrappone i termini «genere» e «marchio» come reciprocamente escludenti.
(
31
)	Sentenza 23 febbraio 1999, causa C-63/97 (Racc. pag. I-905).
(
32
)	Punto 62 della sentenza BMW, che rinvia, a sua volta, alla sentenza 17 ottobre 1990, causa C-10/89, Hag GF, «Hag II» (Racc. pag. I-3711, punto 13).
(
33
)	Sentenza Windsurfing Chiemsee, punto 28.
(
34
)	Tale orientamento è stato recentemente confermato nella sentenza 25 gennaio 2007, causa C-48/05, Adam Opel (Racc. pag. I-1017, punto 43).
(
35
)	Sentenza 7 gennaio 2004, causa C-100/02 (Racc. pag. I-691, punto 19).
(
36
)	Sentenza Gerolsteiner Brunnen, cit. supra, punto 26.
(
37
)	Sentenza 17 marzo 2005, causa C-228/03, Gillette Company e Gillette Group Finland (Racc. pag. I-2337, punto 41) (in prosieguo: la «Gillette»); nonché citate sentenze BMW, punto 61, e Gerolsteiner Brunnen, punto 24.
(
38
)	Sentenza Gillette, punto 44.
(
39
)	Sentenza 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter & Gamble/UAMI, «Baby-Dry» (Racc. pag. I-6251).
(
40
)	Paragrafi 77 e segg. delle sue conclusioni.
(
41
)	Per quanto riguarda tali tesi condivido l’opinione di Eisenführ, G., Op. cit., pag. 230.
(
42
)	Punto 37 della sentenza Baby-Dry.
(
43
)	Punti 57 e segg. della sentenza Libertel.
(
44
)	Punti 58 e 59 della sentenza Libertel.
(
45
)	È stato giustamente osservato che, per effetto del gran numero di domande di registrazione di marchi, vengono erroneamente registrati segni generici o descrittivi, e ciò a causa della celerità con cui devono essere trattate le relative pratiche; v. Hacker, F., «§23», in Ströbele, P./Hacker. F., Markengesetz, Ed. Heymanns, 8a ed., Colonia, 2006, pag. 917.
(
46
)	È corretto in tal contesto il riferimento ai consumatori, quantunque nel commento dell’art. 33 della legge sui marchi spagnola, da parte di Fernández-Nóvoa, C., Tratado sobre Derecho de marcas, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2001, pag. 367.
(
47
)	Hanno sostenuto, con maggior o minor vigore, tale impostazione nella definizione dei limiti ai diritti del titolare del marchio in conformità con l’imperativo di disponibilità: Eisenführ, G., «Artikel 7», in Eisenführ, G/Schennen, D., Op. cit., pagg. 113 e segg.; e Fezer, K.-H., Op. cit, pag. 402.
(
48
)	V. sentenze, cit. supra, BMW, punto 62, e Gerolsteiner Brunnen, punto 16.
(
49
)	Sentenza Windsurfing Chiemsee, punto 28.
(
50
)	Sentenza Adidas-Salomon e Adidas Benelux, cit. supra, punti 39-41.