CONCLUSÕES DO ADVOGADO‑GERAL
GIOVANNI PITRUZZELLA
apresentadas em 30 de abril de 2020 (1)
Processo C‑809/18 P
Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) contra
John Mills Ltd
«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca da União Europeia — Processo de oposição — Marca pedida pelo agente ou representante do titular legítimo — Artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o 207/2009»
1.        Com o recurso objeto deste processo, o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) pede a anulação do Acórdão de 15 de outubro de 2018, John Mills/EUIPO — Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T‑7/17, EU:T:2018:679), pelo qual o Tribunal Geral deu provimento ao recurso interposto pela sociedade John Mills Ltd. contra a Decisão da Primeira Câmara de Recurso do EUIPO de 5 de outubro de 2016 (processo R 2087/2015‑1) (a seguir «decisão controvertida»), relativa a um processo de oposição instaurado pela sociedade Jerome Alexander Consulting Corp.
2.        O recurso do EUIPO oferece ao Tribunal de Justiça a oportunidade de se pronunciar, pela primeira vez, sobre a interpretação do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 (2) (atual artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento 2017/1001) (3), que inclui, entre os motivos relativos de recusa de registo de um sinal como marca da União Europeia, o facto de o pedido de registo ter sido apresentado, em seu próprio nome, pelo agente ou pelo representante do titular da marca, sem o consentimento deste último (4).
I.      Quadro jurídico
A.      Direito internacional
3.        A União é parte contratante no Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (TRIPS), de 15 de abril de 1994 (5), que constitui o anexo 1 C do Acordo que Institui a Organização Mundial do Comércio (OMC)(6). O artigo 2.o, n.o 1, daquele acordo prevê que, no que diz respeito à parte II do referido acordo, na qual figuram as disposições em matéria de marcas, os Estados contratantes respeitam, nomeadamente, os artigos 1.o a 12.o da Convenção para a Proteção da Propriedade Intelectual, assinada em Paris, em 20 de março de 1883, revista, pela última vez, em Estocolmo, em 14 de julho de 1967, e alterada em 28 de setembro de 1979 (7), que vincula todos os Estados‑Membros da União.
4.        O artigo 6.o‑septies desta convenção, conforme revista e alterada, dispõe:
«1)      Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registo desta marca em seu próprio nome, num ou em vários destes países, terá o titular direito de se opor ao registo pedido ou de requerer a anulação ou, se a lei do país o permitir, a transmissão em seu benefício do referido registo, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento.
2)      O titular da marca terá, com as reservas da alínea 1), o direito de se opor ao uso da sua marca pelo seu agente ou representante, se não tiver autorizado esse uso.
3)      As legislações nacionais têm a faculdade de prever um prazo razoável dentro do qual o titular de uma marca deverá fazer valer os direitos previstos no presente artigo.»
B.      Direito da União
5.        O artigo 8.o do Regulamento n.o 207/2009, aplicável ratione temporis aos factos do processo em apreço, enumera os motivos relativos de recusa do registo da marca. O n.o 3 desse artigo dispõe:
«Após oposição do titular da marca, será recusado o registo de uma marca que tenha sido pedido por um agente ou por um representante do titular da marca, em seu próprio nome e sem o consentimento do titular, a menos que esse agente ou representante justifique a sua atuação.» (8)
6.        O artigo 11.o do referido regulamento, intitulado «Proibição de utilização de uma marca UE registada em nome de um agente ou representante», estabelece que, «[s]e uma marca UE tiver sido registada em nome do agente ou representante do respetivo titular sem a autorização deste último, este terá o direito de se opor à utilização da marca pelo seu agente ou representante, se não tiver autorizado essa utilização, a menos que o agente ou representante justifique o seu procedimento» (9).
7.        Nos termos do artigo 18.o do mesmo regulamento, intitulado «Transmissão de uma marca registada em nome de um agente», «[s]e uma marca UE tiver sido registada em nome de um agente ou representante do respetivo titular, sem autorização deste último, este terá o direito de requerer a transmissão a seu favor do referido registo, a menos que o agente ou representante justifique o seu procedimento» (10).
8.        Por último, o artigo 53.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 207/2009 dispõe que «[a] marca UE é declarada nula na sequência de pedido apresentado ao Instituto ou de um pedido reconvencional numa ação de contrafação […] sempre que exista uma marca, referida no n.o 3 do artigo 8.o, e que se encontrem preenchidas as condições enunciadas nesse número» (11).
II.    Antecedentes do litígio, tramitação do processo no EUIPO, tramitação do processo no Tribunal Geral e acórdão recorrido
9.        Em 18 de setembro de 2013, a sociedade John Mills Ltd apresentou no EUIPO um pedido de registo de marca da União que tinha por objeto o sinal nominativo «MINERAL MAGIC». Os produtos abrangidos pelo pedido de registo incluem‑se na classe 3, na aceção do Acordo de Nice Relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para o Registo de Marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem à seguinte descrição: «Loções capilares; produtos abrasivos; sabões; produtos de perfumaria; óleos essenciais; cosméticos; produtos para limpar e tratar da pele, do couro cabeludo e dos cabelos; desodorizantes para uso pessoal (perfumaria)».
10.      Em 23 de abril de 2014, a Jerome Alexander Consulting Corp. deduziu oposição ao registo da marca pedido, alegando, em seu apoio, o motivo de recusa previsto no artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009. A oposição baseava‑se, nomeadamente, na marca nominativa MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER, registada nos Estados Unidos em 15 de janeiro de 2013 para os seguintes produtos: «Pó facial que contém minerais». Por Decisão de 18 de agosto de 2015, a Divisão de Oposição indeferiu a oposição. Em 15 de outubro de 2015, a Jerome Alexander interpôs recurso dessa decisão no EUIPO.
11.      Em 5 de outubro de 2016, a Primeira Câmara de Recurso do EUIPO, adotou a decisão controvertida, através da qual anulou a decisão da Divisão de Oposição e, com base no artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009, recusou o registo da marca pedida. Nessa decisão, a Câmara de Recurso mencionou, antes de mais, o objetivo do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009, a saber, «evitar o desvio de uma marca pelo agente do titular da mesma» (12), e enumerou os requisitos que, segundo a mesma, deviam estar reunidos para que uma oposição possa proceder com fundamento nessa disposição, a saber, que «o oponente devia ser titular da marca anterior, que o requerente da marca devia ser ou ter sido o agente ou o representante do titular acima mencionado, que o pedido devia ter sido apresentado em nome do agente ou do representante sem o consentimento do titular e sem que haja razões legítimas que justifiquem os comportamentos do agente ou do representante e que o pedido deveria dizer respeito a sinais e a produtos idênticos ou semelhantes» (13). Concluiu então pela existência de «uma relação comercial, efetiva e durável, criadora de uma obrigação geral de confiança e de lealdade, à data de depósito da marca pedida e que a recorrente era um agente na aceção do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009» (14). Por último, a Câmara de Recurso salientou que, no caso em apreço, os produtos abrangidos pelos sinais em conflito eram idênticos (15) e os sinais em causa semelhantes (16).
12.      Em 5 de janeiro de 2017, a John Mills interpôs no Tribunal Geral um recurso de anulação da decisão controvertida, invocando um fundamento único relativo à violação do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009, subdividido em três argumentos. O primeiro assenta na qualificação da John Mills como «agente ou representante», na aceção da referida disposição. Com o segundo e terceiro argumentos, a John Mills alega que a Câmara de Recurso considerou erradamente aplicável aquela disposição apesar de os sinais em conflito serem meramente semelhantes e não idênticos e apesar de os produtos abrangidos pela marca anterior não serem idênticos aos abrangidos pela marca pedida.
13.      O Tribunal Geral examinou, em primeiro lugar, o segundo argumento, julgando‑o procedente. Por conseguinte, anulou a decisão da Câmara de Recurso sem se pronunciar sobre o primeiro e terceiro argumentos e condenou o EUIPO e a Jerome Alexandre a pagar, cada um, metade das despesas da John Mills.
III. Processo no Tribunal de Justiça e pedidos das partes
14.      Por requerimento apresentado na Secretaria do Tribunal de Justiça em 20 de dezembro de 2018, o EUIPO interpôs o recurso que é objeto do presente processo. O EUIPO pede ao Tribunal de Justiça que anule o acórdão recorrido e condene a John Mills nas despesas. A John Mills pede ao Tribunal de Justiça que negue provimento ao recurso do EUIPO e condene o EUIPO no pagamento das despesas. O EUIPO e a John Mills foram ouvidos na audiência que teve lugar em 16 de janeiro de 2020.
IV.    Quanto ao recurso
15.      Em apoio do seu recurso o EUIPO invoca dois fundamentos. Com o primeiro fundamento, alega que o Tribunal Geral violou o artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 e, com o segundo fundamento, alega a violação do artigo 36.o do Estatuto do Tribunal de Justiça.
A.      Quanto ao primeiro fundamento de recurso, relativo à violação do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009
1.      Acórdão recorrido
16.      O primeiro fundamento de recurso incide sobre os n.os 25 a 37 do acórdão recorrido.
17.      No n.o 25 desse acórdão, após ter observado que o objetivo do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 é «evitar o desvio da marca do titular pelo agente ou pelo seu representante, uma vez que esses agentes e representantes podem explorar os conhecimentos e a experiência adquiridos durante a relação comercial que mantiveram com o titular e, por conseguinte, tirar indevidamente partido dos esforços e do investimento feitos pelo próprio titular da marca», o Tribunal Geral declarou que essa disposição «exige, em substância, que exista uma relação direta entre a marca do titular e aquela cujo registo é pedido pelo agente ou pelo representante em seu próprio nome e que «[e]ssa relação só pode existir se as marcas em questão corresponderem». Em seguida, o Tribunal Geral considerou que vão no sentido da interpretação segundo a qual a marca anterior e a marca pedida devem ser idênticas — e não meramente semelhantes — para que o artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 possa ser aplicado, quer os trabalhos preparatórios do Regulamento n.o 40/94 sobre a marca comunitária (17) (n.os 26 a 31 do acórdão recorrido) quer o texto do artigo 6.o‑septies da Convenção de Paris (n.os 32 a 35 do acórdão recorrido).
2.      Argumentos das partes
18.      O EUIPO alega que o Tribunal Geral interpretou erradamente o artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009, ao limitar o seu âmbito de aplicação ao conceito de «identidade» dos sinais e ao atribuir a esse conceito o significado que lhe é atribuído no contexto do artigo 8.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento n.o 207/2009. O EUIPO alega que o Tribunal Geral privilegiou uma interpretação literal do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009, que não tem na devida conta o objetivo dessa disposição. A este respeito, o EUIPO sublinha, por um lado, que uma interpretação literal não permite excluir que a referida disposição se aplica igualmente a marcas semelhantes e, por outro, que o juiz da União tem constantemente adotado uma abordagem teleológica na interpretação das disposições em matéria de marcas. De acordo com o EUIPO, o agente ou o representante pode tirar indevidamente partido, a que se refere o Tribunal Geral no n.o 25 do acórdão recorrido, não só nos casos em que utiliza uma marca idêntica à do titular mas também em todos os casos em que introduza alterações que deixem os elementos essenciais dessa marca identificáveis, permitindo‑lhe apropriar‑se dela. Nesses casos, não só o agente ou o representante teria a possibilidade de desviar clientes do titular da marca e de tornar menos vantajosa a sua expansão ou a sua eventual entrada no mercado da União, como poderia igualmente impedir o próprio registo da marca do titular e/ou o seu uso no seio da União com fundamento no artigo 8.o, n.o 1, alínea b), ou no artigo 9.o, n.o 2, alínea b), do Regulamento n.o 207/2009. O EUIPO considera que o critério pertinente para efeitos da aplicação do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009, lido à luz do seu objetivo, não é nem a identidade nem a semelhança entre as marcas em conflito, conforme exigida para efeitos da apreciação da existência do risco de confusão, mas a sua «equivalência geral no plano económico e comercial». Essa equivalência existe quando é possível «reconhecer claramente» o sinal do titular na marca pedida pelo agente ou pelo representante. É o que acontece no caso em que os sinais em conflito coincidem «através de elementos que contribuem essencialmente para o caráter distintivo da marca anterior». Por último, o EUIPO considera que o facto de os pedidos de registo como os que estão em causa constituírem casos de atuação contrária à boa‑fé e estarem abrangidos pela causa de nulidade prevista no artigo 52.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 207/2009 não permite privilegiar uma interpretação restritiva do artigo 8.o, n.o 3, desse regulamento. Com efeito, obrigar o titular da marca a esperar pelo registo do sinal pedido pelo agente ou pelo representante para agir em defesa dos seus interesses seria contrário aos princípios da economia processual e da boa administração.
19.      De acordo com a John Mills, resulta claramente do texto tanto do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 como do artigo 6.o‑septies da Convenção de Paris que estas disposições se referem a marcas idênticas e não meramente semelhantes. O sentido textual é também confirmado pelos trabalhos preparatórios do Regulamento n.o 40/94, como o Tribunal Geral corretamente afirmou. A John Mills sublinha igualmente o caráter vago e impreciso do critério proposto pelo EUIPO para efeitos da aplicação do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009, baseado na apropriação do caráter distintivo da marca do titular pelo agente ou pelo representante. Essa sociedade observa que a apreciação do caráter distintivo não deve ser efetuada em abstrato, mas do ponto de vista do consumidor médio. Esse consumidor é o do Estado em que a marca do titular foi registada (ou está de outro modo protegida) e não, como a Câmara de Recurso erradamente considerou, o da União. Nessas circunstâncias, a apreciação do caráter distintivo pode revelar‑se complexa. No caso em apreço, não foi apresentada qualquer prova quanto ao caráter distintivo dos termos MAGIC MINERALS para os produtos «pó facial que contém minerais» do ponto de vista do consumidor dos Estados Unidos. A John Mills salienta igualmente que o critério proposto pelo EUIPO é mais amplo do que os adotados pelo Regulamento n.o 207/2009, e, em particular, pelo seu artigo 8.o, n.os 1 e 5. Ora, seria ilógico considerar que o legislador da União quis reconhecer a marcas estrangeiras, mesmo se nunca foram utilizadas na União, uma proteção mais ampla do que a concedida às marcas nacionais ou da União. Por último, a John Mills alega que a interpretação do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 sugerida pelo EUIPO daria lugar, além de a dificuldades de aplicação significativas, também a uma incerteza jurídica evidente quanto ao âmbito de aplicação efetivo dessa disposição, quando os comportamentos a que se refere o EUIPO no seu recurso já encontram um instrumento sancionatório eficaz no artigo 52.o, n.o 1, alínea b), desse regulamento, relativo aos registos contrários à boa‑fé.
3.      Análise
a)      Quanto à interpretação do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009
1)      Interpretação literal
20.      Segundo a jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, a determinação do significado e do alcance dos termos para os quais o direito da União não forneça nenhuma definição deve fazer‑se de acordo com o seu sentido habitual na linguagem comum, tendo, porém, em atenção o contexto em que são utilizados e os objetivos prosseguidos pela regulamentação de que fazem parte (18). A interpretação de uma disposição do direito da União implica, além disso, a comparação das suas versões linguísticas (19). Em caso de divergência entre elas, a disposição em causa deve ser interpretada em função da economia geral e da finalidade da regulamentação de que constitui um elemento (20).
21.      No caso em apreço, não se trata de determinar o significado de um termo ou de uma expressão que resulta da disposição cuja análise textual deve ser efetuada, mas de apreciar se as expressões e a sintaxe utilizada nessa disposição permitem identificar, de forma unívoca, o nexo que deve existir, com base na referida disposição, entre a marca cujo registo é pedido pelo agente ou representante e a do titular.
22.      Uma vez que a exigência desse nexo é inequivocamente deduzida do texto do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 que, de outro modo, não teria qualquer lógica, importa salientar que, numa primeira leitura, essa disposição parece estabelecer, em grande parte das versões linguísticas, uma sobreposição ou uma «correspondência», para utilizar o termo utilizado pelo Tribunal Geral entre as referidas marcas (21). Isto deve‑se, em particular, pelo recurso ao artigo partitivo na expressão «titular da marca», nos dois casos distintos em que surge, que deixa entender que a marca pedida e a marca anterior são, na realidade, constituídas pelo mesmo sinal. Essa correspondência é particularmente explícita em certas versões linguísticas, como, em particular, a versão espanhola, em que o objeto da recusa de registo é a «mesma» marca («misma») e a expressão «titular da marca» («titular de la marca») se torna, no segundo caso, «titular da referida marca» («titular de dicha marca») (22).
23.      No entanto, não considero que do sentido textual resulte, de modo unívoco, que apenas uma marca idêntica à do titular, e não também uma marca que apresente algumas divergências em relação a esta última, possa ser objeto do motivo relativo de recusa enunciado no artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009. Além disso, embora uma marca se defina igualmente por referência aos produtos ou aos serviços em relação aos quais está protegida, o texto dessa disposição não dá qualquer indicação explícita sobre a relação que deve existir entre os produtos ou serviços abrangidos pelo pedido de registo e os abrangidos pela marca do titular e não permite, portanto, excluir, com certeza, do seu âmbito de aplicação sinais, ainda que idênticos, destinados a serem utilizados para produtos ou serviços que não sejam idênticos.
24.      É, portanto, necessário recorrer a outros elementos interpretativos para definir o âmbito de aplicação da disposição em causa. Por outro lado, o próprio Tribunal Geral, contrariamente ao que afirma o EUIPO, não se baseou numa interpretação literal do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009, mas deduziu, no n.o 25 do acórdão recorrido, a exigência de uma «relação direta» entre a marca do titular e a marca do agente ou representante, que deve ser entendida no sentido da sua «correspondência», do objetivo prosseguido por essa disposição (23).
2)      Interpretação sistemática
25.      Alguns elementos retirados da sistemática interna do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 depõem, na minha opinião, a favor de uma «correspondência» entre a marca do agente ou do representante e a marca do titular. Trata‑se do requisito positivo, exigido por essa disposição, segundo o qual o pedido de registo deve ser apresentado pelo agente ou pelo representante «em seu próprio nome» e do [requisito] negativo da falta de consentimento do titular. Com efeito, ambas militam no sentido de considerar que a marca objeto do pedido de registo em nome do agente ou do representante é, na realidade, propriedade do titular legítimo, em nome do qual ou com o consentimento do qual esse pedido devia ser feito. Essa conclusão é, aliás, corroborada pelo artigo 18.o do Regulamento n.o 207/2009, inserido na secção 4 desse regulamento, intitulada «A marca comunitária como objeto de propriedade», que prevê o direito do titular de requerer a transmissão a seu favor do registo efetuado pelo agente ou pelo representante sem autorização.
26.      Se se tiver em consideração o artigo 8.o do Regulamento n.o 207/2009, no seu conjunto, resulta, por seu lado, a autonomia do n.o 3 em relação ao n.o 1 desse artigo. Ambas as disposições regulam motivos de recusa relativos a hipóteses de conflito da marca pedida com uma marca anterior, fixando cada uma os requisitos de aplicação relativos a cada um desses motivos. Assim, o n.o 1 prevê, nas alíneas a) e b), as duas hipóteses de dupla identidade e de confusão por semelhança entre as marcas em causa, enquanto o n.o 3 impõe a existência de uma relação particular (a de agência ou de representação) entre o depositante e o titular da marca anterior, a falta de consentimento deste último e a inexistência de motivos que justifiquem o comportamento do agente ou do representante. Por outro lado, não se especifica, muito menos fazendo referência aos conceitos de «identidade» e de «semelhança» utilizados no supramencionado n.o 1, a relação que deve existir entre a marca pedida e a marca anterior. O mesmo acontece no que respeita à comparação entre o n.o 3 e o n.o 5 do artigo 8.o do Regulamento n.o 207/2009, em que, ao invés, se faz referência expressa aos conceitos de «identidade» e de «semelhança».
3)      Interpretação histórica
27.      Como indicado no n.o 27 do acórdão recorrido, o anteprojeto de regulamento sobre a marca comunitária de abril de 1977 (24), previa, no seu artigo 12.o, n.o 3, que o motivo relativo de recusa em causa se aplicava a «marcas idênticas ou semelhantes» à marca anterior para «produtos idênticos ou semelhantes» aos abrangidos por esta última marca.
28.      A menção expressa da dupla hipótese de identidade e de semelhança dos sinais e dos produtos ou serviços foi, todavia, eliminada na disposição correspondente da proposta de regulamento (25) apresentada pela Comissão ao Conselho em novembro de 1980, que deu origem à adoção do Regulamento n.o 40/94. Nem o anteprojeto nem a proposta da Comissão previam disposições análogas ao artigo 11.o e ao artigo 18.o do Regulamento n.o 207/2009 (26). Além disso, esses textos não previam uma causa geral de nulidade da marca comunitária baseada na atuação contrária à boa‑fé no momento do registo (27). A questão dos registos abusivos foi suscitada em 1982 pela delegação italiana e a recomendação de introduzir uma disposição nesse sentido foi inserida no relatório do grupo de trabalho do Conselho responsável pela análise da Proposta de Regulamento sobre a Marca Comunitária. Essas discussões e as [discussões] posteriores, que contribuíram para definir o conteúdo das normas relativas aos registos de má‑fé, foram conduzidas à margem das relativas ao artigo 7.o, n.o 3, da proposta de regulamento, que regulava a hipótese de pedido depositado pelo agente ou pelo representante do titular da marca sem autorização deste último (28).
29.      Quanto a essa última disposição, como foi recordado no n.o 28 do acórdão recorrido, num documento elaborado no âmbito das discussões no seio do grupo de trabalho sobre a Proposta de Regulamento sobre a Marca Comunitária, o Conselho indicou ter rejeitado uma proposta da delegação alemã favorável a alargar a aplicação da referida disposição «a marcas semelhantes para produtos similares» (29). No mesmo documento, indica‑se que a proposta da delegação dinamarquesa de alargar o âmbito de aplicação da mesma disposição a qualquer pessoa que atue de má‑fé foi rejeitada, pois introduzia um critério subjetivo, incompatível com o critério objetivo privilegiado pelo artigo 7.o, n.o 3, da proposta de regulamento, e permitia ao titular de um direito anterior opor‑se à criação de uma marca comunitária na falta de reciprocidade.
30.      Como o Tribunal Geral corretamente concluiu no n.o 30 do acórdão recorrido, resulta dos trabalhos preparatórios do Regulamento n.o 40/94 a vontade do legislador comunitário de manter o âmbito de aplicação do artigo 8.o, n.o 3, desse regulamento (que passou, posteriormente, a artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009) dentro de limites bem definidos. A aplicação dessa disposição a marcas semelhantes para produtos similares foi, em particular, expressamente rejeitada. Nesse contexto, contrariamente ao que sustenta o EUIPO, o facto de o referido artigo não mencionar expressamente a sua aplicabilidade no caso de sinais semelhantes não pode ser colocado, por parte do intérprete, no mesmo plano da falta de remissão expressa para o conceito de identidade. Com efeito, por um lado, a apropriação pelo agente ou pelo representante de um sinal idêntico ao do titular constitui o caso típico abrangido pela disposição em causa, inequivocamente refletida no texto dessa disposição, e por outro, como vimos, a omissão de qualquer referência ao conceito de semelhança é o resultado de uma vontade precisa do legislador comunitário, expressa em dois momentos diferentes do processo legislativo que conduziu à adoção do Regulamento n.o 40/94, uma primeira vez implicitamente e uma segunda vez explicitamente.
31.      Acrescente‑se, que milita no sentido de considerar que o legislador comunitário pretendeu circunscrever o âmbito de aplicação do motivo relativo de recusa em causa à hipótese em que se verifique uma correspondência objetiva entre os sinais em conflito, o facto de a sua aplicação não ter sido subordinada à prova de outros elementos, quer sejam objetivos (por exemplo, a existência de uma vantagem indevida por parte do agente ou do representante não autorizado ou de um prejuízo por parte do titular legítimo) ou subjetivos (por exemplo, a má‑fé do agente ou do representante não autorizado). Perante essa correspondência, e salvo se o agente ou o representante não autorizado não puder justificar o seu comportamento, a proteção do titular é automática, embora deixada à sua iniciativa.
4)      Interpretação teleológica
32.      Como há muito reconhecido na jurisprudência do Tribunal Geral, o motivo relativo de recusa enunciado no artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 visa evitar o desvio de uma marca pelo agente ou representante do titular legítimo da mesma, já que ao explorar os conhecimentos e a experiência adquiridas durante a relação comercial que manteve com o referido titular pode tirar indevidamente partido dos esforços e do investimento aplicados por este último (30). Destina‑se a ser aplicado essencialmente nas situações em que o titular de uma marca protegida exclusivamente fora da União distribui os seus produtos ou serviços no mercado da União por intermédio de um agente ou de um representante. Nessas situações, o titular da marca expõe‑se ao risco de um comportamento desleal do agente ou do representante. Este pode, após ter registado a marca na União em seu próprio nome, entrar em concorrência com o referido titular e, com base na prioridade adquirida, impedir o uso da marca pelo titular ou, no caso de este último ainda não estar presente no mercado da União, impedir‑lhe o acesso. Nada impede o titular de se opor ao registo da marca com fundamento no motivo relativo de recusa em causa mesmo quando a marca goza de uma qualquer forma de proteção na União ou num Estado‑Membro. Todavia, neste caso, dispõe, se estiverem preenchidos os requisitos de aplicação, também dos outros instrumentos de proteção previstos no artigo 8.o
33.      É certo que uma interpretação extensiva do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009, como a preconizada pelo EUIPO, que inclui o caso de simples semelhança entre o sinal cujo registo é pedido e o sinal do oponente, contribui para implementar o objetivo de proteção prosseguido por essa disposição. Todavia, contrariamente ao que defende o EUIPO, uma interpretação restritiva, que limite o âmbito de aplicação do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 apenas aos casos de identidade entre as marcas em conflito, não a priva de todo o efeito útil, mas circunscreve o objetivo de proteção a hipóteses bem definidas.
34.      Ora, na medida em que esta delimitação se afigura coerente tanto com o texto da disposição em causa como com a intenção clara do legislador da União, pergunto‑me se o intérprete está habilitado a ignorar esses elementos para privilegiar uma leitura dessa disposição que me parece exceder os limites de uma simples interpretação teleológica e conduzir antes a uma aplicação analógica da norma que contém (31). A este respeito, recordo, por um lado, que o Tribunal de Justiça já teve oportunidade de esclarecer que o recurso à interpretação teleológica não pode conduzir a uma leitura da disposição em causa contrária à sua letra (32) e, por outro, que, independentemente de qualquer outra consideração, o artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 constitui uma exceção ao princípio da prioridade que caracteriza o direito das marcas (33) e, como tal, deve ser objeto de interpretação estrita e, portanto, não se presta a uma interpretação analógica (34).
5)      Artigo 6.o‑septies da Convenção de Paris
35.      Recordo que, segundo jurisprudência constante, o Tribunal de Justiça pode interpretar as disposições constantes de acordos internacionais, quando estas sejam invocadas pelo direito da União ou quando este tenha sido adotado com o objetivo de as transpor para a União (35).
36.      Inserido no texto da Convenção de Paris na sequência da Conferência de Revisão de Lisboa em 1958 (36), o artigo 6.o‑septies destina‑se a proteger o titular de uma marca tutelada num dos Estados contratantes da Convenção contra os abusos cometidos pelo agente ou representante desse titular noutro Estado contratante (37). Prevê três formas de proteção diferentes que visam respetivamente impedir o registo da marca do titular pelo agente ou representante ou pedir a sua anulação, proibir o seu uso não autorizado por parte deste último e permitir a transferência para o titular da marca objeto de registo ilícito pelo agente ou representante. Como se viu, o Regulamento n.o 207/2009 (e agora também a Diretiva 2015/2436) acolheu todas as três formas de proteção.
37.      A redação do artigo 6.o‑septies da Convenção de Paris, na versão francesa que faz fé (38), indica de forma ainda mais clara do que a versão correspondente do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 que o objeto do pedido de registo do agente ou do representante é a marca do titular (39). É certo que, como observou o EUIPO, tanto nos trabalhos preparatórios da Convenção de Lisboa (40) como no Guia de Aplicação da Convenção de Paris (41) se afirma que o âmbito de aplicação da referida disposição deve ser entendido no sentido de que se estende a marcas tanto «idênticas» como «semelhantes» (42). Todavia, uma vez que o teor literal do artigo 6.o‑septies não corrobora essa interpretação, considero correta a conclusão a que chegou o Tribunal Geral, no n.o 35 do acórdão recorrido, de acordo com a qual a referida disposição pressupõe que as marcas em conflito sejam correspondentes entre si.
38.      Essa conclusão não é, de qualquer modo, decisiva para efeitos da interpretação do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009. Com efeito, embora essa disposição deva ser interpretada em harmonia com o artigo 6.o‑septies da Convenção de Paris, esta última deixa uma ampla margem de apreciação aos Estados contratantes, que permanecem, em particular, livres para prever nos seus direitos nacionais uma proteção da propriedade industrial mais ampla do que a que esta prescreve (43).
6)      Conclusões quanto à interpretação do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009
39.      O artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 prevê a possibilidade de o titular de uma marca, mesmo quando esta é protegida unicamente fora do território da UE, se opor ao registo abusivo da sua marca pelo seu agente ou representante. Trata‑se do único caso em que é admitida oposição contra um pedido cujo depósito deve considerar‑se efetuado em violação do princípio geral da boa‑fé (44). Nos outros casos, as pessoas lesadas não têm a possibilidade de impedir o registo da marca e apenas têm à sua disposição a ação de declaração de nulidade prevista no artigo 52.o, n.o 1, alínea b), do referido regulamento.
40.      As razões desta diversidade de regime são múltiplas, desde a exigência de introduzir no sistema da marca da União uma disposição que transpusesse o artigo 6.o‑septies da Convenção de Paris, à vontade de não tornar mais pesado o processo de registo com oposições contra os depósitos alegadamente abusivos em que, diferentemente do que ocorre nos casos regulados pelo artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009, não se pode presumir a má‑fé do requerente (salvo justificação), mas deve ser provada. Todavia, parece‑me que com base nessa disposição, tal como no artigo 6.o‑septies da Convenção de Paris, resulta igualmente a ideia de que o direito de depositar ou de autorizar o depósito da própria marca num território diferente daquele em que é protegida pertence exclusivamente ao titular e que, portanto, independentemente da má‑fé, essa disposição sanciona, antes de tudo, a falta de legitimidade do agente ou do representante não autorizado a efetuar o depósito. É também nessa perspetiva que se deve, na minha opinião, compreender a necessária correspondência entre as marcas que resulta do texto da disposição em causa.
41.      Assim sendo, resulta de tudo quanto foi exposto até aqui, que uma leitura do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 segundo a qual o motivo relativo de recusa aí enunciado também se aplica no caso de sinais semelhantes, pelo menos na medida em que se refira à confusão por semelhança a que se refere o n.o 1, alínea b), desse artigo, não é compatível com o texto da disposição em causa nem com a intenção manifesta do legislador comunitário no momento da introdução dessa disposição no sistema das marcas da União. Por outras palavras, o critério que preside ao juízo de comparação entre os sinais para efeitos de aplicação da referida disposição não pode ser o mesmo que se aplica no caso de oposição ao registo fundado nos direitos protegidos no território da União.
42.      Todavia, não decorre automaticamente do que foi dito que o artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 deva ser interpretado no sentido de que a oposição só é possível no caso de existir uma dupla identidade entre os sinais em conflito e os produtos ou serviços abrangidos, na aceção do n.o 1, alínea a), desse artigo. Com efeito, como alega corretamente o EUIPO, uma interpretação da disposição em causa que faça depender o seu âmbito de aplicação de um recurso rígido ao teste da identidade entre os sinais em conflito e, a fortiori, ao da dupla identidade permite ao agente ou ao representante escapar à sanção do não registo da marca, simplesmente modificando ligeiramente o sinal ou a descrição dos produtos ou serviços abrangidos. A ampla possibilidade de contornar a norma torná‑la‑ia em grande medida ineficaz.
43.      Como foi, além disso, acima já observado, na economia do artigo 8.o do Regulamento n.o 207/2009, o motivo relativo de recusa enunciado no n.o 3 desse artigo goza de autonomia própria. Na falta de remissão expressa para os conceitos que figuram no n.o 1, alíneas a) e b), do referido artigo, o nexo entre as marcas em conflito exigido para beneficiar da proteção conferida pela disposição em causa pode ser definido independentemente do alcance reconhecido a esses conceitos no contexto dos motivos relativos de recusa que resultam do n.o 1 do referido artigo 8.o
44.      Assim, embora seja verdade, como já foi referido, que, com base no texto do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009, esse nexo pressupõe uma correspondência entre os sinais em conflito, não considero, no entanto, que essa correspondência deva ser automaticamente excluída no caso de não existir uma identidade absoluta entre eles. Do mesmo modo, a proteção conferida por essa disposição não deve, na minha opinião, ser recusada ao titular da marca pelo simples facto de não haver identidade estreita entre os produtos ou os serviços abrangidos pelas marcas em conflito.
45.      Importa, portanto, identificar o critério segundo o qual se deve considerar que, apesar das duas marcas em conflito e dos produtos e serviços respetivos, não serem idênticas, se verifica a correspondência exigida para efeitos da aplicação do motivo relativo de recusa em causa.
46.      No decurso do presente processo, o EUIPO manteve uma posição, na minha opinião, excessivamente flexível sobre a necessidade de definir esse critério, chegando, no meu entender, a afirmar que a distinção entre casos em que o motivo relativo de recusa em causa se aplica e aqueles em que não se aplica reside, para além da relação entre os sinais em conflito, na existência, a apreciar caso a caso, de um benefício indevido por parte do agente ou do representante não autorizado que resulte do depósito e da utilização da marca. Ora, na minha opinião, essa posição deve ser rejeitada. Com efeito, como já acima referi, embora não haja dúvida que o artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 visa impedir o agente ou o representante de abusar da relação que o liga ao titular da marca, esse artigo pressupõe uma correspondência entre os sinais em conflito. Essa correspondência deve ser apreciada com base num critério predefinido, também e sobretudo por uma exigência de segurança jurídica.
47.      Assim, saliento que um critério de «equivalência substancial» entre os sinais em conflito, que se situa a meio caminho entre «identidade» e «semelhança» que dá origem a confusão, é retomado nas Orientações do EUIPO, em que se afirma que a disposição em causa deve aplicar‑se não só em caso de identidade entre as marcas e de identidade entre as marcas e os produtos e serviços respetivos, mas também «quando o sinal pedido pelo representante ou agente reproduz no essencial a marca anterior, com ligeiras modificações, aditamentos ou supressões que não afetam substancialmente o seu caráter distintivo» e quando «os produtos e serviços conflituantes estão intimamente relacionados ou são equivalentes, em termos comerciais» (45). Embora essas diretivas se refiram igualmente a um teste de confusão entre as marcas (46), parece‑me que, pelo menos no seu enunciado, o critério que propõem seguir exige um nexo entre as marcas e os produtos e serviços respetivos mais estreito do que o suscetível de originar um risco de confusão.
48.      Ora, considero que esse critério deve ser acolhido, desde que não conduza a uma apreciação da existência de um risco de confusão entre os sinais em conflito. O artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 deve, na minha opinião, ser aplicado, não apenas no caso de sinais idênticos, também quando a marca pedida pelo agente ou pelo representante contém ligeiras modificações, aditamentos ou supressões que não afetam substancialmente o caráter distintivo da marca anterior. É o que acontece, como referido nas Orientações do EUIPO, quando a marca pedida reproduz sem alterações relevantes o «coração» da marca anterior, ou seja, o elemento ou os elementos que fundamentam o seu caráter distintivo. Essa apreciação deve ser efetuada comparando os dois sinais de forma objetiva. Se esta comparação não permitir concluir por um juízo de equivalência substancial entre os sinais, não obstante um certo grau de semelhança entre eles, a disposição em causa não se aplica e o titular legítimo da marca poderá eventualmente intentar uma ação de declaração de nulidade nos termos do artigo 52.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 207/2009 [atual artigo 59.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 2017/1001]. Do mesmo modo, o artigo 8.o, n.o 3, desse regulamento não é aplicável no caso de os produtos ou serviços abrangidos pelas marcas em conflito não estarem intimamente relacionados ou não serem equivalentes. Os interesses do titular legítimo que, por exemplo, projetou uma extensão natural da sua marca só poderão, portanto, ser protegidos ex post, através de uma ação de declaração de nulidade.
b)      Conclusões quanto ao primeiro fundamento
49.      Com base no conjunto das considerações precedentes considero que, ao interpretar o artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 no sentido de que só se aplica em caso de identidade entre as marcas em conflito, o Tribunal Geral cometeu um erro de direito e que, por essa razão, o primeiro fundamento do recurso deve ser julgado procedente.
B.      Quanto ao segundo fundamento de recurso relativo à violação do artigo 36.o do Estatuto do Tribunal de Justiça
1.      Acórdão recorrido
50.      O segundo fundamento de recurso visa os n.os 39 a 42 do acórdão recorrido.
51.      Após ter concluído, no n.o 37 do acórdão recorrido, que o artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 só se aplica se as marcas em conflito forem idênticas, o Tribunal Geral considerou aplicável, «indiretamente» quanto à questão da identidade, a jurisprudência relativa ao artigo 15.o do Regulamento n.o 207/2009 (atual artigo 18.o do Regulamento n.o 2017/1001), em matéria de prova da utilização (47), e declarou, no n.o 40 do acórdão recorrido, pretender determinar se os sinais em conflito eram «idênticos», nomeadamente com base nessa jurisprudência. No sucessivo n.o 41, confirmou a conclusão da Câmara de Recurso segundo a qual os sinais em conflito deviam ser considerados semelhantes e qualificou de «manifesta» e «óbvia» a falta de identidade entre as referidas marcas. No n.o 42 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral concluiu, portanto, que, uma vez que os sinais em causa não eram idênticos, a Câmara de Recurso considerou erradamente que o artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009 era aplicável.
2.      Argumentos das partes
52.      Com o segundo fundamento de recurso, o EUIPO apresenta duas alegações distintas contra o acórdão recorrido. Em primeiro lugar, censura o Tribunal Geral por ter adotado uma fundamentação contraditória ao aplicar o conceito de «identidade» a duas situações jurídica e factualmente diferentes. De acordo com o EUIPO, o teste previsto no artigo 15.o, n.o 1, segundo parágrafo, alínea a), do Regulamento n.o 207/2009 é alheio ao conceito de «identidade» e o recurso a esse teste é incompatível com a interpretação restritiva do artigo 8.o, n.o 3, desse regulamento adotada pelo Tribunal Geral. Em segundo lugar, o EUIPO alega que, contrariamente ao que foi declarado no n.o 40 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral não procedeu à realização do referido teste, mas limitou‑se a constatar que os sinais em conflito não eram manifestamente idênticos.
53.      A John Mills responde que o Tribunal Geral se limitou a invocar o artigo 15.o do Regulamento n.o 207/2009 para precisar que o conceito de «identidade» foi atenuado no contexto dessa disposição e que, do mesmo modo, o artigo 8.o, n.o 3, desse regulamento não exige a aplicação de um teste de identidade estrita. No n.o 41 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral constatou que os sinais em conflito não podiam considerar‑se idênticos nem sequer com base no conceito atenuado de identidade previsto no artigo 15.o do Regulamento n.o 207/2009.
3.      Análise
54.      Considero que as duas alegações apresentadas pelo EUIPO no âmbito do seu segundo fundamento de recurso devem igualmente ser acolhidas.
55.      Em primeiro lugar, concordo com o recorrente em considerar que o artigo 15.o, n.o 1, segundo parágrafo, alínea a), do Regulamento n.o 207/2009 abrange um teste não de «identidade», mas de «equivalência substancial», um pouco semelhante ao proposto no n.o 48 das presentes conclusões, que exige que se identifique o elemento ou os elementos distintivos do sinal e verifique se esses elementos foram substancialmente alterados na utilização comercial que foi feita da marca registada (48). Como acertadamente refere o EUIPO, esse teste pressupõe, aliás, uma não identidade entre os dois sinais em causa (49). Além disso, é importante sublinhar que a comparação entre a versão registada de uma marca e a sua versão utilizada no comércio, que preside à aplicação do artigo 15.o, n.o 1, segundo parágrafo, alínea a), do Regulamento n.o 207/2009, prossegue um objetivo diferente e responde a uma lógica diferente dos que respeitam à [comparação] entre marca depositada e marca anterior pedida para efeitos da aplicação do artigo 8.o desse regulamento. Com efeito, no primeiro caso, essa comparação serve para permitir a prova da utilização da marca pelo seu titular, mesmo quando este último tenha acrescentado ao sinal, com vista à sua exploração comercial, variações que, sem alterarem o caráter distintivo, permitiram uma melhor adaptação às exigências da comercialização e da promoção dos produtos ou dos serviços  em causa (50). Em conformidade com esse objetivo, a verificação da equivalência substancial prevista no artigo 15.o, n.o 1, segundo parágrafo, alínea a), do Regulamento n.o 207/2009 é efetuada atendendo a uma série elementos que exigem que se tome em consideração as exigências e os usos comerciais do setor em causa (51), bem como a persistência da função distintiva desempenhada pelo sinal tal como é utilizado em concreto pelo titular da marca (52).
56.      Em segundo lugar, como acertadamente alega o EUIPO, contrariamente à intenção manifestada no n.o 40 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral não entrou no mérito da comparação dos sinais em conflito efetuada pela Câmara de Recurso, a fim de verificar se os resultados dessa comparação são compatíveis com uma aplicação do teste previsto no artigo 15.o, n.o 1, segundo parágrafo, alínea a), do Regulamento n.o 207/2009. Em contrapartida, limitou‑se, com uma argumentação formalista e substancialmente circular, a afirmar que, uma vez que a Câmara de Recurso tinha considerado as marcas em conflito meramente semelhantes, estas não podiam, por definição, ser consideradas idênticas, implicando, sem no entanto o afirmar expressamente, que o referido teste, que o próprio Tribunal Geral qualificou de «identidade», não podia, de qualquer modo, considerar‑se satisfeito.
57.      Tendo em conta o que precede, considero que o segundo fundamento do recurso também deve ser acolhido.
C.      Pedidos no presente recurso
58.      Na minha opinião, ambos os fundamentos de recurso são procedentes. Considero, portanto, que o acórdão recorrido deve ser anulado. Em conformidade com o artigo 61.o, primeiro paragrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça, quando o recurso for julgado procedente, o Tribunal de Justiça anula a decisão do Tribunal Geral. Pode, neste caso, decidir definitivamente o litígio, se estiver em condições de ser julgado, ou remeter o processo ao Tribunal Geral, para julgamento. O estado do processo permite que o Tribunal de Justiça se pronuncie quanto à segunda alegação do fundamento único de recurso apresentado pela John Mills no Tribunal Geral.
V.      Quanto à segunda alegação do fundamento único de recurso no Tribunal Geral
59.      Resulta claramente da leitura dos n.os 33 e 34 da decisão controvertida que a Câmara de Recurso comparou as marcas em conflito para apreciar se existe, do ponto de vista do consumidor da União, um risco de confusão potencial. Verifica‑se, portanto, que aplicou um teste diferente daquele que preside à aplicação do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009, exposto no n.o 48 das presentes conclusões. A segunda alegação do fundamento único da John Mills deve, portanto, ser acolhida e a decisão controvertida anulada.
VI.    Quanto às despesas
60.      Nos termos do artigo 184.o, n.o 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, se o recurso for julgado improcedente, ou for julgado procedente e o Tribunal de Justiça decidir definitivamente o litígio, decidirá igualmente sobre as despesas. Tendo proposto a procedência do recurso e tendo o EUIPO pedido a condenação da John Mills nas despesas, deve esta ser condenada nas despesas do processo de recurso. Além disso, uma vez que proponho julgar procedente o recurso interposto em primeira instância pela John Mills e anular a decisão impugnada, deve o Tribunal de Justiça manter a repartição das despesas que figura nos n.os 2 e 3 do dispositivo do acórdão impugnado.
VII. Conclusão
61.      À luz do conjunto das considerações precedentes, proponho ao Tribunal de Justiça que se digne:
–        anular o Acórdão de 15 de outubro de 2018, John Mills/EUIPO — Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T‑7/17, EU:T:2018:679);
–        anular a Decisão da Primeira Câmara de Recurso do EUIPO de 5 de outubro de 2016 (processo R 2087/2015‑1);
–        condenar a John Mills nas despesas do processo no Tribunal de Justiça;
–        manter a repartição das despesas do processo no Tribunal Geral que figura nos n.os 2 e 3 do dispositivo do Acórdão de 15 de outubro de 2018, John Mills/EUIPO — Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T‑7/17, EU:T:2018:679).
1      Língua original: italiano.
2      Regulamento (CE) n.o 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO 2009, L 78, p. 1).
3      Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (JO 2017, L 154, p. 1).
4      O Tribunal Geral já se pronunciou, ainda que indiretamente, sobre a questão suscitada no presente processo, nos Acórdãos de 6 de setembro de 2006, DEF‑TEC Defense Technology/IHMI — Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJETOR) (T‑6/05, EU:T:2006:241); de 13 de abril de 2011, Safariland/IHMI — DEF‑TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑262/09, EU:T:2011:171); e de 29 de novembro de 2012, Adamowski/IHMI — Fagumit (FAGUMIT) (T‑537/10 e T‑538/10, EU:T:2012:634).
5      JO 1994, L 336, p. 214.
6      JO 1994, L 336, p. 3.
7      Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n.o 11851, p. 305 (a seguir «Convenção de Paris»).
8      Uma disposição análoga apenas foi inserida na última diretiva de harmonização do direito das marcas, v. artigo 5.o, n.o 3, alínea b), da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO 2015, L 336, p. 1). Antes dessa alteração, os Estados‑Membros eram, no entanto, obrigados a aplicar o artigo 6.o‑septies da Convenção de Paris.
9      Artigo 13.o, n.o 1, alínea a), da Diretiva 2015/2436.
10      Artigo 13.o, n.o 1, alínea b), da Diretiva 2015/2436.
11      O Regulamento n.o 207/2009 foi revogado e substituído, a partir de 1 de outubro de 2017, pelo Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (JO 2017, L 154, p. 1). O novo regulamento reproduz, sem alterações relevantes para o presente processo, o texto das disposições do Regulamento n.o 207/2009 acima referidas [os artigos 11.o, 18.o e 53.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 207/2009 passaram, respetivamente, a artigos 13.o, 21.o, n.o 1, e 60.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001].
12      V., neste sentido, Acórdão de 6 de setembro de 2006, DEF‑TEC Defense Technology/IHMI — Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJETOR) (T‑6/05, EU:T:2006:241, n.o 38), referido no n.o 17 da decisão controvertida.
13      Trata‑se dos requisitos elencados no n.o 61 do Acórdão de 13 de abril de 2011, Safariland/IHMI — DEF‑TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑262/09, EU:T:2011:171), referido no n.o 18 da decisão controvertida.
14      V. n.o 13 do acórdão recorrido e n.os 20 a 25 da decisão controvertida.
15      A Câmara de Recurso considerou, por um lado, que os «cosméticos» objeto da marca pedida englobavam o «pó facial que contém minerais» objeto da marca anterior e, por outro, que os restantes produtos objeto da marca pedida tinham ligações com os produtos objeto da marca anterior, v. n.o 14 do acórdão recorrido e n.os 30 e 31 da decisão controvertida.
16      A Câmara de Recurso salientou, em primeiro lugar, a semelhança notória entre os dois primeiros elementos nominativos («magic» e «minerals») da marca anterior e os elementos nominativos da marca pedida. Seguidamente, salientou que a marca anterior era suscetível de ser percebida pelo público relevante como um sinal composto por dois elementos: o elemento «by jerome alexander» seria percebido como a identificação da entidade responsável pelo produto, e o elemento «magic minerals» seria «provavelmente percebido como a identificação do próprio produto ou da linha de produtos», v. acórdão recorrido, n.o 15, e decisão controvertida, n.os 33 a 35.
17      Regulamento (CE) n.o 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1).
18      Acórdãos de 24 de junho de 2015, Hotel Sava Rogaška (C‑207/14, EU:C:2015:414, n.o 25); de 27 de setembro de 2012, Partena (C‑137/11, EU:C:2012:593, n.o 56); e de 10 de março de 2005, easyCar (C‑336/03, EU:C:2005:150, n.o 21).
19      V., inter alia, Acórdãos de 24 de junho de 2015, Hotel Sava Rogaška (C‑207/14, EU:C:2015:414, n.o 26), e de 30 de janeiro de 2001, Espanha/Conselho (C‑36/98, EU:C:2001:64, n.o 47 e jurisprudência referida).
20      V., inter alia, Acórdãos de 24 de junho de 2015, Hotel Sava Rogaška (C‑207/14, EU:C:2015:414, n.o 26), e de 19 de setembro de 2013, Brey (C‑140/12, EU:C:2013:565, n.o 74).
21      V., por exemplo, além da versão em língua italiana, as versões em língua inglesa, francesa, alemã, romena e portuguesa.
22      De acordo com o texto em língua espanhola do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento 207/2009: «[m]ediando oposición del titular de la marca, se denegará el registro de la misma cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre [...]».
23      A segunda frase do n.o 25 do acórdão recorrido está ligada à primeira, na qual o Tribunal Geral expõe o objetivo do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 207/2009, por um nexo de causalidade introduzido pelo advérbio «portanto» («thus», em inglês, língua do processo que faz fé, e «donc», em francês, língua de redação do documento).
24      III/ex/C/268/77‑E, disponível em inglês em http://aei.pitt.edu/5526/1/002057_1.pdf.
25      Proposta de regulamento (CEE) do Conselho sobre a marca comunitária, apresentada em 25 de novembro de 1980, COM/1980/635/FINAL/2 (JO 1980, C 351, p. 5), artigo 7.o, n.o 3 (a seguir «Proposta de Regulamento sobre a Marca Comunitária»).
26      Todavia, estava prevista uma causa de nulidade relativa da marca registada pelo agente ou representante sem autorização do titular [artigo 42.o, n.o 1, alínea a), da Proposta de Regulamento sobre a Marca Comunitária].
27      A má‑fé só permitia impedir a prescrição por tolerância da ação de declaração de nulidade (artigo 44.o da Proposta de Regulamento sobre a Marca Comunitária) e limitar a inoponibilidade à marca comunitária de direitos anteriores de âmbito local em caso de tolerância.
28      V., para uma reconstrução da origem das disposições do Regulamento n.o 40/94 relativas à má‑fé, Tsoutsanis, A., Trade Mark registrations in Bad faith, 2010, Oxford University Press, pp. 47 e segs.
29      V. as Conclusões da reunião do grupo de trabalho sobre propriedade intelectual (marcas), realizada em Bruxelas, em 13 e 14 de setembro de 1982, doc n.o 11035/82, de 1 de dezembro de 1982, anexo I. A nota foi redigida nos seguintes termos: «The working party did not adopt a suggestion for the German delegation that this provision should also apply to similar trade marks for similar products.»
30      V. Acórdão de 6 de setembro de 2006, DEF‑TEC Defense Technology/IHMI — Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJETOR) (T‑6/05, EU:T:2006:241, n.o 38).
31      Neste sentido, v. decisão da Câmara de Recurso, n.o 27.
32      V., neste sentido, Acórdãos de 23 de março de 2000, Met‑Trans e Sagpol (C‑310/98 e C‑406/98, EU:C:2000:154, n.o 32), e de 15 de setembro de 2016, Mc Fadden (C‑484/14, EU:C:2016:689, n.os 68 a 70).
33      Na medida em que oferece proteção a marcas não protegidas no território da União, v. Kur, A., «Not prior in time, but superior in right: how trademark registrations can be affected by third‑party interests in a sign», International Review of Intellectual property and Competition Law, IIC, 2013, 44 (7), pp. 790 e segs.
34      V. Acórdão de 26 de setembro de 2013, Salzgitter Mannesmann Handel (C‑157/12, EU:C:2013:597, n.o 39)
35      V. Acórdão de 11 de março de 2003, Ansul (C‑40/01, EU:C:2003:145, n.os 32 e segs.).
36      A introdução de uma disposição destinada a proteger o titular da marca contra eventuais abusos do agente tinha sido discutida tanto na Conferência de Revisão da Haia de 1925 como na de Londres de 1934, mas encontrou a oposição de várias delegações, nomeadamente da japonesa, v. Ricketson, S., The Paris Convention for the Protection of Industrial Property, a Commentary, Oxford, 2015, pp. 579 e segs.
37      V. as diferentes práticas abusivas consideradas nos atos da Conferência de Lisboa de 6 a 13 de outubro de 1958, ponto XVII do programa, p. 680.
38      V. artigo 29.o, n.o 1, alínea c), da Convenção de Paris.
39      Na versão francesa: «Si l’agent ou le représentant de celui qui est titulaire d’une marque dans un pays de l’Union demande, sans l’autorisation de ce titulaire, l’enregistrement de cette marque dans son propre nom [...]». O sublinhado é meu.
40      V. p. 681.
41      V. Bodenhausen, G. H. C., Guide d’application de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, telle que revisée à Stockholm en 1967, p. 131 (https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf); a seguir «Guia de Aplicação da Convenção de Paris».
42      Saliento, todavia, que, no Guia de Aplicação da Convenção de Paris, p. 131; se refere que o artigo 6.o‑septies «pode» ser utilizado também no caso de os sinais em conflito serem semelhantes e não idênticos, deixando entender que tal aplicação não faz parte do conteúdo normativo dessa disposição.
43      V. atos da Convenção de Paris, I, p. 131.
44      Aquando da reforma do Regulamento n.o 207/2009, a Comissão propôs introduzir a possibilidade de oposição ao registo da marca em todos os casos de depósito de má‑fé, deixando todavia inalterado, e portanto autónomo, o motivo relativo de recusa ligado ao comportamento abusivo do agente ou do representante do titular legítimo da marca, v. COM(2013) 161 final, artigo 8.o, n.o 3, alínea b). Essa proposta foi, no entanto, rejeitada.
45      Orientações relativas ao exame efetuado no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia em matéria de marcas da União Europeia, parte C, Oposição, secção 3, Depósito não autorizado por agentes do titular da marca (a seguir «Orientações do EUIPO»), disponíveis no sítio Internet do EUIPO, p. 19.
46      V. Orientações do EUIPO, p. 19, onde se afirma que «os interesses do titular seriam seriamente prejudicados, sobretudo se a marca anterior já estivesse a ser usada e se as alterações introduzidas pelo requerente não fossem suficientemente significativas para evitar confusões».
47      V. n.o 39 do acórdão recorrido. Nos termos do n.o 1, segundo parágrafo, alínea a), deste artigo, entende‑se por utilização da marca «[a] utilização da marca comunitária sob uma forma que difira em elementos que não alterem o caráter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada».
48      V., a título de exemplo, Acórdão de 13 de setembro de 2016, hyphen/EUIPO — Skylotec (Representação de um polígono) (T‑146/15, EU:T:2016:469, n.o 28), nos termos do qual «a constatação de uma alteração do caráter distintivo da marca registada exige um exame do caráter distintivo e dominante dos elementos acrescentados baseando‑se nas qualidades intrínsecas de cada um desses elementos e na posição relativa dos diferentes elementos na configuração da marca»; v., igualmente, Acórdão de 1 de dezembro de 2016, Klement/EUIPO (C‑642/15 P, não publicado, EU:C:2016:918, n.o 29).
49      Tome‑se, por exemplo, o Acórdão de 11 de outubro de 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750), no qual o Tribunal de Justiça considerou equivalente, na aceção do artigo 15.o, n.o 1, segundo parágrafo, alínea a), do Regulamento n.o 207/2009, uma marca nominativa e figurativa, composta pelo termo «cactus» e pelo desenho estilizado de um cato e uma marca em que a componente nominativa tinha sido omitida e apenas figurava o desenho estilizado.
50      V. Acórdãos de 23 de fevereiro de 2006, Il Ponte Finanziaria/EUIPO‑Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T‑194/03, EU:T:2006:65, n.o 50), e de 3 de julho de 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO (C‑668/17 P, EU:C:2019:557, n.o 56).
51      V., por exemplo, Acórdãos de 18 de julho de 2013, Specsavers International Healthcare e o. (C‑252/12, EU:C:2013:497, n.os 21 a 26), e de 11 de outubro de 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750).
52      V. Acórdão de 18 de julho de 2013, Specsavers International Healthcare e o. (C‑252/12, EU:C:2013:497, n.o 23).