62024TJ0425_EXT
SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (drugi senat)
z dne 10. septembra 2025 (
*1
)
„Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije pastaZARA Sublime – Prejšnja besedna znamka Evropske unije ZARA – Relativni razlog za zavrnitev – Neobstoj škodovanja ugledu – Člen 8(5) Uredbe (ES) 40/94 – Neobstoj povezave med znaki – Neobstoj nevarnosti nepoštenega izkoriščanja ugledne znamke – Obstoj upravičenega razloga za uporabo prijavljene znamke“
V zadevi T‑425/24,
Ffauf Italia SpA s sedežem v kraju Riese Pio X (Italija), ki jo zastopajo P. Creta, A. Lanzarini, B. Costa in V. Basilavecchia, odvetniki,
tožeča stranka,
proti
Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopata M. Chylińska in D. Gája, agenta,
tožena stranka,
druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka pred Splošnim sodiščem, je
Industria de Diseño Textil, SA s sedežem v Arteixu (Španija), ki jo zastopajo G. Marín Raigal, E. Armero Lavie in J. Oria Sousa-Montes, odvetniki,
SPLOŠNO SODIŠČE (drugi senat),
v sestavi A. Marcoulli, predsednica, V. Tomljenović (poročevalka), sodnica, in L. Spangsberg Grønfeldt, sodnik,
sodni tajnik: G. Mitrev, administrator,
na podlagi pisnega dela postopka,
na podlagi obravnave z dne 8. maja 2025,
izreka naslednjo
Sodbo (
1
)
1
Tožeča stranka, družba Ffauf Italia SpA, s tožbo na podlagi člena 263 PDEU predlaga razveljavitev odločbe petega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 3. junija 2024 (zadeva R 1576/2023‑5) (v nadaljevanju: izpodbijana odločba).
[…]
Predlogi strank
12
Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
–
izpodbijano odločbo razveljavi;
–
EUIPO in intervenientki naloži plačilo stroškov.
13
EUIPO Splošnemu sodišču predlaga, naj:
–
tožbo zavrne;
–
tožeči stranki naloži plačilo stroškov, če bo razpisana obravnava.
14
Intervenientka Splošnemu sodišču v bistvu predlaga, naj:
–
tožbo zavrne;
–
tožeči stranki naloži plačilo stroškov.
Pravo
[…]
Edini tožbeni razlog: kršitev člena 8(5) Uredbe št. 40/94
[…]
Obstoj upravičenega razloga za uporabo prijavljene znamke
95
Tožeča stranka v bistvu trdi, da je več let uporabljala znake, ki vsebujejo besedni element „pastazara“, kar je upravičeni razlog za uporabo prijavljene znamke.
96
V zvezi s tem je treba poudariti, da je treba obstoj upravičenega razloga za uporabo znamke, ki škoduje ugledni znamki, razlagati ozko (sodba z dne 16. marca 2016, The Body Shop International/UUNT – SpA Monopole (SPA WISDOM), T‑201/14, neobjavljena, EU:T:2016:148, točka 65).
97
Poleg tega pojem „upravičeni razlog“ ne zajema le objektivno nujnih razlogov, ampak se lahko navezuje tudi na subjektivne interese tretje osebe, ki uporablja znak, ki je enak ali podoben ugledni znamki (glej po analogiji sodbo z dne 6. februarja 2014, Leidseplein Beheer in de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, točka 45).
98
Tako lahko uporabnik znaka, ki je podoben ugledni znamki, kot izhaja iz člena 8(5) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146), uveljavlja „upravičeni razlog“ za uporabo tega znaka, kar je izraz splošnega cilja navedene uredbe, ki je najti ravnotežje med interesi imetnika znamke za ohranitev njene bistvene funkcije ter interesi tretje osebe, da v gospodarskem prometu uporabi tak znak za označbo blaga in storitev, ki jih trži (glej sodbo z dne 30. maja 2018, Tsujimoto/EUIPO, C‑85/16 P in C‑86/16 P, EU:C:2018:349, točka 90 in navedena sodna praksa).
99
Poleg tega iz sodne prakse izhaja, da se uporaba znaka, ki je podoben ugledni znamki, s strani tretje osebe lahko šteje za upravičeni razlog v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94, če se izkaže, prvič, da se je ta znak uporabljal pred prijavo navedene ugledne znamke in, drugič, da je do take uporabe prišlo v dobri veri, kar se presoja zlasti ob upoštevanju udejstvovanja in ugleda navedenega znaka pri upoštevni javnosti, stopnje bližine zadevnih proizvodov in storitev ter gospodarskega in komercialnega pomena uporabe znaka za zadevne proizvode (glej v tem smislu in po analogiji sodbo z dne 6. februarja 2014, Leidseplein Beheer in de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, točka 60).
100
Ob upoštevanju zgornjih ugotovitev je treba preučiti, ali je odbor za pritožbe, tudi če bi bilo dokazano, da bi upoštevna javnost povezovala nasprotujoča si znaka in da bi se pri prijavljeni znamki nepošteno izkoriščal ugled prejšnje znamke, lahko pravilno ugotovil neobstoj upravičenega razloga za uporabo prijavljene znamke, ki vsebuje besedni element „pastazara“.
101
Prvič, v delu, v katerem tožeča stranka odboru za pritožbe očita, da ni upošteval dokazov, ki se nanašajo na izpiske iz poslovnega registra in na registracije znamk, ki jih je predložila, je treba poudariti, da je iz točk od 99 do 106 izpodbijane odločbe razvidno, da je odbor za pritožbe upošteval različne firme tožeče stranke, kot sta PASTAZARA Sas di Dalla Costa Roberto & C. od leta 1978 in PASTAZARA SpA od leta 1988. Poleg tega je upošteval registraciji znamk ZARA in pastaZARA, ki ju je tožeča stranka vložila v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, pri čemer je navedel primer italijanske registracije figurativne znamke pastaZARA, prijavljene leta 1968.
102
Poleg tega je treba poudariti, da vse znamke, katerih imetnica je tožeča stranka, ki jih je odbor za pritožbe preučil v točkah od 101 do 103 izpodbijane odločbe, vsebujejo besedni element „pastazara“, ki je enak ali zelo podoben elementu iz prijavljene znamke in na katerega je odbor za pritožbe oprl svojo ugotovitev v zvezi s podobnostjo nasprotujočih si znakov. Poleg tega velik del figurativnih znamk, ki jih je navedel odbor za pritožbe, vsebuje figurativni element, ki prikazuje žensko, ki prevaža pšenico, s podeželsko pokrajino v ozadju, in je prisoten v prijavljeni znamki.
103
Zato je treba ugotoviti, da je tožeča stranka znake z besednim elementom „pastazara“ uporabljala za trženje svojih proizvodov pred prijavo prejšnje znamke ZARA, in sicer 3. julija 2001, in to celo pred širitvijo navedene znamke v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja, kar je privedlo do pridobitve njenega ugleda, kot je bilo navedeno v točki 36 zgoraj.
104
Te okoliščine se bistveno razlikujejo od okoliščin, ki so bile upoštevne v zadevi, v kateri je bila izdana sodba z dne 6. julija 2012, Jackson International/UUNT – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE) (T‑60/10, neobjavljena, EU:T:2012:348), na katero se sklicuje odbor za pritožbe v točki 104 izpodbijane odločbe. V nasprotju s tem, kar je odbor za pritožbe napačno zatrjeval v obravnavani zadevi, da bi uveljavljal obstoj upravičenega razloga za uporabo prijavljene znamke, tožeča stranka namreč ni predložila dokazov o pretekli uporabi prijavljene znamke, temveč na eni strani dokaze o tem, da se je taka znamka opirala na druge znamke, katerih imetnica je bila tožeča stranka, kot so figurativne znamke pastaZARA, in na ime „Zara“, ker naj bi bilo to povezano z njeno identiteto in njeno zgodovino, na drugi strani pa dokaze o tem, da so se njeni proizvodi že desetletja tržili pod navedenimi figurativnimi znamkami.
105
Drugič, iz točke 106 izpodbijane odločbe je razvidno, da je odbor za pritožbe upošteval dokaze, ki jih je predložila tožeča stranka, da bi dokazala dobroverno uporabo znakov, ki vsebujejo besedni element „pastazara“, pri čemer se je oprl zlasti na njegovo zgodovino, različne nacionalne in mednarodne registracije znamk, ki vsebujejo navedeni besedni element „pastazara“, ter račune, embalaže, kataloge in zloženke tožeče stranke, ki prikazujejo različice figurativne znamke pastaZARA. Odbor za pritožbe je tako ugotovil, da je iz teh dokazov razvidno, da se je uporaba imena „Zara“ s strani tožeče stranke nanašala na resnični izvor njene dejavnosti v dalmatinskem mestu Zara, ki je postalo Zadar (Hrvaška), v tridesetih letih, in sicer do leta 1943, in da je tožeča stranka že uporabljala znake z imenom „Zara“ za označevanje testenin ali podobnih proizvodov, zlasti v Evropi, pred datumom prijave prejšnje znamke leta 2001 in celo pred prvo uporabo znamke ZARA s strani intervenientke leta 1975. Te presoje, ki poleg tega ni sporna, ni mogoče izpodbijati.
106
Tretjič, iz dokazov, navedenih v točki 102 zgoraj, je razvidno, da je bila tožeča stranka imetnica mednarodnih registracij znamk z besednim elementom „pastazara“, ki zajemajo veliko število ozemelj držav v Uniji, in sicer Avstrijo, Nemčijo, Beneluks, Bolgarijo, Hrvaško, Češko republiko, Francijo, Madžarsko, Portugalsko, Romunijo, Slovaško in Slovenijo. Poleg tega računi, embalaže, katalogi in zloženke, ki jih je predložila tožeča stranka in na katere se je odbor za pritožbe skliceval v točki 103 izpodbijane odločbe, prikazujejo trženje testenin pod znaki, ki vsebujejo besedni element „pastazara“, na ozemlju več teh držav ter na Danskem, v Estoniji, Grčiji, na Irskem, v Italiji, Litvi, Latviji, na Poljskem in Švedskem. Ti dokazi kažejo na visoko stopnjo uveljavitve znakov, ki vsebujejo besedni element „pastazara“, v znatnem delu Unije v smislu sodne prakse, navedene v točki 99 zgoraj.
107
Četrtič, uporaba imena „Zara“ s strani tožeče stranke, povezana z njeno identiteto in zgodovino, ter različne znamke, ki vsebujejo besedni element „pastazara“, ki ga je registrirala in uporabljala za trženje svojih proizvodov, navedenih v točkah 103 in 106 izpodbijane odločbe, potrjujejo gospodarski in komercialni pomen uporabe znakov, ki vsebujejo besedni element „pastazara“, za tožečo stranko v smislu sodne prakse, navedene v točki 99 zgoraj.
108
Petič, glede stopnje bližine med zadevnimi proizvodi je treba opozoriti, kot je bilo navedeno v točki 82 zgoraj, da je odbor za pritožbe priznal, da modni proizvodi, ki jih pokriva znamka z ugledom, in testenine, na katere se nanaša prijavljena znamka, nimajo nič skupnega, ker niso niti komplementarni niti konkurenčni in jih običajno ponujajo različne družbe, ki so dejavne v različnih sektorjih.
109
Šestič, odbor za pritožbe je v točki 107 izpodbijane odločbe ugotovil, da v obravnavanem primeru ni bilo upravičenega razloga za uporabo prijavljene znamke, ker tožeča stranka ni dokazala, da je uporaba izraza „zara“ nujna za trženje proizvodov, na katere se nanaša prijavljena znamka, da ni bilo predhodnega sporazuma z intervenientko ter da ni bilo nobenega dokaza o vrednosti investicij v promocijo in oglaševanje navedene znamke ter o tem, da jo upoštevna javnost sprejema.
110
V zvezi s tem, najprej, kot v bistvu trdi tožeča stranka, iz sodne prakse ne izhaja, da je pojem „upravičeni razlog“ odvisen od okoliščine, da je uporaba znaka nujna za trženje zadevnih proizvodov. Splošno sodišče je namreč v zadevi, v kateri je bila izdana sodba z dne 16. marca 2016, SPA WISDOM (T‑201/14, neobjavljena, EU:T:2016:148, točka 66), v odgovor na trditev, da je izraz „spa“ v zadevnem znaku postal opisen ali generičen za identifikacijo kozmetičnih izdelkov, menilo, da ni bilo dokazano, da je uporaba izraza „spa“ postala nujna za trženje navedenih izdelkov. Te okoliščine pa se razlikujejo od okoliščin, ki so upoštevne v obravnavani zadevi, saj ne gre za uporabo izraza, ki naj bi postal generičen, ampak za uporabo imena, ki je tesno povezano z zgodovino tožeče stranke in trženjem njenih proizvodov.
111
Dalje, poudariti je treba, da iz sodne prakse, navedene v točki 99 zgoraj, ne izhaja, da je pojem „upravičeni razlog“ odvisen od ugotovitve posebne ravni priznavanja zadevnega znaka, dane ravni naložb in promocijskih prizadevanj ali uživanja tržnega deleža. Iz te sodne prakse namreč izhaja, da je ugotovitev obstoja upravičenega razloga del celovite presoje vseh upoštevnih dejavnikov, katerih namen je ugotoviti, ali se je zadevni znak na trgu dejansko uporabljal pred prijavo ugledne znamke in ali je do take uporabe prišlo v dobri veri (glej v tem smislu in po analogiji sodbo z dne 6. februarja 2014, Leidseplein Beheer in de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, točka 60).
112
Vendar so iz dokazov, ki jih je odbor za pritožbe preučil v točkah od 99 do 106 izpodbijane odločbe, kot je bilo navedeno v točki 106 zgoraj, razvidne dejavnosti trženja testenin s strani tožeče stranke pod različnimi znamkami, ki vsebujejo besedni element „pastazara“, v znatnem delu Unije. Poleg tega spori, ki jih je tožeča stranka sprožila pred različnimi nacionalnimi sodišči in v katerih se sklicuje na znake, ki vsebujejo besedni element „pastazara“ in ki jih odbor za pritožbe navaja v točki 105 izpodbijane odločbe, potrjujejo prizadevanja tožeče stranke, da bi ubranila svojo uporabo navedenih znakov.
113
Nazadnje, odbor za pritožbe je napačno kot brezpredmetne zavrnil trditve tožeče stranke v zvezi z njeno dobro vero. Dobra vera tistega, ki zatrjuje obstoj upravičenega razloga za uporabo znaka, ki je podoben ugledni znamki, je namreč eden od upoštevnih elementov v okviru celovite presoje, ki jo je treba opraviti za namene tega pogoja iz člena 8(5) Uredbe št. 40/94 (glej v tem smislu in po analogiji sodbo z dne 6. februarja 2014, Leidseplein Beheer in de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, točka 56).
114
Glede na navedeno je treba ugotoviti, da čeprav odbor za pritožbe ni popolnoma prezrl dokazov v zvezi s tem, da je tožeča stranka uporabljala znake, ki vsebujejo element „pastazara“, od katerih so bili nekateri registrirani že desetletja za živila iz razreda 30, in je pravilno ugotovil, da se je uporaba imena „Zara“ s strani tožeče stranke nanašala na resnični izvor njene dejavnosti, navedeni odbor za pritožbe iz teh ugotovitev ni izpeljal posledic v okviru presoje upoštevnih dejavnikov za ugotovitev obstoja upravičenega razloga v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94.
115
Ob upoštevanju, prvič, uporabe znakov, ki vsebujejo besedni element „pastazara“, s strani tožeče stranke pred prijavo ugledne znamke, kot je bilo navedeno v točki 103 zgoraj, in drugič, elementov, ki lahko dokazujejo dobro vero te prejšnje uporabe v smislu sodne prakse, navedene v točki 99 zgoraj, kot so neobstoj bližine zadevnih proizvodov, navedene v točki 76 izpodbijane odločbe, in različni dokazi, navedeni v točkah od 99 do 106 izpodbijane odločbe, ki se nanašajo na zgodovino dejavnosti tožeče stranke in njihovo povezavo z mestom, ki se je nekoč imenovalo Zara, obseg trženja proizvodov pod znaki, ki vsebujejo besedni element „pastazara“, v znatnem delu Unije, prizadevanja tožeče stranke za zaščito te uporabe ter gospodarski in komercialni pomen uporabe navedenih znakov za dejavnosti tožeče stranke, je odbor za pritožbe napačno ugotovil, da tožeča stranka ni dokazala obstoja upravičenega razloga za uporabo besednega elementa „pastazara“ v prijavljeni znamki v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94.
116
Zato je treba poleg ugoditve tretjemu delu edinega tožbenega razloga tožeče stranke, ugotovljene v točki 91 zgoraj, vsekakor ugoditi tudi petemu delu navedenega tožbenega razloga in zato izpodbijano odločbo razveljaviti.
[…]
Iz teh razlogov je
SPLOŠNO SODIŠČE (drugi senat)
razsodilo:
1.
Odločba petega odbora za pritožbe Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 3. junija 2024 (zadeva R 1576/2023-5) se razveljavi.
2.
EUIPO nosi svoje stroške in polovico stroškov družbe Ffauf Italia SpA.
3.
Družba Industria de Diseño Textil, SA nosi svoje stroške in polovico stroškov družbe Ffauf Italia.
Marcoulli
Tomljenović
Spangsberg Grønfeldt
Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 10. septembra 2025.
Podpisi
(
*1
)	Jezik postopka: angleščina.
(
1
)	Navedene so le točke zadevne sodbe, za katere Splošno sodišče meni, da je njihova objava koristna.