62012TJ0445
UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)
26 päivänä syyskuuta 2014 (
*1
)
”Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Kansainvälinen rekisteröinti, jossa on nimetty Euroopan yhteisö — Kuviomerkki KW SURGICAL INSTRUMENTS — Aikaisempi kansallinen sanamerkki Ka We — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Muutoksenhakumenettely — Valituslautakunnan tutkinnan laajuus — Näyttö aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä — Väiteosastossa esitetty vaatimus — Haetun tavaramerkin rekisteröinnin epääminen ilman, että sitä ennen olisi tutkittu aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevaa edellytystä — Oikeudellinen virhe — Toimivalta muuttaa päätöstä”
Asiassa T‑445/12,
Koscher + Würtz GmbH, kotipaikka Spaichingen (Saksa), edustajinaan asianajajat P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann, J. Vogtmeier ja A. Kramer,
kantajana,
vastaan
sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään A. Schifko,
vastaajana,
jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli
Kirchner & Wilhelm GmbH + Co., kotipaikka Asperg (Saksa),
jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 6.8.2012 tekemästä päätöksestä (asia R 1675/2011-4), joka koskee Kirchner & Wilhelm GmbH + Co:n ja Koscher + Würtz GmbH:n välistä väitemenettelyä,
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),
toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. E. Martins Ribeiro sekä tuomarit S. Gervasoni (esittelevä tuomari) ja L. Madise,
kirjaaja: hallintovirkamies C. Heeren,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 8.10.2012 jätetyn kannekirjelmän,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 23.1.2013 jätetyn vastineen,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 2.5.2013 jätetyn kantajan vastauskirjelmän,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 12.7.2013 jätetyn vastaajan vastauskirjelmän,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen jaoston kokoonpanon muutoksen,
ottaen huomioon 29.4.2014 pidetyssä istunnossa esitetyn,
on antanut seuraavan
tuomion
Asian tausta
1
Kantajana oleva Koscher + Würtz GmbH sai 25.4.2008 Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) kansainvälisen rekisteröinnin, jossa on nimetty Euroopan yhteisö, seuraavalle kuviomerkille:
2
Sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ilmoitettiin kyseessä olevan merkin kansainvälisestä rekisteröimisestä 31.7.2008.
3
Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 10, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Kirurgiset, lääketieteelliset, hammaslääketieteelliset ja eläinlääketieteelliset laitteet ja välineet, tekojäsenet, -silmät ja -hampaat; ortopediset tuotteet; haavanompelutarvikkeet”.
4
Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. (jäljempänä väitteentekijä) esitti yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) 41 artiklaan perustuvan edellä 3 kohdassa tarkoitettuja tuotteita varten haetun tavaramerkin rekisteröintiä koskevan väitteen.
5
Väite esitettiin aikaisemman kansallisen sanamerkin Ka We perusteella; sitä koskeva hakemus oli jätetty Saksassa 19.4.1930 ja se oli rekisteröity 25.11.1930 numerolla 426260 seuraavia, luokkaan 10 kuuluvia tuotteita varten: ”Lääketieteelliset ja lääkinnälliset laitteet ja välineet, kuulolaitteet, sidetarvikkeet, tekojäsenet (lukuun ottamatta kumista valmistettuja tai siihen liittyviä tuotteita)”.
6
Väitteen tueksi esitetty perustelu oli asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu väite sekaannusvaarasta haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä.
7
Väiteosasto hylkäsi väitteen 23.6.2011 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, ettei riidanalaisten tavaramerkkien välillä ollut sekaannusvaaraa.
8
Väitteentekijä valitti 16.8.2011 SMHV:ssa väiteosaston päätöksestä asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla.
9
SMHV:n neljäs valituslautakunta kumosi 6.8.2012 tekemällään päätöksellä (riidanalainen päätös) väiteosaston päätöksen ja kieltäytyi myöntämästä kantajalle kansainvälisen rekisteröinnin suojaa yhteisössä.
10
Aluksi valituslautakunta totesi, että kohdeyleisö on saksalainen yleisö ja että kyseessä on ammattilaisista koostuva yleisö, jolla on asiantuntemusta lääketieteen alalla (riidanalaisen päätöksen 13 ja 14 kohta).
11
Valituslautakunta katsoi väitejaoston tavoin, että haetun tavaramerkin kattamat tavarat ja aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ovat samanlaisia (riidanalaisen päätöksen 15 kohta).
12
Valituslautakunta totesi merkkien vertailusta, että aikaisempi tavaramerkki ja haettu tavaramerkki sisältävät samanlaisen tekijän eli kirjaimet ”k”ja ”w”, jotka muodostavat haetun tavaramerkin hallitsevimman ja erottamiskykyisimmän osan ja ovat aikaisemman tavaramerkin Ka We kaksi alkukirjainta. Valituslautakunta katsoi näin ollen, että tavaramerkkien välillä on olemassa visuaalinen samankaltaisuus, vaikkakin heikkoasteinen. Se totesi myös, että saksankielinen kuulija lausuu sanaosan ”kw” ja tavaramerkin ”kawe” samalla tavalla ja että sen mukaan, lausutaanko haetun tavaramerkin englanninkielinen kuvaileva osa (eli ”surgical instruments”) vai ei, tavaramerkit ovat foneettisesti samat tai suuresti samankaltaiset. Se täsmensi, ettei mikään merkityssisällön vertailu ole merkityksellistä (riidanalaisen päätöksen 16–18 kohta).
13
Erityisesti edellä esitettyjen seikkojen ja sen tosiseikan perusteella, että aikaisemman tavaramerkin kattamien tavaroiden tilauksia tehtiin myös puhelimitse, mikä vahvistaa tavaramerkkien foneettisen vertailun merkittävyyttä, valituslautakunta katsoi, että on olemassa sekaannusvaara (riidanalaisen päätöksen 19 ja 20 kohta).
Asianosaisten vaatimukset
14
Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
—
kumoaa riidanalaisen päätöksen ja
—
velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien valituslautakunnassa ja väiteosastossa aiheutuneet kulut.
15
Kantaja toteaa kannekirjelmän 50 kohdassa seuraavaa:
”Kanne on perusteltu. Koska kyseessä olevien merkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa, väite on hylättävä. Valituslautakunnan päätös on näin ollen kumottava.”
16
SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
—
hylkää kanteen ja
—
velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
17
Kantajalta on istunnossa tiedusteltu kanteen kohteesta ja erityisesti kannekirjelmän 50 kohdasta, ja se on täsmentänyt, että se pyrkii vaatimuksillaan riidanalaisen päätöksen kumoamisen lisäksi sen muuttamiseen siltä osin kuin unionin yleisen tuomioistuimen tiedossa on seikkoja, joiden perusteella se voi hylätä väitteen.
Oikeudellinen arviointi
Kantajan vaatimusten ulottuvuus
18
Kannekirjelmän, erityisesti sen 50 kohdan, muotoilun ja kantajan istunnossa tekemien täsmennysten perusteella on katsottava, että kantaja esittää samalla sekä kumoamis- että muuttamisvaatimuksia.
19
Kaikkien vaatimustensa tueksi kantaja esittää kaksi kanneperustetta, joista ensimmäinen koskee valituslautakunnan asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdan osalta tekemää oikeudellista virhettä, kun se on hyväksynyt väitteen tutkimatta, käytettiinkö aikaisempaa tavaramerkkiä tosiasiallisesti, ja toinen sekaannusvaaran puuttumista.
Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee sitä, ettei valituslautakunta tutkinut aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttämistä
20
Kantaja viittaa asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohtaan ja toteaa muun muassa, että vaikka se oli ottanut väitemenettelyssä esiin kysymyksen aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käyttämisestä, valituslautakunta ei ole riidanalaisessa päätöksessä lausunut tästä kysymyksestä.
21
SMHV:n mukaan tämä kanneperuste on jätettävä tutkimatta. Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttämistä koskeva kysymys ei ole menettelyn kohteena. Kantaja tyytyy lisäksi vain viittamaan yleisesti hallinnollisessa menettelyssä esitettyihin huomautuksiin, vaikka SMHV:ssa käytetty kieli oli eri kuin oikeudenkäyntikieli unionin yleisessä tuomioistuimessa, eikä se vedonnut kannekirjelmässä mihinkään asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdan rikkomiseen. Tällainen rikkominen tuotiin esiin vain kantajan vastauskirjelmässä unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan säännökset sivuuttaen.
Kanneperusteen tutkittavaksi ottaminen
22
On muistutettava, että työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan mukaan, jota kyseisen työjärjestyksen 130 artiklan 1 kohdan ja 132 artiklan 1 kohdan nojalla sovelletaan henkisen omaisuuden alalla, kanteessa on mainittava yhteenveto kanteen oikeudellisista perusteista. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kanteen tekstiosaa voidaan tukea ja täydentää tietyiltä osin viittaamalla kanteen liitteenä olevien asiakirjojen kohtiin, mutta viittaamalla yleisluonteisesti muihin asiakirjoihin ei voida korjata sitä, että itse kanteessa ei ole mainittu olennaisia oikeudellisia perusteita ja perusteluja, jotka siinä on edellä mainittujen säännösten mukaan mainittava (yhdistetyt asiat T-350/04-T-352/04, Bitburger Brauerei v. SMHV - Anheuser-Busch (BUD, American Bud ja Anheuser Busch Bud), tuomio 19.10.2006, Kok., s. II-4255, 33 kohta).
23
Tästä on todettava, että tukeakseen kanneperustetta, joka koskee sitä, ettei valituslautakunta ole tutkinut aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käyttämisen puuttumista, kantaja on nimenomaisesti viitannut kannekirjelmässä asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohtaan, jonka nojalla kyseessä oleva yhteisön tavaramerkin hakija voi esittää pyynnön siitä, että väitteentekijän on toimitettava todisteet siitä, että aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty. Kantaja täsmentää myös tuoneensa esiin tämän kysymyksen väitemenettelyssä 14.3.2011 päivätyssä kirjelmässä. Kantaja lisää lopuksi, että väiteosasto on voinut jättää avoimeksi kysymyksen aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, koska sen mukaan keskenään kilpailevien tavaramerkkien välillä ei ollut sekaannusvaaraa.
24
Näin ollen kantajan väitteiden keskeiset tekijät sisältyvät kannekirjelmään.
25
Sillä seikalla, että ne asiakirjat, joihin kannekirjelmässä viitataan, on laadittu muulla kielellä kuin oikeudenkäyntikielellä unionin yleisessä tuomioistuimessa, ei ole merkitystä edellisessä kohdassa mainitulle päätelmälle.
26
Edellä esitetystä seuraa, että toisin kuin SMHV väittää, ensimmäinen kanneperuste on tutkittava.
Kanneperusteen tutkiminen
27
Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdan ja 15 artiklan 1 kohdan perusteella yhteisön tavaramerkin rekisteröimistä vastaan esitetty väite hylätään, jos kyseisen aikaisemman tavaramerkin haltija ei esitä todisteita siitä, että tavaramerkin haltija on yhteisön tavaramerkin julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana tosiasiallisesti käyttänyt kyseistä tavaramerkkiä. Jos sitä vastoin aikaisemman tavaramerkin haltija onnistuu toimittamaan kyseiset todisteet, SMHV tutkii väitteentekijän esittämät hylkäysperusteet.
28
Asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohdassa säädetään, että valituslautakunta voi joko käyttää kiistetyn päätöksen tehneen osaston toimivaltaa tai palauttaa asian tälle osastolle edelleen päätettäväksi. Tästä säännöksestä sekä mainitun asetuksen rakenteesta seuraa, että valituslautakunnalla on valitusta koskevaa päätöstä tehdessään samat toimivaltuudet kuin riidanalaisen päätöksen tehneellä osastolla ja että se tutkii riita-asian kokonaisuudessaan sellaisena kuin se on päätöksentekopäivänä. Mainitusta artiklasta sekä vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee lisäksi, että SMHV:n yksiköiden välillä vallitsee toiminnallinen jatkuvuus, eli yhtäältä tutkijan, väiteosaston, tavaramerkkien ja oikeudellisten kysymysten hallinto-osaston ja mitättömyysosaston ja toisaalta valituslautakuntien välillä. Mainitusta SMHV:n eri instanssien välillä vallitsevan toiminnallisen jatkuvuuden periaatteesta johtuu, että tutkiessaan uudelleen SMHV:n yksiköiden ensimmäisenä asteena tekemiä päätöksiä valituslautakunnilla on velvollisuus perustaa päätöksensä kaikkiin asianosaisten joko asian ensimmäisenä asteena ratkaisseelle yksikölle tai valitusmenettelyssä esittämiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin (ks. asia T-323/03, La Baronia de Turis v. SMHV - Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), Kok., s. II-2085, 56–58 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
29
Unionin tuomioistuin on jo katsonut, että sen SMHV:n valituslautakunnalla olevan velvollisuuden laajuus, joka koskee valituksen kohteena olevan päätöksen eli tässä asiassa väiteosaston tekemän päätöksen tutkimista, ei riippunut siitä, että valituksen tehnyt osapuoli esittää kyseisen päätöksen osalta erityisen perusteen kyseenalaistamalla asian ensimmäisenä asteena ratkaisseen SMHV:n yksikön suorittaman säännöksen tulkinnan tai soveltamisen taikka sen suorittaman todisteen arvioinnin. Vaikka valituksen SMHV:n valituslautakuntaan tehnyt osapuoli ei näin ollen olisikaan esittänyt erityistä perustetta, valituslautakunnalla on kuitenkin velvollisuus tutkia kaikkien saatavilla olevien asian kannalta merkityksellisten oikeudellisten seikkojen ja tosiseikkojen valossa sitä, voidaanko hetkellä, jona valitus ratkaistaan, tehdä laillisesti uusi päätös, joka on sisällöllisesti sama kuin valituksen kohteena ollut. Tähän tutkintaan, joka SMHV:n valituslautakunnan on suoritettava valituksen kohteena olevan päätöksen suhteen, kuuluu myös kysymys siitä, onko vastapuoli valituslautakunnassa näyttänyt toteen aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön, kun otetaan huomioon sen esittämät tosiseikat ja todisteet (asia T-203/02, Sunrider v. SMHV - Espadafor Caba (VITAFRUIT), tuomio 8.7.2004, Kok., s. II-2811, 21 kohta).
30
Tältä osin on todettava, että pyynnöllä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön todistamisesta asetetaan väitteentekijälle velvollisuus näyttää toteen tavaramerkkinsä tosiasiallinen käyttö sillä uhalla, että sen väite hylätään. Kun tavaramerkin hakija siis on esittänyt kysymyksen aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, tämä kysymys on periaatteessa ratkaistava, ennen kuin varsinaisesta väitteestä tehdään päätös. Pyyntö aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön todistamisesta lisää näin ollen väitemenettelyyn erityisen ja ennakollisen kysymyksen ja siten muuttaa väitemenettelyn sisältöä (ks. vastaavasti asia T-364/05, Saint-Gobain Pam v. SMHV - Propamsa (PAM PLUVIAL), tuomio 22.3.2007, Kok., s. II-757, 37 kohta).
31
Nyt käsiteltävän asian olosuhteita on tutkittava edellä mainitun oikeuskäytännön valossa.
32
Kuten asiakirja-aineistosta ilmenee, kantaja on väitemenettelyssä esittänyt asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdan mukaisen pyynnön, eikä väiteosasto tai valituslautakunta ole lausunut aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevasta kysymyksestä.
33
Valituslautakunnassa käydyn menettelyn asiakirja-aineistosta ilmenee aluksi, että kantaja on todennut 10.9.2010 päivätyssä kirjelmässä, että aikaisempi tavaramerkki on ollut rekisteröity vuodesta 1930 lähtien ja että kantaja näin ollen vaati väitteentekijää asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdan perusteella esittämään todisteita tämän tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä. Valituslautakunnassa käydyn menettelyn asiakirja-aineistosta ilmenee myös, että kantaja on kiistänyt uudelleen 14.3.2011 päivätyssä kirjelmässä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön. Väiteosaston päätöksessä, joka sisältyy valituslautakunnassa käydyn menettelyn asiakirja-aineistoon, täsmennetään seuraavaa: ”Koska väite ei ole perusteltu asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan säännösten perusteella, ei ole tarpeen tutkia väitteentekijän esittämää todistetta käytöstä.” Riidanalaisesta päätöksestä ilmenee, että valituslautakunta on kumonnut väiteosaston päätöksen ja evännyt kantajalta sen saaman kansainvälisen rekisteröinnin yhteisönlaajuisen suojan lausumatta aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä.
34
Kaikkien edellä mainittujen tosiseikkojen perusteella on pääteltävä, että valituslautakunta on tehnyt oikeudellisen virheen. Vaikka kantaja oli esittänyt aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön toteennäyttämistä koskevan pyynnön väiteosastossa, valituslautakunta oli evännyt kantajalta sen saaman kansainvälisen rekisteröinnin suojan yhteisössä ilman, että kysymys aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä olisi tätä ennen tutkittu.
35
On lisättävä, että unionin yleinen tuomioistuin voi ottaa perustaksi valituslautakunnassa käydyn menettelyn asiakirja-aineiston, johon osapuolet viittaavat riittävän täsmällisesti.
36
Kaiken edellä todetun perusteella ensimmäinen kanneperuste on hyväksyttävä.
37
Näin ollen kantajan vaatimukset riidanalaisen päätöksen kumoamisesta on hyväksyttävä.
38
Kuten edellä (18 kohta) on todettu, kantaja esittää myös muuttamisvaatimuksia.
39
Ensimmäinen kanneperuste voi kuitenkin johtaa vain riidanalaisen päätöksen kumoamiseen ja asian palauttamiseen valituslautakunnan käsiteltäväksi. Tätä kanneperustetta tutkiessaan unionin yleinen tuomioistuin ei lausu riidanalaisten tavaramerkkien välisestä sekaannusvaarasta. On muistutettava, että unionin yleiselle tuomioistuimelle asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 3 kohdan nojalla annettu päätösten muuttamista koskeva toimivalta ei anna sille oikeutta arvioida sellaisia seikkoja, joista valituslautakunta ei ole lausunut. Päätöksen muuttamista koskevan toimivallan käytön on näin ollen lähtökohtaisesti rajoituttava tilanteisiin, joissa unionin yleinen tuomioistuin valituslautakunnan arvioinnin tutkittuaan voi määrittää selvittämiensä tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella päätöksen, joka valituslautakunnan olisi pitänyt tehdä (asia C-263/09 P, Edwin v. SMHV, tuomio5.7.2011, Kok., s. I-5853, 72 kohta). Siten nyt käsiteltävässä asiassa unionin yleinen tuomioistuin ei voi mitenkään arvioida aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä, koska valituslautakunta ei ole lausunut tästä seikasta.
40
Jos sitä vastoin sekaannusvaaran puuttumista koskeva toinen kanneperuste katsottaisiin perustelluksi, kantaja voisi saada riidan täysin ratkaistua eli väitteen hylättyä. On todettava, että valituslautakunta on lausunut riidanalaisten tavaramerkkien välistä sekaannusvaaraa koskevasta kysymyksestä.
41
Unionin yleisen tuomioistuimen on siten tutkittava toinen kanneperuste.
Sekaannusvaaran puuttumista koskeva toinen kanneperuste
42
On muistettava, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara. Sekaannusvaara sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä. Lisäksi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa säädetään, että aikaisemmilla tavaramerkeillä tarkoitetaan jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.
43
Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Tämän saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, mitä kohdeyleisö ymmärtää kyseessä olevilla merkeillä ja tavaroilla tai palveluilla tarkoitettavan, ja ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä yksittäistapauksessa, erityisesti merkin sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden keskinäinen riippuvuus (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok., s. II-2821, 30–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Kohdeyleisö
44
Oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tuoteryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (ks. asia T-256/04, Mundipharma v. SMHV - Altana Pharma (RESPICUR), tuomio 13.2.2007, Kok., s. II-449, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
45
Nyt käsiteltävässä asiassa valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 13 kohdassa ilman, että tätä olisi kiistetty unionin yleisessä tuomioistuimessa, että sekaannusvaaraa on arvioitava saksalaiseen yleisöön nähden, koska aikaisempi tavaramerkki oli rekisteröity ja suojattu Saksassa. Se on myös todennut riidanalaisen päätöksen 14 kohdassa ilman, että tätäkään olisi kiistetty unionin yleisessä tuomioistuimessa, että ristiriitaisten merkkien kattamat tuotteet oli tarkoitettu ammattilaisista koostuvalle yleisölle, jolla oli asiantuntemusta lääketieteen alalla, ja että tämän yleisön tarkkaavaisuustaso oli erityisen korkea.
Tavaroiden vertailu
46
Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti näiden tavaroiden tai palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan. Huomioon voidaan ottaa myös muita tekijöitä, kuten kyseessä olevien tuotteiden jakelukanavat (ks. asia T-443/05, El Corte Inglés v. SMHV - Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), tuomio 11.7.2007, Kok., s. II-2579, 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
47
Riidanalaisen tuomion 15 kohdassa valituslautakunta on todennut, että aikaisemman tavaramerkin kattamia tavaroita oli käytetty lääketieteellisiin tarkoituksiin ja että niillä oli sama käyttötarkoitus, luonne ja käyttötapa kuin tavaroilla, jotka haettu tavaramerkki kattoi. Se on päätellyt tästä, että kyseessä olevat tavarat olivat samoja.
48
Kantaja kiistää tämän päätelmän. Se kuitenkin vain väittää tarkemmin täsmentämättä, etteivät tavarat ole samoja tai samankaltaisia, ja viittaa väitemenettelyssä toimittamaansa kirjelmään. Kun otetaan huomioon asiakirja-aineisto, nämä väitteet eivät ole riittäviä, jotta voitaisiin päätellä, etteivät kyseessä olevat tavarat ole samoja tai ainakin samankaltaisia.
Merkkien vertailu
49
Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan on niin, että sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys mainitun vaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok., s. I-6191, 23 kohta ja asia C‑597/12 P, Isdin v. SMHV ja Bial-Portela, tuomio 17.10.2013, 19 kohta).
50
Kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena, mikä ei sulje pois sitä, että kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen yleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä (ks. asia C-334/05 P, SMHV v. Shaker, tuomio 12.6.2007, Kok., s. I-4529, 41 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella (em. asia SMHV v. Shaker, tuomion 42 kohta ja asia C‑193/06 P, Nestlé v. SMHV, tuomio 20.9.2007, 42 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Näin voi olla erityisesti silloin, kun tämä osatekijä voi hallita yksinään sitä kuvaa tavaramerkistä, joka pysyy kohdeyleisön muistissa, minkä seurauksena tavaramerkin muut osatekijät ovat sivuutettavissa tavaramerkin aikaansaamassa kokonaisvaikutelmassa (em. asia Nestlé v. SMHV, tuomion 43 kohta).
– Ulkoasun samankaltaisuus
51
Kahden tavaramerkin ulkoasun vertailusta on aluksi huomautettava, että sanamerkin ja kuviomerkin ulkoasun samankaltaisuus voidaan todentaa, koska näillä kahdella tavaramerkkityypillä on graafinen muoto, joka voi luoda visuaalisen vaikutelman (ks. asia T-359/02, Chum v. SMHV - Star TV (STAR TV), tuomio 4.5.2005, Kok., s. II-1515, 43 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
52
Valituslautakunta on todennut riidanalaisessa päätöksessä, että riidanalaisilla tavaramerkillä oli heikko visuaalisen samankaltaisuuden aste. Sen mukaan vaikka ainoastaan tavaramerkki, jonka rekisteröintiä on haettu, sisältää sanat ”surgical” ja ”instruments” sekä kuvio-osia, molemmat merkit ovat yhteneväisiä kirjainten k ja w osalta, jotka muodostavat haetun tavaramerkin hallitsevan ja erottamiskykyisimmän osan ja jotka ovat aikaisemman tavaramerkin kaksi alkukirjainta.
53
Kantaja väittää sitä vastoin, että tarkastelussa, joka voi olla vain kokonaistarkastelua, merkit eivät ole ulkoasultaan samankaltaisia, kun otetaan huomioon lisäsanojen ”surgical” ja ”instruments” merkitys ja ne kuvio-osat, jotka sisältyvät vain haettuun tavaramerkkiin.
54
Tästä on todettava, että kirjaimet k ja w, jotka ovat aikaisemman tavaramerkin muodostaneen sanan kaksi alkukirjainta, muodostavat haetun tavaramerkin hallitsevat tekijät niiden koon ja sen perusteella, että niiden ääriviivat ovat paljon vahvemmat kuin muilla tämän tavaramerkin osilla. Lisäksi näiden kahden kirjaimen yhdistelmän muodostava osa on luonteeltaan paljon erottamiskykyisempi kuin muut kyseisen tavaramerkin osat eli lisäsanat ”surgical” ja ”instruments” sekä puoliympyrästä ja kirurgisen instrumentin kuvasta muodostuvat kuviot.
55
Edellä esitetyn perusteella on todettava, että valituslautakunta on voinut perustellusti päätellä kahden riidanalaisen merkin aikaan saaman kokonaisvaikutelman perusteella, että niiden välillä on heikko visuaalisen samankaltaisuuden aste.
56
Se, että haetun tavaramerkin osalta käytetään kirjainten k ja w muodostamiseksi eri kirjasinlajia kuin aikaisemmassa tavaramerkissä, ei horjuta edeltävän kohdan toteamusta, ja näin on sitäkin suuremmalla syyllä, kun aikaisempi tavaramerkki on sanamerkki eikä se näin ollen erotu erityisen kirjasinlajin käyttämisellä (ks. vastaavasti asia T-434/07, Volvo Trademark v. SMHV - Grebenshikova (SOLVO), tuomio 2.12.2009, Kok., s. II-4415, 37 kohta).
– Lausuntatavan samankaltaisuus
57
Valituslautakunta on katsonut riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa, että lausuntatavaltaan riidanalaiset merkit olivat samat tai erittäin samankaltaiset sen mukaan, lausuttiinko lisäsanat ”surgical” ja ”instruments” vai ei.
58
Kantaja väittää, etteivät sanat ”surgical” ja ”instruments” ole lausuntatavan kannalta niin toissijaisia, että ne voitaisiin sivuuttaa, ja että ne siis muodostavat ilmeisen eron haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välille.
59
Tästä on todettava, että edeltävässä kohdassa mainitun kaltainen ero ei muuta sitä, että haetun tavaramerkin muodostaman foneettisen kokonaisuuden alku on sama kuin aikaisemman tavaramerkin muodostama foneettiinen kokonaisuus.
60
Oikeuskäytännöstä ilmenee kuitenkin, että yleensä kuluttaja kiinnittää suurempaa huomiota tavaramerkin alkuun kuin sen loppuun (asia T-133/05, Meric v. SMHV - Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), tuomio 7.9.2006, Kok., s. II-2737, 51 kohta).
61
On siis pääteltävä riidanalaisten tavaramerkkien olevan foneettisesti suuresti samankaltaisia taikka samoja, jos kohdeyleisö lausuu haetun tavaramerkin vain lyhennetyssä muodossa jättäen lausumatta sanat ”surgical” ja ”instruments”.
62
On todettava, että kantajan perustelu siitä, että asiantuntijoista koostuva kohdeyleisö tietää, että haetun tavaramerkin sanaosa ”kw” on merkki, joka vastaa nimiä Koscher ja Würtz, ja lausuu sen vastaavasti, perustuu pelkkään väitteeseen. Tällainen lausuminen ei myöskään pienennä sekaannusvaaraa riidanalaisten tavaramerkkien välillä, koska sillä voidaan viitata sekä nimiin Kirchner ja Wilhelm että nimiin Koscher ja Würtz.
63
Valituslautakunta on siten perustellusti voinut päätellä riidanalaisista tavaramerkeistä saadun kokonaisvaikutelman perusteella, että ne ovat foneettisesti samat tai suuresti samankaltaiset.
– Merkityssisällön samankaltaisuus
64
Kantaja väittää perustellusti, että sanoilla ”surgical” ja ”instruments”, jotka esiintyvät vain haetussa tavaramerkissä, on merkitys osalle kohdeyleisöä. Näin ollen valituslautakunta on virheellisesti katsonut riidanalaisen päätöksen 18 kohdassa, ettei riidanalaisilla on merkeillä ollut mitään merkitystä.
65
On kuitenkin todettava, että jos sanat ”surgical” ja ”instruments” otettaisiin huomioon merkityssisällön samankaltaisuuden analysoinnissa, niillä ymmärrettäisiin yksinkertaisesti viitattavan Saksassa olevaa englanninkielistä yleisöä varten kirurgiassa käytettäviin lääketieteellisiin instrumentteihin, kuten valituslautakunta on perustellusti todennut riidanalaisen päätöksen 18 kohdassa. Näiden lisäsanojen huomioon ottamisesta ei siis aiheutuisi sekaannusvaaran poistumista.
66
Sekaannusvaaran kokonaistarkastelussa olisi arvioitava, voiko käsitteen ”surgical instruments” läsnäolo horjuttaa päätelmää, jonka valituslautakunta on tehnyt sekaannusvaaran olemassaolosta riidanalaisten tavaramerkkien välillä.
Sekaannusvaara
67
Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu, tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Niinpä kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok., s. I-5507, 17 kohta ja yhdistetyt asiat T-81/03, T-82/03 ja T-103/03, Mast-Jägermeister v. SMHV - Licorera Zacapaneca (VENADO kehyksessä ym.), tuomio 14.12.2006, Kok., s. II-5409, 74 kohta).
68
Aluksi on todettava, että valituslautakunta on todennut valituksenalaisen päätöksen 19 kohdassa, että aikaisempi tavaramerkki oli keskinkertaisesti erottamiskykyinen.
69
Tästä on muistutettava, että aikaisemman tavaramerkin heikon erottamiskyvyn tunnustaminen ei sinällään estä sitä, että todetaan sekaannusvaaran olemassaolo (ks. vastaavasti asia C‑235/05 P, L’Oréal v. SMHV, määräys 27.4.2006, 42–45 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Vaikka aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on otettava huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa, se on vain yksi arvioinnin yhteydessä huomioon otettavista seikoista. Sekaannusvaara voi olla olemassa silloinkin, kun aikaisempi tavaramerkki on heikosti erottamiskykyinen, erityisesti merkkien samankaltaisuuden ja niiden kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden vuoksi (ks. asia T-112/03, L’Oréal v. SMHV - Revlon (FLEXI AIR), tuomio 16.3.2005, Kok., s. II-949, 16 kohta ja asia T-134/06, Xentral v. SMHV - Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), tuomio 13.12.2007, Kok., s. II-5213, 70 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
70
Tämän jälkeen on muistutettava, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos on olemassa sekaannusvaara.
71
Nyt käsiteltävässä asiassa pitää paikkansa, että sanat ”surgical” ja ”instruments” sekä puoliympyrästä ja kirurgisen instrumentin kuvasta muodostuvat osat sisältyvät vain haettuun tavaramerkkiin.
72
Kun kuitenkin otetaan huomioon ensinnäkin, että kirjaimet k ja w esiintyvät kummassakin riidanalaisessa tavaramerkissä, toiseksi, että nämä kirjaimet, jotka ovat aikaisemman tavaramerkin muodostaneiden kahden sanan alkukirjaimet, muodostavat visuaalisesti haetun tavaramerkin hallitsevan ja erottamiskykyisimmän osan, ja kolmanneksi se, että saksan kielessä tavaramerkki Ka We lausutaan samalla tavalla kuin sanaosa ”kw”, edeltävässä kohdassa todetut erot eivät ole riittäviä estämään sitä, että kohdekuluttajalle syntyy vaikutelma siitä, että nämä tavaramerkit kokonaisuutena arvioiden ovat heikosti samankaltaiset ulkoasultaan ja samat tai suuresti samankaltaiset lausuntatavaltaan (ks. vastaavasti asia T-460/07, Nokia v. SMHV - Medion (LIFE BLOG), tuomio 20.1.2010, Kok., s. II-89, 54 ja 56 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
73
On lisättävä, että sanaosan ”surgical instruments” esiintyminen vain haetussa tavaramerkissä ei missään nimessä voi neutralisoida niitä ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuuksia, jotka on todettu edeltävässä kohdassa kahden kyseessä olevan tavaramerkin välillä (ks. vastaavasti C-206/04 P, Mülhens v. SMHV, tuomio 23.3.2006, Kok., s. I-2717, 36 kohta).
74
Vaikka oletettaisiinkin, että kahden riidanalaisen tavaramerkin kattamien tuotteiden ei todeta olevan samoja, sekaannusvaaran toteamiseksi riittää ainakin niiden samankaltaisuuden aste, kun otetaan huomioon kaikki aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat.
75
Siten toisin kuin kantaja väittää, ei voida todeta, että valituslautakunta on tehnyt virheen katsoessaan, että riidanalaisten tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara.
76
Kantajan väitteet eivät horjuta edellä tehtyä päätelmää.
77
Jos ensinnäkin katsottaisiin toteen näytetyksi se, että aikaisempi tavaramerkki oli rekisteröity kahden sanan ”ka” ja ”we” yhdistelmänä, tämän perusteella ei voida katsoa sekaannusvaaran puuttuvan.
78
Toiseksi kantaja ei näytä toteen sitä, että sillä perusteella, että riidanalaisten tavaramerkkien kattamat tavarat on tarkoitettu ammattilaisista koostuvalle yleisölle, jolla on asiantuntemusta lääketieteen alalla, että mainitun yleisön tarkkaavaisuustaso on erityisen korkea ja että kyseessä olevien tavaroiden toimittajien lukumäärä on vähäinen, voidaan sulkea pois kaikki sekaannusvaara.
79
Kolmanneksi siitä kantajan väitteestä, jonka mukaan kyseessä olevia tavaroita tarjotaan, markkinoidaan tai kaupataan vain poikkeuksellisesti puhelimitse, on todettava, ettei sitä tue mikään näyttö eikä sitä siis ole näytetty toteen.
80
Vaikka oletettaisiinkin, että tällainen väite olisi näytetty toteen haetun tavaramerkin lisäksi myös aikaisemman tavaramerkin osalta, sen perusteella ei voida sulkea pois kaikkea sekaannusvaaraa, sillä merkin käyttö foneettisella tasolla ei rajoitu tilanteisiin, joissa kyseessä olevia tavaroita markkinoidaan, vaan se voi koskea myös muita tilanteita, joissa kyseessä olevat ammattilaiset viittaavat suullisesti näihin tavaroihin, esimerkiksi niiden käytön yhteydessä tai tätä käyttöä koskevissa keskusteluissa, jotka koskevat muun muassa kyseisten tavaroiden etuja ja haittoja.
81
Vaikka oikeuskäytännössä on todettu tältä osin, ettei voida edellyttää viranomaiselta, jonka on arvioitava sekaannusvaaran olemassaoloa, että se määrittää jokaiselle tavaratyypille kuluttajan keskimääräisen tarkkaavaisuustason niiden tarkkaavaisuusasteiden perusteella, jotka kuluttajalla voi olla eri tilanteissa, ja että olisi otettava huomioon kaikkein matalin tarkkaavaisuusaste, joka kohdeyleisöllä voi tietyn tavaran ja tietyn tavaramerkin suhteen olla (asia C-361/04 P, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV, tuomio 12.1.2006, Kok., s. I-643, 42 ja 43 kohta), siinä ei kuitenkaan ole suljettu pois sitä, että voidaan ottaa huomioon muitakin tilanteita kuin ostotilanne sekaannusvaaran olemassaolon arvioimiseksi.
82
Edellä todetusta seuraa, että toinen kanneperuste on hylättävä ja että kantajan esittämät muuttamisvaatimukset on hylättävä.
83
On täsmennettävä, että SMHV:n tehtävänä on tämän tuomion täytäntöön panemiseksi tutkia kysymystä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, minkä jälkeen sen on tarvittaessa lausuttava uudelleen riidanalaisten tavaramerkkien sekaannusvaarasta. Sen on siis tehtävä päätelmät kahden tavaramerkin vertailun perusteella aikaisemman tavaramerkin mahdollisen tosiasiallisen käytön puuttumisesta sen kattamien tiettyjen tavaroiden osalta.
Oikeudenkäyntikulut
84
Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 136 artiklan 2 kohdan mukaisesti asianosaisille valituslautakuntakäsittelystä aiheutuneet välttämättömät kustannukset katsotaan korvattaviksi oikeudenkäyntikuluiksi. Näin ollen kantajan vaatimus on jätettävä tutkimatta siltä osin kuin se koskee väiteosastossa käytyyn hallinnolliseen menettelyyn liittyviä kuluja, jotka eivät ole korvattavia kuluja.
85
Sekä valituslautakunnassa käytyyn menettelyyn liittyvistä kuluista että unionin yleisessä tuomioistuimessa käytyyn menettelyyn liittyvistä kuluista on muistutettava, että työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdan mukaan unionin yleinen tuomioistuin voi määrätä oikeudenkäyntikulut jaettaviksi asianosaisten kesken tai määrätä, että kukin vastaa omista kuluistaan, jos asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen asianosaisen ja osa toisen asianosaisen hyväksi.
86
Nyt käsiteltävässä asiassa on päätettävä, että SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä 50 prosentista kantajalle valituslautakunnassa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuneista kuluista.
Näillä perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 6.8.2012 tekemä päätös (asia R 167/2011‑4), joka koskee Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. ja Koscher + Würtz GmbH:n välistä väitemenettelyä, kumotaan.
2)
Kanne hylätään muilta osin.
3)
SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä 50 prosentista Koscher + Würtzille valituslautakunnassa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista.
4)
Koscher + Würtz vastaa 50 prosentista omista oikeudenkäyntikuluistaan, jotka ovat aiheutuneet valituslautakunnassa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa.
Martins Ribeiro
Gervasoni
Madise
Julistettiin Luxemburgissa 26 päivänä syyskuuta 2014.
Allekirjoitukset
(
*1
)	Oikeudenkäyntikieli: saksa.