62023TJ1104_RES
Věc T‑1104/23
Ferrari SpA
v.
Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví
Rozsudek Tribunálu (osmého rozšířeného senátu) ze dne 2. července 2025
„Ochranná známka Evropské unie – Řízení o zrušení – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie – Slovní ochranná známka TESTAROSSA – Řádné užívání ochranné známky – Článek 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/1001] – Užívání třetími osobami – Povaha užívání – Konkludentní souhlas vlastníka ochranné známky – Důkaz řádného užívání – Zmenšené modely pozemních motorových vozidel (hračky)“
Ochranná známka Evropské unie – Účinky ochranné známky Evropské unie – Práva z ochranné známky – Právo zakázat užívání ochranné známky – Podmínka – Užívání třetí osobou, které je schopné zasáhnout do funkcí ochranné známky – Pojem – Umístění označení totožného s ochrannou známkou zapsanou pro hračky na zmenšených modelech vozidel třetí osobou – Užívání omezující se na označení věrnosti napodobeniny modelu automobilu – Vyloučení
(Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 9 odst. 1)
(viz body 27–29, 32, 33)
Ochranná známka Evropské unie – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Důvody zrušení – Absence řádného užívání ochranné známky – Slovní ochranná známka TESTAROSSA
[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 15 odst. 1 a 51 odst. 1 písm. a)]
(viz body 47–52, 59, 65, 71)
Ochranná známka Evropské unie – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Důvody zrušení – Absence řádného užívání ochranné známky – Užívání třetí osobou se souhlasem majitele ochranné známky – Implicitní svolení – Kritéria pro posouzení – Užívání ochranné známky pro zmenšené modely vozidel
[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 15 odst. 1 a 51 odst. 1 písm. a)]
(viz body 60, 62–64, 68–70)
Shrnutí
Tribunál rozhodující v rozšířeném senátu částečně zrušil rozhodnutí odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) (
1
) a vyjádřil se k pojmu „řádné užívání“ v kontextu užívání ochranné známky třetími osobami s konkludentním souhlasem vlastníka této ochranné známky. Objasnil zejména judikaturu vycházející z rozsudku Opel (
2
) a upřesnil podmínky, za kterých může být řádné užívání ochranné známky prokázáno, jestliže zvyklosti dotčeného odvětví a trhu umožňují za určitých podmínek užívání zapsané ochranné známky některými subjekty za účelem popisu dotčených výrobků.
Společnost Ferrari SpA, žalobkyně, je majitelkou mezinárodního zápisu slovní ochranné známky TESTAROSSA s vyznačením Evropské unie zejména pro zmenšené modely vozidel a hračky (
3
). Dne 14. listopadu 2014 podal Kurt Hesse, vedlejší účastník, návrh na prohlášení neplatnosti účinků tohoto mezinárodního zápisu (
4
). Zrušovací oddělení návrhu na zrušení částečně vyhovělo a zamítlo jej, pokud jde o „zmenšené modely pozemních motorových vozidel (hračky)“.
Vedlejší účastník i žalobkyně podali proti tomuto rozhodnutí odvolání na částečné zrušení tohoto rozhodnutí. Odvolací senát EUIPO odvolání vedlejšího účastníka vyhověl a odvolání žalobkyně zamítl, čímž tak byla práva ke sporné ochranné známce pro všechny výrobky zrušena. Žalobkyně podala k Tribunálu žalobu na neplatnost tohoto rozhodnutí.
Závěry Tribunálu
Úvodem Tribunál zdůraznil, že umístění označení totožného s ochrannou známkou zapsanou pro hračky na zmenšených modelech vozidel třetí osobou může být zakázáno pouze tehdy, pokud zasahuje nebo je schopné zasáhnout do funkcí této ochranné známky, což musí být posouzeno podle vlastností trhu se zmenšenými modely vozidel. Tento trh se vyznačuje koexistencí nezávislých výrobců hraček, kteří užívají ochranné známky zapsané pro automobily jako pouhá označení, že zmenšený model je věrnou napodobeninou modelu skutečného vozidla, a zmenšených modelů vozidel vyráběných a uváděných na trh vlastníky ochranných známek zapsaných pro automobily nebo podniky, které jsou s nimi hospodářsky propojeny, prostřednictvím licence. Relevantní veřejnost je tak zvyklá být vystavena zmenšeným modelům vozidel s licencí nebo bez licence výrobce automobilů a rozlišit je v závislosti na informacích uvedených na jejich obalech. Tribunál uvedl, že třetí osoba může užívat takovou ochrannou známku bez souhlasu jejího vlastníka za podmínky, že její užívání pro zmenšený model vozidla se omezí na to, že relevantní veřejnost informuje, že je model věrnou napodobeninou skutečného modelu automobilu. Naproti tomu, pokud užívání ochranné známky třetí osobou odkazuje například na licenční smlouvu uzavřenou s vlastníkem této ochranné známky, bude vnímáno jako označení toho, že tyto výrobky pocházejí od výrobce automobilů nebo od podniku, který je s ním hospodářsky propojen. V takovém případě bude vlastník ochranné známky oprávněn bránit se proti takovému užívání, pokud k němu došlo bez jeho souhlasu.
Pokud jde o projednávaný případ, Tribunál v první řadě zkoumal, zda je užívání ochranné známky třetími osobami v souladu se základní funkcí této ochranné známky. Uvedl, že důkazy předložené žalobkyní sestávají zejména z několika katalogů a fotografií zmenšených modelů, na nichž jsou umístěny sporné ochranné známky, ochranné známky třetích osob, ale rovněž označení „oficiální výrobek s licencí Ferrari“. V tomto ohledu konstatoval, že tato označení umožňují relevantní veřejnosti pochopit, že tyto zmenšené modely vyrábí třetí osoba s licencí žalobkyně, ačkoli je sporná ochranná známka umístěna vedle ochranných známek třetích osob. Takové užívání sporné ochranné známky je tedy v souladu se základní funkcí této ochranné známky, kterou je zaručit spotřebitelům obchodní původ výrobků. Skutečnost, že zmenšené modely vozidel označené spornou ochrannou známku jsou uváděny na trh různými podniky a jejich kvalita a cena se liší, neumožňuje tento závěr zpochybnit. Stejně tak je irelevantní, že označení „oficiální výrobek s licencí Ferrari“ jako taková neodkazují na spornou ochrannou známku, neboť vazba mezi užíváním ochranné známky Ferrari a spornou ochrannou známkou na obalech a v katalozích je v souladu se zvyklostmi dotčeného trhu. Tribunál totiž uvedl, že na trhu s automobily jsou automobily uváděny na trh jak pod první ochrannou známkou označující jejich výrobce, tak pod druhou ochrannou známkou označující jejich model, a že tyto úvahy jsou rovněž relevantní pro trh se zmenšenými modely vozidel. Kromě toho absence symbolů „®“ nebo „TM“ vedle sporné ochranné známky nemění schopnost této ochranné známky plnit svou základní funkci. S ohledem na výše uvedené měl Tribunál za to, že sporná ochranná známka byla během relevantního období užívána pro zmenšené modely vozidel v souladu se svou základní funkcí.
Ve druhé řadě Tribunál zkoumal, zda třetí osoby užívaly spornou ochrannou známku se souhlasem vlastníka. Konstatoval, že výňatky z licenčních smluv předložené žalobkyní neobsahují seznam ochranných známek, které jsou předmětem uvedených smluv, takže neumožňují prokázat, že žalobkyně výslovně souhlasila s užíváním své ochranné známky těmito třetími osobami. Poukázal však na to, že souhlas vlastníka s užíváním ochranné známky třetími osobami může rovněž vyplývat konkludentně z okolností a skutečností, které předcházely tomuto užívání, nastaly současně s ním nebo po něm následovaly, a které musí být posouzeny s ohledem na užívání, jež je v dotyčném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné.
Tribunál tak zaprvé uvedl, že v konkrétním rámci dotčeného trhu konkludentní souhlas vlastníka sporné ochranné známky vyplývá ze skutečnosti, že tento vlastník věděl o užívání své ochranné známky třetími osobami a nevznesl proti němu námitky, a má za to, že tomu tak je v projednávané věci. Zadruhé upřesnil, že užívání ochranné známky výrobní společnosti jinou společností, která dotčené výrobky uvádí na trh jako „oficiální“ výrobky s licencí první společnosti, může být uznáno za užívání této ochranné známky se souhlasem jejího vlastníka, jelikož takové užívání vytváří vazbu mezi těmito dvěma společnostmi, která předpokládá, že tento vlastník povolil užívání svých ochranných známek dotčenou společností. Zatřetí měl za to, že předložením faktur a objednávek vystavených třetími osobami za účelem prodeje zmenšených modelů vozidel označených spornou ochrannou známkou k prokázání řádného užívání žalobkyně implicitně tvrdí, že k tomuto užívání docházelo s jejím souhlasem. V důsledku toho měl Tribunál za to, že žalobkyně konkludentně souhlasila s užíváním sporné ochranné známky třetími osobami pro dotčené výrobky.
S ohledem na výše uvedené úvahy tudíž Tribunál zrušil rozhodnutí odvolacího senátu v rozsahu, v němž byla sporná ochranná známka zrušena pro zmenšené modely vozidel.
(
1
) – Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 29. srpna 2023 (věc R 887/2016‑5).
(
2
) – Rozsudek ze dne 25. ledna 2007, Adam Opel (C‑48/05, EU:C:2007:55).
(
3
) – Výrobky náležejí zejména do třídy 28 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.
(
4
) – Na základě čl. 158 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1) ve spojení s čl. 51 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení.