WYROK SĄDU (szósta izba)
z dnia 22 września 2016 r.(*)
Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy SUN CALI – Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy CaLi co – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 – Reprezentacja przed izbą odwoławczą – Rzeczywiste i poważne przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe w Unii – Osoby prawne powiązane gospodarczo – Artykuł 92 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009
W sprawie T‑512/15
Sun Cali, Inc., z siedzibą w Denver, Colorado (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez adwokata C. Thomasa,
strona skarżąca,
przeciwko
Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), reprezentowanemu przez E. Zaerę Cuadrado, działającą w charakterze pełnomocnika,
strona pozwana,
w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą EUIPO była
Abercrombie & Fitch Europe SA, z siedzibą w Mendrisio (Szwajcaria),
mającej za przedmiot skargę na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 3 czerwca 2015 r. (sprawy połączone R 1260/2014‑5 i R 1281/2014‑5) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Abercrombie & Fitch Europe a Sun Cali,
SĄD (szósta izba),
w składzie, podczas narady: S. Frimodt Nielsen, prezes, A.M. Collins i V. Valančius (sprawozdawca), sędziowie,
sekretarz: E. Coulon,
po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 4 września 2015 r.,
po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 25 listopada 2015 r.,
uwzględniwszy, że w terminie trzech tygodni od dnia powiadomienia stron postępowania głównego o zamknięciu pisemnego etapu postępowania nie wpłynął żaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy, na podstawie art. 106 § 3 regulaminu postępowania przed Sądem, orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia części ustnej postępowania,
wydaje następujący
Wyrok
Okoliczności powstania sporu
1        W dniu 20 listopada 2006 r. skarżąca, spółka Sun Cali, Inc., dokonała w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia unijnego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 146), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1)].
2        Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest następujące oznaczenie graficzne:
3        Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 18, 25, 35 i 45 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają, dla każdej z tych klas, następującemu opisowi:
–        klasa 18: „torebki”;
–        klasa 25: „odzież damska, mianowicie bielizna osobista, biustonosze, majtki, gorsety, ogrodniczki, koszule nocne, płaszcze kąpielowe, staniki, sukienki, t‑shirty, bluzki, swetry, dżinsy, garnitury, żakiety, spódnice, kostiumy kąpielowe, kostiumy do opalania, osłony przeciwsłoneczne i szlafroki; odzież męska; odzież i buty dla dzieci”;
–        klasa 35: „usługi sklepów detalicznych obejmujące odzież, obuwie i torebki”;
–        klasa 45: „doradztwo w zakresie mody; usługi zarządzania garderobą; doradztwo w zakresie wizerunku; i indywidualne usługi wykonywania zakupów dla osób trzecich”.
4        Zgłoszenie unijnego znaku towarowego zostało opublikowane w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych nr 20/2007 z dnia 21 maja 2007 r.
5        W dniu 21 listopada 2007 r. oznaczenie graficzne zostało zarejestrowane jako unijny znak towarowy pod numerem 5482369.
6        W dniu 16 października 2012 r. Abercrombie & Fitch Europe SA złożyła wniosek o unieważnienie prawa do graficznego znaku towarowego skarżącej dotyczący wszystkich towarów i usług, dla których znak ten został zarejestrowany.
7        Powołanymi na poparcie wspomnianego wniosku podstawami unieważnienia były względne podstawy unieważnienia wskazane w art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 8 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia.
8        Wniosek o unieważnienie prawa do znaku został oparty na poniższym wcześniejszym graficznym włoskim znaku towarowym, zarejestrowanym w dniu 7 kwietnia 2008 r., przeznaczonym do oznaczania wszystkich towarów należących do klasy 25:
9        W decyzji z dnia 17 marca 2014 r. Wydział Unieważnień częściowo uwzględnił wniosek o unieważnienie prawa do znaku i stwierdził nieważność prawa do spornego znaku towarowego w odniesieniu do towarów należących do klas 18 i 25, stwierdzając, że przy uwzględnieniu zbiegu elementu „cali” – dominującego elementu wcześniejszego znaku towarowego – istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w wypadku wcześniejszego znaku towarowego i spornego znaku towarowego w odniesieniu do towarów należących do wspomnianych klas. Natomiast Wydział Unieważnień oddalił wniosek o unieważnienie prawa do spornego znaku towarowego w odniesieniu do usług należących do klas 35 i 45, stwierdzając, że nie istnieje żadne podobieństwo między wspomnianymi usługami a towarami należącymi do klasy 25.
10      Skarżąca i Abercrombie & Fitch Europe, odpowiednio w dniach 14 maja 2014 r. i 16 maja 2014 r., działając na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009, wniosły do EUIPO odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień.
11      W decyzji z dnia 3 czerwca 2015 r. (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją”) Piąta Izba Odwoławcza EUIPO, po pierwsze, odrzuciła odwołanie skarżącej jako niedopuszczalne, stwierdzając, że skarżąca nie była prawidłowo reprezentowana w rozumieniu art. 92 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, oraz po drugie, częściowo uwzględniła wniesione przez Abercrombie & Fitch Europe odwołanie i stwierdziła nieważność prawa do spornego znaku towarowego także w odniesieniu do usług należących do klasy 35. W tym względzie stwierdziła ona, że – przy uwzględnieniu podobieństwa między wspomnianymi usługami a towarami należącymi do klasy 25 – istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w wypadku wcześniejszego znaku towarowego i spornego znaku towarowego.
Żądania stron
12      Skarżąca wnosi do Sądu o:
–        stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
–        obciążenie EUIPO kosztami postępowania.
13      EUIPO wnosi do Sądu o:
–        oddalenie skargi;
–        obciążenie skarżącej kosztami postępowania.
Co do prawa
1.     W przedmiocie dokumentów przedłożonych po raz pierwszy przed Sądem
14      W załączniku do skargi skarżąca załączyła serię dokumentów na poparcie stwierdzenia, zgodnie z którym była ona prawidłowo reprezentowana w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą, oraz twierdzenia, zgodnie z którym wcześniejszy znak towarowy może być postrzegany jako wariant włoskiego terminu „calcio”. Chodzi w szczególności o załączniki 3 i 18–22.
15      EUIPO twierdzi, że należy stwierdzić niedopuszczalność tych dokumentów, ponieważ nie przedstawiono ich w toczących się przed nim postępowaniach.
16      Należy przypomnieć, że skarga do Sądu ma na celu kontrolę zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych EUIPO w rozumieniu art. 65 rozporządzenia nr 207/2009. Zgodnie z art. 65 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 Sąd może stwierdzić nieważność decyzji izby odwoławczej EUIPO lub ją zmienić jedynie w wypadku „braku właściwości, naruszenia istotnego wymogu proceduralnego, naruszenia traktatu, […] rozporządzenia [nr 207/2009] lub każdego przepisu prawnego dotyczącego ich stosowania lub nadużycia władzy”. Z tego przepisu wynika, że Sąd może stwierdzić nieważność lub dokonać zmiany decyzji będącej przedmiotem skargi wyłącznie wtedy, gdy w chwili wydania była ona objęta jedną z tych podstaw stwierdzenia nieważności lub dokonania zmiany. Sąd nie może natomiast stwierdzić nieważności lub dokonać zmiany wspomnianej decyzji z uwagi na podstawy, które zaistniały po jej wydaniu (zob. wyrok z dnia 13 marca 2007 r., OHIM/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, pkt 53 i przytoczone tam orzecznictwo). Ze wspomnianego przepisu wynika także, że na etapie wniesionej do Sądu skargi nie można powoływać się na okoliczności faktyczne, które nie zostały przedstawione przez strony w postępowaniu przed instancjami EUIPO. Do tego Sądu należy zatem zbadanie zgodności z prawem decyzji podjętej przez izbę odwoławczą poprzez przeprowadzenie kontroli zastosowania prawa Unii Europejskiej przez tę izbę, zwłaszcza w świetle okoliczności faktycznych, jakie zostały tej izbie przedstawione, lecz Sąd nie może przeprowadzić takiej kontroli, uwzględniając nowe okoliczności faktyczne, na które powołano się przed nim (wyrok z dnia 13 marca 2007 r., OHIM/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, pkt 54). A zatem zadaniem Sądu nie jest ponowne rozpoznanie stanu faktycznego w świetle dowodów przedłożonych przed nim po raz pierwszy [zob. podobnie wyrok z dnia 24 listopada 2005 r., Sadas/OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, pkt 19 i przytoczone tam orzecznictwo].
17      W niniejszym wypadku w zakresie, w jakim wspomniane w pkt 14 powyżej dokumenty zostały przedstawione po raz pierwszy przed Sądem, nie mogą one być uwzględnione dla celów kontroli zgodności zaskarżonej decyzji z prawem i należy zatem stwierdzić ich niedopuszczalność.
2.     Co do istoty
18      Na poparcie skargi skarżąca podnosi dwa zarzuty dotyczące, zarzut pierwszy – naruszenia art. 92 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, a zarzut drugi – naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.
W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 92 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009
19      W ramach zarzutu pierwszego skarżąca podnosi, po pierwsze, że zgodnie z art. 92 ust. 3 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009 mogła ona działać przed EUIPO za pośrednictwem jednego z pracowników oddziału, który posiada w Niemczech, mając na względzie, że ten oddział to rzeczywiste i poważne przedsiębiorstwo handlowe w Unii w rozumieniu tego przepisu. Po drugie, podnosi ona, że przy założeniu, iż ten oddział nie zostanie uznany za należące do niej rzeczywiste i poważne przedsiębiorstwo handlowe w Unii, zgodnie z art. 92 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009 mogła ona jednak działać przed EUIPO za pośrednictwem jednego z pracowników wspomnianego przedsiębiorstwa, ponieważ jest ona z tym przedsiębiorstwem gospodarczo powiązana. Skarżąca wywodzi z powyższego, że w każdym wypadku Izba Odwoławcza powinna była stwierdzić dopuszczalność odwołania.
20      EUIPO kwestionuje argumenty skarżącej.
21      Zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 osoby fizyczne lub prawne, które mają stałe miejsce zamieszkania lub główne miejsce prowadzenia działalności lub rzeczywiste i poważne przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe w Unii, mogą być reprezentowane przed EUIPO przez pracownika. Pracownik takiej osoby prawnej może również reprezentować inne osoby prawne, które mają powiązania gospodarcze z tą osobą prawną, nawet jeśli te inne osoby prawne nie mają siedziby, głównego miejsca prowadzenia działalności ani rzeczywistego i poważnego przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego w Unii.
22      Zgodnie z art. 93 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 osoby fizyczne lub prawne mogą być reprezentowane przed EUIPO wyłącznie przez osobę wykonującą zawód prawnika, mającą odpowiednie kwalifikacje w jednym z państw członkowskich, posiadającą miejsce prowadzenia działalności na terytorium Unii w zakresie, w jakim jest ona uprawniona w ramach danego państwa członkowskiego do występowania jako pełnomocnik w sprawach dotyczących znaków towarowych, lub przez zawodowych pełnomocników, których imiona i nazwiska znajdują się na liście prowadzonej w tym celu przez EUIPO.
23      Po pierwsze, jest bezsporne, że skarżąca – właściciel spornego znaku towarowego – jest osobą prawną prawa prywatnego z siedzibą w Denver, Colorado (Stany Zjednoczone) i że przed Izbą Odwoławczą była ona reprezentowana przez osobę fizyczną, która przedstawiła się, jak wynika z akt sprawy, jako po pierwsze, jej dyrektor generalny, oraz po drugie, pracownik przedsiębiorstwa handlowego z siedzibą w Monachium (Niemcy), którego właścicielem rzekomo ma być skarżąca.
24      Po drugie, z akt sprawy wynika, że pismem z dnia 3 marca 2015 r. skarżąca została wezwana przez EUIPO do wskazania w ramach postępowania przed Izbą Odwoławczą zawodowego pełnomocnika w rozumieniu art. 93 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009. W piśmie tym EUIPO powiadomiło skarżącą o powziętych przezeń wątpliwościach dotyczących możliwości reprezentowania jej przez pracownika na podstawie art. 92 ust. 3 tego rozporządzenia. W piśmie zawierającym odpowiedź z dnia 23 kwietnia 2015 r. skarżąca ograniczyła się do twierdzenia, że ze względu na posiadanie przedsiębiorstwa handlowego w Monachium zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 może ona być reprezentowana przez jednego z pracowników tego przedsiębiorstwa. Skarżąca nie załączyła do udzielonej odpowiedzi żadnego dowodu potwierdzającego jej twierdzenia, pomimo wyrażonych przez EUIPO wątpliwości, i ograniczyła się do odesłania do wytycznych EUIPO.
25      Po trzecie, z akt sprawy wynika także, że druga strona postępowania przed Izbą Odwoławczą, Abercrombie & Fitch Europe, w uwagach przedstawionych w odpowiedzi na wniesione przez skarżącą przed Izbą Odwoławczą odwołanie twierdziła, że skarżąca nie była prawidłowo reprezentowana przed Izbą Odwoławczą, w szczególności ze względu na brak rzeczywistego i poważnego przedsiębiorstwa handlowego w Niemczech. Na poparcie tego zarzutu Abercrombie & Fitch Europe twierdzi, że zgodnie z art. 13 Handelsgesetzbuch (niemieckiego kodeksu handlowego) skarżąca, której siedziba znajduje się poza Niemcami, powinna zarejestrować się w sądzie rejonowym, w którego rejonie zamierza prowadzić przedsiębiorstwo handlowe, czego nie uczyniła. W celu wykazania swoich twierdzeń Abercrombie & Fitch Europe załączyła, po pierwsze, wyciąg z Gemeinsames Registerportal der Länder (wspólnego niemieckiego portalu rejestracyjnego), z którego wynika, że żadne przedsiębiorstwo handlowe zawierające w swojej nazwie wyrazy „sun cali” nie jest zarejestrowane w Niemczech, oraz po drugie, wyciąg z rejestru działalności gospodarczej miasta Monachium, który potwierdza rejestrację w charakterze jednoosobowej działalności gospodarczej – na nazwisko pracownika, który reprezentował skarżącą przed Izbą Odwoławczą i który jest także jej dyrektorem generalnym – przedsiębiorstwa handlowego o nazwie SUN CALI Inc.
26      W niniejszym wypadku, w pierwszej kolejności, co się tyczy kwestii, czy skarżąca posiada rzeczywiste i poważne przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe w Unii w rozumieniu art. 92 ust. 3 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009, należy wskazać, że na poparcie swoich twierdzeń przed Izbą Odwoławczą przedstawiła ona dowody w postaci wydruków z witryny internetowej www.suncali.de – w których wskazano adres pocztowy w Monachium, gdzie ma znajdować się przedsiębiorstwo sprzedające towary oznaczone spornym znakiem towarowym – oraz fotografii przedstawiających fasadę budynku, w którym znajduje się wspomniane przedsiębiorstwo.
27      Ponadto w dniu 27 maja 2014 r. skarżąca przedstawiła przed EUIPO podpisane przez dyrektora generalnego zaświadczenie, w którym ten ostatni upoważnił się do reprezentacji skarżącej, w szczególności w ramach rozpatrywanego postępowania odwoławczego, w charakterze pracownika przedsiębiorstwa handlowego z siedzibą w Monachium.
28      Należy stwierdzić, że te przedstawione przez skarżącą przed Izbą Odwoławczą dowody – a mianowicie, po pierwsze, wydruki z witryny internetowej, po drugie, fotografie mające przedstawiać fasadę budynku, w którym znajduje się przedsiębiorstwo handlowe w Monachium, oraz po trzecie, zaświadczenie upoważniające pracownika do reprezentacji skarżącej – nie stanowią istotnych wskazówek i wyjaśnień, w szczególnych okolicznościach niniejszej sprawy, mogących wykazać istnienie rzeczywistego i poważnego przedsiębiorstwa handlowego w Unii w rozumieniu art. 92 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009.
29      Po pierwsze, takie dowody pozwalają bowiem wprawdzie na zrozumienie, że prowadzoną przez wspomniane przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą jest sprzedaż detaliczna odzieży, obuwia i akcesoriów. Jednakże zwykłe wydruki z witryny internetowej i fotografie są niewystarczające – jako takie i wobec braku innych dowodów – aby wykazać istnienie rzeczywistego i poważnego przedsiębiorstwa handlowego w Unii.
30      Po drugie, należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem pojęcie oddziału wymaga istnienia ośrodka działalności, który stale uzewnętrznia swoje działania jako przedłużenie działań przedsiębiorstwa macierzystego i posiada zarząd oraz wyposażenie materialne pozwalające mu na zawieranie transakcji z osobami trzecimi, tak aby te osoby trzecie – wiedząc, że ewentualnie nastąpi nawiązanie stosunku prawnego z przedsiębiorstwem macierzystym, którego siedziba znajduje się za granicą – były zwolnione z obowiązku bezpośredniego zwracania się do przedsiębiorstwa macierzystego i mogły zawierać transakcje z ośrodkiem działalności, który stanowi przedłużenie tego przedsiębiorstwa macierzystego (zob. podobnie wyrok z dnia 22 listopada 1978 r., Somafer, 33/78, EU:C:1978:205, pkt 12). Dowody przedstawione przez skarżącą na poparcie twierdzenia, zgodnie z którym posiada ona oddział w Niemczech, nie mogą oczywiście wykazać, że to przedsiębiorstwo, na które powołuje się skarżąca, stanowi jej przedłużenie i może w konsekwencji być oddziałem skarżącej.
31      Co więcej, przedstawione przed Izbą Odwoławczą przez Abercrombie & Fitch Europe dokumenty – w szczególności wyciąg z niemieckiego rejestru handlowego, z którego nie wynika, że skarżąca posiada zarejestrowane w Niemczech przedsiębiorstwo – potwierdzają wywiedzione z przedstawionych przez skarżącą dowodów stwierdzenie, zgodnie z którym podnoszonego przedsiębiorstwa z siedzibą w Monachium nie można uznać za należące do skarżącej rzeczywiste i poważne przedsiębiorstwo handlowe w Unii.
32      Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, iż nie przedstawiono dowodu na to, że skarżąca ma rzeczywiste i poważne przedsiębiorstwo w Unii w rozumieniu art. 92 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009.
33      W drugiej kolejności, co się tyczy kwestii, czy pracownik osoby prawnej, która ma swoją siedzibę lub rzeczywiste i poważne przedsiębiorstwo w Unii, może reprezentować inną osobę prawną mającą siedzibę poza Unią – a mianowicie skarżącą – ze względu na istnienie powiązań gospodarczych między tymi dwoma osobami prawnymi w rozumieniu art. 92 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009, należy wskazać, że skarżąca ograniczyła się przed Izbą Odwoławczą EUIPO do dokonania zwykłych stwierdzeń odnoszących się do istnienia takich powiązań, nie przedstawiając innych dowodów niż te wskazane w pkt 26 i 27 powyżej.
34      Po pierwsze, z akt sprawy wynika zaś – jak wskazano w pkt 25 powyżej – że przedsiębiorstwo z siedzibą w Niemczech zarejestrowano jako jednoosobową działalność gospodarczą w rejestrze działalności gospodarczej miasta Monachium, na nazwisko osoby fizycznej, którą skarżąca przedstawia jako pracownika wspomnianego przedsiębiorstwa. Należy stwierdzić, że jednoosobowa działalność gospodarcza – pozbawiona osobowości prawnej – nie jest objęta zakresem stosowania art. 92 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009, tak że w ramach stosowania tego przepisu nie może ona reprezentować osoby prawnej z siedzibą poza Unią, z którą to osobą byłaby ona w danym wypadku gospodarczo powiązana w rozumieniu wspomnianego przepisu.
35      Po drugie i w każdym wypadku – nawet przy założeniu, że przedsiębiorstwo z siedzibą w Niemczech, na które powołuje się skarżąca, ma osobowość prawną – należy wskazać, że przedstawione przez skarżącą przed Izbą Odwoławczą dowody nie umożliwiają w niniejszym wypadku wykazania istnienia powiązań gospodarczych między tym przedsiębiorstwem a skarżącą.
36      W tym względzie należy stwierdzić, że zwykłe wydruki z witryny internetowej oraz fotografie są niewystarczające – jako takie i wobec braku innych dowodów – aby wykazać istnienie powiązań gospodarczych między przedsiębiorstwem z siedzibą w Niemczech a skarżącą. Dowody te nie wskazują bowiem na przykład na przynależność tych dwóch osób do tej samej grupy ani na fakt, że istniejące mechanizmy zarządzania są takie, iż jedna z tych osób prawnych kontroluje drugą.
37      Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, iż nie przedstawiono dowodu istnienia powiązań gospodarczych między skarżącą a przedsiębiorstwem z siedzibą w Niemczech w rozumieniu art. 92 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009.
38      W konsekwencji Izba Odwoławcza nie naruszyła prawa, stwierdzając w pkt 37 zaskarżonej decyzji, że wniesione przez skarżącą odwołanie nie jest zgodne z art. 92 rozporządzenia nr 207/2009 i jest zatem niedopuszczalne.
39      Tym samym należy oddalić zarzut pierwszy. Z powyższego wynika, że skarżąca nie może żądać stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim decyzja ta dotyczy odwołania wniesionego przez skarżącą przed Izbą Odwoławczą.
40      Jeśli chodzi o odwołanie wniesione przez Abercrombie & Fitch Europe przed Izbą Odwoławczą, należy wskazać, że zgodnie z art. 59 rozporządzenia nr 207/2009 skarżąca – mimo że nie była reprezentowana i w każdym wypadku nie przedstawiła uwag – jest uprawniona do udziału we wspomnianym postępowaniu odwoławczym w charakterze strony. Zgodnie z art. 65 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 może ona zatem żądać stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim częściowo uwzględniono w niej wniesione przez Abercrombie & Fitch Europe odwołanie, w związku z czym należy rozpatrzyć przedstawiony przez skarżącą przed Sądem zarzut drugi.
W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009
41      W ramach zarzutu drugiego skarżąca twierdzi, że Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w wypadku kolidujących ze sobą oznaczeń. Skarżąca jest w szczególności zdania, że Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła podobieństwo, po pierwsze, między kolidującymi ze sobą oznaczeniami, oraz po drugie, między oznaczonymi towarami a usługami, co skłoniło ją do stwierdzenia istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w wypadku usług należących do klasy 35.
42      EUIPO kwestionuje argumenty skarżącej.
43      Zgodnie z art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia nieważność prawa do unijnego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku właściciela wcześniejszego znaku towarowego, gdy z powodu identyczności z wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.
44      Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy krąg odbiorców może uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. W świetle tego orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo, zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczeń i towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących w danym wypadku, a w szczególności wzajemnej zależności podobieństwa oznaczeń i podobieństwa oznaczonych towarów lub usług [zob. wyrok z dnia 9 lipca 2003 r., Laboratorios RTB/OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, pkt 30–33 i przytoczone tam orzecznictwo].
45      Do celów stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zakłada jednoczesne istnienie identyczności lub podobieństwa kolidujących ze sobą znaków towarowych oraz identyczności lub podobieństwa oznaczonych tymi znakami towarów lub usług. Przesłanki te muszą być spełnione łącznie [zob. wyrok z dnia 22 stycznia 2009 r., Commercy/OHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo].
W przedmiocie uzasadnienia zaskarżonej decyzji
46      Mimo że zawarte w pkt 45 zaskarżonej decyzji uzasadnienie jest bardzo zwięzłe, należy uwzględnić bardziej szczegółowe uzasadnienie w tym względzie zawarte w decyzji Wydziału Unieważnień. Mając bowiem na względzie, że Izba Odwoławcza potwierdziła tę decyzję w odniesieniu do porównania oznaczeń, i przy uwzględnieniu ciągłości funkcjonalnej między wydziałami unieważnień a izbami odwoławczymi, która została potwierdzona w art. 64 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 [zob. podobnie wyroki: z dnia 13 marca 2007 r., OHIM/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, pkt 30; z dnia 10 lipca 2006 r., La Baronia de Turis/OHIM – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, EU:T:2006:197, pkt 57, 58], decyzja Wydziału Unieważnień, a także jej uzasadnienie są częścią kontekstu, w którym została przyjęta zaskarżona decyzja, kontekstu znanego skarżącej i umożliwiającego sądowi sprawowanie pełnej kontroli legalności w odniesieniu do zasadności dokonanej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd [zob. podobnie wyrok z dnia 21 listopada 2007 r., Wesergold Getränkeindustrie/OHIM – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T‑111/06, niepublikowany, EU:T:2007:352, pkt 64].
W przedmiocie właściwego kręgu odbiorców
47      Zgodnie z orzecznictwem przy dokonywaniu całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy wziąć pod uwagę przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów, który jest właściwie poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny. Należy także uwzględnić okoliczność, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta może ulegać zmianom w zależności od tego, o jaką kategorię towarów lub usług chodzi [zob. wyrok z dnia 13 lutego 2007 r., Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo].
48      W niniejszym wypadku, mając na względzie charakter rozpatrywanych towarów i usług oraz fakt, że powołany na poparcie żądania stwierdzenia nieważności wcześniejszy znak towarowy jest chroniony we Włoszech, należy potwierdzić zawarte w pkt 43 i 44 zaskarżonej decyzji stwierdzenie Izby Odwoławczej, zgodnie z którym w istocie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy analizować z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców składającego się z szerokiego kręgu odbiorców, to jest przeciętnego włoskiego konsumenta.
W przedmiocie porównania towarów i usług
49      Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy ocenie podobieństwa danych towarów lub usług należy mieć na uwadze wszystkie istotne czynniki charakteryzujące ich wzajemny stosunek. Czynniki te obejmują w szczególności ich rodzaj, przeznaczenie, sposób używania, jak również to, czy konkurują one ze sobą lub też się uzupełniają. Inne czynniki, jak na przykład kanały dystrybucji danych towarów, mogą także zostać wzięte pod uwagę [zob. wyrok z dnia 11 lipca 2007 r., El Corte Inglés/OHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo].
50      W niniejszym wypadku w pkt 41 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że wskazane w klasie 35 usługi sprzedaży detalicznej stanowią jeden z kanałów dystrybucji towarów należących do klasy 25, w związku z czym poziom podobieństwa między tymi towarami a tymi usługami jest wystarczający, aby skłonić właściwy krąg odbiorców do uwierzenia, że pochodzą one z tego samego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.
51      Skarżąca kwestionuje tę analizę i twierdzi w istocie, że aby dokonać oceny stopnia podobieństwa między rozpatrywanymi towarami i usługami, należy uwzględnić niski stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą oznaczeniami.
52      W tym względzie na wstępie należy przypomnieć, że stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą oznaczeniami nie ma wpływu na ocenę podobieństwa między towarami i usługami oznaczonymi tymi oznaczeniami [zob. podobnie wyrok z dnia 24 czerwca 2014 r., Hut.com/OHIM – Intersport France (THE HUT), T‑330/12, niepublikowany, EU:T:2014:569, pkt 28]. To bowiem dopiero w chwili dokonywania całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd będzie można rozpatrzyć wzajemną zależność między tymi dwoma czynnikami. A zatem na przykład niski stopień podobieństwa między oznaczonymi towarami lub usługami może być zrównoważony wysokim stopniem podobieństwa między oznaczeniami i odwrotnie.
53      W konsekwencji należy odrzucić argumentację skarżącej opartą na podnoszonej wzajemnej zależności między, po pierwsze, stopniem podobieństwa między kolidującymi ze sobą oznaczeniami, oraz po drugie, stopniem podobieństwa między rozpatrywanymi towarami i usługami.
54      Ponadto należy przypomnieć, że towary lub usługi komplementarne to takie, między którymi istnieje ścisły związek polegający na tym, że jedne są niezbędne lub istotne dla używania drugich, w związku z czym konsumenci mogą myśleć, że za wytworzenie tych towarów lub za świadczenie tych usług odpowiedzialne jest to samo przedsiębiorstwo [zob. podobnie wyrok z dnia 24 czerwca 2014 r., Hut.com/OHIM – Intersport France (THE HUT), T‑330/12, niepublikowany, EU:T:2014:569, pkt 24].
55      W niniejszym wypadku wskazane w pkt 3 powyżej usługi „sklepów detalicznych obejmujące odzież, obuwie i torebki” należące do klasy 35, dla których został zarejestrowany sporny znak towarowy, odnoszą się do towarów identycznych z towarami objętymi wcześniejszym znakiem towarowym, a mianowicie w szczególności do „odzieży” i „obuwia” należących do klasy 25.
56      Należy stwierdzić, że stosunek między tymi usługami i tymi towarami charakteryzuje się ścisłym związkiem w tym znaczeniu, że wspomniane towary są niezbędne lub przynajmniej ważne dla świadczenia usług oznaczonych spornym znakiem towarowym, ponieważ te usługi są świadczone właśnie przy okazji sprzedaży wspomnianych towarów. Usługi i towary oznaczone kolidującymi ze sobą znakami towarowymi są w konsekwencji związane stosunkiem komplementarności, jak w pkt 41 zaskarżonej decyzji słusznie wskazała Izba Odwoławcza.
57      W tych okolicznościach, podobnie do tego, co w pkt 41 zaskarżonej decyzji wskazała Izba Odwoławcza, należy stwierdzić, że towary i usługi oznaczone kolidującymi ze sobą znakami towarowymi wykazują pewien stopień podobieństwa.
W przedmiocie porównania oznaczeń
58      Zgodnie z orzecznictwem dwa znaki towarowe są podobne, gdy z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców istnieje między nimi przynajmniej częściowa identyczność w zakresie jednego lub kilku istotnych aspektów [wyrok z dnia 23 października 2002 r., Matratzen Concord/OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, pkt 30]. Całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – w zakresie, w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń – należy oprzeć na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. Sposób postrzegania znaków towarowych przez przeciętnego konsumenta danych towarów lub usług odgrywa w ramach całościowej oceny wspomnianego prawdopodobieństwa decydującą rolę. W tym względzie przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali (zob. wyrok z dnia 12 czerwca 2007 r., OHIM/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo).
–       W przedmiocie elementów odróżniających
59      Aby ocenić charakter odróżniający danego elementu składowego znaku towarowego, należy rozpatrzyć większą lub mniejszą zdolność tego elementu do wskazywania, że towary lub usługi, dla których znak towarowy został zarejestrowany, pochodzą z określonego przedsiębiorstwa, a zatem do umożliwienia odróżnienia tych towarów lub usług od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw. Przy dokonywaniu tej oceny należy wziąć pod uwagę w szczególności samoistne cechy danego elementu, rozpatrując kwestię, czy ma on jakikolwiek charakter opisowy względem towarów lub usług, dla których znak towarowy został zarejestrowany [wyroki: z dnia 13 czerwca 2006 r., Inex/OHIM – Wiseman (Przedstawienie skóry krowy), T‑153/03, EU:T:2006:157, pkt 35; z dnia 13 grudnia 2007 r., Cabrera Sánchez/OHIM – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, niepublikowany, EU:T:2007:391, pkt 51].
60      W niniejszym wypadku skarżąca twierdzi w istocie, że elementy graficzne spornego znaku towarowego wykazują bardzo wysoce odróżniający charakter.
61      Po pierwsze, należy przypomnieć orzecznictwo Sądu, zgodnie z którym gdy znak towarowy składa się z elementów słownych i graficznych, pierwsze z nich są co do zasady bardziej odróżniające niż drugie, ponieważ przeciętny konsument może łatwiej odnieść się do danego towaru lub danej usługi, przytaczając ich nazwę niż opisując element graficzny znaku towarowego [zob. wyrok z dnia 7 lutego 2013 r., AMC-Representações Têxteis/OHIM – MIP Metro (METRO KIDS COMPANY), T‑50/12, niepublikowany, EU:T:2013:68, pkt 29 i przytoczone tam orzecznictwo].
62      Po drugie, należy także wskazać, że – mając na względzie wielość używanych w branży odzieży form – graficzne przedstawienie serca lub połówki serca nie wyróżnia się w stopniu umożliwiającym przyciągnięcie szczególnej uwagi konsumenta. Ten ostatni rozpozna bowiem w tym przedstawieniu jedynie ozdobną konfigurację, do której nie przywiąże jednak szczególnej uwagi i nie będzie się starał jej analizować.
63      A zatem wbrew temu, co twierdzi skarżąca, należy stwierdzić, że elementy graficzne spornego znaku towarowego – mimo że nie są wprawdzie nieistotne – nie wykazują wysoce odróżniającego charakteru w odniesieniu do towarów należących do klasy 25 i usług należących do klasy 35.
–       W przedmiocie podobieństwa wizualnego i podobieństwa fonetycznego
64      W pkt 45 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza potwierdziła analizę Wydziału Unieważnień, zgodnie z którą kolidujące ze sobą oznaczenia są podobne. Izba Odwoławcza wskazała, iż pod względem wizualnym i fonetycznym kolidujące ze sobą oznaczenia są podobne, ponieważ są zbieżne w zakresie wspólnego elementu „cali”.
65      Skarżąca podnosi w istocie, iż oznaczenia są różne pod względem wizualnym i fonetycznym. Twierdzi ona, że przeciętny konsument zwraca zazwyczaj większą uwagę na elementy znajdujące się na początku znaku towarowego i że nie istnieje żadne podobieństwo między elementem słownym „sun”, który znajduje się na początku spornego znaku towarowego, a elementem słownym „cali”, który znajduje się na początku wcześniejszego znaku towarowego.
66      W tym względzie o ile jest prawdą, że przeciętny konsument zwraca zazwyczaj większą uwagę na elementy znajdujące się na początku znaku towarowego, o tyle szczególne cechy niektórych znaków towarowych mogą stanowić wyjątek od tej reguły [zob. podobnie wyrok z dnia 20 listopada 2007 r., Castellani/OHIM – Markant Handels und Service (CASTELLANI), T‑149/06, EU:T:2007:350, pkt 54].
67      Co więcej, należy przypomnieć, że zgodnie ze wspomnianym w pkt 58 powyżej orzecznictwem dwa znaki towarowe są podobne, gdy z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców istnieje między nimi przynajmniej częściowa identyczność w zakresie jednego lub kilku istotnych aspektów.
68      W niniejszym wypadku samo umiejscowienie na początku spornego oznaczenia elementu słownego „sun” nie wystarcza, aby uczynić z niego element dominujący w ramach całościowego wrażenia wywieranego przez to oznaczenie, w związku z czym całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy – jeśli chodzi o podobieństwo wizualne, fonetyczne lub konceptualne kolidujących ze sobą oznaczeń – dokonywać w oparciu o całościowe wrażenie wywierane przez te oznaczenia, a nie jedynie w oparciu o znajdujący się na początku element słowny.
69      Po pierwsze, należy wskazać, że elementy słowne kolidujących ze sobą oznaczeń są częściowo zbieżne ze względu na istnienie w dwóch kolidujących ze sobą znakach towarowych elementu słownego „cali”, który zawiera cztery z siedmiu liter spornego znaku towarowego i cztery z sześciu liter wcześniejszego znaku towarowego. A zatem elementy słowne kolidujących ze sobą znaków towarowych są zbieżne w zakresie ponad połowy liter, z których się składają.
70      Po drugie, należy wskazać, wbrew temu, co twierdzi skarżąca, że wcześniejsze oznaczenie, podobnie jak sporne oznaczenie, składa się z dwóch elementów słownych – a nie z jednego – a mianowicie „cali” i „co”. Mając bowiem na względzie używanie liter o dużym rozmiarze dla elementu słownego „cali”, istnienie odstępu między dwoma elementami słownymi oraz używanie liter o niewielkim rozmiarze dla elementu słownego „co”, nie można stwierdzić, że wcześniejsze oznaczenie składa się z jedynego elementu słownego – „calico”. A zatem kolidujące ze sobą oznaczenia są zbieżne ze względu na istnienie w każdym z nich elementu słownego „cali” i wykazują zatem częściową identyczność w zakresie ich elementów słownych.
71      Ponadto należy stwierdzić, że skarżąca nie podnosi żadnego argumentu mogącego podważyć stwierdzenie, zgodnie z którym – mając na względzie zawarcie w kolidujących ze sobą oznaczeniach wspólnego im elementu słownego „cali” – wykazują one pewien stopień podobieństwa pod względem wizualnym i fonetycznym. Z uwagi na identyczność elementów słownych „cali” w kolidujących ze sobą oznaczeniach, należy stwierdzić, że odmienne elementy – będące w szczególności elementami graficznymi oraz elementami słownymi „co” i „sun” tych oznaczeń – nie mogą usunąć wrażenia właściwego kręgu odbiorców polegającego na tym, że owe oznaczenia, oceniane całościowo, wykazują pewne podobieństwo pod względem wizualnym i fonetycznym.
–       W przedmiocie podobieństwa konceptualnego
72      W pkt 45 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza wskazała, że pod względem konceptualnym kolidujące ze sobą oznaczenia są podobne dla części właściwego kręgu odbiorców, która kojarzyłaby wspólny element „cali” z „Californie” (Kalifornią) – stanem Stanów Zjednoczonych.
73      Twierdzenie, zgodnie z którym wcześniejszy znak towarowy może być postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako wariant włoskiego terminu „calcio”, nie zostało wykazane za pomocą żadnego dopuszczalnego dowodu (zob. pkt 14–17 powyżej) i nie może zatem być uznane za wykazane.
74      W konsekwencji należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, stwierdzając, że pod względem konceptualnym kolidujące ze sobą oznaczenia są podobne dla części właściwego kręgu odbiorców, która kojarzyłaby wspólny element „cali” z „Californie”.
75      Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza nie naruszyła prawa, stwierdzając, iż w świetle całościowego wrażenia kolidujące ze sobą oznaczenia są podobne.
W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd
76      Całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakłada pewną współzależność branych pod uwagę czynników, w szczególności podobieństwa znaków towarowych i podobieństwa oznaczonych towarów lub usług. W ten sposób niski stopień podobieństwa towarów lub usług może być kompensowany wysokim stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie [wyroki: z dnia 29 września 1998 r., Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, pkt 17; z dnia 14 grudnia 2006 r., Mast-Jägermeister/OHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO w ramie i in.), T‑81/03, T‑82/03 i T‑103/03, EU:T:2006:397, pkt 74].
77      Izba Odwoławcza stwierdziła, że – mając na względzie podobieństwo kolidujących ze sobą oznaczeń – istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w wypadku usług należących do klasy 35 w zakresie, w jakim wykazują one pewne podobieństwo do towarów należących do klasy 25.
78      Skarżąca twierdzi, że z uwagi na to, iż kolidujące ze sobą oznaczenia są odmienne, nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
79      W niniejszym wypadku z badania dokonanego w pkt 49–75 powyżej wynika, że – mając na względzie pewien stopień podobieństwa między rozpatrywanymi towarami i usługami, podobieństwo kolidujących ze sobą oznaczeń pod względem wizualnym i fonetycznym w zakresie, w jakim są one częściowo zbieżne ze względu na istnienie wspólnego elementu słownego „cali”, ich podobieństwo dla części właściwego kręgu odbiorców pod względem konceptualnym, a także przeciętny poziom uwagi wspomnianego kręgu odbiorców – istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.
80      W konsekwencji Izba Odwoławcza nie naruszyła prawa, stwierdzając w pkt 47 zaskarżonej decyzji, że przy uwzględnieniu podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w wypadku oznaczonych spornym znakiem towarowym usług należących do klasy 35, ponieważ wykazują one pewne podobieństwo do towarów należących do klasy 25.
81      W związku z powyższym należy oddalić zarzut drugi.
82      W świetle wszystkich powyższych rozważań należy oddalić skargę.
W przedmiocie kosztów
83      Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.
84      Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniem EUIPO – obciążyć ją kosztami postępowania.
Z powyższych względów
SĄD (szósta izba)
orzeka, co następuje:
1)      Skarga zostaje oddalona.
2)      Sun Cali, Inc. zostaje obciążona kosztami postępowania.
Frimodt Nielsen
Collins
Valančius
Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 22 września 2016 r.
Podpisy
* Język postępowania: angielski.