62007CC0252
CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL
SRA. ELEANOR SHARPSTON
presentadas el 26 de junio de 2008 (
1
)
Asunto C-252/07
Intel Corporation Inc.
contra
CPM United Kingdom Ltd
«Directiva 89/104/CEE — Marcas — Artículo 4, apartado 4, letra a) — Marcas de renombre — Protección contra el uso de una marca posterior idéntica o similar — Uso con el que se obtiene o se pretende obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o bien se causa o se puede causar perjuicio a los mismos»
1.
La presente petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal of England and Wales versa sobre la medida en que las marcas de renombre pueden estar protegidas contra la «dilución».
2.
La legislación comunitaria en materia de marcas (
2
) permite a un Estado miembro disponer que se declare la nulidad de una marca nacional si es similar a una marca nacional anterior, aunque las dos marcas estén registradas para productos o servicios distintos, cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro y «con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos».
3.
El Tribunal de Justicia ha interpretado que ese precepto exige un grado de similitud entre las dos marcas que no es preciso que dé lugar a un riesgo de confusión, sino simplemente que pueda tener el efecto de que la parte pertinente del público «establezca un vínculo» entre ellas.
4.
El objeto del litigio nacional consiste en si los titulares de la marca «Intel», que goza de renombre en el ámbito de los bienes y servicios informáticos, pueden obtener la nulidad de la antigua marca «Intelmark», registrada en relación con servicios de marketing. En este contexto, la Court of Appeal solicita que se aclare la naturaleza del «vínculo» exigido por la jurisprudencia y los conceptos de i) ventaja desleal y ii) perjuicio al carácter distintivo o al renombre de la marca anterior.
Concepto de dilución
5.
Una función significativa de una marca es vincular bienes o servicios a una fuente de suministro, ya sea el productor original o un intermediario comercial. Ello redunda tanto en interés del proveedor como del consumidor. El proveedor puede acreditar un renombre, que está protegido frente a la usurpación por los competidores, para los productos que lleven la marca y puede fomentar así el comercio de dichos productos. Asimismo, el consumidor puede adoptar decisiones de compra basándose en las calidades que considera inherentes a la marca. Dado que dichas decisiones pueden ser negativas, los proveedores tienen un incentivo para mantener y mejorar la calidad de los bienes o servicios suministrados con la marca.
6.
En este contexto, las marcas que son idénticas o suficientemente similares para ser confundidas no deben coexistir a menos que los bienes o servicios para los que se utilicen sean lo suficientemente distintos como para excluir el peligro de confusión. Por lo tanto, las marcas están protegidas por una norma básica (
3
) que impide el registro o uso de un signo idéntico o similar a una marca registrada, para bienes o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca está registrada. Por decirlo de una manera más gráfica, en torno a cada marca existe una «zona de exclusión», en la que otras marcas no pueden entrar. El alcance de dicha zona variará según las circunstancias. Una marca idéntica o muy similar debe mantenerse a una mayor distancia en cuanto a los bienes o servicios cubiertos. A la inversa, una marca utilizada para productos idénticos o muy similares debe mantenerse a una mayor distancia en lo que respecta a la similitud con la marca protegida.
7.
Dicha protección se considera suficiente por regla general. Las marcas similares o incluso idénticas pueden coexistir para productos distintos sin causar confusión en los consumidores o perjudicar los intereses comerciales de los operadores económicos.
8.
Sin embargo, no sucede así en todas las circunstancias. En una paradoja aparente, las marcas más conocidas son especialmente vulnerables a la existencia de marcas similares incluso en ámbitos de productos muy distintos, en los que la confusión real es poco probable. Además, tales marcas desempeñan con frecuencia funciones que van más allá de vincular bienes o servicios con una fuente uniforme, ya que presentan una poderosa imagen de calidad, exclusividad, juventud, diversión, lujo, aventura, glamour u otras características de un estilo de vida supuestamente deseable, no necesariamente relacionado con productos específicos, pero capaz de transmitir un potente mensaje de marketing por sí misma. (
4
)
9.
Es posible imaginar que, si «Coca-Cola» estuviera registrada sólo para refrescos, el carácter distintivo de la marca podría verse afectado si dicha marca (o una marca o signo similar) fuera utilizada por terceros en relación con una gran cantidad de productos no relacionados; o cómo su renombre resultaría perjudicado si se utilizara para aceites de motor de baja calidad o decapantes de pintura baratos.
10.
La idea de proteger a las marcas frente a la dilución surgió en respuesta a dichas preocupaciones. Como el Abogado General Jacobs señaló en el asunto Adidas I, (
5
) ese concepto fue formulado por primera vez por Schechter en 1927 —si bien Schechter estimó que únicamente «las marcas arbitrarias, inventadas o de fantasía», y no las marcas célebres, deben disfrutar de dicha protección. (
6
)
11.
Se reconocen comúnmente dos tipos de dilución: la difuminación y el deterioro. (
7
) En términos generales, el primero se corresponde con el concepto de perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior del artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva, y con el primer ejemplo relativo a Coca-Cola, mientras que el segundo se corresponde con el de perjuicio a su renombre y con el segundo ejemplo.
12.
El artículo 4, apartado 4, letra a), añade otra categoría de abuso: obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, a menudo denominado beneficio indebido. (
8
)
13.
Por consiguiente, la protección concedida se refiere no tanto al vínculo establecido entre un producto y su fuente como al uso de la marca como herramienta de comunicación, que transmite un mensaje de marketing más amplio.
Legislación aplicable
14.
En la Comunidad Europea, la legislación de marcas comprende dos ramas. Por una parte, hay un sistema de marcas comunitarias, válido en la Comunidad y regulado por el Reglamento (CE) no 40/94. (
9
) Por otra parte, existen sistemas independientes de marcas nacionales, cada uno limitado al Estado miembro de que se trate, si bien en gran medida armonizados por la Directiva sobre marcas. (
10
)
15.
Según su exposición de motivos, la protección básica conferida por la Directiva —cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca— es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios cubiertos, si bien se aplica también en caso de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios, en cuyo caso el riesgo de confusión constituye la condición específica de la protección. (
11
)
16.
El artículo 4, apartado 1, dispone, en consecuencia:
«El registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad:
a)
cuando sea idéntica a una marca anterior y los productos o servicios para los que se haya solicitado o registrado la marca sean idénticos a aquéllos para los cuales esté protegida la marca anterior;
b)
cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior.»
17.
Sin embargo, los Estados miembros pueden conceder una protección más amplia a las marcas que hayan adquirido renombre. (
12
)
18.
A este respecto, el artículo 4, apartado 4, letra a), —la disposición directamente que es objeto directo del presente asunto— permite a cualquier Estado miembro disponer que
«se deniegue el registro de una marca o si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que […] la marca sea idéntica o similar a una marca nacional anterior […] y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro de que se trate y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos». (
13
)
19.
En términos análogos, el artículo 5, apartado 2, permite a cualquier Estado miembro conceder al titular de una marca el derecho a prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y «con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos».
20.
La Directiva y el Reglamento fueron redactados simultáneamente y muchas de sus disposiciones sustantivas son similares, de modo que la interpretación de una es con frecuencia aplicable a la otra. Ello resulta pertinente en el presente asunto en lo que respecta al artículo 8, apartado 5, del Reglamento, que permite a los titulares de una marca nacional o comunitaria anterior notoriamente conocida en el territorio en que se haya registrado oponerse al registro de una marca comunitaria por los mismos motivos que los previstos en el artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva. (
14
)
21.
El Reino Unido adaptó su Derecho interno a la Directiva —incluidas las disposiciones opcionales de los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2— mediante la Trade Marks Act 1994 (Ley de marcas de 1994). El órgano jurisdiccional remitente indica expresamente que dicha Ley tiene el mismo significado que la Directiva, de modo que no es necesario referirse por separado a sus disposiciones.
Jurisprudencia
22.
Hasta el momento, la única ocasión en que el Tribunal de Justicia ha tenido que interpretar el artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva ha sido en el asunto Davidoff II, en relación con una cuestión que no resulta en sí misma directamente pertinente para el presente litigio. (
15
) Sin embargo, ha pronunciado una serie de sentencias más pertinentes relativas a las disposiciones comparables del artículo 5, apartado 2. (
16
)
23.
En la sentencia General Motors, (
17
) el Tribunal de Justicia consideró que el término «renombre» que figura en el artículo 5, apartado 2, implica un «umbral de conocimiento» que se alcanza cuando una marca es conocida por una «parte significativa» del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca, en una «parte sustancial» del Estado miembro de que se trate. En efecto, sólo en el supuesto de que la marca anterior sea conocida en grado suficiente, el público, confrontado con la marca posterior, podrá, en su caso, incluso para productos o servicios no similares, establecer una relación entre ambas marcas y, como consecuencia de ello, podrá resultar perjudicada la marca anterior. Para determinar si se ha alcanzado dicho umbral, deben tomarse en consideración todos los hechos pertinentes, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como el volumen de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla. El Tribunal de Justicia señaló también que cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de la marca anterior, más fácilmente podrá admitirse la existencia de un perjuicio.
24.
En la sentencia Adidas I, (
18
) el Tribunal de Justicia consideró, en esencia, que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva no exige que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión, si bien supone un grado de similitud gráfica, fonética o conceptual entre la marca de renombre y el signo (
19
) utilizado de modo que el público pertinente «relaciona» o «establece un vínculo» entre ambos, pero no los confunde. La existencia de un vínculo de ese tipo, al igual que la de un riesgo de confusión en otras circunstancias en las que se exige, debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso.
25.
En la sentencia Adidas II, (
20
) el Tribunal de Justicia confirmó su sentencia en el asunto Adidas I, antes citada, y añadió que el imperativo de disponibilidad (a saber, que no se restrinja indebidamente el uso de ciertos signos para los demás operadores, concepto conocido en alemán como Freihaltebedürfnis) es ajeno tanto a la apreciación del grado de similitud entre el signo utilizado por el tercero y la marca de renombre como al vínculo que pudiera establecer el público pertinente entre dicho signo y dicha marca. No puede, por ello, constituir un elemento pertinente para comprobar si el uso del signo pretende obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o puede causar perjuicio a los mismos.
Hechos y procedimiento
26.
Intel Corporation Inc. (en lo sucesivo, «Intel») es titular de una serie de marcas británicas y comunitarias anteriores a 1997, que están formadas por el término «Intel» o que lo incluyen, registradas en las clases 9, 16, 38 y 42 de la Clasificación de Niza (
21
) correspondientes a lo que el órgano jurisdiccional remitente describe como «esencialmente ordenadores y productos y servicios relacionados con los ordenadores». El órgano jurisdiccional remitente considera que «Intel» goza de un «gran renombre» como marca, ya adquirida en 1997. Asimismo, se indica que se trata de «una palabra inventada que, aislada de los productos que identifica, no tiene ningún significado o relevancia», y que es «única» en el sentido de que no ha sido utilizada por nadie para ningún producto o servicio distinto de los de Intel.
27.
CPM United Kingdom Ltd (en lo sucesivo, «CPM») es titular de la marca británica «Intelmark», registrada en 1997 en la clase 35 de la clasificación de Niza para «servicios de marketing y telemarketing» (según el órgano jurisdiccional remitente, la marca es el acrónimo de «integrated telephone marketing»).
28.
Intel solicita que se declare, con arreglo a las disposiciones nacionales mediante las que se adapta el Derecho interno al artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva, que la marca de CPM es nula. Después de haber sido desestimada en primera instancia y por la High Court, la suerte de la demanda debe ser determinada ahora por la Court of Appeal, que solicita al Tribunal de Justicia que le oriente en relación con las cuestiones siguientes:
«1)
A efectos del artículo 4, apartado 4, letra a), de [la Directiva], ¿basta con que:
a)
la marca anterior goce de gran renombre respecto de determinados tipos específicos de productos o servicios;
b)
dichos productos o servicios no sean similares o sustancialmente similares a los productos o servicios de la marca posterior;
c)
la marca anterior sea única respecto de cualesquiera productos o servicios;
d)
el uso de la marca posterior en los servicios a los que se refiere evoque en el consumidor medio la marca anterior,
para que se demuestre la existencia i) bien de «un vínculo», en el sentido de los apartados 29 y 30 de la sentencia [Adidas I], o bien ii) de una ventaja desleal o un perjuicio, en el sentido del citado artículo?
2)
En caso de que la respuesta a la cuestión anterior sea negativa, ¿qué factores debe tener en cuenta el órgano jurisdiccional nacional en esta comprobación? Concretamente, en la apreciación global para determinar si existe un «vínculo», ¿qué importancia debe darse a los productos o servicios incluidos en la descripción de la marca posterior?
3)
En el contexto del artículo 4, apartado 4, letra a), ¿qué circunstancias deben concurrir para que se cumpla el requisito del perjuicio al carácter distintivo? En particular, i) ¿tiene que ser única la marca anterior?, ii) ¿es suficiente un primer uso conflictivo para apreciar un perjuicio al carácter distintivo? y iii) ¿requiere el elemento del perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior que se verifique un efecto sobre el comportamiento económico del consumidor?»
29.
Intel, CPM, los Gobiernos italiano y británico, y la Comisión, han presentado observaciones escritas y todos ellos, excepto el Gobierno italiano, presentaron también alegaciones orales en la vista. En síntesis, Intel y el Gobierno italiano son partidarios de una interpretación amplia del alcance de la protección concedida por el artículo 4, apartado 4, letra a), y CPM apoya una interpretación más estricta (por la que parece que también aboga el órgano jurisdiccional remitente), mientras que el Reino Unido y la Comisión adoptan un enfoque más matizado.
Apreciación
Observaciones preliminares
Legislación objeto de interpretación
30.
La teoría de la dilución ha sido durante mucho tiempo objeto de discrepancias entre la doctrina (y de exasperación ante la cerrazón mostrada por otros, entre ellos los tribunales). (
22
) La legislación estadounidense y europea vigente se critica a veces porque no se atiene a la opinión inicial de Schechter de que deben ser protegidas las marcas muy distintivas, en lugar de simplemente las marcas muy célebres. (
23
) A la inversa, los tribunales son a veces criticados por no reconocer en toda su amplitud la protección de ha de dispensarse a las marcas marcas célebres. (
24
)
31.
Por otra parte, la labor del Tribunal de Justicia no es definir la doctrina de la dilución, articulada por Schechter o por otros, sino interpretar las disposiciones de una Directiva comunitaria. Sólo esta última constituye ley, con independencia de la luz que pueda arrojar sobre ella la doctrina.
32.
Sin embargo, incluso al interpretar dichas disposiciones como tales, el Tribunal de Justicia no puede pasar por alto las fuerzas contrarias en juego. Los titulares de marcas célebres tienen un interés particular en establecer una zona de exclusión tan amplia como sea posible en torno a sus marcas, y otros operadores del mercado tienen un interés en mantener dicha zona de exclusión reducida al mínimo. Y existe un interés público no sólo en proteger dichas marcas paradójicamente vulnerables, sino también en impedir a los operadores dominantes —que, por lo general, poseen dichas marcas— que abusen de dicha protección en perjuicio de otros operadores más débiles. El objetivo de cualquier interpretación debe ser, en la medida de lo posible, un equilibrio justo entre dichos intereses.
Descripción de dilución realizada por el Abogado General Jacobs en el asunto Adidas I
33.
Se ha hecho amplia referencia a los puntos 36 a 39 de las conclusiones presentadas por el Abogado General Jacobs en el asunto Adidas I, antes citado. Puede ser útil reproducir íntegramente el tenor (
25
) de dichos puntos. El Sr. Jacobs declaró:
«El artículo 5, apartado 2, protege al titular de una marca de renombre frente al uso de un signo idéntico o similar cuando “con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, o se pueda causar perjuicio a los mismos”. En consecuencia, existen en principio cuatro tipos de uso comprendidos en dicha disposición: el uso con que se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo de la marca, el uso con que se pretenda obtener una ventaja desleal de su renombre, el uso con que se pueda causar perjuicio al carácter distintivo de la marca y el uso con que se pueda causar perjuicio a su renombre.
El concepto de perjuicio causado al carácter distintivo de una marca refleja lo que se conoce con carácter general como dilución. Dicho concepto fue formulado por primera vez por Schechter, que propugnaba una protección contra los perjuicios causados al titular de una marca que van más allá de los perjuicios ocasionados por el uso de una marca idéntica o similar en relación con productos o servicios idénticos o similares que provocan confusión sobre el origen. Schechter describió ese tipo de perjuicio como el “menoscabo o dispersión gradual de la identidad y presencia en la conciencia del público” de determinadas marcas. Los órganos jurisdiccionales de Estados Unidos, donde los titulares de determinadas marcas han sido protegidos frente a la dilución durante algún tiempo, han realizado abundantes aportaciones a la terminología de la dilución, que describen como la disminución, atenuación, debilitación, desgaste, menoscabo, difuminación, deterioro y merma insidiosa de una marca. La esencia de la dilución en este sentido clásico es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya no provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada. Así pues, citando de nuevo a Schechter, “por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls Royce, cafeterías Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez años ya no existirá la marca Rolls Royce”.
En cambio, el concepto de perjuicio al renombre de una marca, al que se hace referencia a menudo como degradación o deterioro de la marca, describe la situación en que —según se expuso en la conocida decisión del Tribunal de Justicia de Benelux Claeryn/Klarein— los productos respecto de los que se usa el signo que incurre en infracción producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca resulta afectado. Dicho asunto versaba sobre dos marcas fonéticamente idénticas: “Claeryn” relativa a una ginebra neerlandesa y “Klarein” relativa a un detergente líquido. Dado que se declaró que la similitud entre las dos marcas podía provocar que los consumidores pensaran en un producto de limpieza al beber la ginebra “Claeryn”, se declaró que la marca “Klarein” infringía la marca “Claeryn”.
En cambio, debe entenderse que los conceptos de obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca comprenden “los supuestos en que existe una explotación evidente y un beneficio indebido de una marca célebre, o un intento de comercialización sobre la base de su renombre”. Así, a modo de ejemplo, Rolls Royce tendría derecho a impedir a un productor de whisky que se aprovechara del renombre de la marca Rolls Royce para promocionar su marca. No resulta evidente que exista una diferencia real entre obtener una ventaja del carácter distintivo de una marca y obtener una ventaja de su renombre; sin embargo, puesto que en el presente asunto no existe ningún motivo para establecer la diferencia, me referiré a ambas como beneficio indebido.»
34.
El órgano jurisdiccional remitente señala que ese pasaje ofrece una «amplia perspectiva del alcance de la protección», si bien el Tribunal de Justicia no estimó necesario decidir si dicha perspectiva era correcta.
35.
Sin embargo, no me parece que dicho pasaje contenga una perspectiva del alcance de la protección concedida por el Derecho comunitario a marcas de renombre, sino que, en mi opinión, el Abogado General Sr. Jacobs estaba presentando el contexto histórico y conceptual en el que dicha protección fue adoptada, como ayuda para una mejor comprensión, como yo misma he tratado de hacer en los puntos 5 a 13 supra.
Cuestiones prejudiciales
36.
Las tres cuestiones prejudiciales de la Court of Appeal se superponen de forma considerable.
37.
Consideradas conjuntamente, interrogan, en esencia, acerca de qué factores deben tenerse en cuenta al apreciar y qué es necesario para establecer i) «un vínculo» por parte del público pertinente; ii) una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o renombre (
26
) de la marca anterior (beneficio indebido); iii) un perjuicio al carácter distintivo (difuminación); y iv) un perjuicio al renombre (deterioro).
38.
Por consiguiente, abordaré dichas cuestiones en ese orden, haciendo referencia a los criterios específicos propuestos en las cuestiones prejudiciales en su lugar adecuado. Sin embargo, en primer lugar, es necesario examinar la relación entre el «vínculo» y las otras tres cuestiones. Además, de los autos se desprende que las cuestiones más importantes en el litigio principal son los criterios para determinar la existencia de un «vínculo» y el perjuicio al carácter distintivo, a las que prestaré especial atención. Concluiré con algunas consideraciones más generales que afectan a las cuatro cuestiones.
Relación entre «vínculo» y «violación»
39.
Según la jurisprudencia: (
27
)«Las violaciones del derecho de marca a que se refiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, cuando se producen, son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca y el signo, en virtud del cual el público pertinente relaciona el signo con la marca, es decir, establece un vínculo entre ambos, pero no los confunde». Por «violaciones» en ese contexto, el Tribunal de Justicia se refiere a beneficio indebido, difuminación o deterioro.
40.
De la estructura de los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2, de la Directiva se desprende claramente que dicho registro o uso puede ser impedido o detenido, según sea el caso, si concurren dos conjuntos de requisitos. En primer lugar, están los requisitos que son en sí mismos acumulativos: debe haber una marca anterior y una marca o signo posterior, los dos deben ser idénticos o similares, la marca anterior debe gozar de renombre y el uso de la marca posterior debe realizarse sin justa causa. (
28
) En segundo lugar están las consecuencias que deben ser prevenidas, que son alternativas: debe haber, al menos potencialmente, una ventaja desleal o perjuicio, relativos al carácter distintivo o renombre de la marca anterior. Si se cumplen tanto el primero como el segundo grupo de requisitos, el titular de la marca puede solicitar la protección de la disposición pertinente.
41.
¿En qué lugar de dicha estructura encaja el vínculo al que el Tribunal de Justicia ha hecho referencia en las sentencias Adidas I y II, antes citadas (y que tiene su origen en la «asociación» mencionada en la sentencia General Motors)?
42.
En mi opinión, lo lógico es que encaje en el primer conjunto de requisitos. Dicho vínculo está estrechamente ligado a la cuestión de la similitud o identidad. Y si las violaciones, cuando se producen, son la consecuencia de un grado de similitud que provoca que el público establezca un vínculo entre las marcas, es inútil preguntarse si existe beneficio indebido, difuminación o deterioro, a menos que se haya acreditado que se establece dicho vínculo.
43.
Además, la existencia de un vínculo por parte del público es un requisito necesario, pero no suficiente, para la existencia de una violación. Existen tres tipos de posibles violaciones, cada uno de los cuales parece poder producirse, en ciertas circunstancias, sin los otros. En consecuencia, el vínculo mental entre las marcas no puede dar lugar automáticamente, sin pruebas adicionales, a la conclusión de que se ha producido o se produciría cualquiera de dichas violaciones si la marca controvertida estuviera registrada.
44.
Por lo tanto, no acepto la idea, que informa las alegaciones de Intel ante el Tribunal de Justicia, de que una vez que se ha establecido un vínculo no es necesario examinar nada más para conceder la protección ofrecida por dicha disposición.
45.
Dicho esto, acepto que muchos de los factores que resultan pertinentes para apreciar la existencia de un vínculo serán pertinentes también cuando, en la segunda fase del análisis, se pase a valorar la presencia o riesgo de beneficio indebido, difuminación o deterioro —y, en particular, de difuminación, que parece más probable que se derive de un vínculo mental que las otras dos. Sin embargo, cada criterio (ya sea en la primera o la segunda fase de apreciación) debe ser valorado de manera independiente y, cuando los factores de que se trata se utilicen para apreciar un criterio diferente, es posible que deban tenerse en cuenta de diferentes maneras.
Existencia de un vínculo
46.
En primer lugar, en mi opinión, las circunstancias expuestas en la primera cuestión prejudicial del órgano jurisdiccional nacional, letra d) —el hecho de que la marca posterior «evoque» en el consumidor medio la marca anterior— equivalen en sí mismas al establecimiento de un vínculo (o la realización de una asociación o conexión) entre las dos marcas, conforme a lo indicado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Yo no distinguiría entre dichos términos, ya que todos implican un proceso mental por encima del umbral de la conciencia, algo más que una influencia subliminal o un sentimiento vago, efímero o indefinible.
47.
Si con el término «evocar» el órgano jurisdiccional nacional se refería a algo que no alcanza a establecer efectivamente un vínculo (que debe ser de una naturaleza razonablemente sustancial, puesto que debe ser realizado por una parte significativa del público pertinente), (
29
) es evidente que deben examinarse también otros factores.
48.
De las circunstancias restantes enumeradas en la primera cuestión prejudicial, considero que la letra a) —el «gran renombre» de la marca anterior para determinados fines o servicios— no es más que, en parte (en lo que respecta a la existencia de un renombre) uno de los requisitos expresos para la aplicación del artículo 4, apartado 4, letra a), o 5, apartado 2.
49.
La circunstancia b) —el uso de la marca posterior para productos o servicios no similares— constituye también un requisito para la aplicación de dichas disposiciones, aunque ya no parece significativo desde la sentencia Davidoff II, antes citada. Sin embargo, este extremo está relacionado con el suscitado en la segunda cuestión prejudicial, que abordaré más adelante. (
30
)
50.
Es posible que el público establezca más fácilmente un vínculo entre las dos marcas si la marca anterior goza de un «gran» renombre y es «única respecto de cualesquiera productos o servicios» (circunstancias a) y c) de la primera cuestión prejudicial). Sin embargo, tales hechos parecen más significativos al apreciar la existencia de beneficio indebido, difuminación o deterioro.
51.
Por consiguiente, no hay nada en los hechos a) a c) indicados en la primera cuestión prejudicial que sea incoherente con la conclusión de que el público ha establecido un vínculo entre marcas, en el sentido de la jurisprudencia, si bien tales hechos no parecen suficientes por sí mismos a tal efecto. La conclusión debe efectuarse a la luz de todas las circunstancias pertinentes. Pueden darse ciertas indicaciones acerca de las circunstancias que pueden resultar pertinentes, pero no puede ofrecerse una enumeración exhaustiva.
52.
El Tribunal de Justicia ha declarado que la existencia de un vínculo debe apreciarse globalmente, «al igual que la de un riesgo de confusión». (
31
) Tanto esa declaración como el sentido común sugieren que los factores pertinentes para comprobar un riesgo de confusión serán también pertinentes al apreciar la existencia de un vínculo, aunque «la existencia de un vínculo» por parte del público no es lo mismo que «un riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior». A este respecto, cabe señalar que el Tribunal de Justicia no habla de riesgo, sino de la existencia de un vínculo, lo que implica un apreciación de diferente naturaleza, si bien, cuando la marca posterior se encuentra sólo en la fase de solicitud de registro y no ha sido utilizada todavía, puede ser imposible demostrar la existencia real de dicho vínculo.
53.
Según el décimo considerando de la exposición de motivos de la Directiva, la apreciación de un riesgo de confusión «depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, [de] la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, [d]el grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados».
54.
El Tribunal de Justicia, por su parte, ha declarado reiteradamente que, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. El consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. (
32
) Además, el riesgo de confusión puede derivarse de la similitud conceptual entre marcas y puede incrementarse si la marca anterior posee un carácter distintivo particular, bien intrínseco, bien gracias a la notoriedad de que goza entre el público. (
33
)
55.
Todos estos factores pueden tenerse en cuenta al apreciar si se establece un vínculo entre las dos marcas por parte del público destinatario.
56.
Puede ser útil tener en cuenta también los factores indicados en el artículo 43, letra c), de la United States Trademark Act of 1946, en su versión modificada por la Trademark Dilution Revision Act of 2006. Según esa disposición, para determinar si es probable que una marca o nombre comercial ocasionen dilución mediante difuminación, el tribunal puede tener en cuenta todos los factores pertinentes, incluido el grado de similitud entre la marca o nombre comercial y la marca célebre, el grado del carácter distintivo inherente o adquirido de la marca célebre, la medida en que el titular de la marca célebre realiza un uso sustancialmente exclusivo de la marca, el grado de reconocimiento de la marca célebre y cualquier asociación efectiva entre la marca o nombre comercial y la marca célebre.
57.
Naturalmente, dicha disposición no tiene ninguna validez en el Derecho comunitario, pero los factores enumerados se ajustan plenamente al planteamiento del Tribunal de Justicia en cuanto a la apreciación de un riesgo de confusión. Y aunque tales factores deben considerarse al apreciar el riesgo de dilución en sí mismo, en lugar de la existencia de un vínculo por parte del público (que no constituye un requisito expreso en la legislación estadounidense), también parecen pertinentes para determinar si existe dicho vínculo.
58.
En el contexto de su segunda cuestión prejudicial, la Court of Appeal pregunta sobre la importancia, para el establecimiento de un vínculo, de la naturaleza de los productos o servicios cubiertos. Sugiere que ésta es pertinente si, habida cuenta de la naturaleza de los bienes o servicios para los que se utiliza la marca posterior, el consumidor medio consideraría que existe una conexión económica entre los titulares de las dos marcas.
59.
Por mi parte, estoy de acuerdo en que, si las circunstancias fueran tales que dieran lugar a que el consumidor medio supusiera dicha conexión, sería más que suficiente para demostrar la existencia de un vínculo en el sentido de la jurisprudencia. Sin embargo, la inexistencia de dichas circunstancias no lleva necesariamente a la conclusión contraria. La Directiva habla claramente de bienes o servicios que no sean similares, de modo que no puede imponerse ningún requisito de similitud. (
34
) Ello casi equivaldría a eliminar la distinción entre los requisitos respectivos con arreglo a los cuales puede disponerse de la protección básica contra el riesgo de confusión y de la protección amplia prevista en el artículo 4, apartado 4, letra a). Los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2, tampoco dependen, según ha declarado el Tribunal de Justicia, de la constatación de una creencia de que los productos o servicios de que se trata proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. (
35
)
60.
Sin embargo, hay un modo en que la naturaleza de los bienes o servicios cubiertos por las marcas respectivas puede ser pertinente para determinar la existencia de un vínculo por parte del público. Si dos marcas son similares, aunque se utilicen en ámbitos de productos bien diferenciados, el hecho de que la marca anterior goce de renombre en un ámbito —pongamos por caso, el de los equipos de perforación de fondos marinos— podría no dar lugar al establecimiento de un vínculo mental con la marca posterior si se utilizara en un ámbito totalmente diferente —como el de los pesticidas agrícolas—, ya que los dos públicos destinatarios podrían coincidir en una medida muy pequeña. Cuando cualquiera de las marcas se utiliza para bienes o servicios que conoce el público en general, o cuando ambas se utilizan para productos similares, el riesgo de coincidencia y de establecimiento de un vínculo es, en consecuencia, mucho mayor.
61.
La naturaleza de los bienes o servicios puede ser, pues, pertinente al determinar la existencia de un vínculo por parte del público destinatario, si bien la falta de similitud entre los ámbitos de producto de que se trate no puede alegarse para implicar la falta de dicho vínculo, y la creencia de una conexión económica entre las marcas no es un criterio necesario.
Beneficio indebido
62.
El concepto de «ventaja desleal» se centra en el beneficio de la marca posterior en lugar de en el daño causado a la marca anterior. Lo que debe acreditarse es algún tipo de impulso dado a la marca posterior por su vínculo con la marca anterior. Si, pese a su renombre, las connotaciones de la marca anterior tienen un efecto desalentador o incluso meramente neutral en los resultados de la marca posterior, la ventaja desleal parece menos probable. Por ejemplo, en el supuesto de una línea selecta de joyas caras hechas a mano vendidas con la marca «Coca-Cola» o una marca similar, no parece inevitable que el marketing de las joyas se beneficie deslealmente (o de algún modo) de la marca the Coca-Cola Company.
63.
Desde ese punto de vista, los hechos expuestos en la primera cuestión prejudicial parecen demasiado endebles en sí mismos para fundamentar una constatación de beneficio indebido.
64.
Naturalmente, es necesario, como requisito de dicha constatación, que la marca anterior tenga un renombre y que la marca posterior haga evocar al consumidor medio la marca anterior. No es necesario (al menos desde la sentencia Davidoff II, antes citada) que los bienes o servicios cubiertos por las dos marcas alcancen un nivel determinado de similitud o disimilitud. Del mero hecho de que la marca anterior es única tampoco cabe concluir que la marca posterior obtiene de ella una ventaja desleal.
65.
Dicho esto, parece claro que, cuanto mayores sean el renombre y el carácter distintivo de la marca anterior, y la similitud entre los bienes o servicios cubiertos por las dos marcas, también lo será riesgo de que la marca posterior obtenga una ventaja de cualquier vínculo que el público establezca entre las dos.
66.
Sin embargo, es necesario algo más. Si la marca posterior va a obtener una ventaja desleal, las asociaciones de la marca anterior deben ser tales que mejoren los resultados de la marca posterior en el uso que se hace de ella. Por consiguiente, un factor significativo que ha de tenerse en cuenta será la relación entre las connotaciones prestigiosas de la marca anterior y el contexto en que se utiliza la marca posterior. Cualquier ventaja podrá ser mayor si la marca anterior es única, pero no hay nada en la legislación que sugiera que la protección contra el beneficio indebido puede variar en función del alcance de la ventaja desleal obtenida.
67.
Si la marca posterior ha sido ya registrada y utilizada (como en el litigio principal) o si se trata de un signo cuyo uso se solicita a efectos de la prohibición del artículo 5, apartado 2, puede ser muy posible presentar pruebas de sondeos entre consumidores que indiquen si se ha producido cualquier efecto de estímulo o mejora en la marca posterior como consecuencia de la existencia de la marca anterior. Si, con arreglo al artículo 4, apartado 4, letra a), se trata de impedir el registro de una marca que no ha sido utilizada todavía, dichas pruebas pueden ser menos fáciles de obtener y deberán extraerse consecuencias de todas las circunstancias del caso en lo que respecta al efecto probable.
Difuminación
68.
A diferencia del beneficio indebido, el concepto de difuminación se basa en el daño a la marca anterior. El concepto de perjuicio al carácter distintivo de la marca implica necesariamente una reducción de dicho carácter.
69.
Los factores enumerados en la primera cuestión prejudicial del órgano jurisdiccional nacional parecen de nuevo insuficientes, en sí mismos, para fundamentar una constatación de perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior, aunque no sean en absoluto incoherentes con dicha constatación. Mis observaciones formuladas en el punto 64 supra son igualmente aplicables aquí.
70.
Asimismo, me parece imposible suponer que el establecimiento de un vínculo por parte del público destinatario entrañe automáticamente un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior. Si, por ejemplo, un suplemento alimenticio se vendiera con la marca «Kadok», (
36
) sería muy posible comprobar que los compradores han establecido un vínculo en su memoria con la conocida marca Kodak, sin que necesariamente sea posible acreditar o concluir que el carácter distintivo de esta última resultó de algún modo afectado. El vínculo es un requisito para examinar la existencia de difuminación y, cuando el público establece un vínculo entre las dos marcas, es muy posible que se haya adoptado el primer paso en el camino hacia la difuminación, pero son necesarios otros factores y pruebas para determinar si se ocasiona un perjuicio efectivo al carácter distintivo. (
37
)
71.
Mediante su tercera cuestión prejudicial, la Court of Appeal pregunta si, para determinar el perjuicio al carácter distintivo, la marca anterior debe ser única, si es suficiente un primer uso conflictivo y si se exige un efecto en el comportamiento económico del consumidor.
72.
La unicidad no me parece esencial. Me detengo aquí un momento para analizar el término «único». La Court of Appeal declara que la marca «Intel» no ha sido utilizada para ninguna categoría de producto por personas distintas del demandante. En sus observaciones, Intel afirma que una marca que es «verdaderamente única» en dicho sentido es sin duda muy poco frecuente y que las marcas que son «sustancialmente únicas» deben también tener derecho a protección. Entiendo que con ello se refiere a un uso sui generis (aunque muy corriente) del término «único», más cercano a «muy poco habitual». (
38
) En cualquier caso, cualquier marca distintiva puede ser (al menos «sustancialmente») es única en algún aspecto. Una marca «verdaderamente» única será especialmente distintiva. Cuanto más distintiva sea una marca, más probable es que su carácter distintivo resulte perjudicado por la presencia de otras marcas similares.
73.
La cuestión de si un primer uso conflictivo es suficiente para apreciar un perjuicio me parece desacertada. Un primer uso conflictivo no puede en sí mismo ocasionar un perjuicio, si bien la finalidad tanto del artículo 4, apartado 4, letra a), como del artículo 5, apartado 2, es impedir o evitar un uso conflictivo repetido que diluiría, mermaría, disiparía, reduciría, atenuaría, debilitaría, menoscabaría, desvirtuaría, difuminaría, deterioraría o socavaría insidiosamente la marca anterior, en particular, su carácter distintivo. Un primer uso no puede producir tal efecto en sí mismo, pero el riesgo de que éste sea causado por el uso reiterado —que, después de todo, es lo normal en las marcas— puede extrapolarse de las circunstancias del uso.
74.
En cuanto a si se exige un efecto sobre el comportamiento económico de los consumidores, en mi opinión, dicho perjuicio al carácter distintivo no tiene que entrañar necesariamente un perjuicio económico, por lo que un cambio en el comportamiento económico no es esencial. Si la marca Coca-Cola o una marca o signo similar se utilizaran para una gama de productos o servicios no relacionados, es posible que su carácter distintivo quedara reducido, pero las bebidas se seguirían bebiendo en las mismas cantidades. Sin embargo, es evidente que cualquier prueba de cambios negativos efectivos en el comportamiento del consumidor reforzaría los argumentos del demandante.
75.
En el contexto de su tercera cuestión prejudicial, la Court of Appeal sugiere que deberían tenerse en cuenta los siguientes factores al apreciar si existe perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior:
—
si es realmente probable que la «capacidad de atracción» de la marca anterior para sus productos o servicios específicos se vea afectada por el uso de la marca posterior para sus productos o servicios específicos;
—
si es probable que el usuario de la marca posterior pueda obtener una ventaja comercial real de su uso en los productos o servicios específicos que aquélla designa por razón del renombre del que goza la marca anterior para sus productos o servicios específicos;
—
si, en caso de que la marca anterior sea única, es realmente relevante que se utilice para los productos o servicios no similares de la marca posterior;
—
cuando la marca posterior no sea la misma que la marca anterior, qué diferencia puede suponer para el consumidor medio y, en particular, si se produce una mera evocación de la marca anterior;
—
si es probable que se vea afectado el comportamiento económico del consumidor medio en relación con la marca anterior cuando se utiliza para sus propios productos o servicios;
—
en qué medida la marca anterior es intrínsecamente distintiva, y
—
en qué medida está consolidado el renombre de la marca anterior para sus propios productos o servicios.
76.
De dichos factores, he analizado ya el comportamiento económico del consumidor, (
39
) y la cuestión de la ventaja comercial para el usuario de la marca posterior tiene más que ver con el beneficio indebido que con la difuminación. La cuestión de si existe «simplemente» una evocación de la marca anterior conduce al establecimiento de un vínculo entre las marcas por parte del público y, por tanto, es lógicamente anterior a la cuestión de la difuminación. La fuerza del carácter distintivo (inherente o adquirido) y el renombre de la marca anterior son, sin embargo, factores que deben, naturalmente, ser examinados y que pueden tender a indicar el alcance de la difuminación. El grado de similitud o disimilitud entre los bienes o servicios cubiertos por las dos marcas (con independencia de la «unicidad» de la marca anterior) puede ser también una indicación a este respecto, si bien no puede —habida cuenta de la formulación del artículo 4, apartado 4, letra a), y de la sentencia Davidoff II, antes citada— ser decisivo de una manera o de otra. Por último, a mi juicio, el efecto de la «capacidad de atracción» de la marca anterior no es más que otra descripción del propio concepto de difuminación (perjuicio al carácter distintivo).
77.
Sin embargo, he de abordar el término «real» o «realmente» utilizado en el contexto de varios de dichos factores. Podría sugerir que la Court of Appeal tenía en mente un umbral (quizás más bien un umbral alto) por debajo del cual era posible no tener en cuenta tal factor. No considero que ése sería el planteamiento adecuado. La necesidad de una apreciación global, tomando en consideración todos los hechos pertinentes, significa que debe darse a cada factor la importancia que merece, si bien es el balance global lo que resultará decisivo.
78.
Por último, la Court of Appeal sugiere que «la referencia normativa a un perjuicio para el«carácter distintivo o el renombre de la marca anterior» debe entenderse realizada al carácter distintivo o al renombre de la marca anterior para los productos o servicios para los que está registrada». En lo que respecta al carácter distintivo, éste es en efecto el enfoque adoptado por el Abogado General Sr. Jacobs en sus conclusiones presentadas en los asuntos Marca Mode y Adidas I, antes citados, (
40
) y seguido por el Tribunal de Primera Instancia en una serie de sentencias. (
41
) Sin embargo, por lo que se refiere al renombre, no considero que pueda establecerse una distinción entre deterioro en general y deterioro con respecto a productos específicos, lo que me lleva a la última cuestión.
Deterioro
79.
El último tipo de violación al que se refiere el artículo 4, apartado 4, letra a), alude de nuevo a la marca anterior, en forma de perjuicio a su renombre. Parece tratarse de un paso más allá de la difuminación, por cuanto la marca no resulta meramente debilitada, sino efectivamente degradada por el vínculo que el público establece con la marca posterior. Dado que no se ha formulado en el litigio principal ninguna alegación de tal daño y puesto que gran parte de lo que he señalado antes en relación con la difuminación resulta también pertinente en este caso, me limitaré a abordarlo brevemente.
80.
En primer lugar, las circunstancias expuestas en la primera cuestión son claramente insuficientes en sí mismas para apreciar un deterioro si bien, una vez que se hayan acreditado los requisitos previos, incluido el vínculo, el alcance del renombre de la marca anterior y la «unicidad» serán pertinentes para apreciar si dicho daño se ha producido. Sin embargo, el factor más importante debe ser si las connotaciones de la marca posterior son tales que sin duda perjudican el renombre de la marca anterior.
81.
He indicado antes dos ejemplos imaginarios de productos no relacionados vendidos con el nombre «Coca-Cola» o una marca similar: por una parte, aceite de motor de baja calidad o decapante de pintura barato; por otra, una línea selecta de joyas caras hechas a mano. Parece probable que los primeros y poco probable que la segunda perjudiquen el renombre de la marca Coca-Cola Company. En cada caso de presunto deterioro, será necesario comparar las connotaciones de cada marca con respecto a cada uno de los productos o servicios cubiertos, o al mensaje más amplio que pueden transmitir, así como evaluar el perjuicio ocasionado.
Consideraciones generales y finales
82.
Por último, quisiera poner de relieve tres aspectos que afectan a las cuatro cuestiones (vínculo mental, beneficio indebido, difuminación y deterioro).
83.
En primer lugar, la apreciación debe ser global, tomando en consideración todos los hechos pertinentes. Los tipos de hecho que serán pertinentes variarán en cada caso, de manera que no puede formularse una relación exhaustiva. Es probable que ningún hecho único sea decisivo. Habrá que evaluar una serie de criterios, cada uno de los cuales representará un punto en una escala. Una puntuación baja en una escala podrá ser compensada por una puntuación alta en otra escala. Sólo cuando todos los puntos de todas las escalas pertinentes hayan sido tomados en consideración podrá decidirse si la balanza se inclina a uno u otro lado.
84.
En segundo lugar, por lo que respecta a la necesidad de pruebas, en lo que CPM ha insistido mucho, procede recordar que las disposiciones de que se trata responden a dos tipos de situación: el uso existente de una marca registrada u otro signo, y el uso futuro de una marca que no ha sido registrada todavía. Cuando la marca o signo posterior se esté ya en uso, es probable que el titular de la marca anterior pueda obtener pruebas efectivas de la existencia de un vínculo por parte del público y de la presunta violación para respaldar sus argumentos, en particular, procedentes de los sondeos entre consumidores o de las cifras de marketing, pese a que cabe que no todos los elementos puedan cuantificarse con exactitud. Cuando la marca posterior se encuentre tan solo en la fase de solicitud de registro, es poco probable que puedan conseguirse fácilmente tales pruebas. En los supuestos en que puedan presentarse pruebas de ese tipo, es obvio que ello tendrá un peso considerable en la apreciación. Si no pueden obtenerse pruebas o tan sólo pueden obtenerse pruebas limitadas, deberán deducirse necesariamente las consecuencias de lo que pueda acreditarse. Sin embargo, las pruebas del renombre y el carácter distintivo de la marca anterior siempre deben poder obtenerse y tales características no habrán de determinarse nunca por deducción.
85.
En tercer lugar, a este respecto, estoy de acuerdo con la línea adoptada por el Tribunal de Primera Instancia en su jurisprudencia sobre el artículo 8, apartado 5, del Reglamento en el sentido de que, para impedir el registro de una marca similar, el titular de la marca anterior «no está obligado a demostrar que su marca sufre una vulneración efectiva y actual, pero debe aportar pruebas que permitan concluir prima facie que el riesgo de un aprovechamiento indebido o perjuicio futuro no es meramente hipotético». (
42
)
Conclusión
86.
A la luz de las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones planteadas:
«A efectos del artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas:
—
el hecho de que el consumidor medio evoque la marca anterior cuando encuentre la marca posterior utilizada para los productos o servicios de la marca posterior equivale, en principio, al establecimiento de un vínculo por parte del público destinatario en el sentido de los apartados 29 y 30 de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-408/01 Adidas-Salomon y Adidas Benelux;
—
los hechos de que la marca anterior goce de un gran renombre para determinados tipos específicos de productos o servicios, de que dichos productos o servicios no sean similares a los productos o servicios de la marca posterior y de que la marca anterior sea única con respecto a cualesquiera productos o servicios no son suficientes en sí mismos para determinar dicho vínculo ni una ventaja desleal o perjuicio en el sentido de dicho artículo;
—
para decidir si existe un vínculo, una ventaja desleal o un perjuicio, el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta todos los factores pertinentes para las circunstancias del asunto;
—
la naturaleza de los productos o servicios puede ser pertinente para determinar si existe un vínculo, si bien no puede entenderse que la falta de similitud entre los ámbitos de producto de que se trate implica la inexistencia de dicho vínculo, y la creencia de una conexión económica entre las marcas no es un criterio necesario;
—
para cumplir el requisito de perjuicio al carácter distintivo, i) la marca anterior no tiene que ser única; ii) un primer uso conflictivo no es en sí mismo suficiente, y iii) no es necesario un efecto en el comportamiento económico del consumidor.»
(
1
)	Lengua original: inglés.
(
2
)	Artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989 L 40, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva» o «Directiva sobre marcas»). Expondré la legislación con mayor detalle más adelante (puntos 14 y ss. infra).
(
3
)	Como la del artículo 4, apartado 1, de la Directiva; véase el punto 16 infra.
(
4
)	Véanse asimismo las conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo presentadas en el asunto Arsenal Football Club (sentencia de 12 de noviembre de 2002, C-206/01, Rec. p. I-10273), puntos 46 y 47.
(
5
)	Sentencia de 23 de octubre de 2003, Adidas-Salomon y Adidas Benelux, «Adidas I» (C-408/01, Rec. p. I-12537); puntos 37 y 38 de las conclusiones, citados íntegramente en el punto 33 infra.
(
6
)	Schechter F.I.: «The rational basis of trademark protection», Harvard Law Review 1927, p. 813. El propio Schechter se inspiró en una resolución de 1924 del Landesgericht Elberfeld, Alemania, que permitió al titular de la marca notoria «Odol», registrada para enjuagues bucales, obtener la cancelación del registro de la misma marca para productos de acero, basándose en que la demandante tenía «el máximo interés en que su marca no fuera diluida [verwässert]: perdería en capacidad de venta si todo el mundo la utilizara para designar sus productos» (traducción de Schechter). Es grato comprobar que el concepto de dilución tiene sus orígenes en los enjuagues bucales.
(
7
)	Éstos son los términos utilizados en la United States Trademark Dilution Revision Act of 2006 [Ley de Revisión de la Dilución de Marcas de Estados Unidos de 2006]. Sin embargo, el término «dilución» se utiliza en ocasiones sólo para difuminación, mientras que el deterioro se considera un concepto independiente.
(
8
)	Véase el punto 39 y la nota 18 de las conclusiones presentadas en el asunto Adidas I. En las presentes conclusiones, cuando utilizo las expresiones «beneficio indebido», «difuminación» y «deterioro», lo hago como forma abreviada de, respectivamente, los conceptos de obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior, causar un perjuicio al carácter distintivo de dicha marca y causar un perjuicio al renombre de dicha marca, según figuran en la Directiva.
(
9
)	Reglamento del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994 L 11, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento»).
(
10
)	Citada en la nota 2 supra.
(
11
)	Véase el décimo considerando.
(
12
)	Noveno considerando de la exposición de motivos.
(
13
)	Cabe señalar que la formulación de dicha disposición, en lo que respecta a los términos «reputation» y «repute» utilizados en inglés no es homogénea en las distintas versiones lingüísticas de la Directiva. Varias versiones (por ejemplo, la francesa, la portuguesa y la española) utilizan el mismo término en ambos casos, mientras que otras (por ejemplo, la alemana y la neerlandesa) establecen una distinción similar a la establecida en inglés.
(
14
)	El artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento dispone que una marca comunitaria, una vez registrada, se declarará nula por los mismos motivos, completando así el paralelismo con el artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva.
(
15
)	Sentencia de 9 de enero de 2003, Davidoff y Zino Davidoff «Davidoff II» (C-292/00, Rec. p. I-389). El Tribunal de Justicia decidió que, pese al uso de la expresión «que no sean similares», los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2, eran aplicables también a los asuntos en que los bienes o servicios cubiertos fueran idénticos o similares [confirmado en la sentencia Adidas I, citada en la nota 5, apartado 19, y en la sentencia de, adidas y adidas Benelux, «Adidas II» (C-102/07, Rec. p. I-2439), apartado 37].
(
16
)	El Tribunal de Primera Instancia ha adoptado también una serie de sentencias relativas a las disposiciones equivalentes del Reglamento.
(
17
)	Sentencia de 14 de septiembre de 1999 (C-375/97, Rec. p. I-5421), especialmente apartados 22 a 30.
(
18
)	Citada en la nota 5 supra, apartados 27 a 30. El Tribunal de Justicia se remitió también a la sentencia General Motors, apartado 23, y a las sentencias de 11 de noviembre de 1997, SABEL (C-251/95, Rec. p. I-6191), apartados 22 y 23; de, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec. p. I-3819), apartados 25 y 27; y de, Marca Mode (C-425/98, Rec. p. I-4861), apartados 34, 36 y 40.
(
19
)	El artículo 5, apartado 2, se refiere a los signos que no son marcas registradas, mientras que el artículo 4, apartado 4, letra a), versa sobre signos que han sido registrados o cuyo registro se solicita como marcas «posteriores». Por lo tanto, pese a que las disposiciones difieren en cuanto a su ámbito de aplicación, el paralelismo entre ellas implica que las referencias a un «signo» en un contexto equivalen a referencias a una «marca posterior» en el otro.
(
20
)	Citada en la nota 15 supra, apartados 41 a 43.
(
21
)	Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza, de 15 de junio de 1957, revisada en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977.
(
22
)	«En mis cuarenta años de enseñanza y práctica del Derecho de propiedad intelectual e industrial, no he encontrado ninguna parte de la legislación de marcas que haya creado tanto desconcierto doctrinal e incomprensión judicial como el concepto de “dilución” como forma de vulneración de una marca. Constituye una labor pedagógica formidable explicar incluso el concepto teórico básico de dilución a estudiantes, abogados y jueces. Pocos pueden explicarlo debidamente sin encontrar miradas de incomprensión o, peor aún, asentimientos de comprensión que ocultan y enmascaran perplejidad y malas interpretaciones» — J. Thomas McCarthy: «Dilution of a trademark: European and United States law compared», The Trademark Reporter, Vol. 94, 2004, p. 1163.
(
23
)	Véanse, por ejemplo, Stadler Nelson, S.: «The wages of ubiquity in trademark law», Iowa Law Review 2003, p. 731.
(
24
)	Véase, por ejemplo, Strasser, M.: «The rational basis of trademark protection revisited: putting the dilution doctrine into context», Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, 2000, p. 375.
(
25
)	Para facilitar la lectura, omito los números de los puntos y de las notas.
(
26
)	Estoy de acuerdo con la opinión del Abogado General Jacobs en el asunto Adidas I (punto 39 de las conclusiones, in fine) de que no existe una diferencia significativa entre obtener una ventaja del carácter distintivo de una marca y obtener una ventaja de su renombre.
(
27
)	Adidas I, citada en la nota 5, apartado 29, y Adidas II, citada en la nota 15, apartado 41.
(
28
)	Con arreglo a una interpretación literal, las dos deben también estar registradas o utilizarse para productos o servicios distintos, si bien tal requisito fue considerado superfluo en la sentencia Davidoff II, citada en la nota 15.
(
29
)	Sentencia General Motors, citada en la nota 17, apartado 26.
(
30
)	Puntos 58 a 61.
(
31
)	Sentencia Adidas I, citada en la nota 5, apartado 30; véase asimismo la sentencia Adidas II, citada en la nota 15, apartado 42.
(
32
)	Véase, por ejemplo, en lo que respecta al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento, la sentencia de 12 de junio de 2007 (C-334/05 P, Rec. p. I-4529), apartados 34 y 35, y la jurisprudencia que allí se cita.
(
33
)	Véanse, en particular, las sentencias SABEL, apartado 24, y Marca Mode, apartado 38 (ambas citadas en la nota 18 supra).
(
34
)	Dicha cuestión no resulta afectada por la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Davidoff II, citada en la nota 15, en el sentido de que la no similitud no es esencial.
(
35
)	Véase, recientemente, la sentencia Adidas II, citada en la nota 15, apartados 28 y 40.
(
36
)	Kadok es un nombre malasio para piper sarmentosum, una planta del Sudeste Asiático utilizada con fines aromáticos y medicinales, y que se cree que tiene propiedades antioxidantes. Por lo que sé, no ha sido registrada como marca, aunque una marca figurativa representativa del nombre del restaurante «Kadok’s» está registrada en los Estados Unidos para distintos alimentos asiáticos.
(
37
)	A este respecto, considero que el Tribunal de Primera Instancia puede haber ido demasiado lejos al suponer (en la sentencia de 22 de marzo de 2007, SIGLA/OAMI, T-215/03, Rec. p. II-711, apartado 48) que «es posible, especialmente en el supuesto de una oposición basada en una marca que goza de una notoriedad excepcionalmente elevada, que la probabilidad de un riesgo futuro y no hipotético de perjuicio causado a la marca invocada en oposición o de aprovechamiento indebido de ésta por parte de la marca solicitada sea tan evidente que el oponente no necesite invocar y probar ningún otro elemento fáctico a estos efectos».
(
38
)	«Aquellos de nosotros que todavía nos encontramos en la ardiente cubierta del buen uso consideramos que único —el paradigma de la soledad absoluta— nunca puede modificarse con un insípido muy, totalmente, bastante, casi o prácticamente» —Safire, W.: «Uniquer than unique? I don’t think so», International Herald Tribune_24 de junio de 2007.
(
39
)	Punto 74 supra.
(
40
)	Puntos 44 y 43, respectivamente.
(
41
)	Recientemente, sentencia de 10 de mayo de 2007, Antartica/OAMI (T-47/06, no publicada en la Recopilación), apartado 55.
(
42
)	Véase recientemente la sentencia de 16 de abril de 2008, Citigroup/OAMI (T-181/05, Rec. p. II-669) (sentencia dictada el mismo día en que se celebró la vista en el presente asunto), apartado 77 y la jurisprudencia allí citada.