62017TJ0007
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá komora)
z 15. októbra 2018 (
*1
)
„Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie MINERAL MAGIC – Skoršia národná slovná ochranná známka MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER – Relatívny dôvod zamietnutia – Článok 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/1001]“
Vo veci T‑7/17,
John Mills Ltd, so sídlom v Londýne (Spojené kráľovstvo), v zastúpení: S. Malynicz, QC,
žalobkyňa,
proti
Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: A. Lukošiūtė a D. Hanf, splnomocnení zástupcovia,
žalovanému,
ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom:
Jerome Alexander Consulting Corp., so sídlom v Surfside, Florida (Spojené štáty), v zastúpení: T. Bamford a C. Rani, solicitors,
ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO z 5. októbra 2016 (vec R 2087/2015‑1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Jerome Alexander Consulting a John Mills,
VŠEOBECNÝ SÚD (druhá komora),
v zložení: predseda komory M. Prek (spravodajca), sudcovia E. Buttigieg a B. Berke,
tajomník: X. Lopez Bancalari, referentka,
so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 5. januára 2017,
so zreteľom na vyjadrenie EUIPO k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 31. marca 2017,
so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 3. apríla 2017,
po pojednávaní z 5. februára 2018,
so zreteľom na uznesenie z 13. marca 2018 o opätovnom začatí ústnej časti konania,
so zreteľom na písomnú otázku Všeobecného súdu účastníkom konania a ich odpovede na túto otázku podané do kancelárie Všeobecného súdu 30. marca a 4. apríla 2018,
so zreteľom na rozhodnutie z 11. apríla 2018 o skončení ústnej časti konania,
vyhlásil tento
Rozsudok
Okolnosti predchádzajúce sporu
1
Dňa 18. septembra 2013 podala žalobkyňa, spoločnosť John Mills Ltd, prihlášku ochrannej známky Európskej únie na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) podľa nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1) v znení zmien [nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1)].
2
Prihlasovanou ochrannou známkou je toto slovné označenie:
MINERAL MAGIC
3
Tovary, pre ktoré sa požadoval zápis, patria do triedy 3 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu: „Vlasové vody; Brúsne prípravky; Mydlá; Voňavkárske výrobky; Éterické oleje; Kozmetické prípravky; Prípravky na čistenie a starostlivosť o pleť, pokožku a vlasy; Dezodoranty na osobnú potrebu“.
4
Prihláška ochrannej známky Európskej únie bola zverejnená vo Vestníku ochranných známok Spoločenstva 2014/14 z 23. januára 2014.
5
Dňa 23. apríla 2015 podal vedľajší účastník konania, spoločnosť Jerome Alexander Consulting Corp., námietku podľa článku 41 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 46 nariadenia 2017/1001) proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre výrobky uvedené v bode 3 vyššie.
6
Námietka bola založená na týchto skorších ochranných známkach:
–
americká slovná ochranná známka MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER č. 4274584 označujúca tieto tovary: „Púdre na tvár obsahujúce minerály“,
–
americká slovná ochranná známka MAGIC MINERALS, nezapísaná, označujúca tieto tovary: „Kozmetické výrobky“.
7
Na podporu námietky boli uplatnené dôvody podľa článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 3 nariadenia 2017/1001).
8
Rozhodnutím z 18. augusta 2015 námietkové oddelenie námietku zamietlo.
9
Vedľajší účastník konania 15. októbra 2015 podal proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie na EUIPO podľa článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009 (teraz články 66 až 71 nariadenia 2017/1001).
10
Rozhodnutím z 5. októbra 2016 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) prvý odvolací senát EUIPO zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia a na základe článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 zápis prihlasovanej ochrannej známky zamietol.
11
Po prvé, odvolací senát vzal na vedomie skutočnosť, že vedľajší účastník konania vzal späť svoju námietku založenú na nezapísanej americkej ochrannej známke MAGIC MINERALS a obmedzil sa na americkú slovnú ochrannú známku MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER.
12
Po druhé, odvolací senát uviedol cieľ článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 – zabrániť zneužitiu ochrannej známky obchodným zástupcom majiteľa tejto ochrannej známky – a podmienky, ktoré podľa neho mali byť splnené na to, aby námietka na základe tohto ustanovenia mohla byť úspešná, a to, že ten, kto namieta, musí byť majiteľom skoršej ochrannej známky, prihlasovateľ ochrannej známky musí byť alebo bol obchodným zástupcom alebo zástupcom uvedeného majiteľa, žiadosť o zápis sa musí podať v mene obchodného zástupcu alebo zástupcu bez súhlasu majiteľa a bez toho, že by existovali legitímne dôvody na konanie obchodného zástupcu alebo zástupcu a žiadosť sa musí týkať zhodných alebo podobných označení a tovarov.
13
Po tretie, odvolací senát konkrétne analyzoval, či boli splnené kritériá umožňujúce vyhovieť námietke na základe článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009. Na úvod, pokiaľ ide o existenciu vzťahu obchodný zástupca/zástupca, odvolací senát zdôraznil, že výrazy „obchodný zástupca“ a „zástupca“ sa musia vykladať široko. V prejednávanej veci konštatoval, že distribučná zmluva uzavretá medzi účastníkmi konania stanovovala, že žalobkyňa bola zodpovedná za distribúciu výrobkov vedľajšieho účastníka v rámci Únie. Zdôraznil tiež, že ustanovenia o výlučnej povahe zmluvy, klauzula zákazu konkurencie a ustanovenia týkajúce sa práv duševného vlastníctva vedľajšieho účastníka konania boli uvedené v zmluve. Domnieval sa, že dôkazy predložené vedľajším účastníkom konania, konkrétne objednávky, ktoré boli podané len dva mesiace pred dňom podania prihlášky prihlasovanej ochrannej známky, potvrdzovali existenciu významného obchodného vzťahu presahujúceho rámec bežného vzťahu medzi dodávateľom a distribútorom. Odvolací senát tak prijal záver, že v čase podania prihlášky prihlasovanej ochrannej známky existoval skutočný, efektívny a stabilný obchodný vzťah, z ktorého vyplývala povinnosť dôvery a lojality, a že žalobkyňa bola obchodným zástupcom v zmysle článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009.
14
Po štvrté, odvolací senát zdôraznil, že článok 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 sa týkal okrem prípadov, v ktorých sú porovnávané tovary alebo služby zhodné, aj prípadov, v ktorých boli podobné. Uviedol, že v prejednávanej veci sú výrobky, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce označenia, zhodné – „kozmetické výrobky“, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, zahŕňajú „púdre na tvár obsahujúce minerály“, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, – alebo podobné – výrobky označené prihlasovanou ochrannou známkou majú spojitosť s tými, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, pretože môžu pozostávať z rovnakých zložiek, často ich vyrábajú rovnaké podniky a spoločne sú ponúkané v drogériách a v tých istých oddeleniach maloobchodov.
15
Pokiaľ ide o označenia, odvolací senát zastával názor, že sú podobné. V úvode odvolací senát poukázal na markantnú podobnosť medzi prvými dvoma slovnými prvkami („magic“ a „minerals“) skoršej ochrannej známky a slovnými prvkami prihlasovanej ochrannej známky. Následne zdôraznil, že je pravdepodobné, že relevantná skupina verejnosti Únie vníma skoršiu ochrannú známku ako označenie zložené z dvoch prvkov: prvku „by jerome alexander“, ktorý vníma ako označenie materského podniku, teda označenie jednotky zodpovednej za výrobok, a prvku „magic minerals“, ktorý pravdepodobne vníma ako označenie samotného výrobku alebo série výrobkov. Napokon usúdil, že skutočnosť, že United States patent and trademark office (USPTO, Úrad pre patenty a ochranné známky Spojených štátov) nemal námietky voči zápisu ochrannej známky MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER, napriek existencii ochrannej známky MINERAL MAGIC COSMETICS, neznamená, že medzi nimi neexistuje pravdepodobnosť zámeny. Odvolací senát totiž uviedol, že majiteľ ochrannej známky MINERAL MAGIC COSMETICS mal v tejto súvislosti podať námietku. Vzhľadom na všetky tieto skutočnosti odvolací senát vyhovel námietke podanej na základe článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009.
Konanie a návrhy účastníkov konania
16
Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
–
zrušil napadnuté rozhodnutie,
–
uložil EUIPO a vedľajšiemu účastníkovi konania povinnosť nahradiť trovy konania.
17
EUIPO navrhuje, aby Všeobecný súd:
–
zamietol žalobu v celom rozsahu,
–
uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré EUIPO vynaložil.
18
Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Všeobecný súd:
–
zamietol žalobu v celom rozsahu,
–
potvrdil napadnuté rozhodnutie,
–
uložil žalobkyni povinnosť znášať jej vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania EUIPO a vedľajšieho účastníka.
Právny stav
19
Na podporu svojej žaloby žalobkyňa v podstate uvádza jeden žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009, ktorý sa delí na tri výhrady. Prvá výhrada vychádza z toho, že odvolací senát nesprávne usudzoval, že žalobkyňa bola obchodným zástupcom alebo zástupcom majiteľa skoršej ochrannej známky v zmysle uvedeného ustanovenia. V rámci druhej výhrady sa uvádza, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď usudzoval, že článok 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 sa uplatňuje aj v prípade, keď kolidujúce označenia sú len podobné, ale nie zhodné. Tretia výhrada sa zakladá na skutočnosti, že odvolací senát nesprávne usudzoval, že uvedené ustanovenie sa uplatňuje, hoci výrobky chránené skoršou ochrannou známkou nie sú zhodné s výrobkami chránenými prihlasovanou ochrannou známkou.
20
Všeobecný súd zastáva názor, že na prvom mieste treba preskúmať druhú výhradu založenú na nesprávnom uplatnení článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 v prípade podobných označení.
21
Žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát nesprávne usudzoval, že na to, aby sa mohol uplatniť článok 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009, stačí, aby skoršia ochranná známka bola jednoducho podobná – a nie zhodná – s prihlasovanou ochrannou známkou. Uvádza tiež, že odvolací senát nesprávne zohľadnil vnímanie skupiny verejnosti Únie, keďže relevantnou skupinou, ktorá je ovplyvnená skoršou slovnou americkou ochrannou známkou, je americká verejnosť.
22
EUIPO podporovaný vedľajším účastníkom konania tvrdenia žalobkyne spochybňujú. EUIPO sa domnieva, že striktne doslovný výklad článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 by znamenal, že toto ustanovenie možno uplatniť len vtedy, ak sú označenia zhodné, a v dôsledku toho by bolo neúčinné. Domnieva sa totiž, že prihlasovateľ ochrannej známky by sa mohol vyhnúť jeho uplatňovaniu, keby mierne pozmenil skoršiu ochrannú známku, a že táto situácia by vážne poškodila záujmy majiteľa skoršej ochrannej známky. Usudzuje, že keby bola prihlasovaná ochranná známka zapísaná napriek podobnosti medzi dvoma označeniami, prihlasovateľ spornej ochrannej známky by tak mohol zabrániť akémukoľvek neskoršiemu zápisu a používaniu skoršej ochrannej známky jej pôvodným majiteľom. Cieľom tohto ustanovenia je pritom zabrániť zneužitiu ochrannej známky obchodným zástupcom majiteľa tejto ochrannej známky, keďže obchodný zástupca by mohol využívať znalosti a skúsenosti nadobudnuté počas obchodného vzťahu, a teda získavať neoprávnený prospech z úsilia a investícií, ktoré vynaložil samotný majiteľ. Podľa jeho názoru treba toto ustanovenie vykladať trochu inak, aby sa účinne chránil legitímny majiteľ pred nekalými praktikami svojich zástupcov, a to rozšírením rozsahu jeho pôsobnosti nad rámec prípadov striktne zhodných ochranných známok. Porovnanie označení z hľadiska článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001] a porovnanie z hľadiska článku 8 ods. 3 toho istého nariadenia nie je nevyhnutne rovnaké. Tvrdí, že porovnanie označení podľa článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 sa sústreďuje na záujmy majiteľa skoršej ochrannej známky. V prejednávanej veci odvolací senát nemal uplatniť kritérium podobnosti, ktoré sa priraďuje k článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, ale mal preskúmať v závislosti od špecifickej povahy označení, či sa tieto označenia môžu považovať za „v podstate“ podobné, aby bolo možné poškodiť legitímne záujmy majiteľa ochrannej známky a aby žalobkyňa mohla mať neoprávnený prospech zo svojho vzťahu s týmto majiteľom. Preto sa vzhľadom na špecifickú povahu predmetných označení článok 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 v prejednávanej veci uplatní nad rámec zhodných označení.
23
Treba pripomenúť, že podľa článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 „na základe námietky majiteľa ochrannej známky ochranná známka nebude zapísaná, ak obchodný zástupca alebo zástupca majiteľa ochrannej známky požiada o jej zápis vo vlastnom mene bez súhlasu majiteľa“.
24
Toto ustanovenie neobsahuje výslovne zmienku o podmienke zhodnosti alebo podobnosti medzi ochrannou známkou majiteľa a ochrannou známkou prihlasovanou obchodným zástupcom alebo zástupcom.
25
Článok 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 sa však poníma tak, že jeho cieľom je zabrániť zneužitiu ochrannej známky majiteľa obchodným zástupcom alebo zástupcom majiteľa tejto ochrannej známky, keďže obchodný zástupca alebo zástupca by mohol využívať znalosti a skúsenosti nadobudnuté počas obchodného vzťahu, ktorý ho spája s uvedeným majiteľom, a teda získavať neoprávnený prospech z úsilia a investovania, ktoré vynaložil samotný majiteľ ochrannej známky (pozri v tomto zmysle rozsudky z 29. novembra 2012, Adamowski/ÚHVT – Fagumit (FAGUMIT), T‑537/10 a T‑538/10, EU:T:2012:634, bod 22]. Toto ustanovenie teda skutočne vyžaduje, aby medzi ochrannou známkou majiteľa a ochrannou známkou prihlasovanou obchodným zástupcom alebo zástupcom vo vlastnom mene existoval priamy vzťah. Tento vzťah môže existovať len v prípade, že si dotknuté ochranné známky navzájom korešpondujú.
26
V tomto zmysle prípravné práce na nariadení o ochrannej známke Spoločenstva poskytujú užitočné objasnenie úmyslov normotvorcu a smerujú k výkladu, podľa ktorého skoršia ochranná známka a prihlasovaná ochranná známka musia byť zhodné – nielen podobné –, aby sa článok 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 mohol uplatniť.
27
Ako uvádza žalobkyňa, normotvorca Únie pôvodne predpokladal v predbežnom návrhu nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva, že dotknuté ustanovenie sa bude uplatňovať aj v prípade podobných označení. Táto možnosť sa však neprebrala do konečného znenia článku 8 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146).
28
Rovnako aj v dokumente Rady Európskej únie č. 11035/82 z 1. decembra 1982, v ktorom je uvedený súhrn záverov pracovnej skupiny k nariadeniu o ochrannej známke Spoločenstva v rámci Rady, táto pracovná skupina výslovne uviedla, že neprijala návrh zastúpenia, ktorého cieľom bolo uplatňovanie dotknutého ustanovenia aj v prípade „podobných“ ochranných známok pre „podobné“ výrobky.
29
V tejto súvislosti v odpovedi na písomnú otázku položenú Všeobecným súdom EUIPO tvrdil, po prvé, že tento výňatok z prípravných prác možno vykladať len v tom zmysle, že Rada jednoducho odmietla stanoviť „pozitívne“, že dotknuté ustanovenie sa uplatní vtedy, keď sú ochranné známky zhodné alebo podobné, a po druhé, že tento výňatok treba chápať v kontexte tej skutočnosti, že útvary Európskej komisie navrhli použiť slovné spojenie „zhodné alebo podobné“ v znení predbežného návrhu nariadenia. Tieto tvrdenia treba zamietnuť.
30
Po prvé, skutočnosť, že normotvorca pri dvoch príležitostiach odmietol výslovnú zmienku o tom, že dotknuté ustanovenie by sa malo uplatňovať aj v prípade podobných ochranných známok – prvýkrát pri zmene predbežného návrhu nariadenia v tejto súvislosti a druhýkrát, keď výslovne odmietol žiadosť zastúpenia –, totiž potvrdzuje jeho úmysel v tomto ohľade.
31
Po druhé, z formulácie v dokumente č. 11035/82 vyplýva, že návrh, ktorý sa zamietol, bol návrh príslušného zastúpenia ako taký, ktorý smeroval k tomu, aby sa toto ustanovenie uplatňovalo aj na podobné ochranné známky, a nie – ako tvrdí EUIPO – len návrh uviesť slová „zhodné alebo podobné“ v tomto ustanovení.
32
Po tretie, v tom istom dokumente č. 11035/82 pracovná skupina zdôraznila, že súhlasí s tým, aby sa dotknuté ustanovenie vykladalo v tom zmysle, že sa bude uplatňovať medzinárodne v zmysle článku 6 septies Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883 v revidovanom znení.
33
V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že Únia je zmluvnou stranou Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS) z 15. apríla 1994 (Ú. v. ES L 336, 1994, s. 214; Mim. vyd. 11/021, s. 305), ktorá tvorí prílohu 1 C Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO) (Ú. v. ES L 336, 1994, s. 3), pričom článok 2 tejto dohody odkazuje na niekoľko hmotnoprávnych ustanovení Parížskeho dohovoru, medzi nimi aj na článok 6 septies. V dôsledku toho, ako zdôraznil aj EUIPO vo svojej odpovedi na otázku Všeobecného súdu, je Únia povinná vykladať článok 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 v čo najväčšej miere na základe znenia a účelu tejto dohody (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 16. novembra 2004, Anheuser‑Busch, C‑245/02, EU:C:2004:717, bod 42), a teda článku 6 septies Parížskeho dohovoru.
34
V tomto článku sa ustanovuje, že ak žiada obchodný zástupca alebo zástupca majiteľa ochrannej známky v niektorej krajine Únie v súvislosti s ochranou duševného vlastníctva o zápis „tejto“ ochrannej známky vo svojom vlastnom mene v jednej alebo niekoľkých týchto krajinách bez súhlasu tohto majiteľa, majiteľ je oprávnený podať námietky proti požadovanému zápisu. Znenie tohto ustanovenia naznačuje, že sa môže vykladať len v tom zmysle, že ochranná známka majiteľa a ochranná známka, ktorej zápis žiada obchodný zástupca alebo zástupca, sú rovnaké. Treba spresniť, že anglické znenie tohto ustanovenia sa chápe aj v tom zmysle, že ochranná známka majiteľa a ochranná známka prihlasovaná obchodným zástupcom alebo zástupcom musia byť zhodné. Toto znenie totiž odkazuje na majiteľa „známky“ („the proprietor of a mark“) a následne na zápis „tejto známky“ („the registration of the mark“), takže túto druhú uvedenú ochrannú známku nemožno chápať inak ako ochrannú známku majiteľa.
35
Vzhľadom na to, že neexistuje jednoznačné znenie článku 6 septies Parížskeho dohovoru, EUIPO nemôže zakladať svoje tvrdenie na prípravných prácach tohto dohovoru a tvrdiť, že tento článok sa má vykladať tak, že zahŕňa aj prípady, v ktorých sú označenia len podobné.
36
Po štvrté, EUIPO chcel poukázaním na prítomnosť výrazov „zhodnosť alebo podobnosť“ v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 a neprítomnosť týchto výrazov v odseku 3 tohto ustanovenia podporiť svoje tvrdenie, že pôsobnosť tohto ustanovenia sa neobmedzuje len na prípady úplnej zhodnosti dotknutých ochranných známok. Absenciu týchto výrazov však treba skôr chápať v tom zmysle, že normotvorcovi sa zdalo byť jasné, že toto ustanovenie sa vzťahuje na prípady, v ktorých ochranná známka prihlasovaná obchodným zástupcom je s ochrannou známkou majiteľa teda vo svojej podstate zhodná, a preto usudzoval, že ju nebolo treba spresniť.
37
Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že úmyslom normotvorcu Únie bolo, aby článok 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 bolo možné uplatniť, len pokiaľ ochranná známka majiteľa a prihlasovaná ochranná známka obchodným zástupcom alebo zástupcom boli zhodné, a nie iba podobné.
38
V tejto súvislosti je vhodné pripomenúť, že pokiaľ ide o úroveň požiadaviek potrebných na to, aby bolo možné usudzovať, že označenia sú zhodné, z judikatúry vyplýva, že označenie je zhodné s iným, ak toto označenie bez zmien, či doplnkov, preberá všetky prvky tvoriace originál, alebo ak toto označenie vnímané ako celok obsahuje také nepatrné rozdiely, ktoré priemerný spotrebiteľ, ktorý má iba zriedka možnosť priamo porovnávať označenia, môže prehliadnuť, a pritom sa musí spoľahnúť na nedokonalú predstavu, ktorú si uchoval v pamäti [rozsudok z 3. decembra 2015, TrekStor/ÚHVT – Scanlab (iDrive), T‑105/14, neuverejnený, EU:T:2015:924, bod 62].
39
V rovnakom zmysle treba zdôrazniť, že otázka zhodnosti označení sa skôr nepriamo skúmala aj v rámci posúdenia skutočného používania ochrannej známky. Článok 15 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 18 nariadenia 2017/1001) stanovuje, že za používanie sa považuje aj používanie ochrannej známky v podobe, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky v podobe, v akej bola zapísaná, bez ohľadu na to, či je ochranná známka v podobe, v akej sa používa, tiež zapísaná na meno majiteľa. Účelom tohto ustanovenia je umožniť majiteľovi urobiť obmeny označenia, ktoré by mu bez zmeny rozlišovacej spôsobilosti umožnili lepšie sa prispôsobiť požiadavkám týkajúcim sa marketingu a reklamy dotknutých tovarov alebo služieb. Rozdiel však musí spočívať v zanedbateľných prvkoch a označenia, tak ako sa používajú a boli zapísané, musia byť všeobecne rovnocenné [pozri v tomto zmysle rozsudok z 23. februára 2006, Il Ponte Finanziaria/ÚHVT – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, EU:T:2006:65, bod 50].
40
Treba teda určiť, či sú kolidujúce označenia zhodné v zmysle rozsudku z 3. decembra 2015, iDrive (T‑105/14, neuverejnený, EU:T:2015:924), už citovaného v bode 38 vyššie, s prihliadnutím na kritériá stanovené v rozsudku z 23. februára 2006, BAINBRIDGE (T‑194/03, EU:T:2006:65), citovanom v bode 39 vyššie.
41
V tejto súvislosti z bodu 33 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací senát dospel k záveru, že prihlasovaná ochranná známka sa odlišuje od skoršej ochrannej známky v tom, že poradie slov „mineral“ a „magic“ je obrátené a že nezahŕňa písmeno „s“ ani výraz „by jerome alexander“, a že na tomto základe sa kolidujúce ochranné známky musia považovať za podobné. Tento záver treba potvrdiť. Je totiž zjavné, že v prejednávanej veci nie sú kolidujúce označenia zhodné, čo napokon potvrdili všetci účastníci konania vo svojich písomných pripomienkach. Neexistencia zhodnosti medzi označeniami je tak zjavná, že platí bez ohľadu na rozdiely vo vnímaní, ku ktorým môže dôjsť u priemerného spotrebiteľa v závislosti od územia, na ktorom sa nachádza.
42
Vzhľadom na to, že kolidujúce označenia nie sú zhodné, treba prijať záver, že odvolací senát nesprávne usudzoval, že môže zamietnuť zápis prihlasovanej ochrannej známky na základe článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009.
43
Vzhľadom na predchádzajúce úvahy a bez toho, aby bolo potrebné rozhodnúť o prvej a tretej výhrade, treba vyhovieť žalobnému dôvodu založenému na porušení článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 a napadnuté rozhodnutie zrušiť.
O trovách
44
Podľa článku 134 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Podľa článku 134 ods. 2 tohto rokovacieho poriadku v prípade, že je viac účastníkov konania, ktorí vo veci nemali úspech, Všeobecný súd rozdelí náhradu trov konania medzi nich.
45
Keďže v prejednávanej veci EUIPO a vedľajší účastník konania nemali úspech vo svojich dôvodoch, treba rozhodnúť, že znášajú svoje vlastné trovy konania, a každému z nich uložiť povinnosť nahradiť polovicu trov konania žalobkyne.
Z týchto dôvodov
VŠEOBECNÝ SÚD (druhá komora)
rozhodol takto:
1.
Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 5. októbra 2016 (vec R 2087/2015‑1) sa zrušuje.
2.
EUIPO znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť polovicu trov konania spoločnosti John Mills Ltd.
3.
Jerome Alexander Consulting Corp. znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť polovicu trov konania spoločnosti John Mills Ltd.
Prek
Buttigieg
Berke
Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 15. októbra 2018.
Podpisy
(
*1
)	Jazyk konania: angličtina.