62005CC0301_SV
Generaladvokatens förslag till avgörande
Generaladvokatens förslag till avgörande
1. I förevarande överklagande av förstainstansrättens dom i mål T-315/03, Wilfer mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)(2) behandlas en rad frågor, däribland den korrekta tolkningen och tillämpningen av begreppet beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 c i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (nedan kallad förordningen).(3)
Förordningen
2. I artikel 7.1 i förordningen anges en förteckning över så kallade absoluta registreringshinder för ett sökt varumärke. Absoluta registreringshinder utesluter automatiskt registrering, till skillnad från relativa registreringshinder (såsom likhet mellan ett sökt varumärke och ett existerande varumärke), vilka kan utesluta registrering beroende på omständigheterna.
3. I artikel 7.1 föreskrivs i här relevanta delar:
”Följande får inte registreras:
…
b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.
c) Varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.”
4. Jag kommer att beteckna kännetecken eller upplysningar som omfattas av artikel 7.1 c som ”beskrivande”.
5. Vid tolkningen av artikel 7.1 b och c i förordningen skall hänsyn även tas till domstolens rättspraxis avseende tolkningen av likalydande artikel 3.1 b och c i varumärkesdirektivet.(4)
6. I artikel 59 i förordningen föreskrivs följande:
”Ett överklagande skall framställas skriftligen hos byrån inom två månader från dagen för meddelandet av det beslut som överklagas … Grunderna för överklagandet skall anges skriftligen inom fyra månader från dagen för beslutets meddelande.”
7. Artikel 63.1–3 i förordningen har följande lydelse:
”1.	Beslut av överklagandenämnden får överklagas till Europeiska gemenskapernas domstol.
2.	Ett överklagande får grundas på bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, åsidosättande av fördraget, av denna förordning eller av någon rättsregel som gäller deras tillämpning eller rörande maktmissbruk.
3.	Domstolen skall vara behörig att undanröja eller ändra ett överklagat beslut.”(5)
8. I artikel 74 i förordningen föreskrivs följande:
”1.	Vid förfarande inför byrån skall denna utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena; dock skall i ärenden om relativa registreringshinder prövningen vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat.
2.	Byrån behöver inte beakta omständigheter eller bevis som part inte åberopat eller ingivit i rätt tid.”
Bakgrund till överklagandet
9. I oktober 2001 ingav Hans-Peter Wilfer en ansökan om registrering av ordmärket ROCKB ASS som gemenskapsvarumärke för ”[l]judteknikapparater, mixerbord, ljudeffektapparater, förstärkare, högtalare, aktiva högtalare (combos); behållare, väskor och fodral anpassade för nämnda varor”; ”[m]usikinstrument, speciellt gitarrer, elgitarrer, basgitarrer, akustiska gitarrer, tillbehör till gitarrer, nämligen strängar, bandtråd, halsar och remmar; behållare, väskor och fodral anpassade för nämnda varor, samt [b]ehållare, väskor och fodral”. Den 11 mars 2002 avslog granskaren ansökan med stöd av artikel 7.1 b och c i förordningen. Den 25 mars 2002 överklagade Hans-Peter Wilfer granskarens beslut till harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd (nedan kallad överklagandenämnden). Den 3 juli 2002 ingav han en skrivelse i vilken grunderna för överklagandet angavs, och den 2 juli 2003 inkom han med en tilläggsskrivelse med ett intyg från Roesberg, som är redaktör för en musiktidskrift, och uppgifter om registreringen av varumärket ROCKBASS i Kanada, Australien och Nya Zeeland.
10. Genom beslut av den 11 juli 2003 (nedan kallat det angripna beslutet) avslog överklagandenämnden överklagandet med stöd av artikel 7.1 c i förordningen. Överklagandenämnden ansåg att för omsättningskretsen, som bestod av musikspecialister, avsåg ordet rockbass en basgitarr som särskilt lämpar sig för att spela rockmusik, och det betecknade även en teknik för basgitarr – ”rockbas”. Nämnden ansåg således att ordmärket ROCKBASS var direkt beskrivande för musikinstrument och tillbehör till dessa, och för andra varor som särskilt angetts i ansökan, eftersom beskrivningarna av dem omfattar varor som används i samband med basgitarrer.
11. Hans-Peter Wilfer väckte talan om ogiltigförklaring av det ifrågasatta beslutet vid förstainstansrätten och åberopade fyra grunder till stöd för sin talan: överklagandenämndens underlåtenhet, i strid med artikel 74.1 första meningen i förordningen, att utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena, underlåtenhet att beakta bevisning som förebringats av Hans-Peter Wilfer och åsidosättande av artikel 7.1 b och c i förordningen.
12. Förstainstansrätten ogillade talan i dess helhet. De delar av förstainstansrättens dom som är relevanta för överklagandet återges nedan under de överklagandegrunder som de har samband med.
Överklagandet
13. Hans-Peter Wilfer har åberopat sju grunder till stöd för överklagandet.
Den första överklagandegrunden
14. I den överklagade domen avslog förstainstansrätten Hans-Peter Wilfers begäran att det skulle föras till protokollet att han företräddes gemensamt av en advokat och en Patentanwalt, eller i andra hand, att han företräddes av en advokat, biträdd av en Patentanwalt. Enligt artikel 19 i domstolens stadga får endast en advokat som är behörig att uppträda inför domstol i någon av medlemsstaterna eller i en annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsavtalet företräda eller biträda andra parter än de stater och institutioner som avses i första och andra styckena i samma artikel.(6)
15. Hans-Peter Wilfer har i sin första överklagandegrund förklarat att förstainstansrätten feltolkade artikel 19 i domstolens stadga genom att avvisa hans begäran att företrädas även av sitt patentombud.
16. Då Hans-Peter Wilfer emellertid frånträdde sin första överklagandegrund vid förhandlingen kommer jag inte att behandla frågan ytterligare.
Den andra överklagandegrunden
17. I den överklagade domen hänvisade förstainstansrätten till ett intyg som Hans-Peter Wilfer ingav vid förhandlingen och som gällde förfarandet för registrering av varumärket ROCKBASS i Förenta staterna. Förstainstansrätten påpekade att det av artikel 63.2 och 3 i förordningen framgick att ett avgörande från överklagandenämnden endast kan ogiltigförklaras eller ändras om avgörandet är rättsstridigt i materiellt eller formellt hänseende och att rättsaktens lagenlighet enligt fast rättspraxis skall bedömas mot bakgrund av de faktiska och rättsliga omständigheter som rådde den dag då rättsakten antogs. Lagenligheten av ett avgörande från överklagandenämnden kan följaktligen endast ifrågasättas genom åberopande av nya omständigheter vid rätten, om det bevisas att överklagandenämnden var skyldig att på eget initiativ beakta dessa omständigheter i det administrativa förfarandet innan den fattade beslut i ärendet. Eftersom Hans-Peter Wilfer ingav intyget efter det att det ifrågasatta beslutet hade antagits och bevis avseende förfarandet för registrering av varumärket ROCKBASS i Förenta staterna inte utgör omständigheter som överklagandenämnden på eget initiativ borde ha beaktat innan den fattade det ifrågasatta beslutet, hade intyget inte någon betydelse för beslutets lagenlighet och skulle därför lämnas utan avseende.(7)
18. Hans-Peter Wilfer har i sin andra överklagandegrund hävdat att förstainstansrätten tillämpade artikel 74.1 första meningen och artikel 7.1 b och c i förordningen felaktigt genom att inte beakta detta intyg. Frågan om ett varumärke kan registreras är relevant både vid ansökan om registrering och när denna beviljas.
19. Vid förhandlingen förklarade Hans-Peter Wilfers ombud att hans klient inte inom ramen för den andra grunden gjorde gällande att förstainstansrätten själv skulle ha tillämpat artikel 74.1 i förordningen. Han anser snarare att förstainstansrätten feltolkade artikel 74.1 genom att finna att överklagandenämnden inte var skyldig att på eget initiativ beakta det faktum att parallella registreringsansökningar hade bifallits i andra jurisdiktioner. Överklagandenämnden uppmärksammades på den omständigheten i den skrivelse som Hans-Peter Wilfer gav in den 2 juli 2003.(8)
20. Den skrivelsens betydelse behandlas i den tredje grunden för överklagandet, som granskas nedan. I fråga om den andra grunden för överklagandet, som särskilt avser punkt 14 i förstainstansrättens dom, förstår jag inte på vilket sätt skrivelsen kan vara av betydelse. I den punkten fattade förstainstansrätten beslut om möjligheten att tillåta det intyg som Hans-Peter Wilfer gav in vid förhandlingen.
21. Med avseende på den frågan fanns inget i redogörelsen för rättsläget i punkt 13 i förstainstansrättens dom eller i rättstillämpningen av målet vid förstainstansrätten i punkt 14 som tyder på att förstainstansrätten tolkade eller tillämpade gemenskapsrätten felaktigt.(9) Jag föreslår således att talan inte skall bifallas på den andra överklagandegrunden.
Den tredje överklagandegrunden
22. Hans-Peter Wilfer anförde vid förstainstansrätten att överklagandenämnden inte hade beaktat hans tilläggsskrivelse av den 2 juli 2003 och bilagorna till denna, som innehöll ett intyg från Roesberg, musiktidskriftsredaktör, samt upplysningar om tidigare registreringar av varumärket ROCKBASS.
23. I den överklagade domen konstaterade förstainstansrätten att artikel 59 i förordningen inte kan tolkas så, att den utgör hinder för att nya faktiska omständigheter eller bevis beaktas som under prövningen av en talan avseende ett absolut registreringshinder åberopas efter utgången av fristen för framläggande av grunderna för överklagandet. Enligt artikel 74.2 i förordningen har överklagandenämnden ett utrymme för skönsmässig bedömning i fråga om beaktande av ytterligare omständigheter som åberopats efter utgången av fristen. Av detta följer att överklagandenämnden borde ha inlett en prövning av den skrivelsen för att åtminstone förvissa sig om att den inte innehöll några nya faktiska omständigheter eller bevis som skulle prövas. Överklagandenämnden gjorde sig således, genom att underlåta att pröva denna skrivelse, skyldig till ett förfarandefel. En oegentlighet i fråga om förfarandet kan emellertid leda till att ett beslut helt eller delvis ogiltigförklaras endast om det bevisas att det ifrågasatta beslutet hade haft ett annat innehåll om denna oegentlighet inte hade förelegat.(10) Skrivelsen innehöll inte några nya argument eller några nya bevis som hade kunnat påverka det ifrågasatta beslutet i materiellt hänseende. Intyget ingavs endast som stöd för två argument som Hans-Peter Wilfer redan hade åberopat inför granskaren och vid överklagandenämnden, och kunde således inte påverka det ifrågasatta beslutet i materiellt hänseende. Vad beträffar uppgifterna om registreringarna av varumärket ROCKBASS i Kanada, Australien och Nya Zeeland, följer att, eftersom registreringar som redan gjorts i medlemsstaterna inte utgör avgörande omständigheter,(11) kan i ännu mindre mån registreringar som gjorts i tredje länder vars lagstiftning inte är föremål för gemenskapsharmonisering användas för att fastställa att kriterier som är identiska med dem som anges i artikel 7.1 c i förordningen skall anses uppfyllda. Förstainstansrätten slog fast att, eftersom skrivelsen inte innehöll några nya omständigheter som skulle ha kunnat påverka det ifrågasatta beslutet i materiellt hänseende, kunde det förhållandet att överklagandenämnden inte gjort någon prövning av den inte medföra att beslutet skulle ogiltigförklaras.(12)
24. Hans-Peter Wilfer har genom sin tredje överklagandegrund gjort gällande att förstainstansrätten tillämpade artikel 74 i förordningen och domstolens rättpraxis om förfarandefel felaktigt. Skrivelsen av den 2 juli 2003 innehöll nya argument och bevis som kunde ha påverkat överklagandenämndens beslut i materiellt hänseende. Om överklagandenämnden hade tagit hänsyn till dessa uppgifter hade den inte kunnat hålla fast vid sin ståndpunkt att ordet ”rockbass” syftade på en basgitarr som var särskilt lämplig för att spela rockmusik på. Om skrivelsen hade beaktats kunde det således utan tvekan ha påverkat det ifrågasatta beslutet i materiellt hänseende. Detsamma gällde uppgifterna om registreringen av varumärket ROCKBASS i Kanada, Australien och Nya Zeeland [sic], eftersom överklagandenämnden i det ifrågasatta beslutet hänvisade till engelskt språkbruk och lexikaliska regler. Om överklagandenämnden hade tagit hänsyn till uppfattningen i engelskspråkiga jurisdiktioner att ordet ROCKB ASS
är ett fantasiord och därmed tillräckligt särskiljande och inte rent beskrivande, hade det ifrågasatta beslutet kunnat få ett annat materiellt innehåll.
25. Enligt min uppfattning kan talan inte bifallas på den tredje överklagandegrunden. Förstainstansrätten gjorde en riktig tolkning av artikel 74.2 i förordningen och en korrekt sammanfattning av effekten av domstolens rättspraxis i punkt 33 i sin dom. Den slutsatsen stärks även av domstolens nyligen meddelade dom i målet Kaul.(13)
Den fjärde, den femte och den sjunde överklagandegrunden
26. Den fjärde, den femte och den sjunde överklagandegrunden gäller den del av förstainstansrättens dom som behandlar Hans-Peter Wilfers påstående att överklagandenämnden åsidosatte artikel 7.1 c i förordningen i två avseenden.
Förstainstansrättens dom
27. För det första pekade Hans-Peter Wilfers på olika betydelser av beståndsdelarna i kännetecknet ROCKBASS. Han gjorde även gällande att orden rock bass i det engelska språket har en exakt betydelse, nämligen klippabborre, som är extremt ovanlig i fråga om de angivna varorna. Det ifrågavarande kännetecknet, som präglas av en ovanlig grammatisk struktur och en tvetydig betydelse, uppfattas således av omsättningskretsen som en fantasiterm.(14)
28. Förstainstansrätten konstaterade att ett känneteckens beskrivande karaktär skall bedömas med hänsyn till de varor som avses med registreringsansökan.(15) Överklagandenämnden hade med fog beaktat de betydelser som har samband med just de berörda varorna. Härav följer att ordet rockbass, såsom överklagandenämnden har fastställt, betecknar en basgitarr som är lämplig för att spela rockmusik eller tvärtom, en musikstil som spelas med en basgitarr. Att det ifrågavarande ordet inte som sådant förekommer i ordböcker föranledde inte förstainstansrätten att göra någon annan bedömning i detta avseende. Ett varumärke som utgörs av en nybildning som består av delar som var för sig beskriver egenskaper hos de varor eller tjänster som registreringsansökan avser är beskrivande, om det inte finns en uppfattbar skillnad mellan nybildningen och en enkel summering av de delar som nybildningen består av. En förutsättning för att en sådan skillnad skall anses föreligga är att nybildningen, på grund av sammansättningens ovanliga karaktär i förhållande till nämnda varor eller tjänster, ger upphov till ett intryck som är tillräckligt avlägset från det intryck som uppkommer genom att betydelsen av nybildningens beståndsdelar kombineras.(16) Kännetecknet ROCKBASS avviker inte från de lexikaliska reglerna i det engelska språket, eftersom det motsvarar en syntaktiskt korrekt sammansättning av de två ord som det består av. Kännetecknets struktur är således inte ovanlig(17) och kännetecknet ger inte upphov till ett intryck som är avlägset från det intryck som uppkommer genom att betydelsen av nybildningens beståndsdelar kombineras.(18)
29. För det andra förklarade Hans-Peter Wilfer att trots de eventuella beskrivande bibetydelser som kännetecknet ROCKBASS kan ha, kan det inte med avseende på de berörda varorna ha en klar och tydlig betydelse som inte kan missförstås. Eftersom basgitarr inte har några egenskaper som är särskilt utmärkande för rockmusik, framstår det inte som naturligt att förstå ordet rockbass som en angivelse av en viss typ av basgitarr eller som benämning på en funktion hos basgitarren. Även om det antas att ordet rockbass avser en spelteknik för basgitarr, är denna betydelse inte beskrivande för varornas användning, eftersom i princip varje musikstil kan spelas på samtliga instrument. Sambandet mellan kännetecknet och basgitarrer är följaktligen inte direkt, bland annat eftersom det inte avser basgitarrernas väsentliga egenskaper.(19)
30. Förstainstansrätten slog fast att det för att artikel 7.1 c i förordningen skall vara tillämplig räcker att kännetecknet beskriver ett av de ifrågavarande varornas avsedda användningssätt, vilket omsättningskretsen kan antas beakta i en urvalssituation, och som således utgör en väsentlig egenskap.(20) Det är utrett att rockmusik utgör ett av de ifrågavarande varornas avsedda användningsområden. Rock är en mycket känd modern musikstil som associeras med elgitarr. Det kan bli aktuellt att beakta denna stil, och därefter hänvisa till elbasgitarr, vid valet av gitarr, särskilt om konsumenten har för avsikt att spela rock. Såsom överklagandenämnden vidare har visat genom att hänvisa till olika webbplatser, kan kännetecknet bestående av orden rock och bass allmänt användas i handeln som beteckning för elbasgitarr avsedd för rockmusik. Frågan huruvida denna benämning är tekniskt korrekt saknar betydelse för de konsumenter som inte har några särskilda tekniska kunskaper. Förstainstansrätten slog således vad beträffar basgitarrer fast att överklagandenämnden med fog ansåg att kännetecknet ROCKBASS hänför sig direkt till dessa varor, och till ett av varornas avsedda användningsområden, som kan beaktas när omsättningskretsen gör sitt val och att kännetecknet följaktligen är beskrivande.(21)
Den fjärde och den femte överklagandegrunden
31. Genom sin fjärde överklagandegrund har Hans-Peter Wilfer hävdat att förstainstansrätten inte tog hänsyn till andra tänkbara betydelser av ordet rockbass. På tyska har det engelska ordet ”rock” mer än 25 olika betydelser och ordet ”bass” åtminstone sex, varav den musikaliska betydelsen är mycket mångfacetterad. Dessutom har det tyska ordet ”rock” åtminstone fem olika betydelser och ordet ”bass” åtminstone fyra. Hans-Peter Wilfer påpekade vid förstainstansrätten att uttrycket ”rockbass” således kunde ha en mängd betydelser. Förstainstansrätten avstod, utan att lämna någon motivering, från att ta hänsyn till detta och förvanskade eller förvrängde därmed Hans-Peter Wilfers uppgifter och åsidosatte motiveringsskyldigheten. Vidare påstås det inte, vare sig i det ifrågasatta beslutet eller på de webbplatser som överklagandenämnden hänvisade till i detta, att det är troligt att ordet rockbass används allmänt i handeln som beteckning på en elgitarr som är avsedd för rockmusik. Därmed förvanskade förstainstansrätten även de omständigheter som låg till grund för domen och åsidosatte motiveringsskyldigheten.
32. Hans-Peter Wilfer har i den femte grunden för överklagandet hävdat att förstainstansrätten, genom att slå fast att ordmärket ROCKBASS inte var ovanligt till sin struktur, inte tog hänsyn till att ordet dels kunde ha många olika betydelser, dels kunde hänföras till flera tänkbara grammatiska kategorier, exempelvis substantiv/substantiv, verb/adjektiv och så vidare. Genom att bortse från detta förvanskade förstainstansrätten de omständigheter som låg till grund för domen och åsidosatte motiveringsskyldigheten.
33. Beträffande den fjärde överklagandegrunden räcker det att påpeka att domstolen har slagit fast att ansökan om registrering av ett ordmärke skall avslås om åtminstone en av dess möjliga betydelser avser en egenskap hos de berörda varorna eller tjänsterna.(22)
34. Samma synsätt skall enligt min uppfattning tillämpas analogt på den femte överklagandegrunden.
35. Jag anser således att den fjärde och den femte överklagandegrunden är obefogade.
Den sjunde överklagandegrunden
36. Hans-Peter Wilfer har i den sjunde grunden för överklagandet hävdat att förstainstansrätten åsidosatte artikel 7.1 c i förordningen på olika sätt.
37. För det första genomfördes de olika stegen i bedömningen i fel ordning. Inledningsvis tog förstainstansrätten endast hänsyn till de tänkbara betydelser som på något sätt kunde ange egenskaper hos de varor som ansökan avsåg, vilket ledde till en ond cirkel. Enligt Hans-Peter Wilfer skall bedömningen i ett första skede endast ske med utgångspunkt från betydelser som är tänkbara för en opartisk genomsnittlig iakttagare, och först i ett andra skede skall dessa betydelser kopplas till de berörda varorna. Om förstainstansrätten hade gått till väga på det sättet hade den tvingats ta hänsyn till samtliga betydelser av ”rockbass” som var uppenbara för en opartisk professionell musiker eller amatörmusiker. En av de uppenbara betydelserna avser fiskarten klippabborre.
38. Jag kan inte godta det argumentet. Det är enligt min uppfattning uppenbart att förstainstansrätten inte skapade en ond cirkel genom att endast beakta tänkbara betydelser som på något sätt kunde beskriva de berörda varornas egenskaper. Det är en konsekvens av principen att en ansökan om registrering av ett ord skall avslås om åtminstone en av dess möjliga betydelser avser en egenskap hos de berörda varorna eller tjänsterna. Även om Hans-Peter Wilfer således har rätt i sitt påstående att den nordamerikanska sötvattensfisken klippaborre(23) hör till de betydelser av ordet ”rockbass” som är uppenbara för den genomsnittlige professionelle musikern eller amatörmusikern (varav många inte har engelska som modersmål) påverkar detta inte förstainstansrättens bedömning.
39. Hans-Peter Wilfer har för det andra hävdat att förstainstansrätten inte utgick från helhetsintrycket av varumärket, utan bedömde dess beståndsdelar. Den bortsåg från de uppenbart fantasibetonade och suggestiva betydelserna av ROCKBASS för att i stället ta fasta på betydelser som enligt dess uppfattning var beskrivande. Den bortsåg från betydelsen ”musikstil som spelas med en basgitarr” och tillskrev uttrycket den enda betydelsen ”basgitarr som det lämpar sig att spela rockmusik på”. Den hänvisade enbart till de tänkbara betydelser som kunde härledas om ordet delades i två separata ord, nämligen ”rock” i bemärkelsen rockmusik och ”bass” i bemärkelsen basgitarr. Den bortsåg därmed helt från det allmänna intrycket av ordet ROCKBASS.
40. Jag kan inte godta det synsättet. Förstainstansrätten bedömde visserligen först varumärkets beståndsdelar. Detta följer emellertid domstolens fasta rättspraxis i fråga om varumärken som utgörs av en nybildning, bestående av delar som var för sig beskriver egenskaper hos de varor eller tjänster som registreringsansökan avser. I allmänhet är sådana varumärken i sig beskrivande.(24) Förstainstansrätten hänvisade därefter till undantaget från den allmänna regeln, nämligen att den inte gäller om det finns en uppfattbar skillnad mellan nybildningen och en enkel summering av de delar som nybildningen består av, och förklarade helt korrekt att en förutsättning för att en sådan skillnad skall anses föreligga är att nybildningen, på grund av sammansättningens ovanliga karaktär i förhållande till nämnda varor eller tjänster, ger upphov till ett intryck som är tillräckligt avlägset från det intryck som uppkommer genom att betydelsen av nybildningens beståndsdelar kombineras. Förstainstansrätten fann att kännetecknet ROCKBASS inte avvek från de lexikaliska reglerna i det engelska språket, eftersom det motsvarade en syntaktiskt korrekt sammansättning av de två ord som det bestod av. Förstainstansrätten konstaterade att kännetecknets struktur således inte var ovanlig och att det inte gav ett intryck som var avlägset från det intryck som uppkommer genom att betydelsen av nybildningens beståndsdelar kombineras.
41. Jag anser att förstainstansrätten i den delen av sin dom kombinerade en oklanderlig analys av domstolens rättspraxis med en bedömning av de faktiska omständigheterna som inte kan ifrågasättas inom ramen för överklagandet.
42. Hans-Peter Wilfer har för det tredje anfört att förstainstansrätten bortsåg från det faktum att avsedda användningssätt
inte räcker för att konstatera att ett varumärke är direkt beskrivande. Det framgår av punkt 62 i domen att förstainstansrätten ansåg att ett av varornas avsedda möjliga användningssätt var att spela rockmusik. Den konstaterade följaktligen att den uppgiften kunde vara väsentlig för en basgitarrköpare som tänker spela rockmusik. Den fann emellertid att frågan huruvida denna benämning är tekniskt korrekt saknade betydelse. Förstainstansrätten bortsåg därmed felaktigt från det faktum att för att den berörda allmänheten skall anse att en omständighet är väsentlig, är det nödvändigt att den allmänheten åtminstone känner till dess existens. I förevarande mål tyder inget på att de varor som ansökan avsåg, nämligen ”musikinstrument” eller ”elbasgitarrer” särskilt lämpar sig för att spela en viss musikstil. Således kan det faktum att det är möjligt att spela en viss musikstil såsom rockbas på vissa av de varor som ansökan avsåg, exempelvis en elbasgitarr, inte utgöra en väsentlig egenskap hos varan, och än mindre hos andra musikinstrument eller tillbehör som avsågs med ansökan. Som förstainstansrätten själv framhöll i punkt 66 skall ett känneteckens beskrivande karaktär bedömas individuellt i förhållande till var och en av de kategorier av varor eller tjänster som registreringsansökan avser.
43. Hans-Peter Wilfer tycks således anse att enbart den omständigheten att ett ord beskriver ett avsett användningssätt för en vara eller en tjänst som skall omfattas av ett sökt varumärke inte räcker för att det varumärket inte skall kunna registreras på grund av att det är beskrivande. Jag måste medge att jag har svårt att förstå hur det argumentet skulle kunna klara ens den mest summariska läsning av artikel 7.1 c i förordningen. I den artikeln föreskrivs otvetydigt att ”varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas … avsedda användning” ”får inte registreras”.
44. Vid förhandlingen har Hans-Peter Wilfers ombud betonat att musikstilen rockbas inte är en kännetecknande egenskap för varor eller musikinstrument. Inte heller i det fallet förstår jag hur argumentet kan vara till hjälp för Hans-Peter Wilfer. Det är naturligtvis uppenbart att ett av de avsedda sätten att använda en basgitarr är att spela rockmusik. Det konstaterandet blir inte mindre sant för att en viss person köper en basgitarr i (den eventuellt felaktiga) avsikten att spela klassisk musik med den. Det påverkas än mindre av det exempel som givits av Hans-Peter Wilfers ombud, som förklarade att den logiska slutsatsen blir att varumärket Honda Jazz inte kan registreras därför att det är möjligt att spela jazzmusik i bilar.
45. Jag anser således att den sjunde överklagandegrunden är verkningslös.
Den sjätte överklagandegrunden
46. Vid förstainstansrätten förklarade Hans-Peter Wilfer att det, enligt rättspraxis,(25) i fråga om gitarrtillbehör skall göras en oberoende prövning av varje kategori av de angivna varorna eller tjänsterna. I förevarande mål har inte ordet rockbass något uppenbart samband vare sig med de väsentliga egenskaperna hos tillbehören i klass 15 eller med de varor som anges i klasserna 9 och 18.(26)
47. Förstainstansrätten konstaterade vad beträffar behållare, väskor och fodral som omfattas av klass 18 att eftersom Hans-Peter Wilfer inte har gjort någon åtskillnad inom denna generiska kategori, skall överklagandenämndens bedömning fastställas till den del den avser denna kategori i dess helhet. Vad beträffar de apparater som omfattas av klass 9, framgår det av parternas argument att samma apparater kan användas för olika instrument. Användningen av dessa apparater för basgitarr är således endast ett av deras möjliga användningssätt. Det finns ett tillräckligt direkt och konkret samband mellan kännetecknet och de ifrågavarande varorna när den teknik som associeras med kännetecknet innebär eller kräver att dessa varor används. Denna teknik utgör nämligen inte enbart ett användningsområde för dessa varor eller tjänster utan är en av deras särskilda funktioner.(27) Under dessa omständigheter föranleder inte den omständigheten att de ifrågavarande varorna även kan användas i ett annat sammanhang, som inte associeras med det ifrågavarande kännetecknet, någon annan bedömning.(28) Även om de ifrågavarande apparaterna inte är avsedda att användas uteslutande för basgitarrer, används de emellertid i förevarande fall inte självständigt i förhållande till elektriska instrument. Användningen av dessa apparater är dessutom nödvändig för att spela elgitarr, som inte ensam kan producera musikaliska ljud. Möjligheten att spela elbasgitarr är en funktion hos de apparater som anges i ansökan och utgör inte endast ett av flera användningsområden. Egenskaperna hos dessa båda varukategorier kräver, eller åtminstone innebär, att varorna används gemensamt.(29)
48. Genom sin sjätte överklagandegrund har Hans-Peter Wilfer för det första gjort gällande att förstainstansrätten bortsåg från att behållare, väskor och fodral avsedda för transport av musikinstrument och tillbehör till dessa omfattas av klass 15. I enlighet med detta inbegrep Hans-Peter Wilfer ”behållare, väskor och fodral anpassade för nämnda varor” i sin förteckning över varor i klass 15. De ”behållare, väskor och fodral” som omfattas av klass 18 är således avsedda för all slags användning utom
för att transportera ”musikinstrument och tillbehör till dessa”. Förstainstansrätten har förvanskat de faktiska omständigheterna, utan att motivera detta.
49. Hans-Peter Wilfer har för det andra anfört att förstainstansrätten, genom att förklara att de varor i klass 9 avseende vilka han sökt registrering inte ”används … självständigt i förhållande till elektriska instrument”,(30) förvanskade de faktiska omständigheterna utan att motivera detta. Hans-Peter Wilfer hade förklarat att ingen av de varor som anges i klass 9 förutsatte att ett ”musikinstrument” eller en ”elgitarr” användes. Tvärtom kan ”ljudteknikapparater, mixerbord, ljudeffektapparater, förstärkare, högtalare, aktiva högtalare (combos)” lika gärna användas för att överföra många andra ljudsignaler, exempelvis djurläten, video-, televisions- och radiosignaler. Det är därför verklighetsfrämmande och godtyckligt att anta att den främsta funktionen hos utrustningen är dess användning tillsammans med en elbasgitarr. Detta gäller så mycket mer för ”behållare, väskor och fodral anpassade för [ljudteknikapparater, mixerbord, ljudeffektapparater, förstärkare, högtalare, aktiva högtalare (combos)]”, eftersom de inte säljs tillsammans med musikinstrument eller elbasgitarrer, utan bara med de varor som anges i klass 9.
50. Jag delar harmoniseringsbyråns uppfattning att den sjätte överklagandegrundens första del, trots att den framförs i form av kritik avseende en förvanskning av de faktiska omständigheterna, i själva verket syftar till att förstainstansrättens och i synnerhet överklagandenämndens bedömning av dessa omständigheter skall bedömas på nytt. Av det angripna beslutet framgår att Hans-Peter Wilfer inte uteslöt möjligheten att behållarna, väskorna och fodralen i klass 18 kunde användas tillsammans med gitarrer. Med utgångspunkt från detta konstaterade överklagandenämnden att det tilltänkta varumärket beskrev det avsedda användningssättet för dessa varor. Förstainstansrättens fastställelse av den bedömningen kan inte prövas inom ramen för överklagandet.
51. Beträffande den andra frågan tycks Hans-Peter Wilfer inte ha ifrågasatt förstainstansrättens konstaterande att ett möjligt sätt att använda utrustning i klass 9 är att använda den tillsammans med en basgitarr. Det faktum att utrustningen även kan användas på annat sätt, som det berörda varumärket inte hänför sig till, betyder inte att det inte är beskrivande.(31) Förstainstansrättens konstaterande att varumärket inte kunde registreras för utrustning i klass 9 var således korrekt.
52. Jag anser följaktligen att den sjätte grunden för överklagandet delvis inte kan tas upp till sakprövning och delvis är ogrundad.
Förslag till avgörande
53. Av ovan angivna skäl anser jag att domstolen skall
– ogilla överklagandet,
– förplikta Hans-Peter Wilfer att ersätta rättegångskostnaderna i samband med överklagandet.
(1) .
(2)  –	Dom av den 8 juni 2005 i mål T-315/03, Wilfer mot harmoniseringsbyrån (REG 2005, s. II‑1981).
(3)  –	Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3).
(4)
Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178). I samband med andra i huvudsak likalydande bestämmelser i direktiv 89/104 och i förordningen har domstolen slagit fast att dess tolkning av den ena bestämmelsen även skall gälla den andra: dom av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, Marca Mode (REG 2000, s. I‑4861), punkterna 26–28.
(5)
I förordningens trettonde skäl förklaras att den behörighet som genom förordningen tilläggs domstolen att ogiltigförklara och ändra besluten av överklagandenämnden bör utövas i första instans av förstainstansrätten i enlighet med rådets beslut 88/591/EKSG, EEG, Euratom av den 24 oktober 1988 om upprättandet av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt (EGT L 319, s. 1; svensk specialutgåva, område 1, volym 2, s. 89), ändrat genom beslut 93/350/Euratom, EKSG, EEG av den 8 juni 1993 (EGT L 144, s. 21; svensk specialutgåva, område 1, volym 3, s. 21).
(6)  –	I punkterna 10 och 11 i den överklagade domen hänvisas till förstainstansrättens beslut av den 9 september 2004 i mål T-14/04, Alto de Casablanca mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. II-3077), punkt 9 och där angiven rättspraxis.
(7)  –	Punkterna 12–14 i den överklagade domen, där det hänvisas till dom av den 26 november 2003 i mål T-222/02, HERON Robotunits mot harmoniseringsbyrån (ROBOTUNITS) (REG 2003, s. II-4995), punkterna 50 och 51 och där angiven rättspraxis.
(8)  –	Se ovan punkt 9.
(9)  –	Se även punkt 54 i domstolens dom av den 13 mars 2007 i mål C-29/05 P, harmoniseringsbyrån mot Kaul (REG 2007, s. I-0000), som bekräftar förstainstansrättens tolkning i förevarande mål.
(10)  –	Här hänvisas till dom av den 29 oktober 1980 i de förenade målen 209/78–215/78 och 218/78, Landewyck m.fl. mot kommissionen (REG 1980, s. 3125; svensk specialutgåva, volym 5, s. 345), punkt 47, och av den 21 mars 1990 i mål C-142/87, Belgien mot kommissionen (REG 1990, s. I-959), punkt 48, och dom av den 21 oktober 2004 i mål C-447/02 P, KWS Saat mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-0000), punkterna 47–50.
(11)  –	Dom av den 24 november 2004 i mål T-393/02, Henkel mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. II-4115), punkt 46 och där angiven rättspraxis.
(12)  –	Punkterna 28–36 i den överklagade domen.
(13)  –	Se ovan fotnot 10, särskilt punkterna 42, 43 och 63.
(14)  –	Punkt 39 i den överklagade domen.
(15)  –	Domen i målet ROBOTUNITS, ovan fotnot 16, punkt 41.
(16)  –	I fråga om direktiv 89/104, hänvisas till domstolens dom av den 12 februari 2004 i mål C‑363/99, Koninklijke KPN Nederland (REG 2004, s. I-1619), punkt 100, och dom av den 12 februari 2004 i mål C-265/00, Campina Melkunie (REG 2004, s. I-1699), punkt 43.
(17)  –	Dom av den 20 mars 2002 i mål T-356/00, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrån (CARCARD) (REG 2002, s. II-1963), punkt 29, och domen i det ovan i fotnot 8 nämnda målet ROBOTUNITS, punkt 39.
(18)  –	Punkterna 56–60 i den överklagade domen.
(19)  –	Punkterna 40 och 41 i den överklagade domen.
(20)  –	Domen i det ovan i punkt 8 nämnda målet ROBOTUNITS, punkt 44, och dom av den 20 juli 2004 i mål T-311/02, Lissotschenko och Hentze mot harmoniseringsbyrån (LIMO) (REG 2004, s. II-2957), punkt 41.
(21)  –	Punkterna 61–63 i den överklagade domen.
(22)  –	Dom av den 23 oktober 2003 i mål C-191/01, harmoniseringsbyrån mot Wrigley (REG 2003, s. I-12447), punkt 32; se även, i fråga om varumärkesdirektivet, domen i det ovan i fotnot 17 nämnda målet Campina Melkunie, punkt 38.
(23)  –	Ambloplites rupestris ; på franska perche des roches, crapet de roche eller rouget de roche; på tyska, gemeiner Felsenbarsch eller gemeiner Sonnenbarsch.
(24)  –	Se de mål som förstainstansrätten hänvisade till och som citeras i fotnot 17. Se, i fråga om förordningen, även dom av den 19 april 2007 i mål C-273/05 P, Celltech (REG 2007, s. I-0000), punkt 77.
(25)  –	Dom av den 27 februari 2002 i mål T-219/00, Ellos mot harmoniseringsbyrån (ELLOS) (REG 2002, s. II-753), punkt 41.
(26)  –	Punkt 42 i den överklagade domen.
(27)  –	Dom av den 27 februari 2002 i mål T-106/00, Streamserve mot harmoniseringsbyrån (REG 2002, s. II-723), punkt 44.
(28)  –	Domen i det ovan i fotnot 8 nämnda målet ROBOTUNITS, punkt 47.
(29)  –	Punkterna 70–73 i den överklagade domen.
(30)  –	Punkt 73.
(31)  –	Se ovan punkt 33.