62006CC0328
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ
Г-Н PAOLO MENGOZZI
представено на 13 септември 2007 година (
1
)
Дело C-328/06
Alfredo Nieto Nuño
срещу
Leonci Monlleó Franquet
„Марки — Директива 89/104/ЕИО — Член 4, параграф 2, буква г) — Общоизвестни марки в държавите-членки по смисъла на член 6, второ от Парижката конвенция — Познаване на марката — Географски обхват“
1.
В настоящото преюдициално производство препращащата юрисдикция поставя на Съда въпрос относно тълкуването на член 4 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (
2
).
2.
Въпросът е повдигнат в рамките на производство, образувано въз основа на иск от притежателя на регистрирана в Испания марка срещу ползвателя на по-ранна нерегистрирана марка, идентична на първата и използвана за същите услуги, с оглед установяване на нарушение от страна на ответника на правата, произтичащи от регистрираната марка, както и прекратяване на действията, съставляващи посоченото нарушение и на твърдяната вреда.
I — Приложима правна уредба
А — Международноправна уредба
3.
Подписана в Париж на 20 март 1883 г. от единадесет държави, Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост (
3
) (наричана по-нататък „Парижка конвенция“) е първата от големите многостранни конвенции в областта, страни по която понастоящем са най-много държави (171 договарящи държави (
4
), сред които всички държави-членки на Общността). В съответствие с член 1, параграф 1 от нея държавите, към които се прилага Конвенцията, образуват Съюз, който притежава собствени органи (
5
) и има за цел закрила на индустриалната собственост във всичките ѝ аспекти (
6
).
4.
Член 6, второ, въведен в текста на Конвенцията от конференцията за ревизия от Хага от 1925 г. (
7
) посочва в параграф 1 следното:
„Държавите — членки на Съюза, се задължават да отказват или обезсилват било служебно, ако законодателството на страната позволява това, било по молба на заинтересувания, регистрацията и забранят употребата на една фабрична или търговска марка, която възпроизвежда, имитира или подвежда, което може да доведе до заблуда по една марка, която компетентната в страната на регистрацията или на употребата власт смята за всеобщоизвестна като марка на лице, прието от настоящата Конвенция за неин ползвател, и която марка се използва за идентични или подобни артикули. Същото важи и за случаи, когато съществената част на марката възпроизвежда такава всеизвестна марка или е имитация, която може да доведе до заблуда.“
5.
Член 16, параграфи 1 и 2 от Споразумението относно свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуалната собственост (ТРИПС) на Световната търговска организация (
8
) гласи, както следва:
„1.   Притежателят на регистрирана фабрична или търговска марка има изключителното право да попречи на трети страни, които не притежават съгласието на притежателя, да използват в процес на търговия идентични или сходни знаци за стоки или услуги, които са идентични или сходни със стоките и услугите с регистрираната фабрична или търговска марка, когато подобно използване ще доведе до вероятност от объркване […].
2.   Член 6 bis от Парижката конвенция (1967 г.) е валиден mutatis mutandis за услугите. При определяне дали дадена фабрична или търговска марка е добре известна страните членки вземат предвид познаването на търговската марка в съответния сектор от обществото, включително познаването ѝ в заинтересованата страна членка, което е постигнато в резултат на подпомагане на търговската марка.“
6.
С цел изясняване, уеднаквяване и допълване на международните разпоредби относно закрилата на общоизвестните марки, посочени в член 6, второ от Парижката конвенция и в член 16 от Споразумението ТРИПС, посочени по-горе, Постоянният комитет по право на марките, полезните модели, промишлените дизайни и географските указания на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) (
9
) на състоялата се от 8 до 12 юни 1999 г. в Женева сесия взе решение (
10
) за приемане на обща препоръка относно разпоредбите за закрила на общоизвестните марки. Тази препоръка е приета от Събранието на Парижкия съюз и Общото събрание на СОИС на общата сесия, проведена от 20 до 29 септември 1999 г.
7.
Член 2 от въпросната препоръка излага насоките, които трябва да се следват при определяне дали дадена марка е общоизвестна в държава-членка на Парижкия съюз или на СОИС:
„1)   [Фактори, които следва да бъдат вземани предвид]
а)
За да се определи дали дадена марка е общоизвестна, компетентният орган взема предвид всяко обстоятелство, въз основа на което може да се установи общоизвестността.
б)
По-специално, компетентният орган взема предвид предоставената му информация относно фактори, въз основа на които може да се установи дали марката е или не е общоизвестна, като по-конкретно, но не само информация относно:
i)
степента на познаване или разпознаване на марката от съответната част от потребителите;
ii)
срока, обхвата и географските граници на използването на марката;
iii)
срока, обхвата и географските граници на популяризирането на марката, включително рекламата и представянето по време на панаири и изложби на стоки или услуги, по отношение на които марката се прилага;
iv)
срока и географските граници на регистрацията или заявката за регистрация на марката, доколкото те отразяват използването или разпознаването на марката;
v)
ефективната защита на правата върху марка, в частност степента, в която марката е призната за общоизвестна от компетентните органи;
vi)
стойността на марката.
в)
Гореизброените фактори, които представляват указания, чиято цел е да помогнат на компетентния орган да определи дали марката е общоизвестна, не са предварително определени условия, въз основа на които да се направи заключение. Заключението ще зависи от обстоятелствата по случая. В някои случаи всички тези фактори могат да бъдат релевантни. В други случаи само някои от тях могат да бъдат релевантни. В трети случаи нито един от изброените фактори не може да бъде отчетен като релевантен и решението може да бъде основано върху други фактори, които не са изброени в посочената по-горе буква б). Тези други фактори могат да бъдат релевантни сами по себе си или свързани с един или повече от изброените по-горе в буква б) фактори.
2)   [Съответен кръг от потребители]
а)
Съответният кръг от потребители по-конкретно, но не само, обхваща:
i)
действителни или потенциални потребители на стоки или услуги, по отношение на които марката се прилага;
ii)
лицата от дистрибуторски канали на стоки или услуги, по отношение на които марката се прилага;
iii)
икономическите среди с дейности, свързани с вида стоки или услуги, по отношение на които марката се прилага;
б)
Когато е установено, че дадена марка е общоизвестна в поне един съответен кръг от потребители в държава-членка, тя се счита за общоизвестна в тази държава-членка.
в)
Когато е установено, че дадена марка е общоизвестна в поне един съответен кръг от потребители в държава-членка, тя може да се счита за общоизвестна в тази държава-членка.
г)
Всяка държава-членка може да реши, че дадена марка е общоизвестна, дори ако тя не е или ако държавата-членка прилага разпоредбата на буква в), че тя е известна в съответен кръг от потребители в държавата-членка.
3)   [Фактори, които следва да не бъдат вземани предвид]
а)
За да определи дали дадена марка е общоизвестна, държавата-членка не може да изисква:
i)
марката да е била използвана или регистрирана, или да е била предмет на заявка за регистрация в или за тази държава-членка;
ii)
марката да е общоизвестна в различна от нейната територия, да е регистрирана или да е била предмет на заявка за регистрация в или за различна от нейната територия; или
iii)
марката да е общоизвестна на всички потребители в тази държава-членка.
б)
Независимо от буква а), ii), за целите на параграф 2, буква г), всяка държава-членка може да изисква марката да е общоизвестна в една или повече различни от нейната територии.“
Б — Общностна правна уредба
8.
В съответствие с целта, посочена в нейните съображения, Директива 89/104 цели да сближи законодателствата на държавите-членки относно марките, като се ограничава до сближаването на онези национални разпоредби, които най-пряко засягат функционирането на вътрешния пазар и които могат да възпрепятстват свободното движение на стоки и свободното предоставяне на услуги или да опорочат конкуренцията (вж. първо и трето съображение).
9.
От тази гледна точка посочената директива поставя най-напред изискването за идентични във всички държави-членки условия за придобиване и запазване на правата върху регистрираната марка, като определя знаците, от които може да се състои марката (член 2), посочва по начин, който се стреми към изчерпателност, основанията за отказ или недействителност, присъщи на самата марка или при конфликти между марката и по-ранни права (членове 3 и 4), както и условия за отмяна (член 12).
10.
За целите на настоящото производство особено значение придобива именно член 4 от директивата, озаглавен „Други основания за отказ или недействителност при конфликти с по-ранни права“, параграф 1 от който гласи:
„Марка не се регистрира, а ако е регистрирана, може да се обяви за недействителна:
а)
ако е идентична с по-ранна марка и стоките или услугите, за които марката е заявена или регистрирана, са идентични със стоките или услугите, за които е защитена по-ранната марка;
б)
ако поради нейната идентичност или сходство [другаде в текста: „прилика“] с по-ранна марка и идентичността или сходството [другаде в текста: „приликата“] на стоките или услугите, за които марките се отнасят, съществува вероятност за объркване на обществото [другаде в текста: „в съзнанието на хората“], която включва вероятност за свързване с по-ранната марка“ (
11
).
11.
Параграф 2, буква г) от същия член гласи следното:
„По-ранни марки“ по смисъла на параграф 1 са:
[…]
г)
марки, които към датата на подаване на заявка за регистрация, или съответно на приоритета, претендиран по отношение заявката за регистрация на марка, са общоизвестни в държавата-членка в смисъла, в който думата „общоизвестен“ е използвана в член 6а [другаде в текста: „член 6, второ“] от Парижката конвенция (
12
).
12.
Следващият параграф 4, буква б) предвижда:
„Всяка държава-членка допълнително може да предвиди, че марката няма да бъде регистрирана, а ако е регистрирана, ще бъде обявена за недействителна, когато и доколкото:
[…]
б)
права върху нерегистрирана марка или друг знак, използван в търговската дейност, са придобити преди датата на заявяване за регистрация на последващата марка или приоритетната дата, претендирана за заявката за регистрация на последващата марка, и тази нерегистрирана марка или друг знак предоставят на притежателя си право да забрани използването на по-късната марка“ (
13
).
13.
Освен това Директива 89/104 предвижда разпоредби, които са предназначени да гарантират регистрираните марки да се ползват с една и съща правна защита във всички национални законодателства, като държавите-членки могат да предоставят разширена защита на марките с добра репутация (вж. девето съображение).
14.
Член 6, озаглавен „Ограничаване на действието на марката“, посочва в параграф 2:
„Марката не дава право на притежателя да забрани на трето лице да използва в търговската дейност по-ранно право, което важи само по отношение на конкретен район, доколкото това право е признато от законите на съответната държава-членка и в границите на територията, за която е признато.“
15.
Уместно е да се припомни накрая, че дванадесетото съображение от директивата посочва изискването, че предвидените в нея разпоредби трябва изцяло да съответстват на тези на Парижката конвенция, по която всички държави-членки са договарящи страни.
В — Национална правна уредба
16.
Член 6, параграфи 1 и 2 от Закон № 17 от 7 декември 2001 г. (испански закон за марките) предвижда:
„1.   Не могат да се регистрират като марки знаците:
а)
които са идентични с по-ранна марка, отнасяща се до идентични стоки или услуги;
б)
за които поради тяхната идентичност или прилика с по-ранна марка и поради идентичността или приликата на стоките или услугите, за които знаците се отнасят, съществува вероятност от объркване на потребителите, която включва вероятност от свързване с по-ранната марка.
2.   „По-ранни марки“ по смисъла на параграф 1 са:
а)
регистрираните марки, чиято дата на подаване на заявка за регистрация или съответно на приоритета е по-ранна от датата на подаване на заявка за регистрация, предмет на разглеждане, и които принадлежат на следните категории:
i)
испанските марки;
ii)
международно регистрирани марки, които имат действие в Испания;
iii)
марки на Общността;
б)
регистрирани марки на Общността, които в съответствие с Регламента за марката на Общността са с валидна претенция за преходност по отношение на марка по буква а), подточки i) и ii) дори когато последната е била обект на отказ от права или е с изтекъл срок;
в)
заявките за регистрация на марки, посочени в буква а) и буква б), ако те бъдат регистрирани;
г)
нерегистрираните марки, които към датата на подаване на заявка за регистрация или съответно на приоритета, предмет на разглеждане, са „общоизвестни“ в Испания по смисъла на член 6, второ от Парижката конвенция“ (
14
).
II — Спорът по главното производство и преюдициалният въпрос
17.
Видно от акта за препращане и от изпратената на Съда преписка, фактите по спора по главното производство могат да бъдат обобщени, както следва по-долу.
18.
Г-н Nieto Nuño, ищец в главното производство, е притежател на словната марка „FINCAS TARRAGONA“, регистрирана в Испания за услуги, които съответстват на следното описание: „сделки с недвижимо имущество: управление на собственост и съсобственост, наемане и продажба на недвижими имоти, правна помощ, строително предприемачество“ и които попадат в клас 36 съгласно Ницската спогодба (
15
).
19.
Г-н Leonci Monlleó Franquet е собственик на агенция за недвижими имоти, установена в Тарагона, която от създаването ѝ през 1978 г. предлага услуги в различни области на дейност на агент по недвижими имоти, продажба на недвижими имоти и управление на недвижима собственост, като използва отличителния знак „FINCAS TARRAGONA“ на кастилски или „FINQUES TARRAGONA“ на каталански (
16
).
20.
Призован пред препращащата юрисдикция във връзка с предявен иск за прекратяване използването на знака „FINCAS TARRAGONA“ (или „FINQUES TARRAGONA“) поради това че използването му нарушавало правата, свързани с марката на ищеца, г-н Monlleó Franquet предявява насрещен иск за заличаване на регистрацията на марката на ищеца и за прекратяване на всяко използване от страна на последния на знака, който попада в обхвата на посочената регистрация, както и за обезщетение за вреди.
21.
Ответникът основава своя иск за обявяване на недействителност на марката на ищеца на две правни основания. С първото той изтъква предходността и общоизвестността по смисъла на посочения по-горе член 6, второ от Парижката конвенция, които характеризират използвания от ответника отличителен знак, за да ползва защитата, предвидена в член 6, параграф 2 от Закона за марките, който транспонира в испанското законодателство член 4 от Директива 89/104. С второто правно основание се иска прилагане на член 51, параграф 1, буква б) от Закона за марките, по силата на който регистрацията на дадена марка може да бъде обявена за недействителна и заличена от регистъра, когато заявителят е бил недобросъвестен при подаване на заявката за регистрация.
22.
От акта за препращане е видно, че в хода на главното производство е установено, че претендираният от ответника отличителен знак е използван само в териториалната рамка на град Тарагона и неговите околности. Освен това от посочения акт се подразбира, че в рамките на географския район, в който е използван и благодарение на използването му, въпросният знак е придобил добра репутация.
23.
С цел разрешаване на спора, препращащата юрисдикция счита за необходимо да постави на Съда следния преюдициален въпрос, който е свързан с първото изтъкнато от ответника правно основание за обявяване недействителността на марката и се отнася до тълкуването на член 4 от Директива 89/104:
„Отнася ли се залегналото в член 4 от Първа директива 89/104/ЕИО понятие за „общоизвестна“ марка в държава-членка единствено и изключително до степента на познаване и утвърденост в дадена държава-членка на Европейския съюз или на значителна част от нейната територия, или общоизвестността на марката може да се обвърже с териториална рамка, която не съвпада с територията на дадената държава, а с нейна автономна общност, област, провинция или град в зависимост от обхванатите от марката стоки и услуги и нейните действителни адресати, накратко, в зависимост от съответния пазар?“
III — Производството пред Съда
24.
По силата на член 23 от Статута на Съда ответникът по главното производство, френското и италианското правителство и Комисията на Европейските общности са представили писмени становища пред Съда.
IV — Правен анализ
А — Кратки съображения относно акта за препращане и представените в съответствие с член 23 от Статута на Съда становища
25.
Препращащата юрисдикция изхожда от схващането, че отличителният знак, който е в основата на насрещния иск за обявяване на недействителност, предявен от ответника, спада към категорията марки, описана в член 4, параграф 2, буква г) от Директива 89/104. Тя има съмнения относно тълкуването на понятието „общоизвестна марка в държава-членка по смисъла на член 6, второ от Парижката конвенция“, посочено в горецитираната разпоредба, и по-специално що се отнася до условията, свързани с териториалния обхват на общоизвестността на марката. Посочената юрисдикция отбелязва, че в испанската съдебна практика надделява схващането, съгласно което за целите на прилагането на разпоредбата от Закона за марките, която транспонира член 4, параграф 2, буква г) от Директива 89/104, общоизвестността на дадена марка трябва задължително да бъде доказана по отношение на цялата територия на държавата или на значителна част от нея, докато насоките, приети от СОИС, препоръчвали по-гъвкав и с повече аспекти подход, който свързва общоизвестността не толкова с територията, колкото с пазара на стоки и услуги, за които се отнася марката.
26.
Ответникът по главното производство отбелязва, че изискването общоизвестността на дадена марка да обхваща цялата територия на държавата-членка или значителна част от нея би довело до дискриминация за предприятията, които упражняват дейността си в по-ограничена географска рамка. Освен това той изтъква, че за разрешаване на спора по главното производство Съдът следва да се произнесе по поставения от препращащата юрисдикция въпрос предвид обстоятелството, че в дадения случай регистрираната марка била използвана в границите на същата териториална рамка, в която се разпространява и по-ранната марка, и че конфликтът между въпросните две марки възникнал в чисто местен контекст, в рамките на територията на една испанска провинция.
27.
Обратно, френското и италианското правителство и Комисията, които изтъкват като цяло сходни доводи, предлагат на Съда да отговори на поставения от препращащата юрисдикция въпрос в смисъл, че понятието „общоизвестна марка“, посочено в член 4, параграф 2, буква г) от Директива 89/104, се отнася до степента на познаване на марката върху територията на дадена държава-членка (френското правителство) или на значителна част от нейната територия (италианското правителство и Комисията).
Б — Съображения
28.
Както бе посочено по-горе, член 4, параграф 2, буква г) от Директива 89/104 препраща към член 6, второ от Парижката конвенция. Посоченото препращане обаче не предполага единствено транспониране в общностната правна уредба на понятието за общоизвестност на марката, установено на международно ниво — за което член 6, второ от Парижката конвенция не дава впрочем никакво определение — но също и позоваване на една ясно определена категория правни положения, на които разпоредбите от конвенцията, и съответно от директивата, възнамеряват да осигурят закрила. С други думи, посоченото в горецитираната разпоредба от директивата препращане, според мен, следва да се разглежда като позоваване на материалното приложно поле на международното правило, с което съвпада и това на препращащото общностно правило.
29.
Следователно първо трябва да се разгледа този член от Конвенцията.
30.
Член 6, второ от Парижката конвенция представлява изключение от принципа за териториалност — върху който се основава моделът за закрила, предоставена с Конвенцията — по силата на който правото върху марката, получено в определен правов ред след изпълнение на необходимите формалности, е защитено само в рамките на този правов ред (
17
). Целта на въпросната разпоредба е да позволи на притежателя на регистрирана или използвана в държава от Съюза марка да се противопостави на регистрирането ѝ или да поиска заличаване на вече направена регистрация, както и на използването ѝ в друга държава на Съюза, в която въпросната марка е придобила добра репутация, макар и да не е все още регистрирана. В основата ѝ е залегнала идеята, че правото върху марката може да възникне и следователно да бъде защитавано само въз основа на придобитата репутация в рамките на определен национален правов ред. В крайна сметка целта е да се възпират нелоялните практики, свързани с придобитата репутация на марката, за да се избегне възможността трети лица да си я присвояват посредством регистрация или използване в държава, където тя все още не е защитена, като с това възпрепятстват достъпа на притежателя до въпросния пазар или го принуждават да плаща, за да прехвърли правото върху марката.
31.
В актуалната си редакция и тълкуван в светлината на член 1, параграф 2 от Конвенцията, член 6, второ се отнася изключително до търговски марки, а не и до марките за услуги. Освен това, макар използването на марката в държавата-членка, където се търси защитата ѝ, да не е изрично предвидено като условие за прилагане, разглежданата разпоредба не задължават държавите от Съюза да защитават общоизвестните марки, които не са били използвани в посочената държава (
18
). Накрая, посочената разпоредба не представлява дерогация от принципа на специфичност (или на относително действие), нито правило, чиято цел е да защитава марката от евентуално „размиване“: осигуряваният от нея обхват на защита се ограничава до случаи на конфликт между марки във връзка с идентични или подобни стоки и нейното прилагане е подчинено на наличието на вероятност от объркване (
19
).
32.
Следователно член 6, второ от Парижката конвенция определя минималното съдържание на международна защита на общоизвестните марки.
33.
Както бе посочено, целта му е да се прилага за регистрираните или използвани марки в дадена държава от Съюза — или във всички случаи за марки, притежавани от лица, които могат да се ползват от разпоредбите на Конвенцията — чиято общоизвестност излиза извън границите на държавата на произхода поради използването им в други държави от Съюза, например посредством търговия на стоки, носещи марката или чрез рекламни кампании.
34.
Под въпрос е обаче дали член 6, второ, и най-общо разпоредбите на Конвенцията, които освен принципа на националното третиране (
20
), предписват минимални стандарти за защита на стоките, обект на индустриална собственост, която тя урежда, биха намерили приложение също и по отношение на чисто вътрешни положения, в които защитата би била предоставена от държава от Съюза на нейния гражданин (
21
), какъвто изглежда е случаят във висящия пред препращащата юрисдикция спор.
35.
Даваният в доктрината отговор на този въпрос е различен в зависимост от естеството и целите, които са признати на Парижката конвенция. Според някои Конвенцията цели да постигне минимално хармонизиране на законодателствата на държавите от Съюза от гледна точка на материалното си приложно поле и така предписва единни правни норми, приложими независимо от гражданството на лицата, които се позовават на защитата. Според други, обратно, става дума за международна конвенция, която разглежда изключително третирането на чужди граждани, на които осигурява минимална защита излизаща извън принципа на националното третиране.
36.
Съгласно първия подход, по силата на поетите международни задължения държавите-членки би трябвало да променят националното си законодателство с оглед на това разпоредбите на Конвенцията, определящи минималните нива на защита, да могат да се прилагат и по отношение на техните граждани.
37.
Според втория подход, напротив, държавите от Съюза би трябвало да предоставят това, което се нарича „режим на третиране на равнище на Съюза“, само на гражданите на други държави от Съюза или на трети страни, когато са налице предвидените в член 3 от Конвенцията положения. С оглед на това същата би послужила само за полагане началото на процес на хармонизиране на законодателството в рамките на Съюза, като насърчава участващите в него страни, но без да ги задължава да включат своите граждани в обхвата на правата, с които се ползват чуждите граждани ex jure conventionis, с цел да се избегне дискриминация в ущърб на първите.
38.
Считам за неподходящо общностният съд да се произнася, дори и имплицитно, по посочения по-горе въпрос, що се отнася по същество до определяне обхвата на задълженията на държавите-членки по силата на международноправен договор, по който Общността не е договаряща страна, и то въпреки че приложното поле на разпоредба от вторичното общностно право зависи в крайна сметка от избора на едната или другата теза, по силата на препращането към съдържащата се в нея международноправна норма. Всъщност при липса на ясно указание в Конвенцията задължение на всяка държава-членка е да определи дали и на какво основание — съгласно задължение, което произтича от Конвенцията, или по преценка на законодателя, за да бъде избегната обратна дискриминация (
22
) — тя предоставя на своите граждани „режим на третиране на равнище на Съюза“, а следователно и специалната защита, посочена в член 6, второ от Конвенцията.
39.
Впрочем, не смятам, че може да се твърди — независимо от приложното поле, което бихме искали да признаем на член 6, второ от Парижката конвенция — че задължението за защита на общоизвестните марки по смисъла на посочената Конвенция, дори в чисто вътрешни положения, е наложено на държавите-членки по силата на общностното право, като се има предвид, че режимът на нерегистрираните марки, към чиито категории спадат въпросните марки, не е предмет на хармонизиране към днешна дата.
40.
Струва ми се от друга страна, че отговор на въпроса, изложен в точка 34 по-горе, дори не е абсолютно необходим за разрешаване на поставения от препращащата юрисдикция въпрос предвид целите и системата на Директива 89/104.
41.
В тази връзка в самото начало следва да се припомни, че член 6, второ от Парижката конвенция, поне в широкото приложно поле, което му е признато от член 16 от Споразумението ТРИПС, се прилага или когато марката е станала общоизвестна вследствие на използването ѝ върху територията на държавата, където е поискана защитата (
23
), или когато общоизвестността е придобита не в резултат на използване в тесен смисъл, а благодарение на рекламни кампании, проведени на територията на въпросната държава или извън нея (това, което се нарича „spill-over advertisement“), или по-просто казано — като последица от придобитата в чужбина общоизвестност на марката (
24
).
42.
В първия случай разглежданата марка е използвана върху територията на държавата, но не е регистрирана там.
43.
Такива марки (наричани марки de facto) са предмет на специфичната разпоредба на член 4, параграф 4, буква б) от Директива 89/104, съгласно която всяка държава-членка може да предвиди, че съществуването на права върху нерегистрирана марка представлява основание за забрана за регистрация на последваща марка или за недействителност на същата, ако правовият ред във въпросната държава признава изключителни права на нейния притежател.
44.
В системата на директивата една нерегистрирана в държава-членка марка, която обаче се използва там, може следователно да представлява пречка за регистрацията или да позволява заличаване на същата едновременно като общоизвестна марка по смисъла на член 6, второ от Парижката конвенция, в съответствие с член 4, параграф 2, буква г), ако са налице всички условия за прилагането му (
25
), както и доколкото се явява нерегистрирана марка по смисъла на член 4, параграф 4, буква б), ако законодателството на въпросната държава-членка признава изключителни права на тази категория марки.
45.
Съгласно член 4, параграф 4, буква б) от Директива 89/104 и както е указано в четвърто съображение от нея, въз основа на което тя „не лишава държавите-членки от правото да продължат да защитават марките, придобити чрез използване“, всяка държава-членка е свободна не само да предостави защита на нерегистрираните марки, поради което приема използването на даден знак като факт, пораждащ правото на изключителност, но и да определи границите, обхвата и условията за тази защита.
46.
Защитата, например, може да бъде подчинена на условието марката да е достигнала известно ниво на общоизвестност или нейното използване да е придобило определено географско измерение, или дори напълно да липсва всякакво условие, свързано с минимално ниво на познаване на знака от страна на потребителите или по отношение на териториалния обхват на нейното използване.
47.
От това следва, че по принцип дори една по-ранна нерегистрирана марка, която поради използване е придобила общоизвестност в дадена държава-членка на чисто местно ниво, може да представлява основателна пречка за регистрация на последваща марка или основание за недействителността ѝ, ако така е предвидено в законодателството на посочената държава-членка (
26
).
48.
При тези условия струва ми се възможно да заключа, че ако съдилищата на държава-членка тълкуват националната разпоредба за транспониране на член 4, параграф 2, буква г) от Директива 89/104 в смисъл, че една по-ранна марка, използвана върху територията на посочената държава, може да представлява основателна пречка за регистрация на последваща марка или да бъде основание за недействителност дори когато посочената предходна марка не е общоизвестна върху цялата територия на държавата или на значителна част от нейната територия, а в по-ограничена териториална рамка, това тълкуване не е несъвместимо със системата и целите на директивата, като се има предвид свободата на действие, с която разполагат държавите-членки при определяне съдържанието на защита на марките de facto в съответния им правов ред (
27
).
49.
Не смятам, че съдържащото се в член 4, параграф 2, буква г) от Директива 89/104 препращане към член 6, второ от Парижката конвенция, би могло да обори горния извод, предвид това че въпросната разпоредба — ако предположим, че тя трябва да бъде тълкувана като изключително отнасяща се за общоизвестните на национално или междурегионално ниво марки — както бе посочено по-горе, предвижда само минимално ниво на защита (
28
).
50.
Не считам, че този извод може да бъде поставян под въпрос, когато само отбелязвам, че той създава пречки за еднакво тълкуване и прилагане на основанията за отказ или недействителност на регистрацията на дадена марка, тъй като самата директива разрешава такъв резултат, когато позволява на държавите-членки да определят сферата на защита, която трябва да бъде призната на нерегистрираните марки в случай на конфликт със заявени или регистрирани такива. Напротив, считам, че ако посредством приемане на еднакво тълкуване на разпоредбите на общностно ниво се изключи възможността за тълкуване в националната правна рамка, което позволява прилагане на основанията за отказ и за недействителност от въпросната разпоредба по отношение и на de facto марки (
29
), които са общоизвестни в незначителна част от националната територия, би се стигнало до това да не се вземат надлежно предвид границите на въведеното с Директива 89/104 хармонизиране на законодателствата.
51.
По мое мнение, от горепосоченото следва, че с оглед на системата и преследваните от член 4, параграф 2, буква г) от Директива 89/104 цели няма пречка, при тълкуване и прилагане на националните разпоредби за транспониране на този член, да се счита за общоизвестна във въпросната държава-членка, по смисъла на член 6, второ от Парижката конвенция, марка, използвана в посочената държава, чиято общоизвестност не обхваща цялата територия или значителна част от нея, а се отнася до по-ограничена географска рамка.
V — Заключение
52.
С оглед на всички изложени по-горе съображения предлагам на Съда да отговори на поставения му от Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona преюдициален въпрос по следния начин:
„Член 4, параграф 2, буква г) от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че няма пречка предвидените в нея основания за отказ за регистрация на марка и основания за недействителност на същата да се прилагат дори когато спорната по-ранна марка, използвана, но нерегистрирана в дадена държава-членка, е общоизвестна не върху цялата територия на посочената държава или върху значителна част от нея, а в по-ограничена териториална рамка.“
(
1
)	Език на оригиналния текст: италиански.
(
2
)	ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92.
(
3
)	Парижката конвенция, в редакцията ѝ след измененията от 1883 г. до днес, всъщност е съставена от поредица от конвенции, включени в текстовете, изготвени на конференциите за ревизии, предвидени в член 14, наричани „актове“ след Конференцията от Вашингтон от 1911 г. Действащият понастоящем текст е резултат от ревизията, извършена на Конференцията от Стокхолм от 1967 г.
(
4
)	Вж. http://www.wipo.int.
(
5
)	Тези органи са: Събранието на Съюза (член 13), неговият Изпълнителен комитет (член 14), Международното бюро за интелектуална собственост (член 15, наричано по-нататък „Международно бюро“), конференциите за ревизия (член 18, параграф 2) и Международния съд (член 28).
(
6
)	Съгласно член 1, параграф 2 от Конвенцията тази закрила има за обект патентите за изобретения, полезните образци, индустриалните рисунки или модели, фабричните или търговски марки, знаците за услуги, търговското име, указанията за произход или наименованията на мястото за произход, както и преследването на нелоялната конкуренция. Подобна конвенция за авторското право е подписана в Берн през 1886 г. (Бернска конвенция за закрила на литературните и художествените произведения).
(
7
)	Този член впоследствие е изменен от конференциите за ревизия от Лондон, 1934 г., Лисабон, 1958 г. и Стокхолм, 1967 г.
(
8
)	Приложение 1 В към Споразумението за създаване на Световната търговска организация.
(
9
)	Както е известно, СОИС е специализирана агенция на Организацията на обединените нации, създадена с международна конвенция, подписана през 1967 г. в Стокхолм, чиято основна задача е да съдейства за закрила на интелектуалната собственост чрез сътрудничество между държавите и в сътрудничество с други международни организации. Тя води началото си от създадените с Парижката и Бернската конвенции структури, чиито международни служби (една — за индустриалната собственост, а другата — за авторските права), които се обединиха през 1893 г. с появата първо на BIRPI (Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle) [Обединени международни бюра за защита на интелектуалната собственост], а след това през 1960 г., след преместване на седалището от Берн в Женева — на СОИС.
(
10
)	Това решение се вписва в рамките на установените от СОИС процедури за по-бързо разработване на общи и хармонизирани международни правила и принципи, за да се отчете бързо развиващата се индустриална собственост. Процедурите допълват традиционния метод за определяне на международните правила чрез международни договори. Въпреки че не са правнообвързващи, приетите от Постоянния комитет по право на марките решения представляват важен способ за убеждаване.
(
11
)	Аналогична разпоредба се съдържа и в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).
(
12
)	Вж. в същия смисъл член 8, параграф 2, буква в) от Регламент № 40/94.
(
13
)	Вж. член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94.
(
14
)	Неофициален превод.
(
15
)	Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки, ревизирана в Стокхолм на 14 юли 1967 г. Клас 36 включва: „Застрахователни услуги; финансови сделки; парични сделки; сделки с недвижимо имущество“.
(
16
)	Г-н Leonci Monlleó прави опит да регистрира използвания знак в съответствие с предишното испанско законодателство в областта на марките от 1988 г., но среща отказ.
(
17
)	Решението за включване на въпросния член в текста на Конвенцията е взето на конференцията за ревизия от Хага от 1925 г. именно с цел да се избегнат трудностите, свързани със стриктно прилагане на този принцип. Още в хода на конвенцията за ревизия от Вашингтон от 1905 г. е обсъждана необходимостта от признаване на гражданин на държава от Съюза на правото да продължи да използва отличителния си знак в друга държава от Съюза, независимо от това, че този знак е присвоен от трето лице в посочената държава. По-нататък, въпросът е предмет на препоръка на Икономическия комитет на Обществото на народите, включена в програмата на конференцията за ревизия от Хага от 1925 г. В първоначалната си редакция член 6, второ предвижда задължение за държавите от Съюза да изключват регистрацията на даден знак или да обезсилват вече направена регистрация, в случай че този знак е бил общоизвестен в държавата по регистрация като знак на трето лице, прието от Конвенцията за негов ползвател. След конференцията за ревизия от Лисабон от 1958 г. се включва освен това и възможността за забрана използването на знака на трето лице.
(
18
)	Предложение за изменение на текста на член 6, второ с оглед разширяване на обхвата му и за случаите, когато марката не е била използвана в държавата-членка, за която се търси защитата, е било обсъждано и отхвърлено на конференцията за ревизия от Лисабон от 1958 г.
(
19
)	Член 16, параграф 2 от Споразумението ТРИПС значително разширява сферата на защита на общоизвестните марки, като излиза извън приложното поле на член 6, второ от Парижката конвенция. По силата на тази разпоредба посочената защита обхваща и марките за услуги и се признава също и в случаите на репутация на марката, придобита извън нейното използване. Освен това по силата на параграф 3 от същия член, защитата не е ограничена от принципа на специфичност.
(
20
)	Член 2, параграф 1 от Парижката конвенция установява, че гражданите на всяка от държавите-членки на Съюза се ползват в другите държави-членки на Съюза от изгодите, които съответните закони дават или ще дадат впоследствие на собствените им граждани. На този принцип, който превишава обхвата на принципа на реципрочност, се основава цялата система на Конвенцията.
(
21
)	Както е посочено по-горе, в съответствие с членове 2 и 3 от Конвенцията, приложното £ поле ratione personarum се определя в зависимост от критерия, свързан с гражданството (или с местожителство или с мястото на установяване, в случай на граждани на държави, които не са част от Съюза).
(
22
)	Някои държави-членки, при ратифициране на Парижката конвенция или на по-късен етап, са разширили изрично към своите граждани приложното ѝ поле, с което показват, че считат, че то е ограничено до това да третира чуждите граждани. По-точно що се отнася до испанския правов ред, по силата на член 3 във връзка с параграфи 1 и 3 от Закона за марките физическите или юридически лица с испанска националност или които обичайно пребивават в Испания или имат промишлено или търговско предприятие, реално и действащо, установено на испанска територия, или които се ползват от предимствата на Парижката конвенция, могат да се позоват на разпоредбите на посочената конвенция, доколкото тя е пряко приложима, всеки път когато тези разпоредби са по-благоприятни за тях, отколкото разпоредбите на Закона за марките. Следва да се отбележи обаче, в преамбюла на Закона за марките, изричното указание за намерението на законодателя, като предвижда защита на нерегистрираните търговски наименования, да „[разреши] проблема, свързан с еднаквото третиране на чужди граждани, които могат да се позоват на член 8 от Парижката конвенция […] или на принципа на реципрочност, и тези, на които Законът предоставя същата защита“ („se resuelve así el problema de la equiparación de trato de los extranjeros que puedan invocar el art. 8 des Convenio de París […] par la protección de la propriedad industrial de 20 de marzo de 1883, o el principio de reciprocidad, a los que la Ley dispensa la misma protección“).
(
23
)	Заинтересованата държава е длъжна да определи какво трябва да се разбира под „използване върху нейна територия“: тя би могла, например, да определи като такова и използване на марката, свързано със стоки, предназначени за износ и които поради това не се предлагат на националния пазар, когато марката би била във всеки случай поставена във въпросната държава. Дори и самите рекламни дейности, провеждани на територията на дадена държава-членка, могат да бъдат разглеждани като „използване“.
(
24
)	Мобилността и модерните комуникационни технологии допринасят, разбира се, за транснационалното разпространение на марката, най-малко в отношенията между технологично напреднали държави.
(
25
)	Свързани с гражданството на притежателя, в случай че се присъединяваме към тезата, според която приложното поле на разпоредбите на Конвенцията са ограничени до третирането на чужди граждани и до репутацията в държавата, в която се иска защита на марката.
(
26
)	По мое мнение не може да се стигне до друго заключение при позоваване на член 6, параграф 2 от Директивата, който признава на по-ранното използване с местно значение само правото на притежателя на марката да продължи да я използва, тъй като посочената разпоредба само узаконява ограничението на правото на изключителност, с което се ползва регистрираната марка в случаите, когато законодателството на дадена държава-членка позволява едновременно съществуване на последната с по-ранно право с местно значение, но не действа като ограничение на признатата в член 4, параграф 4, буква б) възможност на държавите-членки за защита на нерегистрирана по-ранна марка дори ако тя има само местно значение, в случаите на конфликт със заявена или регистрирана по-късно марка. От друга страна, ако директивата бе искала да изключи възможността на държава-членка да предостави право на обезсилване дори по отношение на нерегистрирана марка с местно значение, не би могло да се разбере уточнението в член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94, според което за да може да обоснове възражение срещу заявка за регистрация на даден знак като марка на Общността, една по-ранна нерегистрирана марка, защитена в дадена държава-членка, трябва да има по-голямо значение от местното.
(
27
)	След това посочените съдилища следва да преценят дали това тълкуване се съгласува с направения от националния законодател избор при определянето на вътрешната система за защита на марките, що се отнася в частност до начините на придобиване на право върху марка. Що се отнася до Кралство Испания, изглежда, че системата на новия Закон за марките се основава на стриктно прилагане на принципа за регистрация. Следва обаче да се отбележи, че в нормативната система на предишния испански Закон за марките (Ley 32/1988 [Закон № 32/1988] от 10 ноември 1988 г.) общоизвестните марки са уреждани от член 3, включен в раздел „Общи разпоредби“, който определял начините на придобиване на правото върху марка. По-специално, параграф 1 от посочения член установява, че това право „се придобива посредством регистрация“ („El derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley“), докато в следващия параграф 2 на по-ранните общоизвестни в Испания марки на съответния кръг потребители се признава право на заличаване по отношение на по-късната регистрация на дадена марка, което би могло да създаде вероятност от объркване. („Sin embargo, el usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados podrá reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria, siempre que ejercite la acción antes de que transcurran cinco años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca registrada, a no ser que ésta hubiera sido solicitada de mala fe, en cuyo caso la acción de anulación será imprescriptible“). В тази връзка трябва обаче да се отбележи, че в последната разпоредба, формулирана най-общо, изобщо не се посочва специално член 6, второ от Парижката конвенция.
(
28
)	Впрочем съгласно приетите от СОИС насоки за целите на предоставяната на общоизвестните марки защита същото териториално измерение на общоизвестността в крайна сметка загубва от своето значение, когато се твърди, че държавите-членки могат да предоставят предвидената в член 6, второ от Конвенцията защита дори когато въпросната марка не е общоизвестна или известна върху националната територия, а само в чужбина (вж. точка 7 по-горе).
(
29
)	Следователно това не важи, както вече е видно от всички изложени по-горе съображения, за хипотезата, в която посоченото основание за отказ или за недействителност е изтъкнато в полза на по-ранна общоизвестна марка във въпросната държава-членка при липса на използване на посочената марка върху територията на държавата.