FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
föredraget den 16 januari 20081(1)
Mål C‑102/07
Adidas AG och
Adidas Benelux BV
mot
Marca Mode CV,
C&A Nederland,
H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV och
Vendex KBB Nederland BV
(begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna))
”Varumärke – Särskiljningsförmåga hos ett varumärke eller kännetecken som tjänar som dekoration av varorna – Frihållningsbehov”I –    Inledning
1.        Den välkända tillverkaren av sportmaterial Adidas och dess nederländska dotterbolag har åter(2) väckt talan mot andra företag på grund av att dessa har använt vissa kännetecken som liknar tillverkarens kända varumärke
i form av tre ränder. De har enligt Adidas därvid gjort sig skyldiga till intrång i Adidas industriella äganderätt till varumärket.
2.        Denna gång har Adidas använt sitt kännetecken som invändning mot att andra försäljare av klädesplagg i samma kategori använder
en dubbel rand i kontrasterande färger för att dölja och stärka plaggens sömmar. Hoge Raad har mot denna bakgrund frågat huruvida
frihållningsbehovet skall tillämpas för att begränsa en varumärkesinnehavares möjligheter att utöva sina rättigheter.
3.        Bakom konflikten ligger i grunden en strid för att ta sig fram på en marknad med kraftig rivalitet som underblåses genom de
stora fördelar som företagen hoppas kunna tillskansa sig. Då blir det förståeligt att det som för en lekman ter sig som något
banalt – kampen om äganderätten till två eller tre parallella ränder i en viss färg – får dramatiska proportioner när kampen
äger rum på området för sportkläder.
4.        Inom elitidrotten medför stjärnornas vinster den bästa reklamen för de tröj‑ och sportskoföretag som sponsrar dem och som,
givetvis, betalar mycket pengar. Det har emellertid funnits löpare som, till och med på långa distanser, har segrat barfota,
som till exempel etiopiern Abebe Bikila.(3)
II – Tillämpliga bestämmelser
5.        Jag vill inledningsvis påpeka att jag, med hänsyn till det likartade innehållet i direktiv 89/104/EEG (4) (nedan kallat direktivet) och förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken (nedan kallad förordningen),(5) till hjälp för tolkningen av direktivet, kommer att redogöra för några av domstolens domar rörande bestämmelser i förordningen.(6)
6.        Enligt artikel 2 i direktivet, som har rubriken ”Tecken som kan utgöra ett varumärke”, kan registrering ske av alla tecken
som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning,
förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.
7.        Artikel 3 har rubriken ”Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder” och vilka dessa är anges uttömmande i artikel 3.1:
”1. Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett skall de kunna ogiltigförklaras:
a) Tecken som inte kan utgöra ett varumärke.
b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.
c) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet,
kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna
eller tjänsterna.
d) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna
handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.
e) Tecken som endast består av
–        en form som följer av varans art, eller
–        en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, eller
–        en form som ger varan ett betydande värde.
…”
8.        I punkt 3 i nämnda artikel 3 behandlas så kallat förvärv av särskiljningsförmåga till följd av användning av kännetecknet.
Bestämmelsen har följande lydelse:
”Ett varumärke skall inte vägras registrering eller ogiltigförklaras med stöd av punkt 1 b, c eller d, om det före tidpunkten
för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga. En medlemsstat
kan dessutom besluta att denna bestämmelse skall gälla även då särskiljningsförmågan har förvärvats efter tidpunkten för registreringsansökan
eller tidpunkten för registreringen.”
9.        Artikel 5 i direktivet har rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”, och däri beskrivs de rättigheter som innehavaren
av den industriella äganderätten har. Punkterna 1 och 2 har följande lydelse:
”1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har
hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda
a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket
är registrerat,
b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster
som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet
och varumärket.
2. En medlemsstat kan också besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från
att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster
av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet
utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”
10.      Artikel 6 i direktivet ägnas åt ”Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan”. I punkt 1, som är relevant för den aktuella
tolkningsfrågan, föreskrivs följande:
”1. Varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda
a) sitt eget namn eller adress,
b) uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten
för framställandet eller andra egenskaper,
c) varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel,
förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.”
III – Bakgrunden till målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna
11.      Adidas AG blev genom sju registreringar, både Beneluxregistreringar och internationella registreringar, innehavare i Benelux
av ett antal figurmärken som samtliga består av tre vertikala och parallella ränder av samma bredd som löper längs med ett
klädesplaggs sidor, axlar, ärmar och byxben, liksom längs med sidosömmarna, i en färg som står i kontrast till klädesplaggets
grundfärg. Genom registreringarna erhöll kännetecknen skydd med avseende på sport‑ och fritidskläder.
12.      Det tyska företaget Adidas AG beviljade sitt dotterbolag Adidas BV (nedan kallas moder‑ och dotterbolag gemensamt Adidas)
en exklusiv licens för distribution av sina varor i Benelux, och tvistar nu om sina rättigheter med textilföretagen Marca
Mode, C&A, H&M och Vendex (nedan kallade de fyra motparterna), som också är etablerade i Nederländerna.
13.      År 1986 upptäckte Adidas att Marca Mode och C&A hade börjat sälja sport‑ och fritidskläder som var försedda med två vertikala
parallella ränder i en färg som kontrasterade med klädesplaggens grundfärg (svart på vitt).
14.      Viss kontakt mellan konkurrenterna föregick uppenbarligen tvisterna, för det framgår av beslutet om hänskjutande att Marca
Mode och C&A, innan de inledde en rättstvist, uppgav sig inte vilja avstå från att använda de två uppenbart annorlunda vertikala
parallella ränderna.
15.      I ett interimistiskt förfarande mot H&M och i ett annat förfarande mot Marca Mode och C&A, båda vid Rechtbank Breda (nedan
kallad Rechtbank), påstod klaganden i det nationella målet att svarandena gjort sig skyldiga till intrång i företagets industriella
äganderätt och yrkade att domstolen skulle slå fast att Marca Mode och C&A var tvungna att sluta använda och inte hade rätt
att använda ett kännetecken bestående av figurmärket i form av tre ränder liksom varje annat kännetecken som sammanföll med
Adidas figurmärke, såsom de ovan beskrivna dubbla ränderna, som användes av de fyra motparterna.
16.      H&M, Marca Mode, C&A och Vendex bestred yrkandena. De fyra motparterna yrkade, först i ett genkäromål och sedan i en separat
talan, att Rechtbank genom dom skulle fastställa att de hade rätt att såsom dekoration på sport‑ och fritidskläder använda
två ränder.
17.      I beslut av den 2 oktober 1997, respektive i beslut av den 13 oktober 1998, ansåg den domstolsordförande som skötte handläggningen
av det interimistiska förfarandet, respektive den Rechtbank som handlade målen i sak, att det i vissa avseenden skedde ett
intrång i Adidas varumärkesrättigheter.
18.      De fyra motparterna överklagade då samtliga beslut till Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch (appellationsdomstol i Hertogenbosch,
nedan kallad Gerechtshof), som ex officio beslutade om sammanläggning av målen.
19.      I dom av den 29 mars 2005 ogillade Gerechtshof Adidas yrkanden, de yrkanden som Marca Mode och C&A hade framställt i genkäromålen
samt de yrkanden som de fyra motparterna hade framställt i det separata målet. Domstolen upphävde även beslutet av den 2 oktober 1997.
20.      Gerechtshof fann att de fyra motparternas agerande inte utgjorde intrång i de varumärkesrättigheter som Adidas åberopade.
Domstolen meddelade emellertid inte någon fastställelsedom avseende användning av de två ränderna, eftersom framställningarna
var så allmänt hållna att det därmed bortsågs ifrån att omfattningen av ett varumärkes skydd inte är någon statisk uppgift
och att de omständigheter som är av relevans för bedömningen av ett intrång varierar beroende på tid och plats.
21.      Gerechtshof ansåg att varumärket bestående av tre ränder inte ursprungligen kan anses ha varit något starkt varumärke, eftersom
det har svag särskiljningsförmåga i sig. År 1996 hade kännetecknet emellertid efter Adidas marknadsföringsåtgärder förvärvat
särskiljningsförmåga till följd av användning, varför Gerechtshof fann att skyddets omfattning hade utvidgats. Skyddet kunde
emellertid inte anses omfatta även andra randmotiv eller enkel design i form av ränder som skall hållas tillgängliga för tredje
man, eftersom de är vanligt förekommande kännetecken som inte lämpar sig för monopolisering.
22.      Adidas ansåg att Gerechtshofs dom var felaktig och överklagade den därför till Hoge Raad genom kassationstalan. Adidas erkände
visserligen vikten av frihållningsbehovet, vilket enligt EG‑domstolens rättspraxis skall beaktas vid prövningen av de absoluta
registreringshindren i artikel 3 i direktiv 89/104, men företaget motsatte sig att frihållningsbehovet åter skulle beaktas
vid bedömningen av omfattningen av det skydd som varumärket uppnår om kännetecknet inte omfattas av något av registreringshindren
i ovannämnda artikel 3.
23.      Hoge Raad ansåg, med avseende på kassationstalan, att det var utrett att Adidas trerandsmärke har förvärvat hög särskiljningsförmåga
till följd av den utbredda användningen av märket. Domstolen hyste däremot vissa tvivel angående omfattningen av skyddet för
ett varumärke som består av ett kännetecken som saknar ursprunglig särskiljningsförmåga enligt artikel 3.1 c i direktiv 89/104,
men som har erhållit särskiljningsförmåga till följd av användning och sedan registrerats. Hoge Raad vill särskilt få klarhet
i huruvida det är nödvändigt att beakta allmänintresset av att inte otillbörligen begränsa tillgången till vissa kännetecken
för andra aktörer som utbjuder de aktuella varorna eller tjänsterna (Freihaltebedürfnis).
24.      Mot denna bakgrund har Hoge Raad förklarat målet vilande och ställt följande tolkningsfrågor:
”1.      Är det vid fastställandet av omfattningen av skyddet för ett varumärke som utgörs antingen av ett kännetecken som saknar ursprunglig
särskiljningsförmåga eller av en sådan angivelse som motsvarar beskrivningen i artikel 3.1 c i direktivet, men som har förvärvat
särskiljningsförmåga till följd av användning och registrerats, nödvändigt att beakta allmänintresset av att inte otillbörligen
begränsa tillgången till vissa kännetecken för andra aktörer som utbjuder de aktuella varorna eller tjänsterna (Freihaltebedürfnis)?
2.      Om svaret är jakande, blir bedömningen olika beroende på om den aktuella omsättningskretsen betraktar kännetecknen – som skall
hållas tillgängliga – som kännetecken för att särskilja varor eller om den betraktar dem som rena dekorationer av varan?
3.      Blir bedömningen olika även beroende på om det kännetecken avseende vilket varumärkesinnehavaren har väckt talan saknar sådan
särskiljningsförmåga som avses i artikel 3.1 b i direktivet eller om det utgörs av en sådan angivelse som avses i artikel 3.1 c
i direktivet?”
IV – Förfarandet vid domstolen
25.      Begäran om förhandsavgörande inkom till domstolens kansli den 21 februari 2007. Marca Mode, H&M, Adidas, den italienska regeringen,
Förenade kungarikets regering och kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden inom den frist som föreskrivs i artikel 23
i domstolens stadga.
26.      Vid förhandlingen den 6 december 2007 deltog företrädarna för Adidas, Marca Mode och H&M, liksom ombuden för den italienska
regeringen, Förenade kungarikets regering och Europeiska gemenskapernas kommission, för att yttra sig muntligen.
V –    Bedömning av tolkningsfrågorna
A –    Problemställningen
27.      Tolkningsfrågorna avser omfattningen av varumärkesskyddet. För att besvara dem krävs en utredning av gränserna för utövningen
av de rättigheter som enligt artiklarna 5 och 6 i direktivet följer av den aktuella industriella äganderätten.
28.      Det omtvistade varumärket har, enligt vad som framgår av handlingarna, förvärvat särskiljningsförmåga till följd av Adidas
användning av varumärket, och därför är även de bestämmelser som rör kännetecken som enligt artikel 3 b, c och d i direktivet
inte får registreras som varumärken tillämpliga.
29.      Med hänsyn till att Hoge Raad särskilt angav frihållningsbehovet som ett möjligt kriterium vid tolkningen av de ovannämnda
bestämmelserna är emellertid i synnerhet artikel 6.1 b i direktivet betydelsefull vid prövningen av målet. Denna bestämmelse
innehåller nämligen bestämmelser om varumärkesrättens begränsningar och har också vissa redaktionella likheter med artikel 3.1 c
i direktivet, som avser beskrivande varumärken.
30.      Härvid skall nämnas att den nationella domstolen ansåg att det var nödvändigt att utreda huruvida Adidas kännetecken i målet
vid den nationella domstolen är hänförligt till punkt b eller punkt c i artikel 3.1 i direktivet. Det registreringshinder
eller, i förekommande fall, den ogiltighetsgrund som avses i punkt b har nämligen, till skillnad från registreringshindret/ogiltighetsgrunden
i punkt c, inte någon motsvarighet bland de begränsningar av ett varumärkes rättsverkan som avses i artikel 6.1. Härav framgår
att konsekvenserna varierar beroende på om varumärket saknade ursprunglig särskiljningsförmåga (varvid artikel 3.1 b är tillämplig)
eller om det var beskrivande för någon av varans egenskaper (punkt c i samma bestämmelse). Denna utredning ankommer emellertid,
på grund av att den avser de faktiska omständigheterna, enbart på Hoge Raad, eller, för det fall Hoge Raad inom ramen för
kassationstalan inte får pröva de faktiska omständigheterna, på den lägre instansen.
31.      Med hänsyn till det nära förhållandet mellan frågorna, anser jag i likhet med den italienska regeringen att de bör prövas
tillsammans. Den största vikten skall härvid läggas på den första frågan, genom vilken Hoge Raad i huvudsak vill få klarhet
i huruvida allmänintresset av att hålla ett konkret kännetecken tillgängligt skall beaktas när omfattningen av en varumärkesinnehavares
rättigheter skall fastställas i ett förfarande om varumärkesintrång.
32.      Domstolen(7) har, om jag inte misstar mig, trots upprepade hänvisningar till frihållningsbehovet aldrig vidtagit någon detaljerad utredning
av detta tyska rättsinstitut. Detta föranleder mig att göra en mer omsorgsfull analys, som går utöver den enkla definition
som jag har gett i andra förslag till avgörande.
B –    Inledning: frihållningsbehovet
1.      Ursprung: den tyska rätten
33.      I förslaget till avgörande i målet Koninklijke(8) refererade jag till ”det så kallade frihållningsbehovet i tysk doktrin”, enligt vilket det ”vid sidan om hinder avseende
avsaknad av särskiljningsförmåga [finns] andra hänsyn till allmänintresset som talar för en begränsning av möjligheten att
registrera vissa tecken för att de skall kunna användas fritt av samtliga aktörer”.(9)
34.      Sålunda har jag framhävt dels institutets tyska ursprung, och upplyst om det tyska namnet (Freihaltebedürfnis),(10) dels dess nära samband med allmänintresset. För att underlätta förståelsen för denna nationella rättsprincip och för dess
betydelse inom gemenskapssystemet, skall jag dock redogöra närmare för dess utveckling inom båda dessa rättsordningar.
35.      Sökandet efter principens ursprung leder till den tid då Warenzeichengesetz (äldre tysk lag om varumärken, nedan kallad WZG)
var gällande rätt.(11) I praktiken ansågs det att 4 § andra stycket punkt 1 i lagen var för snäv, eftersom den bara innehöll förbud mot registrering
av kännetecken bestående av enbart siffror, bokstäver eller ord innehållande upplysningar om varans art, tidsperiod, produktionsställe,
egenskaper, avsedda användning, pris, kvantitet eller vikt.(12)
36.      För att undvika vissa svårigheter utvecklades en rättspraxis, genom vilken registrering även blev förbjuden för ett kännetecken
om ensamrätt till kännetecknet ansågs strida mot konkurrenternas intressen.(13) Detta fick konsekvenser för prövningen av varumärkesansökningar, eftersom den tyska registreringsmyndigheten inte behövde
utreda huruvida det sökta varumärket hade särskiljningsförmåga i de fall då frihållningsbehovet utgjorde ett hinder för registrering.(14)
37.      Enligt den traditionella tyska tolkningen var tre adjektiv knutna till principen om frihållningsbehovet; behovet måste vara
konkret, aktuellt och tungt vägande.(15) Härvid avsågs att principen endast gällde för de varor och tjänster som avsågs med registreringsansökan (konkret), att behovet
inte fick vara enbart hypotetiskt och att tillgängligheten inte enbart fick vara hotad av en potentiell risk, även om det
var motiverat om det förelåg en framtida risk grundad på kontrollerbara och verkliga uppgifter (aktuellt), liksom att behovet
måste vara mycket allvarligt och viktigt (tungt vägande).(16)
38.      Enligt denna tyska rättspraxis och administrativa praxis(17) var det den som ansökte om registrering av ett varumärke som hade bevisbördan såväl för kännetecknets särskiljningsförmåga
som för att det inte fanns något behov av att hålla kännetecknet tillgängligt för konkurrenterna.(18)
39.      I den tyska rätten blev Freihaltebedürfnis kort sagt ett genom rättspraxis tillkommet oskrivet villkor,(19) som gällde utöver de lagstadgade villkoren i WZG.
40.      Den lagändring som genomfördes 1995 genom den nya tyska lagen om varumärken, av den 1 januari 1995, utformad med utgångspunkt
från direktivet, medförde en ändring av 4 § andra stycket WZG, vars bestämmelser om absoluta registreringshinder flyttades
till 8 § i den nya lagen.
2.      Oförenlighet med gemenskapsrätten
41.      År 1997 beslutade Landgericht München I (appellationsdomstol nummer 1 i München) att hänskjuta tolkningsfrågor till domstolen
i målet Windsurfing Chiemsee.(20) Det är inte konstigt att den bayerska domstolen, mot bakgrund av 1995 års lag, bland annat frågade huruvida principen om
Freihaltebedürfnis var förenlig med artikel 3.1 c i direktivet.
42.      Tvisten rörde som bekant upplysningar om geografiskt ursprung, vilket varken minskar betydelsen eller vikten av domstolens
uttalande att ”... tillämpningen av artikel 3.1 c [i direktivet] inte beror på om det föreligger konkret, aktuellt och tungt
vägande behov av att utesluta ensamrätt ... enligt [tysk] rättspraxis ...”,(21) ett uttalande som inte passerade obemärkt i den tyska doktrinen.(22)
43.      Domstolen förkastade emellertid inte fullständigt teorin om Freihaltebedürfnis, utan fann att det fanns ett samband mellan denna och det allmänintresse som ligger till grund för den bestämmelse som Landgericht
München I hade begärt tolkning av.(23) Det finns sålunda grund för åsikten att förbudet mot registrering av beskrivande kännetecken eller upplysningar i den mening
som avses i artikel 3.1 c i direktivet svarar mot synsättet att monopolisering av sådana kännetecken skall förbjudas, så att
samhället inte hindras i sin legitima strävan efter att kunna använda dem fritt.(24)
44.      Sedan dess har gemenskapsdomstolen upprepade gånger funnit att det är nödvändigt att tillämpa den med allmänintresset oupplösligen
förenade principen om frihållningsbehovet med hänvisning till syftet med den nämnda bestämmelsen, det vill säga att behovet
att tillgänglighålla ett varumärke eller en angivelse skall beaktas vid bedömningen av huruvida kännetecknet kan registreras,(25) och den har utvidgat denna ståndpunkt även till punkterna b och e i artikel 3.(26)
45.      Här avslutar jag redogörelsen för frihållningsbehovet, eftersom det inte är värt att fördjupa sig i mer detaljerade aspekter,
som saknar betydelse för Hoge Raads tolkningsfråga och som skulle kunna försvåra förståelsen av detta förslag till avgörande.
Med de nu förvärvade relevanta kunskaperna om det aktuella rättsinstitutet är det dags att fördjupa sig i artikel 6 i direktivet
och utreda i vilken mån den tar upp denna pretorianfigur som en del av allmänintresset.
C –    Tolkningen av artikel 6.1 i direktivet
46.      Innan jag inleder analysen av denna bestämmelse vill jag påpeka att jag inte är övertygad om att det bästa sättet att finna
en lösning på tvisten i målet vid den nationella domstolen är att bedöma tolkningsfrågorna enbart genom en tolkning av artikel 5
i direktivet, såsom klagandena i målet vid den nationella domstolen och Förenade kungarikets regering har förespråkat i sina
yttranden.
47.      Jag är medveten om det logiska och systematiska sambandet mellan artiklarna 5 och 6 i direktivet, vars tolkning troligtvis
inverkar på slutresultatet. Man får emellertid inte glömma artikel 6.1 när det just handlar om att fastställa omfattningen
av varumärkesinnehavarens rätt att hindra tredje man från att använda kännetecken, i överensstämmelse med rubriken till artikel 6.(27) Inte heller den rikliga rättspraxis som finns angående artikel 5 i direktivet vore tillräcklig för att tillfredsställa den
nationella domstolen som, utan att nämna det, har hänvisat till artikel 6 i direktivet.
48.      I artikel 5 i direktivet anges varumärkesinnehavarens rättigheter. Det finns två argument som talar mot att frihållningsbehovet
skall tillämpas inom ramen för denna artikel. För det första Freihaltebedürfnis ursprung, som uppenbarligen hör samman med registreringen av varumärken och inte avser en utvidgning av omfattningen av varumärkesinnehavarens
rättigheter. För det andra direktivets systematik. I artikel 6 i direktivet regleras uttryckligen begränsningen av rättigheterna,
och att godta den tyska principen vid tolkningen av artikel 5 vore liktydigt med att lägga till ett oskrivet villkor, i strid
mot rättssäkerheten och gemenskapslagstiftningens anda.
49.      De uppenbara likheterna och tydliga skillnaderna mellan punkt 1 i artikel 3 och punkt 1 i artikel 6 inbjuder dessutom till
att studera båda bestämmelserna. Däremot avser jag inte att fördjupa mig i artikel 6.1 a, som inte rör tolkningsfrågorna och
redan har prövats i aktuell rättspraxis från domstolen.(28)
1.      Utelämnande av kännetecken som saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktivet
50.      Vid en jämförelse mellan artikel 3.1 b och artikel 6.1 framkommer väsentliga skillnader, på så sätt att artikel 6 utgör ett
förbud mot att tredje man ”förhindras att använda” varumärket, och avser inte invändningar mot registrering av ett liknande
kännetecken.
51.      Bland de varumärken som varumärkesinnehavaren enligt artikel 6.1 inte har rätt att hindra tredje man från att använda återfinns
namn (punkt a), beskrivande varumärken (punkt b) och användning av varumärket för att ange varans eller tjänstens avsedda
ändamål (punkt c) förutsatt att ”tredje man handlar i enlighet med god affärssed”.
52.      Däremot nämns inte den grund som rör avsaknad av särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.1 b. Eftersom det
enligt artikel 3.3 finns en möjlighet att registrera sådana kännetecken, framgår det att den särskiljningsförmåga som i sådana
fall har förvärvats till följd av användning medför att invändningen avseende den inledningsvisa avsaknaden av särskiljningsförmåga
inte längre kan göras gällande, liksom att lagstiftaren under sådana omständigheter premierar varumärkesinnehavarens ansträngningar
för att undanröja registreringshindret genom att tillåta vederbörande att invända mot att konkurrenter använder varumärket.
53.      Orsaken till detta betydelsefulla utelämnande har sin grund i det synsätt som jag sedan länge har förespråkat, om än med avseende
på förordningen,(29) nämligen att de hänsyn till allmänintresset som talar för att vissa kännetecken inte skall få registreras för att de skall
hållas tillgängliga för samtliga aktörer (frihållningsbehovet) inte skall beaktas såvitt avser artikel 7.1 b i förordningen
(artikel 3.1 b i direktivet).
54.      Detta synsätt grundar sig på att syftet med det absoluta registreringshindret enligt dessa bestämmelser är att hindra registrering
av kännetecken som saknar konkret särskiljningsförmåga, det vill säga kännetecken som en normalt informerad och skäligen uppmärksam
och medveten genomsnittskonsument inte kan identifiera som pålitliga upplysningar från ett företag, varför, såsom rätteligen
har påpekats, generiska kännetecken är varumärkets antites.(30)
55.      Allmänintresset värnas genom punkterna c, d och e i artikel 7.1 i förordningen (motsvarande punkter i artikel 3.1 i direktivet)
på så sätt att vissa aktörer är förhindrade att tillskansa sig kännetecken som är såväl estetiskt som tekniskt ändamålsenliga
eller lämpliga för att beskriva varan i sig, dess verkliga eller fiktiva eller andra egenskaper såsom ursprung, eller kännetecken
som enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.
56.      Ett sådant skydd bör dock inte utvidgas så att det omfattar kännetecken som, utan att vara beskrivande, saknar specifik särskiljningsförmåga
av andra skäl. Det vore ologiskt att hävda ett allmänintresse av att tillgänglighålla kännetecken som inte kan identifiera
det företag från vilket de betecknade varorna eller tjänsterna härrör. Därför medför den industriella äganderätten att en
företagare som har lyckats med sina ansträngningar att genom användning och marknadsföring förvandla ett obetydligt kännetecken
till ett varumärke som vunnit allmänhetens erkännande, belönas för sin bedrift att eliminera varumärkets brist på särskiljningsförmåga
och få det att fylla funktionen som upplysning om från vilket företag varorna eller tjänsterna härrör. Omvandlingen från ett
betydelselöst kännetecken till varumärke sker med hjälp av artikel 3.3 i direktivet.
57.      Det hittills anförda är till nytta för Hoge Raad om den, med beaktande av de alternativa faktiska omständigheterna som nämndes
i punkt 30 ovan, anser att Adidas tre ränder saknade ursprunglig särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.1 b
i direktivet. För det fall Hoge Raad tvärtom skulle finna att varumärket i fråga utgör en upplysning om varans egenskaper,
skall jag nu närmare fördjupa mig i artikel 6.1 b i direktivet.
2.      Räckvidden av artikel 6.1 b i direktivet
58.      Tolkningen av denna bestämmelse kräver en kort sammanfattning av domstolens rättspraxis angående densamma.
a)      Redogörelse för domstolens rättspraxis
59.      I domen i målet BMW(31) utredde domstolen syftet med nämnda bestämmelse och fann det vara att förena varumärkesskyddet med den fria rörligheten för
varor och friheten att tillhandahålla tjänster inom den gemensamma marknaden på ett sådant sätt att varumärkesrätten kan upprätthålla
sin funktion som ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som fördraget syftar till att införa och upprätthålla.(32)
60.      Enligt domstolen är det nödvändigt att förena varumärkesinnehavarens rättigheter med fördragets syften i form av ordnad och
hederlig företagskonkurrens.
61.      I det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee begärde den nationella domstolen i själva verket inte någon tolkning av artikel 6.1 b
i direktivet, utan ville få klarhet i huruvida den hade någon betydelse för tolkningen av artikel 3 i direktivet. Domstolen
fann att den inte hade någon sådan betydelse, men beskrev den förstnämnda bestämmelsens räckvidd genom att strax därefter
tillägga att det i artikel 6.1 b inte anges att tredje man har rätt att bruka ett geografiskt namn som varumärke, utan där
föreskrivs endast rätten att använda namnet i upplysningssyfte, det vill säga som upplysning om det geografiska ursprunget,
förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.(33)
62.      Detta innebär att konkurrenter som använder ett beskrivande kännetecken som har registrerats som varumärke måste uppfylla
två villkor: de får inte använda det som varumärke och de måste iaktta god affärssed.(34)
63.      Vad gäller metodologin vid tillämpningen av artikel 6.1 b, innebar domen i målet Gerolsteiner Brunnen vissa klargöranden.
Efter att ha funnit att det i artikeln inte görs någon åtskillnad mellan de angivna uppgifternas möjliga användningsområden,
angav domstolen artikelns funktion. För att en uppgift skall omfattas av artikeln är det tillräckligt att den avser en av
de i bestämmelsen uppräknade egenskaperna, såsom geografiskt ursprung.(35) Denna kvalificering ankommer, eftersom den är hänförlig till de faktiska omständigheterna, på den nationella domstolen, vilken
skall göra en helhetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter.(36)
64.      Man skall inte heller glömma att tredje mans agerande bedöms enligt kriteriet ”god affärssed”, som enligt fast rättspraxis
är en beteckning för lojalitetsplikten gentemot varumärkesinnehavarens berättigade intressen,(37) särskilt plikten att inte misskreditera eller uttrycka sig nedsättande om varumärket.(38)
65.      Inte i någon av de nämnda domarna finns någon kommentar om sambandet mellan artikel 6.1 b i direktivet och frihållningsbehovet.
Detta förhållande kompenseras delvis av två avgöranden, det ena på området för gemenskapsvarumärken och det andra avseende
registrering av färger i sig.
66.      I det första av dessa mål(39) kopplade generaladvokaten Jacobs samman frihållningsbehovet med artikel 12 i förordningen (motsvarigheten till artikel 6
i direktivet).(40) I domen i målet Baby‑Dry följde domstolen i allt väsentligt förslaget till avgörande,(41) och den fann vid en jämförelse mellan artiklarna 7 och 12 i förordningen (artiklarna 3 och 6 i direktivet) att syftet med
förbudet mot registrering av enbart beskrivande kännetecken eller upplysningar som varumärken är att undvika registrering
som varumärken av kännetecken eller upplysningar som till följd av deras likhet med vanliga sätt att beskriva varorna eller
tjänsterna i fråga eller deras karakteristiska egenskaper inte kan fylla funktionen att identifiera det företag som saluför
dem och som inte har en sådan särskiljande karaktär som denna funktion förutsätter.(42)
67.      I den andra av de ovannämnda domarna, domen i målet Libertel, närmade sig resonemanget försiktigt Freihaltebedürfnis. Först fann domstolen att det på området för gemenskapens varumärkesrätt finns ett ”[allmänt intresse] av att inte otillbörligen
begränsa tillgången på färger för andra aktörer”. Därefter förkastade den det argument som framfördes av kommissionen som,
förmodligen inspirerad av det i den föregående punkten nämnda förslaget till avgörande, ansåg att tanken om frihållningsbehovet
har kommit till uttryck i artikel 6 i direktivet.(43)
68.      Domstolen påpekade här faran i att förespråka en minimal kontroll av de absoluta registreringshindren i artikel 3 i direktivet
vid tiden för prövningen av registreringsansökan, för att sedan kompensera fel vid registreringen genom att begränsa de till
varumärket knutna rättigheterna genom frihållningsbehovet som uttrycks i artikel 6 i direktivet. Domstolen ansåg att detta
skulle innebära att kontrollen av registreringshindren förflyttades från registreringsmyndigheterna till domstolarna, ett
synsätt som den ansåg oförenligt med direktivets systematik, vilken vilar på att en kontroll skall göras före registreringen
och inte i efterhand.(44)
69.      Domstolen har sammanfattningsvis inte prövat huruvida frihållningsbehovet kan utgöra ett kriterium vid tolkningen av artikel 6
i direktivet. I de punkter som kortfattat återgetts ovan förkastade domstolen nämligen endast kommissionens argument att frihållningsbehovet
uteslutande skall användas inom gränserna för den aktuella bestämmelsen, men prövade inte frågan huruvida det kan användas som kriterium
för att begränsa varumärkesinnehavarens rättigheter.
70.      Jag skall därför försöka finna en rättslig lösning på problemet.
b)      Föreslagen ståndpunkt
71.      Jag har redan nämnt beröringspunkterna mellan artiklarna 3.1 och 6.1 i direktivet. Jag har även framhållit den systematiska
skillnaden mellan dem, bestående i att den förstnämnda artikeln reglerar rätten till registrering medan den andra reglerar
varumärkesinnehavares rätt att hindra tredje man från att använda varumärket.
72.      Den extraordinära likheten mellan ordalydelsen i punkterna c respektive b i de båda bestämmelserna kan emellertid inte förbises.
Med undantag från orden ”endast består av” i artikel 3.1 c är formuleringen identisk.
73.      Eftersom artikel 3 avser registrering, beror skillnaden på att det a contrario framgår att det är möjligt att registrera sammansatta kännetecken som bland annat består av beskrivande upplysningar i den
mening som avses i punkt c i samma artikel. Denna skillnad saknar emellertid all relevans för utövandet av varumärkesinnehavarens
rättigheter enligt artikel 6, som bara syftar till att hålla kännetecken som är hänförliga till någon av förutsättningarna
i punkten 1 c tillgängliga för alla. Övriga beståndsdelar i det sammansatta varumärket regleras villkorslöst av artikel 5
i direktivet.
74.      Ur systematisk synvinkel ingår dessutom artikel 6.1 b i en triad i direktivet till vilken även hör prövningen av registreringshinder
och prövningen av ogiltighetsgrunder. Vid bedömningen av huruvida ett kännetecken passar in i någon av kategorierna av uppgifter
i artikel 6.1 b, finns det därför inget i direktivet som innebär att dess konsekvenser för det registrerade varumärket blir
fördelaktigare jämfört med konsekvenserna av registreringsansökan eller ogiltighetsgrunden i enlighet med artikel 3.1 c.
75.      Jag vågar till och med påstå att det inte ens är lämpligt att tolka artikel 6 restriktivt enbart på grund av argumentet att
det är en bestämmelse som innebär en begränsning av rättigheter, nämligen de rättigheter som följer av artikel 5 i direktivet.
Det ovanliga i det aktuella fallet är att det är fråga om ett innehav av ett varumärke som vid en första bedömning skulle
ha varit tillgängligt för alla. Den omständigheten att ett kännetecken har monopoliserats vid en senare tidpunkt, antingen
på grund av att det utgör en del i ett sammansatt varumärke eller på grund av ett misstag,(45) får inte leda till nackdel vare sig för övriga ekonomiska aktörer, som strävar efter att fritt kunna använda dessa beskrivande
beteckningar, eller för den andra grupp som påverkas av bestämmelsen, konsumenterna, som vill ha den tydliga och trovärdiga
information som de vanligtvis får genom sådana uppgifter.(46)
76.      Den uppoffring som avkrävs varumärkesinnehavaren genom artikel 6.1 b gör att domstolen måste eftersträva en jämvikt mellan
innehavarens rättigheter enligt artikel 5 i direktivet och de motstående rättigheter som tillkommer övriga företagare och
konsumenterna, men den skall inte mekaniskt tillämpa regeln om restriktiv tolkning av bestämmelser som innebär en inskränkning
av rättigheter.
77.      Förutom att det finns stöd för detta synsätt i doktrinen,(47) är det fullständigt förenligt med domstolens ovan nämnda rättspraxis om bestämmelsens syfte och dess mål att förena varumärkesskyddet
och de grundläggande gemenskapsrättsliga principerna på ett sådant sätt att varumärkesrätten kan upprätthålla sin funktion
som ett väsentligt inslag i systemet med sund konkurrens.(48) Det skall härvid dock erinras om att konkurrenterna inte har rätt att använda uppgiften som eget varumärke, utan endast i
upplysningssyfte.(49)
78.      Samtliga ovan nämnda argument talar följaktligen för att det är lämpligt att dels beakta allmänintresset genom frihållningsbehovet,
dels väga in artikel 6.1 b i direktivet.
79.      Bedömningen förefaller inte heller oförenlig med punkt 57 och följande punkter i domen i målet Libertel, i vilka, såsom jag
har redogjort för ovan, domstolen inte prövade huruvida Freihaltebedürfnis skulle tillämpas inom ramen för artikel 6 i direktivet, utan endast förkastade kommissionens argument enligt vilket frihållningsbehovet
enbart skulle tillämpas inom ramen för nämnda artikel.
80.      Det svar på tolkningsfrågorna som jag förespråkar innebär sammanfattningsvis att frihållningsbehovet skall användas för att
avgöra omfattningen av skyddet för ett varumärke som består av ett kännetecken i form av en sådan upplysning som anges i artikel 3.1 c
i direktivet men som har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning och som har registrerats. Principen skall
emellertid inte tillämpas då det är fråga om ett kännetecken som saknar ursprunglig särskiljningsförmåga i den mening som
avses i punkt b i samma bestämmelse, men som har förvärvat sådan förmåga till följd av användning.
81.      Med avseende på den andra tolkningsfråga som Hoge Raad har ställt, skall det slutligen påpekas att den uppfattning som allmänheten
har av det kännetecken som omfattas av frihållningsbehovet enbart har viss betydelse i det föregående stadiet, nämligen för
att avgöra om det kan hänföras till någon uppgift som avses i artikel 6.1 b i direktivet.
82.      Om genomsnittskonsumenten enbart betraktar kännetecknet som en dekoration av varan, kan vederbörande inte identifiera kännetecknet
med det företag från vilket varorna eller tjänsterna härrör, och det skulle därför inte fylla sin grundläggande funktion och
sålunda ha ett tvivelaktigt värde som varumärke.(50) I annat fall, om vederbörande kan sluta sig till varifrån varorna och tjänsterna härrör, föreligger det motsatta förhållandet.
83.      När det väl har konstaterats att kännetecknet kan hänföras till någon av de uppgifter eller egenskaper som avses i artikel 6.1 b
i direktivet, finns det emellertid inget som indikerar att konsumentens uppfattning har någon inverkan med avseende på tolkningen
av allmänintresset.
84.      Med hänsyn till mitt förslag till svar på den första tolkningsfrågan saknas anledning att fördjupa sig i H&M:s resonemang,
enligt vilket Freihaltebedürfnis skall tillämpas åtminstone med avseende på varumärken som registrerats innan direktivet trädde i kraft. Härvid åsyftas den
liberala praxis avseende registrering i Benelux under den tidsperiod då varumärkesrätten ännu inte hade harmoniserats. Detta
resonemang rör emellertid ogiltighet av varumärken utan särskiljningsförmåga, vilket inte har någonting med utövningen av
de rättigheter som följer av artikel 5 i direktivet och begränsningen av dessa rättigheter enligt artikel 6.1 b att göra.
Med hänsyn till resultatet av min analys saknas det således anledning att gå närmare in på den andra tolkningsfrågan.
VI – Förslag till avgörande
85.      Med hänsyn till ovan anförda synpunkter, föreslår jag att domstolen besvarar Hoge Raads tolkningsfrågor på följande sätt:
Omfattningen av skyddet för ett varumärke som består av ett kännetecken som motsvarar en sådan angivelse som avses i artikel 3.1 c
i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, men som
har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning och som har registrerats, skall fastställas mot bakgrund av allmänintresset
av att inte otillbörligen begränsa tillgången till vissa kännetecken för andra aktörer som utbjuder varor eller tjänster av
liknande slag.
Om kännetecknet saknar ursprunglig särskiljningsförmåga och senare har förvärvat sådan förmåga till följd av användning, skall
varumärkesinnehavarens rättigheter däremot inte prövas mot bakgrund av frihållningsbehovet.
1 –	Originalspråk: spanska.
2 –	Såvitt avser varumärken har företagen varit inblandade i de mål som gav upphov till dom av den 22 juni 2000 i mål C‑425/98,
Marca Mode (REG 2000, s. I‑4861), och av den 23 oktober 2003 i mål C‑408/01, Adidas‑Salomon och Adidas Benelux (REG 2003,
s. I‑12537). Avseende gemenskapens tullförfarande, se dom av den 14 oktober 1999 i mål C‑223/98, Adidas (REG 1999, s. I‑7081).
3 –	Han vann barfota guldmedaljen i maraton i sommar‑OS i Rom 1960, och han tog även hem guldet i OS i Tokyo 1964, denna gång
iklädd lämpliga skor. Det står inte klart om han sprang barfota för att springa snabbare eller för att fästa uppmärksamheten
på fattigdomen på hans hemkontinent, eftersom han var den första afrikanska guldmedaljören i de olympiska spelen i modern
tid (http://de.wikipedia.org/wiki/Abebe_Bikila). Det finns andra sporthjältar som upprepat hjältedådet och det finns några
etiopier, såsom Haile Gebrselassie, som fortfarande tränar utan något på fötterna (http://www.elmundo.es/1997/02/24/deportes/24N0150.html).
4 –	Rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1;
svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).
5 –	Rådets förordning av den 20 december 1993 (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess
lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 3288/94 av den 22 december 1994 för genomförande av de avtal som ingåtts inom ramen
för Uruguayrundan (EGT L 349, s. 83; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 37), och senast enligt rådets förordning
(EG) nr 422/2004 av den 19 februari 2004 (EUT L 70, s. 1).
6 –	Närmare bestämt artiklarna 4, 7, 9 och 12 i förordningen.
7 –	Se till exempel, och särskilt, dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C‑108/97 och C‑109/97, Windsurfing Chiemsee (REG 1999,
s. I‑2779), av den 19 september 2002 i mål C‑104/00 P, DKV (REG 2002, s. I‑7561), av den 8 april 2003 i de förenade målen C‑53/01,
C‑54/01 och C‑55/01, Linde m.fl. (REG 2003, s. I‑3161), och av den 29 april 2004 i de förenade målen C‑456/01 P och C‑457/01 P,
Henkel mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I‑5089).
8 –	Det förslag till avgörande som föredrogs den 31 januari 2002 i mål C‑363/99, Koninklijke KPN Nederland, där domstolen meddelade
dom den 12 februari 2004 (REG 2004, s. I‑1619).
9 –	Punkt 52 i det i föregående fotnot nämnda förslaget.
10 –	I den tyskspråkiga doktrinen används utan åtskillnad denna term, se till exempel Sosnitzas, O./Fröhlich, S., ”Freihaltebedürfnis
bei mehrdeutigen Zeichen – Unterschiede in der Beurteilung durch EuGH, BGH und BPatG?”, Markenrecht, 09/2006, s. 383 och följande sidor, och varianten ”Freihaltungsbedürfnis”, se till exempel Bender, A., ”Absolute Eintragungshindernisse
– Art. 7 GMV”, i Ekey, F./Klippel, D., Heidelberger Kommentar zum Markenrecht, C.F. Müller, Heidelberg, 2003, s. 893.
11 –	Lagen från 1936 undergick en väsentlig reform år 1968 (Bekanntmachung av den 2 januari 1968; BGBl. I, s. 1/29), version som omedelbart föregick den nya lagen, Markenrechtsreformgesetz av den 25 oktober 1994 (BGBl. I, s. 3082).
12 –	Jag följer vad som angetts av Ströbele, P., i ”Vom Freihaltungsbedürfnis zum Allgemeininteresse im Markenrecht”, i Ahrens,
H.-J./Bornkamm, J. och Kunz‑Hallstein, H.‑P., Festschrift für Eike Ullmann, juris GmbH, Saarbrücken, 2006, s. 425 och följande sidor, s. 426. Författaren tillägger att tyska Bundesgerichtshof (högsta
domstolen) utvidgade principen till 8 § andra stycket punkt 2 WZG.
13 –	Angående utvecklingen av teorin om Freihaltebedürfnis, se Fezer, K.-H., Markenrecht, C.H. Beck, andra upplagan, München, 1999, s. 402.
14 –	Ströbele, P., a.a., s. 427.
15 –	Eisenführ, G., ”Artikel 12”, i Eisenführ, G./Schennen, D., Gemeinschaftsmarkenverordnung –Kommentar, Heymanns, Köln, 2003, s. 230.
16 –	Fezer, K.-H. beskriver noggrant dessa aspekter, a.a., s. 401 och följande sidor.
17 –	Även Bundespatentgerichtshof (federal patent‑ och varumärkesdomstol) rättade sig efter Bundesgerichtshofs praxis.
18 –	Lobato, M., Comentario a la Ley 17/2001, de marcas, Thomson – Civitas, andra upplagan, Pamplona, 2007, s. 238.
19 –	Ströbele, P., a.a., s. 429.
20 –	Se ovan fotnot 7.
21 –	Punkt 35 i domen i de ovannämnda förenade målen Windsurfing Chiemsee.
22 –	Fezer, K.-H., a.a., s. 402, hade före domen i de förenade målen Windsurfing Chiemsee uttryckt tvivel angående huruvida
den tyska rättspraxisen om Freihaltebedürfnis var giltig.
23 –	Punkterna 26 och 27 i domen i de förenade målen Windsurfing Chiemsee.
24 –	Ströbele, P., a.a., s. 431.
25 –	Beträffande punkt c i artikel 3.1 i direktivet, se, förutom de ovannämnda domarna i de förenade målen Windsurfing Chiemsee
respektive Linde m.fl., dom av den 6 maj 2003 i mål C‑104/01, Libertel (REG 2003, s. I‑3793), punkt 52, och av den 12 februari 2004
i mål C‑218/01, Henkel (REG 2004, s. I‑1725), punkterna 40 och 41.
26 –	Såvitt avser punkt b i artikel 3.1 i direktivet, se, förutom domen i det ovannämnda målet Henkel mot harmoniseringsbyrån,
även dom av den 16 september 2004 i mål C‑329/02, SAT.1 mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I‑8317), punkterna 26 och 27.
Vad beträffar punkt e i samma artikel se, förutom den ovannämnda domen i målet Libertel, dom av den 18 juni 2002 i mål C‑299/99,
Philips (REG 2002, s. I‑5475), punkt 80.
27 –	Artikeln återges i punkt 10 i detta förslag till avgörande.
28 –	Dom av den 11 september 2007 i mål C‑17/06, Céline (REG 2007, s. I‑0000), punkterna 29 och följande punkter.
29 –	Det följande resonemanget återfinns i det förslag till avgörande som jag föredrog den 6 november 2003 i det ovannämnda
målet Henkel mot harmoniseringsbyrån, särskilt i punkterna 48 och 78–82.
30 –	Fernández-Nóvoa, C., El sistema comunitario de marcas, Montecorvo, Madrid, 1995, s. 119, som refererar till den amerikanska doktrinen som ställer termerna ”art” och ”varumärke”
mot varandra och benämner dem ömsesidigt uteslutande.
31 –	Dom av den 23 februari 1999 i mål C‑63/97, BMW (REG 1999, s. I‑905).
32 –	Punkt 62 i domen i målet BMW, där det i sin tur hänvisas till dom av den 17 oktober 1990 i mål C‑10/89, Hag GF, ”HAG II”
(REG 1990, s. I‑3711), punkt 13.
33 –	Punkt 28 i domen i de förenade målen Windsurfing Chiemsee.
34 –	Detta synsätt bekräftades nyligen i dom av den 25 januari 2007 i mål C‑48/05, Adam Opel (REG 2007, s. I‑1017), punkt 43.
35 –	Dom av den 7 januari 2004 i mål C‑100/02, Gerolsteiner Brunnen (REG 2004, s. I‑691), punkt 19.
36 –	Domen i det ovannämnda målet Gerolsteiner Brunnen, punkt 26.
37 –	Dom av den 17 mars 2005 i mål C‑228/03, Gilette Company och Gilette Group Finland (REG 2005, s. I‑2337), punkt 41 (nedan
kallad domen i målet Gilette), liksom domarna i de ovannämnda målen BMW, punkt 61, och Gerolsteiner Brunnen, punkt 24.
38 –	Domen i målet Gilette, punkt 44.
39 –	Dom av den 20 september 2001 i mål C‑383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, ”Baby‑Dry” (REG 2001, s. I‑6251).
40 –	Punkt 77 och följande punkter i förslaget till avgörande.
41 –	I denna bedömning instämmer jag med Eisenführ, G., a.a., s. 230.
42 –	Punkt 37 i domen i målet Baby‑Dry.
43 –	Punkt 57 och följande punkter i domen i målet Libertel.
44 –	Punkterna 58 och 59 i domen i målet Libertel.
45 –	Det har med fog påståtts att den stora mängden varumärkesansökningar i kombination med den snabba handläggningstakten medför
att generiska eller beskrivande kännetecken felaktigt registreras som varumärken, Hacker, F., ”§23”, i Ströbele, P./Hacker.
F., Markengesetz, Heymanns, åttonde upplagan, Köln, 2006, s. 917.
46 –	Fernández-Nóvoa, C., hänför sig i Tratado sobre Derecho de marcas, Marcial Pons, Madrid, 2001, s. 367, med rätta till konsumenterna i detta sammanhang, även om kommentaren avsåg artikel 33
i den spanska lagen om varumärken.
47 –	Eisenführ, G., ”Artikel 7”, i Eisenführ, G./Schennen, D., a.a., s. 113 och följande sidor, och Fezer, K.‑H., a.a., s. 402, har mer eller mindre eftertryckligt förespråkat att gränserna för varumärkesinnehavarens rättigheter skall fastställas
i överensstämmelse med frihållningsbehovet.
48 –	Domarna i de ovannämnda målen BMW, punkt 62, och Gerolsteiner Brunnen, punkt 16.
49 –	Domen i de ovannämnda förenade målen Windsurfing Chiemsee, punkt 28.
50 –	Domen i det ovannämnda målet Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkterna 39–41.