62024CJ0168
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
de 18 de diciembre de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Marcas — Directiva 2008/95/CE — Artículo 12, apartado 2, letra b) — Directiva (UE) 2015/2436 — Artículo 20, letra b) — Causas de caducidad de una marca — Riesgo de inducir a error al público debido al uso que se hace de la marca — Marca que se corresponde con el apellido de un creador de moda — Cesión de la marca — Uso de la marca que puede hacer creer efectivamente al público que el creador todavía participa en la concepción de los productos que la portan — Creencia errónea»
En el asunto C‑168/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia), mediante resolución de 28 de febrero de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia en la misma fecha, en el procedimiento entre
PMJC SAS
y
[W] [X],
[M] [X],
[X] Créative SAS,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
integrado por el Sr. C. Lycourgos, Presidente de Sala, y la Sra. O. Spineanu-Matei y los Sres. S. Rodin (Ponente), N. Piçarra, y N. Fenger, Jueces;
Abogado General: Sr. N. Emiliou;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de PMJC SAS, por el Sr. M. Le Guerer, avocat;
–
en nombre de [W] [X], [M] [X] y [X] Créative SAS, por el Sr. E. Fortunet, avocat;
–
en nombre del Gobierno francés, por el Sr. R. Bénard y la Sra. E. Timmermans, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. C. Auvret y P. Němečková, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 27 de marzo de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25), y del artículo 20, letra b), de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1; corrección de errores en DO 2016, L 110, p. 5).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre, por un lado, PMJC SAS y, por otro lado, [W] [X], [M] [X] y [X] Créative SAS en relación con la caducidad parcial de los derechos de la primera sobre dos marcas que se corresponden con el apellido de un creador de moda.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva 2008/95
3
El artículo 12 de la Directiva 2008/95, que lleva por título «Causas de caducidad», prevé, en su apartado 2:
«[…] podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro:
[…]
b)
a consecuencia [del] uso realizado por el titular de la marca o con su consentimiento, pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios para los que esté registrada.»
Directiva 2015/2436
4
El artículo 20 de esta Directiva, titulado «Marca convertida en genérica o indicación engañosa como causas de caducidad», tiene el siguiente tenor:
«Podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro:
[…]
b)
como consecuencia del uso realizado por el titular de la marca o con su consentimiento, pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios para los que esté registrada.»
5
El artículo 54 de la citada Directiva, titulado «Transposición», dispone, en su apartado 1, lo siguiente:
«Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a los artículos 3 a 6, a los artículos 8 a 14, a los artículos 16, 17 y 18, a los artículos 22 a 39, al artículo 41, a los artículos 43 y 44 y a los artículos 46 a 50 a más tardar el 14 de enero de 2019. […]
[…]»
6
El artículo 55 de la Directiva 2015/2436, titulado «Derogación», establece:
«Queda derogada la Directiva [2008/95] con efectos a partir del 15 de enero de 2019 […].
Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva […].»
7
El artículo 56 de la Directiva 2015/2436, titulado «Entrada en vigor», reza como sigue:
«La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Los artículos 1, 7, 15, 19, 20 y 21 serán aplicables a partir del 15 de enero de 2019.»
Derecho francés
8
El artículo L. 714‑6 del code de la propriété intellectuelle (Código de la Propiedad Intelectual), en su versión aplicable al litigio principal, dispone lo siguiente:
«Podrá ser declarada la caducidad de una marca cuando, como consecuencia de los actos de su titular:
[…]
b)
pueda inducir a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios.»
Litigio principal y cuestión prejudicial
9
Como se desprende de la resolución de remisión, la sociedad [W] [X], constituida en 1978 por [W] [X] con el objeto de comercializar prendas de vestir y accesorios de moda, fue objeto de un procedimiento concursal, al término del cual la sociedad PMJC presentó una oferta de adquisición de la totalidad de los activos de aquella sociedad, que fue aprobada mediante sentencia de 13 de septiembre de 2011, a la que siguió una cesión de activos materiales e inmateriales de fecha 3 de febrero de 2012, en la que estaban comprendidas, en particular, las marcas denominativas francesas «[W] [X]», de las cuales una había sido registrada por [W] [X] y posteriormente cedida, en 1999, a la sociedad [W] [X], y la otra había sido registrada en 2002 por la sociedad [W] [X].
10
En virtud de un acuerdo de prestación de servicios celebrado el 21 de julio de 2011, [W] [X] continuó colaborando con PMJC hasta el término del plazo previsto contractualmente, a saber, el 31 de diciembre de 2015.
11
El 21 de junio de 2018, PMJC demandó a [W] [X] por violación de las marcas mencionadas en el apartado 9 de la presente sentencia y por competencia desleal y parasitismo, alegando que [W] [X] llevaba a cabo actos de competencia desleal y vulneraba sus derechos de marca al ejercer actividades profesionales y artísticas a través de la sociedad [X] Créative.
12
Mediante demanda reconvencional, [W] [X] solicitó que se declarase la caducidad por el uso engañoso de los derechos de la sociedad PMJC sobre estas marcas, efectuado entre finales de 2017 y principios de 2019. En concreto, según [W] [X], PMJC explotó dichas marcas para hacer creer al público que [W] [X] era el autor de las creaciones en las que se colocaban.
13
Mediante sentencia de 12 de octubre de 2022, la cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París, Francia) declaró la caducidad parcial de los derechos de PMJC sobre las marcas objeto de la cesión de activos de 3 de febrero de 2012 mencionada en el apartado 9 de la presente sentencia.
14
Dicho tribunal consideró, en particular, que el Derecho de la Unión no se opone a que se declare la caducidad de una marca que se corresponde con el apellido de un creador cuando el cesionario de dicha marca observe prácticas que hagan creer al público de manera efectiva que el creador sigue participando en la concepción de los productos u ocasionen un riesgo suficientemente grave de que se produzca tal engaño.
15
Este parece ser el caso en el asunto principal, donde PMJC fue condenada en dos ocasiones por violación de los derechos de autor de [W] [X] en relación con las creaciones recientes de este último no cedidas a PMJC. Tras adquirir firmeza dichas condenas, la cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París) coligió que las marcas en cuestión, al colocarse en productos decorados que infringen los derechos de autor de [W] [X] y se presentan como creaciones originales realizadas por este último, resultan engañosas.
16
PMJC interpuso un recurso de casación contra esta sentencia ante la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia), que es el órgano jurisdiccional remitente.
17
Ante este último órgano jurisdiccional, PMJC sostiene específicamente que, teniendo en cuenta que la sentencia de 30 de marzo de 2006, Emanuel (C‑259/04, EU:C:2006:215), por una parte, no excluye en modo alguno la posibilidad de que se declare la caducidad de una marca que se corresponde con el apellido de un creador en el supuesto de que su titular haga un uso engañoso y, por otra parte, deja al creador la posibilidad de demostrar que la explotación que realiza de ella su titular es dolosa, la cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París) infringió el artículo L. 714‑6, letra b), del Código de la Propiedad Intelectual, en su versión aplicable al litigio principal, interpretado a la luz del artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2008/95.
18
PMJC considera que, a la luz de dicha sentencia, las prácticas que pudiera haber observado para hacer creer al consumidor que [W] [X] todavía participa en la creación de los productos que llevan como marca su apellido no pueden afectar a la propia marca, aun cuando se consideren engañosas.
19
A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente expone, en primer lugar, que, en los apartados 47 a 49 de la sentencia de 30 de marzo de 2006, Emanuel (C‑259/04, EU:C:2006:215), que se refería a una marca constituida por un apellido, el Tribunal de Justicia, tras recordar que los casos de denegación del registro debido al carácter engañoso de una marca suponen que pueda considerarse que existe un engaño efectivo o un riesgo suficientemente grave de engaño al consumidor, declaró que la circunstancia de que un consumidor medio pudiera verse influido en su adquisición por la idea de que el creador cuyo nombre se correspondía con la marca en cuestión hubiera participado en la creación del producto que llevaba dicha marca no podía, por sí sola, inducir al público a error sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia de dicho producto.
20
Seguidamente, la Cour de cassation (Tribunal de Casación) observa que, en el apartado 50 de dicha sentencia, el Tribunal de Justicia indicó que, si en la presentación de la marca existe una voluntad por parte de la empresa de hacer creer al consumidor que el creador sigue estando en el origen de los productos que la portan o que participa en la creación de los mismos, esta práctica podría considerarse dolosa, sin por ello constituir un engaño que pueda afectar a la propia marca, ni, por tanto, a la posibilidad de registrarla.
21
Por último, el órgano jurisdiccional remitente señala que, en el apartado 53 de dicha sentencia, el Tribunal de Justicia, tras apreciar que los requisitos de la caducidad por carácter engañoso de una marca eran idénticos a los de la denegación del registro, estimó que no puede declararse la caducidad de los derechos del titular de una marca que corresponda al nombre del creador y primer fabricante de los productos que la llevan debido únicamente a esta particularidad, por considerarse que la marca induce a error al público, especialmente cuando la clientela asociada a esa marca haya sido cedida junto con la empresa fabricante de los productos que la portan.
22
Sin embargo, según el órgano jurisdiccional remitente, en su sentencia de 12 de octubre de 2022, la cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París) tuvo en cuenta que la constatación del apartado 50 de la sentencia de 30 de marzo de 2006, Emanuel (C‑259/04, EU:C:2006:215), conforme a la cual una marca que se corresponde con el apellido de un creador no puede ser considerada engañosa por el mero hecho de que el creador haya dejado de participar en la concepción de los productos que llevan las marcas constituidas por su apellido, no se extiende expresamente a la interpretación del artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1). El órgano jurisdiccional remitente señala que la cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París) concluyó que dicha disposición debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que se declare la caducidad de una marca coincidente con el apellido de un creador debido a que dicha marca se explote en condiciones que puedan hacer creer de manera efectiva al público que el creador sigue participando en el diseño de los productos que llevan la marca, cuando ya no es así.
23
La Cour de cassation (Tribunal de Casación) observa además que, en la sentencia de 14 de mayo de 2009, Fiorucci/OAMI — Edwin (ELIO FIORUCCI) (T‑165/06, EU:T:2009:157), apartado 37, el Tribunal General desestimó la pretensión de caducidad basada en el uso engañoso de la marca alusiva al apellido de un creador con posterioridad a su registro, no porque dicho uso no fuese susceptible de producir la caducidad de la marca por engaño, sino porque no se había aportado prueba del uso de la marca tras su registro.
24
En estas circunstancias, la Cour de cassation (Tribunal de Casación) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Deben interpretarse el artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva [2008/95] y el artículo 20, letra b), de la Directiva [2015/2436] en el sentido de que se oponen a que se declare la caducidad de una marca consistente en el apellido de un creador debido a que, tras haber sido cedida, dicha marca es explotada en condiciones que pueden hacer creer de manera efectiva al público que el citado creador sigue participando en el diseño de los productos que llevan la marca, cuando ya no es así?»
Sobre la cuestión prejudicial
Observaciones preliminares
25
Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita la interpretación tanto del artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2008/95 como del artículo 20, letra b), de la Directiva 2015/2436.
26
La cuestión de cuál de estas dos Directivas es aplicable ratione temporis al litigio principal es indiferente, puesto que lo dispuesto en el artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2008/95 y en el artículo 20, letra b), de la Directiva 2015/2436 es, en esencia, idéntico.
27
A este respecto, carece de relevancia el hecho de que la versión francesa del artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2008/95 estableciese que podrá ser declarada la caducidad de un marca que sea capaz de inducir al público a error («est propre […] à induire le public en erreur»), mientras que el artículo 20, letra b), de la Directiva 2015/2436 dispone, en la misma versión lingüística, que podrá ser declarada la caducidad de una marca que pueda inducir al público a error («risque […] d’induire le public en erreur»).
28
Por una parte, en efecto, como ha señalado el Abogado General en el punto 62 de sus conclusiones, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la expresión «est propre à» ya suponía que pudiera apreciarse «la existencia de un engaño efectivo o de un riesgo suficientemente grave de engaño al consumidor» (sentencia de 30 de marzo de 2006, Emanuel, C‑259/04, EU:C:2006:215, apartado 47 y jurisprudencia citada).
29
Por otra parte, como ha señalado el Abogado General en el punto 64 de sus conclusiones, el tenor del artículo 20, letra b), de la Directiva 2015/2436, por lo que respecta al grado de probabilidad de que el público sea inducido a error, permanece, en esencia, inalterado en relación con el del artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2008/95 en el conjunto de las restantes versiones lingüísticas, las cuales, a excepción de las versiones húngara y finesa, ya estaban redactadas en términos que implicaban únicamente tal riesgo, con independencia de que este último se materializara o no.
30
Por lo tanto, conforme a reiterada jurisprudencia, según la cual las disposiciones del Derecho de la Unión deben interpretarse y aplicarse de manera uniforme, a la luz de las versiones establecidas en todas las lenguas de la Unión Europea [sentencia de 13 de febrero de 2025, Verbraucherzentrale Berlin (Concepto de vigencia inicial), C‑612/23, EU:C:2025:82, apartado 31 y jurisprudencia citada], no puede considerarse que la modificación introducida en la versión francesa del artículo 20, letra b), de la Directiva 2015/2436, citada en el apartado 27 de la presente sentencia, constituya una indicación de la intención del legislador de la Unión de modificar el criterio relativo al grado de probabilidad de que el público sea inducido a error.
31
Así pues, en el marco de la presente petición de decisión prejudicial, procede interpretar conjuntamente y de manera idéntica el artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2008/95 y el artículo 20, letra b), de la Directiva 2015/2436.
Cuestión prejudicial
32
Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2008/95 y el artículo 20, letra b), de la Directiva 2015/2436 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que se declare la caducidad de una marca constituida por el apellido de un creador de moda debido a que el uso realizado por el titular de la marca o con su consentimiento puede hacer creer de manera efectiva al público que el creador sigue participando en el diseño de los productos que llevan esa marca, cuando ya no es así.
33
Según estas disposiciones, podrá declararse la caducidad de una marca cuando, con posterioridad a la fecha de registro, dicha marca pueda inducir al público a error, «especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico» de los productos o los servicios para los que esté registrada, «como consecuencia del uso realizado» por el titular de la marca o con su consentimiento en relación con dichos productos o servicios.
34
De entrada, procede señalar que del tenor de dichas disposiciones, y en particular del empleo del adverbio «especialmente», se desprende que la enumeración de las características de los productos o servicios sobre los que podría recaer el engaño no es limitativa, de modo que no puede excluirse que la caducidad de la marca se declare a consecuencia de la existencia de un riesgo de engaño sobre la persona que haya concebido los productos que llevan la marca o que haya contribuido a su concepción.
35
A continuación, al igual que el origen geográfico, que figura expresamente en las disposiciones mencionadas en el apartado 32 de la presente sentencia, la autoría estilística de un producto puede constituir, en según qué casos, una característica del producto que genere expectativas específicas entre el público. Por lo tanto, forma parte de los elementos sobre los que el público puede ser «inducido a error», en el sentido del artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2008/95 y del artículo 20, letra b), de la Directiva 2015/2436.
36
No obstante, como ha señalado, en esencia, el Abogado General en el punto 35 de sus conclusiones, el hecho de que una marca constituida por el apellido de un creador de moda sea explotada por una empresa a la que este ya no está vinculado no es suficiente, por sí solo, para justificar la caducidad de dicha marca (véase, en este sentido, la sentencia de 30 de marzo de 2006, Emanuel, C‑259/04, EU:C:2006:215, apartado 53). En efecto, un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, es consciente de que no todos los productos que llevan una marca que se corresponde con el apellido de un creador han sido concebidos necesariamente por este.
37
Por consiguiente, la caducidad con arreglo a las disposiciones cuya interpretación se solicita requiere que se compruebe, sobre la base de las circunstancias del caso, la existencia de un engaño efectivo o de un riesgo suficientemente grave de engaño al público (véase, por analogía, la sentencia de 8 de junio de 2017, W. F. Gözze Frottierweberei y Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, apartado 54 y jurisprudencia citada).
38
Por último, del tenor del artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2008/95 y del artículo 20, letra b), de la Directiva 2015/2436 se desprende que la apreciación del carácter engañoso de la marca en el marco de un procedimiento de caducidad implica que se tome en consideración el uso de la marca efectuado por el titular o con su consentimiento.
39
De las consideraciones anteriores se desprende que, en el caso de una marca constituida por el apellido de un creador de moda, el engaño efectivo o el riesgo suficientemente grave de engaño, en el sentido del artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2008/95 y del artículo 20, letra b), de la Directiva 2015/2436, tal como han sido interpretados en la jurisprudencia recordada en el apartado 37 de la presente sentencia, pueden resultar, en su caso, de un error del público en cuanto a la autoría estilística de los productos que llevan la marca, inducido por el uso de la marca efectuado por el titular o con su consentimiento.
40
La cuestión de si el uso de la marca puede inducir a error al público debe examinarse a la luz del conjunto de circunstancias relevantes del caso. La circunstancia mencionada en el apartado 15 de la presente sentencia, a saber, la presencia, en los productos designados por marcas constituidas por el apellido de un creador de moda, de elementos decorativos pertenecientes al universo creativo específico de dicho creador que infringen sus derechos de autor puede, como ha observado el Abogado General en el punto 95 de sus conclusiones, resultar relevante, por cuanto aumenta el riesgo de que el público perciba erróneamente la autoría estilística de los productos cubiertos por dichas marcas.
41
Esta interpretación es conforme con el objetivo de protección de los consumidores que está en la base del artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2008/95 y del artículo 20, letra b), de la Directiva 2015/2436 (véase, en este sentido, la sentencia de 30 de marzo de 2006, Emanuel, C‑259/04, EU:C:2006:215, apartado 46). Habida cuenta de este objetivo, el consumidor debe poder elegir con conocimiento de causa entre varios productos o servicios en competencia.
42
Corrobora igualmente dicha interpretación el objetivo general perseguido por las normas de la Unión en materia de marcas de preservar una competencia no falseada en la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, apartado 45 y jurisprudencia citada). Habida cuenta de dicho objetivo, no puede admitirse que una marca se convierta, por el uso que se hace de ella, en un instrumento desleal de captación de clientela.
43
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2008/95 y el artículo 20, letra b), de la Directiva 2015/2436 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que se declare la caducidad de una marca constituida por el apellido de un creador de moda debido a que, a la vista de todas las circunstancias relevantes, el uso de esta marca efectuado por el titular o con su consentimiento puede tener como consecuencia que dicha marca induzca al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, a creer, erróneamente, que el creador participó en la concepción de los productos que llevan la marca.
Costas
44
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
El artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y el artículo 20, letra b), de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas,
deben interpretarse en el sentido de que
no se oponen a que se declare la caducidad de una marca constituida por el apellido de un creador de moda debido a que, a la vista de todas las circunstancias relevantes, el uso de esta marca efectuado por el titular o con su consentimiento puede tener como consecuencia que dicha marca induzca al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, a creer, erróneamente, que el creador participó en la concepción de los productos que llevan la marca.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.