62005CC0273_FI
Julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset
Julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset
1. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) hakee nyt käsiteltävällä valituksella muutosta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa Celltech R & D Ltd vastaan SMHV, 14.4.2005 antamaan tuomioon,(2) jolla kumottiin SMHV:n toisen valituslautakunnan (jäljempänä valituslautakunta) päätös. Valitus koskee erityisesti yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94(3) (jäljempänä asetus) 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen erottamiskyvyn ja kuvailevuuden käsitteiden oikeaa tulkintaa ja soveltamista.
Asetus
2. Asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa luetellaan tavaramerkkien rekisteröinnin niin sanotut ”ehdottomat” hylkäysperusteet. Ehdottomat hylkäysperusteet estävät tavaramerkin rekisteröinnin automaattisesti toisin kuin suhteelliset hylkäysperusteet (kuten ehdotetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin samankaltaisuus), jotka tilanteen mukaan joko estävät rekisteröinnin tai eivät estä sitä.
3. Asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa säädetään merkitykselliseltä osin seuraavaa:
”Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:
? ?
b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;
c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia.”
4. Käytän jäljempänä 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista merkeistä tai merkinnöistä nimitystä ”kuvaileva”.
5. Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa tulkittaessa on otettava huomioon myös tavaramerkkidirektiivin(4) samalla tavoin muotoiltua 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa koskeva yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö.
6. Asetuksen 73 artiklassa säädetään, että virasto ”perustelee päätöksensä”.
Asian tausta
7. Celltech R & D Ltd (jäljempänä tavaramerkin hakija tai hakija) teki kesäkuussa 2000 hakemuksen sanamerkin CELLTECH rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi. Rekisteröintiä haettiin seuraaville tavaroille ja palveluille: i) farmaseuttiset ja eläinlääkintä‑ ja terveydenhoitovalmisteet, ‑yhdisteet ja ‑aineet, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan, 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, luokkaan 5, ii) kirurgiset, lääketieteelliset, hammaslääketieteelliset ja eläinlääketieteelliset laitteet ja välineet, jotka kuuluvat sen luokkaan 10, ja iii) tutkimus‑ ja kehittämispalvelut; konsultointipalvelut, jotka kaikki liittyvät biologian, lääketieteen ja kemian alan tieteisiin ja kuuluvat luokkaan 42.
8. SMHV:n tutkija (jäljempänä tutkija) hylkäsi kesäkuussa 2002 rekisteröintihakemuksen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan perusteella. Tutkija katsoi, että kyseinen merkki muodostui kahden sanan eli sanan cell (solu) ja sanan tech (sanan tekninen tai sanan teknologia lyhennelmä) kieliopillisesti oikeasta yhdistelmästä. Niinpä tutkija katsoi, että rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä ei voitu käyttää osoituksena niiden tavaroiden ja palvelujen alkuperästä, joita varten rekisteröintiä oli haettu, koska kaikki nämä tavarat ja palvelut olivat soluteknologian alan tavaroita ja palveluja.
9. Valituslautakunta hylkäsi toukokuussa 2003 hakijan tekemän valituksen. Se katsoi, että ”asianomainen kuluttaja voi mieltää” sanan CELLTECH ”välittömästi ja kiistatta kuvailevan soluteknologian alaan kuuluvia toimintoja samoin kuin näiden toimintojen yhteydessä käytettäviä tai niiden tuloksena saatavia tuotteita, laitteita ja materiaalia”. Tavaroiden ja palvelujen sekä tavaramerkin välinen suhde ei siten ollut riittävän välillinen, jotta tavaramerkki olisi siihen itseensä liittyvistä syistä ollut edes vähäisessä määrin erottamiskykyinen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Valituslautakunta totesi lisäksi, että koska merkkiä ei voitu rekisteröidä 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, ei ollut tarpeen tarkastella sitä, oliko myös 7 artiklan 1 kohdan c alakohta sovellettavissa.
10. Tavaramerkin hakija nosti kanteen tästä päätöksestä (jäljempänä riidanalainen päätös) ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Hakija esitti ”yhden ainoan perusteen, joka perustuu asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen”.(5)
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio
11. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi kanteen.
12. Koska asian kannalta merkitykselliset tuomion kohdat esitetään kokonaisuudessaan jäljempänä tämän ratkaisuehdotuksen asianmukaisissa kohdissa, esitän ne tässä vaiheessa ainoastaan pääpiirteittäin.
13. Ensinnäkin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki yhteenvedon yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tavaramerkin keskeisiä tehtäviä ja asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa lueteltujen eri hylkäysperusteiden oikeaa tulkintaa koskevasta oikeuskäytännöstä.(6) Se totesi erityisesti, että sanamerkki, joka asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailee tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, on tämän johdosta väistämättä näiden tavaroiden tai palvelujen osalta kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tavaramerkki, jolta puuttuu erottamiskyky.(7)
14. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki tämän jälkeen yhteenvedon riidanalaisen päätöksen 10–12 kohdasta ja totesi, että valituslautakunta oli ”lähinnä katsonut, että merkki CELLTECH ei ole asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen, koska se mielletään kohderyhmässä termiksi, jolla kuvaillaan asianomaisia tavaroita ja palveluja”.(8) Se katsoi näin ollen, että oli tarkasteltava, oliko valituslautakunta selvittänyt, että merkki kuvaili niitä tavaroita ja palveluja, joille rekisteröintiä haettiin. Jos vastaus olisi myöntävä, riidanalainen päätös olisi pysytettävä voimassa sen oikeuskäytännön(9) nojalla, jonka mukaan kaikilta kuvailevilta merkeiltä väistämättäkin puuttuu erottamiskyky. Jos vastaus olisi kielteinen, SAT.1-tapauksessa annetun tuomion(10) mukaisesti olisi tutkittava, oliko valituslautakunta esittänyt muita perusteita päätelläkseen, että rekisteröitäväksi haetulta merkiltä puuttui erottamiskyky.(11)
15. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tarkasteli näin ollen kysymystä siitä, oliko valituslautakunta selvittänyt, että merkki oli kuvaileva. Se vahvisti valituslautakunnan toteamuksen,(12) jonka mukaan kohderyhmä koostui paitsi lääketieteen alan henkilöistä muodostuvasta erikoistuneesta ryhmästä, jotka tuntevat toimialansa englanninkielisiä tieteellisiä termejä riippumatta siitä, mikä heidän äidinkielensä on, myös keskivertokuluttajista.(13) Riidanalaista päätöstä arvioituaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, ettei valituslautakunta ollut selvittänyt, että tavaramerkki kuvailisi kyseisiä tavaroita ja palveluja.(14)
16. Seuraavaksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tarkasteli sitä, oliko valituslautakunta esittänyt muita perusteita, jotka osoittaisivat, että kyseiseltä sanamerkiltä puuttui erottamiskyky. Se totesi, ettei valituslautakunta ollut selvittänyt, että tavaramerkki kokonaisuutena tarkasteltuna olisi ollut sellainen, että kohderyhmässä ei olisi voitu sen perusteella erottaa hakijan tavaroita ja palveluja tavaroista ja palveluista, joilla on toinen kaupallinen alkuperä.(15)
17. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi näin ollen, että valituslautakunta ei ollut selvittänyt, että tavaramerkin rekisteröinti olisi evättävä asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla sillä perusteella, että se oli kuvaileva. Koska valituslautakunta ei ollut esittänyt muita syitä, joiden perusteella se olisi voinut katsoa, että tavaramerkiltä kuitenkin puuttui tämän saman kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, se menetteli virheellisesti katsoessaan, että tavaramerkin rekisteröinti oli evättävä 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi näin ollen riidanalaisen päätöksen.(16)
18. SMHV on valittanut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiosta viidellä perusteella ja väittää, että tuomiolla ”rikotaan ? ? asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa ja että tuomio on virheellinen, koska sitä ei ole perusteltu riittävästi”.
Valituksen tutkittavaksi ottaminen
19. Tavaramerkin hakija väittää, että valitus on jätettävä tutkimatta siltä osin kuin se koskee asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa. Hakija esittää, että valituslautakunta ei lausunut tästä säännöksestä vaan hylkäsi tavaramerkin CELLTECH ainoastaan asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla. SMHV ei myöskään väittänyt ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, että merkkiä ei voitaisi rekisteröidä 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla; se katsoi sitä vastoin, että CELLTECH ”ei näin ollen ole erottamiskykyinen tavaroiden ja palveluiden osalta eikä sitä voida rekisteröidä 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla ”.(17) SMHV keskittyy kuitenkin yhteisöjen tuomioistuimeen tekemässään valituksessa lähes kokonaan 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan.
20. Hakijan asiamies tarkensi suullisessa käsittelyssä tätä perustelua. Hän viittasi yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, jossa todetaan, että jokainen 7 artiklan 1 kohdassa mainittu rekisteröinnin hylkäysperuste on itsenäinen verrattuna muihin hylkäysperusteisiin ja että jokaista niistä on tarkasteltava erikseen,(18) että 7 artiklan 1 kohdan b ja d alakohdassa säädettyjen hylkäysperusteiden soveltamisalat ovat ilmeisellä tavalla osittain päällekkäiset(19) ja että sellaiselta sanamerkiltä, joka 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailee tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, puuttuu tämän takia väistämättä kyseisen säännöksen b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky näiden samojen tavaroiden tai palvelujen osalta.(20) Yhteisöjen tuomioistuin totesi selvimmin asiassa BioID 15.9.2005 antamassaan tuomiossa,(21) että 7 artiklan 1 kohdan b alakohta ja c alakohta tulee erottaa toisistaan selkeästi, ja kumosi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion, koska tämä ei ollut kiinnittänyt riittävästi huomiota näiden säännösten välisiin eroihin.
21. Hakijan asiamies korosti, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin antoi tuomionsa nyt esillä olevassa asiassa 14.4.2005 ja yhteisöjen tuomioistuin antoi tuomionsa asiassa BioID 15.9.2005. Hän väitti, että ”ei ole epäilystäkään siitä, että jos nyt esillä oleva valitus olisi tänään [ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen] käsiteltävänä, ?kyseinen tuomioistuin? olisi keskittynyt 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan eikä se olisi lainkaan poikennut käsittelemään 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa – tosiasiassa se olisi todennut, että ’7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuva väite käsitellään sen perusteella, että tavaramerkkiin ei kohdistu 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan perustuvia väitteitä’”.
22. Tämä perustelu tai yleisesti katsoen väite, jonka mukaan valitus on jätettävä tutkimatta, ei ole vakuuttava.
23. Näyttäisi mielestäni siltä, että asiassa BioID yhteisöjen tuomioistuin sovelsi pelkästään periaatteita, jotka se oli esittänyt täsmälleen vuotta aikaisemmin asiassa SAT.1.(22) Molemmissa asioissa yhteisöjen tuomioistuin kumosi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion sillä perusteella, että tämä tuomioistuin oli tulkinnut 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa viittaamalla perusteeseen (jonka mukaan tavaramerkkejä, joita voidaan käyttää tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen kuvailemiseen, ei voida rekisteröidä), jolla on merkitystä 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan yhteydessä.(23) En näin ollen katso, että yhteisöjen tuomioistuimen asiassa BioID antaman tuomion ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen nyt esillä olevassa asiassa antaman tuomion julistamispäivien välisellä suhteella olisi mitään merkitystä.
24. Tarkemmin katsoen yhteisöjen tuomioistuin kumosi asiassa BioID ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion, koska tämä tuomioistuin oli katsonut hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kuuluvan 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan lähinnä siitä syystä, että sitä voitiin käyttää yleisesti elinkeinotoiminnassa. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että vaikka tällä kriteerillä on merkitystä 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan yhteydessä, tämän saman säännöksen b alakohtaa ei ollut tulkittava tämän kriteerin valossa.(24) Nyt esillä olevassa asiassa valituslautakunta ei sitä vastoin nojautunut kriteeriin, joka koskee mahdollisuutta käyttää merkkiä yleisesti elinkeinotoiminnassa.
25. Mielestäni on merkityksellisempää, että yhteisöjen tuomioistuin antoi tuomionsa asiassa SAT.1 riidanalaisen päätöksen jälkeen mutta ennen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen nyt esillä olevassa asiassa antamaa tuomiota. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi riidanalaista päätöstä yhteisöjen tuomioistuimen asiassa SAT.1 antaman tuomion valossa. Tässä tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että jos SMHV päättää, että tavaramerkiltä, johon ei sovelleta 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa vahvistettua hylkäysperustetta (koska merkki ei ole puhtaasti kuvaileva), kuitenkin puuttuu tämän saman säännöksen b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, SMHV:n on esitettävä syyt tälle kannalleen.(25)
26. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi tätä lausumaa soveltamalla nyt esillä olevassa asiassa, että valituslautakunta oli riidanalaisessa päätöksessä lähinnä katsonut, että merkki CELLTECH ei ollut 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen, koska se miellettiin kohderyhmässä termiksi, jolla kuvailtiin asianomaisia tavaroita ja palveluja.(26) Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi näin ollen, että oli tarkasteltava ensiksi, oliko valituslautakunta selvittänyt, että merkki kuvailisi kyseisiä tavaroita ja palveluja.(27)
27. Riidanalainen päätös perustuu valituslautakunnan toteamukseen, jonka mukaan asianomainen kuluttaja ymmärtää merkin ennen kaikkea osoitukseksi merkillä varustettujen tavaroiden ja palveluiden tyypistä (eli puhtaasti kuvailevana).(28) Valituslautakunta päätteli tällä perusteella, että 7 artiklan 1 kohdan b alakohta estää rekisteröinnin. Se olisi voinut myös todeta – mikä olisi ehkä ollut suotavampaa – että 7 artiklan 1 kohdan c alakohta estää rekisteröinnin.(29) Saattaa olla myös niin, kuten hakijan asiamies vaikuttaisi myöntäneen suullisessa käsittelyssä, että näissä olosuhteissa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitänyt olla tarkastelematta 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa. Valituslautakunta ja tutkija käsittelivät kuitenkin pelkästään kuvailevuutta. Sen oikeuskäytännön valossa, jonka mukaan sanamerkiltä, joka 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailee tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, puuttuu tämän takia väistämättä 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky näiden samojen tavaroiden tai palvelujen osalta,(30) se, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin keskittyi käsittelemään 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, ei vaikuttaisi ristiriitaiselta eikä epätarkoituksenmukaiselta. Siinäkin tapauksessa, että katsottaisiin, ettei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitänyt toimia tällä tavoin, asetettaisiin kyseenalaiseksi lähinnä kyseisen tuomioistuimen tuomion asianmukaisuus – mitä hakija ei oletettavasti tahdo erityisesti tehdä – pikemminkin kuin se, onko asiassa tehty valitus otettava tutkittavaksi.
28. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tarkasteli kuitenkin tuomionsa 27–40 kohdassa valituslautakunnan toteamuksia, jotka koskivat sitä, oliko merkkiä CELLTECH pidettävä kuvailevana. Se katsoi 41 kohdassa, että ”valituslautakunta ei ole selvittänyt, että sanamerkki CELLTECH kuvailisi niitä tavaroita ja palveluja, joita varten rekisteröintiä on haettu”. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin käsitteli sitä vastoin ainoastaan kahdessa kohdassa (43 ja 44) sitä, ”onko valituslautakunta esittänyt riidanalaisessa päätöksessä muita perusteita, jotka osoittaisivat, että kyseiseltä sanamerkiltä puuttuu erottamiskyky” (7 artiklan 1 kohdan b alakohta).(31) Lopuksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki tuomion 45 kohdassa yleispäätelmän, jonka mukaan ”valituslautakunta ei ole selvittänyt, että rekisteröitäväksi haettu merkki kuuluisi ? ? 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn hylkäysperusteen alaisuuteen”.
29. Näin ollen olisi mielestäni väärin jättää valitus tutkimatta siksi, että siinä keskitytään siihen, arvioiko ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oikein kuvailevuutta. Tällöin SMHV:lta evättäisiin itse asiassa mahdollisuus tuomion riitauttamiseen niillä nimenomaisilla perusteilla, joihin se perustuu.
30. Mielestäni valitus on näin ollen otettava tutkittavaksi.
Valitusperusteet
31. SMHV esittää viisi valitusperustetta. Mielestäni on hyödyllistä tarkastella niitä niiden tuomion kohtien yhteydessä, joita ne koskevat.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion 35–37 kohta: ensimmäinen ja (osittain) toinen valitusperuste
32. Ensimmäinen valitusperuste koskee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion 36 ja 37 kohtaa, kun taas toinen peruste koskee osittain 35 kohtaa. On selvää, että 35–37 kohta muodostavat yhdessä itsenäisen lausumien jatkumon. Niiden erottaminen toisistaan vaikuttaa keinotekoiselta. Käsittelen näin ollen ensimmäistä ja toista(32) valitusperustetta yhdessä.
33. Koska tuomion 35–37 kohta liittyvät 32–34 kohtaan ja tuomion 34 kohdassa viitataan riidanalaisen päätöksen 12 kohtaan, on syytä aloittaa tarkastelu tästä valituslautakunnan perustelujen kohdasta:
”Valituslautakunta katsoo, että asianomainen kuluttaja voi välittömästi ja kiistatta mieltää yhdistelmän CELLTECH kuvailevan soluteknologian alaan kuuluvia toimintoja samoin kuin näiden toimintojen yhteydessä käytettäviä tai niiden tuloksena saatavia tuotteita, laitteita ja materiaalia. Niinpä valituslautakunta katsoo, että tavaroiden ja tavaramerkin välinen suhde ei ole riittävän välillinen, jotta tavaramerkki olisi siihen itseensä liittyvistä syistä edes vähäisessä määrin erottamiskykyinen [asetuksen] ? ? 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.”
34. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion 32–37 kohdassa todetaan seuraavaa:
”32 ? ? sanamerkki CELLTECH koostuu kahdesta englanninkielisestä substantiivista, joista jälkimmäinen on merkissä lyhenteenä. Osatekijän ’cell’ osalta on selvää, että sillä biologian alalla viitataan kaikkein pienimpään eliöiden yksikköön, joka voi toimia itsenäisesti. Samoin osatekijä ’tech’ on yleinen lyhenne sanalle technology (teknologia), eikä se siis lyhenteenä poikkea englannin kielen sananmuodostusta koskevista säännöistä (ks. vastaavasti SAT.1‑tapaus, tuomion 31 kohta).
33 Niinpä on katsottava, että vähintään yksi sanamerkin CELLTECH merkityksistä on cell technology (soluteknologia).
34 Sanamerkin CELLTECH ja asianomaisten tavaroiden ja palvelujen välillä olevan suhteen laadun osalta valituslautakunta on katsonut kanteen kohteena olevan päätöksen 12 kohdassa, että tällä termillä kuvaillaan soluteknologian alaan kuuluvia toimintoja samoin kuin näiden toimintojen yhteydessä käytettäviä tai niiden tuloksena saatavia tuotteita, laitteita ja materiaalia.
35 Niinpä on tutkittava, onko valituslautakunta selvittänyt, että sanamerkki CELLTECH ymmärrettynä merkityksessä cell technology kuvailee asianomaisia farmasian alaan kuuluvia tavaroita ja palveluja.
36 Tältä osin on pantava merkille, että valituslautakunta ja SMHV eivät ole selostaneet soluteknologian tieteellistä merkitystä. SMHV on nimittäin toimittanut vastineensa liitteenä ainoastaan sellaisen otteen Collins English Dictionary ‑sanakirjasta, jossa määritetään termit ’cell’ ja ’tech’.
37 Valituslautakunta ja SMHV eivät kuitenkaan ole selittäneet, kuinka nämä termit antaisivat tietoa rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen käyttötarkoituksesta ja luonteesta ja erityisesti siitä tavasta, jolla näitä tavaroita ja palveluja käytettäisiin soluteknologiassa tai kuinka ne olisivat sen tulosta.”
Toinen valitusperuste (35 kohta)
35. SMHV väittää toisella valitusperusteellaan, että kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutki sitä, muodostuuko sana CELLTECH yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan käyttää osoittamaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, se ei huomioinut riittävästi sanojen cell ja tech erillisiä merkityksiä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin keskittyi tämän sijasta pelkästään merkin CELLTECH merkitykseen eli sanojen cell technology kokonaismerkitykseen. Näin toimiessaan se jätti virheellisesti soveltamatta periaatetta, jonka mukaan jo pelkkä sellaisten osatekijöiden yhdistelmä, joista jokainen kuvailee kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, kuvailee noita ominaisuuksia asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, jos yhdistelmä ei lauseopillisesti tai merkityksensä osalta sisällä epätavallisia muunnelmia.
36. Tavaramerkki CELLTECH koostuu kuvailevasta sanasta (cell) ja toisen kuvailevan sanan tavanomaisesta lyhenteestä (tech).
37. On selvää, että jotta sellaisesta uudissanasta muodostuvaa tavaramerkkiä, joka syntyy eri osien yhdistelmästä, voitaisiin pitää asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa (joka vastaa direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa(33) ) tarkoitetulla tavalla kuvailevana, ei riitä, että kunkin näistä osista todetaan olevan mahdollisesti kuvaileva: kuvailevuus on todettava myös uudissanan itsensä osalta.(34)
38. Pelkkä sellaisten osien yhdistelmä, joista kukin kuvailee tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, on kyseisten ominaisuuksien osalta toki pääsääntöisesti
itsekin kuvaileva kyseisissä säännöksissä tarkoitetulla tavalla, vaikka yhdistelmä muodostaisikin uudissanan. Pelkkä tällaisten osien liittäminen toisiinsa tekemättä niihin mitään tavanomaisesta poikkeavaa muutosta erityisesti lauseopin tai merkityksen osalta voi nimittäin saada aikaan ainoastaan tavaramerkin, joka muodostuu yksinomaan merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää kuvailemaan kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia.(35)
39. Yhteisöjen tuomioistuin on täsmentänyt, että jos tällainen yhdistelmä luo vaikutelman, joka on riittävän kaukana edellä mainittujen osien pelkän yhdistelmän synnyttämästä vaikutelmasta, eli jos on olemassa havaittavissa oleva ero yhtäältä uudissanan ja toisaalta niiden osien, joista kyseinen uudissana muodostuu, pelkän yhdistämisen välillä, voi olla, että lopputulos ei ole säännöksissä tarkoitetulla tavalla kuvaileva.(36)
40. Näin ollen on selvää, että ratkaisevana on pidettävä tavaramerkin luomaa kokonaisvaikutelmaa. Tämä ei liene yllättävää. Kuten yhteisöjen tuomioistuin totesi ensimmäisessä tavaramerkkidirektiiviä koskevassa tuomiossaan (jossa oli kysymys direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun ”sekaannusvaaran” arvioimisesta samankaltaisten tavaramerkkien välillä mutta jonka on kuitenkin katsottu(37) soveltuvan yleisemmin), ”keskivertokuluttaja ymmärtää tavallisesti tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan sen erilaisia yksityiskohtia”.(38)
41. Olen näin ollen tavaramerkin hakijan kanssa yhtä mieltä siitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli oikeassa tarkastellessaan sitä, oliko tavaramerkkiä CELLTECH pidettävä kokonaisuutena arvioiden kuvailevana.
42. Olen näin ollen sitä mieltä, että toinen valitusperuste on hylättävä siltä osin kuin se koskee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion 35 kohtaa.
Ensimmäinen valitusperuste (36 ja 37 kohta)
43. SMHV väittää ensimmäisellä valitusperusteellaan, että vaikka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että ”vähintään yksi sanamerkin CELLTECH merkityksistä on ’cell technology’ (soluteknologia)”(39), se teki oikeudellisen virheen vaatiessaan, mikäli merkin CELLTECH rekisteröinti hylätään sen kuvailevuuden perusteella, valituslautakuntaa selostamaan ”soluteknologian tieteellistä merkitystä” (36 kohta) ja erityisesti selittämään ”kuinka nämä termit antaisivat tietoa rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen käyttötarkoituksesta ja luonteesta ja erityisesti siitä tavasta, jolla näitä tavaroita ja palveluja käytettäisiin soluteknologiassa tai kuinka ne olisivat sen tulosta” (37 kohta).
44. SMHV myöntää, että sen perustelemiseksi, että rekisteröinti hylätään 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla, sen tulee esittää riittävät perustelut, joiksi ei riitä pelkkä väite siitä, että termi on kuvaileva. Se ei kuitenkaan katso, että sen tulisi esittää tieteellisiä selvityksiä.
45. Tavaramerkin hakija väittää, että on ilmiselvää, että valituslautakunnan tulee selittää ilmaisun ”cell technology” merkitys ennen kuin se hylkää ehdotetun tavaramerkin kuvailevuuden perusteella. Jos termin väitetään olevan kuvaileva, on selitettävä, mitä se kuvailee. Hakija myöntää, ettei ole tarpeen, että SMHV esittää todisteet sanojen merkityksistä kaikissa tapauksissa. Jos kuitenkin useammasta osasta koostuvan lauseen, joka ei ole tavanomainen kuvaus, väitetään olevan kuvaileva (jolloin sen rekisteröinti estyisi 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla), on esitettävä joitakin todisteita siitä, kuinka sitä käytetään kuvailevasti.
46. Mielestäni on selvää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi tuomionsa 37 kohdassa riidanalaisen päätöksen 12 kohtaa.
47. Jotta voidaan ratkaista, arvosteliko ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin virheellisesti valituslautakuntaa ja SMHV:a siitä, etteivät ne ”selostaneet soluteknologian tieteellistä merkitystä” eivätkä selittäneet, ”kuinka nämä termit antaisivat tietoa ? ? siitä tavasta, jolla [kyseisiä] tavaroita ja palveluja käytettäisiin soluteknologiassa tai kuinka ne olisivat sen tulosta”, on tarpeen arvioida tavaramerkkiviranomaisen perusteluvelvollisuuden laajuutta silloin, kun tavaramerkkihakemus hylätään.
48. Asetuksen 73 artiklan mukaan SMHV perustelee päätöksensä. Yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että tämä velvollisuus on samanlaajuinen kuin EY 253 artiklan mukainen perusteluvelvollisuus. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan EY 253 artiklan mukaisista perusteluista on selkeästi ja yksiselitteisesti ilmettävä toimenpiteen tehneen toimielimen päättely siten, että niille, joita toimenpide koskee, selviävät sen syyt ja että yhteisöjen tuomioistuin voi tutkia toimenpiteen laillisuuden. Perusteluissa ei tarvitse esittää kaikkia asiaan liittyviä tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja, sillä tutkittaessa sitä, täyttävätkö päätöksen perustelut EY 253 artiklan vaatimukset, on otettava huomioon päätöksen sanamuodon lisäksi myös asiayhteys ja kaikki asiaa koskevat oikeussäännöt.(40)
49. Näitä periaatteita soveltamalla yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että SMHV:n on esitettävä ”laajat ja yksityiskohtaiset perustelut” päätökselle, jolla tavaramerkin rekisteröinti hylätään.(41) Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut, että tällaisen päätöksen perustelut voivat kuitenkin olla suppeat, mutta hakijan on saatava tietää niistä syyt rekisteröintihakemuksensa hylkäämiseen ja niiden on oltava sellaisia, että tämä voi tehokkaasti riitauttaa riidanalaisen päätöksen.(42)
50. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä edellytetään vastaavasti, että päätökset, joilla kansallinen tavaramerkkiviranomainen epää yhteisön lainsäädännössä tunnustetun oikeuden, on voitava saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Koska tehokkaan tuomioistuinvalvonnan on voitava ulottua riidanalaisen päätöksen perusteluiden lainmukais uuden tutkimiseen, kansallisen tavaramerkkiviranomaisen on esitettävä perustelut päätökselle, jolla tavaramerkin rekisteröinti hylätään. Yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan, jota sovelletaan myös tavaramerkkien alalla, perusteluista on selkeästi ja yksiselitteisesti ilmettävä toimenpiteen tehneen yhteisön toimielimen päättely siten, että niille, joita toimenpide koskee, selviävät sen syyt ja että yhteisön tuomioistuimet voivat tutkia toimenpiteen laillisuuden.(43)
51. Jos ehdotettu merkki ei ainoastaan yksiselitteisesti kuvaile tavaran tai palvelun ominaisuuksia asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla eikä siten ole luonteeltaan ilmeisesti kuvaileva, pelkästään se, että SMHV toteaa, että sitä on pidettävä kuvailevana, ei selvästikään riitä täyttämään perusteluvelvollisuutta. Yhteisöjen tuomioistuin kumosi siten asiassa SAT.1 SMHV:n päätöksen muun muassa sillä perusteella, että SMHV ”tyytyi riidanalaisessa päätöksessä toteamaan, että osatekijät SAT ja 2 ovat kuvailevia ? ? toteamatta, miten sanamerkillä SAT.2 kokonaisuutena tarkasteltuna ei voida erottaa valittajan palveluja muiden yritysten palveluista”.(44)
52. Silloin kun SMHV hylkää tavaramerkin rekisteröinnin, sen tulee perusteluvelvollisuutensa täyttämiseksi mielestäni todeta lyhyesti, mitä ilmaus, jonka rekisteröintiä on haettu, sen mielestä merkitsee. Nyt esillä olevassa asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin asetti SMHV:lle huomattavasti tätä tiukemman velvollisuuden vaatiessaan merkin CELLTECH rekisteröinnin hylkäämiseksi sen kuvailevuuden perusteella valituslautakuntaa selostamaan ”soluteknologian tieteellistä merkitystä” (36 kohta) ja erityisesti selittämään ”kuinka nämä termit [cell ja tech] antaisivat tietoa rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen käyttötarkoituksesta ja luonteesta ja erityisesti siitä tavasta, jolla näitä tavaroita ja palveluja käytettäisiin soluteknologiassa tai kuinka ne olisivat sen tulosta” (37 kohta).
53. Olen näin ollen sitä mieltä, että SMHV:n ensimmäinen valitusperuste on perusteltu.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion 39 kohta: kolmas valitusperuste
54. Kolmas valitusperuste koskee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion 39 kohtaa, jota on syytä tarkastella yhdessä 38 kohdan kanssa:
”38 Pitää tosin paikkansa, että rekisteröintihakemuksessa tarkoitetut tavarat ja palvelut ovat yleensä farmaseuttisia tavaroita ja palveluja ja että ne tämän vuoksi ovat sidoksissa eläviin rakenteisiin, jotka muodostuvat soluista. Valituslautakunta ei kuitenkaan ole selvittänyt, että kohderyhmässä katsottaisiin välittömästi ja enemmittä pohdinnoitta, että rekisteröintihakemuksessa mainittujen farmaseuttisten tavaroiden ja palvelujen sekä sanamerkin CELLTECH merkityksen välillä olisi konkreettinen ja välitön yhteys (ks. vastaavasti asia T‑359/99, DKV v. SMHV (EuroHealth), tuomio 7.6.2001, Kok. 2001, s. II‑1645, 35 kohta).
39 Lisäksi on niin, että vaikka asianomaisia tavaroita ja palveluja katsottaisiin voitavan käyttää soluteknologiaan liittyvässä toiminnallisessa yhteydessä, tämän tosiseikan perusteella ei kuitenkaan voitaisi päätellä, että sanamerkkiä CELLTECH voitaisiin käyttää kuvailemaan niiden käyttötarkoitusta. Tällainen käyttö on korkeintaan yksi tavaroiden ja palvelujen lukuisista käyttöaloista, mutta ei tekninen toiminto ([asia T‑356/00, DaimlerChrysler v. SMHV (CARCARD), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. II‑1963], 40 kohta).”
55. SMHV väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen lausuessaan, että kuvailevuuden olemassaolon tai erottamiskyvyn puuttumisen toteaminen edellyttää tavaroiden ja palvelujen ”käyttötarkoituksen” kuvaamista. Vaikka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että ”soluteknologia” oli kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen ”käyttöala”, se katsoi virheellisesti, että tuollaisen ”käyttöalan” kuvailu olisi riittämätön sen vahvistamiseksi, että merkki CELLTECH oli kuvaileva ja että siltä näin ollen puuttui erottamiskyky.
56. Erityisesti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen katsoessaan, ettei se, että tavaroita ja palveluja käytettiin ”soluteknologian” alalla, ollut seurausta niiden omasta tehtävästä, vaan kyseessä oli ainoastaan yksi mahdollinen soveltamis‑ tai käyttöala monien muiden joukossa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, ettei 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu tällaista käyttöalaa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin erotti siten toisistaan eräät ominaisuudet, kuten ”käyttötarkoituksen” tai ”teknisen toiminnon”, joiden kuvaileminen kuuluu 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan, ja muut ominaisuudet, kuten ”käyttöalat”, joiden kuvailemiseen ei ole sovellettava 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa.
57. Tavaramerkin hakija väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi ainoastaan, ettei valituslautakunta ollut selvittänyt, että vaikka termin CELLTECH katsottaisiin merkitsevän soluteknologiaa, sen voitaisiin välittömästi ja kiistatta mieltää kuvailevan kyseisiä tavaroita tai palveluja.
58. Mielestäni useat seikat puoltavat 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan kuuluvien niiden ominaisuuksien laajaa tulkintaa, joiden esiintyessä (yksin) tavaramerkin katsotaan olevan kuvaileva ja sen rekisteröinti hylätään automaattisesti.
59. Ensinnäkin säännöksen sanamuoto sinällään on selvästi pikemminkin laaja kuin suppea, sillä sen mukaan seuraavia merkkejä ei rekisteröidä: ”tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia”. Tätä tulkintaa puoltavat ilmaisu ”joita voidaan
? ? käyttää”,(45) laaja luettelo ominaisuuksista, joista useimmat ovat luonteeltaan pikemminkin yleisiä kuin erityisiä käsitteitä, ja kaiken kattava ilmaisu ”muita ? ? ominaisuuksia”.
60. Toiseksi vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdalla, ja siten myös asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla,(46) pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että jokaisen on saatava vapaasti käyttää, mukaan lukien käyttö yhteismerkissä taikka yhdistelmä‑ tai kuviomerkissä merkkejä tai ilmauksia, joilla kuvaillaan sen tyyppisiä tavaroita tai palveluita, joita varten rekisteröintiä haetaan. Näillä säännöksillä estetään siis se, että ainoastaan yksi yritys saisi rekisteröinnin perusteella käyttää tavaramerkkinään tällaisia merkkejä tai ilmauksia.(47) Se yleinen etu, joka on näiden säännösten taustalla, edellyttää, että kaikki tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan käyttää osoittamaan tavaran tai palvelun ominaisuuksia näissä säännöksissä tarkoitetulla tavalla, ovat vapaasti jokaisen käytettävissä ja että niitä ei voida rekisteröidä.(48) Tästä yleisen edun mukaisesta tulkinnasta on varmastikin seurattava, että kyseisten tavaroiden tai palvelujen mahdollista ”toiminnalliseen yhteyteen liittyvää käyttöä” tai ”käyttöalaa” on pidettävä tällaisina merkkeinä tai ilmaisuina.
61. Yhteisöjen tuomioistuin on aina antanut paljon painoarvoa tälle yleiselle edulle, ja tällä perusteella se on tulkinnut direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa laajasti. Se on äskettäin katsonut, että se yleinen etu, joka on tämän säännöksen taustalla, tarkoittaa nimittäin sitä, että kaikki merkit ja merkinnät, jotka voivat osoittaa niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, jäävät kaikkien yritysten vapaasti käytettäviksi, jotta nämä voivat käyttää kyseisiä merkkejä ja merkintöjä omien tavaroidensa samojen ominaisuuksien kuvailemiseen. Tavaramerkin muodostavia merkkejä tai merkintöjä ei ole todellisuudessa tarpeen käyttää rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palvelujen kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksien kuvailemiseen; riittävää on, että näitä merkkejä ja merkintöjä voidaan käyttää tällä tavoin. Sanamerkin rekisteröinti on siis hylättävä 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla, jos vähintään yksi sen mahdollisista merkityksistä ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuutta. Merkitystä ei myöskään ole sillä, ovatko tavaroiden tai palvelujen kuvailtavissa olevat ominaisuudet kaupallisesti olennaisia vai ainoastaan toissijaisia ominaisuuksia. Ominaisuuksia, joita merkit ja merkinnät, joista tavaramerkki muodostuu, voivat osoittaa, ei erotella. Kun nimittäin otetaan huomioon 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan taustalla oleva yleinen etu, jokaisen yrityksen on pikemminkin voitava vapaasti käyttää näitä merkkejä tai merkintöjä kuvaamaan omien tavaroidensa mitä hyvänsä ominaisuutta kyseisen ominaisuuden kaupallisesta merkityksestä riippumatta.(49)
62. Kaikki edellä esitetyt näkökohdat tukevat mielestäni asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tai direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun ilmaisun ”ominaisuudet” laajaa tulkintaa.
63. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin perusteli kantaansa, jonka mukaan tavaran tai palvelun ”käyttöala” ei ole tällainen ominaisuus, viittaamalla sen nyt käsiteltävässä asiassa antaman tuomion 39 kohdassa asiaan DaimlerChrysler vastaan SMHV (CARCARD).(50) Tässä asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli todennut seuraavaa:
”Sanamerkkiä CARCARD ei sen sijaan voida käyttää osoittamaan luokkaan 9 kuuluvien tavaroiden ’kiinteät ja siirrettävät tietojenkäsittelylaitteet; tietovälineille tallennetut ohjelmat tiedon‑ ja/tai tekstin‑ ja/tai kuvankäsittelyyn’ laatua. Vaikka oletetaan, että näitä tavaroita voidaan käyttää sellaisessa yhteydessä, jossa yhtä lailla käytetään autoihin liittyvää korttia, tämän tosiseikan perusteella ei kuitenkaan voida tehdä sellaista päätelmää, että sanamerkkiä CARCARD voidaan käyttää osoittamaan yllä mainittujen tavaroiden käyttötarkoitusta. Tällainen käyttö on korkeintaan yksi tavaroiden lukuisista käyttöaloista, mutta ei tavaroiden tekninen toiminto.”
64. En pidä vakuuttavana väitettä, joka ilmeisesti perustuu tähän tuomioon ja jonka mukaan tavaroiden, joita ehdotettu tavaramerkki koskisi, käyttöalaa ei ole pidettävä 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuna näiden tavaroiden ominaisuutena. Mielenkiintoista on se, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on pyrkinyt irrottautumaan tästä tuomion kohdasta siinä ainoassa myöhemmässä asiassa, jossa siihen viitataan.(51)
65. Edellä esitetyistä syistä katson, että nyt käsiteltävässä asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin erotti toisistaan virheellisesti eräät ominaisuudet, kuten ”käyttötarkoituksen” tai ”teknisen toiminnon”, joiden kuvaileminen kuuluu 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan, ja muut ominaisuudet, kuten ”käyttöalan”, jonka kuvailemiseen ei ole sovellettava 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa. Katson näin ollen, että kolmas valitusperuste on perusteltu.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion 40 kohta: neljäs ja viides valitusperuste
66. Neljäs ja viides valitusperuste koskevat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion 40 kohtaa:
”Edellä esitetyistä huomioista seuraa, että valituslautakunta ei ole selvittänyt, että vaikka termin celltech katsottaisiin merkitsevän soluteknologiaa, se voitaisiin välittömästi ja kiistatta mieltää termiksi, jolla kuvaillaan soluteknologian alaan kuuluvia toimintoja sekä näiden toimintojen yhteydessä käytettäviä tai niiden tuloksena saatavia tuotteita, laitteita ja materiaalia. Valituslautakunta ei myöskään ole selvittänyt, että kyseinen termi ymmärrettäisiin kohderyhmässä pelkästään osoitukseksi merkillä varustettujen tavaroiden ja palvelujen tyypistä.”
Neljäs valitusperuste
67. Mielestäni neljäs valitusperuste on erityisen vaikeaselkoinen. SMHV toteaa eri tavoin, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin i) katsoi virheellisesti, että kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen valmistusmenetelmän tai toimitustavan kuvailu ei kuulu asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan; ii) rikkoi tätä säännöstä hylkäämällä väitteen, jonka mukaan termi soluteknologia kuvailee kyseisten tavaroiden tieteellistä valmistusmenetelmää tai palvelujen toimitustapaa; iii) jätti tutkimatta, voidaanko, kuten valituslautakunta totesi, ”CELLTECH” tai ”cell technology” mieltää termiksi, jolla ”kuvaillaan soluteknologian alaan kuuluvia toimintoja samoin kuin näiden toimintojen ? ? tuloksena saatavia
tuotteita, laitteita ja materiaalia”;(52) iv) jätti tarkastelematta sitä, kuvaileeko ”CELLTECH” tai ”cell technology” tarpeeksi välittömällä ja suoralla tavalla kyseisten tavaroiden ja palveluiden valmistusmenetelmää tai toimitustapaa; ja v) katsoi virheellisesti, että kyseisten tavaroiden ja palvelujen tieteellisen hankkimismenetelmän osoittamista on pidettävä 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailevana.
68. Näyttäisi mielestäni kuitenkin siltä, ettei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toiminut tuomionsa 40 kohdassa millään näistä tavoista. Se katsoi pelkästään, ettei valituslautakunta ollut selvittänyt, että CELLTECH ”voitaisiin välittömästi ja kiistatta mieltää termiksi, jolla kuvaillaan soluteknologian alaan kuuluvia toimintoja sekä näiden toimintojen yhteydessä käytettäviä tai niiden tuloksena saatavia tuotteita, laitteita ja materiaalia”. Suhtaudun varauksellisesti siihen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi valituslautakunnan ensisijaisesti tosiseikkoja koskevia toteamuksia.(53) En kuitenkaan ymmärrä, miten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tämä toteamus voitaisiin kiistää SMHV:n esittämillä perusteilla.
69. Olen näin ollen sitä mieltä, että neljäs valitusperuste on perusteeton.
Viides valitusperuste
70. SMHV väittää viidennellä valitusperusteellaan, että tuomio on virheellinen siltä osin kuin siinä ei esitetä mitään perusteluita, joiden nojalla SMHV ja kolmannet osapuolet olisivat voineet ymmärtää, miksi ”CELLTECH” tai ”cell technology” eivät kuvailisi ominaisuutta, joka muodostuu kyseisten tavaroiden ja palvelujen tieteellisestä hankkimismenetelmästä.
71. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion 40 kohta on muotoiltu siten, että siinä esitetään päättelyn tulos (joka alkaa seuraavasti: ”edellä esitetyistä huomioista seuraa”, millä selvästi viitataan 36–39 kohtaan). Se toteaa, että ”valituslautakunta ei ole selvittänyt, että ? ? ’celltech’ ? ? voitaisiin välittömästi ja kiistatta mieltää termiksi ? ? ” jne. Mielestäni tämä toteamus koskee valituslautakunnan suorittamaa arviointia. Kuten olen todennut, en ole vakuuttunut siitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi toimivaltainen puuttumaan tähän arviointiin. Tältä osin ei ole kuitenkaan esitetty väitteitä. Joka tapauksessa ja kuten tavaramerkin hakija väittää, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin näyttäisi perustelleen päätöksensä (36–39 kohdassa) ja selittäneen 40 kohdassa esitettyä päätelmäänsä. Katson näin ollen, että viides valitusperuste on perusteeton.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion 43 kohta: toinen valitusperuste (osittain)
72. Toisen valitusperusteen toinen osa koskee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion 43 kohtaa, joka on nähtävä asiayhteydessään: (54)
”41 Niinpä on katsottava, että valituslautakunta ei ole selvittänyt, että sanamerkki CELLTECH kuvailisi niitä tavaroita ja palveluja, joita varten rekisteröintiä on haettu.
42 On siis tutkittava, onko valituslautakunta esittänyt kanteen kohteena olevassa päätöksessä muita perusteita, jotka osoittaisivat, että kyseiseltä sanamerkiltä puuttuu erottamiskyky.
43 Tämän osalta on palautettava mieliin, että sanoista muodostuvan tavaramerkin mahdollista erottamiskykyä voidaan osittain tarkastella sen kunkin termin tai osatekijän osalta erikseen, mutta ratkaisun on joka tapauksessa perustuttava niiden muodostaman kokonaisuuden tarkasteluun. Pelkästään se, että kultakin näistä osatekijöistä erikseen tarkasteltuna puuttuu erottamiskyky, ei sulje pois sitä, että niiden muodostama yhdistelmä voisi olla erottamiskykyinen (ks. vastaavasti SAT.1‑tapaus, tuomion 28 kohta).”
73. SMHV katsoo, että tämä 43 kohta ja sen sisältämä viittaus asiaan SAT.1(55) ovat virheellisiä. Se väittää, että yhteisöjen tuomioistuimen tässä asiassa esittämä toteamus, johon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin nojautui, koski kuvailevan ja erottamiskyvyttömän osatekijän yhdistämistä sellaisella tavalla, että kokonaisuutena yhdistelmä ei sinänsä kuvaillut kyseisiä tavaroita ja palveluja. Kyseinen toteamus ei näin ollen ole merkityksellinen nyt käsiteltävänä olevassa asiassa, joka koskee kahden kuvailevan osatekijän yhdistelmää.
74. Mielestäni asiassa SAT.1 annettua tuomiota on kuitenkin pidettävä merkityksellisenä sen väitteen osalta, jonka vuoksi siihen nojaudutaan. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tarkastelee kuitenkin selvästi(56) tuomion 43 kohdassa sitä, onko valituslautakunta esittänyt riidanalaisessa päätöksessä muita perusteluja, jotka osoittaisivat, että kyseiseltä sanamerkiltä puuttuu erottamiskyky. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli jo päättänyt merkin erottamiskykyä koskeneen tarkastelunsa.(57) Se, että se tässä asiayhteydessä tukeutui asiassa SAT.1 annettuun tuomioon, oli näin ollen selvästi asianmukaista.
75. Näin ollen olen sitä mieltä, että toinen valitusperuste on perusteeton siltä osin kuin se koskee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion 43 kohtaa.
Valitusta koskeva päätelmä
76. Edellä esitetyistä syistä katson, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio on kumottava. Ensinnäkin kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vaati merkin CELLTECH rekisteröinnin hylkäämiseksi sen kuvailevuuden perusteella valituslautakuntaa selostamaan ”soluteknologian tieteellistä merkitystä” (tuomion 36 kohta) ja erityisesti selittämään ”kuinka nämä termit [cell ja tech] antaisivat tietoa rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen käyttötarkoituksesta ja luonteesta ja erityisesti siitä tavasta, jolla näitä tavaroita ja palveluja käytettäisiin soluteknologiassa tai kuinka ne olisivat sen tulosta” (tuomion 37 kohta), se asetti SMHV:lle tiukemman velvollisuuden, kuin mitä asetuksen 73 artiklassa on tarkoitettu. Toiseksi kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi (tuomion 39 kohdassa), että tavaroiden tai palveluiden käyttöalan kuvailemista ei ole pidettävä asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuna näiden tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksien kuvailemisena, se tulkitsi virheellisesti tätä säännöstä.
Kanteen asiakysymys ensimmäisessä oikeusasteessa
77. Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 61 artiklassa säädetään, että yhteisöjen tuomioistuin voi kumotessaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion ratkaista asian lopullisesti, jos asia on ratkaisukelpoinen. Näin on käsiteltävänä olevassa asiassa.
78. Tavaramerkin hakija väittää riidanalaisesta päätöksestä nostamassaan kanteessa, että valituslautakunta arvioi virheellisesti asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja erottamiskykyä koskevia vaatimuksia ja että riidanalainen päätös tulee näin ollen kumota kokonaisuudessaan tai toissijaisesti osittain.(58)
79. Hakija väittää ensisijaisesti, että valituslautakunta ei tarkastellut tavaramerkkiä asianmukaisesti kokonaisuutena.
80. Kun valituslautakunta oli ensin todennut, että tavaramerkkiä tulee tarkastella kokonaisuutena, se totesi riidanalaisen päätöksen asiaa koskevissa kohdissa, että englanninkielisen sanan ”cell” ja englanninkielisen lyhenteen ”tech” yhdistelmä, joilta molemmilta erikseen puuttuu erottamiskyky, on vain näiden kahden osatekijän summa, koska näiden osatekijöiden yhdistämisestä ei muodostunut mitään erottavaa tekijää.(59)
81. Tämä toteamus vaikuttaisi mielestäni heijastavan asianmukaisesti yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. On selvää, että vaikka yhdistelmämerkin yksittäisten osatekijöiden erottamiskyvyllä voi olla merkitystä arvioitaessa tavaramerkin erottamiskykyä kokonaisuutena, ratkaisun on joka tapauksessa perustuttava siihen, miten kohdeyleisö ymmärtää tämän merkin kokonaisuutena.(60)
82. Asiassa BioID yhteisöjen tuomioistuin hyväksyi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustelut, joissa todetaan, että koska ei näytä olevan olemassa sellaisia konkreettisia seikkoja − joihin kuuluu esimerkiksi eri elementtien yhdistämistapa −, jotka osoittaisivat, että yhdistelmämerkki kokonaisuutena tarkasteltuna on enemmän kuin osatekijöidensä summa, tällaiselta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky.(61) Yhteisöjen tuomioistuin totesi vastaavasti asiassa SAT.1, että mielikuvituksellisen osatekijän kaltaisilla tiedoilla on merkitystä, kun arvioidaan sitä, onko merkkiä, joka muodostuu osatekijöistä, joilta puuttuu erottamiskyky, pidettävä itsessään erottamiskykyisenä,(62) ja vahvisti siten näkemyksen, jonka mukaan kahden osatekijän, joilta puuttuu erottamiskyky, yhdistelmään on lisättävä jotakin, jotta kokonaisuudesta muodostuisi erottamiskykyinen.
83. Tämä lähestymistapa on lisäksi sopusoinnussa sellaisen moniosaisen sanamerkin kuvailevuuden arviointia, joka muodostuu pelkästään osatekijöistä, jotka eivät ole kuvailevia, koskevan oikeuskäytännön kanssa, jonka voidaan katsoa vastaavan nyt kyseessä olevaa tapausta.(63) Yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että tällainen merkki ei kuitenkaan välttämättä ole kuvaileva, jos se luo vaikutelman, joka on riittävän kaukana edellä mainittujen osien pelkän yhdistelmän synnyttämästä vaikutelmasta . Edellytyksenä on, että on olemassa havaittavissa oleva ero yhtäältä tavaramerkin ja toisaalta niiden osien, joista kyseinen merkki muodostuu, pelkän summan välillä, mikä edellyttää sitä, että koska yhdistelmä on tavanomaisesta poikkeava
kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, kyseinen tavaramerkki luo vaikutelman, joka on riittävän kaukana siitä vaikutelmasta, joka syntyy kyseisen tavaramerkin muodostavien osien välittämien ilmausten pelkästä yhdistelmästä .(64)
84. Nyt esillä olevassa asiassa valituslautakunta havaitsi, että hakemuksessa tarkoitettuun luetteloon kuuluvat tavarat ja palvelut oli tarkoitettu sekä asiantuntijoille että kuluttajille, jotka eivät ole asiantuntijoita,(65) ja totesi sitten, että ”valituslautakunta katsoo, että asianomainen kuluttaja voi välittömästi ja kiistatta mieltää yhdistelmän CELLTECH kuvailevan soluteknologian alaan kuuluvia toimintoja samoin kuin näiden toimintojen yhteydessä käytettäviä tai niiden tuloksena saatavia tuotteita, laitteita ja materiaalia”.(66)
85. Yhteisöjen tuomioistuin on äskettäin katsonut, että ”tavaramerkin kuluttajaan tekemän vaikutuksen konkreettinen arviointi, joka on selkeästi rajattu tavaroihin ja palveluihin, joita varten merkin rekisteröintiä haetaan, on tosiseikkoja koskeva toteamus”.(67) Vaikka tämä lausuma liittyi yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaan arvioida ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tosiseikkoja koskevia toteamuksia, se vahvistaa näkemystäni, jonka mukaan muutoksenhakutuomioistuimen ei tulisi puuttua valituslautakunnan (joka sekin jo antaa ratkaisun SMHV:n tutkijan päätöksestä tehtyyn valitukseen(68) ) tällaiseen toteamukseen ilman hyväksyttävää syytä.
86. Tätä lähestymistapaa tukee myös asetuksen 63 artiklan 2 kohdan sanamuoto, jonka mukaan valituslautakunnan päätöksestä nostettavan kanteen ”perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymääräyksen rikkominen, perustamissopimuksen, tämän asetuksen tai niiden soveltamista koskevan oikeussäännön rikkominen taikka harkintavallan väärinkäyttö”. Mielestäni tämä sanamuoto viittaa vahvasti siihen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toimivalta tällaisten päätösten käsittelyssä rajoittuu oikeuskysymyksiin. Tästä seuraisi se, että tämän tuomioistuimen SMHV:n valituslautakunnan päätöksen osalta harjoittama valvonta ”ei ylitä laillisuusvalvontaa, eikä sen kohteena näin ollen ole SMHV:n arvioimien tosiseikkojen uudelleen tutkiminen”.(69) Myönnän kuitenkin, että tämä toteamus ei vastaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tähän asti noudattamaa vakiintunutta käytäntöä SMHV:n valituslautakunnan päätöksistä nostettujen kanteiden käsittelyssä.
87. Nyt esillä olevassa asiassa näyttäisi mielestäni siltä, että valituslautakunnan lausuma, jonka mukaan asianomainen kuluttaja voi mieltää merkin CELLTECH termiksi, jolla kuvaillaan soluteknologian alaan kuuluvia toimintoja, on tosiseikkoja koskeva toteamus, jota ei voida riitauttaa riidanalaisesta päätöksestä nostetun kanteen yhteydessä. Yleisemmin tämän päätöksen perusteella on mielestäni selvää, että valituslautakunta ei jättänyt arvioimatta tavaramerkkiä kokonaisuutena. Tavaramerkin hakijan ensisijainen väite riidanalaisesta päätöksestä nostamassaan kanteessa on näin ollen hylättävä.
88. Se, kuinka kohdeyleisö mieltää tavaramerkin, on kuitenkin vain yksi niistä kriteereistä, joilla tavaramerkin erottamiskykyä arvioidaan. Lisäksi erottamiskykyä on arvioitava suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisteröintiä on haettu.(70) Tämä on tavaramerkin hakijan toissijaisen väitteen kohteena riidanalaisesta päätöksestä nostamassaan kanteessa. Hakija väittää, ettei valituslautakunta arvioinut sitä, oliko tavaramerkki CELLTECH erottamiskykyinen erityisesti suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisteröintiä oli haettu. Se huomauttaa, että näihin tavaroihin kuuluvat ”farmaseuttiset ja eläinlääkintä‑ ja terveydenhoitovalmisteet, ‑yhdisteet ja ‑aineet” ja ”kirurgiset, lääketieteelliset, hammaslääketieteelliset ja eläinlääketieteelliset laitteet ja välineet”. Hakija katsoo, että termejä ”cell” ja/tai ”tech” ei käytetä yleensä edes erikseen kuvailemaan tällaisia tavaroita, ja väittää, että valituslautakunta ei ottanut huomioon tätä seikkaa.
89. Tällä väitteellä näyttäisi mielestäni olevan jotain merkitystä.
90. Koska tavaramerkin rekisteröintiä haetaan aina rekisteröintihakemuksessa mainittuja tavaroita tai palveluja varten, kysymystä siitä, kuuluuko tavaramerkki ehdottomien hylkäysperusteiden soveltamisalaan, on arvioitava konkreettisella tasolla suhteessa näihin tavaroihin tai palveluihin.(71) Tämän arvioinnin on oltava perusteellista ja kattavaa.(72) Kun tavaramerkin rekisteröintiä haetaan useita tavaroita ja palveluja varten, katson, ettei ole tarpeen, että päätöksessä, jolla tavaramerkin rekisteröinti evätään ehdottoman hylkäysperusteen vuoksi, esitetään erikseen päätelmä kunkin yksittäisen tavaran ja palvelun osalta. Kun rekisteröinti kuitenkin evätään tämän perusteella kokonaisen tavara- tai palveluryhmän tai ‑luokan osalta, päätöksessä on todettava, miksi tavaramerkki on rekisteröintikelvoton ryhmää tai luokkaa varten sellaisenaan.(73)
91. Mielestäni riidanalaisen päätöksen 12 kohdassa ei esitetä tällaista selvitystä. Kuten olen todennut, valituslautakunnalta ei olisi mielestäni pitänyt vaatia selitystä ”soluteknologian tieteellisestä merkityksestä” tai siitä, kuinka termit ”cell” ja ”tech” ”antaisivat tietoa rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen käyttötarkoituksesta ja luonteesta ja erityisesti siitä tavasta, jolla näitä tavaroita ja palveluja käytettäisiin soluteknologiassa tai kuinka ne olisivat sen tulosta”.(74) Olen kuitenkin sitä mieltä, että valituslautakunnan olisi pitänyt selittää, miksi se katsoi (kuten se selvästikin teki), että ”farmaseuttiset ja eläinlääkintä‑ ja terveydenhoitovalmisteet, ‑yhdisteet ja ‑aineet” ja ”kirurgiset, lääketieteelliset, hammaslääketieteelliset ja eläinlääketieteelliset laitteet ja välineet” ovat ”[soluteknologian alaan kuuluvien] toimintojen yhteydessä käytettäviä tai niiden tuloksena saatavia tuotteita, laitteita ja materiaalia”. Riidanalaisessa päätöksessä ei ole tällaisia selityksiä. Katson näin ollen, että se on kumottava.
Oikeudenkäyntikulut
92. Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 122 artiklan mukaan silloin, kun valitus on perusteltu ja yhteisöjen tuomioistuin ratkaisee itse riidan lopullisesti, se päättää oikeudenkäyntikuluista. Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota sovelletaan muutoksenhakumenettelyyn 118 artiklan nojalla, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Ensimmäisessä oikeusasteessa tavaramerkin hakija vaati SMHV:a korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja jälkimmäinen mielestäni häviää asian. Muutoksenhakuvaiheessa valittaja SMHV on vaatinut vastapuolena olevaa tavaramerkin hakijaa korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja jälkimmäinen mielestäni häviää asian. Näin ollen katson, että SMHV on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut ensimmäisessä oikeusasteessa ja tavaramerkin hakija on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut muutoksenhakuvaiheessa.
Ratkaisuehdotus
93. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin
– kumoaa Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T‑260/03 antaman tuomion
– kumoaa toisen valituslautakunnan 19.5.2003 tekemän päätöksen
– velvoittaa sisämarkkinoiden harmonisointiviraston korvaamaan oikeudenkäyntikulut ensimmäisessä oikeusasteessa ja Celltech R & D Ltd:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut muutoksenhakuvaiheessa.
(1) .
(2)  –	Asia T‑260/03 (Kok. 2005, s. II‑1215).
(3)  –	EYVL 1994, L 11, s. 1.
(4)
–	Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1). Tavaramerkkidirektiivin ja asetuksen muiden suurelta osin samanlaisten säännösten osalta yhteisöjen tuomioistuin on täsmentänyt, että sen yhden säännöksen osalta omaksuman tulkinnan on pädettävä myös toisen osalta: asia C‑425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000 (Kok. 2000, s. I‑4861, 26–28 kohta).
(5)  –	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion 9 kohta.
(6)  –	Tuomion 19–24 kohta.
(7)  –	Asia C‑363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004 (Kok. 2004, s. I‑1619, 86 kohta) ja asia C‑265/00, Campina Melkunie, tuomio 12.2.2004 (Kok. 2004, s. I‑1699, 18 kohta).
(8)  –	Tuomion 25 ja 26 kohta.
(9)  –	Mainittu alaviitteessä 7.
(10)  –	Asia C‑329/02 P, SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH v. SMHV, tuomio 16.9.2004 (Kok. 2004, s. I‑8317). Tapaukseen on viitattu harhaanjohtavasti sekä nimellä SAT.1 että SAT.2, joista jälkimmäinen oli tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin. Viittaan jäljempänä asiaan nimellä SAT.1.
(11)  –	Tuomion 27 kohta.
(12)  –	Vaikuttaa siltä, etteivät osapuolet ole riitauttaneet tätä seikkaa.
(13)  –	Tuomion 28–31 kohta.
(14)  –	Tuomion 32–42 kohta, joista monet ovat 1–4 valitusperusteen kohteena.
(15)  –	Tuomion 42–44 kohta, joista 43 kohta on viidennen valitusperusteen kohteena.
(16)  –	Tuomion 45 ja 46 kohta.
(17)  –	Hakijan lisäämä kursivointi.
(18)  –	Ks. edellä alaviitteessä 7 mainitut asiat Koninklijke KPN Nederland, tuomion 67 ja 85 kohta ja Campina Melkunie, tuomion 18 kohta. Tämä toteamus on itse asiassa esitetty alun perin asiassa C‑517/99, Merz & Krell, tuomio 4.10.2001 (Kok. 2001, s. I‑6959, 35 kohta).
(19)  –	Ks. em. asiat Koninklijke KPN Nederland, tuomion 67 ja 85 kohta ja Campina Melkunie, tuomion 18 kohta.
(20)  –	Ks. em. asiat Koninklijke KPN Nederland, tuomion 86 kohta ja Campina Melkunie, tuomion 19 kohta.
(21)  –	Asia C‑37/03 P, BioID v. SMHV, tuomio 15.9.2005 (Kok. 2005, s. I‑7975).
(22)  –	Mainittu alaviitteessä 10.
(23)  –	Ks. asia SAT.1, tuomion 36 kohta, johon yhteisöjen tuomioistuin viittaa asiassa BioID, tuomion 62 ja 63 kohta.
(24)  –	Tuomion 61–65 kohta.
(25)  –	Tuomion 42 kohta.
(26)  –	Tuomion 24–26 kohta.
(27)  –	Tuomion 27 kohta.
(28)  –	Riidanalaisen päätöksen 11 kohta.
(29)  –	On kuitenkin syytä huomata, ettei yhteisöjen tuomioistuin noudattanut itse tätä lähestymistapaa asiassa BioID, jossa se katsoi, että kirjainsanaa BioID, joka oli tavaramerkin, jonka rekisteröintiä haettiin (BioID ▪ ® ), hallitseva osa, ei voitu erottaa kyseisistä tavaroista ja palveluista (biometrisen tunnistamisen alalla), eikä siinä ollut mitään, millä olisi voitu kohdeyleisön näkökulmasta taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle tavaramerkillä varustetun tavaran tai palvelun tietty alkuperä, joten sillä ei ollut asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamiskykyä: tuomion 70–75 kohta. Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi ja toteamukset eivät perustuneet tässä asiassa 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan, vaikka tämä säännös (yhdessä 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa) oli ollut SMHV:n tutkijan ja valituslautakunnan päätösten ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa muutoksenhaun perusteena.
(30)  –	Ks. alaviitteessä 7 mainitut asiat.
(31)  –	Tämä ei liene yllättävää. Näissä olosuhteissa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ei ole tarvinnut kovinkaan kauan tutkia riidanalaista päätöstä huomatakseen, oliko valituslautakunta yksilöinyt muita
perusteita kuin sen, että merkki oli puhtaasti kuvaileva, joiden nojalla voitaisiin oikeudellisesti katsoa, että merkiltä puuttui erottamiskyky, ja todetakseen, että riidanalaisessa päätöksessä ei ollut tällaisia muita perusteita.
(32)  –	Siltä osin kuin se koskee 35 kohtaa. Siltä osin kuin se koskee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion 43 kohtaa, sitä käsitellään jäljempänä 72–75 kohdassa.
(33)  –	Ks. alaviite 4.
(34)  –	Ks. edellä alaviitteessä 7 mainittu asia Campina Melkunie, tuomion 37 kohta.
(35)  –	Ibid., tuomion 39 kohta, kursivointi tässä.
(36)  –	Ibid., tuomion 40 ja 41 kohta. Asiassa Campina Melkunie annetun tuomion 37 ja 39–41 kohdassa toistetaan se, mitä on todettu lähes samankaltaisin sanamuodoin samana päivänä julistetun asiassa Koninklijke KPN Nederland annetun tuomion 96 ja 98–100 kohdassa. Mielestäni asiaa Campina Melkunie on pidettävä tältä osin merkityksellisempänä ennakkotapauksena. Asiassa Campina Melkunie oli kysymys uudissanasta (BIOMILD), joka muodostui osista, joista jokaisen katsottiin kuvailevan kyseisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, kun taas asiassa Koninklijke KPN Nederland kyseessä ollut sanamerkki (postkantoor eli postitoimisto) oli itsenäinen sana.
(37)  –	Ks. edellä alaviitteessä 21 mainittu asia BioID, tuomion 29 kohta.
(38)  –	Asia C‑251/95, Sabel v. Puma, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I‑6191, 23 kohta).
(39)  –	Tuomion 33 kohta.
(40)  –	Asia C‑447/02 P, KWS Saat v. SMHV, tuomio 21.10.2004 (Kok. 2004, s. I‑10107, 63–65 kohta).
(41)  –	Ibid., tuomion 67 kohta.
(42)  –	Asia T‑242/02, The Sunrider Corp. v. SMHV (TOP), tuomio 13.7.2005 (Kok. 2005, s. II‑2793, 72–75 kohta).
(43)  –	Ks. asiassa C‑239/05, BVBA Management, Training en Consultancy, 6.7.2006 antamani ratkaisuehdotuksen 40 kohta.
(44)  –	Tuomion 43 kohta.
(45)  –	Kursivointi tässä. Myös muut kieliversiot noudattavat tätä rakennetta: esim. ranskankielinen versio on ”pouvant servir” ja saksankielinen ”dienen können”.
(46)  –	Ks. alaviite 4.
(47)  –	Yhdistetyt asiat C‑108/97 ja C‑109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999 (Kok. 1999, s. I‑2779, 25 kohta).
(48)  –	Yhdistetyt asiat C‑53/01–C‑55/01, Linde, tuomio 8.4.2003 (Kok. 2003, s. I-3161, 74 ja 75 kohta).
(49)  –	Edellä alaviitteessä 7 mainittu asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 55, 97 ja 102 kohta.
(50)  –	Ks. edellä 54 kohta.
(51)  –	Ks. asia T‑222/02, HERON Robotunits v. SMHV, tuomio 26.11.2003 (Kok. 2003, s. II‑4995, 47 kohta).
(52)  –	Kursivointi tässä.
(53)  –	Ks. jäljempänä 85 kohta.
(54)  –	Eli tuomion 35–40 kohdan valossa.
(55)  –	Mainittu alaviitteessä 10.
(56)  –	Ks. tuomion 42 kohta.
(57)  –	Tuomion 41 kohta.
(58)  –	Hakija väittää toissijaisesti, että tavaramerkin rekisteröinti tulee hyväksyä luokkaan 5 kuuluvien tavaroiden osalta tai sen sijasta luokkaan 5 ja 10 kuuluvien tavaroiden osalta ja että riidanalainen päätös tulee kumota näiden tavaroiden osalta.
(59)  –	Riidanalaisen päätöksen 10 kohta.
(60)  –	Ks. edellä alaviitteessä 10 mainittu asia SAT.1, tuomion 28 kohta ja edellä alaviitteessä 21 mainittu asia BioID, tuomion 29 kohta.
(61)  –	Tuomion 34 kohta.
(62)  –	Tuomion 35 kohta.
(63)  –	Ks. SAT.1‑tapaus, tuomion 28 kohta, josta voidaan havaita, että tilanteet vastaavat toisiaan.
(64)  –	Edellä alaviitteessä 7 mainittu asia Campina Melkunie, tuomion 40 ja 41 kohta (kursivointi tässä).
(65)  –	Tavaramerkin hakija ei näytä riitauttavan valituslautakunnan asianomaista kuluttajaa koskevaa arviointia.
(66)  –	Päätöksen 11 ja 12 kohta.
(67)  –	Edellä alaviitteessä 21 mainittu asia BioID, tuomion 42 kohta.
(68)  –	Jos tavaramerkin hylkäämistä ehdotetaan ehdottoman hylkäysperusteen nojalla, kyseinen päätös voidaan tehdä lopullisesti vasta, kun tavaramerkin hakijalle on annettu tilaisuus esittää huomautuksensa: asetuksen 38 artiklan 3 kohta.
(69)  –	Asia C‑214/05 P, Sergio Rossi, tuomio 18.7.2006 (50 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
(70)  –	Asia C‑104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003 (Kok. 2003, s. I‑3793, 75 kohta).
(71)  –	Edellä alaviitteessä 7 mainittu asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 33 kohta.
(72)  –	Edellä alaviitteessä 7 mainittu asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 123 kohta.
(73)  –	Ks. edellä alaviitteessä 43 mainitussa asiassa BVBA Management, Training en Consultancy antamani ratkaisuehdotuksen 39–41 kohta.
(74)  –	Ks. edellä 47–52 kohta.