62024TJ0425_EXT
WYROK SĄDU (druga izba)
z dnia 10 września 2025 r. (
*1
)
Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego pastaZARA Sublime – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy ZARA – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak naruszenia renomy – Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 40/94 – Brak związku między oznaczeniami – Brak prawdopodobieństwa czerpania nienależnej korzyści z cieszącego się renomą znaku towarowego – Istnienie uzasadnionej przyczyny używania zgłoszonego znaku towarowego
W sprawie T‑425/24
Ffauf Italia SpA, z siedzibą w Riese Pio X (Włochy), którą reprezentowali P. Creta, A. Lanzarini, B. Costa oraz V. Basilavecchia, adwokaci,
strona skarżąca,
przeciwko
Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który reprezentowali M. Chylińska oraz D. Gája, w charakterze pełnomocników,
strona pozwana,
w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą EUIPO, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest
Industria de Diseño Textil, SA, z siedzibą w Arteixo (Hiszpania), którą reprezentowali G. Marín Raigal, E. Armero Lavie oraz J. Oria Sousa-Montes, adwokaci,
SĄD (druga izba),
w składzie: A. Marcoulli, prezeska, V. Tomljenović (sprawozdawczyni) i L. Spangsberg Grønfeldt, sędzie,
sekretarz: G. Mitrev, administrator,
uwzględniając pisemny etap postępowania,
po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 8 maja 2025 r.,
wydaje następujący
Wyrok (
1
)
1
W skardze opartej na art. 263 TFUE skarżąca, Ffauf Italia SpA, wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Piątej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 3 czerwca 2024 r. (sprawa R 1576/2023‑5) (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją”).
[…]
Żądania stron
12
Skarżąca wnosi do Sądu o:
–
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
–
obciążenie EUIPO i interwenientki kosztami postępowania.
13
EUIPO wnosi do Sądu o:
–
oddalenie skargi;
–
obciążenie skarżącej kosztami postępowania w przypadku wezwania na rozprawę.
14
Interwenientka wnosi, w istocie, do Sądu o:
–
oddalenie skargi;
–
obciążenie skarżącej kosztami postępowania.
Co do prawa
[…]
W przedmiocie jedynego zarzutu dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94
[…]
W przedmiocie istnienia uzasadnionej przyczyny używania zgłoszonego znaku towarowego
95
Skarżąca podnosi zasadniczo, że przez szereg lat używała oznaczeń zawierających element słowny „pastazara”, co stanowi uzasadnioną przyczynę używania zgłoszonego znaku towarowego.
96
W tym względzie należy zauważyć, że istnienie uzasadnionej przyczyny pozwalającej na używanie znaku towarowego stanowiące naruszenie cieszącego się renomą znaku towarowego powinno podlegać wykładni zawężającej [wyrok z dnia 16 marca 2016 r., The Body Shop International/OHIM – Spa Monopole (SPA WISDOM), T‑201/14, niepublikowany, EU:T:2016:148, pkt 65].
97
Pojęcie „uzasadnionej przyczyny” nie może obejmować wyłącznie obiektywnie nadrzędnych względów, lecz może też wiązać się z subiektywnymi interesami osób trzecich używających oznaczenia identycznego z cieszącym się renomą znakiem towarowym lub do niego podobnego (zob. analogicznie wyrok z dnia 6 lutego 2014 r., Leidseplein Beheer i de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, pkt 45).
98
I tak użytkownik oznaczenia podobnego do znaku towarowego cieszącego się renomą może powołać się – jak wynika to z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) – na „uzasadnioną przyczynę” używania tego oznaczenia, co jest wyrazem realizowanego przez wspomniane rozporządzenie ogólnego celu, jakim jest wyważenie z jednej strony interesów właściciela znaku towarowego w zapewnieniu podstawowej funkcji znaku, a z drugiej strony interesów osoby trzeciej związanych z używaniem w obrocie handlowym takiego oznaczenia dla celów oznaczania sprzedawanych przez nią towarów i usług (zob. wyrok z dnia 30 maja 2018 r., Tsujimoto/EUIPO, C‑85/16 P i C‑86/16 P, EU:C:2018:349, pkt 90 i przytoczone tam orzecznictwo).
99
Ponadto z orzecznictwa wynika, że używanie przez osobę trzecią oznaczenia podobnego do cieszącego się renomą znaku towarowego może zostać uznane za uzasadnioną przyczynę w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, gdy zostało ujawnione, że oznaczenie to było używane przed dokonaniem zgłoszenia do rejestracji cieszącego się renomą znaku towarowego, a po drugie, że takie używanie następuje w dobrej wierze, co ocenia się z uwzględnieniem w szczególności zakorzenienia i reputacji tego oznaczenia z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców, stopnia pokrewności między rozpatrywanymi towarami i usługami oraz znaczenia ekonomicznego i handlowego używania oznaczenia w odniesieniu do rozpatrywanych towarów i usług (zob. podobnie analogicznie wyrok z dnia 6 lutego 2014 r., Leidseplein Beheer i de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, pkt 60).
100
To w świetle powyższych rozważań należy zbadać, czy nawet przy założeniu, że zostałoby wykazane, iż właściwy krąg odbiorców dokona porównania kolidujących ze sobą oznaczeń i że zgłoszony znak towarowy czerpałby nienależną korzyść z renomy wcześniejszego znaku towarowego, Izba Odwoławcza mogła prawidłowo stwierdzić brak uzasadnionej przyczyny używania zgłoszonego znaku towarowego zawierającego element słowny „pastazara”.
101
W pierwszej kolejności w zakresie, w jakim skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej nieuwzględnienie przedstawionych przez nią dowodów dotyczących wyciągów z rejestru handlowego i rejestracji znaków towarowych, należy zauważyć, że z pkt 99–106 zaskarżonej decyzji wynika, iż Izba Odwoławcza wzięła pod uwagę różne firmy skarżącej, takie jak PASTAZARA Sas di Dalla Costa Roberto & C. od 1978 r. i PASTAZARA SpA od 1988 r. Ponadto wzięła ona pod uwagę rejestracje znaków towarowych ZARA i pastaZARA zgłoszonych przez skarżącą od lat 60. XX wieku, wskazując przykład włoskiej rejestracji graficznego znaku towarowego pastaZARA, zgłoszonego w 1968 r.
102
W dodatku należy zauważyć, że wszystkie znaki towarowe, których właścicielem jest skarżąca, zbadane przez Izbę Odwoławczą w pkt 101–103 zaskarżonej decyzji, zawierają element słowny „pastazara”, który jest identyczny z tym zawartym w zgłoszonym znaku towarowym lub do niego bardzo podobny i na którym Izba Odwoławcza oparła swoje ustalenie dotyczące podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń. Ponadto znaczna część graficznych znaków towarowych wskazanych przez Izbę Odwoławczą zawiera element graficzny przedstawiający kobietę niosącą pszenicę z wiejskim krajobrazem w tle, który jest obecny w zgłoszonym znaku towarowym.
103
W rezultacie należy stwierdzić, że oznaczenia zawierające element słowny „pastazara” były używane przez skarżącą do sprzedaży jej towarów przed zgłoszeniem wcześniejszego znaku towarowego ZARA, czyli przed dniem 3 lipca 2001 r., a nawet przed ekspansją wspomnianego znaku towarowego w latach 80. i 90. XX wieku, co doprowadziło do uzyskania przez ten znak jego renomy, jak wskazano w pkt 36 powyżej.
104
Okoliczności te znacznie różnią się od okoliczności, które miały znaczenie w sprawie będącej przedmiotem wyroku z dnia 6 lipca 2012 r., Jackson International/OHIM – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE) (T‑60/10, niepublikowany, EU:T:2012:348), przywołanej przez Izbę Odwoławczą w pkt 104 zaskarżonej decyzji. Wbrew temu, co błędnie orzekła bowiem Izba Odwoławcza, w niniejszej sprawie skarżąca przedstawiła, w celu wykazania, że istniała uzasadniona przyczyna używania zgłoszonego znaku towarowego, dowody nie na okoliczność używania w przeszłości zgłoszonego znaku towarowego, lecz, po pierwsze, na okoliczność, że taki znak towarowy opierał się na innych znakach towarowych, których skarżąca była właścicielem, takich jak graficzne znaki towarowe pastaZARA, oraz na nazwie „Zara”, w zakresie, w jakim nazwa ta była związana z jej tożsamością i historią, a po drugie, na okoliczność, że jej towary były sprzedawane pod tymi graficznymi znakami towarowymi przez dziesięciolecia.
105
W drugiej kolejności z pkt 106 zaskarżonej decyzji wynika, że Izba Odwoławcza uwzględniła dowody przedstawione przez skarżącą w celu wykazania używania w dobrej wierze oznaczeń zawierających element słowny „pastazara”, to jest oparła się w szczególności na jego historii, różnych krajowych i międzynarodowych rejestracjach znaków towarowych zawierających wspomniany element słowny „pastazara”, a także na fakturach, opakowaniach, katalogach i ulotkach skarżącej ukazujących warianty graficznego znaku towarowego pastaZARA. A zatem Izba Odwoławcza doszła do wniosku, że te dowody wykazują, iż używanie przez skarżącą nazwy „Zara” odnosiło się do prawdziwego pochodzenia jej działalności w dalmatyńskim mieście Zara, obecnie Zadar (Chorwacja), w latach 30. XX wieku, aż do 1943 r., i że skarżąca używała już oznaczeń zawierających nazwę „Zara” do oznaczania makaronów lub towarów podobnych, w szczególności w Europie, przed datą dokonania zgłoszenia wcześniejszego znaku towarowego w 2001 r., a nawet przed pierwszym użyciem znaku towarowego ZARA przez interwenientkę w 1975 r. Nie ma potrzeby podważania tej oceny, która zresztą nie została zakwestionowana.
106
W trzeciej kolejności z dowodów wskazanych w pkt 102 powyżej wynika, że skarżąca jest właścicielem międzynarodowych rejestracji znaków towarowych zawierających element słowny „pastazara” obejmujących znaczną liczbę terytoriów państw w Unii, a mianowicie: Austrię, Niemcy, Beneluks, Bułgarię, Chorwację, Republikę Czeską, Francję, Węgry, Portugalię, Rumunię, Słowację i Słowenię. Ponadto przedstawione przez skarżącą faktury, opakowania, katalogi i ulotki, do których Izba Odwoławcza odesłała w pkt 103 zaskarżonej decyzji, ukazują sprzedaż makaronu pod oznaczeniami zawierającymi element słowny „pastazara” na terytorium kilku z tych państw oraz: w Danii, Estonii, Grecji, Irlandii, we Włoszech, na Litwie, Łotwie, w Polsce i Szwecji. Dowody te wykazują wysoki stopień zakorzenienia oznaczeń zawierających element słowny „pastazara” w znacznej części Unii w rozumieniu orzecznictwa przytoczonego w pkt 99 powyżej.
107
W czwartej kolejności używanie przez skarżącą nazwy „Zara”, związane z jej tożsamością i historią, a także różne znaki towarowe zawierające element słowny „pastazara”, które skarżąca zarejestrowała i których używała do sprzedaży swoich towarów, o jakich mowa w pkt 103 i 106 zaskarżonej decyzji, świadczą o ekonomicznym i handlowym znaczeniu dla skarżącej używania oznaczeń zawierających element słowny „pastazara” w rozumieniu orzecznictwa przytoczonego w pkt 99 powyżej.
108
W piątej kolejności, co się tyczy stopnia pokrewności między rozpatrywanymi towarami, należy przypomnieć, jak wskazano w pkt 82 powyżej, że Izba Odwoławcza uznała, iż oznaczone cieszącym się renomą znakiem towarowym towary związane z modą i makarony objęte zgłoszonym znakiem towarowym nie mają nic wspólnego, ponieważ nie są ani komplementarne, ani konkurencyjne i są ogólnie oferowane przez różne spółki działające w różnych sektorach.
109
W szóstej kolejności Izba Odwoławcza stwierdziła w pkt 107 zaskarżonej decyzji, że w niniejszej sprawie nie istnieje uzasadniona przyczyna używania zgłoszonego znaku towarowego, bowiem skarżąca nie wykazała, iż używanie określenia „zara” jest niezbędne do sprzedaży towarów objętych zgłoszonym znakiem towarowym, że nie istniało uprzednie porozumienie z interwenientką zezwalające na używanie wspomnianego znaku oraz że nie istniały dowody dotyczące wartości inwestycji w promocję i reklamę wspomnianego znaku towarowego oraz jego akceptację przez właściwy krąg odbiorców.
110
W tym względzie przede wszystkim, jak podnosi zasadniczo skarżąca, z orzecznictwa nie wynika, że pojęcie „uzasadnionej przyczyny” jest uzależnione od okoliczności, iż używanie oznaczenia jest niezbędne do sprzedaży przedmiotowych towarów. W sprawie, w której zapadł wyrok z dnia 16 marca 2016 r., SPA WISDOM (T‑201/14, niepublikowany, EU:T:2016:148, pkt 66), w odpowiedzi na argument, zgodnie z którym określenie „spa” w przedmiotowym oznaczeniu stało się opisowe lub rodzajowe w celu zidentyfikowania produktów kosmetycznych, Sąd uznał bowiem, że nie zostało wykazane, iż użycie określenia „spa” stało się niezbędne do sprzedaży wspomnianych towarów. Okoliczności te różnią się tymczasem od okoliczności istotnych w niniejszej sprawie, ponieważ nie chodzi o używanie określenia, które w sposób domniemany stało się rodzajowe, lecz o używanie nazwy ściśle związanej z historią skarżącej i sprzedażą jej towarów.
111
Następnie należy zauważyć, że z orzecznictwa przypomnianego w pkt 99 powyżej nie wynika, iż pojęcie „uzasadnionej przyczyny” jest uzależnione od stwierdzenia określonego poziomu rozpoznawalności przedmiotowego oznaczenia, od określonego poziomu inwestycji i od działań promocyjnych lub od posiadania danego udziału w rynku. Z orzecznictwa tego wynika bowiem, że ustalenie istnienia uzasadnionej przyczyny wchodzi w zakres całościowej oceny wszystkich istotnych czynników, która ma na celu wykazanie, czy dane oznaczenie było rzeczywiście używane na rynku przed dokonaniem zgłoszenia cieszącego się renomą znaku towarowego i czy używanie to odbywało się w dobrej wierze (zob. podobnie analogicznie wyrok z dnia 6 lutego 2014 r., Leidseplein Beheer i de Vries, C‑65/12
EU:C:2014:49, pkt 60).
112
W tym stanie rzeczy dowody zbadane przez Izbę Odwoławczą w pkt 99–106 zaskarżonej decyzji, jak wskazano w pkt 106 powyżej, wykazują działalność polegającą na sprzedaży makaronów przez skarżącą pod różnymi znakami towarowymi zawierającymi element słowny „pastazara” w znacznej części Unii. Ponadto spory wszczęte przez skarżącą przed różnymi sądami krajowymi, w których powołano się na oznaczenia zawierające element słowny „pastazara”, do których odnosi się Izba Odwoławcza w pkt 105 zaskarżonej decyzji, świadczą o wysiłkach skarżącej zmierzających do obrony używania przez nią wspomnianych oznaczeń.
113
Wreszcie Izba Odwoławcza niesłusznie oddaliła jako bezskuteczne twierdzenia skarżącej dotyczące jej dobrej wiary. Dobra wiara osoby, która powołuje się na istnienie uzasadnionej przyczyny używania oznaczenia podobnego do cieszącego się renomą znaku towarowego, jest bowiem jednym z elementów istotnych w ramach całościowej oceny, jaką należy przeprowadzić dla celów tej przesłanki określonej w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 (zob. podobnie i analogicznie wyrok z dnia 6 lutego 2014 r., Leidseplein Beheer i de Vries, C‑65/12
EU:C:2014:49, pkt 56).
114
W świetle powyższego należy zauważyć, że o ile Izba Odwoławcza nie pominęła całkowicie dowodów dotyczących używania przez skarżącą oznaczeń zawierających element „pastazara”, z których niektóre były zarejestrowane od dziesięcioleci dla produktów spożywczych należących do klasy 30, i prawidłowo wskazała, że używanie nazwy „Zara” przez skarżącą odnosiło się do prawdziwego pochodzenia jej działalności, o tyle Izba Odwoławcza nie wyciągnęła konsekwencji z tych ustaleń w ramach dokonanej przez siebie oceny czynników istotnych dla ustalenia istnienia uzasadnionej przyczyny w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.
115
Mając bowiem na uwadze, po pierwsze, używanie przez skarżącą oznaczeń zawierających element słowny „pastazara” przed dokonaniem zgłoszenia cieszącego się renomą znaku towarowego, jak wskazano w pkt 103 powyżej, a po drugie, elementy mogące świadczyć o dobrej wierze tego wcześniejszego używania w rozumieniu orzecznictwa przytoczonego w pkt 99 powyżej, takie jak brak pokrewności rozpatrywanych towarów, wskazany w pkt 76 zaskarżonej decyzji, oraz różne dowody wskazane w pkt 99–106 zaskarżonej decyzji, dotyczące historii działalności skarżącej i jej związku z miastem dawniej zwanym Zara, zakres sprzedaży towarów opatrzonych oznaczeniami zawierającymi element słowny „pastazara” w znacznej części Unii, wysiłki skarżącej zmierzające do obrony tego używania, a także ekonomiczne i handlowe znaczenie używania wspomnianych oznaczeń dla działalności skarżącej, Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła, że skarżąca nie wykazała istnienia uzasadnionej przyczyny używania elementu słownego „pastazara” w zgłoszonym znaku towarowym w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.
116
W konsekwencji, poza uwzględnieniem trzeciej części jedynego zarzutu podniesionego przez skarżącą, jak stwierdzono w pkt 91 powyżej, należy również w każdym razie uwzględnić część piątą wspomnianego zarzutu i w konsekwencji stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji.
[…]
Z powyższych względów
SĄD (druga izba)
orzeka, co następuje:
1)
Stwierdza się nieważność decyzji Piątej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 3 czerwca 2024 r. (sprawa R 1576/2023‑5).
2)
EUIPO pokrywa własne koszty oraz połowę kosztów poniesionych przez Ffauf Italia SpA.
3)
Industria de Diseño Textil, SA pokrywa własne koszty oraz połowę kosztów poniesionych przez Ffauf Italia.
Marcoulli
Tomljenović
Spangsberg Grønfeldt
Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 10 września 2025 r.
Podpisy
(
*1
)	Język postępowania: angielski.
(
1
)	Poniżej zostały odtworzone jedynie te punkty wyroku, których publikację Sąd uznał za wskazaną.