62011CC0661
CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
P. CRUZ VILLALÓN
van 18 april 2013 (
1
)
Zaak C‑661/11
Martin y Paz Diffusion SA
tegen
David Depuydt
en
Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV
[verzoek van het Hof van Cassatie (België) om een prejudiciële beslissing]
„Merken — Richtlijn 89/104/EEG — Artikel 5, lid 1 — Uitsluitende rechten van merkhouder — Gedeeld gebruik van merk — Toestemming — Intrekking van toestemming voor gebruik van merk — Oneerlijke mededinging”
1.
Kan de houder van een merk definitief worden belet, zijn uitsluitende rechten uit te oefenen en het merk te gebruiken voor bepaalde waren omdat een derde het merk voor deze waren heeft gebruikt met toestemming van de houder gedurende een lange periode? Dit is de kern van de vragen die het Hof in de onderhavige zaak zijn voorgelegd.
2.
Deze vragen rijzen in een eerder ongewone feitelijke situatie. Beide partijen in het hoofdgeding – Martin y Paz Diffusion (hierna: „MyP”) enerzijds en Fabriek van Maroquinerie Gauquie (hierna: „Gauquie”) en de zaakvoerder ervan, David Depuydt, anderzijds – zijn actief in de lederwarenindustrie. Zij hebben hetzelfde merk gebruikt, maar elk voor andere waren. Partijen werkten aanvankelijk samen en wijzigden het gebruikte merk in de loop der jaren. Op een bepaald ogenblik deed MyP bepaalde van deze merken inschrijven. Later verslechterde de relatie tussen partijen, hetgeen leidde tot verschillende rechtsprocedures.
I – Toepasselijke bepalingen
A – Unierecht
3.
De Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 (hierna: „richtlijn”) (
2
), die in casu van toepassing is, werd vastgesteld om het merkenrecht van de lidstaten aan te passen.
4.
In de zesde overweging van de considerans van de richtlijn wordt verklaard: „deze richtlijn [sluit] de toepassing van andere rechtsregels van de lidstaten op merken, zoals die betreffende oneerlijke mededinging, wettelijke aansprakelijkheid of bescherming van de consument, niet uit”.
5.
In de zevende overweging van de considerans van de richtlijn wordt onder meer gesteld dat „de gronden van weigering of nietigverklaring van het recht op een merk zelf, zoals gebrek aan onderscheidend vermogen of strijd met oudere rechten, limitatief moeten worden opgesomd”.
6.
Artikel 3 van de richtlijn vermeldt gronden van weigering of nietigheid. Volgens artikel 3, lid 2, sub d, van de richtlijn kan een lidstaat bepalen dat een merk niet ingeschreven wordt of, indien ingeschreven, nietig kan worden verklaard indien en voor zover „de aanvrage om inschrijving van het merk te kwader trouw is gedeponeerd”. Artikel 4 vermeldt aanvullende gronden van weigering of nietigheid betreffende strijd met oudere rechten.
7.
Artikel 5, lid 1, van de richtlijn bepaalt:
„1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:
a)
wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
b)
dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.”
8.
Artikel 8 van de richtlijn regelt de licenties.
9.
De richtlijn werd ingetrokken bij artikel 17 van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (
3
), die in werking is getreden op 28 november 2008. Punt 7 van de considerans van de nieuwe richtlijn stemt overeen met de zesde overweging van de considerans van de oude richtlijn en artikel 5, lid 1, van de nieuwe richtlijn is – op kleine wijzigingen na – identiek aan artikel 5, lid 1, van de oude richtlijn. Gelet op de data van de litigieuze feiten is de oude richtlijn van toepassing.
B – Nationaal recht
10.
De verwijzende rechter dient de artikelen 2.20.1 en 2.32.1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), ondertekend te Den Haag op 25 februari 2005 (hierna: „BVIE”), toe te passen waarbij de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van de richtlijn zijn omgezet. Dit verdrag trad in werking op 1 februari 2007 en is sindsdien gewijzigd.
11.
Artikel 2.20.1 bepaalt:
„1.
Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden:
a.
wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;
b.
wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;
c.
[...]”
12.
Artikel 2.32.1 luidt als volgt: „1. Het merk kan voorwerp van een licentie zijn voor alle of een deel van de waren of diensten waarvoor het is gedeponeerd of ingeschreven.”
II – Feiten en hoofdgeding
A – Feiten
13.
De onderhavige zaak betreft de omvang van de uitsluitende rechten die MyP thans worden verleend door twee merken, die zij heeft doen inschrijven bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: „BBIE”): een uitgerekte letter „N”, waarvoor de aanvraag als beeldmerk werd ingediend op 14 augustus 1998 (nr. 636308) voor alle waren van de klassen 18 (leder) en 25 (kledingstukken) in de zin van de Overeenkomst van Nice (
4
), en het woordmerk „NATHAN BAUME” (nr. 712962), dat op 24 januari 2002 werd aangevraagd voor waren van de klassen 18 en 25.
14.
De conflicten vinden evenwel hun oorsprong in het feit dat MyP en Gauquie vroeger het gebruik van een derde merk hebben gedeeld, te weten het merk „NATHAN”. Dit merk gaat terug tot Nathan Svitckenbaum, die in de jaren 1930 lederwaren onder de naam Nathan Baum begon te produceren. In 1990 was Paul Baquet, een andere producent van lederwaren, houder van de rechten op de naam „Nathan”.
15.
Op 6 juni 1990 verkocht Baquet de naam „NATHAN” aan MyP. Volgens de overeenkomst vond de verkoop plaats „met het oog op de productie van een lijn van kleine lederwaren”. Baquet „behoudt de eigendom van de naam voor de productie van handtassen”. MyP „verbindt zich ertoe niet deloyaal te concurreren met betrekking tot de productie en distributie van tassen met de modellen en de naam NATHAN”.
16.
Vijf jaar later verwierf Depuydt bij overeenkomst van 2 mei 1995 de resterende handelsonderneming van Baquet, waaronder „de handelsnaam/naam Paul Baquet ‚NATHAN’” en het woordmerk „NATHAN”, dat Baquet in 1991 bij het BBIE had doen inschrijven voor waren van de klassen 18 en 25. Gelet op de overeenkomst van Baquet met MyP, stemde Depuydt ermee in geen kleine lederwaren onder de naam „NATHAN” te produceren en distribueren.
17.
In 1995 heeft Depuydt handtassen onder het merk „NATHAN” in de handel gebracht, waarop een letter N in een horizontaal uitgerekte grafische vorm is aangebracht. (
5
) Minstens sinds 1996 heeft MyP gebruikgemaakt van de uitgerekte letter N en zij betoogt dat zij deze reeds op het eind van 1990 of het begin van 1991 heeft gebruikt, hetgeen Depuydt en Gauquie betwisten.
18.
Partijen waren verplicht hun merkgebruik opnieuw te bekijken toen de (met hen niet verbonden) onderneming Natan in 1998 betoogde dat het merk „NATHAN” te sterk leek op haar eigen merk „NATAN”.
19.
Sinds 2002 gebruikt zowel MyP als Gauquie het beeldmerk „N” en de nieuwe term „NATHAN BAUME”. Zij delen het gebruik van deze merken op dezelfde wijze als zij „NATHAN” deelden. Aldus, met gebruikmaking van het beeldmerk „N” en het woordmerk „NATHAN BAUME” (de enige twee merken die in deze fase van de zaak relevant blijven), distribueert MyP een lijn van lederwaren (waaronder toilettassen, portefeuilles, reistassen en riemen) en produceert en verkoopt Gauquie handtassen en schoenen. Partijen verkopen hun waren aan elkaar en stallen deze uit in hun respectieve winkels.
20.
Op 14 augustus 1998 heeft MyP bij het BBIE zowel het in geding zijnde beeldmerk „N” als het beeldmerk „NATHAN” gedeponeerd. Het merk „NATHAN BAUME” werd door MyP gedeponeerd in 2002. Depuydt en Gauquie verklaren dat MyP hen niet had ingelicht over de depots. De overdracht van het woordmerk „NATHAN” – dat oorspronkelijk door Baquet was gedeponeerd – aan MyP en Depuydt werd ingeschreven op respectievelijk 17 augustus 1998 en 19 december 2000.
21.
Ondanks de inschrijving van deze merken bleven de betrekkingen tussen partijen dezelfde. Uiteindelijk begon hun relatie evenwel te verslechteren, volgens het bestreden arrest omdat MyP andere waren op de markt begon te brengen en van Gauquie overleg eiste met betrekking tot de keuze van de materialen, de kleuren en de communicatie. Reeds in juli 1998 had MyP zich bij Gauquie beklaagd over een gebrek aan onderlinge samenwerking ten nadele van het imago van het merk, waarbij zij herhaaldelijk (ook in december 2001, juni en december 2003) een nauwere samenwerking voorstelde. In december 2004 stelde MyP volgens de verwijzende rechter dat „de regels van de mede-eigendom van het merk ‚NATHAN BAUME’ zijn geschonden”. Een poging om tot een overeenkomst te komen mislukte.
B – Hoofdgeding
22.
Een op 24 mei 2005 door Depuydt en Gauquie bij de Rechtbank van Koophandel te Nijvel ingestelde vordering dat de beeldmerken „N” en „NATHAN” en het woordmerk „NATHAN BAUME” nietig worden verklaard of hooguit geldig verklaard voor kleine lederwaren, werd afgewezen.
23.
In antwoord op de poging van Depuydt en Gauquie om de merken nietig te doen verklaren, besliste MyP om een einde te maken aan het gedeelde gebruik van de merken en op 11 januari 2007 stelde zij bij dezelfde rechter tegen eerstgenoemden een vordering tot staking van het gebruik van het beeldmerk „N” en het woordmerk „NATHAN BAUME” voor waren van de klassen 18 en 25 in. Depuydt en Gauquie stelden een tegenvordering in die ertoe strekte MyP te verbieden gebruik te maken van de merken „N”, „NATHAN” en „NATHAN BAUME” voor andere lederwaren dan kleine lederwaren, in het bijzonder handtassen. De vordering van MyP werd afgewezen en MyP werd gelast, de productie, het in de handel brengen, de verkoop en distributie van handtassen die gelijk of soortgelijk zijn aan die van Depuydt en Gauquie, te staken.
24.
Tegen beide vonnissen werd hoger beroep ingesteld. Het Hof van Beroep te Brussel heeft op 8 november 2007 uitspraak gedaan.
25.
Het oordeelde dat de drie in geding zijnde ingeschreven merken, te weten de twee beeldmerken „NATHAN” en „N” en het woordmerk „NATHAN BAUME” van MyP geldig zijn. In het bijzonder was de vordering tot nietigverklaring ervan wegens inschrijving te kwade trouw verjaard.
26.
Gauquie en Depuydt werd op grond van de aan deze merken verbonden uitsluitende rechten verboden, gebruik te maken van de drie merken voor alle andere waren dan handtassen en schoenen. Het Hof van Beroep rechtvaardigt deze uitzonderingen met de theorie van het rechtsmisbruik, in het bijzonder misbruik van procedure. Het oordeelde dat MyP uit wraak haar uitsluitende recht dermate categorisch had doen gelden. In het verleden had MyP altijd erkend dat Gauquie de merken „N” en „NATHAN BAUME” voor handtassen en schoenen mocht gebruiken. Volgens het Hof was er geen (onbeperkte, stilzwijgend verlengbare) licentieovereenkomst tussen partijen. In plaats daarvan ging MyP zo ver dat zij een vorm van mede-eigendom van de merken erkende. Het Hof van Beroep beschouwde dit als een „onherroepelijke toestemming” voor het gebruik van de merken door Gauquie voor handtassen en schoenen.
27.
Anderzijds werd MyP verboden, de merken in het economisch verkeer te gebruiken voor handtassen en schoenen. Het Hof was van oordeel dat een dergelijk gebruik een daad van oneerlijke mededinging zou vormen. Ten eerste had MyP steeds vrijwillig erkend dat de verplichting die op haar rustte om niet deloyaal te concurreren met Baquet met betrekking tot de productie en distributie van tassen met de naam „NATHAN” ook gold voor de merken „N” en „NATHAN BAUME” voor handtassen en schoenen. Ten tweede had Gauquie jarenlang grote investeringen gedaan in reclame voor deze waren. MyP zou daaruit ongerechtvaardigd voordeel trekken.
28.
In een uitleggingsarrest van 12 september 2008 werden de termen „handtassen” en „gebruik in het economisch verkeer” verder omschreven.
29.
MyP stelde bij het Hof van Cassatie cassatieberoep in tegen het arrest en het uitleggingsarrest van het Hof van Beroep voor zover deze betrekking hebben op de merken „N” en „NATHAN BAUME”. Zij voerde hiertoe twee middelen aan.
30.
In het kader van haar eerste middel, dat betrekking had op de beperking van het tot Gauquie en Depuydt gerichte stakingsbevel, betoogde MyP dat een derde het gebruik van een merk slechts kan worden toegestaan door een licentie, die de noodzakelijke toestemming vormt overeenkomstig artikel 2.20.1 BVIE. Onherroepelijke toestemming, met andere woorden een onherroepelijke verplichting, bestaat niet om redenen van openbare orde en zou in strijd zijn met de aan het merk verbonden uitsluitende rechten. De intrekking van de toestemming en de uitoefening van de merkrechten kunnen volgens MyP geen rechtsmisbruik vormen, en zelfs indien dat het geval zou zijn, zou de juiste sanctie erin bestaan de uitoefening van het recht terug te brengen tot de normale omvang ervan en schadevergoeding toe te kennen, maar niet in het verbod van gebruik van het merk.
31.
Met betrekking tot het tot haar gerichte verbod van bepaald gebruik van de merken, voert MyP in het kader van haar tweede middel aan dat de merken haar het uitsluitende recht verlenen om derden die niet haar toestemming hiertoe hebben verkregen, het gebruik ervan te verbieden. Volgens MyP omvat dit recht het recht om de merken zelf te gebruiken, aangezien de houder ervan anders het gevaar loopt dat de merken vervallen worden verklaard. Na de beëindiging van een licentie (zelfs indien deze gepaard ging met een verbintenis van de merkhouder om het merk niet zelf te gebruiken) oefent de merkhouder zijn rechten weer volledig uit. Voordelen die de houder kan halen uit reclame door de partij die toestemming had om het merk te gebruiken, alsmede verwarringsgevaar door de herwinning van het recht, zijn noodzakelijke gevolgen van de rechtmatige uitoefening van de uitsluitende rechten. Subsidiair voert MyP aan dat het Hof van Beroep het gebruik van het merk niet definitief mocht verbieden, maar een minder strenge sanctie had moeten opleggen.
III – Prejudiciële vragen en procesverloop voor het Hof van Justitie
32.
Bij arrest van 2 december 2011 verwierp de verwijzende rechter het argument van MyP dat haar poging om Gauquie het gebruik van de merken te verbieden louter de uitoefening van haar uitsluitende merkrechten vormde en dus niet kon worden beschouwd als rechtsmisbruik, op grond dat dit was gebaseerd op een onjuiste lezing van het bestreden arrest. De verwijzende rechter was van oordeel dat het Hof van Beroep niet alleen rekening had gehouden met de lange periode van gedeeld gebruik, maar ook met het wraakmotief en met de wijze waarop de vordering van MyP was geformuleerd.
33.
De verwijzende rechter oordeelde tevens dat beide middelen van het cassatieberoep van MyP vragen doen rijzen over de uitlegging van de richtlijn. Bijgevolg heeft deze rechter de behandeling van de zaak geschorst en het Hof van Justitie verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:
„1.1)
Moeten de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus worden uitgelegd dat het door het ingeschreven merk verleende uitsluitende recht door de merkhouder definitief niet meer aan een derde kan worden tegengeworpen voor alle bij de inschrijving bedoelde waren:
—
wanneer de houder gedurende een lange periode de exploitatie van dit merk heeft gedeeld met deze derde in het kader van een vorm van mede-eigendom voor een gedeelte van de bedoelde waren?
—
wanneer hij, bij deze verdeling, deze derde zijn onherroepelijke toestemming heeft gegeven om van dit merk gebruik te maken voor die waren?
1.2)
Moeten deze artikelen aldus worden uitgelegd dat de toepassing van een nationale regel, zoals die volgens welke de houder van een recht dit niet op een onrechtmatige manier mag uitoefenen en er geen misbruik van mag maken, ertoe kan leiden dat de uitoefening van dit uitsluitende recht definitief wordt verhinderd voor een gedeelte van de bedoelde waren, dan wel aldus dat deze toepassing ertoe moet worden beperkt dat deze onrechtmatige uitoefening van het recht of het misbruik van recht aan een andere sanctie wordt onderworpen?
2.1)
Moeten de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus worden uitgelegd dat, wanneer de houder van een ingeschreven merk een einde maakt aan zijn verbintenis ten aanzien van een derde om dit merk voor bepaalde waren niet te gebruiken, en dus voornemens is dit merk opnieuw te gebruiken, de nationale rechter hem toch definitief kan verbieden dit merk opnieuw te gebruiken op grond dat dit oneerlijke mededinging is, omdat de houder aldus profiteert van de voorheen door deze derde voor dit merk gevoerde publiciteit en bij de clientèle verwarring kan ontstaan, of moeten die bepalingen aldus worden uitgelegd dat de nationale rechter een andere sanctie moet opleggen die de houder niet definitief belet dit recht opnieuw te gebruiken?
2.2)
Moeten deze artikelen aldus worden uitgelegd dat het definitieve verbod op gebruik door de houder gerechtvaardigd is doordat de derde sinds vele jaren heeft geïnvesteerd om de waren waarvoor hij door de houder was gemachtigd het merk te gebruiken, bij het publiek bekend te maken?”
34.
Het Hof heeft de verwijzingsbeslissing op 3 januari 2012 ontvangen.
35.
Schriftelijke opmerkingen werden ingediend door MyP, Depuydt en Gauquie (samen), de Republiek Polen en de Commissie.
36.
Ter terechtzitting van 10 januari 2013 hebben partijen in het hoofdgeding en de Commissie opmerkingen geformuleerd.
IV – Beoordeling
A – Ontvankelijkheid
37.
Depuydt en Gauquie voeren twee gronden voor de niet-ontvankelijkheid van de vragen van de verwijzende rechter aan. Ten eerste is de richtlijn omgezet in nationaal recht, zodat elke uitleggingsvraag betrekking heeft op het nationale recht. Hetzelfde geldt voor de vraag of het nationale recht merkrechten kan beperken. Ook volgens de Commissie houdt deze zaak slechts in geringe mate verband met de Unierechtelijke merkenregeling.
38.
Ten tweede stellen Depuydt en Gauquie dat de vragen niet relevant zijn voor de oplossing van het hoofdgeding. Artikel 5, lid 1, van de richtlijn ziet niet op de vraag of de uitsluitende rechten van de merkhouder kunnen worden beperkt door bepalingen van nationaal recht. Aangezien de nationale rechterlijke instanties uitdrukkelijk hebben verklaard dat er geen sprake was van een licentie, is artikel 8, lid 1, van de richtlijn evenmin relevant. (
6
) Verder zijn Depuydt en Gauquie van mening dat de eerste vraag een maatregel betreft die geen verband houdt met de feiten.
39.
Beide argumenten overtuigen mij niet. Het is juist dat het Hof krachtens artikel 267 VWEU bevoegd is bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen over de uitlegging van de bepalingen van het Unierecht, maar niet over de uitlegging van nationale bepalingen. (
7
) Het Hof van Cassatie heeft het Hof evenwel verzocht om uitlegging van de richtlijn, en niet van het nationale recht waarbij de richtlijn is omgezet. Het feit dat de richtlijn is omgezet in nationaal recht, betekent niet dat nationale rechterlijke instanties de richtlijn niet langer in aanmerking moeten nemen. Zij moeten integendeel het nationale recht uitleggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn. (
8
)
40.
Wat de relevantie van de door de nationale rechter gestelde vragen betreft, is het volgens vaste rechtspraak van het Hof in beginsel een zaak van de nationale rechters aan wie een geschil is voorgelegd, om te oordelen over de relevantie van de vragen die zij het Hof voorleggen. (
9
) Het Hof kan slechts van dit beginsel afwijken wanneer „duidelijk blijkt” (
10
) dat de uitlegging van een bepaling van Unierecht irrelevant is voor de aanhangige zaak.
41.
Met betrekking tot artikel 8, lid 1, van de richtlijn heeft de verwijzende rechter zelf verklaard dat er geen licentieovereenkomst tussen partijen was. Daar het Hof gebonden is aan deze feitelijke vaststelling, blijkt artikel 8, lid 1, van de richtlijn inderdaad niet relevant te zijn voor de oplossing van de zaak. Gelet hierop en teneinde de verwijzende rechter een nuttig antwoord te geven, moeten de vragen in die zin worden geherformuleerd dat zij geen verwijzing naar artikel 8, lid 1, van de richtlijn bevatten. (
11
)
B – Onderzoek ten gronde
42.
De verwijzende rechter vermeldt een aantal feiten die belangrijk zijn voor deze zaak. Daar het Hof gebonden is aan die uiteenzetting van de feiten, dienen bepaalde ervan te worden beklemtoond. Ten eerste is MyP houdster van de in geding zijnde merken, die rechtsgeldig zijn ingeschreven voor alle betrokken waren. Ten tweede hebben Gauquie en Depuydt de merken sinds de inschrijving ervan door MyP gebruikt met toestemming van deze laatste. Ten derde staat vast dat partijen geen licentieovereenkomst hebben afgesloten. Ten vierde wijst niets erop dat Gauquie en Depuydt ook houders zijn van de litigieuze merken. Hoewel de verwijzende rechter gewag maakt van „een vorm van mede-eigendom”, stelt hij niet dat zij de merken hebben doen inschrijven en evenmin dat zij op grond van het gebruik verworven merkrechten hebben. (
12
)
43.
Afgezien van het ontbreken van een licentie zijn deze feiten op het eerste gezicht verwant aan een normale licentieverhouding met alle daaruit voortvloeiende gevolgen, te weten het feit dat een licentie kan worden beëindigd. Aan deze uitkomst kan evenwel worden getwijfeld gelet op de bijzondere voorgeschiedenis van de betrekkingen tussen partijen: oorspronkelijk konden partijen in gelijke mate aanspraak maken op de tekens. Zij hebben het gebruik ervan gedeeld gedurende een lange periode. Zoals reeds is vermeld, deed MyP evenwel op een bepaald ogenblik de merken – naar verluidt heimelijk – inschrijven, hoewel niet uit het oog mag worden verloren dat merken worden bekendgemaakt en dat daarover toezicht kan worden uitgeoefend. De poging om de inschrijvingen op grond van kwade trouw nietig te doen verklaren mislukte wegens verjaring.
44.
Hoewel het Hof van Beroep de hierboven aangehaalde feiten had vastgesteld, heeft het het gedeelde gebruik van de merken door partijen zoals dat gedurende een lange periode had plaatsgevonden, hersteld. Dit resultaat werd bereikt door enerzijds de merkrechten te beperken en anderzijds de houder van de merken te verbieden de tekens voor bepaalde waren te gebruiken. Gelet op deze uitspraak vraagt de verwijzende rechter zich af, of en via welke constructies de situatie van gedeeld gebruik kan worden gehandhaafd. Daar een aantal van de voorgestelde rechtsconstructies gebaseerd zijn op nationaal recht, rijst in casu de belangrijke vraag in welke mate het nationale recht het Europese merkenrecht kan beperken. Opgemerkt dient te worden dat het aan de nationale rechterlijke instanties staat om de nationale bepalingen vast te stellen. In dit verband bestaat de taak van het Hof louter in de bepaling van de grenzen die de richtlijn aan het nationale recht stelt.
1. Eerste vraag
45.
Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen welke beperkingen kunnen worden gesteld aan de uitoefening van uitsluitende merkrechten in een situatie als de onderhavige, waarin het gebruik van het merk gedurende een lange periode werd gedeeld. De verwijzende rechter heeft deze vraag gesplitst in twee subvragen.
a) Voorwerp van de eerste subvraag
46.
De eerste subvraag betreft de vraag of artikel 5, lid 1, van de richtlijn de houder van een ingeschreven merk definitief verbiedt om zijn uitsluitende rechten aan een derde tegen te werpen voor alle waren waarop de inschrijving betrekking heeft, wanneer de houder de exploitatie van dat merk voor een gedeelte van die waren heeft gedeeld met deze derde „in een vorm van mede-eigendom” en de derde het merk heeft gebruikt met „onherroepelijke toestemming” van de houder.
47.
Uit het arrest van de verwijzende rechter blijkt dat hij wenst te vernemen of er een merkenrechtelijke grondslag bestaat om de houder van een ingeschreven merk definitief te verbieden, zijn rechten uit te oefenen tegen een derde waarmee de houder het gebruik van het merk gedurende een lange periode heeft gedeeld. De verwijzingen naar een „vorm van mede-eigendom” en „onherroepelijke toestemming” vereisen nadere toelichting.
48.
Om te beginnen ben ik van mening dat de term „vorm van mede-eigendom” gemakkelijk kan worden begrepen in de context van het door de verwijzende rechter aangehaalde arrest van het Hof van Beroep. Dit laatste baseerde zijn betoog op het gedeelde gebruik van de merken door partijen, vermeldde daarbij dat MyP zo ver ging dat zij een „vorm van mede-eigendom” erkende, en kwam tot de slotsom dat MyP haar „onherroepelijke toestemming” gaf voor het gebruik van het merk. Het heeft niet gesteld dat Depuydt en Gauquie de merken hebben ingeschreven en evenmin dat zij op grond van het gebruik verkregen merkrechten hebben. De term is dus niet in juridische zin gebruikt, maar is veeleer bedoeld als een feitelijke vaststelling die verwijst naar het overeengekomen gedeelde gebruik van de merken.
49.
De door de verwijzende rechter gehanteerde term „onherroepelijke toestemming”, die ook is ontleend aan het arrest van het Hof van Beroep, lijkt een feitelijke vaststelling te zijn die is afgeleid uit het gedrag van MyP. Ter terechtzitting hebben Depuydt en Gauquie betoogd dat deze vaststelling van „onherroepelijke toestemming” zaak was van de nationale rechter. De Commissie beschouwde het bestaan van onherroepelijke toestemming als een feitelijke vaststelling. De feitelijke vaststelling dat „onherroepelijke toestemming” werd gegeven, veronderstelt evenwel dat de door de merkhouder gegeven toestemming rechtens onherroepelijk kan zijn. De vraag of de in artikel 5, lid 1, van de richtlijn bedoelde toestemming onherroepelijk kan zijn, dient door het Hof te worden beantwoord.
50.
Het Hof is ontegenzeglijk bevoegd om deze vraag te beantwoorden. Het staat weliswaar aan de nationale rechter om de feiten van de zaak vast te stellen – en dus in casu vast te stellen of toestemming werd gegeven – maar het Hof is niet gebonden aan de premisse van het bestaan van de door de verwijzende rechter gehanteerde rechtscategorieën. Evenzo bepaalt de nationale rechter het voorwerp van de aan het Hof gestelde vragen, maar dit belet niet dat het Hof de verwijzende rechter alle uitleggingsgegevens met betrekking tot het Unierecht verschaft die nuttig kunnen zijn met het oog op een beslissing in de bij hem aanhangige zaak, ongeacht of er in zijn vragen naar wordt verwezen. (
13
)
51.
Op deze grond kon het Hof, toen het in de zaak Libertel werd gevraagd of een bepaalde kleur als merk onderscheidend vermogen had, oordelen of een kleur als zodanig een merk kon vormen. (
14
) Hetzelfde beginsel geldt ook hier.
52.
Derhalve dient het Hof in het bijzonder de vraag te beantwoorden, of overeenkomstig artikel 5, lid 1, van de richtlijn de houder van een ingeschreven merk onherroepelijke toestemming voor het gebruik van zijn merk kan verlenen, in die zin dat het aan het ingeschreven merk verbonden uitsluitende recht definitief niet meer kan worden tegengeworpen aan de partij waaraan die toestemming is verleend en waarmee de merkhouder het gebruik van het merk heeft gedeeld gedurende een lange periode, zowel vóór als na de inschrijving ervan.
b) Analyse van de eerste subvraag
53.
In het kader van de aldus geformuleerde vraag wordt het Hof om te beginnen verzocht, de aard van de „toestemming” in de context van artikel 5, lid 1, van de richtlijn te onderzoeken.
54.
Het spreekt voor zich dat het Hof enkel kan ingaan op dit verzoek indien de in artikel 5, lid 1, van de richtlijn bedoelde term „toestemming” een Unierechtelijk begrip is waarvan de uitlegging dus niet kan worden toevertrouwd aan de nationale rechterlijke instanties.
55.
Met het oog op de eenvormige toepassing van het Unierecht en het beginsel van gelijke behandeling is het als algemene regel noodzakelijk dat de termen van een Unierechtelijke bepaling autonoom worden uitgelegd, waarbij rekening moet worden gehouden met de context van de bepaling en met het doel van de betrokken regeling, tenzij de bepaling uitdrukkelijk naar het recht van de lidstaten verwijst. (
15
)
56.
Het is juist dat deze regel met betrekking tot richtlijnen die een rechtsgebied niet volledig harmoniseren, veel aan kracht inboet. Ook al gaat de richtlijn volgens de derde overweging van de considerans ervan niet over tot volledige aanpassing van de merkenwetgevingen van de lidstaten, zij harmoniseert niettemin bepaalde gebieden ervan. In dit verband wijst de negende overweging van de considerans erop dat ingeschreven merken in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming dienen te genieten om het vrije verkeer van waren te vergemakkelijken. Derhalve heeft het Hof bij herhaling geoordeeld dat de artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan een merk verbonden rechten tot stand brengen. (
16
)
57.
Het in artikel 5, lid 1, van de richtlijn bedoelde begrip „toestemming” is dus een Unierechtelijk begrip.
58.
Het Hof had in het kader van zijn rechtspraak herhaaldelijk de gelegenheid om verschillende aspecten van artikel 5, lid 1, van de richtlijn te verduidelijken. Met betrekking tot de aard van de „toestemming” als bedoeld in artikel 5, lid 1, is deze rechtspraak mijns inziens evenwel niet verhelderend.
59.
De context van artikel 5, lid 1, van de richtlijn en de rechtspraak van het Hof ter zake zijn evenwel bijzonder leerzaam. De term „toestemming” wordt in de richtlijn verschillende keren gebruikt: in artikel 5, leden 1 en 2, inzake de omvang van het aan merken verbonden uitsluitende recht; in artikel 7, lid 1, betreffende uitputting van de merkrechten; in artikel 10, lid 3, betreffende het vereiste van gebruik, en in artikel 12, lid 2, in de context van gronden voor vervallenverklaring. Het gebruik van de term in de richtlijn is geenszins uitzonderlijk. De verordening van de Raad inzake het gemeenschapsmerk verwijst naar „toestemming” in soortgelijke contexten, (
17
) en de term wordt ook gebruikt in de TRIPs-Overeenkomst (
18
) en in het Amerikaanse merkenrecht (
19
).
60.
Het Hof diende het begrip toestemming uit te leggen in de context van uitputting, dit wil zeggen in het kader van artikel 7, lid 1, van de richtlijn. Volgens deze bepaling (
20
) kan de houder van een merk niet het gebruik ervan verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zĳn toestemming in de Europese Economische Ruimte (hierna: „EER”) in de handel zĳn gebracht.
61.
In de zaken Zino Davidoff en Levi Strauss hadden de houders van de betrokken merken hun waren buiten de EER in de handel gebracht en waren deze in de EER ingevoerd door een derde. Het Hof werd verzocht te verduidelijken in welke omstandigheden de merkhouder kan worden geacht zijn „toestemming” te hebben gegeven voor het in de handel brengen van de waren in de EER. Het Hof oordeelde dat het een eenvormige uitlegging van het begrip toestemming diende te geven. (
21
) Volgens het Hof kan toestemming uitdrukkelijk worden gegeven, of impliciet zijn en worden afgeleid uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens en na het buiten de EER in de handel brengen. Gezien het belangrijke gevolg van de toestemming in de context van artikel 7, lid 1, van de richtlijn, namelijk de uitdoving van het uitsluitende recht van de merkhouder, dat hem toestaat het eerste in de handel brengen in de EER te controleren, „moet [toestemming] worden uitgedrukt op een manier waaruit met zekerheid de wil blijkt afstand te doen van dat recht”. (
22
) Hoewel de toestemming als bedoeld in artikel 7, lid 1, van de richtlijn betrekking heeft op het in de handel brengen van waren (
23
) en de toestemming als bedoeld in artikel 5, lid 1, ziet op het gebruik van het merk (of van een overeenstemmend teken waardoor verwarring kan ontstaan) in het economisch verkeer, gelden de vaststellingen van het Hof over de aard van de toestemming mijns inziens ook voor het begrip toestemming als bedoeld in artikel 5, lid 1, van de richtlijn.
62.
De uitspraken van het Hof lijken erop te wijzen dat toestemming vereist dat (met zekerheid) de wil blijkt afstand te doen van de merkrechten. Het is een vrijwillige rechtshandeling tussen de merkhouder en de persoon aan wie toestemming wordt verleend.
63.
Deze uitlegging vindt steun in de lezing van artikel 5, lid 1, van de richtlijn tegen de achtergrond van artikel 8 inzake licenties. Een licentie is de meest gebruikelijke manier waarop toestemming voor gebruik van het merk in het economisch verkeer wordt verleend. In feite zijn omstandigheden als die van het hoofdgeding, waarin toestemming voor gebruik van een merk werd gegeven zonder (uitdrukkelijke of impliciete) licentie, zeer zeldzaam.
64.
Ook artikel 10, lid 3, van de richtlijn bevestigt mijn uitlegging van de aard van de toestemming. Volgens deze bepaling wordt gebruik van het merk met toestemming van de houder als gebruik door de merkhouder beschouwd en voldoet dus aan de voorwaarde inzake gebruik. (
24
) De toeschrijving van het gebruik door een derde aan de merkhouder wordt gerechtvaardigd doordat de toestemming van de merkhouder een vorm van vertegenwoordigingsrelatie heeft gecreëerd. Een dergelijke rechtsconstructie is enkel gerechtvaardigd wanneer tussen de merkhouder en de derde die het merk gebruikt, een rechtshandeling tot stand is gekomen.
65.
Het onderscheid tussen het begrip „gedogen” in artikel 9, lid 1, en „toestemming” is ook instructief. Terwijl de eerste term passiviteit impliceert, in die zin dat de merkhouder zich niet verzet tegen het gebruik van een jonger merk, vereist de tweede term de uitdrukking van de wil om afstand te doen van het recht. (
25
)
66.
Als vrijwillige rechtshandeling tussen de merkhouder en de gebruiker van het merk is de toestemming onderworpen aan de algemene beginselen ter zake. Deze regels zijn in grote mate dezelfde als de regels die van toepassing zijn op de belangrijkste vorm van toestemming, te weten de licentie. Toestemming kan dus worden gegeven voor een bepaalde periode of zonder tijdsbepaling. Zelfs in het laatste geval is intrekking van de toestemming mogelijk. (
26
) Bij een dergelijke intrekking moet evenwel het gewettigd vertrouwen van de gebruiker van het merk worden beschermd en dit vereist derhalve onder meer een redelijke opzegtermijn of redelijke grond. Onherroepelijke toestemming is ontoelaatbaar.
67.
Hoewel onherroepelijke toestemming dus niet bestaat, neemt dit niet weg dat het ontoelaatbaar kan zijn om uitsluitende merkrechten tegen te werpen aan de persoon waarmee het gebruik werd gedeeld gedurende een lange periode, zowel vóór als na de inschrijving van de merken.
68.
De houder van een merk kan zich niet verzetten tegen elk gebruik van het merk. Het Hof heeft uit de doelstellingen van het merkenrecht afgeleid dat gebruik van het merk door een derde alleen kan worden verboden wanneer dat gebruik afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. (
27
)
69.
De Republiek Polen heeft aangevoerd dat vroeger gedeeld gebruik als dat tussen MyP en Gauquie kan leiden tot een situatie waarin geen afbreuk meer wordt gedaan aan de functie van het merk. In gevallen waarin het gebruik van het merk is gedeeld op een wijze dat de consument eraan gewend is geraakt dat een bepaalde warencategorie niet door de merkhouder maar door een derde wordt geproduceerd, kan de consument een voortzetting van dat gebruik verwachten. Aan de wezenlijke functie van het merk, die erin bestaat aan de consument de herkomst van de waar te waarborgen, wordt dus mogelijkerwijs geen afbreuk gedaan.
70.
Ik ben er niet van overtuigd dat dit argument kan worden toegepast op het onderhavige geval. De voortzetting van het gebruik van het merk door Depuydt en Gauquie na de beëindiging van de toestemming van MyP zou afbreuk doen aan de wezenlijke functie van het merk, te weten de consument de herkomst van de waar te waarborgen.
71.
De zaak Budějovický Budvar verduidelijkt in welke omstandigheden een langdurig gelijktijdig gebruik van een merk ertoe leidt dat de voortzetting van dat gebruik niet langer afbreuk doet aan de functie van het merk, de herkomst van de waar te waarborgen. Hoewel de vraag rees in de context van artikel 4, lid 1, sub a, van de richtlijn, gelden dezelfde beginselen voor artikel 5, lid 1. (
28
)
72.
De feiten die aan die zaak ten grondslag lagen, waren zeer ongewoon. Volledig onafhankelijk van elkaar had zowel Anheuser-Busch als Budvar in het Verenigd Koninkrijk bier onder het woordteken „Budweiser” verkocht gedurende bijna 30 jaar vóór de inschrijving van de merken. In 2000 werd beide ondernemingen toestemming verleend om tezamen en gelijktijdig de merken in te schrijven. Gelet op deze bijzondere omstandigheden nam de consument duidelijk de verschillen waar tussen de twee bieren ondanks de gemeenschappelijke benaming „Budweiser”. Derhalve was het Hof van oordeel dat het eerlijke parallelle gebruik van de twee identieke merken geen afbreuk deed aan de functie van het merk, de consument de herkomst van de waren te waarborgen. (
29
)
73.
De feiten van de onderhavige zaak verschillen aanzienlijk van die van de zaak Budějovický Budvar. Om te beginnen heeft de verwijzende rechter geenszins gesteld dat de consument op de hoogte is van het gedeelde gebruik van de betrokken merken door MyP en Gauquie, en dat derhalve mogelijkerwijs de herkomst gewaarborgd blijft wanneer dit gebruik wordt voortgezet.
74.
Wat evenwel nog belangrijker is, is het feit dat in de zaak Budějovický Budvar twee niet met elkaar verbonden ondernemingen hetzelfde merk gebruikten. Volgens de verwijzende rechter maakt in de onderhavige zaak een partij gebruik van de geldige merken van de andere, met toestemming van de merkhouder, en wil eerstgenoemde dit gebruik zelfs na de beëindiging van die toestemming voortzetten. In deze omstandigheden berust de stelling, dat de voortzetting van het gedeelde gebruik mogelijkerwijs geen afbreuk zou doen aan de functie van het merk, op een misvatting van de functie van het merk.
75.
De wezenlijke functie van het merk bestaat erin, de consument in staat te stellen de herkomst van de waren te identificeren. (
30
) Wat hiertoe met betrekking tot de herkomst van de waren relevant is, is de houder van het merk en niet (noodzakelijk) de feitelijke fabrikant. In een moderne economie worden vele waren in het kader van een licentie (of met toestemming van de houder) door derden en/of in ingewikkelde productieketens geproduceerd. De consument is meestal niet op de hoogte van dergelijke afspraken. Hoewel de wijziging van de fabrikant invloed kan hebben op de kwaliteit van de waar, heeft de consument doorgaans geen beschermd belang bij voortzetting van de afspraken tussen de merkhouder en de fabrikant. Het staat aan de merkhouder om het gebruik van het merk te regelen. Op grond daarvan kan hij licenties beëindigen en nieuwe afsluiten, en zijn productie- of verkoopproces herschikken. Bijgevolg zou de herkomst niet langer worden gewaarborgd wanneer een partij het merk blijft gebruiken hoewel zij hiertoe niet meer de toestemming van de merkhouder heeft.
c) Analyse van de tweede subvraag
76.
Met de tweede subvraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of een nationale bepaling, zoals die volgens welke de houder van een recht dit niet op een onrechtmatige manier mag uitoefenen en er geen misbruik van mag maken, ertoe mag leiden dat de uitoefening van uitsluitende merkrechten definitief wordt verhinderd voor een gedeelte van de waren waarvoor het merk is ingeschreven, dan wel of een dergelijke bepaling een andere sanctie moet opleggen.
77.
Depuydt en Gauquie pleiten ervoor dat een nationale bepaling mag voorzien in een definitief verbod op de uitoefening van uitsluitende merkrechten. MyP is daarentegen van mening dat dergelijke nationale bepalingen enkel mogen voorzien in sancties die de uitoefening van uitsluitende merkrechten niet definitief verhinderen. Zowel de Commissie als de Republiek Polen is het in wezen hiermee eens.
78.
Volgens de zesde overweging van de considerans van de richtlijn is de toepassing van andere nationale rechtsregels dan merkenrechtelijke regels, zoals die betreffende oneerlijke mededinging en wettelijke aansprakelijkheid, in beginsel niet uitgesloten door de richtlijn. Zoals Depuydt en Gauquie terecht hebben aangevoerd, geldt dit ook voor nationale bepalingen die de onrechtmatige uitoefening van rechten of het misbruik ervan verbieden. (
31
)
79.
In deze context zijn evenwel grenzen gesteld aan de toepassing van nationale bepalingen. Nationale bepalingen mogen de volle werking van de richtlijn niet belemmeren. Zij mogen niet afwijken van een volledige harmonisatie waartoe de richtlijn overgaat. Dit geldt voor zowel het gedrag dat als onrechtmatig wordt beschouwd of wordt geacht misbruik te vormen, als de sanctie voor dergelijk gedrag.
80.
Wat gedrag betreft dat als onrechtmatig wordt beschouwd, kan een nationale bepaling de uitoefening als zodanig van een door het Unierecht verleend recht niet beschouwen als een onrechtmatige uitoefening of als misbruik. Daar de richtlijn beëindiging van de toestemming toestaat, kunnen een dergelijke beëindiging en de uitoefening van uitsluitende rechten tegen de vroegere begunstigde van die toestemming, als zodanig niet worden beschouwd als misbruik. Het ontbreken van een opzegging en soortgelijke omstandigheden kunnen evenwel het voorwerp zijn van sancties naar nationaal recht.
81.
Wat de sanctie betreft, is het definitieve verbod op uitoefening van uitsluitende merkrechten voor een gedeelte van de waren waarvoor het merk is ingeschreven, eveneens in strijd met de doelstellingen van de richtlijn.
82.
Het Hof heeft bij herhaling geoordeeld dat de artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn een volledige harmonisatie van de aan een merk verbonden rechten tot stand brengen. De richtlijn bevat talrijke gronden voor weigering of nietigheid van de inschrijving van merken (artikelen 3 en 4 van de richtlijn), beperkingen en uitputting van rechten (artikelen 6 en 7 van de richtlijn) en de mogelijkheid van rechtsverwerking wegens gedogen (artikel 9 van de richtlijn). (
32
) Niet aangevoerd werd dat een uitzondering op het door de richtlijn vastgestelde uitsluitende recht van toepassing is.
83.
Indien nationale bepalingen de merkhouder definitief zouden mogen verhinderen zijn uitsluitende recht uit te oefenen met betrekking tot bepaalde waren waarvoor het merk is ingeschreven op gronden waarin de richtlijn niet voorziet, zou hem een deel van dat beschermde recht worden ontnomen, in strijd met het door artikel 5 van de richtlijn nagestreefde doel van harmonisatie, waardoor de voorwaarden voor toepassing van de bepalingen van de richtlijn die dit recht beperken, uit de weg worden gegaan. Een dergelijk gevolg is ontoelaatbaar.
84.
Tot een soortgelijke slotsom is advocaat-generaal Jacobs gekomen bij het onderzoek van nationale bepalingen ter vaststelling van aanvullende bescherming in de context van het gemeenschapsmerk: „Zou iedere lidstaat vrij zijn om de aanvullende bescherming naar eigen goeddunken uit te werken, dan zou werkelijk een groot gevaar aanwezig zijn dat het gehele communautaire merkensysteem – evenals de harmonisatiedoelstelling van de richtlijn, te weten in het belang van de interne markt handelsbelemmeringen en vervalsing van de mededinging voorkomen – teloorgaat”. (
33
) Dit geldt ook voor de situatie in de onderhavige zaak.
85.
Nationale bepalingen inzake onrechtmatige uitoefening van rechten of misbruik ervan mogen derhalve de uitoefening door de merkhouder van zijn rechten niet definitief verhinderen voor bepaalde waren waarvoor het merk is ingeschreven.
86.
Evenwel staat niets eraan in de weg dat nationale bepalingen voorzien in andere sancties die verenigbaar zijn met het Unierecht, zoals schadevergoeding of zelfs een bevel waarbij de merkhouder wordt verboden zijn uitsluitende recht uit te oefenen. Een dergelijk bevel kan evenwel slechts tijdelijk zijn, met eerbiediging van de rechten van de merkhouder. Gelet op de complexe feiten, het gevaar van ellenlange procedures en het vooruitzicht van schadevergoeding, is het denkbaar dat partijen onderhandelen over een licentieovereenkomst.
2. Analyse van de tweede vraag
87.
Met zijn tweede vraag, die twee onderdelen bevat die evenwel samen dienen te worden behandeld, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5, lid 1, van de richtlijn nationale rechterlijke instanties toestaat om de houder van een ingeschreven merk definitief te verbieden dit merk opnieuw zelf te gebruiken na een einde te hebben gemaakt aan een verbintenis ten aanzien van een derde om dit merk voor bepaalde waren niet te gebruiken. Een dergelijk verbod zou gebaseerd zijn op het verbod van oneerlijke mededinging, daar de merkhouder zou profiteren van de door de derde voor het merk gevoerde publiciteit en gedane investeringen, en op mogelijke verwarring bij de clientèle. Of moet de nationale rechterlijke instantie een andere sanctie opleggen?
88.
Volgens Depuydt en Gauquie is een definitief verbod op gebruik van het merk door de houder ervan een passende sanctie voor oneerlijke mededinging. MyP, de Republiek Polen en de Commissie zijn van mening dat nationale rechterlijke instanties een andere sanctie dienen op te leggen.
89.
Ook hier geldt dat de richtlijn volgens de zesde overweging van de considerans ervan de toepassing van andere nationale rechtsregels dan merkenrechtelijke regels, zoals die betreffende oneerlijke mededinging en wettelijke aansprakelijkheid, in beginsel niet uitsluit. Dergelijke nationale rechtsregels mogen de volle werking van de richtlijn niet belemmeren en mogen evenmin afwijken van een volledige harmonisatie waartoe de richtlijn overgaat.
90.
Verbintenissen van de merkhouder om het merk niet te gebruiken, worden door de richtlijn niet geharmoniseerd. Bovendien voorziet het merkenrecht over het algemeen niet in een recht van de merkhouder om het merk te gebruiken. (
34
) Merkrechten zijn in de eerste plaats negatieve rechten om derden uit te sluiten.
91.
Niettemin zou de voorgestelde nationale maatregel in strijd zijn met de richtlijn. De maatregel zou berusten op het gevoel dat de houder profiteert van de door de derde gedane investeringen in publiciteit voor het merk en op mogelijke verwarring bij de clientèle doordat iemand anders thans de betrokken waar produceert. Beide gevolgen vloeien evenwel grotendeels voort uit de intrekking van de toestemming en de herschikking van het gebruik van het merk. Zoals ik reeds heb gesteld, creëert artikel 5, lid 1, van de richtlijn een systeem waarin de houder de aan een derde verleende toestemming tot gebruik van het merk kan intrekken en dat gebruik kan herschikken.
92.
Ook hier staat evenwel niets eraan in de weg dat nationale bepalingen de derde andere herstelmaatregelen verlenen die verenigbaar zijn met het Unierecht.
V – Conclusie
93.
Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging de vragen te beantwoorden als volgt:
„–
Overeenkomstig artikel 5, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten kan de houder van een ingeschreven merk geen onherroepelijke toestemming voor het gebruik van zijn merk verlenen. Na de intrekking van een dergelijke toestemming kan het aan een ingeschreven merk verbonden uitsluitende recht worden tegengeworpen aan de derde die het merk met toestemming van de merkhouder gebruikte, ook al deelden de merkhouder en die derde gedurende een lange periode de exploitatie van het merk, elk voor andere waren waarvoor het merk was ingeschreven.
–
Een nationale bepaling inzake onrechtmatige uitoefening van rechten of misbruik daarvan mag de uitoefening door de merkhouder van zijn rechten niet definitief verhinderen voor bepaalde waren waarvoor het merk is ingeschreven. Evenwel staat richtlijn 89/104 niet eraan in de weg dat een nationale bepaling voorziet in een andere sanctie.
–
Artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 staat nationale rechterlijke instanties niet toe om de houder van een ingeschreven merk op grond van de regeling inzake oneerlijke mededinging definitief te verbieden dit merk opnieuw zelf te gebruiken na een einde te hebben gemaakt aan een verbintenis ten aanzien van een derde om dit merk voor bepaalde waren niet te gebruiken, op grond van het feit dat de merkhouder zou profiteren van de door de derde gedane investeringen in publiciteit voor het merk, en op grond van het gevaar voor verwarring bij de consument. Evenwel staat richtlijn 89/104 niet eraan in de weg dat een nationale bepaling voorziet in een andere sanctie.”
(
1
)	Oorspronkelijke taal: Engels.
(
2
)	Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), zoals gewijzigd.
(
3
)	PB L 299, blz. 25.
(
4
)	Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals gewijzigd.
(
5
)	Depuydt en Gauquie stellen dat Baquet reeds gebruikmaakte van het teken „N”, dat deel uitmaakte van de door hen verworven handelsonderneming.
(
6
)	De Commissie wijst eveneens erop dat op geen enkel ogenblik een licentieovereenkomst tussen de twee partijen werd afgesloten.
(
7
)	Arrest van 2 december 1964, Dingemans (24/64, Jurispr. blz. 1323).
(
8
)	Arrest van 10 april 1984, von Colson en Kamann (14/83, Jurispr. blz. 1891, punt 26).
(
9
)	Arresten van 29 november 1978, Redmond (83/78, Jurispr. blz. 2347, punt 25), en 30 november 1995, Esso Española (C-134/94, Jurispr. blz. I-4223, punt 9).
(
10
)	Arrest van 16 juni 1981, Salonia (126/80, Jurispr. blz. 1563, punt 6).
(
11
)	Zie arrest van 11 juli 2002, Marks & Spencer (C-62/00, Jurispr. blz. I-6325, punt 32).
(
12
)	Voor deze rechten zie de vierde overweging van de considerans van de richtlijn en artikel 16, lid 1, derde volzin, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (hierna: „TRIPs-Overeenkomst”).
(
13
)	Arrest van 25 januari 2007, Dyson (C-321/03, Jurispr. blz. I-687, punt 24).
(
14
)	Arrest van 6 mei 2003, Libertel (C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punt 22), en arrest Dyson (aangehaald in voetnoot 13, punten 24‑26).
(
15
)	Arresten van 18 januari 1984, Ekro (327/82, Jurispr. blz. 107, punt 11); 19 september 2000, Linster (C-287/98, Jurispr. blz. I-6917, punt 43), en 22 september 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, Jurispr. blz. I-8701, punt 29).
(
16
)	Arresten van 16 juli 1998, Silhouette International Schmied (C-355/96, Jurispr. blz. I-4799, punt 25); 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss (C-414/99-C-416/99, Jurispr. blz. I-8691, punt 39); 23 april 2009, Copad (C-59/08, Jurispr. blz. I-3421, punt 40), en 3 juni 2010, Coty Prestige Lancaster Group (C-127/09, Jurispr. blz. I-4965, punt 27), en arrest Budějovický Budvar (aangehaald in voetnoot 15, punt 32).
(
17
)	Zie met betrekking tot aan het merk verbonden rechten artikel 9, lid 1; met betrekking tot uitputting artikel 13, lid 1; met betrekking tot gebruik artikel 15, lid 2, en met betrekking tot verval artikel 51, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).
(
18
)	Artikel 16, lid 1, van de TRIPs-Overeenkomst inzake de door merken verleende rechten gebruikt deze term in een soortgelijke context als artikel 5, lid 1, van de richtlijn.
(
19
)	Zie Trademark Act of 1946 (Lanham Act), § 32, zoals gewijzigd, 15 U.S.C. § 1114 inzake rechtsmiddelen, inbreuken en inbreuken te goeder trouw door drukkerijen en uitgeverijen.
(
20
)	Zoals gewijzigd bij artikel 65, lid 2, juncto bijlage XVII van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (PB 1994, L 1, blz. 3).
(
21
)	Arrest Zino Davidoff en Levi Strauss (aangehaald in voetnoot 16, punt 43).
(
22
)	Arresten Zino Davidoff en Levi Strauss (aangehaald in voetnoot 16, punten 45 en 47) en Copad (aangehaald in voetnoot 16, punt 42), en arrest van 15 oktober 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel e.a. (C-324/08, Jurispr. blz. I-10019, punt 22).
(
23
)	Volgens het Hof moet de toestemming betrekking hebben op elk exemplaar van het product dat in de handel is gebracht: arrest van 1 juli 1999, Sebago en Maison Dubois (C-173/98, Jurispr. blz. I-4103, punt 19), en arrest Coty Prestige Lancaster Group (aangehaald in voetnoot 16, punt 31).
(
24
)	De overeenkomstige bepaling van de verordening inzake het gemeenschapsmerk was aan de orde in het arrest van 11 mei 2006, Sunrider/BHIM (C-416/04 P, Jurispr. blz. I-4237).
(
25
)	Arrest Budějovický Budvar (aangehaald in voetnoot 15, punten 43 en 44).
(
26
)	Eenzelfde standpunt met betrekking tot licenties voor gemeenschapsmerken wordt ingenomen door Schennen, D., in Eisenführ, G., en Schennen, D., Gemeinschaftsmarkenverordnung, Carl Heymanns Verlag, 2e uitgave, 2007, artikel 22, punt 18.
(
27
)	Arresten van 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 51); 18 juni 2009, L’Oréal e.a. (C-487/07, Jurispr. blz. I-5185, punt 58); 23 maart 2010, Google France en Google (C-236/08-C-238/08, Jurispr. blz. I-2417, punt 76); 25 maart 2010, BergSpechte (C-278/08, Jurispr. blz. I-2517, punten 29‑37), en 22 september 2011, Interflora en Interflora British Unit (C-323/09, Jurispr. blz. I-8625, punt 37), en arrest Budějovický Budvar (aangehaald in voetnoot 15, punt 71). Deze rechtspraak gaat terug tot het arrest van 23 februari 1999, BMW (C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 38).
(
28
)	Arresten van 20 maart 2003, LTJ Diffusion (C-291/00, Jurispr. blz. I-2799, punten 41‑43), en arrest Budějovický Budvar (aangehaald in voetnoot 15, punten 69 en 70).
(
29
)	Arrest Budějovický Budvar (aangehaald in voetnoot 15, punten 63‑84).
(
30
)	Arrest Budějovický Budvar (aangehaald in voetnoot 15, punt 71).
(
31
)	Dit geldt des te meer nu het Unierecht zelf rechtsmisbruik niet tolereert: arresten van 12 mei 1998, Kefalas e.a. (C-367/96, Jurispr. blz. I-2843, punt 20), en 21 februari 2006, Halifax e.a. (C-255/02, Jurispr. blz. I-1609, punten 68 en 69).
(
32
)	Depuydt en Gauquie lijken aan te voeren dat de elfde overweging van de considerans van de richtlijn een ruim beginsel van gedogen toestaat dat verder gaat dan de bij de richtlijn gestelde beperkingen. Hierdoor zouden de voorwaarden van bijvoorbeeld artikel 9, lid 1, van de richtlijn worden omzeild.
(
33
)	Conclusie van advocaat-generaal Jacobs in de zaak Davidoff (C‑292/00, arrest van 9 januari 2003, Jurispr. blz. I‑389, punt 63).
(
34
)	De richtlijn legt evenwel een verplichting tot gebruik op in artikel 10, lid 1. Ook dient erop te worden gewezen dat volgens artikel 20 van de TRIPs-Overeenkomst het gebruik van een merk niet op ongerechtvaardigde wijze mag worden bemoeilijkt door bijzondere vereisten.