Rettens dom (Tredje Afdeling) af 6. december 2017 – Tulliallan Burlington mod EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON)
(Sag T-123/16)
»EU-varemærker – indsigelsessag – international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret – ordmærket BURLINGTON – de ældre nationale ordmærker BURLINGTON og BURLINGTON ARCADE – det ældre EU-figurmærke og det ældre nationale figurmærke BURLINGTON ARCADE – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001] – erhvervsmæssig brug af et tegn, som ikke kun har lokal betydning – artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 8, stk. 4, i forordning 2017/1001) – utilbørlig udnyttelse af ældre varemærkers særpræg eller renommé – artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 8, stk. 5, i forordning 2017/1001)«
1.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – betingelser
(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 5)
(jf. præmis 20)
2.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – betingelser – lighed mellem de pågældende varemærker – den grad af lighed, der kræves
(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 5)
(jf. præmis 21-23)
3.      Tilnærmelse af lovgivningerne – varemærker – direktiv 2008/95 – varemærker for tjenesteydelser – begrebet »detailhandel« – handelstjenester leveret af et butikscenter – omfattet
(Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95)
(jf. præmis 33 og 34)
4.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – beviser, der skal fremlægges af indehaveren – fremtidig, ikke hypotetisk risiko for utilbørlig udnyttelse eller skade
(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 5)
(jf. præmis 37, 39 og 42)
5.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – betingelser – utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé – bedømmelseskriterier
(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 5)
(jf. præmis 38, 40 og 41)
6.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – ordmærket BURLINGTON – ordmærkerne BURLINGTON og BURLINGTON ARCADE og figurmærkerne BURLINGTON ARCADE
(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 5)
(jf. præmis 43-45)
7.      EU-varemærker – bestemmelser om sagsbehandlingen – kontorets afgørelser – overholdelse af retten til forsvar – princippets rækkevidde
(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 75)
(jf. præmis 54 og 55)
8.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse rejst af indehaveren af et ikke-registreret varemærke eller et andet erhvervsmæssigt anvendt tegn – betingelser
(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 4)
(jf. præmis 56)
9.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – risiko for forveksling med det ældre varemærke – bedømmelseskriterier
[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 1, litra b)]
(jf. præmis 66 og 67)
10.    EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – risiko for forveksling med det ældre varemærke – ordmærket BURLINGTON – ordmærkerne BURLINGTON og BURLINGTON ARCADE og figurmærkerne BURLINGTON ARCADE
[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 1, litra b)]
(jf. præmis 69-72)
Angående
Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 11. januar 2016 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 1635/2013-4) vedrørende en indsigelsessag mellem Tulliallan Burlington og Burlington Fashion.
Konklusion
1)
Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.
2)
Tulliallan Burlington Ltd betaler sagsomkostningerne.