62016TJ0107
WYROK SĄDU (druga izba)
z dnia 16 maja 2017 r. (
1
)
„Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Graficzny unijny znak towarowy AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT — Zła wiara — Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Kompetencja o charakterze reformatoryjnym”
W sprawie T‑107/16
Airhole Facemasks, Inc., z siedzibą w Vancouver (Kanada), reprezentowana przez S. Barkera, solicitor, oraz A. Michaels, barrister,
strona skarżąca,
przeciwko
Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), reprezentowanemu przez D. Hanfa, działającego w charakterze pełnomocnika,
strona pozwana,
w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą EUIPO była
sindustrysurf, SL, z siedzibą w Trapagaran (Hiszpania),
mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 18 stycznia 2016 r. (sprawa R 2547/2014‑4) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Airhole Facemasks a sindustrysurf,
SĄD (druga izba),
w składzie: M. Prek, prezes, F. Schalin i M.J. Costeira (sprawozdawca), sędziowie,
sekretarz: J. Weychert, administrator,
po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 18 marca 2016 r.,
po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 8 czerwca 2016 r.,
po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 25 stycznia 2017 r.,
wydaje następujący
Wyrok
Okoliczności powstania sporu
1
W dniu 1 lipca 2010 r. sindustrysurf, SL dokonała w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia unijnego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).
2
Znakiem towarowym, o którego rejestrację wystąpiono, jest następujące oznaczenie graficzne w kolorach czarnym i białym:
3
Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 25 i 28 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają, w odniesieniu do każdej z tych klas, następującemu opisowi:
—
klasa 25: „odzież termoaktywna”;
—
klasa 28: „gry i przedmioty do zabawy; artykuły gimnastyczne i sportowe nieujęte w innych klasach; ozdoby choinkowe”.
4
Zakwestionowany znak towarowy został zarejestrowany jako unijny znak towarowy w dniu 28 października 2010 r. pod numerem 9215427 dla wszystkich wyżej wymienionych towarów.
5
W dniu 26 lipca 2013 r. skarżąca, Airhole Facemasks, Inc., złożyła w EUIPO wniosek o unieważnienie prawa do tego znaku towarowego dla wszystkich towarów, dla których został on zarejestrowany. Na poparcie tego wniosku powołane zostały podstawy unieważnienia określone w art. 53 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 8 ust. 3 oraz w art. 52 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia.
6
Z jednej strony skarżąca twierdziła w istocie, że zakwestionowany znak towarowy został zarejestrowany na rzecz sindustrysurf pod jej własnym imieniem bez zgody skarżącej, gdyż wyrażona przez nią zgoda ograniczała się wyłącznie do dokonania zgłoszenia na rzecz skarżącej. Ponadto na sindustrysurf jako agencie lub przedstawicielu skarżącej ciążył ogólny obowiązek lojalności względem skarżącej i jej interesów handlowych, a zatem nie mogła ona w żaden sposób uzasadnić wystąpienia o rejestrację zakwestionowanego znaku towarowego na swoją rzecz. Z drugiej strony skarżąca podnosiła, że sindustrysurf działała w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia zakwestionowanego znaku towarowego na swoją rzecz.
7
Decyzją z dnia 30 lipca 2014 r. Wydział Unieważnień unieważnił prawo do zakwestionowanego znaku towarowego w całości i obciążył sindustrysurf kosztami postępowania. Wydział Unieważnień stwierdził w szczególności, że w momencie dokonywania zgłoszenia zakwestionowanego znaku towarowego sindustrysurf działała w złej wierze.
8
W dniu 29 września 2014 r. sindustrysurf wniosła do EUIPO odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień.
9
Decyzją z dnia 18 stycznia 2016 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Czwarta Izba Odwoławcza EUIPO uwzględniła odwołanie i uchyliła decyzję Wydziału Unieważnień. W pierwszej kolejności Izba Odwoławcza stwierdziła, że zważywszy na to, iż nie zostały spełnione przesłanki określone w art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, wniosek o unieważnienie prawa do znaku oparty na art. 53 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 nie mógł zostać uwzględniony. Z jednej strony bowiem w jej ocenie nie istnieje żaden dowód na istnienie między stronami stosunku „agenta/przedstawiciela”, ponieważ skarżąca nie wyjaśniła, w jaki sposób umowa dystrybucji zawarta w 2009 r., przed ustanowieniem skarżącej, między Endeavor Snowboards Inc. a sindustrysurf (zwana dalej „umową dystrybucji”) mogła wykazywać istnienie takiego stosunku. W dodatku wspomniana umowa nie zawierała odniesień do zakwestionowanego znaku towarowego. Z drugiej zaś strony brakowało dowodów na to, że skarżąca wyraziła zgodę na dokonanie zgłoszenia zakwestionowanego znaku towarowego. W drugiej kolejności Izba Odwoławcza stwierdziła, że także wniosek o unieważnienie prawa do znaku oparty na art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 nie mógł zostać uwzględniony, ponieważ zachowanie sindustrysurf w momencie dokonywania zgłoszenia zakwestionowanego znaku towarowego w żaden sposób nie sugerowało, iż działa ona w złej wierze. Po pierwsze, Izba Odwoławcza uznała w istocie, że zakwestionowany znak towarowy został zgłoszony za zgodą skarżącej. Po drugie, okoliczność, że sindustrysurf w momencie dokonywania zgłoszenia zakwestionowanego znaku towarowego wiedziała, że znak ten jest używany przez skarżącą i innych dystrybutorów, nie wystarczy jako taka do ustalenia istnienia złej wiary. Po trzecie, nie było dowodów na to, że sindustrysurf wystąpiła o rejestrację zakwestionowanego znaku towarowego na swoją rzecz z intencją wykorzystania go przeciwko skarżącej.
Żądania stron
10
Skarżąca wnosi do Sądu:
—
tytułem głównym – o zmianę zaskarżonej decyzji i unieważnienie prawa do zakwestionowanego znaku towarowego;
—
tytułem ewentualnym – o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
—
o obciążenie sindustrysurf kosztami poniesionymi w związku z niniejszym postępowaniem, postępowaniem przed Izbą Odwoławczą i przed Wydziałem Unieważnień.
11
EUIPO wnosi do Sądu:
—
tytułem głównym – o oddalenie skargi i obciążenie skarżącej kosztami postępowania;
—
tytułem ewentualnym – o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i nakazanie EUIPO pokrycia własnych kosztów.
Co do prawa
12
Na poparcie skargi skarżąca podnosi pięć zarzutów. Zarzut pierwszy oparty jest na błędnym zinterpretowaniu przez Izbę Odwoławczą kwestii braku odniesienia do „oznaczenia Airhole” w umowie dystrybucji. Zarzut drugi dotyczy naruszenia art. 8 ust. 3 i art. 53 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. Zarzut trzeci odnosi się do błędu popełnionego przez Izbę Odwoławczą w zakresie oceny charakteru stosunku łączącego strony. Zarzut czwarty opiera się na błędnym ustaleniu przez Izbę Odwoławczą zakresu zgody wyrażonej przez skarżącą w momencie dokonania zgłoszenia zakwestionowanego znaku towarowego. Zarzut piąty dotyczy naruszenia art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.
13
Sąd uznaje za właściwe skomasowanie pięciu zarzutów wysuniętych przez skarżącą w dwa zarzuty, ponieważ cztery pierwsze z powołanych zarzutów dotyczą naruszenia art. 53 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 8 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia. W rezultacie zarzut pierwszy będzie dotyczył naruszenia art. 8 ust. 3 i art. 53 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. Zarzut drugi będzie opierał się na naruszeniu art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.
14
Ponadto każda z podstaw unieważnienia stwierdzonych przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji i przywołanych przez skarżącą w skardze wystarczy do tego, by unieważnić prawo do zakwestionowanego znaku towarowego. W tym kontekście należy rozpocząć od rozpoznania zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, i w razie potrzeby przejść do rozpatrzenia zarzutu pierwszego, opartego na naruszeniu art. 8 ust. 3 i art. 53 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.
W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009
15
Skarżąca podnosi w istocie, że w pkt 25 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła, iż sam fakt, że sindustrysurf miała świadomość używania zakwestionowanego znaku towarowego przez skarżącą i przez innych dystrybutorów w Unii Europejskiej, nie wystarczy do wykazania złej wiary. Ponadto zdaniem Izby Odwoławczej nie było dowodów, że zamiarem sindustrysurf było wykorzystanie zakwestionowanego znaku towarowego przeciwko skarżącej. Tymczasem w opinii skarżącej sindustrysurf, zgłaszając zakwestionowany znak towarowy do rejestracji, działała w sposób, który naruszał jej zobowiązania umowne. Można zatem było z tego wywieść, że jej zamiarem było nienależne przywłaszczenie sobie mienia skarżącej. Działała ona zatem w sposób, który nie respektował ogólnie przyjętych norm zachowania handlowego i który odbiegał od zasad etyki lub uczciwych praktyk handlowych. Zgłoszenie unijnego znaku towarowego zostało zatem dokonane w złej wierze.
16
EUIPO podnosi w istocie, że gdyby Sąd, podobnie jak Izba Odwoławcza, uznał, iż zakwestionowany znak towarowy został zgłoszony przez sindustrysurf na jej rzecz za zgodą skarżącej, to wszelkie prawdopodobieństwo istnienia złej wiary byłoby wykluczone. W rezultacie skargę o stwierdzenie nieważności opartą na art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 należałoby oddalić. Gdyby jednak Sąd uznał, że zakwestionowany znak towarowy został zgłoszony przez sindustrysurf na jej rzecz bez zgody skarżącej, to konieczne będzie stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji.
17
Na wstępie należy przypomnieć, iż system unijnego znaku towarowego opiera się na zasadzie, zapisanej w art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, że prawo wyłączne przyznawane jest pierwszemu zgłaszającemu. Zgodnie z tą zasadą znak może zostać zarejestrowany jako unijny znak towarowy tylko w takim zakresie, w jakim nie stoi temu na przeszkodzie wcześniejszy znak towarowy, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia, w szczególności, z unijnym znakiem towarowym, znakiem towarowym zarejestrowanym w państwie członkowskim lub w urzędzie własności intelektualnej państw Beneluksu, znakiem zarejestrowanym na mocy międzynarodowych porozumień będących w mocy w państwie członkowskim czy też ze znakiem zarejestrowanym na mocy międzynarodowych porozumień będących w mocy w Unii. Natomiast, bez uszczerbku dla możliwości zastosowania art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009, sam fakt używania przez osobę trzecią niezarejestrowanego znaku towarowego nie stanowi przeszkody dla tego, by znak identyczny z nim lub do niego podobny został zarejestrowany jako unijny znak towarowy dla identycznych lub podobnych towarów lub usług [zob. wyrok z dnia 28 stycznia 2016 r., Gugler France/OHIM – Gugler (GUGLER), T‑674/13, niepublikowany, EU:T:2016:44, pkt 70 i przytoczone tam orzecznictwo].
18
Stosowanie tej zasady jest zniuansowane w szczególności przez art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, na podstawie którego prawo do unijnego znaku towarowego podlega unieważnieniu na podstawie wniosku do EUIPO lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia, w przypadku gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego. To na podmiocie wnoszącym o unieważnienie prawa do znaku towarowego, który zamierza oprzeć się na tej podstawie unieważnienia, ciąży obowiązek wykazania okoliczności pozwalających stwierdzić, że właściciel unijnego znaku towarowego działał w złej wierze w chwili dokonania zgłoszenia tego znaku towarowego (zob. wyrok z dnia 28 stycznia 2016 r., GUGLER, T‑674/13, niepublikowany, EU:T:2016:44, pkt 71 i przytoczone tam orzecznictwo).
19
Pojęcie złej wiary wskazane w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 nie zostało ani zdefiniowane, ani wydzielone, ani opisane w jakikolwiek sposób w przepisach prawa Unii (zob. wyrok z dnia 28 stycznia 2016 r., GUGLER, T‑674/13, niepublikowany, EU:T:2016:44, pkt 72 i przytoczone tam orzecznictwo).
20
W tym zakresie warto zauważyć, że w wyroku z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361, pkt 53) Trybunał doprecyzował pod pewnymi względami sposób, w jaki należy interpretować pojęcie złej wiary, do którego odnosi się art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. I tak do celów oceny zaistnienia po stronie zgłaszającego złej wiary w rozumieniu tego przepisu należy wziąć pod uwagę wszystkie istotne czynniki właściwe w danym przypadku i istniejące w chwili dokonywania zgłoszenia oznaczenia do rejestracji w charakterze unijnego znaku towarowego, a w szczególności: po pierwsze, okoliczność, że zgłaszający wiedział lub powinien wiedzieć, iż osoba trzecia używa w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identycznego z oznaczeniem zgłoszonym do rejestracji lub do złudzenia do niego podobnego w odniesieniu do identycznych lub podobnych towarów lub usług; po drugie, zamiar uniemożliwienia przez zgłaszającego dalszego używania takiego oznaczenia przez osobę trzecią; a także, po trzecie, stopień ochrony prawnej, z której korzystają oznaczenie osoby trzeciej i oznaczenie zgłoszone do rejestracji (zob. wyrok z dnia 28 stycznia 2016 r., GUGLER, T‑674/13, niepublikowany, EU:T:2016:44, pkt 73, 74).
21
Niemniej jednak ze sformułowania użytego przez Trybunał w wyroku z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361, pkt 53) wynika, że czynniki, które zostały tam wymienione, stanowią jedynie przykład wielu okoliczności, jakie mogą zostać wzięte pod uwagę do celów ustalenia ewentualnego istnienia złej wiary po stronie zgłaszającego w momencie dokonywania zgłoszenia znaku (zob. wyrok z dnia 28 stycznia 2016 r., GUGLER, T‑674/13, niepublikowany, EU:T:2016:44, pkt 75 i przytoczone tam orzecznictwo).
22
Należy zatem stwierdzić, że w ramach całościowej analizy dokonywanej na podstawie art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 można również uwzględnić pochodzenie zakwestionowanego oznaczenia, sposób jego używania od momentu stworzenia, strategię handlową, w jaką wpisuje się dokonanie zgłoszenia tego oznaczenia do rejestracji w charakterze unijnego znaku towarowego, a także chronologię wydarzeń, które doprowadziły do dokonania tego zgłoszenia (zob. wyrok z dnia 28 stycznia 2016 r., GUGLER, T‑674/13, niepublikowany, EU:T:2016:44, pkt 76 i przytoczone tam orzecznictwo).
23
To w świetle powyższych rozważań należy rozpatrzyć, czy w zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła, że wniosek o unieważnienie prawa do znaku oparty na art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 nie mógł zostać uwzględniony, ponieważ zachowanie sindustrysurf w momencie dokonywania zgłoszenia zakwestionowanego znaku towarowego w żaden sposób nie sugerowało, iż działała ona w złej wierze. Dokładniej rzecz biorąc, po pierwsze, Izba Odwoławcza uznała, że zakwestionowany znak towarowy został zgłoszony przez sindustrysurf na jej rzecz za zgodą skarżącej. Wymiana korespondencji między stronami przed dokonaniem zgłoszenia znaku towarowego i po nim potwierdzała bowiem, że w momencie dokonywania tego zgłoszenia skarżąca uważała sindustrysurf za podmiot odpowiedzialny za ochronę zakwestionowanego znaku towarowego. Po drugie, okoliczność, że sindustrysurf w momencie dokonywania zgłoszenia zakwestionowanego znaku towarowego wiedziała, że znak ten jest używany przez skarżącą i innych dystrybutorów, nie wystarczy jako taka do ustalenia istnienia złej wiary. Po trzecie, nie było dowodów na to, że sindustrysurf wystąpiła o rejestrację zakwestionowanego znaku towarowego na swoją rzecz z intencją wykorzystania go przeciwko skarżącej.
24
W tym względzie należy zauważyć, że między stronami w postępowaniu przed EUIPO bezsporne jest, iż zakwestionowany znak towarowy został zgłoszony przez sindustrysurf na zlecenie skarżącej. Natomiast strony nie zgadzają się co do tego, czy zlecenie to, wyrażone w korespondencji z dnia 22 czerwca 2010 r. między Maxem Jenke, prezesem Endeavor Design Inc., prezesem-dyrektorem generalnym skarżącej i dyrektorem Endeavor Snowboards a Ikerem Gomezem, dyrektorem sindustrysurf, obejmowało dokonanie zgłoszenia tego znaku na rzecz sindustrysurf, a nie na rzecz skarżącej.
25
Otóż należy stwierdzić, że wbrew temu, co ustaliła Izba Odwoławcza w zaskarżonej decyzji, korespondencja poprzedzająca dokonanie zakwestionowanego znaku towarowego w żaden sposób nie pozwala na przyjęcie założenia, iż skarżąca wyraziła wyraźną, precyzyjną i bezwarunkową zgodę na dokonanie tego zgłoszenia na rzecz sindustrysurf [zob. analogicznie wyrok z dnia 29 listopada 2012 r., Adamowski/OHIM – Fagumit (FAGUMIT), T‑537/10 i T‑538/10, EU:T:2012:634, pkt 23 i przytoczone tam orzecznictwo].
26
W pierwszej kolejności korespondencja poprzedzająca dokonanie zgłoszenia poświadcza jedynie, że zakwestionowany znak towarowy został zgłoszony na zlecenie skarżącej. Korespondencja ta nie zawiera wzmianki o zgodzie skarżącej na zarejestrowanie zakwestionowanego znaku towarowego na rzecz sindustrysurf. Ponadto ze zdania „na chwilę obecną kontynuujemy z Airhole” nie można wywieść wyraźnej, precyzyjnej i bezwarunkowej zgody skarżącej na zarejestrowanie tego oznaczenia na rzecz sindustrysurf.
27
Co więcej, korespondencja ta w większym stopniu wskazuje raczej, że skarżąca miała zamiar zgłoszenia zakwestionowanego znaku towarowego na swoją rzecz. Ukazuje ona bowiem, po pierwsze, że inicjatywa i decyzja o dokonaniu zgłoszenia wyszły od samej skarżącej, a po drugie, że skarżąca poniosła koszty tego zgłoszenia.
28
W drugiej kolejności, wbrew ustaleniom Izby Odwoławczej, korespondencja pochodząca z okresu po dokonaniu zgłoszenia jedynie potwierdza ocenę, zgodnie z którą zgoda wyrażona przez skarżącą ograniczała się wyłącznie do dokonania zgłoszenia zakwestionowanego znaku towarowego. Z chwilą powzięcia wiadomości o zarejestrowaniu tego znaku skarżąca od razu bowiem zażądała od sindustrysurf przeniesienia praw, a sindustrysurf bez zastrzeżeń zobowiązała się to uczynić bezzwłocznie. W tych okolicznościach jest mało istotne, że skarżąca potrzebowała prawie roku, by odkryć, że zakwestionowany znak towarowy został zarejestrowany na rzecz sindustrysurf, ponieważ tak czy inaczej nie wyraziła ona na to zgody.
29
Ponadto, jak słusznie wskazuje skarżąca, Izba Odwoławcza powinna była dokonać oceny jej zgody w świetle obiektywnych okoliczności niniejszego przypadku.
30
W tym względzie, po pierwsze, należy podkreślić, że z jednej strony zakwestionowany znak towarowy jest identyczny ze znakiem towarowym używanym od 2006 r. w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, w szczególności przez spółkę dominującą i spółkę siostrzaną skarżącej, Endeavor Design i Endeavor Snowboards, a z drugiej strony towary objęte jego rejestracją są identyczne lub ściśle powiązane z towarami oznaczonymi tym znakiem.
31
Po drugie, znak towarowy, o którym mowa w pkt 30 powyżej, został zarejestrowany na rzecz skarżącej w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie przed dokonaniem zgłoszenia zakwestionowanego znaku towarowego.
32
Po trzecie, sindustrysurf była, na podstawie umowy dystrybucji, wyłącznym dystrybutorem towarów zaprojektowanych i wyprodukowanych przez Endeavor Snowboards, oznaczanych zgłoszonymi znakami towarowymi Airhole Ninja Masks i Endeavor Snowboards, na Belgię, Niemcy, Hiszpanię, Francję, Włochy, Luksemburg i Niderlandy.
33
Po czwarte, umowa dystrybucji stanowiła, że głównym zadaniem dystrybutora jest przechowywanie, sprzedaż i serwis różnego rodzaju produktów służących do uprawiania snowboardu. Artykuł 11 tej umowy, dotyczący używania nazw i znaków towarowych, przewidywał w szczególności, że dystrybutor nie może, do celów sprzedaży lub promocji, wykorzystywać żadnego logo, żadnej reklamy ani żadnego znaku towarowego Endeavor bez jej wyraźnej zgody wyrażonej na piśmie.
34
Po piąte, umowa dystrybucji wciąż obowiązywała w momencie dokonania zgłoszenia zakwestionowanego znaku towarowego i wystąpienia z żądaniem przeniesienia praw do niego na spółkę dominującą.
35
Z powyższego wynika, że dokonanie zgłoszenia zakwestionowanego znaku towarowego mogło z łatwością zostać odebrane jako wpisujące się w strategię handlową skarżącej mającą na celu rozszerzenie ochrony jej znaku towarowego na terytorium Unii.
36
W rezultacie Izba Odwoławcza błędnie uznała, że zakwestionowany znak towarowy został zgłoszony przez sindustrysurf na jej rzecz za zgodą skarżącej.
37
Dodatkowo należy stwierdzić, że sindustrysurf, dokonując zgłoszenia zakwestionowanego znaku towarowego na swoją rzecz, próbowała przywłaszczyć sobie prawa skarżącej.
38
Przede wszystkim bowiem sindustrysurf nie mogła powołać się na żadne wcześniejsze prawa wobec zakwestionowanego znaku towarowego. Zostało dowiedzione, że znak ten od 2006 r. był używany w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie przez spółkę dominującą i spółkę siostrzaną skarżącej, a także że został on zarejestrowany w tych państwach na rzecz skarżącej przed zakwestionowanym znakiem towarowym.
39
Ponadto w momencie dokonywania zgłoszenia zakwestionowanego znaku towarowego sindustrysurf, na podstawie umowy dystrybucji, była w pełni poinformowana o istnieniu i używaniu identycznego znaku towarowego przez spółkę dominującą i spółkę siostrzaną skarżącej.
40
Co więcej, przysługujące sindustrysurf na podstawie umowy dystrybucji uprawnienia do prowadzenia dystrybucji były ściśle ograniczone pod względem przedmiotowym i terytorialnym. Z jednej strony bowiem głównym zadaniem dystrybutora było przechowywanie, sprzedaż i serwis różnego rodzaju produktów służących do uprawiania snowboardu. W dodatku sindustrysurf nie mogła do celów sprzedaży lub promocji wykorzystywać żadnego logo, żadnej reklamy ani żadnego znaku towarowego Endeavor bez jej wyraźnej zgody. Z drugiej strony uprawnienia sindustrysurf do prowadzenia dystrybucji były ograniczone wyłącznie do sześciu państw Unii. Jak wskazała Izba Odwoławcza w pkt 16 zaskarżonej decyzji, w momencie podpisania umowy dystrybucji zakwestionowany znak towarowy był już używany przez dystrybutora Endeavor w Zjednoczonym Królestwie.
41
Należy ponadto dodać, że postawa sindustrysurf po dokonaniu zgłoszenia zakwestionowanego znaku towarowego wydaje się raczej potwierdzać ocenę, zgodnie z którą próbowała ona przywłaszczyć sobie prawa skarżącej. Po pierwsze bowiem, z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy wynika, że sindustrysurf nie poinformowała skarżącej ani o dokonaniu zgłoszenia zakwestionowanego znaku towarowego, ani o zarejestrowaniu go na jej rzecz. Informacja ta została udzielona skarżącej dopiero po tym, jak ta zaczęła dopytywać się o ochronę wspomnianego znaku. Po drugie, sindustrysurf w sposób wyraźny zobowiązała się, w korespondencji z okresu po dokonaniu zgłoszenia zakwestionowanego znaku towarowego, do przeniesienia praw do znaku, czego nigdy nie uczyniła. Po trzecie, sindustrysurf w kilka tygodni po pogorszeniu się stosunków ze skarżącą wezwała skarżącą oraz innych dystrybutorów jej towarów w Unii do zaprzestania używania zakwestionowanego znaku towarowego pod rygorem wystąpienia z powództwem o naruszenie.
42
W świetle wszystkich powyższych okoliczności, w następstwie przeprowadzenia całościowej oceny uwzględniającej wszystkie istotne czynniki, należy stwierdzić, że sindustrysurf nie dowiodła żadnego uzasadnionego powodu dla dokonania zgłoszenia zakwestionowanego znaku towarowego na swoją rzecz, a w rezultacie Izba Odwoławcza błędnie uznała brak złej wiary po jej stronie.
43
Wynika stąd, iż niniejszy zarzut należy uwzględnić.
44
Ponieważ naruszenie art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 wystarczy do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji, nie ma potrzeby rozpatrywania zarzutu pierwszego, opartego na naruszeniu art. 8 ust. 3 i art. 53 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.
W przedmiocie żądania zmiany zaskarżonej decyzji
45
Należy przypomnieć, że przyznana Sądowi na podstawie art. 65 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 kompetencja o charakterze reformatoryjnym nie skutkuje przyznaniem mu uprawnienia do dokonania oceny, w przedmiocie której izba odwoławcza nie przedstawiła jeszcze stanowiska. Wykonanie kompetencji o charakterze reformatoryjnym powinno w konsekwencji ograniczyć się zasadniczo do sytuacji, w których Sąd – po przeprowadzeniu kontroli oceny dokonanej przez izbę odwoławczą – na podstawie ustalonych elementów stanu faktycznego i prawnego jest w stanie określić, jaką decyzję powinna była wydać izba odwoławcza (wyrok z dnia 5 lipca 2011 r., Edwin/OHIM, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, pkt 72; zob. również wyrok z dnia 28 stycznia 2016 r., GUGLER, T‑674/13, niepublikowany, EU:T:2016:44, pkt 100 i przytoczone tam orzecznictwo).
46
Żądanie zmiany decyzji nie polega bowiem na wniesieniu do Sądu o nałożenie na EUIPO jakiegoś obowiązku działania lub braku działania, co stanowiłoby wydanie wobec tego urzędu nakazu. Przeciwnie, ma ono na celu rozstrzygnięcie przez Sąd, na tej samej podstawie co izba odwoławcza, czy w świetle art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 prawo do zakwestionowanego znaku towarowego powinno zostać unieważnione (zob. wyrok z dnia 28 stycznia 2016 r., GUGLER, T‑674/13, niepublikowany, EU:T:2016:44, pkt 98 i przytoczone tam orzecznictwo).
47
Takie rozstrzygnięcie jest jednym ze środków, które Sąd może co do zasady zastosować w wykonaniu przysługującej mu kompetencji o charakterze reformatoryjnym (zob. wyrok z dnia 28 stycznia 2016 r., GUGLER, T‑674/13, niepublikowany, EU:T:2016:44, pkt 98 i przytoczone tam orzecznictwo).
48
W niniejszej sprawie należy wskazać, że Izba Odwoławcza w zaskarżonej decyzji zajęła stanowisko w przedmiocie złej wiary (pkt 22–27 zaskarżonej decyzji), wobec czego Sąd jest uprawniony do zmiany tej decyzji we wskazanym zakresie.
49
Z rozważań zawartych w pkt 26–44 powyżej wynika zaś, że Izba Odwoławcza zobowiązana była uznać, jak to uczynił Wydział Unieważnień, złą wiarę po stronie sindustrysurf w momencie dokonywania zgłoszenia zakwestionowanego znaku towarowego. W świetle ogółu powyższych uwag należy zatem stwierdzić, że przesłanki do skorzystania przez Sąd z kompetencji o charakterze reformatoryjnym zostały spełnione.
50
W rezultacie w drodze zmiany zaskarżonej decyzji należy oddalić odwołanie wniesione przez sindustrysurf na decyzję Wydziału Unieważnień, na mocy której unieważniono prawo do zakwestionowanego znaku towarowego.
W przedmiocie kosztów
51
Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.
52
W niniejszej sprawie stroną przegrywającą jest EUIPO, jednak skarżąca nie wniosła o obciążenie go kosztami postępowania. Należy zatem orzec, że każda ze stron pokryje własne koszty. Ponadto, zważywszy, że sindustrysurf nie była stroną w pierwszej instancji, żądania skarżącej mające na celu obciążenie jej kosztami postępowania w przedmiocie niniejszej skargi muszą zostać oddalone.
53
Skarżąca wniosła również o obciążenie sindustrysurf kosztami poniesionymi w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą i przed Wydziałem Unieważnień. W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 190 § 2 regulaminu postępowania niezbędne koszty poniesione przez strony w związku z postępowaniem przed izbą odwoławczą uznaje się za koszty podlegające zwrotowi. Nie dotyczy to jednak kosztów poniesionych w związku z postępowaniem przed Wydziałem Unieważnień. W konsekwencji żądanie skarżącej dotyczące kosztów poniesionych w związku z postępowaniem przed Wydziałem Unieważnień, które nie stanowią kosztów podlegających zwrotowi, jest niedopuszczalne. Co się tyczy żądania o obciążenie sindustrysurf kosztami postępowania przed Izbą Odwoławczą – należy obciążyć sindustrysurf kosztami poniesionymi przez skarżącą w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą.
Z powyższych względów
SĄD (druga izba),
orzeka, co następuje:
1)
Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 18 stycznia 2016 r. (sprawa R 2547/2014‑4), dotyczącej postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Airhole Facemasks, Inc. a sindustrysurf, SL, i dokonuje się zmiany tej decyzji poprzez orzeczenie, że odwołanie wniesione przez sindustrysurf do EUIPO na decyzję Wydziału Unieważnień z dnia 30 lipca 2014 r. zostaje oddalone.
2)
Airhole Facemasks i EUIPO pokrywają własne koszty poniesione w związku z postępowaniem przed Sądem.
3)
Sindustrysurf zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Airhole Facemasks w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą EUIPO.
4)
W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
Prek
Schalin
Costeira
Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 16 maja 2017 r.
Podpisy
(
1
)	Język postępowania: angielski.