62017TJ0082
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
21 novembre 2018 (
*1
)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo Exxtra Deep – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»
Nella causa T‑82/17,
PepsiCo, Inc., con sede a New York, New York (Stati Uniti), rappresenta da V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da M. Rajh e D. Walicka, in qualità di agenti,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:
Intersnack Group GmbH & Co. KG, con sede a Düsseldorf (Germania), rappresenta da T. Lampel e M. Pfaff, avvocati,
avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 novembre 2016 (procedimento R 482/2016-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la PepsiCo e la Intersnack Group,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto da H. Kanninen (relatore), presidente, J. Schwarcz e C. Iliopoulos, giudici,
cancelliere: I. Dragan, amministratore
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 febbraio 2017,
visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 maggio 2017,
visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 aprile 2017
in seguito all’udienza del 17 novembre 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
Il 23 settembre 2013 l’Intersnack Group GmbH & Co. KG, interveniente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].
2
Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo Exxtra Deep.
3
I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 29, 30 e 31 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
–
classe 29: «Prodotti da sgranocchiare a base di patate, ottenuti o preparati con procedimenti d’estrusione e pellettizzazione nonché in altro modo; noci, cuori d’anacardo, pistacchi, mandorle, arachidi, noci di cocco (essiccate), tostati, secchi, salati, speziati, ricoperti e preparati; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; estratti d’alghe per uso alimentare; prodotti allo zenzero come frutta secca»;
–
classe 30: «Prodotti da sgranocchiare a base di tapioca, manioca, riso, mais, grano o altri cereali nonché prodotti a base di zenzero, come dolciumi e gelatine alla frutta, ottenuti o preparati con procedimenti d’estrusione e pellettizzazione o in altro modo; salatini; barrette di muesli costituite essenzialmente da nocciole, frutta essiccata, fiocchi di cereali pronti; cioccolato e prodotti a base di cioccolato; calse»;
–
classe 31: «Noci, cuori d’anacardo, pistacchi, mandorle, arachidi e semi non trattati; Alghe per l’alimentazione umana».
4
Il segno denominativo Exxtra Deep è stato registrato come marchio dell’Unione europea il 3 febbraio 2014, con il numero 012161981, per i prodotti di cui al precedente punto 3 (in prosieguo: il «marchio controverso»).
5
In data 24 novembre 2014 la PepsiCo, ricorrente, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del marchio controverso, sulla base dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001], per il motivo che tale marchio era stato registrato in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale regolamento [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001].
6
Con decisione dell’11 febbraio 2016 la divisione di annullamento ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità per i «prodotti da sgranocchiare a base di patate, ottenuti o preparati con procedimenti d’estrusione e pellettizzazione o in altro modo; noci, cuori d’anacardo, pistacchi, mandorle, arachidi, noci di cocco tostati, secchi, salati, speziati, ricoperti e preparati (secchi)» rientranti nella classe 29 e i prodotti «di tapioca, manioca, riso, mais, grano o altri cereali nonché prodotti dello zenzero, ottenuti o preparati con procedimenti d’estrusione e pellettizzazione o in altro modo; salatini» rientranti nella classe 30.
7
La divisione di annullamento ha in particolare fatto presente che la parola «deep», che significa «profondo», era utilizzata per caratterizzare le profonde ondulazioni delle chips, una forma che molti produttori di chips utilizzano per i loro prodotti. Essa ha quindi ritenuto che l’espressione «exxtra deep» fosse compresa dal pubblico di riferimento come una descrizione della forma ondulata delle chips. Tuttavia, ha ritenuto che tale considerazione fosse vera solo per le chips e i prodotti simili alle chips che avrebbero potuto essere venduti con forma ondulata. Viceversa, per gli altri prodotti, essa ha considerato che il marchio controverso non fosse descrittivo. In particolare, ha osservato che la frutta e gli ortaggi essiccati non erano venduti tagliati in maniera ondulata, come lo sono le chips. Essa ha quindi concluso che la registrazione del marchio controverso doveva essere mantenuta per i prodotti «frutta ed ortaggi conservati, essiccati e cotti» rientranti nella classe 29.
8
L’11 marzo 2016 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento, chiedendo di annullare tale decisione nella parte in cui la nullità del marchio contestato non era stata dichiarata per «frutta ed ortaggi conservati, essiccati e cotti» rientranti nella classe 29.
9
Con decisione del 24 novembre 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso della ricorrente. Essa ha concluso che il marchio controverso non era né descrittivo né privo di carattere distintivo per i prodotti «frutta ed ortaggi conservati, essiccati e cotti» rientranti nella classe 29. A tal proposito, essa ha rilevato anzitutto che, contrariamente alle patatine chips, gli ortaggi e la frutta non erano in genere ondulati. In seguito ha ricordato che una patatina chips o un prodotto da sgranocchiare poteva essere realizzato a base di ortaggi senza essere esso stesso un ortaggio. Di conseguenza, il pubblico di riferimento avrebbe, tutt’al più, potuto percepire il marchio controverso come un’allusione a un tipo particolare di taglio di ortaggi o frutta, ma non come una descrizione delle caratteristiche di tali prodotti. Pertanto, nulla avrebbe fatto intendere che il termine «deep» fosse intrinsecamente descrittivo degli ortaggi o della frutta. Sarebbe quindi stata necessaria una seconda operazione mentale affinché il pubblico di riferimento concludesse che tale termine descriveva un taglio specifico di frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti.
Conclusioni delle parti
10
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata;
–
condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese.
11
L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia condannare ciascuna parte a farsi carico delle proprie spese.
12
L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare la ricorrente a farsi carico delle sue spese.
In diritto
Sulla ricevibilità degli allegati prodotti dinanzi al Tribunale dalla ricorrente
13
È pacifico tra le parti che gli allegati da A.7 a A.17, acclusi all’atto introduttivo, sono stati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale.
14
La ricevibilità dell’allegato A.7, che consiste in una decisione della divisione di opposizione dell’EUIPO, non è contestata dalle parti. Per contro, la ricevibilità di vari estratti dal sito Wikipedia (allegati A.10, A.13, A.16), da un blog di cucina (allegato A.15), da un forum di discussioni online (allegato A.14) e da un sito Internet dedicato agli alimenti (allegato A.17) è contestata sia dall’interveniente sia dall’EUIPO. Lo stesso vale, dal punto di vista dell’interveniente, per la ricevibilità dei tre estratti dai dizionari online «dictionary.com» (allegati A.9 e A.12) e Cambridge English Dictionary (allegato A.11) prodotti dalla ricorrente. Ciò vale, infine, per l’allegato A.8, che consiste in un estratto del sito Internet dell’EUIPO presentato dalla ricorrente, che illustra la prassi dell’EUIPO in materia di applicazione dell’articolo 28, paragrafo 8, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 33, paragrafo 8, del regolamento 2017/1001).
15
In primo luogo, deve essere dichiarato ricevibile l’allegato A.7, nei limiti in cui non si tratta di una prova propriamente detta, riguardando la prassi decisionale dell’EUIPO, cui una parte può legittimamente richiamarsi. Tale conclusione vale altresì per l’allegato A.8, sull’attuazione, da parte dell’EUIPO, dell’articolo 28, paragrafo 8, del regolamento n. 207/2008, nel caso di specie, mediante la pubblicazione di un secondo elenco non esaustivo di termini che si ritiene non siano chiaramente coperti dal significato letterale del titolo della classe ai fini delle dichiarazioni ai sensi di tale articolo [v., in tal senso, sentenze del 2 luglio 2015, BH Stores/UAMI – Alex Toys (ALEX), T‑657/13, EU:T:2015:449, punto 26, e del 18 marzo 2016, Karl-May-Verlag/UAMI – Constantin Film Produktion (WINNETOU), T‑501/13, EU:T:2016:161, punto 18].
16
In secondo luogo, gli altri allegati del ricorso prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale non possono essere presi in considerazione. Infatti, il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo della legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell’EUIPO, ai sensi dell’articolo 65 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 72 del regolamento n. 2017/1001), ragion per cui la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti presentati dinanzi ad esso per la prima volta. Detti documenti devono essere quindi respinti, senza che sia necessario esaminare il loro valore probatorio (v., in tal senso, sentenza del 2 luglio 2015, ALEX, T‑657/13, EU:T:2015:449, punto 25).
17
Tale conclusione non può essere inficiata dalla circostanza, invocata dalla ricorrente, che le prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale servirebbero unicamente a completare elementi già sottoposti all’EUIPO e illustrerebbero fatti notori.
18
Anzitutto, il fatto che gli allegati in questione eventualmente «completino» elementi prodotti in precedenza non ha rilevanza sulla circostanza che la commissione di ricorso non disponeva degli elementi d’informazione contenuti nei suddetti documenti [sentenza del 26 luglio 2017, Staatliche Porzellan‑Manufaktur Meissen/EUIPO, C‑471/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:602, punti 26 e 27; v., anche, in tal senso, sentenze del 23 marzo 2017, Vignerons de la Méditerranée/EUIPO – Bodegas Grupo Yllera (LE VAL FRANCE), T‑216/16, non pubblicata, EU:T:2017:201, punto 42, e del 14 dicembre 2017, GeoClimaDesign/EUIPO – GEO (GEO), T‑280/16, non pubblicata, EU:T:2017:913, punti 19 e 20].
19
Per quanto riguarda, poi, l’argomento vertente sul carattere notorio dei fatti invocati dalla ricorrente dinanzi al Tribunale, dalla giurisprudenza emerge che, da un lato, gli organi dell’EUIPO possono fondare le loro decisioni su fatti notori che non sono stati rivendicati dal richiedente, senza doverne dimostrare l’esattezza, e, dall’altro, il richiedente al quale l’EUIPO contrappone fatti notori è in condizione di contestarne l’esattezza dinanzi al Tribunale (sentenza del 22 giugno 2006, Storck/UAMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, punti da 50 a 52) e l’EUIPO, in una simile situazione e alla luce del principio di parità delle armi, ha diritto di produrre dinanzi al Tribunale dei documenti al fine di corroborare l’esattezza di un fatto notorio che non è stata dimostrata nella sentenza impugnata (sentenza del 10 novembre 2011, LG Electronics/UAMI, C‑88/11 P, non pubblicata, EU:C:2011:727, punto 29). Non si può, invece, riconoscere al richiedente il diritto di presentare per la prima volta dinanzi al Tribunale dei documenti per il solo motivo che questi ultimi illustrerebbero fatti notori che, per giunta, non si afferma fossero invocati nella sentenza impugnata [v., in tal senso, ordinanza del 17 luglio 2014, MOL/UAMI, C‑468/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2116, punto 42, e sentenza del 5 febbraio 2016, Kicktipp/UAMI – Italiana Calzature (kicktipp), T‑135/14, EU:T:2016:69, punti 113 e 114]. Infatti, ammettere un simile diritto avrebbe la conseguenza di limitare la portata dell’obbligo, a carico del richiedente, di fornire, già nella fase del procedimento dinanzi all’EUIPO, l’insieme delle prove a sostegno dei suoi motivi e argomenti. Nella fattispecie, per ammissione della stessa ricorrente, l’asserito fatto notorio che una patatina chip è un ortaggio essiccato, cotto e conservato era già stato invocato da essa dinanzi alla commissione di ricorso e i documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, vanno per la maggior parte e secondo le parole della ricorrente, a «completare» prove già sottoposte.
20
Occorre di conseguenza rigettare gli allegati da A.9 ad A.17.
Nel merito
21
In via preliminare, si deve precisare che, dinanzi al Tribunale, come già accadeva dinanzi alla commissione di ricorso, la controversia si limita ai prodotti per i quali la nullità del marchio controverso non è stata dichiarata dagli organi dell’EUIPO, cioè «frutta ed ortaggi conservati, essiccati e cotti» rientranti nella classe 29.
22
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi. Il primo motivo verte sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Il secondo motivo verte sulla violazione dell’articolo 28, paragrafi 2, 4 e 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 33, paragrafi 2, 4 e 5, del regolamento 2017/1001).
23
A sostegno del primo motivo, la ricorrente afferma anzitutto che è «incoerente e del tutto errato» concludere che l’espressione «exxtra deep» è descrittiva delle patatine chips e delle altre chips di ortaggi, ma non di «frutta ed ortaggi conservati, essiccati e cotti». Questi ultimi prodotti corrisponderebbero all’indicazione generale che figura nel titolo della classe 29 della classificazione di Nizza, che è sempre stata considerata comprensiva delle patatine chips e delle altre chips di ortaggi.
24
Essa aggiunge che, nel 1999, la divisione di opposizione dell’EUIPO aveva ritenuto, nell’ambito di una procedura di opposizione tra la ricorrente e l’interveniente, che l’espressione «patatine chips» rientrasse fra gli «ortaggi essiccati» e che tali prodotti fossero di conseguenza identici. Tale decisione sarebbe stata confermata dalla commissione di ricorso dell’EUIPO e dal Tribunale nella sentenza del 21 aprile 2005, PepsiCo/UAMI – Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES) (T‑269/02, EU:T:2005:138). Con una prova prodotta prima della chiusura della fase orale del procedimento, essa menziona altresì una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 marzo 2017 (procedimento R 1659/2016-4), che, nell’ambito di un ricorso dell’interveniente contro il rigetto di una domanda di registrazione, ha considerato che «frutta ed ortaggi conservati, essiccati e cotti» potevano assumere la forma di chips.
25
La ricorrente afferma inoltre che, da un lato, le patatine chips sono menzionate separatamente nell’elenco alfabetico della classe 29 della classificazione di Nizza e che, dall’altro, non sono incluse in alcun elenco pubblicato dall’EUIPO relativo ai termini di tale elenco alfabetico non compresi dalle indicazioni generali che figurano nel titolo delle classi della classificazione di Nizza. La ricorrente menziona a tale proposito, la comunicazione n. 1/2016 del direttore esecutivo dell’EUIPO dell’8 febbraio 2016, il documento intitolato «Dichiarazione a norma dell’articolo 28, paragrafo 8, del regolamento n. 207/2009» che figura sul sito Internet dell’EUIPO nonché gli elenchi, ad essa allegati, di termini che si ritiene non siano chiaramente coperti dal significato letterale del titolo della classe rispettiva.
26
Secondo la ricorrente, il fatto che le patatine chips non sono state incluse in nessuno dei suddetti elenchi vorrebbe dire che l’EUIPO le ha ritenute come «chiaramente coperte» dalle indicazioni generali che figurano nel titolo della classe 29 della classificazione di Nizza.
27
Sempre al fine di dimostrare che le patatine chips sono comprese in «frutta ed ortaggi conservati, essiccati e cotti» rientranti nella classe 29, la ricorrente sostiene, in primo luogo, che le patate sono ortaggi, in secondo luogo, che le chips con profonde ondulazioni o i cracker possono essere realizzati a base di altri ortaggi oltre alle patate o alla frutta e, in terzo luogo, che le chips possono essere fritte o essiccate o cotte, che si tratti di chips a base di patate, altri ortaggi o frutta.
28
A parere della ricorrente, non sussisterebbe quindi alcun dubbio in relazione al fatto che le patatine chips sono degli ortaggi essiccati e cotti. Pertanto, la conclusione della commissione di ricorso secondo cui il marchio controverso è descrittivo delle patatine chips doveva applicarsi anche agli ortaggi essiccati e cotti. La ricorrente aggiunge che l’essiccazione e la cottura sono metodi di conservazione e che il termine «conservato» non deve essere inteso come strettamente connesso al termine «conserve» nel senso di alimento conservato o di marmellata.
29
Di conseguenza, la distinzione operata dalla commissione di ricorso tra, da un lato, «una chips o prodotto da sgranocchiare a base di ortaggi» e, dall’altro, «ortaggi e frutta» sarebbe difficile da capire. La ricorrente afferma, a tal proposito, che «frutta ed ortaggi conservati, essiccati e cotti» rientranti nella classe 29 sono dei prodotti trasformati e non sono pertanto ortaggi o frutta fresca, i quali rientrerebbero nella classe 31. Secondo la ricorrente, se le patatine chips sono identiche agli «ortaggi conservati, essiccati e cotti» e se il fatto di avere delle ondulazioni profonde, o anche molto profonde, è una caratteristica pertinente delle patatine chips, come la commissione di ricorso ha riconosciuto, non si potrebbe essere affermare che il fatto di avere «profonde» ondulazioni non è una caratteristica di «frutta ed ortaggi conservati, essiccati e cotti». L’errore della commissione di ricorso sarebbe stato di ridurre tali prodotti alla loro materia prima piuttosto che prendere in considerazione il prodotto finito.
30
Infine, la ricorrente sostiene che il semplice fatto che il marchio controverso copra altresì prodotti da sgranocchiare specifici non implica che tali prodotti non rientrino nelle indicazioni generali del titolo della classe 29 della classificazione di Nizza. Sarebbe comune includere nell’elenco dei prodotti per i quali è stata domandata la registrazione di un marchio sia le indicazioni generali sia i prodotti specifici compresi in tali indicazioni. In tale ipotesi, se il marchio è chiaramente descrittivo dei un prodotti specifici, non sarebbe più registrabile per l’indicazione generale che comprende tali prodotti.
31
L’EUIPO ricorda, anzitutto, la sua prassi constante secondo la quale l’obiezione basata sul carattere descrittivo non va mossa soltanto per quei prodotti e servizi per i quali i termini che compongono il marchio sono direttamente descrittivi, ma anche per la categoria più ampia che contiene almeno potenzialmente una sottocategoria identificabile o prodotti e servizi specifici per i quali il marchio oggetto della domanda è direttamente descrittivo. In assenza di una limitazione adeguata da parte del richiedente, l’obiezione relativa al carattere descrittivo riguarderebbe necessariamente la categoria più ampia in quanto tale. Tale prassi sarebbe stata costantemente confermata dal giudice dell’Unione europea.
32
L’EUIPO rileva, poi, che la questione principale, nel caso di specie, sarebbe se la categoria generale dei prodotti «frutta ed ortaggi conservati, essiccati e cotti» rientrante nella classe 29 comprenda i prodotti specifici «da sgranocchiare a base di patate, ottenuti o preparati con procedimenti d’estrusione e pellettizzazione o in altro modo; noci, cuori d’anacardo, pistacchi, mandorle, arachidi, noci di cocco (essiccate), tostati, secchi, salati, speziati, ricoperti e preparati», compresi nella medesima categoria, per i quali il marchio controverso è stato dichiarato nullo perché descrittivo e, di conseguenza, non distintivo.
33
Secondo l’EUIPO:
–
o il Tribunale ritiene che «ortaggi conservati, essiccati e cotti» rientranti nella classe 29 non comprendano i «prodotti da sgranocchiare a base di patate, ottenuti o preparati con procedimenti d’estrusione e pellettizzazione o in altro modo», compresi nella medesima classe e, in tale caso, la decisione impugnata dovrebbe essere confermata e il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 respinto;
–
o il Tribunale ritiene che «ortaggi conservati, essiccati e cotti» rientranti nella classe 29 comprendano i «prodotti da sgranocchiare a base di patate, ottenuti o preparati con procedimenti d’estrusione e pellettizzazione o in altro modo», compresi nella medesima classe e, in tale caso, la decisione impugnata dovrebbe essere confermata e il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 accolto.
34
L’interveniente ricorda anzitutto che il marchio controverso è stato registrato per i «prodotti da sgranocchiare a base di patate» e «ortaggi conservati, essiccati e cotti». Essa sostiene poi che esiste una differenza nella natura e nella produzione tra i primi e i secondi. Da un lato, gli ortaggi e i prodotti a base di ortaggi sarebbero di natura differente. Dall’altro, i «prodotti da sgranocchiare a base di patate» sarebbero ottenuti «con procedimenti d’estrusione e pellettizzazione o in altro modo», mentre «frutta e ortaggi» sarebbero «conservati, seccati e cotti».
35
Le patatine chips rientrerebbero chiaramente nella categoria dei prodotti a base di patate, ottenuti con procedimenti d’estrusione e pellettizzazione o in altro modo. Come la commissione di ricorso avrebbe giustamente rilevato al punto 17 della decisione impugnata, le patatine chips non sarebbero ortaggi, ma piuttosto dei prodotti realizzati a partire da ortaggi. Quindi, sarebbe errato affermare che le patatine chips rientrano nella categoria «frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti».
36
Di conseguenza, l’interveniente afferma che la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che il pubblico di riferimento non potesse percepire immediatamente, e senza altra riflessione, il marchio controverso come descrittivo dei prodotti in questione. Una patata, che sia conservata, essiccata o cotta, potrebbe essere tagliata, macinata o preparata in diverse maniere, ma in quanto ortaggio, non sarebbe di per sé descritta come «profonda». Sarebbe necessario compiere una seconda operazione mentale, che non sarebbe in alcun caso immediata, per poter concludere che il termine «deep» descrive un taglio specifico dei prodotti controversi. L’espressione «exxtra deep» sarebbe imprecisa rispetto ai prodotti in questione e resterebbe, tutt’al più, un’allusione a un particolare modo di tagliare frutta o ortaggi.
37
Mediante un elemento di prova prodotto in udienza, l’interveniente cita una decisione del 30 agosto 2004 della divisione di opposizione dell’EUIPO (procedimento 2940/2004) in cui quest’ultima ritiene che, nell’ambito dell’esame della somiglianza, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, a sua volta divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001], di frutta secca e ortaggi essiccati, da un lato, e patatine chips, dall’altro, che questi due prodotti differiscono per natura e scopo.
38
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».
39
Secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che le indicazioni o i segno descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti [v. sentenza del 12 giugno 2007, MacLean-Fogg/UAMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non pubblicata, EU:T:2007:172, punto 27 e giurisprudenza ivi citata].
40
Inoltre, segni o indicazioni che possono servire, nel commercio, per designare caratteristiche del prodotto o del servizio per il quale si richiede la registrazione sono, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, considerati inidonei ad esercitare la funzione essenziale del marchio, cioè quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o servizio, al fine di consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio contrassegnato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, o di farne un’altra, qualora essa risulti negativa (v. sentenza del 12 giugno 2007, LOKTHREAD, T‑339/05, non pubblicata, EU:T:2007:172, punto 28 e giurisprudenza citata).
41
Ne consegue che, affinché un segno sia soggetto al divieto di cui a tale articolo, esso deve presentare con i prodotti o servizi di cui trattasi un nesso sufficientemente diretto e concreto tale da consentire al pubblico di riferimento di percepire immediatamente, e senza altra riflessione, una descrizione dei prodotti e dei servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche [sentenze del 12 giugno 2007, LOKTHREAD, T‑339/05, non pubblicata, EU:T:2007:172, punto 29; del 7 luglio 2011, Cree/UAMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non pubblicata, EU:T:2011:340, punto 14, e del 14 gennaio 2016, Zitro IP/UAMI (TRIPLE BONUS), T‑318/15, non pubblicata, EU:T:2016:1, punto 20].
42
Considerate le disposizioni e la giurisprudenza citate ai punti da 39 a 41 supra, la valutazione del carattere descrittivo di un segno non può essere operata che tenuto conto, da un lato, dei prodotti o dei servizi in questione e, dall’altro, della comprensione che ne ha il pubblico di riferimento [v. sentenza del 15 gennaio 2015, MEM/UAMI (MONACO), T‑197/13, EU:T:2015:16, punto 50 e giurisprudenza ivi citata].
43
A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il riconoscimento del carattere descrittivo di un marchio si applica non soltanto ai prodotti dei quali esso è direttamente descrittivo, ma anche alla più ampia categoria alla quale appartengono tali prodotti in assenza di un’adeguata limitazione operata dal richiedente il marchio [v., in tal senso, sentenze del 15 settembre 2009, Wella/UAMI (TAME IT), T‑471/07, EU:T:2009:328, punto 18; del 16 dicembre 2010, Fidelio/UAMI (Hallux), T‑286/08, EU:T:2010:528, punto 37, e del 15 luglio 2015, Australian Gold/UAMI – Effect Management & Holding (HOT), T‑611/13, EU:T:2015:492, punto 44].
44
Si deve infine ricordare che sussiste una certa sovrapposizione tra l’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e quello dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, in quanto i segni descrittivi di alcuni prodotti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, sono parimenti privi di carattere distintivo a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, con riferimento a tali medesimi prodotti o servizi [v. sentenza del 3 luglio 2013, Airbus/UAMI (NEO), T‑236/12, EU:T:2013:343, punti 42 e 44 e giurisprudenza ivi citata].
45
A titolo preliminare, occorre rilevare che la ricorrente non contesta la valutazione della commissione di ricorso, al punto 14 della decisione impugnata, sul pubblico di riferimento, il quale, tenuto conto dei prodotti in questione e degli elementi denominativi in inglese che compongono il marchio controverso, è il grande pubblico anglofono dell’Unione con uno scarso livello di attenzione. Essa non contesta neanche il significato dell’espressione «exxtra deep», come emerge dal punto 14 della decisione impugnata, cioè «eccezionalmente profondo».
46
La ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver riconosciuto il carattere descrittivo del marchio controverso per i «prodotti da sgranocchiare a base di patate, ottenuti o preparati con procedimenti d’estrusione e pellettizzazione o in altro modo» rientranti nella classe 29, escludendolo per i prodotti «frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti» rientranti nella medesima classe, quando invece i primi prodotti rientrerebbero nella categoria generale costituita dai secondi prodotti. Pertanto, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di non aver tratto le conseguenze che il riconoscimento del carattere descrittivo del marchio controverso per alcuni prodotti specifici comporta sulla valutazione del suo carattere descrittivo per altri prodotti rientranti in una categoria più generale di prodotti.
47
Come rileva esplicitamente l’EUIPO, la questione principale che va risolta nel presente procedimento è quindi se i «prodotti da sgranocchiare a base di patate, ottenuti o preparati con procedimenti d’estrusione e pellettizzazione o in altro modo» siano compresi nella categoria «frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti».
48
Nella descrizione dei prodotti rientranti nella classe 29 per i quali il marchio contestato è stato registrato (v. punto 31 supra), nulla consente a priori di ritenere che i «prodotti da sgranocchiare a base di patate, ottenuti o preparati con procedimenti d’estrusione e pellettizzazione o in altro modo», siano compresi nella categoria «frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti». Da un lato, tali due categorie di prodotti sono separate da un punto e virgola. Orbene, un punto e virgola opera una distinzione tra due categorie diverse di prodotti che rientrano nella stessa classe, a differenza delle virgole che servono a separare articoli all’interno della medesima categorie di prodotti (sentenza del 15 maggio 2014, Louis Vuitton Malletier/UAMI, C‑97/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:324, punto 96). Dall’altro, nessuna parola o espressione, come, ad esempio, «segnatamente», «incluso» o «in particolare», consente di ritenere che una delle categorie sia inclusa nell’altra [v., riguardo al termine «segnatamente», sentenza del 15 luglio 2015, HOT, T‑611/13, EU:T:2015:492, punto 45; v. inoltre, trattandosi dell’espressione «in particolare», sentenze dell’8 giugno 2005, Wilfer/UAMI (ROCKBASS), T‑315/03, EU:T:2005:211, punti 3 e 64, e del 12 novembre 2008, Scil proteins/UAMI – Indena (affilene), T‑87/07, non pubblicata, EU:T:2008:487, punti 38 e 39; v. infine, riguardo al termine «incluso», sentenza del 15 maggio 2014, Louis Vuitton Malletier/UAMI, C‑97/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:324, punto 97].
49
Si deve poi osservare, come sostenuto dalla ricorrente, che la categoria «frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti» corrisponde a una delle indicazioni generali del titolo della classe 29 della classificazione di Nizza («Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova; latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi alimentari»).
50
Tuttavia, questa sola considerazione non è in grado di far concludere che i «prodotti da sgranocchiare a base di patate, ottenuti o preparati con procedimenti d’estrusione e pellettizzazione o in altro modo», sono compresi nella categoria «frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti».
51
A tal proposito, occorre, infatti, rilevare che, alla data di presentazione della domanda di registrazione del marchio controverso, non era più in vigore la comunicazione n. 4/03 del direttore esecutivo dell’EUIPO, del 16 giugno 2003, relativa all’utilizzazione dei titoli delle classi negli elenchi di prodotti e servizi per le domande e le registrazioni di marchi comunitari, in forza della quale, segnatamente, «l’utilizzazione di una determinata indicazione generale ripresa nel titolo della classe comprender[ebbe] tutti i singoli prodotti o servizi che ricadono sotto tale indicazione generale e che sono adeguatamente classificati nella medesima classe» (punto IV, secondo comma, di tale comunicazione).
52
La comunicazione n. 2/12 del direttore esecutivo dell’EUIPO, del 20 giugno 2012, relativa all’utilizzazione dei titoli delle classi nelle liste dei prodotti e servizi per le domande e le registrazioni di marchi comunitari, abrogando la comunicazione n. 4/03, ha delineato un approccio letterale, al punto VIII, che consiste nell’attribuire ai termini di un’indicazione generale il loro significato naturale e abituale. Il punto II, lettera i), secondo comma, della comunicazione n. 1/13 del direttore esecutivo dell’EUIPO, del 26 novembre 2013, ha confermato che tale approccio era applicabile incluso quando la domanda di registrazione designava solamente alcune delle indicazioni generali di un titolo della classe. Infine, il legislatore ha sancito tale approccio detto «letterale» con la modifica all’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 introdotta dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, che modifica il regolamento n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 2015, L 341, pag. 21), la quale prevede che «se si utilizzano (…) le indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza, (…) [queste] sono interpretat[e] come comprendenti tutti i prodotti chiaramente coperti dal significato letterale dell’indicazione».
53
Pertanto, per quanto riguarda il marchio controverso, l’utilizzo di un’indicazione generale nel titolo della classe 29 non può essere interpretato, in particolare, come comprendente tutti i prodotti o i servizi, repertoriati nell’elenco alfabetico della classe 29 nell’edizione della classificazione di Nizza in vigore al momento del deposito, che rientrano in tale indicazione generale. È, invece, nell’ambito di un approccio come quello esposto al punto 52 supra che si deve valutare se i «prodotti da sgranocchiare a base di patate, ottenuti o preparati con procedimenti d’estrusione e pellettizzazione o in altro modo», siano compresi nella categoria «frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti» identificata dal marchio contestato.
54
In primo luogo, come è stato espressamente indicato nella descrizione dei prodotti che rientrano nella classe 29 contrassegnati dal marchio controverso, i prodotti de sgranocchiare (in particolare le chips) sono fatti a base di patate, che non si può negare che siano un ortaggio, come lo attesta segnatamente la definizione dell’Oxford English Dictionary, fornita dalla ricorrente dinanzi all’EUIPO, secondo cui costituisce un ortaggio «ogni organismo vivente che non è un animale; precisamente l’appartenenza a un regno vegetale». Tale fatto non è contestato dall’interveniente.
55
In secondo luogo, le chips possono essere prodotte a partire da altri ortaggi oltre alle patate o dalla frutta, come evidenzia la ricorrente.
56
In terzo luogo, nulla esclude di ritenere le chips di ortaggi o di frutta come ortaggi o frutta essiccati o cotti. Come rileva la ricorrente, le chips possono essere fritte o essiccate o cotte.
57
In quarto luogo, come giustamente precisa la ricorrente, la frutta e gli ortaggi rientranti nella classe 29 sono «conservati, essiccati e cotti». Non si tratta di frutta fresca, che rientra nella classe 31. Orbene, è a partire da ortaggi e frutta conservati, essiccati o cotti che sono prodotte le chips, o più in generale, i «prodotti da sgranocchiare a base di patate, ottenuti o preparati con procedimenti d’estrusione e pellettizzazione o in altro modo».
58
Quindi, per i motivi invocati dalla ricorrente, che l’EUIPO non contesta, occorre ritenere che i «prodotti da sgranocchiare a base di patate, ottenuti o preparati con procedimenti d’estrusione e pellettizzazione o in altro modo», rientranti nella classe 29, siano compresi nella categoria «frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti», rientrante nella medesima classe.
59
Inoltre, se la legittimità delle decisioni della commissione di ricorso dev’essere valutata unicamente sulla base del regolamento n. 207/2009 e non su quella di una prassi decisionale anteriore dell’EUIPO [v., in tal senso, sentenze del 26 aprile 2007, Alcon/UAMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, punto 65; del 2 maggio 2012, Universal Display/UAMI (UniversalPHOLED), T‑435/11, non pubblicata, EU:T:2012:210, punto 37, e del 22 marzo 2017, Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO (BRENT INDEX), T‑430/16, non pubblicata, EU:T:2017:198, punto 43], occorre cionondimeno ricordare che, tenuto conto dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, l’EUIPO è tenuto a prendere in considerazione le decisioni già adottate e a interrogarsi con particolare attenzione in merito alla questione se si dovesse o no decidere nello stesso senso [v., in tal senso, sentenza dell’11 maggio 2017, Bammer/EUIPO – mydays (MÄNNERSPIELPLATZ), T‑372/16, non pubblicata, EU:T:2017:331, punto 60].
60
Nel caso di specie, la decisione della divisione di opposizione del 23 novembre 1999 (v. punto 24 supra), menzionata dalla ricorrente, si inserisce in un quadro fattuale molto vicino a quello della presente causa. Da un lato, si trattava, come nel caso di specie, di un procedimento tra la ricorrente e l’interveniente. Dall’altro, la questione posta, come nel caso di specie, era se le patatine chips rientrassero nella categoria più generale degli ortaggi essiccati.
61
Orbene, la divisione di opposizione aveva ritenuto che le «chips di patate» fossero comprese tra gli ortaggi essiccati e che tali prodotti fossero quindi identici. Come fa notare la ricorrente, senza essere contraddetta dall’EUIPO, tale decisione della divisione di opposizione non è stata invalidata né dalla commissione di ricorso né dal Tribunale nella sentenza del 21 aprile 2005, RUFFLES (T‑269/02, EU:T:2005:138).
62
Per quanto riguarda la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 marzo 2017 (v. punto 24 supra), resa dopo la decisione impugnata, occorre invero osservare, come ha fatto l’EUIPO in sede di udienza, che essa non si pronuncia sulla questione se i «prodotti da sgranocchiare a base di patate, ottenuti o preparati con procedimenti d’estrusione e pellettizzazione o in altro modo», siano compresi nella categoria «frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti». Però, essa conclude che il segno #CHIPS è descrittivo, segnatamente, di «frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti» in quanto quest’ultimi possono prendere la forma di una chips. È dunque con riguardo alla percezione da parte del pubblico di riferimento di un’allusione a un tipo particolare di taglio di detti frutta e ortaggi, in forma di chips, che la commissione di ricorso ha riconosciuto il carattere descrittivo del segno #CHIPS, mentre, nella decisione impugnata, la stessa commissione di ricorso aveva escluso che tale particolare tipo di taglio potesse costituire una «caratteristica» dei prodotti controversi, prevista all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. La decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 marzo 2017, menzionata dalla ricorrente, rivela quindi, almeno, una certa incoerenza nella recente prassi decisionale dell’EUIPO in materia di «frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti».
63
La decisione della divisione di opposizione del 30 agosto 2004, menzionata dall’interveniente per la prima volta in occasione dell’udienza (v. punto 37 supra), è stata invece annullata dalla decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o luglio 2005 (procedimento R 804/2004-1), adducendo precisamente come motivazione che la divisione di opposizione aveva valutato in maniera errata, scartandola, la somiglianza di frutta e ortaggi essiccati, da un lato, e la chips di patate, dall’altro.
64
Alla luce di quanto precede, si deve quindi ritenere che la commissione di ricorso abbia commesso un errore non traendo le conseguenze dal riconoscimento del carattere descrittivo del marchio contestato per i «prodotti da sgranocchiare a base di patate, ottenuti o preparati con procedimenti d’estrusione e pellettizzazione o in altro modo», rientranti nella classe 29, nei riguardi della valutazione del suo carattere descrittivo per «frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti» rientranti nella medesima classe.
65
Inoltre, come ricordato al punto 44 supra, i segni descrittivi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 sono altresì privi di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
66
Di conseguenza il primo motivo deve essere interamente accolto e, senza che occorra pronunciarsi sul secondo motivo di ricorso, si deve annullare la decisione impugnata in quanto ha respinto il ricorso della ricorrente volto all’annullamento della decisione della divisione di annullamento nei limiti in cui essa non aveva annullato il marchio controverso per «frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti» rientranti nella classe 29.
Sulle spese
67
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
68
L’EUIPO, rimasto soccombente poiché la decisione impugnata è annullata, dev’essere condannato a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla ricorrente, conformemente alla domanda di quest’ultima.
69
L’interveniente, rimasta soccombente, si farà carico delle proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 24 novembre 2016 (procedimento R 482/2016-4) è annullata.
2)
L’EUIPO si farà carico, oltre alle proprie, delle spese sostenute dalla PepsiCo, Inc.
3)
La Intersnack Group GmbH & Co. KG si farà carico delle proprie spese.
Kanninen
Schwarcz
Iliopoulos
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 novembre 2018.
Firme
(
*1
)	Lingua processuale: l’inglese.