Causa C‑661/11
Martin y Paz Diffusion SA
contro
David Depuydt
eFabriek van Maroquinerie Gauquie NV
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio)]
«Marchi – Direttiva 89/104/CEE – Articolo 5 – Consenso del titolare di un marchio all’uso, da parte di un terzo, di un segno identico a tale marchio – Consenso dato nell’ambito di uno sfruttamento condiviso – Possibilità per detto titolare di porre fine allo sfruttamento condiviso e di riprendere l’uso esclusivo del suo marchio»
Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 settembre 2013
1.        Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Presupposti – Questioni che presentano una relazione con la realtà o con l’oggetto della controversia
(Art. 267 TFUE)
2.        Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 89/104 – Diritti conferiti dal marchio – Consenso del titolare di un marchio all’uso, da parte di un terzo, di un segno identico a tale marchio – Consenso dato nell’ambito di uno sfruttamento condiviso del marchio – Diritto per detto titolare di porre fine allo sfruttamento condiviso e di riprendere l’uso esclusivo del suo marchio
(Direttiva del Consiglio 89/104, art. 5)
1.        V. il testo della decisione.
(v. punti 42, 43)
2.        L’articolo 5 della prima direttiva 89/104, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, osta a che un titolare di marchi, che, nell’ambito di uno sfruttamento condiviso con un terzo, aveva consentito l’uso da parte di quest’ultimo di segni identici ai suoi marchi per alcuni dei prodotti rientranti nelle classi per le quali tali marchi sono registrati, e che non vi consente più, sia privato di qualsiasi possibilità di opporre a detto terzo il diritto esclusivo conferitogli dai marchi summenzionati e di esercitare esso stesso tale diritto esclusivo per prodotti identici a quelli del medesimo terzo.
Per quanto concerne i limiti del diritto esclusivo che discendono intrinsecamente dall’articolo 5 della direttiva 89/104 in quanto tale, il diritto esclusivo previsto da tale disposizione è concesso al fine di consentire al titolare del marchio d’impresa di tutelare i propri interessi specifici quale titolare di quest’ultimo, ossia di garantire che il marchio possa adempiere le sue proprie funzioni. L’esercizio di tale diritto deve essere pertanto riservato ai casi in cui l’uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare una delle funzioni del marchio. Fra dette funzioni si annoverano non solo la funzione essenziale del marchio consistente nel garantire ai consumatori l’origine del prodotto o del servizio di cui trattasi, ma anche le altre funzioni del marchio, come quella di garantire la qualità di tale prodotto o servizio, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità.
È vero che, come conferma il rinvio da parte del considerando 6 della direttiva 89/104 alla normativa nazionale in materia di responsabilità civile, un giudice nazionale può condannare il titolare di un marchio ad una sanzione o al risarcimento del danno subito qualora constati che lo stesso titolare abbia illegittimamente fatto venir meno l’accordo che consentiva ad un terzo di fare uso di segni identici ai suoi marchi. Tuttavia, l’accertamento di un comportamento del genere non può implicare il protrarsi, mediante una decisione giurisdizionale e per una durata indeterminata, dello sfruttamento condiviso di detti marchi quando non esiste più una volontà comune delle società interessate per un siffatto sfruttamento.
(v. punti 58, 61, 62 e dispositivo)