DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
7 avril 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale Vagisan – Recours incident – Objet du recours – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑679/20,
Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, établie à Bielefeld (Allemagne), représentée par Me A. Thünken, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Combe International LLC, établie à New York, New York (États-Unis), représentée par Me B. Niemann Fadani, avocate,
ayant pour objet, d’une part,
un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 3 septembre 2020 (affaire R 2459/2019-4), relative à une procédure de nullité entre Combe International et Dr. August Wolff, et, d’autre part, un recours incident formé à l’encontre de la même décision,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 novembre 2020,
vu la demande de suspension de la procédure déposée au greffe du Tribunal par l’EUIPO
le 1er février 2021,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal
le 14 juillet 2021,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 3 mars 2021,
vu le recours incident de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 3 mars 2021,
vu l’exception d’irrecevabilité relative au recours incident soulevée par l’EUIPO par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 septembre 2021,
vu le mémoire de la requérante en réponse au recours incident déposé au greffe du Tribunal le 24 septembre 2021,
vu les observations de l’intervenante sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO
déposées au greffe du Tribunal le 6 décembre 2021,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1        Le 18 novembre 2011, la requérante,
Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, a obtenu auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI),
l’enregistrement international désignant l’Union européenne portant le numéro 10985168 de la marque verbale Vagisan.
2        Les produits pour lesquels la marque a été enregistrée relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), des classes 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice, concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
–        classe 3 :
« Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires ; tous les produits précités étant destinés à l’hygiène intime, à la sécheresse vaginale et à la flore vaginale » ;
–        classe 5 :
« Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; tous les produits précités étant destinés à l’hygiène intime, à la sécheresse vaginale et à la flore vaginale ».
3        L’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale Vagisan a été notifié le 2 février 2012 à l’EUIPO, a été publié au Bulletin des marques communautaires no 2012/024, du 3 février 2012, et s’est vu reconnaître la même protection que celle accordée à une marque de l’Union européenne le 4 décembre 2012 (Bulletin des marques communautaires no 2012/231).
4        Le 2 décembre 2017, l’intervenante, Combe International LLC, a introduit auprès de l’EUIPO une demande en nullité de la marque contestée pour l’ensemble des produits visés au point 2 ci-dessus.
5        La demande en nullité était fondée notamment sur les marques antérieures suivantes :
–        la marque du Royaume-Uni verbale
VAGISIL,
déposée et enregistrée le 6 février 1985 sous le numéro 1235127 et renouvelée jusqu’au 6 février 2026, désignant les produits
relevant de la classe 3 et correspondant à la description suivante : « Produits de toilette non médicinaux ; savons ; déodorants à usage personnel ; antitranspirants ; préparations non médicinales pour le soin de la peau et du corps ; talc pour la toilette et poudres cosmétiques pour le corps » ;
–        la marque du Royaume-Uni verbale VAGISIL,
déposée le 24 février 2006, enregistrée le 25 août 2006 sous le numéro 2414935 et renouvelée jusqu’au 24 février 2026, désignant les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Produits et substances médicamenteux, pharmaceutiques et hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; serviettes ; lingettes ; disques ; tampons ; culottes et protège-slips ; lingettes ; serviettes et lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ; lingettes médicinales pour l’hygiène féminine » ;
–        la marque espagnole verbale VAGISIL, déposée le
4 novembre 2011 et enregistrée le 13 février 2012 sous le numéro M3004707, désignant les produits relevant de la classe 3 et correspondant à la description suivante :
« Produits cosmétiques pour l’hygiène féminine intime, y compris les articles de douche d’hygiène féminine, à usage non médical ;
déodorants pour femme ; lingettes pré-imprégnées d’hygiène féminine ; crèmes antiprurigineuses pour l’hygiène féminine et lubrifiants vaginaux »
;
–        la marque portugaise verbale VAGISIL, déposée le 19 juillet 2005 et enregistrée le 30 juin 2006 sous le numéro 392479, désignant les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ;
produits d’hygiène à usage médical ;
crèmes topiques en vente libre pour peaux irritées, lotions et lingettes » ;
–        la marque polonaise verbale VAGISIL, déposée le 1er février 2011 et enregistrée le 14 septembre 2012 sous le numéro R.249418, désignant les produits relevant des classes 3 et 5 correspondant, pour chacune de ces classes à la description suivante :
–        classe 3 :
« Crèmes cosmétiques, nettoyants moussants, lubrifiants et produits hydratants à usage personnel, talc de toilette, lingettes pré-imprégnées/lingettes, déodorants et solutions de lavage, tous ces produits étant destinés aux femmes » ;
–        classe 5 : « Crèmes médicinales et antiprurigineuses topiques pour femme et lingettes pré-imprégnées/lingettes pour femme à usage médical en vente libre ».
6        Le motif invoqué à l’appui
de la demande en nullité était celui visé à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
7        À la suite de la demande formulée par la requérante et conformément à l’article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001, l’EUIPO a invité l’intervenante à apporter la preuve de l’usage sérieux
des marques antérieures sur lesquelles elle fondait sa demande de nullité. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.
8        Par décision du 11 septembre 2019, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité en déclarant
nulle la marque contestée
pour l’ensemble des produits visés au point 2 ci-dessus.
9        Le 30 octobre 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation.
10      Par décision du 3 septembre 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a confirmé la décision de la division d’annulation en rejetant le recours.
Premièrement, en suivant l’approche de la division d’annulation, elle s’est fondée uniquement sur les deux marques du Royaume-Uni verbales
antérieures VAGISIL, nos 1235127 et 2414935 (ci-après les « marques verbales antérieures du Royaume-Uni »), aux fins d’apprécier l’existence d’un risque de confusion. Elle a par ailleurs précisé que l’intervenante pouvait se prévaloir des droits antérieurs protégés au Royaume-Uni jusqu’à la fin de la période de transition fixée dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7) (point 40 de la décision attaquée). Deuxièmement, la chambre de recours a relevé que les produits en cause s’adressaient au public féminin et aux professionnels, dont le niveau d’attention variait de supérieur à la moyenne à élevé (point 58 de la décision attaquée). S’agissant du territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion, la chambre de recours a estimé qu’il était celui du Royaume-Uni (point 41 de la décision attaquée). Troisièmement, la chambre de recours a considéré, d’une part, que les produits relevant de la classe 3, couverts par la marque contestée, étaient identiques aux produits couverts par les marques verbales antérieures du Royaume-Uni et, d’autre part, que les produits relevant de la classe 5, couverts par la marque contestée, étaient, en partie identiques et, en partie similaires à un degré moyen à ceux couverts par les marques antérieures du Royaume-Uni (points 44 à 48 de la décision attaquée). Quatrièmement, s’agissant de la comparaison des signes, la chambre de recours a estimé qu’ils étaient moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique et faiblement similaires sur le plan conceptuel (points 54 et 55 de la décision attaquée). Cinquièmement, compte tenu du degré moyen de similitude visuelle et phonétique, de l’identité ou de la similitude, à tout le moins, moyenne des produits en cause ainsi que du caractère distinctif intrinsèque normal des marques antérieures, elle a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent (point 61 de la décision attaquée). Sixièmement, la chambre de recours a précisé qu’il n’était nécessaire d’examiner ni les autres droits antérieurs ni les autres motifs invoqués à l’appui de la demande en nullité.
Procédure et conclusions des parties
11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 novembre 2020, la requérante a introduit un recours dans la présente affaire tendant à l’annulation de la décision attaquée.
12      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 mars 2021, l’intervenante a introduit un recours incident en vertu de l’article 182 du règlement de procédure du Tribunal.
13      Dans le recours incident, dans le dernier état de ses conclusions, l’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        réformer la décision attaquée afin que l’annulation de la marque contestée soit également fondée sur les autres marques antérieures, à savoir la marque espagnole verbale VAGISIL n° M3004707, la marque polonaise verbale VAGISIL n° R.249418 et la marque portugaise verbale VAGISIL no 392479 ;
–        à titre subsidiaire, confirmer la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant la chambre de recours de l’EUIPO afin qu’elle puisse rendre une décision fondée également sur les autres marques antérieures, à savoir la marque espagnole verbale VAGISIL n° M3004707, la marque polonaise verbale VAGISIL n° R.249418 et la marque portugaise verbale VAGISIL no 392479 ;
–        condamner la requérante et l’EUIPO aux dépens de la présente affaire.
14      Dans son exception d’irrecevabilité, l’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        rejeter le recours incident comme irrecevable ;
–        condamner l’intervenante aux dépens afférents au recours incident.
15      Dans le mémoire en réponse au recours incident, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours incident.
En droit
Sur le recours incident
16      Conformément à l’article 191 du règlement de procédure, sous réserve des dispositions particulières de son titre quatrième, concernant le contentieux relatif aux droits de la propriété intellectuelle, les dispositions du titre troisième sont aussi applicables aux procédures visées par le titre quatrième. Il en est ainsi, en particulier, de l’article 130, paragraphe 1, dudit règlement [voir ordonnance du 16 septembre 2021, H&H/EUIPO – Giuliani (Swisse), T‑486/20, non publiée, EU:T:2021:619, point 29 et jurisprudence citée].
17      En vertu de cette dernière disposition, si le défendeur le demande, le Tribunal peut statuer sur l’exception d’irrecevabilité sans engager le débat au fond.
En l’espèce, l’EUIPO a soulevé une exception d’irrecevabilité du recours incident présenté par l’intervenante. Le Tribunal s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, il n’est pas nécessaire d’ouvrir la phase orale de la procédure.
18      Par son exception d’irrecevabilité, l’EUIPO conteste la recevabilité du recours incident.
En particulier, il fait valoir que
le chef de conclusions tendant
à la modification de la décision contestée
est irrecevable au motif que l’intervenante ne se trouve pas dans une situation où la décision attaquée n’aurait pas fait droit à ses prétentions et que la réformation de celle-ci impliquerait que le Tribunal procède à un examen qui n’avait pas été effectué par la chambre de recours.
Sur le premier chef de conclusions du recours incident
19      Par le premier chef de conclusions du recours incident, l’intervenante demande au Tribunal, à titre principal, de réformer la décision attaquée de façon à ce que l’annulation de la marque contestée soit également fondée sur les autres marques antérieures invoquées à l’appui de la demande en nullité.
20      À titre liminaire, il convient de comprendre le premier chef de conclusions du recours incident en ce sens qu’il tend à obtenir la confirmation de la solution retenue dans la décision attaquée, par une réformation de la motivation de cette décision par le Tribunal.
21      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 72, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, le recours devant le Tribunal contre une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO est « ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions ». En outre, selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir d’une partie requérante constitue la condition essentielle de tout recours en justice et doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci, sous peine d’irrecevabilité. L’intérêt à agir suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté [voir arrêt du 25 septembre 2015, Copernicus-Trademarks/OHMI – Bolloré (BLUECO), T‑684/13, EU:T:2015:699, point 27 et jurisprudence citée].
22      Une décision d’une chambre de recours doit être considérée comme ayant fait droit aux prétentions de l’une des parties devant cette chambre, lorsqu’elle accueille la demande de cette partie sur la base d’un des motifs de refus d’enregistrement ou de nullité d’une marque ou, plus généralement, d’une partie seulement de l’argumentation présentée par ladite partie, quand bien même elle omettrait d’examiner ou elle rejetterait les autres motifs ou arguments invoqués par cette même partie (voir arrêt du 25 septembre 2015, BLUECO, T‑684/13, EU:T:2015:699, point 28 et jurisprudence citée).
23      En l’espèce, force est de constater que la chambre de recours a rejeté le recours formé par la requérante contre la décision de la division d’annulation, qui avait fait droit à la demande en nullité introduite par l’intervenante et a déclaré nulle la marque contestée. Ainsi, quand bien même elle a examiné la demande en nullité uniquement sur le fondement des marques verbales antérieures du Royaume-Uni, la chambre de recours a entièrement fait droit aux prétentions de l’intervenante.
24      Il importe encore d’examiner l’argument de l’intervenante selon lequel le fait que la chambre de recours n’ait pas examiné ses marques nationales antérieures obtenues en Espagne, en Pologne et au Portugal a eu des conséquences négatives à son égard dans la mesure où il a permis à la requérante, à l’issue de la période de transition, d’être titulaire d’un droit britannique correspondant à l’enregistrement international contesté, prévu par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7).
25      Or, les conséquences négatives évoquées par l’intervenante sont indépendantes des décisions de l’EUIPO qui ont accueilli les prétentions de l’intervenante en déclarant la nullité de la marque contestée puis rejeté le recours dirigé contre cette décision. Ces conséquences négatives trouvent ainsi leur origine non pas dans ces décisions, mais dans la suspension de l’une d’entre elles, à savoir la décision attaquée, en application l’article 71, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, du fait de l’introduction d’un recours contre cette décision. Partant, il ne résulte pas des conséquences négatives invoquées par l’intervenante que la décision attaquée n’aurait pas fait droit à ses prétentions.
26      Partant, il convient de conclure que l’intervenante n’a, en l’espèce, aucun intérêt à obtenir la réformation de la décision attaquée.
27      En tout état de cause, il y a lieu de rappeler, à titre surabondant, que le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001,
n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêts du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72, et du 21 juillet 2016, Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion/EUIPO, C‑226/15 P, EU:C:2016:582, point 67).
28      En l’espèce, il ressort des points 40 et 64 de la décision attaquée que, à l’instar de la division d’annulation et pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours a examiné la demande en nullité uniquement au regard des marques verbales antérieures du Royaume-Uni, même si cette demande était fondée sur plusieurs marques.
29      Partant, il y a lieu de constater que, ainsi que l’EUIPO le soutient à juste titre dans son exception d’irrecevabilité, le premier
chef de conclusions du recours incident tend à demander au Tribunal de se prononcer sur un point qui n’a pas été examiné dans le cadre de la décision attaquée.
Or, le Tribunal, conformément à la jurisprudence rappelée au point 27
ci-dessus, ne peut pas examiner, pour la première fois, une question sur laquelle la chambre de recours n’a pas pris position.
30      Il s’ensuit que le premier chef de conclusions du recours incident doit être
rejeté
comme
irrecevable.
Sur le deuxième chef de conclusions du recours incident
31      Par le
deuxième chef de conclusions du recours incident, l’intervenante demande
au Tribunal, à titre subsidiaire, de confirmer la décision attaquée et de renvoyer l’affaire devant l’EUIPO afin qu’il puisse rendre une décision fondée sur les autres marques antérieures invoquées à l’appui de la demande en nullité.
32      L’EUIPO estime que la décision attaquée fait droit aux prétentions de l’intervenante et que l’annulation de ladite décision n’est donc pas susceptible de lui procurer un quelconque bénéfice. Elle ne disposerait, par conséquent, d’aucun intérêt à agir en l’espèce.
33      À titre liminaire, il y a lieu de comprendre le deuxième chef de conclusions du recours incident en ce sens qu’il tend à obtenir la confirmation de la solution retenue dans la décision attaquée, pour des motifs à modifier par la chambre de recours, à l’issue d’un renvoi devant elle.
34      Au vu des développements exposés aux points 21 à 23 ci-dessus, il convient de considérer que la décision attaquée fait droit aux prétentions de l’intervenante et qu’ainsi cette dernière n’a
aucun intérêt à la
contester.
35      Par conséquent, le deuxième chef de conclusions doit,
également,
être rejeté comme irrecevable.
36      Il résulte de tout ce qui précède que le recours incident de l’intervenante doit être rejeté comme irrecevable.
Sur les dépens
37      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
38      L’intervenante ayant succombé en ses conclusions figurant dans le recours incident, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’EUIPO, conformément aux conclusions de ce dernier, afférents à cette procédure. La requérante n’ayant pas formulé de conclusions à cet égard, elle supportera ses propres dépens afférents à la procédure relative au recours incident.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1)      Le recours incident est rejeté comme irrecevable.
2)      Combe International LLC supportera ses propres dépens et ceux de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) afférents à la procédure relative au recours incident.
3)      Dr.
August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel supportera ses propres dépens afférents à la procédure relative au recours incident.
Fait à Luxembourg, le 7 avril 2022.
Le greffier
La présidente
E. Coulon
A. Marcoulli
*      Langue de procédure : l’anglais.