62006TJ0303(01)_NL
Partijen
Overwegingen van het arrest
Dictum
Partijen
In de gevoegde zaken T‑303/06 RENV en T‑337/06 RENV,
UniCredit SpA, voorheen UniCredito Italiano SpA, gevestigd te Genua (Italië), vertegenwoordigd door G. Floridia, R. Floridia en G. Sironi, advocaten,
verzoekster,
tegen
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM),
vertegenwoordigd door P. Bullock als gemachtigde,
verweerder,
andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht:
Union Investment Privatfonds GmbH,
gevestigd te Frankfurt am Main (Duitsland), vertegenwoordigd door J. Zindel, advocaat,
betreffende beroepen tegen de beslissingen van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 5 september 2006 (gevoegde zaken R 196/2005‑2 en R 211/2005‑2) en van 25 september 2006 (gevoegde zaken R 456/2005‑2 en R 502/2005‑2) inzake oppositieprocedures tussen Union Investment Privatfonds GmbH en UniCredito Italiano SpA,
wijst
HET GERECHT (Eerste kamer),
samengesteld als volgt: H. Kanninen, president, I. Pelikánová en E. Buttigieg (rapporteur), rechters,
griffier: J. Plingers, administrateur,
gezien de stukken en na de terechtzitting op 17 januari 2014,
het navolgende
Overwegingen van het arrest
Arrest
Voorgeschiedenis van het geding
1. Op 29 mei en 7 augustus 2001 heeft verzoekster, UniCredit SpA, voorheen UniCredito Italiano SpA, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) twee gemeenschapsmerkaanvragen ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].
2. De merken waarvan inschrijving werd aangevraagd betreffen de woordtekens „UNIWEB” en „UniCredit Wealth Management”.
3. De diensten waarvoor de merkaanvragen werden ingediend, behoren tot klasse 36 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Deze diensten zijn omschreven als volgt:
– „Bankzaken; financiële zaken; monetaire zaken; verzekeringen; makelaardij en handel in onroerende goederen; financiële informatie en raadgeving; credit‑ en debitcarddiensten; bancaire en financiële diensten via internet”, voor het woordmerk UNIWEB;
– „Bankzaken; financiële zaken; monetaire zaken; verzekeringen; makelaardij en handel in onroerende goederen; financiële informatie”, voor het woordmerk UniCredit Wealth Management.
4. De gemeenschapsmerkaanvragen zijn respectievelijk gepubliceerd in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 108/2001 van 17 december 2001 en nr. 24/2002 van 25 maart 2002.
5. Op 6 maart en 21 juni 2002 heeft interveniënte, Union Investment Privatfonds GmbH, krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41 van verordening nr. 207/2009) opposities ingesteld tegen inschrijving van de aangevraagde merken voor alle in punt 3 supra genoemde diensten.
6. De twee opposities waren gebaseerd op de volgende oudere rechten:
– het Duitse woordmerk UNIFONDS, dat is ingediend op 2 april 1979 en op 17 oktober van dat jaar is ingeschreven onder nummer 991995, ter aanduiding van de volgende tot klasse 36 behorende diensten: „Beleggingen”;
– het Duitse woordmerk UNIRAK, dat is ingediend op 2 april 1979 en op 17 oktober van dat jaar is ingeschreven onder nummer 991997, ter aanduiding van de volgende tot klasse 36 behorende diensten: „Beleggingen”;
– het hierna weergegeven Duitse beeldmerk, dat is ingediend op 6 maart 1992 en op 10 juli van datzelfde jaar is ingeschreven onder nummer 2016954, ter aanduiding van tot klasse 36 behorende diensten op het gebied van „Beleggingen”:
>image>6
7. Ter onderbouwing van de opposities zijn de gronden van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009) aangevoerd.
8. Op vraag van verzoekster is interveniënte op 10 januari en 24 april 2003 verzocht het bewijs van het normale gebruik van de oudere merken te leveren.
9. Bij beslissingen van 17 december 2004 en 28 februari 2005 heeft de oppositieafdeling de tegen de gemeenschapsmerkaanvragen ingestelde opposities toegewezen voor alle diensten waarop deze betrekking hadden, behalve voor „makelaardij en handel in onroerende goederen”, waarvoor de opposities zijn afgewezen.
10. Voor beide aanvragen heeft de oppositieafdeling in wezen geoordeeld dat interveniënte het bewijs van het normale gebruik van de oudere merken in Duitsland had geleverd met betrekking tot de diensten waarvoor deze merken waren ingeschreven. Voorts heeft zij geoordeeld dat de door het aangevraagde merk aangeduide diensten soortgelijke diensten betroffen als die waarop de oudere merken betrekking hadden, met uitzondering van de „makelaardij en handel in onroerende goederen”. Bovendien had interveniënte volgens de oppositieafdeling ook het bewijs geleverd dat zij houdster was van merken die elk het voorvoegsel „uni” bevatten en die een serie of familie van merken vormden. Zij heeft vervolgens geoordeeld dat de structuur van de aangevraagde merken gelijkenis vertoonde met die van de oudere merken, die het voorvoegsel „uni” gebruikten in combinatie met bestanddelen die beschrijvend zijn of weinig onderscheidend vermogen hebben. Zij heeft geoordeeld dat het gevaar bestond dat de Duitse consument ervan uitging dat de aangevraagde merken deel uitmaakten van interveniëntes merkenfamilie die het voorvoegsel „uni” bevatten en die diensten op het gebied van „beleggingen” aanduiden. De oppositieafdeling heeft dan ook geoordeeld dat er met betrekking tot de soortgelijk bevonden diensten sprake was van gevaar voor verwarring – omvattende het gevaar voor associatie – voor de consument in Duitsland.
11. Op 17 februari en 21 april 2005 heeft verzoekster krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 (thans de artikelen 58‑64 van verordening nr. 207/2009) bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissingen van de oppositieafdeling.
12. Op 11 februari en 28 april 2005 heeft interveniënte krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissingen van de oppositieafdeling.
13. Bij beslissingen van 5 en 25 september 2006 (hierna: „bestreden beslissingen”) heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM de beslissingen van de oppositieafdeling bevestigd en zowel de beroepen van verzoekster als die van interveniënte verworpen.
14. In de eerste plaats heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de oppositieafdeling terecht had vastgesteld dat interveniënte het bewijs van het normale gebruik van de oudere merken in Duitsland had geleverd voor „beleggingen”.
15. In de tweede plaats heeft de kamer van beroep geoordeeld dat, aangezien de oudere merken in Duitsland waren ingeschreven en werden gebruikt voor diensten die verband houden met „beleggingen”, het relevante publiek uit de consumenten van deze lidstaat bestond, die redelijk aandachtig zijn.
16. In de derde plaats heeft de kamer van beroep de beoordeling van de oppositieafdeling bevestigd volgens welke de diensten waarop de aangevraagde merken betrekking hadden – behalve de „makelaardij en handel in onroerende goederen” – soortgelijke diensten betroffen als die welke door de oudere merken met betrekking tot „beleggingen” werden aangeduid.
17. In de vierde plaats heeft de kamer van beroep geoordeeld dat, enerzijds, interveniënte het bewijs had geleverd dat sprake was van een haar toebehorende merkenfamilie en, anderzijds, het relevante publiek het voorvoegsel „uni” met interveniënte associeert wanneer dit voor beleggingen wordt gebruikt. De kamer van beroep heeft bovendien geoordeeld dat de aangevraagde merken kenmerken vertoonden waardoor zij – in de zin van het arrest van het Gerecht van 23 februari 2006, Il Ponte Finanziaria/BHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T‑194/03, Jurispr. blz. II‑445) – met de merkenserie van interveniënte in verband konden worden gebracht, aangezien de aangevraagde merken en de oudere merken dezelfde structuur hadden en hun gemeenschappelijke bestanddeel „uni” met betrekking tot de betrokken diensten voor het Duitse publiek onderscheidend vermogen had, rekening houdend met de intrinsieke eigenschappen ervan en met het gebruik dat ervan werd gemaakt. Wat het aangevraagde merk UniCredit Wealth Management betreft, heeft de kamer van beroep benadrukt dat de termen „wealth” en „management” in Duitsland algemeen gangbaar waren ter aanduiding van diensten op het gebied van financiële verrichtingen en investeringen, en de combinatie van deze woorden met betrekking tot de aangevraagde diensten dan ook geen onderscheidend vermogen had. De kamer van beroep heeft bijgevolg geoordeeld dat de conflicterende merken bestonden uit tekens die visueel, fonetisch en begripsmatig overeenstemden doordat hun „beginbestanddeel”, dat het relevante publiek aan interveniënte doet denken, identiek was.
18. Op basis van de voorgaande overwegingen heeft de kamer van beroep geconcludeerd dat gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken bestond met betrekking tot het aangevraagde merk UNIWEB, wat de door dit merk aangeduide diensten betreft, te weten „bankzaken; financiële zaken; monetaire zaken; verzekeringen; financiële informatie en raadgeving; credit‑ en debitcarddiensten; bancaire en financiële die nsten via internet”, alsook met betrekking tot het aangevraagde merk UniCredit Wealth Management, wat de door dit merk aangeduide diensten betreft, te weten „bankzaken; financiële zaken; monetaire zaken; verzekeringen; financiële informatie”, die werden geacht soortgelijke diensten te zijn als de „beleggingen” waarop de oudere merken betrekking hadden. Dat gevaar bestond daarentegen niet voor de „makelaardij en handel in onroerende goederen”, waarvoor de kamer van beroep zich op het standpunt heeft gesteld dat deze diensten en de diensten betreffende „beleggingen” geen soortgelijke diensten waren.
Procesverloop bij het Gerecht en bij het Hof van Justitie
19. Bij op 6 en 28 november 2006 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschriften heeft verzoekster beroepen tot nietigverklaring van de bestreden beslissingen ingesteld. Ter terechtzitting van 15 september 2009 heeft zij voor het Gerecht gepreciseerd dat haar beroepen slechts tot gedeeltelijke vernietiging van deze beslissingen strekten, namelijk voor zover daarbij de opposities die tegen de inschrijving als gemeenschapsmerken van de woordtekens „UNIWEB” en „UniCredit Wealth Management” waren ingesteld, zijn toegewezen voor de diensten behorend tot klasse 36 in de zin van de Overeenkomst van Nice, behalve voor diensten op het gebied van „makelaardij en handel in onroerende goederen”.
20. Bij arrest van 27 april 2010, UniCredito Italiano/BHIM – Union Investment Privatfonds (UNIWEB en UniCredit Wealth Management) (T‑303/06 en T‑337/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, hierna: „arrest van het Gerecht”), heeft het Gerecht de zaken T‑303/06 en T‑337/06 overeenkomstig artikel 50 van het Reglement voor de procesvoering gevoegd voor het arrest, de bestreden beslissingen vernietigd voor zover daarbij verzoeksters beroepen waren verworpen en de tegen inschrijving van de aangevraagde merken ingestelde opposities waren toegewezen voor de tot klasse 36 behorende diensten, behoudens voor „makelaardij en handel in onroerende goederen”. Voorts heeft het Gerecht de door interveniënte krachtens artikel 134, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering ingestelde vorderingen tot gedeeltelijke vernietiging en tot wijziging afgewezen en alle partijen verwezen in hun eigen kosten.
21. Het Gerecht heeft de zaak aldus afgedaan door het enige door verzoekster aangevoerde middel, ontleend aan schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, toe te wijzen. Onder verwijzing naar zijn arrest BAINBRIDGE, punt 17 supra, heeft het Gerecht geoordeeld dat de kamer van beroep niet grondig had onderzocht of de voorwaarde dat de aangevraagde merken in verband konden worden gebracht met de oudere merkenserie in casu vervuld was. Het heeft in wezen geoordeeld dat het voorvoegsel „uni” intrinsiek niet van dien aard was dat het op zich tot de associatie van de aangevraagde merken met de ingeroepen serie kon leiden, en dat op basis van geen enkel element van de vergelijking kon worden geconcludeerd tot het bestaan van gevaar voor verwarring.
22. Bij op 1 juli 2010 ter griffie van het Hof neergelegd verzoekschrift heeft interveniënte krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht ingesteld (punt 20 supra), waarmee zij het Hof heeft verzocht voornoemd arrest te vernietigen en de door verzoekster bij het Gerecht ingestelde beroepen te verwerpen. Verder heeft zij het Hof verzocht de litigieuze beslissingen te vernietigen, voor zover daarbij haar opposities tegen inschrijving van de merken „UNIWEB” en „UniCredit Wealth Management” voor „makelaardij en handel in onroerende goederen” waren afgewezen, en deze opposities toe te wijzen.
23. Bij arrest van 16 juni 2011, Union Investment Privatfonds/UniCredito Italiano (C‑317/10 P, Jurispr. blz. I‑5471, hierna: „arrest in hogere voorziening”), heeft het Hof het arrest van het Gerecht vernietigd (punt 20 supra).
24. Het Hof heef geoordeeld dat het Gerecht blijk had gegeven van onjuiste rechtsopvattingen.
25. Ten eerste heeft het Hof geoordeeld dat het Gerecht de inhoud van de bestreden beslissingen onjuist had opgevat, door te oordelen dat de kamer van beroep „nagenoeg automatisch” en zonder „grondig onderzoek” had vastgesteld dat de aangevraagde merken en de door interveniënte tegengeworpen merkenserie met elkaar in verband konden worden gebracht en dat het zijn arrest onvoldoende had gemotiveerd door bepaalde elementen waarover de kamer van beroep zich had uitgesproken, niet aan een onderzoek te onderwerpen. Bovendien had het Gerecht artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 onjuist opgevat door het bestaan van gevaar voor verwarring uit te sluiten zonder rekening te houden met alle omstandigheden die van belang waren om concreet na te gaan of het gevaar bestond dat het relevante publiek kon menen dat de aangevraagde merken deel uitmaakten van de door interveniënte ingeroepen merkenserie, en zich aldus kon vergissen met betrekking tot de oorsprong van de betrokken diensten door er ten onrechte van uit te gaan dat deze afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen.
26. Het Hof heeft de zaken terugverwezen naar het Gerecht voor een nieuwe uitspraak over de door verzoekster bij het Gerecht ingestelde beroepen en over de door interveniënte ingestelde vorderingen tot gedeeltelijke vernietiging en tot wijziging van de bestreden beslissingen.
27. Ingevolge het arrest in hogere voorziening (punt 23 supra) en overeenkomstig artikel 118, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering zijn de zaken aan de Eerste kamer van het Gerecht toegewezen.
28. Partijen is overeenkomstig artikel 119, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering verzocht hun opmerkingen in te dienen. Verzoekster en interveniënte hebben tijdig opmerkingen ingediend. Het BHIM heeft het Gerecht laten weten dat het geen opmerkingen zou indienen.
29. Bij beschikking van de president van de Eerste kamer van het Gerecht van 7 november 2013 zijn de onderhavige zaken overeenkomstig artikel 50 van het Reglement voor de procesvoering gevoegd voor de mondelinge behandeling en het arrest.
30. Bij beschikking van 12 juni 2014 heeft het Gerecht besloten de mondelinge procedure te heropenen teneinde de partijen te verzoeken een aantal vragen te beantwoorden. Partijen hebben binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldaan.
Conclusies van partijen in de procedure na terugverwijzing
31. In haar opmerkingen verzoekt verzoekster het Gerecht:
– zich opnieuw uit te spreken over de beroepen die op 6 en 28 november 2006 ter griffie van het Gerecht zijn ingediend en deze beroepen toe te wijzen met verstrekking van een motivering overeenkomstig de aanwijzingen van het Hof;
– interveniënte te verwijzen in de kosten.
32. In haar opmerkingen verzoekt interveniënte het Gerecht:
– de beroepen te verwerpen;
– de tegen inschrijving van de gemeenschapsmerken UNIWEB en UniCredit Wealth Management ingestelde opposities ook toe te wijzen met betrekking tot de diensten op het gebied van „makelaardij en handel in onroerende goederen”.
In rechte
1. Opmerkingen vooraf
33. Verzoekster heeft ter terechtzitting van 17 januari 2014 bevestigd dat zij met de door haar in de procedure na terugverwijzing geformuleerde conclusies die ertoe strekken dat het Gerecht zich opnieuw over de beroepen uitspreekt en deze toewijst, de gedeeltelijke vernietiging van de bestreden beslissingen vordert voor zover daarbij de tegen inschrijving van de merken „UNIWEB” en „UniCredit Wealth Management” ingestelde opposities zijn toegewezen voor de andere door de aangevraagde merken aangeduide diensten dan de diensten op het gebied van „makelaardij en handel in onroerende goederen”, zoals zij in het kader van haar beroepen had gevorderd.
34. Daarnaast heeft interveniënte ter terechtzitting van 17 januari 2014 bevestigd dat zij met de conclusies die zij heeft geformuleerd in de opmerkingen die zij in de procedure na terugverwijzing heeft ingediend en die ertoe strekken dat de door haar tegen inschrijving van de gemeenschapsmerken „UNIWEB” en „UniCredit Wealth Management” ingestelde opposities ook worden toegewezen voor de diensten op het gebied van „makelaardij en handel in onroerende goederen”, enerzijds de gedeeltelijke vernietiging van de bestreden beslissingen vordert voor zover daarbij haar opposities tegen inschrijving van de merken „UNIWEB” en „UniCredit Wealth Management” zijn afgewezen wat de door de aangevraagde merken aangeduide diensten op het gebied van „makelaardij en handel in onroerende goederen” betreft, en zij anderzijds de wijziging van deze beslissingen vordert.
2. Ontvankelijkheid van bepaalde bijlagen bij de verzoekschriften
35. Zowel het BHIM als interveniënte betwisten de ontvankelijkheid van een aantal bijlagen bij de verzoekschriften op grond dat deze stukken voor het eerst in de procedure voor het Gerecht zijn overgelegd.
36. Het Gerecht constateert in dit verband dat de betrokken bijlagen de print betreffen van de resultaten van onderzoek in het Duitse handelsregister en in hoofdzaak betrekking hebben op ondernemingen die actief zijn in de financiële sector en waarvan de benamingen het bestanddeel „uni” bevatten. Deze stukken zijn door verzoekster overgelegd als bewijs dat dit bestanddeel wegens het veelvuldige gebruik ervan geen onderscheidend vermogen heeft in de sector van de financiële diensten.
37. Deze stukken, die voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd, kunnen niet in aanmerking worden genomen. Het beroep bij het Gerecht is immers gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM in de zin van artikel 63 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 65 van verordening nr. 207/2009), zodat het Gerecht niet tot taak heeft, de feiten opnieuw te onderzoeken tegen de achtergrond van bewijsstukken die voor het eerst voor hem zijn aangevoerd. Deze stukken dienen dus buiten beschouwing te worden gelaten en de bewijskracht ervan hoeft niet te worden onderzocht [zie in die zin arrest Gerecht van 24 november 2005, Sadas/BHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Jurispr. blz. II‑4891, punt 19 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
3. Ten gronde
38. Ter onderbouwing van hun respectieve vorderingen voeren verzoekster en interveniënte elk één enkel middel aan dat is ontleend aan schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.
Het één enkele middel dat verzoekster heeft aangevoerd, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94
39. Verzoekster stelt dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting doordat zij heeft geoordeeld dat gevaar voor verwarring bestond wegens het gevaar voor associatie tussen de aangevraagde merken en de oudere merken die werden geacht tot een merkenserie te behoren. Volgens verzoekster zijn de bij de rechtspraak opgelegde voorwaarden voor een ruimere bescherming van seriemerken in casu niet vervuld.
40. Het BHIM en interveniënte betwisten verzoeksters argumenten.
41. In herinnering moet worden geroepen dat artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt. Verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk. Voorts moet volgens artikel 8, lid 2, sub a‑ii, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 2, sub a‑ii, van verordening nr. 207/2009) onder oudere merken worden verstaan, de in een lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de inschrijvingsaanvraag voorafgaat aan die van de gemeenschapsmerkaanvraag.
42. Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Blijkens diezelfde rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten percipieert en van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de betrokken tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben [zie arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Jurispr. blz. II‑2821, punten 30‑33 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
43. Bovendien volgt uit de rechtspraak dat, ingeval de oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag is gebaseerd op een aantal oudere merken en deze merken eigenschappen bezitten waardoor zij kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde „serie” of „familie”, een dergelijke omstandigheid een relevante factor voor de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar kan vormen. Dit kan met name het geval zijn wanneer die oudere merken ofwel eenzelfde onderscheidend bestanddeel hebben waaraan een grafisch of verbaal element is toegevoegd waardoor zij zich onderling van elkaar onderscheiden, ofwel worden gekenmerkt door de herhaling van een voorvoegsel of een achtervoegsel uit een basismerk (arrest BAINBRIDGE, punt 17 supra, punt 123).
44. In een dergelijk geval kan verwarringsgevaar immers ontstaan door de mogelijkheid van associatie van het aangevraagde merk met de oudere merken die tot de serie behoren wanneer het aangevraagde merk en deze oudere merken overeenstemmingen vertonen waardoor de consument ertoe kan worden gebracht, te denken dat het aangevraagde merk deel uitmaakt van die serie en de erdoor aangeduide waren derhalve dezelfde commerciële herkomst hebben als de door de oudere merken aangeduide waren, of een daaraan verwante herkomst. Er kan zelfs sprake zijn van een dergelijk gevaar van associatie van het aangevraagde merk met de oudere seriemerken waardoor verwarring over de commerciële herkomst van de door de conflicterende tekens aangeduide waren kan ontstaan, wanneer op grond van de vergelijking van het aangevraagde merk met elk afzonderlijk beschouwd ouder merk geen rechtstreeks verwarringsgevaar kan worden vastgesteld. In een dergelijk geval is het gevaar dat de consument zich vergist met betrekking tot de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten niet het gevolg van de mogelijkheid dat hij het aangevraagde merk met een van de oudere seriemerken verwart, maar van de mogelijkheid dat hij meent dat het aangevraagde merk deel uitmaakt van de serie (arrest BAINBRIDGE, punt 17 supra, punt 124).
45. Voorts is het gegeven dat het om een merkenserie of merkenfamilie kan gaan, volgens de rechtspraak enkel relevant om te beoordelen of sprake is van gevaar voor verwarring wegens het gevaar voor associatie van het aangevraagde merk met die serie, indien het gemeenschappelijke bestanddeel van de conflicterende merken onderscheidend vermogen heeft. Indien dit bestanddeel echter van beschrijvende aard is, kan het geen verwarringsgevaar scheppen [arresten Gerecht van 6 juli 2004, Grupo El Prado Cervera/BHIM – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T‑117/02, Jurispr. blz. II‑2073, punt 59, en 13 juli 2012, Caixa Geral de Depósitos/BHIM – Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa), T‑255/09, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 81].
46. Tegen de achtergrond van deze overwegingen dient te worden onderzocht hoe de kamer van beroep het gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens heeft beoordeeld.
Relevant publiek
47. Volgens vaste rechtspraak dient bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar rekening te worden gehouden met de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken warencategorie. Er dient ook rekening mee te worden gehouden dat het aandachtniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de categorie waren of diensten waarom het gaat [zie arrest Gerecht van 13 februari 2007, Mundipharma/BHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Jurispr. blz. II‑449, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
48. In casu moet de – door partijen overigens niet betwiste – vaststelling van de kamer van beroep worden bevestigd volgens welke het relevante publiek ten aanzien waarvan het gevaar voor verwarring moet worden onderzocht, de Duitse consument is, aangezien de oudere merken in Duitsland ingeschreven en gebruikte merken betreffen. Bovendien moet deze consument worden geacht redelijk aandachtig te zijn, aangezien de diensten in kwestie tot klasse 36 behorende diensten van financiële aard zijn die een zeker economisch belang voor hem hebben daar deze diensten verband houden met zijn financiële en economische bezittingen [zie in die zin arrest la Caixa, punt 45 supra, punt 21 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
Vergelijking van de diensten
49. Blijkens de bestreden beslissingen zijn noch verzoekster noch interveniënte voor de kamer van beroep opgekomen tegen de vaststelling van de oppositieafdeling dat de diensten „bankzaken; financiële zaken; monetaire zaken; verzekeringen; financiële informatie en raadgeving; credit‑ en debitcarddiensten; bancaire en financiële diensten via internet”, waarop het aangevraagde merk UNIWEB betrekking heeft, en de diensten „bankzaken; financiële zaken; monetaire zaken; verzekeringen; financiële informatie”, waarop het aangevraagde merk UniCredit Wealth Management betrekking heeft, soortgelijke diensten betreffen als de diensten inzake „beleggingen” die door de oudere merken worden aangeduid. Door zich ter zake volledig achter de beslissingen van de oppositieafdeling te scharen, heeft de kamer van beroep die beoordeling bevestigd, die – aangezien zij overigens door partijen in het kader van de procedure voor het Gerecht niet is betwist – moet worden goedgekeurd.
Vergelijking van de tekens
50. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze tekens wordt opgeroepen, waarbij met name rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (zie arrest Hof van 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C‑334/05 P, Jurispr. blz. I‑4529, punt 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
51. De kamer van beroep heeft in de punten 36 en 40 van de bestreden beslissingen geoordeeld dat de conflicterende merken dezelfde structuur hadden aangezien zij uit twee samengevoegde woordbestanddelen bestonden, namelijk het voorvoegsel „uni” dat telkens wordt gevolgd door een ander woord. Voorts heeft zij in de punten 43 en 48 van de bestreden beslissingen geoordeeld dat de conflicterende tekens visuele, fonetische en begripsmatige gelijkenissen vertoonden doordat hun „beginbestanddeel” identiek was. Deze beoordeling wordt door partijen niet betwist en moet worden bevestigd.
52. Dienaangaande dient te worden opgemerkt dat de gemiddelde consument weliswaar een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Jurispr. blz. I‑3819, punt 25), maar dit neemt niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent [zie in die zin arrest Gerecht van 6 oktober 2004, Vitakraft‑Werke Wührmann/BHIM – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Jurispr. blz. II‑3445, punt 51]. Deze rechtspraak geldt ook voor de beoordeling van de perceptie door het relevante publiek van een beeldteken, zoals in casu het teken UNIZINS, dat uitsluitend uit een gestileerd woordbestanddeel bestaat.
53. De conflicterende merken worden gevormd door het voorvoegsel „uni” waaraan – zonder spatie – bewoordingen zijn gehecht die de betrokken diensten beschrijven en weinig onderscheidend vermogen daarvoor hebben. Ter beantwoording van een vraag van het Gerecht hebben verzoekster en interveniënte immers aangegeven dat het bestanddeel „rak” van het oudere merk UNIRAK wordt gevormd door de beginletters van de Duitse termen Renten, Aktien („obligaties, aandelen”), dan wel Renten, Aktien, Kapital („obligaties, aandelen, kapitaal”), waarmee wordt verwezen naar de doelstellingen en het investeringsbeleid van het fonds dat door dit merk wordt aangeduid. Bovendien, zoals verzoekster in de loop van de administratieve procedure te kennen heeft gegeven zonder dat deze verklaring door interveniënte is betwist, betekenen de termen „fonds” en „zins”, die in de oudere merken en in het beeldmerk UNIZINS aan het voorvoegsel „uni” zijn gehecht, respectievelijk beleggings-„fonds” en „interesten”. Wat het merk UniCredit Wealth Management betreft, verwijst de term die meteen op het voorvoegsel „uni” volgt naar een courante verrichting in de financiële sector waarmee een bank haar klant een bepaalde som geld ter beschikking stelt. Het feit dat de termen „credit” en „management” Engelse termen zijn, sluit niet uit dat deze termen met betrekking tot de betrokken diensten voor het relevante publiek een zekere betekenis hebben. Om te beginnen lijken de termen „credit” en „management” immers op de Duitse woorden „Kredit” en „Management”, die dezelfde betekenis hebben. Anders dan verzoekster beweert, is de term „fonds” een Duitse term, en geen Engelse. Verder wordt het Engels in de betrokken kringen, namelijk in de wereld van de financiële diensten, veel gebruikt en goed begrepen. Bovendien zijn de termen „wealth” en „management”, zoals de kamer van beroep in punt 40 van de bestreden beslissing van 25 september 2006 terecht heeft onderstreept, in de financiële sector – ook in Duitsland – algemeen gangbaar ter aanduiding van financiële diensten zoals advies op het gebied van investeringen en boekhouding. Wat ten slotte de term „web” van het merk UNIWEB betreft, heeft de oppositieafdeling erop gewezen dat deze term, zonder dienaangaande door verzoekster te zijn weersproken, een gebruikelijke afkorting is van de Engelse uitdrukking „world wide web”, die het wereldwijde informatienetwerk Internet aanduidt. Ook al behoort die term tot de Engelse taal, hij is algemeen bekend bij het internationale publiek wegens het wereldwijde gebruik van het internet. Hoewel die term niet rechtstreeks naar financiële diensten verwijst, kan hij niettemin verband daarmee houden. Hij kan bijvoorbeeld verwijzen naar online verrichte financiële diensten of naar investeringsdiensten in de internetsector. Bijgevolg zal het relevante publiek de conflicterende merken ontleden als het bestanddeel „uni” dat wordt gevolgd door andere woorden.
54. Hieruit volgt dat de conflicterende merken zowel visueel als fonetisch in zekere mate overeenstemmen aangezien daarin steeds het voorvoegsel „uni” is opgenomen. Dat de daaraan toegevoegde bestanddelen verschillen en dat het merk UniCredit Wealth Management uit drie en niet uit één enkel woordbestanddeel bestaat, doet niet af aan die overeenstemming, aangezien de consument normaal meer belang hecht aan het eerste deel van de woorden [arrest Gerecht van 17 maart 2004, El Corte Inglés/BHIM – González Cabello en Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 en T‑184/02, Jurispr. blz. II‑965, punt 81]. Bovendien bevatten de conflicterende merken, behalve het aangevraagde merk UniCredit Wealth Management, in fonetisch opzicht drie lettergrepen. Wat het merk UniCredit Wealth Management betreft, kan uit de aanwezigheid van het voorvoegsel „uni” in het eerste woordbestanddeel ervan worden afgeleid dat dit merk in zekere mate overeenstemt met de oudere merken. Evenzo vertonen de conflicterende merken in begripsmatig opzicht een bepaalde overeenstemming, aangezien zij grotendeels dezelfde structuur hebben [zie in die zin arrest Gerecht van 26 september 2012, IG Communications/BHIM – Citigroup en Citibank (CITIGATE), T‑301/09, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 78].
55. Voorts moet erop worden gewezen dat de kamer van beroep onder het kopje „Vergelijking van de tekens” heeft onderzocht of de aangevraagde merken kenmerken vertoonden waardoor het relevante publiek deze merken kon associëren met de merkenfamilie of merkenserie van interveniënte. Volgens vaste rechtspraak is het bestaan van een „familie” of „serie” van merken een element waarmee bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden, maar is dat element irrelevant voor de beoordeling van het bestaan van overeenstemming tussen de conflicterende merken (arrest Hof van 24 maart 2011, Ferrero/BHIM, C‑552/09 P, Jurispr. blz. I‑2063, punten 97 en 98).
56. Deze vaststelling van de kamer van beroep moet dan ook in het kader van de beoordeling van het gevaar voor verwarring worden onderzocht.
Gevaar voor verwarring
57. Gelet op de overeenstemming tussen de conflicterende tekens én de soortgelijkheid van de door de conflicterende merken aangeduide diensten, heeft de kamer van beroep geoordeeld dat gevaar voor verwarring bestond wegens het gevaar voor associatie door de consument van de aangevraagde merken met de oudere merken die deel uitmaakten van een aan interveniënte toebehorende merkenserie.
58. In dit verband moet worden opgemerkt dat het gevaar voor associatie van het aangevraagde merk met de serie van oudere merken slechts kan worden aangevoerd wanneer cumulatief is voldaan aan twee voorwaarden. In de eerste plaats moet de houder van een serie oudere inschrijvingen het bewijs leveren dat alle merken die tot de serie behoren, of minstens een aantal merken die een „serie” kunnen vormen, worden gebruikt. In de tweede plaats moet het aangevraagde merk niet alleen overeenstemmen met merken die tot de serie behoren, maar ook kenmerken bezitten waardoor het in verband kan worden gebracht met de serie (arrest BAINBRIDGE, punt 17 supra, punten 125‑127).
59. Verzoekster betoogt dat geen van beide voorwaarden in casu is vervuld, aangezien interveniënte enerzijds niet het bewijs heeft kunnen leveren van het gebruik van de tot de serie behorende merken en het anderzijds was uitgesloten dat de aangevraagde merken in verband konden worden gebracht met de serie oudere merken.
– Het bewijs van het gebruik van de tot de merkenserie of de merkenfamilie behorende oudere merken
60. In herinnering moet worden gebracht dat voor het bestaan van gevaar dat het publiek verkeerdelijk denkt dat het aangevraagde merk tot de serie behoort, noodzakelijkerwijs vereist is dat de tot deze serie behorende oudere merken aanwezig zijn op de markt. Aangezien de inaanmerkingneming van de omstandigheid dat de oudere merken tot een serie behoren, impliceert dat deze ruimere bescherming zullen genieten dan het geval zou zijn indien zij afzonderlijk werden beschouwd, moet elke abstracte beoordeling van het verwarringsgevaar die uitsluitend is gebaseerd op het bestaan van een aantal inschrijvingen voor merken die hetzelfde onderscheidende bestanddeel hebben, bij gebreke van daadwerkelijk gebruik van deze merken uitgesloten worden geacht (arrest BAINBRIDGE, punt 17 supra, punt 126). In het geval van een „familie” of „serie” van merken vloeit het verwarringsgevaar juist voort uit het feit dat de consument zich kan vergissen met betrekking tot de herkomst of oorsprong van de waren of diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, door ten onrechte te menen dat dit merk deel uitmaakt van deze familie of serie van merken, zodat het van groot belang is dat het gebruik is bewezen van een voldoende aantal merken die deze „familie” of „serie” kunnen vormen, aangezien bij gebreke van een dergelijk gebruik geen enkele consument kan worden geacht een gemeenschappelijk element in deze familie of serie van merken waar te nemen en/of met deze familie of serie een ander merk in verband te brengen dat hetzelfde gemeenschappelijke element bevat (zie in die zin arrest Hof van 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/BHIM, C‑234/06 P, Jurispr. blz. I‑7333, punten 63 en 64). Bij gebreke van het bewijs van het gebruik van een voldoende aantal merken die een „familie” of „serie” kunnen vormen, moet derhalve het verwarringsgevaar dat eventueel door de intrede van het aangevraagde merk op de markt kan ontstaan, worden beoordeeld door elk ouder merk afzonderlijk te vergelijken met het aangevraagde merk (arrest BAINBRIDGE, punt 17 supra, punt 126).
61. Na dienaangaande de beslissingen van de oppositieafdeling te hebben bevestigd, heeft de kamer van beroep in de punten 20 en 24 van de bestreden beslissingen geoordeeld dat uit de door interveniënte overgelegde documenten bleek dat de oudere merken in Duitsland normaal waren gebruikt voor diensten op het gebied van „beleggingen”.
62. In haar schrifturen voert verzoekster in dit verband aan dat interveniënte geen toereikende bewijzen heeft aangedragen, bijvoorbeeld steekproeven, de resultaten van „enquêtes”, dan wel informatie over de bekendheid van de door de merken aangeduide fondsen, teneinde aan te tonen dat de oudere merken door het relevante publiek als een merkenserie worden opgevat, en dat dit publiek het aangevraagde merk evenmin kon associëren met deze oudere merken waarvan werd aangenomen dat zij deel uitmaken van een merkenserie. Bijgevolg heeft de kamer van beroep volgens verzoekster blijk gegeven van een kennelijk onjuiste rechtsopvatting door de bewijzen van het gebruik van de oudere merken als toereikend te beschouwen op basis van het traditionele toepassingscriterium van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009), zonder een „gekwalificeerd bewijs” te verlangen van de stelling dat de oudere merken tot een merkenserie behoorden. Bovendien verwijt verzoekster de kamer van beroep haar beslissing niet rechtens genoegzaam te hebben gemotiveerd en aldus artikel 73 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 75 van verordening nr. 207/2009) te hebben geschonden, aangezien zij bij de beoordeling van het bewijs van het gebruik van de oudere merken – als delen van de merkenserie of de merkenfamilie van interveniënte – geen rekening heeft gehouden met het redelijk hoge aandachtniveau van het relevante publiek. Ten slotte stelt verzoekster in de verzoekschriften dat de overgelegde bewijzen hoe dan ook ontoereikend zijn om het gebruik van de oudere merken aan te tonen, aangezien de door interveniënte verstrekte beheerrapporten enerzijds interne documenten betreffen die niet impliceren dat de oudere merken bekend waren op de markt, en de in de pers gepubliceerde informatie over de beleggingsfondsen anderzijds aanwijzingen verstrekken over de ontwikkeling van de participatiebewijzen, maar niet bewijzen dat de merken daadwerkelijk op de markt zijn gebruikt.
63. Ter terechtzitting van 17 januari 2014 heeft verzoekster erkend dat zij niet langer betwistte dat interveniënte het bewijs had geleverd van het reële gebruik van de ter onderbouwing van de opposities aangevoerde oudere merken, maar heeft zij beklemtoond dat interveniënte evenwel niet had aangetoond dat het relevante publiek de oudere merken als een haar toebehorende merkenserie of merkenfamilie percipieerde.
64. Het BHIM en interveniënte betwisten verzoeksters argumenten.
65. Dienaangaande moet erop worden gewezen dat uit de in punt 60 supra in herinnering geroepen rechtspraak blijkt dat de houder van een reeks oudere inschrijvingen het bewijs dient te leveren van het daadwerkelijke gebruik op de markt van de merken die tot de serie behoren, of minstens van een aantal merken die een serie kunnen vormen, en niet, zoals verzoekster beweert, van het feit dat deze merken door het relevante publiek aldus worden gepercipieerd dat die merken een serie of een familie van merken vormen.
66. Hieruit volgt dat van de houder van de tot een serie behorende oudere merken niet kan worden verlangd dat hij aantoont dat deze merken, die daadwerkelijk aanwezig zijn op de markt, door het relevante publiek bovendien aldus worden gepercipieerd dat zij een merkenserie vormen.
67. Anders dan verzoekster ter terechtzitting van 17 januari 2014 heeft betoogd, kan uit punt 124 van het arrest van BAINBRIDGE, punt 17 supra, geen andere conclusie worden getrokken. Daaruit blijkt immers dat het Gerecht enkel naar de perceptie van de consument heeft verwezen om vast te stellen dat – in de omstandigheden die het vervolgens heeft gedefinieerd – het gevaar kan bestaan dat deze consument een aangevraagd merk associeert met oudere merken die tot een serie behoren, en aldus kan denken dat het aangevraagde merk deel uitmaakt van die serie. Daarentegen blijkt noch uit de door verzoekster aangehaalde passage, noch uit enig ander tekstgedeelte van dat arrest dat het Gerecht van de houder van een serie merkinschrijvingen zou hebben verlangd dat hij, bovenop het bewijs dat de tot deze serie behorende merken daadwerkelijk aanwezig zijn op de markt, ook aantoont dat de oudere merken door het relevante publiek concreet aldus worden opgevat dat zij tot een serie van merken behoren.
68. Bijgevolg dient het argument van verzoekster waarmee zij betoogt dat interveniënte niet het bewijs heeft geleverd dat het relevante publiek de oudere merken aldus percipieert dat zij tot een serie behoren, geen doel. Dat is ook het geval voor het argument dat zij ontleent aan de ontoereikende motivering op grond dat de kamer van beroep bij de beoordeling van het bewijs van het gebruik van de tot de serie behorende oudere merken geen rekening zou hebben gehouden met het redelijk hoge aandachtniveau van het relevante publiek.
69. Wat vervolgens haar argument betreft dat de oudere merken, die de namen van de door interveniënte beheerde fondsen aangeven, door een publiek van beleggers niet als een merkenserie worden gepercipieerd aangezien deze fondsen vanuit commercieel oogpunt één en hetzelfde product betreffen, heeft verzoekster ter terechtzitting van 17 januari 2014 gepreciseerd dat zij dit argument subsidiair aanvoerde om erop te wijzen dat het gemakkelijker is om het bestaan van een merkenfamilie aan te tonen indien deze merken betrekking hebben op verschillende producten, maar dat dit volgens haar geen noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan van een merkenfamilie vormt. In dit verband moet erop worden gewezen dat, los van de vraag of de door de oudere merken aangeduide diensten vanuit commercieel oogpunt één enkel product vormen, zoals verzoekster beweert, dan wel verschillende producten betreffen, gelet op hun zeer verschillende financiële en technische kenmerken, zoals het BHIM en interveniënte stellen, deze vraag irrelevant is ter beoordeling of sprake is van een aan interveniënte toebehorende merkenfamilie, aangezien het bestaan van een merkenfamilie, zoals verzoekster ter terechtzitting heeft erkend, niet afhangt van de vraag of de merken die kenmerken vertonen waardoor deze merken als een familie of een serie kunnen worden beschouwd, één enkel product dan wel verschillende producten aanduiden. Bijgevolg is ook dit argument van verzoekster irrelevant.
70. Uit de voorgaande overwegingen volgt dat de kamer van beroep op goede gronden heeft geoordeeld dat de eerste bij het arrest BAINBRIDGE, punt 17 supra, gestelde voorwaarde waaraan moet zijn voldaan om vast te stellen dat sprake is van gevaar voor verwarring wegens het gevaar voor associatie van de aangevraagde merken met de serie van oudere merken van interveniënte, namelijk dat het bewijs wordt geleverd dat de merken die tot de serie behoren daadwerkelijk worden gebruikt, in casu vervuld was.
71. Derhalve dient te worden onderzocht of de aangevraagde merken UNIWEB en UniCredit Wealth Management kenmerken vertonen waardoor zij met die serie van oudere merken van interveniënte in verband kunnen worden gebracht, en aldus bij de consument tot verwarring over de oorsprong van de door die merken aangeduide diensten kunnen leiden.
– De vraag of de aangevraagde merken kenmerken vertonen waardoor zij in verband kunnen worden gebracht met de serie van oudere merken
72. Volgens de rechtspraak kunnen merken worden geacht deel uit te maken van eenzelfde „serie” of „familie” van merken wanneer zij met name ofwel eenzelfde onderscheidend bestanddeel hebben waaraan een grafisch of verbaal element is toegevoegd waardoor zij zich onderling van elkaar onderscheiden, ofwel worden gekenmerkt door de herhaling van een voorvoegsel of een achtervoegsel uit een basismerk (arrest BAINBRIDGE, punt 17 supra, punt 123).
73. In dit verband moet in herinnering worden geroepen dat de oudere merken in casu als eigenschap hebben dat zij bestaan uit een combinatie van het voorvoegsel „uni”, dat – zoals hierna zal worden vastgesteld – een zeker onderscheidend vermogen heeft, en een ander woordbestanddeel, namelijk „rak”, „fonds” en „zins”, die verwijzen naar een doelstelling of een investeringsstrategie van het fonds dat zij aanduiden. De termen die in de oudere merken aan het voorvoegsel „uni” zijn gehecht, zijn dus beschrijvend van aard of hebben weinig onderscheidend vermogen ten aanzien van de beleggingsdiensten waarop zij betrekking hebben (zie punt 53 supra).
74. De betrokken drie oudere merken UNIRAK, UNIFONDS en UNIZINS, waarop interveniënte haar opposities heeft gebaseerd, zijn gering in aantal maar zijn in casu toch voldoende talrijk om een merkenserie of een merkenfamilie te vormen wat de beoordeling van het bestaan van gevaar voor verwarring wegens de associatie van de aangevraagde merken met deze merkenserie betreft. Bijgevolg moet het gevaar voor associatie door het relevante publiek van de aangevraagde merken met de familie van die drie oudere merken worden onderzocht, zonder dat hoeft te worden ingegaan op het argument van interveniënte dat dit onderzoek op basis van haar volledige merkenserie dient te worden verricht en niet enkel op basis van de drie merken die zij ter onderbouwing van haar opposities als voorbeeld heeft aangevoerd.
75. Dienaangaande moet eraan worden herinnerd dat het aangevraagde merk, om bij de consument een associatie met een serie van oudere merken te kunnen oproepen, niet alleen dient overeen te stemmen met merken die tot de serie behoren, maar ook kenmerken dient te bezitten waardoor het in verband kan worden gebracht met die serie. Dat is bijvoorbeeld niet het geval wanneer het gemeenschappelijke bestanddeel van de oudere seriemerken in het aangevraagde merk wordt gebruikt op een andere plaats dan die waar dit bestanddeel gewoonlijk in de seriemerken staat of in het aangevraagde merk een andere semantische inhoud heeft (arrest BAINBRIDGE, punt 17 supra, punt 127), dan wel wanneer het gemeenschappelijke bestanddeel geen onderscheidend vermogen heeft (arresten CHUFAFIT, punt 45 supra, punt 59 en la Caixa, punt 45 supra, punt 81).
76. Hoewel de kamer van beroep heeft erkend dat de conflicterende merken dezelfde structuur hadden (zie punt 51 supra), heeft zij geoordeeld dat dit niet volstond om te concluderen dat de aangevraagde merken kenmerken bezaten waardoor zij in verband konden worden gebracht met de serie van oudere merken. Volgens de kamer van beroep kon dat uitsluitend het geval zijn indien het gemeenschappelijke bestanddeel „uni” niet louter beschrijvend was dan wel onderscheidend vermogen had. Zij heeft geoordeeld dat het voorvoegsel „uni” voor de betrokken financiële diensten onderscheidend vermogen had, gelet op de intrinsieke eigenschappen ervan en het gebruik dat ervan werd gemaakt.
77. Verzoekster stelt dat niets er in casu op wijst dat het aangevraagde merk „in verband kan worden gebracht” met de serie van oudere merken. Zij voert in dit verband aan dat, anders dan de kamer van beroep heeft geoordeeld, het gemeenschappelijke bestanddeel „uni” geen intrinsiek onderscheidend vermogen heeft in de financiële sector. Ter staving van dit argument beroept verzoekster zich om te beginnen op een aantal beslissingen van het BHIM waarin wordt ontkend dat het voorvoegsel „uni” voldoende onderscheidend vermogen heeft en stelt zij tevens dat dit voorvoegsel een courante afkorting is van de woorden „union”, „universal”, „unité” of „unique”, die in de gewone taal en met name in de financiële sector veel worden gebruikt. Dit blijkt volgens haar ook uit het feit dat vele namen van ondernemingen die in Duitsland zijn geregistreerd en in deze sector actief zijn, met het bestanddeel „uni” beginnen, alsook uit het feit dat dit bestanddeel „uni” deel uitmaakt van benamingen van fondsen die in Duitsland door andere ondernemingen worden beheerd en van merken die in Duitsland door derden zijn ingeschreven voor diensten die tot klasse 36 behoren. Het gemeenschappelijke voorvoegsel „uni” vormt op zich dan ook geen bestanddeel waardoor het relevante publiek de door de oudere merken aangeduide diensten kan associëren met de activiteit van interveniënte.
78. In het kader van de opmerkingen die zij in de procedure na terugverwijzing heeft ingediend, verzet verzoekster zich bovendien tegen het argument van het BHIM en van interveniënte dat de beslissingen van de Duitse rechterlijke instanties en van het Deutsches Patent‑ und Markenamt (Duits octrooi- en merkenbureau) in aanmerking moeten worden genomen bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het voorvoegsel „uni” en stelt zij dat de regelingen van de Unie en van de lidstaten losstaan van elkaar, zodat de beslissingen van de nationale autoriteiten niet bindend zijn voor de instanties van de Unie.
79. Het BHIM en interveniënte betwisten verzoeksters argumenten.
80. Dienaangaande moet er allereerst op worden gewezen dat de gemeenschappelijke structuur van de conflicterende merken van dien aard is dat de aangevraagde merken in verband kunnen worden gebracht met de serie van oudere merken [zie in die zin arrest IG Communications/BHIM – Citigroup e Citibank (CITIGATE), punt 54 supra, punt 89]. Wanneer de consument wordt geconfronteerd met de aangevraagde merken, die net als de oudere merken uit het voorvoegsel „uni” bestaan waaraan zonder onderbreking termen zijn toegevoegd die met betrekking tot financiële diensten beschrijvend van aard zijn of geen onderscheidend vermogen daarvoor hebben, zoals in punt 53 supra is uiteengezet, kan hij er ten onrechte van uitgaan dat hij te maken heeft met een nieuw merk van de merkenfamilie van interveniënte, ter aanduiding van een ander fonds dat een investeringsbeleid voert dat wordt geïdentificeerd door de term die aan het voorvoegsel „uni” is gehecht.
81. Het feit dat het gemeenschappelijke bestanddeel „uni” het beginbestanddeel is van alle conflicterende merken, vormt eveneens een kenmerk waardoor de aangevraagde merken in verband kunnen worden gebracht met de serie van oudere merken (arrest BAINBRIDGE, punt 17 supra, punt 127).
82. Uit de in punt 45 supra in herinnering geroepen rechtspraak volgt evenwel dat de vaststelling dat sprake is van een merkenserie of een merkenfamilie enkel relevant is voor de beoordeling of sprake is van gevaar voor verwarring wegens het gevaar dat het aangevraagde merk wordt geassocieerd met deze serie, indien het gemeenschappelijke bestanddeel van de conflicterende merken onderscheidend vermogen heeft.
83. Partijen zijn het in wezen oneens over de vraag of het gemeenschappelijke bestanddeel van de conflicterende merken, te weten het voorvoegsel „uni”, onderscheidend vermogen heeft voor de betrokken diensten.
84. Wat enerzijds de intrinsieke onderscheidende eigenschappen van het bestanddeel „uni” betreft, heeft de kamer van beroep in de punten 37 en 41 van de bestreden beslissingen vastgesteld dat dit bestanddeel onderscheidend vermogen had voor de betrokken diensten, aangezien het voor het relevante Duitse publiek verwijst naar de term die „eenkleurig” betekent, of – in de gewone omgangstaal – naar de term die een universiteit aanduidt, en dus met betrekking tot financiële diensten geen duidelijke en rechtstreekse betekenis had. Deze vaststelling moet worden bevestigd.
85. Niettemin is het niet uitgesloten dat, zoals verzoekster aanvoert, het bestanddeel „uni”, dat afstamt van het Latijnse woord „unus” dat „één, enkel, bestaande uit één enkel element” betekent, bij het relevante publiek ook termen oproept zoals „uniek”, dat „in het bezit van bijzondere eigenschappen” betekent, of „eenheid”, dat „ondeelbaar of uniform” betekent, of „unie”, dat naar een verbond of een samenhangend geheel verwijst, of „universeel”, in de zin van „geheel” of „alwetend”. Dat is des te meer het geval daar de term „uni”, zoals interveniënte opmerkt, in de oudere merken niet als woord op zich voorkomt – waardoor het voor het Duitse publiek inderdaad naar een universiteit of een monochrome kleur zou kunnen verwijzen – maar steeds met andere woorden is verbonden.
86. Geconstateerd moet echter worden dat, gelet op de meerdere betekenissen die verzoekster zelf aan het voorvoegsel „uni” toekent, dit voorvoegsel geen enkel precies beeld met betrekking tot de betrokken diensten oproept. Bovendien zijn termen zoals „uniek”, „eenheid”, „unie” of „universeel” algemene termen waarvan niet vaststaat dat zij een specifieke betekenis voor deze diensten hebben. Gesteld al dat het voorvoegsel „uni” woorden zoals „uniek”, „eenheid”, „unie” of „universeel” kan oproepen, geeft het dus in combinatie met termen die naar financiële diensten verwijzen noch objectief noch specifiek de soort, de kwaliteit, de kwantiteit, de bestemming, de waarde of andere kenmerken van die diensten aan [zie in die zin en naar analogie arrest Gerecht van 5 april 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/BHIM (EASYBANK), T‑87/00, Jurispr. blz. II‑1259, punten 28‑32].
87. Gelet op een en ander moet worden geoordeeld dat, aangezien het voorvoegsel „uni” geen duidelijke en rechtstreekse betekenis heeft, dit voorvoegsel geen beschrijvend karakter ten aanzien van de betrokken diensten heeft en het een zeker intrinsiek onderscheidend vermogen daarvoor heeft. Dit onderscheidend vermogen blijkt in casu des te meer doordat het voorvoegsel „uni” in de conflicterende merken wordt gevolgd door termen die wel beschrijvend van aard zijn ten aanzien van de betrokken diensten en weinig onderscheidend vermogen daarvoor hebben [zie in die zin en naar analogie arrest IG Communications/BHIM – Citigroup en Citibank (CITIGATE), punt 54 supra, punt 75].
88. De kamer van beroep heeft anderzijds geoordeeld dat het voorvoegsel „uni” onderscheidend vermogen had, gelet op het gebruik dat ervan werd gemaakt en inzonderheid gelet op het feit dat interveniënte de drie merken bevattende het voorvoegsel „uni” in Duitsland gebruikt voor diensten op het gebied van „beleggingen”.
89. In dit verband moet worden opgemerkt dat interveniënte, zoals de kamer van beroep heeft vastgesteld, het gebruik op de Duitse markt van de drie merken bevattende het voorvoegsel „uni” voor diensten op het gebied van „beleggingen” heeft aangetoond (zie punt 70 supra).
90. Bovendien moet erop worden gewezen dat uit de stukken blijkt dat het Deutsches Patent‑ und Markenamt en de Duitse rechterlijke instanties het onderscheidend vermogen van de term „uni” voor financiële diensten hebben erkend.
91. In die context is het argument van verzoekster volgens hetwelk de door interveniënte in het kader van de procedure voor het BHIM ingeroepen beslissingen niet in aanmerking kunnen worden genomen bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring met de merken waarvan op het niveau van de Unie om inschrijving is verzocht, ongegrond en moet het worden afgewezen. Weliswaar is het communautaire merkensysteem, zoals verzoekster aangeeft, een autonoom systeem dat uit een samenstel van regels bestaat en eigen doelstellingen nastreeft, en waarvan de toepassing losstaat van enig nationaal systeem [zie arrest Gerecht van 22 november 2011, Sports Warehouse/BHIM (TENNIS WAREHOUSE), T‑290/10, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak], maar uit de rechtspraak volgt immers ook dat niets partijen of het Gerecht zelf belet om zich bij de uitlegging van het Unierecht te laten leiden door elementen uit de nationale rechtspraak [zie in die zin arrest Gerecht van 12 juli 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/BHIM – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, Jurispr. blz. II‑2211, punt 71]. Ook al zijn de beslissingen van de nationale autoriteiten niet bindend voor de instanties van de Unie wat de toepassing van het communautaire merkenrecht betreft, kan er dus niettemin rekening mee worden gehouden [arrest Gerecht van 25 oktober 2012, riha/BHIM – Lidl Stiftung (VITAL & FIT), T‑552/10, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 66], inzonderheid, zoals in casu, ter beoordeling van de wijze waarop het relevante publiek de conflicterende merken percipieert.
92. Bijgevolg moeten de bestreden beslissingen worden bevestigd voor zover de kamer van beroep daarbij heeft erkend dat het gemeenschappelijke voorvoegsel „uni” van de conflicterende merken onderscheidend vermogen had, zowel intrinsiek als door het gebruik ervan, jegens het relevante Duitse publiek voor de betrokken diensten.
93. Aan deze de vaststelling wordt niet afgedaan door de overige argumenten van verzoekster.
94. Ten eerste heeft de kamer van beroep in de punten 38 en 42 van de bestreden beslissingen terecht geoordeeld dat verzoekster zich ten bewijze van het geringe onderscheidende vermogen van het voorvoegsel „uni” niet kon beroepen op het bestaan van aan derden toebehorende fondsen die worden aangeduid door termen die het woord „uni” bevatten, zoals „United Kingdom C”, „United Kingdom D”, „Unico Equity”, „Unico Investment”, „Universal-Effect” en „Universal-Value Test”. Zoals de kamer van beroep in wezen heeft opgemerkt, staan de drie letters „u”, „n” en „i” immers vooraan in de Engelse woorden „united” en „universal” alsook in de term „unico” – die voor het Duitse publiek overigens geen bijzondere betekenis lijkt te hebben – en kan deze lettercombinatie niet los worden bezien van de rest van die woorden, aangezien deze homogene begrippen vormen.
95. Ten tweede kan een verwijzing naar andere inschrijvingen in Duitsland van merken die aan derden toebehoren en die het voorvoegsel „uni” bevatten, zoals de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld, evenmin als bewijs dienen van het geringe onderscheidende vermogen van de term „uni” wegens de vreedzame co-existentie van deze merken en de oudere merken van interveniënte, aangezien verzoekster geen bewijzen heeft verstrekt waaruit blijkt dat deze merken daadwerkelijk zijn gebruikt op de Duitse markt. Ook al kan niet volledig worden uitgesloten dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het door de instanties van het BHIM vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert, hiermee kan volgens vaste rechtspraak evenwel slechts rekening worden gehouden indien de aanvrager van het gemeenschapsmerk ten minste in de loop van de procedure voor het BHIM betreffende de relatieve weigeringsgronden genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de aanvrager zich beroept, met de oudere merken van interveniënte waarop de oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn [arresten Gerecht van 11 mei 2005, Grupo Sada/BHIM – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, Jurispr. blz. II‑1667, punt 86; 8 december 2005, Castellblanch/BHIM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, Jurispr. blz. II‑5309, punt 72, en 18 september 2012, Scandic Distilleries/BHIM – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 60]. Aangezien verzoekster in casu alleen heeft verwezen naar inschrijvingen in Duitsland van merken die aan derden toebehoren en die het voorvoegsel „uni” bevatten, heeft zij geenszins aangetoond dat deze co-existentie mogelijk was wegens het ontbreken van gevaar voor verwarring. Hieruit volgt dat zij niet het bewijs heeft geleverd dat het onderscheidend vermogen van het bestanddeel „uni” was verzwakt of aangetast.
96. Wat ten derde verzoeksters verwijzing betreft naar de namen van in Duitsland geregistreerde ondernemingen waarvan het bestanddeel „uni” deel uitmaakt van hun benaming, moet om te beginnen worden geconstateerd dat de door verzoekster ter onderbouwing van deze stelling aangedragen bewijzen niet-ontvankelijk zijn verklaard omdat zij voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd (zie punt 37 supra). Bovendien zij daarbij aangetekend dat de ondernemingen hun naam vrijelijk kiezen zonder dat die keuze onderworpen is aan verplichtingen inzake een onderscheidend vermogen in de zin van het merkenrecht. Dit argument van verzoekster is dus hoe dan ook irrelevant.
97. Ten vierde kan verzoeksters verwijzing naar eerdere beslissingen van het BHIM waarin het onderscheidend vermogen van de term „uni” wordt ontkend, haar betoog evenmin doen slagen. In dit verband moet erop worden gewezen dat het BHIM bij het onderzoek van een gemeenschapsmerkaanvraag stellig rekening dient te houden met beslissingen die reeds zijn genomen inzake soortgelijke aanvragen en zeer aandachtig moet onderzoeken of al dan niet een beslissing in dezelfde zin moet worden genomen, maar dat het BHIM het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur dient te verzoenen met de eerbiediging van het wettigheidsbeginsel (zie in die zin arrest Hof van 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM, C‑51/10 P, Jurispr. blz. I‑1541, punten 74 en 75). Niettemin moet enerzijds worden geconstateerd dat geen eenduidige praktijk van de instanties van het BHIM betreffende de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het bestanddeel „uni” kan worden vastgesteld, wat verzoekster ter terechtzitting van 17 januari 2014 ook heeft erkend. Ter beantwoording van verzoeksters argument heeft het BHIM in bijlage bij zijn memories van antwoord immers een aantal beslissingen aangehaald en overgelegd die van ná de door verzoekster aangevoerde beslissingen dateren en waarin wordt erkend dat gevaar voor associatie bestaat tussen de merken bevattende het voorvoegsel „uni” van interveniënte en de door verzoekster aangevraagde merken waarin ditzelfde voorvoegsel „uni” is opgenomen, gelet op het door interveniënte geleverde bewijs dat sprake is van een merkenfamilie die haar toebehoort. Juist door deze recente beslissingen in aanmerking te nemen, die in soortgelijke omstandigheden als die in de onderhavige zaak zijn vastgesteld, is de kamer van beroep tot de slotsom gekomen dat het voorvoegsel „uni” onderscheidend vermogen heeft. Verzoekster kan dus niet impliciet aanvoeren dat het gelijkheidsbeginsel is geschonden.
98. Het is dan ook meer dan waarschijnlijk dat het relevante publiek, wanneer het met de aangevraagde merken UNIWEB of UniCredit Wealth Managment wordt geconfronteerd, ervan zal uitgaan dat het te maken heeft met een nieuw merk van interveniëntes merkenfamilie die uit de merken UNIFOND, UNIRAK en UNIZINS bestaat.
99. Aan deze vaststelling wordt niet afgedaan door het op knipsels uit de gespecialiseerde pers gebaseerde argument van verzoekster dat het relevante publiek met de betrokken merken wordt geconfronteerd in omstandigheden waarin deze merken worden voorafgegaan door de namen van de ondernemingen die de betrokken fondsen beheren, waardoor elk gevaar voor verwarring inzake de herkomst van de door de conflicterende merken aangeduide diensten zou zijn uitgesloten.
100. Dienaangaande moet allereerst worden geconstateerd dat het relevante publiek, zoals interveniënte opmerkt, kan worden geconfronteerd met verschillende merken die beleggingsfondsen aanduiden, in diverse omstandigheden betreffende het beheer daarvan, zoals mondelinge presentaties of besprekingen in kringen van ingewijden, waarin deze merken niet noodzakelijkerwijs worden voorafgegaan door of vergezeld gaan van de naam van de beheeronderneming waardoor elk gevaar voor verwarring aangaande hun herkomst wordt vermeden.
101. Zelfs indien in bepaalde bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld bij publicaties betreffende de beleggingsfondsen in de vakpers, de merken die deze fondsen aanduiden steeds zouden worden voorafgegaan door de naam van de beheervennootschap, kan niet worden uitgesloten dat het relevante publiek denkt dat de fondsen waarvan de namen bestaan uit het voorvoegsel „uni” waaraan termen zijn toegevoegd die met betrekking tot financiële diensten beschrijvend van aard zijn of geen onderscheidend vermogen hebben, zoals het geval is met de aangevraagde merken, afkomstig zijn van ondernemingen die economisch verbonden zijn met interveniënte.
102. Uit een en ander volgt dat het door verzoekster aangevoerde enige middel ongegrond is en moet worden afgewezen.
Het enkele middel dat interveniënte heeft aangevoerd, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94
103. Interveniënte verzoekt het Gerecht de bestreden beslissingen gedeeltelijk te vernietigen voor zover de kamer van beroep daarbij de opposities heeft afgewezen wat de door de aangevraagde merken aangeduide diensten op het gebied van „makelaardij en handel in onroerende goederen” betreft, op grond dat deze diensten geen soortgelijke diensten betreffen als de diensten op het gebied van „beleggingen”, alsook die beslissingen te wijzigen door de opposities ook toe te wijzen voor diensten betreffende „makelaardij en handel in onroerende goederen”.
104. Om deze vorderingen in te stellen, maakt interveniënte gebruik van de door artikel 134, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering geboden mogelijkheid om in haar memorie van antwoord conclusies voor te dragen strekkende tot wijziging van de beslissing van de kamer van beroep op een punt dat in het verzoekschrift niet is opgeworpen [zie in die zin arresten Gerecht van 21 februari 2006, Royal County of Berkshire Polo Club/BHIM – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), T‑214/04, Jurispr. blz. II‑239, punt 50, en 24 september 2008, Oakley/BHIM – Venticinque (O STORE), T‑116/06, Jurispr. blz. II‑2455, punt 81]. Verzoekster heeft zich over deze vorderingen uitgesproken in haar opmerkingen die zij in de procedure na terugverwijzing heeft ingediend. Partijen hebben tevens elk een standpunt over deze vorderingen ingenomen in het kader van de antwoorden die zij hebben verstrekt op de schriftelijke vragen van het Gerecht, alsook ter terechtzitting van 17 januari 2014. Zowel verzoekster als het BHIM hebben het Gerecht verzocht deze vorderingen van interveniënte ongegrond te verklaren en af te wijzen.
105. Volgens vaste rechtspraak moet bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of diensten kenmerken. Dat zijn inzonderheid de aard, de bestemming en het gebruik alsook het concurrerende dan wel complementaire karakter ervan. Ook kan rekening worden gehouden met andere factoren, bijvoorbeeld de distributiekanalen van de betrokken waren of diensten [zie arrest Gerecht van 11 juli 2007, El Corte Inglés/BHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Jurispr. blz. II‑2579, punt 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
106. De kamer van beroep heeft in de punten 28 en 32 van de bestreden beslissingen de beslissingen van de oppositieafdeling dienaangaande bevestigd waar zij heeft geoordeeld dat de diensten op het gebied van „makelaardij en handel in onroerende goederen” waarop de aangevraagde merken betrekking hebben en de diensten op het gebied van „beleggingen” die door de oudere merken worden aangeduid, geen soortgelijke diensten waren aangezien eerstgenoemde diensten ertoe strekken bijstand te verlenen wanneer onroerende goederen worden gekocht, verkocht of verhuurd, met name teneinde winst daarmee te maken, terwijl met de andere diensten kapitaal wordt bijeengebracht om gezamenlijk meer opbrengst te verkrijgen dan individueel het geval zou zijn. Het verschil tussen de betrokken diensten betreft volgens de kamer van beroep ook de omstandigheid dat de diensten op het gebied van „makelaardij en handel in onroerende goederen” verband houden met activiteiten die in de regel worden verricht door makelaars in onroerende goederen of door vastgoedontwikkelaars, terwijl de diensten op het gebied van „beleggingen” betrekking hebben op de diensten die worden verstrekt door banken en financiële instellingen.
107. Ter ondersteuning van haar vorderingen tot gedeeltelijke vernietiging en tot wijziging van de bestreden beslissingen voor zover daarbij de opposities zijn afgewezen voor de diensten op het gebied van „makelaardij en handel in onroerende goederen”, op grond dat deze diensten geen soortgelijke diensten betreffen als de diensten op het gebied van „beleggingen”, alsook die beslissingen te wijzigen door de opposities ook toe te wijzen voor diensten betreffende „makelaardij en handel in onroerende goederen”, voert interveniënte in hoofdzaak aan dat, anders dan de kamer van beroep heeft geoordeeld, er bepaalde overeenkomsten kunnen bestaan tussen de diensten die in de financiële sector worden verstrekt en die welke op het gebied van onroerende goederen worden verstrekt, aangezien de vastgoedfondsen niet enkel participatiebewijzen uitgeven of terugkopen, maar ook gebouwen kopen, beheren en doorverkopen, waarbij zij ervoor zorgen dat via de koop en verkoop van vastgoed een passende meerwaarde wordt verkregen.
108. Het BHIM en verzoekster betwisten interveniëntes argumenten.
109. Wat in de eerste plaats de bestemming en het gebruik van de betrokken diensten betreft, is reeds geoordeeld dat financiële diensten niet van dezelfde aard zijn als diensten betreffende onroerende goederen, andere doeleinden dienen en op een andere wijze worden gebruikt [zie in die zin arrest Gerecht van 11 juli 2013, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/BHIM – MIP Metro (METRO), T‑197/12, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 42]. Deze rechtspraak is in casu van toepassing op de betrokken diensten, aangezien „beleggingsdiensten” tot de ruimere categorie van de financiële diensten behoren.
110. Zoals de kamer van beroep terecht heeft gepreciseerd, hebben diensten op het gebied van „makelaardij en handel in onroerende goederen ” immers in hoofdzaak betrekking op het verlenen van bijstand bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen. Zelfs indien wordt aangenomen, zoals interveniënte in wezen stelt, dat de diensten op het gebied van „makelaardij en handel in onroerende goederen” meer inhouden dan het verlenen van bijstand bij transacties inzake koop en verkoop alsook huur en verhuur van onroerende goederen en eveneens betrekking kunnen hebben op het beheer en het onderhoud van een gebouw, houden zij per definitie evenwel altijd verband met een dienst die een onroerend goed betreft. Diensten op het gebied van „beleggingen” zijn daarentegen financieel van aard en behelzen advies en makelaardij bij kapitaalinvesteringen in een financieel instrument van een fonds of investeringsverrichtingen. Ongeacht het type fonds dat uiteindelijk door de consument voor het beleggen van zijn kapitaal wordt gekozen, zoals met name een vastgoedfonds, houdt de verstrekte dienst verband met een financiële verrichting betreffende roerende waarden. De door interveniënte aangevoerde omstandigheid dat de diensten op het gebied van „beleggingen” gepaard kunnen gaan, zoals voor de door haar verstrekte diensten het geval is, met de verhuur, het beheer en het onderhoud van onroerende goederen die een fonds vormen, hetgeen ertoe bijdraagt dat dit fonds winst maakt, doet niet af aan het financiële karakter van het advies dat met betrekking tot een belegging of een investeringsverrichting wordt verleend.
111. Hieruit volgt dat diensten op het gebied van „makelaardij en handel in onroerende goederen” en diensten op het gebied van „beleggingen” naar hun aard geen soortgelijke diensten zijn.
112. Wat verder de bestemming en het gebruik van de betrokken diensten betreft, moet erop worden gewezen dat de diensten op het gebied van „makelaardij en handel in onroerende goederen” voor de consument voornamelijk tot doel hebben, een onroerend goed te kopen, te verkopen, te huren of te verhuren, naargelang zijn specifieke behoeften en verlangens, onder meer om profijt daaruit te trekken. Diensten op het gebied van „beleggingen” hebben daarentegen tot doel, het rendement te verhogen van het kapitaal dat in een financieel instrument is geïnvesteerd. Ook al kan via beide diensten een kapitaal worden belegd, inzonderheid wanneer een klant overweegt een onroerend goed te verwerven om winst ermee te maken, is een dienst op het gebied van „makelaardij en handel in onroerende goederen” steeds gericht op de overdracht van de eigendom of het bezit van een gebouw, en niet op het voornemen van de koper om met dit gebouw een meerwaarde te verwezenlijken.
113. Zelfs indien een parallel wordt getrokken, zoals interveniënte doet, tussen de diensten op het gebied van „makelaardij en handel in onroerende goederen” en de diensten op het gebied van „beleggingen”, moet worden geconstateerd dat, zoals verzoekster terecht stelt, de financiële tussenpersoon die de beleggingen verricht, zijn klant het fonds als financieel investeringsinstrument aanbiedt, en niet het gebouw waaruit het fonds bestaat. Bijgevolg wordt de consument ofwel eigenaar van een onroerend goed, als afnemer van diensten op het gebied van „makelaardij en handel in onroerende goederen”, ofwel investeert hij als afnemer van diensten op het gebied van „beleggingen” in een financieel instrument dat bestaat uit een fonds, met name een vastgoedfonds, louter met de bedoeling via het beheer van zijn vermogen door derden winst te maken.
114. Derhalve verschillen diensten op het gebied van „makelaardij en handel in onroerende goederen” en diensten op het gebied van „beleggingen” ook wat hun doelstelling of het door de consument beoogde gebruik betreft, en zijn zij dus niet soortgelijk inzake hun bestemming.
115. Wat in de tweede plaats de stelling betreft dat de betrokken diensten met elkaar concurreren, blijkt uit hun aard en bestemming dat het relevante publiek betreffende de diensten op het gebied van „makelaardij en handel in onroerende goederen” niet hetzelfde is als dat voor de diensten op het gebied van „beleggingen”. Bijgevolg zijn de diensten in kwestie niet rechtstreeks onderling substitueerbaar of verwisselbaar, en kunnen zij niet met elkaar concurreren [arrest Gerecht van 22 januari 2009, Commercy/BHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Jurispr. blz. II‑43, punt 56].
116. In de derde plaats zijn de betrokken diensten evenmin complementair. Gesteld al dat de diensten op het gebied van „makelaardij en handel in onroerende goederen” hoofdzakelijk of bijkomend een financieringsverrichting impliceren, zoals een bancaire lening van de bank of de betaling van de verkoopprijs via een bankoverschrijving, zijn de financiële diensten die met deze verrichtingen gepaard gaan niet dermate onontbeerlijk of belangrijk voor het gebruik van de diensten betreffende de onroerende goederen dat de consument dezelfde onderneming met die financiële diensten en die vastgoeddiensten zal belasten (arrest METRO, punt 109 supra, punt 50).
117. In de vierde plaats houdt het verschil tussen de betrokken diensten volgens de kamer van beroep ook verband met de verstrekker van deze diensten. De diensten op het gebied van „makelaardij en handel in onroerende goederen” betreffen activiteiten die in de regel worden verricht door makelaars in onroerende goederen of door vastgoedontwikkelaars, terwijl de diensten op het gebied van „beleggingen” betrekking hebben op diensten die worden verstrekt door banken en financiële instellingen.
118. Deze beoordeling moet worden bevestigd. Opgemerkt zij evenwel dat thans in de sector van de diensten die door instellingen zoals de banken worden verstrekt, een zekere tendens bestaat waarbij deze instellingen hun activiteiten uitbreiden tot de naburige markten. Zoals verzoekster ter terechtzitting van 17 januari 2014 heeft erkend, is het dus niet uitgesloten dat dezelfde internationale financiële instelling, of ondernemingen die daarmee economisch zijn verbonden, diensten kunnen aanbieden die wel verschillen maar die tot belendende markten behoren, met name tot de markt van de vastgoeddiensten. Evenzo heeft het BHIM ter terechtzitting erkend dat de banken in uitzonderlijke omstandigheden, zoals in een financiële crisisperiode, er mogelijk toe kunnen worden genoopt om bepaalde activiteiten in de vastgoedsector uit te oefenen. Om met dergelijke overwegingen rekening te kunnen houden in het kader van de boordeling van de soortgelijkheid van de betrokken diensten, moet het echter vaststaan dat het om een algemene tendens in de sector van de diensten op het gebied van „makelaardij en handel in onroerende goederen” gaat en dat de consument het als gebruikelijk beschouwt dat deze diensten eveneens door bank‑ en financiële instellingen worden aangeboden [zie in die zin arrest Gerecht van 11 juli 2007, Mülhens/BHIM – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, Jurispr. blz. II‑2353, punt 37], hetgeen interveniënte noch betoogt, noch bewijst.
119. Uit een en ander volgt dat de diensten op het gebied van „makelaardij en handel in onroerende goederen” verschillen van de diensten op het gebied van „beleggingen” wat hun aard, bestemming en gebruik betreft. Evenzo staan zij niet in een rechtstreeks onderling concurrentieverband, zijn zij niet complementair, en worden zij in beginsel niet verstrekt via dezelfde distributiekanalen. Samen met de kamer van beroep moet dan ook worden vastgesteld dat diensten op het gebied van „makelaardij en handel in onroerende goederen” en diensten op het gebied van „beleggingen” geen soortgelijke diensten zijn.
120. Derhalve moet het enige middel dat interveniënte heeft aangevoerd ter onderbouwing van haar verzoeken tot gedeeltelijke vernietiging en tot wijziging van de bestreden beslissingen ongegrond te worden verklaard en dient dit middel te worden afgewezen.
121. Bijgevolg moeten zowel de beroepen als de door interveniënte krachtens artikel 134, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering ingestelde vorderingen volledig worden verworpen.
Kosten
122. In het in punt 23 supra vermelde arrest in hogere voorziening heeft het Hof de beslissing omtrent de kosten aangehouden. Derhalve moet het Gerecht overeenkomstig artikel 121 van het Reglement voor de procesvoering in het onderhavige arrest beslissen over alle kosten betreffende de verschillende procedures.
123. Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Voorts kan het Gerecht volgens artikel 87, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering de kosten over de partijen verdelen of beslissen dat elke partij haar eigen kosten zal dragen, indien zij onderscheidenlijk op een of meer punten in het ongelijk worden gesteld.
124. In casu heeft verzoekster geen conclusies geformuleerd betreffende de kosten die zijn gemaakt in de procedure bij het Gerecht vóór de hogere voorziening. In de loop van de procedure in hogere voorziening en in de opmerkingen die zij in de procedure na terugverwijzing heeft ingediend, heeft zij gevorderd dat interveniënte wordt verwezen in de kosten. Het BHIM heeft in de memorie van antwoord die het in het kader van de procedure bij het Gerecht vóór de hogere voorziening heeft ingediend alsook tijdens de procedure in hogere voorziening gevorderd dat verzoekster wordt verwezen in de kosten. Interveniënte heeft daarentegen geen conclusies betreffende de kosten geformuleerd.
125. In die omstandigheden en gelet op het feit dat verzoekster en interveniënte onderscheidenlijk op een of meer punten van hun conclusies in het ongelijk zijn gesteld, moet worden geoordeeld dat verzoekster, behalve in haar eigen kosten, overeenkomstig de vordering van het BHIM dient te worden verwezen in de kosten van laatstgenoemde. Interveniënte zal haar eigen kosten dragen.
HET GERECHT (Eerste kamer),
Dictum
rechtdoende, verklaart:
1) De beroepen worden verworpen.
2) De door Union Investment Privatfonds GmbH ingediende verzoeken tot gedeeltelijke vernietiging en tot wijziging van de bestreden beslissingen worden afgewezen.
3) UniCredit SpA wordt verwezen in de kosten, behalve in de kosten van Union Investment Privatfonds.
4) Union Investment Privatfonds draagt haar eigen kosten.