61994C0313
CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
F. G. JACOBS
apresentadas em 6 de Junho de 1996 (
*1
)
1.
No presente processo, objecto de reenvio pelo Tribunale di Chiavari, não se revela de imediato quais as questões que o Tribunal de Justiça tem precisamente que decidir. Sugiro que a questão a ser decidida é a de saber se a comercialização de produtos importados de um Estado-Membro com uma marca comercial que é válida nesse Estado-Membro pode legalmente ser proibida por um tribunal de um segundo Estado-Membro no qual outro tribunal recusou o registo de uma marca idêntica com fundamento em a mesma se prestar a confusão e proferiu uma decisão proibindo o titular da marca comercial de a usar. Em particular, é necessário decidir se a comercialização de tais produtos por um comerciante pode ser proibida unicamente porque falseia de forma desleal a concorrência em detrimento de outro comerciante que, como resultado da recusa de registo da marca comercial fica impossibilitado de obter bens que ostentam essa marca do seu proprietário no segundo Estado-Membro.
2.
A marca comercial em questão é a marca Cotonelle (e a sua variante Cottonelle) que o grupo Scott registou em vários Estados-Membros para papel higiénico e lenços de assoar descartáveis. Em três países (França, Espanha e Itália) concorrentes do grupo Scott impugnaram a validade da marca comercial com fundamento em que a mesma provoca confusão nos consumidores por pensarem que os produtos são feitos de algodão, substância que de facto não contêm. Contudo, os tribunais franceses e espanhóis recusaram-se a anular o registo da marca. Na Itália, ao invés, a Corte d'appello di Milano anulou o registo de ambas as variantes da marca por decisão de 1 de Outubro de 1993, com fundamento em que se prestam a confusão. O tribunal declarou também que o uso da marca pelo grupo Scott se traduzia em concorrência desleal e proferiu uma decisão proibindo este uso. Desta decisão foi interposto recurso pelo grupo Scott, que ainda estava pendente na Corte di Cassazione quando as questões submetidas ao Tribunal de Justiça no presente processo foram discutidas.
3.
Após a decisão da Corte d'appello di Milano, o grupo Scott deixou de distribuir produtos sob a marca comercial Cotonelle em Italia.
4.
A empresa F. lli Graffione (a seguir «Gra-ffione») é um comerciante por grosso em Liguria. Após Outubro de 1993, como resultado da decisão proferida pela Corte d'appello di Milano, a Graffione considerou que deixava de poder fornecer produtos sob a marca Cottonelle aos seus clientes. No decurso do ano de 1994, a Graffionne descobriu que estavam à venda produtos ostentando a marca «Cottonelle» num supermercado em Gattorna (na província de Génova) pertencente à empresa Fransa Discount di Lubiano Giorgio (a seguir «Fransa»). A Graffione considerou que a venda destes produtos constituía um acto de concorrência desleal e que prejudicava a sua reputação, uma vez que a Graffione tinha informado os seus clientes que os produtos Cotonelle deixavam de poder ser vendidos em Itália. A Graffione requereu ao Tribunale di Chiavari que proferisse uma injunção proibindo a Fransa de vender produtos Cottonelle no seu supermercado.
5.
A Fransa alegou em sua defesa que os produtos cm questão tinham sido fabricados em França, onde o registo da marca «Cottonelle» não tinha sido declarado nulo. A Fransa alegou que uma decisão que proibisse de vender tais produtos cm Itália seria uma medida de efeito equivalente a uma restrição quantitativa à importação, contrária ao artigo 30.° do Tratado. A Fransa invocou o acórdão deste Tribunal de Justiça no processo dito «Clinique» (
1
), que dizia respeito à natureza alegadamente enganosa do nome de um produto importado de França para a Alemanha e no qual o Tribunal de Justiça declarou que a denominação não era enganosa e o seu uso não podia ser proibido. A Fransa remeteu também para a primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, a seguir «directiva relativa às marcas» ou simplesmente «directiva» (
2
).
6.
O pedido da Graffione foi julgado improcedente pelo juiz singular do Tribunale di Chiavari. Graffione recorreu para o tribunal colectivo, que, por despacho de 29 de Outubro de 1994, submeteu as seguintes questões ao Tribunal de Justiça para decisão a título prejudicial:
«1)
Devem os artigos 30.° e 36.° ser interpretados no sentido de que se opõem à aplicação restritiva das normas nacionais de um Estado-membro que proíbem a circulação no seu território de um produto proveniente de outro Estado-Membro cm que esse mesmo produto foi legitimamente fabricado e provido de uma marca?
2)
Devem as disposições da alínea b) do n.° 2 do artigo 12.° da Directiva 89/104 ser interpretadas no sentido de que implicam a harmonização das disposições nacionais em matéria de caducidade do direito, pelos fundamentos nelas referidas, relativamente a produtos comercializados a nível comunitário?
3)
Devem as disposições referidas na questão 2, num caso como o examinado no presente processo, ser interpretadas também à luz do princípio da proporcionalidade no sentido de que se opõem à aplicação restritiva das normas nacionais de um Estado-Membro destinadas a impedir a circulação nesse Estado de um produto legitimamente fabricado e provido de marca noutro Estado-Membro de onde provém?»
As questões
7.
Como já foi observado, uma dificuldade prévia no presente caso é identificar as questões sobre as quais o Tribunal de Justiça se deve pronunciar. A Comissão observa nas suas alegações escritas que o tribunal nacional não identificou claramente as disposições da lei nacional relativamente às quais é requerida uma interpretação do direito comunitário. A Comissão refere que o reenvio foi feito no contexto de um processo urgente e sugere que a matéria de facto e de direito podia ter sido estabelecida com maior clareza num processo comum. Quanto a este aspecto, a Comissão remete para o acórdão do Tribunal de Justiça no processo Telemarsicabruzzo e o. (
3
). O Reino Unido também refere nas suas alegações escritas a dificuldade de identificar as questões. As observações muito breves do Governo italiano não lançam qualquer luz sobre o problema.
8.
A Comissão observa que estão em causa no tribunal nacional todas as regras italianas relativas à concorrência desleal e as consequências práticas da decisão da Corte d'appelo di Milano na ordem jurídica interna em Italia. A Comissão afirma que embora esta decisão seja imediatamente exequível relativamente ao grupo Scott (uma vez que a Corte d'appelo recusou atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto para a Corte di cassazione), tal decisão foi proferida num contexto factual inteiramente diferente do processo pendente do Tribunale di Chiavari e não pode ser invocada contra terceiros enquanto não se tornar definitiva. A Comissão também observou que a própria Corte di cassazione teria oportunidade de solicitar uma decisão sobre uma interpretação da directiva relativa às marcas comerciais e que não seria adequado decidir sobre questões relativas à marca nesta fase. A Comissão considera que a questão dos direitos de marca é estranha ao processo pendente no Tribunale di Chiavari e cita decisões nas quais o Tribunal de Justiça se recusou a responder a questões de natureza hipotética ou a questões que não têm qualquer relação com a matéria da acção pendente no tribunal nacional (
4
). A Comissão entende além disso que a segunda e a terceira questão submetida pelo Tribunale di Chiavari devem ser consideradas inadmissíveis.
9.
Concordo com a Comissão na medida cm que, em minha opinião, não é adequado apreciar neste processo a validade das marcas Cotonelle e Cottonelle (a seguir designadas colectivamente como «Cotonelle») do ponto de vista do direito comunitário. Embora as partes no processo principal tenham apresentado algumas observações sobre esta questão, não é uma questão que o tribunal nacional tenha colocado e não resulta do conteúdo do despacho de reenvio que estejam directamente em causa no processo nacional. Afigura-se que o Tribunale di Chiavari não pede ao Tribunal de Justiça que decida se a marca é ou não propícia a induzir em erro ou que interprete o conceito de marca propícia a induzir em erro tal como consta do artigo 12.°, n.° 2, alínea b), da Directiva relativa às marcas comerciais. O objectivo das suas questões sobre a directiva parece ser determinar quais as consequências que derivam de uma decisão que declare o carácter enganoso num Estado-Membro relativamente a bens importados de um outro Estado-Mcmbro em que foi proferida uma decisão cm sentido contrário. Não é surpreendente que a questão da validade da marca não esteja directamente cm causa entre as partes, uma vez que ambas são fornecedores, em diferentes níveis de comércio, de produtos que ostentam a marca Cotonelle. Além disso, o litígio que põe directamente em causa a validade da marca Cotonelle está ainda pendente noutro processo em Itália no qual é parte o titular da marca c onde as questões podem ser directamente apresentadas. Nestas condições, seria inadequado apreciar esta questão no presente reenvio. Assim, não nos diz aqui respeito a interessante questão de saber se a decisão de que a marca é propícia a induzir em erro em Itália seria apoiada por este Tribunal de Justiça para justificar a proibição de importações de um Estado-Membro no qual a marca não foi considerada como propícia a induzir em erro.
10.
Contudo, como sugeri, é dada a este Tribunal de Justiça a oportunidade de se pronunciar sobre o artigo 30.° do Tratado c sobre a directiva de maneira que possa auxiliar o tribunal de reenvio. Apesar do despacho de reenvio não ser, como observa a Comissão, um modelo de clareza, apenas seria adequado declará-lo inadmissível se fosse manifesto que as questões submetidas não têm qualquer relação com a matéria do litígio na acção principal (
5
), ou se os fundamentos de facto c de direito estivessem insuficientemente expostos (
6
). Não é o caso aqui. Os fundamentos de facto e de direito estão relativamente claros como já se referiu. Além disso, nada existe de hipotético ou de particularmente invulgar na situação do caso presente. As autoridades nacionais competentes para o registo de marcas comerciais e os tribunais nacionais competentes para confirmar ou anular as marcas podem chegar a conclusões diferentes sobre se uma marca específica é propícia a induzir em erro. E perfeitamente possível prever uma situação em que uma determinada marca comercial pode induzir em erro os consumidores num Estado-Membro mas não no outro. Como referiu o advogado-geral C. Gulmann no processo Clinique (
7
), a questão depende em certa medida do contexto linguístico, social e cultural que pode variar de país para país. A presente denominação fornece uma excelente ilustração relativamente ao factor linguístico. A denominação «Coronelle» pode sem dúvida fazer com que uma pessoa que fale inglês, francês ou italiano creia que o produto é feito de algodão. Contudo, dificilmente terá este efeito sobre uma pessoa que compreenda unicamente alemão ou espanhol, uma vez que as palavras que significam algodão nestas línguas são respectivamente «Baumwolle» e «algodón».
11.
Como já sugeri, a questão que o tribunal nacional aparentemente pretende ver decidida é a de saber se os tribunais de um Estado-Membro no qual uma marca comercial foi declarada nula com fundamento em que é propícia a induzir em erro podem proibir a venda e a importação de bens que ostentam essa marca de outro Estado-Membro cujos tribunais concluíram que a marca não é propícia a induzir em erro. Em particular, se podem fazê-lo por razões de concorrência desleal; isto é, pelo facto de um comerciante não poder obter os bens que ostentam a marca directamente do titular da marca do Estado-Membro no qual esta foi anulada, fica numa situação de desvantagem concorrencial relativamente a outro comerciante que importa os bens de um outro Estado-Membro no qual a marca permanece válida?
Questão 1
12.
A redacção da primeira questão submetida é algo vaga, uma vez que se pergunta simplesmente se os artigos 30.° e 36.° devem ser interpretados no sentido de que se opõem à «aplicação restritiva das normas nacionais» sem especificar as normas nacionais em questão. Afigura-se contudo que, como a Comissão sugeriu nas suas observações, as normas em causa são as disposições italianas relativas à concorrência desleal contidas nos artigos 2598.° a 2061.° do Código Civil, especialmente o artigo 2598.°, n.° 3.
13.
Além disso, como a Comissão também refere e como resulta do despacho de reenvio, o contexto de facto no presente processo é uma disputa entre a Graffione e a Fransa, na qual a primeira alega que a segunda tem uma vantagem concorrencial desleal em virtude de não estar obrigada pela decisão do tribunal de Milão que, segundo parece, apenas obriga o titular da marca. Também resulta evidente, tanto do despacho de reenvio comò das observações de Graffione, que a Graffione não pretende directamente que cesse o comércio pela Fransa dos produtos Cotonelle por razões de protecção do consumidor com fundamento de que a marca é propícia a induzir em erro (de facto, a Graffione pode muito bem ter a esperança de que a decisão da Corte d'appelo di Milano sobre esta questão não seja confirmada no recurso). A questão essencial que se coloca é, portanto, saber se a importação de mercadorias do Estado-Membro A, no qual são legalmente comercializadas, pode ser proibida com fundamento em que a concorrência entre empresas é deslealmente falseada, dado que um comerciante grossista no Estado-Membro B não pode comprar as mercadorias directamente ao fabricante (por razões de protecção do consumidor) ao passo que um retalhista no Estado-Membro B pode importar as mesmas mercadorias ostentando a mesma denominação do Estado-Membro A.
14.
Limitada nestes termos, a questão deve ser respondida negativamente. Qualquer restrição à importação será claramente contrária ao Tratado se tiver unicamente como fundamento circunstâncias como as que constituem a concorrência desleal. É certo que a protecção contra a concorrência desleal é um dos fundamentos reconhecidos pelo Tribunal de Justiça no acórdão dito «Cassis de Dijon» (
8
) para justificar restrições à livre circulação de mercadorias. Contudo, a resposta simples no caso presente é que nada existe de desleal na concorrência entre empresas se ambas forem livres de importar e vender o produto em questão. Se, como sugere a Comissão, o efeito da decisão da Corte d'appelo di Milano — pendente de recurso na Corte di cassazione — fosse simplesmente proibir o titular da marca italiana de a usar e, cm princípio, outros comerciantes não estarem proibidos de vender «Cotonelle» importado, é difícil ver que justificação poderia existir para proibir a venda do «Cotonelle» importado pela Fransa nas circunstâncias do caso presente, uma vez que não se mostra que exista algo que proíba a Graffione de importar ela própria o produto. Sem que seja necessário encetar uma discussão sobre questões de proporcionalidade, é difícil ver como uma restrição à importação pode ser justificada com fundamento na lealdade das trocas comerciais simplesmente porque uma empresa utiliza as possibilidades que lhe são facultadas pelo princípio da livre circulação de mercadorias, enquanto a outra empresa se abstém de o fazer. Acresce que a posição seria idêntica mesmo que a Graffione fosse o agente do grupo Scott e mesmo que, em consequência, estivesse obrigada pela decisão da Corte d'apello di Milano. Mesmo nestas circunstâncias não teria fundamento para impedir um terceiro que não está obrigado pela decisão de importar produtos de um outro Estado-Membro unicamente com base na distorção da concorrência. A distorção da concorrência nesta acepção é um conceito puramente económico que não pode justificar uma restrição às importações, nem nos termos do artigo 36.° nem como uma exigência obrigatória nos termos do acórdão «Cassis di Dijon» (
9
),
15.
Pode contudo ser útil considerar se a resposta seria diferente no caso de urna decisão definitiva do tribunal nacional que tivesse como efeito impedir qualquer pessoa de vender em Italia papel higiénico ou lenços de assoar descartáveis que não são feitos de algodão sob a denominação «Cotonelle» com fundamento em que tal denominação é susceptível de enganar os consumidores. Levanta-se então a questão de saber se tal proibição pode ser exequível relativamente a mercadorias importadas de um outro Estado-Membro onde a marca não é considerada enganosa. A aplicabilidade da proibição em relação a tais mercadorias constituiria uma restrição ao comércio entre Estados-Membros e seria contrária ao artigo 30.° do Tratado, salvo se fosse justificada por uma das razões enunciadas no artigo 36.° do Tratado ou se fosse necessária para garantir uma das «exigências obrigatórias» reconhecidas pela jurisprudência do Tribunal de Justiça no processo «Cassis de Dijon» (
10
). Estas exigências obrigatórias incluem a protecção do consumidor. Não obstante, a aplicabilidade, em relação a bens importados de um outro Estado-Membro, de uma decisão judicial que proíbe o uso de uma marca considerada enganosa podia ser justificada com fundamento na protecção do consumidor, uma vez que, como foi referido acima, é perfeitamente possível que uma marca seja enganosa num Estado-Membro mas não no outro. Contudo, qualquer proibição desta natureza deve respeitar o princípio da proporcionalidade, no sentido de que os consumidores podem não estar suficientemente protegidos por outros meios — por exemplo, no presente processo, pôr um rótulo que explique que o produto não contém de facto algodão. É claro que o ponto de vista acima exposto implica uma tomada de posição, num sentido ou noutro, sobre a alegada natureza enganosa da denominação «Cotonelle».
16.
Em conclusão, todavia, a acção da Graffione contra a Fransa não parece basear-se directamente em considerações de protecção do consumidor, mas sim no fundamento de que há distorção desleal da concorrência em detrimento da Graffione, no caso de ser permitido à Fransa vender em Itália produtos da marca «Cotonelle» importados de França, ao passo que a Graffione não pode distribuir produtos da marca «Cotonelle» fornecidos pelo titular da marca italiana. Pelas razões acima mencionadas, este argumento não pode justificar a proibição das importações.
Questões 2 e 3
17.
Ambas estas questões são relativas à interpretação da directiva relativa às marcas. O objectivo da directiva é harmonizar as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas de forma a eliminar as «disparidades susceptíveis de entravar a livre circulação dos produtos e a livre prestação de serviços e distorcer as condições de concorrência no mercado comum» (
11
). Contudo, a directiva não promove uma harmonização integral das legislações em matéria de marcas, uma vez que o Conselho considera que é suficiente limitar a aproximação «às disposições nacionais que tenham uma incidência mais directa sobre o funcionamento do mercado interno» (
12
). Os autores da directiva reconhecem expressamente que os Estados-Membros não têm a faculdade de determinar os efeitos da caducidade ou da nulidade das marcas (
13
) e que a directiva não exclui a aplicação às marcas de disposições do direito nos Estados-Membros que não estejam abrangidas pelo direito das marcas, tais como disposições relativas à concorrência desleal, à responsabilidade civil ou à defesa dos consumidores (
14
).
18.
Duas disposições da directiva tratam da questão das marcas susceptíveis de enganar. O artigo 3.°, n.° 1, alínea g), dispõe que será recusado o registo ou ficarão sujeitos à declaração de nulidade, uma vez efectuados, os registos relativos às marcas que sejam susceptíveis de enganar o público, por exemplo, no que respeita à natureza, à qualidade ou à proveniência geográfica do produto ou do serviço. O artigo 12.°, n.° 2, alínea b), dispõe que o registo de uma marca fica passível de caducidade se, após a data em que o registo foi efectuado, no seguimento do uso feito pelo titular da marca ou com o seu consentimento, para os produtos ou serviços para que foi registada, a marca induza o público em erro nomeadamente acerca da natureza, qualidade e origem geográfica desses produtos ou serviços. Os Estados-Membros farão entrar em vigor as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento à directiva o mais tardar em 31 de Dezembro de 1992 (
15
).
19.
O ponto importante a notar č que a caducidade de uma marca nos termos do artigo 12.°, n.° 2, alínea b), da directiva ou a recusa inicial do registo de uma marca nos termos do artigo 3.°, n.° 1, alínea g), da directiva não significa necessariamente que a marca não possa ser usada. A única consequência que decorre automaticamente de tal decisão é que o titular da marca (ou o requerente de uma marca) não tem qualquer direito exclusivo de usar essa marca. A afirmação do quinto considerando do preâmbulo da directiva de que os Estados-Membros não têm a faculdade de determinar os efeitos da caducidade ou da nulidade das marcas revela claramente que a directiva deixa às legislações nacionais a faculdade de determinar se, como resultado da recusa de protecção de uma marca com fundamento no seu carácter enganoso, o uso da marca pode ser inteiramente proibido.
20.
Daqui resulta que, se o tribunal nacional tiver declarado a caducidade de uma marca, os outros tribunais nacionais não são obrigados pela directiva a proibir o uso da marca com fundamento na protecção do consumidor nem estão proibidos pela directiva de o fazer.
Conclusão
21.
Em consequência, sou da opinião que as questões submetidas ao Tribunal de Justiça para decisão a título prejudicial pelo Tribunale di Chiavari devem ser respondidas da forma seguinte:
«Se o tribunal competente num Estado-Membro tiver declarado a caducidade de uma marca com fundamento de que a mesma é susceptível de induzir em erro os consumidores sobre a natureza dos produtos e proibiu o uso dessa marca, uma decisão de um outro tribunal do mesmo Estado-Membro que proíba, com fundamento na protecção do consumidor, a venda de produtos que ostentam a marca e que foram importados de outro Estado-Membro, no qual a marca é válida, pode, em determinadas condições, ser compatível com o artigo 30.° do Tratado e não é incompatível com o artigo 12.°, n.° 2, alínea b), da primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas.
Contudo, se a decisão judicial que declara a caducidade da marca for obrigatória apenas para o titular da mesma e não tiver como efeito proibir outras pessoas de vender produtos que ostentam a marca e que foram importados de outro Estado-Membro, uma decisão de um outro tribunal que proíba a venda de tais produtos importados com fundamento em que a concorrência é deslealmente falseada em detrimento da empresa que foi proibida pela decisão judicial que declarou a caducidade da marca de obter os produtos directamente do titular da marca, que não está proibida de obter os produtos que ostentam a marca num outro Estado-Membro, verifica-se uma medida de efeito equivalente a uma restrição quantitativa à importação na acepção do artigo 30.° do Tratado e não pode ser justificada com fundamento na lealdade das trocas comerciais.»
(
*1
)	Língua original: inglês.
(
1
)	Acórdão de 2 de Fevereiro de 1994, Verband Sozialer Wettbewerb (C-315/92, Colect, p. I-317).
(
2
)	JO 1989, L 40 p. 1.
(
3
)	Acórdão de 26 de Janeiro de 1993 (C-320/90, C-321/90 e C-322/90, Colect., p. I-393, n.° 6).
(
4
)	Acórdãos de 16 de Junho de 1981, Salonia (126/80, Recueil, p. 1563), e de 16 de Julho de 1992, Lourenço Dias (C-343/90, Colect., p. I-4673).
(
5
)	V. acórdão Salonia, referido na nota 4.
(
6
)	V. acórdão Tclcmarsicabruzzo c o., referido na nota 3.
(
7
)	Referido na nota 1.
(
8
)	Acórdão de 20 de Fevereiro de 1979, Rewe-Zentrale (120/78, Recueil, p. 649); no que diz respeito à protecção contra concorrência desleal, Peter, Oliver: Free Movement of Goods in the European Community, 3., edição, Londres 1996, Sweet & Maxwell, pp. 237 e segs.
(
9
)	V. Oliver, já referido na nota 8, p. 190, bem como as conclusões do advogado-geral Sir Gordon Slynn no processo Miro (acórdão de 26 de Novembro de 1985, 182/84, Recueil, p. 3731); v. também acórdão dc 22 de Janeiro de 1981, Dansk Supermarked (58/80, Recueil, p. 181, n.° 16).
(
10
)	Referido na nota 8.
(
11
)	Primeiro considerando do preâmbulo.
(
12
)	Terceiro considerando do preâmbulo.
(
13
)	Quinto considerando do preâmbulo.
(
14
)	Sexto considerando do preâmbulo.
(
15
)	Artigo 16.°, n.°2, da directiva, conjugado com o artigo 1.° da Decisão 92/10/CEE do Conselho, de 19 de Dezembro de 1991 (JO 1992, L 6, p. 35).