62016CC0163
OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
MACIEJA SZPUNARA
przedstawiona w dniu 22 czerwca 2017 r. (
1
)
Sprawa C‑163/16
Christian Louboutin,
Christian Louboutin SAS
przeciwko
Van Haren Schoenen BV
[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez rechtbank Den Haag (sąd rejonowy w Hadze, Niderlandy)]
Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2008/95/WE – Bezwzględne podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji – Podstawy mające zastosowanie do oznaczeń składających się z kształtu towaru – Artykuł 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) – Oznaczenie, które składa się wyłącznie z kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru – Zakres stosowania – Pojęcie „kształtu” towaru – Znak towarowy składający się z koloru czerwonego naniesionego na podeszwę buta na wysokim obcasie
Wprowadzenie
1.
Niniejsze postępowanie prejudycjalne daje Trybunałowi sposobność do uściślenia zakresu stosowania bezwzględnych podstaw odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji dotyczących tzw. oznaczeń „funkcjonalnych”, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95/WE (
2
).
2.
Stosowanie tych podstaw ograniczone jest do oznaczeń składających się wyłącznie z „kształtu towaru”. Należy zatem wyjaśnić to pojęcie w związku ze znakiem towarowym Beneluksu należącym do francuskiego kreatora mody Christiana Louboutina, składającym się z koloru czerwonego naniesionego na podeszwę buta na wysokim obcasie.
3.
Wniosek został złożony w ramach powództwa o naruszenie wniesionego przez Ch. Louboutina i spółkę Christian Louboutin SAS (zwanych dalej łącznie „Louboutinem”) przeciwko spółce Van Haren Schoenen BV (zwanej dalej „Van Harenem”) w przedmiocie sprzedaży przez tę ostatnią butów z czerwonymi podeszwami, która naruszała znak towarowy Louboutin.
Ramy prawne
Prawo Unii
4.
Artykuł 3 dyrektywy 2008/95, zatytułowany „Podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji”, stanowi:
„1.   Nie są rejestrowane, a w przypadku gdy zostały już zarejestrowane, mogą zostać uznane za nieważne:
[…]
e)
oznaczenia, które składają się wyłącznie z:
(i)
kształtu wynikającego z charakteru samych towarów;
(ii)
kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego;
(iii)
kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru;
[…]”.
5.
Dyrektywa 2008/95 zostanie zastąpiona dyrektywą (UE) 2015/2436 (
3
), której termin transpozycji upłynie w dniu 14 stycznia 2019 r. Artykuł 4 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) tej dyrektywy odnosi się do oznaczeń składających się wyłącznie z „kształtu lub innej właściwości [towaru], zwiększających znacznie wartość towarów” (
4
).
Konwencja Beneluksu
6.
Prawo znaków towarowych jest regulowane w Niderlandach konwencją Beneluksu w sprawie własności intelektualnej (znaki towarowe i wzory), podpisaną w Hadze w dniu 25 lutego 2005 r. przez Królestwo Belgii, Wielkie Księstwo Luksemburga i Królestwo Niderlandów (zwaną dalej „konwencją Beneluksu”).
7.
Artykuł 2.1 konwencji Beneluksu, zatytułowany „Oznaczenia, z których może składać się znak towarowy Beneluksu”, stanowi między innymi, że „[n]iemniej nie mogą zostać uznane za znaki towarowe oznaczenia składające się wyłącznie z kształtu, który wynika z charakteru samych towarów, który zwiększa znacznie wartość towaru lub który jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego”.
8.
Z postanowienia odsyłającego wynika, że omawiana konwencja nie została jeszcze zmieniona w celu dokonania transpozycji dyrektywy 2015/2436.
Postępowanie główne
9.
Christian Louboutin jest stylistą projektującym między innymi damskie buty na wysokich obcasach. Cechą charakterystyczną tych butów jest systematyczne pokrywanie ich zewnętrznej podeszwy kolorem czerwonym.
10.
W dniu 28 grudnia 2009 r. Louboutin zgłosił znak towarowy, który został zarejestrowany w dniu 6 stycznia 2010 r., dla towarów z klasy 25, mianowicie „obuwia (z wyjątkiem obuwia ortopedycznego)”, jako znak towarowy Beneluksu nr 0874489 (zwany dalej „spornym znakiem towarowym”). W dniu 10 kwietnia 2013 r. rejestracja została skorygowana poprzez ograniczenie objętych nią towarów do „butów na wysokich obcasach (z wyjątkiem obuwia ortopedycznego)”.
11.
Znak ten został opisany jako składający się „z koloru czerwonego (Pantone 18 1663TP) naniesionego na podeszwę buta zgodnie z przedstawieniem (kontur buta nie stanowi części znaku towarowego, lecz służy wyłącznie uwidocznieniu umiejscowienia znaku towarowego)”. Został on przedstawiony poniżej:
12.
Van Haren prowadzi w Niderlandach sprzedaż detaliczną obuwia. W 2012 r. Van Haren sprzedawał damskie buty na wysokich obcasach z podeszwą pokrytą kolorem czerwonym.
13.
Louboutin wniósł do rechtbank Den Haag (sądu rejonowego w Hadze, Niderlandy) powództwo o stwierdzenie popełnienia przez Van Haren naruszenia, które to powództwo zostało uwzględnione.
14.
Van Haren wniósł sprzeciw od tego wydanego zaocznie wyroku na podstawie art. 2.1 ust. 2 konwencji Beneluksu, powołując się na nieważność spornego znaku towarowego.
15.
W postanowieniu odsyłającym rechtbank Den Haag (sąd rejonowy w Hadze) uściśla, że przyjęta przez Van Haren linia obrony polega na twierdzeniu, iż sporny znak towarowy jest w rzeczywistości dwuwymiarowym znakiem towarowym, w tym wypadku w kolorze czerwonym, który po naniesieniu na podeszwy butów odpowiada kształtowi omawianych butów i znacznie zwiększa ich wartość.
16.
Sąd odsyłający uważa, że rozpatrywany znak towarowy nie jest zwykłym dwuwymiarowym znakiem towarowym, ponieważ jest on nierozerwalnie związany z podeszwą buta. Zauważa on, że jakkolwiek ustalono, iż sporny znak towarowy stanowi część towaru, to jednak nie jest oczywiste, czy pojęcie „kształtu” w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95 ograniczone jest jedynie do trójwymiarowych cech towaru, takich jak kontury, wymiar i objętość towaru, z wyłączeniem kolorów.
17.
W tym względzie zdaniem tego sądu, gdyby należało uznać, że pojęcie „kształtu” nie obejmuje kolorów towaru, podstawy odmowy przewidziane w omawianym art. 3 ust. 1 lit. e) nie miałyby zastosowania, tak że dana osoba mogłaby uzyskać bezterminową ochronę dla znaków towarowych obejmujących kolor wynikający z funkcjonalności towaru, na przykład zabezpieczających ubrań odblaskowych lub butelek z warstwą izolacyjną.
Pytanie prejudycjalne i postępowanie przed Trybunałem
18.
W tych okolicznościach rechtbank Den Haag (sąd rejonowy w Hadze) postanowił zawiesić postępowanie i skierować do Trybunału następujące pytanie prejudycjalne:
„Czy pojęcie »kształtu« w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy [2008/95] jest ograniczone do trójwymiarowych cech towaru, takich jak (przedstawione trójwymiarowo) kontury, rozmiar i objętość towaru, czy też przepis ten obejmuje swoim zakresem również inne (niż trójwymiarowe) cechy towaru, takie jak kolor?”.
19.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wpłynął do sekretariatu Trybunału w dniu 21 marca 2016 r. Uwagi na piśmie zostały przedstawione przez strony w postępowaniu głównym, przez rządy niemiecki, węgierski, portugalski i fiński oraz przez Komisję Europejską. Strony w postępowaniu głównym, rząd niemiecki i Komisja wzięły udział w rozprawie, która odbyła się w dniu 6 kwietnia 2017 r.
Analiza
Uwagi wstępne
20.
System ochrony znaków towarowych stanowi z jednej strony nieodzowny element systemu konkurencji, do którego ustanowienia i utrzymania zmierza prawo Unii. Z drugiej strony zarejestrowany znak towarowy przyznaje swojemu właścicielowi, w odniesieniu do określonych towarów i usług, wyłączne prawo pozwalające mu na zmonopolizowanie zarejestrowanego oznaczenia jako znaku towarowego bez ograniczenia w czasie (
5
).
21.
Jakkolwiek, ogólnie rzecz ujmując, obydwa te względy nie są ze sobą sprzeczne, to jednak inaczej jest w przypadku oznaczeń pokrywających się z zewnętrzną cechą towaru. Zarejestrowanie takiego oznaczenia jako znaku towarowego może bowiem ograniczyć możliwość wprowadzenia na rynek konkurencyjnych towarów (
6
).
22.
Założenie to leży u podstaw szczególnego uregulowania, zawartego w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95, mającego zastosowanie do oznaczeń, które składają się z kształtu towaru.
23.
Pragnę zauważyć, że względy te mają również odpowiednio zastosowanie do innych oznaczeń przedstawiających zewnętrzną cechę towaru, o którego rejestrację się wnioskuje.
24.
Tak więc Trybunał wskazał, że oznaczenia składające się z kolorów samych w sobie budzą co do zasady te same zastrzeżenia w odniesieniu do ryzyka zmonopolizowania cech użytkowych towaru. W tym względzie w wyroku Libertel (
7
) uznano konieczność przyjęcia szczególnego podejścia.
25.
Te dwie kategorie oznaczeń, mianowicie z jednej strony oznaczenia składające się z kształtu towaru, a z drugiej strony oznaczenia składające się z koloru samego w sobie, podlegają szczególnym reżimom w ramach systemu dyrektywy 2008/95 w interpretacji Trybunału. Odpowiedź na pytanie przedstawione przez sąd odsyłający wymaga więc dokonania uprzedniej kwalifikacji spornego znaku towarowego z punktu widzenia tych dwóch kategorii.
26.
Bardziej ogólnie rzecz ujmując, niniejsza sprawa wykazuje, że względy odnoszące się do ryzyka zmonopolizowania istotnych cech danego towaru mogą mieć zastosowanie do innych rodzajów znaków towarowych – takich jak na przykład pozycyjne znaki towarowe (
8
) lub ruchome znaki towarowe (
9
), a także, potencjalnie, znaki towarowe dźwiękowe, zapachowe lub smakowe – które również mogą pokrywać się z zewnętrzna cechą danego towaru. Niezależnie od kwalifikacji takich znaków towarowych ważne jest, aby interes w utrzymaniu niektórych oznaczeń w domenie publicznej mógł zostać uwzględniony przy badaniu ich pod kątem rejestracji.
27.
W tym względzie Trybunał mógłby przyjąć różne linie wykładni. Z jednej strony art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95 mógłby być interpretowany w sposób szerszy, jak proponuję poniżej w niniejszej opinii. Z drugiej strony Trybunał mógłby uznać możliwość uwzględnienia interesu w utrzymaniu niektórych oznaczeń w domenie publicznej w ramach badania charakteru odróżniającego oznaczenia w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy w odniesieniu do wszystkich oznaczeń, które pokrywają się z zewnętrzną cechą danego towaru, a wręcz w odniesieniu do innych kategorii oznaczeń, których dostępność jest ograniczona (
10
).
W przedmiocie kwalifikacji spornego znaku towarowego
28.
Uważam, że punktem wyjścia dla analizy wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest kwalifikacja spornego znaku towarowego z punktu widzenia z jednej strony kategorii oznaczeń, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95, a z drugiej strony kategorii, o której mowa w wyroku Libertel (
11
).
29.
Sąd odsyłający twierdzi, że sporny znak towarowy, składający się z koloru czerwonego podeszwy buta, pokrywa się z zewnętrzną cechą danego towaru, jednak sąd ów wstrzymuje się od zakwalifikowania tej zewnętrznej cechy jako „kształtu” towaru.
30.
Stanowiska stron w postępowaniu głównym i czterech państw członkowskich interweniujących w niniejszej sprawie są w tym względzie podzielone. Louboutin utrzymuje w szczególności, że pojęcie oznaczenia składającego się „wyłącznie” z kształtu towaru nie obejmuje pozycyjnych znaków towarowych, takich jak jego znak towarowy w postaci czerwonej podeszwy, które nie składają się z określonego modelu towaru, lecz mogą zostać zastosowane w różnych modelach towaru. Van Haren utrzymuje natomiast, że kolor może być uważany za integralną część kształtu towaru, jak w przypadku spornego znaku towarowego. Komisja zauważa, że nie jest wykluczone, iż oznaczenie składające się z kształtu towaru może mieć również kolor, ale że w rozpatrywanym kontekście kolor sam w sobie postrzegany jest jako autonomiczny czynnik w odniesieniu do towaru, a więc niezależny od kształtu towaru. Wskazuje ona w konsekwencji, że jej uwagi dotyczą koloru samego w sobie.
31.
W tym względzie pragnę zauważyć, że kwalifikacja spornego znaku towarowego stanowi ocenę faktyczną, której dokonanie należy w niniejszej sprawie do sądu odsyłającego. Wzgląd ten nie uniemożliwia jednak Trybunałowi udzielenia wskazówek, którymi może kierować się ten sąd dokonując własnej oceny.
32.
Jakkolwiek kilka stron opisuje rozpatrywany znak towarowy jako „pozycyjny znak towarowy”, pragnę zauważyć, że dyrektywa 2008/95 i orzecznictwo Trybunału nie wiążą konsekwencji prawnych z taką kwalifikacją. Ponadto kwalifikacja znaku towarowego jako „pozycyjnego znaku towarowego” nie uniemożliwia sama w sobie uznania tego samego znaku towarowego za składający się z kształtu towaru, ponieważ ta ostatnia kategoria obejmuje również oznaczenia przedstawiające część lub element danego towaru.
33.
Tak więc moim zdaniem do sądu odsyłającego należy ustalenie, czy w niniejszej sprawie chodzi o znak składający się z koloru samego w sobie czy o znak towarowy składający się z kształtu towaru, ale wymagający także ochrony w odniesieniu do koloru.
34.
Dla celów tego badania sąd odsyłający powinien dokonać ogólnej oceny, uwzględniając przedstawienie graficzne i ewentualne opisy złożone wraz z wnioskiem o rejestrację, a także ewentualnie inne elementy użyteczne przy określeniu istotnych cech spornego znaku towarowego (
12
).
35.
Przede wszystkim okoliczność, że sporny znak towarowy został zarejestrowany jako graficzny znak towarowy, nie uniemożliwia zakwalifikowania go jako „znaku towarowego składającego się z kształtu towaru” (
13
).
36.
Należy natomiast zbadać, czy rozpatrywany znak towarowy wymaga ochrony określonego koloru jako takiego, bez żadnego ograniczenia w przestrzeni (
14
), albo czy, przeciwnie, ochrona ta wymagana jest w połączeniu z innymi cechami związanymi z kształtem towaru.
37.
W tym względzie, jeśli dany kolor został naniesiony na ściśle określoną część towaru, nie wydaje mi się wykluczone uznanie, że znak towarowy jest ograniczony w przestrzeni w taki sposób, iż kolor pokrywa się z konkretnym elementem towaru.
38.
Okoliczność, że właściciel znaku towarowego nie wymaga ochrony dla konturów towaru, lecz zostawia sobie możliwość zmiany tych konturów w zależności od modelu, nie musi być decydująca. Może być w szczególności tak, że kontury nie stanowią w każdym razie istotnej cechy oznaczenia. Należy raczej ustalić, czy oznaczenie czerpie swój charakter odróżniający z samego wymagającego ochrony koloru czy też z określonego umiejscowienia tego koloru w związku z innymi elementami kształtu towaru.
39.
Jakkolwiek rozważenie tych względów należy ostatecznie do sądu odsyłającego, pragnę zauważyć, że szereg okoliczności faktycznych wynikających z postanowienia odsyłającego przemawia za wnioskiem, zgodnie z którym dla celów analizy jego ewentualnych aspektów funkcjonalnych rozpatrywany znak towarowy wpisuje się raczej w pojęcie „znaku towarowego składającego się z kształtu towaru”, który wymaga ochrony dla określonego koloru w związku z tym kształtem.
40.
Mimo, że sporny znak towarowy zmierza do ochrony określonego koloru, ochrona ta nie jest wymagana w sposób abstrakcyjny, lecz na potrzeby naniesienia tego koloru na podeszwę buta na wysokim obcasie, zgodnie z przedstawieniem. Kształt buta jako taki nie jest objęty znakiem towarowym, jednak niektóre aspekty tego kształtu, mianowicie te, które umożliwiają ustalenie, że chodzi o damski but na wysokim obcasie, wydają się stanowić część znaku towarowego. Z przedstawienia znaku towarowego wynika, że kolor jest naniesiony na całą podeszwę, bez względu na jej dokładne kontury. Kontury podeszwy wydają się w każdym razie elementem nieistotnym znaku towarowego, który czerpie swój charakter odróżniający z niezwykłego umiejscowienia kolorowego elementu, a także ewentualnie z kontrastu chromatycznego między różnymi częściami buta.
41.
Konkludując, uważam, że badanie istotnych cech spornego znaku towarowego wymaga uwzględnienia zarówno koloru, jak i innych aspektów danego towaru. Ten znak towarowy należy zatem zrównać raczej ze znakiem składającym się z kształtu towaru, wymagającym ochrony dla koloru w związku z tym kształtem – a nie ze znakiem towarowym składającym się z koloru samego w sobie.
42.
Niemniej jednak, w celu udzielenia pełnej odpowiedzi na pytanie prejudycjalne, zbadam obie te hipotezy.
Stosowanie art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95 do znaków towarowych składających się z samego koloru
43.
Trybunał uwzględnił szczególne cechy znaków towarowych składających się z koloru w swoim orzecznictwie zapoczątkowanym wyrokiem Libertel (
15
).
44.
Zgodnie z tym orzecznictwem, o ile nie zachodzą wyjątkowe okoliczności, w szczególności na bardzo szczególnych rynkach, kolory same w sobie nie mają ab initio charakteru odróżniającego, jednak mogą ewentualnie uzyskać taki charakter w następstwie używania w odniesieniu do wymagających ochrony towarów lub usług (
16
).
45.
Ponadto, w ramach analizy charakteru odróżniającego oznaczenia składającego się z koloru samego w sobie, należy ocenić, czy jego rejestracja nie narusza ogólnego interesu przejawiającego się w tym, by nie ograniczać w sposób nieuzasadniony dostępności kolorów dla innych przedsiębiorców, oferujących towary lub usługi tego samego rodzaju (
17
).
46.
Z orzecznictwa tego wynika, że z jednej strony oznaczenia składające się z koloru samego w sobie nie są objęte art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95 i mogą w konsekwencji uzyskać charakter odróżniający w następstwie ich używania, lecz że z drugiej strony, gdy chodzi o oznaczenia pokrywające się z zewnętrzną cechą towaru, ich rejestrację należy oceniać, biorąc pod uwagę te same względy, jak te leżące u podstaw omawianego art. 3 ust. 1 lit. e) (
18
).
47.
Tak więc, wprowadzając ten warunek dla znaków towarowych składających się z koloru samego w sobie, w wyroku Libertel (
19
) uwzględniono w istocie ten sam cel, który leży u podstaw art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95.
48.
Nie zmienia to faktu, że jeśli sporny znak towarowy miałby zostać zakwalifikowany jako „znak towarowy składający się z koloru samego w sobie”, należałoby stwierdzić, że nie jest on objęty zakresem stosowania art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95.
Stosowanie art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95 do oznaczeń składających się z kształtu towaru i z określonego koloru
49.
Następnie należy rozważyć pytanie, czy art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95 ma zastosowanie do oznaczeń składających się z kształtu towaru i wymagających ochrony dla koloru w związku z tym kształtem.
50.
Zdania stron w postępowaniu głównym są w tej kwestii podzielone (
20
), podobnie jak zdania czterech interweniujących państw członkowskich (
21
). Komisja wydaje się wychodzić z założenia, że w niniejszej sprawie kolor należy uważać za autonomiczny aspekt w odniesieniu do kształtu towaru.
51.
Sąd odsyłający wskazuje, że odpowiedzi nie można wywnioskować z brzmienia tego przepisu, lecz że wyłączenie z jego zakresu stosowania trójwymiarowych oznaczeń zawierających kolor napotyka na przeszkodę w postaci leżącego u jego podstaw celu, ponieważ niektóre oznaczenia mogą obejmować cechy funkcjonalne związane jednocześnie z kształtem i z kolorem, takie jak oznaczenie przedstawiające kamizelkę bezpieczeństwa, gaśnicę lub towar służący do izolacji termicznej. Zastanawia się on zatem, czy analizując ten rodzaj oznaczeń pod kątem zakazu oznaczeń funkcjonalnych, należałoby również uwzględnić kolor.
52.
Pragnę zauważyć, że odpowiedź udzielona na to pytanie powinna uwzględniać systematykę art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95.
53.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, cel, do którego zmierza ten przepis, polega na unikaniu tego, by ochrona na podstawie prawa znaków towarowych prowadziła do przyznania ich właścicielom monopolu na rozwiązania techniczne lub funkcjonalne właściwości towaru, których użytkownik mógłby poszukiwać w towarach konkurencyjnych (
22
). Przepis ten pozwala na utrzymanie w domenie publicznej istotnych cech danego towaru, odzwierciedlonych w jego kształcie.
54.
Uważam, że obecność koloru naniesionego na element powierzchni towaru może być uznana za cechę odzwierciedloną w kształcie towaru. Ponadto, jak wskazują przykłady przytoczone przez sąd odsyłający, kolor może stanowić istotną cechę funkcjonalną określonego towaru, tak że zmonopolizowanie koloru w związku z elementem kształtu towaru uniemożliwiłoby konkurentom swobodne oferowanie towarów posiadających tę samą funkcjonalność.
55.
Z tego względu, gdyby oznaczenia składające się jednocześnie z kształtu i koloru towaru nie mogły być badane pod kątem ich funkcjonalności, interes ogólny leżący u podstaw art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95 nie mógłby zostać w pełni zabezpieczony.
56.
Wyrok Libertel (
23
) umożliwia bowiem uwzględnienie tego interesu ogólnego wyłącznie w odniesieniu do oznaczeń składających się z koloru samego w sobie (
24
), nie zaś w odniesieniu do oznaczeń łączących kolor z aspektami kształtu.
57.
W przypadku znaków składających się wyłącznie z koloru, rozważanych przez Trybunał w omawianym wyroku, kolor stanowi aspekt niezależny od kształtu towaru. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku oznaczeń, w których kolor został naniesiony na określoną część towaru. W ramach badania takich oznaczeń funkcjonalność koloru może wynikać z jego umiejscowienia na towarze w taki sposób, że powinno być możliwe łączne badanie tych dwóch aspektów – kształtu i koloru.
58.
Z tego względu moim zdaniem oznaczenia, w których kolory i kształt scalają się ze sobą powinny podlegać analizie funkcjonalności zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95.
59.
Co więcej, ta wykładnia wpisuje się w pełni w zasadę, zgodnie z którą ocenę oznaczenia należy oprzeć na jego całościowym wrażeniu, ponieważ znak towarowy należy rozpatrywać jako całość. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem właściwe zastosowanie art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95 oznacza bowiem, że wszystkie zasadnicze właściwości rozpatrywanego oznaczenia powinny zostać należycie określone na podstawie całościowego wrażenia wywieranego przez to oznaczenie (
25
).
60.
Należy wziąć w tym względzie pod uwagę okoliczność, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem podstawy odmowy, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95, nie stoją na przeszkodzie rejestracji oznaczenia, które pomimo tego, iż składa się z kształtu towaru, obejmuje inny istotny element niefunkcjonalny (
26
). Tak więc moim zdaniem kwestię tego, czy w znaku, składającym się z kształtu i koloru, kolor stanowi element funkcjonalny czy nie, należy badać w ramach całościowej oceny oznaczenia pod kątem art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95. Ponadto z orzecznictwa tego wynika a contrario, że rozpatrywany przepis ma zastosowanie do kształtu towaru obejmującego inny element, jeśli element ten jest funkcjonalny.
61.
Wreszcie, z punktu widzenia kontekstu, podejście to wydaje się znajdować potwierdzenie w przesłankach przyjęcia dyrektywy 2015/2436, której art. 4 ust. 1 lit. e) odnosi się do „kształtu lub innej właściwości […] towarów”.
62.
To odesłanie do „innej właściwości towaru” uwzględnia okoliczność, że dyrektywa 2015/2436, akceptując przedstawienie znaku towarowego w jakiejkolwiek właściwej formie wykorzystującej ogólnie dostępną technologię (
27
), stwarza możliwość rejestrowania nowych rodzajów znaków towarowych, które również mogą budzić wątpliwości co do ich funkcjonalnego charakteru, takich jak dźwiękowe znaki towarowe oraz, potencjalnie, zapachowe i smakowe znaki towarowe.
63.
Tymczasem, w odniesieniu do oznaczeń składających się z kształtu i koloru towaru, które mogą być rejestrowane zarówno w starym, jak i w nowym systemie, dodanie odesłania do „innej właściwości towaru” może być interpretowane na dwa sposoby: to dodanie może być rozumiane jako zmieniające system prawny mający zastosowanie do tych oznaczeń lub jako stanowiące jedynie uściślenie.
64.
Jeśli takie oznaczenia należałoby uważać za niepodlegające art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95, lecz za objęte analogicznymi przepisami nowej dyrektywy 2015/2436, taka wykładnia wymagałaby przyjęcia przepisów przejściowych dla ochrony uzasadnionych oczekiwań właścicieli znaków towarowych zarejestrowanych pod rządami obecnego prawodawstwa (
28
). Okoliczność, że prawodawca nie uznał za niezbędne wprowadzenia takich przepisów przejściowych, może wskazywać, iż uważał on, że system prawny tych oznaczeń jest ten sam w ramach obu tych kolejnych dyrektyw.
65.
Biorąc pod uwagę całość tych rozważań, jestem więc zdania, że art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95 ma potencjalnie zastosowanie do oznaczeń składających się z kształtu towaru, które wymagają ochrony dla określonego koloru.
66.
Jeśli sąd odsyłający uzna – jak sugeruję to w niniejszej opinii (
29
) – że rozpatrywany znak towarowy należy zrównać z takimi oznaczeniami, które łączą kolor i kształt, ten znak towarowy będzie mógł podlegać zakazowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95.
W przedmiocie wykładni pojęcia „kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru”
67.
Tytułem posiłkowym – ponieważ ten aspekt nie został wyraźnie poruszony we wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – pragnę przypomnieć przesłanki stosowania bezwzględnej podstawy, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95, dotyczącej „kształtu, który zwiększa znacznie wartość towaru”.
68.
Trybunał wyjaśnił już, że przepis ten nie jest ograniczony do kształtu towarów mającego wyłącznie wartość artystyczną lub zdobniczą, ale stosuje się również do oznaczeń odnoszących się do towarów, które poza swoją funkcją estetyczną pełnią również inne istotne funkcje (
30
).
69.
Stosowanie rozpatrywanej podstawy opiera się na obiektywnej analizie, mającej wykazać, że właściwości estetyczne rozpatrywanego kształtu wywierają tak istotny wpływ na atrakcyjność towaru, iż okoliczność zastrzeżenia korzystania z niego dla jednego przedsiębiorstwa zakłóciłaby warunki konkurencji na danym rynku. Sposób postrzegania rozpatrywanego kształtu przez konsumenta nie jest decydującym kryterium w tej analizie, która obejmuje potencjalnie zbiór okoliczności faktycznych (
31
).
70.
Ponadto analiza ta dotyczy wyłącznie wartości nierozerwalnie związanej z kształtem i nie powinna w związku z tym uwzględniać atrakcyjności towaru wynikającej z reputacji tego znaku towarowego lub jego właściciela (
32
).
71.
Należy przypomnieć, że rozpatrywany przepis zmierza do wyłączenia przyznania monopolu na zewnętrzne właściwości towaru, które są istotne dla jego powodzenia na rynku, oraz w konsekwencji do uniknięcia sytuacji, w której ochrona znaku towarowego wykorzystywana jest do uzyskania nieuczciwej przewagi, a więc przewagi niewynikającej z konkurencji opartej na cenie lub na jakości (
33
).
72.
Natomiast stosowanie tego przepisu nie jest uzasadnione, kiedy omawiana korzyść wynika nie z właściwości nierozerwalnie związanych z kształtem, lecz z reputacji znaku towarowego lub jego właściciela. Możliwość nabycia takiej reputacji stanowi bowiem istotny aspekt w grze konkurencyjnej, do której utrzymania przyczynia się system znaków towarowych.
Wnioski
73.
Mając na względzie powyższe rozważania, proponuję, aby Trybunał odpowiedział na przedstawione przez rechtbank Den Haag (sąd rejonowy w Hadze, Niderlandy) pytanie prejudycjalne w następujący sposób:
Artykuł 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że może on być stosowany do oznaczenia składającego się z kształtu towaru oraz wymagającego ochrony dla określonego koloru. Pojęcie kształtu, który „zwiększa znacznie wartość” towaru, w rozumieniu tego przepisu dotyczy wyłącznie wartości nierozerwalnie związanej z kształtem i nie umożliwia uwzględnienia reputacji znaku towarowego lub jego właściciela.
(
1
)	Język oryginału: francuski.
(
2
)	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25).
(
3
)	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2015, L 336, s. 1).
(
4
)	Identyczny przepis zawarty został w art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 341, s. 21).
(
5
)	Zobacz wyrok z dnia 6 maja 2003 r., Libertel, C‑104/01, EU:C:2003:244, pkt 48, 49.
(
6
)	Zobacz moja opinia w sprawie Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:322, pkt 31–33.
(
7
)	Zobacz wyrok z dnia 6 maja 2003 r., Libertel, C‑104/01, EU:C:2003:244, pkt 60–65.
(
8
)	Klasycznym przykładem jest dekoracyjny szew na tylnej kieszeni dżinsów. Zobacz dokument SCT 16/2 szesnastej sesji Stałego Komitetu ds. Prawa Znaków Towarowych, Wzorów Przemysłowych i Oznaczeń Geograficznych Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, dotyczący nowych typów znaków towarowych (dostępny na stronie internetowej http://www.wipo.int/policy/fr/sct/).
(
9
)	Zobacz zwłaszcza decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskie ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 23 września 2003 r. (R 772/2001‑1) dotycząca rejestracji unijnego znaku towarowego składającego się z ruchu drzwi samochodowych.
(
10
)	Zobacz propozycja takiego podejścia w doktrynie: A. Kur, M. Senftleben, European Trade Mark Law, Oxford University Press 2017, s. 115; A. Tischner, Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej, Warszawa 2015, s. 346.
(
11
)	Zobacz wyrok z dnia 6 maja 2003 r., Libertel, C‑104/01, EU:C:2003:244.
(
12
)	Zobacz podobnie wyroki: z dnia 6 marca 2014 r., Pi‑Design i in./Yoshida Metal Industry, od C‑337/12 P do C‑340/12 P, niepublikowany, EU:C:2014:129, pkt 54; z dnia 10 listopada 2016 r., Simba Toys/OHIM, C‑30/15 P, EU:C:2016:849, pkt 49.
(
13
)	Pojęcie to obejmuje oznaczenia składające się z kształtów trój- lub dwuwymiarowych oraz oznaczenia graficzne przedstawiające kształt towaru; zob. wyrok z dnia 18 czerwca 2002 r., Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, pkt 76.
(
14
)	Zobacz wyrok z dnia 6 maja 2003 r., Libertel, C‑104/01, EU:C:2003:244, pkt 68.
(
15
)	Zobacz wyrok z dnia 6 maja 2003 r., Libertel, C‑104/01, EU:C:2003:244.
(
16
)	Zobacz podobnie wyroki: z dnia 6 maja 2003 r., Libertel, C‑104/01, EU:C:2003:244, pkt 66, 67; z dnia 24 czerwca 2004 r., Heidelberger Bauchemie, C‑49/02, EU:C:2004:384, pkt 39; z dnia 21 października 2004 r., KWS Saat/OHIM, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, pkt 79.
(
17
)	Zobacz wyrok z dnia 6 maja 2003 r., Libertel, C‑104/01, EU:C:2003:244, pkt 55.
(
18
)	Zobacz podobnie wyrok z dnia 6 maja 2003 r., Libertel, C‑104/01, EU:C:2003:244, pkt 53, 54.
(
19
)	Zobacz wyrok z dnia 6 maja 2003 r., Libertel, C‑104/01, EU:C:2003:244.
(
20
)	Louboutin utrzymuje, że rozpatrywany przepis nie ma zastosowania do pozycyjnych znaków towarowych. Van Haren wskazuje, że ma on do nich zastosowanie w odniesieniu do znaku towarowego składającego się jednocześnie z koloru i z kształtu.
(
21
)	Rządy niemiecki i fiński uważają, że oznaczenie wymagające ochrony dla koloru lub dla przestrzennego umiejscowienia koloru nie może być uważane za składające się „wyłącznie” z kształtu, jak tego wymaga art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95, ponieważ oznaczenie to nie składa się z trójwymiarowych cech kształtu. Natomiast rządy węgierski i portugalski uważają, że rozpatrywany znak towarowy jest zbliżony do trójwymiarowego znaku towarowego obejmującego kolor oraz że ten rodzaj znaków towarowych powinien podlegać art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95.
(
22
)	Wyrok z dnia 18 września 2014 r., Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, pkt 18, 20.
(
23
)	Zobacz wyrok z dnia 6 maja 2003 r., Libertel, C‑104/01, EU:C:2003:244.
(
24
)	Zobacz pkt 24 niniejszej opinii.
(
25
)	Zobacz wyroki: z dnia 14 września 2010 r., Lego Juris/OHIM, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 68–70; z dnia 18 września 2014 r., Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, pkt 21.
(
26
)	Zobacz wyrok z dnia 14 września 2010 r., Lego Juris/OHIM, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 52, 72 i przytoczone tam orzecznictwo.
(
27
)	Zobacz art. 3 i motyw 13 dyrektywy 2015/2436.
(
28
)	Problem związany z tym brakiem przepisów przejściowych został poruszony w doktrynie w postaci komentarza, że unieważnienie prawa do znaku z powodu zmiany prawodawczej mogłoby równać się z wywłaszczeniem. Zobacz A. Kur, M. Senftleben, European Trade Mark Law, Oxford 2017, s. 161.
(
29
)	Zobacz pkt 41 niniejszej opinii.
(
30
)	Wyrok z dnia 18 września 2014 r., Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, pkt 31, 32.
(
31
)	Zwłaszcza naturę rozpatrywanej kategorii towarów, wartość artystyczną danego kształtu, szczególny charakter tego kształtu w porównaniu z innymi kształtami ogólnie dostępnymi na danym rynku, znaczną różnicę ceny w stosunku do wyrobów konkurujących o podobnych właściwościach lub strategię promocyjną producenta podkreślającą głównie estetyczne właściwości danego towaru. Zobacz wyrok z dnia 18 września 2014 r., Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, pkt 34, 35.
(
32
)	Zobacz D. Botis, S. Maniatis, A. von Mühlendahl, I. Wiseman, Trade Mark Law in Europe (wyd. 3), Oxford University Press, 2016, s. 239. Zobacz także w tym kontekście wyrok z dnia 20 września 2007 r., Benetton Group, C‑371/06, EU:C:2007:542, pkt 25–27.
(
33
)	Zobacz moja opinia w sprawie Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:322, pkt 79, 80.