62016TJ0107
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
16 maggio 2017 (
1
)
«Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea figurativo AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT — Malafede — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Potere di riforma»
Nella causa T‑107/16,
Airhole Facemasks, Inc., con sede in Vancouver (Canada), rappresentata da S. Barker, solicitor, e A. Michaels, barrister,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Hanf, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO:
sindustrysurf, SL, con sede in Trapagaran (Spagna),
avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 gennaio 2016 (procedimento R 2547/2014-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Airhole Facemasks e la sindustrysurf,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),
composto da M. Prek, presidente, F. Schalin e J. Costeira (relatore), giudici,
cancelliere: J. Weychert, amministratore
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 marzo 2016,
visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 giugno 2016,
in seguito all’udienza del 25 gennaio 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
Il 1o luglio 2010, la sindustrysurf, SL ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).
2
Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il seguente segno figurativo in bianco e nero:
3
I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 25 e 28 di cui all’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna delle classi suddette, alla seguente descrizione:
—
classe 25: «Indumenti termici»;
—
classe 28: «Giochi, giocattoli; articoli per lo sport e la ginnastica non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di Natale».
4
Il marchio controverso è stato registrato come marchio dell’Unione europea il 28 ottobre 2010, con il numero 9215427, per tutti i prodotti precedentemente indicati.
5
Il 26 luglio 2013, la ricorrente, Airhole Facemasks, Inc., ha depositato presso l’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità di detto marchio con riguardo a tutti i prodotti per i quali lo stesso era stato registrato. I motivi di nullità dedotti a sostegno di tale domanda erano quelli di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 3, e con l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.
6
In primo luogo, la ricorrente ha affermato, in sostanza, che il marchio controverso era stato registrato dalla sindustrysurf sotto il proprio nome, senza il suo consenso, dato che quest’ultimo era limitato unicamente al deposito sotto il nome della ricorrente. Inoltre, la sindustrysurf, nella propria qualità di agente o di rappresentante della ricorrente, era tenuta ad un obbligo generale di lealtà nei suoi confronti e dei suoi interessi commerciali e non poteva, quindi, giustificare in alcun modo la registrazione sotto il proprio nome del marchio controverso. In secondo luogo, la ricorrente afferma che la sindustrysurf era in malafede al momento del deposito del marchio controverso sotto il proprio nome.
7
Con decisione del 30 luglio 2014, la divisione di annullamento ha dichiarato la nullità integrale del marchio controverso ed ha condannato la sindustrysurf alle spese. In particolare, la divisione di annullamento ha concluso che la sindustrysurf era in malafede al momento del deposito della domanda concernente il marchio controverso.
8
Il 29 settembre 2014, la sindustrysurf ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento.
9
Con decisione del 18 gennaio 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha accolto il ricorso e ha annullato la decisione della divisione di annullamento. In primo luogo, la commissione di ricorso ha considerato che, poiché non ricorrevano le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, la domanda di nullità fondata sull’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non poteva essere accolta. Infatti, da un lato, essa riteneva che non vi fosse alcuna prova dell’esistenza tra le parti di un rapporto «agente/mandante», dato che la ricorrente non ha spiegato in che modo l’accordo di distribuzione concluso nel 2009, prima della sua costituzione, dalla Endeavor Snowboards Inc. e dalla sindustrysurf (in prosieguo: l’«accordo di distribuzione») potesse dimostrare l’esistenza di tale tipologia di rapporto. Peraltro, detto accordo non conteneva alcun riferimento al marchio controverso. Dall’altro lato, nulla provava che la ricorrente non aveva acconsentito al deposito del marchio controverso. In secondo luogo, la commissione di ricorso ha considerato che non poteva essere accolta neppure la domanda di nullità fondata sull’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, poiché nel comportamento della sindustrysurf al momento del deposito del marchio controverso non era ravvisabile alcun elemento tale da suggerire che essa aveva agito in malafede. Infatti, in primo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio controverso fosse stato depositato con il consenso della ricorrente. In secondo luogo, il fatto che la sindustrysurf sapesse, al momento del deposito del marchio controverso, che quest’ultimo era già utilizzato dalla ricorrente e da altri distributori, non era di per sé sufficiente a provare l’esistenza della sua malafede. In terzo luogo, nulla provava che la sindustrysurf aveva depositato il marchio controverso a suo nome con l’intenzione di utilizzarlo contro la ricorrente.
Conclusioni delle parti
10
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
in via principale, riformare la decisione impugnata e dichiarare la nullità del marchio controverso;
—
in subordine, annullare la decisione impugnata;
—
condannare la sindustrysurf alle spese del presente ricorso, nonché del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e dinanzi alla divisione di annullamento.
11
L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
—
in via principale, respingere il ricorso e condannare la ricorrente alle spese;
—
in subordine, annullare la decisione impugnata e condannare la ricorrente a sopportare le proprie spese.
In diritto
12
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi. Il primo motivo verte sull’errata interpretazione da parte della commissione di ricorso in merito al mancato riferimento al «segno Airhole» nell’accordo di distribuzione. Il secondo motivo verte sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 3, e dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Il terzo motivo verte sull’errore da parte della commissione di ricorso riguardo alla natura del rapporto esistente tra le parti. Il quarto motivo verte sull’errore da parte della commissione di ricorso riguardo alla portata del consenso della ricorrente al momento deposito del marchio controverso. Il quinto motivo verte sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
13
Il Tribunale ritiene opportuno riunire i cinque motivi dedotti dalla ricorrente in due motivi, dato che i primi quattro motivi invocati attengono tutti alla violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento. Pertanto, il primo motivo verterà sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 3, e dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Il secondo motivo verterà sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
14
Peraltro, ciascuno dei motivi di nullità ravvisati dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata ed invocati dalla ricorrente nel suo ricorso è sufficiente ai fini della nullità del marchio controverso. In tale contesto, si procederà innanzitutto all’esame del secondo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e, se del caso, all’esame del primo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 3, e dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
15
La ricorrente sostiene, in sostanza, che la commissione di ricorso ha erroneamente considerato, al punto 25 della decisione impugnata, che il semplice fatto che la sindustrysurf sapesse che il marchio controverso era già utilizzato dalla ricorrente e da altri distributori nell’Unione europea non era sufficiente a dimostrare la sua malafede. Inoltre, secondo la commissione di ricorso, non vi era prova del fatto che la sindustrysurf avesse intenzione di utilizzare il marchio controverso contro la ricorrente. Ebbene, la sindustrysurf, chiedendo la registrazione del marchio controverso, avrebbe agito in modo tale da violare i suoi obblighi contrattuali. Se ne potrebbe quindi dedurre che essa aveva l’intenzione di cercare di appropriarsi indebitamente del bene della ricorrente. Essa avrebbe pertanto agito in un modo che non rispetterebbe le norme generalmente accettate in materia di comportamento commerciale e che si discosterebbe dai principi accettati in materia di condotta etica o di prassi commerciali oneste. La domanda di marchio dell’Unione europea sarebbe stata quindi depositata in malafede.
16
L’EUIPO sostiene, in sostanza, che, qualora il Tribunale, al pari della commissione di ricorso, giungesse alla conclusione che il marchio controverso era stato depositato dalla sindustrysurf a suo nome, con il consenso della ricorrente, verrebbe escluso qualsiasi rischio di malafede. Dovrebbe pertanto essere respinto il ricorso di annullamento fondato sull’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Per contro, qualora il Tribunale giungesse alla conclusione che il marchio controverso è stato depositato dalla sindustrysurf a suo nome, senza il consenso della ricorrente, occorrerà annullare la decisione impugnata.
17
In via preliminare, occorre ricordare che il sistema del marchio dell’Unione europea si fonda sul principio, sancito all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, secondo il quale al primo depositante è conferito un diritto esclusivo. In forza di tale principio, un marchio può essere registrato come marchio dell’Unione europea soltanto nei limiti in cui non vi osti un marchio anteriore, che si tratti, in particolare, di un marchio dell’Unione europea, di un marchio registrato in uno Stato membro o dall’ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, di un marchio oggetto di registrazione internazionale avente efficacia in uno Stato membro o, ancora, di un marchio oggetto di registrazione internazionale avente efficacia nell’Unione. Per contro, fatta salva l’eventuale applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, il solo fatto che un terzo utilizzi un marchio non registrato non osta a che un marchio identico o simile sia registrato come marchio dell’Unione europea per prodotti o servizi identici o simili [v. sentenza del 28 gennaio 2016, Gugler France/UAMI – Gugler (GUGLER), T‑674/13, non pubblicata, EU:T:2016:44, punto 70 e giurisprudenza ivi citata].
18
L’applicazione di tale principio è temperata, in particolare, dall’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, ai sensi del quale un marchio dell’Unione europea deve essere dichiarato nullo, su domanda presentata all’EUIPO o su domanda riconvenzionale nell’ambito di un’azione per contraffazione, qualora al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio il richiedente abbia agito in malafede. Spetta al richiedente la nullità, il quale intenda basarsi su questo motivo, dimostrare le circostanze che consentono di dichiarare che il titolare di un marchio dell’Unione europea era in malafede al momento del deposito della domanda di registrazione di quest’ultimo (v. sentenza del 28 gennaio 2016, GUGLER, T‑674/13, non pubblicata, EU:T:2016:44, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).
19
La nozione di «malafede» di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non è definita, delimitata, e nemmeno descritta in alcun modo nella normativa (v. sentenza del 28 gennaio 2016, GUGLER, T‑674/13, non pubblicata, EU:T:2016:44, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).
20
A tale riguardo, occorre osservare che, nella sentenza dell’11 giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361, punto 53), la Corte ha fornito diverse precisazioni sul modo in cui doveva essere interpretata la nozione di malafede, quale figurava all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Così, ai fini della valutazione dell’esistenza della malafede del richiedente, ai sensi di tale disposizione, occorre prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie ed esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea e, in particolare, in primo luogo, il fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto o servizio identico o simile e confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione, in secondo luogo, l’intenzione del richiedente di impedire a detto terzo di continuare a utilizzare un siffatto segno, nonché, in terzo luogo, il grado di tutela giuridica di cui godono il segno del terzo ed il segno di cui viene chiesta la registrazione (sentenza del 28 gennaio 2016, GUGLER, T‑674/13, non pubblicata, EU:T:2016:44, punti 73 e 74).
21
Ciò premesso, dalla formulazione adottata dalla Corte nella sentenza dell’11 giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361, punto 53), risulta che i fattori ivi enumerati sono soltanto alcuni esempi tra un insieme di elementi che possono essere presi in considerazione al fine di dimostrare l’eventuale malafede del richiedente la registrazione di un marchio al momento del deposito della domanda (v. sentenza del 28 gennaio 2016, GUGLER, T‑674/13, non pubblicata, EU:T:2016:44, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).
22
Occorre quindi considerare che, nell’ambito dell’analisi globale effettuata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, si può anche tenere conto dell’origine del segno contestato e del suo utilizzo a partire dalla sua creazione, della logica commerciale nella quale si inserisce il deposito della domanda di registrazione del segno come marchio dell’Unione europea nonché della cronologia degli avvenimenti che hanno caratterizzato la sopravvenienza di detto deposito (v. sentenza del 28 gennaio 2016, GUGLER, T‑674/13, non pubblicata, EU:T:2016:44, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).
23
È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se la commissione di ricorso abbia erroneamente considerato, nella decisione impugnata, che la domanda di nullità fondata sull’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, non poteva essere accolta poiché nel comportamento della sindustrysurf al momento del deposito del marchio controverso non era ravvisabile alcun elemento che suggerisse che essa aveva agito in malafede. Più precisamente, in primo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio controverso fosse stato depositato dalla sindustrysurf sotto il proprio nome, con il consenso della ricorrente. Infatti, la corrispondenza intercorsa tra le parti prima e dopo il deposito del marchio confermerebbe che, al momento del deposito, la ricorrente considerava la sindustrysurf responsabile della protezione del marchio controverso. In secondo luogo, il fatto che la sindustrysurf sapesse, al momento del deposito del marchio controverso, che quest’ultimo era già utilizzato dalla ricorrente e da altri distributori, non era di per sé sufficiente a provare l’esistenza della sua malafede. In terzo luogo, nulla provava che la sindustrysurf avesse depositato il marchio controverso a suo nome con l’intenzione di utilizzarlo contro la ricorrente.
24
A tale riguardo, occorre rilevare che è pacifico, tra le parti nel procedimento dinanzi all’EUIPO, che il marchio controverso è stato depositato dalla sindustrysurf, su domanda della ricorrente. Le parti non concordano tuttavia sulla questione se tale domanda, espressa nella corrispondenza del 22 giugno 2010 tra il sig. Max Jenke, presidente dell’Endeavor Design Inc., presidente e amministratore delegato della ricorrente e direttore dell’Endeavor Snowboards, ed il sig. Iker Gomez, direttore della sindustrysurf, riguardasse anche il deposito di tale marchio sotto il nome della sindustrysurf e non sotto quello della ricorrente.
25
Ebbene, si deve necessariamente constatare che, contrariamente a quanto afferma la commissione di ricorso nella decisione impugnata, nella corrispondenza anteriore al deposito del marchio controverso non vi è nulla che lasci supporre che la ricorrente avesse acconsentito, in modo chiaro, preciso ed incondizionato, a tale deposito sotto il nome della sindustrysurf [v., per analogia, sentenza del 29 novembre 2012, Adamowski/UAMI – Fagumit (FAGUMIT), T‑537/10 e T‑538/10, EU:T:2012:634, punto 23 e giurisprudenza ivi citata].
26
Infatti, in primo luogo, la corrispondenza anteriore al deposito attesta unicamente che il marchio controverso è stato depositato su domanda della ricorrente. In essa non si fa alcuna menzione di un consenso della ricorrente alla registrazione del marchio controverso sotto il nome della sindustrysurf. Peraltro, dalla frase «continuiamo per il momento con Airhole» non può dedursi un consenso chiaro, preciso ed incondizionato della ricorrente alla registrazione di detto marchio sotto il nome della sindustrysurf.
27
Inoltre, tale corrispondenza tende piuttosto a dimostrare l’intenzione della ricorrente di depositare il marchio contestato sotto il suo nome. Infatti, essa evidenzia, da un lato, che l’iniziativa e la decisione di procedere al deposito provengono unicamente dalla ricorrente e, dall’altro, che quest’ultima intendeva sopportarne il costo.
28
In secondo luogo, contrariamente alla conclusione della commissione di ricorso, la corrispondenza successiva al deposito non fa altro che confermare la valutazione secondo la quale il consenso espresso dalla ricorrente si limitava unicamente al deposito del marchio controverso. Infatti, appena ha avuto conoscenza della registrazione di tale marchio, la ricorrente ha chiesto il suo trasferimento direttamente alla sindustrysurf, la quale, senza alcuna contestazione, si è impegnata a effettuarlo immediatamente. Poco importa, in tali circostanze, che la ricorrente abbia impiegato quasi un anno per scoprire che il marchio controverso era stato registrato sotto il nome della sindustrysurf, dal momento che, in ogni caso, essa non vi aveva acconsentito.
29
Inoltre, come sostiene correttamente la ricorrente, il suo consenso avrebbe dovuto essere valutato dalla commissione di ricorso anche alla luce delle circostanze oggettive della fattispecie.
30
A tale riguardo, in primo luogo, occorre sottolineare che, da un lato, il marchio controverso era identico al marchio utilizzato, dal 2006, negli Stati Uniti ed in Canada, in particolare, dalla società controllante e dalla consociata della ricorrente, la Endeavor Design e la Endeavor Snowboards e, dall’altro, i prodotti indicati nella sua registrazione erano identici o strettamente connessi ai prodotti contrassegnati da tale marchio.
31
In secondo luogo, il marchio di cui al precedente punto 30 è stato registrato con il nome della ricorrente negli Stati Uniti ed in Canada prima del deposito del marchio controverso.
32
In terzo luogo, la sindustrysurf era, in virtù dell’accordo di distribuzione, il distributore esclusivo, per il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l’Italia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi, dei prodotti ideati e fabbricati dalla Endeavor Snowboards, sotto i marchi depositati Airhole Ninja Masks e Endeavor Snowboards.
33
In quarto luogo, l’accordo di distribuzione stabiliva che l’obiettivo principale del distributore era lo stoccaggio, la vendita e la riparazione di diversi prodotti per praticare lo snowboard. L’articolo 11 di tale accordo, relativo all’utilizzo dei nomi e dei marchi, prevedeva in particolare che il distributore non poteva utilizzare alcun logo, alcuna pubblicità o alcun marchio appartenente alla Endeavor a fini di vendita o di promozione senza il suo consenso espresso e scritto.
34
In quinto luogo, l’accordo di distribuzione era ancora in vigore al momento del deposito del marchio controverso e della domanda di trasferimento di quest’ultimo alla società controllante.
35
Ne consegue che poteva facilmente intendersi che il deposito del marchio controverso rientrava, per la ricorrente, in una logica commerciale destinata ad estendere la protezione del proprio marchio al territorio dell’Unione.
36
Pertanto, la commissione di ricorso ha erroneamente considerato che il marchio controverso era stato depositato dalla sindustrysurf sotto il proprio nome, con il consenso della ricorrente.
37
Peraltro, occorre constatare che la sindustrysurf, depositando il marchio controverso sotto il proprio nome, ha cercato di usurpare i diritti della ricorrente.
38
Innanzitutto, la sindustrysurf non poteva infatti rivendicare alcuna anteriorità rispetto al marchio controverso. È stato accertato che quest’ultimo era utilizzato dal 2006 negli Stati Uniti e in Canada dalla società controllante e dalla consociata della ricorrente e che era stato registrato per detti paesi a nome della ricorrente prima del marchio contestato.
39
Successivamente, la sindustrysurf, in virtù dell’accordo di distribuzione, era perfettamente informata dell’esistenza e dell’utilizzo, da parte della controllante e della consociata della ricorrente, di un marchio identico al momento del deposito del marchio contestato.
40
Infine, i diritti di distribuzione della sindustrysurf, ai sensi dell’accordo di distribuzione, erano rigidamente delimitati da un punto di vista materiale e territoriale. Infatti, da un lato, l’obiettivo principale del distributore era lo stoccaggio, la vendita e la riparazione di diversi prodotti per praticare lo snowboard. Peraltro, la sindustrysurf non poteva utilizzare alcun logo, alcuna pubblicità o alcun marchio appartenente alla Endeavor a fini di vendita o di promozione senza il suo consenso espresso. Dall’altro, i suoi diritti di distribuzione erano limitati unicamente a sei paesi dell’Unione. Come aveva già rilevato la commissione di ricorso al punto 16 della decisione impugnata, il marchio controverso era già utilizzato, al momento della sottoscrizione dell’accordo di distribuzione, dal distributore dell’Endeavor nel Regno Unito.
41
Inoltre, occorre aggiungere che il comportamento della sindustrysurf successivo al deposito del marchio controverso tende a corroborare la valutazione secondo la quale essa ha cercato di usurpare i diritti della ricorrente. Infatti, in primo luogo, dagli elementi del fascicolo risulta che la sindustrysurf non ha informato la ricorrente né del deposito del marchio controverso, né della sua registrazione sotto il proprio nome. Tale informazione è stata portata alla conoscenza della ricorrente soltanto quando quest’ultima si è informata sulla protezione di detto marchio. In secondo luogo, la sindustrysurf si era espressamente impegnata, nella corrispondenza successiva al deposito del marchio controverso, a procedere al suo trasferimento, cosa che non ha mai fatto. In terzo luogo, la sindustrysurf, alcune settimane dopo che i rapporti con la ricorrente si erano deteriorati, ha intimato a quest’ultima ed agli altri distributori nell’Unione dei suoi prodotti di cessare di utilizzare il marchio controverso, pena l’avviamento di un’azione di contraffazione.
42
Alla luce di tutto quanto precede, in seguito ad una valutazione complessiva che tiene conto di tutti i fattori pertinenti, si deve concludere che la sindustrysurf non poteva addurre alcun motivo legittimo per depositare il marchio controverso sotto il proprio nome e che, pertanto, la commissione di ricorso ha erroneamente concluso nel senso dell’assenza di malafede da parte sua.
43
Ne consegue che il primo motivo deve essere accolto.
44
Poiché la violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 è sufficiente per annullare la decisione impugnata, non occorre esaminare il primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 3, e dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
Sulla domanda di riforma della decisione impugnata
45
Occorre ricordare che il potere di riforma, riconosciuto al Tribunale in forza dell’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, non ha come effetto di conferire a quest’ultimo la facoltà di procedere a una valutazione alla quale la commissione di ricorso non ha ancora proceduto. Pertanto, in linea di principio, l’esercizio del potere di riforma deve essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta da detta commissione, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la commissione di ricorso era tenuta a prendere (sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punto 72; v., altresì, sentenza del 28 gennaio 2016, GUGLER, T‑674/13, non pubblicata, EU:T:2016:44, punto 100 e giurisprudenza ivi citata).
46
Infatti, la domanda di riforma non consiste nel chiedere al Tribunale di condannare l’EUIPO ad un qualsiasi obbligo di fare o di non fare, cosa che costituirebbe un’ingiunzione impartita a quest’ultimo. Essa è diretta, al contrario, a che il Tribunale decida, allo stesso titolo della commissione di ricorso, se il marchio controverso debba essere annullato alla luce dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (v. sentenza del 28 gennaio 2016, GUGLER, T‑674/13, non pubblicata, EU:T:2016:44, punto 98 e giurisprudenza ivi citata).
47
Una siffatta decisione rientra fra i provvedimenti che il Tribunale può adottare in base al suo potere di riforma (v. sentenza del 28 gennaio 2016, GUGLER, T‑674/13, non pubblicata, EU:T:2016:44, punto 98 e giurisprudenza ivi citata).
48
Nel caso di specie, occorre rilevare che la commissione di ricorso si è espressa, nella decisione impugnata, sulla valutazione della malafede (punti da 22 a 27 della decisione impugnata), cosicché il Tribunale dispone del potere di riformare detta decisione su tale punto.
49
Ebbene, dalle considerazioni di cui ai precedenti punti da 26 a 44 risulta che la commissione di ricorso era tenuta ad accertare, come aveva ritenuto la divisione di annullamento, la malafede della sindustrysurf al momento della domanda del marchio controverso. Si deve pertanto constatare, alla luce di tutto quanto precede, che ricorrono le condizioni per l’esercizio del potere di riforma del Tribunale.
50
Pertanto, in riforma della decisione impugnata, occorre respingere il ricorso presentato dalla sindustrysurf avverso la decisione della divisione di annullamento che aveva dichiarato la nullità del marchio controverso.
Sulle spese
51
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
52
Nel caso di specie, l’EUIPO è rimasto soccombente, ma la ricorrente non ha formulato una domanda in tal senso. Si deve pertanto condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese. Inoltre, non essendo la sindustrysurf parte del presente procedimento, non possono che essere respinte le conclusioni della ricorrente dirette ad ottenere la sua condanna alle spese del presente ricorso.
53
La ricorrente ha inoltre chiesto che la sindustrysurf venga condannata alle spese sostenute dinanzi alla commissione di ricorso ed alla divisione di annullamento. Si deve ricordare in proposito che, ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate spese ripetibili. Ciò non vale tuttavia per le spese sostenute nel procedimento dinanzi alla divisione di annullamento. Pertanto, la domanda dell’interveniente riguardante le spese relative al procedimento dinanzi alla divisione di annullamento, che non costituiscono spese ripetibili, è irricevibile. Per quanto riguarda la domanda volta ad ottenere la condanna della sindustrysurf alle spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, occorre condannare quest’ultima a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 18 gennaio 2016 (procedimento R 2547/2014-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Airhole Facemasks, Inc. e la sindustrysurf, SL, è annullata e riformata nel senso che è respinto il ricorso proposto dinanzi all’EUIPO dalla sindustrysurf avverso la decisione della divisione di annullamento del 30 luglio 2014.
2)
La Airhole Facemasks e l’EUIPO sopporteranno ciascuno le proprie spese sostenute dinanzi al Tribunale.
3)
La sindustrysurf è condannata alle spese sostenute dalla Airhole Facemasks dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO.
4)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
Prek
Schalin
Costeira
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 maggio 2017.
Firme
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)	* Lingua processuale: l’inglese.