DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
28 septembre 2016 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale HENLEY – Marques du Royaume-Uni et de l’Union européenne verbales antérieures HENLEYS – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure »
Dans l’affaire T‑362/15,
The Lacamanda Group Ltd, établie à Manchester (Royaume-Uni), représenté par Me C. Scott, barrister,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. H. O’Neill, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Nigel Woolley, demeurant à Braceborough (Royaume-Uni), représenté par M. S. Malynicz, barrister,
partie intervenante,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 avril 2015 (affaire R 2255/2012-4), relative à une procédure de nullité entre The Lacamanda Group et Nigel Woolley,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé, lors des délibérations, de M. M. Prek (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er juillet 2015,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 29 octobre 2015,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 20 octobre 2015,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1        Le 25 novembre 2005, l’intervenante, M. Nigel Woolley, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)].
2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal HENLEY (ci-après la « marque contestée »).
3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 14 et 18 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
–        classe 9 : « Appareils et instruments optiques ; jumelles et télescopes, lunettes, lunettes solaires, visières, monocles, étuis et pochettes à lunettes, lunettes solaires et visières ; cadres, verres, protections, chaînes, cordons, ferrures, supports et objectifs, tous pour lunettes ou lunettes solaires ou visières ; dispositifs pour protéger les yeux des blessures ou des accidents ; visières, écrans pour la protection du visage, lunettes ; lentilles de contact; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » ;
–        classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué ; modèles réduits en métaux précieux ; joaillerie, imitations de bijoux, strass ; pierres précieuses ; perles ; fixe-cravates, épingles de cravates, pinces à billets ; porte-clés, bibelots, pendentifs, bagues, bracelets, breloques, colliers, boucles d’oreilles, chaînes, épingles, badges, boutons, épingles de boutonnière, pinces à billets, boutons de manchettes ; instruments d’horlogerie et chronométrie, y compris chronomètres, montres et horloges ; bracelets et chaînes de montres; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » ;
–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matières ; peaux d’animaux; boyaux pour la charcuterie ; bagages, y compris malles, sacs de voyages et valises ; revêtements de meubles en cuir; parapluies, parasols, cannes et bâtons de marche ; fouets et sellerie ; sacs, étuis et portefeuilles ; crédit et étuis de cartes de visite, porte-clés, portes clefs, étuis pour clefs, bourses pour clés ; porte-musique ; trousses à outils, sacs de sport, sacs de plage, sacs d’écoliers, sacs de shopping, sacs à roulettes, filets à provisions, sacs à main, carnassières de chasse, sacs molletonnés, sacs à vêtements de voyage ; vanity-case ; trousses à cosmétiques, pinceaux pour le maquillage et articles cosmétiques ; ceintures ; boîtes ; lacets ; bourses ; porte-monnaie, y compris porte-monnaie de mailles ; attaché-case, porte-documents, sacoches ; étuis pour cartes de visite ; sangles ; lanières ; sacs à dos, havresacs ; valises ; vêtements, colliers, laisses, muselières, tous pour animaux ; habits pour animaux, couvertures de cheval ; fourreaux de parapluies ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ».
4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 28/2006, du 10 juillet 2006. La marque contestée a été enregistrée le 25 janvier 2007, sous le numéro 4 743 563.
5        Le 27 octobre 2009, la requérante, The Lacamanda Group, a présenté une demande de nullité de la marque contestée conformément aux articles 52, paragraphe 1, sous a), et 53, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, lus conjointement avec, d’une part, l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d) dudit règlement et, d’autre part, l’article 8, paragraphe 5, de ce même règlement, en ce que la marque contestée, premièrement, constituait une indication géographique de provenance, deuxièmement, était dépourvue de caractère distinctif, troisièmement, était composée d’une indication devenue usuelle dans le langage courant du commerce et, quatrièmement, étant très semblable aux marques antérieures dont elle était titulaire, portait atteinte à leur renommée.
6        La requérante a fondé sa demande sur les marques antérieures suivantes :
–        la marque britannique verbale HENLEYS, déposée le 17 mai 2005 et enregistrée le 23 juin 2006, sous le numéro n° 2 392 090, et désignant notamment des produits relevant des classes 25 et 35, correspondant respectivement pour chacune de ces classes aux descriptions suivantes : « Tee-shirts, jeans, chemises, jupes, pantalons, vestes » et « Regroupement, pour le compte de tiers, d’un ensemble diversifié de tee-shirts, jeans, chemises, jupes, pantalons et vestes, permettant à une clientèle de les voir et les acheter aisément dans un catalogue de vente par correspondance de vêtements ou par voie de télécommunication, ou sur l’internet à partir d’un site web spécialisé dans ces produits ».
–        la marque communautaire verbale HENLEYS, déposée le 20 juin 2006 et enregistrée le 31 mai 2007, sous le numéro n° 5 148 499, et désignant notamment des produits relevant des classes 25 et 35, correspondant respectivement pour chacune de ces classes aux descriptions suivantes : « Articles d’habillement; chapellerie, sous‑vêtements » et « Le rassemblement, pour des tiers, d’un éventail de vêtements, sous-vêtements et chapellerie, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter ces produits dans un magasin de vêtements ou un département d’habillement dans un grand magasin, dans un catalogue de vente par correspondance de vêtements ou à partir d’un site web spécialisé dans les vêtements ».
7        Par décision du 11 octobre 2012, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité de la marque contestée, en considérant que son enregistrement n’avait pas été effectué en violation des articles 7, paragraphe 1, sous b), c) et d) et 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.
8        La requérante a formé un recours contre cette décision au titre des articles 58 et suivants du règlement n° 207/2009.
9        Par décision du 24 avril 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours de la requérante, en considérant que la marque contestée n’avait pas été enregistrée en violation ni de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d) ni de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.
10      En particulier, la chambre de recours a retenu que :
–        s’agissant de la prétendue violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’était pas nécessaire d’apprécier si la ville de Henley-on-Thames (Royaume-Uni) était connue pour la régate royale annuelle et le terme « HENLEY » désignait un code vestimentaire particulier, associé à cette dernière, dès lors que les produits désignés par la marque contestée n’incluaient pas les vêtements compris dans la classe 25 ;
–        la ville de Henley-on-Thames n’était pas connue pour les produits visés au point 3 ci-dessus et il n’était pas raisonnablement envisageable qu’elle le soit dans le futur ; en outre, le fait qu’une ville soit connue pour un événement sportif ne signifiait pas que le nom de cette ville serait perçu par le public pertinent comme une indication de la provenance géographique de tous les produits possibles, surtout lorsque ceux-ci n’étaient pas typiques, comme c’était le cas pour les produits compris dans les classes 18 et 25 ;
–        s’agissant de la prétendue violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, pour les mêmes motifs pour lesquels la marque contestée n’était pas descriptive, elle ne devait pas non plus être considérée comme étant dépourvue de caractère distinctif ;
–        s’agissant de la prétendue violation de l’article 7, paragraphe 1, sous d), de ce règlement, la requérante n’avait avancé aucun motif au soutien de son recours devant elle ;
–        s’agissant de la prétendue violation de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement, ni une atteinte effective à la renommée de la marque antérieure ni un risque de profit indu ou de préjudice à la renommée ou au caractère distinctif de ladite marque n’avaient été démontrés et, dès lors, une des conditions cumulatives d’application de ladite disposition n’étant pas remplie, il n’était pas nécessaire d’apprécier la renommée de ladite marque.
Conclusions des parties
11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        annuler la décision attaquée ;
–        condamner l’EUIPO aux dépens.
12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        rejeter le recours ;
–        condamner la requérante aux dépens.
13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        confirmer la décision attaquée ;
–        condamner la requérante aux dépens.
En droit
14      À l’appui du recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.
15      Le Tribunal estime qu’il y a lieu d’analyser d’abord le troisième moyen.
16      Dans le cadre du troisième moyen, la requérante allègue, en premier lieu, que la chambre de recours a analysé une seule des conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, omettant de prendre en considération l’influence que le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que l’intensité de la renommée de la marque antérieure, qui seraient très élevés, auraient sur le risque d’atteinte à cette dernière. En second lieu, elle soutient que, compte tenu du caractère quasiment identique des marques et de la renommée importante de la marque antérieure, le public pertinent établira un lien entre les deux marques et sera plongé dans la confusion quant à l’origine commerciale des produits visés par la marque contestée, ce qui porterait préjudice à ses droits exclusifs.
17      L’EUIPO, tout en reconnaissant l’influence du degré élevé de similitude entre les marques en conflit et de renommée de la marque antérieure sur l’appréciation de la dernière condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, rétorque que l’analyse de la chambre de recours peut être considérée comme fondée sur l’hypothèse d’un degré élevé de renommée et de similitude entre les marques. Même dans un tel cas, la condition relative à l’existence d’une atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure ne serait pas remplie. En effet, pour chaque type d’atteinte, un élément essentiel ferait défaut. L’intervenante conteste sur le fond l’existence d’une renommée considérable dont la marque antérieure aurait bénéficiée.
18      L’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 prévoit que, « [s]ur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice ».
19      La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 présuppose donc la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, elle doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque de l’Union antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [voir, en ce sens, arrêts du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, points 34 à 35, et du 29 octobre 2015, Éditions Quo Vadis/OHMI – Gómez Hernández ("QUO VADIS"), T‑517/13, non publié, EU:T:2015:816, point 22].
20      En outre, s’agissant de l’intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque antérieure, il ressort de la jurisprudence que plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque seront importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise (voir arrêt du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C‑252/12, EU:C:2013:497, point 39 et jurisprudence citée).
21      À cet égard, il convient de rappeler que, tout en constituant une des conditions d’application cumulatives de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, la renommée de la marque antérieure et, notamment, l’intensité de celle-ci fait partie des facteurs à prendre en compte lors de l’appréciation tant de l’existence d’un lien d’association dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée, que du risque qu’une des trois atteintes visées dans cette même disposition survienne [voir arrêt du 2 octobre 2015, The Tea Board/OHMI – Delta Lingerie (Darjeeling), T‑627/13, non publié, EU:T:2015:740, point 81 et jurisprudence citée].
22      Ainsi, l’appréciation de l’existence d’une renommée de la marque antérieure constitue une étape indispensable dans l’examen de l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Par conséquent, l’application de ladite disposition implique nécessairement une conclusion définitive quant à l’existence ou non d’une telle renommée, ce qui, en principe, exclut qu’une analyse quant à l’application éventuelle de cette disposition soit entreprise sur la base d’une hypothèse vague, à savoir une hypothèse qui ne reposerait pas sur l’admission d’une renommée d’une intensité spécifique (arrêt du 2 octobre 2015, Darjeeling, T‑627/13, non publié, EU:T:2015:740, point 82).
23      En l’espèce, force est de constater que la chambre de recours s’est limitée à analyser la condition tenant à l’existence d’un des trois types de risques d’atteinte à la marque renommée, indiqués au point 19 ci-dessus, en qualifiant de non nécessaire l’appréciation de la renommée de la marque antérieure, au point 42 de la décision attaquée, sur le fondement du caractère cumulatif des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. À cet égard, il convient de relever qu’il ressort de la lecture de la décision attaquée que la chambre de recours n’a ni conclu à l’existence d’une renommée de la marque antérieure ni émis une hypothèse reposant sur l’admission d’une renommée d’une intensité spécifique ni, par ailleurs, fait sienne l’analyse détaillée qui avait été effectuée par la division d’annulation sur la renommée de la marque antérieure.
24      Dès lors, la chambre de recours, en excluant l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 sans examiner la renommée de la marque antérieure a méconnu cette disposition.
25      En outre, il convient de rappeler que le Tribunal n’est pas en droit d’apprécier lui-même le niveau de renommée de la marque antérieure, dès lors que, comme il ressort d’une jurisprudence constante, conformément à l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le Tribunal effectue un contrôle de légalité des décisions de l’EUIPO. S’il conclut qu’une telle décision, mise en cause dans un recours formé devant lui, est entachée d’une illégalité, il doit l’annuler. Il ne peut cependant pas rejeter le recours en substituant sa propre motivation à celle de l’instance compétente de l’EUIPO, qui est l’auteur de l’acte attaqué [voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2015, Tilda Riceland Private/OHMI – Siam Grains (BASmALI), T‑136/14, EU:T:2015:734, point 33 et jurisprudence citée].
26      Il découle de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit au troisième moyen et, sans qu’il soit besoin d’analyser les autres moyens, d’accueillir le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
27      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
28      L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner à ses propres dépens et aux dépens de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.
29      Toutefois, dans les circonstances du présent litige, il y a lieu de décider que l’intervenante supportera ses propres dépens, en vertu de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 avril 2015 (affaire R 2255/2012-4) est annulée.
2)      L’EUIPO est condamné à ses propres dépens et aux dépens de The Lacamanda Group Ltd.
3)      M. Nigel Woolley supportera ses propres dépens.
Prek
Labucka
Kreuschitz
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 septembre 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.