62012CC0409_SL
Opinion of the Advocate-General
Opinion of the Advocate-General
1. Znamke zaznamujejo tako naš gospodarski sistem kakor tudi nakupovalne navade. Prav tako so subtilno, vendar očitno, dale pečat našemu jeziku. Nekatere znamke so pri tem toliko vplivale na našo predstavo o nekem predmetu, da so se celo znašle v besedišču kot oznaka za predmet.(2)
2. Konverzija v pomenu znamke za njenega imetnika ni brez težav. Blagovna znamka, ki je zaradi dejanj in/ali opustitev imetnika v gospodarskem prometu postala obča oznaka za proizvod ali storitve, za katere je registrirana, se v skladu s členom 12(2)(a) Direktive 2008/95/ES(3) (v nadaljevanju: Direktiva) razveljavi. Sodišče ima v tej zadevi priložnost, da podrobneje pojasni pogoje teh razlogov za razveljavitev. Podrobneje se postavljajo vprašanja, za katero upoštevno javnost mora znamka označevati blago, kdaj gre za relevantno opustitev in ali je razpoložljivost enakovrednega alternativnega opisa za blago pogoj za razveljavitev znamke. Medtem ko je Sodišče v zvezi s tematiko prvega navedenega vprašanja že zavzelo temeljno stališče v zadevi Björnekulla Fruktindustrier(4), glede drugega vprašanja pa se je prvič izreklo v zadevi Levi Strauss(5), je tretje vprašanje za predhodno odločanje v veliki meri nekaj popolnoma novega.
3. Vprašanja se postavljajo v sporu glede veljavnosti znamke „Kornspitz“ med imetnico znamke, družbo Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH (v nadaljevanju: Backaldrin), in njeno konkurentko, družbo Pfahnl Backmittel GmbH (v nadaljevanju: Pfahnl). Znamka je za potrošnike, ne pa za peke, v nekaterih primerih postala sicer generično ime za vrsto peciva.
I – Pravni okvir
A – Pravo Unije
4. Člen 2 Direktive(6) določa, kateri znaki lahko sestavljajo znamko:
„Blagovna znamka je lahko sestavljena iz kakršnihkoli znakov, ki jih je mogoče predstaviti grafično, zlasti iz besed, vključno z osebnimi imeni, slik, črk, števil, oblike blaga ali njegove embalaže, če se s pomočjo teh znakov blago ali storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga ali storitev drugih podjetij.“
5. Člen 3(1) Direktive dalje določa:
„(1) 	Ne registrira se ali, če je registrirano, se lahko razglasi za neveljavno naslednje:
[…]
(b) blagovne znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega značaja;
[…]
(d) blagovne znamke, ki so sestavljene izključno iz znakov ali označb, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni ustaljeni praksi trgovanja;“.
6. Člen 12(2)(a) Direktive določa:
„(2) Brez poseganja v odstavek 1 se blagovna znamka razveljavi, če po datumu registracije:
(a) zaradi dejanj ali opustitve imetnika v gospodarskem prometu postane obča oznaka za proizvod ali storitev, za katero je registrirana;“.
B – Nacionalno pravo
7. Člen 33b(1) avstrijskega Markenschutzgesetz (v nadaljevanju: MSchG), s katerim je prenesen člen 12(2)(a) Direktive, določa:
„Vsakdo lahko zahteva izbris znamke, če je po datumu registracije zaradi dejanj ali opustitve imetnika v gospodarskem prometu postala obča oznaka za proizvod ali storitve, za katere je registrirana.“
II – Dejansko stanje in postopek v glavni stvari
8. Družba Backaldrin je imetnica avstrijske besedne znamke „KORNSPITZ“ (št. 108 725), ki je bila s prioriteto od 13. decembra 1984 registrirana za proizvode iz razreda 30 Nicejskega aranžmaja(7), tako za pekovske izdelke, pecivo, tudi pripravljeno za dopeko, kot tudi surove izdelke in polizdelke za izdelavo takšnih proizvodov (npr. moka in oblikovano testo). Ta postopek se nanaša le na registracijo znamke za (končne) pekovske proizvode, ne pa za surove izdelke in polizdelke.
9. Družba Backaldrin pod znamko „Kornspitz“ proizvaja mešanico za peko iz različnih vrst moke in drobljenca, lanenega semena in soli, ki jih dobavlja predvsem pekom. Ti primešajo vodo, mleko in kvas, oblikujejo in spečejo končni pekovski izdelek, ki ga sami, pa tudi trgovine z živili, ki jim ga dobavljajo, s soglasjem družbe Backaldrins prodajajo kot „Kornspitz“.
10. Po ugotovitvah predložitvenega sodišča ima končni pekovski izdelek značilen okus in obliko. Med strankama je sporno, kako enoten je pekovski izdelek. Družba Backaldrin želi z recepturo, usposabljanjem in neizključno licenco pekov za rabo znamke zagotoviti enoten pekovski izdelek z enotno obliko in brez drugih dodatkov, kot so navedeni v prejšnji točki. Družba Pfahnl pa nasprotno trdi, da so peki pri končni izdelavi pekovskega izdelka prosti in da jih družba Backaldrin ne nadzira, zaradi česar končni izdelek glede oblike in dodanih sestavin močno odstopa.
11. Končni potrošniki pekovski izdelek, ki se v Avstriji prodaja pod znamko „Kornspitz“, dobro poznajo, dobiti pa ga je mogoče na celotnem ozemlju: družba Backaldrin po svojih navedbah dobavlja mešanico za peko 1200 od 1500 avstrijskih pekarn in številnim tujim pekarnam.
12. Večina končnih potrošnikov po ugotovitvah sodišča na prejšnji stopnji, ki jih je družba Backaldrin izpodbijala v pritožbi, meni, da gre pri „Kornspitz“ za opis vrste pekovskih izdelkov, ne pa za označbo izvora proizvodov nekega podjetja. Konkurentom in pekom pa je znano, da je „Kornspitz“ znamka.
13. V skladu z ugotovitvami predložitvenega sodišča peki, ki jim dobavlja družba Backaldrin, svojih strank redno ne opozarjajo na to, da so sporni pekovski izdelki proizvedeni iz mešanice za peko, ki jo proizvaja družba Backaldrin.
14. Družba Backaldrin za svojo znamko sama opravlja marketinške in oglaševalske storitve. Glede varstva znamke zoper posege tretjih oseb v pravo znamk, je predložitveno sodišče ugotovilo, da takšni posegi niso bili prikazani v zadostnem številu. Oddelek za izbris je ugotovil, da družba Backaldrin le v štirih primerih ni ukrepala ali je ukrepala z zamudo zoper peke, ki prodajajo proizvod kot „Kornspitz“, čeprav ni bil proizveden iz mešanice za peko družbe Backaldrins.
15. Družba Pfahnl zatrjuje, da družba Backaldrin trga ne opazuje z vidika pravne zlorabe uporabe njene znamke. Oznaka „Kornspitz“ naj bi bila navedena v 40. izdaji avstrijskega slovarja in skupaj s seznamom avstrijskih izrazov prevzeta v Wikipedijo. Družba Backaldrin nasprotno trdi, da naj bi imeli peki na razpolago reklamni material, občasno naj bi bili z znakom „®“ ali pa z napisom „Kornspitz“ opozorjeni na znamko, noben slovar pa besede ne navaja brez opozorila na značaj znamke. Poleg tega naj bi bilo potrošnikom ravno v mestnem okolju z veliki pekarskimi podjetji in podružnicami znano, da pekovski izdelki niso proizvedeni v kraju samem.
III – Predlog za sprejetje predhodne odločbe in postopek pred Sodiščem
16. Družba Pfahnl je 14. maja 2010 na podlagi člena 33b(1) MSchG zahtevala izbris znamke „Kornspitz“ tako za pekovske izdelke kot tudi ustrezne surovine. Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamts (oddelek za izbris pri avstrijskem uradu za patente) je 26. julija 2011 odredil izbris znamke za vse zgoraj navedene proizvode. Zoper to je družba Backaldrins vložila pritožbo pri predložitvenem sodišču.
17. Družba Pfahnl je zahtevo utemeljila s tem, da so proizvajalci, potrošniki in trgovci „Kornspitz“ prepoznali kot oznako za pekovski proizvod iz temne moke, ki je na obeh koncih zašiljen. Znak naj tako ne bi mogel več razlikovati proizvodov družbe Backaldrins od drugih proizvodov drugih proizvajalcev.
18. Družba Backaldrin glede registracije znamke za surove in vmesne proizvode dodaja, da je izbris izključen že zaradi tega, ker naj bi peki in trgovci z živili „Kornspitz“ še naprej dojemali kot znamko. Družba Backaldrin glede registracije za končne proizvode oporeka temu, da peki, trgovci z živili ali potrošniki znamko razumejo kot generično ime. Tudi če se potrošniki več ne zavedajo, da gre za znamko, pa zavedanje o znamki med peki in trgovci z živili izključuje razvoj generičnega imena. Izbris znamke je poleg tega izključen s tem, da so za označbo pekovskih proizvodov na razpolago alternative, kot so „Knusperspitz“, „Kerni“, „Bio Urkornweckerl“, „Kornstange“, „Kornweckerl“ ali „Alpenspitz“. Poleg tega izbris znamke neutemeljeno posega v lastnino družbe Backaldrins, ki je zaščitena s temeljnimi pravicami.
19. Oberster Patent- und Markensenat v predlogu za predhodno odločanje za preučitev vprašanja, ali je sporna znamka postala obča oznaka blaga, razlikuje glede na različno blago, za katero je bila znamka registrirana. Če je znamka registrirana za surove izdelke in polizdelke, je trg za proizvode sestavljen pretežno iz pekov in trgovcev z živili, ki vedo, da gre za znamko. V tej zvezi naj bi bil izbris izključen, odločbo oddelka za izbrise pri Österreichisches Patentamt pa bi bilo treba spremeniti, ne da bi bila potrebna predložitev vprašanja za predhodno odločanje.
20. Glede registracije za „pekovske izdelke“ in „pecivo“ pa naj bi trg za proizvode večinoma sestavljali končni potrošniki. Ti naj bi po ugotovitvah sodišča na prejšnji stopnji, ki pa jih družba Backaldrin izpodbija, „Kornspitz“ šteli za oznako določene vrste pekovskih izdelkov. Iz sodne prakse Sodišča naj ne bi bilo razvidno, ali je mogoče, da se znamka razvije v generično ime, če potrošniki – ne pa trgovci in trgovski posredniki – znak sicer razumejo kot generični izraz. V nemški teoriji in avstrijski sodni praksi se to zavrača.
21. Predložitveno sodišče meni, da bi bilo iz sodne prakse Sodišča mogoče razbrati, da je razumevanje trgovskih posrednikov upoštevno samo, če vpliva na odločitev o nakupu. Vendar naj v tem primeru peki ne bi imeli interesa za opozarjanje na to, da uporabljajo mešanico za peko in ne delajo „tradicionalno“. Tako vedenje pekov ne vpliva na kupčevo odločitev o nakupu. Če pa bi se v skladu s to tezo ravnalo samo po potrošnikih, bi tako ravno uspešnim znamkam bolj grozil izbris. Poleg tega naj bi izbris znamke za pekovske izdelke ogrozil znamko za mešanico za peko, ker bi zaradi izgube znamke za pekovske izdelke konkurenti sestavini smeli dodati označbo namena „für Kornspitze“. Vprašljivo je, ali je to združljivo z varstvom intelektualne lastnine, ki je zagotovljeno s temeljnimi pravicami.
22. Predložitveno sodišče se dalje sprašuje, ali bi bilo mogoče družbi Backaldrin očitati relevantno opustitev. Opustitev ali obotavljanje v štirih primerih kršitve predpisov s področja prava znamk ne bi moglo biti vzrok za to, da bi znamka postala generično ime. Vprašljivo pa je, ali bi družba Backaldrin od pekov lahko zahtevala, da skrbijo za znamko, ali bi morala znamko sama intenzivneje prikazati kot označbo izvora.
23. Nazadnje predložitveno sodišče opozarja na to, da se v avstrijski sodni praksi zaradi splošnih interesov za trgovsko znamko, ki še vedno velja kot taka, meni, da naj bi se izbrisala, če jo končni potrošniki dojemajo kot občo oznako za blago, v prometu pa niso na razpolago alternativna imena. Glede na to naj bi v prometu obstajala potreba za prosto uporabo oznake.
24. Oberster Patent- und Markensenat je ob upoštevanju zgornjih preudarkov 11. julija 2012 na podlagi člena 267 PDEU Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:
1. Ali znamka postane „obča oznaka za proizvod ali storitev“ v smislu člena 12(2)(a) Direktive 2008/95 (direktiva o znamkah), kadar:
a) trgovci sicer vedo, da gre za označbo izvora, vendar tega končnim [kupcem] po navadi ne razkrijejo, in
b) končni [kupci] znamko (tudi) iz tega razloga več ne dojemajo kot označbo izvora, temveč kot občo oznako za proizvode ali storitve, za katere je znamka registrirana?
2. Ali gre za „opustitev“ v smislu člena 12(2)(a) Direktive 2008/95 že takrat, kadar ostane imetnik znamke nedejaven, čeprav trgovci strank ne opozarjajo, da gre za registrirano znamko?
3. Ali je treba znamko, ki je zaradi dejanj ali opustitve imetnika postala obča oznaka za končnega [kupca], ne pa za trgovce, razveljaviti, kadar in samo kadar so končni potrošniki od nje odvisni, ker ne obstajajo enakovredne alternative?
25. Družbi Backaldrin in Pfahnl, Zvezna republika Nemčija, Italijanska republika in Komisija so podale pisna stališča.
26. Na obravnavi 29. maja 2013 so družbi Backaldrin in Pfahnl, Zvezna republika Nemčija in Komisija podale ustna stališča.
IV – Pravna presoja
A – Uvodne opombe
27. Kot je to pogosto v pravu znamk, je ključ za odgovor na vprašanja, ki jih je postavilo predložitveno sodišče, v funkciji, ki jo varstvo znamke izpolnjuje. Glavna funkcija varstva znamke, kot izhaja iz uvodne izjave 11 Direktive in ustaljene sodne prakse Sodišča, je tako imenovana „funkcija označbe izvora“: Znamka omogoča potrošniku ali končnemu odjemalcu, da identificira poreklo označenega proizvoda(8) in ga razlikuje od porekla drugega proizvoda(9) . Pri tem ne gre za to, da bi moral biti potrošnik sposoben identificirati „dejanskega“ proizvajalca proizvoda, torej podjetje, ki je samo proizvedlo proizvod(10) . To ne ustreza realnosti današnjega gospodarstva, v katerem so delovne naloge razdeljene in v katerem so proizvodi proizvedeni v kompleksnih proizvodnih verigah pod licencami. Znamka veliko bolj zagotavlja, da je blago proizvedeno pod nadzorom podjetja, imetnika znamke(11) .
28. Če pa naj bi znamka primarno omogočila označbo izvora blaga v smislu podjetja, ki nadzira proizvodnjo, se lahko kot znamka v skladu s členom 2 Direktive uporabijo samo taki znaki, s katerimi je mogoče razlikovati blago nekega podjetja od blaga drugih podjetij. Znakov, ki nimajo takšnega razlikovalnega učinka, ni mogoče registrirati(12) . Takšnega razlikovalnega učinka na primer nimajo znaki, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni in ustaljeni praksi trgovanja. V skladu s členom 3(1)(d) Direktive obstaja zanje razlog za zavrnitev(13) . Člen 3 Direktive se nanaša na primere, v katerih znamka že od začetka ne izpolnjuje funkcije označbe izvora. Znak, ki šele po tem, ko je registriran kot znamka, postane obči kot generični izraz in ga zadevna javnost več ne zaznava kot označbo izvora, pa prav tako nima razlikovalnega učinka. Člen 12(2)(a) Direktive za takšne znamke pod nekaterimi pogoji predvideva razveljavitev(14) .
29. Navedene določbe pomenijo skladen splošni sistem, ki ga je treba razlagati v okviru, v katerega so umeščene. Poleg sodne prakse v zvezi z Direktivo in Direktivo 89/104/EGS(15), ki jo je nadomestila, je treba upoštevati tudi sodno prakso v zvezi z Uredbo o znamki Skupnosti, ki vsebuje ustrezne določbe(16) .
30. Čeprav ima razveljavitev znamke, ki je postala generično ime, ob upoštevanju, da je odpadla funkcija označbe izvora znamke, prepričljivo utemeljitev, pa je treba poudariti, da ima za imetnika znamke občutne posledice – veliko bolj kot neregistracija označbe izvora kot znamke na začetku njenega gospodarskega obstoja. Vstop znamke v jezikovno rabo kot pojem za samo blago nazadnje ponazarja uspeh trdega, pogosto dolgoletnega dela imetnika znamke, čigar proizvod je v očeh sveta postal opredmetenje same vrste proizvoda. V veliko primerih je imetnik znamke z uvedbo posebej inovativnega proizvoda šele ustvaril označbo ravno tiste vrste proizvoda, ki ga je označevala njegova znamka.
31. Zakonodajalec je bil v tej zvezi pozvan, naj temeljito pretehta interese. Pri tem je veljalo, da se na eni strani upoštevajo interesi javnosti in konkurence za prosto uporabo pojma, ki ga zadevna javnost ne povezuje več z izvorom, njegova monopolizacija pa konkurente sili k temu, da se mu – po potrebi v korist izumetničeno prikazane alternative – izognejo. Na drugi strani bi bilo treba v tehtanje vključiti interes imetnika, čigar znamke uživajo varstvo na podlagi člena 17(2) Listine o temeljnih pravicah in člena 1 dodatnega protokola k Evropski konvenciji o varstvu temeljnih človekovih pravic(17) . Zakonodajalec je pri tehtanju prišel do sklepa, da je imetniku znamke konverzijo znamke v občo oznako za blago mogoče očitati samo, če slednja temelji na ravnanju ali opustitvi imetnika znamke(18) .
32. Člen 12(2)(a) Direktive kot objektivni dejanski stan zahteva, da je znamka v gospodarskem prometu postala obča oznaka za proizvod ali storitev, za katero je bila registrirana. Kot subjektivni dejanski stan predpis določa, da je do razvoja prišlo zaradi dejanj ali opustitve imetnika v gospodarskem prometu.
33. Predložitveno sodišče Sodišče poziva, naj dodatno pojasni oba pogoja. Prvo in tretje vprašanje za predhodno odločanje se nanašata na objektivni dejanski stan, ki bo najprej preučen, drugo vprašanje pa se nanaša na subjektivni dejanski stan.
B – Objektivni dejanski stan (prvo in tretje vprašanje za predhodno odločanje)
1. Prvo vprašanje za predhodno odločanje
34. Predložitveno sodišče želi s prvim vprašanjem za predhodno odločanje izvedeti, za katero javnost mora znamka postati obča oznaka za blago, da gre za objektivni dejanski stan in grozi izbris v skladu s členom 12(2)(a) Direktive. Predložitveno sodišče poimensko sprašuje, ali v tem smislu zadostuje, da končni potrošnik oznake ne razume več kot označbo izvora, medtem ko trgovci imajo tovrstno razumevanje, vendar ga praviloma ne razkrivajo končnim potrošnikom.
35. Družba Backaldrin, Zvezna republika Nemčija, Francoska republika in Komisija menijo, da je treba v primerih, kot je ta, kot upoštevno javnost upoštevati tako potrošnike kot tudi trgovske posrednike. Po mnenju družbe Pfahnls in Italijanske republike je v tem primeru treba upoštevati samo potrošnike.
a) Upoštevanje kakovosti
36. Vendar preden se lahko posvetim vprašanju upoštevne javnosti, moram obravnavati argument, ki sta ga navedli družba Backaldrin in Zvezna republika Nemčija.
37. Družba Backaldrin in Zvezna republika Nemčija menita, da je treba pri preučitvi konverzije razumevanja znamke v občo oznako upoštevati funkcijo izvora in funkcijo kakovosti ali jamstva znamke, torej ali udeležena javnost proizvod, ki se prodaja pod znamko, povezuje z določenimi lastnostmi in enako kakovostjo.
38. Komisija je ta vidik na ustni obravnavi zavrnila. Če bi bile v okviru člena 12(2)(a) Direktive upoštevane vse funkcije znamke, bi bil izbris izključen, določba pa tako brez področja uporabe. Posledica organizacije postopka proizvodnje, v katerem je imetniku licence dana svoboda pri izdelavi, bi moral biti ustrezen odziv potrošnika, ne pa izguba znamke.
39. Ni dvoma, da znamke poleg pravkar navedene glavne funkcije – to je označevanja izvora(19) – izpolnjujejo tudi številne druge naloge(20) . Sodišče je v svoji sodni praksi pojasnilo, da lahko imetnik znamke izključno pravico iz člena 5(1)(a) Direktive uveljavlja ne le, če gre za poseganje v funkcijo označbe izvora znamke, temveč tudi, če gre za poseganje v funkcije zagotavljanja kakovosti tega proizvoda, obveščanja, investiranja ali oglaševanja.(21) Sodišče pa do sedaj še ni presodilo, ali imajo te funkcije kakšno vlogo tudi pri presoji vprašanja, ali je znak postal generično ime.
40. Upoštevanje kakovosti pri tej presoji nima velikega pomena.
41. To izhaja najprej iz pravilnega razumevanja same funkcije kakovosti. Znamka podjetju omogoča investiranje v kakovost njegovega proizvoda. Potrošnik namreč lahko na podlagi znamke identificira podjetje, ki je proizvedlo blago, in na podlagi svojih izkušenj z nakupom proizvoda nagradi visoko kakovostnega proizvajalca, kakovostno slabšega proizvajalca pa kaznuje z nepozornostjo.(22) V tem smislu služi znamka kot pokazatelj lastnosti proizvoda, ki ostajajo enake.(23)
42. Funkcija kakovosti zato predpostavlja, da znamka izpolnjuje svojo funkcijo označevanja izvora. Generalni pravobranilec F. G. Jacobs je pravilno ugotovil, da znamke „ zaradi funkcije označbe proizvoda predstavljajo pomembno premoženjsko vrednost“, ki vključuje dobro ime podjetja (ali enega njegovih posebnih proizvodov)“(24) . Ščiti pričakovanja potrošnikov glede proizvoda podjetja, ne pa pojma, ki ga potrošnik razume kot generično ime. Če znamka ne izpolnjuje več svoje funkcije označevanja izvora, ker je postala generično ime za proizvod, prav tako ne more več izpolnjevati svoje funkcije označbe kakovosti.
43. Če pa bi se pri presoji konverzije znamke v generično ime upoštevala tudi funkcija označbe kakovosti, torej bi se takšna konverzija zanikala pri znamkah, ki so izgubile funkcijo označbe izvora, vendar so ohranile funkcijo označbe kakovosti, se člen 12(2)(a) Direktive ne bi uporabil, kakor je pravilno ugotovila Komisija.
44. Tako namreč potrošniki, prvič, povezujejo z vsakim generičnim imenom (in ne samo z znamkami) nekatere lastnosti, ki ostanejo enake. Rogljič v obliki francoske štruce kruha ali brez značilnega okusa ne bi bil rogljič. Miza z navpično ploščo ne bi bila miza.
45. Drugič, funkcija označbe kakovosti ne ščiti pričakovanja posebno visoke kakovosti, temveč le pričakovanje določene kakovosti. Z znamko A potrošnik povezuje odlične proizvode, z znamko B kakovostno manj vredne, z znamko C proizvode nestabilne kakovosti.(25) Pri tem je popolnoma nejasno, kdaj naj bi odpadla funkcija označbe kakovosti, ki je izolirana od funkcije označbe izvora.
46. S tem je treba najprej navesti, da se je treba pri konverziji znamke v generično ime ravnati zgolj po funkciji označbe izvora znamke.
b) Upoštevna javnost
47. Na podlagi funkcije označbe izvora znamke je treba sedaj pojasniti, katera javnost je v okviru člena 12(2)(a) Direktive upoštevna za presojo, ali je znamka postala obča oznaka za blago.
48. Sodišče je to vprašanje preučilo v zadevi Björnekulla Fruktindustrier. V sporu o glavni stvari je šlo za znamko za vložene kumarice, ki je sodeč po anketah za potrošnike sicer postala generično ime, vendar ne za trgovce z živilskimi izdelki, menze in okrepčevalnice.
49. Sodišče je podalo razlago takrat veljavnega člena 12(2)(a) Direktive, ki je v bistvu enak členu 12(2)(a) Direktive 89/104 glede na besedilo, sistematiko in cilj Direktive. Ugotovilo je, da je namen celotnega tržnega procesa nakup blaga, ki ga opravijo kupci in končni odjemalci. Vloga trgovskih posrednikov naj bi bila ugotoviti povpraševanje, ga vnaprej oceniti, razširiti ali odvrniti. V skladu s tem je Sodišče razsodilo, „da če pri prodaji blaga, označenega z registrirano znamko, potrošnikom ali končnim odjemalcem sodelujejo trgovski posredniki, predstavljajo zadevno javnost za presojo vprašanja, ali je ta znamka v poslovnem prometu postala obča oznaka za blago, vsi potrošniki ali končni odjemalci in glede na značilnosti trga za zadevno blago vsi trgovci, ki sodelujejo pri prodaji blaga.“(26)
50. Udeleženci lahko na podlagi te sodne prakse pridejo do različnih sklepov v zvezi s predloženo zadevo. Po mnenju družbe Backaldrins, Zvezne republike Nemčije in Komisije so v tem primeru glede na značilnosti trga peki del upoštevne javnosti za zadevne proizvode. Pri tem Francoska republika in Komisija menita, da je odločilnega pomena, da peki sodelujejo pri odločitvi kupcev. Francoska republika opozarja na to, da naj bi imeli peki s tem, da kupcev zavestno ne obvestijo glede lastnosti znamke, še večji vpliv na njihovo odločitev o nakupu. Zvezna republika Nemčija kot argument navaja postopek obdelave, ki ga opravijo peki. Komisija je dodala, da vpliv trgovskih posrednikov raste sorazmerno z njihovim vplivom na proizvod. Družba Backaldrin trdi, da ima velik vpliv pojmovanje trgovcev pri proizvodih, ki se končnim potrošnikom prodajajo nezapakirano in komajda nudijo opozorila na pravice v zvezi z znamko. Na splošno znamka postane obča oznaka samo takrat, če popolnoma nepomemben del udeležene javnosti povezuje označbo izvora z znakom.
51. Družba Pfahnl in Italijanska republika pa zastopata stališče, da peki v tej zadevi niso del upoštevne javnosti. Družba Pfahnl trdi, da peki nimajo vpliva na potrošnike pri odločitvi o nakupu, temveč slednji samostojno in brez posvetovanja izbirajo pekovske izdelke. Poleg tega naj pek ne bi imel trgovskih posrednikov, temveč naj bi spekel izdelek, pri čemer naj bi bilo njegovo delo zaradi uporabe mešanice za peko lažje. Italijanska republika meni, da je mnenje pekov brez pomena, saj njihovo zavedanje glede lastnosti znamke nima vpliva na odločitev končnih potrošnikov glede nakupa.
52. V skladu z zgoraj navedeno sodno prakso, s katere analizo se strinjam, je treba pri presoji, ali je znamka postala generično ime, upoštevati predvsem potrošnike in „glede značilnosti trga“ tudi trgovce, ki sodelujejo pri prodaji blaga. Pri tem se postavlja vprašanje, katere značilnosti trga so bistvene.
53. Besedilo člena 12(2)(a) Direktive, ki ga je skrbno pojasnil generalni pravobranilec P. Léger v zadevi Björnekulla Fruktindustrier(27), v zvezi s tem ne da nobenega napotka.
54. Iz normativnega okvira je sicer mogoče razbrati argumente za to, da je treba v središče presoje premakniti končnega potrošnika, vendar pa ne nudi nobenega dokončnega napotka glede vprašanja, katere značilnosti trga se morajo ujemati, da se tudi osebe, ki se ukvarjajo s trgovino, štej ejo za del upoštevne javnosti.
55. V okviru sistematične razlage je v skladu z zgoraj navedenim treba upoštevati, da člen 3(1)(d) Direktive določa, da se ne registrirajo blagovne znamke, „ki so sestavljene izključno iz znakov ali označb, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni ustaljeni praksi trgovanja“. Ta razlog za zavrnitev – posebni primer neobstoja razlikovalnega značaja (člen 3(1)((b) Direktive) – se lahko v skladu s členom 3(3) zaradi pridobljenega razlikovalnega značaja premosti.
56. Zdi se, da besedilo člena 3(1)(d) Direktive („običajna jezikovna raba“ ali „dobroverna ustaljena praksa trgovanja“) pojem opredeli kot generično ime, če ga potrošniki oziroma trgovci dojemajo kot takega(28) . To bi govorilo za to, da pri presoji konverzije pojma v generično ime po navadi zadostuje, če je konverzija pomena nastopila pri potrošnikih. Za to govori tudi, da se je Sodišče pri presoji vprašanja glede razlikovalnega učinka večkrat ravnalo po potrošnikih, torej normalno obveščenih, pozornih in razumnih povprečnih potrošnikih.(29) Se pa najdejo tudi primeri tega, da Sodišče trgovce vključuje med zadevno javnost.(30)
57. Namen ureditve je, da je treba pri opredelitvi značilnosti trga, če obstajajo, ko se presoja konverzija znamke v občo oznako, upoštevati tudi udeležene trgovce.
58. Kot sem že ugotovil, je glavna funkcija znamke označevanje izvora. Znamka v okviru prodaje blaga daje informacije o izvoru proizvoda. Znamka je s tem, tako kot jezik na splošno, del komunikacijskega procesa, v tem primeru med prodajalcem in kupcem. Ta komunikacijski proces je uspešen samo takrat, kar je tudi njegov namen, znamka pa le takrat izpolnjuje funkcijo, ki utemeljuje njen obstoj, ko obe stranki, ki sta udeleženi v komunikaciji, znamko „razumeta“, torej se zavedata njene funkcije označbe izvora. Če ena od obeh skupin znamko dojema kot občo oznako, prenos podatkov, ki naj bi bil z znamko posredovan, ni uspešen. Načeloma v skladu s tem za izpolnitev objektivnega dejanskega stana člena 12(2)(a) Direktive zadostuje, če potrošnik znamko dojema kot občo oznako. To je menilo Sodišče, ko je ugotovilo, da na splošno „dojemanje potrošnikov ali končnih odjemalcev igra odločilno vlogo“, ker je namen procesa trženja nakup blaga.(31)
59. Iz tega komunikacijskega procesa med prodajalcem in kupcem izhajajo značilnosti, ki jih mora trg dokazati, da trgovski posrednik postane relevanten za presojo lastnosti obče oznake znamke. Znamka lahko namreč funkcijo označbe izvora, kljub nezavedanju kupca glede lastnosti znamke, opravlja še naprej, če trgovski posrednik odločilno vpliva na odločitev o nakupu in je zaradi njegovega poznavanja funkcije izvora znamke komunikacijski proces uspešen. Tako je, če na ustreznem trgu svetovanje trgovskih posrednikov vpliva na uspeh komunikacijskega procesa, oziroma trgovski posrednik celo sam sprejme odločitev glede nakupa, kot je to v primeru lekarn zdravnikov glede zdravil na recept.(32)
60. V tem primeru ni takega odločilnega vpliva na odločitev o nakupu. Stranke pekarne odločitev o nakupu sprejmejo brez odločilnega svetovanja ali celo vplivanja na samo odločitev o nakupu.
61. Nobena druga ugotovitev ne izhaja iz dejstva, da peki z nakupom nekaterih mešanic za peko vplivajo na odločitev strank o nakupu. Nakup mešanice za peko ni vplivanje na nakup gotovega pekovskega izdelka. Tisto je drug proizvod, ki ga peki spečejo iz osnovnega proizvoda in po licenci ponudijo stranki.
62. Tudi odločitev pekov o lastni ponudbi in to, da stranke nimajo informacije o tem, da ima oznaka pekovskega proizvoda lastnost znamke, ne pomenijo odločilnega vplivanja na odločitev potrošnikov o nakupu tega pekovskega izdelka. V skladu z zgoraj navedenim bi takšno vplivanje predpostavljalo, da peki izpolnjujejo funkcijo označbe izvora znamke, v postopku prodaje med prodajalcem in potrošnikom torej vplivajo na odločitev o nakupu potrošnika. Vendar v predloženem primeru peki končni proizvod izdelajo sami na podlagi licence. S tem so na strani proizvajalca, ne pa potrošnika. Omejitev ponujene palete proizvodov in manjkajoče informacije o lastnosti znamke sicer dejansko vplivajo na potrošnikovo odločitev o nakupu, vendar pa peki s tem nimajo vpliva na kupčevo odločitev o nakupu, temveč bolj na prodajalčevo odločitev.
63. Evropsko pravo znamk nikakor ni izjema, če se pri presoji, ali je znamka postala generična, bistveno osredotoči na potrošnika. V Združenih državah Amerike je sodnik Learned Hand že dolgo časa nazaj odločil, da je bistvenega pomena potrošnikovo razumevanje ustrezne besede(33) . Tudi Sodišče Andske skupnosti se pri presoji vprašanja, ali je znamka postala obča oznaka, ravna po razumevanju potrošnika, ker je slednji „tarča varstva znamke“(34) .
64. Nasprotno pa se avstrijski Oberster Gerichtshof – prav tako po sodbi Björnekulla Fruktindustrier – načeloma ravna po „obširni analizi celotne javnosti, ki se sooča z znamko“, ki poleg končnih potrošnikov vključuje tudi proizvajalce in trgovce. Kot argument se v tej zvezi navaja, da so končni potrošniki nekoliko nagnjeni k temu, da znamke uporabljajo kot občo oznako(35) .
65. Ta trditev me ne prepriča. Potrošniki sicer znamke pogosto uporabljajo kot občo oznako, vendar se praviloma zavedajo njenih lastnosti znamke, kar ne zadošča za to, da je izpolnjen objektivni dejanski stan razveljavitve. Primeri, v katerih je potrošnik izgubil vsakršno zavedanje o lastnostih znamke, so razmeroma redki. Če pa tak primer obstaja, znamka ne izpolnjuje več funkcije označbe izvora. Ni razvidno, zakaj bi moral biti v takšnem primeru začetek razvoja znamke v občo oznako, torej objektivni dejanski stan, umetno otežen, s tem da se kot upoštevna javnost pritegne primerljiva skupina s posebnim zavedanjem glede znamke. Tudi varstvo lastniške pravice imetnika znamke na podlagi temeljnih pravic take zahteve ne utemeljuje. Slednjega se upošteva že s tem, da sama izpolnitev objektivnega dejanskega stanu ne povzroči razveljavitve znamke.
66. Nazadnje tudi presoja predložitvenega sodišča, da bi ob razveljavitvi znamke „Kornspitz“ za končne pekovske izdelke konkurenti v skladu s členom 6(1)(b) Direktive mešanice za peko lahko opremili z oznako „zur Herstellung von Kornspitzen“ (in bi tako znamka Backaldrins za mešanice za peko izgubila vrednost) nima za posledico drugačne razlage. Tveganje, da bi znamka za izdelek na začetku proizvodne verige izgubila vrednost zaradi razveljavitve znamke za končni proizvod, izhaja iz odločitve, da se znamka registrira za obe skupini proizvodov in specifične produkcijske in prodajne strukture končnega proizvoda, zlasti njegove proizvodnje s strani pekov in tistih, ki imajo licenco za prodajo končnega proizvoda pod to znamko. Te odločitve je imetnica znamke sprejela sama in s tem ustvarila takšno tveganje. Vendar pa je zaščitena s tem, da je razveljavitev znamke izključena, če konverzija v občo oznako ni posledica njenega ravnanja ali opustitve.
67. Na prvo vprašanje je v skladu z navedenim treba odgovoriti, da je treba člen 12(2)(a) Direktive razlagati tako, da zadevna javnost pri presoji vprašanja, ali je znamka v poslovnem prometu postala obča oznaka za blago, za katero je bila registrirana, vključuje predvsem potrošnike in končne odjemalce. Glede na značilnosti trga je treba upoštevati tudi trgovce, ki sodelujejo pri prodaji blaga. Značilnosti, ki govorijo v prid takšnemu upoštevanju, nastopijo zlasti takrat, ko zadevni trgovci v neki meri vplivajo na odločitev končnih potrošnikov o nakupu. Če ni tako, je znamka postala obča oznaka za blago, za katero je bila registrirana, če jo končni potrošniki dojemajo kot tako, čeprav je trgovcem, ki sami proizvajajo iz osnovnega proizvoda na začetku proizvodne verige imetnika znamke in z njegovim soglasjem prodajajo pod znamko, znano, da gre za označbo izvora, tega pa končni potrošnik praviloma ne poznan.
2. Tretje vprašanje za predhodno odločanje
68. Sodišče želi s tretjim vprašanjem za predhodno odločanje izvedeti, ali razveljavitev znamke, ki je zaradi ravnanja ali opustitve imetnika znamke za končnega potrošnika, ne pa sicer za trgovca, postala obča oznaka, predpostavlja, da ne obstaja enakovredno alternativno ime za sam proizvod, tako da je končni potrošnik opozorjen na oznako.
69. V skladu z ugotovitvami Oberster Patent- und Markensenat je ozadje vprašanja za predhodno odločanje sodna praksa avstrijskega Oberster Gerichtshofs. V skladu z njo je konverzija znamke v občo oznako načeloma izključena, dokler jo trgovci še razumejo kot označbo izvora. Drugače pa naj bi veljalo, če promet ne bi imel nobene enakovredne alternative za znamko, ki je z vidika končnih potrošnikov postala obča oznaka.(36) Čeprav ta pogoj po mnenju predložitvenega sodišča nima opore v besedilu, pa vseeno omogoča primerno izravnavo med položajem imetnika znamke, zaščitenim s temeljnimi pravicami, in splošnim interesom razpoložljivosti znakov, ki označujejo blago in storitve.
70. Po mnenju družbe Backaldrins je konverzija znamke za blago v občo oznako izključena, ko obstaja alternativno ime za blago. To naj bi se domnevalo tudi tedaj, ko alternativna imena za znamko niso vedno enakovredna, zlasti ne v obsegu njene razširjenosti.
71. Družba Pfahnl meni, da je navedena zahteva za presojo razveljavitve znamke nepomembna. V besedilu, sistematiki ali v ciljih Direktive naj za to ne bi bilo nobene osnove. Komisija se s tem strinja.
72. Francoska republika ravno tako meni, da obstoj alternativnih imen ni pogoj za to, da znamka lahko konvertira v občo oznako, vendar pa ji pripisuje učinek pokazatelja. Italijanska republika neobstoj alternativnega imena vidi zgolj kot „dejavnik tveganja“, ki lahko prispeva h konverziji znamke v občo oznako.
73. Menim, da za preizkus razveljavitve znamke ni potrebno preučiti, ali je v prometu na voljo enakovredno alternativno ime za proizvod.
74. Pri tem je treba najprej pojasniti, kaj meni predložitveno sodišče, ko govori o tem, da „ne obstajajo enakovredne alternative“. S tem ne more biti mišljeno, da mora sopomenka objektivno „obstajati“. Jezik je družbeni fenomen, ne pa objektivno opredeljen prostor. Pojem, ki si ga (imetnik znamke) spontano izmisli, ne more biti „enakovredna alternativa“. Pomen besedi namreč daje jezikovna raba.(37) Vsebina, ki je enkrat uvedena, je sicer podvržena konverziji jezikovne rabe, vendar je ni mogoče kar tako zavestno spremeniti. O tem, ali je beseda „alternativa“ za drugo besedo ali pa je tej celo „enakovredna“, odloča jezikovna skupnost, ne pa sodišče. Slednje lahko na prvi pogled „enakovredno“ besedo razume drugače ali pa njeno rabo popolnoma zavrne. Merilo je treba zato razumeti tako, da v skladu z dejansko jezikovno rabo sprašuje po izrazu med uvedenimi sopomenkami. To ustreza tudi razumevanju avstrijskega Oberster Gerichtshof, ki govori o „alternativnem pojmu, ki se uporablja“(38) .
75. Takšno merilo ni predvideno v besedilu določbe in ni združljivo z njenim namenom. Razveljavitev, ki grozi pri konverziji znamke v občo oznako blaga, je v skladu z zgoraj navedenim utemeljena s tem, da znamka ne more več izpolnjevati funkcije označbe izvora. Z razveljavitvijo pravni red zadosti potrebi javnosti do proste razpoložljivosti znaka („zahteva po razpoložljivosti“).(39) Zakonsko določeni pogoj za razveljavitev sicer ni dokaz potrebe javnosti, da je znak uporabljiv, ki je lahko manjša, če so na razpolago drugi znaki za isti namen. Zakonski pogoj je samo to, da je znamka postala obča oznaka za blago. To vprašanje pa ni odvisno od tega, ali so v jezikovno rabo uvedene sopomenke.
76. Nazadnje je treba zavrniti argument, da naj bi bilo potrebno merilo, o katerem se je razpravljalo v tem vprašanju za predhodno odločanje, za to, da bi se zadostilo varstvu lastnine imetnika znamke, zagotovljenem na podlagi temeljnih pravic. Kot je bilo že navedeno, je zakonodajalec izpolnil svojo dolžnost tehtanja interesov javnosti in temeljne pravice imetnika znamke do lastnine s tem, da je za razveljavitev znamke poleg konverzije znamke v občo oznako zahteval tudi izpolnjevanje pogojev subjektivnega dejanskega stanu člena 12(2)(a) Direktive. Za dodatna nenapisana merila v objektivnem dejanskem stanu glede na to ni prostora.
77. Na tretje vprašanje za predhodno odločanje je treba odgovoriti tako, da za presojo razveljavitve znamke ni bistveno, ali so končni potrošniki zaradi pomanjkanja enakovrednih alternativ odvisni od ustreznih oznak.
C – Subjektivni dejanski stan (drugo vprašanje za predhodno odločanje)
78. Drugo vprašanje za predhodno odločanje, ki ga je podalo predložitveno sodišče, se nanaša na subjektivni dejanski stan člena 12(2)(a) Direktive, torej na vprašanje, ali je treba konverzijo v pomenu znaka pripisati imetniku znamke. Predložitveno sodišče želi vedeti, ali gre lahko za opustitev že takrat, ko imetnik znamke ostane nedejaven, čeprav trgovci, ki prodajajo njegov proizvod, strank ne opozorijo na to, da gre za registrirano znamko.
79. Družba Backaldrin meni, da je treba na to vprašanje odgovoriti nikalno. Šlo bi za relevantno opustitev, če imetnik znamke ne bi ukrepal zoper neupravičeno rabo znamke s strani tretjih. Vendar naj bi družba Backaldrin v tem primeru svojim strankam, pekom, v okviru neizključne licence dovolila, da sporne pekovske izdelke prodajajo pod znamko „Kornspitz“. Po njenem mnenju je v trgovini s svežimi živili nenavadno in nesprejemljivo peke zavezati k obveščanju kupcev o tem, da ima znak „Kornspitz“ naravo znamke. Zadostovati bi moralo, da je v prodajalnah s pekovskimi izdelki na razpolago reklamni material.
80. Nasprotno pa družba Pfahnl, Francoska republika, Italijanska republika in Komisija pritrdilno odgovarjajo na vprašanje. Imetnica znamke bi morala biti tudi glede varstva razlikovalnega učinka svoje znamke dovolj pozorna in v gospodarskem prometu izčrpati svoje možnosti, da bi preprečila konverzijo v občo oznako. Peke bi zato morala vzpodbujati k opozarjanju na njeno znamko. Francoska republika meni, da gre za relevantno opustitev, če tega ne stori.
81. Na podlagi člena 12(2)(a) Direktive konverzija znamke v občo oznako za proizvod sama po sebi ne povzroči razveljavitve. Ta konverzija mora biti bolj posledica „dejanj ali opustitve“ imetnika znamke. Besedilo predpisa pri tem ne vsebuje nobene omejitve relevantne opustitve, zaradi katere znamka lahko postane obča oznaka.
82. Sodišče je imelo v zadevi Levi Strauss priložnost, da zavzame stališče v zvezi s tem, katera vrsta opustitve v okviru subjektivnega dejanskega stanu zadostuje. Ugotovilo je, da „nedejavnost lahko pomeni tudi opustitev v smislu, da se imetnik znamke ne sklicuje pravočasno na omenjeni člen 5, ko od pristojnih organov zahteva, da zadevnim tretjim osebam prepovejo uporabo znaka, pri katerem obstaja verjetnost zmede v zvezi s to znamko, saj je namen takih zahtev ravno ohraniti razlikovalni učinek navedene znamke.“(40) Uporaba besede „tudi“ kaže na to, da je Sodišče primer, ki ga je navedlo, štelo le kot primer za relevantno opustitev.
83. Obseg dolžnosti imetnika znamke je mogoče podrobneje določiti na podlagi smisla in cilja določbe. Namen Direktive je najti ravnotežje med interesi imetnika znamke in interesi drugih gospodarskih subjektov za razpoložljivost znakov. Varstvo pravic imetnika znamke torej ni brezpogojno, saj se mora imetnik izkazati za dovolj pozornega glede varstva svoje znamke.(41) Po mojem mnenju to ne velja samo glede varstva znamke pred kršitvami, temveč tudi glede tveganja, da znamka postane obča oznaka. Dolžnost pozornosti vključuje, da imetnik znamke trg opazuje in sprejme ukrepe, ki jih je mogoče od njega zahtevati za varstvo njegove znamke, preden konvertira v občo oznako.
84. Nacionalna sodišča morajo v posameznem primeru ugotoviti, kateri ukrepi so za imetnika znamke primerni in se od njega lahko zahtevajo. Primere za takšne ukrepe je mogoče najti tako v praksi UUNT kot tudi v strokovni literaturi. V poštev pride na primer oglaševanje, namestitev opozoril na etikete (ali table poleg proizvoda, na katerih je njegovo ime) ali pa vplivanje na izdajatelje slovarjev, da bi poleg besede, navedene v slovarju, vpisali tu di opozorilo glede lastnosti znamke.(42) Imetnik znamke se mora izogniti njeni rabi kot obči oznaki(43) in sprejeti ukrepe, ki se od njega lahko razumno pričakujejo, da bi preprečil takšno rabo s strani drugih, ter opozoriti trg na naravo znamke.(44) Če se podeli licenca za rabo znamke, mora tudi v tem okviru imetnik znamke sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito znamke, določiti torej ustrezne pogoje v licenci in v razumni meri nadzorovati njihovo upoštevanje.
85. Na drugo vprašanje za predhodno odločanje je treba torej odgovoriti, da gre za opustitev v smislu člena 12(2)(a) Direktive, če imetnik znamke ne sprejme ukrepov, ki jih je od njega mogoče pričakovati za varstvo njegove znamke pred konverzijo v občo oznako. K temu spada tudi ustrezno vplivanje na njegove imetnike licenc.
V – Predlog
86. Iz zgoraj navedenih razlogov Sodišču predlagam, naj na vprašanja za predhodno odločanje odgovori tako:
– Člen 12(2)(a) Direktive 2008/95/ES je treba razlagati tako, da upoštevna javnost pri presoji vprašanja, ali je znamka v poslovnem prometu postala obča oznaka za blago, za katero je bila registrirana, vključuje predvsem potrošnike in končne odjemalce. Glede na značilnosti trga je treba upoštevati tudi trgovce, ki sodelujejo pri prodaji blaga. Značilnosti, ki govorijo za takšno upoštevanje, nastopijo zlasti takrat, ko zadevni trgovci v neki meri vplivajo na odločitev končnih potrošnikov o nakupu. Če ni tako, je znamka postala obča oznaka za blago, za katero je bila registrirana, če jo končni potrošniki dojemajo kot tako, čeprav je trgovcem, ki sami proizvajajo iz osnovnega proizvoda na začetku proizvodne verige imetnika znamke in z njegovim soglasjem prodajajo pod znamko, znano, da gre za označbo izvora, tega pa končni potrošnik praviloma ne pozna.
– Za presojo razveljavitve znamke ni bistveno, ali so končni potrošniki zaradi pomanjkanja enakovrednih alternativ odvisni od ustreznih oznak.
– Za opustitev v smislu člena 12(2)(a) Direktive gre, če imetnik znamke ne sprejme ukrepov, ki jih je od njega mogoče pričakovati za varstvo njegove znamke pred konverzijo v občo oznako. K temu spada tudi ustrezno vplivanje na imetnike njegove licence.
(1) .
(2)  – V nemščini na primer znamki „Fön“ (Deutsches Patent- und Markenamt (nemški urad za patente in znamke), registrska številka 739154) ali „Heroin“ (register pri Reichspatentamt (patentni urad), št. 31650). Slednje od 30. septembra 1950 ni bilo več mogoče uveljavljati. De Ridder, M., Heroin – Vom Arzneimittel zur Droge, Campus, Frankfurt na Majni 2000, str. 63 in 64. Glede primerov v francoščini glej sklepne predloge generalnega pravobranilca P. Légerja, predstavljene v zadevi Björnekulla Fruktindustrier, sodba z dne 29. aprila 2004 (C‑371/02, Recueil, str. I‑5791, točka 50).
(3)  – Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 299, str. 25).
(4)  – Sodba z dne 29. aprila 2004 v zadevi Björnekulla Fruktindustrier (C‑371/02, Recueil, str. I‑5791).
(5)  – Sodba z dne 27. aprila 2006 v zadevi Levi Strauss (C‑145/05, ZOdl., str. I‑3703, točka 34).
(6)  – Navedena zgoraj v opombi 3.
(7)  – Nicejski aranžma o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil spremenjen.
(8)  – Znamke lahko seveda označujejo tudi storitve. Ker pa se ta primer nanaša na blago, se bom zaradi poenostavitve pogosto skliceval samo na blago.
(9)  – Sodbe z dne 22. septembra 2011 v zadevi Budějovický Budvar (C‑482/09, ZOdl., str. I‑8701, točka 71); z dne 4. oktobra 2001 v zadevi Merz & Krell (C‑517/99, Recueil, str. I‑6959, točka 22) in z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon (C‑39/97, Recueil, str. I‑5507, točka 28).
(10)  – Moji sklepni predlogi v zadevi Martin y Paz (C‑661/11, točka 75).
(11)  – Sodba Canon (navedena zgoraj v opombi 9, točka 28) in sodba z dne 17. oktobra 1990 v zadevi HAG II (C‑10/89, Recueil, str. I‑3711, točki 13 in 14).
(12)  – Člen 3(1)(b) Direktive.
(13)  – Glej sodbo Merz & Krell (navedena zgoraj v opombi 9, točki 28 in 31) in sklepne predloge generalnega pravobranilca D. Ruiz-Jaraboja, predstavljene v zadevi Merz & Krell (sodba navedena zgoraj v opombi 9, točka 40).
(14)  – Sodba Björnekulla Fruktindustrier (navedena zgoraj v opombi 4, točka 22).
(15)  – Prva direktiva Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92).
(16)  – Glej člene 4, 7(1)(d) in 51 Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1). Ustrezne določbe vsebuje tudi Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146).
(17)  – Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Anheuser-Busch proti Portugalski z dne 11. januarja 2007 (št. 73049/01).
(18)  – Sodba Levi Strauss (navedena zgoraj v opombi 5, točka 19).
(19)  – Točka 27 teh sklepnih predlogov.
(20)  – Glej sklepne predloge generalnega pravobranilca D. Ruiz-Jaraboja, predstavljene v zadevi Arsenal Football Club, sodba z dne 12. novembra 2002 (C‑206/01, Recueil, str. I‑10273, točka 46).
(21)  – Sodbe z dne 22. septembra 2011 v zadevi Interflora in Interflora British Unit (C‑323/09, ZOdl., str. I‑8625, točka 38); z dne 23. marca 2010 v združenih zadevah Google Frankreich in Google (od C‑236/08 do C‑238/08, ZOdl., str. I‑2417, točka 77); z dne 18. junija 2009 v zadevi L'Oréal in drugi (C‑487/07, ZOdl., str. I‑5185, točka 58); primerjaj Cornish, W. in drugi, Intellectual Property, 7. izd., Sweet & Maxwell, London, 2010, str. 658–661.
(22)  – Jehoram, T. in drugi, European Trademark Law, Kluwer, Alpen aan den Rijn, 2010, str. 12 in 13.
(23)  – Fezer, K.-.H., Markenrecht, 4. izd., C.H. Beck, München, 2009, uvod, točka 8.
(24)  – Sklepni predlogi generalnega pravobranilca F. G. Jacobsa, predstavljeni v zadevi Parfums Christian Dior, sodba z dne 4. novembra 1997 (C‑337/95, Recueil, str. I‑6013, točka 39).
(25)  – V zvezi z vprašanjem, ki ga je treba tu razločevati, glede sankcij na podlagi prava znamk za široka nihanja pri lastnosti proizvoda primerjaj (v ameriškem pravu) Hennig-Bodewig, F., Die Qualitätsfunktion der Marke im amerikanischen Recht, v: GRUR Int. 1985, str. 445.
(26)  – Sodba Björnekulla Fruktindustrier (navedena zgoraj v opombi 4, točki 24 in 26).
(27)  – Sklepni predlogi generalnega pravobranilca P. Légerja, predstavljeni v zadevi Björnekulla Fruktindustrier (navedena zgoraj v opombi 2, točke od 29 do 43).
(28)  – Generalni pravobranilec P. Léger pa meni, da bi bilo treba iz formulacije in prakse urada za znamke razbrati, da je treba upoštevati stališče povprečnega potrošnika kot tudi stališče gospodarskega subjekta, ki se ukvarja s trženjem. Sklepni predlogi generalnega pravobranilca Légerja, predstavljeni v zadevi Björnekulla Fruktindustrier (navedeni zgoraj v opombi 2, točke od 57 do 60).
(29)  – Sodbe z dne 6. maja 2003 v zadevi Libertel (C‑104/01, Recueil, str. I‑3793, točki 45 in 46); z dne 12. februarja 2004 v zadevi Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, Recueil, str. I‑1619, točka 76) in v zadevi Henkel (C‑218/01, Recueil, str. I‑1725, točka 50); z dne 21. oktobra 2004 v zadevi UUNT proti Erpo Möbelwerk (C‑64/02 P, ZOdl., str. I‑10031, točka 43) in z dne 4. maja 1999 v združenih zadevah Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 in C‑109/97, Recueil, str. I‑2779, točka 53); sklepni predlogi generalnega pravobranilca D. Ruiz-Jaraboja, predstavljeni v zadevi Merz & Krell (sodba navedena zgoraj v opombi 9, točka 44) in v zadevi Levi Strauss (sodba navedena zgoraj v opombi 5, točka 23).
(30)  – Sodba Windsurfing Chiemsee (navedena zgoraj v opombi 29, točka 29).
(31)  – Sodba Björnekulla Fruktindustrier (navedena zgoraj v opombi 4, točka 24).
(32)  – Tako sicer glede člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 sodba z dne 26. aprila 2007 v zadevi Alcon proti UUNT (C‑412/05 P, ZOdl., str. I‑3569, točka 56). Glej tudi sklepne predloge generalne pravobranilke J. Kokott, predstavljene v zadevi Alcon proti UUNT (točke od 48 do 52).
(33)  – Bayer Co. v. United Drug Co. (S.D.N.Y. 1921), 272 F. 505. Glej Berner Intern. Corp. V. Mars Sales Co. (3rd Cir. 1993), 987 F.2d 975; Lemley, M. in M. McKenna, Is Pepsi Really a Substitute for Coke?, 100 Georgetown L. J., str. 2055 in 2066–2069 (2012).
(34)  – Proceso 11-IP-2002.
(35)  – 4 Ob 128/04h – Memory. Zadnjenavedeni argument se tudi v nemški sodni praksi uporablja v prid restriktivne razlage: OLG München, GRUR-RR 2006, 84, 85 „Memory“.
(36)  – OGH, 4 Ob 269/01i – Sony Walkman II z dne 29. januarja 2002; glej OGH, 4 Ob 128/04h – Memory z dne 6. julija 2004.
(37)  – Wittgenstein, L., Philosophische Untersuchungen, Akademie Verlag, Berlin 2011, § 43.
(38)  – OGH, 4 Ob 128/04h – Memory z dne 6. julija 2004.
(39)  – Sodba z dne 10. aprila 2008 v zadevi adidas in adidas Benelux (C‑102/07, ZOdl., str. I‑2439, točke od 22 do 24).
(40)  – Sodba Levi Strauss (navedena zgoraj v opombi 5, točka 34).
(41)  – Prav tam (točki 29 in 30).
(42)  – Če v tej zvezi obstaja pravica, jo je treba izvajati. Smernice za postopek pred UUNT, končno besedilo: november 2007, del D, poglavje 2, str. 9.
(43)  – BK 595/2008‑4 – 5HTP; De la Fuente García, E. in O’Callaghan Muñoz, X., Propiedad Industrial, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2001, str. 223.
(44)  – Eisenführ, G., v: Eisenführ, G. & D. Schennen, Gemeinschaftsmarkenverordnung, 3. izd., Carl Heymanns Verlag, Köln 2010, člen 51, točka 22; Galli, C. in drugi, v: Bonlini G. & M. Confortini, Codice Commentato della Proprietà Industriale e Intelletuale, UTET, Milanofiori Assago, 2011, str. 191.