WYROK SĄDU (trzecia izba)
z dnia 14 grudnia 2011 r.(*)
Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego VÖLKL – Wcześniejszy słowny międzynarodowy znak towarowy VÖLKL – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Częściowa odmowa rejestracji – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 – Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego – Artykuł 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 i zasada 22 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2868/95 – Właściwość izby odwoławczej w przypadku odwołania ograniczonego do części towarów lub usług objętych zgłoszeniem – Artykuł 64 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 – Żądanie zmiany decyzji izby odwoławczej – Artykuł 65 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009
W sprawie T‑504/09
Völkl GmbH & Co. KG, z siedzibą w Erding (Niemcy), reprezentowana przez adwokata C. Raßmanna,
strona skarżąca,
przeciwko
Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez S. Hannego, działającego w charakterze pełnomocnika,
strona pozwana,
w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest
Marker Völkl International GmbH, z siedzibą w Baar (Szwajcaria), reprezentowana przez adwokata J. Bauera,
mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 30 września 2009 r. (sprawa R 1387/2008‑1), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Marker Völkl International GmbH a Völkl GmbH & Co. KG,
SĄD (trzecia izba),
w składzie: O. Czúcz, prezes, I. Labucka i D. Gratsias (sprawozdawca), sędziowie,
sekretarz: T. Weiler, administrator,
po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 16 grudnia 2009 r.,
po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 29 marca 2010 r.,
po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 8 marca 2010 r.,
uwzględniając postanowienie z dnia 19 kwietnia 2010 r. odmawiające wydania zgody na złożenie repliki,
po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 14 lipca 2011 r.,
wydaje następujący
Wyrok
Okoliczności powstania sporu
1        W dniu 25 kwietnia 2005 r. skarżąca, Völkl GmbH & Co. KG, złożyła w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].
2        Znak towarowy, którego dotyczy wniosek o rejestrację, to oznaczenie słowne VÖLKL.
3        Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 3, 9, 18 i 25 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają dla każdej z tych klas następującemu opisowi:
–        klasa 3: „Środki pielęgnacyjne do obuwia”;
–        klasa 9: „Obuwie specjalne (obuwie strażackie)”;
–        klasa 18: „Skóra i towary ze skóry z wyjątkiem toreb sportowych i podróżnych”;
–        klasa 25: „Obuwie, zwłaszcza buty narciarskie, buty do nakładania po nartach, buty do chodzenia po górach, buty z futerkiem, obuwie do wspinaczki, obuwie do wędrówek, obuwie sportowe i rekreacyjne”.
4        Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych nr 5/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r.
5        W dniu 27 kwietnia 2006 r. interwenient, Marker Völkl International GmbH, wniósł na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009) sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego.
6        Podstawą sprzeciwu był słowny międzynarodowy znak towarowy VÖLKL (zwany dalej „wcześniejszym znakiem towarowym”), zarejestrowany w dniu 31 lipca 1991 r. pod numerem 571440. Rejestracja ta obejmuje między innymi Hiszpanię i Włochy, a dotyczy w szczególności towarów z klas 18, 25 i 28 odpowiadających dla każdej z tych klas następnemu opisowi:
–        klasa 18: „Torby sportowe”;
–        klasa 25: „Artykuły odzieżowe”;
–        klasa 28: „Przyrządy gimnastyczne i sportowe”.
7        W uzasadnieniu sprzeciwu powołano się na podstawę odmowy rejestracji określoną w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009].
8        W swoich uwagach złożonych w OHIM w dniu 20 grudnia 2006 r. skarżąca w szczególności wniosła o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego dla towarów, na które powołano się w sprzeciwie, zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009).
9        W następstwie złożenia tego wniosku interwenient przedstawił w załączniku do swoich uwag złożonych w OHIM w dniu 1 marca 2007 r. w szczególności następujące dowody:
–        dane statystyczne dotyczące osiągniętych przez niego pomiędzy 2002 a 2006 r. obrotów, w szczególności ze sprzedaży nart i snowboardów, odzieży narciarskiej i snowboardowej oraz akcesoriów sportowych, takich jak torby sportowe;
–        dwa katalogi towarów sprzedawanych przez interwenienta w sezonie 2006/2007, z których jeden dotyczy nart, snowboardów i toreb narciarskich, a drugi odzieży narciarskiej i snowboardowej;
–        dwie serie faktur dotyczących sprzedaży towarów przez interwenienta swoim dystrybutorom, odpowiednio, hiszpańskiemu i włoskiemu.
10      Ponadto w dniu 2 marca 2007 r. interwenient przekazał OHIM oświadczenie złożone pod przysięgą przez G., współpracownika spółki stowarzyszonej z interwenientem. Potwierdza on pod przysięgą wysokość obrotów osiągniętych przez interwenienta pomiędzy 2002 a 2006 r., w szczególności ze sprzedaży towarów wymienionych w pkt 9 powyżej, i oświadcza, że wszystkie te towary były opatrzone wcześniejszym znakiem towarowym.
11      W dniu 31 lipca 2008 r. Wydział Sprzeciwów, uznawszy, że sprzeciw dotyczy tylko rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów „obuwie narciarskie, obuwie snowboardowe, obuwie sportowe” z klasy 25 (zwanych dalej „trzema towarami”), uwzględnił go w zakresie, w jakim dotyczył on tych towarów (pkt 1 sentencji decyzji Wydziału Sprzeciwów”).
12      Wydział Sprzeciwów uznał, że interwenient przedstawił dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego dla towarów wskazanych w pkt 6 powyżej. W tym względzie Wydział Sprzeciwów odniósł się w swojej decyzji do faktur, danych statystycznych dotyczących obrotów i oświadczenia złożonego pod przysięgą przez G., przedstawionych przez interwenienta, i uznał, że dotyczą one odnośnego okresu i wspomnianych państw członkowskich, mianowicie Hiszpanii i Włoch, i dowodzą bardzo znaczącego wolumenu sprzedaży w odniesieniu do rozpatrywanych towarów. Wydział Sprzeciwów stwierdził, że faktury zawierały przedstawione poniżej oznaczenie graficzne (zwane dalej „pierwszym graficznym znakiem towarowym”):
13      Jednakże Wydział Sprzeciwów uznał, że używanie tego oznaczenia stanowi używanie wcześniejszego znaku towarowego w postaci, która nie zmienia jego charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 15 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 15 ust. 2 akapit drugi lit. a) rozporządzenia nr 207/2009] stosującego się analogicznie. Wydział Sprzeciwów oddalił ponadto argument skarżącej, zgodnie z którym to inne przedsiębiorstwo, a nie interwenient, dokonywało podnoszonego używania wcześniejszego znaku towarowego. Zdaniem Wydziału Sprzeciwów, jako że interwenient sam powołał się na czynności będące używaniem jego znaku towarowego przez osobę trzecią, w sposób dorozumiany twierdzi, że używanie to było dokonywane za jego zgodą w rozumieniu art. 15 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009).
14      Co się tyczy trzech towarów, Wydział Sprzeciwów uznał, że w przypadku znaków towarowych zgłoszonego i wcześniejszego istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 przy uwzględnieniu identyczności wspomnianych znaków towarowych i podobieństwa między towarami, do których się odnoszą. Wydział Sprzeciwów podniósł ponadto w pkt 2 sentencji swojej decyzji, że rejestracja zgłoszonego znaku towarowego może mieć miejsce dla towarów z klas 3, 9 i 18 wymienionych w pkt 3 powyżej, a także dla „obuwia, z wyjątkiem obuwia narciarskiego, obuwia snowboardowego i obuwia sportowego” z klasy 25 (zwanych dalej łącznie „pozostałymi towarami”).
15      W dniu 25 września 2008 r. skarżąca wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009).
16      Decyzją z dnia 30 września 2009 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”), doręczoną skarżącej w dniu 16 października 2009 r., Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów „w zakresie dotyczącym stwierdzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą oznaczeń i [przekazała] decyzję do Wydziału Sprzeciwów w celu dalszego postępowania” (pkt 1 sentencji zaskarżonej decyzji). Natomiast „[oddaliła ona] skargę w odniesieniu do rozstrzygnięcia dotyczącego dowodu [rzeczywistego] używania” wcześniejszego znaku towarowego (pkt 2 sentencji zaskarżonej decyzji).
17      W pierwszej kolejności Izba Odwoławcza podniosła, że Wydział Sprzeciwów nie określił poprawnie towarów, których dotyczył sprzeciw. Zdaniem Izby Odwoławczej sprzeciw złożony przez interwenienta nie zawierał żadnego wskazania co do towarów, do których interwent się odnosił. W rezultacie zgodnie z art. 15 ust. 3 lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujące rozporządzenie nr 40/94 (Dz.U. L 303, s. 1), ze zmianami, przyjęto, że sprzeciw jest skierowany przeciwko wszystkim towarom objętym zgłoszonym znakiem towarowym. Izba Odwoławcza podniosła między innymi, że o ile określenia „obuwie sportowe” i „obuwie narciarskie” były objęte wyrażeniem „buty narciarskie” użytym w zgłoszeniu złożonym przez skarżącą, o tyle „obuwie snowboardowe” nie było wskazane w tym zgłoszeniu. Izba Odwoławcza doszła zatem do wniosku, że Wydział Sprzeciwów odniósł się do towarów niezawartych w wykazie towarów objętych zgłoszonym znakiem towarowym. Chociaż strony nie podniosły tej kwestii i ograniczyły się tylko do kwestii rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, Izba Odwoławcza uznała, że decyzja Wydziału Sprzeciwów powinna zostać uchylona w zakresie, w jakim dotyczy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych (pkt 15–18 zaskarżonej decyzji).
18      W drugiej kolejności Izba Odwoławcza uznała – tak jak Wydział Sprzeciwów – że interwenient udowodnił rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego we Włoszech i w Hiszpanii dla towarów, dla których jest on chroniony (pkt 22 zaskarżonej decyzji).
19      W uzasadnieniu tego wniosku Izba Odwoławcza podniosła w pkt 24 i 25 zaskarżonej decyzji, co następuje:
„24. Faktury przestawione przez [interwenienta] za lata 2002–2006 dowodzą wyników sprzedaży osiągniętych w tych latach w Hiszpanii i we Włoszech, to znaczy miejsca, czasu i zakresu używania. O ile wprawdzie faktury te przedstawiają wyłącznie [pierwszy graficzny znak towarowy interwenienta], o tyle należy przyznać, iż nie można wymagać od wnoszącego sprzeciw, by w przypadku samych faktur przedstawił oddzielnie wyniki sprzedaży towarów, które opatrzone są [wcześniejszym] znakiem towarowym. Ogólnie rzecz biorąc, takie rozróżnienie między towarami nie jest po prostu możliwe, co w szczególności jest prawdą, gdy nie wszystkie towary są opatrzone w identyczny sposób tym samym oznaczeniem. W tym przypadku rozróżnienie wymaga wysiłku administracyjnego, którego nie można rozsądnie oczekiwać od odnośnego przedsiębiorstwa, jeśli nie chce się uczynić przedstawienia dowodu używania prawie niemożliwym.
25. Co się tyczy charakteru używania znaku towarowego, na który powołano się w sprzeciwie, z fragmentów katalogów [interwenienta] wynika, że nie używa on wyłącznie [pierwszego graficznego znaku towarowego] dla oznaczenia tych towarów, które opatrzone są także [innym graficznym znakiem towarowym] i [wcześniejszym] znakiem towarowym. [Wcześniejszy] znak towarowy pojawia się osobno jako samodzielny element słowny na nartach, kijkach do nart i na wielu innych artykułach odzieży sportowej, które są tam zilustrowane. Towary zilustrowane w katalogach przedstawionych przez wnoszącego sprzeciw są również wymienione w fakturach dołączonych do akt sprawy. Faktura z dnia 12 stycznia 2006 r. wystawiona na klienta hiszpańskiego na przykład obejmuje artykuły nr 106001 (Racetiger OS Racing Titanium), nr 106021 (Racetiger RC Titanium) i nr 106051 (Supersport Allstar Titanium), a faktura z dnia 21 grudnia 2005 r. dotyczy w szczególności towarów nr 106031 (Racetiger SC Titanium) i nr 106240 (Attiva Star). Artykuły te są opatrzone [wcześniejszym] znakiem towarowym jako samodzielnym słownym znakiem towarowym i w innym miejscu [innym graficznym znakiem towarowym interwenienta]. Katalog nart po hiszpańsku odnosi się wyłącznie do właściwego rynku hiszpańskiego ze względu na użyty język. Z porównania z fakturami wystawionymi na klientów włoskich, dołączonymi do akt sprawy przez wnoszącego sprzeciw, wynika jednakże, że towary te są również sprzedawane we Włoszech. Faktura z dnia 18 grudnia 2005 r. na przykład dotyczy artykułów oznaczonych nr. 106021 (Racetiger RC Titanium), a [wcześniejszy] znak towarowy pojawia się na tych towarach jako samodzielny słowny znak towarowy. Kilka z tych towarów oznaczonych jest także innym graficznym znakiem towarowym interwenienta, pojawiającym się w innym miejscu”.
20      Inny graficzny znak towarowy interwenienta, wspomniany w pkt 25 zaskarżonej decyzji (zwany dalej „drugim graficznym znakiem towarowym”), jest przedstawiony poniżej:
21      Ponadto Izba Odwoławcza, opierając się na orzecznictwie Trybunału, uznała, że interwenient nie musi udowodnić osobnego używania wcześniejszego znaku towarowego, lecz że wystarczy udowodnienie, że używał go na odnośnych towarach łącznie z innymi znakami towarowymi (pkt 26 i 27 zaskarżonej decyzji). Wreszcie, biorąc pod uwagę te wnioski, Izba Odwoławcza uznała, że nie jest konieczne zbadanie poruszonej w orzecznictwie kwestii rozszerzenia ochrony przysługującej zarejestrowanemu znakowi towarowemu na inny znak towarowy stanowiący nieznacznie różniący się wariant pierwszego (pkt 28 zaskarżonej decyzji).
Żądania stron
22      Skarżąca wnosi do Sądu o:
–        stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
–        stwierdzenie nieważności decyzji Wydziału Sprzeciwów w zakresie, w jakim uwzględniono w niej sprzeciw;
–        oddalenie sprzeciwu;
–        obciążenie OHIM kosztami postępowania.
23      OHIM wnosi do Sądu o:
–        oddalenie skargi w zakresie, w jakim odnosi się do pkt 2 sentencji zaskarżonej decyzji dotyczącym dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego;
–        stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w pozostałym zakresie;
–        obciążenie każdej ze stron własnymi kosztami postępowania.
24      Interwenient wnosi do Sądu o:
–        oddalenie skargi;
–        obciążenie skarżącej kosztami postępowania.
Co do prawa
W przedmiocie dopuszczalności
25      W pierwszej kolejności wydaje się konieczne zbadanie kwestii dopuszczalności skargi w świetle art. 65 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009. Zgodnie z tym przepisem skargę do Sądu na decyzję izby odwoławczej OHIM „może wnieść każda strona uczestnicząca w postępowaniu przed izbą odwoławczą, dla której decyzja ma niekorzystny skutek”.
26      Decyzję izby odwoławczej należy uznać za mającą korzystny skutek dla jednej ze stron postępowania przed izbą odwoławczą, gdy uwzględnia ona żądanie tej strony w oparciu o jedną z podstaw odmowy rejestracji lub unieważnienia znaku towarowego lub ogólniej w oparciu o tylko część argumentacji przedstawionej przez wspomnianą stronę, choć pomija rozpatrzenie pozostałych podstaw lub argumentów podniesionych przez tę stronę lub je oddala [zob. podobnie postanowienie Sądu z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie T‑300/08 Hoo Hing przeciwko OHIM – Tresplain Investments (Golden Elephant Brand), niepublikowany w Zbiorze, pkt 29–37].
27      Natomiast należy uznać, że decyzja izby odwoławczej OHIM ma niekorzystny skutek w rozumieniu art. 65 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 dla strony, gdy orzeka w przedmiocie żądania wniesionego do OHIM przez tę stronę w sposób dla niej nieprzychylny [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie T‑171/06 Laytoncrest przeciwko OHIM – Erico (TRENTON), Zb.Orz s. II‑539, pkt 20, 21].
28      Trzeba uznać, iż ten ostatni przypadek obejmuje przekazanie sprawy przez izbę odwoławczą po oddaleniu żądania, którego uwzględnienie zakończyłoby postępowanie przed OHIM w sposób korzystny dla strony go wnoszącej, do ponownego rozpatrzenia przez niższą instancję, i to bez względu na ewentualność, że to ponowne rozpatrzenie mogłoby zakończyć się decyzją korzystną dla tej strony. Taka ewentualność nie jest wystarczająca do uznania takiego przypadku za podobny do tego rozważanego w pkt 26 powyżej, w którym to izba odwoławcza uwzględnia żądanie na podstawie pewnych zarzutów lub argumentów przedstawionych na poparcie tego żądania i oddala pozostałe zarzuty lub argumenty zawarte w żądaniu bądź pomija ich rozpatrzenie.
29      W niniejszej sprawie oczywiste jest, że w zakresie, w jakim dotyczy to pozostałych towarów, dla skarżącej zaskarżona decyzja miała niekorzystny skutek. W pkt 1 sentencji tej decyzji uchylono bowiem w całości decyzję Wydziału Sprzeciwów w zakresie dotyczącym stwierdzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą oznaczeń. Tymczasem w pkt 2 sentencji decyzji Wydziału Sprzeciwów wyraźnie podniesiono, że rejestracja zgłoszonego znaku towarowego może mieć miejsce dla pozostałych towarów i w tym znaczeniu uwzględniono dla tych towarów zgłoszenie dokonane przez skarżącą.
30      Wynika stąd, że skarga jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmierza do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji, gdyż uchylono w niej pkt 2 sentencji decyzji Wydziału Sprzeciwów dotyczący pozostałych towarów.
31      Co się tyczy trzech towarów, należy zauważyć, że ani skarżąca, ani interwenient nie podnieśli w swoich pismach kwestii dopuszczalności skargi w zakresie, w jakim odnosi się ona do tych towarów. OHIM ze swej strony podniósł w swojej odpowiedzi na skargę, że dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego stanowi kwestię poprzedzającą rozpatrzenie podobieństwa wprowadzenia w błąd, która to kwestia może zostać zbadana przez Sąd niezależnie od innych zarzutów skargi. OHIM uznaje, że takie badanie jest istotne w tym przypadku, gdyż badanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych, którego izba odwoławcza jeszcze nie przeprowadziła, powinno brać pod uwagę tylko towary, dla których zostało udowodnione rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego.
32      Sąd uważa, że skarga jest również dopuszczalna w zakresie, w jakim dotyczy trzech towarów.
33      Wprawdzie, co się tyczy tych towarów, w pkt 1 sentencji zaskarżonej decyzji ograniczono się do uchylenia decyzji niższej instancji, która była niekorzystna dla skarżącej, i przekazano sprawę tej instancji w celu wydania nowej decyzji.
34      Jednakże w pkt 2 sentencji zaskarżonej decyzji stwierdzono w odniesieniu do złożenia przez skarżącą przed Wydziałem Sprzeciwów wniosku o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, że dowód ten został przedstawiony, podczas gdy przez wspomniany wniosek skarżąca miała na celu uzyskanie przeciwnego stwierdzenia, które pociągałoby za sobą oddalenie sprzeciwu.
35      W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wniosek o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego sprawia, że w postępowaniu w sprawie sprzeciwu pojawia się szczególna i wstępna kwestia rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, która po podniesieniu jej przez zgłaszającego znak towarowy powinna zostać rozstrzygnięta przed wydaniem decyzji w przedmiocie sprzeciwu w ścisłym znaczeniu [wyroki Sądu: z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie T‑112/03 L’Oréal przeciwko OHIM – Revlon (FLEXI AIR), Zb.Orz. s. II‑949, pkt 26; z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie T‑364/05 Saint-Gobain Pam przeciwko OHIM – Propamsa (PAM PLUVIAL), Zb.Orz. s. II‑757, pkt 37; z dnia 18 października 2007 r. w sprawie T‑425/03 AMS przeciwko OHIM – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), Zb.Orz. s. II‑4265, pkt 106].
36      Ze względu na swój szczególny i wstępny charakter kwestia ta nie wpisuje się w ramy badania sprzeciwu w ścisłym znaczeniu, dotyczącego istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego. Zatem gdy – jak w niniejszym przypadku – wydział sprzeciwów stwierdza, że dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego został przedstawiony, a następnie uwzględnia sprzeciw, izba odwoławcza może zbadać kwestię dotyczącą tego dowodu tylko wtedy, gdy zgłaszający znak towarowy ją konkretnie podniesie w swoim odwołaniu przed wspomnianą izbą [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 13 września 2010 r. w sprawie T‑292/08 Inditex przeciwko OHIM – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), Zb.Orz. s. II-5119, pkt 33, 39, 40].
37      Z powyższych rozważań wynika, iż ze względu na to, że w pkt 2 sentencji zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza oddaliła wniosek o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, konkretnie złożony przed nią przez skarżącą, i poza tym nie oddaliła sprzeciwu na innej podstawie, co odróżnia niniejszy przypadek od omówionego w pkt 26 powyżej, wspomniana decyzja odpowiada w odniesieniu do trzech towarów przypadkowi omówionemu w pkt 28 powyżej. Należy w rezultacie uznać, że dla skarżącej decyzja ta ma niekorzystny skutek i że dopuszczalne jest zatem, by skarżąca podważyła ją przed Sądem.
38      O ile prawdą jest bowiem, że na mocy pkt 1 sentencji zaskarżonej decyzji Wydział Sprzeciwów został wezwany do ponownego zbadania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku znaków towarowych zgłoszonego i wcześniejszego w odniesieniu do trzech towarów, o tyle w świetle pkt 2 sentencji tej decyzji to ponowne badanie nie powinno obejmować szczególnej i wstępnej kwestii rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, rozstrzygniętej ostatecznie przez Izbę Odwoławczą.
39      W drugiej kolejności należy zbadać podważaną przez OHIM dopuszczalność żądań drugiego i trzeciego skarżącej mających na celu, po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji Wydziału Sprzeciwów w zakresie, w jakim uwzględniono w niej sprzeciw, a po drugie, oddalenie sprzeciwu. OHIM podnosi, że żądania te są niedopuszczalne ze względu na to, że mają one w rzeczywistości na celu wydanie przez Sąd nakazu skierowanego do OHIM, co nie należy do jego właściwości.
40      Tej argumentacji nie można przyjąć. Wbrew temu, co podnosi OHIM, żądania te mają w rzeczywistości na celu, by Sąd powziął rozstrzygnięcie, które zdaniem skarżącej powinna była powziąć Izba Odwoławcza, gdy rozpatrywała odwołanie. Z art. 64 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009 wynika bowiem, że Izba Odwoławcza może uchylić decyzję instancji OHIM, która wydała zaskarżoną decyzję, i skorzystać z uprawnień w granicach kompetencji przez nią posiadanych, w niniejszym przypadku orzec co do sprzeciwu i go oddalić. W rezultacie orzeczenia takie zaliczają się do tych, które Sąd może wydać w ramach przysługujących mu kompetencji o charakterze reformatoryjnym, określonych w art. 65 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 [wyroki Sądu: z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie T‑334/01 MFE Marienfelde przeciwko OHIM − Vétoquinol (HIPOVITON), Zb.Orz. s. II‑2787, pkt 19; z dnia 12 września 2007 r. w sprawie T‑363/04 Koipe przeciwko OHIM – Aceites del Sur (La Española), Zb.Orz. s. II‑3355, pkt 29, 30; z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie T‑413/07 Bayern Innovativ przeciwko OHIM – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), Zb.Orz. s. II‑16*, pkt 15, 16].
41      Żądania drugie i trzecie są zatem dopuszczalne.
42      Jednakże żądanie trzecie mające na celu oddalenie przez Sąd sprzeciwu należy interpretować w świetle argumentów wysuniętych przez skarżącą w ramach zarzutu pierwszego, zgodnie z którymi interwenient wyraźnie ograniczył w sprzeciwie jego zakres do tylko trzech towarów, czego Izba Odwoławcza nie podniosła.
43      Należy zatem stwierdzić, że żądnie trzecie dotyczy tylko trzech towarów. W odniesieniu do pozostałych towarów stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, o co zwraca się skarżąca w żądaniu pierwszym, umożliwiłoby odzyskanie pełnej skuteczności przez decyzję Wydziału Sprzeciwów, w której uznano, że zgłoszony znak towarowy może być zarejestrowany dla tych pozostałych towarów, i samo wystarczyłoby w rezultacie, by w pełni uwzględnić to, czego domaga się skarżąca, w zakresie, w jakim dotyczy to tych towarów.
44      Z całości powyższych rozważań wynika, że skarga jest dopuszczalna zarówno w zakresie, w jakim ma na celu, w ramach żądania pierwszego, stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w całości, jak i w zakresie, w jakim ma na celu w istocie, w ramach żądań drugiego i trzeciego, oddalenie sprzeciwu w odniesieniu do trzech towarów.
Co do istoty
45      Na poparcie swojej skargi skarżąca podnosi cztery zarzuty dotyczące, po pierwsze, naruszenia zasady dyspozycyjności określonej w art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, po drugie, naruszania zasady zakazu reformatio in peius przez izbę odwoławczą zakwestionowanej przed nią decyzji niższej instancji OHIM, po trzecie, naruszenia prawa do obrony określonego w art. 37 ust. 3 i w art. 75 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009, a po czwarte, naruszenia art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) oraz art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009, a także zasady 22 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95.
W przedmiocie zarzutów pierwszego i drugiego, dotyczących naruszenia, odpowiednio, zasady dyspozycyjności określonej w art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 i zasady zakazu reformatio in peius przez izbę odwoławczą zakwestionowanej przed nią decyzji niższej instancji OHIM
46      Zarzuty pierwszy i drugi należy rozpatrzyć łącznie.
47      Poprzez zarzut pierwszy skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza niesłusznie uznała, iż sprzeciw odnosi się do wszystkich towarów objętych zgłoszonym znakiem towarowym. Zdaniem skarżącej interwenient wyraźnie ograniczył w sprzeciwie jego zakres do tylko trzech towarów. Okoliczność, że towary, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego, nie obejmowały „obuwia snowboardowego”, jest w tym względzie obojętna. Wydział Sprzeciwów powinien był odrzucić sprzeciw w odniesieniu do tych towarów jako niedopuszczalny. Nie uzasadnia to natomiast rozszerzenia sprzeciwu na wszystkie towary objęte zgłoszonym znakiem towarowym, jak to uczyniła Izba Odwoławcza.
48      W ramach argumentacji dotyczącej zarzutu drugiego skarżąca przypomina, że Wydział Sprzeciwów ograniczył się do zbadania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych w odniesieniu do trzech towarów. Jako że Izba Odwoławcza przekazała sprawę do Wydziału Sprzeciwów w celu zbadania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wszystkich towarów wskazanych w zgłoszeniu złożonym przez skarżącą, Izba Odwoławcza postawiła skarżącą w położeniu mniej korzystnym niż to, w którym znajdowała się przed wniesieniem odwołania. Izba Odwoławcza dopuściła się zatem reformatio in peius w odniesieniu do decyzji niższej instancji, co jest zakazane na podstawie art. 59 rozporządzenia nr 207/2009.
49      W odpowiedzi zarówno na zarzut pierwszy, jak i drugi OHIM podnosi, że należy uwzględnić skargę w zakresie, w jakim odnosi się ona do pkt 1 sentencji zaskarżonej decyzji. Zdaniem OHIM Wydział Sprzeciwów poprawnie uznał, że sprzeciw ograniczał się do tylko trzech towarów. Z niewytłumaczalnych względów Izba Odwoławcza nie zauważyła tego ograniczenia.
50      Interwenient potwierdza w tymże kontekście, że sprzeciw odnosił się tylko do trzech towarów. Dodaje, że wbrew twierdzeniu skarżącej Wydział Sprzeciwów słusznie nie uznał sprzeciwu za niedopuszczalny dla „obuwia snowboardowego”, gdyż zgłoszenie złożone przez skarżącą dotyczyło wszystkich rodzajów obuwia, w tym obuwia snowboardowego. Różne rodzaje obuwia wymienione w wykazie towarów z klasy 25, wskazane w zgłoszeniu (zob. pkt 3 powyżej), są poprzedzone określeniem „zwłaszcza”, co zdaniem interwenienta świadczy, że zostały tam wymienione tylko przykładowo. Wytyczne dotyczące postępowania w sprawie sprzeciwu przed OHIM uznają możliwość skierowania sprzeciwu przeciw konkretnym towarom objętym szerszym terminem podanym w zgłoszeniu.
51      Sąd zauważa na wstępie, że skoro OHIM nie ma czynnej legitymacji wymaganej do wniesienia skargi na decyzję jednej z izb odwoławczych, to nie może być on za każdym razem zobowiązany do obrony wszystkich zaskarżonych decyzji izb odwoławczych czy też do żądania bezwzględnie oddalenia wszystkich skierowanych przeciwko takim decyzjom skarg. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie temu, aby OHIM przyłączył się do żądania strony skarżącej, jak w niniejszym przypadku w odniesieniu do pierwszego żądania skarżącej [zob. wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawach połączonych T‑81/03, T‑82/03 i T‑103/03 Mast-Jägermeister przeciwko OHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO w ramie i in.), Zb.Orz. s. II‑5409, pkt 26, 27 i przytoczone tam orzecznictwo].
52      Następnie należy stwierdzić, że pomimo swojego tytułu zarzut drugi rodzi bardziej szczegółowe pytanie kompetencji izby odwoławczej OHIM do rozpatrzenia sprzeciwu wobec zgłoszenia do rejestracji wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do pewnych towarów lub usług, podczas gdy do izby tej zgłaszający znak towarowy wniósł wyłączenie odwołanie, które podważa decyzję wydziału sprzeciwów uwzględniającą sprzeciw dla innych towarów lub usług wskazanych w tymże zgłoszeniu. Logiczne jest, że dopiero po rozpatrzeniu tej kwestii należy rozpatrzyć zakwestionowanie w zarzucie pierwszym stwierdzenia zaskarżonej decyzji, zgodnie z którym interwenient nie ograniczył wykazu towarów wskazanych w sprzeciwie.
53      Zgodnie z art. 64 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 po rozpatrzeniu odwołania co do istoty izba odwoławcza podejmuje decyzję w sprawie odwołania i może, czyniąc to, „skorzystać z uprawnień w granicach kompetencji posiadanych przez instancję, która podjęła zaskarżoną decyzję”, to znaczy w niniejszym przypadku rozstrzygnąć sama w przedmiocie sprzeciwu, oddalając bądź uwzględniając go i utrzymując w ten sposób w mocy zaskarżoną decyzją lub ją uchylając. Tak jak orzekł Trybunał w wyroku z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie C‑29/05 P OHIM przeciwko Kaul, Zb.Orz. s. I‑2213, pkt 57, z przepisu tego wynika, że wskutek wniesionego do niej odwołania izba odwoławcza jest zobowiązana dokonać ponownej i całkowitej oceny sprzeciwu pod względem merytorycznym, zarówno pod kątem okoliczności faktycznych, jak i prawnych.
54      Tymczasem, gdy odwołanie do izby odwoławczej dotyczy tylko części towarów i usług wskazanych w zgłoszeniu lub w sprzeciwie, odwołanie to upoważnia izbę odwoławczą do dokonania nowego rozpatrzenia sprzeciwu co do istoty, ale wyłącznie w odniesieniu do wspomnianych towarów lub usług, jako że zgłoszenie i sprzeciw nie zostały złożone przed nią, co się tyczy reszty wskazanych towarów lub usług.
55      Tak jest w niniejszym przypadku. Skarżąca złożyła odwołanie do Izby Odwoławczej od decyzji Wydziału Sprzeciwów wyłącznie w zakresie, w jakim w decyzji tej uwzględniono sprzeciw i odrzucono zgłoszenie dla trzech towarów. Nie mogła zresztą złożyć odwołania od tejże decyzji w zakresie, w jakim stwierdzono w niej, że rejestracja zgłoszonego znaku towarowego może mieć miejsce w odniesieniu do reszty towarów, których znak ten dotyczy. Z art. 59 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009 – zgodnie z którym „[k]ażda strona w postępowaniu, dla której decyzja ma niekorzystny skutek, może wnieść odwołanie” – wynika, że jeżeli decyzja instancji niższej OHIM miała korzystny skutek dla jednej ze stron, strona ta nie ma legitymacji do wniesienia odwołania do izby odwoławczej [postanowienie Sądu z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie T‑194/05 TeleTech Holdings przeciwko OHIM – Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL), Zb.Orz. s. II‑1367, pkt 22].
56      W rezultacie, i tak jak to w istocie podnosi w zarzucie drugim skarżąca, w zakresie, w jakim uchyliła pkt 2 sentencji decyzji Wydziału Sprzeciwów dotyczący pozostałych towarów, Izba Odwoławcza przekroczyła granice swoich kompetencji określonych w art. 64 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009. Zarzut drugi jest zatem zasadny.
57      W każdym razie między stronami bezsporne jest, co zresztą potwierdza lektura sprzeciwu znajdującego się w aktach sprawy postępowania przed OHIM, przekazanych Sądowi na podstawie art. 133 ust. 3 regulaminu postępowania przed Sądem, że wbrew temu, co stwierdza zaskarżona decyzja, sprzeciw był rzeczywiście ograniczony do tylko trzech towarów. Wynika z tego, że zarzut pierwszy jest także zasadny.
58      W tych okolicznościach nie ma potrzeby rozpatrzenia zarzutu trzeciego. Ze względu na to, że Izba Odwoławcza nie była w każdym razie uprawniona do badania zgłoszenia w odniesieniu do pozostałych towarów, zbyteczne jest orzekanie co do tego, czy powinna była powiadomić skarżącą o zamiarze przeprowadzenia takiego badania i dać jej sposobność do przedstawienia uwag. Natomiast zarzut czwarty należy rozpatrzyć ze względu na to, że dotyczy trzech towarów, tzn. aspektu zaskarżonej decyzji różniącego się od aspektu, których dotyczą trzy pierwsze zarzuty.
W przedmiocie zarzutu czwartego, dotyczącego naruszenia art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) oraz art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009, a także zasady 22 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95
59      W zarzucie czwartym skarżąca podnosi, że interwenient nie udowodnił rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego. Jej zdaniem ze względu na to, że Izba Odwoławcza doszła do przeciwnego wniosku, naruszyła ona art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) oraz art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009, a także zasadę 22 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95.
60      Argumentacja przedstawiona przez skarżącą dzieli się na dwie części. W ramach części pierwszej skarżąca podważa dokonaną przez Izbę Odwoławczą ocenę przedstawionych przez interwenienta dowodów rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego.
61      W ramach części drugiej skarżąca twierdzi, że uwzględniając brak dostatecznych dowodów rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, Izba Odwoławcza powinna była rozpatrzyć, czy może wziąć pod uwagę dla potrzeb tego dowodu używanie pierwszego graficznego znaku towarowego interwenienta. Skarżąca uważa, że wzięcie pod uwagę używania tego znaku towarowego jest sprzeczne z orzecznictwem i praktyką decyzyjną OHIM.
62      Należy przede wszystkim oddalić jako bezskuteczną drugą część zarzutu. Jak wynika bowiem z pkt 28 zaskarżonej decyzji (zob. także pkt 20 powyżej), Izba Odwoławcza, uznając, iż dowody przedstawione przez interwenienta pozwalają jej na stwierdzenie, że zostało udowodnione rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego w postaci, w jakiej został zarejestrowany, postanowiła nie uwzględniać dla potrzeb oceny tej kwestii używania pierwszego graficznego znaku towarowego interwenienta.
63      Wynika z tego, że jeżeli – tak jak utrzymuje skarżąca w części pierwszej omawianego zarzutu – Izba Odwoławcza niesłusznie uznała za wystarczające dowody rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, trzeba będzie stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji bez uwzględniania ewentualnego używania pierwszego graficznego znaku towarowego interwenienta. Jako że ta ostatnia kwestia nie została rozpatrzona przez Izbę Odwoławczą, nie należy do Sądu jej zbadanie po raz pierwszy w ramach przeprowadzania przez niego kontroli zgodności z prawem zaskarżonej decyzji [zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie C‑263/09 P Edwin przeciwko OHIM, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 72, 73; wyrok Sądu z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie T‑148/08 Beifa Group przeciwko OHIM − Schwan‑Stabilo Schwanhäußer (Przyrząd do pisania), Zb.Orz. s. II‑1681, pkt 124 i przytoczone tam orzecznictwo].
64      W ramach części pierwszej zarzutu czwartego skarżąca wysuwa szereg argumentów mających na celu wykazanie błędnego charakteru wyciągniętego przez Izbę Odwoławczą wniosku, zgodnie z którym rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego zostało udowodnione.
65      Po pierwsze, skarżąca przypomina, że faktury przedstawione przez interwenienta były opatrzone nie wcześniejszym znakiem towarowym, ale pierwszym graficznym znakiem towarowym. Wyraża wątpliwość, czy byłoby możliwe rozróżnienie wymienionych na fakturach towarów w zależności znaku towarowego, który je oznacza, tak jak w istocie podnosi to Izba Odwoławcza w pkt 24 zaskarżonej decyzji. W każdym razie uważa ona, że dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego wymaga przedstawienia faktur wymieniających ten znak towarowy.
66      Po drugie, przedstawione przez interwenienta pozostałe dowody rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego nie precyzowały, czy dotyczą towarów oznaczonych tym znakiem towarowym. Katalog towarów przywołany w pkt 25 zaskarżonej decyzji nie jest zdaniem skarżącej wystarczający pod tym względem, ponieważ z jednej strony zawiera kilka towarów opatrzonych wyłącznie pierwszym lub drugim graficznym znakiem towarowym interwenienta, a z drugiej strony dotyczy jedynie sezonu 2006/2007 i odnosi się wyłącznie do rynku hiszpańskiego.
67      Po trzecie, sprzedaż artykułów oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym, o której mowa w pkt 25 zaskarżonej decyzji, dotyczy zdaniem skarżącej minimalnych ilości, które zgodnie z orzecznictwem i praktyką decyzją OHIM nie wystarczają do udowodnienia rzeczywistego używania znaku towarowego zarejestrowanego dla towarów masowych, takiego jak wcześniejszy znak towarowy.
68      OHIM i interwenient uważają, że Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego zostało udowodnione.
69      Według OHIM Izba Odwoławcza w sposób poprawny oparła się na fakturach przedstawionych przez interwenienta, co się tyczy miejsca, czasu i zakresu używania wcześniejszego znaku towarowego. Wbrew twierdzeniom skarżącej nie jest konieczne, by ten znak towarowy był wymieniony na samych fakturach, gdyż decydującą okolicznością jest umieszczenie znaku towarowego na samych towarach.
70      Co się tyczy badania charakteru używania wspomnianego znaku towarowego, Izba Odwoławcza zdaniem OHIM w sposób poprawny oparła się na katalogach przedstawionych przez interwenienta, które pozwalają ustalić za pomocą kodów odnośnych artykułów związek między towarami a fakturami interwenienta. Nie można ponadto utrzymywać, że towary opatrzone wyłącznie wcześniejszym znakiem towarowym zostały uwzględnione we wspomnianych katalogach jedynie w celu symbolicznego używania tego znaku towarowego.
71      Co się tyczy argumentu skarżącej dotyczącego rzekomo minimalnej wielkości sprzedaży, o której mowa w pkt 25 zaskarżonej decyzji, OHIM twierdzi, że Izba Odwoławcza nie obliczała wysokości obrotów osiągniętych dla każdego artykułu oznaczonego wcześniejszym znakiem towarowym, ale jedynie odnotowała przykładowo kilka pozycji z faktur przedstawionych przez interwenienta. Zdaniem OHIM istnieją inne przykłady sprzedaży towarów opatrzonych tym znakiem towarowym, ale w każdym przypadku zestawienie czysto ilościowe obrotów osiągniętych dla tych towarów nie jest potrzebne, gdyż według orzecznictwa nie jest możliwe określenie minimalnego stopnia używania.
72      Interwenient podnosi, że twierdzenie skarżącej, zgodnie z którym faktury wzięte pod uwagę przez Izbę Odwoławczą dowodzą tylko sprzedaży 21 artykułów, jest nietrafne, jak wskazuje na to kilka innych przykładów sprzedaży oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym towarów wyszczególnionych we wspomnianych fakturach. Ponadto Izba Odwoławcza poprawnie podniosła, że wymaganie od interwenienta zidentyfikowania każdego towaru wymienionego we wspomnianych fakturach jest nieracjonalne.
73      Odnośne faktury zostały zdaniem interwenienta przedstawione tytułem ilustracji i nie dotyczą całości sprzedaży dokonywanej przez interwenienta w Hiszpanii i we Włoszech w rozpatrywanym okresie. Bardzo znaczący wolumen tej sprzedaży wynika z oświadczenia złożonego pod przysięgą przez G., przywołanego w pkt 10 powyżej.
74      Zresztą argumentacja skarżącej dotycząca rzekomo niewielkiego wolumenu sprzedaży towarów opatrzonych wcześniejszym znakiem towarowym pomija okoliczność, że OHIM powinien przeprowadzić całościową ocenę wszystkich dowodów rzeczywistego używania. Ocena taka nie pozostawia żadnej wątpliwości co do rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego w niniejszym przypadku. W każdym razie w świetle kryteriów określonych w orzecznictwie wolumen sprzedaży, do którego odnosi się skarżąca, nie wydaje się niewystarczający.
75      Sąd przypomina, że zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 osoba dokonująca zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, co do którego został wniesiony sprzeciw, może domagać się dowodu, że wcześniejszy znak towarowy, na który powołano się na poparcie tego sprzeciwu i który został zarejestrowany na podstawie przepisów międzynarodowych ze skutkiem w jednym lub kilku państwach członkowskich, był rzeczywiście używany w tych państwach członkowskich w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia.
76      Ponadto zgodnie z zasadą 22 ust. 3 rozporządzenia nr 2868/95, ze zmianami, dowód używania musi dotyczyć miejsca, czasu, zakresu oraz charakteru używania wcześniejszego znaku towarowego.
77      Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w świetle wyżej wymienionych przepisów, a także motywu 10 rozporządzenia nr 207/2009, ustanawiając wymóg uprzedniego rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, aby na znak ten można było powołać się w sprzeciwie wobec zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, prawodawca działał z intencją ograniczenia kolizji między dwoma znakami, zwłaszcza gdy nie istnieje ku temu żadne gospodarcze uzasadnienie wynikające z aktywnego funkcjonowania znaku na rynku. Natomiast celem tych przepisów nie jest ani ocena sukcesu handlowego, ani kontrola strategii gospodarczej danego przedsiębiorstwa, ani też zastrzeżenie ochrony znaków towarowych wyłącznie dla sytuacji, w których dochodzi do handlowego wykorzystania tych znaków na dużą skalę [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie T‑203/02 Sunrider przeciwko OHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT), Zb.Orz. s. II‑2811, pkt 36–38 i przytoczone tam orzecznictwo].
78      Znak towarowy jest rzeczywiście używany wówczas, gdy korzysta się z niego zgodnie z jego podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie tożsamości pochodzenia towarów i usług, dla których został on zarejestrowany, tak aby wykreować lub zachować rynek zbytu dla tych towarów i usług, z wyłączeniem przypadków używania o charakterze symbolicznym, mającym na celu jedynie utrzymanie praw do znaku towarowego (zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C‑40/01 Ansul, Rec. s. I‑2439, pkt 43). Ponadto przesłanka dotycząca rzeczywistego używania znaku towarowego wymaga, by znak ten w postaci, w jakiej jest chroniony na właściwym terytorium, był używany publicznie i w sposób skierowany na zewnątrz (zob. ww. w pkt 77 wyrok w sprawie VITAFRUIT, pkt 39; zob. również analogicznie ww. wyrok w sprawie Ansul, pkt 37).
79      Ocena rzeczywistego charakteru używania znaku powinna być oparta na wszystkich faktach i okolicznościach pozwalających na ustalenie, czy znak był faktycznie wykorzystywany handlowo, w szczególności zaś powinna ona uwzględniać sposoby korzystania ze znaku uznawane w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione dla zachowania lub wykreowania rynku zbytu dla towarów lub usług chronionych danym znakiem towarowym, charakter tych towarów lub usług, cechy danego rynku oraz skalę i częstotliwość używania znaku (ww. w pkt 77 wyrok w sprawie VITAFRUIT, pkt 40; zob. również analogicznie ww. w pkt 78 wyrok w sprawie Ansul, pkt 43).
80      Jeśli chodzi zaś o zakres używania wcześniejszego znaku towarowego, to należy przede wszystkim mieć na uwadze w szczególności, z jednej strony, handlowy wymiar ogółu czynności stanowiących używanie oraz, z drugiej strony, długość okresu, w którym czynności te miały miejsce, jak również częstotliwość tych czynności (ww. w pkt 77 wyrok w sprawie VITAFRUIT, pkt 41; ww. w pkt 40 wyrok w sprawie HIPOVITON, pkt 35).
81      By móc dokonać oceny, czy mamy do czynienia z rzeczywistym używaniem wcześniejszego znaku towarowego, należy dokonać całościowej oceny przy uwzględnieniu wszystkich istotnych w danej sprawie czynników. Ocena taka zakłada pewną współzależność czynników branych pod uwagę. I tak, niewielka ilość towarów sprzedanych z danym znakiem może być zrekompensowana dużą intensywnością bądź regularnością wykorzystania znaku i odwrotnie (ww. w pkt 77 wyrok w sprawie VITAFRUIT, pkt 42; ww. w pkt 40 wyrok w sprawie HIPOVITON, pkt 36).
82      Zarówno osiągniętej wielkości obrotów, jak i ilości towarów oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym, która została sprzedana, nie należy oceniać w oderwaniu od ich kontekstu, lecz przy uwzględnieniu innych istotnych czynników takich jak rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej, możliwości produkcyjne lub możliwości w zakresie sprzedaży, stopień dywersyfikacji przedsiębiorstwa wykorzystującego znak, czy cechy towaru lub usługi na odnośnym rynku. Dlatego też, aby używanie wcześniejszego znaku towarowego mogło być uznane za rzeczywiste, nie zawsze musi ono być używaniem na dużą skalę (ww. w pkt 77 wyrok w sprawie VITAFRUIT, pkt 42; ww. w pkt 40 wyrok w sprawie HIPOVITON, pkt 36). Nawet minimalne używanie może zatem być wystarczające, aby zostać uznane za rzeczywiste, pod warunkiem stwierdzenia, że jest usprawiedliwione w danym sektorze gospodarczym w celu zachowania lub wykreowania udziałów w rynku towarów lub usług chronionych przez znak towarowy. Nie można ustalić a priori i w sposób abstrakcyjny, jaki próg ilościowy należy przyjąć, by określić, czy używanie miało rzeczywisty charakter, tak że nie można ustanowić zasady de minimis, która uniemożliwiałaby OHIM – lub w przypadku skargi Sądowi – dokonanie oceny wszystkich okoliczności zawisłego przed nimi sporu (wyrok Trybunału z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie C‑416/04 P Sunrider przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I‑4237, pkt 72).
83      Jak wynika z art. 15 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 207/2009, wspólnotowy znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w tym rozporządzeniu, jeżeli przez nieprzerwany okres pięciu lat rzeczywiste używanie tego znaku było zawieszone. Wystarczy zatem, by znak towarowy był przedmiotem rzeczywistego używania przez część okresu badanego, by sankcje te nie miały zastosowania (ww. w pkt 77 wyrok w sprawie VITAFRUIT, pkt 45; ww. w pkt 40 wyrok w sprawie HIPOVITON, pkt 40).
84      Wreszcie rzeczywiste używanie znaku towarowego nie może zostać dowiedzione przez prawdopodobieństwo lub domniemanie, lecz musi opierać się na konkretnych i obiektywnych dowodach, które wykazują rzeczywiste i wystarczające korzystanie ze znaku towarowego na danym rynku [wyroki Sądu: z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T‑39/01 Kabushiki Kaisha Fernandes przeciwko OHIM – Harrison (HIWATT), Rec. s. II‑5233, pkt 47; z dnia 6 października 2004 r. w sprawie T‑356/02 Vitakraft-Werke Wührmann przeciwko OHIM – Krafft (VITAKRAFT), Zb.Orz. s. II‑3445, pkt 28].
85      To w świetle tych względów należy zbadać, czy w niniejszym przypadku Izba Odwoławcza słusznie oceniła, że przedstawione przez interwenienta dowody wykazują rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego.
86      W tym względzie należy najpierw stwierdzić, że w związku z tym, iż zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego złożone przez skarżącą zostało opublikowane w dniu 30 stycznia 2006 r. (zob. pkt 4 powyżej), rozpatrywany okres pięciu lat, o którym mowa w art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, to okres biegnący od dnia 30 stycznia 2001 r. do dnia 30 stycznia 2006 r., jak to słusznie podniosła Izba Odwoławcza w pkt 22 zaskarżonej decyzji.
87      Następnie należy zauważyć, że o ile – tak jak Wydział Sprzeciwów – Izba Odwoławcza uznała, że rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego przez wyżej wymieniony okres zostało udowodnione, o tyle wniosek ten oparła na podstawach istotnie odmiennych od podstaw podanych w decyzji Wydziału Sprzeciwów.
88      Jak wynika bowiem z jego decyzji, streszczonej w pkt 12 i 13 powyżej, Wydział Sprzeciwów, po pierwsze, oparł się nie tylko na fakturach interwenienta, ale również na przedstawionych przez niego danych statystycznych, a także na oświadczeniu złożonym pod przysięgą przez G. Po drugie, co się tyczy rozpatrywanych faktur, oparł się jedynie na tym, że w ich nagłówkach widnieje pierwszy graficzny znak towarowy, co uznał za wystarczający i odpowiedni dowód używania wcześniejszego znaku towarowego, identycznego z elementem słownym tego graficznego znaku towarowego. Decyzja Wydziału Sprzeciwów daje jednak wrażenie, że został pominięty fakt, iż pierwszy graficzny znak towarowy nie był prostym zestawieniem wcześniejszego znaku towarowego i elementu graficznego, ale stanowił odrębny zarejestrowany znak towarowy. Wydział Sprzeciwów nie zajął zatem stanowiska co do kwestii tego, czy rzeczywiste używanie graficznego znaku towarowego zawierającego element słowny może również służyć udowodnieniu rzeczywistego używania odrębnego słownego znaku towarowego, składającego się wyłącznie ze wspomnianego elementu słownego.
89      Izba Odwoławcza ze swej strony odniosła się wyłącznie do dwóch grup dowodów przedstawionych przez interwenienta, mianowicie faktur i katalogów (zob. pkt 24 i 25 zaskarżonej decyzji). Uznała ponadto, że rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego w postaci, w jakiej został zarejestrowany, zostało udowodnione i tym samym nie było konieczne rozpatrywanie w tym względzie ewentualnego używania pierwszego graficznego znaku towarowego, jak to wynika z pkt 28 zaskarżonej decyzji.
90      W szczególności w pkt 24 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uznała, że faktury przestawione przez interwenienta za lata 2002–2006 dowodzą „wyników sprzedaży osiągniętych w tych latach w Hiszpanii i we Włoszech, to znaczy miejsca, czasu i zakresu używania”. W pkt 25 tejże decyzji przywołała katalogi interwenienta, które uznała za dowody charakteru używania wcześniejszego znaku towarowego, gdyż wcześniejszy znak towarowy „pojawia się osobno jako samodzielny element słowny na nartach, kijkach do nart i na wielu innych artykułach odzieży sportowej, które są tam zilustrowane”.
91      Izba Odwoławcza stwierdziła ponadto, że towary zilustrowane w katalogach są „również wymienione w fakturach dołączonych do akt sprawy”, i odniosła się tytułem „przykładu” do dwóch faktur dotyczących sprzedaży klientowi w Hiszpanii pięciu różnych towarów. Uznała, że katalog nart, sporządzony po hiszpańsku, odnosi się tylko do rynku hiszpańskiego, ale dodała, że z porównania z fakturami wystawionymi na włoskiego dystrybutora interwenienta wynika, że towary wyszczególnione w tym katalogu są sprzedawane także we Włoszech. Wspomniała w tym względzie tytułem „przykładu” fakturę z dnia 18 listopada 2005 r. dotyczącą sprzedaży towaru opatrzonego wcześniejszym znakiem towarowym.
92      Jak zostało już wskazane w pkt 53 powyżej, wskutek wniesionego do niej odwołania izba odwoławcza jest zobowiązana dokonać ponownej i całkowitej oceny sprzeciwu pod względem merytorycznym, zarówno pod kątem okoliczności faktycznych, jak i prawnych. W następstwie tej oceny izba odwoławcza może utrzymać w mocy decyzję wydziału sprzeciwów w oparciu o podstawy inne niż te, które zostały przyjęte przez ten wydział. Przy uwzględnieniu takiego założenia w przypadku skargi do Sądu na decyzję izby odwoławczej kontroli podlega zgodność z prawem podstaw uwzględnionych przez izbę odwoławczą, a nie podstaw zawartych w decyzji wydziału sprzeciwów.
93      Wprawdzie wielokrotnie orzekano, że w przypadku gdy izba odwoławcza utrzymuje w mocy decyzję niższej instancji OHIM, decyzja ta i zawarte w niej uzasadnienie stanowią część kontekstu, w którym została wydana decyzja izby odwoławczej – kontekstu, który był znany stronom i który w pełni umożliwia sądowi dokonanie kontroli zgodności z prawem w zakresie zasadności oceny dokonanej przez izbę odwoławczą [zob. wyroki Sądu: z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie T‑304/06 Reber przeciwko OHIM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), Zb.Orz. s. II‑1927, pkt 47; z dnia 24 września 2008 r. w sprawie T‑248/05 HUP Usługi Polska przeciwko OHIM – Manpower (I.T.@MANPOWER), niepublikowany w Zbiorze, pkt 48]. Jednakże wzgląd ten nie pozwala wziąć pod uwagę podstaw decyzji niższej instancji, gdy izba odwoławcza, dochodząc do tego samego wniosku co instancja niższa, nie uwzględniła podstaw decyzji tej instancji i nawet się do nich nie odniosła w swojej własnej decyzji [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie T‑351/08 Matratzen Concord przeciwko OHIM – Barranco Schnitzler (MATRATZEN CONCORD), niepublikowany w Zbiorze, pkt 26].
94      Ponieważ tak jest w niniejszym przypadku, należy przeprowadzić kontrolę podstaw przywołanych przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji w celu uzasadnienia stwierdzenia, zgodnie z którym rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego zostało udowodnione, nie biorąc pod uwagę podstaw określonych w decyzji Wydziału Sprzeciwów.
95      W tym względzie należy przypomnieć, że akta sprawy OHIM faktycznie zawierają znaczną liczbę faktur świadczących o sprzedaży przez interwenienta pewnych towarów spółce we Włoszech i innej spółce w Hiszpanii, które według wyjaśnień przedstawionych przez interwenienta przed OHIM są dystrybutorami jego towarów w tych państwach. W nagłówku odnośnych faktur znajduje się pierwszy graficzny znak towarowy interwenienta. Na niektórych z tych faktur ten znak towarowy przedstawiony jest obok innego oznaczenia graficznego zawierającego element słowny „marker”. Na każdej fakturze sprzedawane towary są oznaczone kodem oraz nazwą modelu, przy czym nie są wymienione charakter towaru, o który chodzi, ani wcześniejszy znak towarowy. Ilości i łączna wartość towarów, których dotyczy każda z faktur, wydają się istotne, gdyż kilka faktur odnosi się do sprzedaży w kwocie wynoszącej setki tysięcy euro. Okres, w którym była dokonywana rozpatrywana sprzedaż, rozciąga się od dnia 19 lutego 2002 r. do dnia 14 grudnia 2006 r. w odniesieniu do sprzedaży we Włoszech i od dnia 11 grudnia 2002 r. do dnia 18 sierpnia 2006 r. w odniesieniu do sprzedaży w Hiszpanii i obejmuje zatem w obu przypadkach znaczną część rozpatrywanego okresu, o którym mowa w pkt 86 powyżej.
96      Okoliczność, że wcześniejszy znak towarowy nie jest wymieniony we wspomnianych fakturach, nie może sama w sobie dowodzić braku znaczenia tych faktur dla celów dowodu rzeczywistego używania wspomnianego znaku towarowego [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 27 września 2007 r. w sprawie T‑418/03 La Mer Technology przeciwko OHIM – Laboratoires Goëmar (LA MER), niepublikowany w Zbiorze, pkt 65]. Jest tak tym bardziej w niniejszej sprawie, jako że faktury te były przeznaczone nie dla konsumentów końcowych towarów objętych wcześniejszym znakiem towarowym, w niniejszym przypadku ogółu odbiorców, lecz dla dystrybutorów interwenienta.
97      Jednakże, aby faktury te mogły stanowić stosowne dowody używania wcześniejszego znaku towarowego w odniesieniu do towarów wymienionych w pkt 6 powyżej, konieczne było sprawdzenie, czy rzeczywiście dotyczyły one tych towarów i, w przypadku odpowiedzi twierdzącej, czy wspomniane towary opatrzone były wcześniejszym znakiem towarowym lub czy przynajmniej ten znak był używany zgodnie ze swoją podstawową funkcją publicznie i w sposób skierowany na zewnątrz w związku ze sprzedażą wspomnianych towarów konsumentom.
98      Przedstawienie przez interwenienta dla celów tego sprawdzenia oddzielnie wielkości sprzedaży dotyczącej tylko towarów opatrzonych wcześniejszym znakiem towarowym, uznane przez Izbę Odwoławczą za bardzo żmudne, a ostatecznie niemożliwe, nie było niezbędne. Wystarczające byłoby zidentyfikowanie na tych fakturach – w razie potrzeby przez odniesienie się do innych dowodów – towarów z kategorii wymienionych w pkt 6 powyżej i opatrzonych wcześniejszym znakiem towarowym, przy czym w ilości, która pozwoliłaby wykluczyć wszelką możliwość czysto symbolicznego używania wspomnianego znaku towarowego i która w rezultacie byłaby wystarczająca do udowodnienia jego rzeczywistego używania.
99      Dwa przedstawione przez interwenienta katalogi stanowiły dowody, które mogły służyć do tego celu, jak podniosła to Izba Odwoławcza w pkt 25 zaskarżonej decyzji. Pierwszy z tych katalogów jest sporządzony w języku hiszpańskim i przedstawia kilka modeli nart sprzedawanych przez interwenienta. Zawiera w odniesieniu do każdego modelu fotografie towaru, jego nazwę oraz różne inne mające znaczenie informacje, w tym w szczególności kod używany przez interwenienta do jego identyfikacji. Drugi katalog jest sporządzony w językach włoskim i angielskim oraz zawiera analogiczne informacje w odniesieniu do odzieży sportowej sprzedawanej przez interwenienta.
100    Jak podniosła Izba Odwoławcza w pkt 25 zaskarżonej decyzji, znaczna liczba towarów zilustrowanych w tych dwóch katalogach była opatrzona wcześniejszym znakiem towarowym. W kilku przypadkach znak ten występuje razem z pierwszym graficznym znakiem towarowym lub drugim graficznym znakiem towarowym interwenienta. Jednakże – tak jak w istocie podniosła Izba Odwoławcza w pkt 26 zaskarżonej decyzji – okoliczność ta jest pozbawiona znaczenia co do kwestii tego, czy interwenient udowodnił rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego. Żadne przepisy dotyczące wspólnotowych znaków towarowych nie wymagają bowiem, by wnoszący sprzeciw wykazał fakt używania wcześniejszego znaku towarowego w sposób oderwany od innych znaków [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 8 grudnia 2005 r. T‑29/04 Castellblanch przeciwko OHIM − Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), Zb.Orz. s. II‑5309, pkt 33, 34].
101    Rozpatrywane katalogi nie stanowią zatem wyłącznie dowodów charakteru używania wcześniejszego znaku towarowego przez interwenienta. Ze względu na to, że zawierały w szczególności oznaczenia kodów towarów, które zostały w nich przedstawione, pozwalały sprawdzić, czy towary te były również wymienione w fakturach przedstawionych przez interwenienta.
102    Dla celów sprawdzenia tego Izba Odwoławcza, używając wyrażenia „na przykład”, odniosła się tytułem wskazania w pkt 25 zaskarżonej decyzji do sześciu różnych towarów wymienionych w trzech „fakturach” datowanych na dzień 18 listopada i dzień 21 grudnia 2005 r. oraz na dzień 12 stycznia 2006 r. Z lektury katalogów interwenienta wynika, że wszystkie te sześć towarów to narty (mianowicie „Przyrządy gimnastyczne i sportowe” z klasy 28), które rzeczywiście opatrzone są wcześniejszym znakiem towarowym.
103    Ogólniej biorąc, można stwierdzić na podstawie łączonej lektury trzech dokumentów przywołanych w pkt 25 zaskarżonej decyzji i katalogu nart interwenienta, że faktura z dnia 18 listopada 2005 r. wymienia łącznie sześć par nart, różnych typów, opatrzonych wcześniejszym znakiem towarowym. Faktura z dnia 21 grudnia 2005 r. obejmuje wzmiankę łącznie o dziesięciu parach nart różnych typów, które – jak potwierdza to lektura katalogu – wszystkie opatrzone są wcześniejszym znakiem towarowym. „Faktura z dnia 12 stycznia 2006 r. wystawiona na klienta hiszpańskiego” obejmuje wzmiankę o 43 parach nart różnych typów, opatrzonych również wcześniejszym znakiem towarowym. Jednakże według swojej własnej nazwy ten ostatni dokument nie jest fakturą, lecz dokumentem poświadczającym dostawę, i nie wymienia żadnej ceny artykułów, do których się odnosi. Podczas rozprawy przedstawiciel interwenienta uściślił w odpowiedzi na pytanie Sądu, że nie chodzi tu o dokument księgowy.
104    Ponadto pośród licznych faktur przedstawionych przez interwenienta istnieje jedna datowana na dzień 20 grudnia 2005 r., która wystawiona jest na jego dystrybutora włoskiego. Obejmuje ona 27 stron, dotyczy towarów o łącznej wartości 54 938,98 EUR i wymienia na dwóch pierwszych stronach kilka par nart różnych typów, które – jak to można potwierdzić za pomocą katalogu nart – opatrzone były wcześniejszym znakiem towarowym. Jednakże z wyjątkiem pary nart sprzedanych za cenę 88 EUR w odniesieniu do wszystkich innych par wymieniona cena sprzedaży wynosi 0 EUR. W odpowiedzi na kolejne pytanie Sądu zadane podczas rozprawy przedstawiciel interwenienta oświadczył, że nie zna szczegółów rozpatrywanej faktury, ale dodał, iż gdy nowe modele nart są przekazywane do dyspozycji dystrybutora w celu przeprowadzenia testów, w zwyczaju jest podanie na odpowiedniej fakturze ceny równej zeru. Oświadczenia te zostały odnotowane w protokole rozprawy.
105    Inna faktura, wystawiona na włoskiego dystrybutora interwenienta i datowana na dzień 12 stycznia 2006 r., dotyczy sprzedaży towarów o łącznej wartości 408 625,40 EUR. Znaczna liczba wymienionych towarów to narty opatrzone wcześniejszym znakiem towarowym. W szczególności faktura wymienia sprzedaż 600 sztuk nart modelu „Racetiger GS Racing Tit Moti 06/07” oznaczonych kodem 106001, o łącznej wartości 124 200 EUR, oraz 350 sztuk nart modelu „Racetiger SL Racing Motion 06/07” oznaczonych kodem 106011, o łącznej wartości 72 450 EUR. Oba te modele widnieją w katalogu nart interwenienta i można zatem potwierdzić, że opatrzone są wcześniejszym znakiem towarowym.
106    Trzecia faktura, datowana na dzień 27 stycznia 2006 r i wystawiona na dystrybutora hiszpańskiego interwenienta, o łącznej wartości 13 631,90 EUR, dotyczy sprzedaży nart różnych modeli wymienionych w katalogu nart interwenienta i opatrzonych wcześniejszym znakiem towarowym w liczbie od jednej do czterech par na model.
107    Jednakże z wyjątkiem trzech dokumentów wymienionych w pkt 25 zaskarżonej decyzji, trzech faktur wymienionych w pkt 104–106 powyżej i pewnych faktur wystawionych po rozpatrywanym okresie, zdefiniowanym w pkt 86 powyżej, reszta faktur przedstawionych przez interwenienta, mianowicie ich istotna większość, dotyczy towarów, które nie mogą być zidentyfikowane w katalogach dołączonych do akt sprawy przez interwenienta, gdyż zawierają one oznaczenia kodów niewymienione w tych katalogach.
108    Przedstawiciel interwenienta, wezwany podczas rozprawy do ustosunkowania się co do identyfikacji odnośnych towarów za pomocą oznaczeń kodów wymienionych w większości faktur przedstawionych przez interwenienta, stwierdził co do istoty, że oznaczenia kodów używane przez interwenienta często zmieniają się z sezonu na sezon ze względów logistycznych. Tymczasem wyjaśnienie to, choć wydaje się wiarygodne, nie rozwiązuje problemu identyfikacji towarów oznaczonych w fakturach za pomocą oznaczeń kodów, które nie widnieją w katalogach interwenienta.
109    I tak bez uzupełniających uściśleń żadna faktura nie umożliwiała stwierdzenia, że interwenient sprzedał w rozpatrywanym okresie „Torby sportowe” z klasy 18 i „Artykuły odzieżowe” z klasy 25 opatrzone wcześniejszym znakiem towarowym. Oczywiście prawdą jest, że z dwóch dostarczonych przez interwenienta katalogów ten dotyczący nart przedstawia kilka typów toreb opatrzonych wcześniejszym znakiem towarowym, a drugi zawiera opatrzone tym znakiem pewne artykuły odzieży sportowej. Jednakże żaden z tych artykułów nie widnieje na fakturach pochodzących z rozpatrywanego okresu, a przestawionych przez interwenienta. OHIM przywołuje w odpowiedzi na skargę jeden przykład takiej wzmianki, ale dotyczy on faktury z dnia 18 sierpnia 2006 r., to znaczy wystawionej po rozpatrywanym okresie. Należy ponadto zauważyć, że samych katalogów interwenienta nie można uważać za wystarczające dowody używania wcześniejszego znaku towarowego, jako że z akt sprawy w żaden sposób nie wynika, jaki był zakres ich rozpowszechniania.
110    Co się tyczy „Przyrządów gimnastycznych i sportowych” z klasy 28, wprawdzie – tak jak zauważono w pkt 102–105 powyżej – istnieją pewne faktury świadczące o sprzedaży nart, które stanowią towary tej kategorii, przy czym strony nie są zgodne co do kwestii tego, czy ilości, których dotyczy ta sprzedaż, były czy nie były wystarczające do wykazania rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego.
111    Tymczasem kwestia ta nie może zostać rozstrzygnięta przez Sąd. Trzeba bowiem stwierdzić, że Izba Odwoławcza nie uznała, że sama sprzedaż, o której mowa pkt 25 zaskarżonej decyzji, dowodziła rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego. Przeciwnie, ze sformułowań użytych w tym punkcie wynika, że sprzedaż ta została przywołana wyłącznie tytułem przykładu. Innymi słowy, Izba Odwoławcza uznała w sposób dorozumiany, ale wyraźnie, że faktury przedstawione przez interwenienta dotyczyły również, przynajmniej częściowo, sprzedaży towarów objętych wcześniejszym znakiem towarowym i opatrzonych tym znakiem. To na tej podstawie Izba Odwoławcza stwierdziła, że rzeczywiste używanie wspomnianego znaku towarowego zostało udowodnione. Zatem do Sądu należy w ramach przeprowadzania kontroli zgodności z prawem decyzji Izby Odwoławczej zbadanie, czy akta sprawy przedstawione Izbie Odwoławczej pozwalały na dojście do tego wniosku.
112    Tak nie było. Jak bowiem zostało już wspomniane w pkt 107 powyżej, towary, których dotyczyła istotna większość faktur przedstawionych przez interwenienta, nie mogły zostać zidentyfikowane w jasny sposób. Wbrew temu, co wynika ze sformułowań użytych przez Izbę Odwoławczą w pkt 25 zaskarżonej decyzji, trzy wymienione w nim dokumenty nie były typowymi przykładami wybranymi przypadkowo, ale należały do bardzo ograniczonej grupy dokumentów, z których wszystkie datowały się z okresu trwającego trochę ponad dwa miesiące, w niniejszym przypadku od dnia 18 listopada 2005 r. do dnia 27 stycznia 2006 r., i które były jednymi, co do których można było potwierdzić, że dotyczyły towarów objętych wcześniejszym znakiem towarowymi i opatrzonych tym znakiem.
113    Wynika z tego, że wzięte pod uwagę przez Izbę Odwoławczą dowody rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, mianowicie faktury i katalogi dołączone do akt sprawy przez interwenienta, nie były wystarczające do poparcia ujętego w zaskarżonej decyzji stwierdzenia, zgodnie z którym wcześniejszy znak towary był rzeczywiście używany dla towarów z klas 18, 25 i 28 objętych tym znakiem przez cały okres, którego dotyczą wspomniane faktury. Co najwyżej materiały te stanowiły wskazówki pozwalające uważać za prawdopodobne założenie, że takie używanie miało miejsce. Tymczasem według orzecznictwa przytoczonego w pkt 84 powyżej założenie takie, nawet jeśli wydaje się prawdopodobne, samo w sobie nie jest wystarczające dla celów stosowania art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009, który wymaga dowodu takiego używania.
114    Izba Odwoławcza powinna była zatem pogłębić swoją analizę akt sprawy i wziąć również pod uwagę inne dowody przedstawione przez interwenienta, w szczególności oświadczenie złożone pod przysięgą przez G., którego moc dowodową należało określić. W odpowiednim przypadku mogła ona na podstawie art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 wezwać strony do przedstawienia uzupełniających uwag bądź podjąć na mocy art. 78 tegoż rozporządzenia środki udostępniania i pozyskiwania dowodów (zob. podobnie ww. w pkt 40 powyżej wyrok w sprawie HIPOVITON, pkt 57–58).
115    Należy zatem stwierdzić na podstawie całości poprzedzających rozważań, że zarzut czwarty jest również zasadny i należy go uwzględnić.
W przedmiocie żądania zmiany decyzji
116    Tak jak zauważono w pkt 40 powyżej poprzez żądania drugie i trzecie skarżąca wnosi o zmianę zaskarżonej decyzji. Należy zatem rozważyć, czy zarzuty pierwszy, drugi i czwarty, co do których stwierdzono już, że powinny zostać uwzględnione w ramach żądania stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji, uzasadniają taką zmianę.
117    W pierwszej kolejności należy przypomnieć, że w ramach argumentacji dotyczącej zarzutu pierwszego (zob. pkt 47 powyżej) skarżąca utrzymuje, że sformułowane w zaskarżonej decyzji stwierdzenie, zgodnie z którym „obuwie snowboardowe” nie było objęte zgłoszeniem, było trafne, ale konsekwencją, którą należało z niego wyciągnąć, powinno być oddalenie sprzeciwu w zakresie, w jakim sprzeciw ten dotyczył wspomnianego obuwia.
118    Ta część argumentacji skarżącej ma na celu zasadniczo zmianę zaskarżonej decyzji, tak aby pkt 1 sentencji decyzji Wydziału Sprzeciwów został uchylony, a sprzeciw został oddalony w zakresie, w jakim odnosi się do „obuwia snowboardowego”.
119    Żądanie to jest bezzasadne i powinno zostać oddalone. Jak słusznie podnosi interwenient, wszystkie towary, których dotyczył sprzeciw, były objęte zgłoszeniem skarżącej. Co się tyczy towarów z klasy 25, według swego brzmienia zgłoszenie to (zob. pkt 4 powyżej) wymienia przede wszystkim „obuwie”, a następnie różne rodzaje obuwia, które poprzedzone są określeniem „zwłaszcza”. Tymczasem według orzecznictwa określenie to użyte w opisie towarów ma jedynie znaczenie przykładu [wyrok Sądu z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie T‑87/07 Scil proteins przeciwko OHIM – Indena (affilene), niepublikowany w Zbiorze, pkt 38; zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie T‑224/01 Durferrit przeciwko OHIM – Kolene (NU-TRIDE), Rec. s. II‑1589, pkt 41]. Określenie to, użyte w wykazie towarów, służy do wyróżnienia towarów, które mają szczególne znaczenie dla właściciela znaku towarowego, jednak bez wykluczania jakiegokolwiek innego towaru z wykazu (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie affilene, pkt 39). Wynika z tego, że skarżąca wniosła o rejestrację swojego znaku towarowego dla „obuwia” w ogólności, a zatem także dla „obuwia narciarskiego, obuwia snowboardowego i obuwia sportowego”, których dotyczy sprzeciw.
120    Ponadto należy przypomnieć, że według swojego brzmienia zgłoszenie dotyczy także w odniesieniu do towarów z klasy 25 „obuwia sportowego”, co stanowi kategorię ogólniejszą, która obejmuje „obuwie snowboardowe”.
121    W drugiej kolejności w zakresie, w jakim żądanie zmiany decyzji ma na celu stwierdzenie przez sam Sąd, że rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego nie zostało udowodnione, i oddalenie przez niego na tej podstawie sprzeciwu, należy zauważyć, że wprawdzie kwestia rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego została zbadana co do istoty przez OHIM, ale w sposób niepełny, jak to stwierdzono w pkt 113 i 114 powyżej. Badanie tej kwestii przez Sąd stanowiłoby wykonywanie funkcji administracyjnych i rozpoznawczych właściwych OHIM i z tego względu byłoby sprzeczne z równowagą instytucjonalną, na której opiera się zasada rozdziału kompetencji między OHIM a Sąd. W tych okolicznościach Sąd uznaje, że nie należy uwzględnić wyżej wymienionego żądania skarżącej [wyrok Sądu z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie T‑165/06 Fiorucci przeciwko OHIM – Edwin (ELIO FIORUCCI), Zb.Orz. s. II‑1375, pkt 67; zob. również podobnie wyrok Sądu z dnia 4 października 2006 r. w sprawie T‑188/04 Freixenet przeciwko OHIM (Kształt czarnej matowej wygładzanej butelki), niepublikowany w Zbiorze, pkt 47].
122    Należy zatem stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji, a w pozostałym zakresie skargę oddalić.
W przedmiocie kosztów
123    Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Jednakże zgodnie z art. 87 § 3 akapit pierwszy regulaminu postępowania w wypadkach szczególnych Sąd może postanowić, że koszty zostaną podzielone.
124    W niniejszym przypadku OHIM wniósł o nakazanie, by każda ze stron pokryła własne koszty postępowania, i ponadto wsparł żądanie stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji z wyjątkiem postanowień odnoszących się do dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego (zob. pkt 49 powyżej). Jednakże okoliczność ta nie stanowi wypadku szczególnego w rozumieniu art. 87 § 3 akapit pierwszy regulaminu postępowania, uzasadniającego podział kosztów postępowania, i nie stoi na przeszkodzie obciążeniu OHIM kosztami poniesionymi przez skarżącą zgodnie z jej żądaniem, gdyż zaskarżona decyzja została wydana przez Izbę Odwoławczą OHIM (zob. podobnie ww. w pkt 51 wyrok w sprawach połączonych VENADO w ramie i in., pkt 115 i przytoczone tam orzecznictwo). Należy zatem obciążyć OHIM kosztami własnymi oraz kosztami poniesionymi przez skarżącą.
125    Ponieważ żądania interwenienta nie zostały uwzględnione, pokrywa on własne koszty.
Z powyższych względów
SĄD (trzecia izba)
orzeka, co następuje:
1)      Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 30 września 2009 r. (sprawa R 1387/2008‑1).
2)      W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3)      OHIM pokrywa koszty własne oraz koszty poniesione przez Völkl GmbH & Co. KG.
4)      Marker Völkl International GmbH pokrywa własne koszty postępowania.
Czúcz
Labucka
Gratsias
Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 14 grudnia 2011 r.
Podpisy
* – Język postępowania: niemiecki.