SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
13 luglio 2017 (*)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo MONTORSI F. & F. – Marchio nazionale denominativo anteriore Casa Montorsi – Motivo relativo di nullità – Rischio di confusione – Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Accordo di coesistenza dei marchi – Portata – Articolo 53, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009»
Nella causa T‑389/16,
Agricola italiana alimentare SpA (AIA), con sede a San Martino Buon Albergo (Italia), rappresentata da S. Rizzo, avvocato,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da L. Rampini, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:
Casa Montorsi Srl, con sede a Vignola (Italia), rappresentata da S. Verea, K. Muraro e M. Balestriero, avvocati,
avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 aprile 2016 (procedimento R 1239/2014-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra Casa Montorsi e AIA,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),
composto da A.M. Collins, presidente, M. Kancheva e J. Passer (relatore), giudici,
cancelliere: E. Coulon
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 luglio 2016,
visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 ottobre 2016,
visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 ottobre 2016,
visto che le parti principali non hanno presentato domanda di fissazione dell’udienza nel termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1        Il 12 febbraio 2007 la Montorsi Francesco & Figli SpA ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1)].
2        Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno denominativo MONTORSI F. & F.
3        I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 29 ai sensi dell’Accordo di Nizza, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili».
4        La domanda di marchio dell’Unione europea è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 38/2007, del 30 luglio 2007, e il marchio corrispondente è stato registrato il 18 gennaio 2008.
5        Il 28 dicembre 2010 la Casa Montorsi Srl, interveniente, ha chiesto, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, che fosse dichiarata la nullità del marchio contestato per tutti i prodotti di cui al precedente punto 3.
6        La domanda di dichiarazione di nullità era fondata sul marchio denominativo italiano anteriore Casa Montorsi, depositato il 24 febbraio 1995, registrato il 2 giugno 1998 con il numero 751820 e successivamente rinnovato per, tra gli altri, i seguenti prodotti della classe 29 corrispondenti alla seguente descrizione: «Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova; latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili».
7        Il motivo dedotto a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità era quello di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, vertente sull’esistenza di un rischio di confusione.
8        Nelle more del procedimento amministrativo, il marchio contestato è stato trasferito alla Negroni SpA e, successivamente, all’Agricola italiana alimentare SpA (AIA), ricorrente.
9        La ricorrente ha chiesto il rigetto della domanda di dichiarazione di nullità, in quanto in contraddizione con una scrittura privata che la stessa aveva sottoscritto con l’interveniente il 4 maggio 2000 (in prosieguo: l’«accordo») e mediante la quale esse avrebbero accettato la coesistenza sul mercato italiano dei rispettivi marchi e si sarebbero impegnate reciprocamente a non contrastarne l’utilizzo. La ricorrente ha altresì chiesto che fosse provato l’uso del marchio anteriore.
10      Il 20 marzo 2014 la divisione di annullamento ha dichiarato la nullità del marchio contestato per i prodotti «carne, pesce, pollame e selvaggina; uova», ma ne ha confermato la validità per gli altri prodotti contrassegnati da tale marchio, ossia «estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili», nonché per altri prodotti non menzionati nell’elenco dei prodotti contrassegnati dal marchio contestato.
11      In particolare, la divisione di annullamento ha ritenuto che l’accordo non ostasse all’ammissibilità della domanda di nullità dell’interveniente perché tale accordo, impreciso quanto al territorio e all’ambito temporale, non poteva essere considerato un consenso espresso, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009. Per quanto riguarda la prova dell’uso del marchio anteriore fornita dall’interveniente, la divisione di annullamento ha ritenuto che tale prova fosse fornita, ma soltanto per «prosciutti, salumi e insaccati», che rientrano nella sottocategoria «carne». Per quanto riguarda il confronto dei prodotti, essa ha rilevato che, tra i prodotti del marchio contestato, solo i prodotti «carne, pesce, pollame e selvaggina; uova» erano identici o simili a quelli per i quali il marchio anteriore era stato usato, ossia quelli rientranti nella sottocategoria «carne». Per quanto riguarda il confronto dei segni, essa ha rilevato che il marchio contestato presentava un grado medio di somiglianza con il marchio anteriore perché detti due marchi contenevano lo stesso cognome Montorsi. Infine, la divisione di annullamento ha ritenuto che, considerata l’identità o la somiglianza dei prodotti e dei marchi in conflitto, esistesse un rischio di confusione per il pubblico italiano, con riferimento ai prodotti «carne, pesce, pollame e selvaggina; uova» contrassegnati dal marchio contestato e che tale marchio dovesse essere dichiarato nullo per tali prodotti.
12      Il 12 maggio 2014 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione della divisione di annullamento, al fine di ottenere che il marchio contestato restasse registrato per i prodotti «carne, pesce, pollame e selvaggina; uova».
13      Con decisione del 28 aprile 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso.
14      La commissione di ricorso, anzitutto, ha osservato che la ricorrente non contestava dinanzi ad essa nessuna delle valutazioni della divisione di annullamento relative alla prova dell’uso del marchio anteriore, alla somiglianza dei segni e dei prodotti e al rischio di confusione. L’unico argomento a sostegno del ricorso era fondato sull’accordo, che osterebbe, secondo la ricorrente, alla domanda di nullità del marchio contestato per rischio di confusione.
15      La commissione di ricorso ha considerato che l’EUIPO non era vincolato dall’accordo, il quale regolamentava interessi privati, ma doveva ricercare se fosse possibile dedurre da tale accordo l’esistenza di un «consenso espresso alla registrazione» di cui all’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, oppure la coesistenza dei marchi in conflitto. La commissione di ricorso ha ritenuto che l’accordo non consentisse di dimostrare un tale consenso. Essa ha aggiunto che, anche se si fosse tenuto conto dei punti dell’accordo in cui le parti dell’accordo «riconosc[eva]no che i rispettivi marchi [potevano] coesistere», resterebbe da provare che la coesistenza era dovuta all’assenza di rischio di confusione nella mente del pubblico di riferimento, prova che richiederebbe la dimostrazione dell’uso concomitante dei marchi in conflitto durante un periodo sufficientemente esteso, anteriore alla data di deposito del marchio contestato. Questa prova di un tale uso concomitante non sarebbe stata fornita né tantomeno quella che detto uso concomitante non ingenerava alcun rischio di confusione. La commissione di ricorso ha quindi respinto il ricorso.
Conclusioni delle parti
16      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–        annullare la decisione impugnata;
–        condannare l’EUIPO alle spese.
17      L’EUIPO e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:
–        respingere il ricorso;
–        condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
18      A sostegno del ricorso la ricorrente deduce due motivi vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento e, il secondo, sulla violazione dell’articolo 53, paragrafo 3, di tale regolamento.
19      Occorre cominciare con l’esame del secondo motivo.
Sul secondo motivo di annullamento, vertente sulla violazione dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009
20      La ricorrente afferma che è innegabile che le parti dell’accordo abbiano accettato la coesistenza sul mercato italiano dei rispettivi marchi, presenti e futuri, il che impedirebbe all’interveniente di chiedere la nullità del marchio contestato.
21      La ricorrente sostiene che l’interveniente non può comunque impedire la registrazione del marchio contestato in ogni paese dell’Unione europea diverso dall’Italia e neppure può impedire, in virtù dell’accordo, la registrazione di tale marchio in Italia.
22      La ricorrente addebita alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto del «principio di relativizzazione» dei motivi di nullità derivanti da diritti anteriori confliggenti. Gli impedimenti relativi alla registrazione tutelerebbero soltanto gli interessi privati. Mentre il consenso del titolare di un diritto anteriore non consentirebbe di superare la sussistenza di un impedimento assoluto alla registrazione, un tale consenso lo consentirebbe per quanto riguarda un impedimento relativo alla registrazione. Pertanto, il conflitto tra due marchi riguarderebbe soltanto le imprese concorrenti e non i consumatori, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale.
23      Per quanto concerne, più nello specifico, la violazione dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, la ricorrente, in primo luogo, contesta l’affermazione della commissione di ricorso, nelle due prime frasi del punto 25 della decisione impugnata, secondo la quale, affinché sia configurabile il consenso alla registrazione di un marchio, sarebbe necessario che il segno da registrare venga identificato con esattezza, circostanza che non si verificherebbe nel caso di specie.
24      L’accordo farebbe chiaramente riferimento non al marchio MONTORSI in senso stretto, bensì a registrazioni o usi, presenti o futuri, della parola «montorsi» nell’ambito di un segno distintivo per quanto riguarda i prodotti della classe 29. Un’interpretazione restrittiva di tale riferimento non avrebbe alcun senso, visto che all’epoca dell’accordo nessuna delle parti dell’accordo era titolare del marchio MONTORSI in senso stretto. Pertanto, la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata, le parti dell’accordo avevano dato un consenso espresso alla registrazione e all’uso non solo del marchio MONTORSI in senso stretto, ma di qualsiasi segno distintivo che contenesse la parola «montorsi», come nel caso del marchio MONTORSI F. & F.
25      In secondo luogo, la ricorrente ritiene eccessivamente formalistica l’interpretazione della commissione di ricorso, nel prosieguo del punto 25 della decisione impugnata, secondo la quale non può desumersi dall’accordo un consenso espresso alla registrazione del marchio contestato come marchio dell’Unione europea. La valenza dell’accordo sarebbe certamente limitata al territorio italiano. Tuttavia, nel caso di specie, il consenso espresso dato per il territorio italiano implicherebbe necessariamente il consenso alla registrazione del marchio contestato a livello dell’Unione. Poiché l’interveniente avrebbe dato il proprio consenso alla coesistenza dei marchi nel territorio italiano, che comprenderebbe le registrazioni future dei marchi contenenti la parola «montorsi», non sarebbe logico negare adesso detto consenso per quanto riguarda il marchio contestato sulla base di un ipotetico conflitto limitato precisamente al territorio italiano. La ricorrente non avrebbe avuto nulla da ridire se l’interveniente avesse cercato di annullare la registrazione del marchio contestato sulla base di diritti anteriori in Francia, Spagna o altri paesi dell’Unione diversi dall’Italia.
26      L’EUIPO, sostenuto dall’interveniente, ritiene che l’affermazione secondo la quale il consenso dato dall’interveniente nell’accordo implicherebbe l’impossibilità per quest’ultima di far valere i propri diritti sul marchio anteriore sia smentita dai fatti. La ricorrente affermerebbe, correttamente, che, nel caso degli impedimenti relativi alla registrazione, il titolare del diritto anteriore può scegliere se difendere o meno il proprio marchio e, se decide di farlo, di agire nel proprio interesse esclusivo. Tuttavia, nel caso di specie, l’interveniente avrebbe evidentemente deciso di difendere il marchio anteriore, dato che avrebbe presentato all’EUIPO una domanda di nullità del marchio contestato. Il fatto che l’interveniente abbia sottoscritto anteriormente un accordo e possa risultare inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni assunte in detta scrittura privata riguarderebbe la sfera privata delle parti dell’accordo, le quali potrebbero eventualmente far valere le conseguenze di ogni eventuale inadempimento dinanzi alle autorità giurisdizionali civili nazionali.
27      L’argomento secondo il quale gli impedimenti relativi alla registrazione tutelerebbero soltanto gli interessi privati non pregiudicherebbe la conclusione relativa al requisito di un consenso espresso ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009. La giurisprudenza menzionata dalla ricorrente si riferirebbe a una questione diversa, quella della capacità d’agire dei soggetti che intendono far valere impedimenti relativi alla registrazione di un marchio dell’Unione europea.
28      Per quanto concerne la competenza dell’EUIPO, quest’ultimo dovrebbe sì tener conto dell’accordo in questione, da un lato, ai fini di appurare se da tale scrittura si possa ricavare un chiaro consenso alla registrazione del marchio contestato ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 e, dall’altro, per verificare se sussistano i presupposti per la coesistenza tra i marchi in questione sul mercato come fattore rilevante nell’ambito dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
29      Inoltre, non risulterebbe affatto dall’accordo che l’interveniente avesse dato espressamente il suo consenso alla registrazione del marchio contestato come marchio dell’Unione europea. L’EUIPO rammenta che l’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 ha carattere derogatorio e deve dunque essere interpretato restrittivamente. Pertanto, per equivalere a un consenso prestato alla registrazione del marchio contestato, l’accordo dovrebbe fare riferimento a quest’ultimo in modo chiaro, manifesto ed esplicito e l’onere della prova spetterebbe a chi invoca il consenso, mentre non spetta all’altra parte dell’accordo dimostrare il proprio dissenso.
30      L’accordo non conterrebbe alcun consenso chiaro e preciso alla registrazione del marchio contestato come marchio dell’Unione europea per le ragioni puntualmente espresse nella decisione impugnata. L’accordo apparirebbe vago e impreciso. Non sarebbero espressamente specificati l’ambito territoriale e l’ambito temporale di applicazione dell’accordo. In particolare, il marchio MONTORSI F. & F. non sarebbe correttamente identificato nell’accordo. Infatti, in primo luogo, esso non sarebbe menzionato nella scrittura privata. In secondo luogo, la parola «comunitario» o «europeo» non sarebbe mai citata nell’accordo, il quale menzionerebbe unicamente le registrazioni italiane e una causa pendente presso il Tribunale di Modena (Italia). Infine, il punto 2 dell’accordo reciterebbe che «le parti riconoscono che i segni distintivi da ciascuna di esse sino ad ora registrati e/o utilizzati per prodotti compresi nella classe internazionale 29 possono coesistere». Poiché la registrazione del marchio contestato sarebbe stata concessa il 18 gennaio 2008, anche tale fondamentale punto dell’accordo porterebbe a concludere che il marchio contestato non può essere ritenuto con sicurezza facente parte di detto accordo. Sembrerebbe dunque piuttosto che le pattuizioni circa la coesistenza dei marchi e la loro registrazione riguardino unicamente titoli italiani, come correttamente osservato nella decisione impugnata. In ogni caso, l’EUIPO è del parere che il fatto che il marchio contestato non sia stato chiaramente identificato nell’accordo è, per sé solo, un motivo sufficiente ad escludere che l’interveniente abbia prestato il suo consenso espresso alla registrazione di tale marchio nell’Unione.
31      Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, sussisterebbe un dissenso tra le parti dell’accordo sull’interpretazione di alcuni elementi essenziali di tale accordo, in particolare sulla questione se esso riguardi solo i marchi nazionali o anche i marchi esteri, internazionali o dell’Unione europea.
32      La discordante interpretazione dell’accordo sarebbe confermata dal comportamento delle parti dinanzi all’EUIPO e ai Tribunali nazionali. Tale comportamento non corrisponderebbe a una linea di condotta chiara, coerente e pacifica.
33      In conclusione, l’accordo non rivelerebbe un «consenso espresso» dell’interveniente alla registrazione del marchio contestato. La commissione di ricorso non sarebbe incorsa in alcuna violazione dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.
34      L’interveniente afferma che, come del resto confermerebbero la decisione della divisione di annullamento e la decisione impugnata, eventuali accordi privati fra le parti non sarebbero in alcun modo vincolanti per l’EUIPO. Non vi sarebbe alcuna base legale in tal senso. Ciò anche perché i contratti avrebbero un effetto relativo tra le parti e sarebbero quindi incompatibili con gli effetti erga omnes di una decisione di opposizione o di nullità. Vi sarebbe dunque un interesse pubblico da tutelare. Correttamente quindi la commissione di ricorso avrebbe affermato che l’EUIPO non era vincolato dall’accordo, ma doveva ricercare se potesse esserne dedotta l’esistenza di un consenso o la coesistenza dei marchi.
35      L’interveniente afferma, inoltre, che l’esistenza di un consenso non sarebbe dimostrata, da un lato, innanzitutto a causa dell’imprecisa formulazione dell’accordo, come avrebbe sostenuto la commissione di ricorso e, dall’altro, perché l’opposizione avviata dalla ricorrente nei confronti della domanda dell’interveniente depositata il 15 aprile 2008 e diretta a ottenere la registrazione, con il numero 6832125, del marchio CASA MONTORSI come marchio dell’Unione europea non avrebbe alcun senso. Ci sarebbe un’incongruenza nelle tesi della ricorrente.
36      Comunque, il marchio contestato non sarebbe specificamente menzionato nell’accordo e, come correttamente affermato nella decisione impugnata, l’accordo non conterrebbe neppure le espressioni «marchio comunitario», «registrazione comunitaria» o «marchio europeo». Il consenso non potrebbe essere né implicito, né presunto. Non sarebbe la commissione di ricorso ad essere «eccessivamente formalistica». La ricorrente vorrebbe a tutti i costi interpretare l’accordo a suo esclusivo uso e consumo.
37      Occorre ricordare che l’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 stabilisce, in particolare, che «[s]u domanda presentata dall’Ufficio (…) il marchio [dell’Unione europea] è dichiarato nullo allorché esiste (…) un marchio anteriore di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1 (…) di tale articolo».
38      Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 «[i]l marchio [dell’Unione europea] non può essere dichiarato nullo se il titolare del diritto di cui ai paragrafi 1 o 2 dà espressamente il suo consenso alla registrazione di tale marchio prima della presentazione della domanda di nullità o della domanda riconvenzionale».
39      L’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 esige dunque che il titolare di un diritto anteriore abbia dato espressamente il suo consenso alla registrazione di un marchio dell’Unione europea perché sia impedito, successivamente, di presentare una domanda di nullità di tale marchio.
40      Infatti, in una causa in cui la titolare di marchi che erano contestati sosteneva che le richiedenti la nullità di tali marchi, a causa di un rischio di confusione, avevano consentito la registrazione di questi ultimi, in particolare, attraverso una coesistenza pacifica e un accordo di coesistenza, il Tribunale ha ricordato che il consenso del titolare del diritto deve essere espresso per consentire la registrazione di un segno che può comportare un rischio di confusione. Il Tribunale ne ha dedotto, da un lato, che la coesistenza pacifica dei marchi non può prendere il posto del consenso espresso ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009. Dall’altro lato, per quanto riguarda l’accordo di coesistenza, il Tribunale, dopo aver constatato che esso non aveva ad oggetto i marchi che erano contestati, ma un altro marchio, ha dichiarato che tale accordo non poteva essere interpretato in modo tale da estendere oltre il suo ambito di applicazione, senza il consenso espresso delle parti, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009. Il Tribunale ha constatato che tale consenso espresso non sussisteva [sentenza del 3 giugno 2015, Pensa Pharma/UAMI – Ferring e Farmaceutisk Laboratorium Ferring (PENSA PHARMA e pensa), T‑544/12 e T‑546/12, non pubblicata, EU:T:2015:355, punti 35, 37, 40, 49 e 51].
41      Nella fattispecie, l’accordo menziona, nella sua parte introduttiva (punti da A a C), una controversia tra le parti dinanzi al Tribunale di Modena riguardante l’uso della parola «montorsi» nel settore dei salumi, nonché le trattative tra le stesse per risolvere la controversia ed evitare controversie future relative a tale parola in relazione a tutti i prodotti compresi nella classe 29. Tale parte introduttiva dell’accordo menziona marchi italiani contenenti la parola «montorsi».
42      Il punto 2, primo comma, dell’accordo indica che «le parti riconoscono che i segni distintivi di ciascuna di esse sino ad ora registrati e/o utilizzati per prodotti compresi nella classe internazionale 29 (e cioè per carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e derivati dal latte: olii e grassi commestibili) possono coesistere». Il punto 2, secondo comma, dell’accordo dichiara che, «[p]ertanto, esse, per sé ed aventi causa, rinunciano reciprocamente ad impugnare le rispettive registrazioni di tali segni come marchi d’impresa e ad opporsi all’utilizzazione di tali segni – sia in funzione di ditta, marchio, insegna, sia in funzioni atipiche – ad opera dell’altra parte». Il punto 3 dell’accordo recita inoltre: «[l]e parti rinunciano a qualsiasi pretesa che potesse loro competere in relazione all’uso del segno distintivo MONTORSI fatto dall’altra parte sino ad ora».
43      Come osserva l’EUIPO, l’accordo menziona segni e registrazioni italiani e una controversia in Italia. Esso non fa alcun riferimento né all’Unione né al diritto dell’Unione. L’accordo menziona la parola «montorsi», ma non il segno denominativo MONTORSI F. & F. contestato nel caso di specie. Inoltre, la coesistenza dei marchi e la rinuncia a ogni impugnazione menzionate nell’accordo riguardano i segni registrati o utilizzati «sino ad ora», ossia fino al 4 maggio 2000. Infine, secondo l’accordo, le parti rinunciano a qualsiasi pretesa che potesse loro competere in relazione all’uso del «segno distintivo MONTORSI fatto dall’altra parte sino ad ora».
44      Dalle considerazioni sin qui svolte risulta che, come osservato in sostanza dalla divisione di annullamento e dalla commissione di ricorso, l’accordo appare limitato ai segni registrati o utilizzati fino alla data della sua conclusione e in un contesto italiano. Come giustamente osserva la commissione di ricorso, la formulazione dell’accordo lascia inevitabilmente supporre che le pattuizioni circa la coesistenza dei marchi e la loro registrazione riguardino unicamente titoli italiani. L’accordo non menziona né il segno MONTORSI F. & F., di cui trattasi nel caso di specie né tantomeno una futura registrazione di tale segno – e neanche peraltro di un qualsiasi segno contenente la parola «montorsi» – come marchio dell’Unione europea.
45      Tenuto conto di tali elementi, che rivelano quanto meno la mancata determinazione, nell’accordo, della posizione delle parti sulla questione della registrazione a livello dell’Unione di marchi contenenti la parola «montorsi», e tenuto conto del fatto che il consenso previsto all’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 deve essere espresso, correttamente la commissione di ricorso ha concluso che non può desumersi dall’accordo un consenso espresso dell’interveniente alla registrazione del segno MONTORSI F. & F. come marchio dell’Unione europea.
46      Tale conclusione della commissione di ricorso, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non è eccessivamente formalista. Essa deriva dai termini dell’accordo e dai requisiti di cui all’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009. Peraltro, la stessa ricorrente concorda sulla valenza dell’accordo limitata al territorio italiano. Come rileva in sostanza l’interveniente, è la ricorrente che tenta di conferire all’accordo un significato che va oltre i suoi termini.
47      La ricorrente afferma, tuttavia, che tale conclusione sarebbe poco logica, poiché essa potrebbe peraltro registrare il marchio contestato in ogni paese dell’Unione europea diverso dall’Italia, dal momento che l’interveniente non deterrebbe diritti anteriori in tali paesi, e neppure in Italia, in virtù dell’accordo. La ricorrente aggiunge che sarebbe illogico dichiarare nullo il marchio contestato, registrato a livello dell’Unione, per un rischio di confusione invocato e constatato unicamente in Italia, dal momento che, con l’accordo, l’interveniente avrebbe appunto rinunciato a contestare il marchio in Italia e, dunque, avrebbe espressamente assunto il rischio eventuale di confusione in Italia.
48      Tali argomenti della ricorrente non sono idonei a rimettere in discussione la posizione della commissione di ricorso.
49      Infatti, la circostanza che, per motivi economici, strategici o altri, propri all’interveniente, quest’ultima abbia preferito, anziché proseguire un contenzioso con la ricorrente, concordare con quest’ultima la coesistenza in Italia dei loro rispettivi segni e marchi esistenti alla data dell’accordo, non comporta una rinuncia dell’interveniente a opporsi a un marchio dell’Unione europea. Un tale consenso non implica che l’eventuale rischio di confusione, contrattualmente accettato nel contesto italiano e nei limiti dell’accordo di coesistenza, debba essere ritenuto accettato anche al di fuori di tale contesto e, più in particolare, nel caso di un marchio dell’Unione europea. Nei confronti di un tale marchio, la cui portata ed effetti sono più ampi rispetto a quelli di un marchio nazionale, l’interveniente conservava, in assenza per l’appunto di un consenso espresso alla registrazione di tale marchio, il diritto di invocare il rischio di confusione.
50      Occorre inoltre osservare che la ricorrente, pur negando tale diritto all’interveniente, l’ha rivendicato per se stessa. Infatti, come risulta dal fascicolo dell’EUIPO e come osservano l’EUIPO e l’interveniente, la ricorrente, pur negando nella fattispecie all’interveniente il diritto di chiedere la nullità del marchio contestato, non ha esitato ad opporsi a una domanda, da parte dell’interveniente, di registrazione del segno CASA MONTORSI come marchio dell’Unione europea. Tuttavia, non risulta affatto dall’accordo che esso prevede impegni asimmetrici tra le parti. Al contrario, l’accordo prevede un consenso reciproco delle parti alla coesistenza dei loro rispettivi segni e marchi esistenti alla data della sua sottoscrizione.
51      Per quanto riguarda poi l’affermazione secondo la quale gli impedimenti relativi alla registrazione proteggerebbero soltanto interessi privati e secondo la quale il consenso del titolare di un diritto anteriore sarebbe dunque vincolante per l’EUIPO, basta osservare che, in ogni caso, un consenso siffatto alla registrazione del marchio contestato non è stato dato nel caso di specie.
52      Del resto e come osservano in sostanza l’EUIPO e l’interveniente, la sentenza invocata dalla ricorrente a sostegno di tale affermazione non riguarda la questione della portata, nei confronti dell’EUIPO, di un accordo di coesistenza di marchi. Tale sentenza riguarda la diversa questione, irrilevante nel caso di specie, dei soggetti legittimati a dedurre un impedimento, assoluto o relativo, alla registrazione di un marchio dell’Unione europea [sentenza dell’8 luglio 2008, Lancôme/UAMI – CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION), T‑160/07, EU:T:2008:261, punti da 20 a 26].
53      Dall’insieme delle considerazioni sin qui svolte risulta che il secondo motivo di annullamento è infondato e deve essere respinto.
Sul primo motivo di annullamento, vertente sulla violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento
54      La ricorrente afferma che la valutazione della commissione di ricorso secondo la quale essa avrebbe dovuto provare non solo l’accettata coesistenza dei marchi, ma altresì che detta coesistenza era dovuta all’assenza di rischio di confusione, è erronea.
55      Infatti, l’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 mirerebbero a proteggere non già gli interessi dei consumatori, bensì quelli dei titolari dei diritti anteriori. L’esistenza di un potenziale rischio di confusione non sarebbe rilevante quando, come nel caso di specie, il titolare del diritto anteriore avrebbe espressamente accettato la coesistenza dei marchi in Italia. Nel caso degli impedimenti relativi alla registrazione, il titolare del diritto anteriore potrebbe scegliere se difendere, o non difendere, il proprio marchio e, se decidesse di farlo, agirebbe nel proprio esclusivo interesse. L’eventuale beneficio per la collettività sarebbe un mero effetto collaterale dell’azione dell’avente diritto.
56      Ad ogni modo, l’accoglimento del presente ricorso e, pertanto, il mantenimento del marchio contestato per i prodotti «carne, pesce, pollame e selvaggina; uova», non cambierebbe la realtà del mercato italiano, nel quale il marchio anteriore e il marchio italiano MONTORSI F. & F. continuerebbero a coesistere.
57      L’EUIPO e l’interveniente contestano la posizione della ricorrente.
58      L’EUIPO afferma che, se è pur vero che la coesistenza di due marchi sul mercato potrebbe eventualmente ridurre il rischio di confusione tra tali due marchi, tuttavia una siffatta eventualità può essere presa in considerazione solo qualora, quantomeno nel corso del procedimento amministrativo, il richiedente il marchio dell’Unione europea avesse dimostrato che detta coesistenza si fondava sull’insussistenza di un rischio di confusione. Inoltre, la durata della coesistenza dovrebbe essere sufficientemente lunga per poter influire sulla percezione del consumatore.
59      La ricorrente avrebbe dunque dovuto dimostrare che i consumatori italiani di riferimento erano stati esposti all’uso concomitante dei marchi contenente la parola «montorsi» e che tale uso non aveva ingenerato confusione. Poiché la prova della coesistenza sul mercato dei marchi in conflitto e del fatto che tale coesistenza fosse dovuta all’assenza di confusione non sarebbe stata adeguatamente fornita, la coesistenza invocata dalla ricorrente non può essere considerata come un fattore da prendere in considerazione nella valutazione del rischio di confusione.
60      Inoltre, la valutazione dell’esistenza o meno di un rischio di confusione richiederebbe che tutti i fattori rilevanti siano presi in considerazione, fattori che includerebbero non solo la coesistenza dei marchi in oggetto, ma anche il grado di somiglianza dei marchi e dei prodotti.
61      L’interveniente afferma che il ragionamento della ricorrente, secondo il quale il rischio di confusione non sarebbe una questione pertinente, dal momento che si tratterebbe soltanto di tutelare interessi privati di un titolare di marchio, muove da un presupposto errato, ossia che gli impedimenti relativi alla registrazione non sarebbero posti a tutela degli interessi dei consumatori, ma unicamente di quelli dei titolari dei diritti anteriori.
62      L’interveniente osserva che, d’altra parte, il presupposto di una coesistenza dei marchi sarebbe normalmente l’esistenza di un rischio di confusione per il pubblico dovuta alla potenziale interferenza dei segni sul mercato e che sarebbe indubbio che un accordo di coesistenza non dovrebbe confliggere con la tutela dei consumatori, i quali non dovrebbero essere esposti al rischio di confusione.
63      A parte quanto sopra, sarebbe opportuno notare che la domanda di nullità avrebbe per oggetto nel caso di specie un marchio dell’Unione europea che sarebbe a tutti gli effetti un marchio estero rispetto a un marchio nazionale e la cui efficacia si estenderebbe in tutti i paesi dell’Unione, e inoltre che un marchio nazionale avrebbe certamente titolo per agire contro un marchio dell’Unione europea. Il territorio di riferimento della presente controversia non sarebbe l’Italia, ma l’Unione. Nessuna «logica giuridica» potrebbe essere talmente illogica da lasciar pensare che un eventuale consenso alla registrazione per uno solo dei paesi estenderebbe di per sé la sua portata agli altri 27 Stati membri.
64      D’altra parte, la data di deposito del marchio contestato risalirebbe al 12 febbraio 2007, e dunque un’eventuale trasformazione di tale marchio in marchio nazionale italiano in applicazione dell’articolo 112 del regolamento n. 207/2009 porterebbe una data comunque successiva all’accordo. Ne deriverebbe che in ogni caso il marchio nazionale che nascerebbe da una trasformazione siffatta non potrebbe coesistere con i «segni distintivi [delle parti] da ciascuna di esse sino ad ora registrati e/o utilizzati per prodotti compresi nella classe internazionale 29» (punto 2 dell’accordo), in quanto al momento della firma dell’accordo, il 4 maggio 2000, era inesistente. E a nulla varrebbe in questo senso un richiamo all’identico marchio nazionale italiano della ricorrente, che sarebbe oggetto di una registrazione nazionale con il n. 1205683, poiché si tratterebbe anche per esso di un marchio successivo all’accordo, depositato il 22 novembre 2006 e registrato il 1° luglio 2009, e che dunque non farebbe parte dei «segni distintivi [delle parti] da ciascuna di esse sino ad ora registrati e/o utilizzati per prodotti compresi nella classe internazionale 29».
65      Da ultimo, andrebbe sottolineato come, con il suo ragionamento secondo il quale l’accordo è valido solo in Italia e la domanda di nullità non è ammissibile, in quanto basata su un’anteriorità italiana, la ricorrente ammetterebbe che i suoi marchi depositati o registrati fuori dal territorio nazionale sarebbero in genere liberamente attaccabili dall’interveniente, il che implicherebbe che il problema non sarebbe di validità o di ammissibilità della domanda di nullità in quanto tale come applicazione del principio della tutela di un pubblico interesse, ma solo un problema di eventuale violazione di un interesse privato determinato dall’esistenza di un accordo privato sul quale l’EUIPO non potrebbe avere competenza.
66      Si è già constatato, in sede di esame del secondo motivo di annullamento, che l’accordo non conteneva alcun consenso espresso dell’interveniente alla registrazione del marchio contestato come marchio dell’Unione europea. Successivamente, si è rilevato che l’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 non ostava a che l’interveniente chiedesse la nullità del marchio contestato sulla base di un rischio di confusione. È pertanto inutile, da parte della ricorrente, in occasione del presente motivo, affermare nuovamente che l’accettazione della coesistenza dei marchi in Italia impedirebbe di dedurre utilmente un rischio di confusione nei confronti del marchio contestato.
67      Oltre a quanto precede, la ricorrente sostiene che sia erronea la valutazione della commissione di ricorso secondo la quale essa per respingere la domanda di nullità avrebbe dovuto provare non soltanto l’accettazione della coesistenza dei marchi, ma anche il fatto che tale coesistenza era dovuta all’assenza di rischio di confusione.
68      Tale posizione della ricorrente non può essere accolta.
69      In primo luogo, occorre osservare che la commissione di ricorso non ha menzionato il fatto che la ricorrente doveva provare l’accettazione della coesistenza dei marchi, bensì che la ricorrente doveva provare la coesistenza di tali marchi.
70      In secondo luogo, si deve osservare che, secondo la giurisprudenza, pur non essendo escluso che la coesistenza di marchi anteriori sul mercato possa eventualmente ridurre il rischio di confusione tra due marchi in conflitto, ciò non toglie che una siffatta eventualità può essere presa in considerazione solo qualora, nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO, il titolare del marchio dell’Unione europea contestato abbia debitamente dimostrato che detta coesistenza si fondava sull’assenza di un rischio di confusione, nella mente del pubblico di riferimento, tra i marchi anteriori da esso fatti valere e il marchio anteriore su cui si fonda la domanda di nullità e con riserva del fatto che i marchi anteriori di cui trattasi e i marchi in conflitto siano identici [v., in tal senso, sentenze dell’11 maggio 2005, Grupo Sada/UAMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, EU:T:2005:169, punto 86; del 7 novembre 2007, NV Marly/UAMI – Erdal (Top iX), T‑57/06, non pubblicata, EU:T:2007:333, punto 97; del 20 gennaio 2010, Nokia/UAMI – Medion (LIFE BLOG), T‑460/07, EU:T:2010:18, punto 68, e del 10 aprile 2013, Höganäs/UAMI – Haynes (ASTALOY), T‑505/10, non pubblicata, EU:T:2013:160, punto 48].
71      Di conseguenza, giustamente la commissione di ricorso ha ritenuto che, per contestare la domanda di nullità fondata su un rischio di confusione, la ricorrente avrebbe dovuto provare, cosa che essa non ha fatto, non solo la coesistenza dei marchi, ma anche che tale coesistenza era dovuta all’assenza di rischio di confusione, e ciò attraverso la produzione di elementi di prova quali sondaggi d’opinione, dichiarazioni di associazioni di consumatori o altro.
72      Il presente motivo deve essere quindi respinto.
73      Il presente ricorso, non essendo fondato in nessuno dei motivi, deve essere respinto.
Sulle spese
74      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
75      Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO e dell’interveniente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
dichiara e statuisce:
1)      Il ricorso è respinto.
2)      L’Agricola italiana alimentare SpA (AIA) è condannata alle spese.
Collins
Kancheva
Passer
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 luglio 2017.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. A. Collins
* Lingua processuale: l’italiano.