62020TJ0342
ARREST VAN HET GERECHT (Derde kamer)
6 oktober 2021 (
*1
)
„Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag van Uniebeeldmerk Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice – Niet-ingeschreven ouder woordmerk BASMATI – Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie en uit Euratom – Overgangsperiode – Procesbelang – Relatieve weigeringsgrond – Artikel 8, lid 4, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 4, van verordening (EU) 2017/1001] – Regeling inzake de common-law-vordering wegens misbruik van een benaming (action for passing off) – Gevaar voor misleidende presentatie – Gevaar voor verwatering van het bekende oudere merk”
In zaak T‑342/20,
Indo European Foods Ltd, gevestigd te Harrow (Verenigd Koninkrijk), vertegenwoordigd door A. Norris, barrister, en N. Welch, solicitor,
verzoekster,
tegen
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door H. O’Neill en V. Ruzek als gemachtigden,
verweerder,
andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO:
Hamid Ahmad Chakari, wonende te Wenen (Oostenrijk),
betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 2 april 2020 (zaak R 1079/2019‑4) inzake een oppositieprocedure tussen Indo European Foods en Chakari,
wijst
HET GERECHT (Derde kamer),
samengesteld als volgt: A. M. Collins, president, V. Kreuschitz en G. Steinfatt (rapporteur), rechters,
griffier: J. Pichon, administrateur,
gezien het op 2 juni 2020 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,
gezien de op 8 oktober 2020 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,
na de terechtzitting op 29 juni 2021,
het navolgende
Arrest
Voorgeschiedenis van het geding
1
Op 14 juni 2017 heeft de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep, Hamid Ahmad Chakari, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1)].
2
Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, betreft het volgende beeldteken:
3
De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd behoren, na gedeeltelijke afwijzing van de aanvraag in een parallelle oppositieprocedure, tot de klassen 30 en 31 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en zijn voor elk van deze klassen omschreven als volgt:
–
klasse 30: „Rijstmeel; tussendoortjes op rijstbasis; rijstkoekjes; rijstpasta voor de bereiding van levensmiddelen; geëxtrudeerde voedingsmiddelen op rijstbasis”;
–
klasse 31: „Rijstmeel [veevoeder]”.
4
De merkaanvraag is gepubliceerd in het Uniemerkenblad nr. 169/2017 van 6 september 2017.
5
Op 13 oktober 2017 heeft verzoekster, Indo European Foods Ltd, krachtens artikel 46 van verordening 2017/1001 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de in punt 3 supra bedoelde waren.
6
Verzoeksters oppositie berustte op een ouder niet-ingeschreven woordmerk in het Verenigd Koninkrijk, BASMATI, dat gebruikt wordt voor rijst.
7
De oppositie was gegrond op artikel 8, lid 4, van verordening 2017/1001. Verzoekster voerde in wezen aan dat zij krachtens het in het Verenigd Koninkrijk geldende recht kon opkomen tegen het gebruik van het aangevraagde merk door middel van de zogenaamde extensive (uitgebreide) vorm van de vordering wegens misbruik van een benaming (action for passing off).
8
Op 5 april 2019 heeft de oppositieafdeling de oppositie in haar geheel afgewezen. Deze afdeling oordeelde dat de door verzoekster aangevoerde bewijselementen niet konden aantonen dat het oudere merk vóór de relevante datum en op het grondgebied in kwestie was gebruikt in het economisch verkeer van meer dan alleen plaatselijke betekenis. Derhalve was volgens haar niet voldaan aan een van de in artikel 8, lid 4, van verordening 2017/1001 gestelde voorwaarden.
9
Op 16 mei 2019 heeft verzoekster krachtens de artikelen 66 tot en met 71 van verordening 2017/1001 bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
10
Bij beslissing van 2 april 2020 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vierde kamer van beroep van het EUIPO het beroep ongegrond verklaard, omdat verzoekster niet had aangetoond dat zij op grond van de naam „basmati” het recht had om het gebruik van het aangevraagde merk in het Verenigd Koninkrijk te verbieden wegens de onrechtmatige daad van de uitgebreide vorm van misbruik van een benaming onder de common law.
11
Uit de door verzoekster aangevoerde bewijzen bleek dat voor het slagen van een vordering wegens die onrechtmatige daad moet worden aangetoond, ten eerste, dat de naam „basmati” een welomschreven klasse waren aanduidt, ten tweede, dat de naam een zodanige bekendheid geniet dat deze aanleiding geeft tot „goodwill” (dat wil zeggen een aantrekkingskracht op de clientèle) bij een aanzienlijk deel van het Britse publiek, ten derde, dat verzoekster een van de vele marktdeelnemers is die zich kan beroepen op de bij deze naam behorende goodwill, ten vierde, dat er sprake is van een misleidende presentatie door de aanvrager, waardoor het publiek gelooft of zou kunnen geloven dat het bij de onder het betwiste teken aangeboden waren om basmatirijst gaat, en, ten vijfde, dat verzoekster schade heeft geleden of kan lijden vanwege de verwarring die deze misleidende presentatie veroorzaakt.
12
De kamer van beroep heeft geoordeeld dat was voldaan aan de eerste drie voorwaarden van de uitgebreide vorm van de vordering wegens misbruik van een benaming. Naar haar oordeel had verzoekster daarentegen niet aangetoond dat het gebruik van het teken waarvan de inschrijving werd betwist kon leiden tot een misleidende presentatie van de bekende naam „basmati”. De kamer van beroep was bovendien van oordeel dat het gebruik van het aangevraagde merk verzoekster in casu geen economische schade door omzetverlies kon toebrengen, aangezien de betrokken waren geen rijst waren, terwijl verzoekster uitsluitend rijst verkocht. Ook werd niet uitgelegd hoe het gebruik van het aangevraagde merk het onderscheidende karakter van de term „basmati” kon aantasten, aangezien „superbasmatirijst” een erkende variant van basmatirijst was.
Conclusies van partijen
13
Verzoekster verzoekt het Gerecht:
–
de bestreden beslissing te vernietigen en de oppositie betreffende alle waren toe te wijzen;
–
subsidiair, de zaak voor een nieuw onderzoek terug te verwijzen naar het EUIPO;
–
het EUIPO te verwijzen in de kosten, met inbegrip van die welke zijn gemaakt voor de kamer van beroep en de oppositieafdeling.
14
Het EUIPO verzoekt het Gerecht:
–
het beroep te verwerpen;
–
verzoekster te verwijzen in de kosten.
In rechte
Voorwerp en ontvankelijkheid van het beroep
15
In de eerste plaats betoogt het EUIPO dat, voor zover de oppositie tegen de inschrijving van het aangevraagde merk is gebaseerd op een niet-ingeschreven ouder merk in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en gezien de terugtrekking van die staat uit de Europese Unie per 1 februari 2020, de oppositieprocedure en het onderhavige beroep geen voorwerp meer hebben vanwege het verstrijken van de overgangsperiode in het kader van het Akkoord inzake de terugtrekking van deze staat uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (PB 2020, L 29, blz. 7; hierna: „Terugtrekkingsakkoord”). Vanaf het eind van de overgangsperiode slaan de verwijzingen naar de lidstaten en het recht daarvan in verordening 2017/1001 namelijk niet meer op het Verenigd Koninkrijk en het recht daarvan. Als gevolg daarvan heeft het aangevraagde merk vanaf die datum ten eerste geen rechtsgevolg meer op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk. Ten tweede is het recht waar verzoekster zich op beroept geen ouder recht meer in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening 2017/1001. Ten derde kan na een eventuele inschrijving van het aangevraagde merk geen conflict ontstaan, omdat dat merk in het Verenigd Koninkrijk niet beschermd is, terwijl het oudere recht uitsluitend in die staat beschermd is.
16
Het Terugtrekkingsakkoord, dat de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie nader regelt, is op 1 februari 2020 in werking getreden. Dit akkoord voorziet in een overgangsperiode van 1 februari tot en met 31 december 2020. Artikel 127 van het Terugtrekkingsakkoord bepaalt dat het recht van de Unie tijdens de overgangsperiode van toepassing blijft op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk, tenzij anders is bepaald.
17
Het voorwerp van het onderhavige geding is de beslissing van de kamer van beroep van 2 april 2020, waarbij deze heeft geoordeeld over het bestaan van de door verzoekster aangevoerde oppositiegrond. Het bestaan van een relatieve oppositiegrond moet ten laatste worden beoordeeld op het moment dat het EUIPO uitspraak doet over de oppositie. Het Gerecht heeft namelijk onlangs geoordeeld dat een ouder merk waarop de oppositie is gebaseerd, geldig moest zijn op zowel het moment van bekendmaking van de aanvraag tot inschrijving van het aangevraagde merk als het moment dat het EUIPO uitspraak doet over de oppositie [arrest van 14 februari 2019, Beko/EUIPO – Acer (ALTUS), T‑162/18, EU:T:2019:87, niet gepubliceerd, punt 41]. Er bestaat echter ook rechtspraak in tegengestelde zin, volgens welke de vraag of er sprake is van een relatieve oppositiegrond dient te worden beoordeeld op het tijdstip van indiening van de Uniemerkaanvraag waartegen oppositie werd ingesteld op basis van een ouder merk [arresten van 17 oktober 2018, Golden Balls/EUIPO – Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS), T‑8/17, EU:T:2018:692, niet gepubliceerd, punt 76; 30 januari 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE), T‑598/18, EU:T:2020:22, punt 19, en 23 september 2020, Bauer Radio/EUIPO – Weinstein (MUSIKISS), T‑421/18, EU:T:2020:433, punt 34]. Volgens deze laatste rechtspraak is de omstandigheid dat het oudere teken de hoedanigheid van niet-ingeschreven merk of van een ander in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis, zou kunnen verliezen na die datum, met name na de eventuele terugtrekking van de lidstaat waarin het merk wordt beschermd, in beginsel niet relevant voor de uitkomst van de oppositie (zie naar analogie arrest van 30 januari 2020, BROWNIE, T‑598/18, EU:T:2020:22, punt 19).
18
In de onderhavige zaak is het niet nodig om dit vraagstuk te beslechten. Chakari heeft namelijk op 14 juni 2017 verzocht om inschrijving van het Uniemerk, dus toen het Verenigd Koninkrijk een lidstaat van de Europese Unie was. De beslissing van de kamer van beroep is gegeven op 2 april 2020, dus na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie maar tijdens de overgangsperiode. Aangezien het terugtrekkingsakkoord niet anders bepaalt, blijft verordening 2017/1001 van toepassing op merken van het Verenigd Koninkrijk en op niet-ingeschreven oudere merken in het Verenigd Koninkrijk die in het economisch verkeer worden gebruikt. Het oudere merk blijft dan ook tot het einde van de overgangsperiode dezelfde bescherming genieten als wanneer het Verenigd Koninkrijk zich niet uit de Unie had teruggetrokken (arrest van 23 september 2020, MUSIKISS, T‑421/18, EU:T:2020:433, punt 33).
19
Hoe dan ook, wanneer zou worden aangenomen dat het geding zonder voorwerp raakt wanneer er zich in de loop van het geding een gebeurtenis voordoet waardoor een ouder merk de hoedanigheid zou kunnen verliezen van niet-ingeschreven merk of ander in het economische verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis zou kunnen verliezen, in het bijzonder na de eventuele terugtrekking van de betrokken lidstaat uit de Unie, zou dat erop neerkomen dat het Gerecht rekening houdt met gronden waarvan na de vaststelling van de bestreden beslissing is gebleken en die geen invloed hebben op de gegrondheid van deze beslissing [zie naar analogie arrest van 8 oktober 2014, Fuchs/BHIM – Les Complices (Ster in een cirkel), T‑342/12, EU:T:2014:858, punt 24]. Aangezien het beroep bij het Gerecht is gericht op rechtmatigheidstoetsing van de beslissingen van de kamers van beroep van het EUIPO in de zin van artikel 72 van verordening 2017/1001, moet het Gerecht voor deze beoordeling van de rechtmatigheid in beginsel de datum van de bestreden beslissing als uitgangspunt nemen.
20
Hieruit volgt dat, ongeacht het gekozen referentietijdstip (het moment van indiening van de merkaanvraag of dat van de beslissing van de kamer van beroep), het door verzoekster ter ondersteuning van haar oppositie en haar beroep aangevoerde merk een oppositiegrond kan vormen.
21
Aan deze slotsom wordt niet afgedaan door de argumenten van het EUIPO. Hoewel uit het arrest van 14 februari 2019, ALTUS (T‑162/18, EU:T:2019:87, niet gepubliceerd, punten 41‑43), waarnaar het EUIPO verwijst, blijkt dat het oudere merk waarop de oppositie steunt nog geldig moet zijn op het moment dat het erover oordeelt, kan daaruit niet worden afgeleid dat een beroep bij het Gerecht zijn voorwerp verliest wanneer dat merk tijdens de procedure voor het Gerecht zijn hoedanigheid verliest ten aanzien van artikel 8, lid 4, van verordening 2017/1001.
22
Het arrest van 2 juni 2021, Style & Taste/EUIPO – The Polo/Lauren Company (Afbeelding van een polospeler) (T‑169/19, EU:T:2021:318), waarnaar het EUIPO eveneens verwijst en dat naar zijn mening een „verknochte” kwestie betreft, is in feite niet relevant voor het onderhavige geding. Ten eerste betrof de zaak die aanleiding heeft gegeven tot dat arrest geen oppositieprocedure, maar de vraag vanaf welke datum een ouder recht beschermd moet zijn om grond te kunnen opleveren voor een vordering tot nietigverklaring krachtens artikel 52, lid 2, onder d), van verordening (EG) 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1). Ten tweede moet bij de toepassing van deze bepaling volgens de oplossing in dat arrest de houder van een ouder industriële-eigendomsrecht als bedoeld in deze bepaling aantonen dat hij het gebruik van het litigieuze Uniemerk kan verbieden, niet alleen op de datum van indiening of voorrang van dat merk, maar ook op de datum waarop het EUIPO uitspraak doet over de vordering tot nietigverklaring [arrest van 2 juni 2021, The Polo/Lauren Company (Afbeelding van een polospeler), T‑169/19, EU:T:2021:318, punt 30]. Deze datum is niet later dan die welke zijn genoemd in punt 20 supra.
23
De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie heeft er dus niet toe geleid dat het onderhavige geding zonder voorwerp is geraakt.
24
In de tweede plaats betoogt het EUIPO dat, aangezien vernietiging van de bestreden beslissing verzoekster geen voordeel meer kan verschaffen, zij geen procesbelang meer heeft bij de onderhavige procedure. Het EUIPO voert aan dat, ook al zou het de Uniemerkaanvraag afwijzen, een aanvrager zijn merk zou kunnen omzetten in nationale merkaanvragen in alle lidstaten van de Unie, met behoud, overeenkomstig artikel 139 van verordening 2017/1001, van de voorrang van de afgewezen Uniemerkaanvraag. De aanvrager zou zo bescherming van het merk verkrijgen op hetzelfde grondgebied als wanneer de oppositie tegen die Uniemerkaanvraag was afgewezen. Ter terechtzitting heeft het EUIPO daaraan toegevoegd dat de afwezigheid van procesbelang naar zijn mening bovendien bleek uit het feit dat, indien het Gerecht de bestreden beslissing zou vernietigen en het geding derhalve zou worden terugverwezen naar de kamer van beroep, deze kamer het beroep slechts zou kunnen verwerpen, aangezien uit de rechtspraak in de zaken die aanleiding hebben gegeven tot de arresten van 14 februari 2019, ALTUS (T‑162/18, EU:T:2019:87, niet gepubliceerd), en 2 juni 2021, The Polo/Lauren Company (Afbeelding van een polospeler) (T‑169/19, EU:T:2021:318), blijkt dat het beschermde merk waarop de oppositie is gegrond, geldig moet zijn op het moment dat het EUIPO zijn beslissing neemt.
25
Volgens vaste rechtspraak moet het procesbelang van een verzoeker, gelet op het voorwerp van het beroep, op straffe van niet-ontvankelijkheid bestaan in het stadium van de instelling van het beroep. Dit voorwerp van het geding moet, evenals het procesbelang, op straffe van afdoening zonder beslissing blijven bestaan tot aan de rechterlijke beslissing, hetgeen veronderstelt dat de uitkomst van het beroep in het voordeel kan zijn van de partij die het heeft ingesteld (zie arresten van 7 juni 2007, Wunenburger/Commissie, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 8 oktober 2014, Ster in een cirkel, T‑342/12, EU:T:2014:858, punt 23 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Verdwijnt het procesbelang van de verzoeker echter in de loop van de procedure, dan kan een beslissing ten gronde van het Gerecht hem geen voordeel verschaffen.
26
Om te beginnen moet het argument van het EUIPO dat de afwezigheid van procesbelang voortvloeit uit het feit dat de aanvrager zijn merk kan omzetten in nationale merkaanvragen in alle lidstaten van de Unie en zo bescherming van het merk kan verkrijgen op hetzelfde grondgebied als wanneer de oppositie tegen die Uniemerkaanvraag werd afgewezen, worden verworpen. Deze overwegingen gelden in beginsel namelijk voor alle oppositieprocedures.
27
Bovendien betoogt het EUIPO ten onrechte dat de kamer van beroep waarnaar het geschil zou worden terugverwezen als het Gerecht de bestreden beslissing vernietigt, verplicht zou zijn om het beroep af te wijzen wegens gebrek aan een door het recht van een lidstaat beschermd ouder merk. De bewering van het EUIPO dat de kamer van beroep voor beoordeling van de feiten uit moet gaan van het tijdstip van haar nieuwe beslissing, is op een onjuiste premisse gestoeld. Na vernietiging van de beslissing van de kamer van beroep wordt het beroep van verzoekster bij de kamer van beroep namelijk opnieuw aanhangig [arrest van 8 februari 2018, Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Marpefa (Vieta), T‑879/16, EU:T:2018:77, punt 40]. Het staat dus aan deze laatste om opnieuw te oordelen over hetzelfde beroep, uitgaande van de situatie van het moment van instelling ervan, omdat het beroep opnieuw aanhangig wordt in hetzelfde stadium als vóór de bestreden beslissing. Hieruit volgt dat de rechtspraak die het EUIPO ter ondersteuning van zijn redenering aanhaalt, irrelevant is. Deze rechtspraak bevestigt namelijk enkel dat op generlei wijze kan worden geëist dat het merk waarop de oppositie is gebaseerd blijft voortbestaan tot na de beslissing van de kamer van beroep.
28
Derhalve heeft de onderhavige zaak zijn voorwerp niet verloren en blijft het procesbelang van verzoekster bestaan.
Ten gronde
Vaststelling van de ratione temporis toepasselijke verordening
29
Gelet op de datum waarop de betrokken merkaanvraag is ingediend, namelijk 14 juni 2017, welke datum beslissend is ter vaststelling van het toepasselijke materiële recht, gelden voor de feiten van de onderhavige zaak de materiële bepalingen van verordening nr. 207/2009 (zie in die zin arresten van 8 mei 2014, Bimbo/BHIM, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, punt 12, en 18 juni 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, punt 2 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
30
Bijgevolg dienen in casu, wat de materiële regels betreft, de door de kamer van beroep in de bestreden beslissing en door partijen in hun schrifturen opgenomen verwijzingen naar artikel 8, lid 4, van verordening 2017/1001 te worden opgevat als verwijzingen naar artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009, waarvan de inhoud identiek is.
Verzoek tot vernietiging
31
Ter onderbouwing van haar beroep voert verzoekster één middel aan, ontleend aan schending van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009. Zij betwist met name de conclusie van de kamer van beroep dat op basis van de litigieuze waren geen gevaar voor misleidende presentatie kan worden vastgesteld, en de beoordeling volgens welke het gebruik van het aangevraagde merk verzoekster geen schade kan toebrengen omdat er geen risico van rechtstreeks omzetverlies bestaat. Volgens haar heeft de kamer van beroep het recht betreffende het misbruik van benamingen en de voorwaarden waaronder tegen een misleidende presentatie kan worden opgekomen, onjuist uitgelegd.
32
Krachtens artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 kan de houder van een niet-ingeschreven merk of een ander teken zich verzetten tegen de inschrijving van een Uniemerk, als is voldaan aan de vier volgende voorwaarden: het teken wordt gebruikt in het economisch verkeer, het heeft een meer dan alleen plaatselijke betekenis, rechten op dit teken zijn verkregen vóór de indiening van de Uniemerkaanvraag en het teken verleent de houder ervan het recht om het gebruik van een later merk te verbieden. Deze voorwaarden zijn cumulatief, zodat oppositie op basis van het bestaan van een niet-ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 niet kan slagen wanneer een niet-ingeschreven merk of een ander teken niet voldoet aan een van deze voorwaarden [zie arrest van 24 oktober 2018, Bacardi/EUIPO – Palírna U zeleného stromu (42 BELOW), T‑435/12, EU:T:2018:715, punt 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
33
De eerste twee voorwaarden, namelijk die inzake het gebruik in het economisch verkeer en de betekenis – die niet alleen plaatselijk mag zijn – van het ingeroepen teken of merk, volgen uit de bewoordingen van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 en moeten dus tegen de achtergrond van het Unierecht worden uitgelegd (zie arrest van 24 oktober 2018, 42 BELOW, T‑435/12, EU:T:2018:715, punt 44 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
34
Uit de verduidelijking „indien en voor zover krachtens [...] het voor dat teken geldende recht van de lidstaat” volgt daarentegen dat de twee overige voorwaarden, die in artikel 8, lid 4, onder a) en b), van verordening nr. 207/2009 zijn genoemd, anders dan de voorgaande voorwaarden moeten worden beoordeeld tegen de achtergrond van de criteria die zijn vastgesteld in het recht dat het aangevoerde teken beheerst. Deze verwijzing naar het recht dat het aangevoerde teken beheerst, is gerechtvaardigd, aangezien op basis van verordening nr. 207/2009 tekens die niet onder het stelsel van het Uniemerk vallen, kunnen worden aangevoerd tegen een Uniemerk. Bijgevolg kan alleen op basis van het recht dat het aangevoerde teken beheerst, worden bepaald of dit teken ouder is dan het Uniemerk en of het een verbod op het gebruik van een jonger merk kan rechtvaardigen (zie arrest van 24 oktober 2018, 42 BELOW, T‑435/12, EU:T:2018:715, punt 45 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
35
Overeenkomstig artikel 95, lid 1, van verordening 2017/1001 berust de last om te bewijzen dat is voldaan aan de voorwaarde dat het aangevoerde teken de houder ervan het recht geeft om het gebruik van een jonger merk te verbieden, op degene die bij het EUIPO oppositie instelt [zie arrest van 23 mei 2019, Dentsply De Trey/EUIPO – IDS (AQUAPRINT), T‑312/18, EU:T:2019:358, niet gepubliceerd, punt 100 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Aangezien de rechterlijke toetsing door het Gerecht moet voldoen aan de eisen van het beginsel van effectieve rechterlijke bescherming, vormt het onderzoek door het Gerecht uit hoofde van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 evenwel een volledige wettigheidstoetsing (arrest van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punt 52).
36
In casu dient dus te worden nagegaan of de kamer van beroep de relevante nationale bepalingen in aanmerking heeft genomen en of zij, gelet op die bepalingen, de voorwaarden voor toepassing van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 juist heeft onderzocht.
37
De oppositie van verzoekster is gebaseerd op de uitgebreide vorm van de vordering wegens misbruik van een benaming waarin het in het Verenigd Koninkrijk toepasselijke recht voorziet. Onder verwijzing naar het arrest van 18 januari 2012, Tilda Riceland Private/BHIM – Siam Grains (BASmALI) (T‑304/09, EU:T:2012:13, punt 18), waarin de relevante nationale regeling wordt toegepast, beroept verzoekster zich op de Trade Marks Act 1994 (merkenwet van 1994 van het Verenigd Koninkrijk), waarvan section 5, lid 4, met name bepaalt dat een merk niet kan worden ingeschreven indien of voor zover het gebruik ervan in het Verenigd Koninkrijk kan worden verhinderd op grond van enige rechtsregel (met name krachtens het recht inzake het misbruik van een benaming) ter bescherming van een niet-ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken.
38
Uit section 5, lid 4, van de Britse merkenwet, zoals uitgelegd door de nationale rechterlijke instanties, blijkt dat de partij die dat artikel aanvoert moet bewijzen dat, overeenkomstig de in het recht van het Verenigd Koninkrijk vastgestelde rechtsregels betreffende vorderingen wegens misbruik van een benaming, aan drie voorwaarden is voldaan, namelijk ten eerste dat het teken in kwestie goodwill heeft verkregen, ten tweede dat de aanbieding van waren met dit teken onder het jongere merk een misleidende presentatie vormt door de houder van dat merk, en ten derde dat er schade is toegebracht aan de goodwill [zie in die zin arresten van 4 oktober 2018, Paice/EUIPO – Blackmore (DEEP PURPLE), T‑328/16, EU:T:2018:649, niet gepubliceerd, punten 22‑25 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 23 mei 2019, AQUAPRINT, T‑312/18, EU:T:2019:358, niet gepubliceerd, punt 102].
39
Indien in het kader van een vordering wegens misbruik van een benaming de – al of niet opzettelijke – misleidende presentatie door een verwerende partij, een representatie is die de klanten van de verzoekende partij ertoe kan brengen aan deze laatste de herkomst van de door de verwerende partij aangeboden waren en diensten toe te schrijven (zie arrest van 23 mei 2019, AQUAPRINT, T‑312/18, EU:T:2019:358, niet gepubliceerd, punt 103 en aldaar aangehaalde rechtspraak), kan volgens de beslissingen van de rechterlijke instanties van het Verenigd Koninkrijk een teken waarmee waren of diensten worden aangeduid een reputatie op de markt hebben verworven in de zin van de regeling inzake het misbruik van een benaming, ook al wordt dit teken door verschillende marktdeelnemers gebruikt in het kader van hun commerciële activiteiten (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v Cadbury Ltd. [1999] EWCA Civ 856). Deze door de Britse rechter erkende „uitgebreide” vorm van de vordering wegens misbruik van een benaming stelt aldus verschillende marktdeelnemers in staat om rechten te hebben op een teken dat een reputatie op de markt heeft verworven [zie arrest van 30 september 2015, Tilda Riceland Private/BHIM – Siam Grains (BASmALI), T‑136/14, EU:T:2015:734, punt 22 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
40
In de „uitgebreide” vorm van misbruik van een benaming misleidt de verweerder met betrekking tot de oorsprong of de aard van zijn waren door op misleidende wijze te doen voorkomen alsof zij afkomstig zijn uit een bepaalde streek, of dat zij bijzondere kenmerken of een bijzondere samenstelling hebben. Deze misleidende presentatie kan ontstaan door het gebruik van een beschrijvende of generieke term die de waren van de verweerder niet correct omschrijft en doet denken dat zij een kenmerk of kwaliteit bezitten die zij niet hebben [zie in die zin arrest van 18 juli 2017, Alfonso Egüed/EUIPO – Jackson Family Farms (BYRON), T‑45/16, EU:T:2017:518, punt 95].
41
In casu heeft het door verzoekster aangevoerde middel betrekking op de tweede en derde voorwaarde die in punt 38 supra zijn genoemd, namelijk de voorwaarde met betrekking tot de misleidende presentatie respectievelijk de voorwaarde betreffende de schade aan de door het oudere teken verworven goodwill.
– Misleidende presentatie
42
In de eerste plaats betoogt verzoekster dat de kamer van beroep geen rekening heeft gehouden met de wettelijke voorwaarden van de uitgebreide vordering wegens misbruik van een benaming, zoals bepaald door het in het Verenigd Koninkrijk geldende recht, door zich in haar onderzoek van het gevaar voor een misleidende presentatie te beperken tot de vraag of een belangrijk aantal leden van het betrokken publiek kon worden misleid ten aanzien van de commerciële herkomst van de betrokken waar, in plaats van de vraag op te werpen of dat publiek misleid kon worden inzake de identificatie van de intrinsieke kenmerken en kwaliteiten van die waar.
43
In de tweede plaats voert verzoekster aan dat het feit dat de betrokken waren geen rijst bevatten, niet doorslaggevend is. Volgens haar is, voor zover het relevante publiek ertoe wordt gebracht te geloven dat de genoemde waren op basis van basmatirijst zijn gemaakt, terwijl dat niet het geval is, voldaan aan de voorwaarde van misleidende presentatie. De aan de term „basmati” verbonden goodwill slaat niet alleen op basmatirijst maar ook op waren die deze rijst bevatten of op basis ervan zijn bereid en aldus worden geëtiketteerd, hetgeen ook blijkt uit de beslissing van het United Kingdom Intellectual Property Office (merkenbureau, Verenigd Koninkrijk) van 9 augustus 2016 in oppositieprocedure O-378‑16 (hierna: „beslissing Basmati Bus”). De minimale kenmerken van basmatirijst, waardoor het een duidelijk onderscheiden klasse is, blijven in beide gevallen aanwezig. Het relevante publiek verwacht bij aankoop van een waar die is aangeduid als zijnde op basis van basmatirijst of basmatirijst bevattend, dat het die rijst inderdaad bevat. Uit het arrest van de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [rechter in tweede aanleg in civielrechtelijke zaken in Engeland en Wales, Verenigd Koninkrijk], Taittinger SA v ALLBEV LTD (1993) F.S.R. 641 (hierna: „arrest Taittinger”), en de beslissing Basmati Bus blijkt dat de voorwaarde inzake een misleidende presentatie vervuld kan worden voor waren van uiteenlopende aard. Volgens de rechtspraak van het Verenigd Koninkrijk is het namelijk een van de voornaamste kenmerken van de wetgeving betreffende misleidende benaming dat het voor een misleidende presentatie die aanleiding kan geven tot een beroep of die schade kan veroorzaken, niet nodig is dat de waren identiek zijn of een bekendheid of goodwill van dezelfde omvang hebben.
44
In de derde plaats betoogt verzoekster dat de kamer van beroep haar beslissing ten onrechte mede heeft gegrond op de overweging dat verzoekster niet had aangevoerd, en nog minder bewezen, dat Chakari het aangevraagde merk in het Verenigd Koninkrijk gebruikte en dat dat gebruik waren betrof die niet op basis van echte basmatirijst waren gemaakt. Volgens verzoekster vloeit het gevaar voor een misleidende presentatie van de bekende naam „basmati” voort uit een fictief, billijk gebruik van het genoemde merk en is het daarvoor niet nodig om een concreet bewijs te leveren. Zij is van mening dat, aangezien zij een van de houdsters van goodwill in verband met de term „basmati” is en die term in het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt ter aanduiding van een bepaalde rijstsoort, dat gevaar voortvloeit uit de brede omschrijving van de waren die door dit merk worden aangeduid, waaronder ook waren die bereid zijn op basis van alle soorten rijst. Volgens verzoekster moet dus rekening worden gehouden met een billijk en fictief gebruik van het aangevraagde merk gelet op de algemene beschrijving van de genoemde waren.
45
In de vierde plaats geeft verzoekster aan dat haar argumenten niet beogen een verbod op het gebruik van het door Chakari aangevraagde merk te rechtvaardigen op grond van de kwaliteit van de waren op rijstbasis die door dit merk worden aangeduid, maar dat die argumenten betrekking hebben op het feit dat de beschrijving van de betrokken waren niet vereist dat deze uitsluitend op basis van echte basmatirijst worden gemaakt, zodat zij mogelijkerwijs helemaal geen basmatirijst bevatten.
46
Het EUIPO betwist verzoeksters argumenten. In de eerste plaats zou de wetgeving inzake het misbruik van een benaming er inderdaad door gekenmerkt worden dat de betreffende waren niet identiek hoeven te zijn en evenmin een bekendheid en goodwill van dezelfde omvang hoeven te hebben, om vast te stellen dat er gevaar bestaat voor misleidende presentatie en schade aan de goodwill. Dat zou echter geen afbreuk doen aan de redenering van de kamer van beroep, aangezien deze noch had aangegeven noch had verondersteld dat de litigieuze waren identiek moesten zijn aan die waarvoor het oudere merk goodwill genoot. Het feit dat de respectieve waren niet identiek hoeven te zijn, betekent volgens het EUIPO bovendien niet dat een enkel verband ertussen, bijvoorbeeld door ingrediënten, voldoende is om van een misleidende presentatie te kunnen spreken. De kamer van beroep zou dus terecht hebben benadrukt dat de goodwill die voor een bepaalde rijstsoort is verkregen – in dit geval basmatirijst – niet gelijkgesteld kan worden aan goodwill die voor rijst bevattende waren is verkregen. Aangezien goodwill de aantrekkingskracht op de clientèle is, wordt de omvang ervan bepaald door de waren en diensten waarmee het relevante publiek deze aantrekkingskracht associeert. Aangezien verzoekster deel uitmaakt van een groep van ondernemingen die met de term „basmati” een bepaalde rijstsoort aanduiden, geldt de verkregen goodwill voor rijst. De kamer van beroep heeft in haar bevindingen als vertrekpunt vastgesteld dat de term „basmati” goodwill geniet voor de waar „rijst” en dat moet worden vastgesteld of het gebruik van deze term voor de waren in kwestie profijt trekt uit deze goodwill, door bij de consument een misleidende voorstelling te doen ontstaan. Volgens het EUIPO is er wat betreft rijstmeel, met rijst bereide maaltijden of rijstmeel als veevoeder geen bewijs geleverd dat de gebruikte rijstsoort voor consumenten een belangrijke factor vormt bij de beslissing om deze waren aan te schaffen.
47
In de tweede plaats is het EUIPO van mening dat de kamer van beroep het onderzoek van een fictief gebruik van het aangevraagde merk niet uit de weg is gegaan maar een dergelijk gebruik duidelijk voor ogen heeft gehad, mogelijk inclusief het gebruik ervan voor waren die geen basmatirijst bevatten of die er niet op zijn gebaseerd.
48
Het EUIPO benadrukt bovendien dat, ook als verzoekster kon aantonen dat de term „basmati” voor het relevante publiek betekent dat de waren in kwestie uit basmatirijst bestaan of basmatirijst bevatten, dat onvoldoende zou zijn om de oppositie toe te wijzen. Er is namelijk geen bewijs geleverd voor de stelling dat Chakari het aangevraagde merk wilde gebruiken voor andere waren dan uit basmatirijst bestaande of basmatirijst bevattende waren. Volgens het EUIPO is de uitgebreide vorm van de vordering wegens misbruik van een benaming door de rechtspraak ontwikkeld in het kader van vorderingen wegens inbreuk tegen een daadwerkelijk misleidend gebruik van een merk, niet tegen een toekomstig, puur hypothetisch gebruik zonder aanwijzing dat dat gebruik misleidend zal zijn. Als in het kader van de merkaanvraagprocedure geen bewijs van daadwerkelijke misleiding of een ernstig gevaar voor toekomstige misleiding bestaat, is de enkele mogelijkheid dat een dergelijk misleidend gebruik zich in de toekomst kan voordoen niet voldoende om de inschrijving van een merk te verbieden wanneer de specificatie gebruik te goeder trouw toestaat. Deze benadering komt bovendien overeen met een vaste praktijk ten aanzien van brede categorieën waren waarop de absolute weigeringsgrond van misleiding van toepassing is krachtens artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009. In het kader van dat artikel wordt aangenomen dat de aanvragers niet te kwader trouw handelen. Volgens het EUIPO biedt artikel 52, lid 1, onder a), van deze verordening voldoende bescherming. Dit artikel bepaalt dat een merk nietig wordt verklaard als het, door het gebruik dat de houder ervan heeft gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven, het publiek kan misleiden, in het bijzonder ten aanzien van soort, kwaliteit of plaats van herkomst van deze waren.
49
In de derde plaats beweert verzoekster volgens het EUIPO ten onrechte dat de kamer van beroep zich heeft vergist door uit te gaan van de premisse dat de argumentatie van verzoekster berustte op de vraag of de waren in kwestie een lagere of hogere kwaliteit basmatirijst konden bevatten. Dat is niet het geval. De kamer van beroep heeft slechts de grenzen van de uitgebreide vorm van de onrechtmatige daad bestaande in het misbruik van een benaming uiteengezet en benadrukt dat verzoekster niet dezelfde soort monopolierechten genoot als die welke verbonden zijn aan tekens die één enkele commerciële oorsprong aanduiden, waarop het merendeel van de andere relatieve oppositiegronden in verordening nr. 207/2009 berust.
50
Artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 ziet op niet-ingeschreven merken en op elk „ander in het economisch verkeer gebruikt teken”. De functie van het gebruik van het betrokken teken kan, naargelang de aard van dit teken, niet enkel bestaan in de identificatie door het relevante publiek van de commerciële oorsprong van de betrokken waar, maar met name ook in de identificatie van de geografische oorsprong en de specifieke intrinsieke kwaliteiten ervan, of van de kenmerken die ten grondslag liggen aan de reputatie ervan. Het oudere merk in kwestie kan aldus naargelang zijn aard als onderscheidend bestanddeel worden aangemerkt, wanneer het ertoe strekt de waren of diensten van een onderneming te identificeren ten opzichte van die van een andere onderneming, maar met name ook wanneer het ertoe dient bepaalde waren of diensten te identificeren ten opzichte van andere, soortgelijke waren of diensten (zie arrest van 30 september 2015, BASmALI, T‑136/14, EU:T:2015:734, punt 29 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
51
In de „uitgebreide” vorm van de onrechtmatige daad bestaande in het misbruik van een benaming, waarop het onderhavige beroep berust, zoals aangegeven in punt 40 supra, misleidt de verweerder met betrekking tot de oorsprong of de aard van zijn waren door op misleidende wijze te doen voorkomen alsof zij afkomstig zijn uit een bepaalde streek, of dat zij bijzondere kenmerken of een bijzondere samenstelling hebben. Deze misleidende presentatie kan ontstaan door het gebruik van een beschrijvende of generieke term die de waren van de verweerder niet correct omschrijft en doet denken dat zij een kenmerk of kwaliteit bezitten die zij niet hebben (arrest van 18 juli 2017, BYRON, T‑45/16, EU:T:2017:518, punt 95).
52
In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep vastgesteld dat de eerste voorwaarden van de uitgebreide vorm van de vordering wegens het misbruik van een benaming waren vervuld, aangezien de term „basmati” in het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt ter aanduiding van een bepaalde klasse waren en deze term in het Verenigd Koninkrijk een bekendheid geniet die bij een significant deel van het publiek aanleiding geeft tot goodwill, waarvan verzoekster een van de houders is.
53
Wat de voorwaarde met betrekking tot een misleidende presentatie betreft, heeft de kamer van beroep ten onrechte geoordeeld dat uit geen van de door verzoekster aangedragen bewijselementen bleek dat de bekendheid van de term „basmati” en de goodwill die daaruit voortvloeit breder zijn dan de duidelijk gedefinieerde klasse waren, namelijk een bepaalde rijstsoort, en ook een waar van andere aard omvatten waarin rijst echter een ingrediënt was.
54
Ten eerste moet, aangezien de kamer van beroep in punt 20 van de bestreden beslissing haar beoordeling heeft gebaseerd op de op verzoekster berustende bewijslast en op de door haar aangevoerde rechtspraak van het Verenigd Koninkrijk, worden verduidelijkt dat, los van de bewijswaarde van de genoemde rechtspraak, het onderzoek van de kamer van beroep zich niet had mogen beperken tot die rechtspraak zoals door verzoekster aangedragen. Wanneer het EUIPO namelijk rekening moet houden met het nationale recht van de lidstaat waarin het oudere oppositiemerk wordt beschermd, moet het ambtshalve inlichtingen inwinnen over het nationale recht van de betrokken lidstaat wanneer deze inlichtingen nodig zijn voor met name de beoordeling van de voorwaarden voor toepassing van een betrokken weigeringsgrond (zie arrest van 24 oktober 2018, 42 BELOW, T‑435/12, EU:T:2018:715, punt 85 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
55
Ten tweede volgt inderdaad uit de rechtspraak van het Verenigd Koninkrijk betreffende de onrechtmatige daad bestaande in het misbruik van een benaming dat, wanneer de aan een naam verbonden goodwill is vastgesteld voor bepaalde waren en diensten en die naam vervolgens voor andere waren of diensten wordt gebruikt, het gevaar voor misleidende presentatie des te moeilijker kan worden aangetoond naarmate die waren en diensten van elkaar verschillen. In diezelfde rechtspraak wordt echter verduidelijkt dat, hoewel met deze omstandigheid rekening moet worden gehouden bij de analyse van een eventueel gevaar voor misleidende presentatie, het bestaan van een gemeenschappelijk terrein van activiteit niet bepalend is [zie in die zin arresten van 4 oktober 2018, DEEP PURPLE, T‑328/16, EU:T:2018:649, niet gepubliceerd, punten 30 en 31, en 2 december 2020, Monster Energy/EUIPO – Nanjing aisiyou Clothing (Weergave van een klauwachtige kras), T‑35/20, EU:T:2020:579, niet gepubliceerd, punt 86].
56
Wat meer in het bijzonder de uitbreiding van de onrechtmatige daad bestaande in het misbruik van een benaming betreft, heeft verzoekster verwezen naar het arrest Taittinger, waaruit blijkt dat er zelfs sprake kan zijn van een misleidende presentatie als het gaat om waren van verschillende aard [arrest Taittinger, blz. 641, 665 en 667; zie ook arrest van de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), Diageo North America Inc v Intercontinental Brands (ICB) Ltd (2010) EWCA Civ 920, punten 9 en 15]. In het arrest Taittinger heeft de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) het namelijk als plausibel beoordeeld dat een niet te verwaarlozen deel van het publiek kon geloven dat de betrokken waar, genaamd „Elderflower Champagne” geen champagne was maar daar op een bepaalde manier wel verband mee hield. Het deel van het publiek dat begreep dat er sprake was van een niet-alcoholhoudende drank kon geloven dat champagneproducenten een champagne zonder alcohol hadden gemaakt, op dezelfde wijze als bij wijn of bier zonder alcohol gebeurt.
57
Daaruit volgt dat de betrokken waren niet identiek hoeven te zijn. Zoals het EUIPO overigens zelf erkent, kan een gevaar voor misleidende presentatie ook bij slechts vergelijkbare waren worden vastgesteld. Dit geldt des te meer voor de waren in kwestie, die allemaal rijst als basis hebben en dus sterk lijken op basmatirijst.
58
Daaruit volgt dat, zelfs indien de goodwill behorend bij de term „basmati” alleen slaat op basmatirijst als variëteit of klasse waren, zoals onder verwijzing naar de beslissing Basmati Bus is vastgesteld in punt 16 van de bestreden beslissing, een niet-verwaarloosbaar deel van het relevante publiek zou kunnen denken dat de door de kamer van beroep aangehaalde waren, namelijk rijstmeel, tussendoortjes op rijstbasis, rijstpasta of rijstmeel voor veevoeder, met het etiket „Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice”, op een bepaalde wijze zijn geassocieerd met basmatirijst. Verzoekster brengt dus terecht naar voren dat dat publiek bij aankoop van een waar die is aangeduid als zijnde op basis van basmatirijst of basmatirijst bevattend, verwacht dat die waar daadwerkelijk die rijst bevat.
59
De kamer van beroep heeft eveneens, met betrekking tot bepaalde waren zoals rijstmeel, tussendoortjes op rijstbasis, rijstpasta of rijstmeel voor veevoeder, ten onrechte geoordeeld dat uit het bewijs niet bleek dat de voor de fabricage van deze waren gebruikte rijstsoort relevant is voor de consument en daarmee diens aanschafbeslissing kan beïnvloeden.
60
Uit niets kan namelijk worden geconcludeerd dat een dergelijke eis kan worden afgeleid uit de nationale regel waarop de oppositie in casu is gegrond. Integendeel, uit de beslissing Basmati Bus blijkt dat de voorwaarde van het gevaar voor een misleidende presentatie is vervuld wanneer het relevante publiek tot de overtuiging kan worden gebracht dat de waren in kwestie op basis van basmatirijst zijn gemaakt of die rijst bevatten, terwijl dat niet het geval is. De relevante passage uit deze beslissing is aangehaald in punt 19 van het verzoekschrift:
„[E]en aanzienlijk aantal [consumenten] zal verwachten basmatirijst te krijgen en niet een andere soort rijst. Als deze diensten geen basmatirijst aanbieden, hetgeen is toegestaan onder de bestaande specificatie, bestaat er gevaar voor misleidende presentatie.”
61
Wat betreft het oordeel van de kamer van beroep dat het enkele risico dat de waren in kwestie van lagere kwaliteit dan basmatirijst kunnen zijn, verzoekster niet het recht geeft om het gebruik van het aangevraagde merk te verbieden omdat de wetgeving inzake het misbruik van een benaming er niet op is gericht de consument de kwaliteit van zijn aankoop te garanderen, volstaat de vaststelling dat verzoekster terecht aanvoert dat zij met haar argumenten het verbod op het door Chakari aangevraagde merk wil rechtvaardigen op grond dat, vanwege de brede omschrijving van de door het aangevraagde merk aangeduide waren, deze waren mogelijk geen basmatirijst bevatten.
62
Wat tot slot de beoordeling van de kamer van beroep betreft volgens welke verzoekster niet heeft betoogd, en nog minder bewezen, dat het aangevraagde merk in het Verenigd Koninkrijk werd gebruikt en dat dat gebruik betrekking had op waren die niet met echte basmatirijst waren vervaardigd, moet worden opgemerkt dat het daadwerkelijke gebruik van het aangevraagde merk geen deel uitmaakt van de voorwaarden voor een vordering wegens misbruik van een benaming. Uit het arrest van de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), Maier v ASOS Plc (2015) F.S.R. 20, punten 71‑85, blijkt namelijk dat een fictief en billijk gebruik van het aangevraagde merk moet worden aangenomen. Wat betreft de uitgebreide vorm van de vordering wegens misbruik van een benaming wordt dit resultaat eveneens bevestigd door de beslissing Basmati Bus, waarin het Britse merkenbureau niet het bewijs heeft geëist dat het merk in kwestie (Basmati Bus) daadwerkelijk was gebruikt voor een standaard rijstsoort, maar zich heeft beperkt tot de vaststelling dat „[i]ndien [de betrokken diensten] geen basmatirijst [zouden aanbieden], hetgeen de bestaande specificatie [toestond], er gevaar voor misleidende presentatie [bestond]” (beslissing Basmati Bus, punt 54).
63
Bovendien voorziet artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 evenmin in de voorwaarde dat het aangevraagde merk daadwerkelijk moet zijn gebruikt.
64
Verzoekster voert dus terecht aan dat het gevaar voor misleidende presentatie voortvloeit uit een fictief en billijk gebruik van het aangevraagde merk in het licht van de algemene beschrijving van de waren in kwestie, namelijk waren op rijstbasis.
65
Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de argumentatie van het EUIPO volgens welke, in wezen, de uitgebreide vorm van de vordering wegens misbruik van een benaming verwant is aan de absolute weigeringsgrond inzake het misleidende karakter van het merk als bedoeld in artikel 7, lid 1, onder g), of artikel 52, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009. Voor de toepassing van deze bepalingen zou worden verondersteld dat de aanvragers niet te kwader trouw handelen, zodat het EUIPO niet ambtshalve bezwaren zou uiten tenzij kan worden aangenomen dat er sprake is van een daadwerkelijke misleiding of een voldoende ernstig gevaar voor misleiding van de consument.
66
Zoals opgemerkt in de punten 32 tot en met 34 supra is de voorwaarde van artikel 8, lid 4, onder a) en b), van verordening nr. 207/2009, volgens welke het niet-ingeschreven merk of het teken de houder ervan het recht moet geven om het gebruik van een nieuwer merk te verbieden, namelijk een voorwaarde die beoordeeld moet worden aan de hand van de criteria volgens het recht dat het aangevoerde teken beheerst. Hieruit volgt dat de vaste praktijk ten aanzien van de toepassing van de voorwaarden in artikel 7, lid 1, onder g), of in artikel 52, lid 1, onder a), van deze verordening niet relevant is voor de uitlegging van het nationale recht, die uitsluitend wordt beheerst door de ter onderbouwing van de oppositie aangevoerde nationale regelgeving en de in de betrokken lidstaat gegeven rechterlijke beslissingen (zie in die zin arrest van 29 maart 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, punt 190).
– Schade
67
Verzoekster betoogt dat schade aan de met de term „basmati” geassocieerde goodwill zich kan voordoen als levensmiddelen die verondersteld worden te zijn vervaardigd op basis van basmatirijst, in werkelijkheid zijn vervaardigd op basis van een andere rijstsoort. Zij benadrukt dat de schade volgt uit het verlies van onderscheidend vermogen of van de „eigenheid en exclusiviteit” van echte basmatirijst. De stelling van de kamer van beroep dat niet wordt uitgelegd hoe het gebruik van het aangevraagde merk afbreuk kan doen aan het onderscheidende vermogen van de genoemde term, gelet op het feit dat de variant „superbasmati” een erkende basmatirijstvariant is, is volgens haar niet relevant, omdat deze stelling ervan uitgaat dat dat merk gebruikt wordt voor waren op basis van basmatirijst.
68
Het EUIPO betoogt dat de opmerkingen van de kamer van beroep op dit punt niet doorslaggevend zijn voor de uitkomst van de bestreden beslissing. Bovendien heeft naar zijn mening de kamer van beroep duidelijk erkend dat een effect op het onderscheidend vermogen een mogelijk type schade vormt dat zich kan voordoen bij de onrechtmatige daad bestaande in het misbruik van een benaming. De kamer van beroep heeft niettemin terecht benadrukt dat verzoekster geen enkel argument had aangedragen om aan te tonen dat er sprake was van daadwerkelijke misleiding of een ernstig toekomstig risico daarop voor de consument, te weten doordat Chakari andere rijst als basmatirijst presenteert.
69
Wat dat betreft heeft de kamer van beroep inderdaad aangegeven dat zij het middel inzake de uitgebreide vorm van het misbruik van een benaming, uitsluitend afwees op grond dat er geen sprake was van misleidende presentatie van de bekende naam „basmati”. Niettemin heeft deze kamer in punt 24 van de bestreden beslissing een standpunt ingenomen over de schadekwestie, door te oordelen dat het gebruik van het aangevraagde merk voor verzoekster geen gevaar voor commerciële schade meebracht, omdat de kamer „niet [inzag] hoe het gebruik [van dat merk] voor [de betrokken waren] verzoekster een rechtstreeks omzetverlies kon berokkenen, aangezien deze laatste naar eigen zeggen uitsluitend een belangrijk leverancier van rijst [was] en niet van [die] waren”. Dat oordeel is onjuist.
70
Zoals volgt uit de nationale rechtspraak en zoals het EUIPO zelf erkent, wordt de schade namelijk, los van het gevaar dat verzoekster rechtstreeks omzetverlies zou lijden, veroorzaakt door verlies van het onderscheidend vermogen van het genoemde teken of van de „eigenheid en exclusiviteit” van echte basmatirijst. In dat opzicht volgt uit het in punt 56 supra aangehaalde arrest van de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) uit 2010, dat een van de elementen die een aanvrager moet aantonen om te kunnen bewijzen dat er sprake is van een geval van uitbreiding van het misbruik van een benaming, is dat zijn goodwill schade heeft geleden of zeer waarschijnlijk schade zal lijden, omdat de verweerder waren verkoopt die ten onrechte het teken dragen dat goodwill geniet. Volgens dat arrest kan de schade in het bijzonder ontstaan door erosie van het onderscheidend vermogen van het teken. Bovendien is in het arrest Taittinger geoordeeld dat, zelfs zonder risico op significant of rechtstreeks omzetverlies, iedere waar die geen champagne was maar zich wel zo mocht noemen, deze eigenheid en exclusiviteit onvermijdelijk aantastte en dus schade veroorzaakte die niet alleen voortsproot uit misleiding maar vooral ernstig van aard was (arrest Taittinger, blz. 641, 668‑670 en 678).
71
Bovendien is de vaststelling van de kamer van beroep dat met geen enkel argument werd uitgelegd hoe het gebruik van het aangevraagde merk het onderscheidend vermogen van de term „basmati” kan aantasten, gelet op het feit dat de variant „superbasmati” een erkende basmatirijstvariant is, gebaseerd op de onjuiste premisse dat het gebruik van het genoemde merk beperkt is tot waren op basis van basmatirijst of superbasmatirijst. Het gevaar voor een misleidende presentatie vloeit echter voort, zoals in punt 64 hierboven is aangegeven, uit een fictief en billijk gebruik van dat merk in het licht van de algemene beschrijving van de litigieuze waren, te weten waren op basis van een breed assortiment rijst.
72
Gelet op het voorgaande dient het enige middel van verzoekster te worden toegewezen en moet de bestreden beslissing dan ook worden vernietigd.
Verzoek tot toewijzing van de oppositie
73
Met het tweede onderdeel van de eerste vordering verzoekt verzoekster het Gerecht om de oppositie toe te wijzen voor alle waren.
74
Het EUIPO is van mening dat dit verzoek niet-ontvankelijk is, op grond dat daarvoor een nieuw onderzoek moet worden uitgevoerd van de feiten, bewijzen en opmerkingen waar de kamer van beroep zich niet over heeft uitgesproken.
75
In dat verband moet worden opgemerkt dat verzoekster met het tweede onderdeel van haar eerste vordering het Gerecht in wezen verzoekt om de beslissing te nemen die het EUIPO volgens haar had moeten nemen, namelijk een beslissing waarbij wordt vastgesteld dat de oppositievoorwaarden zijn vervuld. Zij verzoekt dus om wijziging van de bestreden beslissing overeenkomstig artikel 72, lid 3, van verordening 2017/1001. Dit verzoek is derhalve ontvankelijk.
76
De krachtens artikel 72, lid 3, van verordening 2017/1001 aan het Gerecht toegekende bevoegdheid tot wijziging impliceert evenwel niet dat het Gerecht bevoegd is om over te gaan tot een beoordeling waarover de kamer van beroep nog geen standpunt heeft ingenomen. De uitoefening van de bevoegdheid tot wijziging moet derhalve in beginsel beperkt blijven tot situaties waarin het Gerecht na toetsing van de beoordeling van de kamer van beroep in staat is om op basis van de elementen, feitelijk en rechtens, zoals deze zijn vastgesteld, te bepalen welke beslissing de kamer van beroep had moeten nemen [arrest van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punt 72; zie eveneens arrest van 30 april 2019, Kuota International/EUIPO – Sintema Sport (K), T‑136/18, EU:T:2019:265, niet gepubliceerd, punt 92 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
77
In casu is niet voldaan aan de voorwaarden voor uitoefening van de bevoegdheid tot wijziging door het Gerecht.
78
De kamer van beroep heeft de bestreden beslissing namelijk uitsluitend gebaseerd op het feit dat verzoekster niet zou hebben aangetoond dat het gebruik van het aangevraagde merk kon leiden tot een misleidende presentatie van de bekende term „basmati”. Deze kamer heeft in het bijzonder uitdrukkelijk aangegeven dat het middel ontleend aan de uitgebreide vorm van het misbruik van een benaming niet kon slagen, zonder dat onderzocht hoefde te worden of het gebruik van het oudere merk in het economisch verkeer, in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009, was aangetoond. Aangezien de kamer van beroep daarmee een onvolledige analyse van de voorwaarden van die bepaling heeft uitgevoerd, kan het Gerecht zijn bevoegdheid tot wijziging niet uitoefenen.
79
Derhalve moet het tweede onderdeel van de eerste vordering van verzoekster, waarmee zij een wijziging van de bestreden beslissing wenst te verkrijgen, worden afgewezen.
Tweede vordering
80
Het EUIPO voert aan dat de tweede, subsidiaire vordering van verzoekster, waarmee zij het Gerecht verzoekt om de zaak naar het EUIPO terug te verwijzen, niet subsidiair is aan vernietiging, aangezien die terugverwijzing het gevolg zou zijn van het eerste onderdeel van de eerste vordering, indien dit onderdeel werd toegewezen.
81
In het kader van een beroep, ingesteld bij de Unierechter tegen de beslissing van een kamer van beroep van het EUIPO, is deze laatste overeenkomstig artikel 72, lid 6, van verordening 2017/1001 gehouden om de maatregelen te nemen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van deze rechter. Het EUIPO moet dus de consequenties trekken uit het dictum en de motivering van de arresten van de Unierechter [zie arrest van 31 januari 2019, Pear Technologies/EUIPO – Apple (PEAR), T‑215/17, EU:T:2019:45, niet gepubliceerd, punt 81 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. De tweede vordering van verzoekster heeft dus geen eigen voorwerp, aangezien zij slechts een gevolg is van het eerste onderdeel van de eerste vordering, strekkende tot vernietiging van de bestreden beslissing.
Kosten
82
Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd.
83
Aangezien het EUIPO op de belangrijkste punten in het ongelijk is gesteld, moet het worden verwezen in zijn eigen kosten en die van verzoekster in de procedure voor het Gerecht en die voor de kamer van beroep.
84
Krachtens artikel 190, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering worden de door de partijen in verband met de procedure voor de kamer van beroep gemaakte noodzakelijke kosten als invorderbare kosten aangemerkt. Dit geldt evenwel niet voor de gemaakte kosten in verband met de procedure voor de oppositieafdeling. Het verzoek van verzoekster inzake deze laatste kosten moet dus worden afgewezen.
HET GERECHT (Derde kamer),
rechtdoende, verklaart:
1)
De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 2 april 2020 (zaak R 1079/2019‑4) wordt vernietigd.
2)
Het beroep wordt verworpen voor het overige.
3)
Het EUIPO wordt verwezen in de kosten, daaronder begrepen de noodzakelijke kosten die Indo European Foods Ltd heeft gemaakt in verband met de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO.
Collins
Kreuschitz
Steinfatt
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 6 oktober 2021.
ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Engels.