62024TJ0425_EXT
URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer)
10. September 2025 (
*1
)
„Unionsmarke – Widerspruchsverfahren – Anmeldung der Unionsbildmarke pastaZARA Sublime – Ältere Unionswortmarke ZARA – Relatives Eintragungshindernis – Keine Beeinträchtigung der Wertschätzung – Art. 8 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 – Keine Verbindung zwischen den Zeichen – Keine Gefahr einer unlauteren Ausnutzung der bekannten Marke – Vorliegen eines rechtfertigenden Grundes für die Benutzung der angemeldeten Marke“
In der Rechtssache T‑425/24,
Ffauf Italia SpA mit Sitz in Riese Pio X (Italien), vertreten durch Rechtsanwalt P. Creta sowie Rechtsanwältinnen A. Lanzarini, B. Costa und V. Basilavecchia,
Klägerin,
gegen
Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), vertreten durch M. Chylińska und D. Gája als Bevollmächtigte,
Beklagter,
andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des EUIPO und Streithelferin vor dem Gericht:
Industria de Diseño Textil, SA mit Sitz in Arteixo (Spanien), vertreten durch Rechtsanwalt G. Marín Raigal, Rechtsanwältin E. Armero Lavie und Rechtsanwalt J. Oria Sousa-Montes,
erlässt
DAS GERICHT (Zweite Kammer)
unter Mitwirkung der Präsidentin A. Marcoulli sowie der Richterinnen V. Tomljenović (Berichterstatterin) und L. Spangsberg Grønfeldt,
Kanzler: G. Mitrev, Verwaltungsrat,
aufgrund des schriftlichen Verfahrens,
auf die mündliche Verhandlung vom 8. Mai 2025
folgendes
Urteil (
1
)
1
Mit ihrer Klage nach Art. 263 AEUV beantragt die Klägerin, die Ffauf Italia SpA, die Aufhebung der Entscheidung der Fünften Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 3. Juni 2024 (Sache R 1576/2023-5) (im Folgenden: angefochtene Entscheidung).
[nicht wiedergegeben]
Anträge der Parteien
12
Die Klägerin beantragt,
–
die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
–
dem EUIPO die Kosten aufzuerlegen.
13
Das EUIPO beantragt,
–
die Klage abzuweisen;
–
der Klägerin im Fall der Anberaumung einer mündlichen Verhandlung die Kosten aufzuerlegen.
14
Die Streithelferin beantragt im Wesentlichen,
–
die Klage abzuweisen;
–
der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.
Rechtliche Würdigung
[nicht wiedergegeben]
Zum einzigen Klagegrund: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94
[nicht wiedergegeben]
Zum Vorliegen eines rechtfertigenden Grundes für die Benutzung der angemeldeten Marke
95
Die Klägerin macht im Wesentlichen geltend, dass sie mehrere Jahre lang Zeichen mit dem Wortbestandteil „pastazara“ benutzt habe, was einen rechtfertigenden Grund für die Benutzung der angemeldeten Marke darstelle.
96
Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass das Vorliegen eines rechtfertigenden Grundes, der die zur Beeinträchtigung einer bekannten Marke führende Benutzung einer Marke ermöglicht, eng auszulegen ist (Urteil vom 16. März 2016, The Body Shop International/HABM – SpA Monopole [SPA WISDOM], T‑201/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:148, Rn. 65).
97
Der Begriff „rechtfertigender Grund“ umfasst nicht nur objektiv zwingende Gründe, sondern kann sich auch auf die subjektiven Interessen eines Dritten beziehen, der ein mit der bekannten Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen benutzt (vgl. entsprechend Urteil vom 6. Februar 2014, Leidseplein Beheer und de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, Rn. 45).
98
Deshalb kann sich der Inhaber eines einer bekannten Marke ähnlichen Zeichens, wie dies aus Art. 8 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) hervorgeht, zur Benutzung dieses Zeichens auf einen „rechtfertigenden Grund“ berufen, was Ausdruck des allgemeinen Ziels dieser Verordnung ist, ein Gleichgewicht herzustellen zwischen dem Interesse des Inhabers einer Marke an der Wahrung ihrer Hauptfunktion und dem Interesse eines Dritten, im geschäftlichen Verkehr ein solches Zeichen zur Bezeichnung der von ihm vermarkteten Waren oder Dienstleistungen zu benutzen (vgl. Urteil vom 30. Mai 2018, Tsujimoto/EUIPO, C‑85/16 P und C‑86/16 P, EU:C:2018:349, Rn. 90 und die dort angeführte Rechtsprechung).
99
Außerdem kann nach der Rechtsprechung die Benutzung eines einer bekannten Marke ähnlichen Zeichens durch einen Dritten als rechtfertigender Grund im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 eingestuft werden, wenn zum einen feststeht, dass dieses Zeichen bereits vor der Anmeldung der bekannten Marke benutzt wurde, und zum anderen, dass diese Benutzung in gutem Glauben erfolgt, was insbesondere unter Berücksichtigung der Verkehrsdurchsetzung und des Rufs des Zeichens bei den maßgeblichen Verkehrskreisen, des Grades der Nähe zwischen den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen und der wirtschaftlichen und handelsmäßigen Erheblichkeit der Benutzung des Zeichens für die fraglichen Waren zu beurteilen ist (vgl. in diesem Sinne und entsprechend Urteil vom 6. Februar 2014, Leidseplein Beheer und de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, Rn. 60).
100
Im Licht der vorstehenden Erwägungen ist zu prüfen, ob die Beschwerdekammer, selbst wenn festgestellt worden wäre, dass die maßgeblichen Verkehrskreise eine Verbindung zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen herstellen und die angemeldete Marke die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzt, zutreffend zu dem Ergebnis gelangen konnte, dass kein rechtfertigender Grund für die Benutzung der angemeldeten Marke mit dem Wortbestandteil „pastazara“ vorliege.
101
Erstens hat die Beschwerdekammer, soweit die Klägerin ihr vorwirft, die von ihr vorgelegten Beweise (Handelsregisterauszüge und Markeneintragungen) nicht berücksichtigt zu haben, ausweislich der Rn. 99 bis 106 der angefochtenen Entscheidung die verschiedenen Firmennamen der Klägerin wie PASTAZARA Sas di Dalla Costa Roberto & C. (ab 1978) und PASTAZARA SpA (ab 1988) berücksichtigt. Darüber hinaus hat sie die Eintragungen der von der Klägerin seit den 1960er Jahren angemeldeten Marken ZARA und pastaZARA berücksichtigt und das Beispiel der italienischen Eintragung der im Jahr 1968 angemeldeten Bildmarke pastaZARA angeführt.
102
Außerdem enthalten sämtliche von der Beschwerdekammer in den Rn. 101 bis 103 der angefochtenen Entscheidung geprüften Marken, deren Inhaberin die Klägerin ist, den Wortbestandteil „pastazara“, der mit dem der angemeldeten Marke identisch oder ihm sehr ähnlich ist und auf den die Beschwerdekammer ihre Schlussfolgerung zur Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen gestützt hat. Ferner weist ein erheblicher Teil der von der Beschwerdekammer angeführten Bildmarken das in der angemeldeten Marke enthaltene Bildelement auf, das eine Weizen im Arm tragende Frau mit einer ländlichen Landschaft im Hintergrund darstellt.
103
Demnach benutzte die Klägerin bereits vor der Anmeldung der älteren Marke ZARA, d. h. vor dem 3. Juli 2001, und sogar vor der Verbreitung dieser Marke in den 1980er und 1990er Jahren, durch die sie, wie oben in Rn. 36 ausgeführt, ihre Bekanntheit erwarb, Zeichen mit dem Wortbestandteil „pastazara“ für die Vermarktung ihrer Waren.
104
Diese Umstände unterscheiden sich erheblich von denen, die in der Rechtssache relevant waren, in der das von der Beschwerdekammer in Rn. 104 der angefochtenen Entscheidung angeführte Urteil vom 6. Juli 2012, Jackson International/HABM – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE) (T‑60/10, nicht veröffentlicht, EU:T:2012:348), ergangen ist. Entgegen der irrigen Annahme der Beschwerdekammer hat die Klägerin nämlich im vorliegenden Fall, um geltend zu machen, dass ein rechtfertigender Grund für die Benutzung der angemeldeten Marke vorliege, nicht etwa Beweise dafür vorgelegt, dass die angemeldete Marke bereits in der Vergangenheit benutzt wurde, sondern zum einen dafür, dass diese Marke auf anderen Marken, deren Inhaberin die Klägerin war, wie etwa den Bildmarken pastaZARA, und auf dem Namen „Zara“ basiert, weil er mit ihrer Identität und ihrer Geschichte verbunden sein soll, und zum anderen dafür, dass ihre Waren bereits seit Jahrzehnten unter den genannten Bildmarken vermarktet worden waren.
105
Zweitens ist Rn. 106 der angefochtenen Entscheidung zu entnehmen, dass die Beschwerdekammer die von der Klägerin zum Nachweis der gutgläubigen Benutzung von Zeichen mit dem Wortbestandteil „pastazara“ vorgelegten Beweise berücksichtigt hat und sich u. a. auf die Geschichte der Klägerin, die verschiedenen nationalen und internationalen Eintragungen von Marken mit dem Wortbestandteil „pastazara“ sowie Rechnungen, Verpackungen, Kataloge und Faltblätter der Klägerin gestützt hat, die Varianten der Bildmarke pastaZARA zeigen. Die Beschwerdekammer ist auf diese Weise zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Beweise belegten, dass sich die Benutzung des Namens „Zara“ durch die Klägerin auf den tatsächlichen Ursprung ihrer Tätigkeit in der dalmatinischen Stadt Zara, jetzt Zadar (Kroatien), in den 1930er Jahren bis zum Jahr 1943 beziehe und dass die Klägerin bereits vor dem Zeitpunkt der Anmeldung der älteren Marke im Jahr 2001 und sogar vor der ersten Benutzung der Marke ZARA durch die Streithelferin im Jahr 1975 Zeichen mit dem Namen „Zara“ zur Bezeichnung von Teigwaren oder ähnlichen Waren insbesondere in Europa benutzt habe. Es besteht kein Anlass, diese im Übrigen nicht beanstandete Beurteilung in Frage zu stellen.
106
Drittens ergibt sich aus den oben in Rn. 102 angeführten Beweisen, dass die Klägerin Inhaberin internationaler Eintragungen von Marken mit dem Wortbestandteil „pastazara“ war, die eine erhebliche Anzahl von Gebieten von Staaten innerhalb der Union abdeckten, nämlich Österreich, Deutschland, Benelux, Bulgarien, Kroatien, die Tschechische Republik, Frankreich, Ungarn, Portugal, Rumänien, die Slowakei und Slowenien. Außerdem zeigen die von der Klägerin vorgelegten Rechnungen, Verpackungen, Kataloge und Faltblätter, auf die die Beschwerdekammer in Rn. 103 der angefochtenen Entscheidung verwiesen hat, dass Teigwaren unter Zeichen mit dem Wortbestandteil „pastazara“ im Gebiet mehrerer dieser Staaten sowie in Dänemark, Estland, Griechenland, Irland, Italien, Litauen, Lettland, Polen und Schweden vermarktet wurden. Diese Beweise zeigen einen hohen Grad der Verkehrsdurchsetzung der Zeichen mit dem Wortbestandteil „pastazara“ in einem bedeutenden Teil der Union im Sinne der oben in Rn. 99 angeführten Rechtsprechung.
107
Viertens belegen die mit ihrer Identität und ihrer Geschichte verbundene Benutzung des Namens „Zara“ durch die Klägerin sowie die verschiedenen in den Rn. 103 und 106 der angefochtenen Entscheidung genannten, von ihr eingetragenen und für die Vermarktung ihrer Waren benutzten Marken mit dem Wortbestandteil „pastazara“ die wirtschaftliche und handelsmäßige Erheblichkeit der Benutzung der Zeichen mit dem Wortbestandteil „pastazara“ für die Klägerin im Sinne der oben in Rn. 99 angeführten Rechtsprechung.
108
Was fünftens den Grad der Nähe zwischen den in Rede stehenden Waren betrifft, hat die Beschwerdekammer, wie oben in Rn. 82 ausgeführt, anerkannt, dass die von der bekannten Marke erfassten Modewaren und die von der angemeldeten Marke erfassten Teigwaren nichts gemeinsam haben, da sie weder einander ergänzen noch miteinander konkurrieren und im Allgemeinen von verschiedenen in unterschiedlichen Bereichen tätigen Unternehmen angeboten werden.
109
Sechstens hat die Beschwerdekammer in Rn. 107 der angefochtenen Entscheidung festgestellt, dass im vorliegenden Fall kein rechtfertigender Grund für die Benutzung der angemeldeten Marke vorliege, da die Klägerin nicht nachgewiesen habe, dass die Benutzung des Begriffs „zara“ für die Vermarktung der von der angemeldeten Marke erfassten Waren erforderlich sei. Eine die Benutzung der Marke erlaubende vorherige Vereinbarung mit der Streithelferin liege nicht vor, und es gebe keinen Nachweis über den Wert der Investitionen in die Förderung und Bewerbung der Marke und ihre Akzeptanz durch die maßgeblichen Verkehrskreise.
110
Insoweit ergibt sich zunächst, wie die Klägerin im Wesentlichen geltend macht, aus der Rechtsprechung nicht, dass der Begriff „rechtfertigender Grund“ davon abhängt, dass die Benutzung des Zeichens für die Vermarktung der fraglichen Waren erforderlich ist. In der Rechtssache, in der das Urteil vom 16. März 2016, SPA WISDOM (T‑201/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:148, Rn. 66), ergangen ist, hat das Gericht nämlich in Beantwortung des Vorbringens, dass der Begriff „spa“ in dem fraglichen Zeichen zu einem beschreibenden Begriff oder Oberbegriff für die Bezeichnung von Kosmetikwaren geworden sei, festgestellt, dass nicht nachgewiesen worden war, dass die Benutzung des Begriffs „spa“ für die Vermarktung dieser Waren erforderlich geworden war. Diese Umstände unterscheiden sich jedoch von den im vorliegenden Fall maßgeblichen insofern, als es hier nicht um die Benutzung eines Begriffs geht, der zu einem Oberbegriff geworden sein soll, sondern um die Benutzung eines Namens, der eng mit der Geschichte der Klägerin und der Vermarktung ihrer Waren verbunden ist.
111
Ferner geht aus der oben in Rn. 99 angeführten Rechtsprechung nicht hervor, dass der Begriff „rechtfertigender Grund“ von der Feststellung eines spezifischen Grads der Wiedererkennung des fraglichen Zeichens, von einem bestimmten Investitionsniveau und von Werbeanstrengungen oder vom Innehaben eines Marktanteils abhängt. Nach dieser Rechtsprechung ergibt sich die Feststellung eines rechtfertigenden Grundes vielmehr aus einer umfassenden Prüfung aller relevanten Faktoren, mit der festgestellt werden soll, ob das fragliche Zeichen bereits vor der Anmeldung der bekannten Marke tatsächlich auf dem Markt benutzt wurde und ob diese Benutzung in gutem Glauben erfolgte (vgl. in diesem Sinne und entsprechend Urteil vom 6. Februar 2014, Leidseplein Beheer und de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, Rn. 60).
112
Die von der Beschwerdekammer in den Rn. 99 bis 106 der angefochtenen Entscheidung geprüften Beweise belegen, wie oben in Rn. 106 ausgeführt, dass von der Klägerin in einem bedeutenden Teil der Union Teigwaren unter verschiedenen Marken mit dem Wortbestandteil „pastazara“ vermarktet wurden. Außerdem zeigen die von der Klägerin unter Berufung auf die Zeichen mit dem Wortbestandteil „pastazara“ vor verschiedenen nationalen Gerichten angestrengten Rechtsstreitigkeiten, auf die die Beschwerdekammer in Rn. 105 der angefochtenen Entscheidung Bezug nimmt, die Bemühungen der Klägerin, ihre Benutzung dieser Zeichen zu verteidigen.
113
Schließlich hat die Beschwerdekammer das Vorbringen der Klägerin zu ihrem guten Glauben zu Unrecht als ins Leere gehend zurückgewiesen. Der gute Glaube desjenigen, der das Vorliegen eines rechtfertigenden Grundes für die Benutzung eines einer bekannten Marke ähnlichen Zeichens geltend macht, ist nämlich einer der relevanten Gesichtspunkte im Rahmen der umfassenden Prüfung, die für diese in Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 vorgesehene Voraussetzung vorzunehmen ist (vgl. in diesem Sinne und entsprechend Urteil vom 6. Februar 2014, Leidseplein Beheer und de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, Rn. 56).
114
Nach alledem hat die Beschwerdekammer zwar die Beweise dafür, dass die Klägerin Zeichen mit dem Bestandteil „pastazara“ benutzt hat, von denen einige seit Jahrzehnten für Lebensmittel der Klasse 30 eingetragen waren, nicht völlig außer Acht gelassen und zutreffend festgestellt, dass sich die Benutzung des Namens „Zara“ durch die Klägerin auf den tatsächlichen Ursprung ihrer Tätigkeit beziehe. Aus diesen Feststellungen hat sie jedoch im Rahmen ihrer Beurteilung der für den Nachweis des Vorliegens eines rechtfertigenden Grundes im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 relevanten Faktoren nicht die gebotenen Schlussfolgerungen gezogen.
115
Unter Berücksichtigung zum einen des Umstands, dass Zeichen mit dem Wortbestandteil „pastazara“ von der Klägerin bereits vor der Anmeldung der bekannten Marke benutzt wurden, wie oben in Rn. 103 ausgeführt, und zum anderen der Gesichtspunkte, die den guten Glauben bei dieser früheren Benutzung im Sinne der oben in Rn. 99 angeführten Rechtsprechung belegen können – wie die in Rn. 76 der angefochtenen Entscheidung festgestellte fehlende Nähe der in Rede stehenden Waren und die verschiedenen in den Rn. 99 bis 106 der angefochtenen Entscheidung angeführten Beweise zur Geschichte der Tätigkeiten der Klägerin und zu ihrer Verbindung mit der vormals Zara genannten Stadt, der Umfang der Vermarktung der Waren unter Zeichen mit dem Wortbestandteil „pastazara“ in einem bedeutenden Teil der Union, die Bemühungen der Klägerin, diese Benutzung zu verteidigen, sowie die wirtschaftliche und handelsmäßige Erheblichkeit der Benutzung der genannten Zeichen für die Tätigkeiten der Klägerin – ist die Beschwerdekammer nämlich zu Unrecht zu dem Ergebnis gelangt, dass die Klägerin das Vorliegen eines rechtfertigenden Grundes für die Benutzung des Wortbestandteils „pastazara“ in der angemeldeten Marke im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 nicht nachgewiesen habe.
116
Daher ist abgesehen davon, dass der dritte Teil des einzigen Klagegrundes, wie oben in Rn. 91 festgestellt, durchgreift, auf jeden Fall auch dem fünften Teil des Klagegrundes stattzugeben und die angefochtene Entscheidung daher aufzuheben.
[nicht wiedergegeben]
Aus diesen Gründen hat
DAS GERICHT (Zweite Kammer)
für Recht erkannt und entschieden:
1.
Die Entscheidung der Fünften Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 3. Juni 2024 (Sache R 1576/2023-5) wird aufgehoben.
2.
Das EUIPO trägt seine eigenen Kosten sowie die Hälfte der Kosten der Ffauf Italia SpA.
3.
Die Industria de Diseño Textil, SA trägt ihre eigenen Kosten sowie die Hälfte der Kosten von Ffauf Italia.
Marcoulli
Tomljenović
Spangsberg Grønfeldt
Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 10. September 2025.
Unterschriften
(
*1
)	Verfahrenssprache: Englisch.
(
1
)	Es werden nur die Randnummern des Urteils wiedergegeben, deren Veröffentlichung das Gericht für zweckdienlich erachtet.