SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
3 settembre 2025
(*)
« Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo SANDOKAN – Assenza di un uso effettivo del marchio – Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 »
Nella causa T‑1/24,
Kartroi LLC, con sede in Orlando, Florida (Stati Uniti), rappresentata da M. Baccarelli, avvocata,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da R. Raponi, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:
Luxvide Finanziaria per Iniziative Audiovisive e Telematiche SpA, con sede in Roma (Italia), rappresentata da L. Goglia e B. Villa, avvocati,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),
composto da M.J. Costeira, presidente, U. Öberg (relatore) ed
E. Tichy-Fisslberger, giudici,
cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza del 5 dicembre 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1        Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Kartroi LLC, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 21 settembre 2023 (procedimento R 20/2023-2) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Fatti
2        In data 4 dicembre 2011 il sig. Dario Troiani, dante causa della ricorrente, ha ottenuto presso l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) la registrazione internazionale che designava l’Unione europea del marchio denominativo SANDOKAN.
Tale registrazione è stata notificata all’EUIPO il 29 marzo 2012 in virtù dell’articolo
3, paragrafo
4, quarta frase, del protocollo relativo all’Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (GU 2003, L 296, pag. 22), come modificato il 12 novembre 2007, e il marchio è stato registrato con il numero 1109567.
3        I prodotti per i quali il marchio denominativo SANDOKAN è stato registrato rientrano nelle classi 9, 16, 25 e 28 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:
–        classe 9: «Registrazioni audio e video con personaggi di fantasia in storie comiche, drammatiche, fantasy, horror, d’azione e d’avventura in live-action o animate; audiolibri nel campo di personaggi di fantasia in storie comiche, drammatiche, fantasy, horror, d’azione e d’avventura; audiolibri sotto forma di romanzi; audiocassette digitali con personaggi di fantasia in storie comiche, drammatiche, fantasy, horror, d’azione e d’avventura in live-action o animate; videocassette per bambini; dischi e cartucce per giochi per computer; cassette per giochi per computer; console per giochi per computer da utilizzare con uno schermo esterno o un monitor; dischi per giochi per computer; materiale da gioco per computer, in particolare dischi; joystick per giochi per computer; programmi per giochi per computer; programmi per giochi per computer scaricabili via Internet; cassette, cartucce e programmi per giochi per computer; software per giochi per computer; software per giochi per computer scaricabili da una rete globale di computer; software per giochi per computer per personal computer e console domestiche per videogiochi; software per giochi per computer da usare su telefoni cellulari e telefonini; software per giochi per computer da utilizzare con personal computer, console domestiche per videogiochi da utilizzare con televisori e console per videogiochi arcade; supporti digitali, in particolare DVD preregistrati, registrazioni audio e video scaricabili e CD che presentano e promuovono personaggi di fantasia in storie comiche, drammatiche, fantasy, horror, d’azione e d’avventura in live-action o animate; supporti digitali, ossia videocassette preregistrate, dischi video digitali, dischi versatili digitali, registrazioni audio e video scaricabili, DVD e dischi digitali ad alta definizione con personaggi di fantasia in storie comiche, drammatiche, fantasy, horror, d’azione e d’avventura in live-action o animate; programmi di giochi per computer scaricabili; software di giochi per computer scaricabili attraverso una rete globale di computer e dispositivi wireless; programmi per computer scaricabili con figurine quali pezzi da gioco posizionabili da utilizzare nel campo dei giochi per computer; programmi di giochi elettronici scaricabili; pubblicazioni elettroniche scaricabili sotto forma di libri, racconti, fumetti, romanzi illustrati, riviste, articoli di giornale, newsletter e saggi nel campo dei personaggi di fantasia in storie comiche, drammatiche, fantasy, horror, d’azione e d’avventura in live-action o animate; film e programmi televisivi scaricabili con personaggi di fantasia in storie comiche, drammatiche, fantasy, horror, d’azione e d’avventura, in live-action o animate, forniti tramite un servizio di video-on-demand; file di immagini scaricabili contenenti film, video e spettacoli televisivi in live-action o animati che presentano personaggi di fantasia in storie comiche, drammatiche, fantasy, horror, d’azione e d’avventura; film e spettacoli televisivi scaricabili con personaggi di fantasia in azione o animati in storie comiche, drammatiche, fantasy, horror, d’azione e d’avventura; registrazioni mp3 e file mp3 scaricabili con animazione, intrattenimento in live-action, musica, storie e giochi; file multimediali scaricabili contenenti opere d’arte, testi, audio, video, giochi e collegamenti Internet verso siti web relativi a personaggi di fantasia in storie comiche, drammatiche, fantasy, horror, d’azione e d’avventura in live-action o animate; registrazioni sonore musicali scaricabili; suonerie, grafica e musica scaricabili attraverso una rete globale di computer e dispositivi wireless; registrazioni video scaricabili con animazioni, intrattenimento dal vivo, musica, storie e giochi; programmi di giochi elettronici; software di giochi elettronici; software di giochi elettronici per telefoni cellulari; software di giochi elettronici per dispositivi elettronici palmari; software di giochi elettronici per dispositivi wireless; manoscritto musicale interattivo in formato videogioco multimediale distribuito come supporto scaricabile o digitale; film su personaggi di fantasia in storie comiche, drammatiche, fantasy, horror, d’azione e d’avventura, in live-action o animati; film e film per la televisione con intrattenimento per bambini; audiocassette preregistrate con personaggi di fantasia in storie comiche, drammatiche, fantasy, horror, d’azione e d’avventura, in live-action o animate; console per videogiochi da utilizzare con uno schermo esterno o un monitor; pad o tappetini interattivi per videogiochi; telecomandi interattivi tascabili per videogiochi; unità di controllo interattive per videogiochi; joystick per videogiochi; macchine per videogiochi da utilizzare con uno schermo esterno o un monitor; macchine per videogiochi da utilizzare con televisori; software per videogiochi; riviste video registrate su supporti elettronici con personaggi di fantasia in storie comiche, drammatiche, fantasy, horror, d’azione e d’avventura in live-action o animate; macchine da gioco con uscita video da utilizzare con schermo esterno o monitor; software per giochi di realtà virtuale; dispositivo di comunicazione senza fili con trasmissione di voce, dati e immagini, compresa la messaggistica vocale, di testo e di immagini, con fotocamera o apparecchio fotografico, anche funzionale all’acquisto di musica, giochi, applicazioni video e software via etere da scaricare sul dispositivo»;
–        classe 16: «Libri per bambini; libri da tavolo con opere comiche, drammatiche, d’azione e d’avventura; giornali a fumetti; riviste a fumetti; strisce a fumetti; elementi di strisce a fumetti pubblicitarie; fumetti; romanzi grafici; strisce a fumetti per giornali; romanzi; libri illustrati; manifesti; manifesti di carta; materiale stampato, in particolare romanzi e serie di libri di narrativa e racconti con scene e personaggi basati su videogiochi; materiale visivo stampato di natura promozionale; romanzi rosa; serie di libri di narrativa; serie di opere di narrativa, in particolare romanzi e libri»;
–        classe 25: «Camicie a maniche lunghe; camicie; magliette»;
–        classe 28: «Figurine da collezione; giocattoli d’azione elettrici; giocattoli di personaggi di fantasia; giocattoli d’azione meccanici».
4        Il 9 giugno 2021 la Luxvide Finanziaria Per Iniziative Audiovisive e Telematiche SpA, interveniente, ha depositato una domanda di declaratoria di inefficacia della registrazione internazionale che designava l’Unione europea per tutti i prodotti di cui al precedente punto 3, sulla base dell’articolo 198, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1), in combinato disposto con l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, per il motivo che detto marchio non aveva formato oggetto di un uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni.
5        Con decisione del 9 novembre 2022 la divisione di annullamento ha dichiarato l’inefficacia della registrazione internazionale che designava l’Unione europea per tutti i prodotti coperti dalla registrazione.
6        Il 4 gennaio 2023 la ricorrente ha presentato ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento.
7        Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso con la motivazione che non era stata fornita la prova dell’uso effettivo del marchio contestato.
Conclusioni delle parti
8        La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:
–        annullare la decisione impugnata;
–        respingere la domanda di decadenza per non uso depositata dall’interveniente avverso il marchio contestato;
–        «rimborsare» in suo favore i costi dell’odierno procedimento nonché i costi relativi al procedimento dinanzi alla divisione di annullamento e alla commissione di ricorso.
9        L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
–        respingere il ricorso;
–        condannare la ricorrente alle spese in caso di convocazione di un’udienza.
10      L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
–        dichiarare irricevibili gli allegati al ricorso da A.2 a A.13 e A.15, A.17 e A.18;
–        respingere il ricorso;
–        condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
Sulla ricevibilità dei documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale
11      L’EUIPO e l’interveniente sostengono che gli allegati al ricorso da A.2 a A.13 e A.15, A.17 e A.18 sono irricevibili sulla base del rilievo che sono stati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale.
12      Gli allegati da A.2 a A.13 corrispondono, rispettivamente, a un articolo su un sito Internet relativo al film «Not a bride», realizzato dal sig. Troiani, a un volume della rivista di settore «InkTip» contenente un’introduzione che menziona SANDOKAN, a corrispondenza intercorsa tra il sig. Troiani e attori e produttori, datata dal 2008 al 2020, a un articolo online sul sito della Madica Productions dal titolo «Sunshine Sachs Creates Sister Company for Film and TV Production» e a una lettera di diffida inviata alla Filmexport Group per l’illecito utilizzo del marchio contestato. L’allegato A.15 contiene un’ordinanza del Tribunale di Roma (Italia), del 23 marzo 2022, relativa al reclamo avverso l’ordinanza del medesimo tribunale del 2 gennaio 2022, che figura nell’allegato A.14 al ricorso. Infine, gli allegati A.17 e A.18 comprendono, rispettivamente, documenti riguardanti il tasso di coinvolgimento (engagement rate) del profilo Instagram della ricorrente e il numero delle impressioni sul profilo YouTube di quest’ultima.
13      Durante l’udienza, riferendosi al punto 17 della sentenza del 29 novembre 2023, Piaggio & C./EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Forma di uno scooter) (T‑19/22, non pubblicata, EU:T:2023:763), la ricorrente sostiene che gli allegati al ricorso da A.2 a A.13 e A.17 e A.18 non costituivano nuovi elementi di prova, ma documenti meramente confermativi dei dati da essa già forniti nel corso del procedimento amministrativo dinanzi all’EUIPO, che ha ritenuto necessario integrare per rispondere all’obiezione formulata dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata, ossia che non aveva prodotto argomenti su quanto concluso dalla divisione di annullamento e cioè
che i documenti presentati non fornivano informazioni sufficienti sull’ampiezza dell’uso del marchio contestato e l’uso effettivo di detto marchio non era stato quindi dimostrato. La ricorrente sostiene altresì che l’allegato A.15 al ricorso non costituisce una prova propriamente detta, ma una giurisprudenza nazionale alla quale una parte ha il diritto di fare riferimento.
14      In primo luogo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, in occasione di un ricorso proposto dinanzi al Tribunale, fatti non dedotti dalle parti dinanzi agli organi dell’EUIPO non possono più esserlo nella fase del ricorso proposto dinanzi al Tribunale. Dall’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 emerge altresì che il Tribunale non può riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso. La legittimità di una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO deve essere, infatti, valutata alla luce delle informazioni di cui essa poteva disporre al momento in cui l’ha adottata (sentenza del 18 dicembre 2008, Les Éditions Albert René/UAMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, punti da 136 a 138).
15      Ebbene, occorre rilevare che gli allegati al ricorso da A.2 a A.13 e A.17 e A.18 sono stati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale e contengono elementi diretti a dimostrare l’uso effettivo del marchio contestato, che non erano stati presentati dinanzi alla commissione di ricorso. Occorre quindi respingere tali allegati in quanto irricevibili, senza che sia necessario esaminarne la forza probatoria.
16      Gli argomenti dedotti dalla ricorrente durante l’udienza non sono tali da mettere in discussione tale conclusione. Occorre rilevare, al pari dell’EUIPO, che, nella sentenza del 29 novembre 2023, Forma di uno scooter (T‑19/22, non pubblicata, EU:T:2023:763), sulla quale si fonda la ricorrente, il Tribunale ha dichiarato simili elementi di prova irricevibili indipendentemente dal fatto che fossero volti a integrare e corroborare gli elementi presentati dinanzi alla commissione di ricorso.
17      In secondo luogo, da una giurisprudenza costante risulta che né alle parti né al Tribunale stesso si può impedire di ispirarsi, nell’interpretazione del diritto dell’Unione, a elementi derivati dalla giurisprudenza del giudice dell’Unione, del giudice nazionale o del giudice internazionale, dal momento che non si tratta di contestare alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto degli elementi di fatto contenuti in una determinata sentenza nazionale, ma di richiamare una determinata giurisprudenza o dottrina a sostegno di un motivo vertente sull’errata applicazione da parte della commissione di ricorso di una disposizione del regolamento 2017/1001 [v. sentenze del 2 luglio 2015, BH Stores/UAMI – Alex Toys (ALEX), T‑657/13, EU:T:2015:449, punto 26 e giurisprudenza citata, e del 13 dicembre 2018, Monolith Frost/EUIPO – Dovgan (PLOMBIR), T‑830/16, EU:T:2018:941, punto 16 e giurisprudenza citata].
18      Per quanto riguarda l’allegato A.15 al ricorso, occorre rilevare, come precisato dalla ricorrente all’udienza, che esso riguarda la giurisprudenza nazionale, alla quale una parte può fare riferimento, anche se successiva al procedimento dinanzi all’EUIPO. Di conseguenza, contrariamente a quanto afferma
l’EUIPO, tale allegato deve essere dichiarato ricevibile.
Nel merito
19      A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, un motivo unico, vertente sull’erronea valutazione delle prove d’uso e delle peculiarità del settore di riferimento in violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001.
20      Tale motivo si articola in tre parti, vertenti, rispettivamente, sull’errore di valutazione dell’uso effettivo del marchio contestato, in quanto la commissione di ricorso si sarebbe concentrata sul volume delle vendite, a scapito di una valutazione complessiva degli elementi di prova; sulla mancata presa in considerazione delle peculiarità del settore di riferimento e del progetto audiovisivo «Sandokan» e sull’erronea valutazione degli elementi di prova relativi ai follower e alle visualizzazioni sui profili social.
21      Poiché la prima e la terza parte del motivo unico di ricorso vertono sull’erronea valutazione degli elementi di prova dell’uso effettivo, occorre esaminarle congiuntamente, prima di trattare la seconda parte del motivo unico, vertente sulla mancata valutazione delle peculiarità del settore di riferimento e del progetto «Sandokan».
Osservazioni preliminari
22      Ai sensi dell’articolo 198, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, la domanda di declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale che designa l’Unione europea sostituisce la domanda di declaratoria di decadenza di cui all’articolo 58 del medesimo regolamento.
23      Secondo l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, il titolare del marchio dell’Unione europea è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all’EUIPO se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell’Unione europea per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione.
24      Secondo una giurisprudenza costante, l’uso di un marchio è oggetto di un uso effettivo quando viene utilizzato, conformemente alla sua funzione essenziale, al fine di creare o di conservare uno sbocco per i prodotti e i servizi per i quali è registrato (v. sentenza del 12 dicembre 2019, Der Grüne Punkt/EUIPO, C‑143/19 P, EU:C:2019:1076, punto 55 e giurisprudenza citata).
25      Nel verificare l’uso effettivo del marchio occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possono provare la realtà effettiva del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per le merci o i servizi contrassegnati dal marchio, la natura di tali merci o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio (v., per analogia, sentenze dell’11 marzo 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, punto 43, e del 22 ottobre 2020, Ferrari, C‑720/18 e C‑721/18, EU:C:2020:854, punti 32 e 33).
26      In virtù dell’articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento 2017/1001 e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1), applicabile ai procedimenti di decadenza conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, di detto regolamento delegato, la prova dell’uso di un marchio deve riguardare il luogo, il tempo, l’estensione e la natura di tale uso e si limita alla presentazione di documenti e di altri elementi giustificativi quali imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni scritte di cui all’articolo 97, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2017/1001.
27      Inoltre, l’uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un’utilizzazione effettiva e sufficiente del marchio nel mercato interessato [v. sentenza del 6 ottobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/UAMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, punto 28 e giurisprudenza citata].
28      Pertanto, occorre procedere a una valutazione complessiva che tenga conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie e che implichi una certa interdipendenza dei fattori considerati [sentenza dell’8 luglio 2004, MFE Marienfelde/UAMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, EU:T:2004:223 punto 36].
29      Per quanto riguarda la rilevanza dell’uso del marchio di cui si tratta, occorre tener conto, in particolare, del volume commerciale di tutti gli atti d’uso, da un lato, e della durata del periodo durante il quale sono stati compiuti atti d’uso nonché della frequenza di tali atti, dall’altro. Una valutazione di tale tipo implica una certa interdipendenza dei fattori considerati. Pertanto, uno scarso volume di prodotti o di servizi commercializzati con detto marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell’uso di tale marchio e viceversa [sentenza del 15 settembre 2011, centrotherm Clean Solutions/UAMI – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T‑427/09, EU:T:2011:480, punto 28; v., altresì, sentenza del 5 giugno 2024, Supermac’s/EUIPO – McDonald’s International Property (BIG MAC), T‑58/23, non pubblicata, EU:T:2024:360, punto 25 e giurisprudenza citata].
30      Nell’interpretare la nozione di uso effettivo, occorre considerare il fatto che la ratio legis del requisito secondo cui il marchio contestato deve essere stato oggetto di un uso effettivo non è diretta né a valutare il successo commerciale di un’impresa né a controllarne la strategia economica e nemmeno a riservare la tutela dei marchi soltanto ai loro sfruttamenti commerciali rilevanti sotto il profilo quantitativo [v.
sentenza del 17 gennaio 2018, Deichmann/EUIPO – Munich (Raffigurazione di una croce sul lato di una calzatura sportiva), T‑68/16, EU:T:2018:7, punto 26 e giurisprudenza citata].
31      Pertanto, un uso anche minimo può essere sufficiente per essere ritenuto effettivo, purché sia considerato giustificato, nel settore economico interessato, al fine di conservare o creare quote di mercato a favore dei prodotti o dei servizi protetti dal marchio di cui si tratta, e non sia puramente simbolico. Le prove relative all’uso di detto marchio che il titolare è in grado di fornire rientrano tra i fattori che possono essere presi in considerazione per stabilire se l’uso di un marchio sia sufficiente per creare quote di mercato (v., per analogia, ordinanza del 27 gennaio 2004, La Mer Technology, C‑259/02, EU:C:2004:50, punti 21 e 22).
32      Tuttavia, più il volume commerciale dello sfruttamento del marchio di cui si tratta è limitato, più è necessario che il titolare di tale marchio apporti ulteriori indicazioni che consentano di eliminare eventuali dubbi sull’uso effettivo del marchio in questione (sentenza dell’8 luglio 2004, HIPOVITON, T‑334/01, EU:T:2004:223, punto 37; v., altresì, sentenza del 15 settembre 2011, CENTROTHERM, T‑427/09, EU:T:2011:480, punto 29 e giurisprudenza citata).
33      In tal modo, il fatturato realizzato nonché il numero di vendite di prodotti con il marchio di cui si tratta non possono essere giudicati in assoluto, ma devono essere valutati rispetto ad altri fattori pertinenti, quali il volume dell’attività commerciale, le capacità di produzione o di commercializzazione o il grado di diversificazione dell’impresa che sfrutta tale marchio nonché le caratteristiche dei prodotti o dei servizi nel mercato interessato. Ne consegue che, affinché l’uso del marchio di cui si tratta possa essere ritenuto effettivo non occorre che esso sia sempre quantitativamente rilevante [sentenza dell’8 luglio 2004, Sunrider/UAMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, punto 42].
34      È alla luce di tali considerazioni che occorre valutare se la commissione di ricorso, confermando la decisione della divisione di annullamento, abbia correttamente concluso in favore dell’assenza dell’uso effettivo del marchio contestato durante il periodo di riferimento, che va dal 9 giugno 2016 all’8 giugno 2021.
Sulle parti prima e terza del motivo unico di ricorso, vertenti sull’erronea valutazione degli elementi di prova dell’uso effettivo del marchio contestato
35      Con la prima parte del motivo unico di ricorso, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non ha valutato, nel loro complesso, gli elementi di prova da essa presentati e si è, erroneamente, concentrata unicamente sui volumi delle vendite dei prodotti di cui si tratta, al fine di dimostrare l’assenza dell’uso effettivo del marchio contestato. A tal riguardo, essa sostiene che non spetta alla commissione di ricorso valutare il successo commerciale o la strategia economica dell’impresa interessata. Secondo la ricorrente, gli elementi di prova che essa ha fornito dimostrano l’uso effettivo del marchio contestato.
36      La ricorrente sostiene altresì che la commissione di ricorso non ha valutato l’uso effettivo del marchio contestato alla luce del suo progetto audiovisivo «Sandokan», i cui prodotti e servizi offerti in vendita sarebbero prodotti che fungono da merchandising. L’uso di detto marchio avrebbe quindi dovuto essere valutato tenendo conto del settore di riferimento, nell’ambito del quale anche pochi volumi di vendite sarebbero rilevanti al fine della conoscenza di un marchio.
37      Inoltre, la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto delle ordinanze del Tribunale di Roma (allegati A.14 e A.15 al ricorso), che riconoscono l’uso effettivo del marchio contestato.
38      Con la terza parte del motivo unico di ricorso, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di aver ritenuto che gli elementi di prova relativi ai follower che la seguono sui profili social, nonché la loro provenienza e il numero di like e visualizzazioni su questi ultimi, fossero insufficienti ai fini della valutazione dell’uso effettivo del marchio contestato. L’engagement rate del profilo Instagram della ricorrente rifletterebbe un’alta interazione dei follower con tale profilo, il numero di impressioni sui video del suo canale YouTube supererebbe il milione, il numero di iscritti ai suoi account sarebbe rilevante e il fatto che un sito sia visibile all’interno dell’Unione significherebbe che esso è destinato al territorio dell’Unione, indipendentemente dalla provenienza dei suoi follower.
39      L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
40      In via preliminare, occorre rilevare che la conclusione della commissione di ricorso relativa all’irrilevanza delle prove dell’uso del marchio contestato per il Regno Unito per dimostrare l’uso effettivo nell’Unione non è contestata dalla ricorrente.
41      Ai fini dell’esame dell’effettività dell’uso del marchio contestato, la commissione di ricorso ha preso in considerazione, ai punti da 32 a 37 della decisione impugnata, i seguenti elementi di prova, allegati alla memoria del 27 ottobre 2021, prodotta dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo:
–        foto dei siti web «www.sandokanofficialstore.com», «www.sandokan.net» e «www.sandokanofficial.com» che offrono vari prodotti, quali libri, magliette, notebook, custodie per cellulari, giocattoli e videogiochi sui quali appare il marchio SANDOKAN (allegati 1, 7 e 8);
–        decine di ordini di prodotti con il marchio SANDOKAN, effettuati tramite il sito web «sandokan-official.myshopify.com», datate tra il 23 febbraio 2021 e il 24 maggio 2021 (allegato 2);
–        foto dei profili social Instagram e Facebook e del canale YouTube della ricorrente che rappresentano il marchio contestato (allegati da 3 a 5);
–        una foto di Google Play Store che propone il videogioco denominato «SANDOKAN», che mostra un’anteprima di sette ordini di detto gioco, datati tra il 19 marzo 2021 e il 21 maggio 2021 (allegato 6).
42      Di conseguenza, occorre constatare che la commissione di ricorso non ha analizzato unicamente i volumi delle vendite della ricorrente, ma ha effettuato una valutazione complessiva delle prove prodotte.
43      Occorre poi rilevare che, nell’ambito di tale analisi, la commissione di ricorso ha ritenuto che, alla luce del volume scarso delle vendite, la ricorrente non avesse prodotto elementi di prova ulteriori per dissipare eventuali dubbi quanto all’effettività dell’uso. Essa ha altresì precisato che la ricorrente non aveva dedotto alcun argomento tale da mettere in discussione la conclusione della divisione di annullamento secondo cui gli elementi di prova considerati singolarmente o congiuntamente non dimostravano in modo sufficiente l’estensione dell’uso del marchio contestato. Di conseguenza, essa ha ritenuto che l’uso effettivo di quest’ultimo non fosse stato dimostrato.
44      La ricorrente non contesta la valutazione della commissione di ricorso relativa al volume scarso delle vendite dei prodotti del suo marchio, che occorre confermare. Infatti, l’allegato 2 alla memoria del 27 ottobre 2021 menziona ordini sul sito Internet della ricorrente che suffragano la vendita di sessantotto magliette, quattro notebook, tre custodie per cellulari nonché quattro videogiochi, e l’allegato 6 a detta memoria menziona sette ordini del videogioco denominato «SANDOKAN», il che costituisce un volume scarso di vendite, anche per prodotti che fungono innanzitutto da merchandising.
45      A tal riguardo, benché non sia necessario che l’uso del marchio sia sempre quantitativamente rilevante per essere qualificato come effettivo, un utilizzo
del genere non deve essere oggetto di un uso puramente simbolico. Orbene, nel caso di specie, il volume delle vendite è talmente limitato da non consentire, da solo, di dimostrare l’uso effettivo del marchio contestato.
46      Ciò vale a maggior ragione alla luce dei prezzi poco elevati dei prodotti venduti. Infatti, secondo la giurisprudenza, in funzione delle caratteristiche del mercato interessato, un volume scarso delle vendite di un prodotto a prezzo medio o poco elevato lascia supporre un uso non effettivo del marchio di cui si tratta (v., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 2004, HIPOVITON, T‑334/01, EU:T:2004:223, punto 51).
47      Il fatto che si tratti di videogiochi, magliette, libri o giocattoli, che fungono da merchandising a fini pubblicitari e di merchandising nel settore cinematografico, come sostiene la ricorrente, non è sufficiente a mettere in discussione tali constatazioni.
48      Occorre quindi stabilire se, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 32, la commissione di ricorso abbia correttamente constatato, al punto 37 della decisione impugnata, che la ricorrente non ha fornito elementi di prova ulteriori che consentano di eliminare i dubbi sull’uso effettivo del marchio contestato.
49      In primo luogo, per quanto riguarda il volume delle vendite, dalle valutazioni della divisione di annullamento, che la commissione di ricorso ha fatto proprie nella decisione impugnata, emerge che «gli elementi di prova considerati nel loro insieme dimostrano solo un’estensione molto limitata dell’uso del marchio per quanto riguarda il volume e il periodo dell’uso» e che «gli altri elementi di prova», ivi incluse le foto di pagine Internet e gli estratti dei profili social, «non consentono di dimostrare un volume dell’uso più esteso». Così, secondo la divisione di annullamento, gli elementi di prova prodotti mostrano «un uso molto limitato in termini di volume, che si concentra principalmente sui tre o quattro ultimi mesi del periodo di riferimento».
50      Per quanto riguarda gli elementi di prova consistenti nelle foto di siti Internet della ricorrente (allegati 1, 7 e 8 alla memoria del 27 ottobre 2021), occorre ricordare che le attività promozionali online che fanno riferimento a un marchio determinato costituiscono prove pertinenti idonee a dimostrare la natura e l’estensione dell’uso di quest’ultimo nell’ambito di una valutazione complessiva di tutte le prove presentate riguardanti l’uso effettivo [v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2023, Nurel/EUIPO – FKuR Property (Terylene), T‑325/22, non pubblicata, EU:T:2023:397, punto 49].
51      Pagine di siti Internet sono già state prese in considerazione, in particolare, per dimostrare l’estensione dell’uso di un marchio e al fine di stabilire, nell’ambito di una valutazione complessiva, la realtà effettiva dello sfruttamento commerciale del marchio di cui si tratta, senza che il requisito di un siffatto uso riguardi il successo commerciale dell’impresa interessata [v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2015, Now Wireless/UAMI – Starbucks (HK) (now), T‑278/13, non pubblicata, EU:T:2015:57, punti 52 e 53].
52      In più, purché sussistano prove dell’uso che si collegano al periodo di riferimento, i documenti che non appartengono a tale periodo, lungi dall’essere privi di interesse, possono essere presi in considerazione ed essere valutati congiuntamente agli altri elementi in quanto possono fornire la prova di uno sfruttamento commerciale reale e serio del marchio [v., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 2020, Euroapotheca/EUIPO – General Nutrition Investment (GNC LIVE WELL), T‑686/19, non pubblicata, EU:T:2020:320, punto 46].
53      Tuttavia, è giocoforza constatare, al pari dell’interveniente, che le foto di siti Internet della ricorrente mostrano semplicemente che i prodotti di cui si tratta sono stati messi in vendita, senza tuttavia dimostrare che essi sono stati effettivamente venduti e senza fornire informazioni sul volume delle vendite eventuali. In ogni caso, esse non consentono di dimostrare l’esistenza di un volume di vendite sufficiente.
54      Inoltre, per quanto riguarda le foto del sito Internet e dei profili social di Instagram e Facebook nonché del canale Youtube della ricorrente, la commissione di ricorso ha correttamente concluso, al pari della divisione di annullamento, che la ricorrente non aveva dimostrato quante persone nell’Unione le avessero effettivamente viste. Benché le foto di pagine di negozi online siano elementi pertinenti che consentono di dimostrare che il pubblico potesse acquistare i prodotti di cui si tratta durante detto periodo, è necessario dimostrare che tale materiale pubblicitario, recante menzione del marchio contestato, abbia trovato effettivamente una diffusione sufficiente presso il pubblico di riferimento per dimostrare il carattere effettivo dell’uso [v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE), T‑598/18, EU:T:2020:22, punti 42, 43 e 50 e giurisprudenza citata], circostanza non presente nel caso di specie.
55      Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente in udienza, il semplice fatto che il sito in questione sia in inglese e accessibile all’interno dell’Unione non consente di presumere che esso sia destinato al territorio di quest’ultima.
56      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre confermare l’affermazione della commissione di ricorso secondo cui le foto della pagina Internet della ricorrente non sono idonee a dimostrare, da sole, l’estensione e l’ampiezza dell’uso del marchio contestato.
57      Inoltre, tenuto conto del volume scarso delle vendite, esse non costituiscono, nell’ambito della valutazione complessiva, prove ulteriori idonee a dimostrare l’uso effettivo del marchio contestato.
58      Di conseguenza, la commissione di ricorso ha correttamente confermato la conclusione della divisione di annullamento secondo cui gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente non fornivano sufficientemente informazioni sul volume delle vendite del marchio contestato.
59      In secondo luogo, quanto alla durata dell’uso, occorre rilevare che l’importo scarso delle vendite di prodotti contrassegnati dal marchio contestato non è compensato da una certa durata e intensità nel tempo dell’uso di detto marchio, a causa del fatto che gli ordini si concentrano sugli ultimi tre mesi precedenti la domanda di decadenza.
60      A tal riguardo, è vero che i punti da 67 a 72 della sentenza del 16 novembre 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/UAMI – Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products)
(T‑308/06, EU:T:2011:675), richiamati dalla ricorrente a sostegno del suo argomento, indicano che un uso anche minimo e non costante può essere sufficiente a stabilire l’esistenza dell’effettività.
61      Tuttavia, come precisato dall’interveniente, le circostanze della sentenza del 16 novembre 2011, BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products (T‑308/06, EU:T:2011:675) sono diverse dal caso di specie. Infatti, le nove fatture esaminate non contenevano numeri consecutivi ed erano datate in mesi diversi, il che costituiva un indizio del fatto che tali fatture corrispondevano a esempi di vendite tra altre e consentivano di supporre, con un ragionevole grado di certezza, che le vendite complessive dei prodotti di cui si tratta fossero in realtà nettamente superiori a quelle espressamente menzionate.
62      Nel caso di specie, le fatture degli ordini presentate dalla ricorrente sono al contrario quasi tutte numerate in modo continuativo (tra 1001 e 1065) e si concentrano su un breve periodo di tre mesi prima della fine del periodo di riferimento, il che riflette un uso più sporadico.
63      Di conseguenza, nel caso di specie, gli elementi di prova ulteriori, compresi i dati di visualizzazione sui profili social, non corroborano le fatture, che attestano tale uso minimo, al fine di dimostrare l’estensione dell’uso del marchio contestato, e sono, come giustamente indicato dalla commissione di ricorso, insufficienti ai fini della prova dell’uso effettivo di detto marchio.
64      Gli altri argomenti della ricorrente non sono tali da mettere in discussione tale conclusione.
65      Per quanto riguarda le ordinanze del Tribunale di Roma (allegati A.14 e A.15 al ricorso), la commissione di ricorso non le ha giustamente prese in considerazione. Infatti, tali ordinanze vertono sulla domanda dell’interveniente di accertamento negativo della contraffazione del marchio contestato, che solleva in particolare la questione se il progetto di serie televisiva dell’interveniente interferisse con l’ambito di tutela di tale marchio. Pertanto, tali ordinanze analizzano la sovrapposizione tra le classi di prodotti per le quali il marchio contestato è registrato e la classe di servizi in cui rientra il progetto di serie televisiva dell’interveniente. Esse non sono quindi rilevanti ai fini della prova dell’uso effettivo del marchio contestato.
66      La ricorrente contesta, inoltre, alla commissione di ricorso di non aver preso in considerazione, nella valutazione del numero di like e di visualizzazioni, l’engagement rate, in particolare del suo profilo Instagram, che sarebbe più elevato rispetto alla media, nonché il numero di impressioni dei video YouTube del canale denominato «SANDOKAN», che sarebbe superiore a un milione.
67      In primo luogo, occorre rilevare che gli estratti stampati di siti Internet sui quali i prodotti di cui si tratta erano messi in vendita, gli opuscoli e il materiale pubblicitario, le fotografie di punti vendita al dettaglio e le pagine dei profili social sono elementi rilevanti per dimostrare che i prodotti recanti il marchio contestato erano effettivamente offerti in vendita (v., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 2020, GNC LIVE WELL, T‑686/19, non pubblicata, EU:T:2020:320, punto 74).
68      Inoltre, nei limiti in cui i profili social costituiscono un mezzo correntemente utilizzato per promuovere e anche per vendere prodotti in taluni settori economici, la presenza su tali social può costituire un elemento rilevante nell’ambito della valutazione complessiva dell’esistenza di un uso effettivo di un marchio. Pertanto, le commissioni di ricorso devono valutare la portata dell’uso di un marchio sui profili social, in particolare per stabilire se tale uso consenta di associare i prodotti che appaiono sui social all’impresa che li commercializza (v., in tal senso, sentenza del 7 febbraio 2024, Oriflame Cosmetics/EUIPO – Caramé (O), T‑74/23, non pubblicata, EU:T:2024:60, punti 46 e 47).
69      Ebbene, nel caso di specie, la quasi totalità delle schermate dei profili social prodotte dalla ricorrente non mostra i prodotti commercializzati dalla medesima, per i quali il marchio contestato è registrato. La ricorrente si è limitata a fornire schermate di video e di immagini di tali social che mostrano la scritta «SANDOKAN». Solo una foto di due magliette su cui è apposto il marchio contestato è visibile sul profilo Instagram della ricorrente.
70      Di conseguenza, la prova della promozione del solo progetto audiovisivo «Sandokan» della ricorrente non è, in quanto tale, idonea a dimostrare l’uso effettivo del marchio contestato per i prodotti di cui si tratta.
71      In secondo luogo, da una giurisprudenza costante risulta che in linea di principio è necessario dimostrare che il materiale pubblicitario, recante menzione del marchio il cui uso effettivo deve essere dimostrato, ha trovato una diffusione sufficiente presso il pubblico di riferimento per dimostrare il carattere effettivo dell’uso di tale marchio [v. sentenza del 30 gennaio 2020, BROWNIE, T‑598/18, EU:T:2020:22, punto 50 e giurisprudenza citata].
72      Nel caso di specie, per quanto riguarda l’ampiezza della diffusione dei profili social Instagram e Facebook nonché del canale Youtube della ricorrente, quest’ultima contesta la conclusione della commissione di ricorso secondo cui il numero di follower dei suoi profili Instagram e Facebook non è particolarmente elevato. La ricorrente sostiene che, se si addiziona il numero di follower di detti due profili, tale numero è superiore a 5 000 utenti.
73      Ebbene, tale numero non è particolarmente elevato. Inoltre, come osserva giustamente l’interveniente, tale numero non riflette fedelmente la realtà effettiva del monitoraggio, poiché uno stesso individuo può essere iscritto ai due profili della ricorrente e quindi essere conteggiato due volte. Pertanto, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che il numero di follower dei profili social della ricorrente non fosse significativo e non consentisse di dimostrare l’uso effettivo del marchio contestato.
74      Ad abundantiam, come giustamente constatato dalla commissione di ricorso, la ricorrente non ha fornito alcuna prova che consenta di dimostrare che detti profili hanno avuto una diffusione sufficiente presso il pubblico nell’Unione.
75      A tal riguardo, la ricorrente, relativamente alla provenienza dei follower, sostiene che la commissione di ricorso non ha preso in considerazione il punto 23 della sentenza del 13 luglio 2022, Standard International Management/EUIPO – Asia Standard Management Services (The Standard) (T‑768/20, non pubblicata, EU:T:2022:458), secondo la quale un sito Internet accessibile a livello internazionale, che è destinato ai consumatori dell’Unione, costituisce una prova dell’uso di un marchio all’interno di tale territorio.
76      Nel caso di specie, è sufficiente rilevare che tale giurisprudenza non è pertinente. Infatti, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 13 luglio 2022, The Standard (T‑768/20, non pubblicata, EU:T:2022:458), il Tribunale ha ritenuto che, nell’ambito dell’attività di un’impresa che offre servizi alberghieri negli Stati Uniti, occorresse distinguere tra il luogo delle prestazioni dei servizi e il luogo dell’uso del marchio di cui si trattava e che gli atti di promozione e di offerta alla vendita dovessero quindi essere presi in considerazione nella valutazione dell’uso effettivo nell’ambito del procedimento di decadenza.
77      Nel caso di specie, la ricorrente non ha dimostrato che la pubblicità realizzata con l’aiuto dei suoi profili social avesse un effetto reale nell’Unione, poiché non ha fornito elementi relativi alla provenienza dei follower sui suoi profili social. Peraltro, il settore di attività interessato è diverso in tali due cause.
78      Di conseguenza, come giustamente rilevato dall’EUIPO, la semplice presenza di un marchio su un sito Internet non è sufficiente, di per sé, a dimostrare un uso effettivo, a meno che il sito Internet non mostri anche il luogo, il tempo e l’ampiezza dell’uso o a meno che tali informazioni non siano fornite in altro modo.
79      Pertanto, si deve concludere che la commissione di ricorso ha debitamente analizzato i dati relativi ai profili social della ricorrente.
80      Alla luce di quanto precede, occorre dichiarare che la commissione di ricorso ha correttamente effettuato una valutazione complessiva degli elementi di prova che le sono stati sottoposti e che essa ha giustamente ritenuto che, alla luce dello scarso volume di vendite e in assenza di prove che consentissero di compensare tale sfruttamento commerciale limitato, la prova dell’uso effettivo del marchio contestato non fosse stata fornita.
81      Ne consegue che la prima e la terza parte del motivo unico di ricorso devono essere respinte in quanto infondate.
Sulla seconda parte, vertente sulla mancata valutazione delle peculiarità del settore di riferimento e del progetto «Sandokan»
82      La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non ha tenuto conto del fatto che i prodotti e i servizi offerti in vendita erano parte del più ampio progetto che intendeva realizzare un’opera cinematografica sul personaggio di Sandokan, la cui promozione, dimostrata, in particolare, dalle corrispondenze tra il sig. Troiani e gli attori e produttori, evidenziava l’uso effettivo del marchio contestato.
83      Inoltre, essa addebita alla commissione di ricorso di non aver preso in considerazione le peculiarità specifiche del settore cinematografico, che essa qualifica come un «settore così peculiare e altamente specializzato», paragonabile per analogia all’industria automobilistica, come nella sentenza del 23 settembre 2020, Polfarmex/EUIPO – Kaminski (SYRENA) (T‑677/19, non pubblicata, EU:T:2020:424).
84      L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
85      Occorre rilevare che la seconda parte del motivo unico di ricorso, secondo cui la commissione di ricorso non avrebbe preso in considerazione le peculiarità del settore cinematografico né il progetto «Sandokan» per valutare l’uso effettivo del marchio contestato, è stata presentata per la prima volta dinanzi al Tribunale ed è quindi irricevibile.
86      Sebbene dunque le caratteristiche del mercato facciano parte dei criteri per dimostrare l’uso effettivo di un marchio (v. sentenza dell’8 luglio 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, punto 40 e giurisprudenza citata), non si può contestare alla commissione di ricorso di non aver preso in considerazione un’allegazione che non era stata formulata dinanzi ad essa (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2008, Les Éditions Albert René/UAMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, punti da 136 a 138).
87      Inoltre, le prove a sostegno di tale argomento, che corrispondono, in particolare, agli scambi tra il sig. Troiani e gli attori e produttori rispetto al progetto cinematografico «Sandokan» (allegati da A.2 a A.12 al ricorso), sono irricevibili (v. punto 15 supra).
88      Pertanto, la seconda parte del motivo unico di ricorso non può essere accolta.
89      Di conseguenza, date le considerazioni che precedono, occorre respingere il motivo unico di ricorso dedotto dalla ricorrente e, quindi, il ricorso nella sua integralità.
Sulle spese
90      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché si è tenuta un’udienza e la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alle domande dell’EUIPO e dell’interveniente, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità del terzo capo delle domande nella parte in cui riguardano le spese sostenute davanti alla divisione di annullamento.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)      Il ricorso è respinto.
2)      La Kartroi LLC è condannata alle spese.
Costeira
Öberg
Tichy-Fisslberger
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 settembre 2025.
Il cancelliere
La presidente
V. Di Bucci
O. Porchia
*      Lingua processuale: l’italiano.