62005CC0276
FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
E. SHARPSTON
fremsat den 9. oktober 2008 (
1
)
Sag C-276/05
The Wellcome Foundation Ltd
mod
Paranova Pharmazeutika Handels GmbH
»Varemærker — lægemidler — ompakning — parallelimport — væsentlig ændring af emballagens udseende — pligt til forudgående underretning«
1.
Anmodningen om præjudiciel afgørelse fra Oberster Gerichtshof (den østrigske højesteret) vedrører fortolkningen af varemærkedirektivets artikel 7 (
2
). Der er tale om endnu et kapitel i den lange saga (for så vidt angår emneområde, men ikke sagens parter), som senest omfatter Boehringer Ingelheim m.fl., sag C-143/00 (herefter »Boehringer I-dommen«) (
3
), og Boehringer Ingelheim m.fl., sag C-348/04 (herefter »Boehringer II-dommen«) (
4
).
2.
I disse sager fastlagde Domstolen udførlige retningslinjer for, under hvilke omstændigheder en varemærkeindehaver kan hindre en parallelimportør i at markedsføre lægemidler, som er forsynet med indehaverens varemærke, når importøren har ompakket varen.
3.
Den forelæggende ret har anerkendt, at det forelagte hovedspørgsmål er blevet besvaret ved Domstolens dom i Boehringer II-sagen, som blev afsagt efter, at anmodningen om præjudiciel afgørelse blev indgivet. Den forelæggende ret har imidlertid opretholdt to spørgsmål, som ikke blev besvaret i den forbindelse. Disse spørgsmål vedrører udformningen af den tilladte ompakning og omfanget af importørens pligt til at underrette varemærkeindehaveren om, at han agter at foretage ompakning.
Retsforskrifter
4.
Varemærkedirektivets artikel 7, stk. 1, bestemmer, at varemærkeindehaverens ret til at forbyde brugen af varemærket ikke »giver […] indehaveren ret til at forbyde brugen af mærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for [Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS«)] (
5
) under dette mærke«.
5.
Artikel 7, stk. 2, bestemmer, at artikel 7, stk. 1, ikke »finder […] anvendelse, såfremt skellig grund berettiger indehaveren til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført«.
6.
§ 10b, stk. 1 og 2, i den østrigske lov om varemærkebeskyttelse gengiver ordret direktivets artikel 7.
7.
Baggrunden for varemærkedirektivet skal findes i Domstolens praksis vedrørende artikel 28 EF og 30 EF. Denne praksis samt en række af Domstolens afgørelser vedrørende direktivet er blevet udførligt gennemgået i generaladvokat Jacobs forslag til afgørelse i Boehringer I-sagen og i mit forslag til afgørelse i Boehringer II-sagen. Jeg vil derfor ikke foretage en generel gennemgang af retspraksis, men i det foreliggende tilfælde alene nævne dommen i sagen Bristol-Myers Squibb (
6
) og Boehringer I og II-dommene (
7
).
8.
I Bristol-Myers Squibb-dommen fastslog Domstolen, at en varemærkeindehaver i medfør af direktivets artikel 7, stk. 2, lovligt kan modsætte sig fortsat markedsføring af et lægemiddel, medmindre
1)
dette ville bidrage til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne; [d]ette er navnlig tilfældet, når indehaveren har markedsført samme lægemiddel i forskellige pakninger i forskellige medlemsstater, og når ompakningen er nødvendig for at markedsføre produktet i importmedlemsstaten og er foretaget under sådanne forhold, at den ikke kan berøre produktets originale tilstand
2)
ompakningen ikke kan berøre det i emballagen indeholdte produkts originale tilstand
3)
det klart angives på den nye emballage, hvem der har foretaget ompakningen af produktet, og producentens navn klart angives
4)
det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke er af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme; [e]mballagen må således ikke være defekt, af ringe kvalitet eller fremtræde ufærdig og
5)
importøren, forud for, at det ompakkede produkt udbydes til salg, underretter varemærkeindehaveren herom og efter dennes anmodning leverer en prøve af det ompakkede produkt.
9.
Jeg vil henvise til disse fem betingelser som »BMS-betingelserne«.
10.
I Boehringer I-dommen fastsatte Domstolen yderligere retningslinjer vedrørende begrebet »nødvendig« i den første BMS-betingelse og kravet om underretning i den femte BMS-betingelse. Domstolen fastslog følgende (af relevans for denne sag):
—
Ompakning af lægemidler i form af udskiftning af emballagen er objektivt nødvendig i den i Domstolens praksis anvendte betydning, hvis det på grund af stærk modstand mod ometiketterede lægemidler hos en betydelig del af forbrugerne må anses for en hindring for at få effektiv adgang til det pågældende marked eller til en betydelig del heraf, at der ikke sker ompakning.
—
Parallelimportøren skal under alle omstændigheder overholde betingelsen om forudgående underretning for at have ret til at ompakke lægemidler, forsynet med et varemærke. Hvis parallelimportøren ikke overholder denne betingelse, kan varemærkeindehaveren modsætte sig markedsføring af det ompakkede lægemiddel. Det påhviler parallelimportøren selv at underrette varemærkeindehaveren om den påtænkte ompakning. I tilfælde af tvister herom tilkommer det den nationale ret under hensyn til alle de relevante omstændigheder at tage stilling til, om varemærkeindehaveren har fået en rimelig frist til at reagere på den påtænkte ompakning.
11.
I Boehringer II-dommen fastslog Domstolen følgende (af relevans for denne sag) som svar på en yderligere række spørgsmål om betydningen af »nødvendig«, bevisbyrden og konsekvenserne af manglende underretning:
—
Betingelsen, hvorefter ompakningen af lægemidlet er nødvendig for lægemidlets fortsatte markedsføring i importmedlemsstaten, vedrører kun selve ompakningen og ikke fremgangsmåden eller formen, der benyttes ved gennemførelsen af denne.
—
Betingelsen, hvorefter det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke må være af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme, er ikke begrænset til tilfælde, hvor ompakningen er defekt, af ringe kvalitet eller fremtræder ufærdig.
—
Om den omstændighed, at parallelimportøren ikke anbringer varemærket på den nye ydre æske for produktet (»de-branding«), eller anbringer sit eget logo, et firmadesign eller »udstyr« eller anvender et udstyr, der benyttes for en række forskellige produkter, på den nye ydre æske (»co-branding«) eller anbringer en ny etiket på denne æske på en sådan måde, at den helt eller delvist skjuler varemærkeindehaverens varemærke, eller ikke angiver på den nye etiket, at det pågældende varemærke tilhører varemærkeindehaveren, eller trykker parallelimportørens navn med store bogstaver, kan være til skade for varemærkets omdømme, er et spørgsmål om de faktiske forhold, som det tilkommer den nationale ret at vurdere under hensyntagen til de omstændigheder, der foreligger i den enkelte sag.
Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål
12.
Sagens omstændigheder kan, for så vidt som de er relevante for de ved Domstolen rejste spørgsmål, gengives som følger.
13.
The Wellcome Foundation Ltd (herefter »Wellcome«) er indehaver af varemærket ZOVIRAX (
8
), der er registreret for lægemidler i Østrig og markedsført inden for EØS af Wellcome selv eller med dennes samtykke. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (herefter »Paranova«) har importeret produkter med varemærket ZOVIRAX fra Grækenland, hvor de markedsføres i pakninger med 70 tabletter. Eftersom der i Østrig stilles krav om, at produkterne sælges i pakninger med 60 tabletter, har Paranova ompakket produkterne i nye pakninger med 60 tabletter à 400 mg. De nye pakninger adskiller sig endvidere fra det oprindelige produkts pakning derved, at angivelsen »Ompakket og importeret af Paranova« er trykt på forsiden med fede typer og blokbogstaver. På pakningens sider og bagside gives oplysning om producenten med normale trykte typer. Den nye emballage har en blå stribe på kanterne svarende til den, som Paranova normalt anvender på de lægemidler, som virksomheden forhandler.
14.
Paranova underrettede Wellcome om den påtænkte markedsføring af ZOVIRAX i Østrig. Paranova vedlagde farvekopier af den ydre emballage, blisterkort og brugsanvisningen. Wellcome anmodede Paranova om for fremtiden dels at vedlægge et fuldstændigt eksemplar af samtlige emballager, dels at give oplysning om eksportstaten og den præcise begrundelse for ompakningen. Paranova gav oplysninger om begrundelsen for ompakningen (anden pakningsstørrelse), men ikke om eksportlandet. Paranova afslog at fremsende et eksemplar, medmindre Wellcome betalte derfor. Paranova blev på ny opfordret til at give oplysning om eksportlandet og de præcise grunde til ompakningen. Wellcome gjorde i øvrigt indsigelse mod den nye emballages udformning, som nævnt ovenfor.
15.
Wellcome anlagde sag med begæring om nedlæggelse af forbud for at forhindre Paranova i at markedsføre ZOVIRAX i pakninger med disse kendetegn uden at have underrettet Wellcome om eksportlandet og de præcise grunde til ompakningen. Sagen verserer nu ved Oberster Gerichtshof, som har forelagt Domstolen følgende spørgsmål til præjudiciel afgørelse:
»1
a)
Skal [varemærkedirektivets] artikel 7, samt EF-Domstolens praksis herom, fortolkes således, at beviset for, at påberåbelse af varemærket ville føre til en kunstig opdeling af markeder, ikke alene skal føres for så vidt angår selve ompakningen, men også for så vidt angår den nye emballages udformning?
Såfremt spørgsmålet besvares benægtende:
b)
Skal den nye emballages udformning vurderes på grundlag af princippet om mindst muligt indgreb eller (alene) ud fra, om den er egnet til at skade varemærkets eller dets indehavers omdømme?
2)
Skal varemærkedirektivets artikel 7, samt EF-Domstolens praksis herom, fortolkes således, at parallelimportøren alene opfylder sin underretningspligt, såfremt han også giver varemærkeindehaveren oplysning om eksportstaten og den nærmere begrundelse for ompakningen?«
16.
Eftersom de præjudicielle spørgsmål overlappede hinanden, blev nærværende sag udsat, indtil Domstolen havde afsagt dom i Boehringer II-sagen den 26. april 2007. Spørgsmål 1a) blev faktisk besvaret benægtende ved denne dom. Den forelæggende ret oplyste, at den i nærværende sag ønskede at opretholde spørgsmålene 1b) og 2, som ikke blev direkte besvaret.
17.
Wellcome, Paranova, den græske og den portugisiske regering og Kommissionen har indgivet skriftlige bemærkninger og var alle repræsenteret under retsmødet.
Kriteriet om ompakningens præsentationsmåde
18.
Med spørgsmål 1b) ønsker den forelæggende ret oplyst, om en ny emballages udformning skal vurderes på grundlag af princippet om mindst muligt indgreb eller (alene) ud fra, om den er egnet til at skade varemærkets eller dets indehavers omdømme.
19.
Den forelæggende ret har i forelæggelsesafgørelsen oplyst, at den ved princippet om mindst muligt indgreb forstår, at »den, der foretager ometiketteringen, skal tage midler i brug, som gør parallelhandelen gennemførlig, men samtidig gør mindst muligt indgreb i varemærkerettens særlige genstand«, som anført af Domstolen i dommen i sagen Loendersloot (
9
).
20.
Wellcome, Grækenland og Portugal har anført, at ompakningens uformning skal vurderes ikke blot under hensyn til, om ompakningen kan skade varemærkets og indehaverens omdømme, men også i overensstemmelse med dette princip. Paranova og Kommissionen er af den modsatte opfattelse.
21.
Jeg er enig med Paranova og Kommissionen i, at ompakningens udformning alene skal vurderes under hensyn til, om ompakningen kan skade varemærkets og indehaverens omdømme.
Loendersloot-dommen
22.
Loendersloot-dommen blev afsagt i en sag, der opstod som følge af en varemærkeindehavers forsøg på at forhindre en parallelimportør, der importerede whisky påført indehaverens varemærke, i dels at fjerne etiketterne fra flaskerne og erstatte dem med lignende etiketter, hvorfra angivelsen »pure«, som optrådte på de originale etiketter, var fjernet, og/eller hvor navnet på den af varemærkeindehaveren autoriserede importør var erstattet af et andet navn, dels at fjerne de identifikationsnumre, der fandtes på eller under de originale etiketter og på emballagen.
23.
Wellcome, Grækenland og Portugal støtter i betydelig grad deres argumentation på Domstolens udtalelse i Loendersloot-dommen, som er nævnt ovenfor i punkt 19. Jeg er imidlertid ikke overbevist om, at denne udtalelse er til megen hjælp i forbindelse med den foreliggende sag.
24.
For det første havde Domstolen i Bristol-Myers Squibb-dommen — inden den afsagde dom i Loendersloot-sagen — allerede fastslået, at en varemærkeindehaver kunne modsætte sig ompakning i form af udskiftning af emballagen, når parallelimportøren kunne genanvende den oprindelige emballage til markedsføring i importmedlemsstaten efter påsætning af etiketter (
10
). Bristol-Myers Squibb-dommen vedrørte imidlertid lægemidler, som parallelimportøren (der tilfældigvis var Paranova) havde ompakket og givet sin egen udformning (
11
). Der er intet i dommen, som tyder på, at en sådan ompakning uden videre er udelukket. Dommen synes derimod at hvile på den forudsætning, at en sådan ompakning er lovlig, hvis de i dommen indeholdte betingelser er opfyldt.
25.
For det andet tog Domstolen, som anført af Kommissionen, i Loendersloot-dommen stilling til, om ompakning (i bred forstand, herunder ometikettering) var nødvendig for at markedsføre produktet i importmedlemsstaten. Det følger nu klart af Boehringer II-dommen, at »betingelsen om nødvendighed [kun] vedrører […] selve den omstændighed, at der foretages ompakning af varen — såvel som valget mellem en ny emballage og en ny etikettering — med henblik på at tillade markedsføring af dette produkt på importstatens marked og ikke fremgangsmåden eller formen, der benyttes ved gennemførelsen af denne ompakning« (
12
).
26.
For det tredje sondrede Domstolen i Loendersloot-sagen udtrykkeligt mellem sager om lægemidler og sager — som den dengang verserende — der ikke omhandlede sådanne produkter (
13
).
27.
Endelig henviser Domstolens udtalelse i Loendersloot-dommen, som er påberåbt i denne sag, til ompakning, der »gør mindst muligt indgreb i varemærkerettens særlige genstand«.
28.
Som jeg har anført i mit forslag til afgørelse i Boehringer II-sagen, følger det klart af Domstolens praksis, at et varemærkes særlige genstand består af to dele, nemlig retten til at bruge varemærket med henblik på at markedsføre de produkter, der er forsynet med det beskyttede varemærke, for første gang i EØS, hvorefter denne ret er konsumeret, og retten til at modsætte sig enhver brug af varemærket, som kan skade oprindelsesgarantien, som omfatter både en garanti for oprindelsens identitet og en garanti for det varemærkede produkts integritet (
14
).
29.
I sager som den nu foreliggende, der vedrører varer, som allerede er blevet markedsført i EØS af eller med varemærkeindehaverens samtykke, er den første rettighed klart konsumeret.
30.
Hvad angår den anden — sammensatte — rettighed er det min opfattelse, at begge dele af denne garanti er tilstrækkelig sikret, uden at det er nødvendigt at stille krav om yderligere begrænsninger, som krævet af Wellcome.
31.
Den anden BMS-betingelse kræver udtrykkeligt, at det varemærkede produkts integritet skal sikres.
32.
Der er således kun oprindelsesgarantien tilbage. I Boehringer II-sagen blev Domstolen spurgt, om co-branding nødvendigvis skader et varemærkes omdømme, eller om skaden på omdømmet er et faktisk spørgsmål. Dette spørgsmål opstod, idet den forelæggende ret var af den opfattelse, at co-branding i visse tilfælde kan medføre en sådan skade, f.eks. hvis den skaber den opfattelse, at indehaveren af det tilføjede mærke ved co-branding er producent, eller at importøren og producenten har en form for joint venture. Domstolen fastslog, at »spørgsmålet om, hvorvidt [den omstændighed, at en parallelimportør co-brander], kan være til skade for varemærkets omdømme, er […], lige som spørgsmålet om, hvorvidt en reklame kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren og varemærkeindehaveren, og derfor kan udgøre en skellig grund i henhold til [varemærkedirektivets] artikel 7, stk. 2, […] et spørgsmål om de faktiske forhold, som det tilkommer den nationale ret at vurdere under hensyntagen til de omstændigheder, der foreligger i den enkelte sag« (
15
). Det synes derfor klart, at Domstolen behandlede oprindelsesgarantien i forbindelse med co-branding som en del af omdømmet. Hvis princippet om mindst muligt indgreb var blevet anvendt, ville en sådan fremgangsmåde ikke have været nødvendig. Det ville have været tilstrækkeligt at fastslå, at co-branding uden videre var ulovligt.
Ny emballage i egen udformning
33.
Det forekommer mig tvivlsomt, at Domstolen — implicit og indirekte — bekræftede synspunktet om, at en ny emballages udformning skal vurderes på grundlag af princippet om mindst muligt indgreb, da den i Boehringer II-dommen fastslog, at »betingelsen om nødvendighed [kun] vedrører […] selve den omstændighed, at der foretages ompakning af varen — såvel som valget mellem en ny emballage og en ny etikettering — med henblik på at tillade markedsføring af dette produkt på importstatens marked og ikke fremgangsmåden eller formen, der benyttes ved gennemførelsen af denne ompakning (jf. ligeledes dom afsagt af EFTA-domstolen den 8.7.2003, sag E-3/02, Paranova mod Merck, EFTA Court Report 2004, s. 1, præmis 41-45)« (
16
).
34.
I sagen Paranova mod Merck blev EFTA-Domstolen bl.a. spurgt, om nødvendighedskriteriet, som Domstolen havde anvendt ved fortolkningen af »skellig grund« i varemærkedirektivets artikel 7, stk. 2’s forstand, også fandt anvendelse på emballagens nærmere udformning, eller om emballagens nærmere udformning kun skulle bedømmes på grundlag af den betingelse, at ompakningen ikke må skade varemærkeindehaverens eller varemærkets omdømme.
35.
EFTA-Domstolen gennemgik Domstolens praksis, herunder navnlig BMS-betingelserne. EFTA-Domstolen fandt, at det på grundlag af den første betingelse »skal fastslås, om parallelimportøren har ret til at ompakke produktet og genanbringe producentens varemærke, mens de andre kriterier afgør betingelserne for udøvelsen af denne ret med henblik på at beskytte varemærkeindehaverens berettigede interesser«. EFTA-Domstolen udtalte under henvisning til Bristol-Myers Squibb-dommen, dommen i sagen Merck, Sharpe & Dohme (
17
), Boehringer I-dommen og dommen i sagen Upjohn (
18
), at »[v]ed at tillade parallelimport og ompakning forsøger man at sikre de frie varebevægelser […] Parallelimportørens ret til at ompakke er med andre ord berettiget, fordi det er et væsentligt bidrag til at overvinde opdelingen af EØS-markedet gennem de nationale grænser. Det er på denne baggrund, at Domstolen [har] fastlagt nødvendighedskriteriet […] Det følger heraf, at [kriteriet] er af betydning for spørgsmålet, om parallelimportøren har ret til ompakning som sådan, hvor varemærkeindehaverens adfærd og faktiske eller retlige handelshindringer hindrer effektiv adgang til markedet i importstaten. Når […] retten til ompakning er utvivlsom, og parallelimportøren ved at udøve denne ret har opnået effektiv adgang til markedet, kan nødvendighedskravet ikke være afgørende ved fortolkningen af begrebet »skellig grund« i direktivets artikel 7, stk. 2 […] Et krav om, at parallelimportørens adfærd, efter at han har fået adgang til markedet, skal opfylde nødvendighedskravet, navnlig for så vidt angår hans strategi for præsentation af produktet, såsom reklame eller udformning af emballage, vil indebære en uforholdsmæssig begrænsning af de frie varebevægelser« (
19
).
36.
Det er min opfattelse, at denne udtalelse fra EFTA-Domstolen — og følgelig EF-Domstolens implicitte bekræftelse heraf i Boehringer II-dommen — ikke giver nogen mening, hvis ompakning, som går ud over det mindst muligt indgreb, uden videre er ulovligt.
37.
Dertil kommer, at Domstolen i Merck, Sharpe & Dohme-dommen (
20
) fastslog, at »det præjudicielle spørgsmål vedrører en situation, hvor en indehaver af en varemærkeret modsætter sig en ompakning, der består i en udskiftning af den oprindelige emballage med en ny emballage, der er udformet af importøren, og hvor indehaveren kræver af importøren, at han kun foretager en ometikettering ved hjælp af selvklæbende etiketter« (
21
). Domstolen fastslog endvidere, at »ompakning af lægemidler i form af udskiftning af emballagen er objektivt nødvendig i den i Domstolens praksis anvendte betydning, hvis det på grund af stærk modstand mod ometiketterede lægemidler hos en betydelig del af forbrugerne må anses for en hindring for at få effektiv adgang til det pågældende marked eller til en betydelig del heraf, at der ikke sker ompakning« (
22
). Domstolen udtalte sig således ikke yderligere om, hvorvidt parallelimportøren havde anvendt ny emballage i egen udformning. Det synes derfor rimeligt at antage, at Domstolen ikke anså dette for at være udelukket uden videre.
Kommercielle fordele
38.
Wellcome har endelig anført, at hvis ompakningens udformning ikke er omfattet af princippet om mindst muligt indgreb, vil det være muligt for parallelimportøren at foretage ompakning alene med henblik på at opnå en kommerciel fordel. Kun såfremt ompakningens udformning er omfattet af princippet om mindst muligt indgreb, vil det være muligt at foretage en korrekt afvejning af varemærkeindehaverens og parallelimportørens retmæssige interesser og at sikre, at parallelimportøren ikke udnytter varemærkets goodwill og omdømme.
39.
Det er imidlertid min opfattelse, at dette argument hviler på to forkerte forudsætninger.
40.
Domstolen har for det første klart fastslået, at betingelsen om, at ompakning skal være nødvendig, i alle tilfælde ikke er opfyldt, hvis ompakningen af varen udelukkende kan forklares med, at parallelimportøren søger en kommerciel fordel (
23
). Ompakning, som foretages alene med henblik på at opnå en kommerciel fordel, bliver hverken mere eller mindre ulovlig, uanset om princippet om mindst muligt indgreb er et relevant kriterium ved fastlæggelsen af, om en konkret ompakning er lovlig. En sådan ompakning er under alle omstændigheder ulovlig.
41.
Det fremgår for det andet af varemærkedirektivets opbygning, at en varemærkeindehaver ikke nødvendigvis har ret til at forbyde, at varemærket bruges af en tredjemand, som »uden skellig grund tilsigte[r] en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller [når] sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.« En sådan ret er ikke opregnet blandt rettighederne i direktivets artikel 5, stk. 1. Den vil alene findes, hvis den berørte medlemsstat har gjort brug af muligheden i artikel 5, stk. 2.
42.
Det bemærkes i øvrigt, at udgangspunktet i et tilfælde som det foreliggende under alle omstændigheder må være, at der er sket konsumption af varemærkeindehaverens rettigheder. Det er kun, hvis der findes »skellig grund« til at modsætte sig fortsat markedsføring i henhold til artikel 7, stk. 2, at sådanne rettigheder reaktiveres.
Omfanget af underretningspligten
43.
Den forelæggende ret ønsker med det andet spørgsmål nærmere bestemt oplyst, om varemærkedirektivets artikel 7 kræver, at parallelimportøren i underretningen til varemærkeindehaveren giver oplysning om eksportstaten og de præcise grunde til ompakningen.
44.
Wellcome og Portugal har anført, at spørgsmålet bør besvares bekræftende. Paranova og Grækenland er af den modsatte opfattelse. Kommissionen har indtaget en mere nuanceret holdning.
Identifikation af eksportstaten
45.
Kravet om, at der skal gives forudgående underretning, stammer fra dommen i sagen Hoffmann-La Roche (
24
). Domstolen fastslog i den dom, at eftersom varemærkeindehaveren havde en interesse i, at forbrugeren ikke blev vildledt om produktets oprindelse, havde forhandleren alene ret til at sælge de ompakkede varer, på betingelse af at han gav indehaveren forudgående underretning. I Bristol-Myers Squibb-dommen fastslog Domstolen endvidere, at varemærkeindehaveren desuden kan kræve, at importøren leverer en prøve af det ompakkede produkt forud for, at det udbydes til salg, således at varemærkeindehaveren kan kontrollere, at ompakningen ikke er foretaget på en måde, som direkte eller indirekte berører produktets originale tilstand, og at præsentationsmåden efter ompakningen ikke kan skade varemærkets omdømme, og endvidere at dette krav bedre sætter varemærkeindehaveren i stand til at beskytte sig mod forfalskninger (
25
).
46.
Domstolen fastslog endvidere i Boehringer I-dommen, at »[disse betingelser] skal beskytte varemærkeindehavernes retmæssige interesser; [disse betingelser] giver […] ikke parallelimportørerne nogen reelle praktiske problemer, når varemærkeindehaverne reagerer på underretningen inden for en rimelig frist; [h]vis ordningen med underretning skal fungere hensigtsmæssigt, forudsætter det, at de berørte parter begge bestræber sig på loyalt at tage hensyn til den andens retmæssige interesser« (
26
).
47.
Det følger i denne henseende klart af Bristol-Myers Squibb-dommen, at de retmæssige interesser, som tilkommer varemærkeindehaveren, og som Domstolen henviser til, er i) at forbrugerne ikke vildledes med hensyn til varens oprindelse, ii) at ompakningen ikke berører produktets oprindelige tilstand, iii) at præsentationsmåden efter ompakningen ikke kan skade varemærkets omdømme og iv) at den vare, der skal markedsføres, ikke er forfalsket (
27
). Det bemærkes, at varemærkeindehaveren har krav på at modtage forudgående underretning, men også at kræve, at der leveres en prøve af det ompakkede produkt forud for, at det udbydes til salg. Jeg er på denne baggrund enig med Paranova, Grækenland og Kommissionen i, at ingen af disse interesser tilgodeses ved at stille krav om, at parallelimportøren skal give oplysninger om eksportstaten.
48.
Wellcome har anført, at sådanne oplysninger er nødvendige, for at varemærkeindehaveren kan vurdere, om ompakningen reelt er nødvendig. Wellcome kan kun, hvis den kender eksportstaten, vurdere, om de pakningsstørrelser, der er tilgængelige i eksportstaten, adskiller sig fra de pakningsstørrelser, som er tilladte i importstaten.
49.
Jeg finder ikke dette argument overbevisende. Domstolen fastslog i Bristol-Myers Squibb-dommen, at det »[i] denne forbindelse må præciseres, at det, når varemærkeindehaveren benytter flere forskellige pakningsstørrelser i importmedlemsstaten i overensstemmelse med de regler eller den praksis, som gælder dér, ikke er tilstrækkeligt at konstatere, at en af disse pakningsstørrelser også markedsføres i eksportmedlemsstaten, for at fastslå, at en ompakning af produktet er unødvendig. Der vil således foreligge en opdeling af markederne, hvis importøren kun kan markedsføre produktet på en begrænset del af markedet herfor« (
28
).
50.
Det er derfor ikke afgørende, at alle de pakningsstørrelser, som produktet er tilgængeligt i i eksportstaten, adskiller sig fra de i importstaten tilladte pakningsstørrelser. Selv om den »korrekte« pakningsstørrelse er tilgængelig i eksportstaten, indebærer dette ikke uden videre, at importøren ikke under nogen omstændigheder kan foretage ompakning.
51.
Paranova har anført, at hvis det kræves, at parallelimportøren underretter varemærkeindehaveren om eksportstaten, vil varemærkeindehaveren have mulighed for at regulere leveringen af lægemidler til denne stat, hvilket vil begrænse konkurrencen.
52.
Den 16. september 2008 traf Domstolen afgørelse i sagen Sot. Lélos Kai Sia (
29
). Domstolen fandt, at selv om artikel 82 EF finder anvendelse på en dominerende medicinalvirksomheds adfærd, der har til formål at undgå enhver paralleleksport fra en medlemsstat til andre medlemsstater, skal en sådan virksomhed dog være i stand til at træffe sådanne rimelige og forholdsmæssige foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte dens egne handelsinteresser (
30
). Det bør bemærkes, at Domstolen i Loendersloot-dommen (som selvfølgelig ikke omhandlede lægemidler) fastslog, at i de tilfælde, hvor det er godtgjort, at varemærkeindehaveren har påført identifikationsnumrene på de varemærkede produkters emballage eller etiketter af grunde, der er lovlige i henhold til fællesskabsretten (såsom at overholde en lovlig forpligtelse, at fremme tilbagekaldelse af defekte produkter eller at bekæmpe forfalskninger), men hvor identifikationsnumrene også benyttes af varemærkeindehaveren som et middel til at efterspore lækager i dennes salgsorganisation og dermed for at bekæmpe parallelhandel, må de personer, der deltager i parallelhandelen, være henvist til at beskytte sig mod de sidstnævnte handlinger inden for rammerne af traktatens konkurrenceregler (
31
).
Den præcise begrundelse for ompakningen
53.
Hvad angår argumentet om, at en præcis begrundelse for ompakningen skal fremgå af parallelimportørens underretning til varemærkeindehaveren, fastslog Domstolen i Boehringer II-dommen, at det påhviler parallelimportøren at godtgøre, at de fem BMS-betingelser er opfyldt (
32
).
54.
Den første betingelse (som Domstolen omformulerede i Boehringer II) er, at varemærkeindehaverens brug af varemærkeretten til at modsætte sig markedsføring af den ompakkede vare under varemærket bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne.
55.
Det er fast retspraksis, at en varemærkeindehaver, der påberåber sig sin varemærkeret med henblik på at forhindre en parallelimportør i at foretage en ompakning, der er nødvendig for at markedsføre de pågældende lægemidler i importstaten, bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne, der er i strid med fællesskabsretten. Det er ikke berettiget, at en varemærkeindehaver modsætter sig ompakning, hvis det hindrer den importerede vares effektive adgang til markedet i denne stat (
33
).
56.
Parallelimportøren skal derfor for det første godtgøre, at varemærkeindehaverens brug af varemærkeretten til at modsætte sig markedsføring af de ompakkede varemærkede produkter bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne, og for det andet at en sådan brug bidrager til en kunstig opdeling af markedet i situationer, hvor ompakning er nødvendig for at opnå effektiv adgang til markedet.
57.
Resultatet er derfor uden tvivl, at parallelimportøren skal godtgøre, at der foreligger nødvendighed.
58.
Dette resultat følger af Domstolens praksis, som er fastlagt i forbindelse med besvarelsen af præjudicielle spørgsmål inden for rammerne af allerede verserende sager. Det er efter min opfattelse ikke åbenbart, at denne praksis kan anvendes som begrundelse for at udvide omfanget af parallelimportørens pligt til at underrette varemærkeindehaveren forud for, at det ompakkede produkt udbydes til salg.
59.
Det bemærkes endvidere, at det klart følger af Boehringer II-dommen, at betingelsen om, at ompakning af lægemidler skal være nødvendig, kun vedrører selve ompakningen og ikke fremgangsmåden eller formen, der benyttes ved gennemførelsen af denne.
60.
Efter min opfattelse påhviler det importøren at give varemærkeindehaveren tilstrækkelige og så detaljerede oplysninger, at det kan godtgøres, at der foreligger nødvendighed. Dette kan parallelimportøren gøre afhængigt af omstændighederne ved en hvilken som helst sammensætning af oplysninger, som objektivt kan vise, at ompakning er nødvendig, for at importøren kan markedsføre produkterne i importstaten. De oplysninger, som parallelimportøren giver varemærkeindehaveren, udgør det retlige grundlag for parallelimportørens sag.
61.
Det er derefter op til at varemærkeindehaveren at afgøre, om han på baggrund af de tilvejebragte oplysninger kan anerkende, at ompakningen er nødvendig, eller om han vil anlægge sag mod parallelimportøren med henblik på at hindre importøren i at markedsføre de ompakkede produkter. Hvis varemærkeindehaveren anlægger sag, afhænger spørgsmålet om, hvorvidt parallelimportøren har godtgjort, at der foreligger nødvendighed, af det materiale, som varemærkeindehaveren har modtaget. Parallelimportøren kan ikke på dette tidspunkt ændre standpunkt.
62.
Hvis den nationale ret, som behandler en sådan sag, fastslår, at det er godtgjort, at der foreligger nødvendighed, vil den ikke forbyde parallelimportøren at markedsføre de ompakkede varer. Hvis parallelimportøren derimod ikke har godtgjort, at der foreligger nødvendighed, vil den nationale ret nedlægge et sådant forbud.
Forslag til afgørelse
63.
Set i lyset af de foregående betragtninger er jeg af den opfattelse, at Oberster Gerichtshofs spørgsmål skal besvares således:
»1)
Hvis en parallelimportør af lægemidler ompakker varerne i ny emballage med den begrundelse, at ompakningen er nødvendig for at markedsføre produktet i importmedlemsstaten, skal lovligheden af den nye emballage alene vurderes i forhold til, om emballagen er skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme.
2)
Under sådanne omstændigheder skal parallelimportøren for at opfylde kravet om underretning i henhold til artikel 7 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, således som fortolket af Domstolen, give varemærkeindehaveren oplysninger, som objektivt godtgør, at ompakning er nødvendig. Sådanne oplysninger kan, men skal ikke nødvendigvis, omfatte oplysninger om eksportmedlemsstaten.«
(
1
) – Originalsprog: engelsk.
(
2
) – Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1).
(
3
) – Dom af 23.4.2002, Sml. I, s. 3759.
(
4
) – Dom af 26.4.2007, Sml. I, s. 3391.
(
5
) – I henhold til artikel 65, stk. 2, i og punkt 4 i bilag XVII til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 2.5.1992 (EFT 1994 L 1, s. 3) skal artikel 7, stk. 1, i denne forbindelse ændres således, at den oprindelige affattelse »inden for Fællesskabet« erstattes med ordene »inden for en kontraherende parts område«.
(
6
) – Dom af 11.7.1996, forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, Sml. I, s. 3457, præmis 41.
(
7
) – Yderligere oplysninger om de søgsmål, der gav anledning til de to Boehringer-domme, fremgår af punkt 21-27 i mit forslag til afgørelse i Boehringer II-sagen.
(
8
) – Wellcome er faktisk indehaver af to forskellige ordmærker samt et figur- og ordmærke, men varemærkernes antal eller form er ikke relevant.
(
9
) – Dom af 11.11.1997, sag C-349/95, Sml. I, s. 6227, præmis 46.
(
10
) – Præmis 55.
(
11
) – Jf. præmis 11.
(
12
) – Præmis 38.
(
13
) – Præmis 38.
(
14
) – Punkt 9.
(
15
) – Præmis 46.
(
16
) – Præmis 38.
(
17
) – Dom af 23.4.2002, sag C-443/99, Sml. I, s. 3703.
(
18
) – Dom af 12.10.1999, sag C-379/97, Sml. I, s. 6927.
(
19
) – Præmis 41-45, min fremhævelse.
(
20
) – Nævnt ovenfor i fodnote 17.
(
21
) – Præmis 22, min fremhævelse.
(
22
) – Præmis 33 og domskonklusionen.
(
23
) – Boehringer II-dommen, præmis 37.
(
24
) – Dom af 23.5.1978, sag 102/77, Sml. s. 1139, præmis 12.
(
25
) – Præmis 78.
(
26
) – Præmis 62.
(
27
) – Præmis 78.
(
28
) – Præmis 54. (Resten af fodnoten på originalsproget er ikke relevant for den danske version af forslaget til afgørelse).
(
29
) – Dom af 16.9.2008, forenede sager C-468/06 — C-478/06, Sml. I, s. 7139. Jf. endvidere forslag til afgørelse fra generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer, som blev fremsat den 1.4.2008. I dom af 31.5.2005, sag C-53/03, Sysfait, Sml. I, s. 4609, som omhandlede lignende omstændigheder, fastslog Domstolen, at forelæggelsen skulle afvises, og den tog derfor ikke stilling til de præjudicielle spørgsmål. Generaladvokat Jabobs’ forslag til afgørelse behandlede derimod sagens materielle spørgsmål på en måde, som foregriber Domstolens afgørelse i Sot. Lélos Kai Sia-dommen.
(
30
) – Jf. Sot. Lélos Kai Sia-dommen, nævnt ovenfor i præmis 29, præmis 66-69.
(
31
) – Præmis 41-43.
(
32
) – Præmis 52 og 54 og domskonklusionen.
(
33
) – Boehringer I-dommens præmis 45 og 46.