Zaak T‑261/18
Roxtec AB
tegen
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie
Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 24 september 2019
„Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniebeeldmerk dat een zwart vierkant met daarin zeven concentrische blauwe cirkels weergeeft – Absolute weigeringsgrond – Teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen – Artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening (EU) 2017/1001”
1.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Absolute weigeringsgronden – Tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen – Begrip – Uitlegging tegen de achtergrond van het daaraan ten grondslag liggend algemeen belang
[Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 7, lid 1, e), ii)]
(zie punten 26‑29)
2.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Absolute weigeringsgronden – Tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen – Identificatie van de wezenlijke kenmerken van een teken – Onderscheidend vermogen van de bestanddelen van een teken of onderscheidend vermogen verkregen door het gebruik van een teken – Geen invloed
[Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 7, lid 1, e), ii), en lid 3]
(zie punten 30‑33, 38, 51, 53, 58‑64)
3.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Absolute weigeringsgronden – Tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen – Beoordeling van de wezenlijke kenmerken op basis van de technische functie van de waar
[Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 7, lid 1, e), ii)]
(zie punten 34, 35)
4.      Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Absolute nietigheidsgronden – Inschrijving in strijd met artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 – Beeldmerk dat een zwart vierkant met daarin zeven concentrische blauwe cirkels weergeeft
[Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 7, lid 1, e), ii), en art. 59, lid 1, a)]
(zie punten 45, 65, 74‑77, 86, 92)
5.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Absolute weigeringsgronden – Tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen – Uitzondering – Verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik – Niet-toepasselijkheid
[Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 7, lid 1, e), ii), en lid 3]
(zie punt 52)
6.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Absolute weigeringsgronden – Tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen – Perceptie door de gemiddelde consument – Invloed
[Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 7, lid 1, e), ii)]
(zie punten 54‑56)
Samenvatting
In het arrest Roxtec/EUIPO – Wallmax (Afbeelding van een zwart vierkant met daarin zeven concentrische blauwe cirkels) (T‑261/18) van 24 september 2019 heeft het Gerecht het beroep verworpen tegen de beslissing van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) tot nietigverklaring van een beeldmerk dat een zwart vierkant met daarin zeven concentrische blauwe cirkels weergeeft.
In casu had Roxtec de inschrijving van dit merk verkregen voor „afdichtingen in plastic of rubber voor kabels en leidingen”. Wallmax had vervolgens een vordering tot nietigverklaring ingediend, die het EUIPO heeft toegewezen op grond dat dit merk uitsluitend bestond uit de vorm die noodzakelijk was om een technische uitkomst te verkrijgen.
In deze zaak heeft het Gerecht zich met het oog op de toepassing van de in artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 bedoelde absolute weigeringsgrond(1) uitgesproken over het begrip „wezenlijke kenmerken” van een teken bestaande uit een vorm.
Om te beginnen heeft het Gerecht in herinnering gebracht dat bij een juiste toepassing van dit artikel de wezenlijke kenmerken van een teken naar behoren worden vastgesteld door de autoriteit die uitspraak doet op de aanvraag tot inschrijving ervan als merk. Het begrip „wezenlijke kenmerken” van het teken verwijst niet naar het begrip „onderscheidende bestanddelen” van het teken, maar alleen naar het begrip „belangrijkste elementen van het teken”, die geval per geval dienen te worden vastgesteld.
Vervolgens heeft het Gerecht erop gewezen dat de perceptie van het relevante publiek bij deze vaststelling noch dwingend in aanmerking dient te worden genomen noch beslissend is en hooguit een nuttig beoordelingselement kan zijn voor de bevoegde autoriteit wanneer deze de wezenlijke kenmerken van het teken vaststelt, zonder dat dit doorslaggevend is. Anders dan bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken(2), strekt de perceptie van het relevante publiek in het kader van de vaststelling van de wezenlijke kenmerken van een teken dat bestaat uit een vorm(3) immers alleen ertoe vast te stellen welke elementen als de belangrijkste worden opgevat, met het specifieke doel het onderzoek van het functionele karakter van de betreffende vorm mogelijk te maken.
Voorts heeft het Gerecht eraan herinnerd dat, zelfs indien een vorm van een waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, door het gebruik dat ervan is gemaakt(4), onderscheidend vermogen heeft verkregen, deze vorm niet als merk mag worden ingeschreven. Daarnaast heeft het Gerecht vastgesteld dat de beoordeling van het „sier-”, „fantasie-” of „willekeurige” karakter van een wezenlijk kenmerk pas plaatsvindt in de tweede fase van de analyse, betreffende het functionele karakter van de wezenlijke kenmerken, en niet in de eerste fase, waarin de wezenlijke kenmerken van het teken worden vastgesteld.
Het Gerecht is dan ook tot de slotsom gekomen dat het onderscheidend vermogen van de bestanddelen van een teken of het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van een teken niet relevant zijn om de wezenlijke kenmerken ervan vast te stellen voor de toepassing van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001.
In het onderhavige geval heeft het Gerecht in de eerste plaats de conclusie van het EUIPO bevestigd dat het wezenlijke kenmerk van het betwiste teken bestaat uit de concentrische cirkels. In de tweede plaats heeft het Gerecht vastgesteld dat het EUIPO terecht heeft geoordeeld dat het betwiste merk bestond uit de vorm van de betreffende concrete waar, te weten een tweedimensionale weergave van het voorste oppervlak van de afdichtingsmodule, waarin duidelijk het uiteinde te zien is van de verwijderbare concentrische afdichtingslagen waaruit de binnenkant van de cilindrische holte van deze module bestaat. Ten slotte heeft het Gerecht verzoeksters argument afgewezen dat het betwiste merk de kenmerken ontbeert die noodzakelijk en onmisbaar zijn voor de werking en het gebruik van de aan de orde zijnde waar.
1      Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1).
2      In de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001.
3      In de zin van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001.
4      In de zin van artikel 7, lid 3, van verordening 2017/1001.