61978C0003
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DELL'11 LUGLIO 1978
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Nella causa 102/77, Hoffmann La Roche/Centrafarm, decisa con sentenza del 23 maggio scorso, la Corte ha dovuto occuparsi di una ipotesi in cui l'importatore olandese di una specialità farmaceutica, fabbricata e venduta in più Stati membri, procedeva a ricondizionare il prodotto importato dalla Gran Bretagna sostituendo l'imballaggio d'origine, ma apponeva poi sul nuovo imballaggio lo stesso marchio, che il fabbricante aveva registrato nei diversi Stati membri.
Questa volta siamo invece in presenza di un caso in cui l'importatore (che è ancora una volta la ditta Centrafarm, di Rotterdam) ha apposto un marchio diverso — sebbene appartenente al medesimo fabbricante — su di un medicinale il quale viene prodotto in diversi Stati membri da imprese dello stesso gruppo e messo in commercio in ciascuno di questi Stati sotto nomi diversi, tutti protetti da marchi di cui è titolare la società capogruppo.
Il farmaco in questione è un tranquillante, la cui denominazione generale è «oxazepamum». Esso è fabbricato e messo in vendita in Gran Bretagna dalla ditta John Wyeth & Brothers Ltd., sotto il marchio Serenid, su licenza del titolare di tale marchio nel Regno Unito, cioè dell'American Home Products Corporation di New York (AHPC): società «madre» nel cui gruppo rientra la ditta John Wyeth. Un'altra società dello stesso gruppo, la Wyeth Laboratoria B.V. di Amsterdam, mette in vendita nel Benelux, sempre su licenza di AHPC, un farmaco simile a base di «oxazepamum», sotto il marchio Seresta, che è iscritto nel registro dei marchi del Benelux a nome della menzionata società madre americana.
La ditta Centrafarm ha messo in commercio nei Paesi Bassi confezioni contenenti compresse di «oxazepamum» che essa afferma di aver importato dalla Gran Bretagna (si tratterebbe dunque di Serenid) dopo aver apposto sugli involucri il marchio Seresta, la dicitura «Centrafarm B.V. Rotterdam» e l'indicazione del proprio numero telefonico.
Il Presidente del Tribunale di Rotterdam, al quale l'AHPC si è rivolta per ottenere una misura d'urgenza, ha inibito a Centrafarm di continuare la vendita del suddetto prodotto sotto il marchio Seresta, in quanto ha ravvisato in ciò una violazione del diritto esclusivo su tale marchio, spettante nei Paesi Bassi alla ditta AHPC. Nell'ambito del procedimento principale che ne è seguito, il Tribunale di Rotterdam ha rivolto alla nostra Corte due domande pregiudiziali, e precisamente:
«I.
Posto che:
1.
una o più imprese appartenenti allo stesso gruppo hanno il diritto di usare determinati marchi per una determinata merce in diversi Stati membri della CEE, restando inteso che nello Stato membro A è depositato esclusivamente il marchio X e nello Stato membro B esclusivamente il marchio Y;
2.
talune merci contrassegnate col marchio X e messe in commercio nello Stato membro A dal titolare del marchio, sono acquistate e importate da un terzo nello Stato membro B;
3.
l'importatore toglie da dette merci il marchio X e vi appone il marchio Y, mettendole successivamente in commercio nello Stato membro B;
4.
la normativa in materia di marchi vigente in tale Stato attribuisce al titolare del marchio il diritto di opporsi, con l'ausilio di provvedimenti giudiziari, a che merci contrassegnate col marchio Y siano messe ivi in commercio da altri,
se le norme del Trattato CEE in materia di libera circolazione delle merci ostino, nonostante quanto disposto dall'articolo 36, a che il titolare del marchio eserciti il diritto di cui sub. 4.
II.
Se, ai fini della soluzione della prima questione, abbia rilevanza il fatto che nello Stato membro B siano in vigore norme legislative o amministrative conformi alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 26 gennaio 1965 (65/65/CEE), le quali — scostandosi forse su questo punto da tale direttiva — sono fondate sul principio che l'importazione di un prodotto farmaceutico da un altro Stato membro nello Stato membro B è possibile sotto un marchio diverso da quello sotto cui detto prodotto è registrato nell'altro Stato membro».
Non è chiaro se nella specie, a differenza che nella citata causa Hoffmann-La Roche, l'intervento dell'importatore si sia limitato all'apposizione di una diversa etichetta, o se abbia inciso più ampiamente sull'imballaggio del prodotto. Ad ogni modo, questa seconda ipotesi esula dall'ambito delle domande poste dal giudice nazionale.
2.
Vorrei anzitutto sottolineare che i problemi sollevati dalle suddette domande vanno esaminati partendo dalla premessa di una sostanziale identità fra i due prodotti considerati. Nell'ordinanza di rinvio, il Tribunale di Rotterdam ha affermato che «le compresse di Seresta e quelle di Serenid hanno le stesse proprietà terapeutiche; tuttavia, la loro composizione e il loro sapore sono leggermente diversi». Ma, nel porre le domande a cui la Corte è chiamata a rispondere, quel Tribunale si è riferito ad una sola merce, ad un solo prodotto.
In realtà, il diverso sapore delle pillole delle due marche e la lieve differenza di composizione non bastano a farle ritenere due prodotti diversi. Dal punto di vista obbiettivo, ciò che conta per individuare un farmaco sono i suoi elementi attivi e le sue proprietà terapeutiche. Dalla sentenza di questa Corte in data 20 maggio 1976 nella causa 104/75, De Peijper (Raccolta 1976, pag. 614) risulta che le eventuali varianti di un preparato farmaceutico possono essere considerate come medicinali differenti solo qualora esistano differenze che incidano sull'effetto terapeutico. Pare fuor di dubbio che, su questo piano, vi sia identità fra Serenid e Seresta.
Dal punto di vista soggettivo proprio del consumatore (che può essere importante sul piano commerciale) va osservato poi che le segnalate diversità secondarie non influiscono sulla scelta là dove si tratti di un prodotto che può essere acquistato solo su prescrizione medica. E presumibile infatti che questa prescrizione si basi su considerazioni più importanti del sapore. Infine, ove si tratti di pillole destinate ad essere ingerite intere, il sapore finisce con l'essere irrilevante anche per il consumatore.
3.
La chiave del problema prospettato dal giudice nazionale con la sua prima domanda sta nell'articolo 36 del Trattato di Roma. È ben noto — ed è stato recentemente riaffermato dalla Corte con la citata sentenza nella causa 102/77 — che questa norma, facendo eccezione a! principio della libera circolazione delle merci (e in specie all'articolo 30), consente fra l'altro i divieti o restrizioni all'importazione giustificati da ragioni di tutela della proprietà industriale e commerciale; ma che l'eccezione non va oltre la salvaguardia dei diritti che costituiscono l'oggetto specifico di quella proprietà. È ugualmente «jus receptum», che l'oggetto specifico del marchio sta nell'assicurare al titolare il diritto esclusivo di farne uso rispetto a un dato prodotto, per la sua prima messa in circolazione, e nel proteggerlo così contro i concorrenti che vogliano eventualmente abusare della posizione e della reputazione del marchio, vendendo prodotti che ne siano indebitamente contrassegnati (considerando 7 della sentenza sopra ricordata). Infine, funzione essenziale del marchio è ritenuta quella di garantire al consumatore l'identità d'origine del prodotto, in modo che questo non sia confuso con altri di diversa provenienza (ibidem).
L'impresa Centrafarm, riferendosi proprio a tale funzione essenziale del marchio, afferma che la sostituzione del marchio Seresta al marchio Serenid non può ingenerare nessuna confusione quanto all'origine del prodotto, essendo questo fabbricato, sia sotto l'uno che sotto l'altro nome, da imprese appartenenti al gruppo che fa capo all'unico titolare dei due marchi. Pertanto il divieto che la AHPC fa a Centrafarm, di servirsi nei Paesi Bassi del marchio di cui la prima è titolare in quel paese per la designazione dell'«oxazepamum» prodotto dalla licenziataria britannica di AHPC, non potrebbe giustificarsi in vista della tutela della funzione essenziale del marchio. Tale divieto servirebbe soltanto a difendere il «good will» del marchio sul mercato olandese, cioè a proteggere la funzione economica e pubblicitaria del marchio stesso a esclusivo vantaggio dell'AHPC. Ma ciò oltrepasserebbe i confini della tutela del marchio consentita dall'articolo 36, alla luce della giurisprudenza di questa Corte.
A me sembra, in verità, che prima e indipendentemente dalla questione della difesa del «good will», o meglio della reputazione del prodotto contraddistinto dal marchio, si debba affrontare la questione del rapporto fra garanzia della provenienza, e quindi dell'autenticità, del prodotto, da un lato, e funzione di identificazione propria del marchio, dall'altro. Si tratta, a mio avviso, di due aspetti inscindibili della medesima funzione; come tali, del resto, li ha considerati la Corte, parlando di «garanzia dell'identità di origine del prodotto marcato». Quando si dice che un marchio di fabbrica garantisce la provenienza del prodotto, si pone l'accento sul legame fra prodotto e fabbricante, che il marchio, per il suo carattere di esclusività, permette di stabilire; quando si afferma che il marchio identifica il prodotto, si mette in risalto il nesso fra marchio e prodotto: quel determinato prodotto, la cui identità risulta non tanto dal materiale o dall'aspetto (che possono essere comuni ad altri prodotti dello stesso genere) ma soprattutto dal fatto che il titolare del marchio lo ha «battezzato» mediante il marchio. Il conferimento di questa identità al prodotto è evidentemente in funzione della garanzia della provenienza. Non vi è dubbio che chi «battezza» il prodotto e diviene poi titolare del marchio corrispondente acquista un diritto esclusivo di proprietà industriale o commerciale: questo impedisce ai terzi di dare al medesimo prodotto un nome diverso, anche se tale nome corrispondesse (come nel caso di specie) ad un altro marchio dello stesso titolare. Quindi i terzi non possono vendere sotto quest'ultimo marchio un prodotto che, pur provenendo dal titolare in questione (o essendo fabbricato con il suo consenso da un'impresa che egli controlla), non è stato da lui così contrassegnato. Se un fabbricante decide di porre in commercio una parte della sua produzione senza alcun marchio, non è certo lecito al terzo di apporvi il marchio, con cui lo stesso fabbricante contrassegna normalmente i suoi prodotti. Lo stesso deve valere nel caso in cui il produttore contrassegni con due marchi diversi, nello stesso Stato, due prodotti sostanzialmente identici.
Si può dire che, in un'ipotesi come quella qui considerata, ciascuno dei marchi dello stesso titolare, oltre a garantire al consumatore la provenienza del prodotto, serve anche a distinguere, sul piano commerciale, ciascuno dei prodotti diversamente contrassegnati dal loro fabbricante. A mio avviso, anche questa funzione, che la Corte non aveva finora avuto occasione di considerare, merita tutela, essendo strettamente legata alla logica del diritto del marchio. La sostituzione, ad opera di un terzo non autorizzato, di un marchio mediante altro marchio dello stesso fabbricante rappresenta una ingerenza nella sfera di disponibilità riconosciuta al titolare dei due marchi, in merito al loro impiego per distinguere i suoi prodotti agli occhi della clientela. Perciò, anche sul piano comunitario, essa va riguardata, in linea di principio, come un'utilizzazione abusiva del marchio, che mira a «sfruttare la posizione dell'impresa e la reputazione del marchio» (per dirla con i termini usati dalla Corte nella sentenza del 31 ottobre 1974 che decise la causa 16/74, Centrafarm/Winthrop; Raccolta 1974, pag. 1183).
A questo punto, mi sembra superfluo soffermarmi sulla ulteriore questione, se rientri o meno nella funzione essenziale del marchio proteggere la reputazione che il prodotto ha acquistato. Certo, ha ragione la Commissione là dove osserva che la tutela della reputazione potrebbe essere invocata per bloccare le importazioni parallele, contrariamente a quanto la giurisprudenza della nostra Corte ha stabilito; infatti, si può dire che ogni importatore parallelo sfrutti la reputazione del marchio altrui. Come spiegare, allora, che lo «sfruttamento della reputazione» sia stato preso in considerazione dalla Corte, nel passo sopra riferito della sentenza Winthrop (così come nel considerando 7 della citata sentenza nella causa 102/77, Hoffmann-La Roche/Centrafarm)? Credo che si possa rispondere che la Corte non ha affatto incluso la tutela della reputazione nella funzione essenziale del marchio; ha soltanto affermato che l'utilizzazione abusiva del marchio da parte di terzi (o il fatto di apporlo «indebitamente») si presenta come un mezzo per sfruttare la reputazione del marchio stesso. Ciò lascia impregiudicato il problema di stabilire in che cosa si concreti l'utilizzazione abusiva del marchio; e non occorre ripetere che, nel nostro caso, tale abuso consiste nell'avere usurpato quel potere di identificazione del prodotto, che spetta esclusivamente al titolare del marchio.
4.
Ma Centrafarm ha messo in dubbio la legittimità, sul piano del diritto comunitario, della situazione di partenza, creata da AHPC già nel momento in cui ha registrato due marchi differenti, in due diversi Stati membri, per uno stesso prodotto. Più precisamente, Centrafarm sostiene che consentire ad una o più imprese collegate, le quali abbiano registrato in diversi Stati membri dei marchi differenti per uno stesso prodotto, di avvalersi della differenza fra quei marchi per impedire che dei terzi importatori facciano concorrenza al titolare del marchio in condizioni di piena parità sarebbe in contrasto con le norme comunitarie concernenti la libera circolazione delle merci. A tal riguardo, viene invocato il principio affermato dalla Corte, secondo cui l'articolo 36 non consente di far valere un diritto di marchio, registrato in diversi Stati membri a nome di imprese appartenenti ad uno stesso gruppo, per impedire a un importatore parallelo di vendere nello Stato d'importazione, sotto detto marchio, una merce egualmente marcata e regolarmente messa in commercio in un altro paese della Comunità (v. la citata sentenza del 31 ottobre 1974 nella causa 16/74, Centrafarm/Winthrop).
Questo principio non incide tuttavia sul caso che stiamo ora discutendo. In effetti, nessun ostacolo viene qui frapposto, in nome del diritto di marchio, dal fabbricante all'importatore per impedirgli di mettere in commercio il prodotto di cui trattasi, nel paese d'importazione, sotto il suo marchio di origine. Né, d'altra parte, l'importatore sostiene che la presentazione originale del prodotto faccia sorgere difficoltà di smercio nel paese d'importazione, come invece pareva verificarsi nel caso 102/77, Hoffmann-La Roche/Centrafarm, a causa di una confezione originale che si diceva non rispondente, per le dosi di farmaco ivi contenute, alle esigenze dei medici e dei farmacisti dello Stato d'importazione.
Nella specie, la difficoltà di smercio allegata da Centrafarm risulta da altre circostanze: precisamente dal fatto che il prodotto, originariamente denominato Serenid e come tale venduto in Gran Bretagna, viene a trovarsi, dopo l'importazione nei Paesi Bassi, su di un mercato in cui si è già affermato sotto altro nome (Seresta) un prodotto dello stesso fabbricante avente identiche proprietà terapeutiche.
Bisogna riconoscere che la provenienza dei due farmaci dallo stesso produttore crea una situazione più grave di quella che deve affrontare qualsiasi commerciante il quale voglia introdurre sul mercato un nuovo prodotto, concorrente con altri già noti ed affermati. Infatti, incoraggiare lo smercio del prodotto importato non risponde, in un caso come il presente, né agli interessi immediati né alla strategia commerciale del produttore; e se è vero che il terzo importatore può ben curare da solo la pubblicità necessaria per competere efficacemente con il prodotto locale, è vero pure che un tale investimento presenta forti rischi per una impresa che non ha la disponibilità del marchio d'origine, né alcun controllo sullo smercio all'ingrosso del prodotto, nel paese in cui si va a rifornire. Resta fermo, tuttavia, che tali difficoltà commerciali non bastano a dimostrare l'inammissibilità dell'impiego di marchi diversi nei diversi Stati membri da parte di un fabbricante, per designare prodotti sostanzialmente identici; né quindi riescono a giustificare la violazione del diritto di marchio da parte della ditta importatrice.
È chiaro che, alla stregua delle legislazioni nazionali sui marchi — fondate sul principio della territorialità del diritto di proprietà industriale e commerciale — è di regola indifferente che l'impresa titolare, in uno Stato, del marchio inerente a un dato prodotto sia al tempo stesso titolare di altro marchio, in uno Stato diverso, per lo stesso prodotto (o per un prodotto simile). Accade del resto talora che, anche nell'ambito di un medesimo Stato, un produttore dia nomi diversi a prodotti sostanzialmente identici, per ragioni commerciali: ad esempio, per dare un'apparente giustificazione ad una differenziazione di prezzi suggerita da altre esigenze di mercato, per andare incontro alla clientela che si vuol distinguere acquistando un prodotto diversamente confezionato e magari considerato «di lusso», per dare al cliente l'impressione di poter fare una scelta nell'ambito di una larga gamma di prodotti dello stesso fabbricante, e simili; finalità che, pur essendo spesso fonte di inconvenienti per i consumatori, sono tuttora generalmente ritenute lecite dai sistemi giuridici dei nostri Stati. Se dunque è consentito ad una stessa impresa, nell'ambito di uno Stato, di impiegare marchi diversi per individuare prodotti che si distinguono solo per caratteri secondari (colore, imballaggio, e simili), è nella logica della vigente concezione della tutela del marchio di riconoscere la possibilità che uno stesso prodotto sia contraddistinto da marchi diversi, appartenenti allo stesso titolare, in Stati diversi. Sul piano comunitario, non mi pare che ciò possa ritenersi precluso in linea di principio dall'articolo 36 del Trattato di Roma, salvo quel che dirò tra poco, circa il rischio che una strategia commerciale di questo genere diventi strumento per compartimentare i mercati nazionali.
È infine il caso di chiedersi se il punto di vista finora elaborato si applichi anche nel campo dei prodotti medicinali. Questo dubbio è giustificato perchè in tal campo, assai più che in altri settori, possono essere considerate come un fenomeno socialmente dannoso delle pratiche e delle strategie di mercato basate su un'artificiale moltiplicazione delle denominazioni commerciali dei prodotti, in quanto rischiano di derivarne ingiustificati aumenti di spese e inutili complicazioni per gli organismi assicurativi, a danno dei consumatori e soprattutto degli utenti dei servizi di tali organismi. Tuttavia, le direttive del Consiglio 65/65 e 75/319, relative al ravvicinamento delle normative nazionali in materia di specialità farmaceutiche, non si sono occupate del fenomeno dell'artificiale moltiplicarsi delle denominazioni di questi prodotti. Di conseguenza, tale fenomeno resta sottoposto alle legislazioni nazionali e non può assumere rilievo in questa sede.
5.
Rimane da esaminare il problema alla luce della frase finale dell'articolo 36: quella secondo cui i divieti o le restrizioni all'importazione eccezionalmente consentiti da tale articolo (e fra l'altro, dunque, la tutela del marchio) «non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri». Nella sentenza 23 maggio 1978, Hoffmann La Roche/Centra-farm più volte citata, la Corte ha già ritenuto che costituisce restrizione dissimulata al commercio intracomunitario, ai sensi della predetta disposizione, un atteggiamento del titolare di un marchio che sarebbe in linea di principio giustificato dall'articolo 36, prima frase, «se è accertato che l'utilizzazione del diritto di marchio da parte del titolare, tenuto conto del sistema di commercializzazione da lui applicato, contribuirebbe a compartimentare in modo artificiale i mercati fra Stati membri» (noto tuttavia che, in quella sentenza, la condizione trascritta si cumula con altre condizioni).
Non si può negare che l'impiego da parte di una stessa impresa, o di diverse imprese fra loro giuridicamente o economicamente collegate, di marchi diversi dall'uno all'altro Stato membro per designare prodotti sostanzialmente identici rende in pratica più difficile far penetrare il prodotto importato da uno Stato membro nel mercato di un altro paese membro, in cui si sia già affermato il prodotto similare, avente le stesse proprietà ma diversamente denominato. Ciò può facilmente prestarsi ad una strategia di compartimentazione del mercato comune e ad altre pratiche abusive miranti al massimo sfruttamento dei singoli mercati nazionali (ad esempio, con prezzi artificialmente differenziati nei diversi Stati).
Trattandosi poi di prodotti medicinali che possono essere acquistati solo su prescrizione medica, assume rilievo l'esistenza eventuale di una prassi, consistente nell'indicare sulle ricette non il nome generico del farmaco, ma solo il nome commerciale con cui il produttore designa le sue specialità farmaceutiche. Ciò toglierebbe al consumatore la libertà di scegliere in farmacia, e al farmacista la possibilità di vendere, il medicinale che, pure avendo proprietà curative e dosaggio identici a quelli prescritti, e pur provenendo dalla stessa impresa, abbia una denominazione commerciale diversa.
In questo contesto, il produttore locale si troverà generalmente in una situazione di forza di fronte all'importatore del prodotto dal nome sconosciuto o scarsamente noto. Tale fenomeno sarà ancor più accentuato se allo stesso titolare del marchio locale faccia capo anche la produzione del prodotto importato, che dovrebbe fargli concorrenza.
La pratica di molteplici denominazioni di uno stesso prodotto, una per ogni Stato membro, comporta dunque, in materia di specialità medicinali, anche per ragioni inerenti specificamente a tale settore, dei seri rischi per la libera circolazione delle merci nella Comunità. Perciò, anche se non si tratta di una pratica vietata, mi sembra necessario, allo scopo di tutelare il corretto funzionamento del mercato comune, sottoporla a condizioni che ne riducano al minimo la potenziale pericolosità. Fra tali condizioni, la principale deve consistere, a mio avviso, nell'esigenza che sia fornita un'adeguata giustificazione obbiettiva da parte dell'impresa (o del gruppo d'imprese collegate operanti in Stati diversi) che produca sotto marchi differenti, uno per Stato membro, una specialità farmaceutica avente identiche proprietà terapeutiche.
Spetta al giudice nazionale, competente a valutare la situazione di fatto, stabilire caso per caso se si possa ravvisare una restrizione dissimulata al commercio fra Stati membri ai sensi dell'articolo 36. Un accertamento del genere dipende infatti dalle circostanze che caratterizzano ciascun caso di specie: non può dunque essere compiuto in astratto, senza riguardo al contesto particolare di una data situazione. Ma è sicuramente utile che il giudice nazionale sia guidato, nello svolgimento di un compito così delicato, da criteri di carattere generale; a questo titolo e in questo senso dovrebbe valere la condizione poc'anzi indicata.
6.
Ciò premesso, e senza voler interferire nella discrezionalità delle valutazioni del giudice nazionale, ritengo opportuno aggiungere qualche osservazione circa il delicato tema della giustificazione obbiettiva della pluralità di marchi differenziati per uno stesso prodotto.
Ho già detto che la pratica di usare più denominazioni coperte da marchi diversi per prodotti sostanzialmente identici può giustificarsi per ragioni commerciali e concorrenziali, quando essa tende ad ampliare la gamma dei prodotti che un'impresa offre alla clientela. Tuttavia, quando la differenziazione dei marchi viene effettuata dall'unico titolare, non nell'ambito di uno Stato, ma in Stati diversi, e quando il titolare (o altre imprese del suo gruppo) non provvede egli stesso a far circolare i prodotti fra gli Stati membri, si può escludere che tale differenziazione miri ad ampliare la gamma dei prodotti offerti alla clientela. La stessa ditta AHPC, nel corso del presente procedimento, non ha invocato tale finalità, ma si è riferita invece genericamente alle difficoltà che sarebbero risultate da precedenti registrazioni, in taluni Stati membri, di marchi che potevano prestarsi a confusione con quello, o quelli, da essa usati per il prodotto in questione in altri Stati membri.
A tal proposito, si deve riconoscere che qualora in uno Stato, relativamente a prodotti del genere considerato (nella specie occorrerebbe riferirsi ai prodotti farmaceutici), un terzo fosse già titolare di' un marchio simile a quello con cui un'impresa designa un determinato prodotto in altri paesi, vi sarebbe un valido motivo per giustificare l'eventuale impiego da parte di quell'impresa, in tale Stato, di una diversa denominazione per lo stesso prodotto. Ma anche in una situazione del genere non si possono del tutto escludere delle possibilità d'abuso. Supponiamo, ad esempio, che nella scelta del primo marchio, per lo Stato A, l'interessato abbia fatto ricorso a una denominazione già in uso, o quantomeno già registrata a nome di terzi, nello Stato B, proprio al fine di precostituirsi una giustificazione che gli consenta di differenziare la denominazione dello stesso prodotto in quest'ultimo Stato. Un'ipotesi del genere presenterebbe anche l'inconveniente di rendere assai ardua la prova dell'intento abusivo; ma per ciò stesso bisognerebbe verificarla, io credo, alla stregua del comportamento d'insieme, tenuto nel mercato comune, dall'impresa o dal gruppo di imprese di cui trattasi.
Nella memoria presentata in questa causa, la ditta Centrafarm, riferendosi a una gamma di sei specialità farmaceutiche prodotte da AHPC, ha messo in rilievo il fatto che, nell'ambito delle legislazioni interne relative al marchio prese in considerazione (Regno Unito, Italia, Germania, Francia, Benelux), l'impresa americana fa uso per ognuna di queste specialità di 3 o 4 denominazioni differenti. Le denominazioni usate in Gran Bretagna e in Italia, oltre ad essere sempre diverse fra loro, sono anche diverse da quelle utilizzate in ogni altro Stato membro (con una sola eccezione riguardante il prodotto Tavor, così denominato in Italia e in Germania).
Questa prassi di AHPC richiede senza dubbio che si accerti con cura, dinanzi alla giurisdizione richiedente, se essa ha fatto uso abusivo dei suoi diritti di marchio, per porre in essere una restrizione dissimulata al commercio fra gli Stati membri. L'esistenza di un abuso apparirebbe tanto più probabile se fosse vero che, come afferma Centrafarm, l'industria farmaceutica della Gran Bretagna e dell'Italia, dato il livello dei prezzi di produzione, ha maggiori possibilità di competere con successo con la produzione degli altri Stati membri. Il fatto che, in quei due paesi, si riscontri la costante differenziazione dei marchi delle specialità prodotte da AHPC, o comunque sotto il suo controllo, potrebbe essere un elemento rivelatore dell'intento di tale impresa di compartimentare i mercati nazionali, intralciando la circolazione nel resto della Comunità di suoi prodotti fabbricati in tali Stati.
Se dunque il giudice di merito, in base all'esame di tutti i fatti rilevanti (e, eventualmente, quando la posizione sul mercato e il comportamento delle imprese in causa lo giustifichino, valendosi anche di presunzioni), riterrà che l'esercizio del diritto di marchio sia servito ad un'artificiale partizione dei mercati, si concreterà l'ipotesi di una «restrizione dissimulata» al commercio intracomunitario, ai sensi dell'articolo 36. La conseguenza che ne scaturirà sarà quella di dichiarare incompatibile con il diritto comunitario l'esercizio di quel diritto, sotto forma di opposizione alla sostituzione del marchio effettuata dall'importatore.
7.
Molto più semplice è rispondere alla seconda domanda pregiudiziale. La direttiva 65/65 del Consiglio, del 26 gennaio 1965, disciplina essenzialmente le condizioni e modalità per il rilascio, la sospensione e il ritiro dell'autorizzazione di mettere in commercio specialità farmaceutiche. Non mi pare dunque che essa possa incidere sull'applicazione dell'articolo 36 del Trattato in relazione al diritto dei marchi. Perciò, la conformità o meno della normativa nazionale a tale direttiva non può influire sulla risposta data alla prima domanda. Le osservazioni fatte a quel riguardo rendono anche evidente che, in un'ipotesi del genere qui considerato, la facoltà riconosciuta al terzo importatore di vendere il prodotto nello Stato d'importazione sotto una denominazione diversa da quella di origine (ma che non potrebbe essere quella usata dal gruppo delle imprese produttrici in tale Stato), non muterebbe i termini del problema, né, quindi, della risposta da dare alla giurisdizione richiedente.
8.
Per tutte queste ragioni, concludo proponendo che la Corte, in risposta alle domande pregiudiziali proposte dall'Arrondissementsrechtbank di Rotterdam con ordinanza del 19 dicembre 1977, dichiari quanto segue:
1.
Se un'impresa produttrice di un medicinale gli ha attribuito denominazioni diverse malgrado l'identità degli elementi attivi e delle proprietà terapeutiche, e ha registrato ciascuno dei marchi corrispondenti in un diverso Stato membro, l'articolo 36 del Trattato CEE le consente, in linea di principio, di opporsi a che un terzo importatore sostituisca il marchio di origine, regolarmente apposto sul prodotto nello Stato d'esportazione, con il marchio di cui la stessa impresa produttrice è titolare nello Stato d'importazione.
Tuttavia questa linea di condotta rappresenta una restrizione dissimulata al commercio fra gli Stati membri, ai sensi del citato articolo 36, e non è quindi lecita, quando risulti che essa contribuisce a compartimentare i mercati nazionali; in particolare quando il titolare del marchio non fornisce un'adeguata giustificazione obbiettiva dell'impiego di marchi diversi, registrati ciascuno in uno Stato membro diverso, per uno stesso prodotto.
2.
L'esistenza nello Stato d'importazione di una normativa conforme alla direttiva del Consiglio 65/65, del 26 gennaio 1965, e la possibilità, che questa normativa eventualmente riconosce all'importatore, di mettere in vendita il prodotto importato sotto un marchio diverso da quello di origine (e da quello utilizzato dal produttore della specialità corrispondente nello Stato d'importazione) non mutano i termini generali del problema.