62024TJ0425_EXT
UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)
10 päivänä syyskuuta 2025 (
*1
)
EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin pastaZARA Sublime rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aikaisempi EU-sanamerkki ZARA – Suhteellinen hylkäysperuste – Maineelle ei ole aiheutunut haittaa – Asetuksen (EU) N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta – Merkkien välisen yhteyden puuttuminen – Ei vaaraa laajalti tunnetun tavaramerkin epäoikeutetusta hyväksikäytöstä – Perustellun syyn käyttää tavaramerkkiä olemassaolo
Asiassa T‑425/24,
Ffauf Italia SpA, kotipaikka Riese Pio X (Italia), edustajinaan asianajajat P. Creta, A. Lanzarini, B. Costa ja V. Basilavecchia,
kantajana,
vastaan
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehinään M. Chylińska ja D. Gája,
vastaajana,
joissa toisena asianosaisena EUIPO:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on
Industria de Diseño Textil, SA, kotipaikka Arteixo (Espanja), edustajinaan asianajajat G. Marín Raigal, E. Armero Lavie ja J. Oria Sousa-Montes,
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),
toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Marcoulli sekä tuomarit V. Tomljenović (esittelevä tuomari) ja L. Spangsberg Grønfeldt,
kirjaaja: hallintovirkamies G. Mitrev,
ottaen huomioon asian käsittelyn kirjallisessa vaiheessa esitetyn,
ottaen huomioon 8.5.2025 pidetyssä istunnossa esitetyn,
on antanut seuraavan
tuomion (
1
)
1
Kantaja Ffauf Italia SpA vaatii SEUT 263 artiklaan perustuvalla kanteellaan kumoamaan Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) viidennen valituslautakunnan 3.6.2024 tekemän päätöksen (asia R 1576/2023-5) (jäljempänä riidanalainen päätös).
[– –]
Asianosaisten vaatimukset
12
Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
–
kumoaa riidanalaisen päätöksen ja
–
velvoittaa EUIPO:n ja väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
13
EUIPO vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
–
hylkää kanteen ja
–
velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos asiassa pidetään istunto.
14
Väliintulija vaatii lähinnä, että unionin yleinen tuomioistuin
–
hylkää kanteen ja
–
velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Oikeudellinen arviointi
[– –]
Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomista koskeva ainoa kanneperuste
[– –]
Perustellun syyn käyttää haettua tavaramerkkiä olemassaolo
95
Kantaja väittää lähinnä käyttäneensä sanaosan ”pastazara” sisältäviä merkkejä useiden vuosien ajan, mikä on perusteltu syy haetun tavaramerkin käytölle.
96
Tältä osin on todettava, että sellaisen perustellun syyn olemassaoloa, joka mahdollistaa laajalti tunnetulle tavaramerkille haittaa aiheuttavan tavaramerkin käyttämisen, on tulkittava suppeasti (tuomio 16.3.2016, The Body Shop International v. SMHV – Spa Monopole (SPA WISDOM), T‑201/14, ei julkaistu, EU:T:2016:148, 65 kohta).
97
Lisäksi perustellun syyn käsite ei voi kattaa ainoastaan objektiivisesti ottaen pakottavia syitä, vaan se voi liittyä myös sellaisen kolmannen subjektiivisiin etuihin, joka käyttää merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki (ks. analogisesti tuomio 6.2.2014, Leidseplein Beheer ja de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, 45 kohta).
98
Näin ollen laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samankaltaisen merkin käyttäjä voi kuitenkin vedota – kuten yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 8 artiklan 5 kohdasta ilmenee – siihen, että kyseisen merkin käytölle on ”perusteltu syy”, jolla ilmaistaan kyseisen asetuksen yleinen tavoite eli se, että verrataan keskenään yhtäältä tavaramerkin haltijan intressiä säilyttää tavaramerkin keskeinen tehtävä ja toisaalta kolmannen intressiä käyttää elinkeinotoiminnassa tällaista merkkiä kaupan pitämiensä tavaroiden ja palvelujen tunnusmerkkinä (ks. tuomio 30.5.2018, Tsujimoto v. EUIPO, C‑85/16 P ja C‑86/16 P, EU:C:2018:349, 90 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
99
Oikeuskäytännöstä ilmenee lisäksi, että sitä, että kolmas käyttää merkkiä, joka on samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, voidaan pitää asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuna perusteltuna syynä, jos näytetään yhtäältä, että tätä merkkiä on käytetty ennen mainitun laajalti tunnetun tavaramerkin hakemista, ja toisaalta, että tällainen käyttö tapahtuu vilpittömässä mielessä, mitä arvioidaan ottamalla huomioon erityisesti mainitun merkin vakiintuneisuus ja maine kohdeyleisön keskuudessa, kyseisten tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden aste sekä merkin käytön taloudellinen ja kaupallinen merkitys kyseisten tavaroiden osalta (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 6.2.2014, Leidseplein Beheer ja de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, 60 kohta).
100
Edellä esitettyjen seikkojen valossa on tutkittava, onko valituslautakunta voinut perustellusti todeta, ettei sanaosan ”pastazara” sisältävän haetun tavaramerkin käytölle ole perusteltua syytä, vaikka oletettaisiin osoitetuksi, että kohdeyleisö yhdistää kyseiset merkit toisiinsa ja että haettu tavaramerkki merkitsee aikaisemman tavaramerkin maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä.
101
Ensinnäkin siltä osin kuin kantaja moittii valituslautakuntaa siitä, ettei tämä ole ottanut huomioon sen esittämiä todisteita, jotka koskevat kaupparekisteriotteita ja tavaramerkkirekisteröintejä, on todettava, että riidanalaisen päätöksen 99–106 kohdasta ilmenee, että valituslautakunta on ottanut huomioon kantajan eri toiminimet, kuten PASTAZARA Sas di Dalla Costa Roberto & C., vuodesta 1978 alkaen, ja PASTAZARA SpA, vuodesta 1988 alkaen. Lisäksi se on ottanut huomioon kantajan 1960-luvulta alkaen rekisteröimät tavaramerkit ZARA ja pastaZARA mainiten esimerkkinä kuviomerkin pastaZARA italialaisen rekisteröinnin, jota haettiin vuonna 1968.
102
Lisäksi on todettava, että kaikki tavaramerkit, joiden haltija kantaja on ja joita valituslautakunta tarkasteli riidanalaisen päätöksen 101–103 kohdassa, sisältävät sanaosan ”pastazara”, joka on sama tai hyvin samankaltainen kuin haetussa tavaramerkissä oleva sanaosa ja johon valituslautakunta perusti kyseisten merkkien samankaltaisuutta koskevan päätelmänsä. Lisäksi merkittävä osa valituslautakunnan mainitsemista kuviomerkeistä sisältää haetussa tavaramerkissä olevan kuvio-osan, joka esittää vehnää kantavaa naista, jonka taustalla on maalaismaisema.
103
Kantaja on siis käyttänyt sanaosan ”pastazara” sisältäviä merkkejä pitäessään tuotteitaan kaupan ennen aikaisemman tavaramerkin ZARA hakemista 3.7.2001 ja jopa ennen mainitun tavaramerkin laajentamista 1980- ja 1990-luvulla, mikä johti sen tunnettuuden saavuttamiseen, kuten edellä 36 kohdassa on todettu.
104
Nämä olosuhteet eroavat merkittävästi olosuhteista, jotka olivat merkityksellisiä 6.7.2012 annettuun tuomioon Jackson International v. SMHV – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE) (T‑60/10, ei julkaistu, EU:T:2012:348) johtaneessa asiassa, johon valituslautakunta viittasi riidanalaisen päätöksen 104 kohdassa. Toisin kuin valituslautakunta käsiteltävässä asiassa virheellisesti katsoi, väittääkseen, että haetun tavaramerkin käyttämiselle on perusteltu syy, kantaja ei nimittäin esittänyt todisteita haetun tavaramerkin aikaisemmasta käytöstä vaan yhtäältä siitä, että tällainen tavaramerkki perustuu muihin tavaramerkkeihin, joiden haltija kantaja on, kuten kuviomerkkeihin pastaZARA ja nimeen ”Zara”, sikäli kuin se liittyy sen identiteettiin ja historiaan, ja toisaalta vuosikymmeniä kestäneeseen sen tavaroiden kaupan pitämiseen mainituilla kuviomerkeillä.
105
Toiseksi riidanalaisen päätöksen 106 kohdasta ilmenee, että valituslautakunta otti huomioon kantajan esittämät todisteet, joilla pyrittiin osoittamaan sanaosan ”pastazara” sisältävien merkkien käyttö vilpittömässä mielessä nojautuen muun muassa kantajan historiaan, mainitun sanaosan ”pastazara” sisältävien tavaramerkkien erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin rekisteröinteihin sekä kantajan laskuihin, pakkauksiin, luetteloihin ja esitteisiin, joista ilmenee kuviomerkin pastaZARA muunnelmia. Valituslautakunta totesi näin ollen, että nämä todisteet osoittavat, että kantajan toteuttama nimen ”Zara” käyttö liittyy sen toiminnan todelliseen alkuperään dalmatialaisessa Zaran kaupungissa, josta on tullut Zadar (Kroatia), 1930- luvulta vuoteen 1943 saakka, ja että kantaja oli jo käyttänyt nimen ”Zara” sisältäviä merkkejä pastavalmisteiden tai samankaltaisten tuotteiden nimeämiseen erityisesti Euroopassa ennen aikaisemman tavaramerkin hakemispäivää vuonna 2001 ja jopa ennen kuin väliintulija käytti tavaramerkkiä ZARA ensimmäisen kerran vuonna 1975. Tätä arviointia, jota ei sitä paitsi ole kiistetty, ei ole syytä kyseenalaistaa.
106
Kolmanneksi edellä 102 kohdassa mainituista todisteista ilmenee, että kantaja oli sellaisten tavaramerkkien kansainvälisten rekisteröintien haltija, jotka sisältävät sanaosan ”pastazara” ja jotka kattavat huomattavan määrän unionin valtioiden alueista eli Itävallan, Saksan, Benelux-maat, Bulgarian, Kroatian, Tšekin, Ranskan, Unkarin, Portugalin, Romanian, Slovakian ja Slovenian. Lisäksi kantajan esittämät laskut, pakkaukset, luettelot ja esitteet, joihin valituslautakunta viittasi riidanalaisen päätöksen 103 kohdassa, osoittavat, että pastavalmisteita on pidetty kaupan sanaosan ”pastazara” sisältävillä merkeillä useiden näiden valtioiden alueella sekä Tanskassa, Virossa, Kreikassa, Irlannissa, Italiassa, Liettuassa, Latviassa, Puolassa ja Ruotsissa. Nämä todisteet osoittavat, että sanaosan ”pastazara” sisältävät merkit ovat hyvin vakiintuneita merkittävässä osassa unionia edellä 99 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla.
107
Neljänneksi kantajan toteuttama nimen ”Zara”, joka liittyy sen identiteettiin ja historiaan, käyttö sekä sen rekisteröimät sanaosan ”pastazara” sisältävät eri tavaramerkit, joita se on käyttänyt tuotteidensa kaupan pitämisessä ja jotka mainitaan riidanalaisen päätöksen 103 ja 106 kohdassa, osoittavat edellä 99 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitetun sanaosan ”pastazara” sisältävien merkkien käytön taloudellisen ja kaupallisen merkityksen kantajalle.
108
Viidenneksi kyseessä olevien tavaroiden välisen samankaltaisuuden asteesta on muistutettava, kuten edellä 82 kohdassa on todettu, että valituslautakunta on katsonut, että laajalti tunnetun tavaramerkin kattamilla muotituotteilla ja haetun tavaramerkin kattamilla pastavalmisteilla ei ole mitään yhteistä, koska ne eivät ole toisiaan täydentäviä tai keskenään kilpailevia ja niitä tarjoavat yleensä eri aloilla toimivat yritykset.
109
Kuudenneksi valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 107 kohdassa, ettei haetun tavaramerkin käytölle ole käsiteltävässä asiassa perusteltua syytä, koska kantaja ei ole osoittanut, että sanan ”zara” käyttö on tarpeen haetun tavaramerkin kattamien tavaroiden kaupan pitämiseksi. Väliintulijan kanssa ei ole tehty etukäteen sopimusta mainitun tavaramerkin käytön sallimisesta, eikä ole näyttöä mainitun tavaramerkin myynninedistämiseen ja mainontaan tehtyjen investointien arvosta ja siitä, että kohdeyleisö olisi hyväksynyt sen.
110
Tältä osin on aluksi todettava, kuten kantaja väittää, että oikeuskäytännöstä ei ilmene, että perustellun syyn käsite edellyttää, että merkin käyttö on tarpeen kyseisten tuotteiden markkinoimiseksi. Asiassa, joka johti 16.3.2016 annettuun tuomioon SPA WISDOM (T‑201/14, ei julkaistu, EU:T:2016:148, 66 kohta), unionin yleinen tuomioistuin nimittäin katsoi vastauksena väitteeseen, jonka mukaan kyseisessä merkissä olevasta sanasta ”spa” on tullut kuvaileva tai yleisnimi kosmeettisten valmisteiden nimeämiseksi, ettei ole osoitettu, että sanan ”spa” käytöstä on tullut tarpeellista mainittujen tuotteiden kaupan pitämiseksi. Nämä olosuhteet eroavat kuitenkin nyt esillä olevassa asiassa merkityksellisistä olosuhteista, koska kyse ei ole sellaisen sanan käytöstä, josta väitetään tulleen yleisnimi, vaan sellaisen nimen käytöstä, joka liittyy läheisesti kantajan historiaan ja sen tuotteiden kaupan pitämiseen.
111
Lisäksi edellä 99 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä ei seuraa, että perustellun syyn käsite edellyttäisi kyseisen merkin tunnistamisen tiettyä tasoa, investointien tiettyä tasoa, myynninedistämispyrkimyksiä tai tietyn markkinaosuuden hallintaa. Tämän oikeuskäytännön mukaan perustellun syyn olemassaolon osoittaminen on nimittäin osa kaikkien merkityksellisten tekijöiden kokonaisvaltaista tarkastelua, jonka tarkoituksena on selvittää, onko kyseistä merkkiä tosiasiallisesti käytetty markkinoilla ennen laajalti tunnetun tavaramerkin hakemista ja onko tämä käyttö tapahtunut vilpittömässä mielessä (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 6.2.2014, Leidseplein Beheer ja de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, 60 kohta).
112
Kuten edellä 106 kohdassa on todettu, valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 99–106 kohdassa tarkastelemat todisteet osoittavat kuitenkin, että kantaja on markkinoinut merkittävässä osassa unionia pastatuotteita eri tavaramerkeillä, jotka sisältävät sanaosan ”pastazara”. Lisäksi kantajan eri kansallisissa tuomioistuimissa vireille panemat oikeusriidat, joissa vedotaan sanaosan ”pastazara” sisältäviin merkkeihin ja joihin valituslautakunta viittaa riidanalaisen päätöksen 105 kohdassa, osoittavat kantajan pyrkimyksiä puolustaa mainittujen merkkien käyttöään.
113
Lopuksi valituslautakunta hylkäsi virheellisesti tehottomina kantajan väitteet, jotka koskivat sen vilpitöntä mieltä. Sen, joka väittää, että on olemassa perusteltu syy käyttää merkkiä, joka on samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, vilpitön mieli on nimittäin yksi merkityksellinen seikka asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa säädetyn edellytyksen osalta suoritettavassa kokonaisarvioinnissa (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 6.2.2014, Leidseplein Beheer ja de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, 56 kohta).
114
Edellä esitetyn perusteella on todettava, että vaikka valituslautakunta ei jättänyt täysin huomiotta todisteita, joiden mukaan kantaja on käyttänyt osatekijän ”pastazara” sisältäviä merkkejä, joista eräät ovat olleet rekisteröityinä vuosikymmeniä luokkaan 30 kuuluvia elintarvikkeita varten, ja vaikka se totesi aivan oikein, että kantajan toteuttama nimen ”Zara” käyttö liittyy sen toiminnan todelliseen alkuperään, mainittu valituslautakunta ei kuitenkaan tehnyt päätelmiä näistä toteamuksista arvioidessaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun perustellun syyn olemassaolon osoittamiseksi merkityksellisiä tekijöitä.
115
Kun nimittäin otetaan huomioon yhtäältä se, että kantaja on käyttänyt sanaosan ”pastazara” sisältäviä merkkejä ennen laajalti tunnetun tavaramerkin hakemista, kuten edellä 103 kohdassa on todettu, ja toisaalta edellä 99 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitetut seikat, jotka voivat osoittaa, että tämä aikaisempi käyttö on tapahtunut vilpittömässä mielessä, kuten riidanalaisen päätöksen 76 kohdassa mainittu kyseisten tavaroiden samankaltaisuuden puuttuminen, riidanalaisen päätöksen 99–106 kohdassa mainitut eri todisteet, jotka liittyvät kantajan toiminnan historiaan ja sen siteeseen aikaisemmin Zarana tunnettuun kaupunkiin, sanaosan ”pastazara” sisältävillä merkeillä varustettujen tuotteiden kaupan pitämisen laajuus merkittävässä osassa unionia, kantajan pyrkimykset puolustaa tätä käyttöä sekä mainittujen merkkien käytön taloudellinen ja kaupallinen merkitys kantajan toiminnalle, valituslautakunta totesi virheellisesti, ettei kantaja ole osoittanut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun perustellun syyn olemassaoloa sanaosan ”pastazara” käytölle haetussa tavaramerkissä.
116
Näin ollen edellä 91 kohdassa todetun kantajan ainoan kanneperusteen kolmannen osan hyväksymisen lisäksi on joka tapauksessa hyväksyttävä mainitun kanneperusteen viides osa, ja riidanalainen päätös on näin ollen kumottava.
[– –]
Näillä perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) viidennen valituslautakunnan 3.6.2024 tekemä päätös (asia R 1576/2023-5) kumotaan.
2)
EUIPO vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan puolet Ffauf Italia SpA:n oikeudenkäyntikuluista.
3)
Industria de Diseño Textil, SA vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan puolet Ffauf Italian oikeudenkäyntikuluista.
Marcoulli
Tomljenović
Spangsberg Grønfeldt
Julistettiin Luxemburgissa 10 päivänä syyskuuta 2025.
Allekirjoitukset
(
*1
)	Oikeudenkäyntikieli: englanti.
(
1
)	Tuomiosta on otettu tähän vain kohdat, joiden julkaisemista unionin yleinen tuomioistuin pitää aiheellisena.