62004TJ0007(01)
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Primeira Secção)
12 de Novembro de 2008 (
*1
)
«Marca comunitária — Processo de oposição — Pedido de marca figurativa comunitária Limoncello della Costiera Amalfitana shaker — Marca nominativa nacional anterior LIMONCHELO — Motivo relativo de recusa — Risco de confusão — Artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.o 40/94 — Recurso de decisão do Tribunal de Primeira Instância — Remessa do processo pelo Tribunal de Justiça»
No processo T-7/04,
Shaker di L. Laudato & C. Sas, com sede em Vietri sul Mare (Itália), representada por F. Sciaudone, advogado,
recorrente,
contra
Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por O. Montalto e P. Bullock, na qualidade de agentes,
recorrido,
sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do IHMI:
Limiñana y Botella, SL, com sede em Monforte del Cid (Espanha),
que tem por objecto um recurso da decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 24 de Outubro de 2003 (processo R 933/2002-2), relativa a um processo de oposição entre a Limiñana y Botella, SL, e a Shaker di L. Laudato & C. Sas,
O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Primeira Secção),
composto por: V. Tiili (relator), presidente, F. Dehousse e I. Wiszniewska-Białecka, juízes,
secretário: J. Palacio González, administrador principal,
vistos os autos e após a audiência de 17 de Junho de 2008,
profere o presente
Acórdão
Antecedentes do litígio
1
Em 20 de Outubro de 1999, a recorrente, Shaker di L. Laudato & C. Sas, apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento (CE) n.o 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado.
2
A marca cujo registo foi pedido é o sinal figurativo a seguir reproduzido que, de acordo com a descrição constante do pedido, é de cor azul, azul-claro, amarela, encarnada e branca:
3
Os produtos para os quais foi pedido o registo fazem parte, na sequência de uma intervenção do IHMI de 23 de Novembro de 1999 e da retirada de uma classe, das classes 29 e 33, na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem, relativamente a cada uma dessas classes, após uma limitação, à seguinte descrição:
—
classe 29: «[G]eleias, doces, compotas»;
—
classe 33: «Licor de limão proveniente da costa amalfitana».
4
Este pedido foi publicado no Boletim de Marcas Comunitárias n.o 30/2000, de 17 de Abril de 2000.
5
Em 1 de Junho de 2000, a Limiñana y Botella, SL, deduziu, ao abrigo do artigo 42.o do Regulamento n.o 40/94, oposição ao registo da marca pedida. A oposição baseava-se no registo espanhol n.o 2 020 372, pedido em 27 de Março de 1996, da marca nominativa LIMONCHELO, que designa produtos da classe 33 («Vinhos, bebidas espirituosas e licores»).
6
A oposição era relativa a uma parte dos produtos designados no pedido de marca comunitária, a saber, os produtos da classe 33. Baseava-se em todos os produtos abrangidos pela marca anterior.
7
O motivo invocado como fundamento da oposição era o mencionado no artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94.
8
Por decisão de 9 de Setembro de 2002, a Divisão de Oposição admitiu a referida oposição. Considerou que existia um risco de confusão no território espanhol, dada a identidade dos produtos em causa e a semelhança visual e fonética entre as marcas em conflito.
9
Em 7 de Novembro de 2002, a recorrente interpôs recurso no IHMI, ao abrigo dos artigos 57.o a 62.o do Regulamento n.o 40/94, da decisão da Divisão de Oposição.
10
Por decisão de 24 de Outubro de 2003 (a seguir «decisão impugnada»), a Segunda Câmara de Recurso negou provimento ao recurso. Considerou que, dada a semelhança entre as marcas em conflito e a identidade dos produtos em causa, existia um risco de os consumidores espanhóis confundirem ou associarem a sua origem comercial.
Tramitação processual no Tribunal de Primeira Instância e no Tribunal de Justiça
11
Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 7 de Janeiro de 2004, a recorrente interpôs um recurso destinado à anulação da decisão impugnada, invocando, em primeiro lugar, a violação do artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94, em segundo lugar, desvio de poder e, em terceiro lugar, a violação do dever de fundamentação.
12
Através do acórdão de 15 de Junho de 2005, Shaker/IHMI — Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T-7/04, Colect., p. II-2305, a seguir «acórdão do Tribunal de Primeira Instância»), o Tribunal julgou o recurso procedente e anulou a decisão impugnada.
13
Nesse acórdão, o Tribunal verificou, antes de mais, a identidade dos produtos e, em seguida, procedeu à comparação das marcas em causa. Declarou que a representação do prato redondo decorado com limões era a componente dominante da marca (n.o 59 do acórdão do Tribunal de Primeira Instância). Considerou que os seus elementos nominativos não eram dominantes no plano visual e que, portanto, não era necessário analisar as características fonéticas ou conceptuais desses elementos (n.os 60 a 64 do acórdão do Tribunal de Primeira Instância).
14
Segundo o Tribunal, o carácter dominante da representação figurativa de um prato redondo decorado com limões relativamente aos outros elementos da marca pedida impedia qualquer risco de confusão baseado na existência de semelhanças visuais, fonéticas ou conceptuais dos termos «limonchelo» e «limoncello» que figuram nas marcas em causa. Observou também que a predominância da componente figurativa constituída por um prato redondo decorado com limões na marca pedida tornava irrelevante, no caso em apreço, a apreciação dos elementos distintivos da marca anterior, uma vez que a proeminência de um prato redondo decorado com limões impedia qualquer risco de confusão com a marca anterior (n.o 68 do acórdão do Tribunal de Primeira Instância).
15
O Tribunal considerou, portanto, que, apesar da identidade dos produtos visados, o grau de semelhança entre as marcas em causa não era suficientemente elevado para que exista risco de confusão (n.o 69 do acórdão do Tribunal de Primeira Instância). Por conseguinte, acolheu o primeiro fundamento, decidiu que não era necessário examinar os outros fundamentos e anulou a decisão impugnada.
16
Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 9 de Setembro de 2005, o IHMI interpôs recurso da decisão do Tribunal de Primeira Instância, pedindo ao Tribunal de Justiça que a anulasse. Em apoio do seu recurso, o IHMI invocou dois fundamentos, mas renunciou ao segundo no decurso do processo no Tribunal de Justiça, na sequência de uma rectificação operada pelo Tribunal de Primeira Instância, por despacho de 12 de Janeiro de 2006. O fundamento mantido pelo IHMI no âmbito do seu recurso assentava na interpretação e aplicação erradas do artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94.
17
Com o acórdão de 12 de Junho de 2007, IHMI/Shaker (C-334/05 P, Colect., p. I-4529, a seguir «acórdão do Tribunal de Justiça» ou «acórdão IHMI/Shaker»), o Tribunal de Justiça anulou o acórdão do Tribunal de Primeira Instância, remeteu o processo a este último e reservou para final a decisão quanto às despesas.
18
No seu acórdão, o Tribunal de Justiça afirmou, nomeadamente:
«37
No caso vertente, o Tribunal de Primeira Instância sublinhou, no n.o 49 do acórdão recorrido, a jurisprudência […] segundo a qual a apreciação global do risco de confusão deve basear-se na impressão de conjunto produzida pelos sinais em causa.
38
Porém, esclareceu, no n.o 54 do acórdão recorrido, que, se a marca cujo registo é pedido for uma marca complexa com carácter visual, a apreciação da sua impressão de conjunto assim como a determinação de um eventual elemento dominante devem ser efectuadas com base numa análise visual. Acrescentou que, nessa hipótese, apenas na medida em que um eventual elemento dominante desta comportasse aspectos semânticos não visuais é que haveria que proceder, sendo esse o caso, à comparação entre este elemento, por um lado, e a marca anterior, por outro, tendo também em conta os outros aspectos semânticos, como os aspectos fonéticos ou os conceitos abstractos pertinentes.
39
Partindo destas considerações, o Tribunal de Primeira Instância, no âmbito da análise dos sinais em causa, entendeu, antes de mais, que a marca cujo registo é pedido compreendia um elemento dominante constituído pela representação de um prato redondo decorado com limões. Em seguida, deduziu daqui, nos n.os 62 a 64 do acórdão recorrido, que não era necessário analisar as características fonéticas ou conceptuais dos outros elementos dessa marca. Por fim, concluiu, no n.o 66 do mesmo acórdão, que o carácter dominante da representação figurativa de um prato redondo decorado com limões relativamente aos outros elementos da referida marca impedia qualquer risco de confusão baseado na existência de semelhanças visuais, fonéticas ou conceptuais dos termos ‘limonchelo’ e ‘limoncello’ que figuram nas marcas em causa.
40
Ora, ao proceder desta forma, o Tribunal de Primeira Instância não efectuou uma apreciação global do risco de confusão entre as marcas.
41
Com efeito, importa sublinhar que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, no quadro do exame da existência de um risco de confusão, a apreciação da semelhança entre duas marcas não se pode limitar a ter em consideração apenas um[a] componente de uma marca complexa e a compará-l[a] com outra marca. Pelo contrário, é necessário operar tal comparação mediante o exame das marcas em causa, cada uma delas considerada no seu conjunto, o que não exclui que a impressão de conjunto produzida na memória do público [relevante] por uma marca complexa possa, em determinadas circunstâncias, ser dominada por um[a] ou vári[a]s d[a]s s[ua]s componentes […].
42
[…] [S]ó se todas as outras componentes da marca forem negligenciáveis é que a apreciação da semelhança pode depender unicamente da componente dominante.
43
Daqui se conclui que o Tribunal de Primeira Instância aplicou erradamente o artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94.
44
Nestes termos, o IHMI tem razão quando sustenta que o acórdão recorrido está viciado por erro de direito.»
Tramitação processual e pedidos das partes após a remessa do processo ao Tribunal de Primeira Instância
19
Por carta de 19 de Junho de 2007, o secretário do Tribunal de Primeira Instância convidou as partes a apresentar, no prazo de dois meses após a notificação do acórdão do Tribunal de Justiça, as suas observações escritas, nos termos do artigo 119.o, n.o 1, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, relativas ao rumo a dar ao referido acórdão no presente processo.
20
A recorrente e o IHMI apresentaram na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância as suas observações no prazo fixado, a saber, em 3 e 31 de Julho de 2007, respectivamente. A interveniente não apresentou observações no prazo fixado.
21
Nas suas observações, a recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
—
anular a decisão impugnada e, ao reformá-la, rejeitar a oposição;
—
condenar o IHMI em todas as despesas relativas aos processos no Tribunal de Primeira Instância e no Tribunal de Justiça.
22
Nas suas observações, o IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:
—
a título principal, negar provimento ao recurso e condenar a recorrente em todas as despesas relativas aos processos no Tribunal de Primeira Instância e no Tribunal de Justiça;
—
a título subsidiário, se considerar que o IHMI deve ser vencido quanto ao mérito, e tendo em conta que o seu recurso foi considerado procedente pelo Tribunal de Justiça, repartir as despesas entre as partes ou decidir que cada parte suportará as suas próprias despesas.
Questão de direito
23
A recorrente invocou três fundamentos em apoio do seu recurso. O primeiro era relativo à violação do artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94, o segundo a desvio de poder e o terceiro à violação do dever de fundamentação.
Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94
24
A recorrente afirma que não existe risco de confusão entre as marcas em conflito, porque as semelhanças entre elas não são suficientes. Além disso, a marca anterior possuía apenas um carácter distintivo fraco, constituído pela simples tradução espanhola do termo «limoncello», que descreve de modo geral o licor preparado com cascas de limões e álcool. Segundo a recorrente, a Câmara de Recurso não efectuou um exame global das marcas em conflito, tendo considerado, erradamente, que o termo «limoncello» era o elemento dominante da marca pedida.
25
O IHMI defende que a Câmara de Recurso apreciou correctamente a existência do risco de confusão.
26
A título liminar, há que lembrar que a validade de uma marca nacional, no caso em apreço, a da interveniente, não pode ser posta em causa no âmbito de um processo de registo de uma marca comunitária, mas apenas no âmbito de um pedido de anulação formulado no Estado-Membro em causa [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Matratzen Concord/IHMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Colect., p. II-4335, n.o 55, e de 13 de Dezembro de 2007, Xentral/IHMI — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, Colect., p. II-5213, n.o 36]. Assim, a marca LIMONCHELO deve ser considerada uma marca válida em Espanha para fins do presente processo.
27
Nos termos do artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94, após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida. O risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior. Por outro lado, por força do artigo 8.o, n.o 2, alínea a), ii), do Regulamento n.o 40/94, há que entender por marcas anteriores as marcas registadas num Estado-Membro, cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária.
28
Segundo jurisprudência assente, constitui risco de confusão o risco de que o público possa crer que os produtos ou serviços em causa são provenientes da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente.
29
De acordo com esta mesma jurisprudência, o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, segundo a percepção que o público relevante tem dos sinais e dos produtos ou serviços em causa, atentos todos os factores relevantes do caso, nomeadamente a interdependência entre a semelhança dos sinais e dos produtos ou dos serviços designados [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Colect., p. II-2821, n.os 31 a 33 e jurisprudência aí referida].
30
Para efeitos desta apreciação global, é suposto que o consumidor médio esteja normalmente informado e seja razoavelmente atento e avisado. Há, entretanto, que tomar em consideração o facto de o nível de atenção do consumidor médio ser susceptível de variar em função da categoria de produtos ou serviços em causa e a circunstância de que o consumidor raramente tem a possibilidade de proceder a uma comparação directa entre as diferentes marcas, antes devendo confiar na imagem imperfeita que destas conserva na memória [acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.o 26, e acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 30 de Junho de 2004, BMI Bertollo/IHMI — Diesel (DIESELIT), T-186/02, Colect., p. II-1887, n.o 38].
31
No presente caso, a marca na qual se baseia a oposição é uma marca nacional registada em Espanha. Por conseguinte, o território relevante para a análise do risco de confusão é o território espanhol.
32
Uma vez que os produtos em causa são produtos de consumo corrente, o público relevante é constituído pelos consumidores médios espanhóis, que se presume estarem normalmente informados e razoavelmente atentos e avisados.
33
É pacífico que os produtos da classe 33 abrangidos pelas marcas em conflito são idênticos. Efectivamente, a Divisão de Oposição e a Câmara de Recurso consideraram que os licores designados pela marca anterior abrangiam também os licores de limão provenientes da costa amalfitana. Assim, não há que aprofundar a análise da semelhança dos produtos em causa.
Quanto à comparação dos sinais em conflito
34
Como resulta de jurisprudência assente, a apreciação global do risco de confusão deve, em matéria de semelhança visual, fonética ou conceptual dos sinais em conflito, basear-se na impressão de conjunto produzida por estes, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 14 de Outubro de 2003, Phillips-Van Heusen/IHMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Colect., p. II-4335, n.o 47 e jurisprudência aí referida].
35
A recorrente considera que os sinais em causa não são semelhantes, ao passo que o IHMI entende que o são.
36
Os sinais em conflito são os seguintes:
Marca anterior
Marca pedida
LIMONCHELO
37
A marca anterior é constituída por um único elemento, a saber, o elemento nominativo LIMONCHELO. Sendo o único elemento desta marca, o argumento da recorrente, segundo o qual essa palavra se tornara usual na língua espanhola, é irrelevante para efeitos da comparação dos sinais em conflito.
38
A marca pedida é, em sua opinião, uma marca figurativa, composta pelo termo «limoncello», escrito a branco, pela expressão «della costiera amalfitana», escrita a amarelo, pelo termo «shaker», escrito a azul num enquadramento com fundo branco cuja letra «k» representa um copo e pela representação figurativa de um grande prato redondo cujo centro é branco e a borda decorada, por um lado, com desenhos representando limões amarelos num fundo escuro e, por outro, com uma barra descontínua turquesa e branca. O conjunto destas componentes da marca pedida está situado num fundo azul-escuro.
39
A Câmara de Recurso considerou que a palavra «limoncello» constituía o elemento dominante da marca pedida e que, portanto, os sinais em conflito eram visual e foneticamente quase idênticos, enquanto a recorrente afirma, no essencial, que, uma vez que a palavra «limoncello» não possui carácter distintivo, já que designa os licores à base de limão, não pode constituir o elemento dominante dessa marca para efeitos da comparação dos sinais em conflito.
40
Impõe-se recordar que, segundo a jurisprudência, a apreciação da semelhança entre duas marcas não se pode limitar a ter em consideração apenas uma componente de uma marca complexa e a compará-la com outra marca. Pelo contrário, é necessário operar tal comparação mediante o exame das marcas em causa, cada uma delas considerada no seu conjunto, o que não exclui que a impressão de conjunto produzida na memória do público relevante por uma marca complexa possa, em determinadas circunstâncias, ser dominada por uma ou várias das suas componentes. Só se todas as outras componentes da marca forem negligenciáveis é que a apreciação da semelhança pode depender unicamente da componente dominante. É o que acontece, nomeadamente, quando tal componente é susceptível de, por si só, dominar a imagem da referida marca que o público relevante retém na memória, de tal forma que todas as outras componentes da marca são negligenciáveis na impressão geral por ela suscitada [acórdão IHMI/Shaker, já referido, n.os 41 e 42, e acórdão do Tribunal de Justiça de 20 de Setembro de 2007, Nestlé/IHMI, C-193/06 P, não publicado na Colectânea, n.os 42 e 43).
41
Cumpre salientar, antes de mais, que o elemento figurativo da marca pedida, que consiste na imagem do prato redondo decorado com limões, ocupa visualmente um lugar tão importante nesta última como a palavra «limoncello». Em seguida, importa referir que as palavras «della», «costiera» e «amalfitana» estão situadas por baixo da palavra «limoncello» e estão escritas em caracteres muito mais pequenos de cor amarela sendo, portanto, claramente secundárias relativamente à palavra «limoncello». Quanto à palavra «shaker», apenas se vislumbra no conjunto da marca, porque está situada por baixo da mesma e está escrita em pequenos caracteres azuis num enquadramento com fundo branco. A imagem do copo na letra «k» passa quase despercebida. O elemento «shaker» é assim negligenciável na impressão de conjunto produzida pela marca pedida.
42
Além disso, recorde-se que os consumidores dos produtos em causa estão habituados a designá-los e a reconhecê-los em função do elemento nominativo que serve para os identificar [v., neste sentido, acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 13 de Julho de 2005, Murúa Entrena/IHMI — Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T-40/03, Colect., p. II-2831, n.o 56, e de 12 de Março de 2008, Sebirán/IHMI — El Coto de Rioja (Coto d’Arcis), T-332/04, não publicado na Colectânea, n.o 38]. Na medida em que o elemento figurativo da marca pedida consiste unicamente num prato redondo decorado com limões, este elemento não chama a atenção dos consumidores médios dos produtos em causa, que são regularmente confrontados com imagens de limões colocadas nos licores à base de limão. Em contrapartida, quanto à palavra «limoncello», dado o seu lugar proeminente e a sua posição face aos outros elementos, o facto de estar escrita em grandes caracteres brancos num fundo azul, o que a destaca bastante desse fundo, e o seu tamanho face a todos os outros elementos nominativos desta marca complexa, é a palavra que o público relevante guarda na memória. Assim, não se pode aceitar o argumento da recorrente segundo o qual o prato redondo decorado com limões, embora sendo um elemento decorativo, é mais apto que o elemento nominativo para distinguir os produtos designados e para captar a atenção do consumidor em causa.
43
Nestas circunstâncias, há que considerar que a palavra «limoncello» é susceptível de dominar a impressão de conjunto produzida na memória do público relevante pela marca pedida.
44
Esta conclusão não pode ser posta em causa pelo argumento da recorrente segundo o qual a palavra «limoncello» não tem carácter distintivo, por ser descritiva. Sem, no entanto, examinar a questão de saber se a palavra «limoncello» é descritiva para o público relevante, cumpre recordar que, de qualquer modo, o eventual fraco carácter distintivo de um elemento de uma marca complexa não implica necessariamente que ele não possa constituir um elemento dominante, quando, nomeadamente, devido à sua posição no sinal ou à sua dimensão, seja susceptível de se impor na percepção do consumidor e de ser retido na memória deste [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 13 de Junho de 2006, Inex/IHMI — Wiseman (Representação de uma pele de vaca), T-153/03, Colect., p. II-1677, n.o 32, e acórdão PAGESJAUNES.COM, já referido, n.o 54; v., também, neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 13 de Julho de 2004, AVEX/IHMI — Ahlers (a), T-115/02, Colect., p. II-2907, n.o 20].
45
Por conseguinte, o Tribunal não tem de se pronunciar, nesta fase da análise, sobre o eventual fraco carácter distintivo da palavra «limoncello», dado que é evidente, tendo em conta as considerações expostas nos n.os 41 a 43 supra, que esta palavra é a palavra susceptível de se impor à percepção do público relevante e de ser por este memorizada (v., neste sentido, acórdão PAGESJAUNES.COM, já referido, n.o 55).
46
Assim, no que respeita à comparação visual dos sinais em conflito, cada um considerado no seu conjunto, há que referir que existe uma certa semelhança entre si. Efectivamente, as palavras «limoncello» e «limonchelo» são visualmente quase idênticas e, portanto, importa observar que a marca anterior está incluída na marca pedida. Há que salientar que as diferenças ligadas ao aditamento do prato redondo decorado com limões e de outros elementos nominativos ou figurativos que são negligenciáveis ou, pelo menos, secundários, como foi afirmado no n.o 41 supra, não são suficientemente importantes para afastar esta semelhança gerada pela palavra «limoncello», que constitui a primeira palavra da marca pedida e, assim, chama mais a atenção do consumidor.
47
Quanto à comparação fonética, importa referir que as palavras «limoncello» e «limonchelo» são foneticamente semelhantes. As duas primeiras sílabas, «li» e «mon», pronunciam-se de maneira idêntica e as duas sílabas «cello» e «chelo», embora escritas de maneira diferente, pronunciam-se da mesma maneira em Espanha. Com efeito, contrariamente ao que afirma a recorrente, verifica-se que o público espanhol pronuncia a palavra «limoncello» de acordo com as regras de pronúncia italianas, ou seja, da mesma maneira que a palavra «limonchelo» em espanhol. Ainda que as marcas em conflito difiram quanto ao número de palavras, existe uma semelhança fonética entre estas marcas, porque a marca anterior está inteiramente contida na marca pedida.
48
Além disso, o elemento comum às duas marcas em causa constitui a primeira palavra da marca pedida e pronuncia-se assim em primeiro lugar. Nem o aditamento da expressão «della costiera amalfitana» nem o aditamento da palavra «shaker» põem em causa esta semelhança, porque de modo nenhum se pode excluir que em pedidos orais o consumidor em causa pronuncie unicamente essa primeira palavra. É notório que o licor à base de limão é frequentemente consumido na sequência de um pedido feito oralmente, como digestivo no fim de uma refeição. A este propósito, não pode ser acolhido o argumento da recorrente, segundo o qual, no restaurante, o cliente pede o produto de uma forma genérica («um limoncello») sem o poder fazer com base numa marca específica, e que a compra relevante é assim a efectuada anteriormente pelo restaurante, que tem efectivamente a possibilidade de seleccionar o produto com base numa marca. Com efeito, os restaurantes podem dispor de várias marcas e, portanto, o consumidor final pode também fazer uma escolha aquando do seu pedido. A palavra «limoncello» constitui, portanto, o elemento dominante da marca pedida do ponto de vista fonético. Consequentemente, existe uma semelhança fonética importante entre os sinais em conflito.
49
No que respeita à comparação conceptual dos sinais em conflito, não está excluído que as palavras «limoncello» ou «limonchelo» possam fazer alusão a um licor à base de limão. Quanto à expressão «della costiera amalfitana», é provavelmente entendida como indicando que o produto em causa vem de uma certa costa. Portanto, o significado conceptual da marca pedida para o público espanhol é «licor à base de limão, proveniente de uma certa costa». Assim, a única diferença conceptual relativamente à marca anterior consiste na precisão de que este licor vem de uma certa costa. Ora, nada impede que os produtos abrangidos pela marca anterior venham da mesma costa, ainda que a palavra que constitui essa marca seja escrita de acordo com as regras ortográficas espanholas. Além disso, há que lembrar que não se pode excluir qualquer risco de confusão pelo simples facto de os lugares de produção das bebidas em causa serem diferentes (v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.os 29 e 30, e despacho do Tribunal de Justiça de24 de Abril de 2007, Castellblanch/IHMI, C-131/06 P, não publicado na Colectânea, n.o 46). Por conseguinte, existe também uma semelhança conceptual dos sinais em conflito.
50
Nestas circunstâncias, há que concluir que existe uma certa semelhança entre as marcas em causa. Por consequência, não se pode aceitar a afirmação da Câmara de Recurso, no n.o 21 da decisão impugnada, segundo a qual as marcas são quase idênticas do ponto de vista visual e do ponto de vista fonético. No entanto, este erro não é suficiente, por si só, para conduzir à anulação da decisão impugnada se a Câmara de Recurso concluiu correctamente que existia risco de confusão.
51
Por isso, importa ainda apreciar globalmente se existe risco de confusão entre as marcas em conflito.
Quanto ao risco de confusão
52
Cumpre recordar que a apreciação global do risco de confusão implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta, nomeadamente, a semelhança das marcas e dos produtos ou dos serviços abrangidos. Assim, um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou os serviços abrangidos pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas e vice-versa (acórdão Canon, já referido, n.o 17).
53
A posição da Câmara de Recurso quanto à existência de um risco de confusão está exposta, no n.o 22 da decisão impugnada, da seguinte forma:
«Dada a semelhança entre as marcas e a identidade dos produtos que designam, da classe 33, existe um risco de os consumidores espanhóis confundirem ou associarem a sua origem comercial.»
54
A recorrente defende que as diferenças visuais, fonéticas e conceptuais entre os sinais em conflito compensam a identidade dos produtos em causa e que, portanto, não existe qualquer risco de confusão entre as marcas em conflito, o que é reforçado pelo fraco carácter distintivo da marca anterior LIMONCHELO, que, assim, apenas beneficia de uma protecção reduzida.
55
Refira-se, a este respeito, que a Câmara de Recurso não examinou, de todo, o carácter distintivo da marca anterior LIMONCHELO ou da palavra italiana «limoncello». No entanto, ainda que a Câmara de Recurso tenha errado ao não reconhecer a estas palavras um carácter distintivo fraco, tal erro não pode conduzir à anulação da decisão impugnada.
56
Com efeito, há que salientar que o reconhecimento de carácter distintivo fraco à marca anterior não impede que se conclua pela existência de um risco de confusão no caso em apreço. Efectivamente, embora o carácter distintivo da marca anterior deva ser tomado em consideração para apreciar o risco de confusão (v., por analogia, acórdão Canon, já referido, n.o 24), mais não é do que um elemento entre outros, a que se deve atender no momento dessa apreciação. Assim, mesmo em presença de uma marca anterior com fraco carácter distintivo, pode existir um risco de confusão, designadamente, em virtude de uma semelhança dos sinais e dos produtos ou serviços em causa [acórdão PAGESJAUNES.COM, já referido, n.o 70; v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 16 de Março de 2005, L’Oréal/IHMI — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Colect., p. II-949, n.o 61].
57
Acresce que a tese defendida, a este respeito, pela recorrente teria por efeito neutralizar o factor relativo à semelhança das marcas, em benefício do que assenta no carácter distintivo da marca nacional anterior, ao qual seria atribuída uma importância excessiva. Donde resultaria que, quando a marca nacional anterior apenas fosse dotada de fraco carácter distintivo, só existiria risco de confusão no caso da sua reprodução integral pela marca cujo registo é pedido, e isto seja qual for o grau de semelhança entre os sinais em causa (despacho do Tribunal de Justiça de 27 de Abril de 2006, L’Oréal/IHMI, C-235/05 P, não publicado na Colectânea, n.o 45). Porém, tal resultado não seria conforme com a própria natureza da apreciação global que as autoridades competentes estão encarregadas de realizar por força do artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94 (acórdão do Tribunal de Justiça de 15 de Março de 2007, T.I.M.E. ART/Devinlec e IHMI, C-171/06 P, não publicado na Colectânea, n.o 41, e acórdão PAGESJAUNES.COM, já referido, n.o 71).
58
Resulta do exposto, em especial do facto de o público relevante guardar apenas na memória uma imagem imperfeita das marcas em causa, de modo que o seu elemento comum, a palavra «limoncello» ou «limonchelo», gera uma certa semelhança entre elas, e da interdependência dos diferentes factores a ter em consideração, sendo os produtos em causa idênticos, que existe, no caso em apreço, um risco de confusão.
59
Por conseguinte, importa declarar que a Câmara de Recurso concluiu correctamente pela existência de um risco de confusão. Portanto, o primeiro fundamento deve ser considerando improcedente.
Quanto ao segundo fundamento, relativo a desvio de poder
60
A recorrente considera que, dado o erro manifesto de apreciação que vicia a decisão impugnada, o IHMI incorreu em desvio de poder.
61
Segundo a recorrente, o carácter manifesto do erro de apreciação do IHMI resulta, por um lado, do facto de ter tomado unicamente em consideração o termo «limoncello» da marca pedida na avaliação do risco de confusão com a marca anterior, o que é incompatível com uma apreciação global dos diversos factores susceptíveis de criar um risco de confusão.
62
Por outro lado, a recorrente considera que existe um erro manifesto de apreciação nas posições adoptadas pelo IHMI no decurso do processo, por serem totalmente contraditórias. A esse propósito, confronta a carta do IHMI de 23 de Novembro de 1999 com a decisão impugnada.
63
O IHMI contesta os argumentos da recorrente.
64
Cumpre recordar que a noção de desvio de poder tem um alcance preciso em direito comunitário e se refere ao facto de uma autoridade administrativa utilizar os seus poderes com um objectivo diverso daquele para que lhe foram conferidos. A este respeito, é jurisprudência constante que uma decisão só está viciada por desvio de poder quando se verifique, com base em indícios objectivos, pertinentes e concordantes, ter sido tomada para alcançar fins diversos dos invocados [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 24 de Abril de 1996, Industrias Pesqueras Campos e o./Comissão, T-551/93 e T-231/94 a T-234/94, Colect., p. II-247, n.o 168; de 12 de Janeiro de 2000, DKV/IHMI (COMPANYLINE), T-19/99, Colect., p. II-1, n.o 33; de 19 de Setembro de 2001, Henkel/IHMI (Pastilha redonda vermelha e branca), T-337/99, Colect., p. II-2597, n.o 66; e de 12 de Dezembro de 2002, eCopy/IHMI (ECOPY), T-247/01, Colect., p. II-5301, n.o 22].
65
Importa salientar que a recorrente não apresenta qualquer elemento do qual se possa deduzir que a adopção da decisão impugnada tinha outro fim que não o de verificar se o registo da marca pedida devia ou não ser recusado com base no artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94.
66
No que respeita à alegada tomada em consideração unicamente do termo «limoncello», basta recordar que, como foi acima referido, a Câmara de Recurso concluiu correctamente pela existência, no caso em apreço, de um risco de confusão entre as marcas em conflito. Portanto, os alegados erros que a Câmara de Recurso teria eventualmente cometido ao chegar a esta conclusão não bastam para conduzir à anulação da decisão impugnada.
67
No que respeita à posição alegadamente contraditória adoptada pelo IHMI, a recorrente indica que, ao afirmar na sua carta de 23 de Novembro de 1999 a necessidade de limitar o pedido de registo à classe específica dos produtos constituída por licores de limão provenientes da costa amalfitana, devido à especificidade da origem do limoncello na determinação da escolha do consumidor, o IHMI quis evitar o risco de confusão quanto à proveniência do licor. O IHMI afirmou assim a capacidade intrínseca da marca pedida para identificar o licor de limão produzido na zona da costa amalfitana. Em contrapartida, na decisão impugnada, a Câmara de Recurso considerou, contraditoriamente, segundo a recorrente, que a mesma expressão podia criar um risco de confusão no espírito do consumidor médio espanhol.
68
Esta argumentação não pode ser acolhida. Com efeito, ao pedir a limitação da categoria de produtos para os quais a marca pedida pode ser registada, o IHMI verificava se os motivos absolutos de recusa e, nomeadamente, o artigo 7.o, n.o 1, alínea g), do Regulamento n.o 40/94 se aplicavam à marca pedida, na medida em que podia existir, sem essa limitação, o risco de o consumidor ser defraudado quanto à origem geográfica do produto abrangido pela marca. Portanto, o IHMI não afirmou, de todo, que a indicação geográfica exclui qualquer risco de confusão no caso de uma eventual oposição suscitada no âmbito do artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do mesmo regulamento.
69
Por conseguinte, há que considerar o segundo fundamento improcedente.
Quanto ao terceiro fundamento, relativo ao dever de fundamentação
70
A recorrente afirma que a decisão impugnada está viciada por falta de fundamentação na medida em que não revela de modo claro e inequívoco o raciocínio da Câmara de Recurso. A fundamentação da decisão impugnada caracteriza-se pelas numerosas omissões da Câmara de Recurso na sua comparação dos sinais e na sua avaliação do risco de confusão.
71
O IHMI contesta os argumentos da recorrente.
72
Na medida em que os argumentos da recorrente respeitam a uma acusação relativa a um erro manifesto de apreciação, foram já examinados no âmbito do primeiro fundamento.
73
No que respeita à fundamentação da decisão impugnada enquanto tal, há que recordar, antes de mais, que, por força do artigo 73.o, primeiro período, do Regulamento n.o 40/94, as decisões do IHMI devem ser fundamentadas. Por outro lado, a regra 50, n.o 2, alínea h), do Regulamento (CE) n.o 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.o 40/94 (JO L 303, p. 1), dispõe que a decisão da Câmara de Recurso deve incluir os fundamentos da decisão. Esta obrigação tem o mesmo alcance que a que está consagrada no artigo 253.o CE. É jurisprudência constante que a fundamentação exigida pelo artigo 253.o CE deve revelar de modo claro e inequívoco a razão de decidir do autor do acto. Esta obrigação tem o duplo objectivo de permitir, por um lado, aos interessados conhecerem as justificações da medida adoptada, para defenderem os seus direitos, e, por outro, ao juiz comunitário exercer a sua fiscalização da legalidade da decisão. A questão de saber se a fundamentação de uma decisão preenche estes requisitos deve ser analisada à luz não apenas do seu teor mas também do seu contexto, bem como do conjunto das regras jurídicas que regem a matéria em causa [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 28 de Abril de 2004, Sunrider/IHMI — Vitakraft-Werke Wührmann e Friesland Brands (VITATASTE e METABALANCE 44), T-124/02 e T-156/02, Colect., p. II-1149, n.os 72 e 73, e de 21 de Novembro de 2007, Wesergold Getränkeindustrie/IHMI — Lidl Stiftung (VITAL FIT), T-111/06, não publicado na Colectânea, n.o 62].
74
A recorrente critica a Câmara de Recurso por ter afirmado que as duas marcas são visual e foneticamente muito próximas uma da outra sem realizar qualquer análise.
75
A este propósito, importa referir que a Câmara de Recurso indicou, após ter recordado o conteúdo e a interpretação dada pela jurisprudência ao artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94, no considerando 18 da decisão impugnada, que concordava com a Divisão de Oposição quanto ao facto de as marcas em conflito, relativamente aos produtos por elas abrangidos, da classe 33, serem confusamente semelhantes, na acepção do artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94.
76
Precisou que o licor de limão proveniente da costa amalfitana, invocado pela marca pedida, estava claramente incluído na categoria «licores», abrangida pela marca anterior. Em seguida, precisou que o elemento dominante da marca pedida era o vocábulo «limoncello», porque era esta palavra, e não a etiqueta decorada e colorida em que aparecia, que constituía o principal elemento distintivo para o consumidor em causa. Indicou que, tendo em conta a dimensão mais significativa das letras da palavra «limoncello» e a sua posição proeminente, era provável que as palavras suplementares de tamanho mais reduzido que figuravam por baixo passassem, em grande parte, despercebidas aos olhos dos consumidores.
77
A Câmara de Recurso indicou que a marca anterior era constituída pelo sinal LIMONCHELO, que as marcas em conflito eram muito próximas uma da outra nos planos visual e fonético e que era inútil, dada a semelhança global imediatamente perceptível entre os sinais em conflito, proceder a um exercício de decomposição letra por letra, sílaba por sílaba, para demonstrar a sua semelhança. A Câmara de Recurso considerou que as marcas eram quase idênticas de um ponto de vista visual e de um ponto de vista fonético.
78
Concluiu, portanto, que, dada a semelhança entre as marcas em conflito e a identidade dos produtos que designam, existia o risco de os consumidores espanhóis confundirem ou associarem a sua origem comercial.
79
Ainda que se considere que esta fundamentação da decisão impugnada é sucinta e não indica suficientemente as razões pelas quais a Câmara de Recurso chegou a esta conclusão, há que ter em conta a fundamentação mais detalhada, a este título, que consta da decisão da Divisão de Oposição. Efectivamente, a Câmara de Recurso indicou, no considerando 18 da decisão impugnada, que concordava com a Divisão de Oposição quanto ao facto de as marcas, relativamente aos produtos por elas abrangidos, da classe 33, serem confusamente semelhantes, na acepção do artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94. Dada a continuidade funcional entre as Divisões de Oposição e as Câmaras de Recurso, que encontra expressão no artigo 62.o, n.o 1, do Regulamento n.o 40/94 [acórdão do Tribunal de Justiça de 13 de Março de 2007, IHMI/Kaul, C-29/05 P, Colect., p. I-2213, n.o 30; acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 10 de Julho de 2006, La Baronia de Turis/IHMI — Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T-323/03, Colect., p. II-2085, n.os 57 e 58], essa decisão, bem como a sua fundamentação, fazem parte do contexto em que a decisão impugnada foi adoptada, contexto esse que é conhecido das partes e que permite ao juiz exercer plenamente o seu controlo de legalidade quanto à justeza da apreciação do risco de confusão. Há que referir que a Divisão de Oposição indicou na sua decisão quais os aspectos em que as marcas em conflito eram visual e foneticamente semelhantes e as razões pelas quais existia um risco de confusão no caso em apreço.
80
Por fim, a recorrente afirma que a decisão impugnada não precisa as razões pelas quais os fundamentos e os elementos de prova propostos pela recorrente não permitem concluir pela inexistência de uma confusão entre as marcas em conflito no espírito dos consumidores relevantes.
81
A este propósito, é suficiente lembrar que as instituições não estão obrigadas, na fundamentação das decisões que são levadas a adoptar, a tomar posição sobre todos os argumentos que os interessados invocam. Basta que exponham os factos e as considerações jurídicas que se revestem de uma importância essencial na economia da decisão [despacho do Tribunal de Primeira Instância de 18 de Fevereiro de 2008, Altana Pharma/IHMI — Avensa (PNEUMO UPDATE), T-327/06, não publicado na Colectânea, n.o 18; v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Setembro de 2006, Haladjian Frères/Comissão, T-204/03, Colect., p. II-3779, n.o 199].
82
Impõe-se salientar que, no caso em apreço, a Câmara de Recurso expôs, na decisão impugnada, os factos e as considerações jurídicas que a levaram a tomar essa decisão, como resulta da descrição da decisão impugnada nos n.os 75 a 78 supra. Assim, não pode ser criticada por não ter respondido ao argumento da recorrente segundo o qual o termo «limoncello» tem uma natureza puramente descritiva e se tornou comum nas descrições genéricas de um tipo de licor, ou aos argumentos da recorrente segundo os quais o próprio IHMI sugeriu reduzir os produtos abrangidos pelo registo da marca pedida aos licores de limão provenientes da costa amalfitana, por a marca ser enganosa se o licor em questão tivesse uma origem diferente.
83
Por conseguinte, há que considerar improcedente o terceiro fundamento, relativo à violação do dever de fundamentação.
84
Resulta do exposto que há que negar provimento ao recurso na sua totalidade.
Quanto às despesas
85
A recorrente pede que o IHMI seja condenado em todas as despesas relativas aos processos perante o Tribunal de Primeira Instância e aos recursos para o Tribunal de Justiça. Considera que deve, de qualquer modo, ser condenado nas despesas relativas ao segundo fundamento do recurso invocado pelo IHMI no Tribunal de Justiça, através do qual denunciou a contradição evidente e o carácter ilógico do acórdão anulado, independentemente da questão de saber se o Tribunal de Primeira Instância julga procedente os pedidos sobre o risco de confusão. A recorrente recorda que o IHMI renunciou a este fundamento após o despacho do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Janeiro de 2006, já referido, que lhe dava razão quanto a este ponto.
86
O IHMI pede que a recorrente seja condenada em todas as despesas relativas aos processos no Tribunal de Primeira Instância e no Tribunal de Justiça.
87
No acórdão do Tribunal de Primeira Instância, o IHMI foi condenado nas despesas. No acórdão do Tribunal de Justiça, este reservou para final a decisão quanto às despesas. Incumbe, portanto, ao Tribunal de Primeira Instância decidir, no presente acórdão, quanto a todas as despesas relativas aos diferentes processos, nos termos do artigo 121.o do Regulamento de Processo.
88
Por força do disposto no artigo 87.o, n.o 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida em todos os seus pedidos, não há que repartir as despesas, dada a ausência de circunstâncias excepcionais no caso em apreço. Portanto, há que condená-la nas despesas apresentadas pelo IHMI no Tribunal de Primeira Instância e no Tribunal de Justiça, em conformidade com o seu pedido.
Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Primeira Secção)
decide:
1)
É negado provimento ao recurso.
2)
A Shaker di L. Laudato & C. Sas é condenada em todas as despesas no Tribunal de Primeira Instância e no Tribunal de Justiça.
Tiili
Dehousse
Wiszniewska-Białecka
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 12 de Novembro de 2008.
Assinaturas
(
*1
)	Língua do processo: italiano.