ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora)
z 2. júla 2020 (*)
„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochranné známky – Smernica 2008/95/ES – Článok 5 ods. 1 – Používanie označenia zhodného s ochrannou známkou inej osoby alebo jej podobného pre tovary alebo služby zhodné s tými, pre ktoré je táto ochranná známka zapísaná alebo im podobné v obchodnom styku – Rozsah výrazu ‚používať‘ – Reklama uverejnená na internetovej stránke na objednávku osoby pôsobiacej v obchodnom styku a následne prevzatá na iných internetových stránkach“
Vo veci C‑684/19,
ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajinský súd Düsseldorf, Nemecko) z 9. septembra 2019 a doručený Súdnemu dvoru 17. septembra 2019, ktorý súvisí s konaním:
mk advokaten GbR
proti
MBK Rechtsanwälte GbR,
SÚDNY DVOR (desiata komora),
v zložení: predseda desiatej komory I. Jarukaitis, sudcovia M. Ilešič (spravodajca) a C. Lycourgos,
generálny advokát: M. Szpunar,
tajomník: A. Calot Escobar,
so zreteľom na písomnú časť konania,
so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:
–        MBK Rechtsanwälte GbR, v zastúpení: M. Boden, Rechtsanwalt,
–        nemecká vláda, v zastúpení: J. Möller, M. Hellmann a U. Bartl, splnomocnení zástupcovia,
–        Európska komisia, v zastúpení: É. Gippini Fournier a W. Mölls, splnomocnení zástupcovia,
so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,
vyhlásil tento
Rozsudok
1        Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 5 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25).
2        Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi advokátskymi kanceláriami mk advokaten GbR a MBK Rechtsanwälte GbR vo veci zákazu používať skupinu písmen „mbk“ v obchodnom styku, uloženého advokátskej kancelárii mk advokaten.
Právny rámec
3        Podľa článku 5 smernice 2008/95:
„1.      Zapísaná ochranná známka priznáva svojmu majiteľovi výhradné práva. Majiteľ má právo zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali:
a)      akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná;
b)      akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej natoľko podobné, a zároveň sú si natoľko podobné príslušné tovary alebo služby, že existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou.
2.      Každý členský štát môže tiež stanoviť, že majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby používali v obchodnom styku akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné, pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ak má táto ochranná známka v členskom štáte dobré meno a ak by používanie označenia bez náležitého dôvodu znamenalo, že by nečestne ťažilo z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky, alebo by to dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky bolo na ujmu.
3.      Ak sú splnené podmienky podľa odsekov 1 a 2, možno zakázať najmä:
a)      umiestňovať označenie na tovary alebo na ich obal;
b)      ponúkať tovary alebo ich uvádzať na trh, alebo na tieto účely skladovať pod týmto označením, alebo ponúkať alebo poskytovať takto označené služby;
c)      dovážať alebo vyvážať takto označený tovar;
d)      používať toto označenie v obchodnej korešpondencii a v reklame.
…“
4        Smernica 2008/95 bola s účinnosťou od 15. januára 2019 zrušená a nahradená smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 336, 2005, s. 1). Obsah článku 5 smernice 2008/95 bol po určitých úpravách v zásade prevzatý do článku 10 smernice 2015/2436. Vzhľadom na čas, kedy došlo k skutkovým okolnostiam sporu vo veci samej, treba však návrh na začatie prejudiciálneho konania preskúmať s ohľadom na smernicu 2008/95.
Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka
5        Advokátska kancelária MBK Rechtsanwälte so sídlom v Mönchengladbachu (Nemecko) je majiteľkou nemeckej ochrannej známky tvorenej jej názvom „MBK Rechtsanwälte“. Táto ochranná známka je zapísaná pre právne služby.
6        Advokátskou kanceláriou je aj mk advokaten, so sídlom v Kleve (Nemecko). Pôvodne vykonávala svoju činnosť pod názvom „mbk rechtsanwälte“ a v holandskom jazyku pod názvom „mbk advokaten“. V nadväznosti na žalobu o porušení práv, ktorú podala MBK Rechtsanwälte, však Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf, Nemecko) rozhodnutím zo 17. októbra 2016 zakázal advokátskej kancelárii mk advokaten pod hrozbou pokuty používať v obchodnom styku skupinu písmen „mbk“ pre právne služby. Toto rozhodnutie sa stalo právoplatným.
7        Následne sa ukázalo, že pri použití vyhľadávača prevádzkovaného spoločnosťou Google vedie zadanie výrazu „mbk Rechtsanwälte“ na viaceré internetové stránky s odkazmi na podniky, ako je napríklad internetová stránka www.kleve‑niederrhein‑stadtbranchenbuch.com, ktoré zobrazujú reklamu na právne služby advokátskej kancelárie mk advokaten.
8        Keďže MBK Rechtsanwälte sa domnievala, že bolo preukázané, že zákaz, ktorý stanovil Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf) nebol dodržaný, požiadala tento súd, aby advokátskej kancelárii mk advokaten uložil pokutu.
9        Na svoju obranu mk advokaten uviedla, že pokiaľ ide o reklamu na internete, jediný krok, ktorý podnikla, spočíval v zapísaní sa do internetového telefónneho zoznamu Das Örtliche, a že od rozhodnutia Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf) zo 17. októbra 2016 vzala tento zápis späť pre všetky označenia obsahujúce skupinu písmen „mbk“. Podľa nej jej nebola uložená žiadna iná povinnosť, keďže nikdy nepožiadala o uvedenie na iných internetových stránkach.
10      Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf) vyhovel návrhu advokátskej kancelárie MBK Rechtsanwälte. Tento súd konštatoval, že reklama uverejnená na predmetných internetových stránkach bola založená na reklame, ktorú si mk advokaten nechala umiestniť do zoznamu Das Örtliche a mk advokaten z nej mala prospech. Advokátskej kancelárii mk advokaten uložil pokutu, keďže sa po rozhodnutí zo 17. októbra 2016 obmedzila len na odstránenie reklamy zobrazovanej v tomto zozname.
11      Proti tomuto rozhodnutiu mk advokaten podala odvolanie na vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania, Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajinský súd Düsseldorf, Nemecko).
12      Tento súd sa domnieva, že riešenie sporu, o ktorom rozhoduje, závisí od výkladu článku 5 ods. 1 smernice 2008/95.
13      Uvádza, že z ustálenej nemeckej judikatúry vyplýva, že keď reklama uverejnená on‑line na internetovej stránke porušuje právo inej osoby, osoba, ktorá si túto reklamu objednala, ju musí nielen vymazať z tejto stránky, ale aj prostredníctvom obvyklých vyhľadávačov overiť, že prevádzkovatelia iných internetových stránok uvedenú reklamu neprevzali, a ak áno, seriózne sa pokúsiť o odstránenie týchto následných odkazov.
14      Táto judikatúra je založená na úvahe, že z každého zobrazenia reklamy má prospech osoba, ktorej tovary alebo služby sú ňou propagované. V dôsledku toho prináleží tejto osobe, aby v prípade porušenia práva inej osoby podnikla kroky potrebné na to, aby boli odstránené všetky prípady zobrazenia danej reklamy na internete.
15      Vnútroštátny súd má pochybnosti, pokiaľ ide o súlad tejto nemeckej judikatúry so zásadami vyplývajúcimi z rozsudku z 3. marca 2016, Daimler (C‑179/15, EU:C:2016:134), keďže Súdny dvor v nej uplatnil iný prístup, pokiaľ ide o reklamy porušujúce ochrannú známku inej osoby. Tento prístup by bolo možné uplatniť na vec, o ktorej rozhoduje vnútroštátny súd.
16      Je pravda, že vo veci, v ktorej bol vydaný tento rozsudok Súdneho dvora, bola reklama, ktorá bola predmetom sporu v danej veci, spočiatku v súlade s právom, zatiaľ čo v prejednávanej veci reklama, ktorej uverejnenie on‑line si mk advokaten objednala, už od počiatku porušovala ochrannú známku inej osoby. Nie je však jasné, či je tento rozdiel relevantný pre výklad pojmu „používa[ť]“ v zmysle článku 5 ods. 1 smernice 2008/95.
17      Za týchto podmienok Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajinský súd Düsseldorf) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku:
„Používa tretia osoba, ktorá je spomenutá v zázname zverejnenom na internetovej stránke, ktorý obsahuje označenie zhodné s ochrannou známkou, túto známku v zmysle článku 5 ods. 1 smernice 2008/95, ak záznam nie je umiestnený touto treťou osobou, ale je prevzatý prevádzkovateľom internetovej stránky z iného záznamu, ktorý umiestnila tretia osoba spôsobom porušujúcim ochrannú známku?“
O prejudiciálnej otázke
18      Svojou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 5 ods. 1 smernice 2008/95 vykladať v tom zmysle, že osoba, ktorá pôsobí v obchodnom styku a nechala na internetovú stránku umiestniť reklamu porušujúcu ochrannú známku inej osoby používa označenie zhodné s touto ochrannou známkou, keď prevádzkovatelia iných internetových stránok prevezmú túto reklamu tým, že ju zverejnia on‑line na iných takýchto stránkach.
19      V tejto súvislosti treba najskôr pripomenúť, že ponúkanie tovarov alebo služieb na predaj pod označením, ktoré je zhodné s ochrannou známkou inej osoby alebo jej podobné, a jeho používanie v reklame pre tieto tovary alebo služby predstavuje „používanie“ tejto ochrannej známky (pozri v tomto zmysle rozsudok z 23. marca 2010, Google France a Google, C‑236/08 až C‑238/08, EU:C:2010:159, body 45 a 61, ako aj citovanú judikatúru).
20      Okrem toho z ustálenej judikatúry vyplýva, že existuje taký spôsob používania označenia, ktoré je zhodné s ochrannou známkou inej osoby alebo jej podobné, pri ktorom toto označenie, ktoré inzerent vybral ako kľúčové slovo v rámci služby odkazov na internete, je prostriedkom, ktorý používa na vyvolanie zobrazenia svojej reklamy, aj keď sa uvedené označenie nezobrazuje v samotnej reklame (pozri v tomto zmysle rozsudok z 22. septembra 2011, Interflora a Interflora British Unit, C‑323/09, EU:C:2011:604, body 30 a 31, ako aj citovanú judikatúru).
21      Preto keď si osoba, ktorá pôsobí v obchodnom styku objedná u prevádzkovateľa internetovej stránky s odkazmi uverejnenie reklamy, ktorej zobrazenie je vyvolané označením zhodným s ochrannou známkou inej osoby alebo jej podobným, alebo obsahuje takéto označenie, je nutné sa domnievať, že táto osoba používa toto označenie v zmysle článku 5 ods. 1 smernice 2008/95 (pozri v tomto zmysle rozsudok z 3. marca 2016, Daimler, C‑179/15, EU:C:2016:134, body 29 a 30).
22      Naopak z hľadiska článku 5 ods. 1 smernice 2008/95 uvedenej osobe nemožno pripísať nezávislé konanie iných podnikateľských subjektov, ako sú úkony prevádzkovateľov internetových stránok s odkazmi, s ktorými nemá priamy ani nepriamy vzťah a ktorí nekonajú na základe jej objednávky a na jej účet, ale na základe svojej vlastnej iniciatívy a vo svojom vlastnom mene (pozri analogicky rozsudok z 3. marca 2016, Daimler, C‑179/15, EU:C:2016:134, body 36 a 37).
23      Výraz „používa[ť]“ uvedený v článku 5 ods. 1 smernice 2008/95 totiž predpokladá aktívne konanie a priame alebo nepriame ovládanie aktu, ktorý predstavuje používanie. Nejde o taký prípad, ak je tento akt uskutočnený nezávislým podnikateľským subjektom, bez súhlasu objednávateľa reklamy alebo dokonca proti jeho výslovnej vôli (rozsudok z 3. marca 2016, Daimler, C‑179/15, EU:C:2016:134, bod 39).
24      Toto ustanovenie teda nemožno vykladať v tom zmysle, že je možné osobu považovať za používateľa označenia zhodného s ochrannou známkou inej osoby, alebo jej podobného, nezávisle od jej správania len z dôvodu, že toto používanie jej môže priniesť ekonomickú výhodu (pozri v tomto zmysle rozsudok z 3. marca 2016, Daimler, C‑179/15, EU:C:2016:134, bod 42).
25      V súlade s touto judikatúrou Súdneho dvora bude v prejednávanej veci úlohou vnútroštátneho súdu preskúmať, či z toho, ako mk advokaten konala v rámci priameho alebo nepriameho vzťahu medzi ňou a prevádzkovateľmi predmetných internetových stránok, vyplýva, že títo prevádzkovatelia uverejnili túto reklamu on‑line na objednávku advokátskej kancelárie mk advokaten a na jej účet. V opačnom prípade treba dospieť k záveru, že MBK Rechtsanwälte nie je na základe výlučného práva stanoveného v článku 5 ods. 1 smernice 2008/95 oprávnená podať žalobu proti advokátskej kancelárii mk advokaten z dôvodu uverejnenia reklamy on‑line na iných internetových stránkach, než je stránka telefónneho zoznamu Das Örtliche.
26      Toto nemá vplyv na skutočnosť, že MBK Rechtsanwälte má možnosť prípadne od advokátskej kancelárie mk advokaten žiadať náhradu takejto ekonomickej výhody na základe vnútroštátneho práva, ani na možnosť podať žalobu proti prevádzkovateľom predmetných internetových stránok (pozri analogicky rozsudok z 3. marca 2016, Daimler, C‑179/15, EU:C:2016:134, bod 43).
27      V tejto súvislosti treba poznamenať, že v prípade, že prevádzkovatelia internetových stránok prevezmú reklamu z vlastnej iniciatívy a vo vlastnom mene, sa nemožno domnievať, že hospodársky subjekt, ktorého tovary alebo služby sú takto propagované, je ich zákazníkom. Judikatúra Súdneho dvora, podľa ktorej samotný prevádzkovateľ internetovej stránky s odkazmi nepoužíva označenia zhodné s ochrannými známkami inej osoby alebo im podobné, ktoré sú obsiahnuté v reklamách jeho zákazníkov alebo ktoré vyvolávajú zobrazenie týchto reklám (pozri najmä rozsudky z 23. marca 2010, Google France a Google, C‑236/08 až C‑238/08, EU:C:2010:159, bod 56, a z 2. apríla 2020, Coty Germany, C‑567/18, EU:C:2020:267, body 39 a 40), sa v dôsledku toho v takomto prípade neuplatní.
28      V takom prípade používajú označenia zhodné s ochrannými známkami inej osoby alebo im podobné, ktoré sú obsiahnuté v ponukách na predaj alebo v uverejnenej reklame, alebo vyvolávajú zobrazenie týchto reklám, v zmysle článku 5 ods. 1 smernice 2008/95 títo prevádzkovatelia internetových stránok (pozri analogicky rozsudok z 2. apríla 2020, Coty Germany, C‑567/18, EU:C:2020:267, bod 48). Majitelia týchto ochranných známok teda môžu podať žalobu proti týmto prevádzkovateľom na základe výhradného práva stanoveného v uvedenom článku 5 ods. 1, keď tieto ponuky alebo reklamy propagujú tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré sú uvedené ochranné známky zapísané alebo im podobné.
29      Takýto výklad tohto ustanovenia je v súlade s jeho cieľom, ktorým je poskytnúť majiteľovi ochrannej známky právny nástroj umožňujúci mu zakázať a tým ukončiť akékoľvek používanie jeho ochrannej známky vykonávané treťou osobou bez jeho súhlasu (rozsudok z 2. apríla 2020, Coty Germany, C‑567/18, EU:C:2020:267, bod 38).
30      Napokon, pokiaľ ide o okolnosť pripomenutú v návrhu na začatie prejudiciálneho konania, že vo veci, v ktorej bol vydaný rozsudok z 3. marca 2016, Daimler (C‑179/15, EU:C:2016:134), bola reklama, ktorá porušila ochrannú známku inej osoby, spočiatku v súlade s právom, zatiaľ čo reklama, o ktorú ide vo veci samej, už od počiatku porušovala ochrannú známku inej osoby, stačí uviesť, že táto okolnosť nie je relevantná, pokiaľ ide o jedinú otázku skúmanú v rámci tohto prejudiciálneho konania, ktorou je otázka, kto je v prípade prevzatia reklamy, ktorá porušuje ochrannú známku inej osoby, používateľom označenia zhodného s touto ochrannou známkou alebo jej podobného.
31      Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy treba na položenú otázku odpovedať tak, že článok 5 ods. 1 smernice 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že osoba, ktorá pôsobí v obchodnom styku a nechala na internetovú stránku umiestniť reklamu porušujúcu ochrannú známku inej osoby, nepoužíva označenie zhodné s touto ochrannou známkou, keď prevádzkovatelia iných internetových stránok túto reklamu na základe vlastnej iniciatívy a vo vlastnom mene prevezmú a uverejnia on‑line na iných takýchto stránkach.
O trovách
32      Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.
Z týchto dôvodov Súdny dvor (desiata komora) rozhodol takto:
Článok 5 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa má vykladať v tom zmysle, že osoba, ktorá pôsobí v obchodnom styku a nechala na internetovú stránku umiestniť reklamu porušujúcu ochrannú známku inej osoby, nepoužíva označenie zhodné s touto ochrannou známkou, keď prevádzkovatelia iných internetových stránok túto reklamu na základe vlastnej iniciatívy a vo vlastnom mene prevezmú a uverejnia on‑line na iných takýchto stránkach.
Podpisy
*      Jazyk konania: nemčina.