URTEIL DES GERICHTS (Dritte Kammer)
21. September 2011(*)
„Gemeinschaftsmarke – Nichtigkeitsverfahren – Gemeinschaftswortmarke SCOMBER MIX – Absolutes Eintragungshindernis – Beschreibender Charakter – Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung (EG) Nr. 40/94 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung [EG] Nr. 207/2009)“
In der Rechtssache T‑201/09
Rügen Fisch AG mit Sitz in Sassnitz (Deutschland), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte O. Spuhler und M. Geitz,
Klägerin,
gegen
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch G. Schneider als Bevollmächtigten,
Beklagter,
andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM und Streithelferin im Verfahren vor dem Gericht:
Schwaaner Fischwaren GmbH mit Sitz in Schwaan (Deutschland), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin A. Jaeger-Lenz,
betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des HABM vom 20. März 2009 (Sache R 230/2007-4) zu einem Nichtigkeitsverfahren zwischen der Rügen Fisch AG und der Schwaaner Fischwaren GmbH
erlässt
DAS GERICHT (Dritte Kammer)
unter Mitwirkung des Präsidenten O. Czúcz (Berichterstatter), der Richterin I. Labucka und des Richters D. Gratsias,
Kanzler: C. Heeren, Verwaltungsrätin,
aufgrund der am 22. Mai 2009 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,
aufgrund der am 14. September 2009 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,
auf die mündliche Verhandlung vom 9. März 2011
folgendes
Urteil
Vorgeschichte des Rechtsstreits
1        Am 16. Juni 2003 meldete die Klägerin, die Rügen Fisch AG, nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. L 78, S. 1]) beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.
2        Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen SCOMBER MIX.
3        Die Marke wurde für folgende Waren und Dienstleistungen in den Klassen 29 und 35 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet:
–        Klasse 29: „konservierter Fisch; Fischkonserven; Fischzubereitung auch unter Verwendung von Kräutern, Kräuterextrakten, Salaten und Gemüsen; Fertig- und Halbfertiggerichte, im Wesentlichen bestehend aus Fisch“;
–        Klasse 35: „Werbung“.
4        Die Marke SCOMBER MIX wurde am 25. Januar 2005 als Gemeinschaftsmarke (im Folgenden: streitige Marke) für die oben in Randnr. 3 genannten Waren und Dienstleistungen eingetragen.
5        Am 26. August 2005 stellte die Streithelferin, die Schwaaner Fischwaren GmbH, einen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit der streitigen Marke. Dieser war gegen alle Waren und Dienstleistungen, für die die streitige Marke eingetragen worden war, gerichtet und auf Art. 51 Abs. 1 Buchst. a in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 52 Abs. 1 Buchst. a und Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung Nr. 207/2009) gestützt.
6        Die Nichtigkeitsabteilung wies mit Entscheidung vom 15. Dezember 2006 diesen Antrag mit der Begründung zurück, dass der Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren der Klasse 29 die lateinische Bezeichnung für Makrele (Scomber) nicht kenne und dass nicht auf Fachleute abzustellen sei, die lateinische Begriffe zur genauen Bezeichnung von Fischgattungen im wissenschaftlichen und behördlichen Gebrauch verwendeten.
7        Am 5. Februar 2007 legte die Streithelferin gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung Beschwerde ein.
8        Mit Entscheidung vom 20. März 2009 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) gab die Vierte Beschwerdekammer der Beschwerde statt, hob die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung auf und erklärte die streitige Marke gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 für die Waren der Klasse 29 für nichtig.
9        Die Beschwerdekammer stellte im Wesentlichen fest, dass der Begriff „Scomber“ eindeutig beschreibend verwendet werde, da es sich dabei nicht nur um eine lateinische Bezeichnung, sondern auch um einen wissenschaftlichen Begriff zur Bezeichnung der Makrele handele. Es handele sich somit um einen Fachbegriff, der nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 schutzunfähig sei. Die konkrete Prüfung der Wahrnehmung der Endverbraucher sei entbehrlich, da diese und der „normale Sprachgebrauch“ des Begriffs sich bereits in Wörterbucheinträgen widerspiegelten, die schutzunfähig seien. Es reiche aus, wenn die von den Waren angesprochenen Fachkreise, d. h. die Hersteller, Händler und sonstigen in den Vermarktungsprozess der betroffenen Waren einbezogenen Personen, die beschreibende Bedeutung des Zeichens verstünden und es in diesem Sinne benutzten. Was den Bestandteil „Mix“ betreffe, so werde dieser als ein Begriff angesehen, der in den meisten Sprachen der Europäischen Union in der Bedeutung „Mischung“ unmittelbar verständlich sei.
10      Schließlich stellte die Beschwerdekammer fest, dass die Zusammenfügung der Begriffe „Scomber“ und „Mix“ grammatikalisch korrekt und eindeutig und nicht mehr als die Summe ihrer Bestandteile sei, so dass die Wortkombination als Ganze im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 beschreibend sei. Da Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 Anwendung finde, hielt es die Beschwerdekammer für verzichtbar, zu prüfen, ob die Eintragung auch unter Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung erfolgt sei.
Anträge der Verfahrensbeteiligten
11      Die Klägerin beantragt,
–        die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
–        dem HABM die Kosten aufzuerlegen.
12      Das HABM und die Streithelferin beantragen,
–        die Klage abzuweisen;
–        der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.
Rechtliche Würdigung
13      Die Klägerin stützt ihre Klage auf zwei Klagegründe, mit denen sie einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 und hilfsweise einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung rügt.
Zum ersten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94
14      Nach Ansicht der Klägerin hätte die Beschwerdekammer zunächst ermitteln müssen, wer im vorliegenden Fall die angesprochenen Verkehrskreise sind. Dabei handelt es sich nach Auffassung der Klägerin ausschließlich um die Durchschnittsverbraucher in der Europäischen Union. In einem weiteren Schritt hätte die Beschwerdekammer ermitteln müssen, wie allein diese Verbraucher den Ausdruck „Scomber Mix“ verstünden. Die Durchschnittsverbraucher in der Europäischen Union könnten von der streitigen Marke nicht direkt und unmittelbar auf die Beschaffenheit der mit ihr gekennzeichneten Waren schließen. Diese stelle für sie vielmehr einen reinen Phantasiebegriff dar. Somit könne die Marke nicht nach Art. 51 der Verordnung Nr. 40/94 als beschreibend für nichtig erklärt werden.
15      Art. 51 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 bestimmt:
„Die Gemeinschaftsmarke wird auf Antrag beim [HABM] oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt,
a)      wenn sie den Vorschriften des Artikels 5 oder des Artikels 7 zuwider eingetragen worden ist;
…“
16      Nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 sind von der Eintragung ausgeschlossen „Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können“.
17      Nach der Verordnung Nr. 40/94 werden nämlich Zeichen oder Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können, ihrem Wesen nach als ungeeignet angesehen, die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen; dies gilt unbeschadet eines möglichen Erwerbs von Unterscheidungskraft durch Benutzung gemäß Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009) (Urteil des Gerichtshofs vom 23. Oktober 2003, HABM/Wrigley, C‑191/01 P, Slg. 2003, I‑12447, Randnr. 30).
18      Nach ständiger Rechtsprechung verfolgt Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die die Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von jedermann frei verwendet werden können (Urteil HABM/Wrigley, Randnr. 31, und Urteil des Gerichts vom 7. Juni 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/HABM [MunichFinancialServices], T‑316/03, Slg. 2005, II‑1951, Randnr. 25).
19      Die Zurückweisung einer Anmeldung nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 setzt nicht voraus, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die betroffene Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Wortzeichen kann daher von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (Urteil HABM/Wrigley, Randnr. 32).
20      Im Zusammenhang mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1), der inhaltlich im Wesentlichen mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 übereinstimmt, hat der Gerichtshof festgestellt, dass für die Beurteilung der Frage, ob eine Marke die Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die ihre Eintragung beantragt wird, auf die Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise abzustellen ist, also auf den Handel und/oder den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen (Urteile des Gerichtshofs vom 4. Mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 und C‑109/97, Slg. 1999, I‑2779, Randnr. 29, und vom 12. Februar 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Slg. 2004, I‑1619, Randnr. 77).
21      Die zuständigen Stellen des HABM müssen somit gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 prüfen, ob eine Marke, deren Eintragung beantragt wird, für die angesprochenen Verkehrskreise eine Beschreibung der Merkmale der betreffenden Waren oder Dienstleistungen darstellt oder ob dies vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist. (Urteil des Gerichts vom 9. Juli 2010, Exalation/HABM [Vektor-Lycopin], T‑85/08, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 26).
22      Schließlich ist eine Marke, die eine aus beschreibenden Begriffen bestehende Wortneuschöpfung ist, grundsätzlich für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen selbst beschreibend, es sei denn, das fragliche Zeichen erweckt aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination einen Eindruck, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der ihren Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht (Urteile des Gerichts vom 2. April 2008, Eurocopter/HABM [STEADYCONTROL], T‑181/07, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnrn. 36 und 37, und vom 19. November 2009, Clearwire/HABM [CLEARWIFI], T‑399/08, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 22).
23      Die streitige Marke besteht aus zwei Bestandteilen, nämlich „Scomber“ und „Mix“. Was den Bestandteil „Mix“ betrifft, so ist dieser, wie in der angefochtenen Entscheidung festgestellt – ohne dass die Klägerin dem widersprochen hätte –, in den meisten Sprachen der Union in der Bedeutung „Mischung“ unmittelbar verständlich.
24      Zwischen den Verfahrensbeteiligten ist der beschreibende Charakter des ersten Bestandteils der angegriffenen Marke streitig, nämlich „Scomber“. Hierzu ist zunächst anzumerken, dass es sich bei den von der streitigen Marke erfassten Waren um Konserven handelt, die eine Fischmischung, insbesondere Makrelen, mit anderen Zutaten enthalten.
25      Es ist unstreitig, dass das Wort „Scomber“ ein Fachbegriff ist und es sich dabei um den wissenschaftlichen Namen der Makrele im Fach der Zoologie handelt. Die Klägerin macht jedoch geltend, dass es sich bei den maßgeblichen Verkehrskreisen in Bezug auf die streitige Marke ausschließlich um Durchschnittsverbraucher handele, denen die Bedeutung von „Scomber“ nicht bekannt sei.
26      Was die Waren der Klasse 29, insbesondere Fischkonserven, betrifft, hat das Gericht bereits festgestellt, dass die maßgeblichen Verkehrskreise im Wesentlichen Durchschnittsverbraucher sind, da es um Güter des täglichen Bedarfs aus der Lebensmittelbranche geht und diese Waren im Alltag im Wesentlichen von diesen Verbrauchern erworben werden (Urteil des Gerichts vom 12. März 2008, Compagnie générale de diététique/HABM [GARUM], T‑341/06, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 34).
27      Hierzu ist festzustellen, dass die Streithelferin, wie sich aus Randnr. 34 der angefochtenen Entscheidung ergibt, dem HABM Kopien von Werbeanzeigen vorgelegt hat, in denen der Begriff „Scomber“ und selbst „Scomber Mix“ in einer beschreibenden Bedeutung verwendet wurde. Daraus folgt, dass der Begriff „Scomber“, der – wie oben in Randnr. 25 ausgeführt – die wissenschaftliche Bezeichnung für die Makrele darstellt, gegebenenfalls in Verbindung mit der spezifischen Bezeichnung für die betreffende Makrelenart, auf den Verpackungen der von der streitigen Marke erfassten Waren oder in den Werbeanzeigen für diese Waren zur genauen Identifizierung des in diesen Waren enthaltenen Fisches und daher in einer beschreibenden Bedeutung verwendet werden kann. Der vorliegende Fall kann daher von dem Fall unterschieden werden, der dem Urteil GARUM zugrunde lag und einen lateinischen Begriff betraf, mit dem ein gastronomisches Erzeugnis bezeichnet wurde, das in der Antike Verwendung fand.
28      Daher ist zumindest vernünftigerweise zu erwarten, dass die Verbraucher und insbesondere diejenigen Verbraucher, die regelmäßig Fischereierzeugnisse verzehren, die Verwendung einer solchen Bezeichnung für die betroffenen Waren als eine Beschreibung der Waren verstehen, zumal das Bewusstsein der Verbraucher im Hinblick auf die Zutaten und die geografische Herkunft der von ihnen verbrauchten Lebensmittel zunimmt.
29      Was das Wort „Scomber“ betrifft, so steht jedenfalls fest, dass es sich dabei nicht – wie von der Klägerin behauptet – um einen Phantasiebegriff handelt. In ihrer Werbung erklärt die Klägerin nämlich selbst dem Verbraucher: „Das Wort Scomber kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Makrele“.
30      Zudem ist der Begriff „Scomber“ – wie die Beschwerdekammer in Randnr. 24 der angefochtenen Entscheidung festgestellt hat – dem italienischen Wort „sgombro“, das „Makrele“ bedeutet, klanglich hinreichend ähnlich, so dass die italienischsprachigen Verbraucher die Bedeutung dieses Begriffs verstehen könnten. Es ist erwartbar, dass diese Verbraucher diesen Begriff unmittelbar und ohne weitere Überlegung als eine Beschreibung einer der Zutaten der streitigen Waren verstehen könnten (vgl. in diesem Sinne Urteil STEADYCONTROL, Randnr. 36). Hierzu ist anzumerken, dass nach Art. 7 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 7 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009) die absoluten Eintragungshindernisse des Art. 7 Abs. 1 dieser Verordnung auch dann Anwendung finden, wenn diese Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Union vorliegen.
31      Was die streitige Marke in ihrer Gesamtheit betrifft, ist in Übereinstimmung mit der oben in Randnr. 22 angeführten Rechtsprechung festzustellen, dass die bloße Aneinanderreihung der Bestandteile „Scomber“ und „Mix“ keinen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung dieser beiden Worte entsteht, da ihre Kombination nicht ungewöhnlich ist. Das Zeichen SCOMBER MIX weist nämlich nur darauf hin, dass die beanspruchten Waren aus einer Mischung von Makrelen (Scomber) mit anderen Zutaten (Mix) bestehen.
32      Daher hat die Beschwerdekammer zu Recht in Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 festgestellt, dass die streitige Marke nichtig ist. Somit ist der erste Klagegrund zurückzuweisen.
Zum zweiten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94
33      Hilfsweise macht die Klägerin einen zweiten Klagegrund geltend, mit dem sie einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 rügt. Sie trägt vor, dass auch Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 dem Schutz von SCOMBER MIX als Gemeinschaftsmarke nicht entgegenstehe. Dieser Bestandteil sei ungewöhnlich, und es handele sich somit um eine Wortneuschöpfung. Die angesprochenen Verkehrskreise ordneten diesem Zeichen keine bestimmte Bedeutung zu, und dieses rege somit zum Nachdenken an. Die streitige Marke sei somit geeignet, die gekennzeichneten Waren von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
34      Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass die angefochtene Entscheidung nur auf das absolute Eintragungshindernis des Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94, also auf den beschreibenden Charakter der streitigen Marke, gestützt ist. Daher ist die Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 nicht Gegenstand des vorliegenden Rechtsstreits im Sinne von Art. 63 dieser Verordnung und damit der vom Unionsrichter im vorliegenden Fall vorzunehmenden Rechtmäßigkeitskontrolle (Urteil GARUM, Randnr. 25).
35      Daher braucht über den zweiten von der Klägerin geltend gemachten Klagegrund nicht entschieden zu werden.
Kosten
36      Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.
37      Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr, wie vom HABM beantragt, die Kosten aufzuerlegen.
Aus diesen Gründen hat
DAS GERICHT (Dritte Kammer)
für Recht erkannt und entschieden:
1.      Die Klage wird abgewiesen.
2.      Die Rügen Fisch AG trägt die Kosten.
Czúcz
Labucka
Gratsias
Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 21. September 2011.
Unterschriften
* Verfahrenssprache: Deutsch.