62010TJ0424
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)
de 7 de febrero de 2012 (
*1
)
«Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca comunitaria figurativa que representa elefantes en un rectángulo — Marcas internacional y nacional figurativas anteriores que representan un elefante y marca nacional denominativa anterior elefanten — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Similitud entre los signos — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 207/2009 — Carácter distintivo de las marcas anteriores»
En el asunto T-424/10,
Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport, con domicilio social en Dietikon (Suiza), representada por el Sr. O. Rauscher, abogado,
parte demandante,
contra
Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. G. Mannucci, en calidad de agente,
parte demandada,
y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal, es:
Sisma SpA, con domicilio social en Mantua (Italia), representada por la Sra. F. Caricato, abogado,
parte coadyuvante,
que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 15 de julio de 2010 (asunto R 1638/2008-4) relativa a un procedimiento de nulidad entre Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport y Sisma SpA,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta),
integrado por la Sra. I. Pelikánová (Ponente), Presidenta, y la Sra. K. Jürimäe y el Sr. M. van der Woude, Jueces;
Secretario: Sr. E. Coulon;
visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 18 de septiembre de 2010;
visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 23 de febrero de 2011;
visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 4 de febrero de 2011;
vista la resolución de 28 de abril de 2011 por la que se deniega la autorización para presentar un escrito de réplica;
no habiendo pedido las partes que se fijase una vista en el plazo de un mes a partir de la notificación de la conclusión de la fase escrita y habiendo decidido, por lo tanto, previo informe del Juez Ponente y con arreglo al artículo 135 bis del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, resolver el recurso sin fase oral;
dicta la siguiente
Sentencia
Antecedentes del litigio
1
La coadyuvante, Sisma SpA, es titular de la marca figurativa comunitaria registrada con el número 4.279.285 (en lo sucesivo, «marca controvertida»), cuya solicitud de registro se presentó ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) el 9 de febrero de 2005, con arreglo al Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)]. La marca controvertida se registró el 30 de noviembre de 2006, en particular para los productos comprendidos en las clases 24 y 25, según lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de las clases, a la descripción siguiente:
clase 24: «Tejidos; tejidos elásticos; tejidos que se adhieren por medio del calor; tejidos que imitan la piel de animales; tejidos de lana; mantas; mantas de viaje; manteles; artículos textiles; tapicerías textiles; pañuelos de bolsillo (de materias textiles); banderas; pañuelitos de tela y de tela sin tejer; mantelitos de tela; servilletas textiles; telas sintéticas para cambiar bebés».
clase 25: «Vestidos para caballero, señora y jóvenes en general, incluyendo las prendas de piel; camisas; blusas; faldas; trajes sastre; chaquetas; pantalones; pantalones cortos; jerseys; camisetas; pijamas; medias; mallas de tirantes; corsés (ropa interior); ligas; bragas; sujetadores; combinaciones; sombreros; fulares; corbatas; impermeables; abrigos; abrigos; trajes de baño; chándales; anoraks; pantalones de esquí; cinturones; pieles; bufandas; guantes; batas; calzado en general, incluyendo zapatillas, zapatos, zapatos deportivos, botas y sandalias; pañales de materias textiles; baberos para recién nacidos».
2
La marca controvertida es el signo figurativo siguiente:
3
El 20 de febrero de 2007, la demandante, Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport, presentó ante la OAMI una solicitud de nulidad de la marca controvertida, con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento no 40/94 [actualmente artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento no 207/2009].
4
La solicitud de nulidad tenía por objeto el registro de la marca controvertida para los productos enumerados en el apartado 1 supra. Se basaba en la existencia de un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra a), del Reglamento no 207/2009], entre la citada marca y las siguientes marcas anteriores:
la marca denominativa alemana elefanten, solicitada el 14 de marzo de 1987 y registrada el 24 de enero de 1989, con el número 1.133.678, que designa los productos comprendidos en la clase 25 y que corresponden a la descripción siguiente: «Calzado»;
la marca figurativa internacional que se reproduce a continuación, que se refiere en particular a la República Checa, registrada el 29 de mayo de 1999, con el número 715.019, que designa los productos comprendidos en la clase 25 y que corresponden a la siguiente descripción: «zapatos y calzado»;
la marca figurativa alemana, que se reproduce a continuación, solicitada el 9 de noviembre de 2000 y registrada el 22 de enero de 2001, con el número 30.082.400, que designa en particular «mantas para niños, sábanas para niños, toallas de aseo para niños, bolsas de saco de dormir para niño; bolsas textiles y bolsas de transporte para niños» de la clase 24 y «ropa de niño, sombreros para niños; cinturones para niños» de la clase 25.
5
Mediante resolución de 9 de septiembre de 2008, la División de Anulación de la OAMI desestimó la solicitud de nulidad, por considerar que no existía riesgo de confusión entre la marca controvertida y las marcas anteriores. El 12 de noviembre de 2008, la demandante interpuso un recurso contra la resolución de la División de Anulación.
6
Mediante resolución de 15 de julio de 2010 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso.
7
En primer lugar, la Sala de Recurso consideró, en el apartado 16 de la resolución impugnada, que el público pertinente estaba formado por consumidores medios normalmente informados y razonablemente atentos y perspicaces, establecidos en Alemania y en la República Checa.
8
En segundo lugar, la Sala de Recurso hizo suya, en el apartado 17 de la resolución impugnada, la apreciación de la División de Anulación según la cual determinados productos a los que se refieren, por una parte, la marca controvertida y, por otra, las marcas anteriores eran idénticos o similares, mientras que otros eran diferentes.
9
En tercer lugar, la Sala de Recurso consideró, en los apartados 20 a 24 de la resolución impugnada, que la marca controvertida no era similar a las marcas anteriores en el plano gráfico, habida cuenta de las diferencias existentes entre las representaciones de la figura del elefante en la marca controvertida y en las marcas figurativas anteriores.
10
En cuarto lugar, la Sala de Recurso declaró, en los apartados 25 a 27 de la resolución impugnada, que las marcas de que se trata no eran similares en el plano fonético, ya que, por una parte, las marcas figurativas, categoría a la que pertenece la marca controvertida, no se pronuncian y, por otra, las descripciones orales de las marcas de que se trata no coinciden.
11
En quinto lugar, la Sala de Recurso declaró, en el apartado 28 de la resolución impugnada, que existía una similitud conceptual relacionada con la referencia al elefante en cada una de las marcas afectadas.
12
En sexto lugar, en el marco de la apreciación global de la existencia del riesgo de confusión, la Sala de Recurso consideró, en los apartados 30 a 39 de la resolución impugnada, por una parte, que la demandante no había invocado un carácter distintivo particular de las marcas anteriores y, por otro lado, que, como consecuencia de las modalidades de comercialización de los productos cubiertos por la marca controvertida, debe atribuirse una mayor importancia a la comparación en el plano gráfico. En estas circunstancias, la Sala de Recurso declaró que la similitud conceptual comprobada no era suficiente para crear un riesgo de confusión entre la marca controvertida y las marcas anteriores.
Pretensiones de las partes
13
La demandante solicita al Tribunal que:
Anule la resolución impugnada.
Condene en costas a la OAMI.
14
La OAMI solicita al Tribunal que:
Desestime el recurso.
Condene en costas a la demandante.
15
La parte coadyuvante solicita al Tribunal, esencialmente, que:
Desestime el recurso.
Condene en costas a la demandante, incluidas las relativas al procedimiento sustanciado ante la OAMI.
Fundamentos de Derecho
16
La demandante invoca un motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009. En esencia alega que la Sala de Recurso incurrió en errores de Derecho y en errores de apreciación de los hechos al concluir que no existía riesgo de confusión entre la marca controvertida y las marcas anteriores.
17
En virtud del artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento no 207/2009, la marca comunitaria se declarará nula mediante solicitud presentada ante la OAMI cuando exista una marca anterior en el sentido del artículo 8, apartado 2, del mismo Reglamento y, en particular, se cumplan las condiciones enunciadas en el artículo 8, apartado 1, letra b), de ese Reglamento. A tenor de las disposiciones anteriores, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior. El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. Por otra parte, en virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), incisos ii) y iii), del Reglamento no 207/2009, se entenderá por marcas anteriores las marcas registradas en un Estado miembro y las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro, cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria.
18
Según reiterada jurisprudencia, constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los productos o los servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Según esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que tenga el público pertinente de los signos y de los productos o servicios de que se trate, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso concreto, en particular la interdependencia de la similitud de los signos y la de los productos o de los servicios designados [véase la sentencia del Tribunal de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, apartados 30 a 33, y jurisprudencia citada].
19
En el caso de autos, la demandante no critica ni la definición del público pertinente adoptada por la Sala de Recurso, expuesta en el apartado 7 supra, ni el examen de la similitud de los productos, recordado en el apartado 8 supra. En la medida en que, además, esas afirmaciones no adolecen de error, procede tomarlas en consideración en el examen del presente recurso.
20
En cambio, la demandante impugna, en primer lugar, la apreciación de la similitud de los signos; en segundo lugar, la falta de consideración del elevado carácter distintivo de las marcas anteriores, y, en tercer lugar, la apreciación global de la existencia del riesgo de confusión, dada, en particular, la relación entre los distintos elementos deducidos de la comparación entre los signos en conflicto.
21
La OAMI y la coadyuvante rebaten el fundamento de las alegaciones de la demandante.
Sobre la comparación de los signos
22
La apreciación global del riesgo de confusión ha de basarse, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, apartado 35, y jurisprudencia citada).
23
Además, según jurisprudencia reiterada, dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público destinatario, existe entre ellas una igualdad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes [sentencias del Tribunal de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec. p. II-4335, apartado 30, y de 26 de enero de 2006, Volkswagen/OAMI — Nacional Motor (Variant), T-317/03, no publicada en la Recopilación, apartado 46].
24
En el caso de autos, la demandante critica las afirmaciones de la Sala de Recurso relativas a la comparación gráfica, fonética y conceptual de las marcas de que se trata.
Sobre la comparación gráfica
25
En los apartados 20 a 22 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso declaró que las marcas anteriores estaban formadas, por un lado, por el término «elefanten» y, por otro, por la representación estilizada de un elefante asiático achaparrado, con patas muy cortas, representado de perfil. Por su parte, la marca controvertida consiste en una etiqueta rectangular con ángulos redondeados que contiene una serie de elefantes africanos de tamaños distintos, representados de perfil, que tienen una trompa levantada ligeramente hacia arriba y alineados en rayas diagonales.
26
Sobre la base de estas afirmaciones, la Sala de Recurso concluyó, en los apartados 22 a 24 de la resolución impugnada, que las marcas en cuestión eran distintas desde el punto de vista gráfico, a pesar de que tanto en la marca controvertida como en las marcas figurativas anteriores aparecían representados elefantes situados de perfil, con un solo ojo dibujado.
27
La demandante impugna el fundamento de esta conclusión relativa a la comparación de la marca controvertida con las marcas figurativas anteriores.
28
En primer lugar, sostiene que la Sala de Recurso se apoyó equivocadamente en diferencias relacionadas con aspectos de las marcas de que se trata que el público pertinente no percibe como aspectos distintivos.
29
A este respecto, la demandante alega acertadamente que el rectángulo redondeado que rodea a la representación de los elefantes en la marca controvertida se percibe como una mera delimitación de la marca en el espacio. Sin embargo, esta circunstancia no implica que dicho elemento carezca de influencia en la impresión de conjunto producida por la marca desde el punto de vista gráfico. En efecto, ese rectángulo determina los contornos del signo de que se trata, como acredita el hecho de que sus líneas «corten» la representación de varios elefantes, que aparecen sólo parcialmente en dicho signo.
30
En cambio, como alega la demandante, el examen efectuado por el público pertinente no llevará a éste a preguntarse ni sobre la combinación exacta de las diferentes representaciones de elefantes en la marca controvertida ni sobre las diferencias entre un elefante asiático y un elefante africano. Por consiguiente, las circunstancias de que, por una parte, la marca controvertida incluye líneas diagonales de elefantes y, por otra, los elefantes representados en dicha marca no pertenezcan en su caso a la misma especie que los representados en las marcas figurativas anteriores, son irrelevantes en la percepción de las marcas en conflicto por el público pertinente.
31
En segundo lugar, según la demandante, la Sala de Recurso no tomó en consideración elementos de similitud importantes. En efecto, tanto la marca controvertida como las marcas figurativas anteriores contienen la representación esquemática de un elefante joven, de corta estatura y con patas muy cortas trazadas con forma de dos rectángulos.
32
Pues bien, debe señalarse, en consonancia con lo declarado por la Sala de Recurso en los apartados 22 a 24 de la resolución impugnada, que, si bien tanto la marca controvertida como las marcas figurativas anteriores contenían representaciones estilizadas de un elefante visto de perfil, esas representaciones presentan, no obstante, diferencias importantes.
33
En efecto, mientras que la figura de elefante representada en la marca controvertida tiene un carácter más bien infantil, las marcas figurativas anteriores presentan un dibujo abstracto refinado, que se sirve de contornos minimalistas. Asimismo, la marca controvertida incluye elefantes blancos con contornos negros, mientras que las marcas figurativas anteriores consisten en un elefante negro con contornos blancos.
34
En tercer lugar, contrariamente a lo que sostiene la demandante, el hecho de que la marca controvertida incluya la representación de varios elefantes no es irrelevante en la percepción del público pertinente y, por lo tanto, en la impresión gráfica global producida por la citada marca. En efecto, como la Sala de Recurso señaló en el apartado 21 de la resolución impugnada, la marca controvertida, en su percepción gráfica global, se caracteriza por la representación de varios elefantes en una etiqueta rectangular con ángulos redondeados. Por lo tanto, la representación de varios elefantes constituye una parte inherente de la citada marca.
35
En la medida en que la demandante invoca, a este respecto, la jurisprudencia de los tribunales alemanes, procede señalar que el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas y que persigue objetivos que le son específicos, de modo que su aplicación es independiente de todo sistema nacional. Por lo tanto, la OAMI y, en su caso, el juez de la Unión no están vinculados por una resolución dictada en un Estado miembro [véase la sentencia del Tribunal de 27 de febrero de 2002, Streamserve/OAMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II-723, apartado 47, y jurisprudencia citada], que constituyen únicamente un elemento que, sin ser decisivo, puede sólo ser tomado en consideración en el marco de un procedimiento de nulidad relativo a una marca comunitaria [véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de 19 septiembre de 2001, Henkel/OAMI (Pastilla redonda roja y blanca), T-337/99, Rec. p. II-2597, apartado 58, y jurisprudencia citada].
36
Ahora bien, las resoluciones invocadas por la demandante hacen referencia a la multiplicación de un elemento denominativo en una marca, mientras que el elemento de que se trata en el caso de autos es figurativo. Habida cuenta de que, por regla general, la multiplicación de esos dos tipos de elementos no tiene el mismo impacto en la impresión global producida por la marca, procede señalar que las resoluciones de los tribunales alemanes invocadas por esa parte no pueden trasladarse al caso de autos y no pueden ser tomadas en consideración por el Tribunal.
37
En este contexto, la demandante sostiene asimismo, que está facultada para reproducir las marcas figurativas anteriores varias veces y en diferentes tamaños en sus productos. A este respecto, se refiere a los usos en el sector de la moda y, en particular, a los «productos monograma» de determinadas marcas de lujo.
38
Sin embargo, esta alegación va más allá del marco de la comparación de la marca controvertida con las marcas anteriores, ya que afecta al uso de estas últimas marcas. Además, como se desprende del apartado 29 supra, la marca controvertida no consiste en la representación de un número indeterminado de elefantes, sino en una superficie delimitada que incluye la representación total o parcial de varios elefantes.
39
En cualquier caso, la demandante no fundamenta sus alegaciones relativas a los usos en el sector de la moda. Tampoco explica la pertinencia del ejemplo de los «productos monograma», puesto que las marcas de que se trata en el caso de autos no se presentan como monogramas.
40
Habida cuenta de que no puede acogerse ninguna de las alegaciones de la demandante relativas a la representación de varios elefantes en la marca controvertida, procede considerar que ese elemento tiende a diferenciar, en el plano gráfico, la marca controvertida de las marcas figurativas anteriores, que sólo contienen una represtación de ese animal.
41
En vista de las consideraciones anteriores, procede señalar que la Sala de Recurso no incurrió en error al concluir, en el apartado 24 de la resolución impugnada, que, consideradas en su conjunto, la marca controvertida y las marcas figurativas anteriores eran distintas en el plano gráfico.
Sobre la comparación fonética
42
Con carácter preliminar, procede señalar que la demandante invoca acertadamente una incoherencia en los motivos de la resolución impugnada por lo que se refiere a la similitud fonética. En efecto, el apartado 25 de la resolución impugnada, según el cual las marcas figurativas no se pronuncian, es, en un primer análisis, inconciliable con el apartado 26 de la misma resolución, según el cual, en cualquier caso, la descripción oral de la marca controvertida se diferencia de la de las marcas anteriores.
43
Además, contrariamente a lo que sostiene, en esencia, la OAMI, no se manifiesta que el argumento expuesto en el apartado 26 de la resolución impugnada se formule meramente a mayor abundamiento. En efecto, en el apartado 37 de la resolución impugnada, consagrado a la apreciación global de la existencia del riesgo de confusión, la Sala de Recurso se refirió explícitamente a las diferencias fonéticas constatadas entre las marcas en cuestión.
44
Por lo tanto, procede señalar que la resolución impugnada incurre en una contradicción de motivos en relación con la apreciación de la similitud fonética.
45
No es menos cierto que, contrariamente a lo que sostiene la demandante, una comparación fonética no es pertinente en el contexto del examen de la similitud de una marca figurativa desprovista de elementos denominativos con otra marca [véase, en ce sentido, la sentencia del Tribunal de 25 de marzo de 2010, Nestlé/OAMI — Master Beverage Industries (Golden Eagle y Golden Eagle Deluxe), T-5/08 a T-7/08, Rec. p. II-1177, apartado 67].
46
En efecto, una marca figurativa desprovista de elementos denominativos no puede pronunciarse como tal. Como mucho, su contenido visual o conceptual puede describirse oralmente. Pues bien, dicha descripción coincide necesariamente bien con la percepción gráfica bien con la percepción conceptual de la marca considerada. Por consiguiente, no procede examinar de manera autónoma la percepción fonética de una marca figurativa desprovista de elementos denominativos y compararla con la percepción fonética de otras marcas.
47
En tales circunstancias, y habida cuenta de que la marca controvertida es una marca figurativa desprovista de elementos denominativos, no procede concluir que exista ni una similitud ni una falta de similitud fonética entre esa última marca y las marcas anteriores.
Sobre la comparación conceptual
48
En el apartado 28 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso declaró, por una parte, que la marca denominativa anterior significaba «elefantes» en alemán, que es la lengua del territorio en el que fue registrada. Por otra, según la Sala de Recurso, todas las marcas figurativas afectadas se referían claramente al concepto de «elefante». Sin embargo, en la medida en que en las marcas anteriores figura únicamente un elefante, mientras que la marca controvertida incluye varios elefantes, de diferentes tamaños, dispuestos de manera particular y en marcados en una etiqueta rectangular con ángulos redondeados, la Sala de Recurso concluyó que, antes que una identidad, existía una similitud conceptual.
49
La demandante sostiene que la similitud conceptual es mayor de lo que señaló la Sala de Recurso. En particular, afirma la existencia de una identidad conceptual entre la marca controvertida y la marca denominativa anterior.
50
Por lo que se refiere en ese contexto a la percepción conceptual de la marca controvertida, se ha señalado, en primer lugar, en el apartado 30 supra, que la circunstancia de que la marca controvertida incluía líneas diagonales de elefantes era irrelevante en la percepción del público pertinente. Por consiguiente, el público pertinente no percibirá una determinada composición particular en la serie de elefantes representada en la marca controvertida. Seguidamente, del apartado 29 supra resulta que el rectángulo de ángulos redondeados que rodea a la representación de los elefantes en la marca controvertida se percibirá como una delimitación de la marca en el espacio. Pues bien, a este respecto, no se atribuirá ningún contenido conceptual particular a ese elemento. Por último, dado que el consumidor medio debe, por regla general, confiar en la imagen imperfecta de las marcas que conserva en la memoria (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 26), la percepción conceptual de la marca controvertida no se verá afectada por la presencia de elefantes de distintos tamaños.
51
En estas circunstancias, procede considerar que el público pertinente percibirá que, en el plano conceptual, la marca controvertida se refiere simplemente a los elefantes. Por lo tanto, la demandante alegó acertadamente la existencia de una identidad conceptual entre la marca controvertida y la marca denominativa anterior.
52
En cuanto a la comparación conceptual entre la marca controvertida y las marcas figurativas anteriores, no se discute que la percepción de éstas remite al concepto de «elefante». Pues bien, dada la proximidad entre el concepto de «elefante» y el de «elefantes», procede concluir, como hizo la Sala de Recurso, que existe una similitud conceptual entre la marca controvertida y las marcas figurativas anteriores.
53
Por último, procede señalar que la resolución impugnada adolece de errores relativos a la apreciación de la similitud fonética y de la similitud conceptual.
54
Sin embargo, el efecto de tales errores en el fundamento de esa afirmación de la Sala de Recurso relativa a la falta de riesgo de confusión y, por lo tanto, en el fundamento de la parte dispositiva de la resolución impugnada sólo puede apreciarse en la fase del examen global de todos los factores pertinentes. A efectos de este examen, procede considerar que las marcas en cuestión son distintas en el plano gráfico, que su comparación fonética carece de pertinencia y que, en el plano conceptual, la marca controvertida es idéntica a la marca denominativa anterior y similar a las marcas figurativas anteriores.
Sobre la falta de consideración del elevado carácter distintivo de las marcas anteriores
55
En el apartado 30 de la resolución impugnada, la Sala de recurso declaró que la demandante no había reivindicado, ante la División de Anulación, un carácter distintivo mayor de las marcas anteriores debido a su uso intensivo. En efecto, las observaciones y pruebas presentadas por la demandante ante la División de Anulación se referían exclusivamente a la cuestión del uso efectivo de las citadas marcas, planteada por la coadyuvante. Por consiguiente, la Sala de Recurso no examinó si las marcas anteriores habían adquirido un carácter distintivo mayor debido a su uso. En el apartado 31 de la resolución impugnada consideró que estaban dotadas de un grado normal de carácter distintivo.
56
La demandante niega que no haya alegado un carácter distintivo mayor de las marcas anteriores. A este respecto, se remite a las observaciones que presentó a la División de Anulación el 11 de octubre de 2007.
57
La página 11 de esas observaciones, en su traducción en la lengua de procedimiento ante la OAMI, tal como se presentó a la División de Anulación el 7 de noviembre de 2007, incluye el siguiente fragmento:
«3.
Contrariamente a lo que sostiene la oponente, las [marcas anteriores] no tienen un escaso carácter distintivo. Al contrario: como consecuencia de su utilización intensa y duradera representada anteriormente en el mercado alemán, presentan un carácter distintivo superior a la media.»
58
De ese fragmento se desprende que la demandante invocó expresamente el carácter distintivo mayor de las marcas anteriores debido a su uso anterior. Por consiguiente, tanto la División de Anulación, en virtud del artículo 74, apartado 1, del Reglamento no 40/94, en vigor en la fecha de su resolución, como la Sala de Recurso, en virtud del artículo 76, apartado 1, del Reglamento no 207/2009, estaban obligadas a examinar la procedencia de esa reivindicación en sus resoluciones.
59
Las alegaciones formuladas por la OAMI no pueden desvirtuar esa afirmación.
60
Así, en primer lugar, la OAMI alega que la demandante no invocó el carácter distintivo mayor de las marcas anteriores ni en el formulario estándar de la solicitud de nulidad, presentado el 20 de febrero de 2007, ni en las observaciones que acompañan a dicho formulario.
61
Sin embargo, por una parte, el formulario estándar no contiene ninguna sección reservada al carácter distintivo de las marcas anteriores, sino únicamente a su eventual notoriedad, que no fue reivindicada en el caso de autos.
62
Por otra parte, ni del Reglamento no 40/94 ni del Reglamento no 207/2009 se desprende que, para que pueda admitirse, la reivindicación del carácter distintivo mayor de la marca anterior debe formularse en el momento de la presentación de la solicitud de nulidad.
63
En segundo lugar, según la OAMI, el fragmento citado en el apartado 57 supra constituye una única y breve afirmación, presentada en respuesta a las observaciones de la coadyuvante en el marco de la discusión sobre la prueba del uso efectivo de las marcas anteriores.
64
Pues bien, por una parte, aunque el fragmento en cuestión es breve, su sentido es suficientemente claro y preciso.
65
Por otra parte, no puede afirmarse que la reivindicación de la demandante se haya formulado en el marco de la discusión sobre la prueba del uso efectivo de las marcas anteriores. En efecto, esta problemática fue abordada en los puntos I y II de las observaciones de la demandante de 11 de octubre de 2007, mientras que el fragmento citado en el apartado 57 supra se basa en el punto III del mismo documento, en el que figuran las demás alegaciones formuladas por la coadyuvante. Como la propia OAMI admite, esas alegaciones incluían la cuestión del carácter distintivo de las marcas anteriores.
66
En tercer lugar, la OAMI sostiene que la demandante no indicó pruebas específicas para fundamentar el supuesto carácter distintivo mayor de las marcas anteriores. Además, según la OAMI, las pruebas presentadas en anexo a las observaciones de la demandante de 11 de octubre de 2007 trataban de demostrar el uso efectivo de las marcas anteriores.
67
A este respecto, de una lectura contextualizada del fragmento citado en el apartado 57 supra resulta que la demandante se remitió, para fundamentar la reivindicación del carácter distintivo mayor de las marcas anteriores, a todos los elementos presentados para demostrar el uso efectivo de éstas.
68
Además, esos elementos, que consistían en los materiales publicitarios en los que figuraban las marcas anteriores y declaraciones bajo juramento relativas a los volúmenes de venta de los productos que estaban cubiertos por dichas marcas, eran pertinentes, a primera vista, no sólo por lo que se refiere al uso efectivo de las marcas anteriores, sino también en relación con su eventual carácter distintivo adquirido por el uso.
69
En tales circunstancias, debe considerarse que la demandante identificó las pruebas en las que se apoyaba con un precisión suficiente para que la OAMI haya podido examinar el fundamento de sus reivindicaciones y para que la coadyuvante haya podido presentar sus observaciones a este respecto.
70
En vista de las consideraciones anteriores, procede concluir que la Sala de Recurso declaró equivocadamente que la demandante no había reivindicado expresamente un carácter distintivo mayor de las marcas anteriores debido a su uso. Por lo tanto, también se equivocó al no examinar el fundamento de tales reivindicaciones de la demandante sobre ese particular.
71
Este error implica que la Sala de Recurso no examinó un factor potencialmente pertinente en la apreciación global de la existencia del riesgo de confusión entre la marca controvertida y las marcas anteriores (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 11 noviembre de 1997*, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 24; de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 18, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 20).
72
En tales circunstancias, el Tribunal no dispone de todos los elementos necesarios para comprobar el fundamento de la apreciación global de la existencia del riesgo de confusión, tal como la efectuó la Sala de Recurso en la resolución impugnada.
73
Por consiguiente, debe estimarse el motivo único y, por lo tanto, anular la resolución impugnada, sin que sea necesario examinar las alegaciones relativas a dicha apreciación, en particular por lo que se refiere a la relación entre los distintos elementos deducidos de la comparación entre los signos en conflicto.
Costas
74
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
75
En el caso de autos, la OAMI y la parte coadyuvante han perdido el proceso. Por consiguiente, por un lado, procede condenar a la OAMI a soportar, además de sus propias costas, las de la demandante, conforme a lo solicitado por ésta.
76
Por otro lado, procede condenar a la parte coadyuvante a soportar sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)
decide:
1)
Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 15 de julio de 2010 (asunto R 1638/2008-4).
2)
La OAMI cargará, además de con sus propias costas, con las de Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport.
3)
Sisma SpA cargará con sus propias costas.
Pelikánová
Jürimäe
Van der Woude
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 7 de febrero de 2012.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.