62005CC0334
NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY
JULIANE KOKOTT
prednesené 8. marca 2007 (
1
)
Vec C-334/05 P
Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu
(ochranné známky a vzory) (ÚHVT)
proti
Shaker di L. Laudato & C. Sas
„Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 8 ods. 1 písm. b) — Pravdepodobnosť zámeny — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva so slovnými prvkami ‚Limoncello della Costiera Amalfitana‘ a ‚shaker‘ — Námietka majiteľa národnej slovnej ochrannej známky LIMONCHELO“
I — Úvod
1.
Podaným odvolaním Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ďalej len „ÚHVT“ alebo „úrad“) napáda rozsudok Súdu prvého stupňa z 15. júna 2005, Shaker/ÚHVT (
2
). Podstatou sporu je otázka, ako je potrebné posúdiť pravdepodobnosť zámeny medzi slovnou ochrannou známkou a kombinovanou slovnou a obrazovou ochrannou známkou.
2.
Súd prvého stupňa určil, že neexistuje pravdepodobnosť zámeny oboch dotknutých ochranných známok, keďže zobrazenie predstavuje podstatný prvok kombinovanej známky, a preto neexistuje žiadna dostatočná podobnosť k slovnej ochrannej známke. ÚHVT je naopak toho názoru, že pri rozsiahlejšom pozorovaní — pri zohľadnení akustickej a pojmovej stránky — existuje pravdepodobnosť zámeny.
II — Právny rámec
3.
Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (
3
) (ďalej len „nariadenie č. 40/94“) upravuje relatívny dôvod zamietnutia pri pravdepodobnosti zámeny:
„Na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky, ochranná známka, o zápis ktorej sa žiada, nebude zapísaná:
a)
…
b)
ak kvôli jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť zámeny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou.“
4.
Siedme odôvodnenie objasňuje pojem pravdepodobnosť zámeny v prípade podobnosti tovarov a služieb: „pravdepodobnosť zámeny, ktorej určenie závisí od mnohých prvkov a najmä od uznania ochrannej známky na trhu, asociácie, ku ktorej môže dôjsť v prípade používania používaného alebo zapísaného označenia, stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou a označením a medzi identifikovanými tovarmi alebo službami, vytvára osobitné podmienky pre takúto ochranu“.
III — Okolnosti predchádzajúce sporu a rozsudok Súdu prvého stupňa
5.
Súd prvého stupňa popisuje okolnosti predchádzajúce sporu v bodoch 1 až 13 napadnutého rozsudku takto (
4
):
„1.
Dňa 20. októbra 1999 žalobkyňa [Shaker di L. Laudato & C. Sas (ďalej len „Shaker“)] podala prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚVHT) na základe nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146), v zmenenom a doplnenom znení (ďalej len „nariadenie č. 40/94“).
2.
Prihláška ochrannej známky sa týkala tohto obrazového označenia:
3.
Výrobky, pre ktoré sa žiadal zápis, patria do tried 29, 32 a 33 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení (ďalej len „Niceská dohoda“), ktoré zodpovedajú tomuto popisu:
—
trieda 29: Mäso, ryby, hydina a divina; mäsové výťažky; konzervované, sušené alebo varené ovocie a zelenina; želatíny, džemy, kompóty; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky;
—
trieda 32: Pivá; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov;
—
trieda 33: Alkoholické nápoje (s výnimkou piva).
4
…
5
…
6.
… [na základe žiadosti] ÚHVT žalobkyňa obmedzila svoju prihlášku, pokiaľ ide o výrobky triedy 33 na citrónový likér pochádzajúci z amalfitánskeho pobrežia [a vzala späť prihlášku pre triedu 32].
7.
Prihláška ochrannej známky Spoločenstva bola uverejnená vo Vestníku ochranných známok Spoločenstva č. 30/00 zo 17. apríla 2000.
8.
Dňa 1. júna 2000, Limiñana y Botella SL (ďalej len „namietateľ“) podal námietku na základe článku 42 ods. 1 nariadenia č. 40/94 proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky.
9.
Ako dôvod na podporu svojej námietky uviedol pravdepodobnosť zámeny uvedenú v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 medzi prihlasovanou ochrannou známkou na jednej strane, keďže sa týka výrobkov triedy 33 Niceskej dohody, a na strane druhej slovnou ochrannou známkou namietateľa vzťahujúcou sa tiež na výrobky triedy 33, zapísanou v roku 1996 na Oficina Española de Patentes y Marcas du Ministerio de ciencia y tecnología (Španielsky úrad pre patenty a ochranné známky), nazvanou:
„LIMONCHELO“
10.
Rozhodnutím z 9. septembra 2002 námietkové oddelenie ÚHVT vyhovelo námietke a zamietlo zápis prihlasovanej ochrannej známky [pre triedu 33].
11.
Námietkové oddelenie odôvodnilo svoje rozhodnutie tým, že v podstate existovala pravdepodobnosť zámeny na španielskom trhu v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou ochrannou známkou vzhľadom na zhodnosť predmetných výrobkov a podobnosť ochranných známok. Pokiaľ ide o podobnosť, námietkové oddelenie dospelo k tomuto záveru po rozbore vizuálnych, fonetických a významových podobností predmetných ochranných známok, z ktorých vyplýva podľa ÚHVT, že existujú vizuálne a fonetické podobnosti medzi prevládajúcim prvkom prihlasovanej ochrannej známky, ktorý tvorí pojem „limoncello“, a skoršou ochrannou známkou.
12.
Dňa 7. novembra 2002 podala žalobkyňa odvolanie na ÚHVT v súlade s článkami 57 až 62 nariadenia č. 40/94 proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.
13.
Rozhodnutím z 24. októbra 2003 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) druhý odvolací senát zamietol odvolanie žalobkyne. Odvolací senát v podstate uviedol po tom, čo zdôraznil, že výrobky skoršej ochrannej známky sa zhodujú s výrobkami prihlasovanej ochrannej známky, že prevládajúci prvok prihlasovanej ochrannej známky je pojem „limoncello“ a že prihlasovaná ochranná známka a skoršia ochranná známka sú vizuálne a foneticky navzájom veľmi blízke tak, že existuje pravdepodobnosť zámeny medzi týmito dvoma ochrannými známkami.“
6.
Súd prvého stupňa zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 24. októbra 2003 a zmenil ho v tom smere, že odvolanie podané na ÚHVT je dôvodné, a je teda potrebné námietku zamietnuť.
7.
Súd prvého stupňa vychádzal z predpokladu, že predmetné tovary boli identické.
8.
Pokiaľ ide o otázku podobnosti ochranných známok, tak Súd prvého stupňa zdôraznil, že je potrebné vziať do úvahy osobitnú skutočnosť, že oproti sebe stoja kombinovaná slovná a obrazová známka a slovná ochranná známka. Kombinovaná ochranná známka, ktorej jeden z prvkov je zhodný alebo podobný inej ochrannej známke, môže byť považovaná za podobnú inej ochrannej známke, len ak tento zhodný alebo podobný prvok je prevládajúcim prvkom v celkovom dojme, ktorý vytvára kombinovaná ochranná známka.
9.
Z prihlasovanej ochrannej známky vyplýva, že okrúhly podnos zdobený citrónmi musí byť považovaný za jasne prevládajúci prvok prihlasovanej ochrannej známky. Ten nemá nič spoločné so skoršou ochrannou známkou. Preto neexistuje pravdepodobnosť zámeny oboch známok španielskou referenčnou verejnosťou. Podobnosť pojmov „limoncello“, resp. „limonchelo“ obsiahnutých v ochrannej známke v súvislosti s obrazom, zvukom alebo významom na tom nič nemení.
10.
Keďže medzi ochrannými známkami neexistuje pravdepodobnosť zámeny, je vo zvyšnej časti preskúmanie rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky zbytočné.
IV — Odvolanie
11.
ÚHVT oprel svoje odvolanie pôvodne o dva dôvody:
12.
Na jednej strane namieta, že Súd prvého stupňa nesprávne vyložil a uplatnil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 tým, že poprel pravdepodobnosť zámeny v súvislosti s výlučne obrazovým preskúmaním prihlasovanej ochrannej známky.
13.
Okrem toho druhým odvolacím dôvodom bola napadnutá zjavná rozpornosť a „nelogickosť“ rozsudku. Táto námietka sa týkala časti talianskeho znenia rozsudku, v ktorej sa na základe omylu v preklade nachádzala rozporuplná formulácia. Po tom, čo bola na základe uznesenia z 26. januára 2006 podľa článku 84 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa opravená „zjavná nepresnosť“ rozsudku v tomto bode, vzal ÚHVT odvolanie na základe žiadosti Súdneho dvora listom z 3. októbra 2006 v súvislosti s druhým odvolacím dôvodom späť.
14.
ÚHVT navrhuje:
1.
zrušiť napadnuté rozhodnutie;
2.
zaviazať spoločnosť Shaker di L. Laudato & C. na náhradu trov konania.
15.
Shaker naopak poukazuje na to, že posúdenie skutkového stavu je výlučne úlohou Súdu prvého stupňa, ktorý uskutočnil príslušné posúdenie. Shaker preto požaduje:
1.
zamietnuť odvolanie;
2.
zaviazať odvolateľa na náhradu trov konania.
V — Právne posúdenie
16.
Úrad predkladá množstvo námietok proti napadnutému rozsudku. Rozhodujúca sa však zdá kritika porovnania oboch ochranných známok Súdom prvého stupňa.
17.
Zo siedmeho odôvodnenia nariadenia č. 40/94 vyplýva, že existencia pravdepodobnosti zámeny „závisí od mnohých prvkov a najmä od uznania ochrannej známky na trhu, asociácie, ku ktorej môže dôjsť v prípade používania používaného alebo zapísaného označenia, stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou a označením a medzi identifikovanými tovarmi alebo službami“. Existenciu pravdepodobnosti zámeny je teda potrebné komplexne posúdiť pri zohľadnení všetkých okolností konkrétneho prípadu. (
5
)
18.
Súd prvého stupňa uznal nevyhnutnosť komplexného porovnania oboch ochranných známok v bode 49 napadnutého rozsudku, ale v bode 50 uviedol:
„V dôsledku toho je opodstatnené sa domnievať, že kombinovaná ochranná známka, ktorej jeden z prvkov je zhodný alebo podobný inej ochrannej známke, môže byť preto považovaná za podobnú inej ochrannej známke, len ak tento prvok je prevládajúcim prvkom v celkovom dojme, ktorý vytvára kombinovaná ochranná známka.“
19.
Z tejto domnienky vychádzal Súdny dvor v rozsudku MATRATZEN (
6
) a odvtedy ho uplatňuje na množstvo rozhodnutí. (
7
) Táto domnienka však vedie k otázke, ako je potrebné postupovať, keď ochranná známka nemá žiadny prevládajúci prvok, resp. keď majú prevládajúci vplyv viaceré prvky.
20.
Súd prvého stupňa relativizoval svoju domnienku už v rozsudku Matratzen. Táto neznamená, že je potrebné zohľadniť výlučne iba jeden z prvkov kombinovanej ochrannej známky a porovnať ho s inou ochrannou známkou. Naopak, je potrebné vykonať takéto porovnanie, skúmajúc každú predmetnú ochrannú známku v jej celosti. Napriek tomu to nevylučuje, aby celkovému dojmu vytváranému vo vnímaní kombinovanej ochrannej známky príslušnou skupinou verejnosti mohla za určitých okolností prevládať jedna alebo viac jej zložiek. (
8
)
21.
O tieto relativizujúce výpovede sa oprel aj Súdny dvor, keď zamietol odvolanie proti rozsudku Matratzen. (
9
) Domnienka, že podobnosť ochranných známok prichádza do úvahy, len ak existuje identita s prevládajúcim prvkom, popisuje iba určitú skupinu prípadov. (
10
) Táto skupina je konkretizovaná prostredníctvom definície prevládajúceho prvku ochrannej známky v bode 50 napadnutého rozsudku. Tento prvok musí „prevládať v samotnom obraze tejto ochrannej známky, ktorý si príslušná verejnosť uchováva v pamäti tak, že všetky ďalšie prvky ochrannej známky sú zanedbateľné v celkovom dojme, ktorý ochranná známka vytvára“. Iba pokiaľ sú všetky ostatné prvky ochrannej známky zanedbateľné, je rozhodujúci pre posúdenie podobnosti iba samotný prevládajúci prvok.
22.
Pokiaľ sa obmedzí východisková domnienka týmto spôsobom na prípady, v ktorých sú kombinované ochranné známky ovplyvnené prevládajúcim prvkom pri potlačení všetkých ostatných prvkov do úzadia, nie je v rozpore s rozsudkom, ktorý následne vydal Súdny dvor vo veci Medion (
11
). V tomto rozsudku Súdny dvor vyvodil pravdepodobnosť zámeny z prvku, ktorý nebol prevládajúci.
23.
Tento rozsudok sa týkal kombinácie staršej ochrannej známky (LIFE) s menom výrobcu (THOMSON LIFE), pričom meno výrobcu bolo považované za podstatný prvok kombinovanej ochrannej známky. V takomto prípade existuje, najmä pokiaľ je meno výrobcu všeobecne známe, nebezpečenstvo, že verejnosť si spojí tovary označené skoršou ochrannou známkou s pôvodom tovarov, ktoré sú charakterizované zloženým označením. (
12
) V rozsudku Medion vychádzala pravdepodobnosť zámeny zo skutočnosti, že popri prevládajúcom prvku bol zohľadnený aj ďalší prvok, ktorý bol identický so skoršou ochrannou známkou. Tento druhý prvok nebolo možné podľa celkového dojmu ochrannej známky nezohľadniť. V tomto prípade by sa teda nedala použiť domnienka uvedená v bode 50 napadnutého rozsudku.
24.
V prejednávanom prípade je preto rozhodujúce, či Súd prvého stupňa skutočne identifikoval na základe svojej vlastnej definície prevládajúci prvok prihlasovanej ochrannej známky, popri ktorej nie je potrebné zohľadniť žiadne iné prvky. K takémuto záveru však Súd prvého stupňa nedospel.
25.
Súd prvého stupňa skôr popisuje podnos v bode 57 napadnutého rozsudku z hľadiska vzťahu s ostatnými prvkami ako dominantný a v bode 58 konštatuje, že pokrýva podstatnú časť spodných dvoch tretín prihlasovanej ochrannej známky, zatiaľ čo slovo „Limoncello“ pokrýva len väčšinu hornej tretiny. Pri záverečnom porovnaní rozličných prvkov prihlasovanej ochrannej známky v bodoch 60 a nasl. napadnutého rozsudku sa Súd prvého stupňa obmedzuje na to, aby odmietol prevládajúce postavenie zvyšných prvkov. Všetky tieto kroky preskúmania však nevedú k záveru, že podnos prevláda v ochrannej známke v tom zmysle, že všetky ostatné prvky nie je potrebné zohľadniť.
26.
V tejto súvislosti podľa zistení Súdu prvého stupňa neobsahuje prihlasovaná ochranná známka žiadny prvok, ktorý by odôvodňoval v zmysle metódy vypracovanej Súdom prvého stupňa obmedzenie porovnania oboch ochranných známok v súvislosti s pravdepodobnosťou zámeny iba na tento prvok. Skôr sa mali obe ochranne známky podrobiť komplexnému posúdeniu pravdepodobnosti zámeny. Keďže k tomu nedošlo, má napadnutý rozsudok právnu vadu a je potrebné ho zrušiť.
VI — O následkoch zrušenia napadnutého rozsudku
27.
V súlade s článkom 61 ods. 1 prvou vetou Štatútu Súdneho dvora tento Súdny dvor môže v prípade zrušenia rozhodnutia Súdu prvého stupňa sám právoplatne rozhodnúť vo veci samej, ak to stav konania dovoľuje. V opačnom prípade vráti vec na rozhodnutie Súdu prvého stupňa.
28.
Ak by chcel Súdny dvor v prejednávanom spore rozhodnúť, musel by bez podkladu v napadnutom rozsudku vykonať vlastné posúdenie skutkového stavu, totiž porovnanie oboch ochranných známok. Posúdenie skutkového stavu je však úlohou Súdu prvého stupňa. Okrem toho účastníci konania Súdnemu dvoru nepredniesli otázky týkajúce sa skutkového stavu. Súdny dvor by mohol nanajvýš zohľadniť ich písomné návrhy v konaní na prvom stupni bez toho, aby vychádzal z prípadných replík v ústnej časti konania pred Súdom prvého stupňa. Preto si myslím, že stav prejednávanej veci ešte neumožňuje vydať rozhodnutie. Súdny dvor by mal teda vec vrátiť na rozhodnutie Súdu prvého stupňa.
VII — O trovách
29.
Pokiaľ Súdny dvor nerozhodne s konečnou platnosťou o veci sám a vráti ju na rozhodnutie Súdu prvého stupňa, podľa článku 122 rokovacieho poriadku neprichádza do úvahy rozhodnúť o trovách konania, ale o trovách konania bude rozhodnuté v rozsudku vo veci samej.
30.
Je možné v zásade o trovách konania rozhodnúť inak v súvislosti s druhým odvolacím dôvodom. Úrad tento druhý odvolací dôvod vzal späť, keďže vychádzal z mylného prekladu rozsudku Súdu prvého stupňa, ktorý bol opravený až po podaní odvolania uznesením z 26. januára 2006 podľa článku 84 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa. Môže vzniknúť otázka, či nie je opodstatnené zaviazať jedného z účastníkov konania na náhradu trov konania v súvislosti s týmto odvolacím dôvodom. V uvedenom prípade má však tento odvolací dôvod taký nepatrný význam, že nie je potrebné, aby sa pri rozhodovaní o trovách osobitne zohľadnil.
VIII — Návrh
31.
Z týchto dôvodov navrhujem, aby Súdny dvor rozhodol takto:
1.
Rozsudok Súdu prvého stupňa z 15. júna 2005, Shaker di L. Laudato & C. Sas/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (T-7/04, Zb. s. II-2305), sa zrušuje.
2.
Vec sa vracia Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev na ďalšie konanie.
3.
O trovách konania sa rozhodne v konaní vo veci samej.
(
1
)	Jazyk prednesu: nemčina.
(
2
)	T-7/04, Zb. s. II-2305.
(
3
)	Ú. v. ES 1994, L 11, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146.
(
4
)	Prečiarknutia a doplnenia v bodoch. 1, 4 až 6 a 10 urobila generálna advokátka.
(
5
)	Rozsudok z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 22.
(
6
)	Rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Matratzen Concord/ÚHVT — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Zb. s. II-4335, bod 33.
(
7
)	Rozsudky Súdu prvého stupňa z 8. marca 2005, Leder & Schuh/ÚHVT — Schuhpark Fascies, JELLO SCHUHPARK, T-32/03, neuverejnené v Zbierke, bod 39; zo 4. mája 2005, Chum/ÚHVT — Star TV (STAR TV), T-359/02, Zb. s. II-1515, bod. 44; z 11. mája 2005, CM Capital Markets/ÚHVT — Caja de Ahorros de Murcia (CM), T-390/03, Zb. s. II-1699, bod 46 a Grupo Sada/ÚHVT [GRUPO SADA], T-31/03, Zb. 2005, II-1667, bod 49; z 25. mája 2005, Creative Technology/ÚHVT — Vila Ortiz (PC WORKS), T-352/02, Zb. s. II-1745, bod 34; zo 7. júla 2005, Miles International/ÚHVT [BIKER MILES], T-385/03, Zb. s. II-2665, bod 39); z 13. júla 2005, Murúa Entrena/ÚHVT — Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T-40/03, Zb. s. II-2831, bod 52; z 24. novembra 2005, GfK/ÚHVT — BUS (Online Bus), T-135/04, Zb. s. II-4865, bod 59 a Simonds Farsons Cisk/ÚHVT — Spa Monopole (KINJI by SPA), T-3/04, Zb. s. II-4837, bod 46; z 21. februára 2006, Royal County of Berkshire Polo Club/ÚHVT — Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB, T-214/04, Zb. s. II-239, bod 39, z 23. februára 2006, Il Ponte Finanziaria/ÚHVT–Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, Zb. s. II-445, bod 94; z 15. marca 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/ÚHVT–Ferrero (FERRÓ), T-35/04, Zb. s. II-785, bod 48 a z 13. júna 2006, Inex/ÚHVT–Wiseman (Kuhhaut), T-153/03, Zb. s. II-1677, bod 27.
(
8
)	Rozsudok Súdu prvého stupňa Matratzen (citovaný v poznámke pod čiarou 6, bod 34). Pozri aj rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. marca 2005, L'Oréal/ÚHVT — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Zb. s. II-949, bod 79.
(
9
)	Uznesenie z 28. apríla 2004, Matratzen Concord/ÚHVT (MATRATZEN), C-3/03 P, Zb. s. I-3657, bod 32.
(
10
)	Rovnako aj generálny advokát vo svojich návrhoch z 9. júna 2005, Medion, C-120/04, Zb. s. I-8551, bod 33.
(
11
)	Rozsudok zo 6. októbra 2005, Medion, C-120/04, Zb. s. I-8551, body 32 a nasl.
(
12
)	Rozsudok Medion (citovaný v poznámke pod čiarou 11, body 31 a 34).