62006TJ0134
YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)
13 päivänä joulukuuta 2007 (
*1
)
”Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin PAGESJAUNES.COM rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen kuviomerkki LES PAGES JAUNES — Verkkotunnus ”pagesjaunes.com” — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta”
Asiassa T-134/06,
Xentral LLC, kotipaikka Miami, Florida (Yhdysvallat), edustajanaan asianajaja A. Bertrand,
kantajana,
vastaan
sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään A. Folliard-Monguiral,
vastaajana,
jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli ja väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on
Pages jaunes SA, kotipaikka Sèvres (Ranska), edustajinaan asianajajat C. Bertheux Scotte, B. Potot ja B. Corne,
ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 15.2.2006 tekemästä päätöksestä (asia R 708/2005-1), joka koskee Pages jaunes SA:n ja Xentral LLC:n välistä väitemenettelyä,
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),
toimien kokoonpanossa: presidentti M. Jaeger sekä tuomarit V. Tiili ja T. Tchipev,
kirjaaja: hallintovirkamies K. Pocheć,
ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 11.5.2006 toimitetun kannekirjelmän,
ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 24.11.2006 toimitetun SMHV:n vastineen,
ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 22.11.2006 toimitetun väliintulijan vastineen,
ottaen huomioon 7.6.2007 pidetyssä istunnossa esitetyn,
on antanut seuraavan
tuomion
Asian tausta
1
Prodis Inc. teki 21.9.2000 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna, yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen.
2
Rekisteröitäväksi haettiin sanamerkkiä PAGESJAUNES.COM. (
*2
)
3
Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 16, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Painatteet, sanomalehdet, kausijulkaisut, luettelot”.
4
Tutkija ilmoitti 21.2.2002 päivätyllä kirjeellä Prodisille, että kyseessä olevaa merkkiä ei voida hyväksyä rekisteröitäväksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, koska se ei ole erottamiskykyinen. Tutkija katsoi nimittäin, että kohdeyleisö mieltää merkin jonkin yrityspuhelinluetteloja myyvän yrityksen sähköpostiosoitteeksi.
5
Koska tutkijan ilmoituksesta ei esitetty huomautuksia, hän hylkäsi 4.6.2002 tekemällään päätöksellä rekisteröintihakemuksen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.
6
Prodis haki 3.7.2002 SMHV:ssa asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan nojalla muutosta tutkijan päätökseen, jolla tutkija oli hylännyt tavaramerkin PAGESJAUNES.COM rekisteröinnin.
7
Tutkija ilmoitti 4.10.2002 päivätyllä kirjeellään asetuksen N:o 40/94 60 artiklan mukaisen ennakkotarkastuksen suoritettuaan Prodisille, että sen rekisteröintihakemus on tarkastuksen jälkeen hyväksytty julkaistavaksi.
8
Hakemus julkaistiin 14.10.2002 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 81/2002.
9
Väliintulija Pages jaunes SA teki 6.1.2003 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan. Väite perustui yhtäältä toiminimeen ja kaupalliseen nimeen Pages jaunes ja toisaalta alla esitettyyn, Ranskassa2.4.1999 numerolla 99800903 rekisteröityyn kuviomerkkiin LES PAGES JAUNES, joka kattaa luokkiin 9, 16, 35, 38, 41 ja 42 kuuluvat tavarat ja palvelut:
10
Väite kohdistui kaikkiin tavaramerkkiä PAGESJAUNES.COM koskevan hakemuksen kattamiin tavaroihin. Se perustui kaikkiin aikaisemman tavaramerkin kattamiin tavaroihin ja palveluihin, erityisesti luokkaan 16 kuuluviin ”painatteisiin, sanomalehtiin, kausijulkaisuihin ja luetteloihin”.
11
Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 4 kohdan mukaisiin perusteisiin. Väitteentekijä vetosi myös aikaisemman tavaramerkin, toiminimen ja kaupallisen nimen laajaan tunnettuuteen, jota perusteltiin sillä, että niitä oli käytetty aikaisemmin laajamittaisesti erityisesti yksilöimään puhelinluetteloja ja julkaisuja.
12
Väiteosasto hyväksyi väitteen 28.4.2005 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla. Se katsoi, että on olemassa sekaannusvaara, kun otetaan huomioon, että kyseessä olevat tavarat ovat samoja, että kyseessä olevien tavaramerkkien lausuntatapa ja merkityssisältö ovat huomattavan samankaltaisia ja että aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu Ranskassa. Se katsoi myös, että vaikka ilmaisu ”pages jaunes” voitaisiin katsoa tavanomaiseksi useissa maissa ja tietyssä määrin Ranskassa, Prodis ei ole esittänyt näyttöä siitä, että aikaisemmasta tavaramerkistä olisi tullut tavanomainen väliintulijasta johtuen.
13
Prodis teki 16.6.2005 valituksen väiteosaston päätöksestä SMHV:ssa asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan nojalla.
14
SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 15.2.2006 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Se katsoi, että Prodisin mahdollinen aikaisempi oikeus, eli verkkotunnus ”pagesjaunes.com”, on jätettävä huomioon ottamatta, että SMHV:n tehtävänä ei ole lausua kansallisten tavaramerkkien mitättömyydestä ja että mikään asiakirja ei tue väitettä siitä, että ranskalaisen kuluttajan mielestä ilmaisu ”pages jaunes” ei olisi erottamiskykyinen tai sillä kuvailtaisiin julkaisuja, erityisesti puhelinluetteloja. Valituslautakunta katsoi sen sijaan, että tämä ilmaisu on ”tavanomaisen erottamiskykyinen”, sillä ilmaisun esittämisväri on mielivaltainen eikä ilmaisusta ole tullut yleisnimeä. Valituslautakunta totesi, että kyseessä olevien tavaramerkkien hallitseva osatekijä on sama ilmaisu ”pages jaunes” ja että mainittujen tavaramerkkien välinen yhdenmukaisuus on huomattava. Näin ollen se katsoi, että koska kyseessä olevat tavarat ovat samoja, Ranskassa on olemassa sekaannusvaara sen vuoksi, että haettu tavaramerkki mielletään tavaramerkillä LES PAGES JAUNES varustetun paperisen puhelinluettelon internet versioksi ja kyseessä olevien tavaroiden katsotaan siten olevan peräisin samasta yrityksestä.
15
Tavaramerkkihakemus PAGESJAUNES.COM on siirretty kantajalle, Xentral LLC:lle. Siirto kirjattiin yhteisön tavaramerkkirekisteriin 2.5.2006.
Asianosaisten vaatimukset
16
Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
—
kumoaa riidanalaisen päätöksen
—
hyväksyy tavaramerkkiö PAGESJAUNES.COM koskevan hakemuksen
—
velvoittaa SMHV:n valituslautakunnan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
17
SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
—
jättää toisen vaatimuksen tutkimatta
—
hylkää kanteen muilta osin
—
velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
18
Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
—
vahvistaa riidanalaisen päätöksen
—
hylkää tavaramerkin PAGESJAUNES.COM rekisteröintiä koskevan hakemuksen kokonaisuudessaan
—
velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
19
Kantaja luopui istunnossa toisesta vaatimuksestaan, minkä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kirjasi pöytäkirjaan. Se tarkensi lisäksi, että se vaatii kolmannella vaatimuksellaan SMHV:n velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut, minkä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin myös kirjasi pöytäkirjaan.
20
Väliintulija luopui istunnossa toisesta vaatimuksestaan, minkä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kirjasi pöytäkirjaan.
Ensimmäisen kerran ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esitettyjen asiakirjojen tutkittavaksi ottaminen
21
Väliintulija väittää, että kanteen liitteet 51–53, 77 ja 78 ovat uusia asiakirjoja, koska niitä ei ole esitetty SMHV:ssa käydyssä menettelyssä. Näin ollen näiden asiakirjojen tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat.
22
Kanteen liitteissä 51–53 ja 77 – liite 52 on sama kuin liite 77 – on otteita Annuaire – Almanach du commerce, de l’industrie, de la magistrature et de l’administration -nimisestä julkaisusta (Didot-Bottin) vuosilta 1887, 1886 ja 1891, jotka eivät sisältyneet SMHV:n hallintomenettelyn asiakirjoihin. Liite 78 sisältää Institut national de la propriété industrielle (INPI) -nimisen viraston rekisteriotteita, jotka koskevat Ranskassa rekisteröityjä, sanat ”pages jaunes” sisältäviä tavaramerkkejä ja joita ei myöskään esitetty SMHV:lle.
23
Näitä ensimmäisen kerran ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esitettyjä asiakirjoja ei näin ollen voida ottaa huomioon. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on nimittäin SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitetulla tavalla, joten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei ole tutkia uudelleen tosiseikkoja niiden asiakirjojen valossa, jotka esitetään ensimmäistä kertaa tässä tuomioistuimessa. Mainitut asiakirjat on siis jätettävä ottamatta huomioon, eikä niiden todistusvoimaa ole tarpeellista tutkia (ks. asia T-346/04, Sadas v. SMHV – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), tuomio 24.11.2005, Kok. 2005, s. II-4891, 19 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Tiettyjen kantajan esittämien väitteiden tutkittavaksi ottaminen
24
SMHV katsoo, että kantajan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohtaan liittyvät väitteet on jätettävä tutkimatta ja että ne ovat joka tapauksessa merkityksettömiä, koska väiteosasto hyväksyi väitteen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella, eikä se tutkinut asetuksen 8 artiklan 4 kohdan soveltamisedellytyksiä. Koska myöskään valituslautakunta ei tarkastellut viimeksi mainittua oikeudellista perustaa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi valvoa riidanalaisen päätöksen laillisuutta vain asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella.
25
On todettava, että kantaja esittää väitteitä, jotka liittyvät asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 4 kohdan soveltamiseen. Väiteosasto ja valituslautakunta kuitenkin hyväksyivät väitteen mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, ja ne totesivat, että haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä on sekaannusvaara, mikä johti tavaramerkin PAGESJAUNES.COM rekisteröintiä koskevan hakemuksen hylkäämiseen. Koska väitteen hyväksymiseksi riitti suhteellisen hylkäysperusteen olemassaolo, väiteosasto tai valituslautakunta eivät vertailleet keskenään haettua tavaramerkkiä ja väliintulijan toiminimeä tai kaupallista nimeä, joihin se vetosi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohtaan perustuvan väitteensä tueksi.
26
Tältä osin on muistutettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on valituslautakunnan päätöksen laillisuuden valvonta. Tämä valvonta koskee näin ollen valituslautakunnalle esitettyjä oikeuskysymyksiä (asia T-133/05, Meric v. SMHV – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), tuomio 7.9.2006, Kok. 2006, s. II-2737, 22 kohta ja asia T-364/05, Saint-Gobain Pam v. SMHV – Propamsa (PAM PLUVIAL), tuomio 22.3.2007, Kok. 2007, s. II-757, 83 kohta).
27
On siis tutkittava, onko valituslautakunta katsonut perustellusti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella, että haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä on sekaannusvaara, jolloin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen, joka ei voi SMHV:n sijasta tutkia mainitun asetuksen 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua suhteellista hylkäysperustetta, ei ole tarpeen ottaa huomioon toiminimeä ja kaupallista nimeä, joihin väliintulija on vedonnut väitteensä tueksi. Näin ollen on tutkittava ainoastaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva kanneperuste.
28
Lisäksi SMHV väittää, että kantajan väitteet, joiden tarkoituksena on kiistää aikaisemman tavaramerkin laaja tunnettuus, eivät ole merkityksellisiä tämän kanteen yhteydessä. Koska valituslautakunta on vahvistanut sekaannusvaaran aikaisemman tavaramerkin ”tavanomaiseen erottamiskykyyn” viitaten, se ei ole tutkinut käytön kautta saavutettua laajaa tunnettuutta, johon väliintulija viittasi SMHV:n menettelyssä, eikä myöskään perustanut päätöstään mainittuun laajaan tunnettuuteen.
29
On todettava, että koska väiteosasto katsoi päätöksessään, että väliintulija on osoittanut tavaramerkkinsä olevan laajalti tunnettu Ranskassa, minkä kantaja riitautti valitusosastolle tekemässään valituksessa, laajaa tunnettuutta koskeva kysymys oli riidan kohteena valituslautakunnassa. Näin ollen kantajan tältä osin esittämät väitteet on tutkittava.
Pääasia
30
Kantajan mukaan verkkotunnus ”pagesjaunes.com”, jonka haltija se on, on katsottava oikeudeksi, johon voidaan vedota aikaisempaa tavaramerkkiä vastaan. Lisäksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on heikko, ja se on myös yleisnimen kaltainen. Haettu tavaramerkki ei myöskään ole aikaisemman tavaramerkin lainvastainen toisinto. Lopuksi se väittää, että väliintulija ei voi vedota aikaisemman tavaramerkin laajaan tunnettuuteen.
31
SMHV ja väliintulija väittävät, että valituslautakunta on perustellusti todennut, että on olemassa sekaannusvaara.
32
Aluksi on tutkittava kantajan väitettä, jonka mukaan sen verkkotunnusta ”pagesjaunes.com” on pidettävä sellaisena oikeutena, johon voidaan vedota väliintulijan aikaisempaa tavaramerkkiä vastaan.
Verkkotunnukseen ”pagesjaunes.com” perustuvan aikaisemman oikeuden mahdolliset vaikutukset
33
Kantaja väittää, että verkkotunnus on erottamiskykyinen merkki samalla tavalla kuin tavaramerkki ja että se saa aikaan aikaisemman oikeuden. Verkkotunnus ”pagesjaunes.com” on rekisteröity 9.4.1996, eli huomattavasti ennen aikaisempaa tavaramerkkiä, johon väliintulijan väite perustui ja joka on rekisteröity 2.4.1999.
34
Kantajan mukaan maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) hallintotoimikunta vahvisti 21.8.2000 tekemällään päätöksellä kantajan oikeuden verkkotunnukseen ”pagesjaunes.com” ja hylkäsi France Télécomin, joka oli tuolloin vuonna 1977 haettujen ranskalaisten kuviomerkkien PAGES JAUNES haltija, hakemukset.
35
Valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 10 kohdassa, että tämä väite oli hylättävä, koska ”tutkinta, joka SMHV:n on tehtävä [asetuksen N:o 40/94] 8 artiklan 1 kohdan nojalla, rajoittuu riitaan, joka koskee haettua yhteisön tavaramerkkiä ja aikaisempaa oikeutta, johon on vedottu”.
36
Tämä päätelmä on hyväksyttävä, eikä ole tarpeen lausua siitä kysymyksestä, voidaanko verkkotunnus katsoa oikeudeksi, johon väite voi perustua. Kansallisen tavaramerkin, tässä tapauksessa väliintulijan tavaramerkin, pätevyyttä ei näet voida riitauttaa yhteisön tavaramerkin rekisteröintimenettelyssä vaan ainoastaan kyseisessä jäsenvaltiossa vireille pannussa mitätöintimenettelyssä (asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4335, 55 kohta). Vaikka SMHV:n tehtäviin kuuluukin väitteen tekijän esitettäväksi kuuluvan näytön perusteella tarkistaa, onko kansallinen tavaramerkki, johon on vedottu väitteen tueksi, olemassa, sen tehtäviin ei kuulu ratkaista tämän tavaramerkin ja toisen tavaramerkin välistä ristiriitaa kansallisella tasolla, sillä tällaisen ratkaisun tekeminen kuuluu kansallisten viranomaisten toimivaltaan (asia T-269/02, PepsiCo v. SMHV – Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), tuomio 21.4.2005, Kok. 2005, s. II-1341, 26 kohta; ks. vastaavasti myös asia T-288/03, TeleTech Holdings v. SMHV – Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), tuomio 25.5.2005, Kok. 2005, s. II-1767, 29 kohta).
37
Näin ollen niin kauan kuin aikaisempi kansallinen tavaramerkki on todellakin suojattu, aikaisemman kansallisen rekisteröinnin tai muun aikaisemman oikeuden olemassaololla ei ole merkitystä yhteisön tavaramerkkihakemusta vastaan nostetussa väitemenettelyssä, vaikka haettu yhteisön tavaramerkki onkin sama kuin kantajan aikaisempi kansallinen tavaramerkki tai sama kuin jokin muu oikeus, joka on aikaisempi kuin se kansallinen tavaramerkki, johon väite perustuu (ks. vastaavasti asia T-185/03, Fusco v. SMHV – Fusco International (ENZO FUSCO), tuomio 1.3.2005, Kok. 2005, s. II-715, 63 kohta). Vaikka oletettaisiin, että aikaisempia verkkotunnuksia koskevat oikeudet voidaan rinnastaa aikaisempaan kansalliseen rekisteröintiin, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtäviin ei missään tapauksessa kuulu ratkaista aikaisemman kansallisen tavaramerkin ja aikaisempien verkkotunnusten välistä ristiriitaa, koska tällainen ristiriita ei kuulu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toimivaltaan.
38
Käsiteltävänä olevassa asiassa on todettava, että kantaja on todellakin nimenomaan verkkotunnuksensa ”pagesjaunes.com” perusteella yrittänyt vaatia eri PAGES JAUNES -tavaramerkkien, joiden haltija väliintulija on, mitätöintiä toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta. Tribunal de grande instance de Paris (Ranska) kuitenkin hylkäsi sen mitätöintivaatimuksen 14.5.2003 tekemällään päätöksellä ja cour d’appel de Paris (Ranska) 30.3.2005 tekemällään päätöksellä. Koska näissä kahdessa päätöksessä ei tutkittu tässä asiassa kyseessä olevan aikaisemman tavaramerkin pätevyyttä vaan muiden väliintulijan PAGES JAUNES -tavaramerkkien pätevyys, ne eivät myöskään missään tapauksessa ole merkityksellisiä tässä asiassa, koska aikaisempi tavaramerkki on yhä pätevä.
39
Lisäksi WIPO:n hallintotoimikunnan päätöksen osalta on todettava, että siinä on käsitelty ainoastaan kysymystä verkkotunnusten ”pagesjaunes.com” ja ”pagesjaunes.net” mahdollisesta siirtämisestä France Télécomille, eikä kysymystä sekaannusvaarasta ilmaisujen ”pagesjaunes.com” ja LES PAGES JAUNES välillä, joten kyseisellä päätöksellä ei ole merkitystä tässä menettelyssä. Lisäksi myöskään WIPO ei lausunut aikaisemman tavaramerkin pätevyydestä.
40
Näin ollen kantaja ei voi vedota väitettyyn verkkotunnusta ”pagesjaunes.com” koskevaan aikaisempaan oikeuteensa tässä menettelyssä.
41
On siis tutkittava, onko valituslautakunta soveltanut käsiteltävänä olevassa asiassa oikein asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.
Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltaminen
42
Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara. Sekaannusvaara sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä. Lisäksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan nojalla aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.
43
Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.
44
Tämän saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, kuinka kohdeyleisö mieltää kyseessä olevat merkit ja tavarat, ja ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa, erityisesti merkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, jotka ne kattavat, välinen keskinäinen riippuvuus (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II-2821, 30–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
45
Käsiteltävänä olevassa asiassa väitteen perustana oleva tavaramerkki on Ranskassa rekisteröity kansallinen tavaramerkki. Näin ollen merkityksellinen alue sekaannusvaaran arvioinnin kannalta on Ranskan alue.
46
Koska kyseessä olevat tavarat ovat päivittäiskulutustavaroita, kohdeyleisö koostuu tavanomaisen valistuneista, tarkkaavaisista ja kohtuullisen huolellisista ranskalaisista keskivertokuluttajista.
47
Ei ole kiistetty, että kyseessä olevien kahden tavaramerkin kattamat tavarat ovat samoja. Nämä kaksi tavaramerkkiä nimittäin kattavat Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 16 kuuluvat ”painatteet, sanomalehdet, kausijulkaisut ja luettelot”. Vaikka väite perustui myös muihin luokkiin (luokat 9, 35, 38, 41 ja 42) kuuluviin tavaroihin ja palveluihin, joille aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, niitä ei ole tarpeen tarkastella, koska riidanalainen päätös perustuu ainoastaan luokkaan 16 kuuluviin tavaroihin.
Merkkien vertailu
48
Kuten vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on riidanalaisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (ks. asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. II-4335, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
49
Kantaja katsoo, että riidanalaiset merkit eivät ole samankaltaisia, kun taas SMHV ja väliintulija katsovat, että ne ovat samankaltaisia.
50
Vertailtavat merkit ovat seuraavat:
Aikaisempi tavaramerkki
Haettu tavaramerkki
PAGESJAUNES.COM
51
Kantaja korostaa, että ennen vertailua on aluksi arvioitava riidanalaisia tavaramerkkejä kokonaisuutena ottaen huomioon niiden tunnusomaiset tai erottamiskykyiset osat. Aikaisemmalle tavaramerkille on tunnusomaista erityinen graafinen esitystapa, jolla kuvaileva, tavanomainen ja yleisnimen kaltainen ilmaisu ”pages jaunes” on kirjoitettu.
52
On muistutettava, että oikeuskäytännön mukaan samankaltaisina voidaan pitää moniosaista tavaramerkkiä ja toista tavaramerkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin moniosaisen tavaramerkin jokin osatekijä, jos kyseinen osatekijä on hallitseva osa moniosaisen tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa. Asia on näin silloin, kun kyseinen osatekijä pystyy yksin hallitsemaan kohdeyleisön muistiin jäävää, tavaramerkkiä koskevaa mielikuvaa sellaisella tavalla, että kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa (em. asia MATRATZEN, tuomion 33 kohta; asia T-153/03, Inex v. SMHV – Wiseman (lehmännahkan esitys), tuomio 13.6.2006, Kok. 2006, s. II-1677, 27 kohta ja em. asia PAM PLUVIAL, tuomion 97 kohta).
53
Käsiteltävänä olevassa asiassa on todettava, että ilmaisu ”pages jaunes” on aikaisemman tavaramerkin hallitseva osa. Se nimittäin erottuu selvästi aikaisemman tavaramerkin kokonaisuudesta sen kirjainten koon ja suhteellisen koon vuoksi. Lisäksi kuten SMHV on perustellusti todennut, ilmaisun ”les pages jaunes” graafinen esittämistapa, valkoiset kirjaimet mustalla pohjalla, ei ole mitenkään omaperäinen, ja se jää näin ollen merkityksettömäksi tämän tavaramerkin ulkoasussa, toisin kuin kantaja väittää. Lisäksi artikkeli ”les” on kirjoitettu pienemmin kirjaimin, mikä vähentää sen merkitystä ulkoasussa. Näin ollen aikaisemman tavaramerkin ulkoasua hallitsee sanaosa ”pages jaunes”, sillä tämän tavaramerkin kaikki muut osat jäävät merkityksettömiksi.
54
Tätä toteamusta ei voida asettaa kyseenalaiseksi kantajan väitteellä, jonka mukaan ilmaisu ”pages jaunes” ei ole erottamiskykyinen, koska se on kuvaileva, tavanomainen ja yleisnimen kaltainen. Moniosaisen tavaramerkin osatekijän mahdollinen heikko erottamiskyky ei näet välttämättä merkitse sitä, että se ei voi olla hallitseva osa, jos se muun muassa merkissä sijaintinsa tai kokonsa vuoksi voi hallita kuluttajan mieltämistapaa ja jäädä tämän muistiin (em. asia lehmännahkan esitys, tuomion 32 kohta; ks. myös vastaavasti asia T-115/02, AVEX v. SMHV – Ahlers (a), tuomio 13.7.2004, Kok. 2004, s. II-2907, 20 kohta).
55
Näin ollen tarkastelun tässä vaiheessa ei ole tarpeen lausua ilmaisun ”pages jaunes” mahdollisesta heikosta erottamiskyvystä, koska on ilmeistä, kun otetaan huomioon edellä 53 kohdassa esitetyt seikat, että tämä ilmaisu hallitsee kuluttajan mieltämistapaa ja jää tämän muistiin.
56
On todettava, että haettu tavaramerkki PAGESJAUNES.COM, joka on puhtaasti sanamerkki, muodostuu kahdesta osasta. Osa ”pagesjaunes” on sijaintinsa ja pituutensa vuoksi hallitseva osa. Loppuosalla ”.com ” on vain toissijainen luonne, ja se ainoastaan viittaa internetosoitteeseen.
57
Kantaja väittää kyseessä olevien merkkien ulkoasun vertailun osalta, että aikaisempi tavaramerkki sisältää kolme sanaa ja viisi tavua, kun taas haettu tavaramerkki sisältää vain yhden kuusitavuisen sanan. Kantajan mukaan heikosti erottamiskykyisestä sanaosasta ”pages jaunes” johtuvat samankaltaisuudet on suhteutettava ja huomiota on kiinnitettävä osiin, joiden perusteella voidaan tehdä erottelu, eli tavaramerkkien kirjoitusasuun sekä yhtäältä artikkeliin ”les” ja toisaalta loppuosaan ”.com ”. Ulkoasussa on kantajan mukaan näin ollen huomattavia eroja.
58
Tätä perustelua ei voida hyväksyä. Vaikka sanat ”pages” ja ”jaunes” on kirjoitettu haetussa tavaramerkissä yhteen, kun taas aikaisemmassa tavaramerkissä näyttää olevan vaikeasti havaittava väli näiden kahden sanan välillä, on todettava, että näiden tavaramerkkien hallitsevat osat ovat yhteneviä. Näitä tavaramerkkejä ei voida erottaa toisistaan myöskään aikaisemman tavaramerkin sanaosan ”les” ja haetun tavaramerkin sanaosan ”.com” perusteella, koska ne ovat pelkästään toissijaisia, kuten edellä 53 ja 56 kohdassa on esitetty. Aikaisemman tavaramerkin graafinen esittämistapa ei myöskään tee tavaramerkkien ulkoasuista erilaisia.
59
Näin ollen on todettava, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat ulkoasultaan samankaltaisia.
60
Kantaja toteaa riidanalaisten merkkien lausuntatavan vertailusta, että näiden kahden tavaramerkin välillä on myös huomattavia eroja, sillä aikaisempi tavaramerkki lausutaan [paʒ-ʒon], kun taas haettu tavaramerkki lausutaan [paʒ-ʒon-pwɛÞ-com].
61
Tätä perustelua ei voida hyväksyä. On riittävää todeta, että pelkästään erot toissijaisten osien ”les” ja ”.com” välillä eivät riitä siihen, että sivuutetaan lausuntatavan samankaltaisuus, joka seuraa siitä, että sanat ”pages” ja ”jaunes”, eli aikaisemman tavaramerkin hallitseva osa, toistetaan haetussa tavaramerkissä. Lisäksi on todettava, että artikkelia ei välttämättä lausuta, minkä kantaja itsekin myöntää implisiittisesti, koska se ei mainitse siitä mitään kyseessä olevien tavaramerkkien lausuntatavan vertailua koskevissa väitteissään.
62
Kantaja katsoo, että riidanalaisten merkkien merkityssisällöt eivät ole lainkaan samankaltaisia, koska aikaisempi tavaramerkki viittaa kiistämättä paperisiin puhelinluetteloihin, joiden sivut ovat keltaisia, kun taas haettu tavaramerkki viittaa internetiin ja osoitteiden hakujärjestelmään internetissä.
63
Myös tämä kantajan väite on hylättävä. Nämä kaksi tavaramerkkiä viittaavat nimittäin väriltään keltaisiin sivuihin. Aikaisemman tavaramerkin osa ”les” ei mitenkään muuta sen merkityssisältöä, koska se on pelkkä artikkeli. Ainoa ero seuraa haetun tavaramerkin loppuosasta ”.com ”. Tämä loppuosa ei kuitenkaan muuta ilmaisun”pages jaunes” merkitystä, koska sillä ilmaistaan vain se, että haetun tavaramerkin kattamia tavaroita voidaan etsiä tai ostaa internetissä.
64
Näin ollen on todettava, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat samankaltaisia ja että valituslautakunta on perustellusti todennut riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa, että tavaramerkit ovat ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään huomattavan samankaltaisia.
65
On vielä arvioitava kokonaisuutena, onko kyseessä olevien tavaramerkkien välillä sekaannusvaara.
Sekaannusvaara
66
Valituslautakunta on todennut sekaannusvaarasta riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa seuraavaa:
”Mikäli sen lisäksi, että [riidanalaiset tavaramerkit ovat huomattavan samankaltaisia], niitä käytetään samoille tavaroille, joita tarjotaan samalle yleisölle, joka asuu samalla alueella, sekaannusvaara ei ole vain todennäköinen, vaan varma. Ranskalaiset käyttäjät nimittäin ajattelevat, että PAGESJAUNES.COM on internetversio paperisesta puhelinluettelosta[, jossa on tavaramerkki] LES PAGES JAUNES ja että tavarat ovat epäilyksettä peräisin samasta yrityksestä.”
67
Kantaja väittää, että kun otetaan huomioon aikaisemman tavaramerkin hyvin heikko erottamiskyky, se nauttii luonteensa puolesta vain vähäistä suojaa, joka koostuu pelkästään kiellosta jäljitellä sitä täysin, eikä tämä suoja voi missään tapauksessa antaa väliintulijalle yksinoikeutta ilmaisuun ”pages jaunes”. Kantajan mukaan valituslautakunta on jättänyt ottamatta huomioon tämän hyvin heikon erottamiskyvyn vertaillessaan kyseessä olevia tavaramerkkejä.
68
Tältä osin on todettava, että riidanalaisesta päätöksestä ilmenee, että valituslautakunta on katsonut, että aikaisempi tavaramerkki on ”tavanomaisen erottamiskykyinen”.
69
Aikaisemman tavaramerkin väitettyyn heikkoon erottamiskykyyn liittyviä kantajan väitteitä ei ole tarpeen tarkastella, vaan riittää, kun todetaan, että vaikka valituslautakunta olisikin virheellisesti katsonut, että aikaisemmalla tavaramerkillä on ”tavanomainen erottamiskyky”, tuollainen virhe ei voi johtaa riidanalaisen päätöksen kumoamiseen.
70
Aikaisemman tavaramerkin heikon erottamiskyvyn tunnustaminen ei nimittäin estäisi sitä, että todetaan sekaannusvaaran olemassaolo käsiteltävänä olevassa asiassa. Vaikka aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on otettava huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa (ks. analogisesti asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 24 kohta), se on vain yksi arvioinnin yhteydessä huomioon otettavista seikoista. Sekaannusvaara voi olla olemassa silloinkin, kun aikaisempi tavaramerkki on heikosti erottamiskykyinen, erityisesti merkkien samankaltaisuuden ja niiden kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden vuoksi (ks. vastaavasti asia T-112/03, L’Oréal v. SMHV – Revlon (FLEXI AIR), tuomio 16.3.2005, Kok. 2005, s. II-949, 61 kohta).
71
Lisäksi kantajan tältä osin puoltama käsitys neutralisoisi tavaramerkkien samankaltaisuutta koskevan tekijän merkitystä aikaisemman kansallisen tavaramerkin erottamiskykyä koskevan tekijän hyväksi, jolloin viimeksi mainitulle tekijälle annettaisiin liian suuri merkitys. Tästä seuraisi, että koska aikaisempi tavaramerkki on vain heikosti erottamiskykyinen, sekaannusvaara olisi olemassa vain silloin, jos aikaisemman tavaramerkin täydellinen toisinto otetaan tavaramerkkiin, jonka rekisteröintiä on haettu, riippumatta kyseessä olevien merkkien samankaltaisuuden asteesta (asia C-235/05 P, L’Oréal v. SMHV, määräys 27.4.2006, 45 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa (Kok. 2006, s. I-57*)). Tuollainen tulos ei ole kuitenkaan sen kokonaisvaltaisen arvioinnin luonteen mukainen, joka toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla (asia C-171/06 P, T.I.M.E. ART v. Devinlec ja SMHV, tuomio 15.3.2007, 41 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa (Kok. 2007, s. I-41*)).
72
Näin ollen on todettava, että käsiteltävänä olevassa asiassa on olemassa sekaannusvaara, koska kyseessä olevat tavarat ovat samoja ja kyseessä olevat merkit ovat samankaltaisia. Kuten valituslautakunta on riitautetun päätöksen 21 kohdassa perustellusti todennut, ranskalaiset kuluttajat saattavat näet ajatella, että haettu tavaramerkki PAGESJAUNES.COM on internetversio paperisesta puhelinluettelosta, jossa on tavaramerkki LES PAGES JAUNES, ja että näin ollen näitä molempia tavaroita myy sama yritys.
73
Näin ollen myös väite aikaisemman tavaramerkin laajan tunnettuuden puuttumisesta on hylättävä. Koska valituslautakunta ei ole perustanut päätöstään aikaisemman tavaramerkin laajaan tunnettuuteen ja koska se on perustellusti todennut, että sekaannusvaara on olemassa, mahdollinen laajan tunnettuuden puuttuminen ei vaikuta millään tavoin riitautetun päätöksen lainmukaisuuteen.
74
Edellä esitetyn perusteella kanne on hylättävä.
Oikeudenkäyntikulut
75
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n ja väliintulijan vaatimusten mukaisesti.
Näillä perusteilla
YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Kanne hylätään.
2)
Xentral LLC velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Jaeger
Tiili
Tchipev
Julistettiin Luxemburgissa 13 päivänä joulukuuta 2007.
E. Coulon
kirjaaja
M. Jaeger
presidentti
(
*1
)	Oikeudenkäyntikieli: ranska.
(
*2
)	Ilmaisu ”pages jaunes” on suomeksi ”keltaiset sivut”.