62010TJ0424
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
7 febbraio 2012 (
*1
)
«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo che rappresenta elefanti in un rettangolo — Marchi internazionale e nazionale figurativi anteriori che rappresentano un elefante e marchio nazionale denominativo anteriore elefanten — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Carattere distintivo dei marchi anteriori»
Nella causa T-424/10,
Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport, con sede in Dietikon (Svizzera), rappresentata da O. Rauscher, avvocato,
ricorrente,
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da G. Mannucci, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:
Sisma SpA, con sede in Mantova, rappresentata da F. Caricato, avvocato,
interveniente,
avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 15 luglio 2010 (procedimento R 1638/2008-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport e la Sisma SpA,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto dalle sig.re I. Pelikánová (relatore), presidente, e K. Jürimäe e dal sig. M. van der Woude, giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 settembre 2010,
visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 febbraio 2011,
visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 febbraio 2011,
vista la decisione del 28 aprile 2011, che nega l’autorizzazione al deposito di una replica,
visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell’udienza nel termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta ed avendo quindi deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell’articolo 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
L’interveniente, Sisma SpA, è titolare del marchio comunitario figurativo registrato con il numero 4279295 (in prosieguo: il «marchio contestato»), la cui domanda di registrazione è stata presentata all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) il 9 febbraio 2005, ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)]. Il marchio contestato è stato registrato il 30 novembre 2006, inter alia per i prodotti delle classi 24 e 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
—
classe 24: «Tessuti; tessuti elastici; tessuti adesivi incollabili a caldo; tessuti imitanti la pelle di animali; tessuti di lana; coperte da letto; coperte da viaggio; tovaglie; articoli tessili; tappezzeria in tessuto; fazzoletti di tela; bandiere; salviettine di tessuto e di tessuto non tessuto; tovagliette in tessuto; tovaglioli in tessuto; teli sintetici cambiabebè»;
—
classe 25: «Abbigliamento per uomo, donna e ragazzi in genere, comprendente: abiti in pelle; camicie; camicette; gonne; tailleurs; giacche; pantaloni; pantaloncini; maglie; magliette; pigiami; calze; canottiere; busti; reggicalze; mutande; reggiseni; sottovesti; cappelli; foulards; cravatte; impermeabili; soprabiti; cappotti; costumi da bagno; tute sportive; giacche a vento; pantaloni da sci; cinture; pellicce; sciarpe; guanti; vestaglie; calzature in genere, comprendenti: pantofole, scarpe, scarpe sportive, stivali e sandali; pannolini in materie tessili; bavaglini per neonati».
2
Il marchio contestato è il segno figurativo seguente:
3
Il 20 febbraio 2007 la ricorrente, Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport, presentava dinanzi all’UAMI una domanda di dichiarazione di nullità del marchio contestato, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009].
4
La domanda di dichiarazione di nullità riguardava la registrazione del marchio contestato per i prodotti elencati al punto 1 supra. Essa si basava sulla sussistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009], tra il suddetto marchio ed i seguenti marchi anteriori:
—
il marchio tedesco denominativo elefanten, richiesto il 14 marzo 1987 e registrato il 24 gennaio 1989 con il numero 1133678, che contrassegna i prodotti rientranti nella classe 25 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Scarpe»;
—
il marchio internazionale figurativo di seguito riprodotto, con effetti in particolare nella Repubblica ceca, registrato il 29 maggio 1999 con il numero 715019, che contraddistingue i prodotti rientranti nella classe 25 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Scarpe e calzature»:
—
il marchio tedesco figurativo di seguito riprodotto, richiesto il 9 novembre 2000 e registrato il 22 gennaio 2001, con il numero 30082400, che contraddistingue in particolare i prodotti «coperte per bambini, lenzuola per bambini, asciugamani per bambini, sacchi a pelo per bambini; borse in tessuto e marsupi in tessuto per il trasporto di bambini» della classe 24 e «capi di abbigliamento per bambini, copricapi per bambini; cinture per bambini» della classe 25:
5
Con decisione del 9 settembre 2008, la divisione di annullamento dell’UAMI respingeva la domanda di dichiarazione di nullità, a motivo dell’assenza di rischio di confusione tra il marchio contestato ed i marchi anteriori. Il 12 novembre 2008 la ricorrente proponeva ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento.
6
Con decisione del 15 luglio 2010 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’UAMI respingeva il ricorso.
7
In primo luogo, la commissione di ricorso riteneva, al punto 16 della decisione impugnata, che il pubblico di riferimento fosse costituito da utilizzatori medi, normalmente informati e ragionevolmente attenti ed accorti, residenti in Germania e in Repubblica ceca.
8
In secondo luogo, la commissione di ricorso condivideva, al punto 17 della decisione impugnata, la valutazione della divisione di annullamento secondo cui taluni dei prodotti contrassegnati, da un lato, dal marchio contestato e, dall’altro, dai marchi anteriori erano identici o simili, mentre altri erano diversi.
9
In terzo luogo, la commissione di ricorso dichiarava, ai punti 20-24 della decisione impugnata, che il marchio contestato non era simile ai marchi anteriori sul piano visivo, alla luce, in particolare, delle differenze esistenti tra le rappresentazioni della figura dell’elefante nel marchio contestato e nei marchi figurativi anteriori.
10
In quarto luogo, la commissione di ricorso rilevava, ai punti 25-27 della decisione impugnata, che i marchi in questione non erano simili sul piano fonetico, dato che, da un lato, i marchi figurativi — fra cui il marchio contestato — non verrebbero pronunciati e, dall’altro, le descrizioni orali dei marchi interessati non coincidevano.
11
In quinto luogo, la commissione di ricorso constatava, al punto 28 della decisione impugnata, l’esistenza di una somiglianza concettuale connessa al riferimento all’elefante in entrambi i marchi interessati.
12
In sesto luogo, nell’ambito della valutazione globale dell’esistenza del rischio di confusione, la commissione di ricorso dichiarava, ai punti 30-39 della decisione impugnata, da una parte, che la ricorrente non aveva rivendicato un carattere distintivo particolare dei marchi anteriori e, dall’altra, che, in considerazione delle modalità di commercializzazione dei prodotti contraddistinti dal marchio contestato, doveva attribuirsi una maggiore importanza al confronto sul piano visivo. Alla luce di tali premesse, la commissione di ricorso concludeva che la somiglianza concettuale rilevata non era sufficiente a generare un rischio di confusione tra il marchio contestato ed i marchi anteriori.
Conclusioni delle parti
13
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
condannare l’UAMI alle spese.
14
L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare la ricorrente alle spese.
15
L’interveniente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare la ricorrente alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento dinanzi all’UAMI.
In diritto
16
La ricorrente deduce un unico motivo, vertente su una violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Essa afferma, in sostanza, che la commissione di ricorso ha commesso errori di diritto nonché errori di valutazione dei fatti nel concludere che non sussisteva rischio di confusione tra il marchio contestato ed i marchi anteriori.
17
Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, su domanda presentata all’UAMI un marchio comunitario è dichiarato nullo allorché esiste un marchio anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento e ricorrono, segnatamente, le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento. Ai sensi di queste ultime disposizioni, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio con un marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. Peraltro, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), ii) e iii), del regolamento n. 207/2009, si intendono per marchi anteriori i marchi registrati in uno Stato membro e i marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.
18
Per giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato complessivamente, secondo la percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o dei servizi in questione, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi designati [v. sentenza del Tribunale del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Racc. pag. II-2821, punti 30-33, e giurisprudenza ivi citata].
19
Nel caso di specie, la ricorrente non censura né la definizione del pubblico di riferimento adottata dalla commissione di ricorso, come descritta al punto 7 supra, né l’esame della somiglianza dei prodotti, richiamato al punto 8 supra. Dal momento che tali statuizioni non sono, peraltro, viziate da errore, occorre prenderle in considerazione nell’esame del presente ricorso.
20
Per contro, la ricorrente contesta, in primo luogo, la valutazione della somiglianza dei segni, in secondo luogo, la mancata considerazione dell’elevato carattere distintivo dei marchi anteriori e, in terzo luogo, la valutazione complessiva dell’esistenza del rischio di confusione, tenuto conto, in particolare, del rapporto tra i diversi elementi tratti dal confronto tra i segni in conflitto.
21
L’UAMI e l’interveniente contestano la fondatezza degli argomenti della ricorrente.
Sul confronto dei segni
22
La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che ha il consumatore medio dei prodotti o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione complessiva di detto rischio. A tale proposito, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v. sentenza della Corte del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C-334/05 P, Racc. pag. I-4529, punto 35, e giurisprudenza ivi citata).
23
Peraltro, secondo costante giurisprudenza, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico di riferimento, esiste tra i medesimi un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti [sentenze del Tribunale del 23 ottobre 2002, Matratzen Concord/UAMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Racc. pag. II-4335, punto 30, e del 26 gennaio 2006, Volkswagen/UAMI — National Motor (Variant), T-317/03, non pubblicata nella Raccolta, punto 46].
24
Nel caso di specie, la ricorrente censura le affermazioni della commissione di ricorso riguardanti il confronto visivo, fonetico e concettuale dei marchi interessati.
Sul confronto visivo
25
Ai punti 20-22 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha dichiarato che i marchi anteriori erano costituiti, da un lato, dal termine «elefanten» e, dall’altro, dal disegno stilizzato di un elefante asiatico tozzo, con le zampe molto corte, rappresentato di profilo. Quanto al marchio contestato, esso consisteva in un’etichetta rettangolare con angoli smussati contenente una serie di elefanti africani di dimensioni differenti, rappresentanti di profilo, dotati di una proboscide rivolta leggermente verso l’alto ed allineati in righe diagonali.
26
Fondandosi su tali rilievi, la commissione di ricorso ha concluso, ai punti 22 e 24 della decisione impugnata, che i marchi interessati erano diversi sul piano visivo, nonostante il fatto che tanto nel marchio contestato quanto nei marchi figurativi anteriori fossero rappresentati elefanti posizionati di profilo, con un solo occhio disegnato.
27
La ricorrente contesta la fondatezza di tale conclusione per quanto riguarda il confronto del marchio contestato con i marchi figurativi anteriori.
28
In primo luogo, essa sostiene che la commissione di ricorso si è basata, erroneamente, su differenze riguardanti elementi dei marchi in questione che non sarebbero percepiti come distintivi dal pubblico di riferimento.
29
A tale riguardo, la ricorrente correttamente deduce che il rettangolo smussato che circonda la rappresentazione degli elefanti nel marchio contestato sarà percepito come una mera delimitazione spaziale del marchio. Tuttavia, questa circostanza non comporta che tale elemento sia completamente privo di influenza sull’impressione complessiva prodotta dal marchio contestato sul piano visivo. Infatti, il rettangolo in parola determina i contorni del segno di cui trattasi, il che è attestato dal fatto che le sue linee «tagliano» la rappresentazione di vari elefanti, raffigurati dunque solo parzialmente nel suddetto segno.
30
Per contro, come affermato dalla ricorrente, l’esame effettuato dal pubblico di riferimento non indurrà quest’ultimo ad interrogarsi sull’esatta disposizione delle varie rappresentazioni di elefanti nel marchio contestato né sulle differenze tra un elefante asiatico ed un elefante africano. Di conseguenza, le circostanze che, da un lato, il marchio contiene linee diagonali di elefanti e, dall’altro, gli elefanti rappresentati in detto marchio non appartengono, eventualmente, alla stessa specie di quelli rappresentati nei marchi figurativi anteriori, sono irrilevanti nella percezione dei marchi in conflitto da parte del pubblico di riferimento.
31
In secondo luogo, ad avviso della ricorrente, la commissione di ricorso ha omesso di prendere in considerazione importanti fattori di somiglianza. Infatti, tanto il marchio contestato quanto i marchi figurativi anteriori conterrebbero la rappresentazione stilizzata di un cucciolo di elefante, dalla figura tozza e con zampe molto corte suggerite sotto forma di due rettangoli.
32
Orbene, si deve osservare, sulla scorta di quanto rilevato dalla commissione di ricorso ai punti 22 e 24 della decisione impugnata, che, sebbene tanto il marchio contestato quanto i marchi figurativi anteriori contengano rappresentazioni stilizzate di un elefante visto di profilo, tali rappresentazioni presentano nondimeno differenze significative.
33
Infatti, mentre la figura di elefante rappresentata nel marchio contestato ha un aspetto piuttosto infantile, i marchi figurativi anteriori presentano un disegno astratto ed essenziale, che fa ricorso a contorni minimalisti. Inoltre, il marchio contestato contiene elefanti bianchi con contorni neri, mentre i marchi figurativi anteriori consistono in un elefante nero con contorni bianchi.
34
In terzo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il fatto che il marchio contestato contenga la rappresentazione di vari elefanti non è irrilevante nella percezione del pubblico di riferimento e, pertanto, nell’impressione visiva globale prodotta dal suddetto marchio. Infatti, come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 21 della decisione impugnata, il marchio contestato, nella sua percezione visiva globale, è caratterizzato dalla rappresentazione di vari elefanti in un’etichetta rettangolare dagli angoli smussati. Pertanto, la rappresentazione di più elefanti costituisce una specifica caratteristica di tale marchio.
35
Nei limiti in cui la ricorrente richiama, a tale riguardo, la giurisprudenza dei giudici tedeschi, si deve rilevare che il regime comunitario dei marchi è un sistema autonomo, costituito da un insieme di norme e che persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da qualsiasi sistema nazionale. Pertanto, l’UAMI e, eventualmente, il giudice dell’Unione non sono vincolati dalle decisioni intervenute a livello degli Stati membri [v. sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2002, Streamserve/UAMI (STREAMSERVE), T-106/00, Racc. pag. II-723, punto 47, e la giurisprudenza citata], le quali costituiscono soltanto un elemento che, senza essere determinante, può solamente essere preso in considerazione nell’ambito di un procedimento per dichiarazione di nullità riguardante un marchio comunitario [v., per analogia, sentenza del Tribunale del 19 settembre 2001, Henkel/UAMI (Pastiglia rotonda rossa e bianca), T-337/99, Racc. pag. II-2597, punto 58, e giurisprudenza ivi citata].
36
Orbene, le decisioni richiamate dalla ricorrente riguardano la ripetizione di un elemento denominativo in un marchio, mentre l’elemento interessato nel caso di specie è figurativo. Dato che la ripetizione di questi due tipi di elementi non ha, di norma, lo stesso impatto sull’impressione complessiva prodotta da un marchio, deve ritenersi che le decisioni dei giudici tedeschi invocate non si attaglino al caso di specie e non possano quindi essere prese in considerazione dal Tribunale.
37
La ricorrente sostiene inoltre, in tale contesto, di essere legittimata a riprodurre i marchi figurativi anteriori più volte e in diverse taglie sui suoi prodotti. Essa fa riferimento, a tale riguardo, agli usi nel settore della moda e, in particolare, ai «prodotti monogrammi» di taluni marchi di lusso.
38
Tuttavia, tale argomento esula dal confronto del marchio contestato con i marchi anteriori, dal momento che riguarda l’utilizzo di questi ultimi. Peraltro, come emerge dal punto 29 supra, il marchio contestato non consiste nella rappresentazione di un numero indeterminato di elefanti, ma in una superficie delimitata che include la raffigurazione totale o parziale di vari elefanti.
39
In ogni caso, la ricorrente non comprova le sue affermazioni circa gli usi nel settore della moda. Essa non spiega neppure la pertinenza dell’esempio dei «prodotti monogrammi», dato che i marchi interessati nel caso di specie non si presentano come monogrammi.
40
Poiché nessuno degli argomenti della ricorrente relativi alla rappresentazione di vari elefanti nel marchio contestato può essere accolto, occorre ritenere che tale elemento tenda a differenziare, sul piano visivo, il marchio contestato dai marchi figurativi anteriori, che contengono una sola rappresentazione di tale animale.
41
Alla luce di tali considerazioni, occorre dichiarare che la commissione di ricorso non ha commesso errori nel concludere, al punto 24 della decisione impugnata, che il marchio contestato ed i marchi anteriori, considerati complessivamente, erano diversi sul piano visivo.
Sul confronto fonetico
42
In via preliminare, occorre osservare che giustamente la ricorrente lamenta un’incoerenza nella motivazione della decisione impugnata in merito alla somiglianza fonetica. Infatti, il punto 25 della decisione impugnata, secondo il quale i marchi figurativi non verrebbero pronunciati, è, prima facie, inconciliabile con il punto 26 della medesima decisione, secondo cui, comunque, la descrizione orale del marchio contestato si differenzia da quella dei marchi anteriori.
43
Inoltre, al contrario di quanto in sostanza affermato dall’UAMI, non risulta che l’argomento esposto al punto 26 della decisione impugnata sia meramente ad abundantiam. Infatti, al punto 37 di quest’ultima, dedicato alla valutazione globale dell’esistenza del rischio di confusione, la commissione di ricorso ha fatto esplicito riferimento alle differenze fonetiche rilevate tra i marchi interessati.
44
Pertanto, la decisione impugnata deve considerarsi viziata da una contraddizione della motivazione quanto alla valutazione della somiglianza fonetica.
45
Ciò nonostante, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, un confronto fonetico non è pertinente nell’ambito dell’esame della somiglianza di un marchio figurativo privo di elementi denominativi con un altro marchio [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 25 marzo 2010, Nestlé/UAMI — Master Beverage Industries (Golden Eagle e Golden Eagle Deluxe), da T-5/08 a T-7/08, Racc. pag. II-1177, punto 67].
46
Infatti, un marchio figurativo privo di elementi denominativi non può essere pronunciato in quanto tale. Tutt’al più, può esserne descritto oralmente il contenuto visivo o concettuale. Orbene, siffatta descrizione coincide necessariamente o con la percezione visiva o con la percezione concettuale del marchio interessato. Di conseguenza, non occorre esaminare in maniera autonoma la percezione fonetica di un marchio figurativo privo di elementi denominativi e confrontarla con la percezione fonetica di altri marchi.
47
Date tali premesse, e considerato che il marchio contestato è un marchio figurativo privo di elementi denominativi, non deve ravvisarsi né una somiglianza né una diversità fonetica tra quest’ultimo marchio ed i marchi anteriori.
Sul confronto concettuale
48
Al punto 28 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha dichiarato, da un lato, che il marchio denominativo anteriore significava «elefanti» in tedesco, lingua del territorio in cui era registrato. Dall’altro, secondo la commissione di ricorso, tutti i marchi figurativi interessati si riferivano chiaramente alla nozione di «elefante». Tuttavia, dal momento che i marchi anteriori raffigurano un solo elefante, mentre il marchio contestato include vari elefanti, di diverse dimensioni, disposti in maniera particolare e racchiusi in un’etichetta rettangolare dagli angoli smussati, la commissione di ricorso ha ravvisato una somiglianza concettuale piuttosto che un’identità.
49
La ricorrente sostiene che la somiglianza concettuale è più elevata di quanto dichiarato dalla commissione di ricorso. Essa rivendica, in particolare, un’identità concettuale tra il marchio contestato ed il marchio denominativo anteriore.
50
Per quanto riguarda, in tale contesto, la percezione concettuale del marchio contestato, si è anzitutto rilevato, al punto 30 supra, che la circostanza secondo cui il marchio contestato conteneva linee diagonali di elefanti era irrilevante nella percezione del pubblico di riferimento. Pertanto, il pubblico di riferimento non tenderà a percepire una qualsiasi disposizione particolare nella serie di elefanti rappresentata nel marchio contestato. Inoltre, dal punto 29 supra risulta che il rettangolo dagli angoli smussati che circonda la rappresentazione degli elefanti nel marchio contestato sarà percepito come una delimitazione spaziale del marchio. Orbene, a questo titolo, non sarà attribuito alcun contenuto concettuale particolare a tale elemento. Infine, considerato che il consumatore medio, di norma, deve fare affidamento sull’immagine imperfetta dei marchi che ha memorizzato (v., in tal senso, sentenza della Corte del 22 giugno 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Racc. pag. I-3819, punto 26), la presenza di elefanti di diverse dimensioni non influirà sulla percezione concettuale del marchio contestato.
51
In tali circostanze, si deve ritenere che il pubblico di riferimento percepirà il marchio contestato come riferito, sul piano concettuale, semplicemente agli elefanti. Pertanto, la ricorrente afferma correttamente la sussistenza di un’identità concettuale tra il marchio contestato ed il marchio denominativo anteriore.
52
Quanto al confronto concettuale tra il marchio contestato ed i marchi figurativi anteriori, è pacifico che questi ultimi verranno percepiti come facenti rinvio alla nozione di «elefante». Orbene, data la prossimità tra la nozione di «elefante» e quella di «elefanti», occorre concludere, al pari della commissione di ricorso, che sussiste una somiglianza concettuale tra il marchio contestato ed i marchi figurativi anteriori.
53
In conclusione, si deve dichiarare che la decisione impugnata è viziata da errori relativi alla valutazione della somiglianza fonetica e della somiglianza concettuale.
54
Tuttavia, l’impatto di tali errori sulla fondatezza dell’affermazione della commissione di ricorso relativa all’assenza di rischio di confusione e, pertanto, sulla fondatezza del dispositivo della decisione impugnata può essere valutata solamente in sede di esame globale dell’insieme dei fattori pertinenti. Ai fini di tale esame, si deve considerare che i marchi interessati sono diversi sul piano visivo, che il loro confronto fonetico è privo di pertinenza e che, sul piano concettuale, il marchio contestato è identico al marchio denominativo anteriore e simile ai marchi figurativi anteriori.
Sull’omessa considerazione del carattere distintivo elevato dei marchi anteriori
55
Al punto 30 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha dichiarato che la ricorrente non aveva espressamente rivendicato, dinanzi alla divisione di annullamento, un carattere distintivo accresciuto dei marchi anteriori in seguito al loro uso intensivo. Infatti, le osservazioni e le prove presentate dalla ricorrente dinanzi alla divisione di annullamento avrebbero riguardato esclusivamente la questione dell’uso effettivo di detti marchi, sollevata dall’interveniente. Di conseguenza, la commissione di ricorso non ha esaminato se i marchi anteriori avessero acquisito carattere distintivo accresciuto a seguito del loro uso. Essa ha dichiarato, al punto 31 della decisione impugnata, che questi erano dotati di un grado normale di carattere distintivo.
56
La ricorrente nega di non aver rivendicato il carattere distintivo accresciuto dei marchi anteriori. Essa richiama, a tale riguardo, le osservazioni che ha presentato dinanzi alla divisione di annullamento l’11 ottobre 2007.
57
La pagina 11 di tali osservazioni, nella loro traduzione nella lingua processuale dinanzi all’UAMI, come presentata alla divisione di annullamento il 7 novembre 2007, comprende il seguente passaggio:
«3.
Contrairement à l’avis de l’opposante, les [marques antérieures] n’ont pas non plus un faible caractère distinctif. Au contraire: [e]n raison de leur utilisation intense et durable représentée précédemment sur le marché allemand, elles présentent un caractère distinctif supérieur à la moyenne.» («3. Contrariamente all’avviso dell’opponente, neanche i [marchi anteriori] hanno un modesto carattere distintivo. Al contrario, a seguito del loro uso intenso e duraturo, illustrato sopra, sul mercato tedesco, essi presentano un carattere distintivo superiore alla media»).
58
Da tale passaggio emerge che la ricorrente ha espressamente invocato il carattere distintivo accresciuto dei marchi anteriori in seguito al loro uso precedente. Di conseguenza, sia la divisione di annullamento, ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94, in vigore alla data della sua decisione, sia la commissione di ricorso, in base all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, erano tenute ad esaminare la fondatezza di tale rivendicazione nelle loro decisioni.
59
Gli argomenti dedotti dall’UAMI non sono idonei ad infirmare tale conclusione.
60
Così, in primo luogo, l’UAMI fa valere che la ricorrente non ha invocato il carattere distintivo accresciuto dei marchi anteriori né nel modulo standard della domanda di dichiarazione di nullità, presentato il 20 febbraio 2007, né nelle osservazioni che accompagnavano tale modulo.
61
Tuttavia, da un lato, il modulo standard non contiene una sezione dedicata al carattere distintivo dei marchi anteriori, ma solamente alla loro eventuale notorietà, che nella fattispecie non è stata rivendicata.
62
Dall’altro, né dal regolamento n. 40/94 né dal regolamento n. 207/2009 emerge che, per essere ricevibile, la rivendicazione del carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore deve essere formulata al momento della presentazione della domanda di dichiarazione di nullità.
63
In secondo luogo, a giudizio dell’UAMI, il passaggio citato al punto 57 supra costituisce un’unica e breve affermazione, presentata in risposta alle osservazioni dell’interveniente nell’ambito della discussione sulla questione riguardante la prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori.
64
Orbene, da una parte, anche se il passaggio interessato è breve, il suo senso è sufficientemente chiaro e preciso.
65
Dall’altra, non si può affermare che la rivendicazione della ricorrente è stata formulata nell’ambito della discussione riguardante la prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori. Infatti, quest’ultima problematica è stata affrontata ai punti I e II delle osservazioni della ricorrente dell’11 ottobre 2007, mentre il passaggio citato al punto 57 supra è tratto dal punto III del medesimo documento, dedicato agli altri argomenti avanzati dall’interveniente. Come riconosciuto dallo stesso UAMI, tali argomenti includevano la questione del carattere distintivo dei marchi anteriori.
66
In terzo luogo, l’UAMI sostiene che la ricorrente ha omesso di indicare prove specifiche a supporto dell’asserito carattere distintivo accresciuto dei marchi anteriori. Peraltro, secondo l’UAMI, le prove presentate in allegato alle osservazioni della ricorrente dell’11 ottobre 2007 erano dirette a dimostrare l’uso effettivo dei marchi anteriori.
67
A tale riguardo, da una lettura contestuale del passaggio citato al punto 57 supra emerge che la ricorrente ha rinviato, al fine di suffragare la rivendicazione del carattere distintivo accresciuto dei marchi anteriori, all’insieme degli elementi dedotti dalla medesima per provare l’uso effettivo dei marchi stessi.
68
Peraltro, tali elementi, vale a dire materiali pubblicitari nei quali figuravano i marchi anteriori e dichiarazioni giurate relative ai volumi di vendita dei prodotti che ne erano contrassegnati, erano pertinenti, a prima vista, con riferimento non solo all’uso effettivo dei marchi anteriori, ma anche al loro eventuale carattere distintivo acquisito attraverso l’uso.
69
Pertanto, occorre dichiarare che la ricorrente ha identificato le prove sulle quali si fondava con una precisione sufficiente per consentire all’UAMI di esaminare la fondatezza delle sue rivendicazioni e all’interveniente di presentare le sue osservazioni in proposito.
70
Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve concludere che la commissione di ricorso ha errato nel dichiarare che la ricorrente non aveva espressamente rivendicato un carattere distintivo accresciuto dei marchi anteriori in seguito al loro uso. Essa ha parimenti errato nel non esaminare la fondatezza delle rivendicazioni della ricorrente su tale punto.
71
Tale errore comporta che la commissione di ricorso ha omesso di esaminare un fattore potenzialmente rilevante nella valutazione globale del rischio di confusione tra il marchio contestato ed i marchi anteriori (v., in tal senso, sentenze della Corte dell’11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Racc. pag. I-6191, punto 24; del 29 settembre 1998, Canon, C-39/97, Racc. pag. I-5507, punto 18, e del 22 giugno 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Racc. pag. I-3819, punto 20).
72
Pertanto, il Tribunale non dispone di tutti gli elementi necessari per verificare la fondatezza della valutazione globale del rischio di confusione compiuta dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata.
73
Di conseguenza, occorre accogliere il motivo unico e, quindi, annullare la decisione impugnata, senza necessità di esaminare gli argomenti relativi alla suddetta valutazione, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra i vari elementi emersi dal confronto tra i segni in conflitto.
Sulle spese
74
Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
75
Nel caso di specie, l’UAMI e l’interveniente sono risultati soccombenti. Pertanto, da un lato, occorre condannare l’UAMI a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ricorrente, conformemente alle conclusioni di quest’ultima.
76
Dall’altro, occorre statuire che l’interveniente sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 15 luglio 2010 (procedimento R 1638/2008-4) è annullata.
2)
L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport.
3)
La Sisma SpA sopporterà le proprie spese.
Pelikánová
Jürimäe
Van der Woude
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 febbraio 2012.
Firme
(
*1
)	Lingua processuale: l’italiano.