URTEIL DES GERICHTS (Fünfte Kammer)
12. September 2012(*)
„Gemeinschaftsmarke – Nichtigkeitsverfahren – Gemeinschaftswortmarke erkat – Ältere Gemeinschafts- und nationale Wort- und Bildmarken CAT – Relative Eintragungshindernisse – Verwechslungsgefahr – Beeinträchtigung der Wertschätzung – Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 – Begründungspflicht“
In der Rechtssache T‑566/10
Jutta Ertmer, wohnhaft in Tastungen (Deutschland), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte A. von Mühlendahl und C. Eckhartt,
Klägerin,
gegen
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch G. Schneider als Bevollmächtigten,
Beklagter,
andere Verfahrensbeteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM und Streithelferin vor dem Gericht:
Caterpillar Inc. mit Sitz in Peoria (Illinois, Vereinigte Staaten von Amerika), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwalt A. Renck sowie Rechtsanwältinnen V. von Bomhard und E. Nicolás Gómez,
betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 7. September 2010 (Sache R 270/2010‑1) zu einem Nichtigkeitsverfahren zwischen der Caterpillar Inc. und Jutta Ertmer
erlässt
DAS GERICHT (Fünfte Kammer)
unter Mitwirkung des Präsidenten S. Papasavvas sowie der Richter V. Vadapalas (Berichterstatter) und K. O’Higgins,
Kanzler: C. Heeren, Verwaltungsrätin,
aufgrund der am 15. Dezember 2010 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,
aufgrund der am 26. April 2011 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des HABM,
aufgrund der am 21. April 2011 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelferin,
auf die mündliche Verhandlung vom 21. Juni 2012
folgendes
Urteil
Vorgeschichte des Rechtsstreits
1        Am 11. November 2003 erwirkte die Klägerin, Frau Jutta Ertmer, beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) die Eintragung des Wortzeichens erkat als Gemeinschaftsmarke Nr. 2787117 nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. L 78, S. 1]).
2        Die Marke wurde für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 7 und 42 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet:
–        Klasse 7: „Bagger, Bergbaumaschinen, Straßenbaumaschinen; Erdbewegungsmaschinen; Erdbohrer für den Bergbau; Fördermaschinen; Fräsmaschinen zum Fräsen von Gestein und Bodenschichten, insbesondere Anbaufräsen für Bagger; Grabenaushebemaschinen; hydraulische Antriebe für Maschinen und Motoren; Räderwerk für Maschinen; Reduktionsgetriebe (andere als für Landfahrzeuge)“;
–        Klasse 42: „Dienstleistungen von Ingenieuren, technische Beratung; Konstruktionsleistungen (Planung), insbesondere von Baumaschinen“.
3        Am 17. Oktober 2007 beantragte die Streithelferin, die Caterpillar Inc., nach Art. 52 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 53 der Verordnung Nr. 207/2009), diese Marke für sämtliche in der vorstehenden Randnr. 2 aufgeführten Waren und Dienstleistungen für nichtig zu erklären.
4        Der Antrag auf Nichtigerklärung wurde auf folgende ältere Marken gestützt:
–        die unter der Nr. 1295310 u. a. für Dienstleistungen der Klasse 42 eingetragene Gemeinschaftswortmarke CAT;
–        die im Vereinigten Königreich unter der Nr. 678755 für Waren der Klasse 7 eingetragene nationale Wortmarke CAT;
–        die unter der Nr. 1063296 eingetragene Gemeinschaftsbildmarke sowie in Deutschland unter der Nr. 2103070, in den Benelux-Ländern unter der Nr. 454436 und im Vereinigten Königreich unter der Nr. 1368523 insbesondere für Waren und Dienstleistungen der Klassen 7 und 42 eingetragene nationale Bildmarken, die dem nachstehend abgebildeten Zeichen entsprechen:
5        Der Antrag auf Nichtigerklärung wurde mit den in Art. 52 Abs. 1 Buchst. a in Verbindung mit Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009) geregelten Nichtigkeitsgründen begründet.
6        Am 8. Januar 2010 wies die Nichtigkeitsabteilung den Antrag auf Nichtigerklärung zurück, nachdem sie zu dem Ergebnis gekommen war, dass zwischen den einander gegenüberstehenden Marken keine Ähnlichkeit bestehe und dass somit keine Verwechslungsgefahr oder Beeinträchtigung der Wertschätzung vorliege.
7        Am 17. Februar 2010 legte die Streithelferin beim HABM gemäß den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 Beschwerde gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung ein.
8        Mit der Klägerin am 5. Oktober 2010 zugestellter Entscheidung vom 7. September 2010 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) gab die Vierte Beschwerdekammer des HABM der Beschwerde der Streithelferin statt und erklärte die Marke erkat in Bezug auf alle von ihr erfassten Waren und Dienstleistungen für nichtig. Sie vertrat die Auffassung, dass die einander gegenüberstehenden Marken ähnlich seien, so dass zwischen ihnen Verwechslungsgefahr und daneben die Gefahr einer Beeinträchtigung der Wertschätzung der älteren Bildmarken bestehe, womit beide geltend gemachten Nichtigkeitsgründe durchgriffen.
Anträge der Verfahrensbeteiligten
9        Die Klägerin beantragt,
–        die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
–        die angefochtene Entscheidung abzuändern und die von der Streithelferin gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung eingelegte Beschwerde zurückzuweisen;
–        dem HABM und der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen.
10      Das HABM und die Streithelferin beantragen,
–        die Klage abzuweisen;
–        der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.
Rechtliche Würdigung
11      Zur Stützung der Klage macht die Klägerin drei Klagegründe geltend: erstens eine Verletzung der Begründungspflicht, zweitens einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 und drittens Rechtsfehler und Irrtümer bei der Beurteilung des Sachverhalts sowie eine Verletzung der Begründungspflicht hinsichtlich der Anwendung von Art. 8 Abs. 5 dieser Verordnung.
12      Nach Auffassung des Gerichts ist zuerst der zweite Klagegrund und danach der dritte Klagegrund zu prüfen, soweit er sich auf eine Verletzung der Begründungspflicht hinsichtlich der Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 bezieht.
Zum zweiten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009
13      Die Klägerin macht geltend, die Beschwerdekammer habe mit ihrer Feststellung, dass die einander gegenüberstehenden Marken ähnlich seien, und der daraus gezogenen Schlussfolgerung, dass zwischen diesen Marken Verwechslungsgefahr bestehe, fehlerhaft gehandelt.
14      Nach Art. 53 Abs. 1 Buchst. a in Verbindung mit Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 wird die Gemeinschaftsmarke auf Antrag des Inhabers einer älteren Marke für nichtig erklärt, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt.
15      Nach ständiger Rechtsprechung liegt eine Verwechslungsgefahr vor, wenn das relevante Publikum glauben könnte, dass die von den einander gegenüberstehenden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Die Verwechslungsgefahr ist umfassend, gemäß der Wahrnehmung der betreffenden Zeichen sowie Waren oder Dienstleistungen durch die maßgeblichen Verkehrskreise und unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (Urteile des Gerichtshofs vom 22. Juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Slg. 1999, I‑3819, Randnrn. 17 und 18, und des Gerichts vom 9. Juli 2003, Laboratorios RTB/HABM – Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS], T‑162/01, Slg. 2003, II‑2821, Randnrn. 30 bis 33).
16      Im vorliegenden Fall ist unstreitig, dass die von der streitigen Marke erfassten Waren und Dienstleistungen (siehe oben, Randnr. 2) mit den von der älteren Gemeinschaftsbildmarke CAT erfassten Waren und Dienstleistungen sowie mit den Waren der Klasse 7 und den Dienstleistungen der Klasse 42 identisch sind, die jeweils von den anderen älteren Marken erfasst sind, auf die der Antrag auf Nichtigerklärung gestützt wird (siehe oben, Randnr. 4).
17      Es ist auch unstreitig, dass die von der streitigen Marke erfassten Waren und Dienstleistungen, bei denen es sich im Wesentlichen um Baumaschinen und Bergbaumaschinen sowie damit verbundene Dienstleistungen handelt, ausschließlich für das Fachpublikum im Bereich Ingenieurwesen und Bauwesen bestimmt sind.
18      Um sodann den Ähnlichkeitsgrad zwischen den einander gegenüberstehenden Marken zu beurteilen, ist der Grad ihrer Ähnlichkeit in Bild, Klang und Bedeutung zu bestimmen sowie gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen und der Bedingungen, unter denen sie vertrieben werden, zu bewerten, welche Bedeutung diesen einzelnen Elementen beizumessen ist (vgl. entsprechend Urteil Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 27).
19      Bei dieser umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen (vgl. entsprechend Urteil des Gerichtshofs vom 11. November 1997, SABEL, C‑251/95, Slg. 1997, I‑6191, Randnr. 23).
20      Diese umfassende Beurteilung schließt jedoch eine vorherige Prüfung der einzelnen Bestandteile, aus denen eine aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzte Marke besteht, nicht aus (vgl. Urteil des Gerichts vom 29. April 2004, Eurocermex/HABM [Form einer Bierflasche], T‑399/02, Slg. 2004, II‑1391, Randnr. 25 und die dort angeführte Rechtsprechung).
21      Die Beschwerdekammer hat im vorliegenden Fall festgestellt, dass die einander gegenüberstehenden Marken im Bild und im Klang angesichts der Tatsache ähnlich seien, dass das Wortelement „Cat“ der älteren Marken in der Marke erkat nahezu vollständig enthalten sei.
22      Nach Auffassung der Beschwerdekammer unterschieden sich die einander gegenüberstehenden Marken dadurch im Bild, dass die streitige Marke „vor dem gemeinsamen Element ‚kat/CAT‘“ die Buchstaben „e“ und „r“ aufweise, sowie, was die älteren Bildmarken angehe, aufgrund von deren Bildelement. Da die streitige Marke „das ältere Wortelement nahezu vollständig [beinhalte]“ und die Zeichen verhältnismäßig kurz seien, räumten diese Unterschiede zwischen den Marken ihre Ähnlichkeit nicht aus (Randnr. 20 der angefochtenen Entscheidung).
23      Weiter waren die Marken nach Ansicht der Beschwerdekammer auch im Klang ähnlich, da die Aussprache der zweiten Silbe der streitigen Marke, „kat“, mit der des Wortelements „Cat“ der älteren Marken übereinstimme (Randnr. 21 der angefochtenen Entscheidung). Keine der Marken habe eine relevante Bedeutung, die einen begrifflichen Vergleich zulasse (Randnr. 23 der angefochtenen Entscheidung).
24      Ferner ging ausweislich der Randnrn. 31 ff. der angefochtenen Entscheidung die Beschwerdekammer bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr davon aus, dass die streitige Marke die Bestandteile „er“ und „kat“ enthalte, wobei Letzterer das „gemeinsame“ Element der einander gegenüberstehenden Marken sei. Die Marke erkat gebe die Marke CAT „nahezu identisch“ wieder, und die Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken ergebe sich aus den „nahezu identischen“ Elementen „kat“ und „Cat“ (Randnrn. 31 und 33 der angefochtenen Entscheidung).
25      Schließlich hat die Beschwerdekammer in Randnr. 35 der angefochtenen Entscheidung darauf hingewiesen, dass der vorliegende Fall ähnlich wie die Sachverhalte liege, die Urteilen über Zeichen zugrunde lägen, in denen die ältere Marke mit einem angefügten Wortelement wiedergegeben werde, etwa „Vitakraft“ und „Krafft“, „Westlife“ und „Life“ sowie „Flexi Air“ und „Flex“ (vgl. Urteile des Gerichts vom 6. Oktober 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/HABM – Krafft [VITAKRAFT], T‑356/02, Slg. 2004, II‑3445, vom 4. Mai 2005, Reemark/HABM – Bluenet [Westlife], T‑22/04, Slg. 2005, II‑1559, und vom 16. März 2005, L’Oréal/HABM – Revlon [FLEXI AIR], T‑112/03, Slg. 2005, II‑949).
26      Diese Auffassung der Beschwerdekammer beruht im Wesentlichen auf dem Gedanken, dass sich die streitige Marke erkat aus verschiedenen Elementen zusammensetzt, von denen eines dem Wortelement „Cat“ der älteren Marken ähnelt.
27      Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass ein Verbraucher möglicherweise ein von ihm wahrgenommenes Wortzeichen in die Wortbestandteile zerlegt, die ihm eine konkrete Bedeutung vermitteln oder die ihm bekannten Wörtern ähnlich sind (vgl. Urteil VITAKRAFT, Randnr. 51, und Urteile des Gerichts vom 13. Februar 2007, Mundipharma/HABM – Altana Pharma [RESPICUR], T‑256/04, Slg. 2007, II‑449, Randnr. 57, und vom 19. Mai 2011, PJ Hungary/HABM – Pepekillo [PEPEQUILLO], T‑580/08, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 74).
28      Die streitige Marke besteht jedoch aus dem Wortzeichen „erkat“, das aufgrund seines semantischen Inhalts und seiner grammatikalischen Struktur geeignet erscheint, als ein einziges Wort wahrgenommen zu werden. Denn das genannte Zeichen ist kurz und enthält keine Wortelemente, die dem Verbraucher eine konkrete Bedeutung vermitteln könnten oder die Wörtern, die der Verbraucher kennt, ähnlich sind.
29      Deshalb ist die Marke erkat entgegen der Argumentation in Randnr. 35 der angefochtenen Entscheidung nicht als eine Marke anzusehen, die ein separates Element „kat“ enthält, dem ein anderes Element angefügt ist.
30      Die Beschwerdekammer ist mit dieser Argumentation, die im Wesentlichen darauf beruht, dass sie die streitige Marke künstlich in verschiedene Bestandteile zerlegt hat, zu Unrecht von der Regel abgewichen, wonach, insbesondere was die bildlichen und klanglichen Aspekte der fraglichen Marke anbelangt, auf den von dieser hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen ist (siehe oben, Randnr. 19).
31      Zu der Feststellung der Beschwerdekammer, die Verwechslungsgefahr sei „umso wahrscheinlicher“, wenn „der relevante Fachverkehrsteilnehmer oder die hochspezialisierten angesprochenen Verkehrskreise das Element ‚er‘ der angefochtenen Marke als einen Hinweis auf ‚Erosion‘ oder ‚erodieren‘“ und somit auf die Zweckbestimmung der in Rede stehenden Maschinen verstünden (Randnr. 34 der angefochtenen Entscheidung), ist zu bemerken, dass dieser Feststellung die Annahme zugrunde liegt, das Element „er“ werde als „deutliche Anspielung“ („highly allusive“) auf die fraglichen Waren und Dienstleistungen wahrgenommen.
32      Aus dem in Randnr. 34 der angefochtenen Entscheidung verwendeten Konditional ergibt sich jedoch, dass diese Annahme im vorliegenden Fall nicht als bewiesen betrachtet werden kann. Außerdem steht ihr entgegen, dass die Beschwerdekammer das entsprechende Vorbringen der Streithelferin in Randnr. 23 der angefochtenen Entscheidung mit der Feststellung zurückgewiesen hat, es erscheine als wenig wahrscheinlich, dass die streitige Marke an ihren ersten beiden Buchstaben „e“ und „r“ erkannt werde, und eher werde sie als ein Phantasiewort aufgefasst werden.
33      Daraus folgt, dass der Beschwerdekammer dadurch ein Fehler unterlaufen ist, dass sie festgestellt hat, die streitige Marke setze sich aus den Bestandteilen „er“ und „kat“ zusammen, und anschließend die Elemente „Cat“ und „kat“ der einander gegenüberstehenden Marken verglichen hat, anstatt diese jeweils in ihrer Gesamtheit zu beurteilen.
34      Die Beschwerdekammer hat somit in den Randnrn. 20, 31, 33 und 35 der angefochtenen Entscheidung zum bildlichen Aspekt der einander gegenüberstehenden Marken zu Unrecht festgestellt, dass „die Zeichen im Hinblick auf ihre Buchstaben ‚c‘ und ‚k‘ im Bild ähnlich“ seien und dass die Marke erkat das Wortelement der älteren Marken „nahezu vollständig“ beinhalte.
35      Mit ihrer Feststellung, das angeblich gemeinsame Element „kat/Cat“ sei ähnlich, hat die Beschwerdekammer nämlich zum einen übersehen, dass das Element „erkat“ der streitigen Marke von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Ganzes wahrgenommen werden wird. Zum anderen bringt sie mit derselben Argumentation zu Unrecht zum Ausdruck, dass die Buchstaben „c“ und „k“ in visueller Hinsicht identisch seien.
36      Die Wortzeichen „erkat“ und „Cat“ sind jedoch von unterschiedlicher Länge und stimmen lediglich in ihren beiden letzten Buchstaben überein. Unter Einbeziehung der Erwägung, dass der Verbraucher dem ersten Teil eines Zeichens üblicherweise mehr Beachtung schenkt, sind die einander gegenüberstehenden Marken in visueller Hinsicht als unterschiedlich anzusehen.
37      Zudem wird der visuelle Unterschied zwischen den einander gegenüberstehenden Marken im Fall der älteren Bildmarken CAT, deren drei Buchstaben in Fettdruck wiedergegeben sind und deren Buchstabe „A“ teilweise durch ein farbiges Dreieck verdeckt wird, durch die originelle grafische Gestaltung verstärkt.
38      In klanglicher Hinsicht besteht die streitige Marke aus den beiden Silben „er“ und „kat“, während das Wortelement der älteren Marken entweder wie das Kürzel „C – A – T“ oder in einer einzigen Silbe wie „cat“ ausgesprochen wird. Es ist zu betonen, dass die Silben „kat“ und „cat“ in mehreren Sprachen ähnlich ausgesprochen werden. Trotz dieser Ähnlichkeit unterscheiden sich die Zeichen in klanglicher Hinsicht aufgrund der unterschiedlichen Silbenzahl, wobei die erste Silbe des Zeichens erkat ein Unterscheidungsmerkmal ist.
39      In begrifflicher Hinsicht ist in Übereinstimmung mit den Ausführungen der Beschwerdekammer in Randnr. 23 der angefochtenen Entscheidung zu konstatieren, dass die fraglichen Marken keine relevante Bedeutung haben.
40      Somit ist unter Berücksichtigung des Gesamteindrucks der einander gegenüberstehenden Marken festzustellen, dass die zwischen ihnen bestehenden Unterschiede – ihre unterschiedliche Länge, ihre unterschiedlichen Zeichenanfänge und die aus der Grafik der Bildmarken CAT resultierenden Unterschiede – im Verhältnis zu ihrem ähnlichen Element, der Übereinstimmung ihrer beiden Endbuchstaben und der ähnlichen Aussprache der Silben „kat“ und „cat“, überwiegen.
41      Was schließlich die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr angeht, ist daran zu erinnern, dass den bildlichen, klanglichen oder begrifflichen Aspekten der einander gegenüberstehenden Zeichen nicht immer gleiches Gewicht zukommt und dass im Rahmen dieser Beurteilung die Art der fraglichen Waren zu berücksichtigen ist und die objektiven Umstände zu untersuchen sind, unter denen sich die Marken auf dem Markt gegenüberstehen können (vgl. Urteil des Gerichts vom 26. Juni 2008, SHS Polar Sistemas Informáticos/HABM – Polaris Software Lab [POLARIS], T‑79/07, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 49 und die dort angeführte Rechtsprechung).
42      Es ist zu beachten, dass die fraglichen Waren, z. B. Bagger, Erdbohrer für den Bergbau und Fräsmaschinen, für das Fachpublikum im Bereich Ingenieurwesen und Bauwesen bestimmt sind (siehe oben, Randnr. 17).
43      Insoweit ist zu berücksichtigen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise, die sich aus im Bereich der fraglichen Waren spezialisierten Gewerbetreibenden zusammensetzen, bei der Auswahl dieser Waren mit einem hohen Grad an Aufmerksamkeit vorgehen werden (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 14. Juli 2005, Reckitt Benckiser [España]/HABM – Aladin [ALADIN], T‑126/03, Slg. 2005, II‑2861, Randnr. 96 und die dort angeführte Rechtsprechung). Außerdem sind in Bezug auf den Aufmerksamkeitsgrad der maßgeblichen Verkehrskreise beim Kauf der hohe Preis und der sehr technische Charakter der betreffenden Waren zu berücksichtigen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 22. Juni 2004, Ruiz-Picasso u. a./HABM – DaimlerChrysler [PICARO], T‑185/02, Slg. 2004, II‑1739, Randnr. 59).
44      Im vorliegenden Fall handelt es sich bei dem Publikum, das die fraglichen Marken verwechseln könnte, ausschließlich um Gewerbetreibende, die bei der Auswahl der Waren und Dienstleistungen mit einem hohen Grad an Aufmerksamkeit vorgehen. Für diesen hohen Aufmerksamkeitsgrad spricht auch die von der Beschwerdekammer in Randnr. 15 der angefochtenen Entscheidung angeführte Erwägung zur Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen, der zufolge es sich um sehr spezielle, kostspielige Werkzeuge und Maschinen sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen handelt, bei denen der Verbraucher insbesondere auf Gesichtspunkte der Qualität, des Anwendungsbereichs, der Preise und der Marken achtet. Überdies setzt der Kauf derartiger Waren und der damit verbundenen Dienstleistungen einen sorgfältigen Auswahlvorgang voraus, in dessen Verlauf der betroffene Verbraucher unter Berücksichtigung der besonderen Art der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen und ihrer hohen Kosten verschiedene auf dem Markt vertretene Waren und Dienstleister prüft.
45      Angesichts des hohen Aufmerksamkeitsgrads des betroffenen Fachpublikums und der Bedingungen, unter denen die fraglichen Waren gekauft werden und die ebenfalls einen hohen Aufmerksamkeitsgrad erfordern, reicht eine gewisse klangliche Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken, selbst wenn sie festgestellt würde, nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr hervorzurufen. Die angesprochenen Verbraucher werden nämlich nicht nur über die Produktmerkmale, sondern auch über die Identität der Hersteller und die auf dem Markt vertretenen Marken informiert sein und sehr genau auf zwischen den Marken bestehende Unterschiede achten.
46      Dieser Erwägung steht nicht das Argument der Streithelferin entgegen, dass das Fachpublikum unter bestimmten Umständen, nämlich bei der mündlichen Bestellung von Baumaschinen, die schnell zur Baustelle geliefert werden sollen, mit einem geringeren Grad an Aufmerksamkeit vorgehen könnte.
47      Dazu ist zu bemerken, dass die Beanstandung einer Gemeinschaftsmarke aufgrund der Gefahr einer Verwechslung mit einer älteren Marke deswegen gerechtfertigt ist, weil eine solche Verwechslung die betreffenden Verbraucher bei der Wahl zwischen den fraglichen Waren oder Dienstleistungen in unzulässiger Weise beeinflussen kann. Deshalb ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen, wie aufmerksam der Durchschnittsverbraucher zu dem Zeitpunkt ist, zu dem er seine Wahl zwischen verschiedenen Waren oder Dienstleistungen der Kategorie, für die die Marke eingetragen ist, vorbereitet und trifft (vgl. in diesem Sinne Urteil PICARO, Randnr. 59).
48      Insoweit zu verlangen, dass auf den geringsten Aufmerksamkeitsgrad abgestellt wird, den das Publikum bei der Konfrontation mit einer Ware oder einer Marke an den Tag legt, liefe darauf hinaus, dem Kriterium, wonach der Aufmerksamkeitsgrad je nach Art der Waren unterschiedlich hoch sein kann, jede Relevanz für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr abzusprechen (Urteil des Gerichtshofs vom 12. Januar 2006, Ruiz-Picasso u. a./HABM, C‑361/04 P, Slg. 2006, I‑643, Randnr. 42).
49      Ebenso ist das Vorbringen der Streithelferin zurückzuweisen, wonach eine Verwechslungsgefahr der fraglichen Marken daraus entstehe, dass in Fällen, in denen ein Bauleiter bei seinem Lieferanten mündlich eine Fräsmaschine der Marke CAT bestelle, die Bestellung ohne Weiteres so verstanden werden könnte, dass sie sich auf die Marke erkat beziehe, und infolgedessen anstelle eines Produkts der Firma Caterpillar eine Fräsmaschine der Marke erkat geliefert werden könnte.
50      Dazu genügt der Hinweis, dass das genannte Argument auf die angebliche Gefahr eines Irrtums bei der Produktbestellung abzielt. Es kann daher nicht zur Feststellung einer Verwechslungsgefahr führen, die darin besteht, dass sich ein Verbraucher für eine mit der streitigen Marke gekennzeichnete Ware in der Annahme interessieren könnte, dass es sich um eine Ware mit der gleichen betrieblichen Herkunft wie die mit der älteren Marke gekennzeichnete Ware handelt (vgl. in diesem Sinne Urteil POLARIS, Randnr. 33 und die dort angeführte Rechtsprechung).
51      Der Schlussfolgerung, dass im vorliegenden Fall keine Verwechslungsgefahr besteht, steht im Übrigen auch die erhöhte Kennzeichnungskraft bestimmter älterer Marken nicht entgegen.
52      Der Grad der Kennzeichnungskraft der älteren Marken ist zwar bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen (Urteil Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnrn. 22 und 23).
53      Trotz der in den Randnrn. 24 bis 26 der angefochtenen Entscheidung festgestellten erhöhten Kennzeichnungskraft der älteren Bildmarken CAT ist die Gefahr einer Verwechslung im vorliegenden Fall jedoch aufgrund der bildlichen und klanglichen Unterschiede zwischen den einander gegenüberstehenden Marken sowie aufgrund der einen hohen Aufmerksamkeitsgrad erfordernden Vermarktungsbedingungen der fraglichen Waren und Dienstleistungen auszuschließen.
54      Nach alledem hat die Beschwerdekammer zu Unrecht festgestellt, dass zwischen den einander gegenüberstehenden Marken Verwechslungsgefahr bestehe.
55      Aufgrund der zwischen den genannten Marken bestehenden Unterschiede kann nämlich im vorliegenden Fall die Gefahr ausgeschlossen werden, dass der betroffene, im Übrigen besonders aufmerksame Verbraucher annehmen könnte, dass die mit diesen Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.
56      Nach alledem ist der Klagegrund eines Verstoßes gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 begründet.
Zum dritten Klagegrund, soweit er sich auf eine Verletzung der Begründungspflicht hinsichtlich der Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 bezieht
57      Die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 unterliegt, wie aus dessen Wortlaut hervorgeht, folgenden Voraussetzungen: erstens der Identität oder der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, zweitens der Bekanntheit der im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen älteren Marke und drittens dem Vorliegen der Gefahr, dass die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde. Diese Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein, und eine Anwendung der genannten Bestimmung scheidet aus, wenn nur eine von ihnen nicht vorliegt.
58      Der Zweck von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 besteht nicht darin, die Eintragung jeder Marke zu verhindern, die einer bekannten Marke ähnlich ist. Er liegt vielmehr insbesondere darin, es dem Inhaber einer bekannten älteren Marke zu ermöglichen, sich der Eintragung von Marken zu widersetzen, durch die die Wertschätzung oder die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigt oder in unlauterer Weise ausgenutzt werden könnte. Das Bestehen einer Verknüpfung zwischen der Anmeldemarke und der älteren Marke ist daher eine wesentliche Voraussetzung für die Anwendung der fraglichen Vorschrift. Treten die in dieser Bestimmung genannten Beeinträchtigungen auf, so sind sie die Folge eines bestimmten Grades der Ähnlichkeit zwischen der älteren und der jüngeren Marke, aufgrund dessen die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen diesen Marken sehen, d. h. die beiden gedanklich miteinander verknüpfen, ohne sie jedoch zu verwechseln (vgl. entsprechend Urteil des Gerichtshofs vom 27. November 2008, Intel Corporation, C‑252/07, Slg. 2008, I‑8823, Randnr. 30 und die dort angeführte Rechtsprechung).
59      Außerdem muss der Inhaber der älteren Marke, um in den Genuss des Schutzes gemäß Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 zu gelangen, den Nachweis erbringen, dass die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde. Insoweit ist der Inhaber der älteren Marke nicht verpflichtet, das Vorliegen einer tatsächlichen und gegenwärtigen Beeinträchtigung seiner Marke nachzuweisen. Ist nämlich vorhersehbar, dass sich eine solche Beeinträchtigung aus der Benutzung der jüngeren Marke, zu der sich deren Inhaber bewogen sehen kann, ergeben würde, kann der Inhaber der älteren Marke nicht dazu verpflichtet sein, das tatsächliche Eintreten dieser Beeinträchtigung abzuwarten, um diese Benutzung untersagen lassen zu können. Der Inhaber der älteren Marke muss allerdings das Vorliegen von Gesichtspunkten dartun, aus denen auf die ernsthafte Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung geschlossen werden kann (Urteil Intel Corporation, Randnrn. 37 und 38, und Urteil des Gerichtshofs vom 10. Mai 2012, Rubinstein und L’Oréal/HABM, C‑100/11 P, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 93).
60      Das Vorliegen einer Beeinträchtigung der älteren Marke oder der ernsthaften Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (Urteil Intel Corporation, Randnr. 68).
61      Im vorliegenden Fall macht die Klägerin insbesondere geltend, dass die Beschwerdekammer ihre Entscheidung im Hinblick auf die genannten Anwendungsvoraussetzungen des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 nicht hinreichend begründet habe.
62      Dazu ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer in den Randnrn. 36 bis 42 der angefochtenen Entscheidung zunächst die Anwendungsvoraussetzungen des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 resümiert hat, wobei sie insbesondere darauf hingewiesen hat, dass diese Anwendungsvoraussetzungen unabhängig vom Vorliegen oder Nichtvorliegen einer Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der genannten Verordnung sind. Anschließend hat sie festgestellt, dass die älteren Bildmarken Bekanntheit genössen, was von den Verfahrensbeteiligten nicht in Frage gestellt wurde.
63      Hinsichtlich der beiden anderen Anwendungsvoraussetzungen der genannten Vorschrift, d. h. des Vorliegens einer gedanklichen Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken und der Wahrscheinlichkeit einer Beeinträchtigung der Wertschätzung, hat die Beschwerdekammer darauf hingewiesen, dass der von den einander gegenüberstehenden Marken erfasste Bereich derselbe sei, d. h. der Bereich Ingenieurwesen und Bauwesen, dass sich die genannten Marken nicht so wesentlich voneinander unterschieden, um ausschließen zu können, dass die maßgeblichen Verkehrskreise zwischen ihnen eine Verknüpfung herstellten, und dass es „in hohem Maße plausibel“ („highly plausible“) sei, dass mit der streitigen Marke versucht werde, sich in den Bereich der Sogwirkung der bekannten älteren Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren und die vom Markeninhaber entfalteten wirtschaftlichen Anstrengungen auszunutzen (Randnr. 43 der angefochtenen Entscheidung).
64      Da sich diese Gründe im Wesentlichen auf Behauptungen über das Vorliegen einer gedanklichen Verknüpfung zwischen den in Rede stehenden Marken und die Wahrscheinlichkeit einer Beeinträchtigung der Wertschätzung beschränken, reichen sie nicht aus, um darzutun, dass die Anwendungsvoraussetzungen des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 im vorliegenden Fall erfüllt sind, und zwar unabhängig vom Vorliegen oder Nichtvorliegen einer Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der genannten Verordnung.
65      Die Beschwerdekammer führt nämlich, abgesehen von einer bloßen Verbindung zwischen den Produkt- und Dienstleistungssektoren, keinen von der Inhaberin der älteren Marken geltend gemachten konkreten Gesichtspunkt im Hinblick auf die Gefahr einer unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung dieser Marken an.
66      Außerdem ergibt sich aus der Begründung der angefochtenen Entscheidung keineswegs, dass die Beschwerdekammer eine umfassende Beurteilung der relevanten Umstände des vorliegenden Falles vorgenommen hätte, um zu ihrer Schlussfolgerung zu gelangen, dass unabhängig vom Vorliegen oder Nichtvorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken eine ernsthafte und nicht nur hypothetische Gefahr bestehe, dass die streitige Marke auf die Ausnutzung der Unterscheidungskraft und der Wertschätzung der älteren Marken gerichtet sei.
67      Daraus folgt, dass die angefochtene Entscheidung in Bezug auf die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 nicht hinreichend begründet ist.
68      Der dritte Klagegrund ist daher, soweit mit ihm eine Verletzung der Begründungspflicht geltend gemacht wird, begründet.
69      Da der zweite Klagegrund, mit dem ein Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 gerügt wird, und der dritte Klagegrund, soweit mit ihm eine Verletzung der Begründungspflicht in Bezug auf die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der genannten Verordnung geltend gemacht wird, begründet sind, ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben, ohne dass über den ersten Klagegrund entschieden zu werden braucht.
70      Zu dem von der Klägerin gestellten Abänderungsantrag, der auf eine Zurückweisung der bei der Beschwerdekammer des HABM eingereichten Beschwerde gerichtet ist, und zu ihrem Vorbringen, dass im vorliegenden Fall die in Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 festgelegten Voraussetzungen nicht erfüllt seien, genügt der Hinweis, dass es nicht Sache des Gerichts ist, eine Frage zu beurteilen, zu der die Beschwerdekammer im Rahmen des betreffenden Widerspruchsverfahrens oder Nichtigkeitsverfahrens nicht Stellung genommen hat. Die Ausübung der Abänderungsbefugnis ist folglich grundsätzlich auf Situationen zu beschränken, in denen das Gericht nach einer Überprüfung der von der Beschwerdekammer vorgenommenen Beurteilung auf der Grundlage der erwiesenen tatsächlichen und rechtlichen Umstände die Entscheidung zu finden vermag, die die Beschwerdekammer hätte erlassen müssen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofs vom 5. Juli 2011, Edwin/HABM, C‑263/09 P, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 72).
71      Da sich jedoch aus den vorstehenden Ausführungen ergibt, dass die Beschwerdekammer zu den Anwendungsvoraussetzungen von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 nicht in substantiierter Weise Stellung genommen hat, weil sie ihre rechtlichen Erwägungen nicht hinreichend erläutert und nicht die konkreten Gesichtspunkte angegeben hat, auf die sie sich stützen wollte, ist es auch nicht Sache des Gerichts, über den Abänderungsantrag der Klägerin durch eine Prüfung der genannten Anwendungsvoraussetzungen zu befinden. Dieser Antrag ist daher zurückzuweisen.
Kosten
72      Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das HABM und die Streithelferin mit ihren Anträgen im Wesentlichen unterlegen sind, sind ihnen entsprechend dem Antrag der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.
Aus diesen Gründen hat
DAS GERICHT (Fünfte Kammer)
für Recht erkannt und entschieden:
1.      Die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 7. September 2010 (Sache R 270/2010-1) wird aufgehoben.
2.      Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
3.      Das HABM und die Caterpillar Inc. tragen die Kosten.
Papasavvas
Vadapalas
O’Higgins
Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 12. September 2012.
Unterschriften
* Verfahrenssprache: Deutsch.