SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)
de 8 de mayo de 2018 (*)
«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión BeyBeni — Marca figurativa nacional anterior Ray‑Ban — Motivo de denegación relativo — Perjuicio para el renombre de la marca — Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/1001]»
En el asunto T‑721/16,
Luxottica Group, S.p.A., con domicilio social en Milán (Italia), representada por las Sras. E. Ochoa Santamaría e I. Aparicio Martínez, abogadas,
parte recurrente,
contra
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. J. Crespo Carrillo, en calidad de agente,
parte recurrida,
y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO es:
Xian Chen, con domicilio en Wenzhou (China),
que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 8 de junio de 2016 (asunto R 675/2015‑5), relativa a un procedimiento de oposición entre Luxottica Group y el Sr. Chen,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),
integrado por el Sr. S. Frimodt Nielsen, Presidente, y el Sr. V. Kreuschitz y la Sra. N. Półtorak (Ponente), Jueces;
Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;
habiendo considerado el recurso presentado en la Secretaría del Tribunal General el 7 de octubre de 2016;
habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal General el 28 de noviembre de 2016;
celebrada la vista el 17 de noviembre de 2017;
dicta la siguiente
Sentencia
Antecedentes del litigio
1        El 17 de enero de 2014, el Sr. Xian Chen presentó una solicitud de registro de marca de la Unión en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con arreglo al Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].
2        La marca cuyo registro se solicitó era el signo figurativo siguiente:
3        Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen a las clases 9, 14 y 18 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.
4        La solicitud de marca se publicó en el Boletín de Marcas de la Unión Europea n.º 26/2014, de 10 de febrero de 2014.
5        El 7 de mayo de 2014, la recurrente, Luxottica Group, S.p.A., al amparo del artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 46 del Reglamento 2017/1001), presentó oposición al registro de la marca solicitada para los productos mencionados en el apartado 3 anterior.
6        La oposición se basaba, entre otras, en la marca figurativa española anterior n.º 1986250, solicitada el 20 de septiembre de 1995, registrada el 5 de marzo de 1996 y debidamente renovada, para los productos de la clase 9 que corresponden a la siguiente descripción: «Aparatos e instrumentos ópticos». Dicha marca se reproduce a continuación:
7        Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran, por un lado, el que se recoge en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001] y, por otro lado, el que se recoge en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001). La recurrente alegó que la marca anterior gozaba de renombre para las gafas de sol y las monturas para gafas.
8        El 10 de febrero de 2015, basándose en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, la División de Oposición estimó parcialmente la oposición, para todos los productos de las clases 14 y 18 y para una parte de los productos de la clase 9, en particular para las gafas de sol y las monturas para gafas.
9        En cambio, la División de Oposición consideró que procedía desestimar la oposición basada en los motivos recogidos en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 y en el artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento para los productos de la clase 9 que corresponden a la descripción siguiente: «aparatos, instrumentos y cables para la conducción de la electricidad; dispositivos de señalización protección, seguridad y salvamento; dispositivos eléctricos para tratamiento; imanes, magnetizadores y desmagnetizadores; aparatos e instrumentos para el control de la corriente eléctrica; componentes eléctricos y electrónicos; paneles fotovoltaicos; aparatos de alimentación por red eléctrica; aparatos de suministro eléctrico de alimentación ininterrumpida; aparatos de suministro eléctrico ininterrumpible [baterías]; aparatos de suministro regulado de energía; encendedores piezoeléctricos; unidades de alimentación de red (eléctricas); unidades de energía eléctrica» (en lo sucesivo, «productos en cuestión»), y que, por tanto, la marca solicitada podía registrarse para dichos productos.
10      El 7 de abril de 2015, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001), la recurrente interpuso un recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Oposición, en la parte en que esta había desestimado la oposición basada en el motivo contemplado en el artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento.
11      Por lo tanto, la Sala de Recurso se limitó a examinar el motivo de denegación basado en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 con respecto a los productos en cuestión. Mediante resolución de 8 de junio de 2016 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), dicha Sala desestimó el recurso, considerando en particular, por una parte, que solo existía un grado muy escaso de similitud entre los signos en conflicto y, por otra parte, que las gafas de sol y las monturas para gafas, productos para los que el renombre de la marca se consideraba probado, no presentaban una proximidad con los productos en cuestión lo bastante estrecha como para que en la mente del público pertinente pudiera establecerse un vínculo entre las marcas en conflicto, a los efectos del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, a pesar del renombre de la marca anterior.
Pretensiones de las partes
12      La recurrente solicita al Tribunal que:
–        Admita a trámite el recurso y todos sus documentos.
–        Admita la práctica de las pruebas que han resultado propuestas.
–        Anule la resolución impugnada y deniegue el registro de la marca cuyo registro se ha solicitado, en aplicación de lo preceptuado en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.
–        Condene en costas a la EUIPO.
13      La EUIPO solicita al Tribunal que:
–        Desestime el recurso.
–        Condene en costas a la recurrente.
Fundamentos de Derecho
14      Con carácter preliminar, es preciso indicar que la EUIPO es el único órgano facultado por el legislador de la Unión Europea para examinar las solicitudes de registro y, por tanto, para autorizar o denegar el registro de una marca de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de julio de 2016, Apple and Pear Australia y Star Fruits Diffusion/EUIPO, C‑226/15 P, EU:C:2016:582, apartado 50). Así pues, procede declarar la inadmisibilidad de la pretensión de la recurrente de que este Tribunal deniegue la solicitud de registro.
15      En apoyo de su recurso, la recurrente invoca dos motivos, el primero de los cuales se basa en la infracción del artículo 63, apartado 2, y del artículo 75 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 70, apartado 2, y artículo 94 del Reglamento 2017/1001), y el segundo en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.
Sobre el primer motivo de recurso, basado en la vulneración del derecho de defensa y del derecho a ser oído, en infracción del artículo 63, apartado 2, y del artículo 75 del Reglamento n.º 207/2009
16      En primer lugar, la recurrente alega, en síntesis, que, como la División de Oposición se había pronunciado sobre el grado de similitud entre las marcas en conflicto y sus conclusiones al respecto no habían sido impugnadas en el recurso, no correspondía a la Sala de Recurso pronunciarse sobre esta cuestión.
17      La EUIPO rechaza esta argumentación alegando, principalmente, que se desprende de la continuidad funcional entre sus diferentes instancias que la Sala de Recurso está obligada a fundamentar su resolución respecto a todas las razones de hecho y de Derecho presentes en la resolución objeto del recurso, y que la amplitud de su examen no queda limitada a los motivos invocados por las partes. Además, en su opinión, la Sala de Recurso es competente para proceder a un nuevo examen completo del fondo del asunto y, por tanto, para precisar el grado de similitud entre los signos en conflicto.
18      A este respecto procede recordar que el artículo 75 del Reglamento n.º 207/2009 establece la obligación de motivar las resoluciones de la EUIPO y que el artículo 63, apartado 2, de dicho Reglamento dispone que, durante el examen del recurso, la Sala de Recurso invitará a las partes, cuantas veces sea necesario, a que le presenten sus observaciones. Además, según los términos del artículo 64, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 71, apartado 1, del Reglamento 2017/1001), al fallar sobre el recurso, la Sala de Recurso puede «ejercer las competencias de la instancia que dictó la resolución impugnada».
19      Es preciso recordar además que, en el ámbito de aplicación del artículo 76 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 95 del Reglamento 2017/1001), se desprende de la continuidad funcional entre las diferentes instancias de la EUIPO que la Sala de Recurso está obligada a fundamentar su resolución respecto a todas las razones de hecho y de Derecho presentes en la resolución impugnada ante ella y respecto a las razones de hecho y de Derecho alegadas por las partes en el procedimiento ante la unidad que haya resuelto en primera instancia o, sin otra salvedad que lo dispuesto en el apartado 2 de dicho artículo, en el procedimiento de recurso. En particular, la amplitud del examen de la resolución impugnada ante ella al que la Sala de Recurso debe proceder no queda exclusivamente determinada, en principio, por los motivos invocados por las partes en el procedimiento ante ella [sentencia de 23 de octubre de 2015, I Castellani/OAMI — Chomarat (Representación de un círculo), T‑137/14, no publicada, EU:T:2015:798, apartados 23 y 24].
20      En el presente asunto, el recurso presentado ante la Sala de Recurso se refería a la parte de la oposición basada en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 que había sido desestimada por la División de Oposición. Con arreglo a la jurisprudencia según la cual del artículo 64, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 se deduce que, al habérsele sometido un recurso, la Sala de Recurso ha de proceder a un nuevo examen completo del fondo de la oposición, tanto por lo que se refiere a los fundamentos de Derecho como a los antecedentes de hecho (véase la sentencia de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, apartado 57), en el presente asunto la Sala de Recurso procedió a un nuevo examen de fondo, tanto desde un punto de vista jurídico como fáctico, de esta parte de la oposición, sin que la amplitud de su examen quedara limitada a las alegaciones formuladas en apoyo del recurso. A estos efectos analizó los diferentes criterios establecidos en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, con objeto de determinar si en el presente asunto se cumplían tales criterios, necesarios para la aplicación de dicha disposición. Como el grado de similitud era uno de los criterios establecidos en dicho artículo, la Sala de Recurso procedió a realizar, legítimamente, su propio análisis de este criterio.
21      En segundo lugar, la recurrente considera que, como la Sala de Recurso adoptó una posición sobre ese grado de similitud distinta a la de la División de Oposición, dicha Sala hubiera debido ofrecerle la oportunidad de presentar observaciones sobre el grado de similitud antes de que se adoptara la resolución impugnada.
22      La EUIPO replica que la Sala de Recurso no estaba obligada a informar a la recurrente de que consideraba que el grado de similitud entre las marcas era muy escaso ni tampoco a darle la oportunidad de formular nuevas observaciones, y recuerda que, según reiterada jurisprudencia, el derecho a ser oído no exige que, antes de adoptar su posición definitiva, la Sala de Recurso ofrezca a las partes una nueva oportunidad de expresarse.
23      En lo que respecta a la cuestión de si la Sala de Recurso estaba obligada a oír a la recurrente sobre dicho grado de similitud, procede señalar que el artículo 75, segunda frase, del Reglamento n.º 207/2009 consagra, en el ámbito del Derecho de marcas de la Unión, el principio general de protección del derecho de defensa con arreglo al cual es preciso ofrecer a los destinatarios de decisiones de las autoridades públicas que afecten sensiblemente a sus intereses la oportunidad de dar a conocer en tiempo útil su punto de vista (véase, en este sentido, el auto de 4 de marzo de 2010, Kaul/OAMI, C‑193/09 P, no publicado, EU:C:2010:121, apartado 58). Como el artículo 63, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 reconoce el derecho de las partes a ser oídas sobre las observaciones, los hechos y las pruebas que se hayan expuesto ante la Sala de Recurso, este artículo consagra igualmente el principio general de protección del derecho de defensa en el ámbito del Derecho de marcas de la Unión [sentencia de 12 de febrero de 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/OAMI — Staccata (QUARTODIMIGLIO QM), T‑76/13, no publicada, EU:T:2015:94, apartado 28].
24      Una vez dicho esto, es preciso señalar que, en contra de lo que sostiene la recurrente, el derecho a ser oído no exige que, antes de adoptar su posición definitiva, la Sala de Recurso ofrezca a las partes una nueva oportunidad de expresarse [véanse las sentencias de 19 de enero de 2012, OAMI/Nike International, C‑53/11 P, EU:C:2012:27, apartado 53 y jurisprudencia citada, y de 18 de octubre de 2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (Brauwelt), T‑56/15, EU:T:2016:618, apartado 123 y jurisprudencia citada].
25      Por consiguiente, en el presente asunto, antes de exponer su propia apreciación en la resolución impugnada, la Sala de Recurso no estaba obligada a oír de nuevo a la recurrente, que ya había tenido la oportunidad de formular sus observaciones, sobre el grado de similitud entre las marcas en conflicto. Por lo tanto, la resolución impugnada no vulneró el derecho de la demandante a ser oída ni su derecho de defensa.
26      En tercer lugar, la recurrente estima que la conclusión de la Sala de Recurso sobre el muy escaso grado de similitud entre las marcas en conflicto la colocó en una situación menos favorable que aquella en la que se encontraba antes de interponer su recurso (reformatio in peius).
27      Con respecto a esta alegación procede señalar que, al desestimar el recurso de la recurrente, la Sala de Recurso mantuvo en vigor la resolución de la División de Oposición. Por lo tanto, en la medida en que la División de Oposición no había estimado las pretensiones de la recurrente, esta última no se encontró, a raíz de la resolución impugnada, en una posición jurídica menos favorable que antes de interponer su recurso [sentencia de 23 de septiembre de 2009, Evets/OAMI (DANELECTRO y QWIK TUNE), T‑20/08 y T‑21/08, EU:T:2009:356, apartado 37].
28      Por consiguiente, no cabe reprochar a la Sala de Recurso que, mediante su apreciación sobre el grado de similitud entre las marcas en conflicto, haya colocado a la recurrente en una situación menos favorable que aquella en la que se encontraba antes de interponer su recurso.
29      Así pues, es errónea la alegación de la recurrente según la cual la Sala de Recurso estaba obligada a oírla antes de adoptar una decisión sobre el grado de similitud entre los signos en conflicto que difería de la posición expresada por la División de Oposición.
30      Habida cuenta de las consideraciones expuestas, procede desestimar el primer motivo de recurso.
Sobre el segundo motivo de recurso, basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009
31      En su segundo motivo de recurso, la recurrente alega fundamentalmente que la Sala de Recurso erró en su análisis de los requisitos de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 al considerar, en primer lugar, que la División de Oposición no había calificado el grado de similitud entre las marcas en conflicto, en segundo lugar, que las marcas eran similares en muy escaso grado y, en tercer lugar, que no existía un vínculo relevante entre las marcas en conflicto en la mente del público pertinente.
32      La EUIPO alega que la Sala de Recurso concluyó acertadamente que no concurrían los requisitos exigidos por el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009. Por lo tanto, la EUIPO se adhiere en esencia a las consideraciones de la Sala de Recurso.
33      Según los términos del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, mediando oposición del titular de una marca anterior en el sentido del artículo 8, apartado 2, de dicho Reglamento, se denegará igualmente el registro de la marca solicitada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior y los productos o servicios para los que se solicite el registro no sean similares a los productos o servicios para los que se registró la marca anterior si, tratándose de una marca de la Unión anterior, esta gozara de renombre en la Unión o, tratándose de una marca nacional anterior, esta gozara de renombre en el Estado miembro de que se trate, y si con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso fuera perjudicial para ese carácter distintivo o para ese renombre.
34      La protección ampliada que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 confiere a la marca anterior presupone, pues, el cumplimiento de varios requisitos. En primer lugar, la marca anterior supuestamente renombrada debe estar registrada. En segundo lugar, esta última y la marca cuyo registro se solicita deben ser idénticas o similares. En tercer lugar, la marca anterior debe gozar de renombre en la Unión, en el caso de una marca de la Unión anterior, o en el Estado miembro de que se trate, en el caso de una marca nacional anterior. En cuarto lugar, el uso sin justa causa de la marca solicitada debe entrañar la posibilidad de obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o de perjudicar a dicho carácter distintivo o a dicho renombre. Como estos requisitos son acumulativos, basta con que falte uno de ellos para que esta disposición no sea aplicable [sentencias de 22 de marzo de 2007, Sigla/OAMI — Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, apartados 34 y 35, y de 11 de julio de 2007, Mülhens/OAMI — Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, EU:T:2007:214, apartados 54 y 55].
35      Es preciso recordar que los perjuicios a que se refiere el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, cuando se producen, son consecuencia de un cierto grado de similitud entre la marca anterior y la marca posterior, en virtud del cual el público pertinente aproxima las marcas en conflicto, es decir, establece un vínculo entre ambas, aunque no las confunda. Si no se establece dicho vínculo en la mente del público, el uso de la marca posterior no puede hacer que se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior ni perjudicar a ese carácter distintivo o a ese renombre [véase la sentencia de 30 de noviembre de 2016, K&K Group/EUIPO — Pret A Manger (Europe) (Pret A Diner), T‑2/16, no publicada, EU:T:2016:690, apartado 62 y jurisprudencia citada].
36      La existencia de un vínculo de ese tipo en la mente del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en cada caso y, en particular, el grado de similitud entre las marcas en conflicto, la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de disimilitud entre dichos productos o servicios, así como el público de referencia, la intensidad del renombre de la marca anterior, la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso, y la existencia de un riesgo de confusión por parte del público (sentencias de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, apartados 41 y 42, y de 12 de marzo de 2009, Antartica/OAMI, C‑320/07 P, no publicada, EU:C:2009:146, apartado 45).
Sobre el público pertinente
37      Como el recurso se basa en una marca anterior registrada en España, este país es el territorio pertinente a efectos de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 y el público pertinente es el público español.
38      En la resolución impugnada, la Sala de Recurso tuvo en cuenta, a efectos de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, únicamente el público al que ella consideraba destinatario de los productos para los que se había solicitado la marca, es decir, de los productos en cuestión que se han mencionado en el apartado 9 anterior. En particular, estimó que tales productos tenían funciones muy específicas y estaban destinados a profesionales que operaban en sectores determinados (sector eléctrico, sector de la seguridad, sector del magnetismo, sector del tratamiento, sector del submarinismo y sector científico de laboratorio).
39      La recurrente alega que los productos objeto del registro no tienen funciones muy específicas ni tampoco están destinados a profesionales que operen en sectores determinados. En su recurso elabora una lista de productos que forman parte de los productos en cuestión y que a su juicio son de uso corriente y habitual, como, por ejemplo, los enchufes (aparatos para el control de la corriente eléctrica), los interruptores (componentes eléctricos o electrónicos), las baterías (aparatos de suministro eléctrico ininterrumpible), los mecheros de cocina o de «clic» (encendedores piezoeléctricos) y los flotadores (dispositivo de salvamento).
40      La recurrente deduce de ello que estos productos están destinados al público en general, y no únicamente a profesionales. Así pues, en su opinión, el público pertinente para analizar la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto en la mente del público es precisamente el público en general. Ahora bien, el nivel de atención de este público es menor que el del público de profesionales que tuvo en cuenta la Sala de Recurso. Según la recurrente, como el público en general está menos atento a las diferencias entre las dos marcas en conflicto, tiene mayores posibilidades de establecer un vínculo entre ellas.
41      A este respecto, la EUIPO reconoció en la vista que algunos de estos productos podían estar destinados al público en general, pero que exigían un alto nivel de atención por parte del consumidor, en la medida en que son productos que se compran ocasionalmente y con frecuencia siguiendo el consejo de un especialista.
42      Procede considerar, como hace la recurrente, que algunos de los productos en cuestión, tales como las baterías, imanes, enchufes o interruptores, pueden calificarse de productos de uso corriente destinados al público en general, que no requieren un alto nivel de atención ni el consejo de un especialista, al menos en el momento de comprarlos y no en el de instalarlos.
43      Por otra parte, en cuanto al público pertinente en el contexto de un análisis relativo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, es preciso poner de relieve que dicho público varía en función del tipo de perjuicio que alegue el titular de la marca anterior (sentencia de 12 de marzo de 2009, Antartica/OAMI, C‑320/07 P, no publicada, EU:C:2009:146, apartado 46). En efecto, la existencia de un perjuicio para el carácter distintivo o para el renombre de la marca anterior debe apreciarse tomando en consideración al consumidor medio de los productos o servicios para los que se haya registrado esa marca, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. En cambio, la existencia del perjuicio consistente en una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, en la medida en que lo que se prohíbe es que el titular de la marca posterior se aproveche de la marca anterior, debe apreciarse tomando en consideración al consumidor medio de los productos o de los servicios para los que se haya registrado la marca posterior, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz [sentencia de 25 de enero de 2012, Viaguara/OAMI — Pfizer (VIAGUARA), T‑332/10, no publicada, EU:T:2012:26, apartado 26].
44      En el presente asunto, la recurrente alega tanto un perjuicio para el renombre de su marca anterior como una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo y del renombre de dicha marca. Para analizar si concurrían los requisitos establecidos en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 era preciso, por tanto, tomar en consideración igualmente al consumidor medio de los productos para los que se había registrado la marca anterior, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Pues bien, los productos cubiertos por la marca anterior que deben tenerse en cuenta en el presente asunto son las gafas de sol y las monturas para gafas, puesto que el renombre de la marca anterior solo se ha invocado, y probado, para dichos productos. Como indicó la Sala de Recurso en el apartado 39 de la resolución impugnada, esos productos están destinados al público en general y también a un público profesional y constituyen en parte bienes de gran consumo, que no requieren necesariamente competencias técnicas especiales y algunos de los cuales pueden tener un valor monetario relativamente escaso. Dadas estas circunstancias, al menos una parte del público pertinente mostrará, pues, un nivel de atención medio.
45      Se deduce de las consideraciones anteriores que, por esta razón, en el análisis relativo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 hubiera debido tenerse en cuenta igualmente al público en general.
46      La Sala de Recurso cometió, pues, un error al analizar la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto en la mente del público únicamente en lo que respecta a un público de profesionales.
Sobre el renombre de la marca anterior
47      Por lo que se refiere al renombre de la marca anterior, la División de Oposición consideró, habida cuenta de los datos aportados por la recurrente, a saber, las cifras correspondientes a las ventas, a los gastos de publicidad y a la cuota de mercado que figuran en la documentación presentada, así como las diversas referencias a los éxitos de la marca, que dicha marca disfrutaba de un elevado nivel de reconocimiento entre el público pertinente para las gafas de sol y las monturas para gafas. Además, la División de Oposición estimó que la marca anterior había sido objeto de un uso prolongado e intensivo en el mercado pertinente, en el que ocupa una posición consolidada entre las marcas líderes, ya que la recurrente dispone de una cuota de mercado de alrededor de un 25 % en el mercado de las gafas de sol en España, que está muy fragmentado.
48      La Sala de Recurso consideró indiscutible el hecho de que, a la luz de las pruebas aportadas por la recurrente, la marca anterior gozaba de un gran renombre en España para las gafas de sol y las monturas para gafas, productos incluidos en la clase 9 y pertenecientes a la categoría de los «aparatos e instrumentos ópticos».
49      No se ha impugnado ante el Tribunal el hecho de que la marca anterior goce de renombre y, a la vista de los datos recogidos en el expediente de la EUIPO, procede considerar que la Sala de Recurso no erró en este punto.
Sobre la similitud de las marcas en conflicto
–             Sobre la apreciación del grado de similitud por parte de la División de Oposición
50      La recurrentealega que la Sala de Recurso cometió un error al considerar quela División de Oposición no había calificado el grado de similitud de las marcas en conflicto al analizar la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.
51      Sobre la cuestión de si la Sala de Recurso cometió un error al considerar que la División de Oposición se había limitado a declarar que esos signos eran similares, sin precisar su grado de similitud, procede señalar que de la resolución de la División de Oposición se desprende que esta última consideró que la estructura, la tipografía y la estilización de las marcas eran muy similares y que, por consiguiente, las marcas ofrecían una impresión global muy similar. Aunque esta apreciación se formuló al analizar los requisitos de aplicación del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, la División de Oposición se remitió posteriormente, en su análisis relativo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, al análisis de la similitud de los signos que ya había efectuado en relación con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009.
52      Así pues, resulta obligado hacer constar que la División de Oposición analizó la similitud de las marcas en conflicto y a continuación calificó la impresión general que ofrecían dichas marcas de muy similar.
53      A pesar de que, en virtud de la continuidad funcional entre las diferentes instancias de la EUIPO a la que se ha hecho referencia al examinar el primer motivo de recurso, la Sala de Recurso tenía derecho a proceder a una nueva apreciación de la similitud de las marcas en conflicto, no es posible adherirse a su análisis del grado de similitud por las razones que se exponen a continuación.
–             Sobre la similitud visual
54      La recurrente sostiene que las marcas en conflicto son similares, dado que sus respectivas tipografías se asemejan en gran medida y que la tipografía de la marca solicitada puede hacer que una parte del público pertinente lea la letra «b» como si fuera una «r» y la letra «e» como una «a». Por consiguiente, a su juicio, el elemento denominativo de la marca solicitada se percibiría como «ray ban¡», «rey ben¡» o «rey beni».
55      Alega además que las diferencias entre las dos marcas en conflicto no compensan tales semejanzas. A este respecto, la recurrente afirma que el distinto número de letras en la segunda palabra de la marca solicitada y en la segunda palabra de la marca anterior (cuatro letras en la marca solicitada y tres letras en la marca anterior) no puede considerarse una diferencia de tal entidad que relegue a un segundo plano esas similitudes.
56      La recurrente afirma igualmente que, aunque las dos marcas comprenden elementos figurativos y denominativos, lo más destacablees la representación gráfica del signo. Ahora bien, las marcas en conflicto, una vez colocadas sobre los productos de que se trata, se representan en tamaño reducido, lo que a su juicio impide que el consumidor perciba la diferencia entre ellas. Por otra parte, en opinión de la recurrente, el consumidor únicamente percibiría las diferencias visuales si viera ambas marcas al mismo tiempo.
57      La EUIPO impugna esta argumentación afirmando que la recurrente no ha demostrado que exista un error en la comparación que realizó la resolución impugnada.
58      A este respecto, la EUIPO alega en primer lugar que, en contra de lo que sostiene la recurrente, la Sala de Recurso no reconoció que las marcas en conflicto fueran visualmente similares.
59      En segundo lugar, pese a admitir que la Sala de Recurso incurrió en un error al reconocer la existencia de una coincidencia cromática, puesto que la marca anterior está escrita en negro sobre fondo blanco, al revés que la marca solicitada, la EUIPO rechaza sin embargo la alegación de la recurrente de que la especial tipografía de la marca solicitada se asemeja en gran medida a la de la marca anterior. En particular, subraya que el punto de exclamación «¡», que según la recurrente podría identificarse en el elemento «ray ban¡» o en el elemento «rey ben¡», solo se utiliza en la forma «¡», mencionada por la recurrente, cuando figura al principio de una palabra o frase, de modo que el consumidor español leerá la última letra de la segunda palabra de la marca solicitada como una «i», y no como un signo de exclamación invertido. La EUIPO considera además que la tipografía de la marca anterior es mucho más regular y «profesional» que la de la marca solicitada. En su opinión, resulta aún más difícil aceptar que el primer elemento de la marca solicitada pueda leerse como «ray» o «rey» en lugar de «bey», ya que en la «R» mayúscula la «pata» inferior queda «libre» y abierta, mientras que en la «B» mayúscula esa «pata» se cierra, como ocurre con las dos «B» mayúsculas de la marca impugnada. A este respecto, la EUIPO recalca que, aunque se aceptara la propuesta de la recurrente según la cual la «B» mayúscula podría leerse como una «R» mayúscula, tal propuesta debería aplicarse a los dos términos de la marca solicitada, que se leería entonces «ray ran¡», «rey ren¡» o «rey reni».
60      En tercer lugar, y en respuesta a la alegación de la recurrente de que el distinto número de letras en el segundo término de la marca solicitada, «beni», y en el segundo término de la marca anterior, «ban», no puede considerarse de tal entidad que relegue a un segundo plano sus similitudes, la EUIPO replica que, por una parte, ambas palabras difieren en más de una letra y, por otra, que en la resolución impugnada se tuvieron en cuenta otras diferencias, lo que indica que la Sala de Recurso no consideró que esta diferencia fuera de tal entidad que relegara a un segundo plano las similitudes.
61      Es preciso señalar que, en el apartado 28 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso afirmó que solo existía un remoto grado de similitud visual entre las marcas en conflicto.
62      Ahora bien, procede hacer constar que, como había indicado la División de Oposición, las dos marcas en conflicto presentan varias similitudes visuales importantes.
63      En efecto, en primer lugar, las dos marcas en conflicto tienen una estructura similar, ya que las dos se componen de dos elementos denominativos de longitud similar, uno de seis letras y otro de siete, varias de las cuales son comunes. La presentación de ambas es también similar, pues las dos muestran una ligera inclinación ascendente hacia la derecha, aunque esta última característica está algo más marcada en la marca anterior que en la marca solicitada.
64      En segundo lugar, las tipografías de las dos marcas en conflicto son similares, pues ambas recuerdan la escritura manuscrita. Como la recurrente ha alegado, este Tribunal ha declarado ya que el hecho de que los signos en conflicto utilicen un mismo tipo de caracteres, poco habitual además en el tráfico mercantil contemporáneo, constituye un elemento pertinente para apreciar la existencia de similitud visual entre esos signos [sentencia de 11 de diciembre de 2014, Coca-Cola/OAMI — Mitico (Master), T‑480/12, EU:T:2014:1062, apartado 55]. Si bien es cierto que la escritura manuscrita se utiliza con relativa frecuencia en el tráfico mercantil, es preciso hacer constar, no obstante, que en el presente asunto los dos tipos de escritura manuscrita de que se trata son muy similares.
65      En tercer lugar, aunque la EUIPO está en lo cierto al alegar que la «b» inicial del primer término del elemento denominativo de la marca solicitada y la «r» inicial de la marca anterior presentan diferencias, no es posible obviar que, por una parte, las letras «B» y «R» mayúsculas se parecen ni que, por otra parte, su tipografía acentúa ese parecido en el presente asunto. Así pues, los dos primeros términos de ambas marcas son muy similares, en especial habida cuenta del tamaño de esas dos letras iniciales y de la «y» común a esos dos términos.
66      Con respecto a la alegación de la recurrente basada en la pequeña dimensión de la representación de la marca solicitada una vez colocada en los productos de que se trata, basta con recordar que la comparación debe efectuarse entre los signos tal como fueron registrados o tal como figuran en la solicitud de registro [sentencias de 8 de diciembre de 2005, Castellblanch/OAMI — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, apartado 57, y de 9 de abril de 2014, Pico Food/OAMI — Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE), T‑623/11, EU:T:2014:199, apartado 38]. Por consiguiente, no cabe aceptar la tesis de la recurrente de que procede tener en cuenta el uso futuro de la marca solicitada sobre productos de pequeñas dimensiones.
67      No obstante, tal como sostiene la recurrente, es preciso tener en cuenta el hecho de que el consumidor medio raramente tiene la posibilidad de comparar directamente las diferentes marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que de ellas conserva en la memoria [sentencias de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, apartado 26, y de 13 de septiembre de 2016, Perfetti Van Melle Benelux/EUIPO — PepsiCo (3D), T‑390/15, no publicada, EU:T:2016:463, apartado 66]. A este respecto, si bien es cierto que las dos marcas presentan igualmente diferencias, en particular en los últimos elementos denominativos de una y otra, y que la marca anterior está escrita en negro sobre fondo blanco mientras que la marca solicitada está escrita en blanco sobre fondo negro, estas diferencias no bastan, habida cuenta de las similitudes visuales mencionadas en los apartados 63 a 65 anteriores, para crear una impresión general lo bastante diferente como para impedir que el consumidor establezca un vínculo entre la imagen imperfecta de las dos marcas en conflicto que conserve en la memoria.
68      Por consiguiente, habida cuenta del conjunto de consideraciones expuestas, procede concluir que, en razón de la estructura y de la composición similares de las marcas en conflicto, de la utilización de una escritura manuscrita similar y del parecido entre sus letras iniciales «r» y «b», las semejanzas pesan más que las diferencias y que, por lo tanto, la Sala de Recurso apreció erróneamente la similitud visual, que habría debido calificarse de media.
–             Sobre la similitud fonética
69      La recurrente considera que existe una evidente similitud fonética entre las marcas en conflicto. En primer término, alega que la marca solicitada se leerá «ray ban», «rey ben» o «rey beni», pero difícilmente se leerá «bey beni». Además, a su juicio, la pronunciación de las dos marcas se articula en dos sílabas con un ritmo y una cadencia prácticamente idénticos, ya que los sonidos «y» y «n» se hallan en el mismo lugar.
70      Por su parte, la EUIPO estima que la Sala de Recurso no erró al considerar que las diferencias pesaban más que las semejanzas y que existía un escaso grado de similitud fonética.
71      En primer lugar, la EUIPO pone de relieve, remitiéndose a sus anteriores consideraciones sobre la comparación visual de las marcas, que si el público pudiera confundir la «b» inicial del primer término de la marca solicitada con una «r», incurriría en la misma confusión con la «b» inicial del segundo término, por lo que nunca pronunciaría «rey ben» o «rey beni», sino «rey ren» o «rey reni», expresiones que no son fonéticamente similares a la marca anterior, que se pronuncia «ray ban».
72      En segundo lugar, la EUIPO sostiene que si los elementos denominativos de las marcas en conflicto se pronuncian «bey beni» y «ray ban», existe una clara diferencia fonética entre las sílabas iniciales «be» y «ra», así como entre los elementos finales «beni» y «ban» o «eni» y «an».
73      En el presente asunto procede considerar que el público pertinente español pronunciará las marcas en conflicto «bey beni» y «ray ban». Aunque la pronunciación de ambas marcas coincide por la semejanza de los sonidos «ey» y «ay», por una parte, y «eni» y «an», por otra, los dos signos en conflicto no contienen el mismo número de sílabas y no se pronuncian, pues, con un ritmo y una cadencia prácticamente idénticos, como sostiene la recurrente.
74      En cuanto a la alegación de la recurrente basada en la confusión entre la «b» inicial del primer término de la marca solicitada y una «r », la respuesta de la EUIPO, según la cual, si el público pudiera confundir esa «b» con una «r», idéntica confusión se produciría con la «b» inicial del segundo término, no basta para excluir que una parte del público pertinente pronuncie la marca solicitada «rey ben» o «rey beni». Además, la asociación mental con la marca anterior Ray-Ban podría incitar al consumidor a pronunciar «rey ben» o «rey beni».
75      Habida cuenta del conjunto de consideraciones expuestas, procede hacer constar que la Sala de Recurso no erró al estimar que las diferencias pesaban más que las semejanzas y que existía un escaso grado de similitud fonética entre los signos en conflicto.
–             Sobre la similitud conceptual
76      Por otra parte, en lo que respecta al grado de similitud conceptual, la Sala de Recurso estimó que no era posible realizar ninguna comparación pertinente entre las dos marcas en conflicto, pues ambas carecían de significado en español.
77      Como dichas marcas carecen, en efecto, de significado en español, procede ratificar esta conclusión, que por lo demás las partes no han impugnado [véase, en este sentido, la sentencia de 10 de marzo de 2016, credentis/OAMI — Aldi Karlslunde (Curodont), T‑53/15, no publicada, EU:T:2016:136, apartados 43 a 46].
–             Apreciación global de la similitud
78      Dado que la Sala de Recurso apreció erróneamente el grado de similitud visual de las marcas en conflicto, como se ha indicado en el apartado68 anterior, procede considerar que ese error influyó necesariamente en su apreciación global del grado de similitud. Habida cuenta de las consideraciones antes expuestas, la similitud visual habría debido calificarse de media, la similitud fonética de escasa y la comparación a nivel conceptual de no pertinente. Así pues, la Sala de Recurso habría debido deducir de ello que el grado de similitud global debía calificarse de escaso a medio, y no de muy escaso.
Sobre la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto en la mente del público
79      A fin de acreditar la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto en la mente del público, la recurrente sostiene que el elevado carácter distintivo de la marca anterior es indiscutible, pues fue calificada de marca única por la Primera Sala de Recurso en los asuntos acumulados R 1879/2014 y R 1967/2014.Alega igualmente que la marca anterior goza de un renombre «elevado» e «indiscutible». La recurrente afirma por otra parte que la Sala de Recurso constató, a la vista de las pruebas aportadas por ella, el gran renombre de la marca anterior en España para las gafas de sol y para sus monturas. La recurrente se basa en las pruebas que presentó ante la División de Oposición sobre su posición en el mercado, sobre las referencias de la prensa a los éxitos de la marca y sobre sus gastos de publicidad, a fin de demostrar la importancia del renombre de la marca anterior.
80      La EUIPO impugna esta argumentación.
81      Es preciso comenzar por indicar que, como se ha recordado en el apartado 36 anterior, la jurisprudencia ha determinado ya los diversos factores que pueden tenerse en cuenta para apreciar en cada caso concreto la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto en la mente del público.
82      En el presente asunto, la Sala de Recurso consideró que no existía un vínculo pertinente entre las marcas en conflicto. En particular, estimó que la disimilitud de los productos en conflicto y las diferencias entre las marcas de que se trata eran tales que impedirían que el público de profesionales que conoce la marca renombrada de la recurrente estableciera un vínculo pertinente con la marca solicitada, a los efectos del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.
83      Es preciso hacer constar que, por las razones que se exponen a continuación, no es posible adherirse a la apreciación de la Sala de Recurso sobre diversos factores pertinentes en el presente asunto.
84      En primer lugar, por lo que respecta al grado de similitud entre las marcas en conflicto, procede recordar que, cuanto más similares sean estas, más probable será que la marca posterior evoque en la mente del público pertinente la marca anterior renombrada (sentencias de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, apartado 44, y de 25 de enero de 2012, VIAGUARA, T‑332/10, no publicada, EU:T:2012:26, apartado 44). Pues bien, en el presente asunto, para determinar la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto en la mente del público, la Sala de Recurso no tuvo en cuenta el grado correcto de similitud entre los signos en conflicto, en particular a nivel visual, ya que se basó erróneamente en la existencia de un muy escaso grado de similitud (apartado 38 de la resolución impugnada), como se ha indicado en el apartado 78 anterior.
85      En segundo lugar, en lo que respecta a la naturaleza de los productos, incluido el grado de proximidad o de disimilitud entre ellos, así como a los consumidores de dichos productos, la Sala de Recurso estimó en la resolución impugnada que los productos en cuestión tenían funciones muy específicas y estaban destinados a profesionales que operaban en sectores determinados, como se ha indicado ya en el apartado 38 anterior. Además, entre dichos productos no existe ningún aparato o instrumento óptico. Como los productos cubiertos por la marca anterior que deben tomarse en consideración son las gafas de sol y las monturas para gafas, puesto que el renombre de la marca anterior solo ha sido invocado y probado para dichos productos, la Sala de Recurso constató acertadamente que existía una importante disimilitud entre los productos cubiertos respectivamente por una y otra de las marcas en conflicto. Sin embargo, como se ha indicado en el apartado 46 anterior, la Sala de Recurso cometió un error al analizar la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto en la mente del público únicamente en lo que respecta a un público de profesionales y al estimar así que los públicos pertinentes de estas dos categorías de productos no coincidían.
86      En tercer lugar, mientras que las partes coinciden en considerar que la marca anterior goza de un renombre excepcionalmente elevado, como la EUIPO reconoció en la vista, la recurrente sostiene, en lo que respecta al carácter distintivo de la marca anterior, que esta última disfruta de un elevado carácter distintivo, alegando al efecto que fue calificada de «marca única» por la Primera Sala de Recurso en los asuntos acumulados R 1879/2014 y R 1967/2014. La EUIPO considera que la recurrente no ha explicado por qué razón el reconocimiento del carácter de marca única favorecería la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto en la mente del público. Sin embargo, procede considerar, al igual que la recurrente, que una marca única ejerce un poder de evocación sobre el público y que, cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca anterior por la marca posterior, mayor será el riesgo de que con el uso actual o futuro de la marca posterior se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o de que dicho uso sea perjudicial para ese carácter distintivo o ese renombre (sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, apartado 67). Sin que sea necesario pronunciarse aquí sobre el carácter de marca única de la marca anterior, procede hacer constar que la Sala de Recurso estimó fundadamente, en el apartado 40 de la resolución impugnada, que la marca anterior disfrutaba de un elevado carácter distintivo.
87      Así pues, habida cuenta del renombre excepcionalmente elevado de la marca anterior (véanse los apartados 47 a 49 anteriores), aunque no pueda establecerse un vínculo directo entre los productos cubiertos por las marcas en conflicto, productos que son disímiles, como constató la Sala de Recurso, no cabe excluir la asociación entre la marca solicitada y la marca anterior, en particular habida cuenta del grado de similitud entre las marcas y de la conclusión de que el público pertinente es el público en general, con un nivel de atención medio (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de enero de 2012, VIAGUARA, T‑332/10, no publicada, EU:T:2012:26, apartado 52).
88      Se desprende de los apartados 46, 68, 78 y 87 anteriores que la apreciación de la Sala de Recurso adolece de errores en lo que respecta al público pertinente y al grado de similitud de las marcas en conflicto y, por tanto, en lo que respecta a la apreciación de la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto en la mente del público.
89      En efecto, como se ha recordado en el apartado 81 anterior, esos datos forman parte de los factores pertinentes para estimar si el público pertinente establecerá un vínculo entre las marcas en conflicto y, por lo tanto, si concurren los requisitos para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009. Es preciso declarar, pues, que la Sala de Recurso infringió el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.
90      Habida cuenta del conjunto de consideraciones expuestas, procede acoger el segundo motivo de recurso y anular la resolución impugnada.
Costas
91      A tenor de lo dispuesto en el artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Como las pretensiones de la EUIPO han sido desestimadas, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la recurrente.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)
decide:
1)      Anular la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 8 de junio de 2016 (asunto R 675/2015‑5), relativa a un procedimiento de oposición entre Luxottica Group, S.p.A., y el Sr. Xian Chen.
2)      Condenar en costas a la EUIPO.
Frimodt NielsenKreuschitzPółtorak
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 8 de mayo de 2018.
El SecretarioEl Presidente
E. Coulon
D. Gratsias
*      Lengua de procedimiento: español.