62006CC0328_ES
Conclusiones del abogado general
Conclusiones del abogado general
1. En el presente procedimiento prejudicial el órgano jurisdiccional remitente plantea al Tribunal de Justicia una cuestión sobre la interpretación del artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. (2)
2. Dicha cuestión se suscitó en el marco de un recurso interpuesto por el titular de una marca registrada española contra el usuario previo de una marca no inscrita, idéntica a la primera y utilizada para los mismos servicios, con la finalidad de que se declarase la vulneración por parte del demandado de los derechos derivados de la marca registrada así como de obtener el cese de los actos constitutivos de dicha vulneración y del perjuicio alegado.
I. Contexto normativo de referencia
A. La normativa internacional
3. Firmado en París el 20 de marzo de 1883 por once Estados, el Convenio de Unión de París  (3) para la protección de la propiedad industrial (en lo sucesivo, «Convenio de París») fue el primero de los grandes convenios multilaterales sobre la materia y es en la actualidad el que ha recibido mayor número de adhesiones (171 Estados contratantes, (4) entre los que se encuentran la totalidad de los Estados miembros de la Comunidad). Con arreglo a su artículo 1, apartado 1, los países a los cuales se aplica dicho Convenio se constituyen en Unión, dotada de órganos propios, (5) y que tiene como objetivo la protección de la propiedad industrial en todos sus aspectos. (6)
4. El artículo 6 bis,
introducido en el texto del Convenio por la Conferencia de Revisión de La Haya de 1925, (7) dispone, en su apartado 1, lo siguiente:
«Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta».
5. El artículo 16, números 1 y 2, del Acuerdo TRIPS (Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio) de la Organización Mundial del Comercio (8) dispone lo siguiente:
«1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. […].
2. El artículo 6 bis
del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis
a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público, inclusive la notoriedad obtenida en el miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.»
6. Con el objetivo de «clarificar, unificar y completar» las disposiciones internacionales relativas a la protección de las marcas notoriamente conocidas contenidas en los mencionados artículos 6 bis
del Convenio de París y 16 TRIPS, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), (9) en el transcurso de la sesión celebrada en Ginebra del 8 al 12 de junio de 1999, formuló una resolución (10) para la adopción de una recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre protección de marcas notoriamente conocidas. Dicha recomendación fue adoptada durante la sesión conjunta de la Asamblea del Convenio de París y de la Asamblea de la OMPI de los días 20 a 29 de septiembre de 1999.
7. El artículo 2 de la recomendación mencionada expone las orientaciones que han de seguirse para determinar si una marca es notoriamente conocida en un Estado miembro del Convenio de París o de la OMPI:
«1.) [Factores que deberán considerarse]
a) A la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida.
b) En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:
i) el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;
ii) la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;
iii) la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;
iv)
la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
v) la constancia del satisfactorio ejercicio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido declarada como notoriamente conocida por autoridades competentes;
vi) el valor asociado a la marca.
c) Los factores antes mencionados, que representan pautas para asistir a la autoridad competente en la determinación de si una marca es notoriamente conocida, no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación. Antes bien, la determinación en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión. Todos los factores podrán ser pertinentes en algunos casos. Algunos de los factores podrán ser pertinentes en otros casos. Ninguno de los factores podrá ser pertinente en otros casos, y la decisión podrá basarse en factores adicionales que no estén enumerados en el apartado b) anterior. Dichos factores adicionales podrán ser pertinentes en forma individual o en combinación con uno o más factores enumerados en el apartado b) anterior.
2.) [Sector pertinente del público]
a) Los sectores pertinentes del público abarcarán, aunque no necesariamente en forma limitativa:
i) Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;
ii) las personas que participan en los canales de distribución del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca;
iii) los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca.
b) Cuando se determine que una marca es notoriamente conocida al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la marca será considerada notoriamente conocida por el Estado miembro.
c) Cuando se determine que una marca es conocida al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la marca podría ser considerada notoriamente conocida por el Estado miembro.
d) Un Estado miembro podría determinar que una marca es notoriamente conocida, aun cuando la marca no sea notoriamente conocida o, si los Estados miembros dan aplicación al apartado c), conocida por cualquier sector pertinente del público del Estado miembro.
3. [Factores que no serán exigidos]
a) Un Estado miembro no exigirá, como condición para determinar si una marca es notoriamente conocida:
i) que la marca haya sido utilizada, o que la marca haya sido registrada o que se haya presentado una solicitud de registro de la marca en el Estado miembro o en relación con dicho Estado;
ii) que la marca sea notoriamente conocida, o que se haya registrado la marca o presentado una solicitud de registro de la marca, en cualquier jurisdicción, o en relación con cualquier jurisdicción, distinta de la del Estado miembro;
iii) o que la marca sea notoriamente conocida por el público en general en el Estrado miembro.
b) No obstante lo dispuesto en el apartado a) ii), un Estado miembro podrá exigir, a los efectos de la aplicación del párrafo 2) d), que la marca sea notoriamente conocida en una o más jurisdicciones distintas de la del Estado miembro.»
B. La normativa comunitaria
8. Conforme al objetivo indicado en sus considerandos, la Directiva 89/104 tiene por objeto la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, limitando la aproximación a las disposiciones nacionales que tengan mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior, obstaculizando la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios o falseando las condiciones de competencia (véanse los considerandos primero y tercero).
9. En este sentido, la referida Directiva supedita ante todo la adquisición y la conservación del derecho sobre la marca registrada a los mismos requisitos en todos los Estados miembros, determinando los signos que pueden constituir una marca (artículo 2), identificando de manera tendencialmente exhaustiva las causas de denegación del registro o las causas de nulidad relativas a la marca o a conflictos con derechos anteriores (artículos 3 y 4) y las causas de caducidad (artículo 12).
10. A efectos del presente procedimiento, tiene especial relevancia el artículo 4 de la Directiva titulado «Otras causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores», que dispone en su apartado 1 lo siguiente:
«El registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad:
a) cuando sea idéntica a una marca anterior y los productos o servicios para los que se haya solicitado o registrado la marca sean idénticos a aquellos para los cuales esté protegida la marca anterior;
b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior.» (11)
11. El apartado 2, letra d), del mismo artículo dispone:
«Por “marcas anteriores” se entenderá a los efectos del apartado 1:
[…]
d) las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de marca o, en su caso, en la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca, sean “notoriamente conocidas” en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 bis
del Convenio de París.» (12)
12. En el apartado 4, letra b), del mismo artículo se establece:
«Asimismo, cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que:
[…]
b) los derechos sobre una marca no registrada u otro signo utilizado en el trafico económico hayan sido adquiridos con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca posterior o, en su caso, antes de la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de registro de la marca posterior y que dicha marca no registrada o dicho signo conceda a su titular el derecho de prohibir la utilización de una marca posterior». (13)
13. La Directiva 89/104 prevé además disposiciones encaminadas a garantizar a las marcas registradas la misma protección jurídica en todos los ordenamientos nacionales, sin perjuicio de que los Estados miembros tengan la facultad de conceder una protección más amplia a las marcas que hayan adquirido renombre (véase el considerando noveno).
14. El artículo 6, titulado «Limitación de los efectos de la marca», dispone en su apartado 2 lo siguiente:
«El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a los terceros el uso, en el tráfico económico, de un derecho anterior de ámbito local, cuando tal derecho esté reconocido por las leyes del Estado miembro de que se trate y dentro de los límites del territorio en que esté reconocido.»
15. Por último, resulta oportuno recordar que el duodécimo considerando de la Directiva enuncia la necesidad de que las disposiciones de la Directiva estén en completa armonía con las disposiciones del Convenio de París, del que son partes contratantes todos los Estados miembros.
C. La normativa nacional
16. El artículo 6, apartados 1 y 2, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, establece:
«1. No podrán registrarse como marcas los signos:
a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.
b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
2. Por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1:
a) Las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen, y que pertenezcan a las siguientes categorías:
i) marcas españolas;
ii) marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España;
iii) marcas comunitarias.
b) Las marcas comunitarias registradas que, con arreglo a su Reglamento, reivindiquen válidamente la antigüedad de una de las marcas mencionadas en los puntos i) y ii) de la letra a), aun cuando esta última marca haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido.
c) Las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b), a condición de que sean finalmente registradas.
d) Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean “notoriamente conocidas” en España en el sentido del artículo 6 bis
del Convenio de París.» (14)
II. Asunto principal y cuestiones prejudiciales
17. Los hechos del asunto principal, tal como se desprenden del auto de remisión y de los documentos obrantes en autos, pueden resumirse del siguiente modo.
18. El demandante en el asunto principal, Sr. Nieto Nuño, es titular de la marca denominativa española FINCAS TARRAGONA, registrada para servicios que responden a la siguiente descripción: «negocios inmobiliarios: administración propiedad vertical y horizontal, alquileres de inmuebles, venta de inmuebles, asesoría jurídica, promociones» y que están comprendidos en la clase 36 del Arreglo de Niza. (15)
19. El Sr. Leonci Monlleó Franquet es titular de una agencia inmobiliaria domiciliada en Tarragona que desde 1978, fecha de su creación, presta servicios en los diferentes ámbitos de la intermediación inmobiliaria, la compraventa de inmuebles y la administración inmobiliaria, utilizando el signo distintivo FINCAS TARRAGONA, en castellano, o FINQUES TARRAGONA, en catalán. (16)
20. Demandado ante el órgano jurisdiccional remitente en el marco de una acción destinada a obtener el cese de la utilización del signo FINCAS TARRAGONA (o FINQUES TARRAGONA), basándose en que dicha utilización vulnera los derechos que dimanan de la marca del demandante, el Sr. Monlléo Franquet, no sólo solicitó que se desestimara la demanda sino que reconvino y reclamó que se condenara al Sr. Nieto Nuño a estar y pasar por la cancelación del registro de la marca de que se trata, que se condenara al demandante a cesar y abstenerse de toda utilización del signo distintivo anulado y a una indemnización de daños y perjuicios.
21. El demandado basa su acción de nulidad de la marca del demandante en dos motivos. Mediante el primero se invocan la anterioridad y el carácter de marca notoriamente conocida con arreglo al citado artículo 6 bis
del Convenio de París del signo distintivo utilizado por el demandado, al objeto de obtener para éste la protección prevista en el artículo 6, apartado 2, de la Ley de marcas, que adapta el Derecho español a lo dispuesto en el artículo 4 de la Directiva 89/104. Mediante el segundo motivo, se invoca la aplicación del artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley de marcas española, conforme al cual el registro de una marca podrá declararse nulo y ser objeto de cancelación cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.
22. De la resolución de remisión resulta que es un hecho constatado en el asunto principal que el signo distintivo reivindicado por el demandado ha sido utilizado en un ámbito territorial circunscrito a la ciudad de Tarragona y sus alrededores. Dicha resolución parece asimismo implicar que el signo en cuestión adquirió notoriedad, con carácter limitado a la zona geográfica en que ha sido utilizado, como consecuencia del uso que se hizo del mismo.
23. Al objeto de resolver la controversia, el órgano jurisdiccional remitente consideró necesario plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial, relativa al primer motivo de nulidad invocado por el demandado y referente a la interpretación del artículo 4 de la Directiva 89/104:
«Si el concepto de marca “notoriamente conocida” en un Estado miembro referido en el artículo 4 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas […] debe referirse única y exclusivamente al grado de conocimiento e implantación en un Estado miembro de la Unión Europea o en una parte significativa del territorio del Estado, o si la notoriedad de una marca puede vincularse a un ámbito territorial que no coincida con el territorio de un Estado, sino a una Comunidad Autónoma, Región, Comarca o ciudad, en función del producto o servicio que ampare la marca y los destinatarios efectivos de la marca; en definitiva, en función del mercado en el que se desenvuelve la marca.»
III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
24. Con arreglo al artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia, han presentado observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia el demandado en el asunto principal, los Gobiernos francés e italiano y la Comisión.
IV. Análisis jurídico
A. Breves indicaciones sobre la resolución de remisión y sobre las observaciones presentadas con arreglo al artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia
25. El órgano jurisdiccional remitente parte de la hipótesis de que el signo distintivo en que se basa la acción de nulidad propuesta con carácter reconvencional pueda ser incluido en la categoría de marcas descrita por el artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104. Dicho órgano jurisdiccional alberga dudas respecto a la interpretación del concepto de marcas «notoriamente conocidas en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París» a que se refiere dicha disposición, en particular por lo que respecta a los requisitos relativos al alcance geográfico de la notoriedad que deben concurrir en la marca. Dicho órgano señala que en la jurisprudencia española prevalece una orientación según la cual, a efectos de la aplicación de la disposición de la Ley de marcas que adaptó el Derecho interno a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104, la notoriedad de una marca debe probarse necesariamente con respecto a la totalidad o a una parte significativa del territorio del Estado, mientras que las orientaciones adoptadas por la OMPI preconizan un planteamiento más flexible y claro, que vincula la notoriedad no tanto al territorio como al mercado de los productos o servicios en los que se desenvuelve la marca.
26. El demandado en el procedimiento principal señala que exigir que la notoriedad de una marca se extienda a la totalidad o a una parte significativa del territorio de un Estado miembro discriminaría a las empresas que se desarrollan su actividad en un ámbito geográfico más reducido. Alega asimismo que, a efectos de la resolución de la controversia principal, el Tribunal de Justicia debe pronunciarse sobre la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente teniendo en cuenta la circunstancia de que, en el caso de autos, la marca registrada se utiliza en el mismo ámbito territorial de difusión de la marca anterior y que el conflicto entre las dos marcas en cuestión se produce en un contexto puramente local, circunscrito al territorio de una provincia española.
27. Con argumentaciones muy similares, los Gobiernos francés e italiano y la Comisión proponen, en cambio, al Tribunal de Justicia que se responda a la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente en el sentido de que el concepto de «marca notoriamente conocida» que figura en el artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104 se refiere a un grado de conocimiento de la marca en el territorio de un Estado miembro (para el Gobierno francés) o en una parte significativa del mismo (para el Gobierno italiano y la Comisión).
B. Análisis
28. El artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104 se remite, como se ha visto más arriba, al artículo 6 bis
del Convenio de París. Ahora bien, esa remisión no implica únicamente acoger en la normativa comunitaria un concepto de notoriedad de la marca elaborado a nivel internacional –del que, por otra parte, el artículo 6 bis
del Convenio de París no contiene definición alguna– sino también la referencia a una categoría bien definida de situaciones jurídicas cuya protección pretenden garantizar la disposición convencional y consiguientemente la Directiva. Dicho de otro modo, la remisión de la mencionada disposición de la Directiva debe entenderse referida, a mi juicio, al ámbito de aplicación material de la norma internacional citada, con el que coincide el de la norma comunitaria remitente.
29. Procede, por tanto, centrarse ante todo en la norma del Convenio.
30. El artículo 6 bis
del Convenio de París constituye una excepción al principio de territorialidad –en el que se basa el modelo de protección del Convenio– con arreglo al cual el derecho sobre la marca, adquirido en un determinado ordenamiento jurídico tras cumplir las formalidades necesarias, es objeto de protección únicamente dentro de los confines de ese ordenamiento. (17) La disposición de que se trata tiene por objeto permitir al titular de una marca registrada o utilizada en un Estado unionista oponerse al registro, o invalidarlo cuando ya se haya producido, y a la utilización del mismo en un país de la Unión distinto de aquel en que dicha marca haya adquirido notoriedad, aunque no haya sido todavía registrada allí. Ello se basa en la idea de que un derecho sobre la marca puede surgir, y debe en consecuencia ser protegido, como consecuencia únicamente de la notoriedad adquirida en el ámbito de un determinado ordenamiento nacional. Lo que se intenta, en definitiva, es desalentar las prácticas desleales inducidas por la notoriedad de la marca, evitando que terceros puedan apropiarse de la misma a través de su registro o su utilización en un Estado en el que aún no esté protegida, con el resultado de impedir al titular el acceso al mercado en cuestión o bien de inducirle a pagar para conseguir la transmisión del derecho sobre la marca.
31. La actual redacción del artículo 6 bis,
interpretado a la luz del artículo 1, apartado 2, del Convenio, se refiere exclusivamente a las marcas de comercio y no a las marcas de servicio. Además, aunque el uso de la marca en el Estado en que se solicita la protección no esté previsto expresamente como condición de aplicación, la disposición de que se trata no obliga a los países de la Unión a proteger las marcas notoriamente conocidas que no hayan sido utilizadas en dicho Estado. (18) Por último, dicha disposición no constituye una excepción al principio de especialidad (o de relatividad) ni una norma dirigida a proteger la marca contra una posible dilución. El ámbito de protección por ella garantizada está limitado a los casos de conflicto entre marcas con relación a mercancías idénticas o similares y su aplicación está supeditada a la existencia de un riesgo de confusión. (19)
32. El artículo 6 bis
del Convenio de París delimita, pues, el contenido mínimo de la protección internacional otorgada a las marcas notoriamente conocidas.
33. Como se ha visto, está concebido para aplicarse a las marcas registradas o utilizadas en un país de la Unión –o en cualquier caso pertenecientes a sujetos que tienen derecho a acogerse a las disposiciones del Convenio– cuya notoriedad rebase las fronteras del Estado de origen como consecuencia de la utilización que se haya hecho de ellas en otros países de la Unión, por ejemplo a través de la comercialización de productos que lleven la marca, o bien por efecto de campañas promocionales.
34. En cambio, no está claro si el artículo 6 bis y, más genéricamente, las disposiciones del Convenio que, integrando el principio del trato nacional, (20) establecen los niveles mínimos de protección de los productos de propiedad industrial en él regulados son de aplicación también a situaciones puramente internas, en las que la protección sería concedida por un país de la Unión a uno de sus nacionales (21) como parece suceder en el caso de la controversia pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente.
35. Por parte de la doctrina se da una respuesta diferente a dicha cuestión en función de la naturaleza y las finalidades que se reconocen al Convenio de París. Según algunos, este último pretende realizar una armonización mínima de las legislaciones de los países de la Unión en su ámbito de aplicación material y establece, por tanto, normas de Derecho uniforme aplicables con independencia de la nacionalidad de los sujetos que invocan su protección. Según otros, por el contrario, se trata de un Convenio internacional que se ocupa exclusivamente del trato a l os extranjeros, garantizando a estos últimos una protección mínima más allá del principio del trato nacional.
36. Según la primera orientación, los países de la Unión están obligados, en virtud de las obligaciones internacionales contraídas, a modificar su legislación interna para garantizar la aplicación también a sus propios nacionales de las disposiciones del Convenio que definen los niveles mínimos de protección.
37. Sobre la base de la segunda orientación, en cambio, los países de la Unión estarían obligados a conceder el denominado «trato unionista» únicamente a los nacionales de otros países de la Unión o de países terceros cuando se den las situaciones previstas por el artículo 3 del Convenio. En esta perspectiva, este último serviría únicamente de motor de propulsión del proceso de armonización legislativa dentro de la Unión, incitando a los países que no forman parte de ésta, pero no obligándoles, a extender a sus propios nacionales los derechos de los que disfrutan los extranjeros ex jure conventionis,
con el fin de evitar discriminaciones en perjuicio de los primeros.
38. No considero oportuno que el órgano jurisdiccional comunitario se pronuncie, aunque sólo sea implícitamente, sobre la cuestión arriba esbozada, al tratarse básicamente de determinar el alcance de las obligaciones que incumben a los Estados miembros en virtud de un Convenio de Derecho internacional del que la Comunidad no es parte contratante, y ello a pesar de que de la opción por una u otra tesis dependa en definitiva, en virtud de la remisión a la norma internacional que aquél contiene, el ámbito de aplicación de una disposición de Derecho comunitario derivado. Corresponde, en efecto, a cada Estado miembro, a falta de una indicación clara en el Convenio, determinar si y en qué concepto –con arreglo a una obligación derivada del Convenio o bien en virtud de una elección legislativa encaminada a evitar discriminaciones inversas– (22) se concede «trato unionista» y, por consiguiente, la protección especial a que se refiere el artículo 6 bis
del Convenio, a sus nacionales.
39. No creo, por otra parte, que pueda afirmarse, con independencia del ámbito de aplicación que se quiera reconocer al artículo 6 bis
del Convenio de París, que la obligación de proteger las marcas notoriamente conocidas con arreglo a dicha disposición incluso en situaciones puramente internas se imponga a los Estados miembros en virtud del Derecho comunitario, dado que la regulación de las marcas no registradas, categoría a la que pertenecen las marcas de que se trata, no ha sido hasta la fecha objeto de armonización.
40. Por otro lado, me parece que una respuesta a la cuestión expuesta en el punto 34 supra
tampoco es estrictamente necesaria para la solución que haya de darse a la cuestión planteada por el juez remitente, a la luz de los objetivos y del sistema de la Directiva 89/104.
41. A tal efecto, debe recordarse con carácter preliminar que el artículo 6 bis
del Convenio de París, al menos en el amplio ámbito de aplicación que le reconoce el artículo 16 del Acuerdo TRIPS, se aplica tanto en el supuesto de que la marca haya llegado a ser notoriamente conocida como consecuencia del uso de la misma en el territorio del Estado en el que se solicita la protección, (23) como en el de que la notoriedad hubiera sido adquirida sin que exista un uso en sentido estricto, sino por efecto de campañas de promoción promovidas en el territorio de dicho Estado o fuera del mismo («spill-over advertisement») o simplemente como consecuencia de la notoriedad de la marca adquirida en el extranjero. (24)
42. En el primer caso, la marca de que se trata es una marca usada en el territorio del Estado pero no registrada en éste.
43. Dichas marcas (denominadas «marcas de hecho») son objeto de una disposición específica de la Directiva 89/104, el artículo 4, apartado 4, letra b), con arreglo a la cual cualquier Estado miembro podrá disponer que la existencia de los derechos sobre una marca anterior no registrada constituya causa de denegación del registro de una marca posterior, o de nulidad del mismo, cuando el ordenamiento del Estado en cuestión reconozca derechos de exclusiva a su titular.
44. En el sistema de la Directiva, una marca no registrada en un Estado miembro, pero usada allí, puede por tanto constituir una causa de denegación del registro o invalidar éste al propio tiempo como marca notoriamente conocida con arreglo al artículo 6 bis
del Convenio de París, de conformidad, cuando concurran los requisitos de aplicación del mismo, (25) con el artículo 4, apartado 2, letra d), y como marca no registrada con arreglo al artículo 4, apartado 4, letra b), si la legislación del Estado miembro en cuestión reconoce derechos de exclusiva a dicha categoría de marcas.
45. Pues bien, a tenor del artículo 4, apartado 4, letra b), de la Directiva 89/104, y en consonancia con cuanto se señala en su cuarto considerando, según el cual la referida Directiva «no priva a los Estados miembros de la facultad de continuar protegiendo las marcas adquiridas por el uso», todo Estado miembro es libre no sólo de conceder protección a las marcas no registradas, reconociendo en consecuencia el uso de un signo como hecho constitutivo de un derecho de exclusiva, sino también de definir los límites, el alcance y los presupuestos de tal protección.
46. La protección puede supeditarse, por ejemplo, a la condición de que la marca haya alcanzado un cierto nivel de notoriedad o bien a que su uso haya adquirido una determinada dimensión geográfica, o bien puede prescindir completamente de cualquier requisito vinculado a un nivel mínimo de conocimiento del signo por parte del público o al ámbito territorial de su uso.
47. De ello se deduce que, en principio, incluso una marca anterior no registrada, la cual, por efecto del uso, haya adquirido notoriedad en un Estado miembro a nivel puramente local, puede constituir una causa válida de denegación del registro de una marca posterior, o un motivo de nulidad del mismo, si así lo estableciera la legislación de dicho Estado miembro. (26)
48. En tales circunstancias, me parece posible concluir que si los jueces de un Estado miembro interpretan la disposición nacional de adaptación del Derecho interno al artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104 en el sentido de que una marca anterior usada
en el territorio de dicho Estado puede constituir una causa válida de denegación del registro de una marca posterior o ser motivo válido de nulidad incluso
en el caso de que dicha marca anterior no sea notoriamente conocida en todo el territorio del Estado o en una parte significativa de éste pero en un ámbito territorial más reducido, esa interpretación no sería incompatible con el sistema y los objetivos de la Directiva, habida cuenta del margen de maniobra de que disponen los Estados miembros a la hora de fijar los contenidos de la protección de las denominadas marcas de hecho en los respectivos ordenamientos. (27)
49. No me parece que pueda desvirtuar la conclusión arriba esbozada la remisión contenida en el artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva al artículo 6 bis
del Convenio de París, puesto que dicha disposición –aun cuando debiera interpretarse en el sentido de que se refiere exclusivamente a las marcas notoriamente conocidas a nivel nacional o interregional– se limita, como se ha visto más arriba, a establecer un nivel mínimo de protección. (28)
50. Tampoco creo que sirva para refutar dicha conclusión la mera alegación de que ésta se opone a una interpretación y a una aplicación uniforme de las causas de denegación del registro de una marca o de nulidad del mismo, puesto que es la propia Directiva la que autoriza tal resultado cuando permite a los Estados miembros definir el ámbito de protección que debe reconocerse a las marcas no registradas en caso de conflicto con marcas inscritas o registradas. Me parece, más bien, que impedir apriorísticamente, a través de la adopción de una interpretación uniforme a nivel comunitario, una interpretación de ámbito nacional que permita aplicar la causa de denegación y el motivo de nulidad a que se refiere la disposición de que se trata también a marcas de hecho (29) notoriamente conocidas en una parte no significativa del territorio nacional termina por no tener debidamente en cuenta los límites de la armonización legislativa introducida por la Directiva 89/104.
51. De todo lo expuesto anteriormente se deduce que, a mi juicio, a la luz del sistema y de los objetivos perseguidos por la Directiva 89/104, el artículo 4, apartado 2, letra d), de la misma no se opone a que, al interpretar y aplicar la disposición nacional de adaptación del Derecho interno a dicho artículo, se considere notoriamente conocida a tenor del artículo 6 bis del Convenio de París en el Estado miembro en cuestión una marca usada en el referido Estado cuya notoriedad no se extienda a todo el territorio o una parte significativa del territorio de ese Estado, sino que quede circunscrita a un ámbito geográfico más reducido.
V. Conclusión
52. A la luz de todas las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona en los siguientes términos:
«El artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe ser interpretado en el sentido de que no se opone a que la causa de denegación del registro de una marca y el motivo de nulidad del mismo contemplados en aquél sean también de aplicación en el caso de que la marca anterior de que se trata, usada pero no registrada en un Estado miembro, sea notoriamente conocida no en la totalidad o en una parte significativa del territorio de dicho Estado, sino en un ámbito territorial más reducido.»
(1) .
(2)  –	DO 1989, L 40, p. 1.
(3)  –	El Convenio de París, con las modificaciones en él introducidas desde 1883 hasta el día de hoy, está constituido en realidad por una serie de convenios incorporados a los textos elaborados por las Conferencias de Revisión previstas por el artículo 14, denominados «Actos» a partir de la Conferencia de Washington de 1911. El texto actualmente en vigor es el resultado de la revisión efectuada con ocasión de la Conferencia de Estocolmo de 1967.
(4)  –	Véase http://www.wipo.int.
(5)  –	Dichos órganos son: la Asamblea de la Unión (artículo 13), su Comité Ejecutivo (artículo 14), la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (artículo 15; en lo sucesivo, «Oficina Internacional»), las Conferencias de Revisión (artículo 18, apartado 2) y la Corte Internacional de Justicia (artículo 28).
(6)  –	Con arreglo al artículo 1, apartado 2, del Convenio, dicha protección tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal. Un convenio similar en materia de derechos de autor se firmó en Berna en 1886 (Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas).
(7)  –	Dicho artículo ha sido modificado sucesivamente por las Conferencias de Revisión de Londres de 1934, de Lisboa de 1958 y de Estocolmo de 1967.
(8)  –	Anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio.
(9)  –	Como es sabido, la OMPI es una agencia especializada de las Naciones Unidas, creada mediante un convenio internacional firmado en Estocolmo en 1967 y que tiene por misión la protección de la propiedad intelectual a través de la cooperación entre los Estados y en colaboración con otras organizaciones internacionales. Tiene su origen en las estructuras creadas por los Convenios de París y de Berna, cuyas oficinas internacionales (una para la propiedad industrial y otra para el derecho de autor) se fusionaron en 1893 dando lugar en primer lugar a las BIRPI (Oficinas internacionales reunidas para la protección de la propiedad intelectual) y posteriormente, tras el traslado de la sede de Berna a Ginebra en 1960, a la OMPI.
(10)  –	Dicha resolución se enmarca dentro de los procedimientos establecidos por la OMPI para agilizar la elaboración de reglas y principios internacionales comunes y armonizados con la finalidad de tener en cuenta la rápida evolución de la propiedad industrial. Esos procedimientos son complementarios del método tradicional de determinación de las normas internacionales mediante tratados. Aunque no sean jurídicamente obligatorias, las resoluciones adoptadas por el Comité permanente sobre derecho de marcas constituyen un importante instrumento de persuasión.
(11)  – Una disposición análoga figura en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).
(12)  – En análogo sentido, véase el artículo 8, apartado 2, letra c), del Reglamento nº 40/94.
(13)  – Véase el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.
(14)  – Nota no pertinente en la versión española de las presentes conclusiones.
(15)  –	Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios a los que se aplican las marcas de fábrica o de comercio, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967. La clase 36 comprende: «Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios».
(16)  –	El Sr. Leonci Monlleó intentó registrar el signo utilizado cuando estaba en vigor la anterior Ley de marcas española de 1988, pero le fue denegado.
(17)  –	La inclusión del artículo de que se trata en el texto del Convenio fue decidida en la Conferencia de Revisión de La Haya de 1925 precisamente con el objetivo de evitar los inconvenientes de una aplicación rígida de dicho principio. Ya en la Conferencia de Revisión de Washington de 1905 se debatió sobre la necesidad de reconocer al ciudadano de un país unionista el derecho a continuar utilizando su signo distintivo en otro país de la Unión pese a que un tercero se hubiese apropiado de dicho signo en el referido Estado. Posteriormente, la cuestión fue objeto de una recomendación del comité económico de la Sociedad de Naciones, incluida en el programa de la Conferencia de Revisión de La Haya de 1925. En su versión inicial, el artículo 6 bis
establecía la obligación de los países de la Unión de excluir el registro de un signo, o bien de invalidarlo cuando ya se hubiese producido, cuando dicho signo fuese notoriamente conocido en el Estado de registro como signo de un tercero que tuviese derecho a beneficiarse del Convenio. A raíz de la Conferencia de Revisión de Lisboa de 1958 se incluyó también la posibilidad de impedir el uso del signo del tercero.
(18)  –	En la Conferencia de Revisión de Lisboa de 1958 se discutió y rechazó una propuesta de modificación del texto del artículo 6 bis
que iba en el sentido de su ampliación también a los casos en que la marca no haya sido utilizada en el Estado en el que se haya invocado la protección.
(19)  –	El artículo 16, apartado 2, del Acuerdo TRIPS amplía considerablemente el ámbito de protección de las marcas notoriamente conocidas, más allá del ámbito de aplicación del artículo 6 bis
del Convenio de París. Con arreglo a dicha disposición, la referida protección se extiende a las marcas de servicio y es reconocida también en los casos de notoriedad de la marca adquirida sin que haya sido utilizada la misma. Además, con arreglo al apartado 3 del citado artículo, la protección no está limitada por el principio de especialidad.
(20)  –	El artículo 2, apartado 1, del Convenio de París establece que los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales. En dicho principio, que implica la superación del principio de reciprocidad, se basa todo el sistema del Convenio.
(21)  –	Como se ha visto más arriba, con arreglo a los artículos 2 y 3 del Convenio, el ámbito de aplicación ratione personarum
del Convenio se define en función del criterio de la nacionalidad (o bien del domicilio o del establecimiento en el caso de los nacionales de los países que no forman parte de la Unión).
(22)  –	Diversos Estados miembros, al ratificar el Convenio de París, o posteriormente, han extendido expresamente la aplicación del mismo a sus propios nacionales, mostrando que consideraban que el ámbito de aplicación de aquél estaba limitado al trato a los extranjeros. Por lo que se refiere más concretamente al ordenamiento español, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3, apartados 1 y 3, de la Ley de marcas, las personas físicas o jurídicas de nacionalidad española o que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en territorio español o que gocen de los beneficios del Convenio de París podrán invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones de dicho Convenio, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que le sea más favorable respecto de lo dispuesto en la Ley de marcas. Procede sin embargo destacar, en la exposición de motivos de la Ley de marcas, la indicación expresa de la intención del legislador, al prever la protección de los nombres comerciales no registrados: «se resuelve así el problema de la equiparación de trato de los extranjeros que puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París […] o el principio de reciprocidad, a los que la Ley dispensa la misma protección»).
(23)  –	Corresponde al Estrado interesado determinar qué debe entenderse por uso en su territorio; podría, por ejemplo, calificarse como tal incluso un uso de la marca en conexión con productos destinados a la exportación y, por tanto, sin que los productos salgan al mercado nacional, cuando la marca, en cualquier caso, se ponga en el Estado en cuestión. También la mera actividad promocional promovida en el territorio de un Estado puede ser considerada «uso».
(24)  –	La movilidad y las modernas tecnologías de comunicación contribuyen evidentemente a la difusión transnacional de la marca, al menos en las relaciones entre países tecnológicamente avanzados.
(25)  –	Relativos a la nacionalidad del titular, en el supuesto de que se comparta la tesis que limita el ámbito de aplicación de las disposiciones del Convenio al trato a los extranjeros, y a la notoriedad en el Estado de protección.
(26)  –	A mi juicio, no puede llegarse a una conclusión diferente, habida cuenta de que el artículo 6, apartado 2, de la Directiva reconoce al uso anterior de ámbito local únicamente el derecho del titular de la marca a continuar usándola, puesto que dicha disposición se limita a legitimar la limitación al derecho de exclusiva conferido a la marca registrada en los supuestos de que la legislación de un Estado miembro permita la convivencia de este último con un derecho anterior de ámbito local, pero no supone un límite a la facultad reconocida a los Estados miembros por el artículo 4, apartado 4, letra b), de proteger una marca anterior no registrada, aunque tenga un alcance puramente local, en los casos de conflicto con una marca posterior inscrita o registrada. Por otro lado, si la Directiva hubiese pretendido excluir la facultad de un Estado miembro de conceder poder invalidante también a una marca no registrada de ámbito local, no podría entenderse la aclaración que se hace en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, según la cual, para poder fundamentar una oposición a la solicitud de registro de un signo como marca comunitaria, una marca anterior no registrada, protegida en un Estado miembro, deberá tener alcance no únicamente local .
(27)  –	Corresponde, por otra parte, a dichos jueces determinar si tal interpretación concuerda con las elecciones realizadas por el legislador nacional al definir el sistema interno de protección de las marcas, en particular por lo que se refiere a los modos de adquisición del derecho sobre la marca. Por lo que respecta a España, la estructura de la nueva Ley de marcas parece basada en una aplicación rígida del principio del registro. Sin embargo, es oportuno señalar que la regulación de las marcas notoriamente conocidas ocupaba una posición distinta dentro del sistema normativo de la anterior Ley de marcas española (Ley 32/1988, de 10 de noviembre), concretamente en el artículo 3, incluido en el título «Disposiciones generales», que definía las formas de adquisición del derecho sobre la marca. En particular, el apartado 1 de dicho artículo establecía que tal derecho se adquiere por el registro («El derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley»), mientras que el apartado 2 siguiente reconocía a las marcas anteriores notoriamente conocidas en España por los sectores del público interesados poder invalidante con respecto al registro posterior de una marca que pueda crear un riesgo de confusión («Sin embargo, el usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados podrá reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria, siempre que ejercite la acción antes de que transcurran cinco años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca registrada, a no ser que ésta hubiera sido solicitada de mala fe, en cuyo caso la acción de anulación será imprescriptible»). Por otro lado, hay que señalar que esta última disposición, formulada en términos generales, no hacía mención específica alguna al artículo 6 bis
del Convenio de París.
(28)  –	Por lo demás, según las orientaciones adoptadas por la OMPI, a efectos de la protección que debe concederse a las marcas notoriamente conocidas, la propia dimensión territorial de la notoriedad termina por perder relevancia, mientras que se afirma que los Estados pueden conceder la protección prevista por el artículo 6 bis del Convenio incluso cuando la marca en cuestión no sea notoriamente conocida o conocida en el territorio nacional, sino únicamente en el extranjero (véase el punto 7 supra) .
(29)  –	Ello no es aplicable, por tanto, como ya se desprende del conjunto de consideraciones expuestas, al supuesto en que dicha causa de denegación o motivo de nulidad se invoque a favor de una marca anterior notoriamente conocida en el Estado miembro en cuestión a falta de uso de dicha marca en el territorio del Estado.