62008CC0408
JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
15 päivänä lokakuuta 2009 (
1
)
Asia C-408/08 P
Lancôme parfums et beauté & Cie SNC
vastaan
sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)
”Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 40/94 — 55 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 7 artiklan 1 kohdan c alakohta — Oikeussuojan tarve ehdottomaan mitättömyysperusteeseen perustuvan mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittämiseksi — Asianajotoimistot — Sanamerkki COLOR EDITION — Tavaramerkiksi rekisteröidyn, kuvailevista osatekijöistä muodostuvan sanamerkin kuvailevuus”
I Johdanto
1.
Eräs tunnettu kosmetiikka- ja hajuvesiyritys valittaa yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-160/07 8.7.2008 antamasta tuomiosta, jolla vahvistettiin sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) toisen valituslautakunnan päätös.
2.
Valitus liittyy kahteen perustavanlaatuiseen kysymykseen: ensimmäinen esitetty valitusperuste liittyy asiavaltuuteen esittää yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus. Tämä kysymys jakautuu kahtia eli yhtäältä tietyn merkin mitättömäksi julistamiseen liittyvään erityiseen intressiin ja toisaalta asianajotoimiston oikeuteen vaatia omissa nimissään mitättömäksi julistamista ilman asiakkaan nimenomaista valtuutusta.
3.
Toinen valitusperuste liittyy sitä vastoin menettelyllisiin koukeroihin, koska se koskee merkkien rekisteröinnin aineellisia edellytyksiä, erityisesti ehdottomia hylkäysperusteita. Valittaja katsoo ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion vastaisesti, että uudissana eli englanninkielisistä sanoista ”COLOR” ja ”EDITION” muodostuva ilmaisu, jota se haluaa käyttää kosmetiikka-alan tuotteissaan, on riittävän itsenäinen.
II Asiaa koskevat oikeussäännöt
4.
Yhteisön tavaramerkkiin on sovellettu pääasiallisesti asetusta N:o 207/2009 (
2
)13.4.2009 alkaen, mutta nyt käsiteltävän valituksen ratkaisemisessa ovat edelleen ajallisesti voimassa asetuksen N:o 40/94 (
3
) jo tunnetuksi tulleet säännökset.
5.
On tarpeen mainita asetuksen N:o 40/94 4 artikla, jossa säädetään seuraavaa:
”Yhteisön tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanat, henkilönnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muoto, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.”
6.
Kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:
”1.   Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:
a)
merkit, jotka eivät ole 4 artiklan mukaisia
b)
tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky
c)
tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia
– –”
7.
Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröidyn merkin ehdottomat mitättömyysperusteet sisältyvät 51 artiklaan ja suhteelliset mitättömyysperusteet 52 artiklaan. Tällaista mitättömäksi julistamista koskevan menettelyn aloittamisesta säädetään 55 artiklan 1 kohdassa seuraavaa:
”1.   Yhteisön tavaramerkkiä koskevan menettämis- tai mitättömyysvaatimuksen voi esittää virastolle:
a)
edellä 50 ja 51 artiklassa määritellyissä tapauksissa, jokainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö sekä jokainen valmistajien, tuottajien, palvelujen tarjoajien, kauppiaiden tai kuluttajien edustajien ryhmittymä, joka tähän sovellettavan lainsäädännön mukaan voi esiintyä kantajana tai vastaajana oikeudenkäynneissä
– –”
III Muutoksenhakumenettelyä edeltäneet seikat
A Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltävänä olleen riita-asian tosiseikat
8.
Lancôme parfums et beauté & Cie SNC (jäljempänä Lancôme) haki 9.12.2002 SMHV:lta sanamerkin COLOR EDITION rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi Nizzan sopimukseen (
4
) pohjautuvaan luokkaan 3 kuuluvia tavaroita ”Kosmeettiset tuotteet ja meikit” varten. Merkki rekisteröitiin, ja se julkaistiin Yhteisön tavaramerkkilehdessä .
9.
Asianajotoimisto Norton Rose Vieregge vaati 12.5.2004 tämän hiljattain rekisteröidyn tavaramerkin julistamista mitättömäksi asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan perusteella, mutta mitättömyysosasto hylkäsi vaatimuksen päätöksellään . Norton Rose Viereggen sijaan tullut asianajotoimisto CMS Hasche Sigle valitti mitättömyysosaston päätöksestä SMHV:n toiseen valituslautakuntaan, joka hyväksyi valituksen .
10.
Valituslautakunta totesi ensinnäkin, että valitus voitiin ottaa tutkittavaksi asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla sillä perusteella, että asetuksen N:o 40/94 nojalla ei voida tehdä Lancômen väittämää eroa oikeudenkäyntikelpoisuuden ja oikeussuojan tarpeen välillä; valituslautakunnan mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan nojalla pyritään yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, ja tämä yleinen etu on peruste sille, että erittäin laajalla toimijoiden joukolla on mahdollisuus esittää tähän artiklaan perustuvia mitättömäksi julistamista koskevia vaatimuksia.
11.
Valituslautakunta totesi pääasiasta toiseksi, että sanat COLOR EDITION ovat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailevia, koska yhtäältä sanojen ”color” ja ”edition” yhdistelmä ilmaisee viestin, jonka kohdeyleisö ymmärtää välittömästi ja suoraan viittaavan värisävyltään erilaisten kosmeettisten tuotteiden ja meikkien valikoimaan, ja toisaalta koska kilpailijat käyttävät kyseisiä ilmaisuja kuvaamaan tuotteidensa tiettyjä ominaisuuksia, ja siksi näiden sanojen on oltava vapaasti käytettävissä. Valituslautakunta totesi lopuksi, että koska riidanalainen tavaramerkki on kuvaileva, siltä puuttuu myös erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.
B Oikeudenkäyntimenettely ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio
12.
Lancôme nosti kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, jossa se vaati SMHV:n toisen valituslautakunnan 26.2.2007 tekemän päätöksen kumoamista. Se esitti kanteensa tueksi kolme asetuksen N:o 40/94 virheellistä soveltamista koskevaa perustetta, jotka liittyivät 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheelliseen soveltamiseen. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutki ainoastaan kaksi ensimmäistä kanneperustetta, koska toista kanneperustetta koskeva ratkaisu merkitsi, ettei viimeistä perustetta ollut tarpeen tutkia.
Asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan virheellinen soveltaminen
13.
Tämän kanneperusteen osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi, edellyttääkö mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen tutkittavaksi ottaminen sitä, että vaatimuksen esittäjällä on oikeussuojan tarve. Siksi tuomioistuin tarkasteli säännöstä sen sanamuodon, rakenteen ja tarkoituksen näkökulmasta.
14.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi ensinnäkin, että 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan sanamuodon perusteella yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäminen ei edellytä, että luonnollisella henkilöllä tai oikeushenkilöllä tai ryhmittymällä, joka sovellettavan lainsäädännön mukaan on oikeudenkäyntikelpoinen, on oikeussuojan tarve 50 ja 51 artiklassa tarkoitetuissa tilanteissa.
15.
Säännöksen rakenteen tarkastelussa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vertasi ehdottomiin mitättömyysperusteisiin vetoamisen laajaa asiavaltuutta suhteellisten mitättömyysperusteiden kapeaan asiavaltuuteen asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella, luettuna yhdessä saman asetuksen 51 artiklan 1 kohdan kanssa, ja se katsoi, että lainsäätäjän tarkoituksena oli tällaisen eron tekeminen.
16.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tarkasteli seuraavaksi mainitun 55 artiklan 1 kohtaa vertaamalla sen a alakohtaa b ja c alakohtaan. Se turvautui teleologiseen tulkintaan ja totesi, että a alakohta koskee ainoastaan ehdottomia mitättömyysperusteita, koska se kuvastaa säännöksen yleisen edun suojaamista koskevaa tavoitetta, sillä säännöksessä edellytetään ainoastaan, että vaatimuksen esittäjät ovat luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, jotka ovat oikeudenkäyntikelpoisia. Sitä vastoin b ja c alakohta koskevat suhteellisia mitättömyysperusteita, joihin liittyy yksityisiä intressejä, ja asetuksessa N:o 40/94 edellytetään, että vaatimuksen esittäminen edellyttää erityisen oikeussuojan tarpeen olemassaoloa.
17.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi myös Lancômen viittauksen asetuksen N:o 40/94 79 artiklaan. Tuomioistuimen mukaan säännöksellä ei ole merkitystä, koska 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkinta on täysin yksiselitteinen, ja tästä syystä on tarpeetonta vedota 79 artiklassa tarkoitettuihin jäsenvaltioiden oikeusjärjestyksissä yleisesti hyväksyttyihin periaatteisiin.
18.
Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että Lancômen viittaukset EY 230, EY 232 ja EY 236 artiklaa koskevaan oikeuskäytäntöön olivat merkityksettömiä, sillä kaksi ensin mainittua artiklaa koskevat kumoamis- ja laiminlyöntikanteita, jotka kohdistuvat niiden toimielinten toimiin tai laiminlyönteihin, jotka luetellaan tyhjentävästi kyseisissä artikloissa, joissa ei mainita SMHV:tä, ja EY 236 artikla koskee puolestaan henkilöstöriitoja.
19.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin korosti myös sitä, että nämä kanteet ovat tuomioistuimessa nostettavia kanteita, kun taas 55 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäminen johtaa luonteeltaan hallinnollisen menettelyn aloittamiseen. Tästä seuraa, että SMHV:n päätökset kuuluvat sidotun harkinnan piiriin, ja siksi niitä on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella eikä SMHV:n aikaisempien päätösten perusteella.
Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan virheellinen soveltaminen
20.
Toisen kanneperusteen pohjalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tarkasteli sitä, sovelletaanko merkkiin COLOR EDITION asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua ehdotonta hylkäysperustetta, kun otetaan huomioon riittävän konkreettinen ja suora yhteys tavaroihin, joihin riidanalainen tavaramerkki viittaa. Tässä yhteydessä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti valituslautakunnan päätöksen, jolla merkin COLOR EDITION rekisteröinti evättiin sen kuvailevuuden perusteella.
21.
Ennen päätymistään tähän lopputulemaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tarkasteli yksityiskohtaisesti mainittua säännöstä ja katsoi, että se kattaa merkit, joita kohdeyleisön yleisesti käyttää joko suoraan tai mainitsemalla tavaran tai palvelun oleellinen ominaisuus kuvaamaan tavaraa tai palvelua, jota rekisteröintihakemus koskee.
22.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tukeutui omaan viimeaikaiseen oikeuskäytäntöönsä ja katsoi, että jotta tätä rekisteröintikieltoa voidaan soveltaa, edellytetään sellaisen riittävän suoran ja konkreettisen yhteyden olemassaoloa, jonka perusteella kohdeyleisö voi heti ja ilman suurempia pohdintoja havaita kyseessä olevan tavaroiden ja palvelujen tai jonkin niiden ominaisuuden kuvailun.
23.
Tarkasteltuaan 7 artiklaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin siirsi huomionsa merkin COLOR EDITION erityisiin ominaisuuksiin tarkoituksenaan selvittää merkin kuvailevuus yhtäältä siitä näkökulmasta, miten yleisö ymmärtää merkin, ja toisaalta sen kuvaamien tavaroiden ja palveluiden näkökulmasta.
24.
Kuluttajien osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin täsmensi, että kohdeyleisö on tavanomaisesti valistunut, kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen yleisö, koska COLOR EDITION koskee kosmeettisia tuotteita ja meikkejä. Se syvensi kohdeyleisön käsitteen tarkastelua ja rajasi sen koskemaan englanninkielistä yleisöä tai muunkielistä yleisöä, joka osaa riittävästi englannin kieltä, koska sanamerkki muodostuu kahdesta englanninkielisestä sanasta.
25.
Tämän olettaman perusteella ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi sitä, viittaavatko sanat ”color” ja ”edition” suoraan ja konkreettisesti tavaroihin, joita varten rekisteröintiä haettiin. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että molemmat sanat sisältävät vahvasti kuvailevan osatekijän, koska sanoja käytetään yleisesti kuvaamaan tavaramerkin alaan kuuluvia tavaroita ja koska ne viittaavat tiettyihin kosmeettisten tuotteiden ja meikkien ominaisuuksiin.
26.
Näiden kahden sanan liittäminen yhteen ei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan luo käyttäjälle vaikutelmaa, joka on riittävän kaukana tavaramerkin muodostavien sanojen pelkän rinnakkain asettamisen synnyttämästä vaikutelmasta voidakseen muuttaa sen merkitystä tai ulottuvuutta, ja sen sisältämän viestin ymmärtäminen ei vaadi mitään älyllistä ponnistelua.
27.
Katsottuaan siis, että riidanalaisella sanamerkillä on suora yhteys tavaroihin, joita varten se on tarkoitettu, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi valituslautakunnan päätöksen merkin COLOR EDITION kuvailevuudesta, ja lopuksi se totesi rekisteröinnin mitättömyyden asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan nojalla, sovellettuna yhdessä 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan kanssa.
IV Menettely yhteisöjen tuomioistuimessa ja asianosaisten vaatimukset
28.
Lancômen valituskirjelmä saapui yhteisöjen tuomioistuimen kirjaamoon 22.9.2008, ja SMHV esitti vastineensa, eikä näitä ole täydennetty valittajan eikä sen vastapuolen vastauksilla.
29.
Lancôme vaatii yhteisöjen tuomioistuinta kumoamaan valituksenalaisen tuomion ja hylkäämään perusteettomana CMS Hasche Siglen SMHV:ssä tekemän valituksen mitättömyysosaston päätöksestä, velvoittamaan sanotun tahon korvaamaan molemmissa oikeusasteissa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut sekä velvoittamaan mainittu asianajotoimisto korvaamaan valituslautakunnassa käydystä menettelystä aiheutuneet kulut, jos yhteisöjen tuomioistuin ratkaisee pääasian.
30.
SMHV vaatii, että valitus hylätään ja että valittaja velvoitetaan vastaamaan oikeudenkäyntikuluista.
31.
Kummankin osapuolen edustajat esittivät 9.9.2009 pidetyssä istunnossa suulliset huomautuksensa.
V Valituksen arviointi
32.
Valittaja vetoaa valitusperusteisiin, joista ensimmäinen koskee asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja toinen saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan virheellistä soveltamista.
A Asetuksen 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan virheellinen soveltaminen
33.
Valituksenalaiseen tuomioon kohdistuva arvostelu jakautuu kahteen osaan. Niistä ensimmäisessä Lancôme väittää, että riidanalaisen säännöksen oikea tulkinta edellyttää, että asianajotoimistolla on rekisteröidyn tavaramerkin mitättömäksi julistamiseen liittyvä taloudellinen intressi ennen kuin se voi vaatia yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista. Toisessa osassa se sen sijaan kohdistaa arvostelunsa asianajajan ammatilliseen tehtävään ”oikeudenhoidon avustajana”, mikä estää asianajajaa esittämästä omissa nimissään ja omaan lukuunsa vaatimuksen tavaramerkin mitättömäksi julistamisesta.
34.
Molemmissa osissa on nostettu esiin kysymys asianajotoimistojen esittämän mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen tutkittavaksi ottamisesta. Kanneperusteen toinen osa herättää sellaisen tutkittavaksi ottamista koskevan epäilyksen, että jos asia ratkaistaisiin valittajan hyväksi, kanneperusteen ensimmäistä osaa ei olisi tarpeen tutkia. Näin ollen on ensin tutkittava ensimmäisen valitusperusteen toinen osa, koska jos yhteisön oikeuden nojalla asianajotoimistot eivät voi toimia kuin kolmannen nimissä tuomioistuimissa tai julkishallinnossa, taloudellisen intressin olemassaolon toteamista koskevat lausumat eivät enää olisi tarpeellisia.
1. Ensimmäisen valitusperusteen toinen osa
a) Asianosaisten lausumat
35.
Lancôme väittää, että oikeus vaatia yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista on ristiriidassa asianajajan ammatin keskeisten piirteiden kanssa, ja se vetoaa yhtäältä sanotun ammatin ”ikiaikaiseen” luonteeseen yhteisön oikeudessa ”oikeudenhoidon avustajana” (
5
) ja toisaalta siihen, että yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 19 artikla perustuu samanlaiselle ajatukselle tämän ammatin tarkoituksesta edellyttämällä, että asianosaisella on oltava asianajaja edustajanaan.
36.
Lancôme viittaa myös yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön ja siihen, että asiassa AM & S vastaan komissio (
6
) antamansa tuomion 24 kohdassa yhteisöjen tuomioistuin toteaa asianajajan olevan ”osatekijä oikeudenhoidon toteuttamisessa”, ja Lancôme vetoaa mahdollisuuteen viitata useisiin muihin tuomioihin, joissa tätä muotoilua on käytetty kuvaamaan asianajajan tehtävää.
37.
Lancômen mukaan tästä erityisestä asianajajan tehtävästä yhteisön oikeuden asiayhteydessä seuraa, että asianajaja ei voi omissa nimissään vaatia tavaramerkin mitättömäksi julistamista eikä myöskään kolmannen – esimerkiksi asiakkaan – nimissä, koska tällaisessa tilanteessa se syyllistyisi vallan väärinkäyttöön, ja näin olisi myös, jos mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittämisen katsottaisiin lukeutuvan yleisen edun nimissä nostettuihin kanteisiin (actio popularis), joissa tosiasiallista asiavaltuutta olisi tulkittava mahdollisimman laajasti.
38.
SMHV:n mukaan ensimmäisen valitusperusteen toista osaa ei voida ottaa tutkittavaksi, koska valittaja ei ole ensimmäisessä oikeusasteessa esittänyt argumenttia, joka koskee asianajan tehtävän yhteensopimattomuutta sen kanssa, että asianajaja esittää mitättömyysvaatimuksen kyseessä olevalle virastolle, ja näin valittaja on laajentanut oikeudenkäynnin kohdetta yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 113 artiklan 2 kohdan vastaisesti. SMHV katsoo myös, että asianajajat toimivat oikeudenhoidon avustajina ainoastaan silloin, kun nämä esiintyvät yhteisöjen tuomioistuimissa kolmannen eli asiakkaansa edustajina.
b) Tutkittavaksi ottaminen
39.
Haluan aluksi osoittaa, mistä syystä olen eri mieltä SMHV:n kanssa tutkittavaksi ottamisesta.
40.
Vaikka Lancômen väitettä siitä, että asianajajan ammatin luonne on ristiriidassa tavaramerkkien mitättömyysmenettelyn aloittamisen kanssa, ei ole käsitelty ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, on todettava, ettei väite laajenna oikeudenkäynnin kohdetta. Kysymys on yksinkertaisesti siitä, että yritys vahvistaa näin asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan virheellistä soveltamista koskevaa väitettään.
41.
Taustalla on nimittäin uusien perusteiden ja perusteluiden välinen erottelu, jonka osalta yhteisöjen tuomioistuin on aina jättänyt ensin mainitut tutkimatta, kun taas jälkimmäiset se on tutkinut. Ei nimittäin edellytetä, että kaikkia perusteluja, joihin valituksessa vedotaan, on ensin käsitelty ensimmäisessä oikeusasteessa. (
7
) Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan on lisäksi otettava tutkittavaksi sellainen peruste, jolla kehitellään asian vireille saattaneessa kannekirjelmässä aikaisemmin nimenomaisesti tai implisiittisesti esitettyä kanneperustetta. (
8
)
42.
Lancôme on vedonnut tähän toiseen osaan ensimmäisen valitusperusteen tueksi, eikä mikään estä sen tutkittavaksi ottamista, näin ollen SMHV:n väite siitä, että valitusperusteen tätä osaa ei voida ottaa tutkittavaksi, on hylättävä. Tästä seuraa, että tämä osa voidaan ottaa tutkittavaksi, ja käsittelen sitä aineellisesti seuraavassa.
c) Asiakysymys
43.
En ole samaa mieltä siitä, että yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäminen on ristiriidassa asianajajan ammatin kanssa.
44.
Asiassa AM & S annettu tuomio, johon valittaja viittaa, koskee ensinnäkin tästä riita-asiasta täysin poikkeavaa asiayhteyttä eli itsenäisten asianajajien, jotka avustavat yrityksiä yhteisön kilpailuoikeuden rikkomiseen liittyvissä menettelyissä, kirjeenvaihdon luottamuksellisuutta.
45.
Toiseksi on niin, että vaikka tuomiossa viitataan asianajajien tehtävään ”osatekijänä oikeudenhoidon toteuttamisessa”, siinä ei missään vaiheessa todeta, että tämä tehtävä edellyttäisi heiltä tietynlaista käyttäytymistä. Vaikka oletettaisiin lisäksi ammattieettisten säännöstöjen rajoittavan asianajajien toimintaa, Lancôme ei ole väittänyt, että asianajajat olisivat rikkoneet jotakin tällaista ammattieettistä säännöstä.
46.
Kolmanneksi yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 19 artiklassa ei myöskään viitata asianajajiin tällaisin sanamuodoin. Tosiasiallisesti tämän määräyksen ensisijainen tehtävä on määrätä muun muassa yksityisten prosessiedustuksesta siten, että näiden henkilöiden on käytettävä sellaisten juristien palveluita, jotka kuuluvat johonkin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen jäsenvaltion asianajajaliittoon ja joilla on oikeus toimia asianajajina siellä. (
9
)
47.
Näillä perusteilla viittausta ”osatekijä oikeudenhoidon toteuttamisessa” on tulkittava julkisasiamies Roemerin jo kauan sitten esittämällä tavalla, eli viittauksen tavoitteena on varmistaa, että yhteisöjen tuomioistuin kuulee ainoastaan ne oikeudelliset mielipiteet ja tosiseikkoja koskevat selvitykset, jotka asianajaja on tutkinut ja katsonut esittämisen arvoisiksi. (
10
) Kysymys on epäilemättä siitä, että saadaan aikaan esteetön oikeudellisia kysymyksiä koskeva keskustelu, jollaisen asianosaiset voivat vain vaivoin saada aikaan ilman tällaista prosessiedustusta.
48.
Neljänneksi – ja kaikkien tähän mennessä esitettyjen syiden lisäksi – en usko, että yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 19 artiklan kolmas ja neljäs kohta voivat olla lähtökohtana, kun tulkitaan kelpoisuutta vaatia yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista. Kyseisellä määräyksellä on nimittäin tarkoitus, kun otetaan huomioon yksityisille asetettu velvollisuus esiintyä menettelyssä asianajajan välityksellä, turvata asianajajan asiakkaiden oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin (
11
) ja oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan, ja näin ollen se on luonteeltaan yhteisön oikeuteen sisältyvä menettelymääräys, jota sovelletaan yhteisöjen tuomioistuimessa käsiteltäviin riita-asioihin.
49.
Asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella tavaramerkkirekisterin ”puhdistustehtävää”, (
12
) jota lainsäätäjä ei ole halunnut uskoa SMHV:lle, on sen sijaan valtuutettu suorittamaan ”jokainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö”. Tämän järjestelyn tarkoituksena on puhdistaa rekisteri merkeistä, joita ei käytetä tai, kun kysymys on ehdottomasta mitättömyydestä, merkeistä, jotka on poistettava rekisteristä siitä syystä, että ne ovat 7 artiklan (ehdottomat hylkäys- tai mitättömyysperusteet) vastaisia tai että ne on rekisteröity vilpillisessä mielessä.
50.
Vaikka espanjalaisen sanonnan mukaan vertailut ovat vastenmielisiä, (
13
) yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevaa vaatimusta on verrattava esimerkiksi EY 81 artiklan nojalla tehtävään kartellia koskevaan kanteluun, jonka voi myös tehdä jokainen yksityishenkilö tai yritys. Kun yhteisön toimielin on vastaanottanut tällaisen väitteen, sillä, eli tässä tapauksessa SMHV:llä, on velvollisuus tutkia tosiseikat viran puolesta. Itse asiassa asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdasta seuraa, että Alicantessa sijaitsevan viraston on selvitettävä tosiseikat ehdottomia mitättömyysperusteita koskevassa menettelyssä, kun taas suhteellisten mitättömyysperusteiden osalta sovelletaan kontradiktorista periaatetta. (
14
) Koska tällä pyritään suojaamaan markkinoita ja kaikkia markkinoilla toimijoita sellaisten merkkien rekisteröinniltä, joita ei yleisen edun vuoksi tulisi rekisteröidä, kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisessa tuomiossa, tuntuu loogiselta ajatella, että mahdollisuus esittää mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus on annettu hyvin laajalle henkilöjoukolle.
51.
Asetuksen N:o 40/94 55 artiklan taustalla olevalla logiikalla ei oikeastaan ole mitään tekemistä yhteisön oikeuteen kuuluviin oikeudenkäynteihin liittyvän prosessiedustusta koskevan velvollisuuden eikä asianajajan käyttäytymisen tai ammatin luonteen kanssa näissä menettelyissä; mainittu logiikka eroaa täysin yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 19 artiklan logiikasta, eikä tämä viimeksi mainittu määräys ole lähtökohta asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkinnalle. Tämän yhteisön säädöksen sisältämät ammattimaista edustusta koskevat säännökset ovat 88 ja 89 artikla, joissa asianajajan käyttäminen on määritelty SMHV:ssä vireille tulleissa menettelyissä vapaaehtoiseksi.
52.
Näin ollen ehdotan, että ensimmäisen valitusperusteen toinen osa hylätään perusteettomana.
2. Ensimmäisen valitusperusteen ensimmäinen osa
53.
Kun on suljettu pois väitetty ristiriita yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen ja oikeudenhoidon avustajaksi ymmärretyn asianajajan tehtävän välillä, seuraavaksi on tutkittava ensimmäisen valitusperusteen ensimmäinen osa, jossa Lancôme väittää, että riidanalainen säännös edellyttää, että asianajotoimistolla on rekisteröidyn merkin mitättömäksi julistamista koskeva taloudellinen intressi, joka oikeuttaa sen vaatimaan yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla.
a) Asianosaisten lausumat
54.
Valittaja arvostelee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta pääasiallisesti siitä, ettei se ole soveltanut sellaisia yhteisön oikeuden ja oikeusvertailun piiriin kuuluvia yleisiä kanteita koskevia periaatteita, joiden perusteella sen olisi tullut edellyttää yhdessä asianosaiskelpoisuuden kanssa sitä, että asianajotoimistolla on olemassa todellinen tai mahdollinen taloudellinen intressi, joka oikeuttaa sen, että asianajotoimisto pyrkii yhteisön tavaramerkin rekisteristä poistamiseen.
55.
Valittaja arvostelee valituksenalaisessa tuomiossa tehtyä eroa hallinnollisiin menettelyihin ja tuomioistuinmenettelyihin sekä ehdottomiin ja suhteellisiin mitättömyysperusteisiin näiden merkityksettömyyden perusteella, ja se kieltää erityisesti jälkimmäisen erottelun osalta sen, että tästä seuraisi, ettei mitättömäksi julistamista koskevan menettelyn aloittaminen edellytä tällaisen intressin olemassaoloa.
56.
Valittaja vetoaa niin kutsutussa Chiemsee-tapauksessa (
15
) annetun tuomion 25 kohtaan ja väittää, että nyt käsiteltävässä asiassa yleinen etu, joka olisi otettava huomioon, liittyy tavaramerkin hakijan tai haltijan sellaisten kilpailijoiden etuun, joita on suojattava tältä epäasianmukaiselta tavaramerkin saamiselta. Tämä perustelu pohjautuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen kuvailevien tavaramerkkien tarkasteluun ja SMHV:ssä esitettyyn mitättömyysperusteeseen.
57.
Lancômen mukaan kyseisen tuomion edellä mainitusta 25 kohdasta ja tästä mitättömyysperusteesta seuraa, että merkin kuvailevuuden perusteella mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen voivat esittää ainoastaan kilpailijat, jotka osoittavat todellisen tai mahdollisen haitan olemassaolon. Kolmansille osapuolille, joilla ei ole tällaista konkreettista tai tulevaisuudessa ilmenevää taloudellista intressiä, ei aiheudu minkäänlaista haittaa, ja siksi on virhe antaa näille tahoille oikeus vaatia mitättömäksi julistamista merkin kuvailevuuden perusteella.
58.
Valittaja väittää vielä, että valmistajien ja tuottajien ryhmittymille annettu mahdollisuus tukee sen tulkintaa. Tällaisten yritysten yhteenliittymien nimenomainen mainitseminen vahvistaa Lancômen mukaan sen, että asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan pääasiallisena tavoitteena on kattaa kaikki henkilöryhmät, joita epäasianmukainen tavaramerkin rekisteröinti koskee.
59.
SMHV kiistää valittajana olevan yrityksen väitteet sillä perusteella, että valittaja tulkitsee virheellisesti oikeuskäytäntöä ja asetuksen N:o 40/94 55 artiklaa.
b) Arviointi
60.
Ensimmäisen valitusperusteen ensimmäisen osan arvostelulla valittaja tuo esiin kysymyksen siitä, edellyttääkö yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäminen erityistä asiavaltuutta, jota ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ja SMHV:n valituslautakunta eivät ole edellyttäneet.
61.
Tuon jo tässä vaiheessa esiin, että olen alempien oikeusasteiden kanssa täysin samaa mieltä.
62.
Kuten yhtäältä valituksenalaisessa tuomiossa todetaan, asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan sanamuodon mukainen tulkinta tuo esiin yhteisön lainsäätäjän tahdon laajentaa niiden sekä luonnollisten henkilöiden että oikeushenkilöiden piiriä, joilla on oikeus käynnistää tässä säännöksessä tarkoitettu mitättömyysmenettely. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen säännöksen tarkoitusta koskeva tarkastelu, joka osoitti tämän säännöksen a, b ja c alakohdan erot, vaikuttaa myös perustellulta.
63.
Mahdollisuus vaatia mitättömyyttä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan ehdottomien mitättömyysperusteiden nojalla yleisen edun suojaamiseksi on nimittäin taattava yksilöille, yhtymille ja yhtiöille sekä yritysten ryhmittymille edellyttäen, että ne täyttävät vähimmäisedellytyksen, joka on välttämätön oikeudellisia vaikutuksia sisältävän aloitteen tekemiseen, eli niillä on oltava oikeudenkäyntikelpoisuus, joka ymmärretään soveltuvuutena toimia tehokkaasti asianosaisena oikeudenkäynnissä ja joka vastaa yksityisoikeudellista oikeustoimikelpoisuutta. (
16
)
64.
Sen sijaan silloin, kun mitättömyys perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan tai 52 artiklan 2 kohdan suhteellisiin mitättömyysperusteisiin, jotka suojaavat ainoastaan yksityisten henkilökohtaisia oikeuksia, on johdonmukaista, että näiden oikeuksien suojaaminen kuuluu niiden haltijoille, mikä ilmenee selvästi sanotun säädöksen 55 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdasta.
65.
Tässä valituksenalaisen tuomion päättelyssä ei näin ollen ole havaittavissa minkäänlaista oikeudellista virhettä.
66.
Valittajan näkemys ei myöskään vaikuta perustellulta siltä osin kuin se katsoo, että siitä, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta, arvioituna yhdessä Chiemsee-tapauksessa annetun tuomion 25 kohdan kanssa sekä valmistajien ja tuottajien ryhmittymiin saman asetuksen 55 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tehdyn viittauksen kanssa, osoittaa lainsäätäjän tahtoa rakentaa oikeus vaatia yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista sen varaan, että osoitetaan konkreettisen tai mahdollisen taloudellisen intressin olemassaolo.
67.
On perehdyttävä viitattuun oikeuskäytännön kohtaan, jossa todetaan seuraavaa: ”Tältä osin direktiivin[ (
17
)] 3 artiklan 1 kohdan c alakohdalla[ (
18
)] pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että merkkejä tai ilmauksia, joilla kuvaillaan sen tyyppisiä tavaroita tai palveluita, joita varten rekisteröintiä haetaan, on jokaisen saatava vapaasti käyttää, mukaan lukien käyttö yhteismerkissä taikka yhdistelmä- tai kuviomerkissä. Tällä säännöksellä estetään siis se, että ainoastaan yksi yritys saisi rekisteröinnin perusteella käyttää tavaramerkkinään tällaisia merkkejä tai ilmauksia.” (
19
)
68.
Tämän lainauksen jälkeen on esitettävä joitakin huomioita Lancômen näkemyksestä, jota ei voida hyväksyä.
69.
Chiemsee-tapauksessa annetussa tuomiossa käytetään ensinnäkin sanaa ”jokainen” sen yleisessä merkityksessä, eli se viittaa määräämättömään tahoon hyvin suurilukuisen joukon jäsenistä. Jos yhteisöjen tuomioistuimen tarkoituksena olisi ollut rajoittaa sanottujen tahojen piiriä, se olisi maininnut kyseessä olevat tahot lisäämällä pronominin jälkeen substantiivin, kuten esimerkiksi ”jokainen kilpailija”, jolloin pronomini olisi muuttunut adjektiiviksi. Pitäytymällä kuitenkin pronominissa ”jokainen” se vahvisti sen, että epätäsmällisyys oli tarkoituksellista ja että merkeillä, jotka kuvailevat tietyntyyppisiä tavaroita ja palveluita, ei voi olla haltijaa, eikä niihin voida kohdistaa rekisteröintiä.
70.
Toiseksi käytäntö osoittaa valittajan esittämällä tavalla, että valtaosassa tilanteista nimenomaan kilpailevat yritykset vaativat rekisteröityjen tavaramerkkien mitättömäksi julistamista. Tämä puhtaasti sosiologinen tieto on merkityksetön, kun arvioidaan tämän valituksen kohteena olevan 55 artiklan merkitystä. Vaikka taloudelliset kilpakumppanit ovat kiinnostuneempia ja huolestuneempia kuin esimerkiksi kuluttajat kilpailun vaarantumisesta sillä perusteella, että vapaana pitämisen vaatimuksen alaisia ilmaisuja rekisteröidään, on olemassa toinen merkityksellinen tekijä, jota ei voida aliarvioida.
71.
Kyseisen 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti henkilön oikeudenkäyntikelpoisuus on nimittäin ainoastaan ensimmäinen edellytys. Sen, joka haluaa saada aikaan rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamisen, on täytettävä muut tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut muodollisuudet: vaatimus on perusteltava ja siitä on suoritettava maksu. Tavanomaisesti valistuneelle, kohtuullisen tarkkaavaiselle ja huolelliselle kuluttajalle tai käyttäjälle tällainen edellytys merkitsee melko suurta ajankäyttöä, jotta tämä voisi päästä hyötymään merkin mitättömäksi julistamisesta; mutta ennen kaikkea 700 euron suuruinen maksu (
20
) saa tavallisesti tällaisen henkilön luopumaan aikeesta, vaikka tämä olisi muuten valmis käyttämään tähän aikaa ja vaivaa.
72.
Tästä syystä ei ole yllättävää, että yritykset ja valmistajien ja tuottajien ryhmittymät sekä kuluttajien ryhmittymät pyrkivät valvomaan rekisteriä ja poistamaan siitä kuvailevat merkit tai asetuksen N:o 40/94 7 artiklassa suojattujen yleisten etujen vastaiset merkit. Syy tälle lainsäädäntötekniikalle perustuu haluun välttää turhia mitättömyysvaatimuksia eli perusteettomia vaatimuksia, joiden vuoksi on joka kerta aloitettava uusi menettely, josta aiheutuu vaatimuksen kohteena olevan tavaramerkin haltijalle haittaa. Tämä ei kuitenkaan mahdollista contra legem -tulkintaa mitättömyyden toteamiseksi asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella siten, että mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjältä vaaditaan, että tämä osoittaa tosiasiallisen, mahdollisen tai konkreettisen taloudellisen tai muun intressin olemassaolon.
73.
Kolmanneksi asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan mukaan, luettuna yhdessä saman asetuksen 3 artiklan kanssa, oikeushenkilöihin rinnastetaan yhteisöt ja muut oikeudelliset entiteetit, joilla on niihin sovellettavan lainsäädännön mukaan kelpoisuus hankkia omissa nimissään kaikenlaisia oikeuksia ja olla vastuussa kaikenlaisista sitoumuksista, jotta ne voivat olla osapuolena sopimuksissa ja muissa oikeustoimissa sekä esiintyä kantajana tai vastaajana oikeudenkäynneissä. Vaikuttaa siksi siltä, että tavaramerkkejä koskevalla yhteisön lainsäädännöllä on tarkoitus kattaa mahdollisimman suuri joukko oikeussubjekteja.
74.
Neljänneksi niistä yhteisön oikeuden periaatteista, joihin Lancôme vetoaa vaatien EY 230 artiklassa tarkoitettuja kumoamiskanteita vastaavaa asiavaltuutta, totean vielä, että valituksenalaisessa tuomiossa esitetty selvitys tarpeesta erottaa toisistaan hallinnolliset menettelyt ja tuomioistuinmenettelyt ovat täysin hyväksyttäviä.
75.
Ei myöskään ole syytä soveltaa yhteisön tavaramerkistä annetussa asetuksessa tarkoitettuun mitättömyysmenettelyyn yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä kehittyneitä periaatteita siitä, että EY 230 artiklan perusteella yhteisön normatiivisen toimen on vaikutettava kansalaiseen suoraan ja erikseen, jotta tämä voi vaatia sen kumoamista. Tämä EY:n perustamissopimuksen artikla koskee nimittäin soveltamisalaltaan yleisiä lainsäädäntötoimia, joiden kumoamista kansalainen ei lähtökohtaisesti voi vaatia ja joita varten oikeuskäytännössä on luotu keinot menettelyllisen tilanteen tasapainottamiseksi sellaisten henkilöiden osalta, joiden oikeuksia yhteisön säädös koskee suoraan ja erikseen, suhteessa niihin tahoihin, joille tietyt normatiiviset toimet on osoitettu ja joilla on niiden osalta aina asiavaltuus. (
21
)
76.
Lancômen edustaja vastasi suullisessa käsittelyssä esittämääni kysymykseen siitä, kuinka väitetty taloudellista intressiä koskeva edellytys mitättömyysvaatimuksen esittämisen osalta voidaan sovittaa yhteen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetun yleisen edun ja hyvien tapojen suojaamisen kanssa, että yleistä etua on punnittava ”muuttuvalla voimakkuudella” jokaisen ehdottoman mitättömyysperusteen osalta erikseen.
77.
Vaikka tämä yleisen edun suhteellisuus, joka on merkkien hylkäämis- ja mitättömyysperusteiden taustalla, on merkityksellinen tarkasteltaessa syitä, joiden vuoksi merkkiä ei voida rekisteröidä tai se on julistettava mitättömäksi, sitä ei kuitenkaan voida soveltaa asiavaltuutta koskeviin menettelyllisiin edellytyksiin. Tätä asiavaltuutta koskevien säännösten sanamuoto ilmentää nimittäin yhtäältä sitä laajaa mahdollisten henkilöiden piiriä, joilla on oikeus vaatia mitättömäksi julistamista, ja toisaalta SMHV:n näkökulmasta tällaisten vaatimusten käsittely olisi erittäin hankalaa, jos asiavaltuus riippuisi suojatun yleisen edun voimakkuudesta. Yhteenvetona todettakoon, että väitetty voimakkuus on aineellinen kysymys, kun taas asiavaltuus kuuluu muodollisiin edellytyksiin, jotka ovat luonteeltaan menettelyllisiä, eikä näiden välillä ole havaittavissa erityistä yhteyttä.
78.
Edellä esitetystä seuraa, että yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamiseen liittyviin muodollisuuksiin, joista säädetään asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, ei sovelleta samanlaista arviointia. Kuten valituksenalaisessa tuomiossa todetaan, nämä ovat luonteeltaan sellaisen hallinnollisen menettelyn aloittamiseen liittyviä edellytyksiä, jonka kohteena eivät ole yleiset toimet, vaan toimet, joissa ei ole harkintavaltaa ja jolla yritykselle myönnetään rekisteröity yksinoikeus merkkiin, joka tämän yksinoikeuden myöntäneen viranomaisen, eikä tuomioistuimen, on julistettava mitättömäksi yleisen edun perusteella, vaikka riita voi myöhemmin päätyä yhteisön tuomioistuinten käsiteltäväksi.
79.
Esitetyn selvityksen perusteella ehdotan, ettei myöskään ensimmäisen valitusperusteen ensimmäistä osaa hyväksytä. Tästä seuraa, että koska kumpaakaan osaa ei ole hyväksytty, ensimmäinen valitusperuste on hylättävä kokonaisuudessaan.
B Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan virheellistä soveltamista koskeva toinen valitusperuste
1. Asianosaisten lausumat
80.
Lancômen mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se totesi valituksenalaisen tuomion 43 kohdassa, että tavaramerkki, joka koostuu osista, joista jokainen kuvailee tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, itsekin kuvailee näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, paitsi jos on olemassa havaittava ero haettavan merkin ja niiden osien, joista se muodostuu, pelkän summan välillä. Lancômen mielestä sellaisen vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella, joka alkoi niin kutsutussa Baby-Dry-tapauksessa (
22
) annetusta tuomiosta, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi tullut arvioida, onko olemassa havaittava ero sanojen (COLOR ja EDITION) yhdistelmän ja asianomaisen kuluttajaryhmän yleisen kielenkäytön välillä. Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei toiminut näin, se on Lancômen mukaan salakähmäisesti muuttanut oikeuskäytäntöä ilman siihen oikeuttavaa toimivaltaa.
81.
Valittaja katsoo lisäksi, että valituksenalaisessa tuomiossa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ottanut huomioon tosiseikkoja arvioidessaan sanojen yhdistelmän merkitystä, vaan tukeutui pelkkiin tosiasiapohjaa vailla oleviin olettamuksiin arvioidessaan näitä sanoja suhteessa kosmeettisten tuotteiden kuluttajien yleiseen kielenkäyttöön.
82.
SMHV katsoo, että väittäessään sanamerkin olevan kuvaileva ainoastaan silloin, kun kohdeyleisö tuntee sen ja käyttää sitä yleisesti, valittaja kieltää asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdan välisen perustavanlaatuisen eron olemassaolon. SMHV katsoo, että kun sovelletaan mainitun säännöksen c alakohtaa, merkin tunnettuuden asteella tai sillä, käyttääkö kohdeyleisö sitä yleisesti, ei ole merkitystä, koska kyseisestä säännöksestä ilmenee, että se koskee myös tulevaisuutta, eli sitä sovelletaan merkkeihin, ”joita voidaan [käyttää] elinkeinotoiminnassa.”
83.
Tästä syystä Baby-Dry-tapauksessa annetussa tuomiossa varmistettiin, että näistä kahdesta englanninkielisestä sanasta muodostuvaa ilmaisua voidaan käyttää tulevaisuudessa, eikä vaadittu sen käyttöä yleisesti jo tuolla hetkellä yleiskielessä. SMHV:n mukaan ilmaisun kuvailevien osien ja tavaramerkin kokonaisuuden välisen ”havaittavan eron” määritelmä on myös kehittynyt yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä, ja siksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen sanoja COLOR ja EDITION koskeva arviointi on uusimman oikeuskäytännön mukaista.
84.
Tosiasiapohjan puuttumisesta riidanalaisessa merkissä käytettyjen sanojen merkityksen arvioinnissa SMHV toteaa vielä, että Lancômen esittämiä väitteitä ei yhtäältä voida ottaa tutkittavaksi, koska se riitauttaa eräät ensimmäisen oikeusasteen tosiseikoista tekemät päätelmät, ja toisaalta nämä väitteet ovat SMHV:n mukaan selvästi perusteettomia siltä osin kuin Lancôme katsoo, ettei valituksenalaisessa tuomiossa ole arvioitu, käyttääkö kohdeyleisö sanoja COLOR ja EDITION yleisesti.
2. Arviointi
85.
Toinen valitusperuste, johon valittaja vetoaa, koskee yhteisöjen tuomioistuimessa usein käsiteltyä kysymystä, jota ei kuitenkaan voida sivuuttaa, koska on poistettava mahdolliset epäselvyydet; kyse on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan tulkinnasta.
86.
Lancôme riitauttaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion perustamalla väitteensä pelkästään tiettyihin yhteisöjen tuomioistuimen Baby-Dry-tapauksessa antaman tuomion kohtiin. Erityisesti Lancôme arvostelee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, ettei se ole seurannut Baby-Dry-tapauksessa annetun tuomion 40 kohtaa, jossa todetaan seuraavaa: ”– – havaittavat erot rekisteröitäväksi esitetyn sanayhdistelmän muotoilun ja sen terminologian välillä, jota asianomainen kuluttajaryhmä yleisesti käyttää kuvaillessaan tavaroita tai palveluja tai niiden olennaisia ominaisuuksia, ovat omiaan aiheuttamaan sen, että tämä sanayhdistelmä on katsottava erottamiskykyiseksi ja näin ollen rekisteröintikelpoiseksi”.
87.
Valittaja päättelee tämän lainauksen perusteella, että ”havaittava ero” on ymmärrettävä sanojen yhdistelmän, tässä tapauksessa sanojen COLOR ja EDITION, ja sellaisen yleisen kielenkäytön erona, jota asianomainen kuluttajaryhmä käyttää erottamaan toisistaan tavaran, palvelun tai jonkin sen yksittäisen osan. Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kuitenkin tarkasteli ainoastaan tätä havaittavaa eroa haetun tavaramerkin ja sen osien summan yhteydessä, se sovelsi Lancômen mukaan oikeussääntöä virheellisesti.
88.
SMHV toteaa valitukseen antamassaan vastineessa, että vaikka asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa koskeva oikeuskäytäntö perustuu Baby-Dry-tapauksessa annettuun tuomioon, ei voida unohtaa sitä, että oikeuskäytäntö on kehittynyt ja muuttunut merkittävästi, vaikka Lancôme yrittää jättää nämä muutokset huomioimatta.
89.
Valittaja on oikeassa todetessaan, että yhteisöjen tuomioistuimen suuri jaosto on antanut tämän tuomion, (
23
) ja tämän seikan on saatava enemmän painoarvoa arvioitaessa myöhempien, muussa kokoonpanossa annettujen tuomioiden arvoa. Asioiden jakautumista yhteisöjen tuomioistuimen eri kokoonpanojen ratkaistavaksi ei kuitenkaan ole asian merkittävyyden arvioinnissa varma sääntö, koska asian käsittelevän jaoston nimeäminen tapahtuu tilanteessa, jossa ei aina kyetä arvioimaan lopullisen tuomion merkittävyyttä; usein tämä selviää vasta julkisasiamiehen esitettyä ratkaisuehdotuksensa tai tuomioharkinnassa. Molemmissa tapauksissa asian siirtämisestä suurelle jaostolle aiheutuisi enemmän hankaluuksia kuin siitä, että alkuperäinen asiasta vastaava kokoonpano ratkaisee asian nopeasti. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön pätevyys ei tästä syystä riipu siitä, missä jaostossa asia on käsitelty, vaikka tämä ei sinällään vaikuta suuren jaoston tai tuomioistuimen täysistunnossaan antamien tuomioiden korostettuun auktoriteettiin. Tietyssä mielessä olisi käytännöllistä, että merkityksellisimmät tuomiot ja niihin tehtävät muutokset annettaisiin suuressa jaostossa. On myös muistettava, että Baby-Dry-tapauksessa annettu tuomio on jäänyt yksittäistapaukseksi, sillä on useita tuomioita, joilla siinä tarkoitettuja edellytyksiä on muutettu, ja tämä antaa näille tuomioille lisää painoarvoa, vaikka ne on ratkaistu pienemmässä kokoonpanossa.
90.
Edellä esitetty kumoaa Lancômen lausumat, joiden perusteella se vetosi yksinomaan Baby-Dry-tapauksessa annettuun tuomioon tätä valitusta koskevassa oikeudellisessa tarkastelussa. Seuraavassa esitetään tästä tuomiosta alkaneen oikeuskäytännön kehitys.
91.
Vastauksena syyskuussa 2001 Baby-Dry-tapauksessa annettuun tuomioon jo tammikuussa 2002 niin kutsutussa Postkantoor-tapauksessa (
24
) esittämässäni ratkaisuehdotuksessa on tuotu selvästi esille kyseisen tuomion ja erityisesti siinä ehdotetun sellaisen kokeen puutteet, jonka perusteella kuvailevista osista koostuva yhdistelmä voidaan katsoa erottamiskykyiseksi. (
25
)
92.
Tuotuani esiin sen, ettei koetta ollut mahdollista mukauttaa Baby-Dry-tapauksessa annetussa tuomiossa sivuutetun vapaana pitämisen tarpeen (
26
) perusteella, ehdotin Postkantoor-tapauksessa esittämässäni ratkaisuehdotuksessa, että kyseisen ehdottoman hylkäys- tai mitättömyysperusteen osalta ero on havaittava silloin, kun se vaikuttaa joko merkin muodon tai sen merkityksen merkittäviin osiin. Muodosta lisäsin, että tällainen ero on olemassa aina, kun yhdistelmän epätavallisuuden tai mielikuvituksellisuuden takia uudissana on enemmän kuin siihen sisältyvien sanojen yhteenlaskettu summa. Merkityksen osalta eron havaittavuus edellyttää, että osista koostuvan merkin herättämä mielleyhtymä ei täysin vastaa kuvailevien osien merkintöjen summaa. (
27
)
93.
Ensimmäinen askel Baby-Dry-tapauksessa vahvistetun oikeuskäytännön uudelleenmuotoilemiseksi otettiin niin kutsutussa Doublemint-tapauksessa annetussa tuomiossa, jolla kumottiin yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen antama tuomio sillä perusteella, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan tulkinnassa oli sovellettu virheellisesti edellytystä siten, että sen katsottiin olevan este sellaisten tavaramerkkien rekisteröinnille, joilla ”yksinomaan kuvaillaan” tavaroita tai palveluita tai näiden ominaisuuksia. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen virhe ei kuitenkaan vaikuta erityisen vakavalta, kun otetaan huomioon, että Baby-Dry-tapauksessa antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin tuntui kallistuvan samaan suuntaan, kun se hyväksyi merkin rekisteröinnin, jos on olemassa jonkinlainen ”havaittava ero” merkin muodostamien sanojen summan ja merkin yleiskielisen merkityksen välillä.
94.
Olisi turhamaista väittää, että Postkantoor-tapauksessa esittämäni ratkaisuehdotus olisi tietyssä määrin vaikuttanut Doublemint-tapauksessa annettuun tuomioon. Sitä vastoin uskon, etten ole väärässä siinä, että ratkaisuehdotukseni vaikutti samana päivänä samassa jaostossa Postkantoor-tapauksessa ja niin kutsutussa Biomild-tapauksessa (
28
) annettuihin tuomioihin.
95.
Esimerkkinä ratkaisuehdotukseni vaikutuksesta Postkantoor-tapauksessa annettuun tuomioon esitän seuraavan lainauksen ja ehdotan sen vertaamista tässä asiassa esittämäni ratkaisuehdotuksen 91 ja 92 kohdan viittaukseen Postkantoor-tapauksessa esittämääni ratkaisuehdotukseen: ”– – tavaramerkki, joka koostuu uudissanasta, joka puolestaan muodostuu osista, joista jokainen kuvailee niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, itsekin kuvailee näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia [asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa] (
29
) tarkoitetulla tavalla, paitsi jos on olemassa havaittavissa oleva ero yhtäältä kyseisen uudissanan ja toisaalta niiden osien, joista kyseinen sana muodostuu, pelkän summan välillä, mikä edellyttää sitä, että sen takia, että yhdistelmä on tavanomaisesta poikkeava kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, kyseinen uudissana luo vaikutelman, joka on riittävän kaukana siitä vaikutelmasta, joka syntyy kyseisen uudissanan muodostavien osien välittämien ilmausten pelkästä yhdistelmästä, jolloin uudissana on enemmän kuin kyseisten osien summa – –.” (
30
)
96.
Haluan myös kiinnittää erityistä huomiota siihen, että Postkantoor- ja Biomild-tapauksissa yhteisöjen tuomioistuin ei viitannut eikä lainannut lainkaan Baby-Dry-tapauksessa annetussa tuomiossa esitettyjä näkökohtia tuoden tällä tavalla esiin halunsa poiketa tässä viimeksi mainitussa tuomiossa ehdotetusta tulkinnasta.
97.
Osoituksena tämän uuden oikeuskäytännön suunnan pätevyydestä on vielä mainittava niin kutsuttu CELLTECH-tapaus, (
31
) joka sinetöi yhtäältä lopullisesti sen, että luovuttiin sanojen vertaamisesta terminologiaan, ”jota asianomainen kuluttajaryhmä yleisesti käyttää”, ja toisaalta siinä nostettiin kokeen läpäisykynnystä siten, että ei enää vaadita, että tutkitaan ”kaikki havaittavat erot” vaan pelkästään merkitykselliset erot.
98.
Toisesta valitusperusteesta esitettyjen selvitysten perusteella ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole mielestäni tehnyt minkäänlaista oikeudellista virhettä, kun se vetosi tarkastelun kohteena olevassa oikeuskäytännössä kuvattuihin edellytyksiin eikä Baby-Dry-tapauksessa annetussa tuomiossa mainittuihin.
99.
Edellisissä kohdissa tarkastellun oikeuskäytännön kehityksen perusteella sen Lancômen väitteen osalta, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole ottanut huomioon esitettyjen tosiseikkojen valossa sen esittämiä kohdeyleisön kielenkäyttöä koskevia huomioita, on yhdyttävä SMHV:n näkemykseen, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan kannalta merkin COLOR EDITION muodostavien sanojen käyttö kosmeettisten tuotteiden kuluttajien kielenkäytössä on merkityksetöntä. Nämä väitteet on siksi hylättävä.
100.
Tästä seuraa, että valittajan esittämä toinen valitusperuste on hylättävä. Koska ehdotin myös ensimmäisen valitusperusteen hylkäämistä, valitus on hylättävä kokonaisuudessaan.
VI Oikeudenkäyntikulut
101.
Koska ehdotan valituksen hylkäämistä, asian hävinneen Lancômen on korvattava valituksesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 122 artiklan ensimmäisen kohdan sekä 69 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla.
VII Ratkaisuehdotus
102.
Edellä todetun perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin ratkaisee asian seuraavasti:
1)
Valitus, jonka Lancôme parfums et beauté & Cie SNC:n on tehnyt ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-160/07 8.7.2008 antamasta tuomiosta, hylätään.
2)
Valittaja velvoitetaan korvaamaan valituksesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.
(
1
)	Alkuperäinen kieli: espanja.
(
2
)	Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1), joka on ollut voimassa tässä kohdassa mainitusta ajankohdasta alkaen.
(
3
)	Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna Uruguayn kierroksella neuvoteltujen sopimusten täytäntöön panemiseksi annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 3288/94 (EYVL L 349, s. 83) ja lopuksi annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 422/2004 (EUVL L 70, s. 1).
(
4
)	Tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskeva 15.6.1957 tehty sopimus, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna.
(
5
)	Valittaja mainitsee tämän ilmaisun vastineet saksaksi (”Organ der Rechtspflege”), englanniksi (”officer of the court”) ja ranskaksi (”collaborateur de la justice”).
(
6
)	Asia 155/79, AM & S v. komissio, tuomio 18.5.1982 (Kok., s. 1575, Kok. Ep. VI, s. 427).
(
7
)	Asia C-229/05, PKK ja KNK v. neuvosto, tuomio 18.1.2007 (Kok., s. I-439, 66 kohta).
(
8
)	Asia 306/81, Verros v. parlamentti, tuomio 19.5.1983 (Kok., s. 1755, 9 kohta); asia C-301/97, Alankomaat v. neuvosto, tuomio (Kok., s. I-8853, 169 kohta) ja asia C-37/03, BioID v. SMHV, tuomio (Kok., s. I-7975, 56–58 kohta).
(
9
)	Ks.asia 131/83, Vaupel v. yhteisöjen tuomioistuin, määräys 15.3.1984 (8 kohta) ja asia C-174/96, Lopes v. yhteisöjen tuomioistuin, määräys (Kok., s. I-6401, 10 kohta).
(
10
)	Ks. julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa 108/63, Merlini v. EHTY:n korkea viranomainen, tuomio 21.1.1965 (Kok., s. 1, ratkaisuehdotuksen s. 20).
(
11
)	Ks. Stumpff, C., ”Artikel 6 EUV”, teoksessa Schwarze J., EU-Kommentar, 2. painos., kust. Nomos, Baden-Baden, 2009, s. 96 ja vastaavasti asia C-305/05, Ordre des barreaux francophones et germanophone ym., tuomio 26.6.2007 (Kok., s. I-5305, 31 kohta).
(
12
)	Ks. ratkaisuehdotukseni asiassa C-495/07, Silberquelle, tuomio 15.1.2009 (Kok., s. I-137, 45 ja 46 kohta), jossa viitataan tähän tehtävään tavaramerkin menettämisessä; nämä esittämäni perustelut hyväksytään tuomion 19 kohdassa.
(
13
)	Cervantes on ilmeisesti hyödyntänyt tätä sanontaa teoksessaan Don Quijote de la Mancha, toim. Martín de Riquer, kust. RBA, II osa, s. 789, kuvatessaan tapahtumia Montesinosin luolassa, kun Don Quijote vastaa, että ”tiedättekin jo, että kaikenlainen vertailu on vastenmielistä ja että on mahdotonta verrata kahta ihmistä toisiinsa. Verraton Dulcinea del Toboso on kuka on, ja rouva Doña Belerma on kuka on ja kuka on ollut” (vapaa käännös).
(
14
)	Bender, A.,”Nichtigkeit”, teoksessa Fezer, K.-H. (toim.), Handbuch der Markenpraxis – Band I Markenverfahrensrecht, k. C. H. Beck, München, 2007, s. 678.
(
15
)	Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999 (Kok., s. I-2779).
(
16
)	Olen omaksunut professori Guaspin määritelmän, Guasp. J., Derecho procesal civil, 4. painos., Civitas, Madrid, 1998, I nide, s. 175.
(
17
)	Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1).
(
18
)	Tämä vastaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa.
(
19
)	ks. em. asia Windsurfing Chiemsee, 25 kohta, kursivointi tässä.
(
20
)	Menettämistä tai mitättömyyttä koskevan vaatimuksen esittämistä koskevat maksut määräytyvät maksuista [SMHV:lle] 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 (EYVL L 303, s. 33), muutettuna viimeksi annetulla komission asetuksella (EY) N:o 355/2009 (EUVL L 109, s. 3; voimassa alkaen), 2 artiklan 17 kohdan nojalla. Tämän asetuksen epäviralliseen konsolidoituun toisintoon voi tutustua osoitteessa http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/regulations/286995_cv_fr.pdf.
(
21
)	Ks. kumoamiskanteissa yksityisille kantajille asetetuista edellytyksistä, Lenaerts, K., Arts, D. ja Maselis, I., Procedural Law of the European Union, 2. painos, Thomson Sweet & Maxwell, Lontoo, 2006, s. 244 ja sitä seuraavat sivut.
(
22
)	Asia C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHV (BABY-DRY), tuomio 20.9.2001 (Kok., s. I-6251).
(
23
)	Itse asiassa kysymys oli niin sanotusta ”pienestä täysistunnosta”, joka koostui 13 tuomarista, kun taas varsinaiseen täysistuntoon osallistui tuohon aikaan yhteisöjen tuomioistuimen muodostavat 15 tuomaria.
(
24
)	Asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004 (Kok., s. I-1619), jota koskeva ratkaisuehdotukseni esitettiin .
(
25
)	Ks. erityisesti Postkantoor-tapauksessa esittämäni ratkaisuehdotuksen 69 kohta ja sitä seuraavat kohdat.
(
26
)	Ks. tästä tulkintaedellytyksestä asia C-102/07, adidas ja adidas Benelux, tuomio 10.4.2008 (Kok., s. I-2439, erityisesti 33–45 kohta).
(
27
)	Ks. em. Postkantoor-tapaus, ratkaisuehdotuksen 70 kohta.
(
28
)	Asia C-265/00, Campina Melkunie, tuomio 12.2.2004 (Kok., s. I-1699).
(
29
)	Tässä tuomiossa viitataan direktiivin 89/104/EY 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaan.
(
30
)	Ks. em. asia Koninklijke KPN Nederland, ratkaisuehdotuksen 104 kohta ja em. asia Campina Melkunie, ratkaisuehdotuksen 43 kohta.
(
31
)	Asia C-273/05 P, SMHV v. Celltech R&D Ltd, tuomio 19.4.2007 (Kok., s. I-2883, 76–78 kohta).