62008TJ0059_CS
Účastníci řízení
Odůvodnění rozsudku
Výrok
Účastníci řízení
Ve věci T‑59/08,
Nute Partecipazioni SpA,
dříve Gruppo La Perla SpA,
La Perla Srl,
se sídlem v Boloni (Itálie), zastoupené R. Morresim a A. Dal Ferrem, advokáty,
žalobkyně,
proti
Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM),
původně zastoupenému L. Rampinim, poté O. Montaltou, jako zmocněnci,
žalovanému,
přičemž dalším účastníkem řízení před odvolacím senátem OHIM, vedlejší účastnicí řízení před Tribunálem, je
Worldgem Brands Srl,
dříve Worldgem Brands – Gestão e Investimentos L da, se sídlem v Creazzo (Itálie), zastoupená V. Bilardem, M. Mazzitellim a C. Bacchinim, advokáty,
jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 19. listopadu 2007 (věc R 537/2004‑2), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi Nute Partecipazioni SpA a Worldgem Brands Srl,
TRIBUNÁL (první senát),
ve složení I. Wiszniewska-Białecka, předsedkyně, F. Dehousse a H. Kanninen (zpravodaj), soudci,
vedoucí soudní kanceláře: J. Palacio González, vrchní rada,
s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 7. února 2008,
s přihlédnutím k vyjádření k žalobě OHIM došlému kanceláři Tribunálu dne 21. května 2008,
s přihlédnutím k vyjádření vedlejšího účastníka došlému kanceláři Tribunálu dne 9. května 2008,
s přihlédnutím k replice došlé kanceláři Tribunálu dne 1. srpna 2008,
s přihlédnutím k duplice došlé kanceláři Tribunálu dne 20. října 2008,
s přihlédnutím ke změně ve složení prvního senátu Tribunálu,
po jednání konaném dne 11. května 2010,
vydává tento
Rozsudek
Odůvodnění rozsudku
Skutečnosti předcházející sporu
1. Dne 30. prosince 1997 podala vedlejší účastnice řízení Worldgem Brands – Gestão e Investimentos Ld a, dříve Cielo Brands – Gestão e Investimentos Ld a
u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1)].
2. Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC.
3. Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí do třídy 14 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „Klenoty, zlatnické nebo stříbrnické výrobky a hodiny a hodinky; vzácné kovy; perly; drahé kameny“.
4. Přihlašovaná ochranná známka byla zapsána dne 21. července 1999.
5. Dne 15. dubna 2002 první žalobkyně, Nute Partecipazioni SpA, dříve Gruppo La Perla SpA, navrhla, aby byl tento zápis prohlášen za neplatný jednak na základě čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009], z důvodu, že se na něj vztahují absolutní důvody zamítnutí zápisu stanovené v čl. 7 odst. 1 písm. a) a b) uvedeného nařízení [nyní čl. 7 odst. 1 písm. a) a b) nařízení č. 207/2009] a jednak na základě čl. 52 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení [nyní čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009] z důvodu, že se na něj vztahují relativní důvody pro zamítnutí zápisu stanovené v čl. 8 odst. 1 písm. b) a v čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009].
6. Staršími ochrannými známkami dovolávanými na podporu návrhu na prohlášení neplatnosti, které jsou chráněny v Itálii, jsou zejména:
– obrazová ochranná známka la PERLA, zapsaná pod číslem 769526, s účinností ode dne 20. března 1996 pro následující výrobky náležející do třídy 25: „Plavky, sportovní oblečení a oblečení obecně“, vyobrazená níže:
>image>39
– obrazová ochranná známka la PERLA, zapsaná pod číslem 804992, s účinností ode dne 8. října 1997, zejména pro následující výrobky náležející do třídy 14: „Klenoty a bižutérie; hodiny a hodinky“, vyobrazená níže:
>image>40
7. První žalobkyně na podporu svého návrhu na prohlášení neplatnosti předložila zrušovacímu oddělení dokumentaci sestávající zejména ze seznamů zápisů ochranných známek, z článků zveřejněných v tisku, ze seznamů obchodů nesoucích název „La Perla“, jakož i ze statistik týkajících se jejího obratu a nákladů na reklamu, aby prokázala dobré jméno svých ochranných známek a zásahy do nich.
8. Dne 4. května 2004 zrušovací oddělení prohlásilo ochrannou známku Společenství NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC za neplatnou z důvodu, že užívání této ochranné známky může jejímu majiteli umožnit, aby neprávem těžil z dobrého jména obrazové ochranné známky la PERLA, která je předmětem zápisu č. 769526, ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.
9. Dne 1. července 2004 podala vedlejší účastnice proti rozhodnutí zrušovacího oddělení odvolání k OHIM na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94 (nyní články 58 až 64 nařízení č. 207/2009).
10. Rozhodnutím ze dne 25. ledna 2005 (dále jen „první rozhodnutí“) první odvolací senát OHIM vyhověl odvolání vedlejší účastnice a zrušil rozhodnutí zrušovacího oddělení. Usoudil, že ochranná známka Společenství NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC není dostatečně podobná obrazové ochranné známce Společenství la PERLA, která je předmětem zápisu č. 769526, ani ostatním ochranným známkám uvedeným v návrhu na prohlášení neplatnosti, aby bylo možno dospět k závěru o existenci takového nebezpečí záměny, jaké je stanoveno v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 nebo o spojitosti mezi uvedenými ochrannými známkami pro účely použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.
11. Návrhem došlým kanceláři Tribunálu dne 1. dubna 2005 první žalobkyně podala žalobu zapsanou pod číslem T‑137/05, kterou se domáhá, aby bylo zrušeno první rozhodnutí a kterou se dovolává zaprvé porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, zadruhé porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení a zatřetí porušení povinnosti uvést odůvodnění. OHIM se připojil k návrhovým žádáním první žalobkyně v části, ve které se domáhala zrušení prvního rozhodnutí v rámci žalobního důvodu vycházejícího z nesprávného použití čl. 8 odst. 5 a čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94.
12. Rozsudkem ze dne 16. května 2007, La Perla v. OHIM – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC) (T‑137/05, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, dále jen „rozsudek Tribunálu“), Tribunál vyhověl žalobě první žalobkyně tím, že shledal, že zaprvé bylo prokázáno dobré jméno starší ochranné známky la PERLA, která je předmětem zápisu č. 769526, a že zadruhé se odvolací senát dopustil omylu tím, že usoudil, že starší ochranná známka la PERLA a ochranná známka NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC nebyly dostatečně podobné, aby mezi nimi mohla vzniknout taková spojitost, jaká je požadována pro použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. Tribunál tudíž zrušil první rozhodnutí, aniž by svým posouzením nahradil posouzení OHIM pokud jde o podmínky týkající se existence nebezpečí, že užívání ochranné známky NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC bez řádného důvodu umožní jejímu majiteli neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky la PERLA nebo jim být na újmu, tedy posouzení, které přísluší přijmout OHIM (body 26, 33, 52 a 53 rozsudku Tribunálu).
13. Rozhodnutím ze dne 18. září 2007 prezidium odvolacích senátů OHIM přidělilo věc druhému odvolacímu senátu.
14. Rozhodnutím ze dne 19. listopadu 2007 (dále jen „napadené rozhodnutí“) druhý odvolací senát OHIM zrušil rozhodnutí zrušovacího oddělení. Nejprve uvedl, že nebylo prokázáno, že ochranná známka NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC může umožnit protiprávní těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky la PERLA, která je předmětem zápisu č. 769526, nebo jim být na újmu, a že tedy nelze použít čl. 8 odst. 5 nařízení č.40/94. Dále při výkonu pravomoci zrušovacího oddělení zamítl návrh na prohlášení neplatnosti zakládající se na absolutních důvodech.
15. Konečně, při výkonu pravomoci zrušovacího oddělení za účelem přezkoumání použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, odvolací senát konstatoval totožnost nebo vysoký stupeň podobnosti mezi výrobky „klenoty a bižutérie; hodiny a hodinky“ náležejícími do třídy 14, na které se vztahuje starší ochranná známka la PERLA, která je předmětem zápisu č. 804992, a výrobky „klenoty, zlatnické nebo stříbrnické výrobky a hodiny a hodinky“, na které se vztahuje ochranná známka Společenství, stejně jako vysoký stupeň podobnosti ve vztahu k „vzácným kovům; perlám; drahým kamenům“, na které se vztahuje ochranná známka Společenství. Odvolací senát dospěl k závěru o existenci nebezpečí záměny u italské veřejnosti pro všechny výrobky, na které se vztahuje ochranná známka Společenství NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, s výjimkou perel. Podle jeho názoru, jelikož je výraz „la perla“ výlučně popisný a postrádá rozlišovací způsobilost s ohledem na perly, bylo třeba pouze srovnat obrazový prvek starší ochranné známky s prvkem „nimei“ ochranné známky Společenství, přičemž toto srovnání nevedlo k nebezpečí záměny.
16. V důsledku toho odvolací senát vyhověl návrhu na prohlášení neplatnosti pro následující výrobky náležející do třídy 14: „Klenoty, zlatnické nebo stříbrnické výrobky a hodiny a hodinky; vzácné kovy; drahé kameny“. Naproti tomu zamítl návrh na prohlášení neplatnosti a potvrdil platnost ochranné známky NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC pro perly náležející rovněž do třídy 14.
Návrhová žádání účastníků řízení
17. První žalobkyně a druhá žalobkyně, La Perla Srl, navrhují, aby Tribunál:
– zrušil a změnil napadené rozhodnutí z důvodu nesprávného použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, jakož i porušení čl. 63 odst. 6 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 65 odst. 6 nařízení č. 207/2009) a článků 73 a 74 nařízení č. 40/94 (nyní článků 75 a 76 nařízení č. 207/2009);
– podpůrně zrušil napadené rozhodnutí z důvodu nesprávného použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, jakož i porušení čl. 63 odst. 6 a článků 73 a 74 nařízení č. 40/94;
– ještě podpůrněji zrušil nebo změnil napadené rozhodnutí z důvodu nesprávného použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, jakož i porušení čl. 63 odst. 6 a článků 73 a 74 nařízení č. 40/94;
– uložil OHIM a vedlejší účastnici náhradu nákladů řízení, včetně nákladů vzniklých v řízení před odvolacím senátem OHIM.
18. Na jednání žalobkyně omezily svůj třetí bod návrhových žádání, který se nadále týká jen prvního, třetího a čtvrtého bodu výroku na padeného rozhodnutí, což bylo zapsáno do protokolu o jednání. Tento bod návrhových žádání tak nesměřuje proti druhému bodu výroku napadeného rozhodnutí, kterým odvolací senát vyhověl návrhu na prohlášení neplatnosti následujících výrobků náležejících do třídy 14: „klenoty, zlatnické nebo stříbrnické výrobky a hodiny a hodinky; vzácné kovy; drahé kameny“.
19. OHIM navrhuje, aby Tribunál:
– zamítl žalobu;
– uložil žalobkyním náhradu nákladů řízení.
20. Vedlejší účastnice řízení navrhuje, aby Tribunál:
– zamítl žalobu a potvrdil napadené rozhodnutí;
– uložil žalobkyním náhradu nákladů řízení.
Právní otázky
21. Žalobkyně se dovolávají v podstatě dvou žalobních důvodů, prvního vycházejícího z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 a podpůrně druhého vycházejícího z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
22. Je třeba přistoupit k přezkoumání prvního žalobního důvodu.
23. Žalobkyně uplatňují, že odvolací senát porušil čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. Zejména odvolacímu senátu vytýkají, že se neřídil rozsudkem Tribunálu, čímž rovněž porušil čl. 63 odst. 6 nařízení č. 40/94.
24. Krom toho žalobkyně uplatňují, že odvolací senát nevzal v úvahu všechny skutkové okolnosti a důkazy, které byly předloženy zrušovacímu oddělení, které prokazovaly jak způsobenou újmu, tak neoprávněné zvýhodnění, jakož i užívání ochranné známky Společenství NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC bez řádného důvodu za porušení čl. 74 odst. 1 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009), a že tím, že odvolací senát nevysvětlil jejich údajný nedostatek relevance, rovněž porušil svou povinnost uvést odůvodnění a článek 73 nařízení č. 40/94.
25. Ve své replice se žalobkyně dovolávají rovněž porušení zásad ochrany oprávněného očekávání, právní jistoty, rovného zacházení a řádné správy v rámci použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.
26. OHIM a vedlejší účastnice podporují závěry odvolacího senátu, zpochybňují argumenty žalobkyň a mají za to, že odvolací senát se řídil rozsudkem Tribunálu. Pokud jde o argumenty předložené žalobkyněmi v jejich replice, vedlejší účastnice v duplice uplatňuje, že tyto žalobní důvody jsou nepřípustné z důvodu, že byly předloženy opožděně.
27. Je třeba připomenout, že na základě čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94 ve spojení s čl. 8 odst. 5 téhož nařízení se ochranná známka Společenství prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného OHIM, pokud existuje starší ochranná známka uvedená v čl. 8 odst. 2 téhož nařízení, pokud ochranná známka Společenství a starší ochranná známka jsou totožné nebo podobné a pokud je ochranná známka Společenství zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je zapsána starší ochranná známka, jde-li o starší ochrannou známku Společenství, která má v rámci Společenství dobré jméno, nebo o starší národní ochrannou známku, která má dobré jméno v příslušném členském státě, a užívání ochranné známky Společenství bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.
28. Rozšířená ochrana přiznaná starší ochranné známce čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 tedy předpokládá splnění několika podmínek. Zaprvé starší ochranná známka s údajně dobrým jménem musí být zapsána. Zadruhé tato starší ochranná známka a ochranná známka Společenství, jejíž neplatnost je navrhována, musejí být totožné nebo podobné. Zatřetí starší ochranná známka musí mít dobré jméno v Evropské unii, v případě starší ochranné známky Společenství, nebo v dotyčném členském státě, v případě starší národní ochranné známky. Začtvrté užívání ochranné známky Společenství bez řádného důvodu musí vést k tomu, aby mohl být získán neoprávněný prospěch z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo aby mohla být způsobena újma rozlišovací způsobilosti nebo dobrému jménu starší ochranné známky. Jelikož jsou tyto podmínky kumulativní, neexistence jedné z nich stačí, aby uvedené ustanovení nebylo použitelné [viz v tomto smyslu rozsudky Tribunálu ze dne 22. března 2007, Sigla v. OHIM – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, Sb. rozh., s. II‑711, body 34 a 35; ze dne 11. července 2007, Mülhens v. OHIM – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, Sb. rozh., s. II‑2353, bod 55, a ze dne 30. ledna 2008, Japan Tobacco v. OHIM – Torrefacção Camelo (CAMELO), T‑128/06, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 45].
29. Je třeba připomenout, že zásahy uvedené v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, pokud k nim dojde, jsou následkem jistého stupně podobnosti mezi starší a pozdější ochrannou známkou, kvůli níž dotčená veřejnost vidí mezi těmito dvěma ochrannými známkami souvislost, to znamená vytvoří si mezi nimi spojitost, i když je nezaměňuje [rozsudek Soudního dvora ze dne 12. března 2009, Antartica v. OHIM, C‑320/07 P, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 43; usnesení Soudního dvora ze dne 30. dubna 2009, Japan Tobacco v. OHIM, C‑136/08 P, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 25; viz obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation, C‑252/07, Sb. rozh., s. I‑8823, bod 30 a citovaná judikatura].
30. Existence takovéto asociace v mysli veřejnosti představuje nutnou podmínku, ale sama o sobě nestačí k tomu, aby bylo možné učinit závěr o existenci jednoho ze zásahů, proti nimž čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 zajišťuje ochranným známkám s dobrým jménem ochranu (viz obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 18. června 2009, L’Oréal a další, C‑487/07, Sb. rozh., s. I‑5185, bod 37).
31. Aby totiž majitel starší ochranné známky mohl požívat ochrany zavedené čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, musí předložit důkaz, že by užívání pozdější ochranné známky „neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působilo újmu“ (viz obdobně výše uvedený rozsudek Intel Corporation, bod 37).
32. Jediný z těchto tří druhů zásahů stačí k tomu, aby byl čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 použitelný (viz obdobně výše uvedený rozsudek L’Oréal a další, body 38 a 42).
33. Majitel starší ochranné známky není povinen prokázat existenci skutečného a trvajícího zásahu do své ochranné známky ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. Dá-li se totiž předpokládat, že takový zásah vyplyne z možného užívání pozdější ochranné známky jejím majitelem, nemůže být majitel starší ochranné známky nucen čekat, až k němu skutečně dojde, aby se mohl dožadovat zákazu uvedeného užívání. Majitel starší ochranné známky musí nicméně prokázat existenci okolností, které umožňují dojít k závěru o vážném nebezpečí, že k takovému zásahu v budoucnu dojde (viz obdobně výše uvedený rozsudek Intel Corporation, bod 38).
34. Podaří-li se majiteli starší ochranné známky prokázat existenci skutečného a trvajícího zásahu do své ochranné známky nebo alespoň vážného nebezpečí, že k takovému zásahu v budoucnu dojde, přísluší majiteli pozdější ochranné známky prokázat, že k užívání této ochranné známky existuje řádný důvod (viz obdobně výše uvedený rozsudek Intel Corporation, bod 39).
35. Konečně existence zásahů spočívajících v újmě způsobené rozlišovací způsobilosti nebo dobrému jménu starší ochranné známky musí být posuzována s ohledem na běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele výrobků nebo služeb, pro které je tato ochranná známka zapsána. Naproti tomu existence zásahu spočívajícího v protiprávním těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky musí být vzhledem k tomu, že zakázáno je, aby majitel pozdější ochranné známky těžil výhodu z této starší ochranné známky, posuzována s ohledem na běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele výrobků nebo služeb, pro které je zapsána pozdější ochranná známka (viz obdobně výše uvedený rozsudek Intel Corporation, body 35 a 36).
36. V projednávaném případě je třeba připomenout, že Tribunál měl ve svém rozsudku za to, že dobré jméno starší ochranné známky, která je předmětem zápisu č. 769526 (dále jen „ochranná známka la PERLA“), bylo prokázáno pro spodní prádlo a plavky a že v rozsahu, ve kterém výrobky, na které se vztahuje ochranná známka la PERLA, a výrobky, na které se vztahuje pozdější ochranná známka, náleží do blízkých segmentů trhu, a sice bižutérie a dámských oděvů, byl za okolností projednávaného případu jistý stupeň podobnosti zjištěný mezi střetávajícími se ochrannými známkami dostačující k tomu, aby si italská veřejnost mohla vytvořit takovou spojitost mezi těmito dvěma ochrannými známkami, jaká je vyžadována pro použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 (body 33 a 51 rozsudku Tribunálu).
37. Zbývá tudíž přezkoumat podmínku týkající se existence nebezpečí, že užívání ochranné známky NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC bez řádného důvodu umožní jejímu majiteli neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti nebo z dobrého jména ochranné známky la PERLA nebo jim být na újmu.
38. Žalobkyně uplatňují, že v projednávaném případě tyto tři druhy zásahů existují. První žalobkyně předložila OHIM následující argumenty a důkazy, jak jsou shrnuty v napadeném rozhodnutí:
– na podzim roku 1999 vedlejší účastnice vytvořila perlové plavky (bikiny), navržené návrhářem Lorenzem Rivou, pod ochrannou známkou NIMEI LA PERLA. Tyto bikiny byly představeny při příležitosti nejdůležitějších módních přehlídek a specializovaný tisk o události široce referoval. Protiprávní charakter užívání výrazů „la perla“ spojených s výrazem „nimei“ byl zjevný, protože zahrnoval prvky představující napodobení ochranné známky la PERLA a mohl vést k záměně u specializovaného tisku samého, a tím spíše u spotřebitelů. Agentura ANSA a Corriere della Sera
byly oběťmi této záměny;
– na jaře roku 2000 vedlejší účastnice představila rovněž „vestu-šperk“ realizovanou NIMEI LA PERLA pro Blumarine a oznámila, že uvádí do prodeje „twinset“ (dvoudílný komplet) s manžetami olemovanými perlami. Specializovaný tisk při této příležitosti rovněž široce referoval o této události;
– účinek záměny a zkreslení byl rovněž završen a zdokonalen v reklamě vedlejší účastnice a Blumarine při příležitosti posledních módních výtvorů, jelikož zvolený reklamní image vycházel z užívání výrazu „perla“ a slov „perla chic“ nacházejících se na reklamním plakátu;
– napodobení ochranné známky la PERLA a soustavná a záměrná činnost vedlejší účastnice směřující k záměně jasně vyplynula z dříve uvedených skutečností. Vedlejší účastnice jasně těžila z dobrého jména ochranné známky la PERLA ve světě módy, jelikož nabídla některé oděvy s ochrannou známkou NIMEI LA PERLA (ve skutečnosti zapsanou jako NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC) a způsobila tak záměnu v mysli osob z dotčeného odvětví a tím spíše v mysli spotřebitelů.
39. Je třeba nejprve přezkoumat, zda první žalobkyně dokázala prokázat existenci protiprávního těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky la PERLA.
40. Pojem „protiprávní těžení z rozlišovací způsobilosti ochranné známky nebo jejího dobrého jména“, označovaný rovněž výrazy „parazitování“ a „free-riding“ se neváže na újmu, kterou utrpěla ochranná známka, nýbrž na těžení z užití totožné nebo podobné pozdější ochranné známky třetí osobou. Zahrnuje zejména případ, kdy se v důsledku přenosu image starší ochranné známky nebo vlastností, jež jsou s ní spojovány, na výrobky opatřené totožnou nebo podobnou pozdější ochrannou známkou, jedná o jasné těžení využívající snahy kráčet ve stopách ochranné známky s dobrým jménem (viz obdobně výše uvedený rozsudek L’Oréal a další, bod 41).
41. Je třeba upřesnit, že se těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky třetí osobou může ukázat protiprávním, třebaže užívání totožné nebo podobné pozdější ochranné známky nepůsobí újmu ani rozlišovací způsobilosti, ani dobrému jménu starší ochranné známky, anebo obecněji jejímu majiteli (viz obdobně výše uvedený rozsudek L’Oréal a další, bod 43).
42. Pro určení, zda užívání pozdější ochranné známky protiprávně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky, je třeba provést celkové posouzení, jež zohlední veškeré relevantní skutečnosti projednávané věci, ke kterým patří zejména síla dobrého jména a stupeň rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, stupeň podobnosti mezi střetávajícími se známkami, jakož i povaha a stupeň vzájemné blízkosti dotčených výrobků nebo služeb. Pokud jde o intenzitu dobrého jména a stupeň rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, čím jsou rozlišovací způsobilost a dobré jméno této ochranné známky významnější, tím snáze lze připustit existenci zásahu. Krom toho, čím bezprostředněji a silněji pozdější ochranná známka evokuje starší ochrannou známku, tím větší je nebezpečí, že bude stávající nebo budoucí užívání označení protiprávně těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim způsobí újmu (viz v tomto smyslu a obdobně výše uvedený rozsudek Intel Corporation, body 67 až 69 a výše uvedený rozsudek L’Oréal a další, bod 44).
43. Krom toho je třeba uvést, že v rámci takovéhoto celkového posouzení lze rovněž zohlednit případnou existenci nebezpečí rozmělnění nebo pošpinění starší ochranné známky (viz obdobně výše uvedený rozsudek L’Oréal a další, bod 45).
44. Pokud se třetí osoba pokouší užitím ochranné známky podobné ochranné známce s dobrým jménem kráčet ve stopách této ochranné známky s cílem využít její přitažlivosti, jejího dobrého jména a její prestiže, jakož i využívat – bez jakékoli finanční kompenzace a aniž vyvíjí v tomto ohledu vlastní úsilí – obchodního úsilí vyvinutého majitelem starší ochranné známky k vytvoření a pěstování image této ochranné známky, musí být výtěžek tohoto využívání považován za získaný protiprávně z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména uvedené ochranné známky (viz obdobně výše uvedený rozsudek L’Oréal a další, bod 49).
45. Podle judikatury tedy čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 musí být vykládán v tom smyslu, že existence protiprávního těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky ve smyslu tohoto ustanovení nepředpokládá ani existenci nebezpečí záměny, ani existenci nebezpečí újmy způsobené rozlišovací způsobilosti nebo dobrému jménu ochranné známky, nebo obecněji jejímu majiteli. Prospěch z užívání ochranné známky podobné ochranné známce s dobrým jménem třetí osobou je touto osobou získán ze zmíněné rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky protiprávně, jestliže se tímto užíváním snaží kráčet ve stopách ochranné známky s dobrým jménem s cílem využít její přitažlivosti, dobrého jména a prestiže a bez finanční kompenzace využívat obchodního úsilí vyvinutého majitelem starší ochranné známky k vytvoření a pěstování jejího image (viz obdobně výše uvedený rozsudek L’Oréal a další, bod 50).
46. V projednávaném případě odvolací senát usoudil, že první žalobkyně nedokázala prokázat tento zásah. Odkázal na perlové bikiny navržené návrhářem Lorenzem Rivou, pod ochrannou známkou NIMEI LA PERLA představené na nejdůležitějších módních přehlídkách a široce zveřejněné ve specializovaném tisku, jakož i na „twinset“ s manžetami olemovanými perlami a „vestu-šperk“ realizovanou NIMEI LA PERLA pro Blumarine. Přitom poukazuje na to, že užívání ochranné známky NIMEI LA PERLA pro plavky a ostatní oděvy ze třídy 25 není v projednávaném případě relevantní, neboť se týká zápisu ochranné známky NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC pro klenotnické zboží zařazené do třídy 14. V každém případě podle jeho názoru název „la perla“ na perlových bikinách, na „vestě-šperku“ nebo na „twinsetu“ s manžetami olemovanými perlami podle všeho spíše popisuje materiál výjimečně používaný na toto zboží, tj. perly.
47. Žalobkyně napadají tyto závěry odvolacího senátu. Krom toho připomínají, že zrušovací oddělení usoudilo, že argumenty a důkazy poskytnuté první žalobkyní dostatečně prokázaly neoprávněné zvýhodnění, které užívání ochranné známky NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC mohlo těžit z dobrého jména ochranné známky la PERLA, a že OHIM usoudil ve vyjádření k žalobě podaném v rámci věci T‑137/05, že „analýza třetí podmínky […] – skutečnosti, že je neprávem těženo z rozlišovací způsobilosti nebo z dobrého jména starší ochranné známky nebo je jim způsobena újma – opět [odůvodnila] žalobní důvody [první] žalobkyně“.
48. Ve vyjádření k žalobě OHIM uplatňuje, že je třeba posoudit, zda užívání ochranné známky NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC pro výrobky, pro které byla zapsána, může jejímu majiteli umožnit neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti a z dobrého jména ochranné známky la PERLA. Důkazy poskytnuté první žalobkyní se naopak týkají užívání pozdější ochranné známky pro výrobky, které, ač jsou zdobeny perlami, jsou oděvním zbožím, což by mohlo případně představovat napodobení ochranné známky la PERLA, ale nikoliv případ neoprávněného těžení z jejího dobrého jména.
49. Vedlejší účastnice uplatňuje, že první žalobkyně neposkytla sebemenší důkaz o nebezpečí parazitování na její ochranné známce nebo o pokusu těžit z jejího dobrého jména nebo z její rozlišovací způsobilosti. V každém případě se skutečnosti uvedené první žalobkyní netýkají výrobků ze třídy 14, které jsou předmětem ochranné známky NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC.
50. Z dokumentů předložených první žalobkyní zrušovacímu oddělení vyplývá, že specializovaný tisk a odborníci z odvětví se domnívali, že zboží představené majitelem pozdější ochranné známky s Lorenzem Rivou a Blumarine na módních přehlídkách má spojitost s první žalobkyní a že mezi oběma společnostmi existuje obchodní vztah.
51. Například pokud jde o představení perlových bikin při příležitosti módních přehlídek v Miláně v září 1999, navržených pro vedlejší účastnici Lorenzem Rivou, v článku vyšlém v jednom národním deníku se můžeme dočíst: „Lorenzo Riva ostatně nezůstal nic dlužen […] sponzoři Nimei a La Perla jsou naprosto nadšení […]“, zatímco sponzorem dané módní události byla vedlejší účastnice, která vytvořila perlové bikiny ve spolupráci s L. Rivou. Stejně tak v článku Corriere della Sera ze dne 25. září 1999 se lze pod fotografií dočíst: „V perlách. Veřejná cena: 2 miliardy. Toto jsou perlové bikiny Lorenza Rivy pro La Perla.“ Pokud jde o twinset, na internetové stránce (www.margherita.net) si lze přečíst článek ze dne 12. října 2000 nadepsaný „Nimei – La Perla. Chvíle radosti. Nimei La Perla a Blumarine představily BluVIP (Very Important Pearls)“.
52. Jistěže se nejednalo o situace týkající se jen perel, ale perlových bikin navržených návrhářem Lorenzem Rivou nesoucích ochrannou známku NIMEI LA PERLA, twinsetu s manžetami olemovanými perlami a vesty-šperku realizované NIMEI LA PERLA pro Blumarine. Přitom všechny tyto oděvy ve skutečnosti obsahovaly jako zásadní prvek perly, pro které byla pozdější ochranná známka skutečně zapsána. Krom toho jak vyplývá z předcházejícího bodu, jeví se, že perly opravdu představovaly „srdce“ těchto výrobků. V důsledku toho nelze za těchto okolností přijmout argumenty OHIM a vedlejší účastnice (viz body 48 a 49 výše).
53. Krom toho dojem, který vyplývá i z reklamy vedlejší účastnice, která, zdá se, spíše souvisí s klenotnickými výrobky a přesněji s perlami, je ten, že existuje spojitost mezi ochrannými známkami „Nimei“ a „La Perla“.
54. Za těchto okolností nelze vyloučit zásah nebo nebezpečí zásahu. Jak již bylo uvedeno výše, majitel starší ochranné známky není povinen prokázat existenci skutečného a trvajícího zásahu do své ochranné známky, ale musí prokázat existenci okolností, které umožňují dojít k závěru o vážném nebezpečí, že k takovému zásahu v budoucnu dojde (viz obdobně výše uvedený rozsudek Intel Corporation, bod 38).
55. Závěrem je třeba uvést, že k určení, zda užívání ochranné známky NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC umožnilo jejímu majiteli neprávem těžit z dobrého jména ochranné známky la PERLA, je třeba provést celkové posouzení, které zohlední všechny relevantní faktory projednávaného případu.
56. V tomto ohledu je nejprve třeba připomenout, že Tribunál již ve svém rozsudku rozhodl (viz bod 36 výše), že není pochyb o tom, že ochranná známka la PERLA má dobré jméno pro spodní prádlo a plavky, že existuje jistý stupeň podobnosti mezi střetávajícími se ochrannými známkami a že výrobky, na které se vztahuje ochranná známka la PERLA, a sice dámské oděvy, a výrobky, na které se vztahuje pozdější ochranná známka, a sice perly, patří do blízkých segmentů trhu. Pokud jde konkrétněji o dobré jméno, je třeba dodat, že toto dobré jméno může být dokonce považováno za velmi dobré.
57. Dále je třeba zohlednit skutečnost, že perly mohou být používány při výrobě plavek a dalších dámských oděvů, jak vyplývá z dokumentů předložených první žalobkyní OHIM. Není vyloučeno, že spotřebitelé klenotů a konkrétněji perel, znají spodní prádlo a plavky, které žalobkyně uvádějí na trh. Krom toho, i když se k prokázání, že pozdější ochranná známka neprávem těžila z dobrého jména starší ochranné známky, nepožaduje nebezpečí záměny, takové nebezpečí je v projednávaném případě prokázáno pokud jde o výrobky blízké plavkám a spodnímu prádlu, na které se vztahuje ochranná známka la PERLA, a sice bikiny, twinsety a vesty, všechny zdobené perlami, i když se na tyto oděvy jako takové pozdější ochranná známka nevztahuje.
58. Z předcházejícího vyplývá, že první žalobkyně předložila OHIM důkaz, že majitelka pozdější ochranné známky neprávem těží z ochranné známky la PERLA nebo že přinejmenším existuje vážné nebezpečí, že k takovému zásahu v budoucnu dojde.
59. Zbývá určit, zda užívání pozdější ochranné známky má v projednávaném případě řádný důvod.
60. Jak již bylo uvedeno v bodě 34 výše, podaří-li se majiteli starší ochranné známky prokázat existenci skutečného a trvajícího zásahu do své ochranné známky nebo alespoň vážného nebezpečí, že k takovému zásahu v budoucnu dojde, přísluší majiteli pozdější ochranné známky prokázat, že k užívání této ochranné známky existuje řádný důvod.
61. V projednávaném případě vedlejší účastnice ve správním řízení u OHIM uplatnila, že řádný důvod pro užívání výrazů „la perla“ existuje a je zjevný: jedná se o šperky s perlami a důvod souvisí jak s nezbytností, tak s vůlí sdělit obecný název suroviny, ze které jsou šperky vyrobeny.
62. V napadeném rozhodnutí odvolací senát usoudil, že jelikož nebylo prokázáno, že pozdější ochranná známka může neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky la PERLA nebo jim být na újmu, nemusí se vyjádřit k existenci nebezpečí užívání pozdější ochranné známky bez řádného důvodu.
63. Žalobkyně připomínají, že zrušovací oddělení usoudilo, že důvod dovolávaný vedlejší účastnicí nebyl k odůvodnění užívání dostačující a že v rámci věci T‑137/05 OHIM rovněž uvedl, že vedlejší účastnice „navíc nedoká[zala] poskytnout platná odůvodnění ve správním řízení, aby odůvodnila dotčené užívání a splnila tak následující podmínku požadovanou pro uplatnění ochrany překračující samotné výrobky, které ochranná známka označuje“.
64. V rámci tohoto řízení před Tribunálem OHIM a vedlejší účastnice nepředložily argumenty jako odpověď na argumenty žalobkyň týkající se řádného důvodu.
65. Je třeba uvést, že důvod dovolávaný vedlejší účastnicí ve správním řízení před OHIM není k odůvodnění užívání dostačující. V tomto ohledu je třeba rovněž uvést, že vedlejší účastnice se ani nesnažila před Tribunálem předložit jiná odůvodnění.
66. Konečně, pokud jde o rozhodnutí Tribunale di Modena (soud v Modeně) (Itálie), kterého se dovolává vedlejší účastnice k prokázání toho, že skutečnosti uvedené žalobkyněmi nebyly vedlejší účastnici přičitatelné, stačí připomenout, že právní úprava Společenství ochranných známek je autonomním systémem, který se skládá ze souboru pravidel a který sleduje cíle jemu vlastní, přičemž jeho použití je nezávislé na jakémkoli vnitrostátním systému [rozsudky Tribunálu ze dne 5. prosince 2000, Messe München v. OHIM (electronica), T‑32/00, Recueil, s. II‑3829, bod 47, a ze dne 23. září 2009, Cohausz v. OHIM – Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 71]. V každém případě o tomto rozhodnutí ještě probíhá řízení o kasačním opravném prostředku, který podaly žalobkyně, a tudíž ještě není konečné. Krom toho se týká určení, že došlo k napodobení ochranné známky la PERLA a nekalé soutěži ze strany vedlejší účastnice, a nikoliv návrhu na prohlášení neplatnosti na základě ustanovení obdobného čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.
67. Za těchto okolností je prokázáno, že se vedlejší účastnice pokoušela užíváním ochranné známky podobné ochranné známce la PERLA kráčet ve stopách této ochranné známky s cílem využít její přitažlivosti, jejího dobrého jména a její prestiže, jakož i využívat obchodního úsilí vyvinutého majitelem starší ochranné známky k vytvoření a pěstování image této ochranné známky. Z toho důvodu musí být výtěžek tohoto využívání považován za získaný protiprávně z dobrého jména ochranné známky la PERLA (viz obdobně v tomto smyslu výše uvedený rozsudek L’Oréal a další, bod 49). Krom toho k tomuto užívání došlo bez řádného důvodu. V souladu s judikaturou citovanou v bodě 28 výše se tudíž není třeba vyjádřit k existenci jiného zásahu uvedeného v bodech 31 a 32 výše.
68. V důsledku toho, aniž by bylo třeba se vyjádřit k přípustnosti žalobních důvodů uvedených v replice (viz body 25 a 26 výše), je třeba shledat, že se odvolací senát dopustil nesprávného použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.
69. Vzhledem k tomu, že odvolací senát již prohlásil pozdější ochrannou známku za neplatnou pro všechny výrobky s výjimkou perel, je třeba zrušit napadené rozhodnutí pouze v rozsahu, ve kterém byl zamítnut návrh na prohlášení neplatnosti a potvrzena platnost ochranné známky NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC pro perly. Pokud totiž rozhodnutí odvolacího senátu vyhoví návrhům dotyčného účastníka řízení, tento účastník není oprávněn podat žalobu k Tribunálu. V rozsahu, ve kterém odvolací senát ve výroku napadeného rozhodnutí vyhověl návrhu na prohlášení neplatnosti, jej proto žalobkyně již nemohou napadat [viz v tomto smyslu usnesení Tribunálu ze dne 14. července 2009, Hoo Hing v. OHIM – Tresplain Investments (Golden Elephant Brand), T‑300/08, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, body 26 a 27].
70. V tomto ohledu je třeba připomenout, že vzhledem k tomu, že různé důvody neplatnosti vedou k naprosto totožnému výsledku, stačí, aby byl jen jeden z nich podložený, aby bylo návrhu na prohlášení neplatnosti vyhověno. Krom toho, pokud odvolací senát usoudí, že jeden z důvodů neplatnosti dovolávaný navrhovatelem neplatnosti je opodstatněný, ale rozhodne se přezkoumat a případně zamítnout ostatní dovolávané důvody neplatnosti, tato část odůvodnění jeho rozhodnutí nepředstavuje nezbytnou oporu výroku, jímž bylo vyhověno návrhu na prohlášení neplatnosti, který je právně dostačujícím způsobem podložený důvodem neplatnosti, o němž bylo rozhodnuto, že je opodstatněný (viz v tomto smyslu výše uvedené usnesení Golden Elephant Brand, body 31 a 35).
71. S přihlédnutím k předcházejícímu se není třeba vyjádřit k žádosti o změnu napadeného rozhodnutí předložené v rámci prvního bodu návrhových žádání ani k bodům návrhových žádání uvedeným podpůrně, ani k dalším žalobním důvodům.
K nákladům řízení
72. Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Tribunálu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Krom toho podle téhož ustanovení, je-li neúspěšných účastníků řízení více, Tribunál rozhodne o rozdělení nákladů.
73. Na základě čl. 87 odst. 3 jednacího řádu může Tribunál rozdělit náklady mezi účastníky řízení nebo rozhodnout, že každý z nich nese vlastní náklady, pokud každý účastník měl ve věci částečně úspěch i neúspěch, nebo pokud jsou k tomu dány výjimečné důvody.
74. Konečně podle čl. 87 odst. 4 posledního pododstavce jednacího řádu může Tribunál nařídit, že vedlejší účastník nese vlastní náklady řízení.
75. V projednávaném případě žalobkyně, OHIM a vedlejší účastnice neměly ve věci částečně úspěch, neboť napadené rozhodnutí je částečně zrušeno.
76. Za okolností projednávaného případu je třeba uložit OHIM, že kromě vlastních nákladů nahradí 90 % nákladů žalobkyň před Tribunálem a veškeré náklady první žalobkyně před odvolacím senátem. Žalobkyně ponesou 10 % vlastních nákladů před Tribunálem. Vedlejší účastnice ponese vlastní náklady řízení.
Výrok
Z těchto důvodů
TRIBUNÁL (první senát)
rozhodl takto:
1) Rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky) (OHIM) ze dne 19. listopadu 2007 (věc R 537/2004‑2) se zrušuje v rozsahu, ve kterém OHIM zamítl návrh na prohlášení neplatnosti a uložil Nute Partecipazioni SpA nést vlastní náklady.
2) Ve zbývající části se žaloba zamítá.
3) OHIM ponese vlastní náklady a nahradí 90 % nákladů Nute Partecipazioni a La Perla Srl před Tribunálem a veškeré náklady Nute Partecipazioni před odvolacím senátem.
4) Nute Partecipazioni a La Perla ponesou 10 % vlastních nákladů před Tribunálem.
5) Worldgem Brands Srl ponese vlastní náklady.