OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
GERARDA HOGANA
przedstawiona w dniu 26 czerwca 2019 r.(1)
Sprawy połączone od C‑155/18 P do C‑158/18 P
Tulliallan Burlington Ltd
przeciwko
Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Znaki słowne i znaki graficzne zawierające element słowny „BURLINGTON” – Wcześniejsze znaki krajowe BURLINGTON i BURLINGTON ARCADE – Wcześniejsze unijne i krajowe znaki graficzne BURLINGTON ARCADE – Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 – Czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszych znaków towarowych lub działanie na ich szkodę – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd
1.        Wnosząca odwołanie w niniejszym postępowaniu, Tulliallan Burlington Ltd. (zwana dalej „spółką Tulliallan”) jest właścicielem prestiżowej galerii handlowej w centralnej części Londynu. Rozmaite sklepy i butiki usytuowane w galerii specjalizują się w sprzedaży towarów luksusowych, takich jak biżuteria, galanteria skórzana, odzież i perfumy. Spółka jest zarejestrowanym w Zjednoczonym Królestwie właścicielem znaków słownych BURLINGTON(2) oraz BURLINGTON ARCADE(3) oraz zarejestrowanym w Zjednoczonym Królestwie właścicielem znaku graficznego zawierającego słowa „Burlington Arcade”(4). Spółka Tulliallan jest również zarejestrowanym właścicielem unijnego znaku graficznego zawierającego słowa „Burlington Arcade”(5).
2.        Spółka Tulliallan sprzeciwia się złożonemu przez niemiecką spółkę Burlington Fashion GmbH (zwaną dalej „spółką BF”) zgłoszeniu trzech oddzielnych unijnych znaków graficznych zawierających słowo „Burlington” oraz unijnego znaku słownego BURLINGTON(6). Spółka BF zapowiada w razie uwzględnienia zgłoszenia stosowanie tych znaków między innym w związku z mydłami, biżuterią i torebkami skórzanymi. Spółka Tulliallan utrzymuje, że użycie czterech znaków towarowych Unii Europejskiej, z których wszystkie zawierają słowo „Burlington”, spowoduje między innymi wprowadzenie w błąd właściwego kręgu odbiorców oraz osłabi renomę wcześniejszych znaków towarowych dla celów art. 8 ust. 1 i art. 8 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej(7). Są to zasadnicze kwestie pojawiające się w niniejszych odwołaniach od wyroków Sądu Unii Europejskiej(8). Przed przejściem do tych zagadnień konieczne jest jednak w pierwszej kolejności zakreślenie kontekstu prawnego, dość złożonego przebiegu niniejszego postępowania oraz bardziej szczegółowe przedstawienie stanu faktycznego sprawy.
I.      Ramy prawne
3.        Artykuł 8 ust. 1 i 5 rozporządzenia nr 207/2009 stanowią, co następuje:
„1.      W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli:
[…]
b)      z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.
[…]
5      W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2 nie rejestruje się zgłoszonego znaku towarowego, jeżeli jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym lub do niego podobny, niezależnie od tego, czy towary lub usługi, dla których jest zgłaszany, są identyczne z tymi, podobne lub niepodobne do tych, dla których został zarejestrowany wcześniejszy znak towarowy, jeżeli w przypadku wcześniejszego unijnego znaku towarowego cieszy się on renomą w Unii lub w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego cieszy się on renomą w danym państwie członkowskim i jeżeli używanie bez uzasadnionej przyczyny znaku towarowego będącego przedmiotem zgłoszenia przyniosłoby nienależną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego”.
II.    Okoliczności powstania sporów
4.        W dniu 12 listopada 2009 r. spółka BF złożyła do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wniosek o ochronę w Unii Europejskiej rejestracji międzynarodowej nr 1017273. Rejestracja, dla której wystąpiono o udzielenie ochrony, odnosi się do przedstawionego poniżej graficznego znaku towarowego:
5.        W dniu 13 sierpnia 2009 r. spółka BF złożyła do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wniosek o ochronę w Unii Europejskiej rejestracji międzynarodowej nr 1007952. Rejestracja, dla której wystąpiono o udzielenie ochrony, odnosi się do przedstawionego poniżej graficznego znaku towarowego:
6.        W dniu 20 listopada 2008 r. spółka BF złożyła do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wniosek o ochronę w Unii Europejskiej rejestracji międzynarodowej nr 982021. Rejestracja, dla której wystąpiono o udzielenie ochrony, odnosi się do przedstawionego poniżej graficznego znaku towarowego:
7.        W dniu 20 listopada 2008 r. spółka BF złożyła do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wniosek o ochronę w Unii Europejskiej rejestracji międzynarodowej nr 982020. Rejestracja, dla której wystąpiono o udzielenie ochrony, odnosi się do znaku słownego BURLINGTON. Cztery powyższe znaki zwane są dalej „spornymi znakami towarowymi”.
8.        Towary, dla których wniesiono o ochronę, należą do klas 3, 14, 18 i 25 i odpowiadają dla każdej z tych klas następującemu opisowi:
Klasa 3: „Mydła do celów kosmetycznych, mydła do tkanin, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, preparaty do czyszczenia, pielęgnowania i upiększania skóry, skóry głowy i włosów; środki toaletowe należące do tej klasy, dezodoranty do użytku osobistego, preparaty do stosowania przed goleniem i preparaty do stosowania po goleniu”;
Klasa 14: „Biżuteria i wyroby jubilerskie, zegarki”;
Klasa 18: „Skóra i imitacje skóry, a mianowicie walizki, torby (należące do tej klasy), niewielkie artykuły ze skóry (należące do tej klasy), w szczególności portmonetki, portfele, etui na klucze; parasole i osłony przeciwsłoneczne w formie parasoli”;
Klasa 25: „Obuwie codzienne, odzież, nakrycia głowy, paski”.
9.        W dniu 12 sierpnia 2009 r., 17 maja 2010 r. i 16 sierpnia 2010 r. spółka Tulliallan wniosła sprzeciwy na podstawie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009 wobec rejestracji zaskarżonych znaków towarowych dla towarów należących do klas 3, 14 i 18.
10.      Sprzeciw został w szczególności oparty na następujących wcześniejszych prawach i znakach towarowych:
–        słownym znaku towarowym BURLINGTON, zarejestrowanym w Zjednoczonym Królestwie w dniu 5 grudnia 2003 r. pod numerem 2314342, którego rejestrację prawidłowo przedłużono w dniu 29 października 2012 r., oznaczającym usługi należące do klas 35 i 36, odpowiadające, dla każdej z tych klas, następującemu opisowi:
–        Klasa 35: „Wynajmowanie i leasingowanie przestrzeni reklamowej; organizowanie wystaw dla celów handlowych lub reklamowych; organizowanie targów handlowych; usługi reklamowe i promocyjne oraz odpowiadające im usługi informacyjne; grupowanie, na rachunek osób trzecich, różnych towarów umożliwiające klientom ujrzenie i nabycie ich na dogodnych warunkach w sieci sklepów niewyspecjalizowanej sprzedaży detalicznej”;
–        Klasa 36: „wynajem sklepów i biur; leasing nieruchomości lub zarządzanie nimi; leasing budynków lub przestrzeni w budynkach; zarządzanie nieruchomościami; usługi informacyjne dotyczące wynajmu sklepów i biur; usługi w zakresie nieruchomości; inwestycje kapitałowe, fundusze inwestycyjne wzajemne”;
–        słownym znaku towarowym BURLINGTON ARCADE, zarejestrowanym w Zjednoczonym Królestwie w dniu 7 listopada 2003 r. pod numerem 2314343, którego rejestrację prawidłowo przedłużono w dniu 29 października 2012 r., oznaczającym usługi należące do klas 35, 36 i 41 i odpowiadające, w przypadku klasy 41, następującemu opisowi: „usługi rozrywkowe; organizowanie zawodów; organizowanie wystaw; udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji; wystawianie spektakli na żywo; udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego; przekaz muzyki na żywo i dostarczanie rozrywki na żywo; udostępnianie sprzętu i obiektów dla występów muzycznych na żywo; zapewnianie rozrywki na żywo; występy muzyczne na żywo; usługi w formie występów muzycznych na żywo; organizowanie występów na żywo”:
–        graficznym znaku towarowym zarejestrowanym w Zjednoczonym Królestwie w dniu 7 listopada 2003 r. pod numerem 2330341, którego rejestrację prawidłowo przedłużono w dniu 25 kwietnia 2013 r., oznaczającym usługi należące do klas 35, 36 i 41, ukazanym poniżej:
–        graficznym unijnym znaku towarowym, zarejestrowanym w dniu 16 października 2006 r. pod numerem 3618857 i ograniczonym w następstwie postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku nr 8715 C do usług należących do klas 35, 36 i 41, odpowiadających dla każdej z tych klas następującemu opisowi: „usługi reklamowe i promocyjne oraz odpowiadające im usługi informacyjne; grupowanie, na rachunek osób trzecich, różnych towarów, umożliwiające klientom ujrzenie i nabycie ich na dogodnych warunkach w sieci sklepów niewyspecjalizowanej sprzedaży detalicznej” (klasa 35); „wynajem sklepów; leasing nieruchomości lub zarządzanie nimi; leasing budynków lub przestrzeni w budynkach; usługi zarządzania nieruchomościami; usługi informacyjne dotyczące wynajmu sklepów” (klasa 36); oraz „usługi rozrywkowe; świadczenie usług rozrywkowych na żywo” (klasa 41), ukazanym poniżej:
11.      W uzasadnieniu sprzeciwu wskazano na podstawy odmowy rejestracji określone w art. 8 ust. 1 lit. b) oraz art. 8 ust. 4 i ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.
12.      W dniu 10 lipca 2013 r., 8 października 2013 r., 8 listopada 2013 r. i 22 listopada 2013 r. Wydział Sprzeciwów, po rozpatrzeniu sprzeciwu spółki Tulliallan opartego na graficznym unijnym znaku towarowym zarejestrowanym pod numerem 3618857, uwzględnił wspomniany sprzeciw dla towarów należących do klas 3, 14 i 18 i w konsekwencji obciążył spółkę BF kosztami postępowania.
13.      W dniach: 20 sierpnia 2013 r., 3 grudnia 2013 r., 11 grudnia 2013 r. i 2 stycznia 2014 r. spółka BF – działając na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009 – wniosła do EUIPO odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
14.      Zaskarżonymi decyzjami Czwarta Izba Odwoławcza EUIPO uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów i obciążyła spółkę Tulliallan kosztami postępowania w sprawie sprzeciwu i postępowania odwoławczego.
15.      W zaskarżonych decyzjach Izba Odwoławcza stwierdziła:
–        Po pierwsze, jeżeli chodzi o zastosowanie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, renoma wcześniejszych znaków została udowodniona w odpowiednim obszarze usług należących do klas 35 i 36, z wyjątkiem usługi „grupowanie, na rachunek osób trzecich, różnych towarów, umożliwiające klientom […] nabycie ich na dogodnych warunkach w sieci sklepów niewyspecjalizowanej sprzedaży detalicznej” z klasy 35;
–        Po drugie, jeżeli chodzi o podstawę określoną w art. 8 ust. 4 rozporządzenia, Izba Odwoławcza uznała zasadniczo, że strona wnosząca odwołanie (spółka Tulliallan) nie wykazała istnienia w niniejszej sprawie przesłanek stwierdzenia wprowadzenia w błąd i szkody dla docelowego kręgu odbiorców;
–        Po trzecie, co się tyczy art. 8 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia, stwierdziła ona w istocie, że rozpatrywane towary i usługi są odmienne i że wykluczone jest jakiekolwiek prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, niezależnie zresztą od podobieństwa rozpatrywanych znaków towarowych.
III. Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok
16.      W skardze, która wpłynęła do sekretariatu Sądu w dniu 22 marca 2016 r., spółka Tulliallan wniosła o wszczęcie czterech postępowań w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonych decyzji, zarejestrowanych pod sygnaturami T‑120/16, T‑121/16, T‑122/16 i T‑123/16.
17.      Na poparcie swoich wniosków o stwierdzenie nieważności spółka Tulliallan powoływała się na trzy zarzuty. Zasadniczo zarzut pierwszy dotyczył naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, wadliwości proceduralnej i naruszenia przepisów postępowania, zarzut drugi dotyczył naruszenia obowiązku uzasadnienia, naruszenia prawa do bycia wysłuchanym i naruszenia art. 8 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia, a zarzut trzeci dotyczył naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.
18.      W zaskarżonych wyrokach, przynoszących identyczne rezultaty i prezentujących identyczny tok rozumowania, Sąd oddalił trzy zarzuty podniesione przez spółkę Tulliallan.
19.      W przedmiocie zarzutu pierwszego w pkt 28 zaskarżonych wyroków Sąd zauważył, że zdaniem Izby Odwoławczej, co się tyczy usługi sprzedaży detalicznej należącej do klasy 35, renoma wcześniejszych znaków towarowych skarżącej nie została wykazana. Sąd uznał jednak, że nie można przychylić się do tego rozstrzygnięcia Izby Odwoławczej.
20.      Zdaniem Sądu wyrok z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau‑ und Heimwerkermärkte  (C‑418/02, EU:C:2005:425) nie umożliwia stwierdzenia, że galerie handlowe lub centra handlowe są co do zasady wyłączone z zakresu stosowania pojęcia usługi sprzedaży detalicznej określonej w klasie 35. Sąd uznał, że pkt 34 wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau‑ und Heimwerkermärkte  (C‑418/02, EU:C:2005:425) stoi na przeszkodzie również podnoszonej przez EUIPO tezie, zgodnie z którą usługi galerii handlowej są zasadniczo ograniczone do usług wynajmu nieruchomości i zarządzania nimi, i że w konsekwencji klienci, do których skierowane są te usługi, są głównie osobami zainteresowanymi wynajmem sklepów lub biur znajdujących się we wspomnianej galerii. Sąd orzekł – mając na względzie brzmienie klasy 35 – że pojęcie usługi sprzedaży detalicznej interpretowane przez Trybunał w pkt 34 wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau‑ und Heimwerkermärkte  (C‑418/02, EU:C:2005:425), obejmuje także usługi sprzedaży świadczone przez galerię handlową(9). Sąd stwierdził zatem, że przyjęta przez Izbę Odwoławczą rygorystyczna wykładnia pojęcia sprzedaży detalicznej jest błędna, a spółka Tulliallan może w konsekwencji powołać się na ochronę renomy wcześniejszych znaków towarowych dla usług należących do klasy 35.
21.      Sąd uznał w pkt 43 zaskarżonych wyroków, że w świetle orzecznictwa Trybunału dotyczącego art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 spółka Tulliallan nie przedstawiła przed Izbą Odwoławczą lub Sądem spójnych okoliczności pozwalających stwierdzić, że używanie zgłoszonego znaku towarowego skutkuje czerpaniem nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszych znaków towarowych. Sąd orzekł również, że pomimo iż spółka Tulliallan podkreślała „prawie wyjątkowy” charakter swoich znaków towarowych oraz ich „znaczną i wyłączną” renomę, nie przedstawiła ona szczególnych okoliczności mogących wykazać fakt, iż używanie zgłoszonych znaków towarowych zmniejsza atrakcyjność jej wcześniejszych znaków towarowych(10).
22.      W pkt 45 zaskarżonych wyroków Sąd stwierdził, iż „okoliczność zaś, że inny podmiot gospodarczy może używać znaku towarowego zawierającego termin »burlington« dla towarów podobnych do towarów sprzedawanych w londyńskiej galerii skarżącej, sama w sobie nie może wywrzeć wpływu – z punktu widzenia przeciętnego konsumenta – na atrakcyjność handlową owego miejsca. Jak bowiem uściślił Trybunał w [wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau‑ und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425)], taka cecha jest ściśle związana z »różnymi świadczeniami« handlowymi realizowanymi przez najemców sklepów znajdujących się w tej galerii, a nie tylko z nazwą tej ostatniej, która, co więcej, odpowiada – jak słusznie wskazała Izba Odwoławcza w zaskarżonej decyzji – nazwom innych także bardzo znanych miejsc znajdujących się w pobliżu tej galerii, takich jak Burlington Gardens lub Burlington House”.
23.      Sąd uznał w kwestii zarzutu uchybienia proceduralnego popełnionego przy wydaniu zaskarżonych decyzji, że uwagi spółka Tulliallan zostały wzięte pod uwagę przez odpowiednie organy orzekające EUIPO, a zatem zarzut ten musi zostać odrzucony jako bezzasadny.
24.      Co do zarzutu drugiego – Sąd odrzucił twierdzenie spółki Tulliallan, że Izba Odwoławcza nie przedstawiła uzasadnienia odrzucenia jej argumentu dotyczącego zarzucanego naruszenia art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009. Co więcej, Sąd orzekł, że w toku postępowania przed Wydziałem Sprzeciwów spółka Tulliallan, jako wnosząca sprzeciw, powołując się na naruszenie art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009, nie przedstawiła okoliczności faktycznych ani prawnych niezbędnych dla wykazania, że należycie spełniono przesłanki związane ze stosowaniem tego przepisu. Sąd uznał również, że w postępowaniu przez Izbą Odwoławczą spółka Tulliallan stwierdziła po prostu, że „podtrzymuje argumenty przedstawione przed Wydziałem Sprzeciwów”, nie uzasadniając ich dodatkowo okolicznościami faktycznymi lub prawnymi. Sąd stwierdził w pkt 62 zaskarżonych wyroków, że Izba Odwoławcza miała prawo uznać, iż spółka Tulliallan nie wykazała spełnienia przesłanek uzasadniających powództwo, w związku z czym odrzucił drugi zarzut.
25.      W przedmiocie trzeciego zarzutu, dotyczącego ryzyka wprowadzenia w błąd zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, Sąd orzekł, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, że usługi spółki Tulliallan i towary oznaczone zgłoszonymi znakami nie są podobne. W szczególności Sąd stwierdził w kwestii usługi sprzedaży detalicznej należącej do klasy 35, że między innymi w świetle pkt 50 wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau‑ und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425) konieczne jest precyzyjne wskazanie towarów oferowanych do sprzedaży. Zdaniem Sądu brak zaś jakiegokolwiek precyzyjnego wskazania dotyczącego towarów, jakie mogą być sprzedawane w różnych sklepach galerii handlowej takiej jak Burlington Arcade, stoi na przeszkodzie wszelkiemu skojarzeniu między tymi ostatnimi a towarami oznaczonymi spornymi znakami towarowymi, ponieważ przedstawiona w niniejszym wypadku przez spółkę Tulliallan definicja odnosząca się do „towarów luksusowych” nie jest wystarczająca, aby uściślić, o jakie towary chodzi. Wobec braku takiego uściślenia Sąd uznał, że nie jest możliwe wykazanie podobieństwa lub komplementarności między usługami oznaczonymi wcześniejszymi znakami towarowymi a towarami oznaczonymi zgłoszonymi znakami towarowymi. Sąd oddalił argument spółki Tulliallan, zgodnie z którym w odniesieniu do usług galerii handlowych nie jest niezbędne uściślenie konkretnych towarów, ponieważ – ze względu na brzmienie opisu klasy 35 – pojęcie usługi sprzedaży detalicznej według wykładni Trybunału z pkt 34 wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau‑ und Heimwerkermärkte  (C‑418/02, EU:C:2005:425) obejmuje także usługi sprzedaży świadczone przez galerię handlową. Sąd orzekł zatem, że skoro jedna z niezbędnych przesłanek wskazanych w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 nie jest spełniona, należy oddalić trzeci zarzut, a także oddalić skargę w całości.
A.      Żądania stron i postępowanie przed Trybunałem
26.      Spółka Tulliallan wnosi w odwołaniach do Trybunału o:
–        uchylenie zaskarżonych wyroków;
–        stwierdzenie nieważności spornych decyzji lub – tytułem żądania ewentualnego – skierowanie spraw do ponownego rozpoznania przez Sąd zgodnie z wyrokiem Trybunału;
–        obciążenie EUIPO i spółki BF kosztami postępowania.
27.      Sspółka BF wnosi do Trybunału o:
–        oddalenie odwołań;
–        obciążenie spółki Tulliallan kosztami poniesionymi przez spółkę BF w związku z postępowaniem przez Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem, jak również wydatkami poniesionymi przez spółkę BF w związku z postępowaniem przez Izbą Odwoławczą.
28.      EUIPO wnosi do Sądu o;
–        unieważnienie zaskarżonych wyroków w zakresie, w jakim odrzucone zostały zgłoszenia spółki Tulliallan na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 oraz trzy wcześniejsze znaki brytyjskie nr 2314342, nr 2314343 i nr 2330341;
–        oddalenie odwołań w pozostałym zakresie;
–        orzeczenie, że każda ze stron pokrywa własne koszty.
29.      Postanowieniem prezesa Trybunału z dnia 12 czerwca 2018 r. sprawy C‑155/18 P, C‑156/18 P, C‑157/18 P i C‑158/18 P zostały połączone do łącznego rozpoznania w ramach ustnego etapu postępowania i w celu wydania wyroku.
30.      Uwagi na piśmie złożyli: spółka Tulliallan, spółka BF i EUIPO. Spółka Tulliallan, spółka BF i EUIPO stawili się na rozprawie przed Trybunałem w dniu 10 kwietnia 2019 r.
IV.    W przedmiocie odwołań
31.      Na poparcie odwołań spółka Tulliallan podniósł zasadniczo trzy zarzuty, dotyczące naruszenia, po pierwsze – art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, po drugie – art. 8 ust. 4 tego rozporządzenia, i po trzecie – art. 8 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia.
32.      Zgodnie z żądaniem Trybunału niniejsza opinia będzie dotyczyć zarzutu pierwszego i trzeciego podniesionego w odwołaniach.
A.      W przedmiocie zarzutu pierwszego
33.      Pierwszy z zarzutów podnoszonych przez spółkę Tulliallan składa się zasadniczo z dwóch części. Spółka Tulliallan uważa, po pierwsze, że Sąd naruszył art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, a po drugie, że przy wydawaniu zaskarżonych wyroków doszło do uchybienia proceduralnego.
1.      Naruszenie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009
a)      Argumenty stron
34.      Spółka Tulliallan zauważa, że Sąd w pkt 27–35 zaskarżonych wyroków uznał, że Izba Odwoławcza popełniła błąd, twierdząc, że usługi galerii handlowej są wyłączone z zakresu stosowania pojęcia usługi sprzedaży detalicznej określonej w klasie 35(11). Uważa ona, że Sąd poprawnie rozpoznał, iż renoma wcześniejszych znaków strony dla świadczenia usług galerii handlowej nie ograniczała się do wąskiej klasy sprzedawców detalicznych poszukujących przestrzeni sprzedażowej w galerii handlowej, ale obejmowała również nabywców towarów ostatecznie sprzedawanych przez tych sprzedawców detalicznych. Spółka Tulliallan zauważa jednak, że Sąd popełnił jeden błąd, charakteryzując renomę wcześniejszych znaków, gdy uznał w pkt 34 zaskarżonych wyroków, że renoma usług galerii handlowej wchodzi w zakres znaczenia „usług sprzedaży detalicznej” dla celów wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425).
35.      Spółka Tulliallan uważa, że kluczowe znaczenie w niniejszej sprawie ma uznanie przez Trybunał, że dowód renomy przedstawiony przed Izbą Odwoławczą i Sądem jasno świadczył o szczególnie silnej renomie ekskluzywnej, wyspecjalizowanej galerii handlowej koncentrującej się na towarach luksusowych, takich jak biżuteria, galanteria skórzana i perfumy. Co więcej, zdaniem spółki Tulliallan dowody przedstawione przed Izbą Odwoławczą i Sądem pokazały jasno, że wcześniejsze znaki były „prawie wyjątkowe”.
36.      Uznawszy wcześniej, że wcześniejsze znaki towarowe cieszą się pewną renomą(12), jak również w świetle dowodów o zakresie tej renomy, spółka Tulliallan uważa, że Sąd powinien był orzec, dokonując ogólnej oceny z uwzględnieniem czynników przedstawionych w wyroku z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, pkt 42), że odpowiedni krąg odbiorców dokonałby powiązania między wcześniejszymi znakami a spornymi znakami towarowymi.
37.      Zdaniem spółki Tulliallan usługi galerii handlowej, w przeciwieństwie do usług zarządzania nieruchomości, wymuszają interakcję z konsumentami końcowymi towarów sprzedawanych w sklepach: działalność gospodarcza dostawcy usługi galerii handlowej i sklepów w galerii są ze sobą ściśle powiązane. Strona utrzymuje, że prestiżowa galeria, taka jak Burlington Arcade należąca do spółki Tulliallan, może przyciągnąć ekskluzywnych najemców, grupując razem tych sprzedawców detalicznych, którzy zapewniają odpowiedni rodzaj towarów luksusowych, jak również zapewniając tym sprzedawcom detalicznym wsparcie w przyciąganiu klientów do galerii. W związku z powyższym łatwo zauważyć można, że sprzedawca detaliczny i jego towary zyskują prestiż na powiązaniu z Burlington Arcade, a przeciętny konsument będzie w sposób naturalny wiązał wcześniejsze znaki „Burlington” z dostarczaniem luksusowych towarów detalicznych, w szczególności biżuterii, galanterii skórzanej i perfum, z których wedle dowodów galeria Burlington Arcade jest szczególnie znana.
38.      Spółka Tulliallan uważa, że jedynym możliwym rozstrzygnięciem dla Sądu z uwagi na jego własne ustalenia w kwestii renomy (i w rzeczy samej materiał dowodowy dotyczący renomy przedstawionego przed Izbą Odwoławczą i Sądem) było to, że przeciętny konsument wiązałby wcześniejsze znaki i sporne znaki towarowe. Sąd nie dokonał jednak żadnego rozstrzygnięcia w kwestii takiego powiązania, a zamiast tego zajął się charakterem odróżniającym i nienależną korzyścią.
39.      W kwestii osłabienia i nienależnej korzyści spółka Tulliallan uważa, że Sąd popełnił błąd, stwierdzając w pkt 36–44 zaskarżonych wyroków, że strona nie przedstawiła dowodu koniecznego do ustalenia osłabienia lub nienależnej korzyści.
40.      Spółka Tulliallan uważa, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie ma obowiązku wykazania faktycznego i trwającego naruszenia znaku towarowego dla celów art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009. Wymagane jest za to, aby właściciel wcześniejszego znaku towarowego przedstawił okoliczności wykazujące duże prawdopodobieństwo zaistnienia takiego naruszenia w przyszłości(13). Spółka Tulliallam uważa, że Sąd postawił poprzeczkę dotyczącą dowodów wyżej niż jest to wymagane orzecznictwem.
41.      Po pierwsze, Sąd skutecznie stwierdził w pkt 45 zaskarżonych wyroków, że korzystanie przez osobę trzecią ze słowa BURLINGTON w odniesieniu do towarów podobnych do towarów sprzedawanych w galerii Burlington Arcade należącej do spółki Tulliallan nigdy nie spowoduje szkody dla odróżniającego charakteru wcześniejszych znaków, ponieważ „atrakcyjność handlowa” galerii wiązała się również z najemcami sklepów znajdujących się w galerii. Spółka Tulliallan uważa, że nie jest to spójne z wyrokiem z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655), w kwestii szkody dla odróżniającego charakteru wcześniejszych znaków.  W tym względzie spółka Tulliallan uważa, że renoma znaków towarowych sklepów w galerii nie miała znaczenia dla spornego zagadnienia, a Sąd nie powinien był brać jej pod uwagę.
42.      Po drugie, Sąd nie wziął pod uwagę istotnych dowodów, które przedłożono Sądowi i Izbie Odwoławczej, a które byłyby dostateczne na potrzeby spełnienia wymogów Trybunału określonych w wyrokach z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation  (C‑252/07, EU:C:2008:655, pkt 76, 77) oraz z dnia 14 listopada 2013 r., Environmental Manufacturing/OHIM (C‑383/12 P, EU:C:2013:741, pkt 44).
43.      Zdaniem spółki Tulliallan usługi galerii handlowej, jakimi jest „grupowanie” wyrażone poprzez wcześniejsze znaki, są w rzeczywistości podobne do towarów sprzedawanych przez sprzedawców detalicznych zgrupowanych w tej galerii ze względu na ścisłe powiązanie gospodarcze między usługami dostawcy usług galerii a produktami sprzedawanymi w galerii. Co więcej, ze względu na silną renomę wcześniejszych znaków w związku z dostarczaniem towarów luksusowych, w szczególności biżuterii, wyrobów skórzanych i perfum przeciętny konsument w tym przypadku uznawałby, że takie towary, udostępniane przez osobę trzecią, są udostępniane przez spółkę Tulliallan lub za jej pozwoleniem. W sposób nieunikniony powodowałoby to osłabienie znaków towarowych, ponieważ zmniejszyłoby ekskluzywny charakter Burlington Arcade w odbiorze przeciętnych konsumentów, a w rzeczy samej też wśród wąskiego grupa faktycznych i potencjalnych klientów spółki Tulliallan będących sprzedawcami detalicznymi. Spółka Tulliallan uważa, że wcześniejsze znaki i sporne znaki towarowe są łudząco podobne, a w takich przypadkach – poprzez analogię ze stanowiskiem w związku z „powiązaniem z pkt 57 wyroku z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655), ustalenie »nienależnej korzyści« powinno wynikać z ustalenia łudzącego podobieństwa”.
44.      Spółka BF i EURIPO uważają więc, że zarzut ten powinien zostać oddalony.
b)      Analiza
45.      Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 stanowi, że „[…] w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego […] zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli jest on identyczny lub podobny do wcześniejszego znaku i jest zarejestrowany dla towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, jeżeli w przypadku wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego cieszy się on renomą w danym państwie członkowskim i jeżeli używanie bez uzasadnionego powodu tego znaku towarowego przynosiłoby nienależyte korzyści z tego powodu lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy takiego wcześniejszego znaku towarowego”.
46.      Stosowanie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 podlega spełnieniu trzech łącznych warunków(14). Po pierwsze, sporne oznaczenia muszą być identyczne lub podobne. Po drugie, wcześniejszy znak wskazany w sprzeciwie musi cieszyć się renomą. Wreszcie musi zachodzić ryzyko, że użycie przez kogoś bez uzasadnionego powodu oznaczenia, w odniesieniu do którego zgłoszono znak towarowy, powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku lub powodowałoby szkodę dla nich(15).
47.      W przedmiocie pierwszego warunku – podczas gdy objęcie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 jest uzależnione od stwierdzenia takiego stopnia podobieństwa między kolidującymi ze sobą oznaczeniami, który będzie w stanie wywołać w odczuciu danego kręgu odbiorców prawdopodobieństwo wprowadzania w błąd w przypadku spornych oznaczeń, istnienie takiego prawdopodobieństwa nie jest wymagane jako przesłanka zastosowania art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia. W tym względzie Trybunał stwierdził w wyroku z dnia 10 grudnia 2015 r., El Corte Inglés/OHIM (C‑603/14 P, EU:C:2015:807, pkt 42), że art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 ogranicza się do ustanowienia wymogu, by istniejące podobieństwo było w stanie sprawić, że zainteresowany krąg odbiorców skojarzy kolidujące ze sobą oznaczenia, czyli dostrzeże między nimi związek, ale nie wymaga, aby podobieństwo było w stanie sprawić, że krąg odbiorców pomyli te oznaczenia.
48.      Spółka Tulliallan uważa, że Sąd popełnił błąd, uznając, że zainteresowany krąg odbiorców nie dostrzegłby związku między wcześniejszymi znakami a spornymi znakami towarowymi.
49.      W mojej ocenie twierdzenie spółki Tulliallan, że Sąd nie zbadał, czy zainteresowany krąg odbiorców dostrzegłby związek między spornymi oznaczeniami, jest słuszne. W rzeczy samej, uznawszy, że renoma wcześniejszych znaków nie jest przedmiotem sporu(16) oraz że spółka Tulliallan mogła powołać się na ochronę renomy wcześniejszych znaków towarowych dla usług należących do klasy 35(17), w tym usług galerii handlowej w odniesieniu do sprzedaży(18), Sąd w niewielkim stopniu odwołał się do orzecznictwa dotyczącego takiego powiązania, stwierdził, że Izba Odwoławcza w spornych decyzjach uznała, iż między znakami będącymi przedmiotem sporu nie zachodzi żadne powiązanie(19), i przystąpił do badania, czy wykorzystanie zgłoszonych znaków powodowałoby uzyskanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszych znaków lub byłoby dla nich szkodliwe.
50.      Chociaż zgadzam się z twierdzeniem spółki Tulliallan, że Sąd nie dokonał żadnego rozstrzygnięcia(20) w kwestii powiązania, to z uwagi na fakt, iż powiązanie między spornymi oznaczeniami jest zaledwie pierwszym z trzech warunków, które należy spełnić łącznie w świetle art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, brak takiej analizy sam w sobie nie jest dostateczny, by uznać, że Sąd naruszył prawo, o ile jeden z pozostałych dwóch warunków nie został spełniony(21) Ponieważ drugi z trzech wymaganych łącznie warunków, dotyczący renomy wcześniejszych znaków towarowych, uznano za spełniony(22), konieczne jest zatem rozpatrzenie twierdzenia spółka Tulliallan, iż Sąd popełnił błąd w pkt 36–45 zaskarżonych wyroków, uznając, że strona nie przedstawiła dowodów koniecznych do wykazania, że wykorzystanie zgłoszonego znaku towarowego powodowałoby uzyskanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszych znaków lub działałoby na ich szkodę(23).
51.      W przedmiocie standardu dowodzenia w związku z art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 – aby czerpać korzyści z ochrony wprowadzonej tym przepisem, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem właściciel znaku towarowego nie ma obowiązku wykazać zaistnienia faktycznego i trwającego naruszenia swego znaku towarowego. Właściciel wcześniejszego znaku towarowego winien jednak przedstawić okoliczności wykazujące duże prawdopodobieństwo zaistnienia takiego naruszenia w przyszłości(24).
52.      Osobiście nie uważam, aby spółka Tulliallan wykazała, że w pkt 44 zaskarżonych wyroków Sąd wymagał dowodu faktycznego i trwającego naruszenia wcześniejszych znaków. Jest dla mnie jasne w kontekście konkretnego odniesienia do kryteriów określonych w pkt 43 wyroku z dnia 14 listopada 2013 r., Environmental Manufacturing/OHIM (C‑383/12 P, EU:C:2013:741), zawartego w pkt 44 zaskarżonych wyroków, że Sąd wymagał zaledwie dowodu dużego prawdopodobieństwa zaistnienia naruszenia(25).
53.      W przedmiocie kwestii, czy Sąd nie uwzględnił i nie przeanalizował prawidłowo przedstawionych mu dowodów, dotyczących naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, należy przypomnieć, że Sąd w pkt 27 zaskarżonych wyroków uznał, że wcześniejsze znaki towarowe spółki Tulliallan, którymi opatrzono usługi należące do klas 35 i 36, są znane znacznej części odbiorców na istotnym rynku jako nazwa bardzo znanej w Zjednoczonym Królestwie galerii handlowej znajdującej się w centrum Londynu, w której pomieszczeniach znajdują się luksusowe butiki. Pytanie brzmi jednak, czy renoma ta odnosi się do usług należących do klasy 35, dla której zarejestrowano wcześniejsze znaki towarowe, aby spółka Tulliallan mogła korzystać z ochrony, powołując się na tę renomę.
54.      Sąd w pkt 34 zaskarżonych wyroków stwierdził, że pojęcie usługi sprzedaży detalicznej interpretowane przez Trybunał w wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425) obejmuje także usługi sprzedaży świadczone przez galerię handlową, takie jak usługi spółka Tulliallan w odniesieniu do sprzedaży prowadzonej przez najemców lokali w galerii(26). W tym zakresie spółka Tulliallan ma prawo stwierdzić, że używanie zgłoszonych znaków mogłoby powodować czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy jej wcześniejszych znaków lub działać na ich szkodę w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.
55.      Jak Sąd poprawnie zauważył w pkt 39 zaskarżonych wyroków, konieczne jest jednak wykazanie przez właściciela wcześniejszych znaków towarowych możliwości zaistnienia naruszenia. Podobnie jak w kwestii istnienia „powiązania” między danymi znakami towarowymi, również ryzyko zaistnienia naruszenia należy oceniać całościowo(27), uwzględniając czynniki określone w wyroku z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, pkt 42)(28).
56.      Wśród tych czynników można wymienić stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami; charakter towarów lub usług, dla których kolidujące ze sobą znaki zostały odpowiednio zarejestrowane, w tym stopień pokrewności i różnic między tymi towarami lub usługami oraz dany krąg odbiorców; intensywność renomy wcześniejszego znaku towarowego; stopień – samoistnego lub uzyskanego w następstwie używania – charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego i istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd(29).
57.      Można zauważyć jednak, że w wyroku z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655) słowo, którego dotyczyła sprawa, było słowem wymyślonym, ściśle wiązanym przez odbiorców ze stroną powodową w sprawie, a mianowicie Intel Corporation Inc. oraz z komputerami, towarami powiązanymi z komputerem i świadczonymi przez spółkę usługami. Z kolei słowo „Burlington” nie jest wcale w języku angielskim słowem niepopularnym i odnosi się do różnych desygnatów geograficznych, jak również handlowych, w różnych państwach anglojęzycznych(30). Człon „Burlington” występuje w nazwach wielu miast i miasteczek zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Kanadzie. Burlington Road jest bardzo znaną ulicą blisko centrum Dublina; słowo „Burlingon” pojawia się również oczywiście w nazwach innych znanych miejsc blisko galerii należącej do spółka Tulliallan w Londynie, takich jak Burlington Gardens czy Burlington House(31).
58.      Można mimo wszystko uznać, że słowo „Burlington” jest dostatecznie nietypowym słowem, aby przywoływać ewentualne powiązanie przez zainteresowany krąg odbiorców wcześniejszych znaków i znaku zgłaszanego, chociaż taka grupa osób nie zostaje wprowadzona – lub przynajmniej nie musi zostać wprowadzona – w błąd(32).
59.      Tym niemniej, jak zauważył Trybunał w wyroku z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, pkt 69–71) i jak wspomniałem już w pkt 50 niniejszej opinii, istnienie takiego powiązania nie jest samo w sobie wystarczające, aby stwierdzić, że prawdopodobne jest, iż aktualne lub przyszłe użycie późniejszego znaku spowoduje czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku lub będzie działać na ich szkodę. Jak zauważono w pkt 71 wyroku z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655), istnienie związku między kolidującymi ze sobą znakami nie zwalnia uprawnionego z wcześniejszego znaku z obowiązku dowiedzenia faktycznego i trwającego naruszenia jego znaku lub wykazania dużego prawdopodobieństwa zaistnienia takiego naruszenia w przyszłości.
60.      W tej newralgicznej kwestii zgadzam się z zawartym w pkt 44 i 45 zaskarżonych wyroków rozstrzygnięciem Sądu, że ryzyko naruszenia nie zostało w rzeczywistości wykazane przez spółkę Tulliallan. Dochodzę do tego wniosku z powodów przedstawionych poniżej.
61.      Po pierwsze, Sąd zauważył w pkt 45 zaskarżonych wyroków, iż atrakcyjność handlowa galerii jest ściśle związana z usługami świadczonymi przez najemców galerii, a nie wyłącznie z nazwą galerii(33). Zauważył on też, że nazwa ta była związana z innymi bardzo dobrze znanymi miejscami usytuowanymi obok galerii, jak przykładowo Burlington Gardens. Zatem w przeciwieństwie do sytuacji, której dotyczył wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655), w której – powtórzmy – badane słowo zostało wymyślone i było ściśle wiązane przez odbiorców z towarami i usługami spółki powodowej, słowo „Burlington” nie było słowem wymyślonym. Co więcej, jak już zauważyłem, funkcjonuje ono jako określenie miejsc w Zjednoczonym Królestwie, Irlandii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a ponadto jest już używane przez szereg różnych producentów i usługodawców.
62.      Wbrew uwagom spółki Tulliallan nie uważam, aby nieistotne było, iż „Burlington” to również nazwa innych znanych miejsc nieopodal galerii Burlington. Czynnik ten jest istotny przy ogólnej ocenie i może świadczyć o tym, że późniejsze znaki towarowe wcale nie przywołują na myśl wcześniejszych znaków towarowych tak szybko i silnie, co zmniejsza prawdopodobieństwo, że aktualne i przyszłe używanie późniejszych znaków będzie skutkować czerpaniem nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działać na ich szkodę(34).
63.      Po drugie, jak zauważył Sąd w pkt 45 zaskarżonych wyroków, okoliczność, że inny podmiot gospodarczy może używać znaku towarowego zawierającego termin „Burlington” dla towarów podobnych do towarów sprzedawanych w galerii spółki Tulliallan, sama w sobie nie może spowodować rzeczywistego ryzyka naruszenia renomy jej znaków towarowych, gdy atrakcyjność handlowa galerii ma ścisły związek z renomą i sytuacją najemców galerii i świadczonych przez nich usług(35). Może się zdarzyć, co już uznałem, że przeciętny konsument, widząc słowo „Burlington” użyte w odniesieniu do artykułów związanych z modą, których producentem jest spółka BF, powiąże je z londyńską galerią spółki Tulliallan. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, aby fakt ten sam w sobie mógł zmienić postępowanie gospodarcze przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których zarejestrowano wcześniejsze znaki, na skutek używania późniejszych znaków(36). Nawet jeżeli sprawa spółki Tulliallan jest rozpatrywana w wersji skrajnej, niewiele przemawia za tym, by zakładać, że przykładowo zwracający uwagę na marki konsument towarów wysokiej jakości mieszkający w Londynie zostanie zniechęcony do odwiedzania galerii spółki Tulliallan jedynie z tego powodu, że natrafi na artykuły związane z modą lub też inne towary noszące nazwę „Burlington” w innych punktach sprzedaży detalicznej.
64.      W związku z powyższym należy moim zdaniem oddalić ten argument jako bezzasadny.
2.      Uchybienie proceduralne
65.      Spółka Tulliallan uważa, że Sąd naruszył prawo w pkt 46 zaskarżonych wyroków, odrzucając jako bezzasadne jej twierdzenie, że zaskarżone decyzje były obarczone błędem, ponieważ Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę pism przedstawionych przez stronę.
66.      Wystarczy w tym miejscu zauważyć, że spółka Tulliallan zasadniczo powtarza argument, który przedstawiła już przed Sądem, jednocześnie nie wskazując naruszenia prawa, którego Sąd miał się dopuścić w odpowiedzi na ten argument w pkt 46 zaskarżonych wyroków.
67.      Zgodnie bowiem z art. 256 ust. 1 akapit drugi TFUE oraz z art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odwołanie ogranicza się do kwestii prawnych. Zgodnie z art. 169 ust. 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem podnoszone zarzuty i argumenty prawne muszą wskazywać precyzyjnie motywy orzeczenia Sądu, które wnoszący odwołanie kwestionuje. Wymóg ten nie jest spełniony w przypadku odwołania, w którym bez choćby konkretnego wskazania naruszenia prawa, które miało być popełnione przy wydawaniu wyroku będącego przedmiotem odwołania, strona ogranicza się do powtórzenia zarzutów i argumentów przedstawionych wcześniej Sądowi(37).
68.      Wynika z tego, że argument ten winien zostać oddalony jako niedopuszczalny.
69.      Uważam, że Trybunał powinien oddalić pierwszy zarzut jako częściowo nieuzasadniony, a częściowo niedopuszczalny.
B.      W przedmiocie zarzutu trzeciego
1.      Argumenty stron
70.      W zarzucie trzecim spółka Tulliallan podnosi, że Sąd naruszył art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 dotyczący ryzyka wprowadzenia w błąd.
71.      Spółka Tulliallan zauważa, że w pkt 48 wyroku z dnia 11 października 2017 r., EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750) Trybunał orzekł, że wymóg z wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), by zgłaszający znak towarowy dla „usług sprzedaży detalicznej” musiał określić towary lub rodzaj towarów, których dotyczą usługi, nie ma zastosowania do znaków towarowych przyznanych przed wydaniem wyroku w tamtej sprawie. Spółka Tulliallan uważa, że wyrok z dnia 11 października 2017 r., EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750), który opiera się na zasadzie pewności prawa, powinien mieć zastosowanie zarówno do specyfikacji opublikowanych przed wyrokiem z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), jak i po prostu zgłoszonych, w odniesieniu do których EUIPO nie wymagał jednak zmiany(38), w analizowanym okresie po wspomnianym wyroku. Według spółki Tulliallan niespójne z zasadą pewności prawa byłoby, gdyby zgłaszający znak w tamtym czasie, spełniwszy wymogi dla rejestracji znaków, z mocą wsteczną uzyskały decyzję Trybunału, która wpływałaby na prawa między momentem dokonania zgłoszenia a udzieleniem ochrony(39).
72.      Spółka Tulliallan twierdzi także, że Sąd popełnił w każdym razie błąd w analizie wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425, pkt 48–51). Uważa ona, że zakres sprawy jest bardzo ograniczony, ponieważ dotyczy usług sprzedaży detalicznej i wymogów określenia tych usług. Wymóg ten nie ma zastosowania do zgłoszeń usług galerii handlowej. Spółka Tulliallan nie ma zatem obowiązku określenia towarów, do których odnoszą się usługi galerii handlowej.
73.      Spółka Tulliallan argumentuje również alternatywnie, że jeżeli wyrok z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425) ma zastosowanie do jej wcześniejszych znaków towarowych, to Sąd popełnił błąd, uznając, że wyrok w sposób konieczny wykluczał stwierdzenie łudzącego podobieństwa. Zdaniem spółki Tulliallan wyrok z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425) nie wymusza takiego ograniczenia: zawiera on wytyczne dotyczące formy zgłoszenia, która czyniłaby analizę łudzącego podobieństwa prostszą; nie uniemożliwia on natomiast właścicielowi wcześniejszego znaku skorzystania z ochrony przewidzianej art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w odniesieniu do późniejszego łudząco podobnego zgłoszenia.
74.      Spółka Tulliallan uważa zatem, że Sąd powinien był orzec, iż wyrok z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425) nie zakazuje stwierdzenia w niniejszej sprawie łudzącego podobieństwa, a Izba Odwoławcza popełniła błąd, dochodząc do przeciwnego wniosku. Sąd „powinien był zatem przeprowadzić analizę podobieństwa odpowiednich znaków bez wprowadzania niejasności powodowanych wpływem” wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425) lub skierować sprawę do ponownego rozpoznania w tym celu przez Izbę Odwoławczą.
75.      EUIPO uważa, że zarzut oparty na art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 jest uzasadniony w odniesieniu do trzech wcześniejszych brytyjskich znaków towarowych w świetle wyroku z dnia 11 października 2017 r., EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750). Uważa jednak, że zarzut ten jest nieuzasadniony w odniesieniu do wcześniejszego unijnego znaku towarowego.
76.      Spółka BF i EUIPO uważają więc, że zarzut ten powinien zostać oddalony.
2.      Analiza
a)      Stosowanie ratione temporis wyroku Praktiker
77.      Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 stanowi, że znaku towarowego nie rejestruje się w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
78.      Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że do celów stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zakłada jednoczesne istnienie identyczności lub podobieństwa między zgłoszonym a wcześniejszym znakiem towarowym, a także identyczności lub podobieństwa między towarami lub usługami, dla których dokonuje się zgłoszenia, a tymi, dla których został zarejestrowany wcześniejszy znak towarowy, przy czym powyższe przesłanki mają charakter kumulatywny(40).
79.      Sąd przypomniał w pkt 70 zaskarżonych wyroków, że dla usług sprzedaży detalicznej należących do klasy 35 konieczne jest precyzyjne wskazanie towarów oferowanych na sprzedaż. Mając na uwadze, że spółka Tulliallan nie określiła towarów objętych „usługami galerii handlowej” zgodnie z wyrokiem z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte  (C‑418/02, EU:C:2005:425), Sąd uznał, że nie można stwierdzić podobieństwa między usługami, dla których zarejestrowano wcześniejsze znaki towarowe, a usługami, których dotyczyły zgłaszane znaki towarowe, dlatego też oddalił zarzut oparty na art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 i prawdopodobieństwie wprowadzenia w błąd.
80.      W pkt 49 i 50 wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte  (C‑418/02, EU:C:2005:425) Trybunał orzekł, że dla zarejestrowania znaku towarowego w odniesieniu do usług świadczonych w ramach handlu detalicznego nie jest konieczne szczegółowe wskazanie usługi lub usług. Do ich identyfikacji wystarczające jest użycie ogólnych sformułowań, takich jak „wyselekcjonowanie różnych produktów […], tak by umożliwić konsumentom ich obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach”. Trybunał podkreślił jednak, że zgłaszający znak towarowy musi jednak określić towary lub rodzaje towarów, których dotyczą usługi. Z orzeczenia tego wynika jasno, że określenie towarów lub rodzajów towarów jest obowiązkowe i, wbrew twierdzeniom spółki Tulliallan, nie chodzi jedynie o wygodę(41).
81.      Zakres ratione temporis wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425) został ograniczony w pkt 45 i 46 wyroku z dnia 11 października 2017 r., EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750), gdzie Trybunał stwierdził, że aby zapewnić zgodność z zasadą pewności prawa i zasadą ochrony uzasadnionych oczekiwań, linia orzecznicza wywodząca się z pkt 49 i 50 wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425) dotyczy wyłącznie zgłaszania jako unijnych znaków towarowych i nie dotyczy zakresu ochrony przyznanej przez znak towarowy zarejestrowany w momencie ogłoszenia tego wyroku. Trybunał orzekł w związku z powyższym, że na zakres ochrony znaku towarowego zarejestrowanego przed wydaniem wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425) nie może mieć wpływu orzecznictwo wywodzące się z tego wyroku, ponieważ dotyczy on tylko nowych zgłoszeń rejestracji unijnych znaków towarowych(42).
82.      W mojej ocenie, zważywszy, że trzy wcześniejsze znaki towarowe występujące w niniejszej sprawie, a mianowicie brytyjski znak towarowy nr 2314342, brytyjski znak towarowy nr 2314343 oraz brytyjski znak towarowy nr 2330341(43) zostały zarejestrowane w 2003 r., tj. przed wydaniem wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), z wyroku z dnia 11 października 2017 r.,  EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750)(44) wynika jasno, że Sąd naruszył prawo, stwierdzając w pkt 70 zaskarżonych wyroków, iż spółka BF miała obowiązek określić towary lub rodzaje towarów, do których odnoszą się usługi sprzedaży detalicznej należące do klasy 35. Co więcej, Sąd popełnił błąd w pkt 71 zaskarżonych wyroków, uznając, że w związku z niewskazaniem towarów lub rodzajów towarów nie można ustalić podobieństwa lub komplementarności między usługami, do których odnoszą się wcześniejsze znaki towarowe, a towarami, do których odnosi się zgłoszony znak.
83.      Uważam zatem, że zarzut ten powinien zostać uwzględniony w odniesieniu do brytyjskiego znaku towarowego nr 2314342, brytyjskiego znaku towarowego nr 2314343 oraz brytyjskiego znaku towarowego nr 2330341.
84.      Zgodnie z art. 61 statutu Trybunału „jeśli odwołanie jest zasadne, Trybunał uchyla orzeczenie Sądu. Może on wydać orzeczenie ostateczne w sprawie, jeśli stan postępowania na to pozwala, lub skierować sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd”.
85.      W mojej ocenie stan postępowania nie pozwala Trybunałowi na wydanie ostatecznego wyroku w odniesieniu do zarzutu trzeciego. Wynika z tego z kolei, iż zarzut trzeci w odniesieniu do brytyjskiego znaku towarowego nr 2314342, brytyjskiego znaku towarowego nr 2314343 oraz brytyjskiego znaku towarowego nr 2330341 powinien zostać ponownie skierowany do rozpoznania przez Sąd. Sąd musi zatem co do zasady ponownie ocenić, czy istnieje ryzyko pomylenia trzech wcześniejszych brytyjskich znaków oraz znaków zgłaszanych przez spółkę BF. Z akt sprawy przedłożonych Trybunałowi wynikałoby jednak, że decyzje wydziału sprzeciwów i sporne decyzje były z przyczyn proceduralnych wydane wyłącznie na podstawie badania wcześniejszego unijnego znaku towarowego nr 3618857, który nie był przedmiotem dowodu używania. Wynikałoby z tego zatem, że Sąd może być zmuszony do ponownego skierowania sprawy do EUIPO. O tym jednakże zadecyduje sam Sąd.
86.      Osobiście uważam jednak, że skoro unijny graficzny znak towarowy nr 3618857 zarejestrowano w dniu 16 października 2006 r., a więc po wydaniu wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), to nie ma zastosowania zawarte w wyroku 11 października 2017 r., EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750) rozstrzygnięcie co do wyjątkowego(45) ograniczenia stosowania ratione temporis wcześniejszego wyroku ze względu na – między innymi – pewność prawa.
87.      Chociaż art. 48 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 stanowi, że unijny znak towarowy nie może być zmieniony w rejestrze w okresie rejestracji lub w trakcie jej przedłużenia(46), to z kolei art. 43 ust. 1 tego rozporządzenia stanowi również, że zgłaszający znak towarowy może w każdej chwili ograniczyć zawarty w nim wykaz towarów lub usług(47). Określający towary lub rodzaje towarów, do których odnoszą się usługi sprzedaży detalicznej, zgłaszający znak towarowy de facto ogranicza(48) zgodnie z art. 43 rozporządzenia nr 207/2009 zakres własnego zgłoszenia znaku towarowego(49). Spółka BF miała zatem możliwość zmienić swoje zgłoszenie w związku z unijnym znakiem graficznymi nr 3618857 w następstwie wydanego wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425) nawet po zakończeniu postępowania w sprawie sprzeciwu w związku z tym zgłoszeniem, określając towary lub rodzaje towarów, których dotyczyły usługi sprzedaży detalicznej uwzględnione w klasie 35.
b)      Stosowanie wyroku Praktiker do galerii handlowych w kontekście unijnego znaku graficznego nr 3618857
88.      Spółka Tulliallan uważa, że Sąd naruszył prawo, stosując wyrok z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), ponieważ tamta sprawa dotyczyła konkretnie określenia usług sprzedaży detalicznej, podczas gdy niniejsza sprawa dotyczy wcześniejszych znaków, które odnoszą się do usług galerii handlowej.
89.      W tym względzie spółka Tulliallan stwierdza, że podtrzymuje swoje stanowiska przedstawione Sądowi w dniu 22 marca 2016 r.
90.      W mojej ocenie argument ten należy oddalić jako niedopuszczalny, jako że spółka Tulliallan nie postąpiła zgodnie z art. 169 ust. 2 regulaminu postępowania przez Trybunałem. Spółka Tulliallan nie określiła precyzyjnie, które punkty zaskarżonych wyroków kwestionuje. Co więcej, należy przypomnieć, że wymóg ten nie jest spełniony w przypadku odwołania, w którym bez choćby konkretnego wskazania naruszenia prawa, które miało zostać popełnione przy wydawaniu wyroku będącego przedmiotem odwołania, strona ogranicza się do powtórzenia zarzutów i argumentów przedstawionych wcześniej Sądowi(50).
91.      Spółka Tulliallan uważa ponadto lub alternatywnie, że wyrok z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425) ma ograniczony zakres i nie przewiduje wymogu określenia towarów lub rodzajów towarów w przypadku usług galerii handlowej.
92.      Uważam to twierdzenie, które de facto dotyczy wyłącznie unijnego znaku towarowego nr 3618857(51), za nieskuteczne i niezasługujące na uwzględnienie.
93.      W pkt 34 zaskarżonych wyroków Sąd orzekł – mając na względzie brzmienie opisu klasy 35 – że pojęcie usługi sprzedaży detalicznej interpretowane przez Trybunał w pkt 34 wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte  (C‑418/02, EU:C:2005:425) obejmuje także usługi sprzedaży świadczone przez galerię handlową.
94.      Osobiście jednak mam poważne wątpliwości co do poprawności tego ustalenia dokonanego przez Sąd.
95.      Pragnę zauważyć w tym względzie, że w pkt 34 wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte  (C‑418/02, EU:C:2005:425) Trybunał stwierdza, że „celem handlu detalicznego jest sprzedaż towarów konsumentom”, Handel ten obejmuje, poza czynnością prawną w postaci sprzedaży, wszelkie działania podejmowane przez przedsiębiorcę w celu zachęcenia do zakupu. Działania te polegają w szczególności na wyselekcjonowaniu asortymentu towarów oferowanych do sprzedaży oraz zaproponowaniu różnych świadczeń, mających na celu skłonienie konsumenta do zawarcia umowy sprzedaży z zainteresowanym kupcem, a nie z jego konkurentem”(52).
96.      Z jednolitej wykładni Trybunału wynika(53) jasno, że „usługi sprzedaży detalicznej” uwzględnione w klasie 35 nie mogą jednak odnosić się do usług galerii handlowej, ponieważ podmiot świadczący te usługi nie prowadzi w rzeczywistości handlu danymi towarami. Podmiot ten świadczy raczej usługi na rzecz przedsiębiorców handlujących towarami, które w mojej ocenie znacząco różnią się od usług sprzedaży detalicznej uwzględnionych w klasie 35, i uwzględniono je de facto w innej klasie. Przykładowo zatem usługi galerii handlowej mogłyby obejmować najem powierzchni sklepowych w ramach klasy 36 oraz świadczenie usług reklamowych i promocyjnych w ramach klasy 35.
97.      Pomimo moich wątpliwości w kwestii tego, czy usługi galerii handlowej zawierają się w pojęciu usług detalicznych w ramach klasy 35, pragnę zauważyć, że sama spółka Tulliallan nie zakwestionowała odpowiednio rozstrzygnięcia Sądu zawartego w pkt 34 zaskarżonych wyroków w niniejszych odwołaniach, a EUIPO ani spółka BF nie zakwestionowały tego rozstrzygnięcia w odwołaniu wzajemnym.
98.      Mając na uwadze, że spółka Tulliallan nie odwołała się odpowiednio od rozstrzygnięcia Sądu, iż usługi galerii handlowej zawierają się w pojęciu usług sprzedaży detalicznej uwzględnionych w klasie 35(54), uważam, że Trybunał nie może w ramach niniejszego postępowania uchylić rozstrzygnięcia Sądu zawartego w pkt 72 zaskarżonych wyroków, w myśl którego wymóg określenia towarów lub usług, do których odnoszą się usługi sprzedaży detalicznej, zawarty w pkt 50 wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), ma zastosowanie również do usług galerii handlowej. Niestosowne byłoby przyjęcie, że usługi galerii handlowej są zawarte w pojęciu usług sprzedaży detalicznej uwzględnionych w klasie 35, bez wymagania określenia towarów lub rodzajów towarów, do których odnoszą się powiązane usługi sprzedaży detalicznej uwzględnione w klasie 35, zgodnie z jasnymi warunkami pkt 50 wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425). Uważam zatem, że Trybunał nie może uznać, iż Sąd w pkt 71 zaskarżonych wyroków naruszył prawo, uznając, że nieokreślenie towarów uniemożliwia stwierdzenie podobieństwa, a przez to prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do usług, do których odnosi się wcześniejszy znak towarowy, w tym przypadku unijny znak graficzny nr 3618857, oraz towarów, do których odnoszą się zgłaszane znaki.
99.      Uważam zatem, że zarzut trzeci powinien zostać uwzględniony w odniesieniu do brytyjskiego znaku towarowego nr 2314342, brytyjskiego znaku towarowego nr 2314343 oraz brytyjskiego znaku towarowego nr 2330341, zaś oddalony w odniesieniu do unijnego graficznego znaku towarowego nr 3618857.
V.      Wnioski
100. W świetle powyższych rozważań proponuję, aby Trybunał:
–        oddalił zarzut pierwszy jako częściowo nieuzasadniony, a częściowo niedopuszczalny;
–        uwzględnił zarzut trzeci w odniesieniu do brytyjskiego znaku towarowego nr 2314342, brytyjskiego znaku towarowego nr 2314343 oraz brytyjskiego znaku towarowego nr 2330341, a zatem i uchylił w tym zakresie wyroki Sądu Unii Europejskiej z dnia 6 grudnia 2017 r., Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T‑120/16, EU:T:2017:873); Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion  (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T‑121/16, niepublikowany, EU:T:2017:872); Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion  (Burlington), (T‑122/16, niepublikowany, EU:T:2017:871); oraz Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T‑123/16, niepublikowany, EU:T:2017:870);
–        odrzucił zarzut trzeci w odniesieniu do unijnego graficznego znaku towarowego nr 3618857;
–        przekazał sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania;
–        zastrzegł rozstrzygnięcie o kosztach do orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.
1      Język oryginału: angielski.
2      W odniesieniu do towarów z klasy 35 i 36 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.
3      W odniesieniu do towarów z klasy 35, 36 i 41.
4      W odniesieniu do towarów z klasy 35, 36 i 41.
5      W odniesieniu do towarów z klasy 35, 36 i 41.
6      Zgłoszenia dokonano w odniesieniu do towarów z klasy 3, 14, 18 i 25. Sprzeciw spółki Tulliallan ograniczony jest do pierwszych trzech klas.
7      Dz.U. 2009, L 78, s. 1. Rozporządzenie nr 207/2009 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1).
8      W odwołaniach spółka Tulliallan żąda od Trybunału uchylenia wyroków Sądu Unii Europejskiej z dnia 6 grudnia 2017 r., Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T‑120/16, EU:T:2017:873), Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL)  (T‑121/16, niepublikowanego, EU:T:2017:872), Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T‑122/16, niepublikowanego, EU:T:2017:871) oraz Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T‑123/16, niepublikowanego, EU:T:2017:870) (zwanych dalej „zaskarżonymi wyrokami”), w których Sąd oddalił wniosek spółka Tulliallan o stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 11 stycznia 2016 r. (sprawy R 94/2014‑4, R 2501/2013‑4, R 2409/2013‑4 i R 1635/2013‑4) dotyczących czterech postępowań w sprawie sprzeciwu między spółkami Tulliallan a BF (zwanych dalej „zaskarżonymi decyzjami”). Spółka BF w postępowaniu przez Sądem i w niniejszych odwołaniach występuje w roli interwenienta.
9      Zobacz pkt 34 zaskarżonych wyroków.
10      Zobacz pkt 44 zaskarżonych wyroków.
11      W tej kwestii Sąd orzekł w pkt 34 zaskarżonych wyroków, że ze względu na brzmienie klasy 35 pojęcie usługi sprzedaży detalicznej interpretowane przez Trybunał w wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425) obejmuje także usługi sprzedaży świadczone przez galerię handlową.
12      Zobacz pkt 27 zaskarżonych wyroków.
13      Wyroki: z dnia 10 maja 2012 r., Rubinstein i L’Oréal/OHIM  (C‑100/11 P, EU:C:2012:285, pkt 93); z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, pkt 38, 76, 77).
14      Wyrok z dnia 28 czerwca 2018 r.,  EUIPO/Puma (C‑564/16 P, EU:C:2018:509, pkt 54). Zobacz również pkt 20 zaskarżonych wyroków.
15      Wyrok z dnia 16 stycznia 2018 r., Starbucks/EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS) (T‑398/16, niepublikowany, EU:T:2018:4, pkt 75).
16      Zobacz pkt 27 zaskarżonych wyroków, w których Sąd stwierdził, że „z akt sprawy wynika, że wcześniejsze znaki towarowe [spółki Tulliallan], którymi oznaczono usługi należące do klas 35 i 36, są znane znacznej części odbiorców na istotnym rynku jako nazwa bardzo znanej w Zjednoczonym Królestwie galerii handlowej znajdującej się w centrum Londynu, w której pomieszczeniach znajdują się luksusowe butiki. Ponieważ owa renoma wcześniejszych znaków towarowych [spółki Tulliallan] nie jest kwestionowana przez strony, kwestią powstającą w niniejszym wypadku jest ostatecznie to, czy wspomniana renoma faktycznie odpowiada usługom należącym do klasy 35, dla których zarejestrowano wcześniejsze znaki towarowe, tak aby skarżąca mogła zgodnie z prawem skorzystać z ochrony wynikającej z rozpatrywanej renomy”.
17      Zobacz pkt 35 zaskarżonych wyroków.
18      Zobacz pkt 34 zaskarżonych wyroków.
19      Zobacz pkt 36 zaskarżonych wyroków.
20      Nie jest w tym względzie wystarczające przytoczenie orzecznictwa w tej kwestii, bez zastosowania orzecznictwa względem faktów i okoliczności występujących w niniejszej sprawie.
21      Zatem istnienie powiązania w opinii odbiorców jest warunkiem koniecznym w świetle art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, ale nie jest samo w sobie wystarczające. Zobacz podobnie wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, pkt 31, 32).
22      Zobacz pkt 27 zaskarżonych wyroków. Pragnę zauważyć, że spółka Tulliallan kwestionuje ustalenia Sądu w przedmiocie zakresu renomy jej wcześniejszych znaków towarowych. W przedmiocie renomy spółka Tulliallan uważa, że przeciętny konsument w sposób naturalny wiązałby wcześniejsze znaki „Burlington” z dostarczaniem detalicznych towarów luksusowych, w szczególności towarów takich jak biżuteria, galanteria skórzana i perfumy, ponieważ w świetle dowodów to z nich galeria Burlington Arcade jest szczególnie znana, a nie – jak stwierdził Sąd w pkt 34 zaskarżonych wyroków – z renomy galerii handlowej w rozumieniu „usług sprzedaży detalicznej” dla celów wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425).
23      Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 odnosi się do trzech odrębnych rodzajów ryzyka: że wykorzystanie bez uzasadnionego powodu zgłoszonego znaku towarowego, po pierwsze, działa na szkodę odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego, po drugie – działa na szkodę renomy wcześniejszego znaku towarowego lub – po trzecie – powoduje czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego. W pkt 92 wyroku z dnia 20 września 2017 r., The Tea Board/EUIPO (od C‑673/15 P do C‑676/15 P, EU:C:2017:702) Trybunał uznał, że oceny różnorakiego prawdopodobieństwa w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 dokonuje się w badaniu, którego kryteria niekoniecznie się pokrywają. W tym względzie istnienie prawdopodobieństwa, że zaistnieją naruszenia w postaci działania na szkodę charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego, należy oceniać w odniesieniu do sposobu rozumowania właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany. Natomiast istnienie naruszenia polegającego na czerpaniu nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy wcześniejszego znaku towarowego w zakresie, w jakim jest zakazane czerpanie korzyści z tego znaku przez właściciela późniejszego znaku towarowego, powinno być oceniane z uwzględnieniem sposobu rozumowania przeciętnego, właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego konsumenta towarów lub usług, dla których ten późniejszy znak został zgłoszony do rejestracji. Pragnę zauważyć, że spółka Tulliallan przyjmuje, że chociaż Sąd w zaskarżonych wyrokach koncentruje się na nienależnej korzyści, to rozważał również osłabienie, a więc działanie na szkodę odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszych znaków towarowych.
24      Wyrok z dnia 10 maja 2012 r., Rubinstein i L’Oréal/OHIM  (C‑100/11 P, EU:C:2012:285, pkt 93 i przytoczone tam orzecznictwo).
25      Zobacz również pkt 39 zaskarżonych wyroków.
26      Jak zaznaczyłem w pkt 94 i nast. niniejszej opinii, mam poważne wątpliwości co do poprawności tego ustalenia dokonanego przez Sąd. Mając jednak na uwadze, że ustalenie to nie zostało odpowiednio zakwestionowane przez spółkę Tulliallan ani nie stało się przedmiotem odwołania wzajemnego wniesionego przez EUIPO lub samą BF, dla celów niniejszego odwołania należy je uznać.
27      Zobacz wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, pkt 79), w którym Trybunał apelował o ocenę globalną.
28      Czynniki te nie wystarczą, aby dowieść, że używanie późniejszego znaku powoduje lub może powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działa lub może działać na ich szkodę. Zobacz wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, pkt 80).
29      Wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation  (C‑252/07, EU:C:2008:655, pkt 42, 79, 80).
30      Proste wyszukiwanie w Internecie pokazuje, że w Stanach Zjednoczonych istnieje wiele punktów sprzedaży detalicznej z członem „Burlington” w nazwie. Co więcej, znalazłem też w Paryżu (Francja) przychodnię lekarską, która w swojej nazwie miała „Burlington”.
31      Fakty te wskazywałyby, że termin „Burlington” nie jest ani unikalny, ani sam w sobie odróżniający.
32      Wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, pkt 30). Pragnę przypomnieć, że Sąd w niniejszym postępowaniu nie stwierdził takiego powiązania.
33      Wbrew zarzutom spółki Tulliallan uważam, że takie rozstrzygnięcie w kwestii faktów dokonane przez Sąd nie jest nieistotne.
34      Zobacz analogicznie wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, pkt 67, 68).
35      Spółka Tulliallan uważa, że renoma znaków towarowych sklepów w galerii nie miała znaczenia dla spornego zagadnienia, a Sąd nie powinien był brać jej pod uwagę. Osobiście zgadzam się z tym twierdzeniem. Należy jednak podkreślić, że Sąd stwierdził jedynie – w mojej ocenie zresztą prawidłowo – że kwestią, która ma znaczenie dla celów art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, jest wcześniejszy znak towarowy, a nie inne zagadnienia lub okoliczności zewnętrzne, jak towary lub usługi najemców galerii.
36      Zobacz wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, pkt 77).
37      Wyrok z dnia 21 marca 2019 r., Eco-Bat Technologies i in./Komisja  (C‑312/18 P, niepublikowany, EU:C:2019:235, pkt 31, 35).
38      OHIM (wówczas).
39      Spółka Tulliallan zauważa, że „znaczenie [wyroku z dnia 11 października 2017 r., EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750)] jest takie, że trzy znaki występujące w sprawie [brytyjski znak towarowy nr] 2314342, [brytyjski znak towarowy nr] 2314343 oraz [brytyjski znak towarowy nr] 2330341 zostały zarejestrowane przed wydaniem [wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425)], zatem w każdym wypadku nie podlegają wymogom określonym w [wyroku z dnia 11 października 2017 r., EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750)].  Dla czwartego znaku [unijnego znaku graficznego nr 3618857] termin na wniesienie sprzeciwu upłynął przed wydaniem [wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425)], a znak zarejestrowano w dniu 16 października 2006 r.; zgodnie z zasadami leżącymi u podstaw [wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte  (C‑418/02, EU:C:2005:425)], podnosi się, że prawidłowa wykładnia [wyroku z dnia 11 października 2017 r., EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750)]  jest taka, że [wyrok z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte  (C‑418/02, EU:C:2005:425)] również nie ma zastosowania do tego unijnego znaku towarowego”.
40      Wyrok z dnia 20 września 2017 r., The Tea Board/EUIPO (od C‑673/15 P do C‑676/15 P, EU:C:2017:702, pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo).
41      W mojej ocenie pkt 51 wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425) służy wyjaśnieniu celu obowiązku, nie ograniczając w żaden sposób jego zakresu.
42      Wyrok z dnia 11 października 2017 r., EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750, pkt 48). Zobacz podobnie wyrok z dnia 16 lutego 2017 r., Brandconcern/EUIPO i Scooters India (C‑577/14 P, EU:C:2017:122, pkt 31).
43      Zobacz pkt 11 powyżej.
44      Wydany prawie 2 miesiące przed zaskarżonymi wyrokami.
45      Zobacz opinia rzecznika generalnego N. Wahla w sprawie EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:383, pkt 54).
46      Zobacz również ograniczone wyjątki dozwolone art. 48 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, o ile zmiana nie wpływa w istotny sposób na tożsamość znaku towarowego, jaki został pierwotnie zarejestrowany, ani nie rozszerza wykazu towarów lub usług (w odniesieniu do tej ostatniej kwestii zob. art. 43 ust. 2 tego rozporządzenia).
47      W art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 wprost zakazano rozszerzania wykazu towarów lub usług.
48      Ponieważ w mojej ocenie praktycznie niemożliwe byłoby wskazanie wszystkich znanych towarów lub choćby rodzajów towarów, każda lista ma charakter ograniczający.
49      Zobacz analogicznie opinia rzecznika generalnego M. Camposa Sáncheza-Bordony w sprawie Brandconcern/EUIPO (C‑577/14 P, EU:C:2016:571, pkt 67, 68).
50      Wyrok z dnia 21 marca 2019 r., Eco-Bat Technologies i in./Komisja  (C‑312/18 P, niepublikowany, EU:C:2019:235, pkt 31, 35).
51      Opis usług klasy 35 dla tego znaku towarowego przedstawia się następująco: „Usługi reklamowe i promocyjne oraz odpowiadające im usługi informacyjne; grupowanie, na rachunek osób trzecich, różnych towarów, umożliwiające klientom ujrzenie i nabycie ich na dogodnych warunkach w sieci sklepów niewyspecjalizowanej sprzedaży detalicznej”. Podkreślenie własne.
52      Podkreślenie własne.
53      Zobacz wyrok z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425, pkt 33).
54      Zobacz pkt 34 zaskarżonych wyroków.