62010TJ0424
WYROK SĄDU (czwarta izba)
z dnia 7 lutego 2012 r. (
*1
)
„Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Graficzny wspólnotowy znak towarowy przedstawiający prostokąt ze słoniem — Wcześniejsze graficzne międzynarodowe i krajowe znaki towarowe przedstawiające słonia i słowny krajowy znak towarowy elefanten — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Charakter odróżniający wcześniejszych znaków towarowych”
W sprawie T-424/10
Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport, z siedzibą w Dietikon (Szwajcaria), reprezentowana przez O. Rauschera, adwokata,
strona skarżąca,
przeciwko
Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez G. Mannucciego, działającego w charakterze pełnomocnika,
strona pozwana,
w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest
Sisma SpA, z siedzibą w Mantui (Włochy), reprezentowana przez F. Caricata, adwokata,
interwenient,
mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 15 lipca 2010 r. (sprawa R 1638/2008-4), dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia między Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport a Sisma SpA,
SĄD (czwarta izba),
w składzie: I. Pelikánová (sprawozdawca), prezes, K. Jürimäe i M. van der Woude, sędziowie,
sekretarz: E. Coulon,
po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 18 września 2010 r.,
po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 23 lutego 2011 r.,
po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 4 lutego 2011 r.,
uwzględniając postanowienie z dnia 28 kwietnia 2011 r. odmawiające wydania zgody na złożenie repliki,
uwzględniając, że w terminie miesiąca od dnia powiadomienia stron o zakończeniu procedury pisemnej nie wpłynął żaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy, na podstawie sprawozdania sędziego sprawozdawcy i w zastosowaniu art. 135a regulaminu postępowania przed Sądem, orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia części ustnej postępowania,
wydaje następujący
Wyrok
Okoliczności powstania sporu
1
Interwenient, Sisma SpA, jest właścicielem graficznego wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego pod numerem 4279295 (zwanego dalej „spornym znakiem towarowym”), którego zgłoszenie zostało złożone w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) w dniu 9 lutego 2005 r. na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)]. Sporny znak towarowy został zarejestrowany w dniu 30 listopada 2006 r. między innymi dla towarów należących do klas 24 i 25 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadających dla każdej z tych klas następującemu opisowi:
—
klasa 24: „Tekstylia; tkaniny elastyczne; przylepne (tkaniny) przyklejane na gorąco; tkaniny imitujące skóry zwierzęce; tkaniny wełniane; koce; pledy podróżne; obrusy z ceraty; artykuły tekstylne; tapety tekstylne; chusteczki do nosa (tekstylne); sztandary; małe serwetki tekstylne i z materiałów tekstylnych nietkanych; serwetki tekstylne; stołowe (serwetki) tekstylne; maty syntetyczne do przewijania niemowląt”;
—
klasa 25: „Wszelkiego rodzaju odzież męska, damska i dziecięca, w tym odzież skórzana; koszule; bluzki; spódnice; garnitury; żakiety; spodnie; szorty; dżerseje; podkoszulki, (T-shirty); piżamy; pończochy; koszulki gimnastyczne; gorsety; podwiązki/szelki; slipy męskie; biustonosze; slipy; kapelusze; chusty; krawaty; płaszcze przeciwdeszczowe; palta; prochowce; kostiumy kąpielowe; dresy; anoraki; spodnie narciarskie; paski; płaszcze futrzane; szale; rękawiczki; szlafroki; obuwie ogólnie, włącznie z pantoflami domowymi, butami, obuwiem sportowym, botkami i sandałami; pieluchy dla dzieci z materiałów tekstylnych; śliniaczki dla niemowląt”.
2
Spornym znakiem towarowym jest następujące oznaczenie graficzne:
3
W dniu 20 lutego 2007 r. skarżąca, Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport, złożyła w OHIM wniosek o unieważnienie prawa do spornego znaku towarowego na podstawie art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009].
4
Wniosek o unieważnienie prawa do znaku dotyczył rejestracji spornego znaku towarowego dla towarów wymienionych w pkt 1 powyżej. Wniosek ten został oparty na istnieniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009] zachodzącego w przypadku wspomnianego znaku towarowego i następujących wcześniejszych znaków towarowych:
—
słowny niemiecki znak towarowy elefanten zgłoszony w dniu 14 marca 1987 r. i zarejestrowany w dniu 24 stycznia 1989 r. pod numerem 1133678 dla towarów należących do klasy 25 i odpowiadający następującemu opisowi: „Obuwie”;
—
graficzny międzynarodowy znak towarowy przedstawiony poniżej, obejmujący w szczególności Republikę Czeską, zarejestrowany w dniu 29 maja 1999 r. pod numerem 715019 dla towarów należących do klasy 25 i odpowiadający następującemu opisowi: „Obuwie i artykuły obuwnicze”:
—
graficzny niemiecki znak towarowy, przedstawiony poniżej, zgłoszony w dniu 9 listopada 2000 r. i zarejestrowany w dniu 22 stycznia 2001 r. pod numerem 30082400 dla w szczególności „koców dziecięcych, pościeli dziecięcej, ręczników dziecięcych, śpiworków dziecięcych, toreb tekstylnych i tekstylnych torebek do noszenia dla dzieci” należących do klasy 24 oraz „ubranek dziecięcych, kapelusików dziecięcych, pasków dziecięcych” należących do klasy 25:
5
Decyzją z dnia 9 września 2008 r. Wydział Unieważnień OHIM oddalił wniosek o unieważnienie prawa do znaku z powodu braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku spornego znaku towarowego i wcześniejszych znaków towarowych. W dniu 12 listopada 2008 r. skarżąca wniosła odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień.
6
Decyzją z dnia 15 lipca 2010 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Czwarta Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie.
7
Izba Odwoławcza uznała po pierwsze w pkt 16 zaskarżonej decyzji, iż właściwy krąg odbiorców obejmuje przeciętnych konsumentów, którzy są właściwie poinformowani oraz dostatecznie uważni i rozsądni, zamieszkałych w Niemczech i Republice Czeskiej.
8
Po drugie, Izba Odwoławcza zgodziła się w pkt 17 zaskarżonej decyzji z oceną Wydziału Unieważnień, zgodnie z którą niektóre z towarów objętych z jednej strony spornym znakiem towarowym i z drugiej strony wcześniejszymi znakami towarowymi są identyczna lub podobne, podczas gdy pozostałe towary są różne.
9
Po trzecie, Izba Odwoławcza uznała, w pkt 20–24 zaskarżonej decyzji, że pod względem wizualnym sporny znak towarowy nie jest podobny do wcześniejszych znaków towarowych, mając w szczególności na uwadze różnice pomiędzy graficznym przedstawieniem słonia w spornym znaku towarowym i we wcześniejszych graficznych znakach towarowych.
10
Po czwarte, Izba Odwoławcza stwierdziła, w pkt 25–27 zaskarżonej decyzji, iż pod względem fonetycznym rozpatrywane znaki towarowe nie były do siebie podobne, ponieważ z jednej strony graficzne znaki towarowe, w tym sporny znak towarowy nie są wymawiane i z drugiej strony słowne opisy rozpatrywanych znaków towarowych nie kolidują ze sobą.
11
Po piąte, Izba Odwoławcza stwierdziła, w pkt 28 zaskarżonej decyzji, iż istnieje podobieństwo pod względem konceptualnym związane z przedstawieniem słonia w każdym z rozpatrywanych znaków towarowych.
12
Po szóste, w ramach całościowej oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd Izba Odwoławcza uznała, w pkt 30–39 zaskarżonej decyzji, z jednej strony, że skarżąca nie powołała się na szczególny charakter odróżniający wcześniejszych znaków towarowych, i z drugiej strony, że ze względu na warunki sprzedaży towarów objętych spornym znakiem towarowym większą wagę należy przypisać porównaniu pod względem wizualnym. W tych okolicznościach Izba Odwoławcza doszła do wniosku, że stwierdzone podobieństwo pod względem konceptualnym nie wystarczyło, aby w przypadku spornego znaku towarowego i wcześniejszych znaków towarowych doprowadzić do powstania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
Żądania stron
13
Skarżąca wnosi do Sądu o:
—
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
—
obciążenie OHIM kosztami postępowania.
14
OHIM wnosi do Sądu o:
—
oddalenie skargi;
—
obciążenie skarżącej kosztami postępowania.
15
Interwenient wnosi zasadniczo do Sądu o:
—
oddalenie skargi;
—
obciążenie skarżącej kosztami postępowania, włącznie z kosztami odnoszącymi się do postępowania przed OHIM.
Co do prawa
16
Skarżąca podnosi jedyny zarzut dotyczący naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. Twierdzi ona zasadniczo, że Izba Odwoławcza dopuściła się naruszeń prawa oraz błędów w ocenie okoliczności faktycznych, stwierdzając, iż w przypadku spornego znaku towarowego i wcześniejszych znaków towarowych nie zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
17
Na mocy art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 nieważność wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się na podstawie skierowanego do OHIM wniosku, w przypadku gdy istnieje wcześniejszy znak towarowy w rozumieniu art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia i gdy w szczególności spełnione są warunki określone w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia. Zgodnie z tym ostatnim przepisem odmawia się rejestracji zgłoszonego znaku towarowego w wyniku sprzeciwu wniesionego przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego, jeśli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego oraz z powodu identyczności lub podobieństwa towarów lub usług oznaczonych wspomnianymi dwoma znakami towarowymi istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym. Poza tym, zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a) pkt ii) i pkt iii) rozporządzenia nr 207/2009, wcześniejszymi znakami towarowymi są znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim oraz znaki towarowe rejestrowane na mocy międzynarodowych uzgodnień obowiązujących w państwie członkowskim, których data zgłoszenia jest wcześniejsza od daty wystąpienia ze zgłoszeniem wspólnotowego znaku towarowego.
18
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeżeli odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. W oparciu o to samo orzecznictwo prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd podlega całościowej ocenie zgodnie ze sposobem postrzegania rozpatrywanych oznaczeń oraz towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców, z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności danego przypadku, w szczególności wzajemnej zależności pomiędzy podobieństwem oznaczeń a podobieństwem oznaczonych towarów lub usług [zob. wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. s. II-2821, pkt 30–33 i przytoczone tam orzecznictwo].
19
W niniejszym przypadku skarżąca nie kwestionuje ani dokonanego przez Izbę Odwoławczą określenia właściwego kręgu odbiorców, przytoczonego w pkt 7 powyżej, ani badania podobieństwa towarów, przywołanego w pkt 8 powyżej. Ponieważ ustalenia te nie są poza tym obarczone błędami, należy je wziąć pod uwagę przy rozpatrywaniu niniejszej skargi.
20
Skarżąca kwestionuje jednak po pierwsze, ocenę podobieństwa oznaczeń, po drugie, brak uwzględnienia wzmocnionego charakteru odróżniającego wcześniejszych znaków towarowych i po trzecie, całościową ocenę istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, mając w szczególności na uwadze zależności zachodzące między poszczególnymi elementami wywiedzionymi z porównania kolidujących ze sobą oznaczeń.
21
OHIM i interwenient kwestionują zasadność argumentów skarżącej.
W przedmiocie porównania oznaczeń
22
Całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie dotyczącym wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń należy oprzeć na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. Sposób postrzegania znaków towarowych przez przeciętnych konsumentów danych towarów lub usług odgrywa w całościowej ocenie tego prawdopodobieństwa decydującą rolę. W tym względzie przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali (zob. wyrok Trybunału z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 P OHIM przeciwko Shaker, Zb. Orz. s. I-4529, pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo).
23
Ponadto zgodnie z utrwalonym orzecznictwem dwa znaki towarowe są podobne, jeżeli z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach [wyroki Sądu: z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM - Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. s. II-4335, pkt 30; z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie T-317/03 Volkswagen przeciwko OHIM – Nacional Motor (Variant), niepublikowany w Zbiorze, pkt 46].
24
W niniejszym przypadku skarżąca kwestionuje ustalenia Izby Odwoławczej w zakresie porównania rozpatrywanych znaków towarowych pod względem wizualnym, fonetycznym i konceptualnym.
W przedmiocie porównania pod względem wizualnym
25
W pkt 20–22 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, iż wcześniejsze znaki towarowe składały się po pierwsze z wyrazu „elefanten” i po drugie ze stylizowanego profilowego przedstawienia masywnego słonia azjatyckiego o bardzo krótkich kończynach. Sporny znak towarowy składa się z prostokątnej etykiety o zaokrąglonych kątach przedstawiającej profilowo szereg słoni afrykańskich różnej wielkości z nieznacznie podniesionymi trąbami i zorganizowanych w rzędy przebiegające po przekątnej.
26
Opierając się na tych ustaleniach, Izba Odwoławcza stwierdziła, w pkt 22–24 zaskarżonej decyzji, że rozpatrywane znaki towarowe różnią się pod względem wizualnym, pomimo tego że słonie przedstawione profilowo z narysowanym jednym okiem występują zarówno w spornym znaku towarowym, jak i we wcześniejszych graficznych znakach towarowych.
27
Skarżąca podważa zasadność tego stwierdzenia w zakresie dotyczącym porównania spornego znaku towarowego z wcześniejszymi graficznymi znakami towarowymi.
28
W pierwszej kolejności utrzymuje ona, że Izba Odwoławcza niesłusznie oparła się na różnicach dotyczących elementów znaków towarowych, które jej zdaniem nie posiadają charakteru odróżniającego w oczach właściwego kręgu odbiorców.
29
W tym względzie skarżąca słusznie podnosi, że zaokrąglony prostokąt otaczający przedstawienie słoni w spornym znaku towarowym będzie postrzegany po prostu jako wyznaczenie granic znaku towarowego w przestrzeni. Jednakże okoliczność ta nie oznacza, że wspomniany element nie wywiera żadnego wpływu na całościowe wrażenie wywoływane przez sporny znak towarowy pod względem wizualnym. Rzeczony prostokąt wyznacza bowiem kontury rozpatrywanego oznaczenia, co znajduje potwierdzenie w fakcie, że jego krawędzie „wycinają” przedstawienie większej liczby słoni, które są zatem jedynie częściowo widoczne we wspomnianym oznaczeniu.
30
Jak jednak zauważa skarżąca, analiza przeprowadzona przez właściwy krąg odbiorców nie wywoła skutku w postaci tego, że krąg ten będzie się zastanawiał nad dokładnym umiejscowieniem różnych przedstawień słoni w spornym znaku towarowym lub nad różnicami między słoniem azjatyckim i słoniem afrykańskim. W konsekwencji okoliczności, iż z jednej strony sporny znak towarowy zawiera przebiegające przekątnie rzędy słoni i z drugiej strony słonie przedstawione we wspomnianym znaku towarowym ewentualnie nie należą do tego samego gatunku co słonie przedstawione we wcześniejszych graficznych znakach towarowych, są w odniesieniu do postrzegania kolidujących ze sobą znaków towarowych przez właściwy krąg odbiorców pozbawione znaczenia.
31
W drugiej kolejności, zdaniem skarżącej, Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę istotnych elementów podobieństwa. W istocie zarówno sporny znak towarowy, jak i wcześniejsze graficzne znaki towarowe zawierają proste przedstawienie młodego słonia o masywnej posturze i bardzo krótkich kończynach naszkicowanych w formie dwóch prostokątów.
32
Należy jednak zauważyć, że jak stwierdziła Izba Odwoławcza w pkt 22–24 zaskarżonej decyzji, co prawda zarówno sporny znak towarowy, jak i wcześniejsze graficzne znaki towarowe zawierają stylizowane profilowe przedstawienia słonia, ale przedstawienia te wykazują jednak istotne różnice.
33
W istocie podczas gdy słoń przedstawiony w spornym znaku towarowym ma raczej dziecięcy wygląd, wcześniejsze graficzne znaki towarowe przedstawiają rysunek abstrakcyjny i czysty, o zarysach minimalistycznych. Podobnie sporny znak towarowy przedstawia białe słonie z czarnymi konturami, podczas gdy wcześniejsze graficzne znaki towarowe przedstawiają czarnego słonia z białymi konturami.
34
W trzeciej kolejności, wbrew temu, co twierdzi skarżąca, fakt, iż sporny znak towarowy zawiera przedstawienie większej liczby słoni, nie jest pozbawiony znaczenia w odniesieniu do postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców i w efekcie dla całościowego wrażenia wizualnego wywoływanego przez wspomniany znak towarowy. Jak bowiem zauważyła Izba Odwoławcza w pkt 21 zaskarżonej decyzji, w ramach całościowego wizualnego wrażenia sporny znak towarowy odznacza się przedstawieniem większej liczby słoni w prostokątnej etykiecie o zaokrąglonych kątach. W konsekwencji przedstawienie wielu słoni stanowi nieodzowną część wspomnianego znaku towarowego.
35
W zakresie w jakim skarżąca powołuje się w tym względzie na orzecznictwo sądów niemieckich należy zauważyć, iż wspólnotowy system znaków towarowych jest systemem autonomicznym, złożonym ze zbioru norm i zmierzającym do osiągnięcia szczególnych dla niego celów, a jego stosowanie jest niezależne od wszelkich systemów krajowych. Z tego względu OHIM i ewentualnie sądy Unii nie są związane orzeczeniami wydanymi w państwach członkowskich [zob. wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-106/00 Streamserve przeciwko OHIM (STREAMSERVE), Rec. s. II-723, pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo], stanowiącymi jedynie okoliczność, która może zostać wzięta pod uwagę w ramach postępowania w sprawie unieważnienia wspólnotowego znaku towarowego, ale nie ma decydującego znaczenia [zob. analogicznie wyrok Sądu z dnia 19 września 2001 r. w sprawie T-337/99 Henkel przeciwko OHIM (Okrągła czerwono-biała tabletka), Rec. s. II-2597, pkt 58 i przytoczone tam orzecznictwo].
36
Jednakże orzeczenia, na które powołuje się skarżąca, dotyczą powielenia elementu słownego w znaku towarowym, podczas gdy element, o który chodzi w niniejszym przypadku, ma charakter graficzny. Mając na uwadze okoliczność, że te dwa rodzaje elementów co do zasady nie mają takiego samego wpływu na całościowe wrażenie wywoływane przez znak towarowy, należy uznać, że przywołane przez skarżącą orzecznictwo sądów niemieckich nie może zostać zastosowane w niniejszym przypadku i w efekcie nie może zostać uwzględnione przez Sąd.
37
Skarżąca utrzymuje również w tym kontekście, iż ma prawo do wielokrotnego przedstawienia wcześniejszych graficznych znaków towarowych w różnej wielkości na jej towarach. Powołuje się ona w tym względzie na zwyczaje występujące w sektorze mody i w szczególności na „towary monogramowe” w przypadku niektórych luksusowych marek.
38
Ten argument wykracza jednak poza ramy porównania spornego znaku towarowego z wcześniejszymi znakami towarowymi, ponieważ dotyczy on używania tych właśnie znaków towarowych. Ponadto, jak wynika z pkt 29 powyżej, sporny znak towarowy nie stanowi przedstawienia nieokreślonej liczby słoni, lecz ma ograniczoną przestrzeń zawierającą całościowe lub częściowe przedstawienie większej liczby słoni.
39
W każdym wypadku skarżąca nie poparła dowodami argumentu dotyczącego zwyczajów występujących w sektorze mody. Nie wytłumaczyła również, dlaczego przykład „towarów monogramowych” powinien mieć istotne znaczenie, gdyż rozpatrywane w niniejszym przypadku znaki towarowe nie są przedstawione jako monogramy.
40
Ponieważ żaden z argumentów skarżącej dotyczących przedstawienia większej liczby słoni w spornym znaku towarowym nie może zostać uwzględniony, należy uznać, iż ten element pod względem wizualnym odróżnia sporny znak towarowy od wcześniejszych graficznych znaków towarowych, które zawierają tylko jedno przedstawienie wspomnianego zwierzęcia.
41
W świetle powyższego należy stwierdzić, iż Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, uznając w pkt 24 zaskarżonej decyzji, że w ujęciu całościowym sporny znak towarowy i wcześniejsze graficzne znaki towarowe różnią się od siebie pod względem wizualnym.
W przedmiocie porównania fonetycznego
42
Tytułem wstępu należy zauważyć, że skarżąca słusznie wskazuje na brak spójności między motywami zaskarżonej decyzji dotyczącymi podobieństwa fonetycznego. Punktu 25 zaskarżonej decyzji, zgodnie z którym graficzne znaki towarowe nie są wymawiane, nie da się bowiem prima facie pogodzić z pkt 26 tej decyzji, zgodnie z którym w każdym wypadku ustny opis spornego znaku towarowego różni się od opisu wcześniejszych znaków towarowych.
43
Dodatkowo wbrew temu, co zasadniczo twierdzi OHIM, argument zawarty w pkt 26 zaskarżonej decyzji nie został przedstawiony wyłącznie dla celów kompletności. W pkt 37 zaskarżonej decyzji poświęconym całościowej ocenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd Izba Odwoławcza powołała się bowiem w sposób wyraźny na stwierdzone w odniesieniu do rozpatrywanych znaków towarowych różnice fonetyczne.
44
Należy więc uznać, że zaskarżona decyzja jest obarczona wadą sprzeczności w uzasadnieniu w zakresie oceny podobieństwa fonetycznego.
45
Niemniej jednak wbrew temu, co twierdzi skarżąca, porównanie fonetyczne nie ma znaczenia w ramach oceny podobieństwa graficznego znaku towarowego niezawierającego elementów słownych do innego znaku towarowego [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 25 marca 2010 r. w sprawach połączonych od T-5/08 do T-7/08 Nestlé przeciwko OHIM - Master Beverage Industries (Golden Eagle i Golden Eagle Deluxe), Zb. Orz. s. II-1177, pkt 67].
46
Graficznego znaku towarowego niezawierającego elementów słownych nie można bowiem wymówić. Jego treść wizualna lub konceptualna może co najwyżej zostać opisana ustnie. Taki opis pokrywa się jednak z postrzeganiem wizualnym lub postrzeganiem konceptualnym znaku towarowego. W konsekwencji nie ma potrzeby zbadania w sposób odrębny postrzegania fonetycznego graficznego znaku towarowego niezawierającego elementów słownych i porównania go z postrzeganiem fonetycznym innych znaków towarowych.
47
W tych okolicznościach i mając na uwadze fakt, że sporny znak towarowy jest graficznym znakiem towarowym niezawierającym elementów słownych, nie jest możliwe stwierdzenie, czy między wspomnianym znakiem towarowym i wcześniejszymi znakami towarowymi zachodzi podobieństwo, czy też takie podobieństwo nie występuje.
W przedmiocie porównania konceptualnego
48
W pkt 28 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła po pierwsze, że wcześniejszy słowny znak towarowy oznaczał „słonie” w języku niemieckim, czyli języku terytorium, dla którego znak ten został zarejestrowany. Po drugie, według Izby Odwoławczej każdy z rozpatrywanych znaków towarowych ewidentnie przywołuje pojęcie „słonia”. Jednakże ponieważ wcześniejsze znaki towarowe przedstawiają tylko jednego słonia, podczas gdy sporny znak towarowy przedstawia większą liczbę słoni różnej wielkości, rozmieszczonych w szczególny sposób i zawartych w prostokątnej etykiecie o zaokrąglonych kątach, Izba Odwoławcza stwierdziła, iż zachodzi podobieństwo konceptualne a nie tożsamość.
49
Skarżąca utrzymuje, iż podobieństwo konceptualne zachodzi w większym stopniu niż ustaliła to Izba Odwoławcza. Podnosi ona w szczególności, że w przypadku spornego znaku towarowego i wcześniejszego słownego znaku towarowego ma miejsce tożsamość konceptualna.
50
Co się tyczy w tym kontekście postrzegania konceptualnego spornego znaku towarowego, w pkt 30 powyżej zostało już ustalone, że okoliczność, iż sporny znak towarowy zawiera przebiegające po przekątnej rzędy słoni, nie ma znaczenia w odniesieniu do postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców. Co za tym idzie, właściwy krąg odbiorców nie dostrzeże żadnego szczególnego umiejscowienia rzędów słoni przedstawionych w spornym znaku towarowym. Z pkt 29 powyżej wynika następnie, że zaokrąglony prostokąt otaczający przedstawienie słoni w spornym znaku towarowym będzie postrzegany jako wyznaczenie granic znaku towarowego w przestrzeni. Jednakże z tego tytułu elementowi temu nie zostanie przypisana żadna szczególna treść konceptualna. Wreszcie mając na uwadze okoliczność, iż przeciętny konsument musi ufać niedoskonałemu obrazowi znaków towarowych, które zachował w pamięci (zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I-3819, pkt 26), należy stwierdzić, że obecność słoni o różnej wielkości nie będzie miała wpływu na postrzeganie konceptualne spornego znaku towarowego.
51
W tych okolicznościach należy uznać, iż właściwy krąg odbiorców będzie postrzegał sporny znak towarowy jako odnoszący się pod względem konceptualnym po prostu do słoni. W konsekwencji skarżąca słusznie podniosła, że w przypadku spornego znaku towarowego i wcześniejszego słownego znaku towarowego zachodzi tożsamość konceptualna.
52
Co się tyczy porównania konceptualnego między spornym znakiem towarowym i wcześniejszymi graficznymi znakami towarowymi, nie zostało zakwestionowane, że wspomniane znaki będą postrzegane jako odnoszące się do pojęcia „słonia”. Jednakże mając na uwadze fakt, iż pojęcia „słonia” i „słoni” są sobie bliskie, należy, podobnie jak uczyniła to Izba Odwoławcza, stwierdzić, że w przypadku spornego znaku towarowego i wcześniejszych graficznych znaków towarowych mamy do czynienia z podobieństwem konceptualnym.
53
Należy zatem stwierdzić, iż zaskarżona decyzja jest obarczona wadami w zakresie oceny podobieństwa fonetycznego i podobieństwa konceptualnego.
54
Wpływ tych wad na zasadność konkluzji Izby Odwoławczej dotyczącej braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i w efekcie na zasadność rozstrzygnięcia zawartego w zaskarżonej decyzji może jednak zostać oceniony dopiero na etapie całościowej oceny wszystkich istotnych okoliczności. Dla celów tej oceny należy uznać, że rozpatrywane znaki towarowe różnią się od siebie pod względem wizualnym, że ich porównanie fonetyczne jest bezprzedmiotowe oraz że pod względem konceptualnym sporny znak towarowy jest identyczny z wcześniejszym słownym znakiem towarowym i podobny do wcześniejszych graficznych znaków towarowych.
W przedmiocie braku uwzględnienia wzmocnionego charakteru odróżniającego wcześniejszych znaków towarowych
55
W pkt 30 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że przed Wydziałem Unieważnień skarżąca nie powołała się w sposób wyraźny na wzmocniony charakter odróżniający wcześniejszych znaków towarowych wynikający z ich intensywnego używania. Uwagi i dowody przedstawione przez skarżącą przed Wydziałem Unieważnień, według Izby Odwoławczej, dotyczyły wyłącznie kwestii rzeczywistego używania wspomnianych znaków towarowych, która została podniesiona przez interwenienta. W konsekwencji Izba Odwoławcza nie zbadała, czy wcześniejsze znaki towarowe uzyskały wzmocniony charakter odróżniający w wyniku ich używania. Stwierdziła ona w pkt 31 zaskarżonej decyzji, że mają one charakter odróżniający w zwykłym stopniu.
56
Skarżąca nie zgadza się z tym, że nie powołała się na wzmocniony charakter odróżniający wcześniejszych znaków towarowych. Odsyła ona w tym względzie do uwag, które przedstawiła Wydziałowi Unieważnień w dniu 11 października 2007 r.
57
Strona 11 tych uwag, przetłumaczona na język postępowania przed OHIM, przedstawiona w tym kształcie Wydziałowi Unieważnień w dniu 7 listopada 2007 r., zawiera następujący fragment:
„3.
Wbrew stanowisku zajętemu przez stronę przeciwną wcześniejsze znaki towarowe nie mają charakteru odróżniającego jedynie w małym stopniu. Wręcz przeciwnie, w wyniku ich intensywnego i trwałego uprzedniego używania na rynku niemieckim stopień ich charakteru odróżniającego jest wyższy niż przeciętny”.
58
Z tego fragmentu wynika, iż skarżąca wyraźnie powołała się na wzmocniony charakter odróżniający wcześniejszych znaków towarowych wynikający z ich uprzedniego używania. W konsekwencji zarówno Wydział Unieważnień na mocy obowiązującego w chwili wydania przezeń decyzji art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, jak i Izba Odwoławcza na mocy art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 miały obowiązek zbadania zasadności tych argumentów w ramach ich decyzji.
59
Za pomocą argumentów przedstawionych przez OHIM nie można podważyć tych ustaleń.
60
OHIM podnosi bowiem po pierwsze, że skarżąca nie powołała się na wzmocniony charakter odróżniający ani w standardowym formularzu wniosku o unieważnienie, prawa do znaku przedstawionym w dniu 20 lutego 2007 r., ani w uwagach dołączonych do tego formularza.
61
Jednakże w pierwszej kolejności standardowy formularz nie zawiera sekcji poświęconej charakterowi odróżniającemu wcześniejszych znaków towarowych, a jedynie ich ewentualnej renomie, na którą nie powołano się w niniejszym przypadku.
62
W drugiej kolejności ani z rozporządzenia nr 40/94, ani z rozporządzenia nr 207/2009 nie wynika, że argument dotyczący wzmocnionego charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego jest dopuszczalny jedynie wtedy, gdy został przedstawiony w chwili zwrócenia się z wnioskiem o unieważnienie prawa do znaku.
63
Po drugie, zdaniem OHIM, fragment przytoczony w pkt 57 powyżej stanowi jedyny i poza tym zwięzły argument, który został przedstawiony w odpowiedzi na uwagi interwenienta w ramach dyskusji w przedmiocie kwestii dowodu rzeczywistego używania wcześniejszych znaków towarowych.
64
Jednakże w pierwszej kolejności, należy stwierdzić, że pomimo że fragment ten jest zwięzły, jego znaczenie jest wystarczająco jasne i precyzyjne.
65
W drugiej kolejności nie można twierdzić, iż argument skarżącej został przedstawiony w ramach dyskusji dotyczącej dowodu rzeczywistego używania wcześniejszych znaków towarowych. Do tego ostatniego problemu skarżąca odniosła się bowiem w pkt I i II swoich uwag z dnia 11 października 2007 r., podczas gdy fragment przytoczony w pkt 57 powyżej pochodzi z pkt III tego samego dokumentu, który został poświęcony innym argumentom skarżącej. Jak przyznaje sam OHIM, argumenty te obejmowały kwestię charakteru odróżniającego wcześniejszych znaków towarowych.
66
Po trzecie, OHIM utrzymuje, że skarżąca nie przedstawiła konkretnych dowodów na poparcie podniesionego wzmocnionego charakteru odróżniającego wcześniejszych znaków towarowych. Ponadto, zdaniem OHIM, dowody przedstawione w załączniku do uwag skarżącej z dnia 11 października 2007 r. służyły wykazaniu, iż wcześniejsze znaki towarowe były rzeczywiście używane.
67
W tym względzie z kontekstowej wykładni fragmentu przytoczonego w pkt 57 powyżej wynika, że skarżąca w celu uzasadnienia argumentu o wzmocnionym charakterze odróżniającym wcześniejszych znaków towarowych odesłała do wszystkich okoliczności przedstawionych przez nią w celu udowodnienia rzeczywistego używania wspomnianych znaków towarowych.
68
Poza tym okoliczności te, a mianowicie materiały reklamowe zawierające wcześniejsze znaki towarowe i złożone pod przysięgą oświadczenia dotyczące wielkości sprzedaży towarów nimi oznaczonych, miały znaczenie prima facie nie tylko w odniesieniu do rzeczywistego używania wcześniejszych znaków towarowych, ale również w odniesieniu do ich ewentualnego charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania.
69
W tych okolicznościach należy uznać, że skarżąca wskazała dowody stanowiące oparcie dla jej argumentów na tyle precyzyjnie, aby zasadność tych argumentów mogła zostać zbadana przez OHIM i aby interwenient mógł przedstawić swoje uwagi w tym względzie.
70
Uwzględniając całość powyższych rozważań, należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza niesłusznie uznała, iż skarżąca nie powołała się w sposób wyraźny na wzmocniony charakter odróżniający wcześniejszych znaków towarowych wynikający z ich używania. Zaniechanie zbadania przez Izbę Odwoławczą zasadności argumentów skarżącej w tej kwestii jest zatem również niesłuszne.
71
Ta wada jest równoznaczna z tym, że Izba Odwoławcza nie zbadała czynnika mającego potencjalnie istotne znaczenie w ramach całościowej oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku spornego znaku towarowego i wcześniejszych znaków towarowych (zob. podobnie wyroki Trybunału: z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. s. I-6191, pkt 24; z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 18; z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I-3819, pkt 20).
72
W tych okolicznościach Sąd nie dysponuje wszystkimi elementami, które są niezbędne do zbadania zasadności całościowej oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd dokonanej przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji.
73
W konsekwencji należy uwzględnić jedyny podniesiony zarzut i co za tym idzie, stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji bez potrzeby zbadania argumentów dotyczących wspomnianej oceny w szczególności w zakresie obejmującym stosunek pomiędzy poszczególnymi elementami wynikającymi z porównania kolidujących ze sobą oznaczeń.
W przedmiocie kosztów
74
Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.
75
W niniejszym przypadku OHIM i interwenient przegrali sprawę. W efekcie po pierwsze należy stwierdzić, iż zgodnie z żądaniem skarżącej OHIM pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez skarżącą.
76
Po drugie, należy stwierdzić, że interwenient pokrywa własne koszty.
Z powyższych względów
SĄD (czwarta izba)
orzeka, co następuje:
1)
Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 15 lipca 2010 r. (sprawa R 1638/2008-4).
2)
OHIM pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport.
3)
Sisma SpA pokrywa własne koszty.
Pelikánová
Jürimäe
Van der Woude
Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 7 lutego 2012 r.
Podpisy
(
*1
)	Język postępowania: włoski.