DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
16 septembre 2008 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale BioGeneriX – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 »
Dans l’affaire T‑47/07,
Ratiopharm GmbH, établie à Ulm (Allemagne), représentée initialement par Me S. Völker, puis par Mes S. Völker et A. Schabenberger, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 20 décembre 2006 (affaire R 1047/2004‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal BioGeneriX comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. S. Soldevila Fragoso, juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 février 2007,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 31 mai 2007,
vu la réplique déposée au greffe du Tribunal le 31 juillet 2007,
à la suite de l’audience du 11 mars 2008,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1        Le 12 juin 2000, la requérante, Ratiopharm GmbH, a présenté à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, une demande de marque communautaire.
2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal BioGeneriX.
3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5, 35, 40 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
–        « produits pharmaceutiques issus de la biotechnologie et préparations pour les soins de santé », relevant de la classe 5 ;
–        « courtage de contrats de vente pour le compte de tiers (distribution) de produits pharmaceutiques issus de la biotechnologie et de préparations pour les soins de santé », relevant de la classe 35 ;
–        « fabrication pour le compte de tiers de produits pharmaceutiques issus de la biotechnologie et de préparations pour les soins de santé », relevant de la classe 40 ;
–        « développement et licence de produits pharmaceutiques issus de la biotechnologie et de préparations pour les soins de santé », relevant de la classe 42.
4        Par décision du 21 septembre 2004, l’examinateur a rejeté la demande de marque communautaire au motif que le signe verbal demandé était dépourvu de caractère distinctif et qu’il était exclusivement descriptif de l’ensemble des produits et des services visés par la demande de marque.
5        Le 12 novembre 2004, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de la chambre de recours de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94.
6        Par décision du 20 décembre 2006 (ci-après la « décision attaquée »), notifiée à la requérante le 21 décembre 2006, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.
7        La décision de la chambre de recours est fondée, en premier lieu, sur la constatation que le signe BioGeneriX est une indication descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, laquelle doit rester à la libre disposition de tous. À cet égard, la chambre de recours note, en substance, que, s’il est exact que le signe demandé est un néologisme dont l’existence dans le dictionnaire ne peut être prouvée, le signe BioGeneriX renvoie, dans le contexte des produits et des services désignés dans la demande d’enregistrement, à des produits pharmaceutiques issus de la biotechnologie non couverts par des brevets. Le mot « biogenerics » serait en effet utilisé en tant qu’indication descriptive dans le domaine de la fabrication et de la distribution de médicaments. Cette conclusion ne serait pas remise en cause par l’utilisation des lettres majuscules « G » et « X » ni par le remplacement des lettres finales « c » et « s » par la lettre majuscule « X ». La décision de la chambre de recours est fondée, en second lieu, sur la constatation que le signe verbal en cause est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
Conclusions des parties
8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        annuler la décision attaquée ;
–        condamner l’OHMI aux dépens. [requête, original page 2 en gras]
9        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        rejeter le recours ;
–        condamner la requérante aux dépens.
En droit
Arguments des parties
10      À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens tirés, respectivement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce même règlement.
11      Dans le cadre de son premier moyen, la requérante fait valoir que la marque demandée présente le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à la protection d’une marque pour trois raisons. En premier lieu, l’utilisation de la lettre majuscule « X » à la fin du signe demandé serait totalement inhabituelle d’un point de vue orthographique, à tel point que le signe en acquerrait le caractère d’un néologisme. En deuxième lieu, l’utilisation de la lettre majuscule « G » au milieu du signe demandé constituerait un autre élément inhabituel allant à l’encontre des règles orthographiques. En troisième lieu, l’impression d’ensemble créée par BioGeneriX serait marquée de manière inhabituelle et systématique par ses trois lettres majuscules dont deux encadrent le signe au début et à la fin. Cette conclusion ne pourrait être remise en cause par le fait que les particularités de l’orthographe du signe ne ressortent pas lors de sa prononciation.
12      Dans le cadre de son second moyen, la requérante soutient que la marque demandée n’est pas descriptive des produits et services en cause.
13      En premier lieu, s’agissant de l’élément « generix », la requérante fait valoir qu’il ne fournit aucune indication quant aux produits et services visés par la marque demandée. Il se distinguerait considérablement du terme anglais « generics » par la lettre majuscule « X », particulièrement marquante. À cet égard, la simple similitude d’un signe avec une indication descriptive ne suffirait pas pour qu’il puisse être considéré comme descriptif, d’autant plus que le signe en question ne serait pas utilisé dans le langage courant.
14      En second lieu, s’agissant du signe BioGeneriX, la requérante conteste qu’il indique que des produits pharmaceutiques génériques issus de la biotechnologie sont en cause. À cet égard, elle fait valoir, à titre principal, que la marque demandée n’est pas le signe biogenerics, mais le signe BioGeneriX. À titre subsidiaire, la requérante fait valoir que cette combinaison de termes n’est pas descriptive des produits et des services en cause étant donné qu’il n’existe pas de produits pharmaceutiques génériques issus de la biotechnologie. Les éléments de preuve retenus par l’examinateur et par la chambre de recours, principalement d’origine américaine et adressés à un public spécialisé du monde des affaires, tels que les investisseurs, ne seraient pas pertinents, étant donné que les produits et services visés par la marque demandée s’adresseraient à un public différent, à savoir, pour les produits relevant de la classe 5, les médecins et pharmaciens et les consommateurs des États membres de l’Union européenne et, pour les services relevant des classes 35, 40 et 42, les dirigeants des entreprises pharmaceutiques. Dans la mesure où le terme « biogenerics » ne serait donc ni habituel ni nécessaire pour la description des produits et services en cause, voire dépourvu de sens, il n’existerait pas d’impératif de disponibilité. Enfin, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas démontré que le public pertinent établirait immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct entre les produits et services visés et le sens de la marque demandée.
15      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
Appréciation du Tribunal
16      Il convient d’examiner d’abord le second moyen du recours.
17      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
18      En outre, les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont des signes qui sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne, de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec. p. II‑753, point 28, et du 27 novembre 2003, Quick/OHMI (Quick), T‑348/02, Rec. p. II‑5071, point 28].
19      Les signes ou indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont donc seulement ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service tel que celui pour lequel l’enregistrement est demandé (arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251, point 39). L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [arrêt du Tribunal du 16 mars 2006, Telefon & Buch/OHMI – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T‑322/03, Rec. p. II‑835, point 90].
20      Il convient, ensuite, de rappeler que les critères établis par la jurisprudence afin de déterminer si une marque verbale composée de plusieurs éléments verbaux est descriptive ou non sont identiques à ceux appliqués dans le cas d’un signe verbal n’en comportant qu’un seul [arrêt du Tribunal du 6 novembre 2007, RheinfelsQuellen H. Hövelmann/OHMI (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), T‑28/06, non encore publié au Recueil, point 21].
21      En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, de la définition du public pertinent, il convient de relever que les produits et les services visés par la demande de marque relèvent du domaine pharmaceutique. En conséquence, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que lesdits produits et services étaient destinés, pour certains, à un public spécialisé et, pour les autres, à un public mixte, après avoir précisé qu’il ressortait de la liste des produits visés par la requérante que les services relevant des classes 35, 40 et 42 s’adressaient à un public scientifique et industriel tandis que les produits relevant de la classe 5 visaient non seulement le consommateur en général, mais aussi les professionnels qui interviennent dans l’approvisionnement en médicaments. Par ailleurs, lors de l’audience, les parties ont expressément déclaré être d’accord avec cette définition.
22      En second lieu, quant à la nature du rapport existant entre le signe verbal BioGeneriX et les produits et services concernés, dans la décision attaquée, la chambre de recours expose d’abord la signification des deux éléments constitutifs de la marque demandée, à savoir « bio » et « generics », en rappelant qu’ils signifient respectivement « indiquant ou impliquant la vie ou organismes vivants » et « médicaments, produits alimentaires [non couverts par des brevets] ».
23      Ensuite, la chambre de recours énonce que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques issus de la biotechnologie et les préparations pour les soins de santé relevant de la classe 5, le signe BioGeneriX décrit le type des produits concernés, et que, en ce qui concerne les services de développement, de licence, de fabrication et de distribution de produits pharmaceutiques issus de la biotechnologie et de préparations pour les soins de santé, relevant des classes 35, 40 et 42, il sera perçu par le public pertinent comme correspondant à l’élément « biogenerics », renseignant ainsi celui-ci sur une caractéristique essentielle des services offerts, à savoir que ceux-ci ont précisément comme objet des produits génériques issus de la biotechnologie.
24      Enfin, en s’appuyant sur des articles de la presse spécialisée, la chambre de recours précise que le terme « biogenerics » est utilisé de manière générale en tant qu’indication descriptive dans le domaine de la fabrication et de la distribution de médicaments.
25      C’est à la lumière de ces constatations qu’il convient d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du caractère descriptif de la marque demandée en ce qui concerne les différents produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé.
26      En premier lieu, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque demandée avait un caractère descriptif en ce qui concerne les produits pharmaceutiques issus de la biotechnologie et les services ayant trait à de tels produits. En effet, d’une part, la marque demandée constitue une description exacte desdits produits. D’autre part, la marque demandée renseigne le public pertinent sur une des caractéristiques essentielles des services en cause, à savoir qu’ils ont précisément et exclusivement comme objet des produits génériques issus de la biotechnologie.
27      En second lieu, c’est également à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque demandée avait un caractère descriptif en ce qui concerne les préparations pour les soins de santé et les services ayant trait à de tels produits. En effet, d’une part, étant donné que les préparations pour les soins de santé doivent être assimilées à des produits pharmaceutiques, le signe BioGeneriX en constitue une description. D’autre part, en ce qui concerne les services, le signe demandé renseigne le public pertinent sur une de leurs caractéristiques essentielles, à savoir qu’ils ont précisément et exclusivement comme objet des produits assimilables aux médicaments, et plus particulièrement aux médicaments génériques issus de la biotechnologie.
28      Il s’ensuit que le caractère descriptif de la marque demandée est suffisamment prononcé pour que le public pertinent établisse immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct entre les produits et les services visés et le sens de la marque demandée.
29      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments invoqués par la requérante.
30      En effet, en premier lieu, s’agissant de l’argument selon lequel le terme « biogenerics » ne peut être descriptif des produits et des services en cause étant donné que, d’un point de vue scientifique, les produits pharmaceutiques génériques issus de la biotechnologie n’existent pas, il convient de rappeler que le critère pertinent pour évaluer le caractère descriptif est la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt WEISSE SEITEN, précité, point 90, et la jurisprudence citée). À cet égard, même si d’un point de vue technique l’existence de produits pharmaceutiques génériques issus de la biotechnologie était discutable, il n’en demeure pas moins que le terme sera interprété par le public pertinent comme correspondant à un produit relevant du domaine pharmaceutique, médical ou scientifique. En effet, d’une part, les consommateurs moyens percevront le terme comme étant une description de produits pharmaceutiques issus de la biotechnologie non couverts par des brevets, compte tenu du fait qu’ils ne sont pas conscients des difficultés rencontrées pour reproduire les substances actives desdits produits. D’autre part, en ce qui concerne les consommateurs professionnels et les milieux spécialisés, les éléments de preuve sur lesquels l’examinateur et la chambre de recours se sont appuyés démontrent que ceux-ci utilisent couramment ce terme pour désigner de tels produits, en dépit de son inexactitude d’un point de vue technique.
31      En deuxième lieu, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le signe BioGeneriX serait compris par le public pertinent, en raison de son orthographe particulière, comme une marque distincte du terme « biogenerics ». Il est vrai que, en l’occurrence, la marque demandée est une marque verbale constituée d’une combinaison de deux éléments « bio » et « generix » ayant, par rapport au terme « biogenerics », une orthographe particulière caractérisée, d’une part, par l’utilisation de trois majuscules respectivement au début, au milieu et à la fin de la marque demandée, et, d’autre part, par le remplacement des deux lettres finales « c » et « s » par la lettre majuscule « X ». Cependant, cette orthographe particulière ne permet pas de percevoir une quelconque différence sur le plan phonétique entre les deux termes. Or, étant donné que, en tant que marque verbale, la marque demandée a vocation à être utilisée oralement, son orthographe particulière ne peut être considérée comme étant un élément d’ordre créatif susceptible de distinguer le signe demandé du terme « biogenerics » [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, Rec. p. II‑1951, point 37, et la jurisprudence citée]. Par conséquent, en l’espèce, l’incidence de cette orthographe particulière sur l’appréciation du caractère descriptif du signe BioGeneriX est négligeable, voire inexistante. Enfin, l’argument avancé par la requérante dans ce cadre et selon lequel une marque purement figurative peut avoir un caractère distinctif et, en conséquence, un caractère non descriptif en vertu de sa seule impression visuelle, est dépourvu de pertinence pour la solution du présent litige étant donné que de telles marques, contrairement aux marques verbales, ne sont pas prononcées et n’ont souvent pas de contenu sémantique.
32      En troisième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de l’absence d’impératif de disponibilité, il convient de rappeler que, pour que l’OHMI refuse une demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il suffit que les signes et indications composant la marque puissent être utilisés à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Un signe verbal doit ainsi être refusé à l’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (voir arrêt MunichFinancialServices, précité, point 41, et la jurisprudence citée). En l’espèce, en raison de son caractère clairement descriptif, le signe verbal litigieux est sans nul doute susceptible d’être utilisé afin de désigner les produits visés par la marque demandée par d’autres entreprises du secteur pharmaceutique souhaitant indiquer que leurs produits sont issus de la biotechnologie et qu’ils ne sont pas couverts par des brevets. S’agissant des services visés par la marque demandée, le signe est également susceptible d’être utilisé par d’autres entreprises du secteur pharmaceutique afin d’indiquer que leurs services concernent des produits issus de la biotechnologie non couverts par des brevets.
33      Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré à bon droit que le signe verbal BioGeneriX était descriptif de l’ensemble des produits et des services visés par la marque demandée de sorte que le second moyen doit être rejeté.
34      S’agissant du premier moyen de la requérante, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire [voir arrêt du Tribunal du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié au Recueil, point 62, et la jurisprudence citée].
35      En conséquence, le recours doit être rejeté dans sa totalité sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen.
Sur les dépens
36      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1)      Le recours est rejeté.
2)      Ratiopharm GmbH est condamnée aux dépens.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 2008.
Le greffier
Le président
E. Coulon
I. Pelikánová
* Langue de procédure : l'allemand.