61975C0119
CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL H. MAYRAS
VAN 25 MEI 1976 (
1
)
Mijnheer de President,
mijne heren Rechters,
Met de vervlechting van de markten is in de Gemeenschap eerst geleidelijk een probleem ontstaan door de botsing tussen het beginsel van het vrije goederenverkeer en de territoriaal werkende nationale industriële eigendomsrechten en met name merkrechten in een of meer Lid-Staten. Alle autoriteiten die zich bezighouden met de opheffing van de verkeersdistorsies, zijn vroeg of laat op dit probleem gestuit Zij hebben het op verschillende manieren trachten op te lossen, hetzij door positieve bepalingen hetzij via de rechtspraak.
In gemeenschapsverband is men al jarenlang doende om tot een „Europees” octrooi- en merkenrecht te komen, hetgeen wel bewijst dat een regeling op dit gebied onverbrekelijk verband houdt met de verwezenlijking van de verdragsdoelstellingen. Anders echter dan het begrip „openbare orde en volksgezondheid” heeft de bescherming van de industriële eigendomsrechten — afgezien van het, zeer belangrijke, octrooirecht — nimmer geleid tot een communautaire toepassings- of uitvoeringstekst ondanks de vele wetenschappelijke bijeenkomsten en de activiteiten van de internationale vereniging tegen de oneerlijke mededinging, die aan dit onderwerp waren gewijd.
Inderdaad is het ook wel een buitengewoon onvangrijk terrein dat hier voor de gemeenschapswetgever en -rechter openligt
Ook de onderhavige prejudiciële zaak beweegt zich rond deze problematiek, waarvan het grote belang al blijkt uit het feit dat alle regeringen van de Lid-Staten, met uitzondering van Italië en Luxemburg, schriftelijke opmerkingen hebben ingediend, al was alleen de Duitse regering bij de mondelinge behandeling vertegenwoordigd.
De vraag die het Bundesgerichtshof overeenkomstig artikel 177, laatste alinea, EEG-Verdrag heeft gesteld, is gerezen in het kader van een cassatieberoep van de Engelse vennootschap Terrapin (Overseas) Ltd. te Bletchley, tegen een arrest dat het Oberlandesgericht (Hof van beroep) te München ten gunste van de Duitse vennootschap Terranova Industrie C. A. Kapferer & Co. te Freiburg had gewezen en waarbij de Britse vennootschap onder strafbedreiging werd verboden in de Bondsrepubliek, met inbegrip van West-Berlijn, de aanduiding Terrapin (Overseas) Ltd. en die van haar dochteronderneming Terrapin Systembau Nordeuropa GmbH als merk en handelsnaam te gebruiken voor geprefabriceerde bouwwerken die ter plaatse uit losse elementen worden opgetrokken, alsmede voor bouwcellen uit dergelijke elementen.
Uit de in het zittingsrapport nader besproken processtukken blijkt dat Terrapin, een Britse fabrikant van geprefabriceerde houten huizen en van hiertoe dienende bouwelementen, al enkele jaren tracht in Duitsland vaste voet te krijgen. In haar pogingen wordt zij gesterkt door de opheffing van de douanerechten sinds de toetreding. In Duitsland stuit zij echter op verzet van een Duitse fabrikant van bouwmaterialen, Terranova, die reeds lang geleden onder de Duitse merkenwet niet alleen zijn handelsnaam maar ook de verzamelaanduiding Terra en een reeks woorden met deze stam heeft doen beschermen.
Met name betreft het hier het woordmerk Terra nr. 151654, het woord/beeldmerk Terranova nr. 359464 met als warenomschrijving „verven, vernissen, bijtsen, harsen, kleefstoffen, kunststenen in tegelvorm, bouwmaterialen, decoratieve droogpleisterstoffen, gevelpleisters”, en het merk Terranova nr. 431118, met een bijzondere letterschikking, voor dezelfde produkten alsmede muur- en gevelspecie.
Naar het schijnt, neemt Terranova, die al ruim 75 jaar bestaat, geen machtspositie op haar gebied in, evenmin als Terrapin op het gebied van de export van geprefabriceerde houten huizen naar de Bondsrepubliek, al is Terrapin relatief groter. Beide vennootschappen zetten hun produkten in verschillende Lid-Staten af.
Hoewel zich in deze Staten geen geschillen tussen hen schijnen te hebben voorgedaan, heeft hun geschil in de Bondsrepubliek tot een reeks gerechtelijke acties geleid met wisselende afloop.
Tegen een verzoek van Terrapin om inschrijving van haar merk bij het „Patentamt”, tekende Terranova verzet aan, dat bij beschikking van dit bureau van 28 december 1961 werd afgewezen. Op beroep van Terranova heeft het Bundespatentgericht deze beschikking echter bij uitspraak van 3 februari 1967 vernietigd met verbod van inschrijving van het merk Terrapin.
Daar de Britse firma evenwel via licentienemers haar produkten onder de merken Terrapin of Tarapin op de markt bleef brengen, is de zaak ten slotte voor het Duitse hof van cassatie gekomen.
In het aldaar bestreden arrest had het Oberlandesgericht te München vastgesteld dat de beide firma's gelijksoortige produkten verkopen, dat hun merktekens onderling gelijkenis vertonen en dat bij hun produkten derhalve gevaar van verwarring bestaat. Het Bundesgerichtshof neemt deze constateringen van de rechter a quo integraal over, zonder zijn eigen zienswijze nader toe te lichten. Het concludeert dat het arrest van het Oberlandesgericht, met het verbod jegens de Britse firma, uit een oogpunt van nationaal recht alleen maar kan worden bevestigd.
Het Bundesgerichtshof vraagt zich echter af of Uw rechtspraak inzake het vrije verkeer van merkprodukten — zoals met name neergelegd in Uw arresten Sirena van 18 februari 1971 (Jurispr. blz. 81), Deutsche Grammophon van 8 juni 1971 (Jurispr. blz. 498), Hag van 3 juli 1974 (Jurispr. blz. 731) en ten slotte Centrafarm van 31 oktober 1964 (Jurispr. blz. 1198) — niet tevens op het onderhavige geval van toepassing is.
Naar het schijnt, wenst het verwijzende college niet zozeer een antwoord op een abstracte vraag als wel een bevestiging van zijn standpunt.
Zo stelt het U één vraag die erop neerkomt, of de bescherming krachtens de nationale merken- en handelsnaamwetgeving kan worden ingeroepen tegen de invoer van een produkt onder een in een andere Lid-Staat rechtmatig verkregen merk- of handelsnaamaanduiding, welke aanleiding geeft tot verwarring, wanneer tussen de betrokken ondernemingen geen enkele band bestaat en hun rechten in verschillende Lid-Staten onafhankelijk zijn ontstaan.
Met dit laatste wordt rechtstreeks ingehaakt op Uw Hag-arrest. Uw daarin gegeven uitlegging ging immers uit van het, voor sommige commentatoren beslissende, feit dat de gelijknamigheid van de betrokken merken een gemeenschappelijke oorsprong had — ook al was er toentertijd geen enkele band meer tussen de twee firma's die het merk gebruikten — en dat in een dergelijk geval het beginsel van de eenheid van de markt zwaarder behoort te wegen dan het belang van de rechthebbenden op de tegen hun wil gescheiden merken: alleen het onbevoegd gebruik van een merk door niet-rechthebbenden zou volgens sommigen een inbreuk opleveren, die een beperking van het vrije verkeer zou kunnen rechtvaardigen.
Hoewel de U thans gestelde vraag zowel een merk als een handelsnaam betreft, zullen wij alleen over het merk spreken, daar wij met de Commissie van mening zijn dat hiermee voor de oplossing van het onderhavige probleem kan worden volstaan. Overigens geldt onzes inziens dezelfde oplossing voor het merk en voor de handelsnaam, wanneer zij — zoals in casu — aanleiding geven tot verwarring.
Volgens de vraag is er geen sprake van enige concurrentiebeperkende overeenkomst tussen de twee merkgerechtigden noch van enig misbruik van een machtspositie door een van hen. Evenmin kan aan de goede trouw van elk der ondernemingen worden getwijfeld, zodat men hier ook eigenlijk niet van „inbreuk” kan spreken. Het verschil met de Hag-zaak is dat U daarin had te oordelen over het verbod van verhandeling in een Lid-Staat van een produkt dat in een andere Lid-Staat rechtmatig van een merk was voorzien, op grond dat in de eerste Lid-Staat een identiek merk van dezelfde oorsprong bestond, terwijl het hier gaat om produkten en merken die niet identiek en per definitie dus ook niet van dezelfde oorsprong zijn.
I —
Het eerste element, het niet-identieke van de produkten en merken, doet a priori de gedachte opkomen dat bedoeld verbod onverenigbaar is met de verdragsbepalingen. Het tweede element, de niet-gemeenschappelijke oorsprong, die bij buitenlandse niet-identieke merken en ongelijksoortige produkten noodzakelijkerwijs gegeven lijkt, verzet zich op het eerste gezicht evenmin tegen een onverenigbaarverklaring van dat verbod. Omgekeerd kan men stellen dat, zo U op het verbod van naast elkaar bestaan van gelijke merken in de Zaak Hag een uitzondering hebt aanvaard voor het geval van een gemeenschappelijke oorsprong der merken, U in andere zin zou hebben beslist bij merken van verschillende oorsprong die voor gelijksoortige produkten worden gebezigd en verwarring kunnen stichten. In ieder geval hebt U zich niet expliciet uitgesproken over een dergelijk geval van overeenkomstige merken met een verschillende oorsprong.
Het is niet onze bedoeling hier een uitputtende theorie over het „specifieke voorwerp” van het merk te ontwikkelen, al is het wel nodig ten deze enkele beginselen in het licht te stellen.
Zo zij opgemerkt dat volgens het arrest van 2 februari 1973 van het Bundesgerichtshof zelf in de zaak Cinzano het merk geen waarborgfunctie heeft: het garandeert niet bindend de constante kwaliteit van de merkprodukten. Het geeft alleen een aanduiding van de oorsprong; het heeft ten doel de produkten van een fabrikant of handelaar te onderscheiden en te identificeren, en de oorsprong, authenticiteit en herkomst ervan te waarborgen; zoals Engelse auteurs zeggen, houdt het merk voor de betrokkene het recht in om de produkten van een ander niet te zien doorgaan voor zijn eigen produkten.
Het exclusieve gebruiksrecht dat de merkhouder aan de wet ontleent, beschermt deze alleen tegen oneerlijk gebruik van het merk voor andere produkten, en wel in de eerste plaats door middel van de inbreukactie.
Maar naast dit „specifieke voorwerp” van het merk, in de zin van Uw DGG/Metro-arrest (Jurispr. 1971, blz. 500), heeft het merk „toevallige” functies: het suggereert een kwaliteit en is bestemd de verkoop van het gemerkte produkt te bevorderen. Zo gezien, stelt het de merkgerechtigde in staat om de economische positie die hij door zijn technische financiële en commerciële inspanning heeft verworven, tegen derden te beschermen.
Tevens is het merk door de daaraan verbonden reputatie een factor in de keuzebepaling van de verbruikers; het dient derhalve ter bescherming maar evenzeer — het zij erkend — ter „conditionering” van de verbruikers.
Aldus kan men met een merkrecht voorkomen dat een concurrent, door gebruik van hetzelfde of een overeenkomstig merk voor dezelfde of gelijksoortige produkten, verwarring over de herkomst der produkten sticht en oneerlijk meeprofiteert van het in het merk belichaamde kapitaal aan goodwill; deze bescherming werkt eveneens in het belang van het publiek dat voor vervalsing moet worden behoed.
Deze in het industriële tijdperk zeer belangrijke kwaliteits- en publiciteitsfuncties zijn slechts een uitvloeisel van de herkomstaanduidende functie, zodat de vraag rijst of zij wel evenzeer uit hoofde van de industriële eigendom rechtsbescherming kunnen genieten, of deze bescherming wel door het merkenrecht en niet veeleer door het recht inzake de oneerlijke mededinging en het recht inzake de verbruikersbescherming moet worden geboden. Professor Beier verklaarde in de namens Terranova ingediende opmerkingen: „Het economisch belang dat een fabrikant van merkartikelen heeft bij bescherming tegen het oneerlijk meeprofiteren van zijn produktie-, reclame- en distributieactiviteiten, wordt niet beschermd door het merkenrecht. Het kan alleen geldend worden gemaakt in het kader van het mededingingsrecht en het recht inzake verbintenissen uit overeenkomst en uit onrechtmatige daad” („Territorialität des Markenrechts und internationaler Wirtschaftsverkehr”, GRUR Int. 1968, 8, 17). Ook Uw Hof zelf heeft in het arrest 16-74 Centrafarm (Jurispr. 1974, blz. 1196) gezegd „dat overigens overwegingen welke aan de bescherming van de industriële en commerciële eigendom ten grondslag liggen, andere zijn dan die der bescherming van het publiek en de vaststelling der eventueel daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden.”
Men zou aldus geneigd kunnen zijn als volgt te redeneren:
Terwijl volgens Uw arrest 15-74 Centrafarm een uit de nationale wetgeving voortvloeiende belemmering van het vrije verkeer van goederen „kan worden gerechtvaardigd uit hoofde van bescherming van de industriële eigendom, … in het geval van octrooien wier oorspronkelijke houders juridisch en economisch onafhankelijk zijn” (overweging 11), komt deze passage niet voor in Uw op dezelfde dag gewezen arrest 16-74 Centrafarm op merkengebied. Stelt men dit naast de overweging 7 in Uw arrest-Sirena, dat het „merkrecht zich daarin van andere rechten van industriële of commerciële eigendom onderscheidt, dat met deze laatste meestal een voorwerp van groter belang en grotere waarde dan dat van het enkele merk wordt beschermd” en het feit dat de uitoefening van het langlevende merkrecht „ten zeerste tot verdeling der markten kan bijdragen met als gevolg dat op het — immers voor de gemeenschappelijke markt wezenlijke — vrije goederenverkeer tussen de Staten inbreuk wordt gemaakt” (zelfde overweging), dan zou men kunnen concluderen dat de bescherming van de industriële eigendom niet in dezelfde mate is te rechtvaardigen in het geval van merken waarvan de houders juridisch en economisch onafhankelijk zijn. Deze conclusie zou nog een bevestiging en zelfs versterking vinden in Uw arrest-Hag, waarin immers het vrije verkeer van produkten onder gelijkluidende merken wordt toegelaten, indien die merken voortkomen uit de opsplitsing van één enkel merk, ook al zijn de huidige rechthebbenden juridisch en economisch onafhankelijk. A fortiori moet dit ook gelden voor niet-identieke (zij het overeenkomstige) merken op niet-identieke (zij het gelijksoortige of brancheverwante) produkten, indien de merkgerechtigden van meet af aan juridisch en economisch onafhankelijk zijn geweest.
Ten slotte: aangezien op het punt van de herkomstaanduiding, die volgens Uw rechtspraak de „specifieke” functie van het merk is, „de verbruikers kunnen worden voorgelicht door andere middelen dan die waarmee inbreuk wordt gemaakt op het vrije verkeer van goederen” (arrest Hag, overweging 14), volgt hieruit dan niet dat de andere, minder „specifieke” functies van het merk, dat wil zeggen de kwaliteits- en publiciteitsfuncties voorrang moeten geven aan het vrije verkeer en in ieder geval niet uit hoofde van de bescherming van de industriële eigendom kunnen worden gewaarborgd door een verbod om een ander merkprodukt in de handel te brengen?
II —
Ik meen van niet.
Ten eerste zijn immers deze „afgeleide” functies moeilijk te scheiden van de eerste, al zijn zij wel van ander gehalte. Voorts zou in die stelling het Verdrag een vacuum bevatten, terwijl artikel 36 juist een „verzamel” -bepaling is van alle verboden en beperkingen — met name van de invoer — die, hoewel van invloed op het vrije verkeer, kunnen worden „gerechtvaardigd”.
Weliswaar doelt — anders dan de regering van de Bondsrepubliek meent — de preambule van het Verdrag onzes inziens niet rechtstreeks op oneerlijke concurrentie. Met de erkenning „dat de verwijdering van de bestaande hindernissen eensgezind optreden vereist ten einde … de eerlijkheid in de mededinging te waarborgen”, hadden de verdragsauteurs niet zozeer het oog op èen bescherming tegen oneerlijke mededingingspraktijken als wel op het verbod van alle praktijken welke de vrije mededinging vervalsen, dat wil zeggen op de mededingings neutraliteit.
Doch al worden de bescherming tegen oneerlijke mededinging en de bescherming van de verbruikers in het Verdrag en tot voor kort in het afgeleide Gemeenschapsrecht niet speciaal vermeld, zij zijn daaraan allerminst vreemd. In ieder geval zijn zij onverbrekelijk verbonden met de verwezenlijking van de verdragsdoeleinden. Dit blijkt uit de verrichtingen van de enige jaren geleden op initiatief van de Commissie gevormde werkgroep „merken”. Het door deze groep opgestelde ontwerp-verdrag voor een Europees merkenrecht spreekt zelf van gevaar voor verwarring (artikelen 11 en 12) wegens gelijkenis tussen merken en gelijksoortigheid van de waren, overigens zonder deze begrippen te definiëren. Zij houden echter zonder enige twijfel, zij het indirect, verband met de begrippen oneerlijke mededinging en bescherming van de verbruiker. Het is dan ook niet nodig deze begrippen als zodanig te hanteren. Men kan volstaan met een verwijzing naar de merkbescherming die slechts op bepaalde voorwaarden wordt verleend en naast rechten en voordelen ook verplichtingen voor de merkhouder tegenover andere merken en jegens de verbruikers meebrengt. U hebt trouwens in een arrest van 20 februari 1975 (Commissie t. Bondsrepubliek Duitsland, Jurispr. 1975, blz. 194, overweging 7) verklaard dat het de specifieke functie van oorsprongsbenamingen en aanduidingen van herkomst is niet alleen de belangen van de betrokken producenten tegen oneerlijke concurrentie te waarborgen, maar ook die van de verbruikers tegen aanduidingen die hen kunnen misleiden.
Impliceert dit nu dat de uit dien hoofde verleende bescherming en de daarmee gepaard gaande afzetverboden maatregelen van gelijke werking zijn, die onder hoofdstuk 2 van Titel I van het Verdrag vallen?
Men zou dit kunnen betwijfelen, daar U in Uw arrest van 11 juli 1974 Dassonville (Jurispr. 1974, blz. 852, overweging 7) ten aanzien van maatregelen van een Staat om oneerlijke praktijken te voorkomen en de consument de echtheid van de benaming van oorsprong van een produkt te waarborgen, hebt beslist dat „die maatregelen, om het even of zij onder artikel 36 vallen, in ieder geval krachtens het beginsel in de tweede volzin van dit artikel omschreven geen middel tot willekeurige beperking noch ook een verkapte beperking van de handel tussen Lid-Staten mogen vormen.”
Daar echter dit karakter van maatregel van gelijke werking blijkbaar niet voor een ieder zo duidelijk is als voor het Bundesgerichtshof en voor ons, inzoverre dat men meent dat het verbod van artikel 30 alleen wettelijke of bestuursrechtelijke maatregelen treft doch niet die welke „zonder onderscheid gelden” voor eigen onderdanen en onderdanen van andere Lid-Staten, wil ik ten overvloede nog op de twee volgende punten wijzen.
Ten eerste is het niet het optreden in rechte als zodanig dat een gelijke werking als een kwantitatieve beperking kan hebben, maar het als gevolg daarvan eventueel opgelegde afzetverbod; dit verbod vormt een maatregel die behoudens de uitzonderingen van artikel 36 onder artikel 30 valt.
Een rechterlijke beslissing kan een maatregel van gelijke werking in de zin van de artikelen 30 en 34 van het Verdrag opleveren, indien zij neerkomt op een invoer- of uitvoerverbod. Juist hierover ging de Sirena-zaak.
Ten tweede behoeft men voor de vraag of er sprake is van een maatregel van gelijke werking, niet na te gaan of in feite hetzelfde afzetverbod geldt voor Duitse fabrikanten van gelijksoortige produkten onder een overeenkomstig merk. U hebt immers geoordeeld dat zelfs „zonder onderscheid toepasselijke” maatregelen een gelijke werking kunnen hebben als een kwantitatieve beperking: „het is voldoende dat de betrokken maatregelen al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel de importen tussen Lid-Staten beperken” (arrest van 26 februari 1976, Tasca, overweging 13 — nog niet gepubliceerd). Zo ook (arrest van 20 februari 1975 Commissie t. Duitsland, Jurispr. 1975, blz. 199, overweging 14) „behoeft niet te worden vastgesteld dat dergelijke maatregelen daadwerkelijk de invoer van de betrokken produkten beperken, doch slechts dat zij' een belemmering kunnen vormen voor de invoer, die mogelijk zou zijn indien deze maatregelen niet bestonden”.
Onzes inziens is dit zeker het geval bij een verbod dat ertoe leidt de importen zo te kanaliseren dat in de Bondsrepubliek fabrikanten en handelaren alleen kunnen werken, indien hun produkten niet gelijksoortig zijn aan die van Terranova en indien het merk en de handelsnaam geen verwarring met die van Terranova stichten, óf die dit alleen kunnen doen met de toestemming en op de voorwaarden van Terranova (in die zin arrest van 30 april 1974, Sacchi, Jurispr. 1974, blz. 428, overweging 8).
Hieruit volgt echter tevens dat de bescherming tegen oneerlijke mededinging en de bescherming van de verbruikers niet elke inbreuk op het vrije verkeer vermogen te rechtvaardigen.
Luidens artikel 36 „vormen de bepalingen van de artikelen 30 tot en met 34 geen beletsel voor verboden of beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer, welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van … bescherming van de industriële en commerciële eigendom” en welke „geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten vormen”. Evenmin als het begrip bescherming van de volksgezondheid of het begrip openbare orde, heeft het begrip bescherming van de industriële en commerciële eigendom dus een discretionair karakter. Voor eerstgenoemde begrippen heeft U dit al herhaaldelijk uitgemaakt. Zo overwoog U in het arrest Van Duyn van 4 december 1974 (Jurispr. 1974, blz. 1350, overweging 18) dat het begrip openbare orde, in de zin van artikel 48, lid 3, niet eenzijdig door elke Lid-Staat zonder controle van de gemeenschapsinstellingen kan worden bepaald. In dezelfde zin ook Uw arrest Rutili van 28 oktober 1975 (Jurispr. 1975, blz. 1232, overweging 27).
Dit dient eveneens te gelden voor de bescherming van de industriële eigendom die ons geen hogere doelstelling lijkt dan de bescherming van de openbare orde of de volksgezondheid.
De merkbescherming houdt in casu voor de Duitse rechter, in het kader van diens bevoegdheid, verband met de „gelijksoortigheid der waren”, de „overeenstemming van de merken” en de „vrees voor verwarring”. Daaruit volgt dat, wanneer onze opmerkingen over de gemeenschapsrechtelijke inhoud van de bescherming van de commerciële eigendom juist zijn, hetzelfde moet gelden voor de bepaling der criteria waarmee het voorwerp dier bescherming wordt gedefinieerd. Het is dan ook van wezenlijk belang dat die criteria eenvormig worden toegepast.
III —
Hiermee raken we aan het kernpunt van deze zaak: als er geen gemeenschapsregeling is die de verbruikers beschermt en een „eerlijke” mededinging waarborgt, wie zijn dan de instanties die de kwalificaties „gelijksoortigheid der waren”, „overeenstemming van de merken” en „vrees voor verwarring” moeten bepalen en hoe is te bereiken dat de criteria ter bepaling dier begrippen eenvormig van inhoud zijn?
In de lijn van Uw arrest Van Duyn van 4 december 1974 (Jurispr. 1974, blz. 1350, overweging 18) menen wij dat bij ontbreken van enige communautaire toepassingsbepaling in beginsel de autoriteiten van de Lid-Staten moeten uitmaken op welk niveau zij de merkbescherming willen verzekeren, en in het bijzonder welke mate aan gelijksoortigheid en overeenstemming is vereist om bij een gelijktijdige aanwezigheid van twee merkprodukten of één markt van vrees voor verwarring te kunnen spreken. Uw bemerkingen over het begrip openbare orde gelden onzes inziens ook voor de merkbescherming: „dat de specifieke omstandigheden die een beroep op het begrip openbare orde zouden kunnen rechtvaardigen, naar land en tijd kunnen verschillen en dat mitsdien ten deze aan de bevoegde nationale autoriteiten een beoordelingsmarge, binnen de door het Verdrag gestelde grenzen, moet worden toegekend”. U hebt dit ook overwogen in Uw arrest van 28 oktober 1975 Rutili (Jurispr. 1975, blz. 1232, overweging 26): „dat de Lid-Staten krachtens het in artikel 48, lid 3, gemaakte voorbehoud in hoofdzaak vrijblijven de eisen van open bare orde op hun nationale behoeften af te stemmen”.
De criteria ter beoordeling van de vrees voor verwarring verschillen wel van land tot land: „waarheid aan deze zijde der Pyreneeën is dwaling aan gene zijde”. In Frankrijk is de toetssteen voor nabootsing de „gemiddeld oplettende koper die de beide merken niet gelijktijdig onder ogen heeft”; ook werkt men daar met het beginsel van de „specialiteit van het merk”. In Engeland gaat men af op de „honest concurrent user”.
De beoordeling van de vrees voor verwarring is soms een zuiver feitelijke vraag en soms een ingewikkeld probleem van feitelijke en rechtsvragen.
In Frankrijk beslist de rechter in de zaak ten gronde soeverein over de vrees voor verwarring, volgens de door de Cour de Cassation geijkte formule: „de rechters hebben slechts gebruik gemaakt van hun soevereine beoordelingsbevoegdheid, wanneer zij beslissen dat de overeenstemming verwarring kon veroorzaken in de geest van een gemiddeld oplettende koper die de beide merken niet gelijktijdig onder ogen heeft”. In andere Lid-Staten kan deze kwalificatie echter nog ten toets komen, zelfs wanneer voor haar toepassing in concreto eerst nog bepaalde feiten moeten worden nagegaan en opgehelderd. In het Duitse recht is de vaststelling van de vrees voor verwarring een juridische kwalificatie die door het Bundesgerichtshof kan worden getoetst.
Andere rechterlijke instanties eisen een veel verdergaand bewijs van de vrees voor verwarring. Twee voorbeelden:
—
Het Ierse High Court of Justice oordeelde op 1 mei 1967 dat de Amerikaanse firma Sterling Winthrop, die de Ierse dochteronderneming van Farbenfabriken Bayer en het merk-Bayer onder soortgelijke omstandigheden had verkregen als Van Zuylen het merk-Hag, de Duitse Bayer niet kon verbieden in Ierland produkten onder het merk „Bayer Germany” te verkopen, omdat — gezien deze laatste toevoeging en de verschillende verpakking — in de geest van het publiek geen verwarring te duchten was tussen de produkten van de Amerikaanse firma onder het merk „Bayer” en de produkten van de Duitse firma onder het merk „Bayer-Germany”.
—
In het Verenigd Koninkrijk besliste rechter Graham (High Court of Justice, Chancery Division, Sirdar Ltd. tegen Les Fils de Louis Mulliez, 19 maart 1975) in een grotendeels gelijke zaak als de vorige, dat hij in beginsel iedere waarschijnlijkheid van verwarring tussen de merken Sirdar en Phildar voor een identiek produkt (breiwol) uitsloot, daar deze merken buiten het Verenigd Koninkrijk nooit in collisie waren gekomen. Hij raadde partijen aan om hun geschil volgens de regel „leven en laten leven” minnelijk te schikken en eventueel aan hun merk nog een onderscheidend element toe te voegen.
Ligt het inderdaad ook niet voor de hand dat een verbod niet onder de uitzonderingsbepaling van artikel 36 valt, indien de industriële en commerciële eigendom even doeltreffend kan worden beschermd door maatregelen die de intracommunautaire handel minder beperken dan een algeheel afzetverbod?
Op het gebied van de volksgezondheid heeft U zich op dit punt zeer veeleisend betoond: volgens Uw arrest Centrafarm van 20 mei 1976, zaak 104-75, dienen de nationale autoriteiten te bewijzen dat iedere andere regeling of handelwijze, welke de volksgezondheid even doeltreffend beschermt en de intracommunautaire handel minder beïnvloedt, kennelijk de redelijke mogelijkheden van een normaal functionerende administratie te boven gaat.
Op het in casu verwante terrein van de benamingen van oorsprong besliste U in Uw arrest van 11 juli 1974 Dassonville (Jurispr. 1974, blz. 851, overweging 6) dat een Lid-Staat ter voorkoming van oneerlijke praktijken met betrekking tot de echtheid van benamingen van oorsprong „slechts redelijke maatregelen mag nemen, terwijl de handel tussen Lid-Staten niet door bewijsvoorschriften mag worden belemmerd”.
Ten aanzien van merken overwoog U in Uw arrest Hag van 3 juli 1974 (Jurispr. 1974, blz. 744, overweging 14) „dat in een dergelijke markt de herkomstaanduiding van een merkprodukt weliswaar van nut is, doch dat de verbruikers hieromtrent kunnen worden voorgelicht door andere middelen dan die waarmede inbreuk wordt gemaakt op het vrije verkeer van goederen”.
Gaat dit ook op bij de bestrijding van oneerlijke concurrentie? Kan men met name, gezien het restrictieve karakter van de in artikel 36 toegelaten uitzonderingen op het grondbeginsel van het vrije verkeer, volstaan met de enkele — alleen maar indirecte — vrees voor verwarring? Rechtvaardigt artikel 36 een voor de bescherming van de industriële eigendom schijnbaar nuttige maatregel, welks restrictieve elementen echter althans deels daardoor zijn te verklaren dat, gezien alle eventuele conflicten en collisies tussen merken, de rechter zijn ingewikkelde taak wil vereenvoudigen en zich de — steeds moeilijke — bewijslevering van een daadwerkelijke verwarring wil besparen door het bestaan van een dergelijk gevaar te veronderstellen? Gaat de inspanning die is vereist voor het vaststellen van een daadwerkelijke verwarring, de redelijke mogelijkheden van een normaal functionerende rechterlijke instantie niet kennelijk te boven? Zeer vaak zijn de rechters hier trouwens geneigd het onderscheidend vermogen van de verbruiker te onderschatten en dient het betoog van de merkartikelenindustrie alleen ter camouflage van haar prijs- en distributiebelangen. Het merk wordt dan niet zozeer gebruikt om de herkomst te garanderen als wel om de reputatie van een produkt hoog te houden en te verhinderen dat een soortgelijk concurrentieprodukt op de markt verschijnt.
Gesteld dat het gerechtvaardigd is Terrapin te verbieden onder haar merk en handelsnaam in de Bondsrepubliek handel te drijven, dan lijkt het toch overdreven om geen genoegen te nemen met iets minders dan de radicale afstand van de huidige merktekens van Terrapin. Zou het niet mogelijk zijn door een onderscheidend toevoegsel een differentiatie aan te brengen? Twee overeenkomstige merken zouden aldus door een voor- of achtervoegsel de respectieve herkomst kunnen doen uitkomen, zoals de Commissie had voorgesteld in haar administratieve procedure tegen Sirdar (brief van 10. 2. 1975, bijlage IV bij beroepschrift 34-75).
Hiertegen zou zijn in te brengen dat het volgens de verdragsbepalingen niet aankomt op het vrije verkeer van merken, maar op het vrije verkeer van goederen. Het vrije goederenverkeer staat echter niet los van het merkenrecht, vooral nu de produkten heden ten dage vaak niet van de merken te scheiden zijn; daarop althans is het streven van de ondernemers — ook van hen die zogenaamde „vrije” produkten verkopen — gericht.
Terrapin zou haar produkten natuurlijk onder een ander merk in Duitsland kunnen verkopen, zoals ook de firma Hag te Bremen enige tijd heeft gedaan voordat haar geschil met Van Zuylen door de Luxemburgse rechter aan U werd voorgelegd. Maar Terrapin zou bij gebruik van een ander merk niet meer van de onder haar naam gekweekte goodwill kunnen profiteren, omdat zij de in haar land verkochte produkten niet als zodanig zou kunnen uitvoeren. De Commissie gaf in haar beschikking van 5 maart 1975 Sirdar t. Phildar (PB nr. L 125 van 16. 5. 1975, blz. 27) te kennen dat de concurrentiebeperking die voortvloeit uit de marktverdelingsovereenkomst tussen de beide concurrenten, niet wordt weggenomen doordat de Franse onderneming conform de overeenkomst breiwol in het Verenigd Koninkrijk mag importeren onder een ander merk dan Phildar.
Een oplossing van al deze vragen valt naar onze mening echter buiten Uw bevoegdheid ex artikel 177 EEG-Verdrag: de beoordeling van hetgeen noodzakelijk is voor de bescherming der verbruikers en voor de bestrijding van oneerlijke concurrentie, is onzes inziens in eerste instantie een zaak van de nationale autoriteiten.
IV —
Het onbevredigende van deze situatie zie ik heel wel in. De uiteenlopende regelingen over de inschrijving en het tenietgaan van merken, het territoriaal karakter van de rechterlijke bescherming tegen oneerlijke mededinging, de afwijkende opvattingen over de criteria voor verwarring en consumentenbescherming, om niet te zeggen het merken-„nationalisme”, houden het gevaar in van lijnrecht tegenstrijdige beslissingen. De uitzonderingen op het vrije verkeer uit hoofde van de bescherming van de industriële eigendom kunnen per Lid-Staat een geheel verschillende omvang en draagwijdte hebben. Maar zoals rechter Graham bij zijn uitspraak van 13 maart 1975 in de zaak EMI t. CBS terecht overwoog, bevindt het Gemeenschapsrecht zich op het gebied van de industriele eigendom — evenals, zo voegen wij toe, de consumentenbescherming en de bescherming tegen oneerlijke mededinging — nog in ontwikkeling; het conflict tussen nationale territoriale rechten en het vrije goederenverkeer is nog niet afdoende opgelost. De verschillende bevoegde rechtscolleges kunnen nog inconsequente en onlogische uitspraken doen, zolang de huidige nationale rechtsstelsels niet zijn opgegaan in een bredere communautaire rechtsregeling. Een dergelijke ontwikkeling is thans onontkoombaar, tenzij een speciaal regulerend gemeenschapscollege voor dit soort aangelegenheden zou worden ingesteld.
Bij de huidige bepalingen kan het Hof niet de hoogste rechterlijke instantie in merkenzaken zijn. Met deze opmerking denken wij niet zozeer aan het risico dat het Hof wordt overstroomd met prejudiciële vragen op het gebied van het merkenrecht: U zoudt die zaken aan een van Uw kamers kunnen overlaten. Maar zoals U zelf in Uw arrest Portelange (9. 7. 1969, Jurispr. 1969, blz. 316) hebt erkend, wordt Uw bevoegdheid door artikel 177 beperkt tot de uitlegging van het Gemeenschapsrecht dat is vervat in de vragen van de verwijzende rechter. U moogt U niet uitspreken over de feiten of over de gegrondheid van het hoofdgeding noch optreden als een hoogste rechterlijke instantie om tegenstrijdige beslissingen van rechters in de verschillende Lid-Staten tot een oplossing te brengen: „het Hof mag ingevolge artikel 177 van het Verdrag, dat stoelt op een duidelijke scheiding van bevoegdheden tussen de nationale rechter en het Hof, geen kennis nemen van de feiten van het geding, noch ook de overwegingen, welke tot een verzoek om interpretatie nebben geleid, beoordelen; de vraag of de bepalingen of begrippen van Gemeenschapsrecht waarvan interpretatie wordt gevraagd, inderdaad op het te berechten geval van toepassing zijn, valt buiten de bevoegdheid van het Hof en behoort tot die van de nationale rechter”.
Zo ook overwoog U in Uw arrest van 30 april 1974, Sacchi (Jurispr. 1974, blz. 426, overweging 3) dat artikel 177 is „gegrond op een duidelijke scheiding van functies tussen de nationale rechterlijke instanties en het Hof”.
Gezien de huidige stand van de Gemeenschap die, volgens de gemachtigde van de Bondsrepubliek, „nog niet het stadium van een eenheidsstaat heeft bereikt”, of, volgens het arrest van het Bundesverfassungsgericht van 24 mei 1974, „geen staat is noch inzonderheid een bondsstaat, doch een in toenemende integratie verkerende gemeenschap sui generis, een tussenstaats lichaam”, dunkt ons dat aan de soevereiniteit van de nationale rechter niet kan worden getornd.
Overigens ligt de oplossing die wij willen voorstellen, in de lijn van een vaste rechtspraak waarin U in prejudiciële zaken Uw bevoegdheid hebt ontkend ten gunste van de nationale rechter.
Zo zij op het gebied van de tariefindeling slechts herinnerd aan Uw arrest Osram van 8 mei 1974 (Jurispr. 1974, blz. 484):
„dat de beantwoording van de vraag of de produkten waarover het hoofdgeding gevoerd wordt in feite aan deze voorwaarden voldoen, veeleer de toepassing dan de uitlegging van het GDT betreft en dus op de weg ligt van de nationale rechter”
„dat het, naar hiervoren reeds werd overwogen, aan de nationale rechter staat te bepalen of de litigieuze voorwerpen in feite aan de voorwaarden voor indeling onder deze of gene tariefpost voldoen en dat het Hof krachtens artikel 177 van het EEG-Verdrag alleen bevoegd is zich uit te spreken over de uitlegging van de bepalingen van het tarief”.
Eveneens oordeelde U met betrekking tot soortgelijke kwalificaties als thans in het geding, over de mate van zorgvuldigheid die van een goed koopman mag worden verwacht (arrest van 30. 1. 1974, Kampffmeyer, Jurispr. 1974, blz. 111):
„dat het bij ontbreken van een communautaire bepaling, ter beslissing van de nationale rechter staat of, gelet op de omstandigheden van het geval, zodanige koopman de nodige zorgvuldigheid heeft betracht”;
„dat het hier geen vraag van interpretatie doch van toepassing betreft, die is voorbehouden aan de nationale rechter”.
Op het gebied van sportwedstrijden hebt U voor de vraag of in de wielersport de gangmaker en wielrenner een ploeg vormen (arrest van 12. 12. 1974, Walrave, Jurispr. 1974, blz. 1418), overwogen:
„dat het aan de nationale rechter staat om in verband met het voorafgaande de aan zijn oordeel onderworpen activiteit te kwalificeren”.
Omtrent misbruik van een machtspositie in de zin van artikel 86 zegt Uw arrest Sacchi (reeds genoemd):
„Overwegende dat de nationale rechter in de vierde vraag een aantal gedragingen heeft opgesomd, die misbruik in de zin van artikel 86 zouden kunnen opleve” ren, …
„dat het in ieder afzonderlijk geval aan de nationale rechter staat het bestaan van zodanig misbruik vast te stellen, en aan de Commissie om in het kader van haar bevoegdheden hiertegen op te treden”,
en Uw arrest van 21 maart 1974, BRT (Jurispr. 1974, blz. 317-318):
„dat het buitensporig karakter van' dergelijke bedingen door de rechter dient te worden beoordeeld, gelet op het effect dat deze clausules — zowel op grond van hun eigenlijke aard als door hun samenhang — teweeg brengen”;
„dat het eveneens ter beoordeling van de rechter staat of en in hoeverre het eventueel geconstateerde misbruik zijn weerslag vindt op de belangen van de auteurs of van derden-betrokkenen, teneinde daaruit de consequenties te trekken ten aanzien van de geldigheid en de werking van de litigieuze overeenkomsten of van bepaalde clausules daarvan” …
„dat het derhalve tot de taak van de nationale rechter behoort om na te gaan of een onderneming die zich op grond van artikel 90, lid 2, op een derogatie aan de verdragsregels beroept, inderdaad door de Lid-Staat met het beheer van een dienst van algemeen economisch belang is belast”.
Bij de sociale zekerheid besliste U over de cumulatie van een ziekteuitkering met een invaliditeitsuitkering (arrest van 15. 5. 1974, Kaufmann, Jurispr. 1974, blz. 524):
„dat het op de weg van de nationale rechter ligt na te gaan of het gevaar van zodanige samenloop zich in casu voordoet”.
En ten slotte wat overmacht betreft (arrest van 28. 5. 1975, Pfützenreuter, Jurispr. 1974, blz. 599):
„dat de nationale rechter derhalve binnen de grenzen van zijn eigen bevoegdheid overmacht mag aannemen niet alleen wanneer de ingeroepen omstandigheden onder de in lid 2 gegeven opsomming vallen dan wel krachtens lid 3 door de Lid-Staten zijn erkend, doch ook in andere gevallen”.
Een andere uidegging zou trouwens ook prejudiciëren op de werkzaamheden inzake een Europees merk.
Voorzover mij bekend tot op de dag van heden, houdt de tekst van de Commissie in dat, anders dan op octrooigebied, bij een Europees Merkenhof (artikel 4) beroep in cassatie zou kunnen worden ingesteld tegen beslissingen van de kamer van beroep inzake merkenonderzoek en merkenadministratie (artikel 99), alsmede tegen beslissingen van de nietigheidskamer inzake vervallenverklaring en nietigverklaring van een Europees merk (artikel 138); tevens zou dit Europees Merkenhof in procedures inzake inbreuk op een Europees merk bevoegd zijn een prejudiciële beslissing te geven over de uitlegging van de overeenkomst en de ter uitvoering hiervan vastgestelde bepalingen, evenals over de geldigheid dezer bepalingen (artikel 161). De ontwerpovereenkomst sluit echter niet uit dat „deze instelling deel zal uitmaken van een reeds bestaand internationaal hof” (opmerking 1 bij artikel 4).
V —
De situatie is echter niet volstrekt uitzichtloos. Een oplossing is mogelijk op verschillende niveaus.
Ten eerste in het kader van artikel 36 zelf: verboden of beperkingen die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de bescherming van de industriële en commerciële eigendom, mogen geen middel tot willekeurige discriminatie vormen en het begrip „vrees voor verwarring” mag in eenzelfde Staat niet discriminatoir worden toegepast naar gelang van de nationaliteit der ondernemingen. Zo moet vrees voor verwarring, indien die zich in een Staat voordoet, zonder onderscheid worden aangenomen met betrekking tot alle binnenlandse ondernemingen die eenzelfde „sterke” merkstam gebruiken voor produkten soortgelijk aan die van een onderneming in een andere Staat. In dit opzicht hebben de nationale rechters, die evenzeer „de eerbiediging van het recht bij de uitlegging en toepassing van het Verdrag” verzekeren (artikel 164), blijk te geven van destemeer waakzaamheid, omdat zij soeverein blijven beslissen over de uitlegging van het begrip „vrees voor verwarring”. Ook mag de uit dien hoofde verleende bescherming geen verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten vormen; naar onze mening rust in zoverre een bijzondere verantwoordelijkheid op de Commissie, die het best in staat is dergelijke beperkingen op te sporen.
Evenals ieder der Lid-Staten (artikel 170), kan zij optreden krachtens artikel 169, indien zij van oordeel is dat de bepalingen van een Lid-Staat inzake de bescherming van de industriële en commerciële eigendom, of de wijze van toepassing dier bepalingen, een schending van artikel 36 oplevert.
Voor één soort oplossing kan men anderzijds niet teveel op zijn hoede zijn, namelijk dat ondernemingen die beweren dat hun merken voor gelijksoortige produkten werkelijk of fictief verwarring doen ontstaan, geneigd kunnen zijn om tot afspraken te komen over een marktverdeling of een „hergroepering”. Dit zou immers ingaan niet tegen een oneerlijke mededinging maar tegen elke mededinging, dat wil zeggen een zaak van ten minste even eminent belang als de industriële en commerciële eigendom. De Commissie mag wel haar fiat hebben gegeven aan bepaalde marktverdelingsover-eenkomsten (Nicholas Vitapointe t. Vitapro, beschikking van 30. 7. 1964, PB nr. 13 van 26. 8. 1964, blz. 2287), maar daarbij ging het toen om een derde land. Sindsdien heeft zij echter duidelijk te verstaan gegeven (zie de reeds genoemde beschikking Sirdar t. Phildar) dat zij dit soort afspraken waarbij de betrokkenen de markt territoriaal verdelen, zou verbieden.
De lege ferenda is het zaak in het Europees merkenrecht conflicten te voorkomen en wel met zodanige inschrijvings- en publiciteitsbepalingen dat mogelijke conflictstof „in de kiem wordt gesmoord”, voordat een merk of handelsnaam, waarmee een reeds beschermd merk zou kunnen worden verward, vaste voet heeft kunnen krijgen.
Voorts dient aan de rechthebbende op het oudere merk een bepaalde termijn na deponering van het nieuwe merk te worden gegund om doorhaling hiervan te eisen, indien de deponering is verricht door een derde te goeder trouw. In het voorontwerp van overeenkomst inzake een Europees merkenrecht is dit voorzien in artikel 12.
Niets is echter geregeld voor oude merken, voorzover die niet wegens nietfebruik vervallen kunnen worden verkaard. Het voorontwerp laat nationale merken zelfstandig bestaan naast een Europees merk.
Zoals de Commissie zegt, zal volgens de huidige voorstellen het probleem dan ook niet via een aanpassing van de wetgevingen kunnen worden opgelost.
Hiertoe dienen tevens in elke Lid-Staat de rechtscolleges die kennisnemen van beroepen inzake oneerlijke mededinging en consumentenbescherming, te worden gecentraliseerd.
Om ten slotte nog te voorkomen dat van land tot land tegelijkertijd verschillend wordt geoordeeld over het bestaan van een verwarringsgevaar tussen twee merken — hetgeen zou kunnen leiden tot verleggingen van het handelsverkeer —, dienen de rechtscolleges van een Lid-Staat rekening te houden met de omstandigheden en beslissingen in de andere Staten, daar die omstandigheden en beslissingen in het kader van de gemeenschappelijke markt in feite een eenheid vormen met de hun voorgelegde situaties.
Men zou zich ten deze kunnen laten leiden door de gemeenschappelijke verklaring bij het protocol betreffende de uitlegging door het Hof van Jusititie van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, en kunnen trachten in samenwerking met dit Hof tot een informatieuitwisseling te komen over de beslissingen van de nationale rechterlijke instanties op dit gebied.
Uit een en ander moge de omvang van de taak blijken; het optimisme van professor Beier vermag ik dan ook niet te delen.
In navolging van het arrest Parks Davis van 28 februari 1968 (Jurispr. 1968, blz. 109), zal men zich erbij moeten neerleggen dat zolang de bepalingen betreffende de bescherming tegen oneerlijke mededinging en de consumentenbescherming niet in het kader van de Gemeenschap zijn geünificeerd, de beperkingen voor het vrije goederenverkeer als gevolg van een verschillend oordeel over de omvang dier bescherming niet als zodanig te laken zijn, voorzover die bescherming geen misbruik oplevert.
Het is dan ook uitgesloten om, onder de dekmantel van interpretatie van de bepalingen inzake de opheffing van kwantitatieve beperkingen, en zelfs met behulp van algemene rechtsbeginselen die de Lid-Staten gemeen hebben, het merkenrecht en de bescherming van de industriële en commerciële eigendom — laat staan het recht inzake de oneerlijke mededinging en de consumentenbescherming — te unificeren en aldus het effect te ontnemen aan de interpretaties van de ten deze ervaren en weltoegeruste nationale rechters.
Afgezien van een verwijzing naar de slotbepalingen van artikel 36, kunt U in deze zaak niet de beginselen aangeven, waarvan de nationale rechter bij zijn beoordeling dient uit te gaan. De criteria voor de vaststelling van een verwarringsgevaar zijn niet te ontlenen aan de communautaire rechtsorde, doch moeten wel uniform worden toegepast, hetgeen iets heel anders is.
Samenvattend concluderen wij dat U voor recht verklare dat de artikelen 30 en 36 voor een nationale rechter geen belemmering vormen om, op grond van de bescherming tegen oneerlijke concurrentie en de consumentenbescherming, een onderneming te verbieden in een Lid-Staat een produkt op de markt te brengen onder een merk dat in een andere Lid-Staat rechtmatig is aangebracht maar gevaar oplevert voor verwarring met soortgelijke produkten die een andere onderneming in eerstbedoelde Lid-Staat onder een overeenkomstig merk verkoopt, wanneer tussen de betrokken ondernemingen geen enkele band bestaat en hun merkrechten in verschillende Lid-Staten onafhankelijk zijn verkregen, tenzij zulks een willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten vormt.
(
1
)	Vertaald uit het Frans.