URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer)
23. Januar 2014(*)
„Gemeinschaftsmarke – Widerspruchsverfahren – Anmeldung der Gemeinschaftswortmarke Rebella – Ältere Gemeinschaftswortmarke SEMBELLA – Relatives Eintragungshindernis – Verwechslungsgefahr – Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 – Ernsthafte Benutzung der älteren Marke – Art. 42 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 207/2009 – Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009“
In der Rechtssache T‑551/12
Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG mit Sitz in Münster (Deutschland), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt D. Pohl,
Klägerin,
gegen
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch A. Poch als Bevollmächtigte,
Beklagter,
andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM:
Sembella GmbH mit Sitz in Timelkam (Österreich),
betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 5. Oktober 2012 (Sache R 1681/2011‑2) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen der Sembella GmbH und der Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG
erlässt
DAS GERICHT (Vierte Kammer)
unter Mitwirkung des Präsidenten M. Prek, der Richterin I. Labucka und des Richters V. Kreuschitz (Berichterstatter),
Kanzler: E. Coulon,
aufgrund der am 27. Dezember 2012 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,
aufgrund der am 25. April 2013 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,
nach Änderung der Zusammensetzung der Kammern des Gerichts,
aufgrund des Umstands, dass keine der Parteien binnen der Frist von einem Monat nach der Mitteilung, dass das schriftliche Verfahren abgeschlossen ist, die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung beantragt hat, und des daher auf Bericht des Berichterstatters gemäß Art. 135a der Verfahrensordnung des Gerichts ergangenen Beschlusses, ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden,
folgendes
Urteil
Vorgeschichte des Rechtsstreits
1        Am 19. August 2009 meldete die Klägerin, die Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG, nach der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 78, S. 1) beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.
2        Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen Rebella.
3        Die Marke wurde u. a. für folgende Waren der Klassen 20 und 24 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet:
–        Klasse 20: „Möbel; Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerschaum und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen; aufblasbare Möbel; Bettbeschläge, nicht aus Metall; Betten; Bettgestelle aus Holz; Bettzeug, ausgenommen Bettwäsche; Kopfkissen; Kopfpolster; Kopfstützen; Luftkissen, nicht für medizinische Zwecke; Luftmatratzen, nicht für medizinische Zwecke; Matratzen, soweit in Klasse 20 enthalten; Möbel aus Metall; Paravents; Sitze aus Metall; Sofas; Sprungfedermatratzen“;
–        Klasse 24: „Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischdecken; Bettwäsche; Bezugsstoffe aus textilem Material oder aus Kunststofffolie; Federbettdecken; Vliesstoffe, Textilien; Gardinen aus Textilien oder aus Kunststoff; Gaze, Stoff; Gewebe für textile Zwecke; Haushaltswäsche; Heimtextilien; Lederimitationsstoffe; Matratzentuch, Inlett und/oder Matratzenüberzüge; Möbelbezüge aus Kunststoff und/oder Textilien; Reisedecken; Schlafsäcke, zu Hüllen genähte Leintücher; Steppdecken, Tagesdecken für Betten; Tücher, Laken“.
4        Die Anmeldung wurde im Blatt für Gemeinschaftsmarken Nr. 45/2009 vom 23. November 2009 veröffentlicht.
5        Am 16. Februar 2010 erhob die Sembella GmbH gegen die Eintragung der angemeldeten Marke für die oben in Rn. 3 genannten Waren Widerspruch nach Art. 41 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009.
6        Mit dem Widerspruch wurde das relative Eintragungshindernis nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 geltend gemacht.
7        Der Widerspruch war auf die ältere Gemeinschaftswortmarke SEMBELLA gestützt, die am 7. Oktober 1998 unter der Nr. 212340 für folgende Waren der Klassen 17, 20 und 22 eingetragen und anschließend verlängert worden war:
–        Klasse 17: „Schaumkunststoffe in Form von Platten, Blöcken, Folien und Formstücken; Polsterungen in Kautschuk, Guttapercha, Balata, in Kunststoffen oder in Surrogaten dieser Stoffe“;
–        Klasse 20: „Möbel und Polstermöbel, Polsterungen, Lattenroste, Einrichtungsgegenstände für Schlafzimmer, Bettzeug (ausgenommen Bettwäsche), Matratzen, Kissen, Betten in Kautschuk, Guttapercha, Balata, in Kunststoffen oder in Surrogaten dieser Stoffe“;
–        Klasse 22: „Polsterungen, in Kautschuk, Guttapercha, Balata, Kunststoffen oder in Surrogaten dieser Stoffe“.
8        Am 27. September 2010 stellte die Klägerin im Widerspruchsverfahren einen Antrag im Sinne des Art. 42 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 207/2009 auf Nachweis der ernsthaften Benutzung der für den Widerspruch angeführten älteren Marke, woraufhin die Widerspruchsabteilung die Widersprechende zur Beibringung dieses Nachweises aufforderte. Dieser Aufforderung kam die Widersprechende am 13. Dezember 2010 nach.
9        Mit Entscheidung vom 18. Juli 2011 gab die Widerspruchsabteilung dem Widerspruch teilweise statt und wies ihn teilweise zurück. Sie gab ihm mit der Begründung statt, dass die Widersprechende den Nachweis einer ernsthaften Benutzung für einen Teil der von der älteren Marke erfassten Waren erbracht habe, nämlich für „Lattenroste“, „Matratzen“ und „Kissen“, und dass zwischen den einander gegenüberstehenden Marken eine Verwechslungsgefahr zu bejahen sei hinsichtlich einerseits dieser Waren und andererseits der oben in Rn. 3 genannten Waren der Klassen 20 und 24 des Abkommens von Nizza mit Ausnahme von Waren aus „Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerschaum und deren Ersatzstoffen“ (Klasse 20) und „Tischdecken“, „Badewäsche“, „Textilien“, „Gardinen aus Textilien oder aus Kunststoff“, „Gaze“, „Gewebe für textile Zwecke“, „Lederimitationsstoffe“ und „Reisedecken“ (Klasse 24). In ihrer Entscheidung versäumte es die Widerspruchsabteilung allerdings, über die Waren „Möbel aus Metall“, „Paravents“, „Sitze aus Metall“, „Sofas“ und „Sprungfedermatratzen“ in Klasse 20 sowie „Bettwäsche“ in Klasse 24 zu befinden.
10      Am 4. August 2011 teilte das HABM den Beteiligten mit, dass es beabsichtige, die Entscheidung der Widerspruchsabteilung aufzuheben, da diese einen offensichtlichen Fehler begangen habe, indem sie sich zum einen nicht zu den „Möbeln aus Metall“, den „Paravents“, den „Sitzen aus Metall“, den „Sofas“ und den „Sprungfedermatratzen“ der Klasse 20 sowie der „Bettwäsche“ der Klasse 24 geäußert habe und zum anderen „Badewäsche“ in den Warenvergleich aufgenommen habe, obwohl diese Ware nicht Gegenstand des Widerspruchs gewesen sei.
11      Am 10. August 2011 legte die Klägerin gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung beim HABM Beschwerde gemäß den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 ein, soweit damit die Anmeldung zurückgewiesen worden war.
12      Am 17. August 2011 teilte das HABM den Beteiligten mit, dass die Beschwerde der Klägerin der Weiterführung des oben in Rn. 10 genannten Aufhebungsverfahrens entgegenstehe.
13      Am 14. Februar 2012 reichte die Widersprechende ihre Stellungnahme ein und beantragte gemäß Art. 8 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 216/96 der Kommission vom 5. Februar 1996 über die Verfahrensordnung vor den Beschwerdekammern des HABM (ABl. L 28, S. 11), die angefochtene Entscheidung zu bestätigen, soweit darin die Anmeldung zurückgewiesen wurde, und die Anmeldung zusätzlich zurückzuweisen für die Waren „Möbel aus Metall“, „Paravents“ „Sitze aus Metall“, „Sofas“ und „Sprungfedermatratzen“ der Klasse 20 sowie „Bettwäsche“, „Tischdecken“, „Gardinen aus Textilien oder aus Kunststoff“, „Gaze“, „Gewebe für textile Zwecke“, „Reisedecken“ „Lederimitationsstoffe“ und „Webstoffe“ der Klasse 24 (im Folgenden: Gegenbeschwerde).
14      Mit Entscheidung vom 5. Oktober 2012 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Zweite Beschwerdekammer die Hauptbeschwerde der Klägerin zurück und gab der Gegenbeschwerde der Widersprechenden teilweise statt, indem sie die Eintragung der angemeldeten Marke für „Möbel aus Metall“, „Sofas“ und „Sprungfedermatratzen“ der Klasse 20 sowie für „Bettwäsche“ der Klasse 24 des Abkommens von Nizza ablehnte.
15      Zur Begründung ihrer Entscheidung über die Hauptbeschwerde und zum Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke führte die Beschwerdekammer u. a. aus, dass dieser Nachweis nach Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 auch die Benutzung der Marke in einer Form umfasse, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweiche, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst werde (Rn. 20 der angefochtenen Entscheidung).
16      So sei die Benutzung der älteren Marke durch die Benutzung der nachfolgend abgebildeten Marke nachgewiesen worden:
17      Der Bildbestandteil dieser Marke beeinflusse nämlich nicht die Unterscheidungskraft der älteren Marke in ihrer eingetragenen Form, denn dieser in einem rötlichen Ton gehaltene und von dem Wort „sembella“ abgesetzte Bestandteil werde als ein rein verzierendes Element wahrgenommen (Rn. 26 bis 28 der angefochtenen Entscheidung).
18      Ebenso sei die Benutzung der älteren Marke durch die Benutzung der nachfolgend dargestellten Marke nachgewiesen worden:
19      Das Wort „Schlafkultur“ besitze nämlich – wenn überhaupt – eine eher schwache Unterscheidungskraft, und die Abbildung eines schwarzen Vierecks sei eher banal. Diese beiden Bestandteile seien außerdem durch ihre Position und ihre Größe dem Wort „sembella“ untergeordnet. Somit beeinflusse die zusätzliche Verwendung des Wortes „Schlafkultur“ und des schwarzen Vierecks – allein oder gemeinsam – nicht die Unterscheidungskraft der älteren Marke in ihrer eingetragenen Form (Rn. 29 und 30 der angefochtenen Entscheidung).
20      Die Beschwerdekammer wies auch das Argument zurück, diese Beurteilung widerspreche der rechtlichen Würdigung im Urteil des Gerichts vom 23. Februar 2006, Il Ponte Finanziaria/HABM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T‑194/03, Slg. 2006, II‑445, Rn. 50). Im Gegensatz zu dem Sachverhalt, der dieser anderen Rechtssache zugrunde gelegen habe, werde der Widerspruch im vorliegenden Fall auf eine einzige ältere Marke gestützt und nicht auf mehrere ältere Marken (Rn. 27 und 33 der angefochtenen Entscheidung).
21      Die Beschwerdekammer bestätigte daher die Beurteilung der Widerspruchsabteilung, dass die von der Widersprechenden vorgelegten Nachweise die ernsthafte Benutzung der älteren Marke für „Lattenroste“, „Matratzen“ und „Kissen“ der Klasse 20 belegten (Rn. 34 der angefochtenen Entscheidung).
22      Zur Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Marken vertrat die Beschwerdekammer im Wesentlichen die Auffassung, dass grundsätzlich auf die Sicht des Durchschnittsverbrauchers oder der breiten Öffentlichkeit in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und insbesondere in Österreich abzustellen sei (Rn. 40 und 42 der angefochtenen Entscheidung), deren Aufmerksamkeitsgrad zumindest normal sei (Rn. 46 der angefochtenen Entscheidung). Hinsichtlich „zahlreicher Waren“, darunter die Waren der Klasse 20 oder die „Gardinen aus Textilien“ der Klasse 24, war die Beschwerdekammer jedoch der Meinung, dass der Durchschnittsverbraucher seine Wahl auf der Grundlage einer Reihe von funktionellen und ästhetischen Überlegungen treffe, so dass der Vorgang des Vergleichens und Nachdenkens, der dieser Wahl vorausgehe, einen erhöhten oder einen über dem Normalen liegenden Aufmerksamkeitsgrad erfordere (Rn. 46 und 47 der angefochtenen Entscheidung).
23      Im Rahmen des bildlichen Zeichenvergleichs führte die Beschwerdekammer im Wesentlichen aus, dass zwar die Anfänge der einander gegenüberstehenden Zeichen – „Re“ und „sem“ – unterschiedlich seien, ihre übrigen fünf Buchstaben aber, die die Buchstabenfolge „bella“ bildeten, identisch seien und eine „visuell ähnliche Gesamtlänge“ hätten (Rn. 61 und 62 der angefochtenen Entscheidung). Die Beschwerdekammer bestätigte anschließend den von der Widerspruchsabteilung durchgeführten klanglichen Vergleich der einander gegenüberstehenden Zeichen und führte aus, dass die Zeichen dieselbe Silbenzahl hätten, nämlich drei, und dass die jeweiligen ersten Silben – „Re“ und „sem“ – den klanglichen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Marken nicht bestimmten. Sie seien daher einander in klanglicher Hinsicht ähnlich (Rn. 63 und 64 der angefochtenen Entscheidung). Schließlich stellte die Beschwerdekammer fest, dass in begrifflicher Hinsicht keines der beiden Zeichen im maßgeblichen Schutzgebiet eine Bedeutung habe (Rn. 65 der angefochtenen Entscheidung).
24      Außerdem wies die Beschwerdekammer in den Rn. 66 bis 83 der angefochtenen Entscheidung unter der Überschrift „Kennzeichnungskraft der angemeldeten Marke“ das Vorbringen der Klägerin zurück, wonach die Kennzeichnungskraft der älteren Marke nur durchschnittlich sei und die Widersprechende weder dargelegt noch bewiesen habe, dass diese Marke über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfüge.
25      Im Rahmen der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr führte die Beschwerdekammer u. a. aus, dass die ältere Marke von Haus aus eine normale Kennzeichnungskraft besitze und ihr hinsichtlich der Waren „Lattenroste“ und „Matratzen“ in Österreich eine erhöhte Kennzeichnungskraft zukomme (Rn. 86 der angefochtenen Entscheidung). Unter Berücksichtigung des bildlichen und klanglichen Vergleichs der einander gegenüberstehenden Marken, auf die ein begrifflicher Vergleich keinen Einfluss haben könne, ergebe der Gesamteindruck der beiden Zeichen, dass sie in Österreich ähnlich seien (Rn. 87 der angefochtenen Entscheidung). Die Beschwerdekammer kam im Ergebnis zu dem Schluss, dass in Anbetracht der Identität oder Ähnlichkeit der Waren, der Ähnlichkeit der Zeichen und der Tatsache, dass die ältere Marke für „Lattenroste“ und „Matratzen“ eine erhöhte Kennzeichnungskraft besitze, für die maßgeblichen Verkehrskreise in Österreich eine Verwechslungsgefahr bestehe (Rn. 89 der angefochtenen Entscheidung).
26      Schließlich gab die Beschwerdekammer der Gegenbeschwerde der Widersprechenden teilweise statt und begründete dies damit, dass zwischen den einander gegenüberstehenden Marken auch für „Möbel aus Metall“, „Sofas“ und „Sprungfedermatratzen“ der Klasse 20 sowie „Bettwäsche“ der Klasse 24 Verwechslungsgefahr bestehe (Rn. 91 bis 118 der angefochtenen Entscheidung).
Anträge der Parteien
27      Die Klägerin beantragt,
–        die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
–        dem HABM die Kosten aufzuerlegen.
28      Das HABM beantragt,
–        die Klage abzuweisen;
–        der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.
Rechtliche Würdigung
Vorbemerkungen
29      Die Klägerin macht drei Klagegründe geltend.
30      Mit dem ersten und dem zweiten Klagegrund rügt sie einen Verstoß gegen Art. 42 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009, da die Beschwerdekammer den Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke irrigerweise für erbracht gehalten und sich dafür insbesondere auf die Benutzung der oben in Rn. 16 abgebildeten Marke gestützt habe, wobei sie indessen die einschlägige Rechtsprechung außer Acht gelassen habe.
31      Der dritte Klagegrund wird auf einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 gestützt.
32      Da sich der erste und der zweite Klagegrund weitgehend überschneiden, sind sie gemeinsam zu prüfen.
Zum ersten und zum zweiten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 42 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009
33      Zur Stützung des ersten Klagegrundes trägt die Klägerin im Wesentlichen vor, dass die Widersprechende vor dem HABM Dokumente vorgelegt habe, die nicht die ernsthafte Benutzung der älteren Marke im Sinne von Art. 42 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009, sondern nur die ernsthafte Benutzung des oben in Rn. 16 abgebildeten Zeichens hätten nachweisen können. Die Beschwerdekammer hätte aber diese Dokumente nicht auf der Grundlage von Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 als Nachweis für die ernsthafte Benutzung der älteren Marke anerkennen dürfen, da deren Unterscheidungskraft durch den hinzugefügten Bildbestandteil beeinflusst werde. Die angesprochenen Verkehrskreise nähmen die ältere Marke nämlich in erster Linie visuell wahr. Das gelte auch für die von der Widersprechenden vorgelegten Nachweise für die Benutzung der älteren Marke in gedruckter Form. Aufgrund der vornehmlich visuellen Wahrnehmung der fraglichen Marken durch den angesprochenen Verkehr sei im vorliegenden Fall der optische Gesamteindruck dieser Marken maßgeblich, so dass sich durch die Hinzufügung des optisch dominierenden Bildbestandteils im Rahmen der benutzten Marke der Gesamteindruck dieser Marke erheblich von dem Gesamteindruck unterscheide, den die ältere Marke vermittle. Der Auffassung der Beschwerdekammer, der Bildbestandteil der oben in Rn. 16 abgebildeten Marke sei lediglich ein dem Wortbestandteil hinzugefügtes verzierendes Element, sei nicht zu folgen. Es sei vielmehr so, dass das Bildelement aufgrund seiner optischen Prägnanz und seiner Platzierung sowie seines Anteils an der Gesamtgröße der Marke zumindest als weiteres dominierendes Element neben den Wortbestandteil des Gesamtzeichens trete. Die Platzierung des Bildelements im Gesamtzeichen führe dazu, dass es dem Betrachter sofort ins Auge springe.
34      Im Rahmen des zweiten Klagegrundes wendet sich die Klägerin gegen die Argumentation der Beschwerdekammer, wonach zu unterscheiden sei zwischen dem Sachverhalt der vorliegenden Rechtssache und demjenigen der Rechtssache BAINBRIDGE (oben in Rn. 20 angeführt). Nach Ansicht der Klägerin können entgegen der Auffassung der Beschwerdekammer die Grundsätze dieses Urteils nicht außer Acht gelassen werden, nur weil die zum Nachweis der Benutzung der älteren Marke herangezogenen Marken – im vorliegenden Fall die oben in den Rn. 16 und 18 abgebildeten Zeichen – nicht selbst zur Begründung des Widerspruchs angeführt worden seien. Eine solche Auslegung sei „dogmatisch nicht nachvollziehbar“, und es fänden sich dafür keinerlei Anhaltspunkte in dieser Rechtsprechung, denn diese Rechtsauffassung führe dazu, „dass der Inhaber prioritätsälterer Marken, der einen Widerspruch gegen eine Markenanmeldung sorgfältiger begründet und zur Sicherheit auf mehrere prioritätsältere Marken stützt, schlechter gestellt wird, als derjenige Markeninhaber, der nachlässiger vorgeht und seinen Widerspruch lediglich auf eine nicht rechtserhaltend benutzte Marke stützt“.
35      Das HABM tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen und gelangt zu dem Schluss, dass der erste und der zweite Klagegrund zurückzuweisen seien.
36      Das Gericht stellt zunächst fest, dass die Klägerin mit diesen Klagegründen nicht die Erwägung in Rn. 26 der angefochtenen Entscheidung in Frage stellt, wonach die von der Widersprechenden vor dem HABM vorgelegten Nachweise als solche geeignet seien, die ernsthafte Benutzung des oben in Rn. 16 abgebildeten Zeichens zu belegen. Sie wendet sich jedoch gegen die Rechtsauffassung, dass diese Nachweise auch als Beleg für die ernsthafte Benutzung der älteren Marke angeführt werden könnten, die nicht über die Bildbestandteile dieses Zeichens verfüge. Nach Ansicht der Klägerin beeinflussen diese Unterschiede die Unterscheidungskraft der älteren Marke im Sinne von Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009, so dass die Beschwerdekammer diesen Benutzungsnachweis hätte zurückweisen müssen.
37      Insoweit ist klarzustellen, dass der Sachverhalt im vorliegenden Fall, in dem ein Zeichen in einigen Varianten benutzt worden ist, unter Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 fällt, nämlich unter die Benutzung der Marke in einer von ihrer Eintragung abweichenden Form. Das oben in Rn. 16 abgebildete Zeichen weicht nämlich von der eingetragenen Form der älteren Marke dadurch ab, dass in ihm der Wortbestandteil „sembella“ durch zwei Bildbestandteile ergänzt wird.
38      Dem Wortlaut des Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 ist zu entnehmen, dass die Benutzung der Marke in einer von ihrer Eintragung abweichenden Form dann als eine Benutzung im Sinne des Art. 15 Abs. 1 dieser Verordnung anzusehen ist, wenn dadurch die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form nicht beeinflusst wird.
39      Die Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne der Verordnung Nr. 207/2009 besagt, dass die Marke geeignet ist, die Ware, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofs vom 12. Juli 2012, Smart Technologies/HABM, C‑311/11 P, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Rn. 23). Wie das HABM zutreffend vorträgt, kann die Voraussetzung der ernsthaften Benutzung einer Marke im Sinne von Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 auch erfüllt sein, wenn die Marke nur vermittels einer anderen zusammengesetzten Marke benutzt wird oder wenn sie nur in Verbindung mit einer anderen Marke benutzt wird und beide Marken zusammen zusätzlich als Marke eingetragen sind, sofern die Marke weiterhin als Hinweis auf die Herkunft der betreffenden Ware wahrgenommen wird (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofs vom 18. April 2013, Colloseum Holding, C‑12/12, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Rn. 35 und 36).
40      Diese Auslegung wird insbesondere durch die Zielsetzung des Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 gestützt. Mit dieser Bestimmung soll, indem darauf verzichtet wird, eine strikte Übereinstimmung zwischen der im Handel benutzten Form der Marke und ihrer eingetragenen Form zu verlangen, dem Markeninhaber ermöglicht werden, im Rahmen seines Geschäftsbetriebs Veränderungen an dem Zeichen vorzunehmen, die, ohne seine Unterscheidungskraft zu beeinflussen, seine bessere Anpassung an die Erfordernisse der Vermarktung und der Förderung des Absatzes der betreffenden Waren oder Dienstleistungen gestatten.
41      So kann sich die Unterscheidungskraft einer eingetragenen Marke aus der Benutzung eines Teils einer eingetragenen Marke als deren Bestandteil oder aus der Benutzung einer anderen Marke in Verbindung mit einer eingetragenen Marke ergeben. In beiden Fällen genügt es, dass infolge dieser Benutzung die angesprochenen Verkehrskreise die betreffende Ware oder Dienstleistung tatsächlich als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen (vgl. entsprechend Urteil des Gerichtshofs vom 7. Juli 2005, Nestlé, C‑353/03, Slg. 2005, I‑6135, Rn. 30).
42      Demnach kann die Benutzung des oben in Rn. 16 abgebildeten Zeichens, in dem der Wortbestandteil der älteren Marke enthalten ist, als eine ernsthafte Benutzung dieser Marke angesehen werden, wenn deren Unterscheidungskraft nicht beeinflusst wird (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil des Gerichtshofs vom 25. Oktober 2012, Rintisch, C‑553/11, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Rn. 30).
43      Im vorliegenden Fall ist die Beurteilung durch die Beschwerdekammer zu bestätigen, die im Wesentlichen dahin geht, dass die Bildbestandteile des oben in Rn. 16 abgebildeten Zeichens nur verzierende oder sogar vernachlässigbare Elemente bilden, die die Unterscheidungskraft des dominierenden Wortbestandteils „sembella“ nicht beeinflussen können (vgl. Rn. 28 der angefochtenen Entscheidung). Wie das HABM geltend macht, ziehen nämlich der rote horizontale Strich über dem Wortbestandteil und das sich über diesem Strich befindliche dickere und kürzere rote Bildelement, dessen einfache Form allenfalls und nur nach Überlegen an einen Hut oder ein Bett denken lässt, die Aufmerksamkeit des Verbrauchers auch dann erst auf den zweiten Blick auf sich, wenn dessen Aufmerksamkeit erhöht ist. Der Wortbestandteil „sembella“ springt dem Verbraucher dagegen sofort ins Auge und bleibt ihm im Gedächtnis, um die betriebliche Herkunft der betreffenden Waren zu erkennen. In diesem Zusammenhang trägt das HABM zutreffend vor, dass selbst dann, wenn man in Übereinstimmung mit der Klägerin davon ausgehe, dass die ältere Marke von den maßgeblichen Verkehrskreisen tatsächlich in erster Linie optisch wahrgenommen werde, ein Verbraucher, der dieses Zeichen in einem Katalog gesehen habe, sich beim Kauf an Waren mit dem Wortzeichen „sembella“ erinnern werde, von denen er annehmen werde, dass sie von demselben Hersteller stammten. Umgekehrt weisen die beiden Bildbestandteile keine Originalität auf, wirken unauffällig und haben somit nur eine sehr geringe Unterscheidungskraft. Der Verbraucher wird folglich, wie dies die Beschwerdekammer zutreffend in Rn. 28 der angefochtenen Entscheidung festgestellt hat, selbst im Rahmen der visuellen Wahrnehmung der fraglichen Ware in diesen Bildbestandteilen nur ein verzierendes Element sehen und keinen untrennbaren Bestandteil einer Bildmarke, die den Wortbestandteil „sembella“ enthält.
44      Daher ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer im vorliegenden Fall Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 richtig angewandt hat, soweit sie die Auffassung vertreten hat, dass die Benutzung der älteren Marke durch die oben in Rn. 16 abgebildete Marke ihre Unterscheidungskraft nicht beeinflussen konnte (Rn. 28 der angefochtenen Entscheidung). Daher hat die Beschwerdekammer fehlerfrei die von der Widerspruchsabteilung vorgenommene Beurteilung bestätigt, dass die von der Widersprechenden vorgelegten Nachweise die ernsthafte Benutzung der älteren Marke für „Lattenroste“, „Matratzen“ und „Kissen“ der Klasse 20 belegten (Rn. 34 der angefochtenen Entscheidung).
45      Schließlich stehen dieser Beurteilung in Anbetracht der oben in den Rn. 39 bis 41 angeführten Rechtsprechung zu dem Zusammenhang zwischen der Unterscheidungskraft einer Marke und dem Nachweis ihrer Benutzung mittels einer anderen eingetragenen Marke oder in Verbindung mit einer solchen auch nicht die Argumente entgegen, die die Parteien der Auslegung des Urteils des Gerichtshofs vom 13. September 2007, Il Ponte Finanziaria/HABM (C‑234/06 P, Slg. 2007, I‑7333), und des Urteils BAINBRIDGE (oben in Rn. 20 angeführt) entnehmen.
46      Somit sind der erste und der zweite Klagegrund als unbegründet zurückzuweisen.
Zum dritten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009
47      Nach Ansicht der Klägerin hat die Beschwerdekammer gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 verstoßen, indem sie insbesondere auf der Grundlage einer fehlerhaften Beurteilung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken in bildlicher und klanglicher Hinsicht eine Verwechslungsgefahr zwischen diesen zu Unrecht bejaht habe. Da sich die Aufmerksamkeit des angesprochenen Verbrauchers üblicherweise auf den Anfang eines Wortes konzentriere, fielen bei der Bewertung des Gesamteindrucks eines Zeichens Unterschiede im Wortanfang stärker ins Gewicht als Übereinstimmungen in den Wortendungen. Selbst wenn man also eine durchschnittliche Aufmerksamkeit dieses Verbrauchers zugrunde lege, ergebe sich in schriftbildlicher Hinsicht bereits aufgrund der unterschiedlichen Länge der Wortanfänge „Re“ und „sem“ sowie aufgrund der schriftbildlich sehr unterschiedlichen Anfangsbuchstaben „R“ einerseits und „s“ und „m“ andererseits ein deutlicher Unterschied zwischen den einander gegenüberstehenden Marken. In phonetischer Hinsicht stehe die hart und kurz ausgesprochene Anfangssilbe „Re“ der weich und lang gezogen ausgesprochenen Vorsilbe „sem“ markant gegenüber. Dazu trügen auch die unterschiedlichen Konsonanten nach dem Vokal „e“ in der jeweiligen Anfangssilbe der beiden Zeichen bei. Während der Wortanfang der angemeldeten Marke offen und hell ausgesprochen werde, führe der Konsonant „m“ in der älteren Marke zu einer geschlossenen und eher dunklen Aussprache der Anfangssilbe. Diese sehr deutlichen und markanten sprachbildlichen Unterschiede prägten den phonetischen Gesamteindruck der Vergleichszeichen maßgeblich. Weiter sei zu berücksichtigen, dass der angesprochene Verkehr wegen der weit verbreiteten, geläufigen und damit letztlich verbrauchten Endungen „ella“ und „bella“ gezwungen sei, besonders auf die sonstigen Unterschiede zu achten.
48      Die Klägerin trägt weiter vor, dass die Widersprechende auch beim Deutschen Patent- und Markenamt Widerspruch gegen die Eintragung ihrer zwischenzeitlich unter der Nr. 302228041612 eingetragenen deutschen Wortmarke Rebella erhoben habe, indem sie sich auf die ältere Marke für dieselben Waren gestützt habe (Sache 302008041612.2/30). Mit Beschluss vom 15. November 2011 habe das Deutsche Patent- und Markenamt diesen Widerspruch zurückgewiesen, weil es keine Verwechslungsgefahr zwischen der älteren Marke und der deutschen Wortmarke Rebella gesehen habe. Das Deutsche Patent- und Markenamt habe seinen Beschluss u. a. damit begründet, dass nach dem jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Marken diese weder im Klang noch im Bild oder im Bedeutungs- oder Sinngehalt hinreichend ähnlich seien. In bildlicher Hinsicht gebe es Unterschiede in ihren erfahrungsgemäß stärker beachteten Wortanfängen, die auch in klanglicher Hinsicht nicht unbemerkt blieben, zumal der Verkehr wegen der häufig vorkommenden und damit verbrauchten Endungen „ella“ und „bella“ gezwungen sei, besonders auf die sonstigen Unterschiede zu achten. Dies werde durch die unterschiedlichen Konsonanten nach dem Vokal „e“ in der jeweiligen Anfangssilbe der beiden Zeichen verstärkt. Während der Wortanfang der angemeldeten Marke offen und hell ausgesprochen werde, führe der Konsonant „m“ in der älteren Marke zu einer geschlossenen und eher dunklen Aussprache der Anfangssilbe. Zu diesem Beschluss erläutert die Klägerin, dass sich das Bundespatentgericht auf die dagegen von der Widersprechenden eingelegten Beschwerde hin in einer verfahrensleitenden Verfügung vom 24. August 2012 der Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamts angeschlossen habe, woraufhin die Widersprechende ihren Widerspruch zurückgenommen habe.
49      Das HABM tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen und meint, dass der vorliegende Klagegrund zurückzuweisen sei.
50      Es ist darauf hinzuweisen, dass die angemeldete Marke nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt. Dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.
51      Wie in ständiger Rechtsprechung anerkannt ist, liegt eine Verwechslungsgefahr im Sinne der genannten Bestimmung dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. Urteil des Gerichts vom 9. Juli 2003, Laboratorios RTB/HABM – Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS], T‑162/01, Slg. 2003, II‑2821, Rn. 30 und die dort angeführte Rechtsprechung).
52      Für die Anwendung des Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 setzt eine Verwechslungsgefahr voraus, dass eine Identität oder Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken und eine Identität oder Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen besteht. Es handelt sich hierbei um kumulative Voraussetzungen (Urteil Il Ponte Finanziaria/HABM, oben in Rn. 45 angeführt, Rn. 48, und Urteil des Gerichts vom 22. Januar 2009, Commercy/HABM – easyGroup IP Licensing [easyHotel], T‑316/07, Slg. 2009, II‑43, Rn. 42).
53      Die Beurteilung der Gefahr von Verwechslungen durch das relevante Publikum hängt von zahlreichen Faktoren ab und ist umfassend unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Bei dieser Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken in Bild, Klang oder Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. Urteile des Gerichtshofs vom 12. Juni 2007, HABM/Shaker, C‑334/05 P, Slg. 2007, I‑4529, Rn. 34 und 35, und vom 3. September 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, Slg. 2009, I‑7371, Rn. 59 und 60 und die dort angeführte Rechtsprechung).
54      Im vorliegenden Fall macht die Klägerin einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 geltend, weil die Beschwerdekammer das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Marken u. a. auf der Grundlage einer fehlerhaften Beurteilung ihrer bildlichen und klanglichen Ähnlichkeit zu Unrecht bejaht habe.
55      Zunächst ist festzustellen, dass die Klägerin weder die von der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung (vgl. oben, Rn. 22) beanstandet, dass es sich bei den maßgeblichen Verkehrskreisen insbesondere um die österreichischen Durchschnittsverbraucher mit einem zumindest normalen oder sogar erhöhten Aufmerksamkeitsgrad handelt (Rn. 46 und 47 der angefochtenen Entscheidung), noch die Feststellung, dass die betreffenden Waren der Klassen 20 und 24 des Übereinkommens von Nizza (vgl. oben, Rn. 9 und 14) identisch oder ähnlich sind (Rn. 50 der angefochtenen Entscheidung).
56      Daher ist diese Beurteilung zu bestätigen und nur zu prüfen, ob die Beschwerdekammer die einander gegenüberstehenden Zeichen insbesondere in bildlicher und klanglicher Hinsicht fehlerfrei verglichen hat.
57      Wie die Beschwerdekammer in den Rn. 61 und 62 der angefochtenen Entscheidung ausgeführt hat und das HABM zu Recht geltend macht, ist zur Frage der bildlichen Ähnlichkeit zwischen den Wortbestandteilen der einander gegenüberstehenden Marken eine Übereinstimmung in sechs der Buchstaben festzustellen, aus denen diese Zeichen bestehen. Sie haben außerdem annähernd die gleiche Länge, nämlich sieben und acht Buchstaben, von denen fünf in der gleichen Reihenfolge stehen und so die identische Endung „bella“ bilden. Auch steht das erste „e“ in beiden Zeichen an zweiter Stelle. Daher beschränken sich die bildlichen Unterschiede auf den Buchstaben „R“ der angemeldeten Marke und die Buchstaben „s“ und „m“ der älteren Marke. In diesem Zusammenhang kann sich die Klägerin nicht darauf berufen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise dem Anfang eines Wortzeichens eine besondere Aufmerksamkeit zuteilwerden ließen. In Anbetracht der Identität der übrigen Buchstaben und insbesondere der Buchstabenfolge „bella“ am Wortende ist nicht anzunehmen, dass der Verkehr diese geringen Unterschiede isoliert wahrnimmt und ihnen besondere Aufmerksamkeit schenkt. Daher war die Beschwerdekammer zu dem Schluss berechtigt, dass diese Zeichen einander insgesamt ähnlich seien.
58      Zur Frage der klanglichen Ähnlichkeit ist darauf hinzuweisen, dass auch im Rahmen der Beurteilung des klanglichen Aspekts einer Marke die Wechselwirkung ihrer bildlichen und klanglichen Aspekte zu berücksichtigen ist (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 12. Juli 2011, Aldi Einkauf/HABM – Illinois Tools Works [TOP CRAFT], T‑374/08, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Rn. 56). Im vorliegenden Fall haben die einander gegenüberstehenden Zeichen, wie die Beschwerdekammer unter Bestätigung der von der Widerspruchsabteilung vorgenommenen Beurteilung in den Rn. 63 und 64 der angefochtenen Entscheidung zutreffend festgestellt hat, jeweils drei Silben, von denen die letzten beiden – „bel“ und „la“ – schon durch ihren visuellen Eindruck die wichtigsten sind und identisch ausgesprochen werden. Zudem eignen sich die Buchstabenfolgen „Re“ und „sem“ wegen der Platzierung des ersten „e“ – unabhängig davon, wie die maßgeblichen Verkehrskreise die diesen Vokal umgebenden Konsonanten klanglich wahrnehmen – für eine eher rasche Aussprache, und sie wirken bei ihrer Verbindung mit dem Konsonanten „b“, um die Buchstabenfolgen „Reb“ und „semb“ zu bilden, nur wenig unterschiedlich. Somit beruht die Ähnlichkeit der Wortbestandteile „Rebella“ und „sembella“ in ihrem klanglichen Gesamteindruck insbesondere auf der Aussprache dieser Buchstabenfolgen in Verbindung mit der Endung „bella“, was in beiden Fällen zu einem Ausspracherhythmus und einer Intonation führt, die einander stark ähneln. Die Klägerin beruft sich selbst darauf, dass die Endungen „bella“ und „ella“ aus der Sicht eines österreichischen Verbrauchers weit verbreitet, geläufig und gebräuchlich seien, was aber die Bedeutung ihrer klanglichen Wahrnehmung im Vergleich zu derjenigen der Silben „Re“ und „sem“, die kurz und schnell ausgesprochen werden, eher erhöht. Daraus folgt, dass sich die Aussprache der einander gegenüberstehenden Wortbildungen insbesondere wegen der identischen zweiten und dritten Silben ähnelt. So können, wie die Beschwerdekammer in Rn. 64 der angefochtenen Entscheidung festgestellt hat, die durch die Anfangssilben „Re“ und „sem“ hervorgerufenen klanglichen Unterschiede die umfassende klangliche Ähnlichkeit nicht berühren, so dass diese von den maßgeblichen Verkehrskreisen auch bei erhöhter Aufmerksamkeit sofort erkannt wird.
59      Soweit sich die Klägerin auf die Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts stützt, macht das HABM zutreffend geltend, dass diese Entscheidungen erstmalig im Verfahren vor dem Gericht vorgelegt worden seien, obwohl sie bereits vor Erlass der angefochtenen Entscheidung ergangen seien. Hierzu genügt der Hinweis, dass aus Art. 65 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 folgt, dass Tatsachen, die die Beteiligten nicht vor den Stellen des HABM vorgetragen haben, auch im Stadium der Klage beim Gericht nicht mehr vorgetragen werden können und das Gericht daher den Sachverhalt nicht im Licht erstmals bei ihm vorgelegter Nachweise neu prüfen kann. Denn die Rechtmäßigkeit einer Entscheidung einer Beschwerdekammer des HABM ist anhand der Informationen zu beurteilen, die der Beschwerdekammer im Zeitpunkt des Erlasses dieser Entscheidung verfügbar sein konnten (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichtshofs vom 13. März 2007, HABM/Kaul, C‑29/05 P, Slg. 2007, I‑2213, Rn. 54, vom 18. Dezember 2008, Les Éditions Albert René/HABM, C‑16/06 P, Slg. 2008, I‑10053, Rn. 38, 137 und 138, und vom 10. November 2011, LG Electronics/HABM, C‑88/11 P, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Rn. 22 bis 25).
60      Daher ist dem HABM darin zuzustimmen, dass diese Argumentation für unzulässig zu erklären ist.
61      Unabhängig von den vorstehenden Erwägungen ist festzustellen, dass nach ständiger Rechtsprechung das gemeinschaftliche Markenrecht eine autonome Regelung bildet und die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern ausschließlich auf der Grundlage der Verordnung Nr. 207/2009 zu beurteilen ist, so dass das HABM weder durch nationale Eintragungen gebunden ist (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 5. Dezember 2002, Sykes Enterprises/HABM [REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS], T‑130/01, Slg. 2002, II‑5179, Rn. 31) noch verpflichtet ist, zu den gleichen Ergebnissen zu gelangen wie die nationalen Ämter in einem gleichartigen Fall (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofs vom 12. Januar 2006, Deutsche SiSi-Werke/HABM, C‑173/04 P, Slg. 2006, I‑551, Rn. 49; Beschluss des Gerichtshofs vom 11. April 2013, Asa/HABM, C‑354/12 P, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Rn. 43, und Urteil des Gerichts vom 17. November 2009, Apollo Group/HABM [THINKING AHEAD], T‑473/08, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Rn. 43).
62      Demnach ist festzustellen, dass der Beschwerdekammer, die insbesondere das Vorliegen einer bildlichen und klanglichen Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken zutreffend bejaht hat, bei dem Vergleich dieser Marken und damit bei ihrer Beurteilung einer Verwechslungsgefahr kein Fehler unterlaufen ist.
63      Daher ist der Klagegrund eines Verstoßes gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 zurückzuweisen.
64      Nach alledem ist die Klage insgesamt abzuweisen.
Kosten
65      Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.
66      Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr gemäß dem Antrag des HABM die Kosten aufzuerlegen.
Aus diesen Gründen hat
DAS GERICHT (Vierte Kammer)
für Recht erkannt und entschieden:
1.      Die Klage wird abgewiesen.
2.      Die Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG trägt die Kosten.
Prek
Labucka
Kreuschitz
Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 23. Januar 2014.
Unterschriften
* Verfahrenssprache: Deutsch.