62016TJ0910_RES
Asuntos T‑910/16 y T‑911/16
Kurt Hesse
y
Wedl & Hofmann GmbH
contra
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de 4 de abril de 2019
«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de caducidad — Marca figurativa de la Unión TESTA ROSSA — Declaración parcial de caducidad — Artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001] — Prueba del uso — Uso externo de la marca controvertida — Igualdad de trato»
Marca de la Unión Europea — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Competencia del Tribunal General — Control de la legalidad de las resoluciones adoptadas por las Salas de Recurso
[Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 65, ap. 2]
(véase el apartado 22)
Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Examen de la solicitud — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Concepto — Criterios de apreciación
[Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 15, ap. 1, y 51, ap. 1, letra a); Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 22, ap. 3]
(véanse los apartados 28 a 31, 37 a 40, 45 a 47, 66 y 68)
Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Examen de la solicitud — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Criterios de apreciación — Uso público y de cara al exterior de la marca — Ventas de productos a través de franquiciados y licenciatarios — Inclusión
[Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 15 y 51, ap. 1, letra a)]
(véanse los apartados 37 a 40)
Resumen
En la sentencia Hesse y Wedl & Hofmann/EUIPO (TESTA ROSSA) (T‑910/16 y T‑911/16), dictada el 4 de abril de 2019, el Tribunal desestimó los recursos interpuestos contra la resolución de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), por la que esta declaró que habían caducado los derechos del titular de la marca figurativa TESTA ROSSA relativos a parte de los productos registrados, con arreglo al artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009. (
1
)
El presente asunto tiene su origen en el procedimiento de caducidad entre el Sr. Hesse (demandante en el asunto T‑910/16 y coadyuvante en el asunto T‑911/16) y Wedl & Hofmann (demandante en el asunto T‑911/16 y coadyuvante en el asunto T‑910/16). El Sr. Hesse había considerado que la EUIPO debió confirmar la plena caducidad de la marca controvertida titularidad de Wedl & Hofmann. Por su parte, Wedl & Hofmann había alegado que había aportado la prueba del uso efectivo para todos los productos y servicios para los que se había registrado la marca y no solo para los productos comprendidos en las clases 21 y 25.
El Tribunal se ha visto obligado a pronunciarse acerca de si las pruebas de uso que no se refieren a ventas a consumidores finales, sino a ventas a licenciatarios y franquiciados de Wedl & Hofmann, pueden considerarse pruebas de uso efectivo. Por ello, el Sr. Hesse había sostenido que estas pruebas no habían acreditado que los productos hubiesen sido distribuidos a los consumidores finales ni habían acreditado, por tanto, un uso público y de cara al exterior de la marca impugnada.
A este respecto, el Tribunal recordó que el uso efectivo de una marca exige que esta sea utilizada públicamente y de cara al exterior, si bien señala que ese uso de cara al exterior no significa que se trate necesariamente de un uso orientado hacia los consumidores finales. Por tanto, considerar que el uso de cara al exterior de una marca consiste necesariamente en un uso orientado hacia los consumidores finales equivaldría a excluir las marcas utilizadas únicamente en las relaciones entre empresas del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 207/2009. Por consiguiente, el Tribunal declaró que las pruebas presentadas por Wedl & Hofmann, que ponen de manifiesto ventas de productos a través de sus franquiciados y licenciatarios, podían acreditar un uso público y de cara al exterior de la marca controvertida.
Por otro lado, el Tribunal declaró que la EUIPO fundadamente había concluido, por una parte, que los documentos relativos al uso de la marca controvertida habían demostrado que no había sido usada de manera meramente interna con respecto a los productos comprendidos en las clases 21 y 25 con la finalidad exclusiva de promover la venta de otros productos y, por otra parte, que el uso de dicha marca con respecto a los productos y servicios que no sean los productos comprendidos en las clases 21 y 25 no tenía carácter efectivo.
Además, el Tribunal desestimó el motivo basado en la violación del principio de igualdad de trato en la apreciación del uso efectivo en función del tamaño de la empresa.
A la vista de todo lo anterior, se desestimaron los recursos en los asuntos T‑910/16 y T‑911/16.
(
1
)	Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1).