62021TJ0487
UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (laajennettu kymmenes jaosto)
7 päivänä joulukuuta 2022 (
*1
)
EU-tavaramerkki – Hakemus sylinterimäisen saniteettikappaleen osaa esittävän merkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Kosketeltava sijaintimerkki – Ehdottomat hylkäysperusteet – Lain soveltamisala – Tutkiminen viran puolesta – Valituslautakunnan suorittama erottamiskyvyn tarkastelu – Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) – Merkki, joka ei voi olla EU-tavaramerkki – Se, että merkkiä koskettelemalla saatava vaikutelma ei ole täsmällinen ja itsessään täydellinen graafinen esitys – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 4 artikla ja 7 artiklan 1 kohdan a alakohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 4 artikla ja 7 artiklan 1 kohdan a alakohta)
Asiassa T‑487/21,
Neoperl AG, kotipaikka Reinach (Sveitsi), edustajanaan asianajaja U. Kaufmann,
kantajana,
vastaan
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehinään T. Klee ja D. Hanf,
vastaajana,
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (laajennettu kymmenes jaosto),
toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Kornezov sekä tuomarit E. Buttigieg (esittelevä tuomari), K. Kowalik-Bańczyk, G. Hesse ja D. Petrlík,
kirjaaja: hallintovirkamies R. Ūkelytė,
ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,
ottaen huomioon 12.5.2022 pidetyssä istunnossa esitetyn,
on antanut seuraavan
tuomion
1
Kantaja Neoperl AG vaatii SEUT 263 artiklaan perustuvalla kanteellaan Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) viidennen valituslautakunnan 3.6.2021 tekemän päätöksen (asia R 2327/2019-5) (jäljempänä riidanalainen päätös) kumoamista.
Asian tausta
2
Kantaja teki 1.9.2016 EUIPO:lle Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) (korvattu Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1)) nojalla hakemuksen seuraavan merkin rekisteröimisestä EU-tavaramerkiksi:
3
Rekisteröintihakemuksessa ilmoitettiin, että haettu tavaramerkki on ”muu tavaramerkki” eli ”kosketeltava sijaintimerkki”, ja sitä kuvailtiin seuraavasti:
”Tavaramerkki on kosketeltava sijaintimerkki. Suojaa vaaditaan rakenteelle, jonka päässä on liitettävä sylinterimäinen saniteettiosa, jonka läpi veden on tarkoitus virrata, ja tämä pää on suuntautunut ulkopuolelle ja on pidempi kuin perusta, joka ei ole joustava; tämä rakenne on tehty joitakin millimetrejä korkeista ympyränmuotoisista, samankeskisistä ja joustavista lamelleista, joita on kyseisen pään koko pinnalla, ja näitä joustavia lamelleja voidaan vääntää painamalla sormea perustaa vastaan ja samansuuntaisesti perustan kanssa. Suojaa ei vaadita liitettävän osan muille ääriviivoille, jotka on esitetty katkoviivoin kuvassa.”
4
Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 11 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Liitettävät saniteettiosat, muun muassa virtauksenrajoittimet ja poresuuttimet”.
5
Rekisteröintihakemusta vastustettiin asetuksen N:o 207/2009 26 artiklan 1 kohdan d alakohdassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 31 artiklan 1 kohdan d alakohta), luettuna yhdessä yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EUVL 1995, L 303, s. 1) 9 säännön 3 kohdan a alakohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 41 artiklan 2 kohta) kanssa, säädettyjen muodollisten rekisteröinnin esteiden perusteella, koska ”[EUIPO] ei yleisesti hyväksy kosketeltavia tavaramerkkejä – –”. Näin ollen kantajalle ehdotettiin, että se määrittelisi haetun tavaramerkin uudelleen sijaintimerkiksi.
6
Kantaja kieltäytyi 22.12.2016 päivätyssä kirjeessään määrittelemästä haettua tavaramerkkiä uudelleen ja korosti tässä yhteydessä tavaramerkin määrittelemistä kosketeltavaksi sijaintimerkiksi ja esitettyä kuvausta.
7
Tutkija hylkäsi 11.10.2019 rekisteröintihakemuksen asetuksen 2017/1001 41 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 4 artiklan ja 31 artiklan 3 kohdan kanssa, perusteella muodollisin perustein, koska hakemus ei ollut – siltä osin kuin se koski kosketeltavan tavaramerkin rekisteröintiä – riittävän täsmällinen näissä säännöksissä tarkoitetulla tavalla.
8
Kantaja valitti 16.10.2019 tutkijan päätöksestä EUIPO:lle. Se toimitti 22.1.2020 kirjelmän, jossa se esitti kyseisen valituksen perusteet.
9
Esittelijän 3.8.2020 antamassa tiedonannossa EUIPO:n valituslautakunta totesi kantajalle, että riippumatta siitä, täyttikö tavaramerkkihakemus asetuksen 2017/1001 31 artiklan vaatimukset vai ei, se katsoi, että kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu ehdoton hylkäysperuste oli merkityksellinen ja että haetulta tavaramerkiltä puuttui viimeksi mainitussa säännöksessä tarkoitettu erottamiskyky.
10
Kantaja esitti 3.3.2021 huomautuksensa 3.8.2020 annetusta tiedoksiannosta.
11
EUIPO:n viides valituslautakunta katsoi riidanalaisessa päätöksessä, että merkiltä, jonka rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi oli haettu, puuttui asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, ja hylkäsi valituksen.
Asianosaisten vaatimukset
12
Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
–
kumoaa riidanalaisen päätöksen
–
velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
13
EUIPO vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
–
hylkää kanteen
–
velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Oikeudellinen arviointi
Alustavat huomautukset
14
Kun otetaan huomioon kyseisen rekisteröintihakemuksen jättämispäivä eli 1.9.2016, joka on ratkaiseva ehdottomien hylkäysperusteiden olemassaolon tutkimiseen sovellettavan aineellisen oikeuden määrittämisen kannalta, käsiteltävään asiaan sovelletaan asetuksen N:o 207/2009 aineellisia säännöksiä, tarvittaessa sellaisina kuin ne ovat muutettuina asetuksen N:o 207/2009 ja asetuksen N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21) (ks. vastaavasti tuomio 12.12.2019, EUIPO v. Wajos, C‑783/18 P, ei julkaistu, EU:C:2019:1073, 2 kohta ja tuomio 8.5.2019, VI.TO. v. EUIPO – Bottega (Kullatun pullon muoto), T‑324/18, ei julkaistu, EU:T:2019:297, 17 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
15
Tarkemmin sanoen asetuksen 2015/2424 4 artiklassa säädetään, että kyseinen asetus tulee voimaan 23.3.2016, mutta tiettyjä asetuksen N:o 207/2009, sellaisena kuin se on muutettuna, säännöksiä, joihin kuuluvat muun muassa 4 artikla ja 26 artiklan 3 kohta, sovelletaan vasta 1.10.2017 alkaen.
16
Käsiteltävän asian aineellisten sääntöjen osalta sovelletaan siis asetuksen N:o 207/2009 4 artiklaa ja 26 artiklan 3 kohtaa, sellaisina kuin ne olivat ennen niiden muuttamista asetuksella 2015/2424, ja asetuksen N:o 207/2009 7 artiklaa, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella 2015/2424. Viimeksi mainitun säännöksen osalta asetuksen N:o 207/2009, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella 2015/2424, ajallinen soveltaminen ei kuitenkaan johda erilaiseen lopputulokseen käsiteltävänä olevaa kannetta tutkittaessa. Se muutos, joka asetukseen N:o 207/2009 on tehty asetuksella 2015/2424, ei nimittäin koske asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan säännöksiä, jotka ovat ainoina merkityksellisiä käsiteltävänä olevan kanteen tutkimisen kannalta. Näin ollen käsiteltävän asian aineellisten sääntöjen osalta valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä ja kantajan kannekirjelmässään tekemillä viittauksilla asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan on ymmärrettävä tarkoitettavan asetuksen N:o 207/2009, sellaisena kuin se on muutettuna, 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, joka on ensiksi mainitun alakohdan kanssa samansisältöinen.
17
Koska menettelysääntöjä katsotaan yleensä voitavan soveltaa sinä päivänä, jona ne tulevat voimaan (ks. tuomio 11.12.2012, komissio v. Espanja, C‑610/10, EU:C:2012:781, 45 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen), asiaan sovelletaan niitä asetuksen 2017/1001 menettelysäännöksiä, jotka olivat voimassa riidanalaisen päätöksen tekohetkellä.
Lain soveltamisalan noudattamatta jättämistä koskevan perusteen tutkiminen viran puolesta
18
Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja toinen asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen rikkomista. Se väittää, että valituslautakunta ei ole ottanut riittävällä tavalla huomioon haetun tavaramerkin erityispiirteitä kosketeltavana sijaintimerkkinä, ja arvostelee valituslautakuntaa siitä, että se ei muun muassa sen asetuksen 2017/1001 95 artiklaan perustuvan velvollisuuden vastaisesti, joka koskee merkityksellisten tosiseikkojen tutkimista viran puolesta, ole todennut sitä vaikutelmaa, joka yleensä saadaan koskettelemalla virtauksenrajoittimia, eikä merkistä, jonka rekisteröintiä oli haettu, saatavaa vaikutelmaa eikä sitä, että tämä lamelleja, joista kyseinen merkki muodostuu, koskettelemalla saatava kimmoisa vaikutelma liittyy väistämättä kyseessä olevien tuotteiden toiminnalliseen ominaisuuteen. Kantaja päättelee tästä, että toisin kuin valituslautakunta on katsonut, kyseinen merkki on erottamiskykyinen.
19
EUIPO kiistää kantajan väitteet ja väittää, että valituslautakunta on sen jälkeen, kun se on määrittänyt tosiseikat tyhjentävästi ja täsmällisesti, katsonut perustellusti, että merkiltä, jonka rekisteröintiä oli haettu, puuttui erottamiskyky.
20
Tältä osin on todettava, että tutkija on hylännyt rekisteröintihakemuksen asetuksen 2017/1001 41 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 4 artiklan kanssa, perusteella (ks. edellä 7 kohta), koska haetun tavaramerkin luonne oli ilmoitettu virheellisesti, rekisteröintihakemuksessa olevalla kuvauksella ei ollut merkitystä ja kyseisellä kuvauksella voitiin joka tapauksessa vain kuvailla sitä, mikä oli nähtävissä mainitun tavaramerkin graafisessa esityksessä, eikä tätä kuvausta voitu pitää tulkintana siitä, mitä tietyllä tavaramerkillä tarkoitettiin. Hän on lisännyt, että haettu tavaramerkki havaittiin tuntoaistin kautta, kun taas aisteihin liittyviä ominaisuuksia ei voitu päätellä suoraan merkin esityksestä. Näin ollen merkin graafisessa esityksessä ei ole tutkijan mukaan toistettu hakemusta riittävän täsmällisesti.
21
Kantaja on riitauttanut kyseisen päätöksen ja todennut 22.1.2020 päivätyssä kirjelmässään, jossa se on esittänyt valituksen perusteet (ks. edellä 8 kohta), että asetuksen 2017/1001 voimaantulon jälkeen ei enää vaadittu merkin, jonka rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi haettiin, graafista esitystä. Toissijaisesti siinä tapauksessa, että asetuksessa N:o 207/2009 tarkoitetut tavaramerkin graafista esitystä koskevat vaatimukset oli otettava huomioon, se on väittänyt huomautuksiinsa liitetyn oikeudellisen asiantuntijalausunnon perusteella, että sitä, että kosketeltavat sijaintimerkit yleisesti ottaen voidaan rekisteröidä, ei ollut suljettu pois Euroopan unionin tavaramerkkioikeudessa ja että kyseisen merkin graafisen esityksen, johon oli liitetty kuvaus, perusteella voitiin ”konkretisoida” haettu tavaramerkki myös sitä koskettelemalla saatavan vaikutelman osalta siten, että toimivaltaiset viranomaiset ja yleisö voivat määrittää selvästi ja yksiselitteisesti vaaditun suojan kohteen.
22
Esittelijän 3.8.2021 antamassa tiedonannossa, joka oli osoitettu kantajalle tutkijan päätöksestä tehdyn valituksen perusteella (ks. edellä 9 kohta), ja riidanalaisessa päätöksessä valituslautakunta on päättänyt tutkia asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun ehdottoman hylkäysperusteen ja on todennut, että kysymys siitä, oliko merkin, jonka rekisteröintiä haettiin, rekisteröinti lisäksi evättävä asetuksen 2017/1001 41 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä asetuksen N:o 207/2009 4 artiklan (josta on muutettuna tullut asetuksen 2017/1001 4 artikla) kanssa, mukaisesti tai asetuksen N:o 207/2009, sellaisena kuin se on muutettuna, 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, oli merkityksetön, koska oli riittävää, että yksi kyseisessä 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu hylkäysperuste oli esteenä tälle rekisteröinnille (ks. riidanalaisen päätöksen 58 kohta).
23
Kantaja ei ole esittänyt kanneperustetta, joka koskisi lain soveltamisalan noudattamatta jättämistä, riitauttaakseen valituslautakunnan tekemän valinnan, joka koskee rekisteröintihakemuksen tutkimista ainoastaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan säännöksen kannalta.
24
Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan on niin, että vaikka eräät perusteet voidaan ottaa huomioon – tai ne jopa on otettava huomioon – viran puolesta, unionin tuomioistuimet voivat sitä vastoin tutkia riidanalaisen päätöksen aineellista lainmukaisuutta koskevan perusteen ainoastaan, jos kantaja on siihen vedonnut (ks. tuomio 25.10.2017, komissio v. Italia, C‑467/15 P, EU:C:2017:799, 15 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
25
Oikeuskäytännöstä ilmenee kuitenkin myös, että vaikka unionin tuomioistuinten tarvitsee asianosaisten rajaaman asian yhteydessä ottaa kantaa vain asianosaisten vaatimuksiin, ne eivät ole sidotut pelkästään asianosaisten vaatimustensa tueksi esittämiin väitteisiin, sillä muuten ne saattaisivat joutua perustamaan ratkaisunsa virheellisiin oikeudellisiin näkökohtiin (ks. tuomio 21.9.2010, Ruotsi ym. v. API ja komissio, C‑514/07 P, C‑528/07 P ja C‑532/07 P, EU:C:2010:541, 65 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 20.1.2021, komissio v. Printeos, C‑301/19 P, EU:C:2021:39, 58 kohta). Erityisesti asiassa, jossa asianosaiset kiistelevät unionin oikeuden säännöksen, kuten käsiteltävässä asiassa asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan, tulkinnasta ja soveltamisesta, unionin tuomioistuinten tehtävänä on soveltaa riidan ratkaisemisen kannalta merkityksellisiä oikeussääntöjä asianosaisten niille esittämiin seikkoihin. Sen periaatteen mukaisesti, jonka mukaan tuomioistuimen on viran puolesta tunnettava lain sisältö (iura novit curia ‑periaate), lain merkityksen määrittäminen ei nimittäin kuulu sen periaatteen soveltamisalaan, että asianosaiset voivat vapaasti määrätä riidan kohteen (ks. tuomio 12.12.2018, Servier ym. v. komissio, T‑691/14, valitus vireillä, EU:T:2018:922, 102 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
26
Unionin tuomioistuimilla on siten toimivalta ja tilanteen mukaan velvollisuus tutkia omasta aloitteestaan tiettyjä aineellista lainmukaisuutta koskevia perusteita (julkisasiamies Tanchevin ratkaisuehdotus asiassa Changmao Biochemical Engineering v. komissio, C‑666/19 P, EU:C:2021:827, 25 kohta). Näin on esimerkiksi silloin, kun kyseessä on ehdottomaan oikeusvoimaan liittyvä aineellista lainmukaisuutta koskeva peruste (ks. vastaavasti tuomio 1.6.2006, P & O European Ferries (Vizcaya) ja Diputación Foral de Vizcaya v. komissio, C‑442/03 P ja C‑471/03 P, EU:C:2006:356, 45 kohta).
27
Tältä osin on muistutettava, että lain soveltamisalaa koskeva peruste kuuluu oikeusjärjestyksen perusteisiin ja unionin yleisen tuomioistuimen on tutkittava se viran puolesta. Unionin yleinen tuomioistuin laiminlöisi nimittäin tehtävänsä laillisuusvalvontaa harjoittavana tuomioistuimena, jos se jättäisi toteamatta, että siinä riitautettu päätös on tehty sellaisen oikeussäännön perusteella, jota ei voida soveltaa käsiteltävässä asiassa, vaikka asianosaiset eivät olisi riitauttaneet kyseistä seikkaa, ja jos se tämän seurauksena ratkaisisi käsiteltäväkseen saatetun asian soveltamalla itse tällaista oikeussääntöä (ks. vastaavasti tuomio 12.6.2019, RV v. komissio, T‑167/17, EU:T:2019:404, 60 ja 61 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
28
Unionin tuomioistuimilla olevaa velvollisuutta tutkia viran puolesta oikeusjärjestyksen perusteisiin kuuluva peruste on kuitenkin noudatettava kontradiktorisen periaatteen valossa. Muun muassa unionin tuomioistuimien työjärjestyksissä määrätyn kaltaisia erityistapauksia lukuun ottamatta unionin tuomioistuimet eivät voi perustaa ratkaisuaan oikeudelliseen perusteeseen, joka on otettu huomioon omasta aloitteesta, vaikka se olisikin oikeusjärjestyksen perusteisiin kuuluva peruste, jolleivät ne ole kehottaneet asianosaisia ensin esittämään huomautuksensa kyseisestä perusteesta (tuomio 2.12.2009, komissio v. Irlanti ym., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, 57 kohta; ks. vastaavasti myös tuomio 27.3.2014, SMHV v. National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, 54 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
29
Käsiteltävässä asiassa unionin yleinen tuomioistuin, joka on päättänyt tutkia lain soveltamisalan noudattamatta jättämistä koskevan perusteen viran puolesta, on kehottanut asianosaisia esittämään huomautuksensa tästä perusteesta istunnossa ja prosessinjohtotoimena esittämällään kysymyksellä, johon pyydettiin vastaamaan kirjallisesti. Asianosaisia on erityisesti kehotettu esittämään näkemyksensä siitä, oliko valituslautakunnalla mahdollisesti velvollisuus tutkia, täyttikö haettu tavaramerkki asetuksen N:o 207/2009 4 artiklassa tarkoitetun graafisen esityksen vaatimuksen, ja voiko kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu ehdoton hylkäysperuste näin ollen estää kyseisen tavaramerkin rekisteröinnin, kun otetaan huomioon muun muassa 6.10.2021 annettuun tuomioon M/S. Indeutsch International v. EUIPO – 135 Kirkstall (Kahden samansuuntaisen viivan välissä olevat sukkulat) (T‑124/20, ei julkaistu, EU:T:2021:668) perustuva oikeuskäytäntö. Lisäksi asianosaisia on kehotettu täsmentämään, voitiinko asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa niiden mukaan soveltaa käsiteltävän asian olosuhteissa.
30
Vastauksena tähän kysymykseen kantaja väittää, että valituslautakunnan olisi pitänyt tutkia, täyttikö kyseinen merkki asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan vaatimukset, ja erityisesti tutkia, täyttikö se kyseisen asetuksen 4 artiklassa tarkoitetun graafisen esityksen vaatimuksen, ennen kuin se tarkasteli merkkiä mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa asetettujen edellytysten kannalta. Tällainen velvollisuus seuraa kyseisten säännösten sanamuodon mukaisesta, teleologisesta ja systemaattisesta tulkinnasta ja 6.10.2021 annettuun tuomioon Kahden samansuuntaisen viivan välissä olevat sukkulat (T‑124/20, ei julkaistu, EU:T:2021:668) perustuvasta oikeuskäytännöstä. Kantajan mukaan valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä noudattama menettelytapa merkitsee asetuksen N:o 207/2009 säännösten, etenkin sen 71 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä sen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja sen 94 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen kanssa, rikkomista. Unionin yleisen tuomioistuimen on kantajan mukaan tutkittava nämä rikkomiset viran puolesta.
31
EUIPO katsoo, että ne edellytykset, jotka koskevat lain soveltamisalan noudattamatta jättämistä koskevan perusteen tutkimista viran puolesta, eivät täyty käsiteltävässä asiassa. EUIPO väittää erityisesti, että valituslautakunnalla oli oikeus hylätä valitus, kun se tarkasteli merkkiä, jonka rekisteröintiä haettiin, ainoastaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan säännöksen kannalta ja katsoi näin ollen riidanalaisen päätöksen 58 kohdassa, että kysymys kyseisen asetuksen 4 artiklan ja 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisesta oli käsiteltävässä asiassa merkityksetön. EUIPO:n mukaan rekisteröintihakemuksen hylkääminen voi nimittäin yhtäältä perustua yhteen ainoaan ehdottomaan hylkäysperusteeseen, ja mikään näistä perusteista ei ole luonteeltaan sellainen, että se olisi asetettava etusijalle toiseen nähden, ja toisaalta valituslautakunnan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella suorittama tarkastelu oli mahdollisimman täydellinen. Lisäksi EUIPO väittää, että periaatetta, jonka unionin yleinen tuomioistuin on vahvistanut 6.10.2021 antamassaan tuomiossa Kahden samansuuntaisen viivan välissä olevat sukkulat (T‑124/20, ei julkaistu, EU:T:2021:668), ei voida soveltaa käsiteltävään asiaan.
32
Tältä osin on todettava, että asetuksen N:o 207/2009 4 artiklan, sellaisena kuin sitä sovelletaan ajallisesti (ks. edellä 16 kohta), mukaan EU-tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanat, henkilönnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muoto, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.
33
Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklassa säädetään seuraavaa:
”1.   Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:
a)
merkit, jotka eivät ole 4 artiklan mukaisia;
b)
tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;
– –
3.   Edellä olevan 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan.”
34
Näin ollen asetuksen N:o 207/2009 4 artiklasta ilmenee, että merkki voi olla EU-tavaramerkki, jos se täyttää kyseisessä säännöksessä asetetut edellytykset, joihin kuuluu muun muassa se, että se voidaan esittää graafisesti. Graafisen esityksen, jonka tehtävänä on erityisesti täsmentää tavaramerkki, jotta voidaan määritellä rekisteröidyn tavaramerkin haltijalleen antaman suojan tarkka kohde, on oltava selvä, täsmällinen, itsessään täydellinen, helposti saatavissa, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen (tuomio 12.12.2002, Sieckmann, C‑273/00, EU:C:2002:748, 48 ja 55 kohta ja tuomio 6.6.2019, Deichmann v. EUIPO, C‑223/18 P, ei julkaistu, EU:C:2019:471, 44 kohta; ks. vastaavasti myös tuomio 29.7.2019, Red Bull v. EUIPO, C‑124/18 P, EU:C:2019:641, 36 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
35
Näin ollen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan ”tavaramerkkejä”, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä.
36
Tästä seuraa, että merkin erottamiskykyä voidaan arvioida kyseisen merkin EU-tavaramerkiksi rekisteröimisen kannalta vasta sen jälkeen, kun on todettu, että kyseinen merkki on asetuksen N:o 207/2009 4 artiklassa tarkoitettu tavaramerkki, eli sen jälkeen, kun on todettu, että se voidaan esittää graafisesti edellä 34 kohdassa tarkoitetulla tavalla (tuomio 6.10.2021, Kahden samansuuntaisen viivan välissä olevat sukkulat, T‑124/20, ei julkaistu, EU:T:2021:668, 46 kohta), minkä EUIPO on pääasiallisesti myöntänyt.
37
Näin ollen on riittävää, kuten EUIPO väittää, että yksikin tavaramerkin rekisteröinnin hylkäämisen perusteista on sovellettavissa (tuomio 19.9.2002, DKV v. SMHV, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, 28 kohta). Kuten edellä 36 kohdasta ilmenee, erottamiskyvyn puuttumiseen perustuvan ehdottoman hylkäysperusteen tarkastelun, kuten valituslautakunnan käsiteltävässä asiassa suorittaman tarkastelun, edellytyksenä on kuitenkin se, että riidanalainen tavaramerkki täyttää asetuksen N:o 207/2009 4 artiklassa säädetyt edellytykset (ks. vastaavasti tuomio 6.10.2021, Kahden samansuuntaisen viivan välissä olevat sukkulat, T‑124/20, ei julkaistu, EU:T:2021:668, 56 kohta).
38
Käsiteltävässä asiassa riidanalaisen päätöksen 58 kohdasta ilmenee (ks. edellä 22 kohta), että valituslautakunta ei ole tutkinut, voiko merkki, jonka rekisteröintiä haettiin, olla tavaramerkki, koska se on katsonut, että tällainen tutkiminen oli merkityksetöntä, kun otettiin huomioon sen tekemä päätelmä, jonka mukaan kyseiseltä merkiltä puuttui erottamiskyky. Toisin kuin edellä 36 kohdassa esitetyistä näkökohdista, jotka koskevat sääntöjä, jotka liittyvät rekisteröintihakemusten tutkimiseen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen ehdottomien hylkäysperusteiden kannalta, ilmenee, valituslautakunta on näin ollen tutkinut sitä, onko kyseinen merkki erottamiskykyinen, tutkimatta ensin, voiko se olla tavaramerkki.
39
Vaikka EUIPO myöntää, että ”lähtökohtaisesti” tavaramerkin erottamiskyvyn tutkiminen edellyttää, että tavaramerkki täyttää asetuksen N:o 207/2009 4 artiklasta ja 7 artiklan 1 kohdan a alakohdasta ilmenevät edellytykset, EUIPO väittää, että käsiteltävässä asiassa valituslautakunta ei ole tehnyt virhettä, kun se ei ole noudattanut tätä lähestymistapaa tutkiessaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamista mahdollisimman täydellisesti eli ”kaikkien suojan kohteiden ja tavaramerkin muotojen, joita [kyseisellä] merkillä voisi hypoteettisesti olla”, kannalta, ja on näin ollen tutkinut valituksen kantajalle edullisella tavalla. EUIPO:n mukaan valituslautakunta on tutkinut merkin yhtäältä sen graafisen esityksen ja kyseistä graafista esitystä vastaavan kuvauksen osan perusteella ja toisaalta ottamalla huomioon kuvauksen, joka ei vastannut kyseistä esitystä, siltä osin kuin siinä kuvattiin koskettelemalla saatavaa vaikutelmaa.
40
Tältä osin on todettava, että vaikka valituslautakunta olisi tosiasiallisesti tutkinut niiden hypoteettisten erilaisten muotojen mahdollisen erottamiskyvyn, joita merkillä, jonka rekisteröintiä haettiin, voi olla, mikä ei kuitenkaan käy selvästi ilmi riidanalaisesta päätöksestä, tällaisella tutkimisella ei voida perustella sitä, että valituslautakunta on jättänyt noudattamatta asetuksen N:o 207/2009 mukaisia ehdottomien hylkäysperusteiden tutkimista koskevia velvollisuuksiaan.
41
Lisäksi on muistutettava, että sen arvioimiseksi, onko tavaramerkki erottamiskykyinen, on otettava huomioon siitä syntyvä kokonaisvaikutelma (ks. tuomio 25.10.2007, Develey v. SMHV, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, 82 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
42
Käsiteltävässä asiassa suojaa vaaditaan rekisteröintihakemuksen mukaan sekä virtauksenrajoittimien rakenteen osalle että kyseisen merkin kosketeltavalle osatekijälle (ks. edellä 3 kohta). Tästä seuraa, että joka tapauksessa valituslautakunta ei voinut tutkia kyseisen merkin erottamiskykyä noudattamalla oletuksia, joiden mukaisesti se otti valikoivasti huomioon tiettyjä merkin osatekijöitä muun muassa siten, että se ei ottanut huomioon merkin kosketeltavaa osatekijää. Lisäksi EUIPO:n istunnossa esittämä väite, jonka mukaan valituslautakunta on katsonut, että merkkiä, jonka rekisteröintiä haettiin, koskettelemalla saatava vaikutelma ei vastannut merkin graafista esitystä, vaan syntyi vain merkin kuvauksen perusteella, kuuluu asetuksen N:o 207/2009 4 artiklan ja kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisen tutkimisen piiriin.
43
EUIPO:n väite ei siis voi menestyä.
44
EUIPO väittää myös, että edellä 36 kohdassa esitetyt näkökohdat, jotka unionin yleinen tuomioistuin on esittänyt 6.10.2021 antamassaan tuomiossa Kahden samansuuntaisen viivan välissä olevat sukkulat (T‑124/20, ei julkaistu, EU:T:2021:668), koskevat mitättömyysmenettelyä eikä niitä voida soveltaa käsiteltävässä asiassa. Tämä väite on perusteeton. Toisin kuin EUIPO näyttää väittävän, rekisteröinnin ehdottomien hylkäysperusteiden olemassaolon tutkimista ei voida nimittäin suorittaa sellaisten periaatteiden mukaisesti, jotka eroavat niistä periaatteista, joita kyseisten perusteiden olemassaolon tutkimiseen sovelletaan silloin, kun niihin vedotaan – kuten kyseiseen tuomioon johtaneessa asiassa – mitättömyysvaatimuksen tueksi.
45
Myöskään EUIPO:n väite siitä, että toisin kuin 6.10.2021 annettuun tuomioon Kahden samansuuntaisen viivan välissä olevat sukkulat (T‑124/20, ei julkaistu, EU:T:2021:668) johtaneessa asiassa, käsiteltävässä asiassa ei ollut kyse merkin, jonka rekisteröintiä haettiin, käytöllä saavutetusta erottamiskyvystä, ei voi menestyä. Edellä 36 kohdassa esitetyt näkökohdat ovat nimittäin erityisen merkityksellisiä silloin, kun rekisteröinnin hakija vetoaa kyseisen tavaramerkin käytöllä saavutettuun erottamiskykyyn, koska asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti käytöllä saavutettu erottamiskyky – olettaen, että se on näytetty toteen – saa aikaan sen, että kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua ehdotonta hylkäysperustetta ei sovelleta. Näiden näkökohtien taustalla oleva etu ei kuitenkaan rajoitu tällaisiin olosuhteisiin. Suojan, jonka merkin rekisteröinti asetuksen N:o 207/2009 4 artiklassa tarkoitetuksi EU-tavaramerkiksi antaa, kohteen määritelmä (ks. edellä 34 kohta) on nimittäin tarpeen myös ennen kuin tutkitaan kyseisen merkin ominaispiirteisiin perustuvaa erottamiskykyä, kuten edellä 36 kohdasta ilmenee.
46
Lisäksi on todettava, että käsiteltävässä asiassa valituslautakunta on tutkinut ylimääräisenä seikkana riidanalaisen päätöksen 51–54 kohdassa, oliko haettu tavaramerkki käytössä tullut erottamiskykyiseksi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Tällainen tutkiminen ei kuitenkaan tule edes kysymykseen, jos kyseistä merkkiä ei voida esittää graafisesti kyseisen asetuksen 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla ja sen rekisteröinti on näin ollen evättävä mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti (ks. vastaavasti tuomio 6.10.2021, Kahden samansuuntaisen viivan välissä olevat sukkulat, T‑124/20, ei julkaistu, EU:T:2021:668, 47 kohta).
47
Edellä esitetystä seuraa, että merkityksellisten oikeussääntöjen tulkinta ja erityisesti sen kysymyksen tulkinta, täyttääkö merkki, jonka rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi on haettu, asetuksen N:o 207/2009 4 artiklassa asetetut edellytykset, joihin kuuluu myös se, että se voidaan esittää graafisesti, ja voiko kyseinen merkki siten olla tavaramerkki, on käsiteltävässä asiassa kysymys, jonka ratkaiseminen ensiksi on välttämätöntä, jotta voidaan tutkia asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 95 artiklan 1 kohdan rikkomista koskevat kanneperusteet.
48
Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin laiminlöisi tehtävänsä laillisuusvalvontaa harjoittavana tuomioistuimena, jos unionin yleinen tuomioistuin yhtäältä jättäisi toteamatta, että riidanalainen päätös on tehty sellaisen oikeussäännön eli asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella, jonka osalta saattaisi osoittautua, että sitä ei voida soveltaa käsiteltävässä asiassa, siinä tapauksessa, jota valituslautakunta ei ole tutkinut ja jossa merkki, jonka rekisteröintiä on haettu, ei olisi saman asetuksen 4 artiklassa tarkoitettu tavaramerkki, vaikka asianosaiset eivät olisi riitauttaneet kyseistä seikkaa, ja jos unionin yleinen tuomioistuin toisaalta ratkaisisi käsiteltäväkseen saatetun asian soveltamalla itse tällaista oikeussääntöä.
49
Näin ollen lain soveltamisalan noudattamatta jättämistä koskeva peruste on tutkittava viran puolesta.
Lain soveltamisalan noudattamatta jättämistä koskevan perusteen perusteltavuus
50
Kuten edellä 36 ja 47 kohdasta ilmenee, sen ratkaisemiseksi, voitiinko asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa soveltaa käsiteltävässä asiassa rekisteröintihakemuksen tutkinnassa, on tutkittava, täyttääkö merkki, jonka rekisteröintiä on haettu, saman asetuksen 4 artiklassa tarkoitetut rekisteröinnin edellytykset eli erityisesti sen, voidaanko se esittää graafisesti edellä 34 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
51
Kantaja väittää, että merkin, jonka rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi on haettu, graafinen esitys, johon on liitetty merkin kuvaus, on erityisesti lamellien, joista kyseinen merkki muodostuu ja joita voidaan vääntää painamalla sormea perustaa vastaan ja samansuuntaisesti perustan kanssa, joustavuuden ja vääntyvyyden osalta riittävä esittämään kyseistä merkkiä, mukaan lukien merkkiä koskettelemalla saatava vaikutelma. Se on lisäksi viitannut 22.1.2020 päivätyssä kirjelmässään, jossa se on esittänyt valituslautakuntaan tehdyn valituksen perusteet, esittämiinsä huomautuksiin (ks. edellä 21 kohta).
52
EUIPO väittää, että merkkiä, jonka rekisteröintiä on haettu, koskettelemalla saatava vaikutelma ei ilmene kyseisen merkin graafisesta esityksestä vaan se ilmenee vain graafiseen esitykseen liitetystä kuvauksesta. Tätä kuvausta ei voida kuitenkaan sen mukaan ottaa huomioon asetuksen 2017/1001 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1431 kumoamisesta 5.3.2018 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/626 (EUVL 2018, L 104, s. 37) 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti, koska sillä laajennetaan vaaditun suojan kohdetta siitä, jollaisena se ilmenee merkin graafisesta esityksestä.
53
Aluksi on todettava, että täytäntöönpanoasetuksen 2018/626 3 artikla kuuluu kyseisen asetuksen II osastoon. Vaikka kyseinen asetus oli voimassa riidanalaisen päätöksen tekohetkellä, sen 39 artiklan 2 kohdan a alakohdassa kuitenkin säädetään, että mainittua II osastoa ei sovelleta ennen 1.10.2017 jätettyihin EU-tavaramerkkihakemuksiin. Toisin kuin EUIPO:n väitteissä oletetaan, tätä asetusta ei näin ollen voida soveltaa käsiteltävässä asiassa, koska kyseisen tavaramerkin rekisteröintihakemus on jätetty 1.9.2016. Lisäksi täytäntöönpanoasetuksen 2018/626 37 artiklassa säädettyjen siirtymätoimenpiteiden mukaisesti asetuksen N:o 2868/95 säännöksiä sovelletaan meneillään oleviin menettelyihin edelleen siihen saakka, että menettelyt on saatu päätökseen, jollei tätä täytäntöönpanoasetusta sovelleta.
54
Seuraavaksi on muistutettava, että kyseisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen mukaan suojaa vaaditaan sekä virtauksenrajoittimien rakenteelle että merkin kosketeltavalle osatekijälle. Lisäksi kantaja on vahvistanut istunnossa unionin yleisen tuomioistuimen esittämään suulliseen kysymykseen antamassaan vastauksessa, että nämä kaksi kyseisen tavaramerkin osatekijää eli se, että kyseessä on sijaintimerkki, ja merkin kosketeltava osatekijä olivat yhtä tärkeitä kyseisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen kannalta ja että näiden osatekijöiden yhdistelmän tulisi siis olla tältä osin ratkaiseva.
55
Siitä kysymyksestä, täyttääkö merkki, jonka rekisteröintiä on haettu, asetuksen N:o 207/2009 4 artiklassa tarkoitetut rekisteröinnin edellytykset, on näin ollen todettava, että kyseisen merkin rakenne, jonka päässä on liitettävä sylinterimäinen saniteettiosa, voidaan – siltä osin kuin se muodostuu joitakin millimetrejä korkeista ympyränmuotoisista ja samankeskisistä lamelleista, joita on kyseisen pään koko pinnalla – esittää graafisesti, kuten edellä 2 kohdassa esitetystä esityksestä ilmenee. Näin ei sitä vastoin ole, kuten EUIPO myöntää (ks. edellä 39 ja 52 kohta), kun kyse on tätä rakennetta koskettelemalla saatavasta vaikutelmasta, joka koskee lamellien, joita voidaan vääntää painamalla sormea perustaa vastaan ja samansuuntaisesti perustan kanssa, joustavuutta. Kuten edellä 34 kohdassa muistutetaan, merkki voi olla EU-tavaramerkki, jos se täyttää kyseisessä säännöksessä asetetut edellytykset, joihin kuuluu muun muassa se, että se voidaan esittää graafisesti, ja tämän tavaramerkin graafisen esityksen on lisäksi oltava selvä, täsmällinen, itsessään täydellinen, helposti saatavissa, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen.
56
Asetuksen N:o 2868/95 3 säännön 3 kohdassa säädetään, että rekisteröintihakemuksessa ”voi olla sanallinen kuvaus merkistä”. Näin ollen, kuten kantaja pääasiallisesti väittää (ks. edellä 51 kohta), jos rekisteröintihakemuksessa on esitetty kuvaus, kyseistä kuvausta on tarkasteltava graafisen esityksen kanssa (ks. tuomio 19.6.2019, adidas v. EUIPO – Shoe Branding Europe (Kuva kolmesta rinnakkaisesta raidasta), T‑307/17, EU:T:2019:427, 31 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Oikeuskäytännössä on kuitenkin katsottu, että kun hakemukseen on liitetty merkin sanallinen kuvaus, tässä kuvauksessa on täsmennettävä tavaramerkkioikeuden nojalla haetun suojan kohde ja laajuus eikä tällaisen kuvauksen pitäisi olla ristiriidassa tavaramerkin graafisen esityksen kanssa tai herättää epäilyksiä tämän graafisen esityksen kohteesta ja laajuudesta (ks. tuomio 29.7.2019, Red Bull v. EUIPO, C‑124/18 P, EU:C:2019:641, 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
57
Käsiteltävässä asiassa merkkiä, jonka rekisteröintiä on haettu, koskettelemalla saatava vaikutelma ei ilmene kyseisen merkin graafisesta esityksestä täsmällisesti ja itsessään täydellisesti vaan se ilmenee korkeintaan graafiseen esitykseen liitetystä kuvauksesta. Näin ollen tässä kuvauksessa ei täsmennetä kyseisen merkin graafista esitystä edellä 56 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla, vaan se voi päinvastoin herättää epäilyksiä tämän graafisen esityksen kohteesta ja laajuudesta, koska sillä pyritään laajentamaan haetun suojan kohdetta, kuten EUIPO pääasiallisesti väittää.
58
Edellä esitetystä seuraa, että merkki, jonka rekisteröintiä on haettu, ei täytä asetuksen N:o 207/2009 4 artiklassa tarkoitettuja edellytyksiä ja näin ollen kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu ehdoton hylkäysperuste estää sen rekisteröinnin.
59
Tämä päätelmä ei rajoita asetuksen 2017/1001 4 artiklan ja 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkintaa ja soveltamista niissä tapauksissa, jotka kuuluvat kyseisen asetuksen ajalliseen soveltamisalaan.
60
Tästä seuraa, että kuten edellä kohdasta 36 ja 37 ilmenee, asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ei voitu soveltaa sen hakemuksen arviointiin, joka koski kyseisen merkin rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi. Näin ollen valituslautakunta ei voinut soveltaa kyseistä säännöstä laillisesti tehdäkseen päätöksen, jolla hylättiin siitä tutkijan päätöksestä tehty valitus, jolla evättiin kyseisen merkin rekisteröinti.
61
Näin ollen on todettava, että riidanalainen päätös on tehty lain soveltamisalan vastaisesti ja se on näin ollen kumottava ilman, että on tarpeen tutkia, voidaanko näytteitä, jotka kantaja on toimittanut unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 15.4.2022 toimittamansa kirjeen mukana, ottaa tutkittaviksi.
Oikeudenkäyntikulut
62
Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska EUIPO on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut kantajan vaatimusten mukaisesti.
Näillä perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (laajennettu kymmenes jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) viidennen valituslautakunnan 3.6.2021 tekemä päätös (asia R 2327/2019-5) kumotaan.
2)
EUIPO velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Kornezov
Buttigieg
Kowalik-Bańczyk
Hesse
Petrlík
Julistettiin Luxemburgissa 7 päivänä joulukuuta 2022.
Allekirjoitukset
(
*1
)	Oikeudenkäyntikieli: saksa.