62024TJ0491_RES
Zaak T‑491/24
Puma SEtegenBureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie
Arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 22 oktober 2025
„Uniemerk – Oppositieprocedure – Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie – Beeldmerk CMS Italy – Oudere internationale beeldmerken die een naar links springende roofkat afbeelden – Relatieve weigeringsgrond – Inbreuk op de reputatie – Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 – Mate van bekendheid – Verplichting van het EUIPO om uitdrukkelijk rekening te houden met de gunstigste hypothese voor de voor dat bureau in het ongelijk gestelde partij – Zorgvuldigheidsplicht”
Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk – Uitbreiding van de bescherming van het oudere bekende merk tot niet-soortgelijke waren of diensten – Voorwaarden – Bekendheid van het merk in de lidstaat of in de Unie – Begrip – Beoordelingscriteria
(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 5)
(zie punten 25, 29, 30)
Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk – Uitbreiding van de bescherming van het oudere bekende merk tot niet-soortgelijke waren of diensten – Voorwaarden – Verband tussen de merken – Beoordelingscriteria – Mate van bekendheid van het oudere merk
(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 5)
(zie punten 27, 28, 56)
Uniemerk – Procedures voor de instanties van het Bureau – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk – Beoordeling van de mate van bekendheid van het oudere merk – Gebruik van uitdrukkingen als „op zijn minst” of „ten hoogste” – Verplichting om rekening te houden met de gunstigste hypothese voor de in het ongelijk gestelde partij
(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 5)
(zie punten 31‑37, 45)
Samenvatting
Bij zijn arrest vernietigt het Gerecht de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) (
1
) en oordeelt het dat het EUIPO bij de beoordelingen waarin het uitdrukkingen gebruikt zoals „op zijn minst” of „ten hoogste” en in het bijzonder bij de beoordeling inzake de mate van bekendheid, rekening moet houden met de hypothese die het gunstigst is voor de voor het EUIPO in het ongelijk gestelde partij.
Op 21 december 2012 heeft CMS Costruzione macchine speciali SpA de Europese Unie aangeduid in het kader van het verzoek om bescherming van de internationale inschrijving van het beeldmerk CMS Italy. Op 21 november 2013 heeft Puma SE, verzoekster, oppositie ingesteld tegen deze inschrijving (
2
) op grond van twee oudere internationale beeldmerken.
Deze oppositie is door de oppositieafdeling afgewezen en het daarna door verzoekster ingestelde beroep is door de tweede kamer van beroep van het EUIPO verworpen. Bij beschikking van 22 mei 2019 heeft het Gerecht deze laatste beslissing evenwel vernietigd (
3
). De zaak werd daarom terugverwezen naar de vierde kamer van beroep van het EUIPO, die verzoeksters beroep eveneens heeft verworpen. Ook deze beslissing is door het Gerecht vernietigd (
4
).
De vijfde kamer van beroep van het EUIPO, waarbij de zaak aanhangig was gemaakt, heeft verzoeksters beroep opnieuw verworpen, met name op grond dat het onderzoek van de door verzoekster overgelegde bewijzen weliswaar „op zijn minst” een gemiddelde mate van bekendheid van de oudere merken aantoonde, maar dat niet was aangetoond dat er een verband tussen de conflicterende merken bestond. Verzoekster heeft derhalve bij het Gerecht beroep tot vernietiging van die beslissing ingesteld.
Beoordeling door het Gerecht
Om te beginnen merkt het Gerecht op dat wanneer het EUIPO, zoals in casu, de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 onderzoekt, het niet kan volstaan met de vaststelling dat het oudere merk „op zijn minst een gemiddelde mate” van bekendheid geniet, maar dat het ofwel nauwkeurig de mate van die bekendheid moet bepalen, waarbij die factor relevant is voor de globale beoordeling van het verband tussen de conflicterende merken, ofwel uitdrukkelijk rekening moet houden met de hypothese die het gunstigst is voor de voor het EUIPO in het ongelijk gestelde partij. Het Gerecht preciseert dat het begrip „in het ongelijk gestelde partij” in deze context verwijst naar de partij waarvan het EUIPO de argumenten inzake de mate van bekendheid verwerpt.
In dit verband merkt het Gerecht op dat het EUIPO niet verplicht is om in alle gevallen een precieze mate van bekendheid vast te stellen: in bepaalde specifieke gevallen staat het het EUIPO vrij om bij de beoordeling van de mate van bekendheid gebruik te maken van uitdrukkingen als „op zijn minst” of „ten hoogste”. Het EUIPO moet dan uitdrukkelijk rekening houden met de hypothese die het gunstigst is voor de in het ongelijk gestelde partij, alvorens a fortiori te kunnen redeneren voor de andere hypothesen die voor deze partij minder gunstig zijn.
Wanneer het EUIPO tot de slotsom komt dat er geen verband bestaat of geen inbreuk wordt gemaakt op de reputatie van het betrokken oudere merk, mag het EUIPO de mate van bekendheid dus als „ten hoogste” hoog kwalificeren, rekening houden met de maximale mate, te weten de hoge mate, en a fortiori redeneren voor de hypothesen die minder gunstig zijn voor de in het ongelijk gestelde partij (opposant), namelijk een gemiddelde (of geringe) mate. In dergelijke gevallen mag het EUIPO de mate van bekendheid daarentegen niet kwalificeren als „op zijn minst” gemiddeld zonder uitdrukkelijk rekening te houden met de hypothese die het gunstigst is voor de opposant, zoals een hoge of zelfs zeer hoge mate van bekendheid. Omgekeerd mag het EUIPO in gevallen waarin het tot de slotsom komt dat er een verband bestaat tussen de conflicterende merken of dat er sprake is van een inbreuk op de reputatie van het betrokken oudere merk, de mate van bekendheid kwalificeren als „op zijn minst” gemiddeld, rekening houden met de minimale mate, te weten de gemiddelde mate, en a fortiori redeneren voor de hypothesen die minder gunstig zijn voor de in het ongelijk gestelde partij (in dat geval de houder van het litigieuze merk), te weten een hoge of zelfs zeer hoge mate. In dergelijke gevallen mag het EUIPO de mate van bekendheid echter niet als „ten hoogste” hoog kwalificeren zonder uitdrukkelijk rekening te houden met de hypothese die het gunstigst is voor de houder van het litigieuze merk, zoals een gemiddelde (of geringe) mate van bekendheid.
Dat niet uitdrukkelijk rekening is gehouden met de gunstigste hypothese voor de in het ongelijk gestelde partij leidt immers tot een onjuiste globale beoordeling van het bestaan van het verband, waarvoor de mate van bekendheid van het oudere merk een relevante factor vormt, of tot een onjuiste globale beoordeling van het bestaan van een inbreuk op de reputatie.
Vervolgens voegt het Gerecht daaraan toe dat, meer in het algemeen, wanneer het EUIPO in het kader van een beoordeling kiest voor het gebruik van uitdrukkingen als „op zijn minst” of „ten hoogste”, het uitdrukkelijk rekening moet houden met de hypothese die het gunstigst is voor de in het ongelijk gestelde partij, te weten de partij waarvan het de argumenten betreffende de beoordeling in kwestie afwijst. Deze verplichting vormt voor het EUIPO een bijzondere uitdrukking van de zorgvuldigheidsplicht, volgens welke de bevoegde instelling alle relevante gegevens, feitelijk en rechtens, van het concrete geval zorgvuldig en onpartijdig moet onderzoeken.
Ten slotte merkt het Gerecht op dat de vijfde kamer van beroep van het EUIPO in casu bij de globale beoordeling van het verband tussen de conflicterende merken niet uitdrukkelijk rekening heeft gehouden met de hypothese die het gunstigst is voor de voor haar in het ongelijk gestelde partij (verzoekster), te weten die van een „zeer grote” bekendheid. Het Gerecht stelt derhalve vast dat die kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en vernietigt de bestreden beslissing in haar geheel.
(
1
)	Beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 4 juli 2024 (zaak R 2215/2019‑5).
(
2
)	De aangevoerde grond was die van artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1).
(
3
)	Beschikking van 22 mei 2019, Puma/EUIPO - CMS (CMS Italy) (T‑161/16, EU:T:2019:350).
(
4
)	Arrest van 5 oktober 2022, Puma/EUIPO - CMS (CMS Italy) (T‑711/20, EU:T:2022:604).