62010CC0523_PL
Opinion of the Advocate-General
Opinion of the Advocate-General
1. Oberster Gerichtshof (sąd najwyższy Austrii) przedłożył Trybunałowi Sprawiedliwości dwa pytania prejudycjalne w przedmiocie jurysdykcji sądów austriackich do rozpatrzenia podnoszonego naruszenia austriackiego znaku towarowego dokonanego w Internecie. Konkretnie naruszenie podnoszone przez powódkę będącą właścicielką austriackiego znaku towarowego miało miejsce w Niemczech, gdyż pozwana będąca konkurentem powódki i mająca siedzibę w tym państwie zarezerwowała nazwę powódki „Wintersteiger” jako słowo kluczowe w usłudze AdWord, oferowanej przez Google z domeną pierwszego poziomu odpowiadającą Niemcom.
2. Niniejsza sprawa daje Trybunałowi Sprawiedliwości sposobność wyjaśnienia problematyki dotyczącej zarówno wykładni art. 5 pkt 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych(2), ustanawiającego jurysdykcję do rozpatrywania spraw z zakresu pozaumownej odpowiedzialności za szkody, jak i z zakresu prawa własności intelektualnej. W istocie chodzi o pogodzenie trudności wynikających z terytorialnego charakteru znaku towarowego z potencjalnie bezgranicznym charakterem naruszenia popełnionego w sieci, lecz z innego państwa członkowskiego.
I – Ramy prawne
3. Artykuł 5 pkt 3 rozporządzenia (WE) nr 44/2001 stanowi, że osoba, która ma miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego, może być pozwana w innym państwie członkowskim, jeżeli „przedmiotem postępowania jest czyn niedozwolony lub czyn podobny do czynu niedozwolonego albo roszczenia wynikające z takiego czynu – przed sąd miejsca, gdzie nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie wywołujące szkodę”.
II – Stan faktyczny, postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne
4. Wintersteiger AG jest przedsiębiorstwem produkującym i sprzedającym na całym świecie maszyny do serwisowania nart i desek snowboardowych, włącznie z częściami zamiennymi i osprzętem. Spółka ta ma siedzibę w Austrii i od 1993 r. jest właścicielką austriackiego znaku towarowego „Wintersteiger”. Chociaż sąd krajowy wskazuje, że znak towarowy został zarejestrowany wyłącznie w Austrii, ww. przedsiębiorstwo wskazało w swoich uwagach na piśmie, iż znak towarowy jest również chroniony w innych państwach, w tym również w Niemczech.
5. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH (zwana dalej „Products 4U”) jest przedsiębiorstwem posiadającym siedzibę w Niemczech, gdzie produkuje i sprzedaje na całym świecie maszyny do serwisowania nart i desek snowboardowych. Wśród innych produktów sprzedaje ono także osprzęt do maszyn produkowanych przez Wintersteiger. Z akt sprawy wynika, iż Wintersteiger ani nie dostarcza swoich produktów na rzecz Products 4U, ani też nie autoryzuje ich sprzedaży. Mimo tego z dniem 1 grudnia 2008 r. niemieckie przedsiębiorstwo zarezerwowało słowo kluczowe „Wintersteiger” w przeglądarce internetowej połączonej z usługami reklamowymi prowadzonej przez Google, ograniczając jednak tę rezerwację do domeny pierwszego stopnia odpowiadającej Niemcom („.de”).
6. Zgodnie z opisem przedstawionym przez sąd krajowy rezerwacja słowa kluczowego skutkuje tym, iż za każdym razem, gdy zostanie wpisane słowo „Wintersteiger” w wyszukiwarce internetowej Google odpowiadającej domenie pierwszego stopnia „.de” na marginesie po prawej stronie, poza linkiem do strony internetowej przedsiębiorstwa Wintersteiger pojawia się link reklamowy zatytułowany „Ogłoszenie”. Tekst tego ogłoszenia zawiera takie sformułowania jak „osprzęt do serwisu narciarskiego”, „maszyny do nart i snowboardu”, „konserwacja i naprawa”. Po kliknięciu na link ogłoszenia użytkownik jest kierowany do sekcji strony internetowej Products 4U zatytułowanej „Akcesoria Wintersteiger”.
7. Jak podkreślił sąd krajowy, mimo tego, że Google korzysta z domeny pierwszego stopnia odpowiadającej Austrii („.at”), stronę internetową www.google.de można również przeglądać w Austrii.
8. Wintersteiger wniosła powództwo o zaniechanie naruszenia do sądów austriackich połączone z wnioskiem o zarządzenie środka tymczasowego zakazującego Products 4U korzystania ze znaku towarowego „Wintersteiger” jako słowa kluczowego w wyszukiwarce prowadzonej pod domeną google.de. W pierwszej instancji wniosek powódki został odrzucony z uwagi na brak jurysdykcji międzynarodowej. Sąd uznał, iż skoro słowo kluczowe jest ograniczone tylko do domeny google.de, to nie zachodzi wystarczające powiązanie z terytorium austriackim. Sąd odwoławczy, Oberlandesgericht Linz, odrzucił to stanowisko i stwierdził jurysdykcję sądów austriackich, aczkolwiek oddalił powództwo co do jego istoty. Wyrok sądu odwoławczego został zaskarżony do Oberster Gerichtshof. Ten sąd, analizując stan faktyczny w rozpatrywanej sprawie, powziął wątpliwości co do swojej jurysdykcji i przedłożył następujące pytania prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości:
„1) Czy sformułowanie »miejsce, gdzie nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie wywołujące szkodę« w art. 5 pkt 3 rozporządzenia (WE) nr 44/2001 [...], w przypadku gdy osoba zamieszkała w innym państwie członkowskim zarzuca naruszenie znaku towarowego, chronionego w państwie sądu, poprzez użycie identycznego z tym znakiem słowa kluczowego (AdWord) w wyszukiwarce internetowej, która oferuje swoje usługi na różnych skierowanych do konkretnego kraju domenach pierwszego poziomu, należy interpretować w ten sposób, że
1.1) jurysdykcja jest uzasadniona jedynie w sytuacji, gdy słowo kluczowe używane jest na tej stronie internetowej wyszukiwarki, której domena pierwszego poziomu dotyczy państwa sądu;
1.2) jurysdykcja jest uzasadniona już z tego powodu, iż strona internetowa wyszukiwarki, na której używane jest to słowo kluczowe, jest dostępna w państwie sądu;
1.3) jurysdykcja zależy od tego, iż oprócz dostępności strony internetowej spełnione są także inne warunki?
2) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie 1.3:
Według jakich kryteriów należy ustalić, czy w przypadku użycia znaku towarowego, który jest chroniony w państwie sądu, jako słowa kluczowego na stronie przeglądarki internetowej o domenie pierwszego poziomu odnoszącej się do konkretnego kraju, innej niż domena państwa sądu, jurysdykcja określona jest na podstawie art. 5 pkt 3 rozporządzenia [nr 44/2001]?”.
9. Uwagi na piśmie przedstawiły strona powodowa i pozwana w postępowaniu przed sądem krajowym, jak również rząd austriacki, hiszpański, rząd Zjednoczonego Królestwa, rząd włoski oraz Komisja.
III – Analiza pytań prejudycjalnych
A – Uwagi wstępne
10. Tytułem wstępu należy poruszyć pewne aspekty warunkujące dalszą merytoryczną analizę przedłożonego pytania prejudycjalnego.
11. Jak to zostało wskazane powyżej, Oberster Gerichtshof powziął wątpliwości co do wykładni art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/2001 w kontekście jego zastosowania do powództwa o zaniechanie skierowanego przeciwko zachowaniu mającemu miejsce w sieci, mogącemu potencjalnie stanowić naruszenie krajowego znaku towarowego. W tym celu sąd krajowy przedłożył dwa pytania prejudycjalne, przy czym pierwsze pytanie zawiera faktycznie trzy dalsze pytania, z których każde odzwierciedla inną interpretację spornego przepisu. Niemniej jednak zamiast analizować i proponować odrębną odpowiedź na każde z przywołanych wyżej pytań, uważam, iż Trybunał może przedstawić odpowiednio użyteczną odpowiedź, ograniczając się do wyrażenia kryteriów, które w danym przypadku uzasadniać mogą jurysdykcję międzynarodową sądu krajowego do rozpoznania takiej sprawy jak ta, która jest przedmiotem niniejszego postępowania. Co za tym idzie, przystąpię do analizy niniejszej sprawy, zmieniając pytania prejudycjalne w ten sposób, iż zostaną one połączone w tylko jedno pytanie.
12. W dalszej kolejności należy także podkreślić, iż w postępowaniu przed sądem krajowym przedsiębiorstwo Wintersteiger w pierwszej instancji nie tylko żądało sądowego rozstrzygnięcia co do przedmiotu sprawy, lecz także wniosło o zarządzenie środka tymczasowego. Sąd krajowy odnosi się do tej okoliczności wielokrotnie, mimo tego iż przedłożone pytania prejudycjalne dotyczą wyłącznie wykładni art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/2001.
13. Jak wiadomo, zarządzenie środka tymczasowego w europejskim kontekście transgranicznym wymaga zastosowania art. 31 przywołanego rozporządzenia i wiąże się z określonymi, szczególnymi problemami. Mimo tego, iż wydaje się, że na poszczególnych etapach postępowania przed sądami krajowymi ta kwestia była poruszana, to jednak nie ulega wątpliwości, iż przedłożone tu sądowi pytania prejudycjalne ograniczają się wyłącznie do powództwa o zaniechanie, i co za tym idzie, do wykładni art. 5 pkt 3. W konsekwencji w niniejszej opinii ograniczę się ściśle do przedmiotu przedłożonego pytania, pozostawiając na boku problematykę środków tymczasowych, która wydaje się występować w postępowaniu przed sądem krajowym(3) .
14. Wreszcie należy także wyjaśnić pewną kwestię, potencjalnie mogącą wpłynąć na podejście niezbędne do rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Sąd krajowy wskazuje, iż powódka jest właścicielką austriackiego znaku towarowego, a z treści wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wynika, iż jest to jedyny tytuł własności przemysłowej, który obecnie chroni znak towarowy „Wintersteiger”. Tymczasem w swoich uwagach na piśmie powódka otwarcie kwestionuje ten opis stanu faktycznego i podkreśla, iż jest właścicielką „różnych międzynarodowych znaków towarowych zawierających słowny znak „Wintersteiger”. W tym kontekście powódka odnosi się do „międzynarodowych znaków towarowych 615.770 WINTERSTEIGER (WB) oraz 992.008 WINTERSTEIGER (WB), chronionych w wielu państwach, w tym również w Niemczech”.
15. Choć nie ulega wątpliwości, iż ta okoliczność, jeżeli zostanie ona potwierdzona, zmienia zakres postępowania przed sądem krajowym, to nie można jednak pominąć tego, iż sąd krajowy przedkłada nam wyłącznie pytania dotyczące wykładni art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/2001 przy założeniu, iż zarejestrowany jest tylko jeden znak towarowy w Austrii. Przeanalizowanie innych stanów faktycznych skutkowałoby wstąpieniem w taki obszar, w stosunku do którego żadna ze stron, z wyjątkiem powódki, nie miała okazji się wypowiedzieć. Co za tym idzie, ograniczę się w dalszej części niniejszej opinii do udzielenia odpowiedzi na przedstawione pytanie w brzmieniu przedłożonym przez sąd krajowy.
B – W przedmiocie wykładni art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/2001
1. Miejsce, gdzie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę w rozumieniu art. 5 pkt 3 – w kontekście zachowania mogącego stanowić naruszenie praw do znaku towarowego za pośrednictwem Internetu
16. W niniejszej sprawie problematyczną kwestią w zakresie interpretacji jest ustalenie miejsca lub miejsc, gdzie nastąpiło lub mogło nastąpić zdarzenie wywołujące szkodę w rozumieniu przywołanego art. 5 pkt 3 i to w takich okolicznościach, gdy zachowanie, któremu zarzuca się naruszenie znaku towarowego, miało miejsce za pośrednictwem takiego środka przekazu jak Internet.
17. Na wstępie należy zaznaczyć, iż w sytuacji gdy występuje jedność faktyczna, lecz miejsce przyczyny szkody i miejsce skutku są różne, art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/2001, w świetle jego wykładni dokonanej przez Trybunał Sprawiedliwości, począwszy od wyroku w sprawie Handelskwekerij Bier (zwanym dalej „Mines de potasse”), przyznaje jurysdykcję dwóm różnym sądom: sądom miejsca, w którym rzeczywiście zmaterializowała się szkoda, i sądom miejsca zdarzenia będącego jej przyczyną. Wybór jednego z tych dwóch sądów należy do powoda, w zależności od tego, który z nich lepiej odpowiada jego interesom(4) . Takie rozwiązanie gwarantuje praktyczną skuteczność zasady wyrażonej w przywołanym przepisie, gdyż przyznaje poszkodowanemu pewien margines decyzyjny, lecz jednocześnie zachowuje bliskość między sądem, do którego sprawę wniesiono, a stanem faktycznym występującym w danym sporze. Ostatecznie, kluczową kwestią wymagającą ustalenia w niniejszej sprawie jest zastosowanie wyrażonej powyżej doktryny do sytuacji, gdy zdarzenie wywołujące domniemaną szkodę nastąpiło za pośrednictwem Internetu. W tym kontekście należy jednak wziąć pod uwagę różne dodatkowe aspekty.
18. Zasada wyrażona w wyroku Mines de potasse napotyka na pewne wyjątki, w szczególności w sytuacji gdy szkodę ponosi ten sam poszkodowany w różnych państwach. Ma to miejsce w wypadku, gdy naruszenie dotyczy dóbr osobistych. W takich okolicznościach Trybunał Sprawiedliwości ustanowił w wyroku w sprawie Shevill ograniczenie zasięgu jurysdykcji sądu właściwego(5) . Na mocy przywołanego wyżej orzeczenia wprowadzona została tzw. „zasada mozaiki”, zgodnie z którą powód może wystąpić z roszczeniem naprawienia całości poniesionych szkód przed sąd tego państwa, w którym wystąpiło zdarzenie wywołujące szkodę, lub też może wystąpić do sądów tego państwa, w którym rzeczywiście wystąpiła szkoda, lecz jedynie z roszczeniem o naprawienie szkody poniesionej na obszarze tego państwa.
19. Stanowisko wyrażone w wyroku w sprawie Shevill zostało niedawno dostosowane do szczególnych okoliczności związanych z siecią. W sprawach połączonych eDate Advertising i Martinez(6) Trybunał uznał, że w przypadku naruszenia dóbr osobistych w Internecie takie naruszenie staje się szczególnie poważne ze względu za zasięg geograficzny rozpowszechnienia informacji wywołującej szkodę. W konsekwencji łącznik ustanowiony w sprawie Shevill został rozszerzony, aczkolwiek tylko w odniesieniu do wypadków naruszenia dóbr osobistych. Poza kryteriami wskazanymi w punkcie poprzedzającym wyrok w sprawach połączonych eDate Advertising i Martinez umożliwia potencjalnemu poszkodowanemu wystąpienie z roszczeniem o naprawienie całości poniesionych szkód przed sądem tego państwa, gdzie poszkodowany ma „centrum swoich interesów życiowych”.
20. Niemniej jednak stanowiska wyrażone w sprawach Shevill oraz eDate Advertising i Martinez nie znajdują zastosowania w niniejszej sprawie. Oba te orzeczenia odnoszą się bowiem do naruszeń dóbr osobistych, istotnie różniących się od praw własności przemysłowej, których ochrona ma charakter terytorialny i ma na celu gospodarcze wykorzystanie danego dobra(7) . Co za tym idzie, łącznik ustanowiony w art. 5 pkt 3 nie może zostać w taki sam sposób zastosowany do stanu faktycznego, który miał miejsce w przywołanych wyżej sprawach, oraz do okoliczności niniejszego postępowania. Należy bowiem dokonać takiej wykładni omawianego przepisu, która będzie dostosowana do szczególnego kontekstu praw własności przemysłowej.
21. W tym szczególnym kontekście należy rozpocząć rozważania od tego, iż gdy ma miejsce zachowanie, które potencjalnie stanowi naruszenie krajowego znaku towarowego, rozporządzenie nr 44/2001 przyznaje powodowi, w charakterze zasady ogólnej, prawo do wystąpienia z roszczeniem przed sądem miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego zgodnie z ogólną zasadą jurysdykcji wyrażoną w art. 2 przywołanego rozporządzenia. Powód ma też prawo do wystąpienia z roszczeniem przed sąd miejsca, gdzie nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie wywołujące szkodę zgodnie z cytowanym przepisem art. 5 pkt 3. Dalsze niuanse w stosowaniu tej zasady pojawiają się wtedy, gdy szkoda została wywołana w jednym państwie, zaś zmaterializowała się w innym, zaś w takim przypadku znajduje zastosowanie łącznik ustanowiony przez przywołany wyrok w sprawie Mines de potasse. I tak, gdyby austriacki znak towarowy został naruszony przez produkcję podrobionych towarów w Niemczech, które są kierowane na rynek austriacki, poza właściwością sądu ze względu na siedzibę pozwanego, nic nie stałoby na przeszkodzie temu, by właściciel znaku towarowego powołał się na art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/2001 w celu wystąpienia z roszczeniem w Niemczech (miejsce zdarzenia wywołującego szkodę) lub też w Austrii (miejsce wystąpienia szkody)(8) .
22. Takie rozwiązanie staje się jednak problematyczne w sytuacji, gdy naruszenie ma miejsce za pośrednictwem takiego środka technicznego jak Internet. W tym przypadku należałoby uznać, iż sam dostęp do informacji wywołującej szkodę powoduje już powstanie szkody i w ten sposób ustalona zostałaby właściwość sądów we wszystkich państwach Unii. W ten sam sposób osoba, która powoduje rozpowszechnienie danej wiadomości w Internecie, działałaby jako sprawca szkody, co skutkowałoby rozproszeniem miejsca przyczyny naruszenia(9) .
23. Z tych względów, aczkolwiek w innych okolicznościach niż prawo własności przemysłowej, Trybunał Sprawiedliwości wielokrotnie odrzucał stanowisko, że sam dostęp lub też proste rozpowszechnienie w sieci informacji wywołującej szkodę stanowi wystarczającą podstawę do uznania, iż znajdują zastosowanie przepisy jurysdykcyjne zawarte w rozporządzeniu nr 44/2001(10) .
24. Co za tym idzie, należy jeszcze raz podkreślić, iż dla celów ustalenia terytorium, na którym wystąpiła lub mogła wystąpić szkoda, w sytuacji gdy ma to miejsce za pośrednictwem Internetu, art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/2001 musi być interpretowany zgodnie z orzeczeniem w sprawie Mines de potasse w takim znaczeniu, iż ustalenie jurysdykcji z jednej strony sądów miejsca, gdzie wystąpiło zdarzenie wywołujące szkodę, a z drugiej strony sądów miejsca wystąpienia szkody musi nastąpić zgodnie z określonymi kryteriami szczególnymi, które w dalszej kolejności omówię szczegółowo.
25. Co się tyczy miejsca wystąpienia szkody, już wskazałem uprzednio, iż będzie to zawsze i w każdym wypadku państwo rejestracji znaku towarowego, gdyż szkoda może wystąpić tylko tam, gdzie istnieje ochrona prawna. Jednakże samo występowanie informacji wywołującej szkodę w Internecie nie jest wystarczające, by ustalić jurysdykcję sądu państwa rejestracji. W mojej ocenie, aby było to możliwe, kwestionowana informacja musi mieć taki charakter, że rzeczywiście może naruszyć znak towarowy.
26. Ponadto art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/2001 pozwala na uzasadnienie jurysdykcji sądów tego państwa, gdzie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. W szczególnym kontekście praw własności przemysłowej uważam, że to miejsce znajduje się tam, gdzie zostały wykorzystane środki konieczne do tego, aby nastąpiło rzeczywiste naruszenie znaku towarowego. To kryterium nie uwzględnia zamiaru naruszającego ani też centrum interesów życiowych poszkodowanego, lecz jedynie przydatność tych środków do spowodowania rzeczywistego naruszenia znaku towarowego w innym państwie członkowskim za pośrednictwem Internetu. Bezsprzecznie w większości wypadków to miejsce będzie tożsame z miejscem zamieszkania lub siedziby pozwanego, lecz należy także podkreślić, iż mogą mieć miejsce takie sytuacje, gdy miejsce zamieszkania lub siedziby i miejsce, gdzie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę, nie będą znajdować się w tym samym państwie.
27. Aby ustalić zarówno miejsce, gdzie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę, jak i miejsce wystąpienia szkody, konieczne jest zastosowanie szeregu kryteriów, dzięki którym możliwe będzie precyzyjne umiejscowienie obu tych zdarzeń. Jak to zostanie podkreślone poniżej, kryteria, które zostaną w dalszej kolejności wskazane, służą zarówno do ustalenia miejsca zdarzenia wywołującego szkodę, jak i miejsca wystąpienia szkody, gdyż odnoszą się do okoliczności faktycznych znajdujących zastosowanie do obu wymiarów takiej sytuacji.
28. Podstawowym czynnikiem lub elementem jest to, czy informacja rozpowszechniona w Internecie rzeczywiście jawi się jako taka, która może wywierać wpływ na terytorium, na którym jest zarejestrowany znak towarowy(11) . Nie wystarczy, by zawartość informacji wiązała się z ryzykiem naruszenia znaku towarowego, lecz konieczne jest stwierdzenie istnienia elementów obiektywnych, które pozwalają na ustalenie zachowania, które sama w sobie ma cel ekstraterytorialny. Dla tych celów użyteczne mogą być tak różne kryteria jak język, w którym została wyrażona informacja, jej dostępność lub też obecność handlowa pozwanego na rynku, na którym chroniony jest krajowy znak towarowy.
29. Podobnie konieczne jest ustalenie zasięgu terytorialnego rynku, na którym działa pozwana i z którego dokonano rozpowszechnienia informacji w sieci(12) . W tym celu konieczne jest uwzględnienie takich okoliczności jak pierwszy stopień domeny, adres zamieszkania lub siedziby lub inne dane lokalizacyjne zamieszczone na stronie internetowej, lub miejsce, gdzie odpowiedzialny za informację posiada centrum operacyjne swojej działalności w sieci.
30. Po przeprowadzeniu takiej analizy sąd zdecyduje, czy ma do czynienia ze środkami umożliwiającymi a priori rzeczywiste naruszenie znaku towarowego w innym państwie członkowskim za pośrednictwem Internetu. W ten sposób możliwe będzie określenie zarówno miejsca wystąpienia zdarzenia wywołującego szkodę, jak i miejsca rzeczywistego wystąpienia szkody. Takie rozwiązanie jest spójne z terytorialnym charakterem krajowego znaku towarowego, gdyż w żadnym wypadku nie gubi ono z pola widzenia faktu, że skutek naruszenia wystąpił w państwie, gdzie znak towarowy jest chroniony. Ponadto takie rozwiązanie umożliwia powodowi wystąpienie z roszczeniem do sądów w tych państwach, w których występuje ścisły związek między zdarzeniami wywołującymi szkodę a sądem, a jednocześnie nie dochodzi do nadmiernego rozproszenia jurysdykcyjnego, które mogłoby zagrozić celom rozporządzenia nr 44/2001. Do wszystkich powyższych rozważań należy ponadto dodać to, iż mamy do czynienia z rozwiązaniem dostosowanym do szczególnych cech własności intelektualnej, a jednocześnie zgodnym z duchem orzecznictwa wydanego do tej pory przez Trybunał Sprawiedliwości.
31. Bezsprzecznie taka analiza wymaga dokonania oceny stanu faktycznego, która jest bardzo zbliżona do rozstrzygnięcia sprawy co do jej istoty, lecz oczywiście oba te wymiary są odrębne i należy je rozróżniać(13) . Kryterium niezbędnych środków, które jest ograniczone do fazy ustalenia jurysdykcji, nie dotyczy naruszenia, które zostało popełnione i miało miejsce, lecz zdolności do naruszenia poprzez określone zachowania. Ta różnica między tymi dwoma wymiarami jest szczególnie widoczna w niniejszej sprawie – warto bowiem pamiętać, że austriacki sąd rozpoznający sprawę w drugiej instancji uznał się za właściwy, po czym jednak oddalił powództwo co do istoty sprawy.
2. Proponowane wyżej kryterium w świetle okoliczności niniejszej sprawy
32. Skoro zostało rozstrzygnięte kryterium wykładni art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/2001, to celem udzielenia użytecznej odpowiedzi sądowi krajowemu w dalszej kolejności przeanalizuję konsekwencje przyjęcia proponowanego rozwiązania w konkretnych okolicznościach niniejszej sprawy.
33. W takim zakresie, w jakim powódka przed sądem krajowym jest właścicielką znaku towarowego „Wintersteiger” w Austrii, wcześniej wskazane kryteria uzasadniają powołanie się na art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/2001 celem uzasadnienia właściwości sądów austriackich. Istotnie, po stwierdzeniu, iż zostały wykorzystane środki konieczne do ewentualnego spowodowania rzeczywistego naruszenia znaku towarowego, potwierdzenie znajduje nie tylko jurysdykcja tych sądów, gdzie miało miejsce zdarzenie wywołujące szkodę, lecz również sądów miejsca, gdzie zmaterializowała się szkoda. Ten ostatni obszar to terytorium, na którym znak towarowy podlega ochronie, a zatem w tym przypadku są to sądy austriackie.
34. Jak wynika z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, Products 4U jest przedsiębiorstwem mającym siedzibę w Niemczech prowadzącym działalność na całym świecie. Niemniej jednak centrum działalności tego przedsiębiorstwa znajduje się w Niemczech i określone działania reklamowe skupiają się na tym terytorium, tak jak ma to miejsce w przypadku określonych „słów kluczowych” w Google. Zarezerwowanie przez pozwaną nazwy „Wintersteiger” jako słowa kluczowego ograniczone było do usług wyszukiwarki, które świadczy Google za pośrednictwem domeny pierwszego stopnia skierowanej do określonego terytorium i odpowiadającej Niemcom (.de).
35. Zdolność do naruszenia austriackiego znaku towarowego jest oczywiste.
36. Jak wskazał Trybunał w sprawach połączonych Google France i Google dotyczących pytania prejudycjalnego, które, jak warto przypomnieć, dotyczyło materialnych aspektów naruszenia praw do znaku towarowego, nie zaś jurysdykcji, z negatywnym wpływem na funkcję znaku towarowego mamy do czynienia wówczas, gdy po wpisaniu słowa kluczowego identycznego z danym znakiem towarowym internautom ukazuje się reklama osoby trzeciej, na przykład konkurenta właściciela tego znaku”(14) . Nie ulega wątpliwości, iż w dalszej kolejności w wyroku w sprawach połączonych Google France i Google wskazano, iż naruszenie będzie jednak zależało od sposobu, w jaki reklama ta jest prezentowana. Lecz w każdym wypadku negatywny wpływ na pełnioną przez znak funkcję wskazania pochodzenia ma miejsce wówczas, gdy reklama nie pozwala lub z trudnością pozwala właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu internaucie na zorientowanie się, czy towary lub usługi, których dotyczy reklama, pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej(15) .
37. Należy raz jeszcze przypomnieć, iż przywołane wyżej orzecznictwo dotyczy naruszeń, które rzeczywiście miały miejsce za pośrednictwem „słów kluczowych”. Natomiast w naszym przypadku, który dotyczy wyłącznie ustalenia jurysdykcji, musimy odnieść się jedynie do zdolności do naruszenia, jak to już wskazałem w pkt 31 niniejszej opinii. Z tej perspektywy wydaje się oczywiste, iż zarezerwowanie słowa kluczowego ograniczone tylko do domeny pierwszego stopnia „.de”, w której korzysta się z języka niemieckiego i która jest dostępna w Austrii, może potencjalnie a priori skutkować rzeczywistym naruszeniem austriackiego znaku towarowego.
38. Istotnie, jak wskazała to powódka w swoich uwagach na piśmie, fakt, iż zarezerwowanie „słowa kluczowego” ma zasadniczo zasięg geograficzny ograniczony tylko do terytorium Niemiec, nie wyklucza, iż austriaccy klienci marki Wintersteiger skorzystają z wyszukiwarki Google.de czy to w Austrii, czy też w Niemczech. Okoliczność, iż rynek, na którym działa powódka, jest rynkiem międzynarodowym, oraz to, że jej niemiecki konkurent działa w sąsiednim kraju za pośrednictwem takiego serwisu jak Google.de, do którego istnieje swobodny dostęp również w Austrii, dowodzą wpływu, jaki obiektywnie wywiera praktyka pozwanej na znak towarowy „Wintersteiger” w Austrii.
39. Podobnie fakt, iż słowo kluczowe „Wintersteiger” zawiera link odsyłający bezpośrednio do strony internetowej pozwanej, bez żadnej wzmianki, iż dotyczy znaku towarowego przedsiębiorstwa austriackiego, stanowi kolejny czynnik, który obiektywnie przyczynić może się do ustalenia, że użytkownik znajdujący się w Austrii, korzystający z Google.de bez żadnych ograniczeń, może pomylić się co do tych dwóch przedsiębiorstw konkurujących ze sobą na europejskim rynku wewnętrznym.
40.
W konsekwencji uważam, że w okolicznościach niniejszej sprawy strona pozwana korzystała ze środków koniecznych do tego, by obiektywnie doszło do naruszenia znaku towarowego zarejestrowanego w Austrii. Co za tym idzie, należy stwierdzić, iż dla celów art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/2001 miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę, to nie tylko Niemcy jako obszar, gdzie wystąpiła przyczyna szkody, lecz także Austria, w takim zakresie, w jakim pozwana dopuściła się zachowania, które a priori jest zdolne do naruszenia austriackiego znaku towarowego.
IV – Wnioski
41. Mając na względzie powyższe rozważania, proponuję, by na pytania prejudycjalne Oberstersgerichtshof (Austria) Trybunał udzielił następującej odpowiedzi:
W sytuacji gdy zachowanie mogące naruszać krajowy znak towarowy zarejestrowany w państwie członkowskim ma miejsce w Internecie, wykładni art. 5 pkt. 3 rozporządzenia nr 44/2001 należy dokonywać w ten sposób, że przyznaje on jurysdykcję:
– sądom państwa członkowskiego, w którym znak towarowy jest zarejestrowany,
– i sądom państwa członkowskiego, w którym wykorzystywane są środki konieczne do rzeczywistego spowodowania naruszenia znaku towarowego zarejestrowanego w innym państwie członkowskim.
(1) .
(2)  –	Dz.U. L 12, s. 1.
(3)  –	W terminie zbliżonym do przedstawienia niniejszej opinii wypowiadam się także w przedmiocie wykładni art. 31 rozporządzenia nr 44/2001 w kontekście praw własności przemysłowej w sprawie C‑616/10 Solvay.
(4)  –	Wyroki Trybunału: z dnia 30 listopada 1976 r. w sprawie 21/76, Rec. s. 1735, pkt 24, 25; z dnia 1 października 2002 r. w sprawie C‑167/00 Henkel, Rec. s. I‑8111, pkt 44; z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie C‑18/02 DFDS Torline, Rec. s. I‑1417, pkt 40; z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie C‑189/08 Zuid-Chemie, Zb.Orz. s. I‑6917, pkt 24.
(5)  –	Wyrok z dnia 7 marca 1995 r. w sprawie C‑68/93, Rec. s. I‑415.
(6)  –	Wyrok z dnia 25 października 2011 r. w sprawach połączonych C‑509/09 i C‑161/10, Zb.Orz. s. I-10269.
(7)  – Zobacz podobnie M. Virgós Soriano, F.J. Garcimartín Alférez, Derecho Procesal Civil Internacional. Litigación Internacional, 2ª ed, Thomson-Civitas 2007, s. 194, 195; C. Heinze, The CLIP Principles on Jurisdiction, w: Intellectual Property in the Global Arena. Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US, eds. J. Basedow, T. Kono, A. Metzger, MatIPR 49, Tübingen, Mohr Siebeck 2010, s. 68, 69.
(8)  –	W przedmiocie potencjalnego naruszenia znaku towarowego w wyniku praktyki ekstraterytorialnej, aczkolwiek w innym kontekście niż jurysdykcja, zob. wyrok z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie C‑324/09 L’Oreal i in., Zb.Orz. s. I-6011, pkt 63.
(9)  –	Zobacz D. Moura Vicente, La propriété intellectuelle en droit international privé, éd. Martinus Nijhoff, Leiden-Boston 2009, s. 398–405.
(10)  –	Wyrok z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawach połączonych C‑585/08 i C‑144/09 Pammer, Zb.Orz. s. I-12527. Podobnie ww. wyrok w sprawie L’Oreal, pkt 64, odrzuca stanowisko, iż sama dostępność może stanowić element prawnie istotny, lecz czyni to w kontekście analizy naruszenia znaku towarowego co do jego istoty, nie zaś w odniesieniu do ustalenia jurysdykcji.
(11)  –	Zobacz podobnie przykładowo wyrok w sprawie McBee vs. Delica Co., United States Court of Appeals, 1 st
Circuit, 417 F.3d 107 (2005) czy też postanowienie Tribunal de grande instance de Paris z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie Rueducommerce c. Carrefour Belgium.
(12)  –	Zobacz przykładowo wyrok w sprawie Zippo Manufacturing Company vs. Zippo Dot Com, Inc., United States District Court, W.D. Pennsylvania, 952 F. Supp 1119 czy też wyrok francuskiego Cour de cassation z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie Société Hugo Boss c. Société Reemstma Cigarettenfabriken GMBH.
(13)  –	Zobacz wyrok Trybunału z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie C‑365/88 Kongress Agentur Hagen GMBH, Rec. s. I‑1845, pkt 12 i nast.
(14)  –	Wyrok z dnia 23 marca 2010 r. w sprawach połączonych od C‑236/08 do C‑238/08, Zb.Orz. s. I‑2417, pkt 83.
(15)  –	Zobacz ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 84, 99 oraz pkt 1 sentencji.