TRIBUNALENS DOM (sjunde avdelningen i utökad sammansättning)
den 24 oktober 2018 (*)
”EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – EU-figurmärke föreställande en ”L”-formad skåra – Absoluta registreringshinder – Kännetecken som endast består i en varas form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat – Artikel 7.1 e ii i förordning (EG) nr 40/94 – Artikel 7.1 e ii i förordning nr 207/2009 [numera artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001] – Förordning (EU) 2015/2424 – Tillämpning i tiden – Varans form – Kännetecknets natur – Beaktande av uppgifter som är användbara vid identifieringen av kännetecknets väsentliga särdrag – Allmänintresse som ligger till grund för artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94”
I mål T‑447/16,
Pirelli Tyre SpA, Milano (Italien), företrätt av advokaterna T. M. Müller och F. Togo,
klagande,
mot
Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av J. Ivanauskas, i egenskap av ombud,
svarande,
varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var
The Yokohama Rubber Co. Ltd, Tokyo (Japan), företrätt av advokaterna F. Boscariol de Roberto, D. Martucci och I. Gatto,
angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 28 april 2016 (ärende R 2583/2014–5) om ett ogiltighetsförfarande mellan Yokohama Rubber och Pirelli Tyre,
meddelar
TRIBUNALEN (sjunde avdelningen i utökad sammansättning),
sammansatt av ordföranden V. Tomljenović, samt domarna M. Kancheva, E. Bieliūnas (referent), A. Marcoulli och A. Kornezov,
justitiesekreterare: handläggaren J. Weychert,
med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 4 augusti 2016,
med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 26 oktober 2016,
med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 7 november 2016,
efter förhandlingen den 17 november 2017,
följande
Dom
Bakgrund till tvisten
1        Den 23 juli 2001 ansökte klaganden, Pirelli Tyre SpA, vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), om registrering av ett EU-varumärke enligt rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1), i ändrad lydelse (vilken ersatts av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), i ändrad lydelse, vilken i sin tur ersatts av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1)).
2        Det sökta EU-varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken:
3        De varor som registreringsansökan avser omfattas av klass 12 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: ”Däck, massiva, halvmassiva och pneumatiska däck, fälgar och skydd för fordonshjul av alla slag, fordonshjul av alla slag, innerslangar, fälgar, delar, tillbehör och reservdelar för fordonshjul av alla slag.”
4        Ansökan om registrering av EU-varumärke offentliggjordes i Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 36/2002 av den 6 maj 2002 och det figurkännetecken som avses i punkt 2 registrerades som gemenskapsvarumärke den 18 oktober 2002 under nummer 2319176.
5        Den 27 september 2012 ingav intervenienten, Yokohama Rubber Co. Ltd, vid EUIPO en ansökan om ogiltighetsförklaring av det omtvistade varumärket för varorna ”Däck, massiva, halvmassiva och pneumatiska däck för fordonshjul av alla slag”. Begäran grundades på artikel 52.1 a i förordning nr 40/94, jämförd med artikel 7.1 b eller artikel 7.1 e ii) i samma förordning.
6        Genom beslut av den 28 augusti 2014 förklarade EUIPO:s annulleringsenhet att det omtvistade varumärket är ogiltigt för de varor som nämns i punkt 5 ovan och för ”fälgar och skydd för fordonshjul av alla slag”, med motiveringen att det omtvistade kännetecknet endast består i de ifrågavarande varornas form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, i den mening som avses i artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94.
7        Klaganden överklagade annulleringsenhetens beslut till EUIPO den 20 mars 2009 med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009 (nu artiklarna 66–71 i förordning nr 2017/1001).
8        EUIPO:s femte överklagandenämnd biföll överklagandet genom beslut av den 28 april 2016 (nedan kallat det överklagade beslutet). I punkt 1 i den bindande delen i det överklagade beslutet ogiltigförklarade överklagandenämnden annulleringsenhetens beslut i den del det omtvistade varumärket förklarades ogiltigt för ”fälgar och skydd för fordonshjul av alla slag”. Överklagandenämnden fann nämligen att dessa varor inte omfattades av ansökan om ogiltigförklaring och att annulleringsenhetens beslut om ogiltigförklaring gick utöver vad ansökan omfattade. I punkt 2 i det överklagade beslutet fastställde överklagandenämnden annulleringsenhetens beslut i övrigt och förklarade varumärket ogiltigt för ”Däck, massiva, halvmassiva och pneumatiska däck för fordonshjul av alla slag”. I detta hänseende fann överklagandenämnden, för det första, att det mot bakgrund av de bevis som lagts fram och de aktuella varorna, ”[var] uppenbart att kännetecknet representerar ett däcks slitbana och därmed (kanske) den mest relevanta delen av de omtvistade varorna, … åtminstone rent tekniskt”. För det andra konstaterade överklagandenämnden att det ifrågavarande varumärkets främsta utmärkande drag är en ”L”-formad skåra som har följande väsentliga särdrag: En vinkel på omkring 90 grader, en böjd del och två skilda delar som går från att vara tunna till att bli tjocka. För det tredje fann överklagandenämnden att det av den bevisning som intervenienten lagt fram framgår att det omtvistade kännetecknet spelar en avgörande roll i ett däcks funktion för att ge ett bra grepp, underlätta en effektiv inbromsning och öka komforten. I punkt 3 i det överklagade beslutet slog överklagandenämnden fast att klaganden skulle betala 1 700 euro till intervenienten, eftersom klaganden var tappande part vid EUIPO.
Parternas yrkanden
9        Klaganden yrkar att tribunalen ska
–        ogiltigförklara det överklagade beslutet i den del det:
–        bekräftar annulleringsenhetens beslut av den 28 augusti 2014 och förklarar varumärket ogiltigt för följande varor: ”Däck, massiva, halvmassiva och pneumatiska däck för fordonshjul av alla slag”,
–        och förpliktar klaganden att betala 1 700 euro till intervenienten, och
–        förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.
10      EUIPO och intervenienten har yrkat att tribunalen ska
–        ogilla överklagandet, och
–        förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.
Rättslig bedömning
11      Klaganden har anfört tre grunder till stöd för sitt överklagande. Genom den första grunden har klaganden gjort gällande att överklagandenämnden har fattat sitt beslut på grundval av en version av artikel 7.1 e ii som inte längre var tillämplig (ratione temporis). Genom den andra grunden har klaganden gjort gällande att det förekommit processuella oegentligheter och åsidosättande av motiveringsskyldigheten. Genom den tredje grunden har klaganden gjort gällande åsidosättande av artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94.
12      I sina svarsskrivelser har EUIPO och intervenienten yrkat att klagandes grunder ska avvisas. De har också gjort gällande att den bevisning som återfinns i bilaga 5 till ansökan, och som består av vinklar och mått av olika däckmönster, ska avvisas, eftersom de för första gången har åberopats vid tribunalen.
13      Det är lämpligt att först pröva klagandens första grund och därefter den tredje grunden.
Den första grunden: Det överklagade beslutet har fattats på grundval av en version av artikel 7.1 e ii som inte längre var tillämplig när beslutet fattades (ratione temporis)
14      Klaganden har gjort gällande att överklagandenämnden i det överklagade beslutet har tillämpat artikel 7.1 e ii i förordning nr 207/2009 i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av förordning nr 207/2009 om genomförande av förordning nr 40/94 och kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som ska betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (EUT L 341, 2015, s. 21).
15      Enligt artikel 7.1 e ii i förordning nr 207/2009, i dess lydelse enligt förordning nr 2015/2424, ska registrering nekas för kännetecken som endast består av ”en varas form eller en annan egenskap hos varan som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat”.
16      Klaganden anser att frågan huruvida det föreligger en absolut ogiltighetsgrund i förevarande fall ska bedömas på grundval av de bestämmelser som var i kraft vid tidpunkten för ingivandet av ansökan om registrering av det omtvistade varumärket, nämligen artikel 7.1 e ii, i den version som följer av förordning nr 40/94, som bara utesluter registrering av kännetecken som endast består av ”en form på en vara” som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat.
17      I detta avseende är det lämpligt att först fastställa vilken bestämmelse som var tillämplig vid tiden för förfarandet vid EUIPO och sedan avgöra huruvida överklagandenämnden, i det överklagade beslutet, har tillämpat den bestämmelse som var tillämplig då.
Den bestämmelse som var tidsmässigt tillämplig (ratione temporis)
18      Enligt fast rättspraxis anses handläggningsregler i allmänhet vara tillämpliga vid tidpunkten för reglernas ikraftträdande (se dom av den 11 december 2012, kommissionen/Spanien, C‑610/10, EU:C:2012:781, punkt 45 och där angiven rättspraxis), i motsats till materiella bestämmelser som vanligtvis inte anses tillämpliga på etablerade förhållanden som har uppstått innan bestämmelserna har trätt i kraft såvida det inte av bestämmelsernas lydelse, syfte eller systematik klart framgår att de ska tillerkännas sådan verkan (se dom Meridionale Industria Salumi m.fl., 212/80–217/80, EU:C:1981:270, punkt 9, och dom av den 11 december 2008, kommissionen/Freistaat Sachsen, C‑334/07 P, EU:C:2008:709, punkt 44).
19      För det första har EUIPO inte bestritt att det var artikel 7.1 e ii, i den version som följer av förordning nr 40/94, som var tillämplig i förevarande fall.
20      För det andra bör det noteras att förordning nr 2015/2424 faktiskt har ändrat formuleringen av artikel 7.1 e ii i förordning nr 207/2009 [nu artikel 7.1 e ii i förordning 2017/1001], som avser en materiell bestämmelse och, närmare bestämt, ett av de absoluta registreringshindren mot bakgrund av vilket ett varumärke kan vägras registrering eller, jämförd med artikel 52.1 a i förordning nr 207/2009 [nu artikel 59.1 a i förordning 2017/1001], en av de absoluta ogiltighetsgrunder mot bakgrund av vilka ett varumärke kan ogiltigförklaras. Förordning 2015/2424 trädde i kraft den 23 mars 2016 och det framgår inte av dess innehåll, dess mål eller dess ekonomi att artikel 7.1 e ii i förordning nr 207/2009, i dess lydelse enligt förordning 2015/2424, ska vara tillämplig på förhållanden som har uppstått innan dess ikraftträdande.
21      Härav följer att det är uppenbart att artikel 7.1 e ii i förordning nr 207/2009, i dess lydelse enligt förordning nr 2015/2424, inte är tillämplig i förevarande fall, eftersom det omtvistade varumärket registrerades den 18 oktober 2002, efter en registreringsansökan som lämnades in den 23 juli 2001.
22      Mot bakgrund av vad som anförts ovan borde överklagandenämnden i förevarande fall ha prövat huruvida det omtvistade varumärket ska ogiltigförklaras mot bakgrund av artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94.
Den bestämmelse som har tillämpats i det överklagade beslutet
23      I punkt 14 i det överklagade beslutet erinrar överklagandenämnden om vad som står skrivet i artikel 7.1 e ii i förordning nr 207/2009 i dess lydelse enligt förordning nr 2015/2424.
24      I detta avseende ska det noteras att överklagandenämnden, i likhet med vad EUIPO har medgett, felaktigt har citerat lydelsen av artikel 7.1 e ii i förordning nr 207/2009, i dess lydelse enligt förordning nr 2015/2424, i det överklagade beslutet.
25      Det bör dock noteras att när överklagandenämnden i det överklagade beslutet på ett detaljerat sätt angav den ändamålsenliga tolkningen av denna bestämmelse, nämnde den flera gånger den rättspraxis som gäller för artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94, vilken endast hänvisar till ”en form på en vara”. Det framgår dessutom av det överklagade beslutet att överklagandenämnden gjorde sin bedömning av de faktiska omständigheterna mot bakgrund av de villkor som anges i artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94, såsom dessa har tolkats i relevant rättspraxis.
26      Under dessa omständigheter och trots att den felaktigt har citerat ordalydelsen av artikel 7.1 e ii i förordning nr 207/2009, i dess lydelse enligt förordning nr 2015/2424, har överklagandenämnden emellertid inte tillämpat den ändring som gjordes genom förordning nr 2015/2424 i det överklagade beslutet.
27      Det överklagade beslutet ska följaktligen anses grunda sig på den bestämmelse som var tillämplig i tiden (ratione temporis), det vill säga artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94, enligt vilken registrering ska vägras av ”tecken som endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat”.
28      Överklagandet kan således inte bifallas såvitt avser den första grunden.
Den tredje grunden: Åsidosättande av artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94
29      Genom den tredje grundens första del har klaganden gjort gällande att det omtvistade kännetecknet inte består av formen på de ifrågavarande varorna, i den mening som avses i artikel 7.1 e ii i förordning 40/94. I detta avseende har klaganden gjort gällande att överklagandenämnden gjorde fel när den fann att det omtvistade kännetecknet utgjorde en integrerad del av ett däcks slitbanemönster och alltså av en vara som omfattas av det omtvistade varumärket, det vill säga ”Däck, massiva, halvmassiva och pneumatiska däck för fordonshjul av alla slag”.
30      EUIPO har för det första gjort gällande att överklagandenämndens slutsats – att det omtvistade kännetecknet återger ett däcks slitbanemönster som, åtminstone rent tekniskt, (kanske) är den viktigaste delen av de omtvistade varorna – har dragits mot bakgrund dels av granskningen av den grafiska återgivningen som utgör det omtvistade varumärket med avseende på varor som ansökan avser, dels av de bevis som parterna lagt fram. För det andra, räcker det att ett kännetecken, för att omfattas av artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94, består av en del av den produkt som anges i specifikationen. Med andra ord, enbart den omständigheten att den aktuella formen kan tillämpas på en mer komplex produkt eller införlivas däri, utgör inte hinder för detta skäl för vägran. För det tredje har EUIPO påpekat att en däckskåra inte är en produkt, eftersom den inte utgör en beståndsdel som kan särskiljas från ett däck. Det omtvistade kännetecknet registrerades således för däck som är produkter som omfattar den ”L”-formade skåran i fråga och hos vilka denna skåra fyller en teknisk funktion. För det fjärde är den uppfattning som omsättningskretsen kan antas ha inte en avgörande omständighet i samband med tillämpningen av grunden för avslag i artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94. Denna grund baserar på ett objektivt kriterium i samband med vilket EUIPO, utöver den grafiska framställningen av ett kännetecken, skulle kunna beakta alla de uppgifter som är användbara vid den identifiering som ska göras av kännetecknet inom ramen för artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94. För det femte är syftet med artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 att förhindra att en ensamrätt erkänns till en varas användbara egenskaper. Om klaganden således tilldelades rättigheterna till det omtvistade kännetecknet (eftersom det endast är en del av ett däck), skulle klaganden kunna hindra andra företag från att marknadsföra däck med samma kännetecken eller liknande tecken, det vill säga skåror.
31      Intervenienten har gjort gällande, för det första, att vissa handlingar i målet visar att klaganden redan, genom sin företrädare, har beskrivit och således medgett att det omtvistade varumärket utgjorde ”en bild av en slitbana”. För det andra måste varumärken granskas mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda ärendet, och ingenting hindrar EUIPO från att göra en ”bakåtkompilering”, det vill säga att ta reda på vad varumärket verkligen representerar och urskilja den del som innehavaren av varumärket önskar säkerställa exklusiva rättigheter till. För det tredje skulle det vara korrekt att hävda att det omtvistade varumärket utgör formen av de produkter eller den viktigaste delen av de berörda produkterna med hänsyn bland annat till handlingar i målet och till de varor som faktiskt saluförs av klaganden. För det fjärde är de exempel som klaganden har angett avseende användningen av det omtvistade varumärket, i broschyrer och kataloger, som en ursprungsangivelse, utan teknisk funktion, för att beteckna vissa av klagandens däck, irrelevanta.
Inledande synpunkter
32      För det första bör det noteras att intervenientens ansökan om delvis ogiltighetsförklaring vid EUIPO i förevarande mål grundade sig på artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 och artikel 7.1 b i samma förordning. Vad gäller ansökan om ogiltighetsförklaring, som grundade sig på artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 och därmed på avsaknaden av särskiljningsförmåga hos det omtvistade varumärket, har klaganden vid EUIPO gjort gällande att varumärket har särskiljningsförmåga, åtminstone genom det sätt på vilket det används, i enlighet med artikel 7.3 i förordning nr 40/94.
33      Annulleringsenheten och därefter överklagandenämnden förklarade det omtvistade varumärket ogiltigt med stöd av artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 och prövade inte huruvida det eventuellt fanns en ogiltighetsgrund med hänsyn till att varumärket saknade särskiljningsförmåga.
34      Varumärken som kan vägras registrering av skäl som räknas upp i 7.1 b–d i förordning nr 40/94 kan nämligen, i enlighet med artikel 7.3 i samma förordning, förvärva särskiljningsförmåga genom användning. Ett tecken för vilket registreringshinder föreligger enligt artikel 7.1 e i förordning nr 40/94 kan emellertid aldrig förvärva särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.3 genom att användas. Artikel 7.1 e omfattar således vissa tecken som inte skulle kunna utgöra varumärken. Bestämmelsen är ett preliminärt hinder som är ägnat att förhindra att ett tecken som endast består av en varas form registreras som varumärke (se, analogt, dom av den 18 juni 2002, Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, punkterna 75 och 76).
35      Om en prövning av ett kännetecken mot bakgrund av artikel 7.1 e i förordning nr 40/94 leder till konstaterandet att ett av kriterierna som nämns i denna bestämmelse är uppfyllt, innebär detta således att kännetecknet inte behöver prövas mot bakgrund av artikel 7.3 i förordningen, eftersom det i sådant fall står klart att det inte kan registreras. Att den vidare prövningen i ett sådant fall inte behöver göras förklarar intresset av att först göra en prövning av kännetecknet mot bakgrund av artikel 7.1 e i förordning nr 40/94 i de fall där en tillämpning av flera i artikel 7.1 föreskrivna absoluta registreringshinder är möjlig. Detta kan dock inte tolkas som en skyldighet att först pröva kännetecknet mot bakgrund av artikel 7.1 e i förordning nr 40/94 (dom av den 6 oktober 2011, Bang & Olufsen/harmoniseringsbyrån (Återgivning av en högtalare), T-508/08, EU:T:2011:575, punkt 44).
36      För det andra erinrar tribunalen i detta hänseende om att det intresse som ligger till grund för artikel 7.1 e i förordning nr 40/94 är att förhindra att varumärkesrätten leder till att ett företag ges ensamrätt på tekniska lösningar eller funktionella egenskaper hos en vara (dom av den 18 juni 2002, Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, punkt 78).
37      De bestämmelser som lagstiftaren har fastställt återspeglar i detta hänseende avvägningen mellan två hänsyn som vart och ett är av betydelse för upprättandet av ett fungerande system med sund och lojal konkurrens (dom av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringsbyrån, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, punkt 44).
38      Den omständigheten, att det i artikel 7.1 i förordning nr 40/94 föreskrivs ett förbud mot att som varumärken registrera kännetecken som består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, säkerställer att företag inte kan använda varumärkesrätten för att utan tidsbegränsning behålla exklusiva rättigheter avseende tekniska lösningar (dom av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringsbyrån, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, punkt 45).
39      Lagstiftaren har, genom att begränsa det registreringshinder som anges i artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 till kännetecken som ”endast” består av en form på en vara ”som krävs” för att uppnå ett tekniskt resultat, på vederbörligt sätt beaktat att samtliga former på en vara till viss grad är funktionella, och att det följaktligen skulle vara olämpligt att inte tillåta att en form på en vara registreras som varumärke endast på grund av att den har funktionella egenskaper. Genom att uttrycken ”endast” och ”som krävs” används i bestämmelsen, säkerställs att varumärkesregistrering endast är förbjuden avseende sådana former på en vara vilka endast inkorporerar en teknisk lösning och för vilka registreringen som varumärke faktiskt skulle försvåra andra företags användning av denna tekniska lösning (dom av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringsbyrån, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, punkt 48).
40      För det tredje förutsätter en korrekt tillämpning av artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 att de väsentliga särdragen för tredimensionella kännetecken på vederbörligt sätt identifieras av den myndighet som har ansvaret för att pröva ansökan om registrering av formen som varumärke. Begreppet ”väsentliga särdrag” ska förstås så, att det avser kännetecknets viktigaste beståndsdelar (se, analogt, dom av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringsbyrån, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, punkterna 68 och 69).
41      Identifieringen av dessa väsentliga särdrag måste göras från fall till fall. Det finns nämligen ingen systematisk hierarki mellan de olika typerna av beståndsdelar i ett kännetecken. Den behöriga myndigheten kan dessutom, när den undersöker ett känneteckens väsentliga särdrag, antingen direkt grunda sig på helhetsintrycket av kännetecknet, eller först göra en successiv genomgång av de olika beståndsdelar som kännetecknet utgörs av (se dom av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringsbyrån, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, punkt 70).
42      Identifieringen av ett tredimensionellt känneteckens väsentliga särdrag kan följaktligen, med avseende på en eventuell tillämpning av det registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94, beroende på omständigheterna och särskilt mot bakgrund av hur svårt det är att identifiera dem, göras genom en enkel visuell bedömning av kännetecknet eller, tvärtom, genom en fördjupad prövning inom ramen för vilken hänsyn tas till omständigheter som kan vara till hjälp vid bedömningen, såsom undersökningar och expertutlåtanden, eller uppgifter om immateriella rättigheter som tidigare beviljats med avseende på samma vara (se dom av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringsbyrån, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, punkt 71).
43      Möjligheten för den behöriga myndigheten att beakta de beståndsdelar som är viktiga för att identifiera de väsentliga särdragen hos ett tredimensionellt kännetecken har utvidgats till att även omfatta tvådimensionella tecken (se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 mars 2014, Pi-Design m.fl./Yoshida Metal Industry, C‑337/12 P–C‑340/12 P, ej publicerad, EU:C:2014:129, punkt 55).
44      För det fjärde bör det noteras att annulleringsenheten i sitt beslut underströk att ett figurmärke visserligen kan utgöra en upplysning om det kommersiella ursprunget och vara placerat på ett däck utan att utgöra en återgivning av ett däcks slitbanemönster. Emellertid tillade annulleringsenheten att det i ett sådant fall är svårt att förneka att det omtvistade varumärket utgör en realistisk återgivning av en typ av slitbana som används på verkliga däck.
45      I punkt 25 i det överklagade beslutet har överklagandenämnden angett att den fullt ut stöder annulleringsenhetens inställning att det omtvistade kännetecknet utgör en ”återgivning av ett slags slitbanemönster”. Överklagandenämnden konstaterade nämligen att annulleringsenheten inte endast hade en möjlighet utan även en skyldighet att beakta de bevis som parterna åberopat för att på ett lämpligt sätt identifiera kännetecknets natur och vad det representerade i samband med de aktuella varorna. Överklagandenämnden drog därav slutsatsen att ”mot bakgrund av den bevisning som lagts fram och de aktuella varorna [var] det uppenbart att underteckna [utgjorde] ett däcks slitbanemönster och därmed den (kanske) viktigaste delen av de omtvistade varorna ’Däck, massiva, halvmassiva och pneumatiska däck för fordonshjul av alla slag’ i klass 12, åtminstone rent tekniskt”.
46      Det är mot bakgrund av dessa synpunkter som tribunalen ska pröva den första delen av klagandens tredje grund, det vill säga att det omtvistade kännetecknet inte utgör formen på varan, i den mening som avses i artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94.
Det omtvistade kännetecknets natur
47      Det framgår av rättspraxis att den grafiska återgivningen av ett varumärke måste vara fullständig i sig själv, varaktig och objektiv så att kännetecknet kan uppfattas som bestående och säkert vad gäller att garantera varumärkets ursprung. Vidare ska den grafiska återgivningen i registret ha till syfte att bland annat definiera själva varumärket för att avgränsa det exakta föremålet för det skydd det registrerade varumärket ger dess innehavare (dom av den 6 mars 2014, Pi-Design m.fl./Yoshida Metal Industry, C‑337/12 P‐C‑340/12 P, ej publicerad, EU:C:2014:129, punkt 57 och där angiven rättspraxis).
48      För det första ska det i förevarande fall påpekas att det omtvistade varumärket, mot bakgrund av dess grafiska återgivning, är dels ett figurkännetecken, dels ett tvådimensionellt kännetecken. Abstrakt påminner kännetecknet till exempel om en lutande hockeyklubba, såsom klaganden har gjort gällande, eller ett lutande ”L”.
49      Det är alltså uppenbart att det omtvistade kännetecknet, såsom det har registrerats, varken återger formen av ett däck eller formen av ett däcks slitbana. Det framgår inte heller av den grafiska återgivningen som utgör det omtvistade kännetecknet att det är avsett att visas på ett däck eller på ett däcks slitbana. Det framgår slutligen än mindre av den grafiska återgivningen av det omtvistade kännetecknet att det är fråga om en funktionell form som fyller eller inbegriper en teknisk funktion. Vid registreringen av det omtvistade kännetecknet ingavs inte heller någon ytterligare beskrivning.
50      För det andra framgår det av den rättspraxis som nämnts i punkterna 40–43 ovan att överklagandenämnden, i syfte att fastställa de väsentliga egenskaperna hos sådana tvådimensionella kännetecken som det omtvistade kännetecknet, kan göra en fördjupad prövning inom ramen för vilken hänsyn tas inte bara till den grafiska framställningen och eventuella beskrivningar som ingetts tillsammans med ansökan om registrering, utan även till omständigheter som kan vara till hjälp vid bedömningen av vad det ifrågavarande kännetecknet faktiskt föreställer.
51      I förevarande fall uppvisar den grafiska återgivning som utgör det omtvistade kännetecknet inte några konturer och kännetecknet har inte getts någon ytterligare beskrivning. Klaganden har inte heller bestritt att vissa av dess däckmodeller har en skåra på slitbanan i form av det omtvistade kännetecknet.
52      Mot bakgrund av den rättspraxis som nämnts i punkterna 40–43 ovan, kan EUIPO inte klandras för att i sin bedömning av det aktuella kännetecknet mot bakgrund av artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94, ha beaktat det ifrågavarande kännetecknets natur med hänsyn till de varor som omfattas av det omtvistade varumärket, och att tecknet skulle kunna återge en skåra som liknar den som finns på de däck som klaganden saluför.
53      Den omständigheten att vissa av klagandens däckmodeller har en skåra i form av det omtvistade kännetecknet på slitbanan leder emellertid inte till slutsatsen att det omtvistade kännetecknet återger ett däck eller ett däcks totala slitbanemönster.
54      Inledningsvis bör det nämligen noteras att ett däck är en sammansatt produkt som består av flera beståndsdelar, närmare bestämt stomme, kord, gummi, däcksida och slitbana. Och såsom framgår av handlingarna i ärendet vid EUIPO består en slitbana inte enbart av en enda skåra. En slitbana består av flera delar, bland annat mönster, perifera eller transversala skåror och centrala klackar eller skuldror med sajpar. Den bevisning som lagts fram vid EUIPO visar nämligen att den skåra som återges i det omtvistade kännetecknet inte förekommer i sig självt på klagandens däck. Denna skåra återfinns regelbundet och överlappande på slitbanan vilket bildar en form av ett sicksackmönster som skiljer sig från formen på den ursprungliga skåran i sig.
55      Även om hänsyn tas till att det är en tvådimensionell återgivning av en tredimensionell form på grund av dess djup, utgör det omtvistade kännetecknet enbart, såsom klaganden har gjort gällande, en mycket begränsad del, det vill säga en enda skåra, av en annan del – nämligen en slitbana – som består av flera delar som är sammanflätade. Denna slitbana är i sig en del som tillsammans med andra delar, bland annat däcksidorna, utgör den ifrågavarande varan som omfattas av det omtvistade varumärket, det vill säga däck, massiva, halvmassiva och pneumatiska däck för fordonshjul av alla slag. Det omtvistade tecknet återger således varken de aktuella varor som omfattas av det omtvistade varumärket, eller slitbanan på ett däck.
56      Det framgår visserligen av den rättspraxis som angetts i punkterna 40–43 ovan, att EUIPO kan beakta samtliga relevanta uppgifter för att bedöma ”de olika typerna av beståndsdelar i ett kännetecken” eller ”de olika beståndsdelar som kännetecknet utgörs av”. EUIPO har således fog för att fastställa vad den ifrågavarande formen faktiskt föreställer.
57      Denna rättspraxis kan emellertid inte tolkas så, att EUIPO har rätt att, i syfte att fastställa den form som ett kännetecken återger, lägga till beståndsdelar i denna form vilka inte utgör en del av tecknet och som således är utomstående eller främmande. Med andra ord ska den sakkunskap och alla de relevanta uppgifter som anges i denna rättspraxis användas för att fastställa vad tecknet faktiskt föreställer. Men denna sakkunskap och alla dessa relevanta uppgifter ger däremot inte EUIPO rätt att definiera det omtvistade kännetecknet genom att ge det särdrag som det inte besitter eller omfattar.
58      I det överklagade beslutet avvek överklagandenämnden från den form som det omtvistade tecknet återger och ändrade denna. Även om hänsyn tas till det förhållandet, vilket klaganden inte har bestritt, att vissa av dennes däckmodeller har en skåra i form av det omtvistade kännetecknet på slitbanan, hade överklagandenämnden nämligen inte rätt att gå utöver det omtvistade kännetecknet för att kvalificera det som ett ”återgivande av ett däcks slitbanemönster”. Med andra ord fann överklagandenämnden nämligen, genom att lägga till beståndsdelar som inte utgör en del av det omtvistade kännetecknet, på grundval av alla de delar som återfinns på en slitbana, att kännetecknet utgjorde den typ av produkter för vilka det hade registrerats.
59      Denna bedömning påverkas inte av det argument som framförts av intervenienten, att det av vissa handlingar i ärendet framgår att klaganden genom sin företrädare har beskrivit och således medgett att det omtvistade varumärket var ”en bild av en slitbana”.
60      Dee handlingar som åberopats av intervenienten och i vilka klaganden påstås ha erkänt att det omtvistade varumärket var ”en bild av en slitbana”, beskriver eller visar för det första nämligen dessa olika kännetecken av nämnda varumärke. I bilaga 8 till intervenientens yttrande som inkom till EUIPO den 19 december 2013, beskrivs närmare bestämt det omtvistade varumärket som en återgivning av en klubba (figura di mazza). När det gäller bilagorna 9 och 10 i dessa yttranden ska det konstateras att dessa uppvisar kännetecken som skiljer sig från det omtvistade varumärket.
61      För det andra ska det påpekas att syftet med registreringen av ett varumärke är att göra det möjligt för överklagandenämnden att utöva sina befogenheter och att skydda parternas intressen i en tvist, men också att upplysa utomstående om exakt vilken typ av rättigheter som registrerats och definiera föremålet för det givna skyddet (se, för ett liknande resonemang, dom av den 21 juni 2017, M/S. Indeutsch International/EUIPO – Crafts Americana Group (Återgivning av bågar mellan två parallella linjer), T-20/16, EU:T:2017:410, punkt 46). Tribunalen konstaterar emellertid att det omtvistade varumärket, om det analyseras på ett objektivt och konkret sätt, inte återger en bild av en slitbana. Det återger på sin höjd en enskild skåra i en slitbana.
62      För det tredje kan den rättspraxis som parterna, särskilt EUIPO och intervenienten, har åberopat inte tolkas så att överklagandenämnden får kvalificera det omtvistade kännetecknet som ett däck eller som en ”återgivning av en slitbana”.
63      I det mål som gav upphov till domen av den 10 november 2016, Simba Toys/EUIPO (C‑30/15 P, EU:C:2016:849), prövade domstolen nämligen ett kännetecken bestående av en tredimensionell återgivning av de varor som omfattades av det omtvistade varumärket, nämligen tredimensionella pussel. I det mål som gav upphov till domen av den 14 september 2010, Lego Juris/harmoniseringsbyrån (C‑48/09 P, EU:C:2010:516), prövade domstolen ett kännetecken bestående av en tredimensionell återgivning av en kloss av de varor som omfattades av det omtvistade varumärket, nämligen konstruktionsspel. Det mål som gav upphov till domen av den 18 juni 2002, Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377) avsåg ett kännetecken bestående av en tredimensionell återgivning av rakhuvuden av de varor som omfattades av det omtvistade varumärket, nämligen elektriska rakapparater. Slutligen, det mål som gav upphov till domarna av den 6 mars 2014, inPi-Design m.fl./Yoshida Metal Industry (C‑337/12 P–C‑340/12 P, ej publicerad, EU:C:2014:129), och dom av den 11 maj 2017, Yoshida Metal Industry/EUIPO (C‑421/15 P, EU:C:2017:360) avsåg ett kännetecken bestående av en tvådimensionell återgivning av ett föremål som definieras av dess konturer, nämligen handtaget på de varor som omfattas av det omtvistade varumärket (köksredskap såsom en kniv).
64      De fall som nämns i punkt 63 ovan gällde alltså kännetecken som inte hade samma egenskaper som det omtvistade kännetecknet. Den slutsats som tribunalen kom fram till i dessa fall kan därför inte överföras på ett sådant kännetecken som det här omtvistade, som inte visar konturen av de varor som omfattas av det omtvistade varumärket och som endast återger en bråkdel av dem.
65      Det ska vidare påpekas att i de mål som anges i punkt 63 ovan definierade domstolen den form som faktiskt återgavs av det aktuella kännetecknet på grundval av de egenskaper, synliga eller inte, vilka var ”utmärkande” för kännetecknet i fråga eller vilka var ”integrerade” i det, och inte på grundval av beståndsdelar som kännetecknet inte omfattade.
66      Härav följer att den rättspraxis som har åberopats av parterna inte föranleder en annan bedömning än den som gjorts i punkt 58 ovan.
67      För det fjärde påpekar tribunalen att bedömningen av vad det omtvistade kännetecknet faktiskt återger är ett steg som gör det möjligt att, för det första, identifiera dess väsentliga egenskaper och att, för det andra, bedöma huruvida dessa väsentliga egenskaper har någon funktion. Den enda omständigheten att överklagandenämnden, vid sin bedömning av de beståndsdelar som inte utgör en del av den form som faktiskt återges av det omtvistade kännetecknet, skulle kunna vederlägga slutsatsen enligt vilken kraven i artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 är uppfyllda. Det allmänintresse som ligger till grund för artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 och vilket det erinras om i punkt 36 ovan, ger inte överklagandenämnden möjlighet att vid tillämpningen av denna särskilda bestämmelse avvika från den form som återges av det omtvistade kännetecknet eller att beakta beståndsdelar som inte utgör en del av den form som faktiskt återges i detta kännetecken.
68      För det femte har EUIPO påpekat att en skåra inte är en produkt, eftersom den inte är en beståndsdel som kan skiljas från ett däck. EUIPO drar härav slutsatsen att det omtvistade varumärket registrerades för däck som är de produkter som innehåller den L-formade skåran i fråga och på vilka denna skåra fyller en teknisk funktion.
69      I detta avseende är det riktigt att tillämpningsområdet för de absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 inte är begränsat till kännetecken som endast består av formen av en ”vara” i sig. Såsom EUIPO har gjort gällande skulle det allmänintresse som ligger till grund för denna bestämmelse kunna kräva att registrering ska nekas också för tecken som endast består av en varas form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat. Detta skulle vara fallet om denna form kvantitativt och kvalitativt var en betydande del av den varan.
70      Det bör dock konstateras att det omtvistade kännetecknet i förevarande fall återger en enskild skåra på slitbanan på ett däck. Inom ramen för de ifrågavarande varorna återger det omtvistade kännetecknet inte en slitbana, eftersom det inte innehåller de övriga beståndsdelarna av en slitbana, med vilka kännetecknet skapar flera former som är komplexa och annorlunda än formen på var och en av skårorna eller var och en av beståndsdelarna, betraktade var för sig.
71      Det omtvistade kännetecknet utgörs följaktligen inte uteslutande av formen på varorna i fråga eller av en form som i sig, kvantitativt och kvalitativt, utgör en betydande del av dessa varor.
72      Den bevisning som intervenienten har åberopat och som överklagandenämnden har prövat visar inte att en enskilt skåra, med samma form som den som återges av det omtvistade kännetecknet, kan uppnå det tekniska resultat som avses i det överklagade beslutet. Denna bevisning visar nämligen att det är kombinationen och samverkan mellan olika beståndsdelar som utgör slitbanan och som återfinns på upprepade ställen utmed hela slitbanan, vilket bildar en annan form av dessa enskilda beståndsdelar som eventuellt skulle kunna uppnå de tekniska resultat som anges i det överklagade beslutet.
73      Härav följer att registrering av det ifrågavarande kännetecknet, vars skydd är begränsat till den form det återger, inte kan hindra klagandens konkurrenter från att tillverka och sälja däck som innehåller en identisk eller liknande form som den form som återges av nämnda kännetecken när denna identiska eller liknande form kombineras med andra beståndsdelar av en slitbana och tillsammans med dessa andra beståndsdelar utgör en annan form som skiljer sig från varje enskild beståndsdel betraktade för sig. Som sådan återfinns den form som återges av det aktuella kännetecknet nämligen inte nödvändigtvis på däckets slitbana på ett sådant sätt att det är möjligt att identifiera den.
74      Överklagandenämnden saknade följaktligen fog att anse att det omtvistade kännetecknet återger slitbanan på ett däck och att detta kännetecken utgör ”en form på en vara”, i den mening som avses i artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94. Denna bestämmelse kunde följaktligen inte tillämpas på det omtvistade varumärket och ogiltigförklaringen av varumärket i det omtvistade beslutet, fattades följaktligen på felaktig rättslig grund.
75      Följaktligen ska talan vinna bifall såvitt avser den första delen av den tredje grunden, utan att det är nödvändigt att ta ställning till den bevisning som avses i punkt 12 ovan och utan att det är nödvändigt att uttala sig om vare sig den andra grunden i punkt 11 ovan eller klagandens andra del av den tredje grunden avseende att de väsentliga särdragen hos det omtvistade kännetecknet inte har någon exklusiv funktion.
76      Av det ovan anförda följer att det överklagade beslutet ska ogiltigförklaras i den mån överklagandenämnden i punkt 2 i den bindande delen av detta beslut dels bekräftade annulleringsenhetens beslut, som nämns i punkt 6 ovan, dels ogiltigförklarade registreringen av det omtvistade varumärket för ”Däck, massiva, halvmassiva och pneumatiska däck för fordonshjul av alla slag”, på grundval av artikel 52.1 a i förordning nr 40/94, jämförd med artikel 7.1 e ii i samma förordning. Dessutom, och följaktligen, ska det överklagade beslutet också ogiltigförklaras i den mån överklagandenämnden, i punkt 3 i den bindande delen i detta beslut, förpliktade klaganden, i egenskap av tappande part vid EUIPO, att betala 1 700 euro till intervenienten.
Rättegångskostnader
77      Enligt artikel 134.1 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.
78      EUIPO har tappat målet och ska därför bära sina rättegångskostnader och ersätta klagandens rättegångskostnader, i enlighet med klagandens yrkanden.
79      Eftersom klaganden inte har yrkat att intervenienten ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, är det tillräckligt att intervenienten förpliktas att bära sina rättegångskostnader.
Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (sjunde avdelningen i utökad sammansättning)
följande:
1)      Punkterna 2 och 3 i den bindande delen av det beslut som femte överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) meddelade den 28 april 2016 (ärende R 2583/2014–5) ogiltigförklaras.
2)      EUIPO ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Pirelli Tyre SpAs rättegångskostnader.
3)      The Yokohama Rubber Co. Ltd ska bära sina rättegångskostnader.
Tomljenović
Kancheva
Bieliūnas
Marcoulli
Kornezov
Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 24 oktober 2018.
Underskrifter
*      Rättegångsspråk: engelska.