62024TJ0425_EXT
ROZSUDEK TRIBUNÁLU (druhého senátu)
10. září 2025 (
*1
)
„Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie pastaZARA Sublime – Starší slovní ochranná známka Evropské unie ZARA – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nepoškození dobrého jména – Článek 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 40/94 – Absence spojitosti mezi označeními – Neexistence nebezpečí protiprávního těžení z ochranné známky s dobrým jménem – Existence řádného důvodu pro užívání přihlášené ochranné známky“
Ve věci T‑425/24,
Ffauf Italia SpA, se sídlem v Riese Pio X (Itálie), zástupci: P. Creta, A. Lanzarini, B. Costa a V. Basilavecchia, advokáti,
žalobkyně,
proti
Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zástupci: M. Chylińska a D. Gája, jako zmocněnci,
žalovanému,
přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Tribunálem, je
Industria de Diseño Textil, SA, se sídlem v Arteixo (Španělsko), zástupci: G. Marín Raigal, E. Armero Lavie a J. Oria Sousa-Montes, advokáti,
TRIBUNÁL (druhý senát),
ve složení: A. Marcoulli, předsedkyně, V. Tomljenović (zpravodajka) a L. Spangsberg Grønfeldt, soudkyně,
za soudní kancelář: G. Mitrev, rada,
s přihlédnutím k písemné části řízení,
po jednání konaném dne 8. května 2025,
vydává tento
Rozsudek (
1
)
1
Žalobou podanou na základě článku 263 SFEU se žalobkyně, společnost Ffauf Italia SpA, domáhá zrušení rozhodnutí pátého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 3. června 2024 (věc R 1576/2023-5) (dále jen „napadené rozhodnutí“).
[omissis]
Návrhová žádání účastníků řízení
12
Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
–
zrušil napadené rozhodnutí;
–
uložil EUIPO a vedlejší účastnici náhradu nákladů řízení.
13
EUIPO navrhuje, aby Tribunál:
–
zamítl žalobu;
–
uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení v případě, že se bude konat jednání.
14
Vedlejší účastnice v podstatě navrhuje, aby Tribunál:
–
zamítl žalobu;
–
uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.
Právní otázky
[omissis]
K jedinému žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94
[omissis]
K existenci řádného důvodu pro užívání přihlášené ochranné známky
95
Žalobkyně v podstatě tvrdí, že po několik let užívala označení obsahující slovní prvek „pastazara“, což představuje řádný důvod pro užívání přihlášené ochranné známky.
96
V tomto ohledu je třeba podotknout, že existence řádného důvodu umožňující užívání ochranné známky, jež porušuje práva k ochranné známce s dobrým jménem, musí být vykládána restriktivně [rozsudek ze dne 16. března 2016, The Body Shop International v. OHIM – Spa Monopole (SPA WISDOM), T‑201/14, nezveřejněný, EU:T:2016:148, bod 65].
97
Kromě toho nemůže pojem „řádný důvod“ zahrnovat pouze objektivně naléhavé důvody, ale může souviset i se subjektivními zájmy třetí osoby, která užívá označení totožné s ochrannou známkou s dobrým jménem nebo jí podobné (obdobně viz rozsudek ze dne 6. února 2014, Leidseplein Beheer a de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, bod 45).
98
Uživatel označení podobného ochranné známce s dobrým jménem tak může uplatnit, jak vyplývá z čl. 8 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), „řádný důvod“ pro účely užívání tohoto označení, jenž je výrazem obecného cíle uvedeného nařízení, kterým je vyvážit zájmy vlastníka ochranné známky chránit základní funkci této ochranné známky a zájmy třetí osoby užívat v obchodním styku takové označení pro účely označení výrobků a služeb, které uvádí na trh (viz rozsudek ze dne 30. května 2018, Tsujimoto v. EUIPO, C‑85/16 P a C‑86/16 P, EU:C:2018:349, bod 90 a citovaná judikatura).
99
Kromě toho z ustálené judikatury vyplývá, že užívání třetí osobou označení podobného ochranné známce s dobrým jménem může být považováno za řádný důvod ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, prokáže-li se, že toto označení bylo užíváno před podáním přihlášky této ochranné známky s dobrým jménem a takové užívání bylo v dobré víře, což se posuzuje zejména s ohledem na zavedení uvedeného označení a jeho dobré jméno u relevantní veřejnosti, míru blízkosti mezi dotčenými výrobky a službami a ekonomický a obchodní význam užívání označení pro dotčené výrobky (v tomto smyslu a obdobně viz rozsudek ze dne 6. února 2014, Leidseplein Beheer a de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, bod 60).
100
Právě na základě výše uvedených úvah je třeba posoudit, zda i za předpokladu, že by bylo prokázáno, že relevantní veřejnost by mezi kolidujícími označeními spatřovala souvislost a přihlášená ochranná známka by neprávem těžila z dobrého jména starší ochranné známky, mohl odvolací senát správně dojít k závěru, že neexistuje řádný důvod pro užívání přihlášené ochranné známky obsahující slovní prvek „pastazara“.
101
Zaprvé, pokud žalobkyně vytýká odvolacímu senátu, že nezohlednil důkazy týkající se výpisů z obchodního rejstříku a zápisů ochranných známek, které předložila, je třeba podotknout, že z bodů 99 až 106 napadeného rozhodnutí vyplývá, že odvolací senát vzal v úvahu různé obchodní firmy žalobkyně, jako například PASTAZARA Sas di Dalla Costa Roberto & C. od roku 1978 a PASTAZARA SpA od roku 1988. Dále vzal v úvahu zápisy ochranných známek ZARA a pastaZARA, které byly pro žalobkyni zapsány od 60. let 20. století, přičemž uvedl příklad italského zápisu obrazové ochranné známky pastaZARA, přihlášené v roce 1968.
102
Je mimoto třeba podotknout, že všechny ochranné známky, které vlastní žalobkyně a které byly posouzeny odvolacím senátem v bodech 101 až 103 napadeného rozhodnutí, obsahují slovní prvek „pastazara“, jenž je totožný nebo velmi podobný slovnímu prvku, který je obsažen v přihlášené ochranné známce a na němž odvolací senát založil svůj závěr o podobnosti kolidujících označení. Dále značná část obrazových ochranných známek, na které poukázal odvolací senát, obsahuje obrazový prvek znázorňující ženu nesoucí pšenici s venkovskou krajinou v pozadí, což je prvek obsažený i v přihlášené ochranné známce.
103
Je proto nutné konstatovat, že označení obsahující slovní prvek „pastazara“ byla žalobkyní užívána pro prodej jejích výrobků před podáním přihlášky starší ochranné známky ZARA, a sice dne 3. července 2001, a dokonce i před rozmachem této ochranné známky v 80. a 90. letech 20. století, který vedl k získání jejího dobrého jména, jak bylo uvedeno v bodě 36 výše.
104
Tyto okolnosti se výrazně liší od relevantních okolností ve věci, v níž byl vydán rozsudek ze dne 6. července 2012, Jackson International v. OHIM – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE) (T‑60/10, nezveřejněný, EU:T:2012:348), který zmínil odvolací senát v bodě 104 napadeného rozhodnutí. Na rozdíl od toho, co odvolací senát chybně konstatoval, žalobkyně v projednávané věci k tomu, aby prokázala existenci řádného důvodu pro užívání přihlášené ochranné známky, nepředložila důkazy o užívání přihlášené ochranné známky v minulosti, ale zaprvé o tom, že tato ochranná známka vycházela z jiných ochranných známek, které vlastnila žalobkyně, jako jsou obrazové ochranné známky pastaZARA, a z názvu „Zara“, který je údajně spojen s její identitou a historií, a zadruhé o prodeji svých výrobků pod uvedenými obrazovými ochrannými známkami po několik desetiletí.
105
Zadruhé z bodu 106 napadeného rozhodnutí vyplývá, že odvolací senát zohlednil důkazy předložené žalobkyní, které měly prokázat užívání označení obsahujících slovní prvek „pastazara“ v dobré víře, a to zejména na základě její historie, různých národních a mezinárodních zápisů ochranných známek obsahujících uvedený slovní prvek „pastazara“, jakož i faktur, obalů, katalogů a letáků žalobkyně, které zobrazují různé obměny obrazové ochranné známky pastaZARA. Odvolací senát tedy dospěl k závěru, že tyto důkazy prokazují, že se užívání názvu „Zara“ žalobkyní vztahovalo ke skutečnému původu její činnosti v dalmatském městě Zara, dnešním Zadaru (Chorvatsko), v 30. letech 20. století až do roku 1943 a žalobkyně již před datem podání přihlášky starší ochranné známky v roce 2001, a dokonce i před prvním použitím ochranné známky ZARA vedlejší účastnicí v roce 1975, užívala označení obsahující název „Zara“ k označení těstovin nebo podobných výrobků, zejména v Evropě. Tento závěr, který ostatně není napadán, není důvodné zpochybňovat.
106
Zatřetí z důkazních materiálů uvedených v bodě 102 výše vyplývá, že žalobkyně byla držitelkou mezinárodních zápisů ochranných známek obsahujících slovní prvek „pastazara“, které pokrývaly značný počet států v rámci Unie, konkrétně Rakousko, Německo, Benelux, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Francii, Maďarsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Dále faktury, obaly, katalogy a letáky předložené žalobkyní, na které odvolací senát odkázal v bodě 103 napadeného rozhodnutí, dokládají prodej těstovin pod označeními obsahujícími slovní prvek „pastazara“ na území několika z těchto států, jakož i v Dánsku, Estonsku, Řecku, Irsku, Itálii, Litvě, Lotyšsku, Polsku a Švédsku. Tyto důkazy prokazují vysokou míru zavedení označení obsahujících slovní prvek „pastazara“ v podstatné části Unie, ve smyslu judikatury citované v bodě 99 výše.
107
Začtvrté užívání názvu „Zara“ žalobkyní, které je spojeno s její identitou a historií, jakož i různé ochranné známky obsahující slovní prvek „pastazara“, které žalobkyně nechala zapsat a užívala k prodeji svých výrobků, na které bylo poukázáno v bodech 103 a 106 napadeného rozhodnutí, svědčí o ekonomické a obchodní relevanci užívání označení obsahujících slovní prvek „pastazara“ pro žalobkyni, ve smyslu judikatury citované v bodě 99 výše.
108
Zapáté, pokud jde o míru blízkosti dotčených výrobků, je třeba připomenout – jak bylo uvedeno v bodě 82 výše – že odvolací senát uznal, že módní výrobky, na které se vztahuje ochranná známka s dobrým jménem, a těstoviny, na které se vztahuje přihlášená ochranná známka, spolu nemají nic společného, nejsou ani komplementární, ani konkurenční a obvykle je nabízejí různé společnosti působící v odlišných odvětvích.
109
Zašesté odvolací senát měl v bodě 107 napadeného rozhodnutí za to, že v projednávané věci neexistuje řádný důvod pro užívání přihlášené ochranné známky, protože žalobkyně neprokázala, že užívání výrazu „zara“ bylo nezbytné pro uvádění výrobků, na které se vztahuje přihlášená ochranná známka, na trh, že neexistovala předchozí dohoda s vedlejší účastnicí, jež by povolovala užívání této ochranné známky, a chyběly důkazy o hodnotě investic do propagace a reklamy této ochranné známky a jejím přijetí relevantní veřejností.
110
V tomto ohledu, zaprvé – jak v podstatě uvádí žalobkyně – z judikatury nevyplývá, že by pojem „řádný důvod“ byl podmíněn okolností, že užívání označení musí být nezbytné pro uvádění dotčených výrobků na trh. Ve věci, v níž byl vydán rozsudek ze dne 16. března 2016, SPA WISDOM (T‑201/14, nezveřejněný, EU:T:2016:148, bod 66), totiž v reakci na argument, že se výraz „spa“ v rámci dotčeného označení stal popisným nebo druhovým výrazem pro identifikaci kosmetických výrobků, Tribunál shledal, že nebylo prokázáno, že užívání výrazu „spa“ se stalo nezbytným pro uvádění těchto výrobků na trh. Tyto okolnosti se však liší od okolností relevantních v projednávané věci, neboť nejde o užívání výrazu, který by se údajně stal druhovým, ale o užívání názvu úzce spjatého s historií žalobkyně a s prodejem jejích výrobků.
111
Dále je třeba podotknout, že z judikatury připomenuté v bodě 99 výše nevyplývá, že by pojem „řádný důvod“ byl podmíněn zjištěním určité úrovně povědomí o daném označení, konkrétní výší investic, propagačním úsilím nebo získáním určitého podílu na trhu. Z této judikatury totiž vyplývá, že zjištění existence řádného důvodu vyžaduje celkové posouzení všech relevantních faktorů, které má za cíl stanovit, zda bylo dané označení skutečně užíváno na trhu před podáním přihlášky ochranné známky s dobrým jménem a zda toto užívání bylo v dobré víře (v tomto smyslu a obdobně viz rozsudek ze dne 6. února 2014, Leidseplein Beheer a de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, bod 60).
112
Jak bylo uvedeno výše v bodě 106, důkazní materiály zkoumané odvolacím senátem v bodech 99 až 106 napadeného rozhodnutí však prokazují, že žalobkyně vykonávala obchodní činnost spočívající v prodeji těstovin pod různými ochrannými známkami obsahujícími slovní prvek „pastazara“ v podstatné části Unie. Navíc spory zahájené na návrh žalobkyně před různými vnitrostátními soudy, v nichž jsou uplatňována označení obsahující slovní prvek „pastazara“ a na které odvolací senát odkázal v bodě 105 napadeného rozhodnutí, svědčí o úsilí žalobkyně bránit své užívání těchto označení.
113
Konečně odvolací senát nesprávně odmítl jako irelevantní tvrzení žalobkyně týkající se její dobré víry. Dobrá víra toho, kdo tvrdí existenci řádného důvodu pro užívání označení podobného ochranné známce s dobrým jménem, je totiž jedním z relevantních prvků při celkovém posouzení této podmínky podle čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. (v tomto smyslu a obdobně viz rozsudek ze dne 6. února 2014, Leidseplein Beheer a de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, bod 56).
114
S ohledem na výše uvedené je třeba podotknout, že ačkoli odvolací senát neponechal zcela bez povšimnutí důkazy týkající se toho, že žalobkyně užívala označení obsahující prvek „pastazara“, z nichž některá byla zapsána po několik desetiletí, pro potravinářské výrobky náležející do třídy 30, a správně konstatoval, že užívání názvu „Zara“ žalobkyní souviselo se skutečným původem její činnosti, tento odvolací senát nevyvodil z těchto zjištění důsledky při posuzování relevantních faktorů k určení existence řádného důvodu ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.
115
Vzhledem k tomu, že žalobkyně užívala označení obsahující slovní prvek „pastazara“ před podáním přihlášky ochranné známky s dobrým jménem – jak bylo uvedeno v bodě 103 výše – a dále vzhledem k důkazům, které mohou svědčit o dobré víře při tomto dřívějším užívání, ve smyslu judikatury citované v bodě 99 výše, jako je například absence blízkosti dotčených výrobků konstatovaná v bodě 76 napadeného rozhodnutí, a různým důkazům uvedeným v bodech 99 až 106 napadeného rozhodnutí týkajícím se historie činnosti žalobkyně a jejího vztahu k městu dříve nazývanému Zara, rozsahu prodeje výrobků pod označeními obsahujícími slovní prvek „pastazara“ v podstatné části Unie, úsilí žalobkyně bránit toto užívání, jakož i ekonomického a obchodního významu užívání těchto označení pro činnost žalobkyně, odvolací senát chybně dospěl k závěru, že žalobkyně neprokázala existenci řádného důvodu pro užívání slovního prvku „pastazara“ v přihlášené ochranné známce ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.
116
Kromě vyhovění třetí části jediného žalobního důvodu vzneseného žalobkyní, jež bylo konstatováno v bodě 91 výše, je proto v každém případě třeba vyhovět i páté části uvedeného žalobního důvodu, a tudíž napadené rozhodnutí zrušit.
[omissis]
Z těchto důvodů
TRIBUNÁL (druhý senát)
rozhodl takto:
1)
Rozhodnutí pátého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 3. června 2024 (věc R 1576/2023-5) se zrušuje.
2)
EUIPO ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů řízení vynaložených společností Ffauf Italia SpA.
3)
Industria de Diseño Textil, SA ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů řízení vynaložených společností Ffauf Italia.
Marcoulli
Tomljenović
Spangsberg Grønfeldt
Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 10. září 2025.
Podpisy
(
*1
) – Jednací jazyk: angličtina.
(
1
) – Jsou uvedeny pouze body tohoto rozsudku, jejichž zveřejnění Tribunál považuje za účelné.