DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
13 juin 2012 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale CERATIX – Marque nationale verbale antérieure CERATOFIX – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑312/11,
Süd-Chemie AG, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes Baron W. von der Osten‑Sacken et A. Wenninger‑Lenz, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenante devant le Tribunal, étant
Byk‑Cera BV, établie à Deventer (Pays-Bas), représentée par Me J. Kroher et A. Hettenkofer, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 8 avril 2011 (affaire R 1585/2010‑4), relative à une procédure d’opposition entre Süd‑Chemie AG et Byk‑Cera BV,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. L. Truchot, président, Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur) et M. A. Popescu, juges,
greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 juin 2011,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 11 octobre 2011,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 30 septembre 2011,
à la suite de l’audience du 23 mars 2012,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1        Le 2 novembre 2007, l’intervenante, Byk‑Cera BV, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal CERATIX.
3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 1 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Additifs chimiques permettant d’améliorer la surface et les propriétés d’application des teintures, laques, encres d’imprimerie et produits connexes, en particulier dispersions de cire à base de solvants ».
4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 10/2008, du 3 mars 2008.
5        Le 3 juin 2008, la requérante, Süd-Chemie AG, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6        L’opposition était fondée sur la marque verbale antérieure CERATOFIX, déposée le 4 septembre 2000 et enregistrée le 27 septembre 2000 en Allemagne, sous le numéro 30066136, désignant les produits relevant de la classe 1 correspondant à la description suivante : « Produits chimiques à usage industriel, notamment aluminosilicates en tant qu’additifs pour la fabrication de matériaux et de corps de moulage incombustibles ainsi que de glaçures ».
7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].
8        Le 5 février 2009, au cours de la procédure d’opposition, l’intervenante a demandé à ce que soit rapportée la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, en sorte que la division d’opposition a invité la requérante à rapporter cette preuve.
9        Le 17 juin 2009, la requérante a produit divers documents afin de démontrer que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009).
10      Par décision du 29 juillet 2010, la division d’opposition a considéré que la requérante avait rapporté la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure. Par ailleurs, elle a estimé que, eu égard au fait que la marque antérieure était pourvue d’un caractère distinctif moyen, que les produits étaient identiques et que les signes étaient visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen, il existait un risque de confusion. Elle a donc fait droit à l’opposition.
11      Le 16 août 2010, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.
12      Par décision du 8 avril 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a accueilli le recours et a rejeté l’opposition. La chambre de recours a considéré que les documents déposés par la requérante étaient insuffisants aux fins de rapporter la preuve de l’usage sérieux au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009. En particulier, elle a estimé, au point 21 de la décision attaquée, ne pas pouvoir déterminer les produits auxquels les preuves documentaires concernant les actes d’usage de la marque antérieure faisaient référence.
Conclusions des parties
13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        annuler la décision attaquée ;
–        condamner l’OHMI aux dépens.
14      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        rejeter le recours ;
–        condamner la requérante aux dépens.
En droit
15      La requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 15 et de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, et prétend que, contrairement à ce qu’a jugé la chambre de recours, les preuves documentaires qu’elle a déposées dans le cadre de la procédure administrative étaient suffisantes aux fins de démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure.
16      Il convient de rappeler qu’il résulte du considérant 10 du règlement nº 207/2009 que le législateur a considéré que la protection d’une marque antérieure n’est justifiée que dans la mesure où celle-ci est effectivement utilisée. En conformité avec ce considérant, l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 207/2009 prévoit que le demandeur d’une marque communautaire peut requérir la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire sur lequel elle est protégée au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque ayant fait l’objet d’une opposition [voir arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, Rec. p. II‑5233, point 34 ; voir, également, arrêt du Tribunal du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, non publié au Recueil, point 51, et la jurisprudence citée].
17      La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure [arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Rec. p. II‑2811, point 37, confirmé sur pourvoi par arrêt de la Cour du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, et arrêt LA MER, point 16 supra, point 52].
18      En revanche, l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [arrêts du Tribunal VITAFRUIT, point 17 supra, point 38, et du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié au Recueil, point 28].
19      Ainsi qu’il ressort de l’arrêt de la Cour du 11 mars 2003, Ansul (C‑40/01, Rec. p. I‑2439, point 43), une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (voir arrêt CAPIO, point 18 supra, point 29, et la jurisprudence citée).
20      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (voir arrêt CAPIO, point 18 supra, point 30, et la jurisprudence citée).
21      Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir arrêt CAPIO, point 18 supra, point 31, et la jurisprudence citée).
22      Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, le juge de l’Union a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque (voir arrêt CAPIO, point 18 supra, point 32, et la jurisprudence citée).
23      La Cour a également ajouté, au point 72 de l’arrêt Sunrider/OHMI, point 17 supra, qu’il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devait être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux, en sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’OHMI ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis ne saurait, dès lors, être fixée.
24      Le Tribunal a précisé que l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du Tribunal du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec. p. II‑3445, point 28, et CAPIO, point 18 supra, point 34].
25      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, que la marque enregistrée n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux, au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009.
26      La demande de marque communautaire présentée par l’intervenante ayant été publiée le 3 mars 2008, la période de cinq années visée à l’article 42, paragraphes 2 et 2, du règlement nº 207/2009 s’étend, ainsi que l’a à juste titre relevé la chambre de recours au point 13 de la décision attaquée, du 3 mars 2003 au 2 mars 2008.
27      Il convient de relever qu’il ressort de la décision attaquée que la requérante a produit, dans le cadre de la procédure administrative, en vue de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure, les documents suivants :
–      une déclaration du Dr S., directeur du groupe de produits « spécialités » de la requérante, du 2 juin 2009 ;
–        des reproductions d’emballages ou de sacs portant l’inscription CERATOFIX ;
–        104 factures adressées à des clients en Allemagne s’échelonnant de 2004 à 2008 ;
–        une copie d’une page de la brochure « SCnews » 04/2007 ».
28      Selon la requérante, la chambre de recours n’a pas accordé à la déclaration du Dr S. la force probante qui lui était due en raison des fonctions du déclarant au sein de son entreprise. À cet égard, elle fait valoir que le Dr S., en sa qualité de directeur du groupe de produits « spécialités », était la personne la plus apte à s’exprimer quant à l’usage de la marque antérieure non seulement en raison de ses compétences, mais également de son accès aux informations pertinentes. Selon elle, les informations contenues dans ladite déclaration ont été confirmées par d’autres documents.
29      À cet égard, il convient de relever que, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut d’abord vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [arrêts du Tribunal du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, Rec. p. II‑1917, point 42, et CAPIO, point 18 supra, point 40].
30      Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence, d’une part, que, même lorsqu’une déclaration a été établie au sens de l’article 76, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 40/94 par l’un des cadres de la requérante, il ne peut être attribué une valeur probante à ladite déclaration que si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal Salvita, point 29 supra, point 43, et du 13 mai 2009, Schuhpark Fascies/OHMI – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T‑183/08, non publié au Recueil, point 39]. D’autre part, le fait qu’une telle déclaration émane d’un salarié de la requérante ne saurait à elle seule la priver de toute valeur [arrêt du Tribunal du 16 novembre 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OHMI – Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T‑308/06, non encore publié au Recueil, point 59].
31      En l’espèce, si la déclaration du Dr S. comporte des informations concernant tant l’étendue que l’usage de produits pour lesquels la marque antérieure avait été utilisée, force est de constater qu’elle émane d’un salarié de la requérante, en sorte que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 18 de la décision attaquée, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 30 ci-dessus, qu’il ne pouvait lui être attribué une valeur probante si elle n’était pas corroborée par d’autres éléments de preuve.
32      Il s’ensuit que, aux fins de déterminer la valeur probante de ladite déclaration, il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 21 de la décision attaquée, que les autres documents produits par la requérante ne corroboraient pas son contenu.
33      Il y a donc lieu d’examiner les autres éléments de preuve invoqués par la requérante au soutien de l’existence d’un usage sérieux de la marque antérieure.
34      Premièrement, la requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir pris en considération la particularité du secteur des produits chimiques qui sont généralement vendus en poudre ou sous forme liquide. Par ailleurs, la nature de tels produits ne résulterait pas de leur apparence externe, à la différence d’autres produits, tels les vêtements ou les produits alimentaires, ce qui réduirait considérablement la possibilité de prouver l’usage de la marque au moyen de reproductions explicites du produit ainsi que la possibilité d’obtenir une déclaration utile de la part d’un tiers indépendant qui ne connaîtrait pas particulièrement ledit produit.
35      Sans qu’il y ait lieu de se prononcer quant à la nécessité de la prise en compte de critères différents pour l’établissement de la preuve de l’usage en ce qui concerne les additifs chimiques, il suffit de constater, ainsi que le fait valoir l’intervenante, que ces derniers ne sont généralement pas mis sur le marché dans des emballages dénués de toute inscription, puisque, ainsi que l’a d’ailleurs relevé la requérante lors de l’audience, sauf lorsque les produits sont vendus en vrac, les emballages dans lesquels les produits sont commercialisés comportent des informations, en particulier un numéro d’article. Ainsi, ce numéro d’article pourrait permettre de déduire la nature du produit vendu, notamment, par référence à une liste des produits auxquels sont attribués ces numéros.
36      Il s’ensuit qu’il est inexact de prétendre, ainsi que le fait la requérante, que le secteur des produits chimiques comporte des difficultés particulières qui auraient dû être prises en compte par la chambre de recours dans le cadre de la preuve de l’usage sérieux.
37      Deuxièmement, la requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte du fait que le producteur d’additifs chimiques établit uniquement des factures à ses clients directs, si bien qu’il ne dispose généralement pas, en l’absence de toute commercialisation intermédiaire, de factures plus probantes établies à l’attention des clients finaux par des agents commerciaux agissant en qualité de tiers. Par ailleurs, il serait rare que les factures laissent apparaître les formules chimiques des produits concernés.
38      À cet égard, il convient de constater que les factures qui ont été transmises par la requérante à l’OHMI comportent uniquement l’énoncé de la marque verbale, la nature du conditionnement ainsi que le numéro de l’article, mais ne précisent pas la nature du produit concerné, en sorte qu’aucune information ne permet de déterminer le produit vendu.
39      En effet, lesdites factures ne permettent pas, per se ou par recoupement avec des catalogues ou d’autres documents, de déterminer la nature des produits qui ont fait l’objet de la transaction matérialisée par la facture établie par la requérante (voir, à cet égard, arrêt LA MER, point 16 supra, point 66).
40      Or, en l’absence de toute donnée permettant d’identifier la nature du produit concerné ou, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, de listes de références permettant de déterminer, au regard de leur numéro d’article, les produits qui ont été vendus, force est de constater qu’il est impossible de procéder à l’établissement d’un lien entre cette marque et des produits qui en seraient revêtus.
41      En outre, il n’apparaît pas que la preuve de l’usage serait plus difficile à rapporter lorsque les factures sont établies directement par le producteur aux entreprises industrielles que par des agents commerciaux à des clients finaux ou que les preuves présenteraient un caractère probant accru en ce qui concerne ces derniers.
42      En effet, que les produits soient vendus à des entreprises industrielles ou à des clients finaux, il convient de relever que, aux fins de l’établissement de la preuve d’usage sérieux, doivent toutefois figurer sur les factures des informations permettant d’identifier de manière même indirecte la nature du produit faisant l’objet de la transaction concernée.
43      Troisièmement, s’agissant des photographies des emballages portant l’inscription de la marque antérieure, force est de constater qu’elles ne permettent pas de déterminer, directement ou même indirectement, la nature du produit contenu dans lesdits emballages. En effet, ces photographies, dont il n’est pas nécessaire d’examiner la conséquence de l’absence de transmission de celles-ci à l’intervenante du fait du caractère illisible des photocopies adressées à cette dernière, comportent, pour quatre d’entre elles, uniquement la mention « CERATOFIX R 25 KG » suivie de la mention « 06/2009 » et de la mention « LW : 1744 ». La dernière photographie représente plusieurs sacs empilés et emballés ensemble dans un fil plastique transparent laissant apparaître l’inscription suivante : « CERATOFIX WGA M9106 24,5 KG ».
44      Aucune de ces mentions ne renvoie à un document ou à tout autre élément permettant de déterminer la nature du produit contenu dans ces sacs.
45      Quatrièmement, s’agissant de la copie d’une page de la brochure « ‘SCnews’ 04/2007 », force est de constater que cette brochure fournit des informations sur le lancement d’une nouvelle gamme de produits « CERATOFIX », à savoir des additifs spéciaux pour des agents de démoulage, pour la production de pneus et de matières plastiques.
46      Certes, ainsi que la requérante l’a souligné, la Cour a jugé, au point 37 de l’arrêt Ansul, point 19 supra, que l’usage de la marque devait porter sur des produits et des services qui étaient déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, était imminente.
47      Ainsi, selon la requérante, l’usage d’une marque peut être considéré comme sérieux lorsque cette marque n’est pas utilisée pour commercialiser des produits, mais pour conquérir de futurs débouchés, ce qui serait établi par la brochure susmentionnée, qui constitue une mesure publicitaire.
48      Toutefois, ainsi que l’a relevé à juste titre l’OHMI, cette brochure ne contient aucune indication concernant la commercialisation ou la vente de produits, mais fait uniquement référence à des « entretiens prometteurs » avec des clients potentiels, ce qui ne constitue, à ce stade, qu’une supposition. Ainsi, cette brochure ne saurait, à elle seule, être assimilée à une campagne publicitaire permettant d’entrevoir une commercialisation imminente concernant des produits spécifiques.
49      Il ressort des points 34 à 48 ci-dessus que la déclaration du Dr S. n’étant pas corroborée par d’autres éléments de preuve, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’elle ne pouvait pas, à elle seule, prouver l’usage sérieux de la marque antérieure.
50      Il résulte de ce qui précède que le moyen unique doit être rejeté, ainsi que le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
51      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1)      Le recours est rejeté.
2)      Süd-Chemie AG est condamnée aux dépens.
Truchot
Martins Ribeiro
Popescu
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juin 2012.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.