62016TJ0045
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)
de 18 de julio de 2017 (
*1
)
«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión BYRON — Marca anterior no registrada BYRON — Motivo de denegación relativo — Artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Régimen de la acción de common law por usurpación de denominación (action for passing off) — “Goodwill” — Prueba de la adquisición y de la permanencia del derecho anterior»
En el asunto T‑45/16,
Nelson Alfonso Egüed, con domicilio en Madrid, representado por el Sr. N. Fernández Fernández-Pacheco, abogado,
parte recurrente,
contra
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. J. Ivanauskas, en calidad de agente,
parte recurrida,
y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO es:
Jackson Family Farms LLC, con domicilio social en Santa Rosa, California (Estados Unidos),
que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 16 de noviembre de 2015 (asunto R 822/2015-2) relativa a un procedimiento de oposición entre Jackson Family Farms y el Sr. Alfonso Egüed,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera),
integrado por la Sra. I. Pelikánová, Presidenta, y los Sres. V. Valančius y U. Öberg (Ponente), Jueces;
Secretario: Sr. E. Coulon;
habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal General el 1 de febrero de 2016;
habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal General el 1 de abril de 2016;
vista la pregunta escrita que el Tribunal formuló a las partes y sus respuestas a dicha pregunta presentadas en la Secretaria del Tribunal General el 14 y el 15 de febrero de 2017;
no habiendo solicitado las partes el señalamiento de una vista dentro del plazo de tres semanas a partir de la notificación de la declaración de terminación de la fase escrita del procedimiento y habiéndose decidido en consecuencia, con arreglo al artículo 106, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, que se resuelva el recurso sin fase oral;
dicta la siguiente
Sentencia
1
El presente asunto tiene por objeto dilucidar si la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) concluyó correctamente, en una resolución contra la que se interpuso un recurso, que el Derecho del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte permitiría, hipotéticamente, a la oponente a una solicitud de registro de marca de la Unión prohibir el uso de la marca más reciente ante los órganos jurisdiccionales del Reino Unido en virtud de una acción por usurpación de denominación («passing off»). El asunto plantea, en particular, la cuestión de la fecha pertinente para apreciar la adquisición y la permanencia del derecho anterior, que en el caso de autos es el «goodwill» (fuerza de atracción de la clientela).
Antecedentes del litigio
2
El 23 de enero de 2012, el recurrente, el Sr. Nelson Alfonso Egüed, presentó una solicitud de registro de marca de la Unión en la EUIPO, en virtud del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1).
3
La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:
4
Los productos cuyo registro se solicita están incluidos, concretamente, en la clase 33 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden a la siguiente descripción: «Vinos y bebidas alcohólicas de todo tipo (excepto cervezas)».
5
La solicitud de marca de la Unión se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias n.o 56/2012, de 21 de marzo de 2012.
6
El 21 de junio de 2012, la sociedad estadounidense Jackson Family Farms LLC formuló oposición, con arreglo al artículo 41 del Reglamento n.o 207/2009, contra el registro de la marca solicitada para los productos enumerados en el apartado 4 anterior.
7
Tras la limitación realizada durante el procedimiento ante la EUIPO, la oposición se fundaba en la marca anterior no registrada BYRON, utilizada en el tráfico económico para designar vinos.
8
Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran los contemplados en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009 y los relativos al acto ilícito de usurpación de denominación («passing off») en virtud del Derecho del Reino Unido.
9
El 27 de febrero de 2015, la División de Oposición estimó la oposición.
10
El 24 de abril de 2015, el recurrente interpuso recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Oposición, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.o 207/2009.
11
Mediante resolución de 16 de noviembre de 2015 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso.
12
En particular, la Sala de Recurso consideró que las pruebas aportadas por Jackson Family Farms bastaban para demostrar que la marca no registrada BYRON se utilizaba en el tráfico económico y que el alcance de dicha utilización no era únicamente local en el Reino Unido.
13
La Sala de Recurso concluyó también que las antedichas pruebas, examinadas conjuntamente, demostraban que Jackson Family Farms llevaba a cabo actividades comerciales serias por lo que atañe a los vinos vendidos con la marca BYRON en la fecha pertinente y que, por consiguiente, se había probado la existencia de un «goodwill».
14
Asimismo, la Sala de Recurso suscribió plenamente la conclusión de la División de Oposición según la cual, habida cuenta de la identidad de los productos de que se trata y de las similitudes existentes entre los signos en cuestión, se corría el riesgo de que los productos del recurrente se confundiesen con los de Jackson Family Farms.
15
Finalmente, la Sala de Recurso concluyó que, en el caso de autos, la presentación engañosa ocasionaría un perjuicio porque Jackson Family perdería ventas, ya que el consumidor compraría por error los productos del recurrente, al pensar que provienen de Jackson Family Farms.
Pretensiones de las partes
16
El recurrente solicita al Tribunal que:
–
Anule la resolución impugnada.
–
Estime su solicitud de registro de marca de la Unión para los productos contemplados en las clases 18, 25 y 33.
–
Condene a Jackson Family Farms a cargar con las costas del procedimiento.
17
La EUIPO solicita al Tribunal que:
–
Desestime el recurso de anulación en su totalidad.
–
Condene al recurrente a cargar con las costas en que haya incurrido la EUIPO.
Fundamentos de Derecho
Sobre la admisibilidad de la segunda pretensión del recurrente
18
Puede interpretarse que la segunda pretensión del recurrente tiene por objeto que el Tribunal modifique la resolución impugnada, en el sentido de que la marca solicitada sea registrada.
19
Ahora bien, las instancias de la EUIPO competentes en la materia no adoptan ninguna resolución formal que acuerde el registro de una marca de la Unión y sea susceptible de recurso. Por tanto, la Sala de Recurso no es competente para conocer de una pretensión dirigida a que la propia Sala registre una marca de la Unión.
20
En estas circunstancias, tampoco corresponde al Tribunal pronunciarse sobre una solicitud de modificación dirigida a que este Tribunal modifique la resolución de una Sala de Recurso en este sentido [auto de 30 de junio de 2009, Securvita/OAMI (Natur-Aktien-Index), T‑285/08, EU:T:2009:230, apartados 17 y 20 a 23; sentencias de 15 de diciembre de 2011, Mövenpick/OAMI (PASSIONATELY SWISS), T‑377/09, no publicada, EU:T:2011:753, apartado 11, y de 28 de noviembre de 2013, Vitaminaqua/OAMI — Energy Brands (vitaminaqua), T‑410/12, no publicada, EU:T:2013:615, apartado 17].
21
Por consiguiente, ha de declararse la inadmisibilidad de la segunda pretensión del recurrente.
Sobre el fondo
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En apoyo de su recurso, el recurrente invoca un motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009.
Observaciones preliminares
– Sobre la remisión al Derecho del Estado miembro que regula el signo invocado
23
En virtud del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009, el titular de una marca no registrada puede oponerse al registro de una marca de la Unión si dicha marca no registrada cumple cuatro requisitos. La marca no registrada debe utilizarse en el tráfico económico; debe tener un alcance que no sea únicamente local; el derecho a dicha marca debe haber sido adquirido con arreglo al Derecho del Estado miembro en el que la marca fuera utilizada con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión y, finalmente, dicha marca debe conferir a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.
24
Estos requisitos tienen carácter acumulativo, de modo que, cuando una marca no cumple uno de estos requisitos, la oposición basada en la existencia de una marca no registrada utilizada en el tráfico económico, en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009, no puede prosperar [sentencia de 30 de junio de 2009, Danjaq/OAMI — Mission Productions (Dr. No), T‑435/05, EU:T:2009:226, apartado 35].
25
Los dos primeros requisitos, esto es, los relativos al uso de la marca anterior y a su alcance no únicamente local, resultan del propio texto del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009 y deben, por tanto, interpretarse a la luz del Derecho de la Unión.
26
El Reglamento n.o 207/2009 establece normas uniformes sobre el uso de los signos y su alcance, que son coherentes con los principios que inspiran el sistema establecido por dicho Reglamento [sentencia de 24 de marzo de 2009, Moreira da Fonseca/OAMI — General Óptica (GENERAL OPTICA), T‑318/06 a T‑321/06, EU:T:2009:77, apartado 33].
27
En cambio, en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009, del fragmento de frase «si, y en la medida en que, con arreglo […] al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo» se desprende que los otros dos requisitos impuestos por dicho Reglamento se aprecian, a diferencia de los precedentes, siguiendo los criterios establecidos por el Derecho que rige el signo invocado.
28
El recurrente considera «sorprendente» la remisión a las legislaciones de los Estados miembros y estima que la aplicación de una legislación extranjera provoca una «ruptura de la equidad» entre las partes.
29
Pues bien, por una parte, esta remisión al Derecho que rige el signo invocado resulta justificada por cuanto el Reglamento n.o 207/2009 reconoce la posibilidad de que se invoquen signos ajenos al sistema de la marca de la Unión en contra de dicha marca. Por tanto, sólo el Derecho del Estado miembro que rige el signo invocado permite establecer si éste es anterior a la marca de la Unión y si puede justificar que se prohíba la utilización de una marca posterior (sentencia de 24 de marzo de 2009, GENERAL OPTICA, T‑318/06 a T‑321/06, EU:T:2009:77, apartado 34).
30
Por otra parte, procede subrayar que varios elementos tienen por objeto garantizar que esa remisión satisfaga las exigencias del principio de tutela judicial efectiva.
31
Para empezar, en virtud del artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009, incumbe al oponente ante la EUIPO la carga de la prueba de que, conforme a la legislación del Estado miembro aplicable al signo invocado con arreglo al artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento n.o 207/2009, el signo confiere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior. Sobre la base de la normativa nacional invocada en apoyo de la oposición y de las resoluciones recaídas en el Estado miembro de que se trate, corresponde al oponente demostrar que el signo en conflicto está comprendido en el ámbito de aplicación del Derecho del Estado miembro invocado y que permite prohibir la utilización de una marca posterior (sentencia de 29 de marzo de 2011, Anheuser-Busch/Budějoviký Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, apartados 188 a 190).
32
En el caso de autos, la carga de la prueba de que, conforme a la legislación del Estado miembro aplicable, el signo invocado confería a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior recaía, por tanto, en el oponente.
33
Además, la EUIPO y el Tribunal pueden comprobar la pertinencia de los datos aportados por el oponente en lo que se refiere a la práctica de la prueba, que recae sobre él, del contenido del Derecho nacional (véase, por analogía, la sentencia de 27 de marzo de 2014, OAMI/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, apartado 41).
34
Así pues, los órganos competentes de la EUIPO, llamados a pronunciarse en un primer momento, no se limitan a hacer una simple comprobación del Derecho nacional, tal como lo haya alegado el oponente. La EUIPO puede informarse de oficio sobre el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate, en caso de que la información sea necesaria para valorar los requisitos de aplicación de una causa de oposición invocada y, en particular, la realidad de los hechos alegados o la fuerza probatoria de los documentos presentados (véanse, por analogía, las sentencias de 27 de marzo de 2014, OAMI/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, apartados 43 y 45, y de 5 de abril de 2017, EUIPO/Szajner, C‑598/14 P, EU:C:2017:265, apartado 36).
35
Respecto al Tribunal, que efectúa un control jurisdiccional en un momento posterior, es preciso, para que lleve a cabo un control efectivo, que pueda comprobar no sólo los documentos aportados, sino también el contenido, los requisitos de aplicación y el alcance de las normas jurídicas invocadas por el oponente (véanse, por analogía, las sentencias de 27 de marzo de 2014, OAMI/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, apartado 44, y de 5 de abril de 2017, EUIPO/Szajner, C‑598/14 P, EU:C:2017:265, apartado 38). En efecto, el control judicial quedaría vacío de contenido si el juez de la Unión debiera limitarse a los documentos aportados por el oponente, con el consiguiente riesgo de una aplicación incorrecta o una interpretación errónea de las normas aplicables.
36
Por tanto, aunque el oponente aportase documentos que diesen una idea incompleta o engañosa del Derecho nacional aplicable, ello no ocasionaría un perjuicio para la otra parte, ya que tanto la EUIPO como el Tribunal pueden informarse de oficio sobre el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate. Por consiguiente, la aplicación del Derecho de un Estado miembro no constituye una «ruptura de la equidad» entre las partes.
– Sobre la relación entre el uso en el tráfico económico cuyo alcance no es únicamente local y el
«goodwill
»
37
En la resolución impugnada, la Sala de Recurso concluyó que se cumplían los dos primeros requisitos establecidos en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009, es decir, los relativos al uso y al alcance no únicamente local de la marca anterior.
38
El recurrente no interpuso recurso contra la resolución impugnada en la medida en que ésta concluía que la marca no registrada BYRON de Jackson Family Farms se utilizaba en el tráfico económico en el Reino Unido en relación con los vinos antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida y que dicha utilización no tenía un alcance únicamente local.
39
En cambio, el recurrente formula un motivo único relativo a uno de los tres requisitos constitutivos de la «trinidad clásica» del acto ilícito de usurpación de denominación, a saber, el «goodwill».
40
Por tanto, el objeto del litigio no es la apreciación de los dos primeros requisitos establecidos en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009.
41
Por consiguiente, en el caso de autos, el examen del Tribunal debe centrarse en dilucidar si la Sala de Recurso concluyó correctamente en la resolución impugnada que el Derecho del Reino Unido permitiría, hipotéticamente, al oponente prohibir el uso de la marca más reciente ante los órganos jurisdiccionales del Reino Unido en virtud de una acción por usurpación de denominación.
42
En el presente asunto, el Derecho del Estado miembro aplicable a la marca no registrada es la Trade Marks Act 1994 (Ley de marcas del Reino Unido de 1994), cuyo artículo 5, apartado 4, dispone:
«No podrá registrarse una marca cuando su uso en el Reino Unido pueda ser impedido:
a)
en virtud de cualquier norma jurídica [en especial, del Derecho relativo a la usurpación de denominación (law of passing off)] que proteja una marca no registrada o cualquier otro signo utilizado en el tráfico económico […]».
43
Del artículo 5, apartado 4, de la Ley de marcas del Reino Unido, tal como lo han interpretado los órganos jurisdiccionales nacionales [resolución de la House of Lords (Cámara de los Lores, Reino Unido), Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. (1990) R.P.C. 341, 406 HL], se desprende que el oponente debe probar, conforme al régimen jurídico de la acción por usurpación de denominación prevista en el Derecho del Reino Unido, que se cumplen tres requisitos, a saber, en primer lugar, el «goodwill» adquirido (es decir, el poder de atracción de la clientela) mediante la marca no registrada o el signo de que se trate, en segundo lugar, la presentación engañosa por parte del titular de la marca posterior y, en tercer lugar, el perjuicio causado al «goodwill» [sentencias de 18 de enero de 2012, Tilda Riceland Private/OAMI — Siam Grains (BASmALI), T‑304/09, EU:T:2012:13, apartado 19, y de 18 de noviembre de 2015, Government of Malaysia/OAMI — Vergamini (HALAL MALAYSIA), T‑508/13, EU:T:2015:861, apartado 32].
44
La Sala de Recurso concluyó que las pruebas aportadas por Jackson Family Farms, examinadas conjuntamente, demostraban que esta última llevaba a cabo actividades comerciales serias por lo que atañe a los vinos vendidos con la marca BYRON en la fecha pertinente y que, por consiguiente, se había probado la existencia de un «goodwill».
45
El motivo único invocado por el recurrente puede dividirse en tres partes relativas, en primer lugar, a la existencia de un «goodwill» de la marca no registrada BYRON en el Reino Unido, en segundo lugar, a la adquisición de dicho «goodwill» y, en tercer lugar, a la expiración de la marca anterior de la Unión BYRON.
Sobre la primera parte del motivo único, relativa a la existencia de un
«goodwill
» de la marca no registrada BYRON en el Reino Unido
– Sobre la insuficiencia de las pruebas presentadas por Jackson Family Farms
46
El recurrente sostiene que las pruebas aportadas por Jackson Family Farms no son suficientes para demostrar la existencia de un «goodwill» en el Reino Unido. En particular, el recurrente subraya que las facturas remitidas al mayorista de vinos Boutinot Ltd no hacen referencia a la marca BYRON, sino meramente al término «byr»; que no prueban la venta de productos a los consumidores finales; que no pueden considerarse, como las ha considerado la Sala de Recurso, meros ejemplos de ventas, y que, por otra parte, los documentos internos aportados por Jackson Family Farms tienen muy poco valor probatorio.
47
La EUIPO rebate las alegaciones del recurrente.
48
Procede recordar que la propiedad protegida por la acción por usurpación de denominación tiene por objeto no una palabra o un nombre cuyo uso por terceros esté restringido, sino la propia clientela a la que el uso controvertido causa un perjuicio [Lord Parker en la resolución de la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Tribunal Superior de Justicia (Inglaterra y Gales), Sala de lo Mercantil, Reino Unido], Burberrys v JC Cording & Co Ltd (1909) 26 R.P.C. 693], y que la reputación de una marca constituye el poder de atracción sobre la clientela y el criterio que permite distinguir entre una empresa ya establecida y una empresa nueva [sentencias de 11 de junio de 2009, Last Minute Network/OAMI — Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T‑114/07 y T‑115/07, EU:T:2009:196, apartado 61, y de 9 de diciembre de 2010, Tresplain Investments/OAMI — Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, EU:T:2010:505, apartado 101; véase, asimismo, Lord Macnaghten en la resolución de la House of Lords (Cámara de los Lores), Inland Revenue Commissioners v Muller & Co’s Margarine (1901) A.C. 217, 223 HL].
49
En principio, la existencia de un «goodwill» se demuestra aportando la prueba de actividades comerciales y publicitarias y de cuentas de clientes. La prueba relativa a actividades comerciales serias que desembocan en la adquisición de una reputación y el desarrollo de una clientela es, en general, suficiente para demostrar un «goodwill» (sentencias de 9 de diciembre de 2010, Golden Elephant Brand, T‑303/08, EU:T:2010:505, apartado 102, y de 18 de noviembre de 2015, HALAL MALAYSIA, T‑508/13, EU:T:2015:861, apartado 74).
50
Procede, por tanto, examinar si las pruebas aportadas por Jackson Family Farms permiten demostrar la existencia de un «goodwill».
51
Es verdad que, como acertadamente señala el recurrente, una parte de las pruebas no son pertinentes. Así ocurre, en particular, con las facturas relativas a las ventas hechas a sociedades situadas en Chipre y en Luxemburgo.
52
El criterio temporal establecido expresamente en el artículo 8, apartado 4, letra a), del Reglamento n.o 207/2009 en lo que respecta a la adquisición del derecho al signo invocado en apoyo de la oposición es el de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca de la Unión (sentencia de 29 de marzo de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, apartado 166; véase, asimismo, por analogía, la sentencia de 9 de diciembre de 2010, Golden Elephant Brand, T‑303/08, EU:T:2010:505, apartados 98 y 99). Por tanto, en el caso de autos, la fecha pertinente es el 23 de enero de 2012.
53
Por consiguiente, la lista de vinos propuesta por British Airways en la que figura un byron pinot noir de 2010, que data de diciembre de 2012, tampoco puede tenerse en cuenta.
54
Las pruebas más pertinentes presentadas por Jackson Family Farms para demostrar la existencia de un «goodwill» son, por orden cronológico, las siguientes:
–
un catálogo de Boutinot fechado en 2010, que propone la venta de vinos de la marca BYRON, con un pedido mínimo de 25 cajas (así como otro catálogo sin fecha);
–
cuatro facturas remitidas a Boutinot, localizada en el Reino Unido, fechadas entre enero y diciembre de 2011, de un importe total de aproximadamente 45000 dólares estadounidenses (USD) por 728 cajas de vinos y por productos como «09 BYR PN Santa Maria 750 ml 14,6 % Alc»;
–
una crítica de vinos publicada en Internet, fechada en marzo-abril de 2011, que menciona un byron pinot noir de 2008;
–
una invitación en línea del sitio de Internet «meetup.com» a una degustación de vinos en los almacenes Harrods en Londres (Reino Unido) en la que se anunciaba un byron pinot noir, fechada en mayo de 2011;
–
un informe de ventas interno relativo al período comprendido entre el 1 de mayo y el 8 de junio de 2011 en el que se enumeraban ventas de vinos de la marca BYRON por un importe total de aproximadamente 3800 libras esterlinas (GBP);
–
un informe de ventas interno correspondiente a las ventas de vinos de la marca BYRON durante el período comprendido entre septiembre de 2010 y noviembre de 2011, en el que se contabilizaban un total de 2130 botellas, vendidas, entre otros, a restaurantes y minoristas (en particular, a los almacenes Harrods) en el Reino Unido;
–
capturas de pantalla (no fechadas) del sitio de Internet de los almacenes Harrods en las que se mostraban vinos vendidos con la marca BYRON.
55
Las cuatro facturas antes mencionadas, que son las más pertinentes en el caso de autos, iban dirigidas a Boutinot, situada en el Reino Unido, y fueron enviadas a una dirección en el Reino Unido. Por tanto, esas facturas muestran que los vinos fueron vendidos con la marca BYRON en el Reino Unido.
56
El recurrente alega que las facturas remitidas a Boutinot no hacen mención a la marca BYRON, sino meramente al término «byr». Sin embargo, es habitual que los productos vendidos se indiquen de manera abreviada en las facturas y, dado que no son las únicas pruebas presentadas para demostrar la venta de vino con la marca anterior en el Reino Unido, procedía que la EUIPO apreciase de manera global todos los elementos probatorios (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de diciembre de 2010, Golden Elephant Brand, T‑303/08, EU:T:2010:505, apartados 106 y 107). Las facturas, apreciadas conjuntamente con las demás pruebas de actividades comerciales, muestran que los vinos fueron vendidos con la marca BYRON en el Reino Unido.
57
El recurrente sostiene que las facturas remitidas a Boutinot no prueban la venta de productos a los consumidores finales y que Jackson Family Farms no tiene actividades en el Reino Unido.
58
A este respecto, procede recordar que los órganos jurisdiccionales del Reino Unido han declarado de manera constante que el promotor de la acción por usurpación de denominación debe disponer de un «goodwill», entendido como clientela, en el Reino Unido [sentencia de la Supreme Court of the United Kingdom (Tribunal Supremo del Reino Unido), Starbucks (HK) Ltd and another v British Sky Broadcasting Group Plc and others, (2015) UKSC 31]. Una empresa establecida en el extranjero puede disponer de un «goodwill» en el Reino Unido si sus productos son demandados en el Reino Unido y dicha demanda puede satisfacerse (Wadlow, C., The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation, 5.a ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2016, apartados 1-17 y 3-93). En el asunto que dio lugar a la resolución de la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Tribunal Superior de Justicia (Inglaterra y Gales), Sala de lo Mercantil], SA des Anciens Établissements Panhard et Levassor v Panhard Levassor Motor Co [(1901) 18 R.P.C. 405], por ejemplo, la venta de los productos del promotor de la acción por un tercero y su compra e importación por residentes del Reino Unido fueron considerados una actividad suficiente. Como acertadamente señala la EUIPO, el hecho de que Jackson Family Farms esté establecida en Estados Unidos y venda sus vinos por medio de su distribuidor en el Reino Unido no puede, por tanto, modificar la conclusión de la Sala de Recurso de que Jackson Family Farms posee un «goodwill» en el Reino Unido.
59
Asimismo, de la jurisprudencia nacional se desprende que entre los clientes se incluye tanto a aquellos que tienen una relación contractual directa con los promotores de la acción por usurpación de denominación, como a aquellos que compran los bienes de estos últimos de manera indirecta [resolución de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales) (Sala de lo Civil), Reino Unido], Anheuser-Busch Inc. v Budějovický Budbar NP (1984) F.S.R. 413, 415 CA; véase también la sentencia de 18 de noviembre de 2015, HALAL MALAYSIA, T‑508/13, EU:T:2015:861, apartados 67 y 75].
60
Los agentes intermediarios, es decir, los mayoristas, los importadores y los minoristas, que compraban los productos de Jackson Family Farms eran, por tanto, al igual que los consumidores finales, clientes de Jackson Family Farms por los que se había adquirido el «goodwill». A este respecto, las facturas mencionadas en el apartado 54 anterior permiten acreditar la existencia de un «goodwill» con respecto a Boutinot, que es un cliente que ejerce sus actividades en el comercio mayorista de vino y revende los productos de Jackson Family Farms.
61
Por lo que atañe al «goodwill» adquirido con respecto a los consumidores finales, es lógico suponer, como acertadamente señala la EUIPO, que los productos fueron vendidos al consumidor final, ya que, de no ser así, el mayorista no habría encargado remesas suplementarias de esos productos, como muestran las pruebas aportadas.
62
Finalmente, el recurrente sostiene que las facturas remitidas a Boutinot no pueden considerarse, como supuestamente ha hecho la Sala de Recurso, meros ejemplos de ventas, lo cual sería, a su juicio, contrario a la sentencia de 23 de octubre de 2013, Dimian/OAMI — Bayer Design Frizt Bayer (Baby Bambolina) (T‑581/11, no publicada, EU:T:2013:553), y que, además, los documentos internos aportados por Jackson Family Farms tienen muy poco valor probatorio.
63
Como acertadamente señala la Sala de Recurso, sólo puede atribuirse valor probatorio a una declaración procedente de una parte si viene corroborada por otras pruebas [sentencia de 13 de mayo de 2009, Schuhpark Fascies/OAMI — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T‑183/08, no publicada, EU:T:2009:156, apartado 39].
64
A este respecto, la Sala de Recurso está obligada a realizar una apreciación global de todas las pruebas presentadas ante la EUIPO.
65
En efecto, no cabe excluir que un conjunto de pruebas permita acreditar los hechos que se pretenden demostrar, aunque cada una de esas pruebas, considerada aisladamente, sea insuficiente para demostrar la exactitud de tales hechos (sentencias de 17 de abril de 2008, Ferrero Deutschland/OAMI, C‑108/07 P, no publicada, EU:C:2008:234, apartado 36, y de 9 de diciembre de 2010, Golden Elephant Brand, T‑303/08, EU:T:2010:505, apartados 104 a 107).
66
En el caso de autos, los informes de ventas internos, suponiendo que provengan de Jackson Family Farms, se ven corroborados por otras pruebas. Por ejemplo, el informe de ventas interno correspondiente a las ventas de vino de la marca BYRON durante el período comprendido entre septiembre de 2010 y noviembre de 2011, en el que se contabilizaban un total de 2130 botellas vendidas, entre otros, a los almacenes Harrods de Londres, se ve corroborado por la invitación en línea del sitio de Internet «meetup.com» a una degustación de vinos en los almacenes Harrods, fechada en mayo de 2011, y por capturas de pantalla del sitio de Internet de Harrods.
67
Asimismo, aunque el catálogo de Boutinot fechado en 2010, que propone la venta de vinos de la marca BYRON, no demuestra que se hayan efectivamente vendido vinos de la marca BYRON, dicha prueba, examinada conjuntamente con las cuatro facturas remitidas a Boutinot, sugiere la venta a terceros de vinos de la marca BYRON por esa sociedad.
68
Por tanto, la Sala de Recurso concluyó acertadamente que el examen conjunto de las facturas y de los demás documentos presentados, que comprendían los informes de ventas de Boutinot a minoristas, restaurantes y hoteles en el Reino Unido, así como extractos de revistas y otras informaciones sobre los vinos vendidos con la marca BYRON publicadas en Internet, dirigidas a una clientela situada en el Reino Unido, permitía considerar que Jackson Family Farms realizaba actividades comerciales serias relativas a los vinos vendidos con la marca BYRON en la fecha pertinente y que, por consiguiente, había adquirido un «goodwill» en esa fecha.
– Sobre la cuota de mercado de Jackson Family Farms
69
El recurrente sostiene que la escasa importancia de las ventas de Jackson Family Farms en el Reino Unido y su cuota de mercado mínima, de aproximadamente el 0,0001234 % en 2011-2012 según sus cálculos, permiten concluir que no existe un «goodwill».
70
La EUIPO rebate las alegaciones del recurrente.
71
A este respecto, debe recordarse que la acción por usurpación de denominación protege el «goodwill» cualquiera que sea el tamaño de la empresa. El mero hecho de que la actividad del promotor de la acción por usurpación de denominación sea muy pequeña no le impide en sí disponer de un «goodwill» (Wadlow, C., The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation, 5.a ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2016, apartado 3-13).
72
Así, en el asunto que dio lugar a la resolución de la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Tribunal Superior de Justicia (Inglaterra y Gales), Sala de lo Mercantil], Stannard v Reay [(1967) R.P.C. 589], se declaró que un comercio ambulante de fish and chips, con un volumen de negocios comprendido entre 129 y 138 GBP por semana, había adquirido un «goodwill» tras unas tres semanas de actividad (sentencia de 9 de diciembre de 2010, Golden Elephant Brand, T‑303/08, EU:T:2010:505, apartado 110).
73
En el asunto que dio lugar a la resolución de la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Tribunal Superior de Justicia (Inglaterra y Gales), Sala de lo Mercantil], Jian Tools for Sales v Roderick Manhattan Group [(1995) F.S.R 924, 933], se consideró suficiente la venta de 127 programas de ordenador por una empresa norteamericana en el mercado del Reino Unido (sentencia de 9 de diciembre de 2010, Golden Elephant Brand, T‑303/08, EU:T:2010:505, apartado 114).
74
A fortiori, el tamaño de la actividad del promotor de la acción por usurpación de denominación con respecto a la totalidad del mercado no es determinante [resolución de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales) (Sala de lo Civil)], Lumos Skincare Ltd v Sweet Squared Ltd and others (2013) EWCA Civ 590].
75
Así pues, una actividad comercial muy limitada puede considerarse suficiente para crear un «goodwill» (Wadlow, C., The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation, 5a ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2016, apartado 3-64).
76
Si el promotor de la acción por usurpación de denominación no está establecido en el Reino Unido, deberá al menos demostrar que dispone de uno o varios clientes en el Reino Unido [resolución de la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Tribunal Superior de Justicia (Inglaterra y Gales), Sala de lo Mercantil], Jian Tools for Sales v Roderick Manhattan Group, (1995) F.S.R. 924, 925], y no únicamente de una reputación en el Reino Unido [sentencia de la Supreme Court of the United Kingdom (Tribunal Supremo del Reino Unido), Starbucks (HK) Ltd and another v British Sky Broadcasting Group Plc and others, (2015) UKSC 31].
77
Por tanto, de la jurisprudencia nacional, aplicada por el Tribunal en asuntos similares (sentencias de 9 de diciembre de 2010, Golden Elephant Brand, T‑303/08, EU:T:2010:505, y de 18 de noviembre de 2015, HALAL MALAYSIA, T‑508/13, EU:T:2015:861), se desprende que también las pequeñas empresas pueden tener un «goodwill».
78
En el caso de autos, tal como resulta de la resolución impugnada, Jackson Family Farms vendió 728 cajas de vino de la marca BYRON a Boutinot en 2011, por un importe total de aproximadamente 45000 USD, y no de aproximadamente 30000 USD como sostiene erróneamente el recurrente.
79
Asimismo, habida cuenta de los informes de ventas internos aportados por Jackson Family Farms, esta última vendió además a otros clientes en el Reino Unido 2130 botellas de vino de la marca BYRON entre septiembre de 2010 y noviembre de 2011, por un importe total de aproximadamente 3800 GBP entre mayo y junio de 2011, y no de 6800 GBP como sostiene la EUIPO, que toma erróneamente en consideración las ventas de vinos distintos de los vendidos con la marca BYRON en el informe de ventas fechado en mayo-junio de 2011.
80
Si bien es verdad que las ventas acreditadas en la pruebas presentadas por Jackson Family Farms pueden considerarse escasas, no es menos cierto que esta última vendió vino con la marca anterior en el Reino Unido (más de 700 cajas en 2011) durante al menos un año antes de la fecha de la presentación de la solicitud de marca de la Unión.
81
Por tanto, habida cuenta de la jurisprudencia nacional sobre este aspecto, la Sala de Recurso concluyó acertadamente que Jackson Family Farms llevaba a cabo actividades comerciales serias en el Reino Unido por lo que atañe a los vinos vendidos con la marca BYRON en la fecha pertinente, de modo que disfrutaba de un «goodwill» en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca figurativa BYRON como marca de la Unión.
– Sobre la permanencia del
«goodwill
»
82
Asimismo, el recurrente cuestiona la pertinencia de la lista de vinos propuesta por British Airways, que data de diciembre de 2012, en la medida en que «se refiere a una fecha ulterior (más de seis meses) a la presentación de la oposición».
83
La Regla 19, apartado 2, letra d), del Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO 1995, L 303, p. 1), prevé que la parte que presente oposición basándose en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009 debe aportar la prueba, no sólo de la adquisición del derecho anterior y del ámbito de su protección, sino también de la existencia continuada de dicho derecho.
84
Ello implica, normalmente, que el signo en cuestión debe ser todavía utilizado en el momento de la presentación de la oposición (véase, por analogía, la sentencia de 23 de octubre de 2013, Baby Bambolina, T‑581/11, no publicada, EU:T:2013:553, apartados 26 y 27).
85
La Sala de Recurso tuvo en cuenta la lista de vinos propuesta por British Airways a la hora de apreciar, no la adquisición del «goodwill» —que, tal como se ha recordado en el apartado 53 anterior, debe apreciarse en la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión contra la que se ha formulado la oposición—, sino la permanencia del derecho anterior en la fecha de la oposición.
86
Se plantea la cuestión de dilucidar si, aunque se hubiese adquirido un «goodwill» antes de la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión, la oposición debería desestimarse por infundada al no haber demostrado supuestamente la oponente la permanencia del derecho en la fecha de la oposición.
87
A este respecto, para demostrar la permanencia en la fecha de la oposición, la Sala de Recurso se basó no sólo en la lista de vinos propuesta por British Airways, sino también en el hecho de que todas las demás pruebas presentadas por la oponente se referían a momentos bastante próximos a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida.
88
La jurisprudencia del Reino Unido ha establecido que el «goodwill» puede persistir pese a la interrupción de la actividad [resolución del Judicial Committee of the Privy Council (Comisión Judicial del Consejo Real, Reino Unido), Star Industrial v Yap Kwee Kor, (1976) F.S.R. 256 PC], aun cuando esa interrupción haya durado varios años (Wadlow, C., The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation, 5.a ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2016, apartados 3-223 y siguientes).
89
Habida cuenta de dicha jurisprudencia, debe concluirse que, en el caso de autos, aun en el supuesto de que se hubiese producido una interrupción de la actividad de Jackson Family Farms entre la fecha de presentación de la solicitud de la marca controvertida y la fecha de la oposición, el intervalo entre esas dos fechas no es suficientemente largo para que el «goodwill» haya podido extinguirse por el mero efecto del tiempo transcurrido.
90
De ello puede deducirse que el «goodwill» adquirido en la fecha de presentación de la solicitud de la marca controvertida, a saber, el 23 de enero de 2012, persistía cinco meses más tarde, en el momento de la formulación de la oposición el 21 de junio de 2012.
– Sobre la inexistencia de características específicas y distintas
91
En la primera parte de su motivo único, relativo a la existencia de un «goodwill» de la marca no registrada BYRON en el Reino Unido, el recurrente sostiene asimismo, inspirándose en las resoluciones de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales) (Sala de lo Civil)], Diageo North America v InterContinentalBrands [(2010) EWCA Civ 920; en lo sucesivo, «resolución Vodkat»] y de la House of Lords (Cámara de los Lores), Erven Warnink BV v J Townend & Sons (Hull) Ltd [(1979) A.C. 731; en lo sucesivo, «resolución Advocaat»], que el requisito relativo al «goodwill» no se cumple, en particular, porque, a su entender, Jackson Family Farms no ha demostrado que su producto posea determinadas características específicas y distintas, que induzcan al consumidor a adquirirlo. Por el contrario, en su opinión, el precio poco elevado de su producto y su calidad media sugieren que este último no constituye un producto distinto y reconocible. El recurrente alega también que la propia Sala de Recurso hace referencia en la resolución impugnada a un requisito relativo a las características específicas y distintas.
92
Según la EUIPO, el recurrente se basa, de ese modo, en la forma denominada «extensiva» de la acción por usurpación de denominación. Sin embargo, a su juicio, ello es equivocado, en la medida en que Jackson Family Farms basó su oposición en la forma «clásica» de la referida acción.
93
Para empezar, debe recordarse que el acto ilícito de usurpación de denominación abarca un amplio abanico de situaciones.
94
Como acertadamente ha señalado la EUIPO, en la forma «clásica» del acto ilícito de usurpación de denominación, el demandado de la acción por usurpación de denominación lleva a engaño acerca del origen comercial de sus productos haciendo creer que dichos productos son los del promotor de la acción. Esa presentación engañosa consiste generalmente en la utilización por el demandado de un signo distintivo del promotor de la acción (Wadlow, C., The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation, 5.a ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2016, apartados 1-16, 5-8, 7-35, 7-163, 8-1 y 8-8).
95
En cambio, en la forma «extensiva» del acto ilícito de usurpación de denominación, ilustrada en las resoluciones Advocaat o Vodkat, el demandado lleva a engaño acerca del origen o la naturaleza de sus productos presentándolos de manera engañosa como provenientes de una región determinada, o como poseedores de unas características o una composición particulares. Esta presentación engañosa puede realizarse mediante la utilización de un término descriptivo o genérico que no describe correctamente los productos del demandado, haciendo pensar que poseen una característica o una cualidad de la que carecen (por ejemplo, la utilización del término «Vodkat» para un tipo de bebida que no es el vodka) (véase la resolución Advocaat y Wadlow, C., The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation, 5.a ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2016, apartados 7-161, 7-166 y 7-281].
96
En sus pretensiones de 31 de diciembre de 2012 ante la División de Oposición, Jackson Family Farms había sostenido que, en el caso de autos, se hacía creer a sus clientes que los productos ofertados por el recurrente eran los suyos. En apoyo de esta afirmación, Jackson Family Farms se había referido al asunto que dio lugar a la sentencia de 9 de diciembre de 2010, Golden Elephant Brand (T‑303/08, EU:T:2010:505), apartados 132 y 148, que constituía un caso de aplicación de la forma «clásica» del acto ilícito de usurpación de denominación.
97
Al no haber alegado nunca Jackson Family Farms que los productos del recurrente incitan a pensar que poseen una característica de la que carecen, y haber, de hecho, alegado que se hacía creer a sus clientes que los productos ofertados por el recurrente eran los suyos, la Sala de Recurso, en la resolución impugnada, se basó correctamente en la forma «clásica» de la acción por usurpación de denominación cuando concluyó que los productos del recurrente corrían el riesgo de ser tomados por los de Jackson Family Farms.
98
A este respecto, contrariamente a lo que sostiene el recurrente, la referencia en la resolución impugnada al hecho de que el oponente debe probar «que sus productos son reconocidos por un elemento distintivo» no es una referencia a un requisito relativo a la existencia de características específicas y distintas. Para que pueda haber una presentación engañosa, es necesario que el signo utilizado por el promotor de la acción por usurpación de denominación sea percibido como distintivo de sus productos (Wadlow, C., The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation, 5.a ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2016, apartados 1-24, 3-11, 8-2 y 8-9). Ahora bien, ese carácter distintivo del signo no debe confundirse con lo que en la resolución Advocaat es denominado como las «cualidades reconocibles y distintas» del producto. Es preciso señalar que el carácter distintivo del signo BYRON, pertinente en lo que atañe al requisito relativo a la presentación engañosa, no se pone en entredicho en el caso de autos.
99
En cualquier caso, no procedía aplicar la forma «extensiva» del acto ilícito de usurpación de denominación al caso de autos. En efecto, al contrario de lo que ocurre con las denominaciones «vodka» o «champagne», «byron» no constituye un término descriptivo o genérico que proporcione una indicación sobre el origen geográfico o la composición del producto. La presentación engañosa se debe en el caso de autos a la similitud entre los signos utilizados y no a que el recurrente atribuyese a sus productos una cualidad que no tienen.
100
Por tanto, no procedía examinar si los productos de Jackson Family Farms se caracterizan por «cualidades reconocibles y distintas», como un origen o una composición particulares.
101
En consecuencia, el hecho de que la Sala de Recurso haya apreciado la oposición a la luz de la hipótesis de que ésta se basaba en el acto ilícito de usurpación de denominación en su forma «clásica» no ha podido tener repercusiones negativas para el recurrente en lo que se refiere a la apreciación de los hechos y las pruebas del caso de autos.
102
Asimismo, la resolución Vodkat ha establecido que la acción por usurpación de denominación «extensiva» no está reservada únicamente a los productos cuya calidad sea percibida como superior y que productos muy modestos pueden gozar de un «goodwill» (Wadlow, C., The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation, 5.a ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2016, apartado 7-190). En cualquier caso, las alegaciones del recurrente relativas al precio poco elevado y a la calidad media de los productos de Jackson Family Farms son, por consiguiente, inoperantes.
103
Por tanto, al aplicar la forma «clásica» en vez de la forma «extensiva» del acto ilícito de usurpación de denominación, la Sala de Recurso no incurrió en ningún error que pudiera poner en entredicho la legalidad de la resolución impugnada.
Sobre la segunda parte del motivo único, relativa a la adquisición del«goodwill»
104
El recurrente sostiene que, aunque la marca no registrada BYRON hubiese generado un «goodwill» en el Reino Unido, no es Jackson Family Farms la que posee dicho «goodwill», sino el mayorista de vinos Boutinot.
105
La EUIPO rebate las alegaciones del recurrente.
106
Los factores que tienen una influencia en la propiedad del «goodwill» son los siguientes: quién es responsable de la calidad de los productos y quién es percibido por el público como responsable [resolución de la House of Lords (Cámara de los Lores), T. Oertli A.G. v E.J. Bowman (London) LD. and others, (1959) R.P.C. 1, 7 HL].
107
Lo importante para que un signo pueda ser protegido es que a los ojos del público el signo indique que la calidad de los productos depende de la responsabilidad de una única empresa, aunque el público no conozca el nombre de dicha empresa. La cuestión de la propiedad del «goodwill» es, en general, una cuestión de hecho y no existe la presunción de que posea el «goodwill» el fabricante extranjero en vez del distribuidor británico [resolución de la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Tribunal Superior de Justicia (Inglaterra y Gales), Sala de lo Mercantil], MedGen Inc v Passion for Life Products Ltd, (2001) F.S.R. 30]. En principio, el «goodwill» pertenece al proveedor extranjero identificado de los productos importados y no al importador (Wadlow, C., The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation, 5.a ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2016, apartados 3-136 y 3-158).
108
De manera general, la función de una marca es indicar el origen comercial del producto, es decir, su productor y no su vendedor. En el caso de autos, Jackson Family Farms controlaba la fabricación y la calidad de los productos. Es probable que el público percibiera a Jackson Family Farms, en tanto que productora del vino, como la responsable de su fabricación y de su calidad.
109
El catálogo Boutinot distinguía claramente los diferentes vinos cuya venta proponía, en función de su precio, de su origen geográfico y de su productor. Por tanto, los compradores eran libres de elegir sus vinos en función de esos criterios. Aunque Boutinot fuese el único distribuidor de los productos de Jackson Family Farms en el Reino Unido, debería, sin embargo, considerarse a esta última como propietaria del «goodwill». En efecto, el catálogo Boutinot distingue claramente los productos de Jackson Family Farms, por su nombre y su origen, de los demás productos vendidos por Boutinot. En particular, en los dos catálogos Boutinot aportados por Jackson Family Farms, determinados vinos aparentemente producidos por Boutinot son claramente identificados como tales, mostrando que los otros vinos no son producidos por Boutinot, sino por productores como Jackson Family Farms.
Sobre la tercera parte del motivo único, relativa a las expiración de la marca anterior de la Unión BYRON
110
En apoyo de su pretensión según la cual Jackson Family Farms no puede haber adquirido un «goodwill» para la marca BYRON en el Reino Unido, el recurrente alega que el hecho de que Jackson Family Farms hubiese dejado expirar la marca anterior de la Unión BYRON en 2007 muestra que no tenía intereses comerciales en Europa.
111
En efecto, según el recurrente, y sin que ello haya sido cuestionado por la EUIPO, la marca BYRON, propiedad de Byron Vineyard & Winery, Inc., fue objeto de un registro como marca de la Unión que expiró en 2007, un año después de la adquisición de Byron Vineyard & Winery por Jackson Family Farms.
112
Esta alegación no contradice la existencia de un «goodwill» generado por la marca no registrada BYRON y adquirido por Jackson Family Farms.
113
En efecto, la oposición se basaba en la marca anterior no registrada BYRON y no en la marca anterior de la Unión BYRON.
114
Debe recordarse también que existen marcas no registradas que obtienen su legitimidad de su uso en un determinado número de Estados miembros. Esos signos, que indican el origen comercial de un producto o de un servicio, funcionan como una marca. El artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009 reconoce la existencia de tales derechos en los Estados miembros y da a los titulares de marcas no registradas la posibilidad de impedir el registro de una marca de la Unión si dichos derechos permiten impedir el uso de tal marca en virtud de la legislación nacional.
115
Por tanto, la cuestión relativa a si la marca no registrada protegida por un derecho nacional había sido previamente registrada o no como marca de la Unión no es pertinente.
116
En el caso de autos, como acertadamente señala la EUIPO, la expiración del registro de la marca anterior de la Unión BYRON no impedía a Jackson Family Farms utilizar la marca no registrada y adquirir, mediante esa utilización, un «goodwill».
117
En la medida en que Jackson Family Farms había adquirido un «goodwill» suficiente en el momento de la presentación de la solicitud de marca de la Unión, la expiración del registro de la marca anterior de la Unión BYRON no impediría que Jackson Family Farms protegiese su derecho no registrado iniciando una acción por usurpación de denominación.
118
Por tanto, el hecho de que la marca anterior de la Unión BYRON haya expirado no contradice la adquisición por Jackson Family Farms de un «goodwill» generado por la marca no registrada BYRON.
Sobre los aspectos relativos a la presentación engañosa y al perjuicio
119
Los dos últimos requisitos que constituyen la «trinidad clásica» del acto ilícito de usurpación de denominación previsto por el Derecho del Reino Unido atañen, por un lado, a la presentación engañosa por parte del titular de la marca más reciente y, por otro, al perjuicio causado al «goodwill».
120
En la resolución impugnada, la Sala de Recurso concluyó que esos dos requisitos se cumplían: había cuenta de la identidad de los productos en cuestión y de las similitudes existentes entre los signos, los productos del recurrente podían ser confundidos con los de Jackson Family Farms y esta presentación engañosa ocasionaría un perjuicio a esta última.
121
Es preciso subrayar que, si bien el recurrente afirma que «ninguno de los criterios de la “trinidad clásica” se cumplía», no ha formulado ninguna argumentación elaborada por lo que respecta a los requisitos segundo y tercero de la «trinidad clásica» del acto ilícito de usurpación de denominación, a saber, la presentación engañosa y el perjuicio, sino únicamente un motivo relativo al primer requisito constitutivo de la «trinidad clásica» de dicho acto ilícito, es decir, el «goodwill».
122
Al no haber formulado el recurrente alegaciones referentes a la presentación engañosa y al perjuicio, procede, por tanto, confirmar la conclusión de la Sala de Recurso según la cual, habida cuenta de la identidad de los productos en cuestión y de las similitudes existentes entre los signos, los productos del recurrente podían ser confundidos con los de Jackson Family Farms y esta presentación engañosa ocasionaría un perjuicio a esta última.
123
De todo lo anterior se desprende que, al no estar fundado el motivo único invocado por el recurrente, debe desestimarse la primera parte de las pretensiones del recurrente y, por consiguiente, el recurso en su totalidad.
Costas
124
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
125
Por haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla en costas, de conformidad con las pretensiones de la EUIPO.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Condenar en costas al Sr. Nelson Alfonso Egüed.
Pelikánová
Valančius
Öberg
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 18 de julio de 2017.
Firmas
Índice
Antecedentes del litigio
Pretensiones de las partes
Fundamentos de Derecho
Sobre la admisibilidad de la segunda pretensión del recurrente
Sobre el fondo
Observaciones preliminares
– Sobre la remisión al Derecho del Estado miembro que regula el signo invocado
– Sobre la relación entre el uso en el tráfico económico cuyo alcance no es únicamente local y el «goodwill»
Sobre la primera parte del motivo único, relativa a la existencia de un «goodwill» de la marca no registrada BYRON en el Reino Unido
– Sobre la insuficiencia de las pruebas presentadas por Jackson Family Farms
– Sobre la cuota de mercado de Jackson Family Farms
– Sobre la permanencia del «goodwill»
– Sobre la inexistencia de características específicas y distintas
Sobre la segunda parte del motivo único, relativa a la adquisición del «goodwill»
Sobre la tercera parte del motivo único, relativa a las expiración de la marca anterior de la Unión BYRON
Sobre los aspectos relativos a la presentación engañosa y al perjuicio
Costas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.