62023TJ1104_RES
Rechtssache T‑1104/23
Ferrari SpA
gegen
Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum
Urteil des Gerichts (Achte erweiterte Kammer) vom 2. Juli 2025
„Unionsmarke – Verfallsverfahren – Internationale Registrierung mit Benennung der Europäischen Union – Wortmarke TESTAROSSA – Ernsthafte Benutzung der Marke – Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 58 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung [EU] 2017/1001) – Benutzung durch Dritte – Art der Benutzung – Stillschweigende Zustimmung des Inhabers der Marke – Nachweis der ernsthaften Benutzung – Verkleinerte Modelle motorgetriebener Landkraftfahrzeuge (Spielzeug)“
Unionsmarke – Wirkungen der Unionsmarke – Rechte aus der Marke – Recht, die Benutzung der Marke zu verbieten – Voraussetzung – Benutzung durch einen Dritten, die die Funktionen der Marke beeinträchtigen könnte – Begriff – Anbringung eines mit einer für Modellfahrzeuge eingetragenen Marke identischen Zeichens durch einen Dritten – Benutzung, die sich auf einen Hinweis auf die originalgetreue Nachbildung eines Automobilmodells beschränkt – Nichteinbeziehung
(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 9 Abs. 1)
(vgl. Rn. 27-29, 32, 33)
Unionsmarke – Verzicht, Verfall und Nichtigkeit – Verfallsgründe – Keine ernsthafte Benutzung der Marke – Wortmarke TESTAROSSA
(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 15 Abs. 1 und Art. 51 Abs. 1 Buchst. a)
(vgl. Rn. 47-52, 59, 65, 71)
Unionsmarke – Verzicht, Verfall und Nichtigkeit – Verfallsgründe – Keine ernsthafte Benutzung der Marke – Benutzung durch einen Dritten mit Zustimmung des Inhabers der Marke – Konkludente Zustimmung – Beurteilungskriterien – Benutzung der Marke für Modellfahrzeuge
(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 15 Abs. 1 und Art. 51 Abs. 1 Buchst. a)
(vgl. Rn. 60, 62-64, 68-70)
Zusammenfassung
Das in erweiterter Kammerbesetzung entscheidende Gericht hebt die Entscheidung der Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) (
1
) teilweise auf und äußert sich zum Begriff der ernsthaften Benutzung im Kontext der Benutzung einer Marke durch Dritte mit stillschweigender Zustimmung des Inhabers dieser Marke. Es verdeutlicht insbesondere die auf das Urteil Opel (
2
) zurückgehende Rechtsprechung und präzisiert die Voraussetzungen, unter denen die ernsthafte Benutzung einer Marke nachgewiesen werden kann, wenn die Gewohnheiten der in Rede stehenden Branche und des in Rede stehenden Marktes unter bestimmten Voraussetzungen die Benutzung der eingetragenen Marke durch bestimmte Marktteilnehmer zur Beschreibung der in Rede stehenden Waren zulassen.
Die Ferrari SpA, die Klägerin, ist Inhaberin der internationalen Registrierung der Wortmarke TESTAROSSA mit Benennung der Europäischen Union u. a. für Modellfahrzeuge und Spielzeug (
3
). Am 14. November 2014 stellte Herr Kurt Hesse, der Streithelfer, einen Antrag auf Nichtigerklärung der Wirkungen dieser internationalen Registrierung (
4
). Die Nichtigkeitsabteilung gab dem Antrag auf Erklärung des Verfalls teilweise statt und wies ihn für „verkleinerte Modelle motorgetriebener Landkraftfahrzeuge (Spielzeug)“ zurück.
Der Streithelfer und die Klägerin legten jeweils Beschwerde gegen diese Entscheidung ein, mit der sie deren teilweise Aufhebung beantragten. Die Beschwerdekammer des EUIPO gab der Beschwerde des Streithelfers statt und wies die Beschwerde der Klägerin zurück, deren Rechte an der angegriffenen Marke somit für alle Waren für verfallen erklärt wurden. Die Klägerin erhob beim Gericht Klage auf Aufhebung dieser Entscheidung.
Würdigung durch das Gericht
Zunächst weist das Gericht darauf hin, dass die Anbringung eines mit einer für Spielzeug eingetragenen Marke identischen Zeichens durch einen Dritten auf Modellfahrzeugen nur verboten werden kann, wenn sie die Funktionen dieser Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte, was anhand der Merkmale des Markts für Modellfahrzeuge zu beurteilen ist. Dieser Markt ist durch die Koexistenz von unabhängigen Spielzeugherstellern – die Marken, die für Automobile eingetragen sind, als bloße Hinweise darauf verwenden, dass ein Modellfahrzeug eine originalgetreue Nachbildung eines realen Automobilmodells ist – und Modellfahrzeugen, die von den Inhabern von für Automobile eingetragenen Marken oder von Unternehmen, die mit ihnen im Rahmen einer Lizenz wirtschaftlich verbunden sind, hergestellt und vermarktet werden, gekennzeichnet. Die maßgeblichen Verkehrskreise sind somit an Modellfahrzeuge mit oder ohne Lizenz des Automobilherstellers sowie daran gewöhnt, diese je nach den Angaben auf ihren Verpackungen zu unterscheiden. Daher darf ein Dritter eine solche Marke ohne Zustimmung ihres Inhabers benutzen, sofern sich seine Benutzung der Marke auf einem Modellfahrzeug darauf beschränkt, die maßgeblichen Verkehrskreise darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem Modell um eine originalgetreue Nachbildung eines realen Automobilmodells handelt. Wird bei der Benutzung der Marke durch einen Dritten hingegen auf eine mit dem Inhaber dieser Marke geschlossene Lizenzvereinbarung verwiesen, wird diese Benutzung als Hinweis darauf aufgefasst, dass diese Waren vom Automobilhersteller oder von einem Unternehmen stammen, das mit diesem verbunden ist. In diesem Fall ist der Markeninhaber berechtigt, sich einer solchen Benutzung zu widersetzen, wenn sie ohne seine Zustimmung erfolgt ist.
In Bezug auf den vorliegenden Fall prüft das Gericht als Erstes, ob die Benutzung der Marke durch Dritte ihrer Hauptfunktion entspricht. Es stellt fest, dass es sich bei den von der Klägerin vorgelegten Beweismitteln u. a. um mehrere Kataloge und Fotografien von Modellen handelt, in bzw. auf denen die angegriffene Marke, Marken von Dritten, aber auch der Hinweis „offizielles Lizenzprodukt von Ferrari“ erscheinen. Diese Angaben ermöglichen es den maßgeblichen Verkehrskreisen, zu verstehen, dass diese Modelle von einem Dritten unter Lizenz der Klägerin hergestellt werden, auch wenn die angegriffene Marke neben den Marken von Dritten angebracht ist. Daher entspricht eine solche Benutzung der angegriffenen Marke ihrer Hauptfunktion, den Verbrauchern die gewerbliche Herkunft dieser Waren zu garantieren. Der Umstand, dass die mit der angegriffenen Marke versehenen Modellfahrzeuge von verschiedenen Unternehmen vertrieben werden und sich in Qualität und Preis unterscheiden, kann dieses Ergebnis nicht in Frage stellen. Ebenso ist es ohne Belang, dass die Angaben „offizielles Lizenzprodukt von Ferrari“ nicht auf die angegriffene Marke verweisen, da die Verbindung zwischen der Benutzung der Marke Ferrari und der angegriffenen Marke auf den Verpackungen und Katalogen den Gewohnheiten des in Rede stehenden Markts entspricht. Auf dem Automobilmarkt werden Automobile nämlich zugleich unter einer ersten Marke, die ihren Hersteller bezeichnet, und unter einer zweiten Marke, die ihr Modell bezeichnet, vermarktet, und diese Erwägungen sind auch für den Markt für Modellfahrzeuge relevant. Im Übrigen ändert das Fehlen der Symbole „®“ oder „TM“ neben der angegriffenen Marke nichts an der Eignung dieser Marke, ihre Hauptfunktion zu erfüllen. Nach alledem ist das Gericht der Auffassung, dass die Benutzung der angegriffenen Marke für Modellfahrzeuge während des relevanten Zeitraums der Hauptfunktion dieser Marke entsprach.
Als Zweites prüft das Gericht, ob die Benutzung der angegriffenen Marke durch Dritte mit Zustimmung des Inhabers erfolgte. Es stellt fest, dass die von der Klägerin vorgelegten Auszüge aus Lizenzverträgen keine Liste der Marken enthalten, die Gegenstand dieser Verträge sind, so dass sie nicht belegen, dass die Klägerin der Benutzung ihrer Marke durch diese Dritten ausdrücklich zugestimmt hat. Es weist jedoch darauf hin, dass sich die Zustimmung des Inhabers zur Benutzung der Marke durch Dritte auch konkludent aus Umständen und Anhaltspunkten vor, bei oder nach dieser Benutzung ergeben kann, die im Licht der Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, zu prüfen sind.
Somit führt das Gericht erstens aus, dass sich im spezifischen Rahmen des in Rede stehenden Markts die stillschweigende Zustimmung des Markeninhabers aus der Tatsache ergibt, dass er von der Benutzung seiner Marke durch Dritte wusste und sich dieser nicht widersetzt hat, und vertritt die Auffassung, dass dies vorliegend der Fall ist. Zweitens weist es darauf hin, dass die Benutzung der Marke einer Herstellergesellschaft durch eine andere Gesellschaft, die die in Rede stehenden Waren als „offizielle“, in Lizenz der erstgenannten Gesellschaften hergestellte Waren vermarktet, als mit Zustimmung des Inhabers dieser Marke erfolgt angesehen werden kann, da eine solche Benutzung eine Verbindung zwischen diesen beiden Gesellschaften herstellt, die voraussetzt, dass der Markeninhaber die Benutzung seiner Marken durch die in Rede stehende Gesellschaft gestattet hat. Drittens stellt es fest, dass die Klägerin, indem sie zum Nachweis der ernsthaften Benutzung mehrere Rechnungen und Bestellscheine vorgelegt hat, die von Dritten im Zusammenhang mit dem Verkauf von mit der angegriffenen Marke versehenen Modellfahrzeugen ausgestellt worden waren, implizit behauptet, dass diese Benutzung mit ihrer Zustimmung erfolgt sei. Daher ist das Gericht der Auffassung, dass die Klägerin der Benutzung der angegriffenen Marke durch Dritte für die in Rede stehenden Waren stillschweigend zugestimmt hat.
Nach alledem hebt das Gericht daher die Entscheidung der Beschwerdekammer auf, soweit die angegriffene Marke für Modellfahrzeuge für verfallen erklärt wurde.
(
1
)	Entscheidung der Fünften Beschwerdekammer des EUIPO vom 29. August 2023 (Sache R 887/2016‑5).
(
2
)	Urteil vom 25. Januar 2007, Adam Opel (C‑48/05, EU:C:2007:55).
(
3
)	Waren der Klasse 28 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung.
(
4
)	Auf der Grundlage von Art. 158 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1) in Verbindung mit Art. 51 Abs. 1 Buchst. a dieser Verordnung.