62005A0435
РЕШЕНИЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД (втори състав)
30 юни 2009 година (
*1
)
„Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „Dr. No“ — Възражение на притежателя на нерегистрираните словни марки и на знаците „Dr. No“ и „Dr. NO“ — Неизпълнение на условието за по-ранни марки — Липса на отличителен знак, използван в процеса на търговия — Член 8, параграф 1, букви а) и б), параграф 2, буква в) и параграф 4 от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, букви а) и б), параграф 2, буква в) и параграф 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009) — Задължение за мотивиране — Член 73 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 75 от Регламент (ЕО) № 207/2009)“
По дело T-435/05
Danjaq, LLC, установено в Santa Monica, Californie (Съединени американски щати), за което се явяват г-н G. Hobbs, QC, г-н G. Hollingworth, barrister, г-н M. S. Skrein и г-жа L. Berg, solicitors,
жалбоподател,
срещу
Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), за която се явява г-н A. Folliard-Monguiral, в качеството на представител,
ответник,
като другата страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Първоинстанционния съд, е
Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH, установено в Мюнхен (Германия), за което се явява адв. K. Lewinsky, avocat,
с предмет жалба срещу Решение на първи апелативен състав на СХВП от 21 септември 2005 г. (преписка R 1118/2004-1) относно производство по възражение между Danjaq, LLC и Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH,
ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ (втори състав),
състоящ се от: г-жа I. Pelikánová, председател, г-жа K. Jürimäe и г-н S. Soldevila Fragoso (докладчик), съдии,
секретар: г-н N. Rosner, администратор,
предвид жалбата, подадена в секретариата на Първоинстанционния съд на 5 декември 2005 г.,
предвид писмения отговор на СХВП, подаден в секретариата на Първоинстанционния съд на 3 март 2006 г.,
предвид писмената реплика, подадена в секретариата на Първоинстанционния съд на 12 юли 2006 г.,
предвид писмената дуплика на СХВП, подадена в секретариата на Първоинстанционния съд на 14 септември 2006 г.,
предвид писменото становище на встъпилата страна, подадено в секретариата на Първоинстанционния съд на 13 октомври 2006 г.,
предвид писмата от 16, 23 и 24 октомври 2008 г. на жалбоподателя и на встъпилата страна, както и на СХВП, в които се посочва, че те няма да присъстват на съдебното заседание,
предвид промяната в съставите на Първоинстанционния съд,
постанови настоящото
Решение
Обстоятелства, предхождащи спора
1
На 13 юни 2001 г. встъпилата страна Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH подава заявка за регистрация на марка на Общността пред Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) по силата на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стp. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146) (заменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от относно марката на Общността (ОВ L 78, стp. 1). Марката, чиято регистрация се иска, е словният знак „Dr. No“.
2
Стоките, за които се иска регистрацията, спадат към класове 9, 12, 18, 25 и 32 по смисъла на Ницската спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., ревизирана и изменена, и отговарят за всеки от тези класове на следното описание:
—
„Научни, навигационни, геодезични, фотографски, кинематографски, оптически, теглилни, измервателни, сигнални, контролни (надзорни), за оказване на помощ (животоспасяващи) и учебни апарати и уреди; електрически и/или електронни апарати и уреди (включени в клас 9); апарати за записване, предаване и възпроизвеждане на звук и/или образ и/или електронни данни; магнитни носители на данни, записващи дискове; автомати за продажба и механизми за монетни апарати; касови апарати, изчислителни машини, оборудване за обработка на информация и компютри; пожарогасители; записани носители на данни от всякакъв вид, софтуерни програми, звуконосители със запис, аудио-визуални носители със запис“, попадащи в клас 9;
—
„Превозни средства; апарати за придвижване по земя, въздух или вода“, попадащи в клас 12;
—
„Кожа и имитации на кожа и стоки от тези материали (включени в клас 18); необработени кожи; куфари и пътни чанти; чадъри, слънчобрани и бастуни; камшици, хамути и сарашки стоки“, попадащи в клас 18;
—
„Облекло, обувки, шапки и други принадлежности за глава“, попадащи в клас 25;
—
„Бира; минерални и газирани води и други безалкохолни напитки; плодови напитки и сокове; сиропи и други препарати за приготвяне на напитки“, попадащи в клас 32.
3
На 26 април 2002 г. жалбоподателят Danjaq, LLC подава възражение срещу регистрацията на заявената марка, като от една страна, твърди, че е налице вероятност от объркване с общоизвестните по-ранни марки „Dr. No“ и „Dr. NO“ по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) и параграф 2, буква в) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) и параграф 2, буква в) от Регламент № 207/2009), а от друга страна, въз основа на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009) се позовава на по-ранните нерегистрирани марки, както и на по-ранните знаци „Dr. No“ и „Dr. NO“, използвани в процеса на търговия за обозначаване на филми, DVD-та, видеозаписи, анимационни филми, музикални записи, книги, постери и фигурки от филми.
4
С Решение от 28 септември 2004 г. СХВП отхвърля възражението, приемайки, че жалбоподателят не е предоставил нито доказателство за известността на разглежданите марки, нито такова за по-ранното използване в процеса на търговия на нерегистрираните марки и на знаците, различни от марки.
5
На 29 ноември 2004 г. жалбоподателят подава жалба срещу решението на отдела по споровете, а с Решение от апелативният състав отхвърля жалбата, като потвърждава доводите на СХВП (наричано по-нататък „обжалваното решение“).
Искания на страните
6
Жалбоподателят моли Първоинстанционния съд:
—
да отмени обжалваното решение,
—
да уважи възражението, направено срещу заявката за регистрация на марката на Общността,
—
при условията на евентуалност да върне на СХВП възражението за разглеждане в съответствие с решението на Първоинстанционния съд,
—
на жалбоподателя да бъдат възстановени съдебните разноски по настоящото производство.
7
СХВП моли Първоинстанционния съд:
—
да отхвърли исканията на жалбоподателя с предмет отмяна на обжалваното решение,
—
да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.
8
Встъпилата страна моли Първоинстанционния съд:
—
да отхвърли жалбата,
—
да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.
От правна страна
По допустимостта на доказателствата, представени на етапа на писмената реплика
Доводи на страните
9
На етапа на писмената реплика жалбоподателят представя документ, удостоверяващ съществуването на интернет сайт, от който може да се направи извод за наличието на връзка между заявената от встъпилата страна марка и изображението на James Bond, както и писмо, в което встъпилата страна поддържа, че този интернет сайт не е регистриран от нея и че тя няма връзка със същия. Жалбоподателят обяснява, че представя посочените документи на тази етап от писмената фаза на производството, тъй като не е знаел за съществуването на посочения интернет сайт преди това.
10
Според СХВП тези доказателства са недопустими и фактът, че съществуването на интернет сайт е установено от жалбоподателя едва сега, не оказва влияние върху допустимостта им.
Съображения на Първоинстанционния съд
11
Предмет на настоящата жалба е осъществяването на контрол за законосъобразност върху решението на апелативния състав съгласно член 63 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 65 от Регламент № 207/2009), като упражняваният от Първоинстанционния съд контрол не може да излиза извън правния и фактически контекст на спора, отнесен към посочения състав. При това положение задачата на Първоинстанционния съд не е да преразгледа фактическите обстоятелства от гледна точка на доказателствата, представени за първи път пред него. Всъщност допускането на тези доказателства е в противоречие с член 135, параграф 4 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд, съгласно който с писмените становища на страните не може да се изменя предметът на спора пред апелативния състав. В конкретния случай условията за използване на заявената марка не са предмет на процедурата по възражение пред СХВП и следователно не може да се прави позоваване на тях пред Първоинстанционния съд (вж. в този смисъл Решение на Първоинстанционния съд от 6 март 2003 г. по дело DaimlerChrysler/СХВП (Calandre), T-128/01, Recueil, стp. II-701, точка 18 и Решение на Първоинстанционния съд от по дело Samar/СХВП — Grotto (GAS STATION), T-115/03, Recueil, стp. II-2939, точка 13).
12
От друга страна, жалбоподателят не може да се позовава на член 48, параграфи 1 и 2 от Процедурния правилник, за да оправдае несвоевременното подаване на тези документи. Фактът, че жалбоподателят е установил съществуването на интернет сайт едва след подаването на жалбата си, не дава достатъчно основания за обосноваване на представянето на ново доказателство на етапа на писмената реплика (вж. в този смисъл Решение по дело GAS STATION, посочено по-горе, точка 15). Ето защо тези документи следва да се обявят за недопустими.
По допустимостта на някои доводи на СХВП
Доводи на страните
13
Жалбоподателят подчертава, че твърденията на СХВП, изложени в нейния писмен отговор и свързани с известността на знаците „Dr. No“ и „Dr. NO“, както и с възможността да се направи разграничение, от една страна, между художествения и търговски произход на филма, а от друга страна, между дадено произведение и носителя, на който то се съдържа, имат за цел замяна на мотивите, на които се основава обжалваното решение, и следователно са недопустими.
14
СХВП счита, че тя само е доразвила мотивите на апелативния състав и следователно не е повдигнала никакъв нов въпрос.
Съображения на Първоинстанционния съд
15
По силата на член 135, параграф 4 от Процедурния правилник не е допустимо нито СХВП, нито другите страни в производството да изменят предмета на спора, както е отнесен пред апелативния състав.
16
Противно на твърденията на жалбоподателя обаче, доводите на СХВП нямат за цел нито да изменят предмета на спора, нито да променят основата на решението на апелативния състав. В подкрепа на позицията си СХВП само е доразвила изложените от апелативния състав доводи във връзка с популярността на филма „Dr. No“ и с факта, че жалбоподателят пуска в продажба носители, които съдържат този филм (точка 21 от обжалваното решение), както и с евентуалното използване на знаците „Dr. No“ и „Dr. NO“ като указание за търговския произход (точки 18, 19, 22—30 от обжалваното решение). Ето защо с посочените твърдения СХВП не е изменила предмета на спора и следователно те са допустими.
По съществото на спора
17
В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква три правни основания. Първото правно основание е изведено от нарушение на член 8, параграф 1, букви а) и б) и на параграф 2, буква в) от Регламент № 40/94 (като член 8, параграф 1, буква а) впоследствие става член 8, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009). Второто правно основание е изведено от нарушение на член 73 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 75 от Регламент № 207/2009), както и на правило 50, параграф 2, буква е) и на правило 52, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 година за прилагане на Регламент № 40/94 (ОВ L 303, стp. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 189). Третото правно основание е изведено от нарушение на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94.
По първото правно основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 1, букви а) и б) и на параграф 2, буква в) от Регламент № 40/94
Доводи на страните
18
На първо място, жалбоподателят подчертава, че знаците „Dr. No“ и „Dr. NO“ са общоизвестни марки и че за установяване на известността им нищо съгласно текста на Регламент № 40/94, нито съгласно Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост от 20 март 1883 г., ревизирана и изменена (наричана по-нататък „Парижката конвенция“), не налага доказването на тяхното използване на територията на Общността преди датата на подаване на заявката за марка на Общността. Обратно на това той поддържа, че разглеждането на тяхната известност следва да се отнася до степента, в която потребителите познават марките и следователно доказването на използването представлявало допълнителен и незадължителен фактор.
19
На второ място, основавайки се на съдебната практика, жалбоподателят счита, че апелативният състав е изтълкувал погрешно понятието „използване като търговска марка“, тъй като жалбоподателят използвал посочените знаци с цел да идентифицира своите стоки и другите стоки, разпространявани и пускани в продажба с негово съгласие.
20
На трето място, жалбоподателят счита, че съществува вероятност от объркване между конфликтните марки, тъй като заявената марка е идентична с общоизвестните марки, притежател на които е жалбоподателят, а стоките, за които е подадена заявката, са идентични или подобни на обозначените от тези марки. Това впечатление се засилвало поради съществуването на интернет сайт, който намеква за наличието на връзка между заявената от встъпилата страна марка и изображението на James Bond.
21
СХВП и встъпилата страна искат тези доводи да бъдат отхвърлени.
Съображения на Първоинстанционния съд
22
Разглеждането на това правно основание повдига три отделни правни въпроса. Първият въпрос е свързан с установяването дали знаците „Dr. No“ и „Dr. NO“ са използвани от жалбоподателя като марки преди датата на подаване на заявката за марка на Общността. Вторият въпрос е свързан с установяването на това дали знаците „Dr. No“ и „Dr. NO“ са общоизвестни в дадена държава членка по смисъла на член 6а от Парижката конвенция и на член 8, параграф 2, буква в) от Регламент № 40/94. На последно място, третият въпрос е свързан с установяването дали съществува вероятност от объркване между заявената марка и знаците „Dr. No“ и „Dr. NO“ по смисъла на член 8, параграф 1, букви а) и б) от Регламент № 40/94.
23
По отношение на първия въпрос преди всичко следва да се напомни, че съгласно постоянната съдебна практика основната функция на марката е да установи търговския произход на стоката или услугата, за да даде възможност на потребителя, който закупува обозначената с марката стока или услуга, при едно последващо придобиване да направи същия избор, ако опитът му се окаже положителен, или да направи друг избор, ако опитът му се окаже отрицателен (Решение на Първоинстанционния съд от 9 октомври 2002 г. по дело Dart Industries/СХВП (UltraPlus), T-360/00, Recueil, стp. II-3867, точка 42 и Решение на Първоинстанционния съд от по дело Sunrider/СХВП (TOP), T-242/02, Recueil, стp. II-2793, точка 88).
24
По-нататък следва да се отбележи, че от една страна, „Dr. No“ е заглавието на първия филм от серията „James Bond“, а от друга страна, че то представлява името на един от главните герои от филма. По принцип тези факти не могат да представляват пречка за използването на знаците „Dr. No“ и „Dr. NO“ като марки с цел установяване на търговския произход на филмите или DVD-тата.
25
В настоящия случай обаче от разглеждането на представените от жалбоподателя документи става ясно, че „Dr. No“ и „Dr. NO“ не указват търговския произход на филмите, а техния художествен произход. Всъщност за средния потребител разглежданите знаци, отбелязани върху обложките на видео касетите или върху DVD-тата, служат за разграничаване на този филм от другите филми от серията „James Bond“. Търговският произход на филма е указан с други знаци като „007“ или „James Bond“, които са отбелязани върху обложките на видео касетите или върху DVD-тата и които показват, че търговският му произход е свързан с предприятието, производител на филми от серията „James Bond“. Освен това дори ако печалбите, реализирани с филма „Dr. No“ на територията на Общността, могат да свидетелстват за търговския успех на посочения филм на тази територия, вярно е също и че те не позволяват да се установи, че използването на разглежданите знаци е указание за търговския произход.
26
Освен това за разлика от твърденията на жалбоподателя направеното разграничение между заглавието и марката не е „нереалистично и изкуствено“. Всъщност един и същи знак може да бъде обект на защита в качеството си на оригинално произведение на интелектуалния труд — от авторското право, и в качеството си на указание за търговски произход — от правото на марките. Следователно става въпрос за различни изключителни права, основани на отделни качества, а именно, от една страна, оригиналността на дадено произведение, а от друга страна, способността на един знак да отличи търговския произход на стоките и услугите (Решение на Първоинстанционния съд от 21 октомври 2008 г. по дело Cassegrain/СХВП (Форма на чанта), T-73/06, непубликувано в Сборника, точка 32). Ето защо, макар и заглавието на даден филм в качеството си на художествено произведение, което е независимо от самия филм, съгласно някои национални законодателства да може да бъде обект на защита, то не може да се ползва автоматично от защитата, призната на указанията за търговски произход, тъй като от тази защита могат да се ползват само знаците, изпълняващи характерните за марките функции.
27
В хипотезата относно анимационните филми, музикалните записи, книгите и постерите, знаците „Dr. No“ и „Dr. NO“ също не се използват като марки, а като описателно указание за стоките, с което на потребителите се посочва, че става въпрос или за музиката от филма „Dr. No“, или за книга или анимационен филм за героя Dr. No, или за постер на посочения филм или герой. От разглеждането на представените от жалбоподателя документи става ясно, че някои от посочените стоки са представени на потребителите под други означения за произход, а именно „007“ и „James Bond“, с които им се указва, че търговският произход на споменатите по-горе стоки, свързани с филма или героя Dr. No, е същият като този на филмите от серията „James Bond“.
28
Същото заключение важи и за хипотезата относно колите или часовниците, произведени от предприятията, които притежават лицензия за използване на знаците „Dr. No“ и „Dr. NO“ върху тези стоки. В двата случая използването на знаците е просто описателно, като то указва на потребителите, че въпросната кола е използваната във филма „Dr. No“, или че часовникът съответства на такъв от филма „Dr. No“ в колекция от часовници, произведени за отбелязването на четиридесетата годишнина на филмите от серията „James Bond“. Нещо повече, от разглеждането на документите относно колите става ясно, че указанията за търговския произход, които жалбоподателят използва за тях, са „James Bond“, „007“ и „Gun Symbol“. Както в хипотезите, анализирани в точка 27 по-горе, те указват, че търговският произход на стоките е същият като този на другите стоки „Bond“.
29
Дори да се допусне, че знаците „Dr. No“ и „Dr. NO“ са били използвани като указания за търговския произход върху фигурките на герои от филми, произведени от дружество, което притежава лицензия за тези марки, по-конкретно чрез използване на въпросните знаци заедно със символа „™“, жалбоподателят не е успял да докаже, че знаците „Dr. No“ и „Dr. NO“ са използвани като марки преди датата на подаване на заявката за регистрация на марката на Общността. Всъщност от разглеждането на представените документи става ясно, че фигурките от филма „Dr. No“ са пуснати на пазара едва от август или септември 2002 г., т.е. след подаването на заявката за регистрация на марката на Общността, което е направено на 13 юни 2001 г.
30
На последно място, Решение на Съда от 23 февруари 1999 г. по дело BMW (C-63/97, Recueil, стp. I-905, точка 38) и Решение на Съда от по дело Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, стp. I-10273, точка 53), на които се позовава жалбоподателят по повод използването на знаците като марки, не са приложими за конкретния случай. Всъщност не се касае за въпрос, свързан с използването на марка, регистрирана в процеса на търговия с изцяло описателна цел или за цели, различни от тези за разграничаване на стоки и услуги на пазара. Напротив, касае се за установяване, дали съответните знаци, които съответстват на заглавието на филм, са използвани като марки преди датата на подаване на заявката за марка на Общността, което не е доказано от жалбоподателя.
31
Тъй като не е установено, че знаците „Dr. No“ и „Dr. NO“ са използвани като указания за търговския произход преди подаването на заявката за регистрация на марката на Общността, те не могат да се считат за общоизвестни марки по смисъла на член 8, параграф 2, буква в) от Регламент № 40/94 и на член 6а от Парижката конвенция, без да е необходимо да се проверява дали въпросните знаци са общоизвестни в дадена държава членка по смисъла на последната посочена разпоредба. Тъй като посочените по-горе знаци не представляват по-ранни марки по смисъла на член 8, параграф 2, буква в) от Регламент № 40/94, не следва да се разглежда въпросът за съществуването на вероятност от объркване между въпросните знаци. Ето защо първото правно основание следва да се отхвърли.
По второто правно основание, изведено от нарушение на член 73 от Регламент № 40/94, както и на правило 50, параграф 2, буква е) и на правило 52, параграф 1 от Регламент № 2868/95
Доводи на страните
32
Жалбоподателят поддържа, че обжалваното решение не е достатъчно мотивирано, що се отнася до отхвърлянето на правното основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94, и че липсата на доказателство за използването на знаците не оправдава непроизнасянето на апелативния състав по повдигнатите въпроси.
33
СХВП моли за отхвърляне на това правно основание.
Съображения на Първоинстанционния съд
34
От постоянната съдебна практика следва, че изискваните от член 73 от Регламент № 40/94 мотиви трябва по ясен и недвусмислен начин да излагат съображенията на автора на акта. Това задължение има двойната цел, от една страна, да даде възможност на заинтересованите лица да се запознаят с основанията за приетата мярка, за да защитят правата си, и от друга страна — да даде възможност на общностния съд да упражни контрол за законосъобразност на решението (Решение на Първоинстанционния съд от 3 декември 2003 г. по дело Audi/СХВП (TDI), T-16/02, Recueil, стp. II-5167, точки 87 и 88 и Решение на Първоинстанционния съд от по дело Reber/СХВП — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Сборник, стр. II-1927, точка 43).
35
По смисъла на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 съществуването на по-ранна нерегистрирана марка или на знак, различен от марка, може да бъде основание за възражението, ако те отговарят на следните условия: да бъдат използвани в процеса на търговия; да имат по-широк обхват от местния; да предоставят на притежателите си правото да забраняват използването на една по-скорошна марка; правото по отношение на въпросния знак да е придобито съгласно законодателството на държавата членка или знаците да са използвани преди датата на подаване на заявката за регистрация на марка на Общността (вж. Решение на Първоинстанционния съд от 12 юни 2007 г. по дело Budějovický Budvar/СХВП — Anheuser-Busch (BUDWEISER), T-53/04—T-56/04, T-58/04 и T-59/04, непубликувано в Сборника, точка 71, Решение на Първоинстанционния съд по дело Budějovický Budvar/СХВП — Anheuser-Busch (BUD), T-60/04—T-64/04, непубликувано в Сборника, точка 69 и Решение на Първоинстанционния съд по дело Budějovický Budvar/СХВП — Anheuser-Busch (BUDWEISER), T-57/04—T-71/04, Recueil, стp. II-1829, точка 86). Тези предпоставки са кумулативни. Така, ако знакът не отговаря на едно от тези условия, възражението, основано на съществуването на нерегистрирана марка или на други знаци, използвани в процеса на търговия по смисъла на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94, не може да бъде уважено.
36
В конкретния случай съгласно изложените от апелативния състав в точки 29 и 30 от обжалваното решение доводи жалбоподателят не е доказал, че е използвал знаците „Dr. No“ и „Dr. NO“ в процеса на търговия, което е достатъчен мотив за отхвърлянето на това правно основание.
37
Както подчертава СХВП, обстоятелството, че доводите на апелативния състав по този въпрос са изложени накратко, не означава, че решението не е достатъчно мотивирано. Всъщност тези доводи са позволили на жалбоподателя да се запознае с основанията за взетото решение, за да може да защити правата си и заедно с това са дали възможност на Първоинстанционния съд да упражни своя контрол за законосъобразност на обжалваното решение (Решение по дело Mozart, посочено по-горе, точка 47). Ето защо второто правно основание следва да се отхвърли.
По третото правно основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94
Доводи на страните
38
Жалбоподателят поддържа, че в член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 използването в процеса на търговия не се споменава като предварително условие за защита на посочените в този член знаци и че апелативният състав трябвало да отчете разпоредбите от националното право, на които е направено позоваване и които са пречка за придобиването на тези знаци от трети лица. Жалбоподателят също твърди, че знакът има по-широк обхват от местния.
39
СХВП моли това правно основание да бъде отхвърлено.
Съображения на Първоинстанционния съд
40
Както вече е отбелязано в точки 24—29 по-горе, използването на знака „Dr. No“ върху обложките на видео касети, DVD-та, музикални записи, книги, анимационни филми, постери, макети на коли и часовници не представлява използване като марка. Следователно знаците „Dr. No“ и „Dr. NO“ не могат да се считат за нерегистрирани марки. Освен това в хипотезата на фигурките от филми жалбоподателят не е доказал, че ги е използвал преди подаването на заявката за регистрация на марката на Общността. Следователно възражението, основано на съществуването на нерегистрирана марка, която предшества заявката за марка на Общността, не може да бъде уважено.
41
Освен това от съвместния прочит на член 8, параграф 4 и член 52, параграф 2 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 53, параграф 2 от Регламент № 207/2009) следва, че позоваване на защитата, предоставяна от авторското право, не може да се прави в рамките на процедура по възражение, а само в рамките на процедура за отмяна на въпросната марка на Общността.
42
Относно довода на жалбоподателя, съгласно който в качеството им на заглавия, отличаващи даден филм, знаците „Dr. No“ и „Dr. NO“ са обект на защита по член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94, следва да се уточни, че заглавията на художествените произведения са защитени от някои национални законодателства срещу използването на последваща марка, в качеството им на отличителни знаци, които попадат извън областта на авторското право. В тези случаи заглавията на художествените произведения могат да се считат за знаци, различни от марки по смисъла на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94.
43
Съгласно директивите относно процедурите пред СХВП (част В, озаглавена „Възражение“), на които жалбоподателят иска да се позове, сред различните посочени национални закони, Markengesetz (германски закон за марките) признава тази защита срещу последваща марка, която поражда вероятност от объркване с въпросните заглавия, ако тези заглавия имат отличителен характер и се използват в процеса на търговия. Подобна защита е предоставена от шведското законодателство на заглавията, отличаващи литературните и художествени произведения. Противно на твърденията на жалбоподателя обаче и съгласно посочените директиви, които той привежда като доказателство за правата съгласно националното законодателство, гръцкото законодателство предоставя подобна защита само за заглавията на периодични публикации, а испанското, френското, италианското и нидерландското законодателство не предоставят на заглавията на художествени произведения защита, която е различна и независима от тази, предоставяна от авторското право. Освен това нито тези директиви, нито останалата част от представените документи позволяват да се установи при какви условия правната уредба на Обединеното кралство в областта на „passing off“ би признала защита на знаците „Dr. No“ и „Dr. NO“, различна от защитата, предоставена от авторското право. Поради това в рамките на процедура по възражение не може да се прави позоваване на тези права.
44
По смисъла на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 съществуването на знак, различен от марка, може да бъде основание за възражението срещу регистрацията на марка на Общността, ако той отговаря на четирите кумулативни условия, посочени в точка 35 по-горе. Съгласно съдържанието на този член условието за използване в процеса на търговия е основно изискване, без което въпросният знак не може да се ползва от никаква защита срещу регистрацията на марка на Общността, независимо от наложените от националното право условия за придобиването на изключителното право. В конкретната хипотеза относно заглавията на произведения използването на заглавието предполага, че въпросното произведение е пуснато на съответния пазар, т.е. в конкретния случай в Германия и Швеция — територии, в които заглавията на филми са защитени като знаци, различни от авторското право.
45
Жалбоподателят твърди, че от 1962 г. насам филмът „Dr. No“ е разпространяван редовно на територията на Европейския съюз и че дори е подготвил нова серия видео и DVD записи. Жалбоподателят съобщава също, че общата сума на реализирани печалби в Европейския съюз надвишава сумата от 26 милиона долара. Представените от жалбоподателя документи обаче не са достатъчни, за да се установи използване на заглавието на този филм в процеса на търговия преди подаването на заявката за марка на Общността на територията, на която тя е защитена. Всъщност, на първо място, жалбоподателят не уточнява обхвата на използване на това заглавие на съответните пазари, което би могъл да направи без особена трудност, предоставяйки например данни относно програмата за излъчване на филма било по кината, било по телевизията или относно периода на разпространение на филма. Жалбоподателят напротив се ограничава до представянето на част от интернет сайт, в който се споменава, че филмът „Dr. No“ е бил разпространяван в Обединеното кралство на 2 юни 1999 г. На второ място, изявлението на генералния директор на жалбоподателя и изявленията на посочен от него експерт са доказателства, произхождащи от субекти, които не са независими от него и които следователно не могат да представляват достатъчно доказателство в подкрепа на използването на заглавието (в този смисъл Решение на Първоинстанционния съд от по дело Lidl Stiftung/СХВП — REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Recueil, стp. II-1917, точки 42—45). На трето място, информацията, публикувана в друг интернет сайт, относно реализирания оборот е също недостатъчна, тъй като тя представлява твърде общо позоваване на дейностите, извършвани от жалбоподателя извън Съединените щати и не уточнява нито вида дейност, нито съответната територия. По същата причина данните от периодично издание, свързани с касовите приходи от филма, са без значение за използването на знака. Накрая, на четвърто място, останалите статии в печатни издания, представени от жалбоподателя, са по теми, които не потвърждават използването на знака в посочените държави членки.
46
Тъй като жалбоподателят не е успял да докаже използването на заглавието на филма „Dr. No“ в държавите членки, в които то е обект на защита срещу използването на последваща марка, не следва да се проверява дали това заглавие отговаря на останалите условия, за да се ползва от защитата, предоставена на тези знаци от националните законодателства. Следователно третото правно основание трябва да се отхвърли, а с това и жалбата в нейната цялост.
По съдебните разноски
47
По смисъла на член 87, параграф 2 от Процедурния правилник загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. След като жалбоподателят е загубил делото, той трябва да бъде осъден да заплати съдебните разноски в съответствие с исканията на СХВП и на встъпилата страна.
По изложените съображения
ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД (втори състав)
реши:
1)
Отхвърля жалбата.
2)
Осъжда Danjaq, LLC да заплати съдебните разноски.
Pelikánová
Jürimäe
Soldevila Fragoso
Постановено в публично съдебно заседание в Люксембург на 30 юни 2009 година.
Подписи
(
*1
)	Език на производството: английски.