Gericht: OLG Düsseldorf 20. Zivilsenat
Entscheidungsdatum: 06.08.2020
Aktenzeichen: 20 U 26/19
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2020:0806.20U26.19.00
Dokumenttyp: Urteil
Quelle:
Zitiervorschlag: OLG Düsseldorf, Urteil vom 6. August 2020 – 20 U 26/19 –, juris
 
Tenor
Auf die Berufung der Beklagten wird das am 22. Februar 2019 verkündete Urteil der 8.
Kammer für Handelssachen abgeändert und
wird die Klage abgewiesen sowie
der Kläger verurteilt, in die Löschung der am 23. Dezember 1996 beim Deutschen Pa-
tent- und Markenamt angemeldeten und am 13. Februar 1997 in das Register eingetra-
genen Marke Nr. DE 396 565 44 "BANDIT" gegenüber dem Deutschen Patent- und Mar-
kenamt einzuwilligen.
Der Kläger wird des Rechtsmittels der Anschlussberufung für verlustig erklärt. Die Be-
klagte wird des Rechtsmittels der Berufung für verlustig erklärt, soweit sich die Berufung
gegen die Abweisung ihrer auf Nichtigerklärung der Unionsmarke Nr. UM 001 205 061
"BANDIT" gerichteten Widerklage richtet.
Die Kosten des Rechtsstreits tragen der Kläger zu 55% und die Beklagte zu 45%.
Dieses und das angefochtene Urteil sind hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar.
Den Parteien bleibt nachgelassen, eine Vollstreckung der anderen Partei durch Sicher-
heitsleistung oder Hinterlegung in Höhe von 110% des beitreibbaren Betrages abzuwen-
den, wenn nicht die vollstreckende Partei vor Beginn der Vollstreckung Sicherheit in Hö-
he von 110% des jeweils beizutreibenden Betrages leistet.
Gründe
A)
1 Der Kläger ist Inhaber der am 23.12.1996 angemeldeten und am 13.02.1997 eingetrage-
nen deutschen Wortmarke Nr. 396 565 44 "BANDIT", die Schutz beansprucht für
2 Motorradsturzhelme, Fahrradsturzhelme, Sicherheitskopfbedeckungen für Motorsport-
veranstaltungen, Kopfschutz für Kampfsport und andere Sportarten, Schutzhelme für
Schweißarbeiten, Geräte zur Aufnahme, Speicherung, Übertragung und Wiedergabe von
Sprache, Bild und Daten, Unfallschutzhandschuhe, Schutzanzüge, Knieschützer, Schutz-
bekleidung; Lederwaren (soweit in Klasse 18 enthalten), insbesondere Lederjacken, Le-
derhosen, Lederhandschuhe, Kopfbedeckungen aus Leder, Motorradschutzkleidung aus
Leder, Ledertaschen, Rucksäcke; Turn- und Sportgeräte, Boxhandschuhe
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3 Ferner ist er Inhaber der am 10.06.1999 angemeldeten und am 06.02.2001 eingetrage-
nen Unionswortmarke Nr. 001 205 061 "BANDIT", die Schutz beansprucht für
4 in Klasse 09: Sicherheitskleidung, insbesondere Sicherheitskopfbedeckungen; (Safety
Helmets), Motorradhelme, Motorradsturzhelme, Fahrradsturzhelme, Sicherheitskopfbe-
deckungen für Motorsport und Motorsportveranstaltungen, Kopfschutz für Kampfsport
und andere Sportarten, Schutzhelme für Schweißarbeiten, Unfallschutzhandschuhe,
Schutzanzüge, Knieschützer; Geräte zur Aufnahme, Speicherung, Übertragung und Wie-
dergabe von Daten, Sprache und Bild, Schutzbekleidung.
5 in Klasse 18: Lederwaren (soweit in Klasse 18 enthalten) insbesondere Ledertaschen und
Rucksäcke.
6 in Klasse 25: Lederjacken, Motorradkleidung aus Leder, Lederhandschuhe; Lederhosen,
Kopfbedeckungen aus Leder, Motorradschutzkleidung aus Leder.
7 in Klasse 28: Knieschützer, Boxhandschuhe, Turn- und Sportgeräte, Kopfschutz für
Kampfsport und andere Sportarten, Sicherheitskopfbedeckungen für Motorsport und Mo-
torsportveranstaltungen.
8 Der Kläger ist ferner Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter der 1998 gegründeten
X GmbH, der er eine ausschließliche Lizenz an den Klagemarken erteilt hat.
9 Die Beklagte ist ein schwedisches Unternehmen, welches Sicherheitsprodukte vornehm-
lich für den Motorsport der Y Inc. vertreibt. Sie bietet ihre Produkte unter anderem über
eine in englischer und schwedischer Sprache gestaltete Website an. Bei dem für den
Versand verwendeten Scroll-Down-Menü kann unter anderem der Versand auch nach
Deutschland ausgewählt werden.
10 Ende der 70er Jahre brachte die damals noch als Team .... firmierende Y einen Schutz-
helm mit einer besonders aggressiv wirkenden Gestaltung heraus. Dieser zeichnete sich
durch eine kantige, stark herausgezogene Kinnpartie mit Lufteinlässen und die Umrah-
mung der Augenpartie durch eine geschwungene Linienführung, die in der Mitte bis über
die Nase reicht, aus. Dieses Helmmodell wurde unter der Bezeichnung Simpson "Bandit"
vertrieben. Der Helm wurde von vielen bekannten Rennfahrern getragen. Seit Mitte der
80er Jahre wurden Simpson-Helme mit dieser Modellbezeichnung in Europa und auch in
Deutschland vertrieben und beworben.
11 Der Kläger hatte seine Klage gegen die Beklagte zunächst an erster Stelle auf die natio-
nale Marke und hilfsweise auf die Unionsmarke gestützt. Nachdem die Beklagte Wider-
klage auf Einwilligung in die Löschung der deutschen Marke und Nichtigerklärung der
Unionsmarke wegen böswilliger Markenanmeldung erhoben hatte, hat er die Klage zu-
rückgenommen, soweit sie auf die Unionsmarke gestützt war.
12 Mit der angefochtenen Entscheidung, auf deren tatsächliche Feststellungen hinsicht-
lich aller weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes erster Instanz gemäß § 540
Abs. 1 Nr. 1 Bezug genommen wird, hat das Landgericht die Beklagte unter Androhung
näher bezeichneter Ordnungsmittel verurteilt, es zu unterlassen, im geschäftlichen Ver-
kehr das Zeichen "BANDIT" für Helme für den Motorsport zu benutzen, nämlich die-
ses Zeichen auf Helmen, ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, unter die-
sem Zeichen Helme einzuführen, auszuführen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen
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oder zu diesen Zwecken zu besitzen oder dieses Zeichen in Geschäftspapieren oder in
der Werbung zu benutzen. Ferner hat das Landgericht die Beklagte zur Zahlung von
1.492,45 EUR vorgerichtlichen Kosten sowie zur Auskunftserteilung verurteilt und die
Schadensersatzpflicht der Beklagten festgestellt. Die Widerklage hat das Landgericht ab-
gewiesen.
13 Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt, es sei davon auszu-
gehen, dass der Kläger die Klage hinsichtlich der vorgerichtlichen Kosten zurückgenom-
men habe, weil die Abmahnung auf beide Marken gestützt war. Die Zuständigkeit deut-
scher Gerichte ergebe sich daraus, dass bei der behaupteten Verletzung einer nationa-
len Marke der zuständigkeitsbegründende Erfolgsort der Mitgliedsstaat sei, in dem sie
geschützt sei. Es liege aber auch ein wirtschaftlich relevanter Inlandsbezug vor, weil die
englischsprachige Website auch auf Deutschland ausgerichtet sei, weil man Produkte
zur Lieferung nach Deutschland bestellen könne. Die Ansprüche seien auch begründet.
Zwischen den Zeichen bestehe Verwechslungsgefahr. Dem Unterlassungsanspruch ste-
he nicht die Einrede der Löschungsreife der deutschen Marke wegen bösgläubiger Mar-
kenanmeldung entgegen. Eine Bösgläubigkeit des Klägers bei der Markenanmeldung am
23.12.1996 könne nicht festgestellt werden. Die von der Beklagten vorgetragenen Um-
sätze der Y mit Helmen der "Bandit"-Serie reichten nicht aus, um einen wertvollen Be-
sitzstand zu begründen. Der Absatzerfolg beschränke sich auf wenige Verkäufe durch
einen Händler. Auch spreche der Umstand, dass der Kläger gegen die Simpson Perfor-
mance erst vorgegangen sei, als diese eine eigene Marke "BANDIT SX" angemeldet hat-
te, gegen eine bösgläubige Markenanmeldung. Eine bösgläubige Markenanmeldung wer-
den schließlich auch nicht durch die Ähnlichkeit der vom Kläger vertriebenen Helme mit
denen der Simpson Performance begründet. So habe der Kläger das Zeichen ausweislich
der Anlage B46 auch für eine Lederjacke benutzt. Demzufolge sei auch die auf Einwilli-
gung in die Löschung der deutschen Marke gerichtete Widerklage unbegründet. Die auf
Nichtigerklärung der Unionsmarke gerichtete Widerklage sei bereits unzulässig, weil es
nach Rücknahme der hierauf gestützten Klage insoweit an einer Hauptklage fehle.
14 Hiergegen wendet sich die Beklagte mit ihrer form- und fristgerecht eingelegten und in-
nerhalb der verlängerten Berufungsbegründungsfrist begründeten Berufung.
15 Sie macht geltend, bei Anmeldung der Klagemarken in den Jahren 1996 und 1999 habe
der Kläger das Ziel verfolgt, den guten Ruf der Y Produkte auszunutzen und deren Ori-
ginalprodukte vom Markt zu drängen, obwohl Y die Schutzhelme der "Bandit"-Serie be-
reits seit den 70er Jahren vertreibe. Die Bösgläubigkeit zeige sich schon darin, dass er
zugleich das Design der der Bandit-Modelle von Y kopiert habe. Unter Berücksichtigung
des Umstandes, dass sich der Helm der Y insbesondere an "Streetfighter"-Motorradfah-
rer richte, habe Y sowohl im Inland wie auch in den USA einen schutzwürdigen Besitz-
stand erlangt. Dass er nicht sogleich gegen die Y vorgegangen sei, spreche nicht gegen
sondern für eine Bösgläubigkeit, weil dem Kläger bewusst gewesen sei, dass die Rech-
te an der Bezeichnung eigentlich der Y zustanden. Das Landgericht habe nicht beachtet,
dass sie die Widerklage hilfsweise auf Verfall gestützt habe. Der Kläger habe eine rechts-
erhaltenden Benutzung nicht dargetan. Die Widerklage sei auch in Bezug auf die Unions-
marke zulässig gewesen, denn die Zulässigkeit einer einmal zulässig erhobenen Wider-
klage entfalle nicht nachträglich durch die Rücknahme der Hauptklage. Im Übrigen wie-
derholt die Beklagte ihren erstinstanzlichen Sachvortrag.
16 Die Beklagte beantragt,
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17 das angefochtene Urteil abzuändern;
18 die Klage abzuweisen;
19 den Kläger zu verurteilen, in die Löschung der am 23. Dezember 1996 beim Deutschen
Patent- und Markenamt angemeldeten und am 13. Februar 1997 in das Register beim
Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Marke Nr. DE 396 565 44 "BANDIT"
gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen;
20 die am 10. Juni 1999 beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum ange-
meldete und am 6. Februar 2001 in das Register beim Amts der Europäischen Union für
geistiges Eigentum eingetragene Marke Nr. UM 001 205 061 "BANDIT" für nichtig zu er-
klären.
21 Der Kläger beantragt,
22 die Berufung zurückzuweisen.
23 Er hat sich zunächst innerhalb der Berufungserwiderungsfrist der Berufung mit dem Ziel
angeschlossen, weitere Abmahnkosten erstattet zu erhalten, hat die Anschlussberufung
jedoch in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen.
24 Auch der Kläger wiederholt sein erstinstanzliches Vorbringen. Er macht unter Bezugnah-
me auf die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamtes im dort von der Be-
klagten betriebenen Löschungsverfahren ferner geltend, die Y habe schon deshalb kei-
nen wertvollen Besitzstand erlangen können, weil sie die Bezeichnung "Bandit" nicht als
Marke, sondern nur als Modellbezeichnung benutzt habe.
25 Die Beklagte hat mit am 22.05.2020 bei Gericht eingegangenen Schriftsatz vom glei-
chen Tage die Berufung zurückgenommen, soweit sie sich gegen die Abweisung der Lö-
schungswiderklage betreffend die Unionsmarke UM 001 205 061 "BANDIT" richtet.
26 Hinsichtlich aller weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewech-
selten Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.
B)
27 Die zulässige Berufung hat auch in der Sache Erfolg, soweit sie nicht zurückgenommen
ist. Zwar ist die Klage zulässig, insbesondere die internationale Zuständigkeit deutscher
Gerichte gegeben. Auch hat die Beklagte ein mit der Klagemarke jedenfalls hochgradig
ähnliches Zeichen für identische Waren benutzt und zwar auch im Inland. Entgegen der
- insoweit widersprüchlichen - Ansicht des Klägers stellt die Benutzung für die Helmmo-
delle der Simpson Performance auch eine markenmäßige Benutzung dar, weil die ange-
sprochenen Verkehrskreise nicht nur in der Kennzeichnung "S", sondern auch in der Mo-
dellbezeichnung "Bandit" einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen. Den Ansprü-
chen des Klägers steht aber die Einrede der Löschungsreife der Klagemarke entgegen,
weil die Voraussetzungen einer bösgläubigen Anmeldung der Klagemarke vorliegen. Aus
diesem Grund ist auch die Widerklage, soweit die Berufung nicht zurückgenommen ist,
begründet.
28 Das Landgericht hat die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte zu Recht und
mit zutreffender Begründung bejaht. Sie ergibt sich aus Art. 7 Nr. 2 der Brüssel-Ia-VO.
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Danach kann eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat,
in einem anderen Mitgliedstaat vor dem Gericht des Orts, an dem das schädigende Er-
eignis eingetreten ist oder einzutreten droht, verklagt werden, wenn eine unerlaubte
Handlung oder eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist, oder
wenn Ansprüche aus einer solchen Handlung den Gegenstand des Verfahrens bilden. Die
Beklagte hat ihren Sitz in Schweden. Zu den unerlaubten Handlungen i.S.v. Art. 7 Nr. 2
Brüssel-Ia-VO zählen auch Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums wie Mar-
kenrechtsverletzungen (vgl. EuGH, GRUR 2012, 654 Rn. 24 - Wintersteiger/Products 4U;
BGH, GRUR 2012, 621 Rn. 18 - OSCAR; GRUR 2015, 1004 Rn. 12 - IPS/ISP).
29 Die Wendung "Ort, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder einzutreten
droht" meint sowohl den Ort der Verwirklichung des Schadenserfolgs als auch den Ort
des für den Schaden ursächlichen Geschehens, so dass der Bekl. nach Wahl des Kl. vor
dem Gericht eines dieser beiden Orte verklagt werden kann (vgl. EuGH, GRUR 2012, 654
Rn. 19 - Wintersteiger/Products 4U; GRUR 2014, 806 Rn. 46 - Coty/First Note Perfumes;
GRUR 2015, 296 Rn. 18 - Hejduk/EnergieAgentur). Dabei kommt es nur darauf an, ob
der Kläger schlüssig vorgetragen hat, im Inland sei ein schädigendes Ereignis eingetre-
ten. Die Frage, ob tatsächlich ein schädigendes Ereignis eingetreten ist, betrifft die Be-
gründetheit der Klage, die vom zuständigen Gericht anhand des anwendbaren nationa-
len Rechts zu prüfen ist (vgl. EuGH, GRUR 2012, 654 Rn. 26 - Wintersteiger/Products 4U).
Bei der behaupteten Verletzung einer nationalen Marke liegt der Ort der Verwirklichung
des Schadenserfolgs der unerlaubten Handlung in dem Mitgliedstaat, in dem die Mar-
ke geschützt ist (vgl. EuGH, GRUR 2012, 654 Rn. 27 - Wintersteiger/Products 4U; BGH,
GRUR 2015, 1004 Rn. 14 - IPS/ISP). Das ist bei der Klagemarke der Fall, denn diese ist
in Deutschland geschützt. Nachdem die Beklagte auf ihrer Internetseite jedenfalls zum
Zeitpunkt der Verletzungshandlung auch die Lieferung nach Deutschland angeboten hat,
ist festzuhalten, dass sich das Angebot auch an deutsche Verbraucher richtete (vgl. auch
EuGH, GRUR 2019, 1047 Rn. 54 - AMS Neve Ltd. u.a./Heritage Audio SL u.a.).
30 Dem Kläger steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 1, Abs. 2
Nr. 2, Abs. 5 MarkenG nicht zu, denn der Klage steht die Einrede der Löschungsreife ent-
gegen, § 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG.
31 Der auf Wiederholungsgefahr gestützte und in die Zukunft gerichtete Unterlassungsan-
spruch aus § 14 Abs. 5 MarkenG besteht nur, wenn die beanstandete Handlung sowohl
nach dem zur Zeit der beanstandeten Handlung geltenden Recht als auch nach dem zur
Zeit der Berufungsentscheidung geltenden Recht rechtsverletzend war (vgl. BGH, GRUR
2018, 311 Rn. 11- Handfugenpistole). Nach dem Zeitpunkt der von dem Kläger bean-
standeten Handlung im Jahr 2016 ist das im Streitfall maßgebliche Recht mit Wirkung
ab 14.1.2019 durch das Gesetz zur Umsetzung der RL (EU) 2436/2015 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 16.12.2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsmodernisierungsgesetz - MaMoG) novel-
liert worden (BGBl. I 2018, 2357). Die Vorschrift des § 14 Abs. 2 MarkenG n.F. enthält vor
der Aufzählung der drei Verletzungstatbestände nunmehr eine Passage, aus der sich er-
gibt, dass die markenrechtsverletzende Benutzung "in Bezug auf Waren oder Dienstleis-
tungen" erfolgen muss. Der Verletzungstatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist un-
verändert geblieben. In der Sache hat sich durch diese Ergänzung des § 14 Abs. 2 Mar-
kenG nichts geändert (BGH, GRUR 2019, 522 Rn. 12 - SAM; GRUR 2019, 1289 Rn. 10 -
MO).
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32 Die Beklagte hat ohne Zustimmung des Klägers im geschäftlichen Verkehr ein der Klage-
marke jedenfalls hochgradig ähnliches Zeichen für Waren benutzt, die mit denen iden-
tisch sind, für die die Klagemarke Schutz beansprucht. Diese Benutzung erfolgte auch
im Inland, denn - wie dargestellt - richtete sich das Internetangebot der Beklagten auch
an Verbraucher in Deutschland. Insoweit ist zu berücksichtigen, dass die Beklagte den
Versand nach Deutschland angeboten hat. Nach ihrem eigenen Vorbringen handelt es
sich bei den hochpreisigen Schutzhelmen der "Bandit"-Serie um Kultobjekte, so dass ein
deutscher Kaufinteressent ohne weiteres geneigt sein wird, diese Helme auch im euro-
päischen Ausland zu erwerben.
33 Die Verwendung als Modellbezeichnung (S Bandit, S Carbon Bandit, S Super Bandit)
stellt sich hier auch als eine markenmäßige Benutzung dar. Soweit sich der Kläger die
Begründung des Deutschen Patent- und Markenamtes zu eigen macht, nach der die Ver-
wendung als Modellbezeichnung keine markenmäßige Benutzung darstelle (und daher
kein schutzwürdiger Besitzstand bestanden habe), ist dies widersprüchlich, denn auch
die Beklagte benutzt das Zeichen lediglich als Modellbezeichnung. Träfe dies also zu,
würde es schon deshalb an einer Verletzungshandlung fehlen.
34 Nach der Rechtsprechung des EuGH kann der Inhaber einer Marke der Benutzung eines
mit dieser Marke identischen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, die mit den-
jenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist, nur widersprechen, wenn die-
se Benutzung eine der Funktionen der Marke beeinträchtigen kann. Zu den Funktionen
der Marke gehören neben der Hauptfunktion, der Gewährleistung der Herkunft der Wa-
re oder Dienstleistung, auch ihre anderen Funktionen wie unter anderem die Gewährleis-
tung der Qualität der mit ihr gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung oder die Kom-
munikations-, Investitions- oder Werbefunktion (vgl. EuGH, GRUR 2009, 756 Rn. 58 - L'O-
réal/Bellure; GRUR 2010, 445 Rn. 76 f. - Google France und Google; GRUR 2010, 841 Rn.
29 f. - Portakabin/Primakabin). Kann die Benutzung des mit der Marke identischen Zei-
chens keine der Funktionen der Marke beeinträchtigen, kann der Markeninhaber ihr auf
der Grundlage von Art. 5 Abs. 1 Buchst. a MRRL a.F. nicht widersprechen (EuGH, GRUR
2010, 841 Rn. 29 - Portakabin/Primakabin). Die Benutzung zu rein beschreibenden Zwe-
cken verwirklicht keinen der Verletzungstatbestände des Art. 5 Abs. 1 MRRL a.F. (EuGH,
GRUR 2003, 55 Rn. 54 - Arsenal FC), genauso wenig wie eine Verwendung, bei der es
ausgeschlossen ist, dass die benutzte Marke im Verkehr als betriebliches Herkunftszei-
chen aufgefasst wird (EuGH, GRUR 2002, 692 Rn. 17 - Hölterhoff).
35 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs liegt eine beeinträchtigende Benut-
zung des Zeichens vor, wenn es durch den Dritten markenmäßig oder - was dem ent-
spricht - als Marke verwendet wird und diese Verwendung die Funktionen der Marke und
insbesondere ihre wesentliche Funktion, den Verbrauchern die Herkunft der Waren oder
Dienstleistungen zu garantieren, beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann (BGH, GRUR
2013, 1239 Rn. 20 = WRP 2013, 1601 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; GRUR 2015,
1201 Rn. 68 = WRP 2015, 1487 - Sparkassen-Rot/Santander-Rot; GRUR 2018, 924 Rn. 25
- ORTLIEB; GRUR 2019, 522 Rn. 25 - SAM).
36 Bei der Beurteilung, ob der Verkehr eine Bezeichnung als Herkunftshinweis versteht und
in der konkret in Rede stehenden Verwendung eines Zeichens einen Herkunftshinweis
sieht, ist auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem maßgeblichen Warensektor ab-
zustellen (vgl. BGH, GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Von einer kennzeichenmäßigen
Verwendung ist auszugehen, wenn ein nicht unerheblicher Teil des angesprochenen Ver-
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kehrs in einem Zeichen den Hinweis auf die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung aus
einem bestimmten Unternehmen sieht (BGH, GRUR 2009, 484 Rn. 61 - METROBUS).
37 Nach der noch zum Warenzeichenrecht ergangenen Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs kommt es für die Frage der zeichenmäßigen Benutzung eines Zeichens nicht
auf dessen Zweckbestimmung durch den Verwender, sondern allein darauf an, ob der
angesprochene Verkehr das Zeichen auch als Hinweis auf die Herkunft der Ware aus ei-
nem bestimmten Betrieb versteht (BGH, GRUR 1961, 280, 281 - Tosca). Ob dies der Fall
ist, ist nach den Umständen des Einzelfalls zu beurteilen (BGH, GRUR 1988, 307,- Gaby).
Diese Grundsätze gelten weiterhin. Dabei wird die Verkehrsauffassung auch durch die
konkrete Aufmachung bestimmt, in der die angegriffene Bezeichnung dem Publikum ent-
gegentritt (vgl. EuGH, GRUR 2008, 698 Rn. 64 - O2/Hutchison; BGH, GRUR 2002, 809,
811 - FRÜHSTÜCKS-DRINK I; GRUR 2010, 838 Rn. 20 - DDR-Logo; GRUR 2012, 1040 Rn.
19- pjur/pure; GRUR 2017, 520 Rn. 26- MICRO COTTON). Abzustellen ist auf die Kenn-
zeichnungsgewohnheiten in dem maßgeblichen Warensektor, insbesondere die Art und
Weise, in der Kennzeichnungsmittel bei den betreffenden Waren üblicherweise verwen-
det werden. Erforderlich ist in jedem Einzelfall die Feststellung, dass der angesprochene
Verkehr in der konkret in Rede stehenden Art der Verwendung einen Hinweis auf einen
bestimmten Hersteller des in Rede stehenden Kleidungsstücks erblickt.
38 Bei der Beurteilung, ob eine Modellbezeichnung in Verkaufsangeboten in Katalogen oder
im Internet als Herkunftshinweis erkannt wird, sind diese Angebote in ihrer Gesamtheit
in den Blick zu nehmen.
39 Ist eine Modellbezeichnung als solche bekannt wie etwa das Zeichen "501" für Jeansho-
sen, spricht viel dafür, dass der Verkehr eine entsprechende Modellbezeichnung auch
ohne zusätzliche Nennung eines Herstellerkennzeichens oder einer Dachmarke als Mar-
ke auffasst. Ist eine Modellbezeichnung bekannt, wird der Verkehr sie in einem Verkaufs-
angebot außerdem auch dann als Herkunftshinweis auffassen, wenn sie darin nicht in
besonderer Weise hervorgehoben ist.
40 Kann von einer Bekanntheit der Modellbezeichnung nicht ausgegangen werden, muss
bei der Prüfung, ob ihre Verwendung herkunftshinweisend verstanden wird, die Gestal-
tung des in Rede stehenden Angebots in den Blick genommen werden. Dabei kann die
Art der Verwendung der Modellbezeichnung dafür sprechen, dass der Verkehr sie als
Marke auffasst. Dies kann insbesondere dann angenommen werden, wenn sie in unmit-
telbarem Zusammenhang mit der Hersteller- oder Dachmarke verwendet wird. Dagegen
wird der angesprochene Verkehr in der Verwendung einer nicht als Marke bekannten Mo-
dellbezeichnung an einer unauffälligen Stelle in der Angebotsbeschreibung regelmäßig
keine markenmäßige Verwendung sehen (BGH, GRUR 2019, 522 Rn. 54 - SAM).
41 Wird eine Modellbezeichnung verwendet, die mit einer bekannten Marke identisch ist,
spricht dies dafür, dass der angesprochene Verkehr die Modellbezeichnung in einem An-
gebot im Internet oder in einem Verkaufsprospekt, unabhängig von der Art ihrer Verwen-
dung innerhalb dieses Angebots, als Marke auffassen wird (BGH, GRUR 2019, 522 Rn. 55
- SAM).
42 Wird eine nicht bekannte Modellbezeichnung zusammen mit einer Herstellermarke oder
einer Dachmarke verwendet, hängt die Beantwortung der Frage, ob der Verkehr die Mo-
dellbezeichnung als Herkunftshinweis auffasst, von den Umständen des Einzelfalls ab.
Insoweit kommt es maßgeblich darauf an, welche besonderen Gegebenheiten der Zei-
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chengestaltung vorliegen und welche Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem maßgebli-
chen Warensektor üblich sind.
43 Zu den Kennzeichnungsgewohnheiten des Verkehrs fehlt es an Sachvortrag. Allerdings
wird jedenfalls auf einem Nischenmarkt, wie dem von der Beklagten angesprochenen
(Rennfahrer und "Streetfighter"-Motorradfahrer), bei dem eine begrenzte Zahl von An-
bietern eine überschaubare Anzahl an Modellreihen anbietet, die Annahme näher liegen,
dass ein bestimmtes Modell nur von einem bestimmten Hersteller stammt, als beispiels-
weise in der Textilbranche, bei der eine Vielzahl von Herstellern eine große Zahl von Mo-
dellen herstellt. Entscheidend ist aber, dass gerade die "Bandit"-Serie der Y den ange-
sprochenen Verkehrskreisen bekannt ist. Ein Helm mit dieser Modellbezeichnung wird
von ihr seit den 70er Jahren vertrieben. Das Modell wurde von einer Vielzahl von Motor-
sportlern besonders in den 70er und 80er Jahren getragen. Wie aus dem als Anlage B26
vorgelegten Artikel aus der Zeitschrift "Motorrad" vom Juni 2000 hervorgeht, handelte es
sich damals um den "Streetfighter-Helm schlechthin, mit Tendenz zum Kultobjekt" han-
delte. Ferner heißt es dort: "Den Klassiker Simpson Bandit mit dem prägnanten, kantigen
Kinnteil gibt es seit den 70er Jahren fast unverändert."
44 Daraus ergibt sich, dass bei den angesprochenen Verkehrskreisen das Modell bzw. die
Modellreihe "Bandit" der Y bekannt ist und sie daher auch in der Bezeichnung Bandit ei-
nen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen werden, nämlich aus dem Betrieb der
Simpson Performance.
45 Verstärkt wird dies noch durch die konkrete Verwendung jedenfalls bei den Helmen
Carbon Bandit und Super Bandit (Anlage K5). Zwar ist nicht erkennbar, ob die Bezeich-
nung Bandit auf dem Helm selber angebracht ist oder - wie in der Vergangenheit - zum
Beispiel auf der Verpackung. Das Angebot ist aber jeweils so gestaltet, dass die Marke
Simpson auf dem Seitenkopf erscheint, die Artikelbeschreibung aber mit einer hervorge-
hobenen Überschrift mit der Bezeichnung "CARBON BANDIT" bzw. "SUPER BANDIT" ver-
sehen ist, was ebenfalls dafür spricht, dass die Bezeichnung Bandit hier als Herkunftshin-
weis verstanden wird.
46 Ansprüche des Klägers sind jedoch ausgeschlossen, weil die Klagemarke löschungsreif
ist, § 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG. Zwar kommt es für das Vorliegen von
Nichtigkeitsgründen auf die Rechtslage zum Zeitpunkt der Anmeldung an. Jedoch ist da-
durch, dass der bis zur Anmeldung in § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG geregelte Nichtigkeits-
grund der bösgläubigen Anmeldung zunächst in § 8 Abs. 2 Nr. 10 und nunmehr in § 8
Abs. 2 Nr. 14 MarkenG geregelt ist, in der Sache keine Änderung eingetreten (Ströbele in
Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 892).
47 Ob eine Markenanmeldung bösgläubig war, ist anhand aller bekannten Indizien zu er-
mitteln. Maßgeblich sind die Ziele und Motive des Anmelders (Schoene in Kur/v. Bom-
hard/Albrecht, BeckOK Markenrecht, 22. Edition, § 8 Rn. 892). Dabei ist der Begriff der
Bösgläubigkeit als Begriff des Unionsrechts einheitlich auszulegen. Entscheidend ist,
ob der Anmelder einen zweckfremden Einsatz der Marke beabsichtigt (Schoene, a.a.O.,
Rn. 895). Maßgeblicher Zeitpunkt ist der Zeitpunkt der Anmeldung (Ströbele, a.a.O., Rn.
911).
48 Danach ist festzustellen, dass die Y zum Zeitpunkt der Anmeldung der Klagemarke an
der Kennzeichnung "Bandit" einen wertvollen Besitzstand erworben hat und dass der
Kläger die Klagemarke in der Absicht angemeldet hat, diesen wertvollen Besitzstand zu
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stören und sie von der weiteren Benutzung der Kennzeichnung auszuschließen. Hinzu
kommt, dass der Kläger die Absicht hatte (und auch umgesetzt hat), die Simpson Perfor-
mance weiter dadurch zu behindern, dass er unter der Klagemarke Helme vertreibt, die
in der Gestaltung den Helmen der "Bandit"-Serie nachempfunden sind und diese auch
gezielt als "Streetfighter"-Helme bewirbt. Dies zeigt, dass die Absicht, die Marke zweck-
fremd als Mittel des Wettbewerbskampfes zu benutzen, das wesentliche Motiv bei der
Anmeldung war (BGH, GRUR 2008, 621 Rn. 34 - AKADEMIKS).
49 Die Y hat die Helme der Bandit-Serie spätestens ab 1987 über die Z GmbH in Deutsch-
land vertrieben und beworben. Auch wenn die Zahl der verkauften Helme gering sein
mag, ist zu berücksichtigen, dass die streitgegenständlichen Helme sich speziell an die
"Streetfighter"-Motorradfahrer richten, die für sich schon nur eine kleine Gruppe ausma-
chen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Simpson-Helme sehr hochpreisig sind. In-
soweit kommt es nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs für die Frage eines
schutzwürdigen Besitzstandes darauf an, dass er einen beachtlichen Wert für den Ver-
letzer hat, und dass dieser Wert nicht nach seiner absoluten Größe, sondern nach sei-
ner objektiven Bedeutung für den Verletzer zu bestimmen ist (BGH, GRUR 1993, 913,
915 - KOWOG). Belegt wird dieser wertvolle Besitzstand auch durch den Artikel in der
Zeitschrift Motorrad vom 9. Juni 2000 (Anlage B26), in dem der Simpson-Bandit als "der
Streetfighter-Helm schlechthin" und als seit den 70er Jahren weitgehend unveränderter
"Klassiker" bezeichnet wird. Dieser Artikel datiert zwar nach der Anmeldung der Klage-
marke. Den Ruf als Klassiker erwirbt ein Produkt indes nicht in kurzer Zeit.
50 Aus den oben erörterten Gründen bezieht sich dieser Besitzstand an der Modellbezeich-
nung Bandit auch auf dessen Benutzung als Zweitmarke.
51 Dass der Kläger diesen wertvollen Besitzstand gekannt hat, ergibt sich schon daraus,
dass sein Unternehmen unter der Marke Helme verkauft, die den Simpson-Bandit-Hel-
men nachempfunden sind. Soweit der Kläger darauf verweist, er habe ein Modell Vega
zum Vorbild gehabt, stellt sich dieses ebenfalls als dem "Klassiker" nachempfunden dar.
Unter diesen Umständen kommt einer daneben noch bestehenden eigenen Benutzungs-
absicht keine maßgebliche Bedeutung zu (vgl. BGH, GRUR 2008, 621 Rn. 34 - AKADE-
MIKS).
52 Die Löschungsreife betrifft jedenfalls sämtliche Waren, die mit Schutzhelmen zumindest
ähnlich sind. Für alle anderen Waren ist die Marke aber ersichtlich ebenfalls löschungs-
reif, weil der Kläger die Marke ausschließlich für Helme und eventuell Schutzkleidung für
Motorradfahrer benutzt hat und eine weitergehende Nutzungsabsicht auch zum Anmel-
dezeitpunkt nicht ersichtlich ist..
53 Die Beklagte ist auch nicht gehindert, sich auf die Löschungsreife zu berufen. Sie war
nicht Partei des vor dem OLG München geschlossenen Vergleichs.
54 Mangels eines Unterlassungsanspruchs hat die Klage auch hinsichtlich der Folgeansprü-
che keinen Erfolg.
55 Aus der erfolgsreichen Erhebung der Einrede der Löschungsreife folgt im Umkehrschluss
der Erfolg der Widerklage.
56 Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1, § 97 Abs. 1, 516 Abs. 3 S. 1 ZPO, die Ent-
scheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit auf § 708 Nr. 10, § 711 ZPO.
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57 Es besteht keine Veranlassung, die Revision zuzulassen. Die hierfür in § 543 Abs. 2 ZPO
niedergelegten Voraussetzungen sind nicht gegeben. Als reine Einzelfallentscheidung
hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1
ZPO, noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen
Rechtsprechung eine revisionsgerichtliche Entscheidung im Sinne des § 543 Abs. 2Nr. 2
ZPO.
58 Streitwert: Der Streitwert wird - zugleich in Abänderung der erstinstanzlichen Streit-
wertfestsetzung - auf 350.000,00 EUR festgesetzt, und zwar für die Klage auf
100.000,00 EUR und für die Widerklage auf 350.000,00 EUR, nämlich hinsichtlich
der nationalen Marke auf 150.000,00 EUR und hinsichtlich der Unionsmarke auf
200.000,00 EUR. Dabei betreffen Klage und Widerklage hinsichtlich des Teilbetrages von
100.000, EUR den gleichen Gegenstand (§ 45 Abs. 1 S. 3 GKG).
59 Der Streitwert ist nach billigem Ermessen zu bestimmen. Für die Klage ist maßgeblich
das wirtschaftliche Interesse des Klägers an der begehrten Entscheidung. Für dieses
bildet zwar die Streitwertangabe in der Klageschrift regelmäßig ein gewichtiges Indiz.
Gleichwohl hat das Gericht eine eigene Bewertung vorzunehmen. Die Wertfestsetzung
auf 250.000.00 EUR für die Klage wird danach den besonderen Umständen des Falles
nicht gerecht. Insbesondere der Angriffsfaktor ist gering: Der Beklagten, einem schwe-
dischen Unternehmen, wird vorgeworfen, markenverletzende Ware auf einer in Schwe-
disch und Englisch verfügbaren Website angeboten zu haben und dabei neben zahllosen
anderen Ländern auch eine Lieferung nach Deutschland angeboten zu haben. Dass es
tatsächlich zu Lieferungen nach Deutschland gekommen wäre, ist nicht ersichtlich.
60 Für die Widerklage ist maßgeblich das Interesse des Markeninhabers an der Aufrechter-
haltung seiner Marke. Dieses wird regelmäßig den Wert der Verletzungsklage überstei-
gen. Ferner ist natur-
61 gemäß das Interesse an der Aufrechterhaltung einer Unionsmarke höher zu bewerten,
als das Interesse an der Aufrechterhaltung einer nationalen Marke.
 
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