62006CC0328_SV
Generaladvokatens förslag till avgörande
Generaladvokatens förslag till avgörande
1. Den hänskjutande domstolen har i denna begäran om förhandsavgörande ställt en fråga till domstolen om tolkningen av artikel 4 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.(2)
2. Denna fråga har uppkommit i ett mål som innehavaren av ett registrerat spanskt varumärke har väckt mot användaren av ett icke registrerat varumärke som är identiskt med det förstnämnda varumärket och som används med avseende på samma tjänster, för att få fastställt att svaranden gjort intrång i de rättigheter som följer av det registrerade varumärket samt för att få de handlingar som gett upphov till detta intrång och den påstådda skadan att upphöra.
I – Tillämpliga bestämmelser
A – De internationella bestämmelserna
3. Pariskonventionen(3) för skydd av den industriella äganderätten (nedan kallad Pariskonventionen), som elva stater den 20 mars 1883 undertecknade i Paris, var den första av de stora multilaterala konventioner som tillkom på området och är för närvarande den konvention som har det största antalet anslutningar (171 avtalsslutande stater,(4) däribland samtliga medlemsstater i gemenskapen). Enligt artikel 1.1 i denna konvention bildar de länder på vilka konventionen är tillämplig en union med egna organ,(5) som har som mål att skydda den industriella äganderätten i alla dess aspekter.(6)
4. Artikel 6a infördes i konventionen genom revisionskonferensen i Haag år 1925.(7) I artikel 6a.1 föreskrivs följande:
”Unionsländerna förbinder sig att [antingen] ex officio, om landets lagstiftning sådant tillåter, eller på yrkande av målsägande, vägra eller förklara ogiltig registrering samt förbjuda användningen av ett fabriks- eller handelsmärke, som utgör kopia, efterbildning eller översättning, ägnad att framkalla förväxling, av ett märke, som vederbörande myndighet i registreringslandet eller det land där märket brukas finner därstädes vara notoriskt känt[*] såsom redan tillkommande en person, som äger njuta förmån av förevarande konvention, och använt för samma eller liknande varor. Detsamma skall gälla, då märkets väsentliga del utgör en kopia av ett sådant notoriskt känt märke eller en efterbildning av detta, ägnad att framkalla förväxling.” [* I direktiv 89/104 och förordning nr 40/94 används i detta sammanhang begreppet välkänt. I överensstämmelse med terminologin i gemenskapslagstiftningen används därför nedan begreppet välkänt varumärke i stället för notoriskt känt märke. Övers. anm.]
5. I artikel 16.1 och 16.2 i Världshandelsorganisationens(8) TRIPs-avtal (avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter) föreskrivs följande:
”1. Innehavaren av ett registrerat varumärke skall ha ensamrätt att förhindra tredje man att utan innehavarens samtycke i näringsverksamhet använda identiskt lika eller liknande tecken för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar dem för vilka varumärket har registrerats, om användningen kan leda till förväxling ...
2. Artikel 6a i Pariskonventionen (1967) skall äga motsvarande tillämpning på tjänster. Vid bedömning av om ett varumärke är allmänt känt, skall medlemmarna beakta den kännedom om varumärket som finns hos den berörda delen av allmänheten, däribland den kännedom som uppstått som följd av reklam för varumärket i det berörda medlemslandet.”
6. I syfte att ”klargöra, harmonisera och komplettera” de internationella bestämmelserna om skydd för välkända varumärken som anges i ovannämnda artikel 6a i Pariskonventionen och artikel 16 i TRIPs-avtalet utarbetade den ständiga kommittén för varumärkesrätt vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO)(9) under det möte som hölls i Genève den 8–12 juni 1999 en resolution(10) för att anta en gemensam rekommendation angående bestämmelserna om skydd för välkända varumärken. Denna rekommendation antogs under det gemensamma mötet för Parisunionens församling och WIPO:s församling den 20–29 september 1999.
7. I artikel 2 i denna rekommendation anges de riktlinjer som skall följas för att fastställa om ett varumärke är välkänt i en av Parisunionens eller WIPO:s medlemsstater:
”1) [Faktorer som skall beaktas]
a) För att fastställa om ett varumärke är välkänt skall den behöriga myndigheten beakta samtliga omständigheter som kan visa att varumärket är välkänt.
b) Den behöriga myndigheten skall särskilt beakta uppgifter som inges till denna avseende faktorer som kan visa huruvida varumärket är välkänt, inklusive, men inte begränsat till, uppgifter om följande:
i) Hur känt eller erkänt varumärket är av den berörda delen av allmänheten.
ii) Varaktigheten, omfattningen och den geografiska räckvidden av varje användning av varumärket.
iii) Varaktigheten, omfattningen och den geografiska räckvidden av varje marknadsföring av varumärket, inklusive reklam eller kampanjer och presentationer på mässor och utställningar av de varor eller tjänster som omfattas av varumärket.
iv) Varaktigheten och den geografiska räckvidden av varje registrering eller ansökan om registrering av varumärket, i den mån de speglar användningen av varumärket eller hur erkänt det är.
v) Bekräftelse på att rättigheterna till varumärket med framgång gjorts gällande, i synnerhet i vilken mån de behöriga myndigheterna har erkänt att varumärket är välkänt.
vi) Det värde varumärket tillmäts.
c) Ovannämnda faktorer, som tjänar som vägledning när den behöriga myndigheten skall fastställa om ett varumärke är välkänt, utgör inte villkor för ett sådant fastställande. Bedömningen grundas snarare på de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet. I vissa fall kan samtliga faktorer vara relevanta. I andra fall kan vissa faktorer vara relevanta. I vissa fall kanske ingen av faktorerna är relevant och bedömningen kan grundas på andra faktorer som inte angetts i punkt b ovan. Dessa andra faktorer kan vara relevanta var för sig eller i kombination med en eller flera av de faktorer som angetts i punkt b ovan.
2) [Berörd del av allmänheten]
a) De berörda delarna av allmänheten omfattar, dock inte nödvändigtvis uteslutande, följande:
i) Faktiska och/eller potentiella konsumenter av den typ av varor eller tjänster som omfattas av varumärket.
ii) Personer som ingår i distributionskanalerna för den typ av varor eller tjänster som omfattas av varumärket.
iii) Näringsidkare som bedriver verksamhet avseende den typ av varor eller tjänster som omfattas av varumärket.
b) När det fastställs att ett varumärke är välkänt av åtminstone en del av den berörda allmänheten i en medlemsstat, anses varumärket vara välkänt i den medlemsstaten.
c) När det fastställs att ett varumärke är känt av åtminstone en del av den berörda allmänheten i en medlemsstat, kan varumärket anses vara välkänt i den medlemsstaten.
d) En medlemsstat kan fastställa att ett varumärke är välkänt även om varumärket inte är välkänt eller, om medlemsstaten tillämpar punkt c, känt av någon berörd del av allmänheten i medlemsstaten.
3. [Faktorer som inte skall beaktas]
a) En medlemsstat får inte, som förutsättning för att fastställa att ett varumärke är välkänt, uppställa villkor på
i) att varumärket har använts, eller att varumärket har registrerats eller att en ansökan om registrering av varumärket har ingetts i eller avseende den medlemsstaten,
ii) att varumärket är välkänt i någon annan jurisdiktion än den medlemsstaten, eller att varumärket har registrerats eller att en ansökan om registrering av varumärket har ingetts i eller avseende någon annan jurisdiktion än den medlemsstaten, eller
iii) att varumärket är välkänt av allmänheten i stort i den medlemsstaten.
b) Utan att det påverkar bestämmelserna i punkt a ii, kan en medlemsstat med avseende på tillämpningen av punkt 2 d ställa som villkor att varumärket är välkänt i en annan eller flera andra jurisdiktioner än medlemsstaten.”
B – De gemenskapsrättsliga bestämmelserna
8. Enligt det mål som anges i skälen i direktiv 89/104 syftar direktivet till ett närmande av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken som begränsas till de nationella bestämmelser som mest direkt påverkar den inre marknadens funktion genom att hindra den fria rörligheten för varor och det fria utbytet av tjänster eller genom att snedvrida konkurrensförhållandena (se första och tredje skälen).
9. I detta avseende har det i det ovannämnda direktivet uppställts samma villkor i alla medlemsstater för att förvärva och behålla rätten till ett registrerat varumärke. Det har därvid fastställts vilka tecken som kan utgöra ett varumärke (artikel 2), och på ett sätt som avses vara uttömmande anges grunderna för registreringshinder eller ogiltighetsgrunderna med avseende på varumärket eller på konflikter med äldre rättigheter (artiklarna 3 och 4) och grunderna för upphävande (artikel 12).
10. Artikel 4 i direktivet, med rubriken ”Ytterligare registreringshinder eller ogiltighetsgrunder med avseende på konflikter med äldre rättigheter”, är särskilt av betydelse för förevarande mål. Artikel 4.1 har följande lydelse:
”Ett varumärke skall inte registreras eller om det är registrerat skall det kunna ogiltigförklaras
a) om det är identiskt med ett äldre varumärke och de varor eller tjänster som varumärket har ansökts eller registrerats för är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat,
b) om det på grund av sin identitet eller likhet med det äldre varumärket och identiteten eller likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.(11) ”
11. I artikel 4.2 d föreskrivs följande:
”Med äldre varumärken i punkt 1 avses
...
d) varumärken som, vid tidpunkten för ansökan om registrering eller, i förekommande fall, vid tidpunkten för begäran om företrädesrätt med avseende på ansökan om registrering av varumärket, är välkända i en medlemsstat, i den betydelse som ges ordet ’välkänt’ i artikel 6a i Pariskonventionen.(12) ”
12. I artikel 4.4 b föreskrivs följande:
”En medlemsstat kan vidare besluta att ett varumärke inte skall registreras eller, om det är registrerat, skall kunna ogiltigförklaras i följande fall:
...
b) Om rätten till ett oregistrerat varumärke eller till ett annat i förvärvsverksamhet använt tecken har förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av det yngre märket eller före tidpunkten för den företrädesrätt som åberopats till stöd för ansökan om registrering av det yngre märket och om det oregistrerade varumärket eller tecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användningen av det yngre varumärket.”(13)
13. I direktiv 89/104 föreskrivs dessutom bestämmelser avsedda att säkerställa att registrerade varumärken har samma rättsliga skydd i alla nationella rättsordningar, med undantag för medlemsstaternas möjlighet att ge ett omfattande skydd åt sådana varumärken som är kända (se nionde skälet).
14. Artikel 6 har rubriken ”Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan”, och i artikel 6.2 föreskrivs följande:
”Varumärket ger inte innehavaren rätt att förbjuda tredje man att i näringsverksamhet använda en äldre rättighet som endast gäller i ett avgränsat geografiskt område om rättigheten erkänns av den ifrågavarande medlemsstatens lagstiftning samt används inom gränserna för det territorium i vilket den är erkänd.”
15. Det skall slutligen erinras om att det i tolfte skälet i direktivet anges att det är nödvändigt att direktivets bestämmelser helt överensstämmer med bestämmelserna i Pariskonventionen, vilken alla medlemsstater är bundna av.
C – De nationella bestämmelserna
16. I artikel 6.1 och 6.2 i lag nr 17 av den 7 december 2001 (den spanska varumärkeslagen) föreskrivs följande:
”1. Följande kännetecken kan inte registreras som varumärken:
a) Kännetecken som är identiska med ett äldre varumärke som omfattar identiska varor eller tjänster.
b) Kännetecken i fråga om vilka det, på grund av att de är identiska med eller liknar ett äldre varumärke och att de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller av liknande slag, föreligger en risk för förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för att kännetecknet associeras med det äldre varumärket.
2. Med äldre varumärken i punkt 1 avses
a) följande kategorier av registrerade varumärken för vilka ansökan om registrering eller begäran om företrädesrätt gjorts tidigare än ansökan om registrering av det varumärke som är föremål för prövning:
i) spanska varumärken,
ii) varumärken som har blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i Spanien,
iii) gemenskapsvarumärken,
b) registrerade gemenskapsvarumärken som i enlighet med förordningen om gemenskapsvarumärken gör befogat anspråk på anciennitet gentemot ett sådant varumärke som avses i a i och a ii, även om det sistnämnda varumärket inte har vidmakthållits eller innehavaren inte förnyat registreringen,
c) ansökan om sådana varumärken som avses i a och b under förutsättning att de registreras,
d) oregistrerade varumärken som, vid tidpunkten för ansökan om registrering eller tidpunkten för begäran om företrädesrätt, är välkända i Spanien i den mening som avses i artikel 6a i Pariskonventionen.”(14)
II – Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan
17. De faktiska omständigheterna i målet vid den nationella domstolen, såsom de framgår av beslutet om hänskjutande och av handlingarna i målet, kan sammanfattas enligt följande.
18. Käranden i målet vid den nationella domstolen Alfredo Nieto Nuño är innehavare av det spanska ordmärket FINCAS TARRAGONA, som registrerats för tjänster som motsvarar beskrivningen ”fastighetsmäkleri: förvaltning av fastigheter som innehas med äganderätt och samäganderätt, uthyrning av fastigheter, försäljning av fastigheter, juridisk rådgivning, marknadsföring”, och som omfattas av klass 36 i Niceöverenskommelsen.(15)
19. Leonci Monlleó Franquet är innehavare av en fastighetsförmedling med säte i Tarragona, vilken sedan år 1978, då förmedlingen bildades, erbjuder tjänster inom olika sektorer av fastighetsförmedling, försäljning av fastigheter och fastighetsförvaltning och som använder det särskiljande kännetecknet FINCAS TARRAGONA, på kastilianska, eller FINQUES TARRAGONA, på katalanska.(16)
20. Leonci Monlleó Franquet, som är svarande vid den hänskjutande domstolen inom ramen för en talan som syftar till att få användningen av kännetecknet FINCAS TARRAGONA (eller FINQUES TARRAGONA) att upphöra, på grund av att denna användning utgör intrång i de rättigheter som är knutna till kärandens varumärke, har ingett ett genkäromål, genom vilket han har yrkat att kärandens registrering skall ogiltigförklaras och att denne skall upphöra med all användning av det kännetecken som omfattas av denna registrering, samt yrkat skadestånd.
21. Svaranden har till grund för sin talan om ogiltigförklaring av kärandens varumärke anfört två grunder. Genom den första grunden åberopades att det särskiljande kännetecken som svaranden använt är äldre och har karaktären av ett välkänt varumärke i den mening som avses i den ovannämnda artikel 6a i Pariskonventionen, i syfte att få detta skyddat enligt artikel 6.2 i varumärkeslagen, varigenom artikel 4 i direktiv 89/104 har införlivats med spansk rätt. Genom den andra grunden åberopades tillämpningen av artikel 51.1 b i varumärkeslagen, på grundval av vilken registreringen av ett varumärke kan ogiltigförklaras och strykas ur registret när sökanden har handlat i ond tro vid den tidpunkt då ansökan om registrering ingavs.
22. Av beslutet om hänskjutande framgår att det i målet vid den nationella domstolen har fastställts att det särskiljande tecken som svaranden har åberopat har använts inom ett område som är begränsat till staden Tarragona och dess omgivningar. Ovannämnda beslut synes dessutom innebära att det ifrågavarande kännetecknet, inom det geografiska område i vilket det har använts, har blivit välkänt till följd av det bruk som har gjorts av det.
23. Den hänskjutande domstolen anser att det för att lösa tvisten är nödvändigt att ställa följande fråga till domstolen, vilken avser den första grunden för ogiltigförklaring som svaranden har åberopat och som avser tolkningen av artikel 4 i direktiv 89/104:
”Skall begreppet varumärken som är ’välkända’ i en medlemsstat, som används i artikel 4 i direktiv 89/104, endast avse i vilken mån ett varumärke är känt och inarbetat i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i en väsentlig del av den medlemsstaten, eller kan bedömningen av huruvida ett varumärke är välkänt knytas till ett territoriellt område som inte sammanfaller med en stat utan med en autonom region, ett distrikt, ett område eller en stad, beroende på vilken vara eller tjänst som omfattas av varumärket och varumärkets faktiska adressater; med andra ord beroende på den marknad inom vilken varumärket brukas?”
III – Förfarandet vid domstolen
24. Svaranden i målet vid den nationella domstolen, den franska och den italienska regeringen samt kommissionen har med stöd av artikel 23 i domstolens stadga lämnat in skriftliga yttranden vid domstolen.
IV – Rättslig bedömning
A – Korta anmärkningar rörande beslutet om hänskjutande och de yttranden som ingetts enligt artikel 23 i domstolens stadga
25. Den hänskjutande domstolen har utgått från antagandet att det särskiljande kännetecken som ligger till grund för den talan om ogiltigförklaring som svaranden har väckt genom genkäromål kan hänföras till den kategori varumärken som beskrivs i artikel 4.2 d i direktiv 89/104. Den hänskjutande domstolen är osäker på tolkningen av begreppet ”varumärken som är välkända i en medlemsstat, i den betydelse som ges ordet ’välkänt’ i artikel 6a i Pariskonventionen” enligt den ovannämnda bestämmelsen, särskilt såvitt avser omfattningen av det område som krävs för att varumärket skall anses välkänt. Den hänskjutande domstolen har påpekat att enligt spansk rättspraxis gäller den ståndpunkten att det, vid tillämpningen av den bestämmelse i varumärkeslagen genom vilken artikel 4.2 d i direktiv 89/104 har införlivats, med nödvändighet måste bevisas att ett varumärke är välkänt med avseende på statens hela territorium eller en väsentlig del av detta. Enligt de riktlinjer som antagits av WIPO förordas däremot ett mer flexibelt och detaljerat synsätt som inte anknyter begreppet välkänd så mycket till territoriet som till den produktmarknad eller den tjänstemarknad som berörs av varumärket.
26. Svaranden i målet vid den nationella domstolen har påpekat att om det krävdes att ett varumärke är välkänt i en medlemsstats hela territorium eller en väsentlig del av detta skulle de företag som bedriver sin verksamhet i ett mer begränsat geografiskt område diskrimineras. Svaranden har dessutom gjort gällande att det, för att avgöra tvisten vid den nationella domstolen, är nödvändigt att domstolen tar ställning till frågan från den hänskjutande domstolen med beaktande av den omständigheten att det registrerade varumärket i förevarande fall används inom samma territoriella spridningsområde som det äldre varumärket och att konflikten mellan de två ifrågavarande varumärkena föreligger enbart i ett lokalt sammanhang, som är begränsat till en spansk provins.
27. Den franska och den italienska regeringen samt kommissionen har med i stor utsträckning liknande argument däremot föreslagit att domstolen skall besvara frågan från den hänskjutande domstolen så att begreppet ”välkänt varumärke”, som förekommer i artikel 4.2 d i direktiv 89/104, syftar på hur känt varumärket är på en medlemsstats territorium (den franska regeringen) eller inom en väsentlig del av detta (den italienska regeringen och kommissionen).
B – Bedömning
28. I artikel 4.2 d i direktiv 89/104 hänvisas, såsom har framgått ovan, till artikel 6a i Pariskonventionen. Denna hänvisning innebär inte endast att begreppet välkänt varumärke som utarbetats på internationell nivå – beträffande vilket det i artikel 6a i Pariskonventionen dock inte ges någon definition – har upptagits i gemenskapsrätten, utan även en hänvisning till en fastställd kategori av rättsliga situationer för vilka konventionsbestämmelsen, och följaktligen direktivet, är avsedd att säkerställa ett skydd. Med andra ord skall hänvisningen i den ovannämnda bestämmelsen i direktivet enligt min mening förstås så, att den hänvisar till det materiella tillämpningsområdet för den åberopade internationella bestämmelsen, vilket sammanfaller med det materiella tillämpningsområdet för den gemenskapsbestämmelse som innehåller denna hänvisning.
29. Det finns således anledning att först och främst uppmärksamma konventionsbestämmelsen.
30. Artikel 6a i Pariskonventionen utgör ett undantag från territorialitetsprincipen – som ligger till grund för skyddsmodellen i konventionen – enligt vilken den rätt till ett varumärke som förvärvats i en viss rättsordning till följd av att nödvändiga formaliteter fullgjorts, endast är skyddad inom denna rättsordnings gränser.(17) Syftet med den ifrågavarande bestämmelsen är att ge innehavaren av ett varumärke som registrerats eller används i en unionsstat möjlighet att invända mot registreringen, eller att få registreringen ogiltigförklarad om denna redan har skett, och mot användningen av detta varumärke i ett annat unionsland i vilket detta varumärke har blivit välkänt, även om det ännu inte registrerats där. Till grund för syftet ligger tanken att en rätt till ett varumärke kan uppstå, och följaktligen skall skyddas, enbart till följd av att det är välkänt inom ramen för en viss nationell rättsordning. Avsikten är slutligen att avskräcka från sådana illojala metoder som förorsakas av att varumärket är välkänt och därmed hindra att tredje man kan tillägna sig detta, genom att registrera det eller använda det i en stat där det ännu inte är skyddat, vilket får till följd att innehavaren hindras tillträde till den ifrågavarande marknaden eller tvingas att betala för att få varumärkesrätten överförd.
31. Den nuvarande lydelsen av artikel 6a tolkad mot bakgrund av artikel 1.2 i konventionen hänför sig uteslutande till handelsmärken och inte till varumärken för tjänster. Även om användningen av varumärket i den stat i vilken skyddet söks inte uttryckligen föreskrivs som ett villkor för tillämpningen, innebär den ifrågavarande bestämmelsen inte heller att unionsländerna åläggs en skyldighet att skydda de välkända varumärken som inte har använts i denna stat.(18) Denna bestämmelse utgör slutligen inte något undantag från specialitetsprincipen (eller relativitetsprincipen) eller en bestämmelse avsedd att skydda varumärket mot en eventuell urvattning. Det skyddsområde som denna skall säkerställa är begränsat till fall av konflikt mellan varumärken i förhållande till identiska varor eller varor av liknande slag och för dess tillämpning uppställs villkoret att det skall föreligga en risk för förväxling.(19)
32. I artikel 6a i Pariskonventionen definieras således det minimala innehållet i det internationella skydd som välkända varumärken skall ges.
33. Denna artikel är, såsom har framgått, utformad för att tillämpas på varumärken som är registrerade eller som används i ett unionsland – eller som i vart fall tillhör rättssubjekt som har rätt att omfattas av bestämmelserna i konventionen – och som till följd av att de används i andra unionsländer, exempelvis genom saluföring av de varor som är försedda med varumärket eller till följd av marknadsföringskampanjer, är välkända utanför ursprungsstatens gränser.
34. Det är däremot inte klart huruvida artikel 6a och, mer allmänt, de bestämmelser i konventionen i vilka det, utöver principen om nationell behandling,(20) föreskrivs minimistandarder för skyddet av de under industriell äganderätt fallande varor som regleras i denna skall tillämpas även med avseende på rent interna
förhållanden, där skyddet beviljas av ett unionsland i förhållande till en medborgare i detta land,(21) vilket synes vara fallet i den tvist som är anhängig vid den hänskjutande domstolen.
35. I doktrinen ges denna fråga olika svar beroende på vilken karaktär och vilka syften som Pariskonventionen tillerkänns. Enligt vissa syftar konventionen till att genomföra en minimal harmonisering av lagstiftningarna i unionsländerna inom det materiella tillämpningsområdet för denna, och i konventionen föreskrivs således enhetliga rättsregler som är tillämpliga oavsett nationaliteten hos de rättssubjekt som åberopar dess skydd. Enligt andra är det tvärtom fråga om en internationell konvention som endast avser behandlingen av utlänningar och som garanterar dessa ett minimalt skydd utöver principen om nationell behandling.
36. Enligt det första synsättet är unionsländerna enligt avtalade internationella förpliktelser skyldiga att ändra sin nationella lagstiftning för att även gentemot landets egna medborgare säkerställa att de bestämmelser i konventionen i vilka de minimala skyddsnivåerna fastställts tillämpas.
37. Enligt det andra synsättet är unionsländerna däremot endast skyldiga att ge medborgare i andra unionsländer eller i tredje länder den så kallade unionsbehandlingen om de situationer som anges i artikel 3 i konventionen föreligger. I detta avseende fungerar konventionen endast som en drivkraft för att harmonisera lagstiftningen inom unionen genom att de länder som ingår i unionen uppmuntras, men inte åläggs, att utsträcka de rättigheter som utlänningarna åtnjuter ex jure conventionis
till att omfatta landets egna medborgare i syfte att förhindra diskriminering till nackdel för de sistnämnda.
38. Jag anser inte att det är lämpligt att gemenskapsdomstolen, om än bara underförstått, tar ställning till den ovan definierade frågan som i huvudsak gäller att fastställa räckvidden av medlemsstaternas skyldigheter enligt ett folkrättsligt avt al, i vilket gemenskapen inte är avtalsslutande part, och detta trots att tillämpningsområdet för en bestämmelse i gemenskapens sekundärrätt slutligen beror på valet av den ena eller den andra uppfattningen på grund av hänvisningen till den internationella bestämmelse som den innehåller. Det ankommer nämligen på varje medlemsstat, i avsaknad av en tydlig anvisning i konventionen, att fastställa huruvida och på vilken grund – i enlighet med en skyldighet som följer av konventionen eller med stöd av ett lagstiftningsval som syftar till att förhindra omvänd diskriminering(22) – landets egna medborgare skall ges ”unionsbehandling” och således det speciella skyddet enligt artikel 6a i konventionen.
39. Jag anser för övrigt inte att det, oavsett det tillämpningsområde som man vill tillerkänna artikel 6a i Pariskonventionen, kan göras gällande att medlemsstaterna enligt gemenskapsrätten åläggs skyldigheten att skydda välkända varumärken i den mening som avses i denna bestämmelse även i rent interna förhållanden, eftersom bestämmelserna om icke registrerade varumärken – den kategori som de ifrågavarande varumärkena tillhör – ännu inte omfattas av någon harmonisering.
40. Vidare är enligt min mening ett svar i sak på den fråga som angetts ovan i punkt 34 inte ens strikt nödvändig för det svar som skall ges på frågan från den hänskjutande domstolen, med hänsyn till målen och systemet i direktiv 89/104.
41. Det skall i detta avseende inledningsvis erinras om att artikel 6a i Pariskonventionen, åtminstone inom det omfattande tillämpningsområde som den tillerkänns enligt artikel 16 i TRIPs-avtalet, är tillämplig antingen om varumärket har blivit välkänt till följd av att det använts i den stat där skyddet söks(23) eller om det är välkänt utan att det använts i strikt mening, men till följd av marknadsföringskampanjer som inletts på denna stats territorium eller utanför detta (så kallad spill-over advertisement) eller helt enkelt som en följd av att varumärket är välkänt i utlandet.(24)
42. I det förstnämnda fallet är det varumärke som är i fråga ett oregistrerat varumärke som använts på statens territorium men som inte registrerats i denna.
43. Sådana varumärken (så kallade faktiska varumärken) omfattas av en särskild bestämmelse i direktiv 89/104, nämligen artikel 4.4 b, enligt vilken en medlemsstat kan besluta att rätten till ett äldre oregistrerat varumärke utgör hinder för att registrera ett yngre varumärke, eller för att ogiltigförklara detta, om rättsordningen i den ifrågavarande staten tillerkänner dess innehavare ensamrätt till detta.
44. Enligt direktivets system kan ett varumärke som inte är registrerat i en medlemsstat, men som används där, således utgöra ett registreringshinder eller medföra att registreringen ogiltigförklaras, på samma gång i sin egenskap av välkänt varumärke i den mening som avses i artikel 6a i Pariskonventionen i enlighet med – om villkoren för tillämpning är uppfyllda(25) – artikel 4.2 d, och i sin egenskap av oregistrerat varumärke i den mening som avses i artikel 4.4 b, då denna kategori varumärken enligt lagstiftningen i den ifrågavarande medlemsstaten tillerkänns ensamrätt.
45. Enligt artikel 4.4 b i direktiv 89/104, och i överensstämmelse med vad som anges i fjärde skälet i detta, enligt vilket direktivet ”inte [fråntar] medlemsstaterna deras rätt att fortsätta skydda sådana varumärken som förvärvats genom användning”, står det varje medlemsstat fritt inte bara att ge oregistrerade varumärken skydd och således erkänna användningen av ett kännetecken som en sådan faktisk omständighet som ger ensamrätt, utan dessutom att fastställa gränserna för, räckvidden av och förutsättningarna för detta skydd.
46. För skyddet kan exempelvis villkoret uppställas att varumärket skall ha blivit välkänt till en viss grad eller att dess användning har nått en viss geografisk utsträckning, eller också att det helt bortses från alla krav knutna till att allmänheten skall ha en viss minsta kännedom om kännetecknet eller till det territoriella området för dess användning.
47. Härav följer att även ett äldre oregistrerat varumärke, vilket till följd av användningen har blivit välkänt i en medlemsstat på rent lokal nivå i princip kan utgöra ett giltigt hinder för registrering av ett yngre varumärke, eller en grund för att ogiltigförklara detta, om så föreskrivs i lagstiftningen i denna medlemsstat.(26)
48. Under dessa omständigheter kan enligt min mening slutsatsen dras att då domstolarna i en medlemsstat tolkar den nationella bestämmelsen för införlivande av artikel 4.2 d i direktiv 89/104 så att ett äldre varumärke som använts
inom denna stat kan utgöra ett giltigt hinder för registrering av ett yngre varumärke eller utgöra grund för att ogiltigförklara detta även
om detta äldre varumärke inte är välkänt på hela denna stats territorium eller inom en väsentlig del av detta utan inom ett mer begränsat område, är denna tolkning inte oförenlig med systemet och med målen i direktivet, med hänsyn till det handlingsutrymme som medlemsstaterna har vid fastställandet av innehållet i skyddet av de så kallade faktiska varumärkena i sina respektive rättsordningar.(27)
49. Hänvisningen i artikel 4.2 d i direktivet till artikel 6a i Pariskonventionen kan enligt min mening inte påverka den ovan angivna slutsatsen, eftersom det i denna bestämmelse – även om den skall tolkas så att den endast avser på nationell nivå eller på mellanregional nivå välkända varumärken – såsom framgått ovan endast föreskrivs minimistandarder för skyddet.(28)
50. Jag anser inte heller att denna slutsats kan ifrågasättas enbart genom påpekandet att den hindrar en enhetlig tolkning och tillämpning av grunderna för att det föreligger hinder för att registrera ett varumärke eller för att ogiltigförklara registreringen. Det är nämligen direktivet i sig som tillåter ett sådant resultat, då medlemsstaterna ges möjlighet att fastställa vilket skyddsområde som skall tillerkännas oregistrerade varumärken vid konflikt med varumärken för vilka ansökan ingetts eller med registrerade varumärken. Jag anser tvärtom att det förhållandet att man genom att anta en enhetlig tolkning på gemenskapsnivå på förhand hindrar en nationell tolkning som ger möjlighet att tillämpa registreringshindret och ogiltighetsgrunden i den ifrågavarande bestämmelsen även på sådana faktiska varumärken (29) som är välkända i en icke väsentlig del av det nationella territoriet slutligen leder till att det inte tas vederbörlig hänsyn till gränserna för den harmonisering av lagstiftningen som införts genom direktiv 89/104.
51. Det följer av det ovan anförda att artikel 4.2 d i direktiv 89/104, mot bakgrund av direktivets system och de mål som eftersträvas med direktivet, enligt min mening inte utgör hinder för att det vid tolkning och tillämpning av den nationella bestämmelsen för införlivande av denna artikel skall anses att ett varumärke som används i den ifrågavarande medlemsstaten och som inte är välkänt inom hela statens territorium eller i en väsentlig del av detta, utan endast inom ett mer begränsat geografiskt område, är välkänt i denna medlemsstat i den mening som avses i artikel 6a i Pariskonventionen.
V – Förslag till avgörande
52. Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår jag att domstolen besvarar tolkningsfrågan från Juzgado Mercantil 3 de Barcelona på följande sätt:
Artikel 4.2 d i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar skall tolkas så, att den inte utgör hinder för att det hinder mot att registrera ett varumärke och den grund för att ogiltigförklara denna registrering som föreskrivs i denna artikel tillämpas även om det äldre varumärket som är i fråga och som använts men inte registrerats i en medlemsstat inte är välkänt inom hela denna stats territorium eller inom en väsentlig del av detta, utan inom ett mer begränsat territoriellt område.
(1) .
(2)  –	EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178.
(3)  –	Pariskonventionen, i dess ändrade lydelse från år 1883 till i dag, utgörs i själva verket av en rad konventioner som införlivats i de texter som utarbetats av de revisionskonferenser som föreskrivs i artikel 14 och som från och med 1911 års konferens i Washington kallas Akter. Den text som för närvarande är i kraft är resultatet av den revision som gjordes i samband med 1967 års konferens i Stockholm.
(4)  –	Se http://www.wipo.int.
(5)  –	Dess organ är följande: unionens församling (artikel 13), dess exekutivkommitté (artikel 14), den internationella byrån för industriellt rättsskydd (artikel 15) (nedan kallad den internationella byrån), revisionskonferenserna (artikel 18.2) och den internationella domstolen (artikel 28).
(6)  –	Enligt artikel 1.2 i konventionen har detta skydd till föremål patent, nyttighetsmodeller, industriella mönster och modeller, fabriks- eller handelsmärken, servicemärken, firma samt ursprungsbeteckningar ävensom undertryckande av illojal konkurrens. En liknande konvention på upphovsrättens område undertecknades år 1886 i Bern (Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk).
(7)  –	Denna artikel har senare ändrats av revisionskonferenserna i London år 1934, i Lissabon år 1958 och i Stockholm år 1967.
(8)  –	Bilaga 1 C till avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen.
(9)  –	WIPO är som bekant ett specialiserat FN-organ som bildats genom en internationell konvention som undertecknades år 1967 i Stockholm och som har till uppgift att skydda immateriella rättigheter genom samarbete mellan staterna och i samarbete med andra internationella organisationer. Detta organ har sitt ursprung i de strukturer som bildades genom Paris- och Bernkonventionerna, vars internationella byråer (den ena för industriell äganderätt och den andra för upphovsrätt) slogs samman år 1893 och gav upphov först till BIRPI (Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle, De förenade internationella byråerna för skydd av den intellektuella äganderätten) och därefter, efter det att organisationens säte år 1960 flyttades från Bern till Genève, till WIPO.
(10)  –	Denna resolution ingår bland de förfaranden som WIPO har upprättat för att påskynda utarbetandet av gemensamma och harmoniserade internationella regler och principer i syfte att beakta den snabba utvecklingen av den industriella äganderätten. Dessa förfaranden kompletterar det traditionella sättet att fastställa internationella regler genom traktater. Även om de resolutioner som antagits av den ständiga kommittén för varumärkesrätt inte är rättsligt bindande utgör de ett viktigt övertalningsmedel.
(11)  – En motsvarande bestämmelse finns i artikel 8.1 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken.
(12)  – Se analogt artikel 8.2 c i förordning nr 40/94.
(13)  – Se artikel 8.4 i förordning nr 40/94.
(14) Inofficiell översättning.
(15)  –	Niceöverenskommelsen rörande den internationella klassificeringen av varor och tjänster för vilka varumärken gäller, vilken reviderades den 14 juli 1967 i Stockholm. Klass 36 omfattar följande: ”Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri.”
(16)  –	Leonci Monlleó Franquet har försökt att registrera det kännetecken som använts med stöd av den tidigare spanska varumärkeslagen från år 1988 men fått avslag.
(17)  –	Beslutet att införa den ifrågavarande artikeln i konventionen fattades under revisionskonventionen i Haag år 1925 just i syfte att förhindra olägenheterna av en strikt tillämpning av denna princip. Redan under revisionskonventionen i Washington år 1905 diskuterades nödvändigheten av att tillerkänna medborgaren i ett unionsland en rätt att fortsätta att använda det egna särskiljande kännetecknet i ett annat unionsland, trots att tredje man i denna stat har tillägnat sig detta kännetecken. Frågan har därefter varit föremål för en rekommendation av Nationernas förbunds ekonomiska kommitté, som ingår i programmet för 1925 års revisionskonferens i Haag. I artikel 6a föreskrevs i dess ursprungliga lydelse en skyldighet för unionsländerna att inte registrera ett kännetecken eller att, då detta redan skett, ogiltigförklara denna registrering, om detta kännetecken var notoriskt känt i registreringsstaten såsom ett kännetecken tillhörande en tredje man som har rätt att omfattas av konventionen. Till följd av 1958 års revisionskonferens i Lissabon infördes dessutom en möjlighet att förbjuda användningen av tredje mans kännetecken.
(18)  –	Ett förslag till ändring av texten i artikel 6a så att den utsträcks till att även omfatta de fall då varumärket inte har använts i den stat där skyddet görs gällande diskuterades och förkastades under 1958 års revisionskonferens i Lissabon.
(19)  –	Genom artikel 16.2 i TRIPs-avtalet har skyddsområdet för välkända varumärken utvidgats betydligt, utöver tillämpningsområdet för artikel 6a i Pariskonventionen. På grundval av denna bestämmelse har detta skydd utvidgats till att omfatta varumärken för tjänster och har tillerkänts även i de fall då varumärket blivit välkänt utan att det använts. Dessutom är skyddet enligt artikel 16.3 i TRIPs-avtalet inte begränsat av specialitetsprincipen.
(20)  –	I artikel 2.1 i Pariskonventionen föreskrivs att de som tillhör ett unionsland i samtliga övriga unionsländer skall åtnjuta de förmåner som respektive lagstiftningar tillerkänner eller kommer att tillerkänna landets egna medborgare. Det är på denna princip, som innebär att principen om ömsesidighet överskrids, som hela konventionssystemet har grundats.
(21)  –	Såsom har framgått ovan har konventionens tillämpningsområde med avseende på person ( ratione personarum ) på grundval av artiklarna 2 och 3 i konventionen fastställts i förhållande till nationalitetskriteriet (eller kriteriet för hemvist eller etablering när det gäller medborgare i de länder som inte omfattas av unionen).
(22)  –	Olika medlemsstater har, när de ratificerat Pariskonventionen eller senare, uttryckligen utsträckt tillämpningen av konventionen till att omfatta landets egna medborgare och därmed visat att de anser att konventionens tillämpningsområde är begränsat till behandlingen av utlänningar. Såvitt närmare bestämt avser den spanska lagstiftningen kan på grundval av artikel 3.1 jämförd med artikel 3.3 i varumärkeslagen de fysiska eller juridiska personer som är spanska medborgare eller som är stadigvarande bosatta eller som har en seriös och faktisk industriell eller kommersiell verksamhet i Spanien eller som åtnjuter förmånerna av Pariskonventionen åberopa att bestämmelserna i denna konvention skall tillämpas på dem, eftersom den är direkt tillämplig, var gång dessa bestämmelser är förmånligare för dem än bestämmelserna i varumärkeslagen. Det skall dock påpekas att lagstiftaren, i ingressen till varumärkeslagen, uttryckligen har angett sin avsikt, genom att föreskriva ett skydd för icke registrerade firmor, att ”[lösa] problemet med likabehandling av de utlänningar som kan åberopa artikel 8 i Pariskonventionen ... eller ömsesidighetsprincipen och de som enligt lagen ges samma skydd” (”se resuelve así el problema de la equiparación de trato de los extranjeros que puedan invocar el artículo 8 des Convenio de París … o el principio de reciprocidad, a los que la Ley dispensa la misma protección”).
(23)  –	Det ankommer på den berörda staten att fastställa vad som skall förstås med användning på det egna territoriet. Även en användning av varumärket i samband med varor avsedda för export, vilka således inte säljs på den inhemska marknaden, kan exempelvis betecknas som sådan, om varumärket i alla fall har anbringats på varan i den ifrågavarande staten. Enbart säljfrämjande verksamhet inom en stats territorium kan också anses vara ”användning”.
(24)  –	Rörligheten och de moderna kommunikationsteknologierna bidrar naturligtvis till att varumärket sprids internationellt, åtminstone i förhållandena mellan teknologiskt avancerade länder.
(25)  –	Avseende innehavarens nationalitet om man delar uppfattningen att tillämpningsområdet för konventionens bestämmelser begränsas till behandlingen av utlänningar och till hur känt varumärket är i skyddsstaten.
(26)  –	Enligt min mening kan man inte komma till någon annan slutsats med hänsyn till att den tidigare användningen i lokal omfattning enligt artikel 6.2 i direktivet ger innehavaren av varumärket enbart rätten att fortsätta att använda varumärket. Enligt denna bestämmelse är det nämligen endast tillåtet att begränsa den exklusiva rättighet som ges det registrerade varumärket i de fall då lagstiftningen i en medlemsstat tillåter att det registrerade varumärket förekommer samtidigt med en äldre rättighet med lokal omfattning. Denna begränsning gäller enligt bestämmelsen dock inte den möjlighet som tillerkänns medlemsstaterna enligt artikel 4.4 b att skydda ett äldre oregistrerat varumärke, även om det enbart har lokal omfattning, vid konflikt med ett yngre varumärke för vilket ansökan ingetts eller som registrerats. Om å andra sidan syftet med direktivet hade varit att utesluta möjligheten för en medlemsstat att låta även ett oregistrerat varumärke som har lokal omfattning medföra en ogiltigförklaring är det svårt att förstå preciseringen i artikel 8.4 i förordning nr 40/94, enligt vilken ett äldre icke registrerat varumärke som skyddas i en medlemsstat, för att en invändning skall kunna göras mot ansökan om registrering av ett kännetecken som gemenskapsvarumärke, måste ha mer än bara lokal omfattning .
(27)  –	Det ankommer därefter på dessa domstolar att bedöma huruvida denna tolkning är förenlig med den nationella lagstiftarens val vid fastställandet av det interna systemet för skydd av varumärken, särskilt såvitt avser formerna för att förvärva rätt till varumärket. När det gäller Spanien synes systemet i den nya varumärkeslagen ha grundats på en strikt tillämpning av registreringsprincipen. Det skall dock påpekas att bestämmelserna om välkända varumärken hade en annan placering inom det normativa systemet i den tidigare spanska varumärkeslagen (Ley 32/1988 av den 10 november 1988), särskilt artikel 3 som var införd under rubriken ”Allmänna bestämmelser” och i vilken formerna för att förvärva rätt till varumärket fastställdes. I artikel 3.1 fastställdes att denna rätt ”förvärvas genom registrering” (”El derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley”). Enligt artikel 3.2 kunde sådana av den berörda delen av allmänheten välkända äldre varumärken i Spanien medföra att den senare registreringen av ett varumärke som kunde skapa en risk för förväxling kunde ogiltigförklaras (”Sin embargo, el usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados podrá reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria, siempre que ejercite la acción antes de que transcurran cinco años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca registrada, a no ser que ésta hubiera sido solicitada de mala fe, en cuyo caso la acción de anulación será imprescriptible”). Det skall dessutom påpekas att något speciellt omnämnande av artikel 6a i Pariskonventionen inte gjordes i denna sistnämnda bestämmelse som var avfattad i allmänna ordalag.
(28)  –	Enligt de riktlinjer som antagits av WIPO förlorar dessutom, vad gäller det skydd som skall ges välkända varumärken, denna territoriella dimension slutligen betydelse, då det hävdas att staterna kan bevilja skyddet enligt artikel 6a i konventionen, även om det ifrågavarande varumärket inte är välkänt eller känt på det nationella territoriet utan endast i utlandet (se ovan punkt 7).
(29)  –	Detta gäller således inte, såsom redan framgått av det ovan anförda, för det fall detta hinder eller denna ogiltighetsgrund har gjorts gällande till förmån för ett äldre varumärke som är välkänt i den ifrågavarande medlemsstaten och detta varumärke inte har använts på den statens territorium .