URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer)
13. Mai 2020(*)
„Unionsmarke – Widerspruchsverfahren – Anmeldung der Unionswortmarke Peek – Ältere nationale geschäftliche Bezeichnung Peek & Cloppenburg – Relatives Eintragungshindernis – Verwechslungsgefahr – Art. 8 Abs. 4 der Verordnung (EU) 2017/1001 – Koexistenz der nationalen geschäftlichen Bezeichnung und der angemeldeten Marke – Abgrenzungsvereinbarung – Anwendung nationalen Rechts durch das EUIPO – Aussetzung des Verwaltungsverfahrens – Art. 70 der Verordnung 2017/1001 – Regel 20 Abs. 7 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 (jetzt Art. 71 Abs. 1 der Delegierten Verordnung [EU] 2018/625) – Offensichtlicher Beurteilungsfehler“
In der Rechtssache T‑534/18,
Peek & Cloppenburg KG mit Sitz in Düsseldorf (Deutschland), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt P. Lange,
Klägerin,
gegen
Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), vertreten durch D. Hanf als Bevollmächtigten,
Beklagter,
andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des EUIPO und Streithelferin vor dem Gericht:
Peek & Cloppenburg KG mit Sitz in Hamburg (Deutschland), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte A. Renck, M. Petersenn und C. Stöber,
betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des EUIPO vom 31. Mai 2018 (Sache R 115/2005‑1) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen Peek & Cloppenburg (Hamburg) und Peek & Cloppenburg (Düsseldorf),
erlässt
DAS GERICHT (Vierte Kammer)
unter Mitwirkung des Präsidenten H. Kanninen sowie der Richter J. Schwarcz und C. Iliopoulos (Berichterstatter),
Kanzler: A. Juhász-Tóth, Verwaltungsrätin,
aufgrund der am 7. September 2018 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,
aufgrund der am 18. Oktober 2018 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des EUIPO,
aufgrund der am 5. Dezember 2018 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelferin,
aufgrund der Entscheidung vom 25. Oktober 2018, die vorliegende Rechtssache nicht mit den Rechtssachen T‑443/18 bis T‑446/18 und T‑535/18 zu verbinden,
aufgrund der Entscheidung vom 14. Oktober 2019, die Rechtssachen T‑444/18 bis T‑446/18, T‑534/18 und T‑535/18 zu gemeinsamem mündlichen Verfahren zu verbinden,
auf die mündliche Verhandlung vom 10. Dezember 2019
folgendes
Urteil
Vorgeschichte des Rechtsstreits
1        Am 24. Oktober 2000 meldete die Klägerin, die Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf), nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke [ABl. 2009, L 78, S. 1] in geänderter Fassung, die ihrerseits durch die Verordnung [EU] 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke [ABl. 2017, L 154, S. 1] ersetzt wurde) beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eine Unionsmarke an.
2        Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen Peek.
3        Die Marke wurde für folgende Dienstleistungen in Klasse 42 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet: „Dienstleistungen des Einzelhandels“.
4        Die Anmeldung wurde im Blatt für Gemeinschaftsmarken Nr. 76/2001 vom 3. September 2001 veröffentlicht.
5        Am 22. November 2001 erhob die Streithelferin, die Peek & Cloppenburg KG (Hamburg), gegen die Eintragung der angemeldeten Marke für die oben in Rn. 3 genannten Dienstleistungen Widerspruch nach Art. 42 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 46 der Verordnung 2017/1001).
6        Der Widerspruch wurde auf die geschäftliche Bezeichnung Peek & Cloppenburg gestützt, die als solche in Deutschland bekannt ist und für die Herstellung und Vermarktung von Herren-, Damen- und Kinderbekleidung sowie von Accessoires wie Gürteln und anderen Lederwaren benutzt wird.
7        Als Widerspruchsgründe wurden zum einen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 4 der Verordnung 2017/1001) in Verbindung mit § 5 Abs. 2, § 6 Abs. 3 und § 15 Abs. 2 des Gesetzes über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) vom 25. Oktober 1994 (BGBl. 1994 I S. 3082, im Folgenden: MarkenG) und zum anderen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 in Verbindung mit § 5 Abs. 2, § 6 Abs. 3 und § 15 Abs. 3 MarkenG geltend gemacht.
8        Am 30. November 2004 wies die Widerspruchsabteilung den Widerspruch vollumfänglich zurück.
9        Am 28. Januar 2005 legte die Streithelferin gemäß den Art. 57 bis 63 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 66 bis 71 der Verordnung 2017/1001) gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung beim EUIPO Beschwerde ein.
10      Mit Entscheidung vom 25. Oktober 2011 wurde das Widerspruchsverfahren wegen der Pilotverfahren ausgesetzt, die zu den Widerspruchsverfahren zwischen der Klägerin und der Streithelferin vor dem EUIPO geführt wurden (Sachen R 53/2005‑1 und R 262/2005‑1) (im Folgenden: Pilotverfahren). Mit Entscheidungen vom 28. Februar 2011 gab die Erste Beschwerdekammer des EUIPO in den Pilotverfahren den auf Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 gestützten Widersprüchen statt, und die Anmeldungen des Wortzeichens Peek & Cloppenburg der Klägerin wurden zurückgewiesen.
11      Mit zwei Urteilen vom 18. April 2013, Peek & Cloppenburg/HABM – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) (T‑506/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:197), sowie vom 18. April 2013, Peek & Cloppenburg/HABM – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) (T‑507/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:198), wies das Gericht die Klagen der Klägerin gegen die Entscheidungen der Ersten Beschwerdekammer des EUIPO vom 28. Februar 2011 in den Pilotverfahren ab. Mit Urteil vom 10. Juli 2014, Peek & Cloppenburg/HABM (C‑325/13 P und C‑326/13 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:2059), wies der Gerichtshof die Rechtsmittel zurück, mit denen die Klägerin die Aufhebung dieser Urteile beantragt hatte.
12      Nach dem rechtskräftigen Abschluss der Pilotverfahren wurde das vorliegende Widerspruchsverfahren wiederaufgenommen.
13      In einem anderen Verfahren zwischen der Klägerin und der Streithelferin zu den deutschen Marken der Klägerin (darunter drei Marken „Peek & Cloppenburg“) verurteilte das Oberlandesgericht Düsseldorf (Deutschland) nach Zurückverweisung durch den Bundesgerichtshof die Klägerin mit Urteil vom 7. Juli 2015 (Aktenzeichen I‑20 U 24/07), in die Löschung der genannten Marken einzuwilligen (im Folgenden: Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf). Am 28. April 2016 wurde dieses Urteil nach Zurückweisung der Nichtzulassungsbeschwerde durch den Bundesgerichtshof rechtskräftig.
14      Am 12. Januar 2017 beantragte die Klägerin beim EUIPO die Aussetzung des Verfahrens (im Folgenden: Aussetzungsantrag) bis zur rechtskräftigen Entscheidung über eine von ihr am 30. November 2016 beim Landgericht Düsseldorf erhobene Feststellungswiderklage gegen die Streithelferin (im Folgenden: Feststellungswiderklage). Mit dieser beantragte sie, festzustellen, dass sie berechtigt sei, aus ihrer geschäftlichen Bezeichnung abgeleitete Marken anzumelden und in den Gebieten Deutschlands zu benutzen, die ihr durch eine 1990 abgeschlossene und angeblich 1992 bestätigte Abgrenzungsvereinbarung der Parteien zugewiesen seien (im Folgenden: Abgrenzungsvereinbarung). Die Abgrenzungsvereinbarung besteht nur aus Landkarten mit den Namenskürzeln der Parteien und Strichen als Hinweis auf die jeweilige Gebietszuteilung.
15      Mit Entscheidung vom 31. Mai 2018 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) hob die Erste Beschwerdekammer des EUIPO die Entscheidung der Widerspruchsabteilung auf. Sie gab dem Widerspruch statt und lehnte die Eintragung der angemeldeten Marke folglich in vollem Umfang ab. Darüber hinaus wies sie den Aussetzungsantrag zurück.
16      Die Beschwerdekammer verwies als Erstes auf die in Art. 8 Abs. 4 der Verordnung 2017/1001 aufgestellten kumulativen Voraussetzungen sowie die Voraussetzungen in § 15 MarkenG.
17      Als Zweites nahm sie auf ihre Feststellungen in den Pilotverfahren sowie in den bei der Kanzlei des Gerichts unter den Aktenzeichen T‑443/18 bis T‑446/18 eingetragenen Rechtssachen Bezug und verwies auf die Begründung in den entsprechenden Entscheidungen.
18      Als Drittes führte sie aus, die geschäftliche Bezeichnung „Peek & Cloppenburg“ werde von der Streithelferin im geschäftlichen Verkehr zur Bezeichnung ihres Unternehmens und ihrer Verkaufshäuser in Deutschland verwendet und stelle eine geschützte geschäftliche Bezeichnung im Sinne von § 5 Abs. 2 MarkenG dar. Diese geschäftliche Bezeichnung, die über hohe Kennzeichnungskraft verfüge, habe im Sinne von § 6 MarkenG einen älteren Zeitrang als das Anmeldedatum der angemeldeten Marke, und ihre Benutzung sei von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung.
19      Als Viertes stellte die Beschwerdekammer fest, dass eine Ähnlichkeit zwischen der geschäftlichen Bezeichnung der Streithelferin und der angemeldeten Marke bestehe und auch die Branchen identisch seien, was zu einer Verwechslungsgefahr im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG führe. Insoweit stellte sie unter Bezugnahme auf das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf klar, dass die geschäftliche Bezeichnung der Streithelferin „Peek & Cloppenburg“ von den maßgeblichen deutschen Verkehrskreisen als zwei Familiennamen wahrgenommen werde und dass diesen beiden Bestandteilen eine selbständig kennzeichnende Stellung zuzusprechen sei.
20      Als Fünftes vertrat die Beschwerdekammer zu dem von der Klägerin in den Pilotverfahren noch nicht vorgebrachten Argument, ihr stehe aus der Abgrenzungsvereinbarung ein vertragliches Recht auf die Benutzung und Eintragung der angemeldeten Marke zu, die Ansicht, dass erstens die Abgrenzungsvereinbarung das EUIPO nicht binde, sondern vor dem zuständigen Gericht der Mitgliedstaaten gegenüber dem Vertragspartner durchgesetzt werden müsse. Zweitens habe die Klägerin nicht belegt, dass diese Vereinbarung sie zur Benutzung und Eintragung von Unionsmarken berechtige. Zum einen ergäben sich solche Ansprüche nicht aus dem Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf, und zum anderen sei selbst unter der Annahme, dass die Abgrenzungsvereinbarung auch die Eintragung von Marken umfasse, nicht nachgewiesen, dass diese auch Unionsmarken einschließe.
21      Als Sechstes war die Beschwerdekammer der Auffassung, die Klägerin habe auch nicht nachgewiesen, dass sich das mit der Feststellungswiderklage vor dem Landgericht Düsseldorf begehrte Feststellungsurteil verfahrensrechtlich auf das vorliegende Verfahren auswirken würde, da ein solches Urteil die Streithelferin nicht verpflichtete, ihren Widerspruch vor dem EUIPO zurückzunehmen. Zudem ergebe sich inhaltlich aus dieser Klage keine Auswirkung auf das vorliegende Verfahren, da die Klägerin nicht belegt habe, dass sie die (angeblich 1990 abgeschlossene und 1992 bestätigte) Abgrenzungsvereinbarung zur Benutzung und Eintragung von Unionsmarken berechtige, und da selbst unter der Annahme, die Abgrenzungsvereinbarung umfasse auch die Eintragung von Marken, nicht nachgewiesen sei, dass sie Verkaufsgebiete außerhalb Deutschlands und Unionsmarken, die erst durch die Verordnung Nr. 40/94 geregelt worden seien, einschließe.
22      Im Ergebnis gab die Beschwerdekammer der Beschwerde und damit dem Widerspruch auf der Grundlage der geschäftlichen Bezeichnung der Streithelferin statt.
Anträge der Parteien
23      Die Klägerin beantragt,
–        die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
–        dem EUIPO die Kosten aufzuerlegen.
24      Das EUIPO beantragt,
–        die Klage abzuweisen;
–        der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.
25      Die Streithelferin beantragt,
–        die Klage abzuweisen;
–        der Klägerin die Kosten einschließlich der Kosten der Streithelferin aufzuerlegen.
Rechtliche Würdigung
Zur Zulässigkeit
Zulässigkeit der Verweise der Klägerin auf ihr Vorbringen vor dem EUIPO
26      Die Streithelferin macht im Wesentlichen geltend, dass sich die Klägerin mehrfach, insbesondere in den Rn. 16, 18, 24, 28 und 30 ihrer Klageschrift, auf pauschale Verweise auf bisher eingereichte Schriftsätze beschränke. Diese Verweise könnten nicht das Fehlen von wesentlichen Bestandteilen der Rechtsausführungen ausgleichen, die nach Art. 177 Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichts in der Klageschrift enthalten sein müssten.
27      Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass nach Art. 21 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union, der nach deren Art. 53 Abs. 1 auf das Verfahren vor dem Gericht entsprechende Anwendung findet, in Verbindung mit Art. 177 Abs. 1 Buchst. d der Verfahrensordnung die im Rahmen einer gegen das EUIPO gerichteten Klage eingereichte Klageschrift u. a. den Streitgegenstand und eine kurze Darstellung der Klagegründe enthalten muss. Daher ist in ihr im Einzelnen darzulegen, worin der Klagegrund besteht, auf den die Klage gestützt wird, so dass seine bloß abstrakte Nennung den Erfordernissen der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union und der Verfahrensordnung nicht entspricht. Diese – wenn auch nur kurze – Darstellung muss zudem hinreichend klar und deutlich sein, um dem Beklagten die Vorbereitung seiner Verteidigung und dem Gericht gegebenenfalls ohne weitere Informationen die Entscheidung über die Klage zu ermöglichen. Um die Rechtssicherheit und eine ordnungsgemäße Rechtspflege zu gewährleisten, ist es für die Zulässigkeit einer Klage oder eines bestimmten Klagegrundes erforderlich, dass sich die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Umstände, auf die sich die Klage oder der Klagegrund stützt, zusammenhängend und verständlich unmittelbar aus der Klageschrift ergeben (vgl. Urteil vom 4. Oktober 2018, Blackmore/EUIPO – Paice [DEEP PURPLE], T‑345/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:652, Rn. 45 und die dort angeführte Rechtsprechung).
28      Deren Text kann zwar zu speziellen Punkten durch Bezugnahmen auf bestimmte Abschnitte beigefügter Schriftstücke untermauert und ergänzt werden, doch eine pauschale Bezugnahme auf andere Schriftstücke kann, auch wenn diese der Klageschrift als Anlagen beigefügt sind, nicht das Fehlen der wesentlichen Bestandteile der Rechtsausführungen ausgleichen, die nach den oben genannten Vorschriften in der Klageschrift enthalten sein müssen. Somit ist das Gericht nicht verpflichtet, die Klagegründe, auf die sich die Klage möglicherweise stützen lässt, in den Anlagen oder in der Verwaltungsakte des EUIPO zu suchen und zu bestimmen. Entsprechende Erfordernisse gelten für ein zur Stützung eines Klagegrundes vorgebrachtes Argument (vgl. Urteil vom 9. März 2018, Recordati Orphan Drugs/EUIPO – Laboratorios Normon [NORMOSANG], T‑103/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:126, Rn. 24 und die dort angeführte Rechtsprechung). Verweise auf die Verwaltungsakte des EUIPO können zudem nur berücksichtigt werden, soweit genau bestimmt werden kann, welche in dieser Akte enthaltenen Elemente die von der Klägerin in ihren Schriftsätzen ausdrücklich angeführten Klagegründe oder Argumente untermauern oder ergänzen (vgl. in diesem Sinne und entsprechend Urteil vom 14. März 2013, Dole Food und Dole Germany/Kommission, T‑588/08, EU:T:2013:130, Rn. 462 und die dort angeführte Rechtsprechung).
29      Im vorliegenden Fall verweist die Klägerin zunächst in Rn. 18 der Klageschrift auf eine Reihe von Argumenten, die sie vor der Beschwerdekammer vorgebracht hat, und regt eine Nachschau des Gerichts in der Verwaltungsakte an. Im Einzelnen bringt sie, entgegen der Feststellung der Beschwerdekammer, es sei nicht nachgewiesen, dass die Abgrenzungsvereinbarung Unionsmarken einschließe, vor, die Beschwerdekammer hätte sich „[f]ür eine solche Auslegung … aber mit [ihrem] ausführlichen Vortrag … in den Schriftsätzen vom 30.06.2016 und 12.01.2017 mit beigefügter Feststellungsklage, Randnummern 177‑251, sowie den im Zusammenhang hiermit erbrachten Nachweisen auseinandersetzen müssen, dass auch die [Streithelferin] eine [aus ihrer geschäftlichen Bezeichnung gebildete] Unions-Namensmarke registrieren ließ und diese tatsächlich auch umfangreich benutzte“. Beispielhaft verweist die Klägerin auf Nachweise zur Benutzung eigener „Namensmarken“ durch die Streithelferin in der in der Anlage zum Schriftsatz vom 12. Januar 2017 in Kopie vorgelegten Feststellungswiderklage.
30      Die Klägerin geht in Rn. 18 der Klageschrift nicht genauer darauf ein, welche Passagen der vor dem EUIPO eingereichten Schriftsätze zur Untermauerung ihres Vortrags geeignet sind, mit Ausnahme dreier Verweise auf Einzelpunkte, nämlich auf die Rn. 45 bis 49 sowie auf die Rn. 27, 32 und 91 des Schriftsatzes vom 30. Juni 2016 und auf die Rn. 7 bis 11 und 19 des Schriftsatzes vom 12. Januar 2017. Abgesehen von diesen drei Verweisen hat sich die Klägerin somit auf eine pauschale Bezugnahme auf die Verwaltungsakte im Sinne der oben in den Rn. 27 und 28 angeführten Rechtsprechung beschränkt, die daher unzulässig ist.
31      Anschließend führt die Klägerin in Rn. 30 der Klageschrift zum Recht der Gleichnamigen aus, „[b]eide Parteien [hätten] an ihren vollständig identischen Firmenbezeichnungen gleichwertige Kennzeichenrechte erworben, weshalb sich die Widersprechende gegenüber den Marken der Klägerin nicht auf das erforderliche bessere Recht berufen [könne]“, und verweist insoweit auf „[ihren] Schriftsatz … vom 30.06.2016 [vor dem EUIPO], Randnummern 56 fortfolgende“. Der Teil des Schriftsatzes der Klägerin vom 30. Juni 2016, der unter der Überschrift „Grundrechtswidrige Anwendung des Rechts der Gleichnamigen“ mit Rn. 56 beginnt und bis Rn. 90 dieses Schriftsatzes reicht, enthält Erwägungen der Klägerin zu einer Anwendung des Rechts der Gleichnamigen, die gegen die Art. 3, 12 und 14 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland verstoßen soll.
32      Die Ausführungen der Klägerin, die sich über mehr als 30 Randnummern erstrecken und ihrerseits auf Anlagen Bezug nehmen, die sich über 236 Seiten verteilen, beruhen auf rechtlichen Erwägungen, die von dem Vorbringen in der Klageschrift, auf das sich der Verweis beziehen soll, nicht umfasst sind. Folglich ist in Anwendung der oben in Rn. 28 angeführten Rechtsprechung der Verweis der Klägerin in Rn. 30 der Klageschrift auf die Rn. 56 ff. ihres Schriftsatzes vom 30. Juni 2016 vor dem EUIPO ebenfalls für unzulässig zu erklären.
33      Soweit die Streithelferin schließlich auch die Verweise in den Rn. 16, 24 und 28 der Klageschrift angreift, ist festzustellen, dass sich diese Verweise auf Ausführungen der Klägerin zu konkreten Gesichtspunkten beziehen, die mit Verweisen auf bestimmte Passagen der Verwaltungsakte untermauert und vervollständigt werden. So verweist die Klägerin in Rn. 16 der Klageschrift auf die Rn. 13 ff. des Schriftsatzes vom 20. Oktober 2014, auf Rn. 4 des Schriftsatzes vom 2. Februar 2016 sowie auf die Rn. 9 und 11 ff. des Schriftsatzes vom 12. Januar 2017, in denen auf das in Rn. 16 behandelte Thema eingegangen wird, nämlich das Kriterium der „unbefugten“ Benutzung, d. h. ohne „Vereinbarung … die der Klägerin das Recht zur Benutzung der [angemeldeten] Marke … einräumt“. In Rn. 24 der Klageschrift verweist die Klägerin auf Rn. 9 des Schriftsatzes vom 12. Januar 2017, der – wie in Rn. 24 der Klageschrift ausgeführt – auf eine vorgebliche Bestätigung der Abgrenzungsvereinbarung von 1992 Bezug nimmt. Entgegen dem Vortrag der Streithelferin handelt es sich bei der Frage, ob Rn. 9 des Schriftsatzes vom 12. Januar 2017 geeignet ist, den Vortrag in Rn. 24 der Klageschrift zu stützen, um eine Frage der Begründetheit und nicht um eine Frage der Zulässigkeit des Verweises. In Rn. 28 der Klageschrift verweist die Klägerin auf deren Rn. 13, die ihrerseits auf Rn. 93 des Schriftsatzes vom 30. Juni 2016 und auf Rn. 18 des Schriftsatzes vom 12. Januar 2017 verweist. Beide Verweise erfolgen nicht pauschal, sondern erweisen sich insoweit als präzise, als sie sich auf bestimmte und eingegrenzte Passagen der Verwaltungsakte beziehen. Bei der Frage, ob sie dazu geeignet sind, den Vortrag in Rn. 28 der Klageschrift, nach dem sich die Streithelferin unter dem Gesichtspunkt des venire contra factum proprium rechtswidrig verhalte, da sie nach Abschluss der Abgrenzungsvereinbarung am 29. April 1996 eine Marke PUC als Unionsmarke angemeldet habe, zu untermauern, handelt es sich um eine Frage der Begründetheit, die nachfolgend in Rn. 103 behandelt wird.
34      Demzufolge sind die Verweise in Rn. 18 der Klageschrift auf die Rn. 45 bis 49 sowie auf die Rn. 27, 32 und 91 des Schriftsatzes vom 30. Juni 2016 und auf die Rn. 7 bis 11 und 19 des Schriftsatzes vom 12. Januar 2017 sowie die Verweise in den Rn. 16, 24 und 28 der Klageschrift zulässig.
Zulässigkeit des erstmaligen Vorbringens bestimmter Tatsachen vor dem Gericht und der Beschwerdekammer des EUIPO
35      Die Streithelferin macht erstens geltend, das Vorbringen der Klägerin zur Benutzung der Marke PUC durch die Streithelferin sei verspätet. Die Klägerin habe erst im Rahmen der Klageschrift erstmals ausgeführt, dass die Benutzung der Wortmarke PUC für die Auslegung der Abgrenzungsvereinbarung relevant sei. Auch habe sich die Klägerin erst vor dem Gericht auf ein widersprüchliches Verhalten (Grundsatz des venire contra factum proprium) berufen, das sich aus der Benutzung der Marke PUC durch die Streithelferin ergebe. Gleichzeitig merkt die Streithelferin an, dass die Klägerin im Schriftsatz vom 2. Februar 2016 vor der Beschwerdekammer zum ersten Mal die Benutzung der Marke PUC als Merkmal eines solchen widersprüchlichen Verhaltens angeführt habe.
36      Zweitens sei das Vorbringen der Klägerin zur Bedeutung und zum Inhalt der Abgrenzungsvereinbarung auch gemäß Regel 50 Abs. 1 Unterabs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1995, L 303, S. 1) (jetzt Art. 27 Abs. 4 der Delegierten Verordnung [EU] 2018/625 der Kommission vom 5. März 2018 zur Ergänzung der Verordnung 2017/1001 und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung [EU] 2017/1430 [ABl. 2018, L 104, S. 1]) verspätet. Die Klägerin habe sich nämlich erstmals in ihrem Schriftsatz vom 2. Februar 2016 vor der Beschwerdekammer und damit elf Jahre nach ihrer Beschwerdebegründung vom 29. Juli 2005 auf die Abgrenzungsvereinbarung berufen und behauptet, dass sich aus dieser ihre „Befugnis“ zur Eintragung von Unionsmarken ergebe. Es gebe keinen berechtigten Grund, warum die Klägerin so spät zu dem angeblichen Gehalt der Vereinbarung vortrage.
37      Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass eine beim Gericht erhobene Klage auf die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern des EUIPO im Sinne von Art. 72 der Verordnung 2017/1001 gerichtet ist und dass bei einer Aufhebungsklage die Rechtmäßigkeit des angefochtenen Rechtsakts anhand des Sachverhalts und der Rechtslage zu beurteilen ist, die zur Zeit seines Erlasses bestanden. Es ist daher nicht Aufgabe des Gerichts, den Sachverhalt im Licht erstmals bei ihm eingereichter Beweise zu überprüfen. Tatsachen, die vor dem Gericht geltend gemacht werden, ohne dass sie vorher den Instanzen des EUIPO zur Kenntnis gebracht worden sind, können die Rechtmäßigkeit einer solchen Entscheidung nur berühren, wenn das EUIPO sie von Amts wegen hätte berücksichtigen müssen (vgl. Urteil vom 2. Februar 2017, Mengozzi/EUIPO – Consorzio per la tutela dell’olio extravergine di oliva toscano [TOSCORO], T‑510/15, EU:T:2017:54, Rn. 21 und die dort angeführte Rechtsprechung).
38      Im vorliegenden Fall hat die Klägerin entgegen dem Vorbringen der Streithelferin bereits vor der Beschwerdekammer vorgetragen, dass die Abgrenzungsvereinbarung unter Heranziehung des nachträglichen Verhaltens der Parteien dieser Vereinbarung auszulegen sei. Dazu gehöre die umfangreiche Benutzung eigener Namensmarken durch die Streithelferin, insbesondere der Marke PUC, was zu der Feststellung führe, dass die Vereinbarung ihr ein Recht zur Benutzung und Eintragung von Unionsmarken verleihe. Zu dem Vortrag, der sich auf ein angeblich widersprüchliches Verhalten der Streithelferin stützt (Grundsatz des venire contra factum proprium), das sich in der Benutzung der Marke PUC manifestiere, ist festzustellen, dass die Klägerin dieses Argument in Rn. 93 ihres Schriftsatzes vom 30. Juni 2016, auf die sie in den Rn. 13 und 28 der Klageschrift verweist, vorgebracht hat.
39      Diese Gesichtspunkte können folglich entgegen dem Vortrag der Streithelferin nicht in Anwendung der oben in Rn. 37 wiedergegebenen Rechtsprechung als unzulässig zurückgewiesen werden.
40      Soweit sich die Streithelferin darauf beruft, dass die Klägerin vor der Beschwerdekammer verspätet zur Bedeutung und zum Inhalt der Abgrenzungsvereinbarung vorgetragen habe, und sich auf Regel 50 Abs. 1 Unterabs. 3 der Verordnung Nr. 2868/95 beruft, stellt sie im Übrigen in Wirklichkeit die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung insoweit in Frage, als die Beschwerdekammer zum ersten Mal vor ihr vorgebrachte Tatsachen zugelassen habe, ohne dass die Voraussetzungen dieser Bestimmung erfüllt gewesen seien.
41      Da die Streithelferin keine Klage gegen die angefochtene Entscheidung erhoben hat, sondern die Abweisung der von der Klägerin erhobenen Klage beantragt, sind ihre Ausführungen hierzu als ins Leere gehend zurückzuweisen.
Zur Begründetheit
42      Die Klägerin macht vier Klagegründe geltend, mit denen sie erstens einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung 2017/1001 in Verbindung mit § 15 Abs. 2 MarkenG, zweitens einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung 2017/1001, drittens einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung 2017/1001 in Verbindung mit § 15 Abs. 2 MarkenG wegen Annahme einer Verwechslungsgefahr und viertens der Sache nach einen Verstoß gegen Art. 70 der Verordnung 2017/1001 in Verbindung mit Regel 20 Abs. 7 Buchst. c der Verordnung Nr. 2868/95 (jetzt Art. 71 Abs. 1 der Delegierten Verordnung 2018/625) rügt.
43      Mit ihren ersten drei Klagegründen macht die Klägerin geltend, die Beschwerdekammer habe Art. 8 Abs. 4 der Verordnung 2017/1001 in Verbindung mit § 15 Abs. 2 MarkenG falsch ausgelegt, da sie die Tatbestandsvoraussetzungen des deutschen Rechts nur unvollständig berücksichtigt habe. Mit ihrem vierten Klagegrund rügt die Klägerin, dass die Beschwerdekammer gegen Art. 70 der Verordnung 2017/1001 in Verbindung mit Regel 20 Abs. 7 Buchst. c der Verordnung Nr. 2868/95 verstoßen habe, da ihr bei der Beurteilung des Aussetzungsantrags der Klägerin offensichtliche Beurteilungsfehler unterlaufen seien und sie daher einen Ermessensmissbrauch begangen habe.
44      Es ist zweckmäßig, die ersten drei Klagegründe zusammen zu prüfen.
Zum ersten, zum zweiten und zum dritten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung 2017/1001 in Verbindung mit § 15 Abs. 2 MarkenG
45      Im Rahmen des Widerspruchs hat die Streithelferin im Wesentlichen ausgeführt, dass ihre geschäftliche Bezeichnung ihr aufgrund von § 5 Abs. 2, § 6 Abs. 3 und § 15 Abs. 2 MarkenG das Recht verleihe, die Benutzung der angemeldeten Marke zu untersagen.
46      § 5 MarkenG sieht vor:
„(1)      Als geschäftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt.
(2)      Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden …
…“
47      Gemäß § 6 MarkenG gilt:
„(1)      Ist im Falle des Zusammentreffens von Rechten im Sinne der §§ 4, 5 und 13 nach diesem Gesetz für die Bestimmung des Vorrangs der Rechte ihr Zeitrang maßgeblich, wird der Zeitrang nach den Absätzen 2 und 3 bestimmt.
(2)      Für die Bestimmung des Zeitrangs von angemeldeten oder eingetragenen Marken ist der Anmeldetag … oder, falls eine Priorität nach § 34 oder nach § 35 in Anspruch genommen wird, der Prioritätstag maßgeblich.
(3)      Für die Bestimmung des Zeitrangs von Rechten im Sinne des § 4 Nr. 2 und 3 und der §§ 5 und 13 ist der Zeitpunkt maßgeblich, zu dem das Recht erworben wurde.
(4)      Kommt Rechten nach den Absätzen 2 und 3 derselbe Tag als ihr Zeitrang zu, so sind die Rechte gleichrangig und begründen gegeneinander keine Ansprüche.“
48      § 15 MarkenG bestimmt:
„(1)      Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.
(2)      Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.
(3)      Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
(4)      Wer eine geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen entgegen Absatz 2 oder Absatz 3 benutzt, kann von dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht.“
49      Ferner ist § 23 MarkenG anzuführen. Dort heißt es:
„(1)      Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung darf einem Dritten nicht untersagen, im geschäftlichen Verkehr Folgendes zu benutzen:
…
2.      ein mit der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung identisches Zeichen oder ähnliches Zeichen … als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere deren Art, Beschaffenheit, Bestimmung, Wert, geografische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, oder
3.      die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers der Marke …
(2)      … nur … wenn die Benutzung … den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.“
50      Die Klägerin macht im Kern geltend, die Beschwerdekammer habe insoweit gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung 2017/1001 verstoßen, als sie festgestellt habe, dass die geschäftliche Bezeichnung der Streithelferin die Voraussetzungen dieses Artikels erfülle und somit einer Eintragung der angemeldeten Marke entgegenstehen könne.
51      Nach Art. 8 Abs. 4 der Verordnung 2017/1001 kann der Inhaber einer nicht eingetragenen Marke oder eines anderen Zeichens als einer Marke der Eintragung einer Unionsmarke widersprechen, wenn diese nicht eingetragene Marke bzw. dieses Zeichen kumulativ vier Voraussetzungen erfüllt: Die Marke bzw. das Zeichen muss im geschäftlichen Verkehr benutzt werden; sie/es muss von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung sein; das Marken- bzw. Kennzeichenrecht muss nach dem Recht des Mitgliedstaats erworben worden sein, in dem die Marke bzw. das Zeichen vor dem Tag der Anmeldung der Unionsmarke benutzt wurde; schließlich muss die Marke bzw. das Zeichen dem Inhaber die Befugnis verleihen, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen. Diese Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen, so dass, wenn eine nicht eingetragene Marke oder ein Zeichen eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, einem Widerspruch, der auf eine nicht eingetragene Marke oder andere im geschäftlichen Verkehr benutzte Zeichen im Sinne von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung 2017/1001 gestützt wird, der Erfolg versagt bleibt (vgl. Urteil vom 24. Oktober 2018, Bacardi/EUIPO – Palírna U zeleného stromu [42 BELOW], T‑435/12, EU:T:2018:715, Rn. 43 und die dort angeführte Rechtsprechung).
52      Die ersten beiden Voraussetzungen, d. h. diejenigen der Benutzung (im geschäftlichen Verkehr) und der – mehr als lediglich örtlichen – Bedeutung des Zeichens bzw. der geltend gemachten Marke, ergeben sich bereits aus dem Wortlaut von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung 2017/1001 und sind daher im Licht des Unionsrechts auszulegen. So stellt diese Verordnung einheitliche Maßstäbe für die Benutzung der Zeichen und ihre Bedeutung auf, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die dem durch diese Verordnung aufgestellten System zugrunde liegen (vgl. Urteil vom 24. Oktober 2018, 42 BELOW, T‑435/12, EU:T:2018:715, Rn. 44 und die dort angeführte Rechtsprechung).
53      Demgegenüber ergibt sich aus der Wendung „wenn und soweit nach dem für den Schutz des Kennzeichens maßgeblichen Recht des Mitgliedstaats“, dass die beiden weiteren, in Art. 8 Abs. 4 Buchst. a und b der Verordnung 2017/1001 genannten Voraussetzungen im Unterschied zu den vorangehenden gemäß dieser Verordnung nach Kriterien zu beurteilen sind, die das Recht festlegt, dem das geltend gemachte Kennzeichen unterliegt. Dieser Verweis auf das Recht, dem das geltend gemachte Kennzeichen unterliegt, ist deshalb gerechtfertigt, weil die Verordnung 2017/1001 für außerhalb des Systems der Unionsmarke stehende Zeichen die Möglichkeit einräumt, sie gegen eine Unionsmarke anzuführen. Somit lässt sich nur anhand des Rechts, dem das geltend gemachte Zeichen unterliegt, feststellen, ob dieses älter als die Unionsmarke ist und ob es ein Verbot der Benutzung einer jüngeren Marke rechtfertigen kann (vgl. Urteil vom 24. Oktober 2018, 42 BELOW, T‑435/12, EU:T:2018:715, Rn. 45 und die dort angeführte Rechtsprechung).
54      Im vorliegenden Fall ist zunächst unstreitig, dass die geschäftliche Bezeichnung der Streithelferin ein „sonstige[s] im geschäftlichen Verkehr benutzte[s] Kennzeichenrecht von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung“ im Sinne von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung 2017/1001 darstellt. Weiterhin handelt es sich unstreitig um ein älteres Recht im Sinne von Art. 8 Abs. 4 Buchst. a der Verordnung 2017/1001, da es von der Streithelferin vor dem Zeitpunkt der Markenanmeldung erworben wurde (§ 6 Abs. 1 und 3 MarkenG). Schließlich steht außer Streit, dass die geschäftliche Bezeichnung der Streithelferin in den Anwendungsbereich von § 15 MarkenG fällt, der dem Inhaber einer solchen geschäftlichen Bezeichnung die Befugnis verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen. In gleicher Weise handelt es sich zweifellos um eine bekannte geschäftliche Bezeichnung im Sinne von § 15 Abs. 3 MarkenG.
55      Hingegen ist die Klägerin der Ansicht, die Beschwerdekammer habe insoweit fehlerhaft gehandelt, als sie bei der Prüfung, ob die Voraussetzungen von Art. 8 Abs. 4 Buchst. a und b der Verordnung 2017/1001 erfüllt seien, entgegen ihrer Verpflichtung die für den vorliegenden Fall einschlägigen Bestimmungen des deutschen Rechts nicht umfassend geprüft habe. Die Beschwerdekammer habe entgegen der deutschen Rechtslage eine Zeichenähnlichkeit angenommen und auf dieser Grundlage das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr bejaht, wobei sie ausschließlich auf markenrechtliche Grundsätze abgestellt habe, ohne die Besonderheiten der geschäftlichen Bezeichnung der Streithelferin zu berücksichtigen. Die Beschwerdekammer habe zudem in Rn. 32 der angefochtenen Entscheidung auf die Begründung in den Entscheidungen der Pilotverfahren verwiesen, ohne das Tatbestandsmerkmal „unbefugt“ in § 15 Abs. 2 MarkenG zu berücksichtigen. Dieses Tatbestandsmerkmal stehe neben den Tatbestandsmerkmalen zur Feststellung einer Verwechslungsgefahr und umfasse die tatsächlichen Umstände, aus denen sich im konkreten Fall eine Berechtigung des Inhabers des jüngeren Zeichens ergebe, dieses trotz Vorliegens einer Verwechslungsgefahr benutzen zu dürfen. Die Beschwerdekammer habe insbesondere nicht berücksichtigt, dass die Abgrenzungsvereinbarung trotz festgestellter Verwechslungsgefahr dem Recht der Streithelferin entgegenstehe, der Klägerin die Benutzung der angemeldeten Marke zu untersagen. Das Gleiche gelte für zwei weitere geltend gemachte Gesichtspunkte, nämlich das widersprüchliche Verhalten der Streithelferin und das Recht der Gleichnamigen. Diese drei Gesichtspunkte hätten im Rahmen der Prüfung des Tatbestandsmerkmals „unbefugt“ in § 15 Abs. 2 MarkenG unter Einbeziehung der von der Klägerin vorgebrachten neuen Tatsachen einer umfangreichen Benutzung eigener Namensmarken durch die Streithelferin berücksichtigt werden müssen.
56      Die Klägerin beruft sich insbesondere erstens darauf, dass die Beschwerdekammer gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung 2017/1001 in Verbindung mit § 15 Abs. 2 MarkenG verstoßen habe, indem sie eine Ähnlichkeit der Zeichen festgestellt und sich insoweit auf die Übereinstimmung der Zeichen in dem Begriff „Peek“ gestützt habe, ohne den Umstand zu berücksichtigen, dass das Zeichen „Peek & Cloppenburg“ der individuelle Name und das gesetzliche Unterscheidungsmerkmal der Streithelferin sei. Die Beschwerdekammer habe verkannt, dass der Name „Peek“ nur ein unselbständiger Teil des Namens „Peek & Cloppenburg“ sei. Das Publikum schließe nicht allein deshalb auf Unternehmensverbindungen, weil ein solcher Name ein unselbständiger Teil eines anderen Namens sei, da es wisse, dass Personennamen mehrfach vorkämen. Folglich komme dem Bestandteil „Peek“ im unteilbaren Namen der Streithelferin keine Bedeutung zu, mit der sich eine Verwechslungsgefahr begründen lasse, was die Klägerin mit der Vorlage des Urteils des Bundesgerichtshofs vom 2. Juli 1998 (I ZR 273/95) (Dribeck’s Light) (im Folgenden: Urteil Dribeck’s Light) nachgewiesen habe. Aus dem Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf ließen sich hingegen insoweit keinerlei Schlussfolgerungen ziehen, da es das Urteil Dribeck’s Light übersehen habe und zu Unrecht vom Grundsatz einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Bestandteils „Peek“ in der geschäftlichen Bezeichnung der Streithelferin ausgegangen sei, obwohl diese das ältere Zeichen sei und der Gerichtshof eine selbständig kennzeichnende Stellung eines Bestandteils nur beim jüngeren Zeichen berücksichtige. Weiterhin könne die angefochtene Entscheidung wegen der Wesensverschiedenheit der Namen „Peek & Cloppenburg“ und „Peek“ auch nicht mit einer Bezugnahme auf den Schlagwortschutz im deutschen Unternehmenskennzeichenrecht begründet werden. In jedem Fall habe die Beschwerdekammer nicht geprüft, ob die Voraussetzungen für den Schutz eines Bestandteils einer geschäftlichen Bezeichnung vorliegen.
57      Zweitens habe die Beschwerdekammer gegen Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 verstoßen, indem sie die Abgrenzungsvereinbarung im Rahmen der Anwendung von § 15 Abs. 2 MarkenG nicht berücksichtigt habe. Die Benutzung und die Eintragung der angemeldeten Marke seien nicht „unbefugt“ im Sinne dieser Bestimmung, da eine Vereinbarung existiere, die ihr das Recht zur Benutzung dieser Marke in ihrem räumlichen Teilgebiet einräume.
58      Zunächst zeige der Verweis in Art. 8 Abs. 4 der Verordnung 2017/1001 auf das nationale Recht, dass die Prüfung umfassend sein müsse und Einwendungen einschließe, die nach nationalem Recht das Recht ausschlössen, die Benutzung der jüngeren Marke zu untersagen, und den Verletzungstatbestand einengten.
59      Selbst wenn jedoch Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 so auszulegen sein sollte, dass ein „abstraktes“ Untersagungsrecht der Streithelferin genüge, d. h. die vertraglichen Vereinbarungen der Parteien nicht berücksichtigt werden müssten, sondern vor den nationalen Gerichten gegenüber dem Vertragspartner durchzusetzen seien, hätte die angefochtene Entscheidung gleichwohl gegen diese Bestimmung verstoßen, da die Anwendung von Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 nicht zu einem Rechtsmissbrauch führen dürfe, was vorliegend jedoch aus den drei oben in Rn. 55 genannten Gründen der Fall sei.
60      Des Weiteren müsse die Beschwerdekammer die Vereinbarung nach deutschem Recht auslegen. In diesem Zusammenhang rügt die Klägerin, dass sich die Beschwerdekammer nicht mit ihrem ausführlichen Vortrag neuer Tatsachen zur Auslegung der Vereinbarung auseinandergesetzt habe, was nach deutschem Recht auch die Heranziehung des nachträglichen Verhaltens der Parteien erfordere. Dazu gehöre die umfangreiche Benutzung eigener Namensmarken durch die Streithelferin, insbesondere der Marke „PUC“, die 1981 als nationale Marke und 1996 als Unionsmarke angemeldet worden sei, was zeige, dass sie aus ihrer geschäftlichen Bezeichnung gebildete Marken nicht von der Abgrenzungsvereinbarung habe ausschließen wollen. Wenn es der Streithelferin darauf angekommen wäre, dass die vielen, beim Abschluss der Abgrenzungsvereinbarung bereits bestehenden, ebenfalls aus der geschäftlichen Bezeichnung gebildeten Marken der Klägerin unzulässig seien und die Klägerin auch keine Unionsmarken anmelden dürfe, hätte dieser Punkt von ihr schriftlich in dieser Vereinbarung festgehalten werden müssen.
61      Schließlich habe die Beschwerdekammer nicht berücksichtigt, dass nach Rn. 27 des Urteils des Bundesgerichtshofs vom 12. Juli 2016 (KZR 69/14) zum Inhalt der Abgrenzungsvereinbarung in Bezug auf überregionale Werbemaßnahmen diese Vereinbarung auf die Vermeidung von „Irreführungen und kennzeichenrechtlichen Auseinandersetzungen“ abziele. Im Gegensatz zur Auffassung der Beschwerdekammer könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Abgrenzungsvereinbarung auch auf Unionsmarken erstrecke, da zum Zeitpunkt der Vereinbarung die Diskussion über die zukünftige Unionsmarke in Deutschland besonders lebhaft geführt worden sei.
62      Drittens habe die Beschwerdekammer im Rahmen des Tatbestandsmerkmals „unbefugt“ in § 15 Abs. 2 MarkenG nicht berücksichtigt, dass sich die Streithelferin unter dem Gesichtspunkt des venire contra factum proprium sittenwidrig verhalte. Aus der Handhabung der Abgrenzungsvereinbarung folge, dass der Widerspruch der Streithelferin gegen die Eintragung der angemeldeten Marke einen Rechtsmissbrauch darstelle, da auch die Streithelferin am 29. April 1996 nach Abschluss dieser Vereinbarung eine Marke „PUC“ als Unionsmarke angemeldet habe. Folglich versuche die Streithelferin mit dem vorliegenden Verfahren, ihr die Ausübung eines Rechts zu verbieten, das sie selbst gerne für sich in Anspruch nehme, was unter dem Gesichtspunkt des venire contra factum proprium sittenwidrig sei.
63      Viertens habe die Beschwerdekammer gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung 2017/1001 verstoßen, da sie im Rahmen des Tatbestandsmerkmals „unbefugt“ in § 15 Abs. 2 MarkenG nicht berücksichtigt habe, dass die Benutzung der angemeldeten Marke nach dem Recht der Gleichnamigen gestattet sei. Die Situation hätte aufgrund neuer Tatsachen, nämlich der Anmeldung ihrer eigenen Unionsmarke PUC durch die Streithelferin am 29. April 1996, neu bewertet werden müssen.
64      Das EUIPO und die Streithelferin treten diesem Vorbringen entgegen.
65      Nach Ansicht der Klägerin hat die Beschwerdekammer Art. 8 Abs. 4 der Verordnung 2017/1001 in Verbindung mit § 15 Abs. 2 MarkenG falsch ausgelegt, da sie die Tatbestandsvoraussetzungen des deutschen Rechts nur unvollständig berücksichtigt habe.
66      Hierzu ist als Erstes der Hinweis angezeigt, dass zur Verteilung der Rollen zwischen demjenigen, der die Nichtigerklärung beantragt, den zuständigen Stellen des EUIPO und dem Gericht bereits entschieden worden ist, dass es nach Regel 37 der Verordnung Nr. 2868/95 (jetzt Art. 16 der Delegierten Verordnung 2018/625) Sache des Antragstellers war, Angaben vorzubringen, die bewiesen, dass er nach den anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften zur Geltendmachung eines im nationalen Rechtsrahmen geschützten älteren Rechts befugt war. Nach dieser Regel obliegt es dem Antragsteller nicht nur, vor dem EUIPO die Angaben vorzubringen, die beweisen, dass er die nach den nationalen Rechtsvorschriften, deren Anwendung er begehrt, erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, um die Benutzung einer Unionsmarke aufgrund eines älteren Rechts untersagen lassen zu können, sondern auch, die Angaben vorzubringen, aus denen sich der Inhalt dieser Rechtsvorschriften ergibt (vgl. Urteil vom 24. Oktober 2018, 42 BELOW, T‑435/12, EU:T:2018:715, Rn. 78 und die dort angeführte Rechtsprechung).
67      Was als Zweites insbesondere die Verpflichtungen des EUIPO anbelangt, so hat der Gerichtshof festgestellt, dass dann, wenn ein Antrag auf Nichtigerklärung einer Unionsmarke auf ein durch eine nationale Rechtsvorschrift geschütztes älteres Recht gestützt wird, es zunächst Sache der zuständigen Stellen des EUIPO ist, die Aussagekraft und die Tragweite der vom Antragsteller vorgebrachten Angaben zu beurteilen, mit denen der Inhalt der nationalen Rechtsvorschrift dargetan werden soll. Da zudem die Entscheidungen der zuständigen Stellen des EUIPO bewirken können, dass dem Markeninhaber ein ihm gewährtes Recht entzogen wird, setzt die Tragweite einer solchen Entscheidung zwangsläufig voraus, dass die Stelle, die sie erlässt, nicht auf die Rolle beschränkt ist, das nationale Recht, wie es von demjenigen, der die Nichtigerklärung beantragt, dargestellt wird, lediglich zu bestätigen (vgl. Urteil vom 24. Oktober 2018, 42 BELOW, T‑435/12, EU:T:2018:715, Rn. 79 und die dort angeführte Rechtsprechung).
68      Als Drittes ist nach Art. 72 Abs. 1 und 2 der Verordnung 2017/1001 das Gericht dafür zuständig, die vom EUIPO vorgenommene Beurteilung der vom Antragsteller vorgebrachten Angaben, mit denen der Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften, deren Schutz er geltend macht, dargetan werden soll, einer vollen Rechtmäßigkeitsprüfung zu unterziehen (vgl. Urteil vom 24. Oktober 2018, 42 BELOW, T‑435/12, EU:T:2018:715, Rn. 80 und die dort angeführte Rechtsprechung).
69      Da außerdem die Anwendung des nationalen Rechts im fraglichen verfahrensrechtlichen Kontext bewirken kann, dass dem Inhaber einer Unionsmarke sein Recht entzogen wird, ist es zwingend erforderlich, dass das Gericht trotz einer etwaigen Lückenhaftigkeit der zum Beweis des anwendbaren nationalen Rechts vorgelegten Dokumente eine effektive Kontrolle tatsächlich durchführen kann. Dafür muss das Gericht demnach über die vorgelegten Dokumente hinaus den Inhalt, die Tatbestandsvoraussetzungen und die Tragweite der vom Antragsteller des Nichtigkeitsverfahrens geltend gemachten Rechtsvorschriften prüfen dürfen. Daher muss die vom Gericht durchgeführte gerichtliche Kontrolle den Anforderungen des Grundsatzes des effektiven gerichtlichen Rechtsschutzes entsprechen (vgl. Urteil vom 24. Oktober 2018, 42 BELOW, T‑435/12, EU:T:2018:715, Rn. 81 und die dort angeführte Rechtsprechung).
70      Die Kontrolle durch das EUIPO und das Gericht hat unter Berücksichtigung des Erfordernisses zu erfolgen, wonach die praktische Wirksamkeit der Verordnung 2017/1001 sicherzustellen ist, die in der Gewährleistung des Schutzes der Unionsmarke liegt (vgl. Urteil vom 24. Oktober 2018, 42 BELOW, T‑435/12, EU:T:2018:715, Rn. 82 und die dort angeführte Rechtsprechung).
71      Was die Widersprüche betrifft, die auf ein aus einer nationalen Regelung hergeleitetes älteres Recht gestützt werden, so können ähnliche Erwägungen, wie sie oben in den Rn. 66 bis 70 dargelegt worden sind, zur Beweislast und zur Verteilung der Rollen zwischen den Verfahrensbeteiligten, den zuständigen Stellen des EUIPO und dem Gericht angestellt werden (Urteil vom 24. Oktober 2018, 42 BELOW, T‑435/12, EU:T:2018:715, Rn. 83).
72      Hierzu ist klarzustellen, dass sich zu den geltend gemachten älteren Rechten aus der Rechtsprechung ergibt, dass insbesondere die für den Widerspruch geltend gemachte innerstaatliche Regelung und die in dem betreffenden Mitgliedstaat ergangenen Gerichtsentscheidungen zu berücksichtigen sind und dass auf dieser Grundlage der Widersprechende belegen muss, dass das in Rede stehende Kennzeichen in den Anwendungsbereich des geltend gemachten Rechts des Mitgliedstaats fällt und es erlaubt, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen (Urteil vom 29. März 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, Rn. 190).
73      Das EUIPO hat außerdem zu prüfen, ob in einem Widerspruchsverfahren die Voraussetzungen für das Vorliegen eines geltend gemachten Eintragungshindernisses erfüllt sind. In diesem Rahmen muss es die angeführten Tatsachen und die Beweiskraft der von den Beteiligten vorgelegten Beweisstücke würdigen. Das EUIPO kann veranlasst sein, insbesondere das nationale Recht des Mitgliedstaats zu berücksichtigen, in dem das ältere Zeichen geschützt ist, auf das der Widerspruch gestützt wird. In diesem Fall muss es sich von Amts wegen mit den ihm hierzu zweckdienlich erscheinenden Mitteln über das nationale Recht des betreffenden Mitgliedstaats informieren, soweit entsprechende Kenntnisse für die Beurteilung der Tatbestandsvoraussetzungen des fraglichen Eintragungshindernisses und vor allem für die Würdigung der vorgetragenen Tatsachen oder der Beweiskraft der vorgelegten Unterlagen erforderlich sind (vgl. Urteil vom 24. Oktober 2018, 42 BELOW, T‑435/12, EU:T:2018:715, Rn. 85 und die dort angeführte Rechtsprechung).
74      Bei der Frage, ob ein gemäß Art. 8 Abs. 4 der Verordnung 2017/1001 anwendbares nationales Recht besteht, handelt es sich im Übrigen um eine Tatsachenfrage. Es obliegt somit der Partei, die sich auf das Bestehen eines Rechts beruft, das die Voraussetzungen gemäß Art. 8 Abs. 4 dieser Verordnung erfülle, vor dem EUIPO nicht nur zu beweisen, dass sich dieses Recht aus den nationalen Rechtsvorschriften ergibt, sondern auch die Tragweite dieser Rechtsvorschriften selbst (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 7. Mai 2013, macros consult/HABM – MIP Metro [makro], T‑579/10, EU:T:2013:232, Rn. 62).
75      Im vorliegenden Fall ist daher zu prüfen, ob die Beschwerdekammer in Anbetracht dessen, was die Parteien dem Gericht vorgelegt haben, die einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften berücksichtigt und anhand dieser Vorschriften die Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung 2017/1001 ordnungsgemäß geprüft hat.
–       Zum Vergleich der Zeichen und zur Verwechslungsgefahr
76      Einleitend ist festzustellen, dass die von § 15 Abs. 2 MarkenG verlangten Voraussetzungen unstreitig teilweise erfüllt sind, soweit die Beschwerdekammer in Rn. 52 der angefochtenen Entscheidung eine Branchenidentität zwischen den angemeldeten Dienstleistungen und der von der geschäftlichen Bezeichnung der Streithelferin erfassten Branche festgestellt hat. Was hingegen den Vergleich der Zeichen und die Verwechslungsgefahr anbelangt, ergibt sich aus der Klageschrift, dass die Klägerin der Beschwerdekammer vorwirft, gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung 2017/1001 in Verbindung mit § 15 Abs. 2 MarkenG verstoßen zu haben, indem sie eine Ähnlichkeit der Zeichen festgestellt und sich insoweit auf die Übereinstimmung der Zeichen in dem Begriff „Peek“ gestützt habe, ohne den Umstand zu berücksichtigen, dass der Name „Peek“ nur ein unselbständiger Teil des Namens „Peek & Cloppenburg“ sei.
77      Hierzu ist als Erstes festzustellen, dass aus den Akten und den Ausführungen der Klägerin nicht hervorgeht, dass die Beschwerdekammer irgendeinen Fehler begangen hätte, als sie in den Rn. 42, 44 bis 46, 55 und 56 der angefochtenen Entscheidung befand, dass die geschäftliche Bezeichnung der Streithelferin „Peek & Cloppenburg“ von den maßgeblichen Verkehrskreisen als eine Kombination der beiden Familiennamen „Peek“ und „Cloppenburg“ wahrgenommen werde und dass diesen beiden Bestandteilen eine selbständig kennzeichnende Stellung zuzusprechen sei.
78      Die Beschwerdekammer hat sich dabei nämlich im Einklang mit der oben in den Rn. 72 und 74 angeführten Rechtsprechung auf eine im betreffenden Mitgliedstaat ergangene gerichtliche Entscheidung gestützt, nämlich das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf, das entgegen der Behauptung der Klägerin, dass der Name „Peek“ nur ein unselbständiger Teil des Namens „Peek & Cloppenburg“ sei, zu der oben dargelegten Feststellung gelangte. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat insbesondere festgestellt, dass die geschäftliche Bezeichnung der Streithelferin „Peek & Cloppenburg“ nicht ein einziger Name sei, sondern aus den beiden Namen „Peek“ und „Cloppenburg“ bestehe und von den maßgeblichen Verkehrskreisen in diesem Sinne wahrgenommen werde.
79      Als Zweites ist darauf hinzuweisen, dass die Klägerin vor der Beschwerdekammer keinen den in den obigen Rn. 72 und 74 genannten Anforderungen genügenden Beweis vorgelegt hat, um die – sodann vom EUIPO in der angefochtenen Entscheidung aufgegriffenen – Feststellungen des Oberlandesgerichts Düsseldorf zu entkräften und ihre Behauptung zu stützen, dass der Name „Peek“ nur ein nicht selbständiger Teil des Namens „Peek & Cloppenburg“ sei.
80      Soweit die Klägerin auf das Urteil Dribeck’s Light abstellt, um das Vorbringen zu stützen, dass „[d]er Verkehr ... in ‚Peek & Cloppenburg‘ und ‚Peek‘ … verschiedene Namen [sieht], was die Verwechslungsgefahr ausschließt“, so ist festzustellen, dass jenes Urteil ein derartiges Vorbringen nicht zu stützen vermag. Der Bundesgerichtshof hat in jenem Urteil festgestellt, dass angesichts der Unterschiede zwischen den Elementen der geschäftlichen Bezeichnungen „Beck“ und „Riebeck“ die maßgeblichen Verkehrskreise zwei verschiedene Namen erkennen würden, ohne sie einem einzigen Unternehmen zuzuordnen. Ferner hat der Bundesgerichtshof ausgeführt, dass der Verkehr nicht annehmen werde, dass Unternehmen, die ihre Firma mit Familiennamen gebildet hätten, aufgrund der Ähnlichkeit der Namen miteinander organisatorisch oder wirtschaftlich verbunden sein könnten.
81      Aus diesen Ausführungen im Urteil Dribeck’s Light kann nicht geschlossen werden, dass das Oberlandesgericht Düsseldorf zu Unrecht angenommen hätte, dass innerhalb der geschäftlichen Bezeichnung der Streithelferin „Peek & Cloppenburg“ die beiden durch das Schriftzeichen „&“ verbundenen Familiennamen „Peek“ und „Cloppenburg“ von den maßgeblichen Verkehrskreisen als solche wahrgenommen würden. Die Streithelferin hat zu Recht darauf hingewiesen, dass sich das Urteil Dribeck’s Light vom Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf und von der vorliegenden Rechtssache insofern unterscheidet, als es zwei Zeichen betrifft, die jeweils aus einem einzigen Begriff bestehen, nämlich die Zeichen Beck und Riebeck, und sich nicht auf eine Situation bezieht, die mit der vorliegenden Rechtssache vergleichbar wäre, wie etwa einen Vergleich der Zeichen Beck und Rie & Beck. Außerdem betrifft das Urteil Dribeck’s Light zwei Namen („Beck“ und „Riebeck“), die zwar ähnlich sind, aber doch unterschiedlich genug, um den Bundesgerichtshof zu der Feststellung gelangen zu lassen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise sie nicht einem einzigen Unternehmen zuordnen werden. Dieser Sachverhalt kann nicht auf die vorliegende Rechtssache übertragen werden, in der es um zwei nicht nur ähnliche, sondern identische Familiennamen geht, nämlich „Peek“ und „Peek“, worauf in einem Fall, verbunden durch das Schriftzeichen „&“, ein weiterer Familienname, „Cloppenburg“, folgt, der von den maßgeblichen Verkehrskreisen als solcher erkannt wird.
82      Des Weiteren macht die Klägerin geltend, der Gerichtshof berücksichtige eine selbständig kennzeichnende Stellung eines Elements nur bei dem jüngeren Zeichen, womit sie die Beurteilung des Oberlandesgerichts Düsseldorf in Frage stellt, wonach, gestützt auf das Urteil vom 6. Oktober 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594‚ Rn. 29 und 30), sowie auf die nationale Rechtsprechung (Urteile des Bundesgerichtshofs vom 14. Mai 2009 [I ZR 231/06] [airdsl], Rn. 23, vom 22. September 2005 [I ZB 40/03] [coccodrillo], Rn. 17, und vom 19. November 2009 [I ZR 142/07] [Mixi], Rn. 31), dem Element „Peek“ eine selbständig kennzeichnende Stellung in der geschäftlichen Bezeichnung der Streithelferin zuzuerkennen ist. Hierzu ist festzustellen, dass dem Urteil vom 6. Oktober 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), nicht zu entnehmen ist, dass die Feststellung einer selbständig kennzeichnenden Stellung auf das jüngere Zeichen beschränkt wäre. Zudem hat die Streithelferin zu Recht hervorgehoben, dass das Gericht eine Entscheidung des EUIPO bestätigt hat, in der dieses eine selbständig kennzeichnende Stellung eines Elements der älteren Marke festgestellt hatte (Urteil vom 20. Februar 2013, Caventa/HABM – Anson’s Herrenhaus [BERG], T‑224/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:81, Rn. 60). Die Klägerin hat keine anderen Besonderheiten der geschäftlichen Bezeichnung der Streithelferin dargetan, die es der Beschwerdekammer erlaubt hätten, von den markenrechtlichen Grundsätzen abzuweichen. Im Übrigen ist, soweit die Klägerin geltend macht, die angefochtene Entscheidung sei auch nicht durch Heranziehung der Grundsätze des Schlagwortschutzes begründbar, darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdekammer, wie die Klägerin selbst ausführt, diese Grundsätze nicht angewandt, sondern sich auf das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf gestützt hat, das eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG zwischen der deutschen Marke „Peek“ und der geschäftlichen Bezeichnung der Streithelferin festgestellt hat.
83      Nach alledem ergibt sich aus den Akten und den Ausführungen der Klägerin nicht, dass die Beschwerdekammer irgendeinen Fehler begangen hätte, als sie sich auf das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf stützte, um zu der Schlussfolgerung zu gelangen, dass eine Ähnlichkeit zwischen der geschäftlichen Bezeichnung der Streithelferin und der angemeldeten Marke sowie eine Branchenidentität bestehe, so dass – wie auch vom Oberlandesgericht Düsseldorf in seinem Urteil festgestellt – eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG bestehe.
–       Zur Abgrenzungsvereinbarung
84      Soweit die Klägerin geltend macht, die Beschwerdekammer habe gegen Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 verstoßen, indem sie bei der Anwendung von § 15 Abs. 2 MarkenG – zu der die tatsächlichen Umstände gehörten, aus denen sich ein Anspruch auf Eintragung der angemeldeten Marke trotz Vorliegens einer Verwechslungsgefahr ergebe – die Abgrenzungsvereinbarung außer Acht gelassen habe, ist daran zu erinnern, dass die Beschwerdekammer nach dem Hinweis, dass eine vertragliche Vereinbarung das EUIPO grundsätzlich nicht binde, sondern gegebenenfalls vor dem zuständigen Gericht gegenüber dem Vertragspartner durchgesetzt werden müsse, die Auffassung vertreten hat, die Klägerin habe nicht nachgewiesen, dass die Abgrenzungsvereinbarung ihr ein Recht auf Benutzung und Eintragung von Unionsmarken verleihe. Hierzu hat sie zum einen angemerkt, dass sich derartige Rechte nicht aus dem Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf ergäben, und zum anderen, dass – auch unter der Annahme, die Abgrenzungsvereinbarung schlösse die Eintragung von Marken ein – nicht nachgewiesen sei, dass sie sich auch auf Unionsmarken erstrecke.
85      Zunächst ergibt sich zum Ausmaß der vom EUIPO durchzuführenden Prüfung aus der oben in Rn. 53 angeführten Rechtsprechung, dass der Verweis in Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 auf das Recht, dem das geltend gemachte Kennzeichen unterliegt, alle Kriterien einschließt, nach denen gemäß diesem Recht bestimmt wird, ob „dieses Kennzeichen seinem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen“. Ferner ist zu präzisieren, dass die Feststellung, ob das fragliche Zeichen es erlauben würde, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen, im Hinblick auf die angemeldete Marke vorzunehmen ist (Urteil vom 18. April 2013, Peek & Cloppenburg, T‑506/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:197, Rn. 35).
86      Im vorliegenden Fall gehört der Begriff „unbefugt“ in § 15 Abs. 2 MarkenG ebenso wie die übrigen in § 15 genannten Voraussetzungen zu den materiellen Kriterien, die bestimmen, ob ein Recht im Sinne von Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 besteht, die Benutzung der angemeldeten Marke zu untersagen.
87      Diese Feststellung wird entgegen dem Vorbringen des EUIPO nicht durch Rn. 48 des im Rahmen der Pilotverfahren ergangenen Urteils vom 10. Juli 2014, Peek & Cloppenburg/HABM (C‑325/13 P und C‑326/13 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2014:2059), in Frage gestellt, mit dem der Gerichtshof seine Rechtsprechung bestätigt hat, dass vom Widersprechenden nicht der Nachweis verlangt werden kann, dass er sein Recht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen, ausgeübt hat, dass er also tatsächlich ein Verbot einer solchen Benutzung erwirken konnte. Das EUIPO führt insoweit nicht näher aus, inwiefern dieses Urteil ein Hindernis für die Berücksichtigung der oben genannten Kriterien von § 15 MarkenG darstellen soll. Jedenfalls führt eine Prüfung dieser Kriterien zum Zweck der Feststellung, ob ein Recht besteht, die Benutzung der angemeldeten Marke zu untersagen, nicht dazu, dass vom Widersprechenden der Nachweis verlangt würde, dass die Beachtung dieses Rechts von einem nationalen Gericht verfügt wurde.
88      Daher muss im vorliegenden Fall die Prüfung nach nationalem Recht – entgegen der Annahme der Beschwerdekammer in Rn. 21 der angefochtenen Entscheidung – erschöpfend sein und auch Einwendungen einschließen, die ein Recht, die Benutzung der jüngeren Marke zu untersagen, nach nationalem Recht ausschließen können, darunter auch die Frage, ob die Benutzung der angemeldeten Marke nicht „unbefugt“ im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG erfolgt, da sich ein solches Recht aus der Abgrenzungsvereinbarung ergibt.
89      Insoweit hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung zwei Dokumente vorgelegt, nämlich erstens ein Urteil des Bundesgerichtshofs vom 11. Mai 2000 (I ZR 193/97) und zweitens einen Auszug aus einem Kommentar zu § 12 MarkenG nebst auszugsweiser Wiedergabe der §§ 5, 12, 15 und 42 MarkenG. Diese Dokumente sollen der Klägerin zufolge belegen, dass das Recht aus § 15 MarkenG den deliktischen Tatbeständen nachgebildet ist und das Kriterium der „unbefugten“, d. h. ohne die Zustimmung des Inhabers des älteren Zeichens, erfolgenden Benutzung gleichermaßen wie die übrigen in § 15 genannten Voraussetzungen zu den Tatbestandsmerkmalen zählt, von denen abhängt, ob ein Recht auf Untersagung der Benutzung der angemeldeten Marke im Sinne von Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 besteht.
90      Ohne dass entschieden werden müsste, ob diese Beweismittel zulässig sind, ist festzustellen, dass sie angesichts der obigen Erwägungen in den Rn. 85 bis 88 für den Ausgang des Rechtsstreits nicht ausschlaggebend sind (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 21. März 2012, Volkswagen/HABM – Suzuki Motor [SWIFT GTi], T‑63/09, nicht veröffentlicht, EU:T:2012:137, Rn. 82). Denn unabhängig von der Berücksichtigung dieser Beweismittel bestätigen die vorstehenden Erwägungen, dass, wie die Klägerin nachzuweisen versucht, die Prüfung nach nationalem Recht – entgegen der Annahme der Beschwerdekammer in Rn. 21 der angefochtenen Entscheidung – erschöpfend sein und auch Einwendungen einschließen muss, die ein Recht, die Benutzung der jüngeren Marke zu untersagen, nach nationalem Recht ausschließen können, darunter auch die Frage, ob die Benutzung der angemeldeten Marke nicht „unbefugt“ im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG erfolgt, da sich ein solches Recht aus der Abgrenzungsvereinbarung ergibt.
91      Die Fehleinschätzung der Beschwerdekammer hinsichtlich des Umfangs ihrer Prüfung darf allerdings nur dann zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung führen, wenn sich ihr im Übrigen bezüglich dessen, was aus dieser Vereinbarung folgt, keine Gesichtspunkte entnehmen lassen, auf die sich die Entscheidung rechtlich hinreichend stützen lässt.
92      Hierzu ist erstens festzustellen, dass die Beschwerdekammer, anders als die Klägerin in Rn. 15 der Klageschrift geltend macht, deren Vorbringen zu einem angeblichen sich aus der Abgrenzungsvereinbarung ergebenden Recht auf Eintragung der angemeldeten Marke berücksichtigt hat. Die Beschwerdekammer hat nämlich in den Rn. 20 bis 29 der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, dass die Klägerin nicht nachgewiesen habe, dass ihr die Abgrenzungsvereinbarung ein solches Recht verleihe, da sich solche Ansprüche nicht aus dem Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf ergäben und selbst unter der Annahme, dass die Abgrenzungsvereinbarung auch die Eintragung von Marken umfasse, nicht nachgewiesen sei, dass diese auch Unionsmarken einschließe.
93      Die Klägerin rügt weiterhin, die Beschwerdekammer habe es unterlassen, die Abgrenzungsvereinbarung unter Berücksichtigung ihres ausführlichen Vortrags nach deutschem Recht auszulegen.
94      Was als Erstes die Beweislast für das ältere Recht und die Reichweite eines solchen Rechts betrifft, ist darauf hinzuweisen, dass sie bei der Klägerin lag, da sie sich auf die zwischen den Parteien geschlossene Abgrenzungsvereinbarung beruft, um der Streithelferin die Möglichkeit abzusprechen, sich auf der Grundlage von § 15 Abs. 2 MarkenG gegen die Eintragung der angemeldeten Marke zu wehren (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 24. Oktober 2018, 42 BELOW, T‑435/12, EU:T:2018:715, Rn. 92 und 114).
95      Was als Zweites die Tragweite der von der Klägerin für ihr Bestreiten ins Feld geführten neuen Tatsachen angeht, so ist festzustellen, dass für deren Prüfung durch das EUIPO ähnliche Erwägungen, wie sie oben in den Rn. 72 und 74 dargelegt worden sind, zur Beweislast, den Beweismitteln und dem Beweismaß angestellt werden können (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 24. Oktober 2018, 42 BELOW, T‑435/12, EU:T:2018:715, Rn. 83). Die Erwägung der Beschwerdekammer, die Klägerin habe nicht nachgewiesen, dass ihr die Abgrenzungsvereinbarung ein Recht zur Eintragung von Unionsmarken verleihe, ist allerdings frei von Fehlern.
96      Zunächst einmal behauptet die Klägerin selbst nicht, dass sich das Recht auf Eintragung von Unionsmarken unmittelbar aus den vor der Beschwerdekammer vorgetragenen Tatsachen ergebe. Ihrer Ansicht nach hätte es der Beschwerdekammer oblegen, die Abgrenzungsvereinbarung nach deutschem Recht auszulegen und den von ihr vorgetragenen Sachverhalt bei ihrer Beurteilung zu berücksichtigen. Die Beschwerdekammer hätte hierdurch zu dem Ergebnis kommen müssen, dass die Abgrenzungsvereinbarung der Klägerin ein Recht auf Eintragung von Unionsmarken verleihe.
97      In Anwendung der oben in den Rn. 72 und 74 angeführten Rechtsprechung ist es allerdings nicht Sache der Beschwerdekammer, eigenständig deutsches Recht anzuwenden, um die Abgrenzungsvereinbarung unter Berücksichtigung des späteren Verhaltens der Parteien dieser Vereinbarung, wie der Benutzung eigener Namensmarken durch die Streithelferin, auszulegen. Es obliegt nämlich der Klägerin, gegebenenfalls unter Stützung ihrer Darlegung durch die Bezugnahme auf in dem betreffenden Mitgliedstaat ergangene gerichtliche Entscheidungen, den Nachweis zu erbringen, dass sich eine solche Auslegung in Ansehung des deutschen Rechts aufdrängt und dass ihr als Ergebnis dieser Auslegung ein Recht auf Eintragung von Unionsmarken zusteht.
98      Sodann ist festzustellen, dass das EUIPO zu Recht in Rn. 23 der angefochtenen Entscheidung hervorgehoben hat, dass sich „[a]us der Formulierung [des Urteils des Oberlandesgerichts Düsseldorf] … kein Anspruch auf Eintragung von Marken [ergibt]“. Diesem Urteil lässt sich vielmehr entnehmen, dass der Klägerin aus der Abgrenzungsvereinbarung keinerlei Recht zur Eintragung von Marken zusteht (Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf, Ziff. II.5). Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat sich in Ansehung der geltenden Auslegungsgrundsätze des deutschen Rechts in dem rechtskräftig gewordenen Urteil mit dieser Frage beschäftigt und ausdrücklich festgestellt, dass sich aus der Abgrenzungsvereinbarung gerade nicht ergebe, dass der Klägerin eine Anmeldung von Marken gestattet worden wäre. Ferner ist auch der Umstand, dass die Klägerin vor dem Landgericht Düsseldorf eine Feststellungswiderklage erhoben hat, mit der sie die Feststellungen des Oberlandesgerichts Düsseldorf in dessen rechtskräftigem Urteil vom 7. Juli 2015 in Frage stellt und eine vollständige rechtliche Neubewertung des Sachverhalts fordert, nicht zum Nachweis geeignet, dass sich die Klägerin auf Ausnahmen zu dem in § 15 Abs. 2 und 3 MarkenG genannten Recht, die Benutzung der geschäftlichen Bezeichnung der Streithelferin zu untersagen, berufen kann.
99      Schließlich ergibt sich ein Recht der Klägerin auf Eintragung von Unionsmarken auch nicht aus dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 12. Juli 2016 (KZR 69/14). Dieses Urteil, nach dem mit der Abgrenzungsvereinbarung „die Vermeidung von Irreführungen und kennzeichenrechtlichen Auseinandersetzungen an[gestrebt wurde]“, betraf nämlich nicht die Frage, ob die Vereinbarung die Eintragung von Marken zulässt, sondern die, ob sie der Weiterführung überregionaler Werbekampagnen entgegensteht. Die Frage, ob die Abgrenzungsvereinbarung die Eintragung von Marken auf nationaler Ebene zulässt, wurde in dem – nach eigener Auffassung der Klägerin maßgeblichen und vom Bundesgerichtshof bestätigten – Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf behandelt.
100    Zweitens ist, soweit die Klägerin der Feststellung der Beschwerdekammer, sie habe nicht nachgewiesen, dass die Abgrenzungsvereinbarung ihr ein Recht zur Eintragung von Unionsmarken verleihe, mit dem Vortrag entgegentritt, aus der Umsetzung der Abgrenzungsvereinbarung ergebe sich, dass der Widerspruch der Streithelferin gegen die Eintragung der angemeldeten Marke angesichts des Grundsatzes des venire contra factum proprium einen Rechtsmissbrauch darstelle, da die Streithelferin nach Abschluss dieser Vereinbarung auch selbst eine Marke PUC als Unionsmarke angemeldet habe, in Anwendung der oben in den Rn. 72 und 74 angeführten Rechtsprechung festzustellen, dass die Klägerin den Nachweis zu führen hat, dass sich diese Auslegung nach deutschem Recht aufdrängt.
101    Die Klägerin, die – wie oben in Rn. 38 festgestellt – diesen Aspekt lediglich vor der Beschwerdekammer thematisiert hat, hat jedoch weder etwas Wesentliches hierzu vorgetragen noch vor der Beschwerdekammer irgendeinen Beweis angetreten, um ihren Vortrag zu einem unter dem Gesichtspunkt des venire contra factum proprium vorgeblich rechtsmissbräuchlichen Verhalten der Streithelferin zu untermauern.
102    Die Klägerin hat die Ausstrahlungswirkung des deutschen Rechts nämlich nicht im Verhältnis zur Einwendung des Grundsatzes des venire contra factum proprium geltend gemacht und weder vorgetragen noch nachgewiesen, dass sich aus einem Recht, sich auf eine solche Einwendung zu berufen, für sie auch das Recht auf die Anmeldung des streitigen Zeichens als Unionsmarke ableite. Weiterhin wird auch nicht klargestellt, ob ein widersprüchliches Verhalten von Seiten der Streithelferin zur Folge hätte, dass das Kriterium „unbefugt“ in § 15 Abs. 2 MarkenG – diese Bestimmung gibt der Streithelferin das Recht, einer Eintragung des angemeldeten Zeichens als Unionsmarke zu widersprechen – hinfällig würde.
103    Außerdem ist festzustellen, dass die Klägerin vor der Beschwerdekammer keinerlei Beweis beigebracht hat, der den oben in den Rn. 72 und 74 genannten Anforderungen genügte. Soweit die Klägerin in Rn. 28 der Klageschrift auf deren Rn. 13 verweist, die wiederum auf Rn. 93 des Schriftsatzes vom 30. Juni 2016 und auf Rn. 18 des Schriftsatzes vom 12. Januar 2017 verweist, sind diese Verweise zur Untermauerung ihrer Argumentation nämlich ungeeignet. Zunächst ist anzumerken, dass sich Rn. 18 des Schriftsatzes vom 12. Januar 2017 nicht auf ein nach dem Grundsatz des venire contra factum proprium rechtsmissbräuchliches Verhalten der Streithelferin bezieht, sondern Rechtsausführungen der Klägerin zum Recht der Gleichnamigen sowie zu Rechten aus einem älteren Unternehmensnamen enthält, die im Übrigen nicht durch die Vorlage einschlägiger Rechtsprechung gestützt werden. Sodann ist darauf hinzuweisen, dass die Klägerin, obgleich sie in Rn. 93 des Schriftsatzes vom 30. Juni 2016 ihre Rechtsauffassung äußert, nach der der Widerspruch der Streithelferin gegen die Eintragung der angemeldeten Marke unter Berücksichtigung der Gleichgewichtslage der Parteien – gerade auch in Bezug auf wechselseitige Namensmarken – aufgrund ihres Verhaltens widersprüchlich, rechtsmissbräuchlich und damit treuwidrig sei, insoweit keinerlei Beweise beigebracht hat. Die von ihr angeführten Urteile betreffen zum einen eine Ablehnung, die Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs bei Vorliegen eines ernsthaften Interesses der betreffenden Partei (die Partei, die den Unterlassungsanspruch durchsetzen möchte) als rechtsmissbräuchliches Verhalten einzustufen (Bundesgerichtshof, Urteil vom 15. November 1967, Ib ZR 119/66, Ziff. IV. 1. b, Verwaltungsakte, S. 4288), und zum anderen die Möglichkeit, ein Verhalten in Anbetracht von Treuepflichten, die sich aus einer längerfristigen Zusammenarbeit der Parteien ergeben, als rechtsmissbräuchlich einzustufen (Bundesgerichtshof, Urteil vom 21. April 1994, I ZR 22/92, Ziff. II. 3. b, Verwaltungsakte, S. 4291).
104    Drittens ist zur angeblichen Berechtigung der Anmeldung der Klägerin nach dem Recht der Gleichnamigen vorab hervorzuheben, dass die Frage, ob die Eintragung ihrer Firma nach dem Recht der Gleichnamigen gestattet ist, bereits Gegenstand der Pilotverfahren sowie eines weiteren, oben in Rn. 13 angeführten Verfahrens zwischen den Parteien des vorliegenden Rechtsstreits vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf und dem Bundesgerichtshof war, in dem es um die deutschen Marken der Klägerin ging.
105    Zunächst hat das Gericht in den Pilotverfahren, auf die die Beschwerdekammer in Rn. 32 der angefochtenen Entscheidung verwiesen hat, die Ausführungen der Beschwerdekammer bestätigt, die „unter Heranziehung der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu § 23 MarkenG – der im Wesentlichen bestimmt, dass der Inhaber einer geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht hat, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr dessen Namen oder Anschrift zu benutzen, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt – festgestellt [hat], dass die [Unionsmarkenanmeldung] der Klägerin, die die Gleichgewichtslage zwischen den beiden Zeichen auf dem deutschen Markt störe, als Benutzung angesehen werden könne, die gegen die guten Sitten verstoße“ (Urteile vom 18. April 2013, Peek & Cloppenburg, T‑506/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:197, Rn. 29, und vom 18. April 2013, Peek & Cloppenburg, T‑507/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:198, Rn. 29).
106    Weiterhin hat der Bundesgerichtshof in einem Verfahren zwischen den Parteien des vorliegenden Rechtsstreits zu den deutschen Marken der Klägerin, das sich auf drei Marken Peek & Cloppenburg bezog, festgestellt, dass „[d]ie Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen … im Streitfall die beanstandeten Markeneintragungen nicht rechtfertigen [können]“ (Bundesgerichtshof, Urteil vom 14. April 2011, I ZR 41/08, Rn. 39 bzw. Rn. 34 ff.). In dem nach Zurückverweisung durch den Bundesgerichtshof ergangenen Urteil hat das Oberlandesgericht Düsseldorf die Feststellung, dass „[d]ie zwischen den Parteien bestehende kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage, auf die die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen anzuwenden sind, … die [Klägerin] – trotz des Umstands, dass sie seit 1972 über Marken verfügt, deren charakteristischer Bestandteil der Firmenname oder dessen Abkürzung ist – nicht zur Anmeldung weiterer Marken [berechtigt]“, erneut bestätigt (Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf, Ziff. II. 3).
107    Nach Ansicht der Klägerin muss das Recht der Streithelferin, die Benutzung der angemeldeten Marke zu untersagen, hingegen auf Grundlage der neuen Tatsachen neu bewertet werden. Da die Streithelferin am 29. April 1996 ihre eigene Unionsmarke PUC angemeldet habe, hätten beide Parteien an ihren vollständig identischen Firmenbezeichnungen gleichwertige Kennzeichnungsrechte erworben, und die im Gleichnamigenrecht gebotene Abwägung der wechselseitigen Interessen und der gegenseitigen Rücksichtnahme verlange Beschränkungen der Klägerin (der Prioritätsjüngeren) nur dort, wo durch eine Markenanmeldung der Funktionsbereich der geschäftlichen Bezeichnung der Gleichnamigen (der Streithelferin) im Verhältnis zu der Situation verschlechtert werde, die sie (die Streithelferin) faktisch ohnehin hinnehmen müsste.
108    Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass die Klägerin zur Stützung ihres Vortrags, nach dem die Eintragung der Unionsmarke PUC durch die Streithelferin im Jahr 1996 eine Neubewertung der Tatsachen nach dem Recht der Gleichnamigen erfordere, vor der Beschwerdekammer keinerlei Beweis beigebracht hat, der den oben in den Rn. 72 und 74 aufgeführten Anforderungen entspräche.
109    Als Erstes ist nämlich darauf zu verweisen, dass die Klägerin keinerlei Urteile der zuständigen deutschen Gerichte vorgelegt hat, aus denen sich ergäbe, dass beide Parteien gleichwertige Markenrechte für ihre vollständig identischen geschäftlichen Bezeichnungen erworben hätten, und dass ihr die in diesem Zusammenhang durch das Recht der Gleichnamigen geforderte Abwägung der wechselseitigen Interessen und gegenseitigen Rücksichtnahme keine Einschränkungen auferlegte. Wie oben in den Rn. 31 und 32 ausgeführt worden ist, ist der pauschale Verweis der Klägerin auf die von ihr vor dem EUIPO vorgelegten Schriftstücke in Rn. 30 der Klageschrift unzulässig. Soweit die Klägerin in Rn. 13 der Klageschrift auch und speziell auf Rn. 62 ihres Schriftsatzes vor dem EUIPO vom 30. Juni 2016 verweist, ist hervorzuheben, dass diese Randnummer keine Erwägungen zur Stützung ihres oben wiedergegebenen Vortrags enthält, sondern sich auf allgemeine Erwägungen zum Recht der Gleichnamigen beschränkt.
110    Als Zweites ist entgegen dem Vorbringen der Klägerin festzuhalten, dass sie nicht vorschützen kann, die bestehende Gleichgewichtslage werde durch die angemeldete Marke nicht verändert, da der Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom 14. April 2011 (Rn. 53), wie die Streithelferin zu Recht hervorhebt, festgestellt hat, dass jede weitere Anmeldung einer Marke durch einen Gleichnamigen die Gleichgewichtslage störe und eine solche Anmeldung mithin zu unterlassen sei, selbst im Fall von älteren identischen Eintragungen. Ferner hat der Bundesgerichtshof in Rn. 52 des vorgenannten Urteils klargestellt, dass das Oberlandesgericht Düsseldorf zu Unrecht angenommen hatte, dass eine die Koexistenzlage prägende markenrechtliche Position durch weitere Markeneintragungen verfestigt werden dürfe, sofern diese Eintragungen den Maßstäben einer ernsthaften Benutzung im Sinne von § 26 Abs. 3 MarkenG genügten.
111    Nach alledem hat die Beschwerdekammer – ohne dass es nötig wäre, über die Hilfserwägung der angefochtenen Entscheidung zu befinden, dass auch unter der Annahme, dass die Abgrenzungsvereinbarung die Eintragung von Marken einschließe, nicht nachgewiesen sei, dass sie sich auch auf Unionsmarken erstrecke – fehlerfrei festgestellt, dass die Klägerin nicht nachgewiesen hat, dass ihr die Abgrenzungsvereinbarung das Recht zur Eintragung von Unionsmarken verleiht.
112    Folglich sind die ersten drei Klagegründe, die sich auf einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung 2017/1001 in Verbindung mit § 15 Abs. 2 MarkenG stützen, zurückzuweisen.
Zum vierten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 70 der Verordnung 2017/1001 in Verbindung mit Regel 20 Abs. 7 Buchst. c der Verordnung Nr. 2868/95
113    Die Klägerin macht der Sache nach geltend, dass die Beschwerdekammer gegen Art. 70 der Verordnung 2017/1001 in Verbindung mit Regel 20 Abs. 7 Buchst. c der Verordnung Nr. 2868/95 verstoßen habe, indem sie ihren Aussetzungsantrag zurückgewiesen habe.
114    Hierzu hat die Beschwerdekammer erstens in den Rn. 24 und 25 der angefochtenen Entscheidung festgestellt, dass eine weitere Aussetzung nicht gerechtfertigt sei, da die Feststellungswiderklage vor dem Landgericht Düsseldorf nur auf eine Feststellung gerichtet sei und nicht zu dem Ergebnis führen könne, dass die Streithelferin zur Rücknahme ihres Widerspruchs verpflichtet werde.
115    Zweitens hat die Beschwerdekammer ausgeführt, dass sich aus dem Inhalt der Klage keine Auswirkung auf das vorliegende Verfahren ergebe. Hierzu hat sie präzisiert, dass die Klägerin einen Nachweis schuldig geblieben sei, dass die Abgrenzungsvereinbarung ihr das Recht zur Benutzung und Eintragung von Marken verleihe und dass – selbst unter der Annahme, dass sich die Abgrenzungsvereinbarung auch auf die Eintragung von Marken erstrecke – unklar sei, ob sie auch Verkaufsgebiete außerhalb Deutschlands umfasse (Rn. 20 bis 23, 26 und 27 der angefochtenen Entscheidung). Überdies habe die Klägerin weder vorgetragen noch nachgewiesen, dass die Abgrenzungsvereinbarung auch Unionsmarken einschließe (Rn. 28 der angefochtenen Entscheidung). Ferner seien andere Gründe, die eine weitere Aussetzung des Verfahrens angemessen erscheinen ließen, nicht substantiiert vorgetragen. Daher hat die Beschwerdekammer den Antrag auf Aussetzung zurückgewiesen.
116    Die Klägerin beanstandet diese Erwägungen der Beschwerdekammer insgesamt, da sie auf einer nur teilweisen Berücksichtigung des zugrunde zu legenden Sachverhalts, auf einer Verkennung relevanter Aspekte des materiellen deutschen Rechts sowie auf einer Verkennung der Wirkung der von ihr erhobenen Feststellungswiderklage beruhten. Die Erwägungen der Beschwerdekammer seien insgesamt unrichtig, da sie nicht auf die Gesichtspunkte des Rechts der Gleichnamigen sowie das widersprüchliche Verhalten der Streithelferin eingingen und keine Abwägung der wechselseitigen Interessen der Parteien enthielten. Die Beschwerdekammer habe folglich offensichtliche Beurteilungsfehler bei der Bewertung ihres Aussetzungsantrags und damit einen Ermessensmissbrauch begangen.
117    Insbesondere sei erstens die Feststellung der Beschwerdekammer, dass die beim Landgericht Düsseldorf erhobene Feststellungswiderklage nicht auf eine Verpflichtung zur Rücknahme des Widerspruchs gerichtet sei, fehlerhaft. Die von ihr begehrte Feststellung, dass sie zur Anmeldung der Marke berechtigt sei, reiche nämlich viel weiter als eine Klage auf Rücknahme des Widerspruchs. Aus der Feststellung ergebe sich, dass der von der Streithelferin aus ihrer geschäftlichen Bezeichnung gegen die angemeldete Marke geltend gemachte Verwechslungsschutz und Bekanntheitsschutz nach dem insoweit maßgeblichen deutschen Recht nicht bestehe, und das begehrte Feststellungsurteil entscheide folglich direkt über die Begründetheit des Antrags der Streithelferin, ihr im vorliegenden Fall die Benutzung der angemeldeten Marke zu untersagen.
118    Zweitens sei die Erwägung der Beschwerdekammer, es sei nicht vorgetragen und nachgewiesen, dass die Abgrenzungsvereinbarung auch Unionsmarken einschließe, unrichtig, da sie im Rahmen der Begründung des Aussetzungsantrags vom 12. Januar 2017 ausdrücklich klargestellt habe, dass sich die Feststellungswiderklage auch auf Unionsmarken beziehe. Sie habe dies nachgewiesen, da schon der Klageantrag der Feststellungswiderklage Unionsmarken in seinem Wortlaut, nämlich „Marken“, einschließe. Zudem sei die Feststellung der Beschwerdekammer, dass nicht klar sei, ob sich die Abgrenzungsvereinbarung auf das gesamte Gebiet der Europäischen Union erstrecke, deshalb unbeachtlich, weil eine Vereinbarung zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr in Deutschland durch Zuteilung von geografischen Räumen in Deutschland, in denen eine Benutzung von Namensmarken erlaubt sei, auch für Unionsmarken relevant sei.
119    Drittens sei die Erwägung der Beschwerdekammer, dass sich auch inhaltlich aus der Widerklage keine Auswirkung auf das vorliegende Verfahren ergebe, unrichtig. Wenn aufgrund der Feststellungswiderklage entschieden werde, dass sie ein Recht zur Eintragung der angemeldeten Marke habe, erfolge die Benutzung dieser Marke nicht „unbefugt“ nach § 15 Abs. 2 MarkenG. Die Feststellungswiderklage würde daher, wenn ihr stattgegeben würde, unter Einbeziehung der neuen Tatsachen zu einer abschließenden Entscheidung über die Begründetheit des Antrags der Streithelferin führen, ihr die Benutzung der angemeldeten Marke nach § 15 Abs. 2 MarkenG zu untersagen. Die bisherigen, in ähnlichen Rechtsstreitigkeiten zwischen den Parteien ergangenen Entscheidungen seien hingegen für die Feststellungswiderklage ohne Bedeutung, da die neuen, im vorliegenden Verfahren vorgetragenen Tatsachen in diesen Entscheidungen noch nicht hätten berücksichtigt werden können.
120    Das EUIPO und die Streithelferin treten diesem Vorbringen entgegen.
121    Vorab ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdekammer bei ihrer Beurteilung der Frage, ob sie das Verfahren aussetzt, über ein weites Ermessen verfügt. Regel 20 Abs. 7 Buchst. c der Verordnung Nr. 2868/95, die gemäß deren Regel 50 Abs. 1 auf Verfahren vor der Beschwerdekammer anwendbar ist, bringt dieses weite Ermessen in der Regelung zum Ausdruck, dass das EUIPO das Widerspruchsverfahren aussetzen kann, wenn dies den Umständen entsprechend zweckmäßig ist. Die Aussetzung stellt somit lediglich eine Befugnis der Beschwerdekammer dar, von der diese nur Gebrauch macht, wenn sie es für gerechtfertigt hält. Das Verfahren vor der Beschwerdekammer wird daher nicht automatisch auf entsprechenden Antrag eines Beteiligten dieses Verfahrens ausgesetzt (vgl. Urteil vom 21. Oktober 2015, Petco Animal Supplies Stores/HABM – Gutiérrez Ariza [PETCO], T‑664/13, EU:T:2015:791, Rn. 31 und die dort angeführte Rechtsprechung).
122    Im Übrigen entzieht der Umstand, dass die Beschwerdekammer bei der Aussetzung des bei ihr anhängigen Verfahrens über ein weites Ermessen verfügt, ihre Beurteilung nicht der Kontrolle des Unionsrichters. Diese Kontrolle wird jedoch in der Sache auf die Prüfung beschränkt, ob kein offensichtlicher Beurteilungsfehler und kein Ermessensmissbrauch vorliegen (vgl. Urteil vom 21. Oktober 2015, PETCO, T–664/13, EU:T:2015:791, Rn. 32 und die dort angeführte Rechtsprechung).
123    In diesem Zusammenhang ergibt sich aus der Rechtsprechung, dass die Beschwerdekammer bei der Ausübung ihres Ermessens in Bezug auf die Aussetzung des Verfahrens die allgemeinen Grundsätze beachten muss, die für ein faires Verfahren in einer Rechtsunion maßgebend sind. Folglich hat sie bei dieser Ermessensausübung nicht nur die Interessen des Beteiligten zu berücksichtigen, dessen Unionsmarke angegriffen wird, sondern auch die der anderen Beteiligten. Die Entscheidung darüber, ob das Verfahren ausgesetzt wird, muss das Ergebnis einer Abwägung der in Rede stehenden Interessen darstellen (vgl. Urteil vom 21. Oktober 2015, PETCO, T‑664/13, EU:T:2015:791, Rn. 33 und die dort angeführte Rechtsprechung).
124    Die Frage, ob die Beschwerdekammer aufgrund der von ihr berücksichtigten Faktoren ohne offensichtlichen Beurteilungsfehler oder Ermessensmissbrauch zu dem Ergebnis kommen durfte, dass das Verfahren im vorliegenden Fall nicht auszusetzen sei, ist anhand dieser Grundsätze zu prüfen.
125    Hierzu hat die Beschwerdekammer als Erstes der Sache nach festgestellt, dass die Feststellungswiderklage nur auf eine Feststellung gerichtet sei und folglich nicht zu dem Ergebnis führen könne, dass die Streithelferin zur Rücknahme ihres Widerspruchs verpflichtet werde. Dieser Befund ist zwar nicht falsch, reicht aber für sich genommen nicht aus, um den Aussetzungsantrag zurückzuweisen. Wenn die aufgrund der Feststellungswiderklage ergangene Entscheidung der Klägerin ein Recht zur Anmeldung von Marken zuspräche, die sich aus ihrer geschäftlichen Bezeichnung ableiten, insbesondere der Wortzeichen Peek und Cloppenburg, müsste die Beschwerdekammer nämlich, wie die Klägerin zu Recht geltend macht, dieses Ergebnis berücksichtigen und könnte somit davon ausgehen, dass die Klägerin den Nachweis erbracht habe, dass die Markenanmeldung nicht „unbefugt“ nach § 15 Abs. 2 MarkenG vorgenommen worden wäre, was nach deutschem Recht einen Schutz gegen die geltend gemachte Verwechslungsgefahr ausschlösse. Diese Erkenntnis muss folglich, obgleich die von der Klägerin gewünschte Feststellung keine Verpflichtung der Streithelferin zur Rücknahme ihres Widerspruchs zur Folge hat und obgleich das EUIPO durch die Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf nicht gebunden ist, nichtsdestoweniger im Rahmen der Anwendung von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung 2017/1001 in Verbindung mit § 15 Abs. 2 MarkenG berücksichtigt werden und damit auch bei der Abwägung der fraglichen Interessen hinsichtlich des Aussetzungsantrags. Die Beschwerdekammer hat sich daher zu Recht nicht auf den Befund beschränkt, die Feststellungswiderklage könne nicht zu dem Ergebnis führen, dass die Streithelferin zur Rücknahme ihres Widerspruchs verpflichtet werde, sondern hat sodann zu den aus dem Gegenstand der Klage beim Landgericht Düsseldorf für das vorliegende Verfahren zu ziehenden Schlussfolgerungen Stellung genommen.
126    Was als Zweites die Reichweite der Abgrenzungsvereinbarung betrifft, ist vorab darauf hinzuweisen, dass die angefochtene Entscheidung an sachlichen Ungenauigkeiten leidet, da die Beschwerdekammer in den Rn. 27 und 28 der angefochtenen Entscheidung ausgeführt hat, die Klägerin habe nicht vorgetragen oder nachgewiesen, dass die Abgrenzungsvereinbarung auch Unionsmarken einschließe, und es sei unklar, ob sie sich auf Verkaufsgebiete außerhalb Deutschlands erstrecke. Die Klägerin macht nämlich zu Recht zum einen geltend, dass sie – entgegen den Ausführungen in Rn. 28 der angefochtenen Entscheidung – zur Stützung ihres Aussetzungsantrags vom 12. Januar 2017 vorgetragen habe, dass die Abgrenzungsvereinbarung auch Unionsmarken einschließe. Die Beschwerdekammer ist folglich zu Unrecht davon ausgegangen, dass die Klägerin nichts Derartiges vorgetragen habe. Die Klägerin unterstreicht außerdem zu Recht, dass sie hierüber einen Nachweis erbracht habe, da der Klageantrag der Feststellungswiderklage seinem Wortlaut nach Unionsmarken einschließe. Zum anderen ist – ebenfalls in Übereinstimmung mit der Klägerin – darauf hinzuweisen, dass die Erwägung der Beschwerdekammer, es sei unklar, ob die Abgrenzungsvereinbarung auch Verkaufsgebiete außerhalb Deutschlands umfasse, irrelevant ist, da diese Feststellung nicht zwingend zu dem Schluss führt, dass die Vereinbarung keine Unionsmarken umfasst. Es kann nämlich nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass die Parteien einer Koexistenzvereinbarung versuchen, eine Lösung für die Situation zu finden, die Gegenstand der von der Klägerin beim Landgericht Düsseldorf erhobenen Feststellungswiderklage ist, und zwar das Recht zur Anmeldung von Marken, insbesondere Unionsmarken, im Hinblick auf eine Benutzung in den Regionen, die der Klägerin in dieser Vereinbarung zugewiesen sind, auch wenn sich diese Regionen auf einen einzelnen Mitgliedstaat beschränken. Da sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs ergibt, dass der Nachweis der ernsthaften Benutzung einer Unionsmarke nicht zwingend grenzüberschreitend erfolgen muss (Urteil vom 19. Dezember 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, Rn. 50), lässt es sich nämlich nicht von vornherein ausschließen, dass die Parteien dieser Vereinbarung Unionsmarken anzumelden suchen, auch wenn die Benutzung dieser Unionsmarken nach dem Wortlaut der Vereinbarung und zum Zeitpunkt der Eintragung nur in einem einzelnen Mitgliedstaat vorgesehen ist. Diese Fehlbeurteilung der Beschwerdekammer würde allerdings nur dann zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung führen, wenn sich ihre Prüfung zur Erfolgswahrscheinlichkeit der Feststellungswiderklage beim Landgericht Düsseldorf sowie ihre Feststellung, die Klägerin habe nicht nachgewiesen, dass die Abgrenzungsvereinbarung ihr ein Recht zur Benutzung und zur Eintragung von Unionsmarken verleihe, selbst als fehlerhaft erweisen würden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 30. November 2016, Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO – Residencial Palladium [PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA], T‑217/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:691, Rn. 36 und 50).
127    Insoweit mag daran erinnert werden, dass für ein gegen eine ältere Marke betriebenes Verfahren, auf die ein Widerspruch gestützt wurde, bereits entschieden wurde, dass eine Prima-facie-Prüfung der Erfolgsaussichten eines solchen Verfahrens in das der Beschwerdekammer zuerkannte weite Ermessen, wie es oben in Rn. 121 angeführt worden ist, fällt und sich durch das Ziel als gerechtfertigt erweist, zu verhindern, dass das Instrument der Aussetzung zu Verzögerungszwecken eingesetzt werden kann (Urteil vom 21. Oktober 2015, PETCO, T‑664/13, EU:T:2015:791, Rn. 34, vgl. in diesem Sinne auch Urteil vom 14. Februar 2019, Beko/EUIPO – Acer [ALTUS], T‑162/18, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:87, Rn. 44). Wenn die Erfolgsaussichten eines Antrags auf Nichtigerklärung prima facie als gering anzusehen sind, was zu prüfen Sache der Beschwerdekammer ist, fällt die Abwägung der Interessen der Beteiligten daher notwendigerweise zugunsten des berechtigten Interesses des Widersprechenden aus, unverzüglich eine Entscheidung über den Widerspruch zu erwirken (Urteil vom 21. Oktober 2015, PETCO, T‑664/13, EU:T:2015:791, Rn. 35).
128    Im vorliegenden Fall ergibt sich aus dem Akteninhalt und den Ausführungen der Klägerin allerdings nicht, dass der Beschwerdekammer irgendein Fehler unterlaufen wäre, als sie nach einer Prima-facie-Prüfung der Erfolgsaussichten der Feststellungswiderklage in den Rn. 20 bis 29 der angefochtenen Entscheidung angenommen hat, dass der Gegenstand der Feststellungswiderklage keine Auswirkungen auf das vorliegende Verfahren habe, da die Klägerin nicht nachgewiesen habe, dass die Abgrenzungsvereinbarung ihr das Recht zur Eintragung von Unionsmarken verleihe.
129    Die früheren, oben in Rn. 13 angeführten Entscheidungen zu den deutschen Marken der Klägerin sind nämlich entgegen deren Vortrag nicht unerheblich, sondern können als Grundlage für eine Prima-facie-Prüfung der Erfolgsaussichten der Feststellungswiderklage dienen. So ist die Feststellungswiderklage beim Landgericht Düsseldorf, wie das EUIPO zu Recht geltend macht, auf die Klärung von Fragen gerichtet, die im Wesentlichen mit denjenigen übereinstimmen, über die bereits abschließend in dem Verfahren beim Landgericht Düsseldorf, beim Oberlandesgericht Düsseldorf und beim Bundesgerichtshof entschieden wurde, nämlich die Frage, ob die Abgrenzungsvereinbarung der Klägerin ein Recht zur Anmeldung von Unionsmarken verleiht.
130    Die Beschwerdekammer hat aber, wie oben in Rn. 111 ausgeführt, mit der Berücksichtigung der Rechtsprechung zu den Pilotverfahren beim Gericht und beim Gerichtshof sowie der Rechtsprechung in den Parallelverfahren vor den deutschen Gerichten (Oberlandesgericht Düsseldorf und Bundesgerichtshof) keinen Fehler begangen, als sie festgestellt hat, die Klägerin habe nicht nachgewiesen, dass ihr die Abgrenzungsvereinbarung ein Recht zur Eintragung von Unionsmarken verleihe.
131    Der Beschwerdekammer ist somit kein Fehler unterlaufen, als sie unter Berücksichtigung des Tatbestandsmerkmals, das sich aus dem Ausdruck „unbefugt“ in § 15 Abs. 2 MarkenG ergibt, sowie der hierzu von der Klägerin geltend gemachten neuen Tatsachen, die sich insbesondere auf vorgebliche Rechte aus der Abgrenzungsvereinbarung sowie Aspekte des Rechts der Gleichnamigen und ein vorgeblich widersprüchliches Verhalten der Streithelferin beziehen, festgestellt hat, die Klägerin habe nicht nachgewiesen, dass ihr die Abgrenzungsvereinbarung das Recht zur Eintragung von Unionsmarken verleihe, was es ermöglichte, die Prima-facie-Prüfung der Erfolgsaussichten der Feststellungswiderklage dahin abzuschließen, dass diese Aussichten nicht nachgewiesen seien.
132    Die Beschwerdekammer ist zwar zu Unrecht in den Rn. 27 und 28 der angefochtenen Entscheidung davon ausgegangen, dass die Klägerin weder vorgetragen noch nachgewiesen habe, dass die Abgrenzungsvereinbarung auch Unionsmarken einschließe, und dass unklar sei, dass sie sich auch auf Verkaufsgebiete außerhalb Deutschlands erstrecke. Die Beschwerdekammer hat jedoch ohne offensichtlichen Beurteilungsfehler oder Ermessensmissbrauch im Rahmen der Ausführungen zur Abgrenzungsvereinbarung und zum Aussetzungsantrag (Rn. 20 bis 29 der angefochtenen Entscheidung) angenommen, dass der Inhalt der Feststellungswiderklage beim Landgericht Düsseldorf keinerlei Auswirkungen auf das vorliegende Verfahren hat und dass die Klägerin nicht nachgewiesen hat, dass ihr die Abgrenzungsvereinbarung ein Recht auf Benutzung und Eintragung von Marken einschließlich Unionsmarken verleiht (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 30. November 2016, PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA, T‑217/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:691, Rn. 36 und 50).
133    Nach alledem ist der vierte Klagegrund zurückzuweisen und die Klage somit insgesamt abzuweisen.
Kosten
134    Nach Art. 134 Abs. 1 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.
135    Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr, wie vom EUIPO und von der Streithelferin beantragt, die Kosten aufzuerlegen.
Aus diesen Gründen hat
DAS GERICHT (Vierte Kammer)
für Recht erkannt und entschieden:
1.      Die Klage wird abgewiesen.
2.      Die Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf) trägt die Kosten.
Kanninen
Schwarcz
Iliopoulos
Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 13. Mai 2020.
Der Kanzler
Der Präsident
E. Coulon
S. Papasavvas
*      Verfahrenssprache: Deutsch.