62011CC0090
CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
N. JÄÄSKINEN
van 26 januari 2012 (
1
)
Gevoegde zaken C-90/11 en C-91/11
Alfred Strigl
tegen
Deutsches Patent- und Markenamt
en
Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH
tegen
Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH
[verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundespatentgericht (Duitsland)]
„Merken — Richtlijn 2008/95/EG — Weigerings- of nietigheidsgronden van artikel 3, lid 1, sub b en c — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Absolute weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub b en c — Woordmerk bestaande uit beschrijvende woordcombinatie en lettercombinatie die afzonderlijk beschouwd niet-beschrijvend is en die overeenstemt met beginletters van woorden van deze woordcombinatie — Beschrijvend karakter — Onderscheidend vermogen — Beoordelingscriteria — Vrijhoudingsbehoefte — Onderscheidende functie van merk”
I – Inleiding
1.
De twee prejudiciële verwijzingen van het Bundespatentgericht (federale octrooirechter, Duitsland), die aan de orde zijn in deze conclusie, hebben betrekking op de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub b en c, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. (
2
)
2.
In de hoofdgedingen bestaan de litigieuze woordmerken uit verschillende elementen. Deze merken, in casu Multi Markets Fund MMF en NAI — Der Natur-Aktien-Index, bestaan beide uit een beschrijvende woordcombinatie die wordt voorafgegaan dan wel gevolgd door een lettercombinatie (afkorting) die afzonderlijk beschouwd niet-beschrijvend is en die overeenstemt met de beginletters van de woorden van de woordcombinatie.
3.
In deze zaken wordt het Hof verzocht om zijn rechtspraak over merken aan te vullen en, meer in het bijzonder, uitspraak te doen over de draagwijdte van de twee in artikel 3, lid 1, sub b en c, van richtlijn 2008/95 genoemde weigerings- of nietigheidsgronden, zijnde, ten eerste, het ontbreken van elk onderscheidend vermogen en, ten tweede, de uitsluitende samenstelling uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de door het merk aangeduide waar of dienst.
4.
De afweging van de bescherming van de belangen van de merkaanvrager of merkhouder tegen de noodzaak om rekening te houden met de algemene belangen doet nog steeds vragen rijzen. Deze algemene belangen beogen met name de beschikbaarheid van beschrijvende tekens niet onnodig te beperken (vrijhoudingsbehoefte) en het de eindconsument of eindgebruiker van de betrokken waar of dienst mogelijk te maken deze te onderscheiden van andere waren of diensten van een andere herkomst (onderscheidende functie). De vragen van het Bundespatentgericht strekken er in wezen toe de relevante elementen in kaart te brengen ter verduidelijking van de verhouding tussen deze twee soorten doelstellingen van het merkenrecht.
II – Toepasselijke bepalingen
A – Unierecht
5.
Onder het opschrift „Gronden voor weigering of nietigheid” bepaalt artikel 3, lid 1, van richtlijn 2008/95 (
3
):
„Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:
[...]
b)
merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c)
merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
[...]”
B – Nationaal recht
6.
Artikel 3, lid 1, sub b en c, van richtlijn 2008/95 komt in wezen overeen met § 8, lid 2, punten 1 en 2, van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (wet inzake de bescherming van merken en andere tekens; hierna: „MarkenG”). Daarin wordt bepaald:
„(2)   Niet ingeschreven worden, de merken
1.
die elk onderscheidend vermogen voor de betrokken waren of diensten missen,
2.
die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten [...]”.
III – Hoofdgedingen, prejudiciële vragen en procesverloop voor het Hof
A – Zaak Strigl (C-90/11)
7.
In 2008 heeft A. Strigl bij het Deutsche Patent- und Markenamt (Duits octrooi- en merkenbureau) een aanvraag ingediend tot inschrijving van het woordmerk Multi Markets Fund MMF ter aanduiding van diensten van klasse 36 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Nice”).
8.
Deze diensten zijn als volgt omschreven: „Verzekeringen (advies, verkoop en bemiddeling inzake verzekeringen); advies inzake verzekeringen; financiële zaken (bank- en kredietdiensten, financieel advies, geldbeleggingen, beheer van trusts, monetaire zaken); makelaardij in onroerende goederen (beheer van onroerende goederen en gebouwen, bemiddeling inzake onroerende goederen); vermogensadvies en financieel advies”.
9.
Bij beslissingen van 23 mei en 11 september 2008 heeft het Deutsche Patent- und Markenamt de inschrijvingsaanvraag afgewezen op grond van § 8, lid 2, punten 1 en 2, MarkenG. De uitdrukking „Multi Markets Fund” duidt een fonds aan dat op vele verschillende markten investeert en het valt gemakkelijk in te zien dat het publiek de lettercombinatie „MMF” opvat als de uit de eerste drie woordelementen van het teken logisch volgende afkorting, daar deze afkorting onmiddellijk volgt op deze drie woorden en overeenkomt met hun respectievelijke beginletters.
10.
Het Deutsche Patent- und Markenamt heeft daaruit afgeleid dat het teken, in zijn geheel beschouwd, niet zwaarder weegt dan de som van de bestanddelen ervan. Ook al heeft het aanvaard dat het mogelijk was verschillende betekenissen te geven aan de lettercombinatie „MMF” wanneer deze afzonderlijk wordt beschouwd, het heeft geoordeeld dat de keuze duidelijk beperkter werd zodra de andere bestanddelen van het merk en de diensten waarvoor het merk was aangevraagd, in overweging werden genomen.
11.
Strigl heeft bij het Bundespatentgericht beroep ingesteld tot vernietiging van de weigeringen van het Deutsche Patent- und Markenamt om dat woordmerk in te schrijven. Naar zijn mening leende dit woordmerk zich tot vele betekenissen en kon louter op grond van het feit dat het element „MMF” talloze afkortingen kan aanduiden, worden gepleit, tegen de opvatting dat dit teken beschrijvend kan worden gebruikt.
12.
Van oordeel dat de uitkomst van het beroep afhangt van de uitlegging van richtlijn 2008/95, heeft het Bundespatentgericht de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld:
„Geldt de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub b en/of c, van richtlijn [2008/95] ook voor een woordteken dat wordt gevormd door nevenschikking van een beschrijvende woordcombinatie en een niet-beschrijvende lettercombinatie, wanneer de lettercombinatie door het relevante publiek wordt waargenomen als de afkorting van de beschrijvende woorden daar deze afkorting uit de beginletters van deze woorden bestaat en het merk in zijn geheel daardoor kan worden opgevat als de combinatie van beschrijvende benamingen of afkortingen die elkaars betekenis verduidelijken?”
B – Zaak Securvita (C-91/11)
13.
Het woordmerk NAI — Der Natur-Aktien-Index is in 2001 bij het Deutsche Patent- und Markenamt ingeschreven op naam van Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (hierna: „Securvita”) voor de volgende diensten van klasse 36 in de zin van de Overeenkomst van Nice: „verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen”.
14.
In 2007 heeft Öko Invest Verlagsgesellschaft mbH (hierna: „Öko-Invest”) nietigverklaring van dat merk gevorderd op grond dat de lettercombinatie „NAI” in de financiële sector wordt gebruikt als de afkorting van de woordcombinatie „Natur-Aktien-Index”. Ter ondersteuning van haar vordering heeft Öko-Invest aangevoerd dat, aangezien deze woordcombinatie, die onmiddellijk volgt op de lettercombinatie „NAI”, een beschrijvende benaming vormt, de lettercombinatie, opgevat als een loutere afkorting van de woordcombinatie, ook enkel als een beschrijvende benaming kan worden beschouwd.
15.
Bij beslissing van 28 mei 2008 heeft het Deutsche Patent- und Markenamt de vordering van Öko-Invest toegewezen en dat merk nietig verklaard op grond dat de weigeringsgrond van § 8, lid 2, punt 1, MarkenG van toepassing was. Volgens het Deutsche Patent- und Markenamt is het merk in zijn geheel niets meer dan een combinatie van zuiver beschrijvende benamingen die wordt voorafgegaan door een afkorting, namelijk de lettercombinatie „NAI”, die door het relevante publiek ook als een afkorting wordt waargenomen.
16.
Ter ondersteuning van het beroep dat zij bij het Bundespatentgericht tegen deze beslissing heeft ingesteld, heeft Securvita aangevoerd dat het merk onder geen enkele weigeringsgrond viel. Zij heeft meer in het bijzonder verwezen naar de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 15 oktober 2009 in zaak R 1630/2008-4, waarbij haar aanvraag tot inschrijving van het gemeenschapsmerk NAI — Der Natur-Aktien-Index werd toegewezen op grond dat dit teken onderscheidend vermogen bezat en niet-beschrijvend was. (
4
)
17.
Daarop heeft het Bundespatentgericht de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld:
„Geldt de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub b en/of c, van richtlijn [2008/95] ook voor een woordteken dat wordt gevormd door nevenschikking van een lettercombinatie die afzonderlijk beschouwd niet-beschrijvend is, en een beschrijvende woordcombinatie, wanneer de lettercombinatie door het relevante publiek wordt waargenomen als de afkorting van de beschrijvende woorden daar deze afkorting uit de beginletters van deze woorden bestaat en het merk in zijn geheel daardoor kan worden opgevat als de combinatie van beschrijvende benamingen of afkortingen die elkaars betekenis verduidelijken?”
18.
De verzoeken van het Bundespatentgericht om een prejudiciële beslissing zijn op 25 februari 2011 ter griffie van het Hof ingeschreven.
19.
Bij beschikking van de president van het Hof van 26 mei 2011 zijn de zaken C-90/11 en C-91/11 gevoegd voor de behandeling en het arrest.
20.
Een van de partijen in de hoofdgedingen, Securvita, de Italiaanse en de Poolse regering alsmede de Europese Commissie hebben schriftelijke opmerkingen ingediend. Geen van de partijen heeft om een mondelinge behandeling verzocht.
IV – Beoordeling
A – Algemeen
1. Inleidende opmerkingen
21.
Om te beginnen dient te worden opgemerkt dat de bepalingen van richtlijn 2008/95 sterk vergelijkbaar zijn met die van verordening nr. 207/2009. Zoals reeds is aangegeven, zijn de weigerings- of nietigheidsgronden van richtlijn 2008/95, waarvan de verwijzende rechter om uitlegging heeft verzocht, identiek aan de absolute weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub b en c, van deze verordening. Gelet op deze overeenkomst zal ik eveneens verwijzen naar de rechtspraak van het Hofinzake artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009. (
5
)
22.
Om te antwoorden op de prejudiciële vragen is het onnodig een onderscheid te maken tussen de in de twee hoofdgedingen gestelde vragen aangezien de rechtsvraag die de nationale rechter stelt, in wezen dezelfde is. Hoewel beide in wezen overeenstemmen, komt de prejudiciële vraag in de zaak Securvita dankzij de toevoeging in haar eerste deel van de uitdrukking „afzonderlijk beschouwd” (
6
) nauwkeuriger over dan die in de zaak Strigl. Om die reden ga ik voor deze conclusie uit van de formulering van de vraag in de zaak Securvita.
23.
In de onderhavige zaken wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen hoe een merk dat bestaat uit een beschrijvende woordcombinatie en een lettercombinatie die afzonderlijk beschouwd niet-beschrijvend is en die overeenstemt met de beginletters van de woorden van deze woordcombinatie, moet worden beoordeeld in het licht van de weigerings- of nietigheidsgronden van artikel 3, lid 1, sub b en/of c, van richtlijn 2008/95.
2. Afstandsverklaringen
24.
Aangezien de litigieuze merken uit zowel beschrijvende elementen als in se niet-beschrijvende elementen bestaan, dient te worden aangeknoopt bij de voorschriften van verordening nr. 207/2009. Het BHIM kan krachtens artikel 37, lid 2, van deze verordening immers als voorwaarde voor inschrijving van het merk verlangen dat de aanvrager verklaart geen beroep te zullen doen op het uitsluitende recht op een bestanddeel van het merk zonder onderscheidend vermogen (ook „disclaimer” genoemd) wanneer de opneming van dit bestanddeel in het merk twijfel kan doen rijzen over de omvang van de bescherming van het merk (hierna: „afstandsverklaring”). (
7
)
25.
Overeenkomstig verordening nr. 207/2009 impliceert de aan het BHIM toegekende bevoegdheid om van de merkaanvrager een afstandsverklaring te verlangen evenwel geenszins dat deze verklaring van invloed kan zijn bij de beantwoording van de vraag of een teken kan worden ingeschreven. In de regel wordt inschrijving van een merk dat bestaat uit verschillende bestanddelen waarvan sommige beschrijvend of niet-beschrijvend zijn, enkel geweigerd als dit merk in zijn geheel elk onderscheidend vermogen mist. (
8
)
26.
Ook al kunnen afstandsverklaringen een rol spelen bij het onderzoek naar de beschermingsomvang van een merk bij een merkenconflict, het BHIM lijkt geen gebruik te maken van deze bij verordening nr. 207/2009 toegekende bevoegdheid. Het lijkt daarentegen het beginsel toe te passen dat bij tekens die bestaan uit meerdere bestanddelen, geen aanspraak kan worden gemaakt op bescherming van één bestanddeel alleen. (
9
)
3. Algemene belangen die ten grondslag liggen aan de weigerings- of nietigheidsgronden
27.
Bij het onderzoek naar de weigerings- of nietigheidsgronden van artikel 3, lid 1, sub b en c, van richtlijn 2008/95 moet terdege rekening worden gehouden met de doelstellingen die zij nastreven en met de algemene belangen die eraan ten grondslag liggen. Het lijkt dan ook nuttig daarbij enkele kanttekeningen te maken.
28.
Volgens vaste rechtspraak moeten de verschillende weigerings- of nietigheidsgronden van artikel 3 van richtlijn 2008/95 alsmede de absolute weigeringsgronden van artikel 7 van verordening nr. 207/2009 worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van deze gronden ten grondslag ligt. (
10
)
29.
Wat in de eerste plaats de finaliteit van de weigerings- of nietigheidsgrond van artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 2008/95 betreft, deze bepaling strekt ertoe het doel van algemeen belang te verwezenlijken volgens hetwelk tekens of benamingen die kenmerken beschrijven van waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt. (
11
)
30.
De ratio legis van de weigerings- of nietigheidsgrond van artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 2008/95 geeft aldus weer dat het noodzakelijk is de beschikbaarheid van bepaalde tekens te garanderen en te verzekeren dat deze tekens door alle marktdeelnemers van de betrokken sector ongestoord kunnen worden gebruikt. (
12
) Dit principe, dat zijn oorsprong vindt in het Duitse recht („Freihaltebedürfnis”), is bijgevolg een wezenlijk element voor de uitlegging van deze weigerings- of nietigheidsgrond. (
13
)
31.
Uit deze vrijhoudingsbehoefte vloeit voort dat de weigerings- of nietigheidsgrond van artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 2008/95 ertoe strekt te beletten dat de in dit voorschrift bedoelde beschrijvende tekens en benamingen ten gevolge van hun inschrijving als merk voor één enkele onderneming worden voorbehouden. (
14
) In tegenstelling tot de Duitse rechtsleer heeft het Hof niettemin benadrukt dat toepassing van de weigerings- of nietigheidsgrond van artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 2008/95 niet ervan afhangt of een concrete, actuele dan wel ernstige vrijhoudingsbehoefte bestaat en dat het derhalve niet relevant is of een groot dan wel een klein aantal concurrenten belang heeft of zou kunnen hebben bij gebruik van het betrokken teken. (
15
)
32.
Wat in de tweede plaats de weigerings- of nietigheidsgrond van artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 2008/95 betreft, volgt uit de rechtspraak van het Hof dat het relevante algemeen belang nauw samenhangt met de wezenlijke functie van het merk, die meer bepaald erin bestaat de eindconsument of eindgebruiker toe te laten de door het merk aangeduide waren en diensten zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren en diensten van een andere herkomst. (
16
)
33.
Deze algemene belangen moeten voor ogen worden gehouden bij de beantwoording van de prejudiciële vragen.
B – Beoordeling van de weigerings- of nietigheidsgronden
1. Verhouding tussen beschrijvend karakter en onderscheidend vermogen van een merk
34.
Vooraf wens ik te benadrukken dat de weigerings- of nietigheidsgronden van artikel 3, lid 1, sub b en c, van richtlijn 2008/95 nauw samenhangen. Wanneer het zuiver beschrijvend karakter overeenkomstig sub c is vastgesteld, is het immers mogelijk een beroep te doen op het bepaalde sub b. Het ontbreken van onderscheidend vermogen van een woordmerk vloeit met andere woorden voort uit de beschrijvende aard van een teken maar niet omgekeerd. (
17
)
35.
In mijn beoordeling neem ik dit postulaat als vertrekpunt. In dit verband moet evenwel eraan worden herinnerd dat een teken onderscheidend vermogen kan missen om andere redenen dan zijn eventueel beschrijvend karakter (
18
) en dat het ontbreken van onderscheidend vermogen van een teken niet uitsluitend op het beschrijvend karakter ervan kan worden gebaseerd zonder rekening te houden met de verschillende algemene belangen die aan beide weigeringsgronden ten grondslag liggen. (
19
)
36.
Anders dan de Commissie in haar schriftelijke opmerkingen heeft betoogd, is het noodzakelijk een onderscheid te maken tussen de verschillende weigerings- of nietigheidsgronden van artikel 3, lid 1, sub b en c, van richtlijn 2008/95. Volgens vaste rechtspraak staat elke grond immers los van de andere gronden en vereist elke grond een afzonderlijk onderzoek, ook al overlappen hun respectievelijke werkingssferen in zekere mate. (
20
)
37.
Het Hof heeft reeds vastgesteld dat het beschrijvend karakter van een merk dat bestaat uit meerdere woorden of een woord en een cijfer, ten dele kan worden beoordeeld voor elk van de termen afzonderlijk, maar hoe dan ook moet afhangen van een beoordeling van het daardoor gevormde geheel. (
21
)
38.
Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof blijft de gewone combinatie van bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van kenmerken van de waren of de diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, in de regel zelf ook een beschrijving van deze kenmerken in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 2008/95. Het is evenwel mogelijk dat een dergelijke combinatie niet beschrijvend is in de zin van deze bepaling, indien de door deze combinatie gewekte indruk ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van die bestanddelen. (
22
)
39.
Bovendien sluit het feit dat elk van deze bestanddelen afzonderlijk onderscheidend vermogen mist, niet uit dat de combinatie ervan toch onderscheidend vermogen kan hebben. (
23
)
40.
Met betrekking tot woordmerken als die welke in de hoofdgedingen aan de orde zijn, die bestaan uit een beschrijvende woordcombinatie en een lettercombinatie die afzonderlijk beschouwd niet-beschrijvend is en die overeenstemt met de beginletters van de woorden van deze woordcombinatie, rijst de vraag of toevoeging van de in se niet-beschrijvende afkorting aan een beschrijvende woordcombinatie ertoe kan leiden dat deze woordbestanddelen in hun geheel niet-beschrijvend worden en zelfs onderscheidend vermogen verkrijgen, zoals is vereist voor inschrijving van een dergelijk merk.
41.
In de hoofdgedingen moet met andere woorden worden bepaald of een en dezelfde lettercombinatie voor dezelfde waren en diensten steeds op dezelfde wijze moet worden beoordeeld, los van de vraag of het merk bestaat uit deze lettercombinatie als zodanig dan wel uit de combinatie van deze lettercombinatie en andere beschrijvende elementen.
42.
Volgens het Hof mist een woordmerk dat kenmerken van waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 2008/95, noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen voor deze waren of diensten. (
24
)
43.
Gelet op deze gegevens lijkt het noodzakelijk om de beoordeling van de betrokken merken te beginnen met een analyse van de bestanddelen ervan, gevolgd door een beoordeling van deze merken in hun geheel beschouwd.
2. Bestanddelen van de merken
44.
Wat in de eerste plaats de zaak Strigl en het merk Multi Markets Fund MMF betreft, oordeelt de verwijzende rechter in wezen dat de woordcombinatie „Multi Markets Fund” een benaming is ter aanduiding van de in de aanvraag opgegeven diensten, namelijk de diensten die in het bijzonder worden verricht in het kader van een fonds dat op verschillende markten investeert. Bovendien zijn de drie woorden van de woordcombinatie „Multi Markets Fund”, zowel afzonderlijk als in hun geheel beschouwd, gemakkelijk begrijpbaar voor het relevante publiek.
45.
Met betrekking tot de lettercombinatie „MMF”, afzonderlijk beschouwd, geeft de verwijzende rechter aan dat „MMF” moet worden opgevat als een lettercombinatie waaraan als zodanig geen beschrijvende betekenis kan toekomen. Deze lettercombinatie volgt evenwel onmiddellijk op de woordcombinatie „Multi Markets Fund” en daaruit kan worden geconcludeerd dat de lettercombinatie door het relevante publiek wordt waargenomen als de afkorting van deze woordcombinatie. Een dergelijke perceptie is naar zijn oordeel de natuurlijke en logische wijze waarop de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument waarneemt.
46.
Wat in de tweede plaats de zaak Securvita en het merk NAI — Der Natur-Aktien-Index betreft, beschrijft de term „Natur-Aktien-Index” op dezelfde wijze als de termen „Öko-Aktien”, „Umweltaktien” of „grüne Aktien” aandelen van bepaalde ondernemingen die op ecologisch verantwoorde wijze produceren, en dus een bepaalde categorie effecten. Bovendien wordt het teken „Natur-Aktie” op grote schaal gebruikt om kenmerken van verschillende waren uit de financiële sector te beschrijven. Volgens de nationale rechter beschrijft de woordcombinatie uit het oogpunt van het relevante publiek kenmerken van de door het merk aangeduide diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 2008/95.
47.
De lettercombinatie „NAI”, die de woordcombinatie „Der Natur-Aktien-Index” voorafgaat met een verbindingsstreepje, is volgens de nationale rechter geen gangbare en voor eenieder begrijpbare afkorting en deze lettercombinatie wordt door het relevante publiek waargenomen als een aanduiding van kenmerken van de diensten waarvoor het merk is ingeschreven. De drie letters „NAI”, afzonderlijk beschouwd, zijn dus niet geschikt om in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 2008/95 een kenmerk te beschrijven van de diensten waarvoor het merk is ingeschreven.
3. Door de merken opgeroepen totaalindruk
48.
Hoewel lettercombinaties als die welke in de hoofdgedingen aan de orde zijn, afzonderlijk beschouwd, voor de door de merken aangeduide diensten onderscheidend vermogen kunnen hebben, dient de perceptie van het relevante publiek evenwel niet uitsluitend te worden beoordeeld aan de hand van de verschillende bestanddelen van het merk, maar vooral aan de hand van de erdoor opgeroepen totaalindruk.
49.
Met betrekking tot de totaalindruk die uitgaat van de in de hoofdgedingen aan de orde zijnde merken, benadrukt de verwijzende rechter dat de drie hoofdletters, „MMF” respectievelijk „NAI”, overeenkomen met de drie woorden van de desbetreffende woordcombinatie, „Multi Markets Fund” respectievelijk „Natur-Aktien-Index”. Het relevante publiek kan de lettercombinatie dan ook gemakkelijk herkennen als zijnde de afkorting van de voorafgaande dan wel daaropvolgende woordcombinatie.
50.
Wat de samenstelling van het merk NAI — Der Natur-Aktien-Index betreft, moet voorts worden aangestipt dat er een verbindingsstreepje staat tussen de lettercombinatie „NAI” en de daaropvolgende woordcombinatie. Zoals blijkt uit de verwijzingsbeslissing, kan worden aangenomen dat dit streepje dient ter versterking van de totaalindruk dat het zonder meer gaat om de afkorting van de daaropvolgende woordcombinatie. Naar het oordeel van de nationale rechter wordt aan deze vaststelling niet afgedaan door het feit dat de afkorting „NAI” niet de beginletter bevat van het bepaalde lidwoord „Der” in de daaropvolgende woordcombinatie, aangezien het lidwoord „Der” als bestanddeel van het merk ondergeschikt is aan de zelfstandige naamwoorden waarvan de beginletters in deze afkorting worden herhaald.
51.
Terzijde wijs ik er in dit verband op dat de motivering van de vierde kamer van beroep van het BHIM inzake de inschrijving van het merk NAI — Der Natur-Aktien-Index als gemeenschapsmerk me weinig overtuigend voorkomt. Volgens het BHIM heeft de lettercombinatie „NAI” afzonderlijk beschouwd geen enkele beschrijvende betekenis en verandert toevoeging van de woordcombinatie „Der Natur-Aktien-Index” daar niets aan. Naar het oordeel van het BHIM zou een andere conclusie tot gevolg hebben dat een dergelijke lettercombinatie „achteraf” in haar geheel beschrijvend zou kunnen worden doordat beschrijvende woordelementen worden toegevoegd. (
25
)
52.
Het is zeker niet uitgesloten dat dergelijke lettercombinaties op zich onderscheidend vermogen hebben wanneer zij als zodanig naar andere afkortingen kunnen verwijzen en op zich geen beschrijving zijn van de door de betrokken merken aangeduide waren of diensten. Ik wens niettemin te benadrukken dat de gemiddelde consument in de regel een merk in zijn geheel waarneemt en niet let op de verschillende bestanddelen ervan. (
26
)
53.
In zijn beslissing heeft het BHIM immers geen acht geslagen op de totaalindruk waarmee, zoals ik reeds heb aangegeven, rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van de in artikel 3, lid 1, sub b en c, van richtlijn 2008/95 genoemde weigerings- of nietigheidsgronden. Gelet op de totaalindruk die uitgaat van merken die bestaan uit een woordcombinatie die de betrokken waren en diensten beschrijft, en een lettercombinatie die overeenstemt met de beginletters van deze woordcombinatie, lijkt de woordcombinatie het dominerende bestanddeel van dergelijke merken te zijn. Mijns inziens kan van de lettercombinatie die overeenstemt met de drie beginletters van de betrokken woordcombinatie, geen indruk uitgaan die ver genoeg verwijderd is van de indruk die wordt opgeroepen door de eenvoudige aaneenvoeging van de bestanddelen van het merk.
54.
Ik wens hieraan toe te voegen dat een lettercombinatie die het relevante publiek waarneemt als de afkorting van de woordcombinatie waarmee ze in nevenschikking staat, niet zwaarder kan wegen dan de som van alle bestanddelen van het merk in zijn geheel, ook al kan de lettercombinatie als zodanig onderscheidend vermogen bezitten. Het beschrijvend karakter van een bestanddeel van het merk, namelijk van de lettercombinatie, vloeit dus voort uit het merk in zijn geheel beschouwd. Zo verschilt bijvoorbeeld de totaalindruk die uitgaat van het denkbeeldige woordmerk Two for tea — 24T, van de totaalindruk die wordt opgeroepen door 24T.
55.
Hierbij moet worden benadrukt dat de betekenis van het merk globaal moet worden bepaald. Bij een merk waarvan de bestanddelen nauw samenhangen en beide bestanddelen elkaars betekenis verduidelijken, kan een globale beoordeling van het merk tot een andere conclusie nopen dan wanneer elk bestanddeel ervan afzonderlijk wordt onderzocht.
56.
Op basis van een globale beoordeling van merken als die in de hoofdgedingen, ben ik dan ook van mening dat het relevante publiek aan de in se niet-beschrijvende afkorting slechts de beschrijvende inhoud toekent die kan worden opgemaakt uit de woordcombinatie waarmee de afkorting in nevenschikking staat, doordat verschillende elementen die elkaars betekenis verduidelijken, in nevenschikking staan. Hieruit volgt dat de lettercombinatie die de beginletters van de woorden van de woordcombinatie herhaalt, slechts ondergeschikt aan de woordcombinatie is, hetgeen tot de conclusie leidt dat het uit deze lettercombinatie bestaande bestanddeel onbelangrijk is in de door dit merk opgeroepen totaalindruk. (
27
) Door de beschrijvende woordcombinatie verkrijgt het merk in zijn geheel aldus een beschrijvende betekenis.
57.
Niettegenstaande deze conclusie moet nog worden geantwoord op de vraag van de verwijzende rechter betreffende de respectievelijke werkingssfeer van de weigerings- of nietigheidsgronden van artikel 3, lid 1, sub b en c, van richtlijn 2008/95 met betrekking tot merken als die welke in de hoofdgedingen aan de orde zijn.
4. Keuze tussen de weigerings- of nietigheidsgronden van artikel 3, lid 1, sub b en c, van richtlijn 2008/95
58.
Voor het onderscheid dat moet worden gemaakt tussen artikel 3, lid 1, sub b en c, van richtlijn 2008/95 moet bij merken als die welke in de hoofdgedingen aan de orde zijn, niet enkel rekening worden gehouden met het op basis van de totaalindruk vast te stellen beschrijvende karakter van de betrokken merken, maar eveneens met de algemene belangen die ten grondslag liggen aan de respectievelijke weigerings- of nietigheidsgronden. Bijgevolg dient nogmaals de nadruk te worden gelegd op, ten eerste, de vrijhoudingsbehoefte waaraan bepaalde tekens zijn onderworpen en, ten tweede, de onderscheidende functie van het merk, die het mogelijk moet maken de door het merk aangeduide waren en diensten te onderscheiden van andere waren en diensten van een andere herkomst.
59.
Uit dit oogpunt zou het indruisen tegen de bestaansreden van de weigerings- of nietigheidsgrond van artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 2008/95 wanneer inschrijving wordt aanvaard van een merk dat uitsluitend bestaat uit beschrijvende tekens of benamingen die voor eenieder toegankelijk moeten blijven.
60.
Het Hof heeft immers gepreciseerd dat het niet noodzakelijk is, teneinde te waarborgen dat deze doelstelling van vrij gebruik ten volle wordt verwezenlijkt, dat de in artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 2008/95 bedoelde tekens en aanduidingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren of deze diensten. Het is voldoende dat deze tekens en benamingen daartoe kunnen dienen. (
28
) Hieruit volgt dat inschrijving van een woordteken als merk op grond van artikel 3, lid 1, sub c, van deze richtlijn moet worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt. (
29
)
61.
De bewoordingen van artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 2008/95 hebben echter betrekking op merken die uitsluitend bestaan uit beschrijvende tekens of benamingen. In de hoofdgedingen bestaan de litigieuze merken evenwel uit beschrijvende bestanddelen (woordcombinaties) en in se niet-beschrijvende elementen (lettercombinaties). Zoals ik hiervoor heb opgemerkt, vloeit de beschrijvende betekenis van de lettercombinatie, die afzonderlijk beschouwd niet-beschrijvend is, in een dergelijk geval voort uit een globale beoordeling van het merk. Het beschrijvende karakter van deze lettercombinaties vloeit meer in het bijzonder voort uit de woorden van de woordcombinatie waarvan de beginletters de betrokken lettercombinaties vormen.
62.
Het is echter helemaal niet noodzakelijk dergelijke lettercombinaties afzonderlijk of het merk in zijn geheel beschikbaar te houden, aangezien dit merk, dat in zijn geheel evenwel een beschrijvende betekenis heeft, niet uitsluitend bestaat uit dergelijke tekens of benamingen. Om die reden moet er voor de beoordeling van de in de hoofdgedingen aan de orde zijnde merken een beroep worden gedaan op het criterium van het onderscheidend vermogen van artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 2008/95.
63.
Wat de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een dergelijke combinatie van bestanddelen in de zin van lid 1, sub b, van dat artikel betreft, staat het aan de nationale rechter om na te gaan of de litigieuze merken, in hun geheel beschouwd, de wezenlijke functie van het merk, die erin bestaat de door het merk aangeduide waren en diensten te onderscheiden van andere waren en diensten van een andere herkomst, kunnen garanderen. De kernvraag hierbij is of de combinatie van beschrijvende elementen en een in se niet-beschrijvend element, dat in de context van het betrokken merk toch beschrijvend is, een indruk kan wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de gewone aaneenvoeging van die bestanddelen. (
30
)
64.
Aangaande de globale beoordeling van een merk bestaande uit de nevenschikking van een beschrijvende woordcombinatie en een lettercombinatie die overeenstemt met de beginletters van de woorden van deze woordcombinatie, kom ik tot de conclusie dat de in se niet-beschrijvende lettercombinatie in deze specifieke context een beschrijvend karakter verkrijgt. Aangezien een door zulke bestanddelen gevormd merk niet uitsluitend bestaat uit beschrijvende tekens of benamingen in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 2008/95, moet op grond van artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 2008/95 worden beoordeeld of het mogelijk is om een merk van dit type in te schrijven.
V – Conclusie
65.
Gelet op al het voorgaande geef ik het Hof in overweging de door het Bundespatentgericht gestelde prejudiciële vragen te beantwoorden als volgt:
„Een woordmerk dat bestaat uit de nevenschikking van een beschrijvende woordcombinatie en een lettercombinatie die afzonderlijk beschouwd niet-beschrijvend is, overeenstemt met de beginletters van de woorden van de woordcombinatie en daardoor door het relevante publiek wordt waargenomen als een afkorting van deze woordcombinatie, en dat in zijn geheel beschouwd dus kan worden opgevat als een combinatie van beschrijvende benamingen of afkortingen die elkaars betekenis verduidelijken, moet worden getoetst aan de weigerings- of vernietigingsgrond van artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, en niet aan de weigerings- of nietigheidsgrond van artikel 3, lid 1, sub c, van deze richtlijn, aangezien een dergelijk merk niet uitsluitend uit beschrijvende tekens of benamingen bestaat.”
(
1
)	Oorspronkelijke taal: Frans.
(
2
)	PB L 299, blz. 25.
(
3
)	De bewoordingen van artikel 3, lid 1, sub b en c, van richtlijn 2008/95 stemmen overeen met die van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).
(
4
)	Securvita heeft overigens bij het BHIM een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend voor het teken „Natur-Aktien-Index” (zonder de afkorting „NAI”). De onderzoeker heeft inschrijving van dit merk geweigerd op 14 februari 2007. Het tegen deze weigering gerichte beroep werd verworpen bij beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 26 mei 2008 (zaak R 525/2007-4). Het tegen deze beslissing ingestelde beroep werd op zijn beurt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard bij beschikking van het Gerecht van 30 juni 2009, Securvita/BHIM (T-285/08, Jurispr. blz. II-2171).
(
5
)	Deze rechtspraak heeft evenwel vooral betrekking op de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1) en op verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), vervangen door richtlijn 2008/95 respectievelijk verordening nr. 207/2009.
(
6
)	In de Duitse versie: „isoliert betrachtet”.
(
7
)	Richtlijn 2008/95 voorziet niet in een dergelijke afstandsverklaring. Aangezien procedurekwesties evenwel geen deel uitmaken van de door deze richtlijn beoogde harmonisatie, kan in de nationale wetgevingen van de lidstaten een dergelijke voorwaarde worden gesteld. Ik sluit derhalve niet uit dat het bestaan van een afstandsverklaring in de rechtsorde van bepaalde lidstaten een rol kan spelen bij de beoordeling van de litigieuze merken.
(
8
)	Zie „Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System”, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, München, 2011, te raadplegen via http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf.
(
9
)	Zie in die zin punt 73 van de conclusie van advocaat-generaal Mengozzi in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 14 september 2010, Lego Juris/BHIM (C-48/09 P, Jurispr. blz. I-8403).
(
10
)	Wat de uitlegging van de weigeringsgronden van artikel 7 van verordening nr. 207/2009 betreft, zie arresten van 19 april 2007, BHIM/Celltech (C-273/05 P, Jurispr. blz. I-2883, punt 74), en 15 september 2005, BioID/BHIM (C-37/03 P, Jurispr. blz. I-7975, punt 59 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Wat de weigerings- of nietigheidsgronden van artikel 3 van richtlijn 2008/95 betreft, zie met name arrest van 12 februari 2004, Campina Melkunie (C-265/00, Jurispr. blz. I-1699, punt 34 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
(
11
)	Zie met name arrest van 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM (C-51/10 P, Jurispr. blz. I-1541, punt 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak); arrest Campina Melkunie, reeds aangehaald (punt 35 aldaar aangehaalde rechtspraak), en arrest van 23 oktober 2003, BHIM/Wrigley (C-191/01 P, Jurispr. blz. I-12447, punt 31 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
(
12
)	Wat de kenmerken van de Duitse rechtsleer betreft, zie met name Frisch, A., Das Freihaltebedürfnis im Markenrecht, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2007.
(
13
)	Advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer heeft de draagwijdte en de oorsprong van de vrijhoudingsbehoefte in het Duitse recht reeds grondig besproken (zie punten 33 e.v. van zijn conclusie in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 10 april 2008, adidas en adidas Benelux, C-102/07, Jurispr. blz. I-2439), zodat enkele inleidende opmerkingen kunnen volstaan ter verduidelijking van de rol van dit begrip op Unierechtelijk vlak.
(
14
)	Zie in die zin arrest van 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/BHIM (C-173/04 P, Jurispr. blz. I-551, punt 62 en aldaar aangehaalde rechtspraak); arrest BHIM/Celltech, reeds aangehaald (punt 75), en arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 25).
(
15
)	Zie in die zin arrest Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM, reeds aangehaald (punt 39 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
(
16
)	In de rechtspraak heeft het Hof deze gedachte, die verwijst naar de onderscheidende functie van het merk, op verschillende wijzen verwoord. Zie met name arresten van 22 september 2011, Interflora en Interflora British Unit (C-323/09, Jurispr. blz. I-8625, punten 37-39); 12 juli 2011, L’Oréal e.a. (C-324/09, Jurispr. blz. I-6011, punt 80); 8 mei 2008, Eurohypo/BHIM (C-304/06 P, Jurispr. blz. I-3297, punt 56 en aldaar aangehaalde rechtspraak), en 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 51).
(
17
)	Zie punt 43 van de conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 19 september 2002, DKV/BHIM (C-104/00, Jurispr. blz. I-7561).
(
18
)	Zie in die zin arrest Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM, reeds aangehaald (punt 46 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
(
19
)	Arrest Eurohypo/BHIM, reeds aangehaald (punten 55-62).
(
20
)	Zie in die zin arrest Eurohypo/BHIM, reeds aangehaald (punt 54 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
(
21
)	Zie onder meer beschikking van 6 februari 2009, MPDV Mikrolab/BHIM (C-17/08 P, punt 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
(
22
)	Arrest Campina Melkunie, reeds aangehaald (punten 39 en 40).
(
23
)	Zie in dit verband arrest van 13 januari 2011, Media-Saturn-Holding/BHIM (C-92/10 P, punt 36), en reeds aangehaalde arresten Eurohypo/BHIM (punt 41), en BioID/BHIM (punt 29).
(
24
)	Zie met name arrest van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Jurispr. blz. I-1619, punt 86).
(
25
)	Zie met name punten 12 en 16 van de reeds aangehaalde beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 15 oktober 2009 in zaak R 1630/2008-4.
(
26
)	Zie met name, in het kader van de beoordeling van het verwarringsgevaar, arrest van 2 september 2010, Calvin Klein Trademark Trust/BHIM (C-254/09 P, Jurispr. blz. I-7989, punt 45 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
(
27
)	Zie naar analogie arrest Calvin Klein Trademark Trust/BHIM, reeds aangehaald (punt 57).
(
28
)	Zie met name arrest Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM, reeds aangehaald (punt 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
(
29
)	Zie met name beschikking van 5 februari 2010, Mergel e.a./BHIM (C-80/09 P, punt 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
(
30
)	Zie in die zin arrest van 25 februari 2010, Lancôme/BHIM (C-408/08 P, blz. I-1347, punt 61 en aldaar aangehaalde rechtspraak).