62007CC0487
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ
Г-Н P. MENGOZZI
представено на 10 февруари 2009 година (
1
)
Дело C-487/07
L’Oréal SA и др.
срещу
Bellure NV и др.
„Директива 89/104/ЕИО — Марки — Член 5, параграфи 1 и 2 — Използване в сравнителна реклама — Право да се иска забрана на това използване — Несправедливо облагодетелстване от добрата репутация — Засягане на функциите на марката — Директива 84/450/ЕИО — Сравнителна реклама — Член 3а, параграф 1, букви ж) и з) — Условия, при които сравнителната реклама е разрешена — Несправедливо облагодетелстване от известността на марка — Представяне на стока като имитация или копие“
1.
С настоящото преюдициално запитване Court of Appeal (England & Wales) поставя на Съда въпроси за тълкуването на член 5 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (
2
), както и на член 3а, параграф 1 от Директива 84/450/ЕИО на Съвета от относно заблуждаващата и сравнителната реклама (
3
), изменена с Директива 97/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от  (
4
).
I — Правна уредба
2.
Член 5 от Директива 89/104 (
5
), озаглавен „Права, предоставени от марката“, гласи:
„1.   Регистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права. Притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие:
а)
всеки знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана;
б)
всеки знак, при който поради идентичността или [приликата] му с марката и идентичността или [приликата] на стоките или услугите, защитени от марката и от знака, съществува вероятност от объркване на част от обществото, която включва вероятност от свързване на знака с марката.
2.   Всяка държава членка може да предвиди, че притежателят има право да попречи на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак, който е идентичен или [подобен на] марката, за стоки или услуги, които не са [подобни на] стоките или услугите, за които е регистрирана марката, ако последната се ползва с [добра репутация] в държавата членка и ако използването на този знак без основание би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или реномето на марката или би ги увредило.
3.   По параграфи 1 и 2, inter alia, може да бъде забранено и:
а)
поставянето на знака върху стоки или тяхната опаковка;
б)
предлагането на стоки, пускането им на пазара или складирането им за тези цели с този знак, или предлагането или предоставянето на услуги с този знак;
в)
вносът и износът на стоки с този знак;
г)
използването на знака в търговски книжа и в рекламна дейност.
[…]“
3.
Член 6, параграф 1 от Директива 89/104, озаглавен „Ограничаване на действието на марката“ предвижда, че „[м]арката не дава право на притежателя да забрани на трето лице да използва в търговската дейност:
а)
собственото си име или адрес;
б)
указания за вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето на производство на стоките или на предоставяне на услугите или други характеристики на стоките или услугите;
в)
марката, когато е необходимо да се посочи предназначението на продукт или услуга, по-специално като принадлежности или резервни части,
при условие че то ги използва в съответствие с честната производствена или търговска практика.“
4.
Директива 97/55 включва в Директива 84/450, която първоначално засяга единствено заблуждаващата реклама, редица разпоредби в областта на сравнителната реклама.
5.
Член 2, точка 2а от Директива 84/450, изменена с Директива 97/55 (наричана по-нататък „Директива 84/450“) (
6
), определя „сравнителната реклама“ за целите на тази директива като „всяка реклама, която пряко или косвено идентифицира конкурент или предлагани от него стоки или услуги“.
6.
Член 3а, параграф 1 от Директива 84/450 гласи следното:
„Сравнителна реклама е дотолкова, доколкото е включено сравнение, разрешена, когато са изпълнени следните условия:
[…]
г)
не води до объркване на пазара между рекламодателя и конкурента или между търговски марки, търговски наименования и други отличителни белези, стоки и услуги на рекламодателя и тези на конкурента;
д)
не води до дискредитиране или опетняване на търговските марки, търговските имена, други отличителни белези, стоките, услугите, дейностите или положението на конкурента;
[…]
ж)
не [се облагодетелства несправедливо] от [добрата репутация] на търговската марка, търговското име или други отличителни белези на конкурента или от наименованието за произхода на конкуриращи се продукти;
з)
не представя стоките или услугите като имитация или копие на стоки или услуги със запазена търговска марка или търговско име“.
II — Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси
7.
L’Oréal SA, Lancôme Parfums et Beauté & Cie и Laboratoires Garnier & Cie (наричани по-нататък общо „L’Oréal“) са дружества от групата L’Oréal, чиято дейност включва, наред с другото, производството и предлагането на пазара на луксозни парфюми.
8.
L’Oréal е притежател по-специално на следните национални (британски), международни или марки на Общността, регистрирани за парфюми и други ароматични продукти:
—
марките „Trésor“:
—
националната словна марка „Tresor“ (без ударение, наричана по-нататък „словна марка „Trésor““),
—
национална словна и фигуративна марка, състояща се от изображение на флакон на парфюм с изглед отпред и отстрани, на който фигурира по-специално думата „Trésor“ (наричана по-нататък „марка флакон на „Trésor““),
—
национална словна и фигуративна марка, състояща се от цветно изображение на опаковка на парфюм с изглед отпред, върху която фигурира по-специално думата „Trésor“ (наричана по-нататък „марка опаковка на „Trésor““),
—
марките „Miracle“:
—
словната марка на Общността „Miracle“ (наричана по-нататък „словна марка „Miracle““),
—
словна и фигуративна марка на Общността, състояща се от изображение на флакон парфюм с изглед отпред, на който фигурира по-специално думата „Miracle“ (наричана по-нататък „марка флакон на „Miracle““),
—
международна словна и фигуративна марка, състояща се от цветно изображение на опаковка на парфюм с изглед отпред, върху която фигурира по-специално думата „Miracle“ (наричана по-нататък „марка опаковка на „Miracle““),
—
националната словна марка „Anaïs-Anaïs“,
—
марките „Noa“:
—
националната словна марка „Noa Noa“,
—
словните и фигуративни марки, национална и марка на Общността, и двете състоящи се от стилизиран надпис с думата „Noa“.
9.
Bellure NV, учредено по белгийското право дружество, започва да предлага на европейските пазари, съответно през 1996 г. и 2001 г., парфюми от гамите „Creation Lamis“ и „Dorall“, произведени в трета държава за негова сметка и по избран от него дизайн. Starion International Ltd (наричано по-нататък „Starion“) закупува тези парфюми от Bellure и ги разпространява на търговци на едро или на магазини за търговия с отстъпки в Обединеното кралство. Starion разпространява в тази държава членка също и парфюми от гамата „Stitch“. Malaika Investments Ltd, с търговско наименование Honeypot Cosmetics & Perfumery Sales (наричано по-нататък „Malaika“), продава на едро в Обединеното кралство парфюмите от гамата „Creation Lamis“, които му доставя „Starion“. Парфюмите от споменатите три гами са имитация на аромата на парфюми, които се продават успешно на изключително ниска цена на дребно (под GBP 4).
10.
При пускането в продажба на тези парфюми в Обединеното кралство, Starion и Malaika използват сравнителни списъци, предоставяни на търговците на дребно и установяващи съответствие, на база на подобния аромат, между всеки от тези парфюми и луксозен парфюм, определен чрез позоваване на словната марка, с която той е обозначен (наричани по-нататък „сравнителните списъци“). В тези списъци фигурират словните марки „Trésor“, „Miracle“, „Anaïs-Anaïs“ и „Noa Noa“ на „L’Oréal“.
11.
Освен това четири парфюма от гамата „Creation Lamis“ и един парфюм от гамата „Dorall“ се продават във флакони и опаковки, които като цяло са подобни на флаконите и опаковките на парфюмите „Trésor“, „Miracle“, „Anaïs-Anaïs“ или „Noa“, макар да е установено, че тази прилика не е от такова естество, че да въведе в заблуждение професионалистите или потребителите по отношение на произхода на стоката.
12.
L’Oréal предявява пред High Court of Justice (England & Wales) иск за установяване на нарушение на правата, свързани с марки, включително и срещу Bellure, Starion и Malaika. От една страна_тя изтъква, че използването на сравнителни списъци от Starion и Malaika представлява нарушение на правата, които черпи от своите словни марки „Trésor“, „Miracle“, „Anaïs -Anaïs“ и „Noa Noa“, както и от словните и фигуративни марки „Noa“, забранено от член 10, параграф 1 от Trade Mark Act 1994 (Закон за марките от 1994 г., наричан по-нататък „TMA“), с който е транспониран във вътрешното право член 5, параграф 1, буква a) от Директива 89/104. От друга страна, L’Oréal поддържа, че имитацията на имената, на флаконите и на опаковките на неговите парфюми „Trésor“, „Miracle“, „Anaïs-Anaïs“ и „Noa“ и продажбата на парфюми в имитирани по този начин флакони и опаковки представляват нарушение на правата, които L’Oréal черпи по-специално от своите словни марки „Trésor“, „Miracle“, „Anaïs- Anaïs“ и „Noa Noa“, както и от своите марки флакон и опаковка на „Trésor“ и „Miracle“, забранено от член 10, параграф 3 от TMA, с който е транспониран във вътрешното право член 5, параграф 2 от Директива 89/104.
13.
High Court уважава иска, насочен срещу използването на сравнителните списъци и с основание член 10, параграф 1 от TMA, докато искът, основан на член 10, параграф 3 от TMA е уважен само частично, тъй като се установява единствено нарушение на правата върху марката опаковка на „Trésor“ и на марката флакон на „Miracle“.
14.
Starion и Malaika (наричани по-нататък „дружества жалбоподатели“) подават пред Court of Appeal жалба срещу решението на High Court. L’Oréal, от своя страна, подава насрещна жалба за установяване на нарушението на правата върху словните марки „Trésor“ и „Miracle“, на марката флакон на „Trésor“ и на марката опаковка на „Miracle“.
15.
Court of Appeal отхвърля насрещната жалба, подадена от L’Oréal и преценява за необходимо, с цел решаване на oстаналата част на спора, да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
„1)
Когато в реклама на своите стоки или услуги търговец използва регистрирана марка, притежавана от конкурент, за да сравни характеристиките (и по-специално аромата) на стоките, които пуска в продажба, с характеристиките (и по-специално аромата) на стоките, които конкурентът пуска в продажба под тази марка, без при това да създава объркване, нито по друг начин да застрашава основната функция на марката, която е да обозначава произхода, това използване попада ли [в приложното поле] на член 5, параграф 1, [буква a) или б)] от Директива 89/104?
2)
Когато в дейността си (и по-специално в сравнителен списък) търговец използва [общоизвестна] регистрирана марка за обозначаване на характеристика на своя стока (по-специално аромата ѝ по такъв начин, че:
a)
не създава каквато и да е вероятност от объркване;
б)
не засяга продажбата на стоките [под] [общоизвестната] регистрирана марка;
в)
не нанася вреда на основната функция на марката, която е да гарантира произхода, нито уврежда репутацията на тази марка чрез опетняване на нейния образ или чрез размиване […], или по какъвто и да било друг начин;
г)
играе значителна роля за представянето на стоката на търговеца,
[това използване] попада ли в приложното поле на член 5, параграф l, буква a), от Директива 89/104?
3)
В контекста на член 3а, буква ж) от Директива [84/450] какво е значението на израза [„се облагодетелства несправедливо от“] и по-специално когато търговец сравнява своя стока със стока от [общоизвестна] марка в сравнителен списък, по този начин той облагодетелства ли се несправедливо от известността [на тази] марка […]?
4)
В контекста на член 3а, буква з) от посочената директива какво е значението на израза „представя стоките или услугите като имитация или копие“, и по-специално този израз [обхваща ли] случаите, в които без да поражда объркване или да въвежда в заблуждение, страната просто честно обявява, че нейната стока притежава основна характеристика (аромат), идентична с тази на […] общоизвестна стока, защитена с марка?
5)
Когато търговец използва знак, [подобен] на регистрирана марка с добра репутация, и този знак не е подобен на марката до такава степен, че да предизвика объркване, като:
a)
основната функция на регистрираната марка, която е да гарантира произхода, не е накърнена или застрашена;
б)
няма опетняване или объркване относно регистрираната марка или нейната добра репутация, нито някаква опасност това да се случи;
в)
това не засяга продажбите на [притежателя] на марката;
г)
[притежателят] на марката не е лишен от [каквато и да било] облага, свързана с представянето, запазването или […] развитието на своята марка;
д)
търговецът получава обаче търговско предимство от използването на своя знак поради приликата му с регистрираната марка,
това използване представлява ли „несправедливо облагодетелстване“ от известността на регистрираната марка по смисъла на член 5, параграф 2 от Директива [89/104]?“
16.
Като приема, че съответните сравнителни списъци представляват сравнителна реклама по смисъла на Директива 84/450, запитващата юрисдикция уточнява, че първите четири преюдициални въпроси се поставят с цел да се установи дали е разрешена употребата на словните марки на L’Oréal в сравнителните списъци на дружествата жалбоподатели.
17.
Обратно, петият преюдициален въпрос е от значение за целите на установяване дали е разрешена употребата от тези дружества на флакони и опаковки, подобни на защитените от марката опаковка на „Trésor“ и от марката флакон на „Miracle“.
III — Правен анализ
А — По първите четири преюдициални въпроса
1. Встъпителни бележки
18.
Първите четири преюдициални въпроса се отнасят всичките до използването от рекламодател на чужда марка в сравнителна реклама, състояща се по-специално от сравнителни списъци като тези в конкретния случай. В този смисъл чуждата марка се използва за означаване на стоки, макар и не на стоките на рекламодателя, а на тези на притежателя на марката.
19.
Запитващата юрисдикция счита, че разпространението на такива сравнителни списъци сред търговците на дребно представлява реклама по смисъла на член 2, точка 1) от Директива 84/450. Всъщност става въпрос за съобщение във връзка с търговия, което има за цел да насърчи реализацията на стоки.
20.
Тази юрисдикция, както отбелязах по-горе, счита освен това, че подобна реклама представлява сравнителна реклама по смисъла на член 2, точка 2а от същата директива, понятие, което изисква между другото наличието на конкурентно отношение между рекламодателя и предприятието, идентифицирано в рекламното послание (или чиито стоки или услуги са идентифицирани в него). Първият преюдициален въпрос, който не засяга разпоредбите на Директива 84/450, се отнася до използването на марка, притежавана от „конкурент“.
21.
Обратно, от направените от същата юрисдикция фактически констатации става ясно, че „стоките на страните не се конкурират помежду си, доколкото попадат в различни ценови и пазарни сектори“ (
7
). Според мен подобна констатация не пречи да се установи в конкретния случай съществуването на сравнителна реклама по смисъла на член 2, точка 2а от Директива 84/450, ако се държи сметка за широкия обхват, който следва да се признае на конкурентното отношение според изискването на тази разпоредба. В това отношение ще се огранича да препратя към съображенията, изложени в точки 63—90 от заключението, което представих по дело De Landtsheer Emmanuel (
8
), както и в точки 32—42 от Решението, постановено по посоченото дело (
9
), отбелязвайки по-специално, че в този контекст попадат и положенията на потенциална конкуренция, както и възможностите за развитие на сегашното състояние на пазарите и на потребителските навици. Както L’Oréal правилно подчертава, от значение е освен това конкурентното отношение, което е налице единствено на едно междинно ниво на дистрибуторската верига (например, търговията на едро). Запитващата юрисдикция по възможност следва да проучи по-подробно въпроса за действителното съществуване на конкурентно отношение, изисквано от посочената разпоредба с оглед на критериите за тълкуване, които това решение дава.
22.
За целите на настоящото производство при липсата на елементи, които да навеждат към явно противоположно заключение, ще трябва да изхождаме от хипотезата, от която се ръководи запитващата юрисдикция, т.е. че въпросните сравнителни списъци представляват сравнителна реклама по смисъла на член 2, точка 2а от Директива 84/450, без при това да може да се постави под съмнение допустимостта на третия и на четвъртия преюдициален въпрос с оглед на тяхната значимост за предмета на висящия пред националната юрисдикция спор.
23.
За да се отговори на поставените четири преюдициални въпроса, по-специално на първите два, трябва първо да се определи по какъв начин, при наличието на противоречие между изискването за защита на марката и това да се улесни използването на сравнителна реклама, се съгласуват помежду си разпоредбите относно защитата на марката, които се съдържат, от една страна, в Директива 89/104, по-специално в член 5 и член 6, а от друга — в Директива 84/450, по-специално в член 3а, параграф 1.
24.
В неотдавнашното Решение по дело O2 (
10
) Съдът е дал вече някои важни разяснения в това отношение. По-специално той отбелязва, че:
—
„използването от рекламодателя в сравнителна реклама на знак, идентичен или подобен на марката на конкурент, с цел да се идентифицират стоките или услугите, предлагани от последния, се разглежда като използване за самите стоки или услуги на рекламодателя по смисъла на член 5, параграфи 1 и 2 от Директива 89/104“ и „следователно може да бъде забранено по силата на посочените разпоредби, ако са налице предпоставките за това“ (
11
),
—
поради това притежателят на регистрирана марка няма право да забрани по силата на последните разпоредби използването от трето лице на знак, идентичен или подобен на неговата марка, в сравнителна реклама, която отговаря на всички условия, за да бъде разрешена, посочени в споменатия член 3а, параграф 1 от Директива 84/450 (
12
).
25.
Спазването на последните условия следователно представлява за посочения по-горе рекламодател валидно възражение срещу иска, основаващ се на националните разпоредби за прилагане на член 5, параграф 1 или параграф 2 от Директива 89/104. В това отношение не считам за правилно и необходимо предложеното в акта за преюдициално запитване тълкуване, което се споделя и от L’Oréal, според което установяването на спазването на тези условия позволява само поради това обстоятелство да се счита, че използването на чужда регистрирана марка (наричана по-нататък, за краткост „марка“) в сравнителна реклама е разрешено по силата на член 6, параграф 1 от Директива 89/104. Ако може да се твърди, че подобно използване, при което се спазват посочените в член 3а от Директива 84/450 условия, се извършва „в съответствие с честната производствена или търговска практика“, това не променя факта, че посоченото в член 6, параграф 1 от Директива 89/104 ограничаване на действието на марката предполага изпълнение на едно от условията, предвидени в букви a)—в). Струва ми се обаче, че в случая никое от тези условия не трябва да се взема предвид и следователно не може да „включи“ в Директива 89/104 възражението, основаващо се на спазването на условията за законосъобразност, посочени в член 3а, параграф 1 от Директива 84/450. Споделям, по-специално, позицията, изразена в съдебното заседание от представителя на Комисията, съгласно която член 6, параграф 1, буква б) се отнася само до използването на елементи от марка, които описват една от характеристиките на стоката или услугата, посочени в разпоредбата (описателни „указания“). Решението по дело adidas и Adidas Benelux струва ми се го потвърждава там, където посочва, че „член 6, параграф 1, буква б) от Директивата цели да запази възможността за всички икономически оператори да използват описателни указания“ и „следователно представлява […] израз на необходимостта от запазване на възможността за свободно ползване“ (
13
). Спазването на условията за законосъобразност, посочени в член 3а, параграф 1 от Директива 84/450, представлява според мен самостоятелно възражение в допълнение към тези, посочени в член 6 и член 7, параграф 1 от Директива 89/104, което е в състояние да блокира иск срещу сравнителна реклама, основаващ се на националните разпоредби за прилагане на член 5, параграф 1 или параграф 2 от тази втора директива.
2. По първите два преюдициални въпроса, отнасящи се до тълкуването на член 5, параграф 1 от Директива 89/104
26.
И тъй като при използването на знак, идентичен или подобен на марката на конкурент, не може да се изключи прилагането на член 5, параграф 1 от Директива 89/104 единствено заради това, че се извършва в рамките на сравнителна реклама, но може при определени условия да бъде забранено по силата на горепосочената разпоредба, на първите два преюдициални въпроса трябва да се отговори, като се разгледат точно тези условия с оглед на елементите, съдържащи се в самите въпроси.
27.
Както самата запитваща юрисдикция подчертава това, първият преюдициален въпрос по същество вече е бил поставян на Съда от същата юрисдикция с акта за преюдициално запитване, във връзка с който е постановено цитираното Решение O2. В случая, стоящ в основата на това запитване, запитващата юрисдикция открива в цената характеристиката, предмет на сравнение между услугите (мобилни телефонни услуги) на рекламодателя и тези на притежателя на марката, която рекламодателят използва в сравнителна реклама, докато в настоящия случай характеристиката, предмет на сравнение, се открива в аромата (по отношение на парфюмите).
28.
Друга разлика между двата случая е, че по дело O2 пред запитващата юрисдикция се оспорва използването от рекламодателя на знак, който не е идентичен, но е подобен на марката на конкурент там, където представените в рекламата услуги на единия и на другия са едни и същи. Именно затова Съдът в Решение по дело O2 отговаря на първия преюдициален въпрос, формулиран по същество еднакво с първия преюдициален въпрос по настоящото дело, давайки тълкуване единствено на буква б) от член 5, параграф 1 от Директива 89/104, като не счита за необходимо да тълкува буква a) от същия член 5, параграф 1. В случая обаче предмет на оспорване пред националната юрисдикция в рамките на иска, насочен срещу сравнителните списъци, използвани от дружествата жалбоподатели, е използването от рекламодателя на знак, който е идентичен с чуждата марка за стоки, идентични (
14
) с тези, които носят тази марка.
29.
Поради това първият въпрос по настоящото дело, в който се прави позоваване на член 5, параграф 1 от Директива 89/104 в нейната цялост, следва да се разбира в смисъл, че запитващата юрисдикция иска да установи дали буква a) от тази разпоредба трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марка може да забрани използването от трето лице в сравнителна реклама на знак, идентичен с тази марка, за стоки или услуги, идентични с тези, за които споменатата марка е регистрирана, дори когато това използване не поражда вероятност от объркване в съзнанието на потребителите относно произхода на съответните стоки или услуги.
30.
От друга страна, с втория преюдициален въпрос запитващата юрисдикция изрично иска тълкуване само на буква a) от член 5, параграф 1 от Директива 89/104, за да установи дали по силата на същата притежателят на марка с добра репутация може да забрани използването от трето лице в търговската дейност, по-специално в сравнителна реклама, на знак, идентичен с тази марка, за стоки или услуги, идентични с тези, за които споменатата марка е регистрирана, дори когато това използване, макар и да играе съществена роля за представянето на стоките на трето лице, не поражда вероятност от объркване в съзнанието на потребителите относно произхода на съответните стоки или услуги, не влияе върху продажбите на стоките или услугите, означени с тази марка, и по никакъв начин не уврежда добрата ѝ репутация.
31.
Съгласно практиката на Съда съществуването на вероятност от объркване на потребителите относно произхода на стоките или услугите, т.е. вероятността потребителите да повярват, че разглежданите стоки или услуги произхождат от същото предприятие или евентуално от икономически свързани предприятия, непременно трябва да е налице, за да може използването на знак, идентичен или подобен на чужда марка, да се счита за забранено по силата на член 5, параграф 1, буква б) от Директива 89/104. С други думи, забраната, заложена в тази разпоредба, важи единствено когато има вероятност от увреждане на основната функция на марката, която се състои именно в това да гарантира на потребителите произхода на стоките или услугите (
15
).
32.
Следва ли по същия начин да се произнесем и по отношение на забраната, заложена в член 5, параграф 1, буква a) от горепосочената директива?
33.
На това запитване — на което след взетото Решение по дело O2 следва да се отговори, както се отбелязва от дружествата жалбоподатели, абстрахирайки се от възможностите да се противопоставят на тази забрана възражения на основание член 6 от Директива 89/104 или член 3 а, параграф 1 от Директива 84/450 — Комисията предлага да се отговори положително. Според нея член 5, параграф 1 от Директива 89/104 в нейната цялост цели изключително да защити основната функция на марката, която е именно да гарантира на потребителите идентичността на произхода на стоките, обозначени с нея. В подкрепа на подобна позиция тя се позовава по-специално на Решение по дело Arsenal, на Решение по дело Anheuser Busch и на Решение по дело Adam Opel (
16
). Ето защо на първия преюдициален въпрос би следвало да се отговори отрицателно. Дружествата жалбоподатели споделят същото мнение.
34.
Обратно, L’Oréal и френското правителство подкрепят положителния отговор на първия преюдициален въпрос, като подчертават, че член 5, параграф 1, буква a) от Директива 89/104 не цели да защити единствено функцията на марката, която се състои в това да гарантира на потребителите идентичността на произхода на обозначените с нея стоки, а осигурява защита и по отношение на другите функции на марката. В тази връзка се изтъкват десетото съображение от гореспоменатата директива и посочените по-горе Решение по дело Arsenal, Решение по дело Anheuser Busch и Решение по дело Adam Opel. L’Oréal поддържа, че гореспоменатата разпоредба защитава по-специално „комуникационните функции“ на марката, както следва от Решение по дело Parfums Christian Dior (
17
) и от Решение по дело Boehringer Inghelheim и др. (
18
), както и от Решение на Първоинстанционния съд по дело „VIPS“ (
19
). И френското правителство, което припомня функцията на марката, „състояща се в това да позволи на нейния притежател да контролира и защитава образа на марката си пред потребителите“, се позовава на Решение по дело Parfums Christian Dior, което признава такава функция именно с оглед на марките с добра репутация, обозначаващи луксозни парфюми.
35.
Припомням, че съгласно деветото съображение на Директива 89/104, „за да бъде улеснено свободното движение на стоки и услуги е важно да се гарантира регистрираните марки отсега нататък да се ползват с една и съща защита в правните системи на всички държави членки“ и „че това не бива да пречи на държавите членки по свой избор да предоставят разширена защита на реномираните марки“.
36.
По първия аспект трябва да се отбележи, че обхватът на хармонизираната защита на марките, предписана от Директива 89/104, произтича основно от член 5, параграф 1 и параграф 3 и от ограниченията, предвидени в член 6 и член 7 от самата директива.
37.
По втория аспект член 5, параграф 2 от Директивата позволява на държавите членки да предоставят на марките с добра репутация засилена защита спрямо предвижданата в член 5, параграф 1. Всъщност за разлика от последната разпоредба, член 5, параграф 2 не налага на държавите членки задължение да въведат в своето национално право установената от него защита, а се ограничава да им предостави възможността да въведат подобна защита. Следователно, когато държава членка се е възползвала от тази възможност, на нейната територия марките с добра репутация се ползват както от предоставената от член 5, параграф 1 защита, така и защитата по член 5, параграф 2 от Директивата (
20
).
38.
Що се отнася до защитата, която задължително трябва да бъде предоставена на марката по силата на член 5, параграф 1 от Директива 89/104, позицията на Комисията, според която тази разпоредба има за цел да защитава единствено функцията на марката като обозначение за произход, със сигурност не е случайна. Десетото съображение на Директива 89/104, разглеждайки в най-общ смисъл „защитата, предоставена на регистрирана марка“, посочва, без очевидно да се позовава само на хипотезата на прилика между марката и знака и стоките или услугите, „че вероятността от объркване […] представлява специфичното условие за защитата“. Фактът, че съгласно това съображение защитата „е абсолютна при идентичност между марката и знака и между стоките или услугите“, би могъл просто да означава, че в такъв случай притежателят на марката не е длъжен да доказва вероятността от объркване (
21
), доколкото тя се предполага (
22
), а не непременно, че използването на марката може да бъде забранено дори при липса на такава вероятност. В Решение по дело adidas и Аdidas Benelux (
23
) четем, че „[в]ероятността от объркване представлява специфичното условие за предоставената от регистрираната марка защита, по-специално срещу използването от трето лице на знаци, които не са идентични“.
39.
Все пак от същото десето съображение следва всъщност, че въпросната защита „цели по-конкретно да гарантира [функционирането на] марката като обозначение за произход“ (
24
).
40.
Благодарение и на този тълкувателен елемент Съдът, в Решение по дело Arsenal (
25
), за първи път потвърждава, че „изключителните права, предвидени в член 5, параграф 1, буква a) от Директивата, са предоставени, за да може притежателят на марката да защити специфичните си интереси като притежател на тази марка, така че последната да изпълни присъщите си функции“, и че „[с]ледователно използването на това право трябва да бъде запазено за случаите, когато използването на знака от трето лице засяга или може да засегне функциите на марката, и по-специално нейната основна функция да гарантира на потребителите произхода на стоката“.
41.
Макар че тези твърдения са повторно изложени от Съда в последващите Решение по дело Anheuser Busch (
26
) и Решение по дело Adam Opel (
27
), може да се наблюдава известно развитие по отношение на техния обхват.
42.
В Решение по дело Arsenal от Съда по-специално е поискано да „определи дали член 5, параграф 1, буква a) от Директивата разрешава на притежателя на марка да забрани всякакво използване в търговската дейност от трето лице на знак, идентичен с марката, за стоки, идентични с тези, за които последната е регистрирана или дали това право на вето предполага наличието на специфичен интерес на притежателя на марката в качеството му на такъв, в рамките на който интерес използването на въпросния знак от трето лице засяга или може да засегне една от функциите на марката“ (
28
).
43.
Именно при тези обстоятелства Съдът развива съображенията, отразени в точка 40 по-горе и впоследствие заключава, че „притежателят не би могъл да забрани използването на знак, идентичен c марката, за стоки, идентични с тези, за които е регистрирана марката, ако това използване не може да увреди неговите специфични интереси като притежател на марката, като се държи сметка за функциите на последната“ (
29
).
44.
Това, което изглежда може да се изведе в резюме от Решение по дело Arsenal, е, че използването на знак, идентичен с марката, за стоки, идентични с тези, за които марката е регистрирана, не води задължително до увреждане или до опасност от увреждане на функциите на марката и че само при съществуващо увреждане или на опасност от увреждане по отношение на една от функциите на марката използването от трето лице на знак, идентичен с марката, може да бъде забранено по силата на член 5, параграф 1, буква a) от Директива 89/104 (т.е. използването на изключителните права е „запазено“ за тези случаи). Именно на това основание Съдът приема, че определени случаи на използване за чисто описателни цели следва да бъдат изключени от приложното поле на член 5, параграф 1 от Директивата: те не засягат нито един от интересите, които тази разпоредба защитава и които следователно не попадат в понятието за използване по смисъла на тази разпоредба (
30
).
45.
Решение по дело Arsenal издига увреждането (или опасността от него) на една от функциите на марката до необходимо условие за използване на изключителните права в съответствие с член 5, параграф 1, буква a), както е отбелязано в точка 16 от Решение по дело Céline (
31
). Всъщност това не означава да се признае напълно, че използването на марката от трето лице може да бъде забранено по силата на тази разпоредба, когато съществува увреждане или опасност от увреждане по отношение на която и да е от функциите на марката или, с други думи, че всички функции, които марката може да изпълнява, са юридически защитени от тази разпоредба. В Решение по дело Arsenal не са идентифицирани различните функции на марката, нито се посочва недвусмислено, че всички те са юридически защитени от член 5, параграф 1, буква a) от Директива 89/104. От друга страна, Съдът констатира в дадения случай, предмет на разглеждане в главното производство, наличието на увреждане (или опасност от увреждане) на основната функция на марката като „гаранция за произход“ на стоката (
32
). Би могло следователно да се приеме, че в Решение по дело Arsenal Съдът е пожелал единствено да не изключва, без обаче да я признава, защитата въз основа на посочената разпоредба на функциите на марката, различни от основната, оставяйки в крайна сметка този въпрос все още открит.
46.
Струва ми се обаче, че с Решение по дело Adam Opel Съдът е направил още една крачка напред към признаването въз основа на тази разпоредба на защитата на функциите на марката, различни от основната.
47.
В това Решение, макар първоначално Съдът да отбелязва, развивайки отразените в точка 40 по-горе съображения, че „поставянето от трето лице на знак, идентичен с регистрирана за играчки марка, върху умалени модели превозни средства може да бъде забранено на основание член 5, параграф 1, буква a) от Директивата само ако засяга или може да засегне функциите на тази марка“ (
33
), по-нататък в заключение се връща към това схващане, като все пак изпуска думата „само“, заявявайки, че „в случаите, когато една марка е регистрирана едновременно за автомобилни превозни средства — по отношение на които тя се ползва с добра репутация — и за играчки, поставянето от трето лице без съгласието на притежателя на марката на идентичен с тази марка знак върху умалени модели превозни средства от посочената марка, с цел тези превозни средства да бъдат точно възпроизведени, както и пускането на пазара на посочените умалени модели […] съставляват използване по смисъла на член 5, параграф 1, буква a) от Директивата, което притежателят на марката има право да забрани, ако това използване засяга или може да засегне функциите на марката в качеството ѝ на марка, регистрирана за играчки“ (
34
). Не изглежда като нещо произволно да се приеме, че това становище не отговаря просто на твърдението, според което при липсата на увреждане (или опасността от увреждане) на една функция на марката предвидената защита в член 5, параграф 1, буква a) не може да се задейства (няма защита, ако поне една функция на марката не е увредена или има опасност да бъде увредена), но се изразява в твърдение, според което за целите на задействането на тази защита е от значение наличието на увреждане (или на опасност от увреждане) на която и да е от функциите на марката (защита, ако която и да е функция на марката е увредена или има опасност да бъде увредена).
48.
В това Решение обаче Съдът също не посочва кои са функциите на марката, които са различни от основната, като от друга страна не е било изтъкнато в спора по главното производство, че използването на посочената марка уврежда „други функции на тази марка, които са различни от основната“ (
35
).
49.
Поради това постепенното изясняване в съдебната практика, на идеята за защита на марката по член 5, параграф 1, буква a), както и по отношение на функции на марката, различни от функцията да гарантира произхода, повдига някои важни въпроси като този по-точно да се определи кои са тези функции, и освен това въпроса да се провери по какъв начин посочената защита съответства и се съчетава с предвидената за марката с добра репутация в член 5, параграф 2 от споменатата директива, имайки предвид, че тази разпоредба в частта, в която се позовава на увреждането на отличителния характер или на добрата репутация на такава марка, изглежда също насочена към защита на функциите на марката.
50.
Относно първия аспект ще отбележа, че нито Директива 89/104, нито, поне според мен, съдебната практика предлагат списък и описание на функциите на марката, различни от функцията ѝ да гарантира произхода.
51.
Полезен принос в това отношение бе даден от генералния адвокат Jacobs в заключението му към посоченото по-горе Решение по дело Parfums Christian Dior (
36
). След като отбелязва, че „[м]акар Съдът многократно да е подчертавал функцията на марката като индикатор за произхода на стоките […], той не е имал намерение да потвърди, че правата, предоставени от марката, са противопоставими само за да се запази тази функция“, той се е позовал на други възможни функции на марката, като освен това ги приема за неделима част или производни на тази основна функция: „функцията на марката в качествен аспект“, т.е. функцията на „олицетворение на качествата, които потребителите свързват с определени стоки или услуги“, и на гаранция, „че стоките и услугите са на нивото на очакванията“, и „функциите в „комуникативен“, инвестиционен или рекламен аспект“, които „биха произтекли от факта, че инвестицията, предназначена за представянето на определен продукт, се разгръща около марката“, и следователно биха имали „стойност, която ще бъде защитена в това ѝ качество, абстрахирайки се от евентуално незаконно използване, произтичащо от нечестно представяне по отношение на произхода или качеството“.
52.
На свой ред генералният адвокат Ruiz-Jarabo Colomer в заключението, което представя по дело Arsenal (
37
), по което е постановено посоченото по-горе решение, е счел за „ограничаващо и опростенческо да се свежда функцията на марката до обозначаване на търговския произход“, отбелязвайки, че „опитът учи, че в по-голямата част от случаите потребителят не познава самоличността на производителя на потребените стоки“, докато марката „придобива собствен живот, изразява […] качеството, репутацията, а също и, в някои случаи, modus vivendi“. Отчитайки „актуалното функциониране на пазара [и на] поведението на средностатистическия потребител“, той„не намира[л] никакво основание, поради което и тези други функции на марката да не трябва да се ползват със защита наред с функцията, която посочва търговския произход на стоките и на услугите“ (
38
).
53.
Що се отнася до гаранцията за качество или може би по-точно до постоянното (или хомогенно) качество на стоките, обозначени с марката, явно става въпрос за повече от един аспект на функцията по гарантиране на произхода (
39
). Изключителните права, предоставени от марката, защитават интересите на притежателя на марката и потребителите не могат да се позовават на тях, претендирайки за определено качество на стоките. Въпреки че отговаря по принцип на интереса на производителя, притежател на марката, постоянното качество не се осигурява автоматично от идентичността на произхода на стоката и от последващия единен контрол на качеството ѝ, гарантиран от марката. Както бе отбелязано неотдавна от генералния адвокат Kokott, „правото на марките трябва да гарантира възможността за контрол на стоките, а не ефективното упражняване на такъв контрол“ (
40
). Марката следователно позволява на нейния притежател не само да предотврати появата на стоки с произход привидно от него, каквито всъщност те не са (функция по гарантиране на произхода), но и да предотврати възможността стоки с произход от него да претърпят на етапа на продажба след първоначалното им пускане на пазара от самия него или с негово съгласие, промени в качеството, за които той не е дал съгласие (вж. член 7, параграф 2 от Директива 89/104).
54.
Що се отнася до комуникационните функции на марката, на които се позовава L’Oréal, без съмнение марката може да доведе до знанието на потребителите информация от различно естество във връзка със стоката, която е обозначена с нея. Това може да е информация, предадена директно от знака, който съставлява марката (например информация, отнасяща се до материалните характеристики на стоката, изразявани от евентуално съдържащите се в комплексната марка описателни елементи), или по-често „натрупана“ информация (
41
) за марката в резултат на дейността по представянето и рекламата, които притежателят на марката развива — например послания, отнасящи се до нематериалните характеристики, които изграждат представата за стоката или предприятието в най-общ смисъл (например качество, надеждност, сериозност и т.н.) или по-конкретно (например определен стил, лукс, здравина). Тази информативна специфика на марката заслужава защита и когато използването на последната от трето лице не е от такова естество, че да породи объркване относно произхода на стоките или услугите (
42
).
55.
Както припомнят от L’Oréal, съдебната практика вече е признала „добрата репутация“ на марката като достоен обект на защита чрез предоставяне на изключителни права по член 5 от Директива 89/104. Съдът е приел, че „увреждането на добрата репутация на марката може по принцип да представлява законно основание по смисъла на член 7, параграф 2 от Директивата, притежателят да се противопостави на по-нататъшното разпространение на стоките, пуснати в продажба в Общността от самия притежател на марката или с негово съгласие“ (
43
).
56.
По-специално законно основание по смисъла на тази разпоредба представлява фактът, че представянето на преопакован продукт може да накърни добрата репутация на марката, с която той е обозначен (
44
). Така например, „преопакован фармацевтичен продукт може да бъде представен по неподходящ начин и поради това да накърни добрата репутация на марката, по-специално когато опаковката или етикетът, дори да не са дефектни, с лошо качество или в недобър вид, могат да засегнат стойността на марката, като нарушат свързаната с подобен продукт представа за надеждност и качество, както и да уронва доверието, което този продукт може да създаде у съответните потребители“ (
45
). Освен това в случай когато търговец на дребно използва марка, за да представи по-нататъшното пускане в продажба на луксозни и престижни стоки, обозначени със същата марка, той трябва да се постарае, „за да предотврати възможността неговата реклама да компрометира стойността на марката, нарушавайки стила и престижния облик на въпросните стоки, както и ореола на лукс, който ги обгръща“ (
46
).
57.
Подобни ситуации, макар да потвърждават, че защитата, предоставена на марката чрез изключителните права по член 5 от Директива 89/104, се разпростира отвъд необходимостта да се защити функцията на марката да гарантира произхода, и следователно отвъд наличието на вероятност от объркване по отношение на произхода на стоките или услугите, оставяйки все пак отворен въпроса за определяне до каква степен защитата на комуникационните функции на марката, и по-конкретно на елемента, свързан с добрата репутация на същата, срещу използването на знак, идентичен с марката, за идентични стоки попада в приложното поле на член 5, параграф 1, буква a) от Директива 89/104 (разглеждайки при това всички марки, а не само тези, които се ползват с добра репутация) и до каква степен в приложното поле на член 5, параграф 2 от същата Директива, разпоредба, която видно от постоянната съдебна практика предвижда също, позовавайки се обаче единствено на марките с добра репутация, защита, абстрахираща се от наличието на вероятност от объркване в съзнанието на потребителите (
47
). Този въпрос се оказва деликатен, особено ако се отчете фактът, че:
—
режимът, определен от двете разпоредби, е различен, имайки предвид, че защитата по член 5, параграф 1 е задължителна за държавите членки, докато тази по член 5, параграф 2 е факултативна,
—
Съдът е уточнил въз основа на Решение по дело Davidoff, че член 5, параграф 2 се прилага и във връзка с идентични или подобни стоки и услуги — а не само, както изрично се посочва в тази разпоредба, във връзка със стоки или услуги, които не са подобни — на тези, за които марката е регистрирана (
48
).
58.
Предвиждането на факултативна защита по смисъла на член 5, параграф 2 срещу увреждането на добрата репутация на определена марка, засегната от използването на идентичен знак за идентични стоки, изглежда противостои на идеята, според която член 5, параграф 1, буква a) е предназначен да защити всички функции на марката срещу такова използване. В този смисъл е за предпочитане, тълкувайки обхвата на последната разпоредба, да се следва подходът от Решение по дело Arsenal (няма защита, ако поне една функция на марката не е накърнена или няма опасност да бъде накърнена) вместо към подхода, произтичащ вероятно от Решение по дело Adam Opel (защита има, ако която и да е функция на марката е накърнена или има опасност да бъде накърнена). Все пак не трябва да се изключва, че широкото тълкуване на член 5, параграф 2, прилагано в съдебната практика, установена с Решение по дело Davidoff, което посочих във второ тире на предишния параграф, покрива, освен разбира се изрично предвидените от тази разпоредба хипотези, и хипотезите на използване на знак, идентичен с марката с добра репутация за подобна стока или услуга, на използване на знак, подобен на марката с добра репутация за идентична стока или услуга и на използване на знак, подобен на марката с добра репутация за подобна стока или услуга, но не и на използване на знак, идентичен с марката с добра репутация за идентична стока или услуга, която се урежда от член 5, параграф 1, буква a).
59.
С оглед на обстоятелствата в настоящия случай, все пак за да отговорим на въпросите, поставени от Court of Appeal, не се налага по-задълбочено разглеждане на тълкувателните проблеми, очертани в двата предишни параграфа, нито изчерпателно описание на функциите на марката, които могат да получат защита по силата на член 5, параграф 1, буква a).
60.
В тази връзка ще отбележа, че първите два преюдициални въпроса изхождат от направената от запитващата юрисдикция констатация относно липсата в конкретния случай както на вероятност от объркване в съзнанието на потребителите относно произхода на стоките и следователно на увреждане на основната функция на марките, за които се търси защита, така и на увреждане на добрата репутация на тези марки и следователно на (комуникационните) функции, които те развиват благодарение на подобна добра репутация. Не се установява L’Oréal да изтъква, че са увредени други функции на нейните марки, различни от току-що посочените. Освен това в своето писмено становище, след като отбелязва комуникационните функции на марките, за които иска защита, L’Oréal не посочва нито едно увреждане (или опасността от него) на добрата репутация на същите, а само че оспорваното използване на тези марки дава възможност на дружествата жалбоподатели да извлекат несправедливо облагодетелстване от тази добра репутация (
49
). Впрочем фактът, че се извлича такова облагодетелстване, не предполага, обратно на хипотезата за опетняване или увреждане на марката с добра репутация, че това използване компрометира или заплашва да компрометира комуникационните функции, които посочените марки изпълняват благодарение на своята добра репутация.
61.
Поради това считам, че на първия и на втория преюдициален въпрос може да се отговори, като се установи, че член 5, параграф 1, буква a), от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марка няма право да забрани използването от трети лица в сравнителна реклама на знак, идентичен с тази марка, за стоки или услуги, идентични с тези, за които е регистрирана марката, когато това използване не уврежда, нито заплашва да увреди основната функция на марката като гаранция за произход или някоя друга функция на същата марка, и това е валидно дори когато посоченото използване е от съществено значение за представянето на стоката на рекламодателя, давайки му по-специално възможност да извлича несправедливо облагодетелстване от добрата репутация на марката.
62.
Веднага уточнявам обаче, че това използване на марката, макар и да не може да бъде забранено по силата на член 5, параграф 1, буква a) от Директива 89/104, ако естествено условията за това са налице, ще може да бъде преследвано по силата (на националните разпоредби за транспониране) на член 5, параграф 2 от същата Директива и/или на член 3 а, параграф 1 от Директива 84/450.
63.
Именно върху тази последна разпоредба се съсредоточават третият и четвъртият преюдициален въпрос, които ще разгледам последователно, не без да отбележа предварително, че искът, подаден от L’Oréal срещу посочените сравнителни списъци, се основава съгласно акта за преюдициално запитване единствено на националната разпоредба, с която се транспонира член 5, параграф 1, буква a) от Директива 89/104 (член 10, параграф 1 от TMA), а не на разпоредбата, с която се транспонира член 5, параграф 2 от същата Директива или директно на разпоредбите, отнасящи се до сравнителната реклама.
64.
Запитващата юрисдикция следва да прецени — ако счете, предвид отговора, който Съдът ще даде на първите два преюдициални въпроса, че в конкретния случай не са налице условията за приложение на член 10, параграф 1 от TMA — ако с оглед на вътрешното ѝ право, включително процесуално, третият и четвъртият преюдициален въпрос са все така важни за решаване на спора, който е отнесен до нея във връзка с правомерността на използването на сравнителните списъци.
3. По третия преюдициален въпрос
65.
С третия преюдициален въпрос запитващата юрисдикция иска от Съда тълкуване на израза „се облагодетелства несправедливо“, използван в член 3а, параграф 1, буква ж) от Директива 84/450. Изхождайки от предпоставката, че самите дружества жалбоподатели не оспорват, че използването на сравнителни списъци им позволява да се облагодетелстват от добрата репутация на луксозните парфюми на L’Oréal, като подчертава, че всякаква сравнителна реклама с добре известна стока на пазара, практически съдържа важен фактор на „free riding“ („получаване наготово“), запитващата юрисдикция иска по-специално във втората част на преюдициалния въпрос да се установи дали сравнението със стока, носеща марка с добра репутация, направено въз основа на сравнителен списък, позволява само по себе си на рекламодателя да изведе несправедливо облагодетелстване от добрата репутация на тази марка.
66.
Както отбелязвам в предходно мое заключение (
50
), в повечето случаи сравнителната реклама има за предмет сравнение с по-важен конкурент и следователно в известна степен съдържа в себе си „връзка“ с неговата добра репутация или със съответните отличителни знаци. Ако в член 3а, параграф 1, буква ж) от Директива 84/450 законодателят е използвал прилагателното „несправедлив“, очевидно това е защото е счел, че същестуването на облагодетелстване за рекламодателя, изведено от добрата репутация на отличителни знаци на конкурента, не е достатъчно само по себе си да оправдае забрана на сравнителната реклама (
51
). За тази цел е необходимо това облагодетелстване да може да се квалифицира като „несправедливо“. Всъщност не бива да пренебрегваме обстоятелството, че Директива 97/55 изразява ясно услугата от страна на общностния законодател във връзка със сравнителната реклама, която може да бъде легитимно средство за информиране на потребителите и за насърчаване на конкуренцията между доставчиците на стоки и услуги в интерес на потребителите (вж. второто и петото съображение) (
52
), още повече, че според постоянната съдебна практика „изискванията към сравнителната реклама трябва да се тълкуват в най-благоприятния за тази реклама смисъл“ (
53
).
67.
Следователно според мен на втората част от разглеждания преюдициален въпрос трябва да се отговори отрицателно.
68.
Този въпрос обаче се отнася по-общо и до установяването на критериите, които позволяват да се квалифицира като несправедливо облагодетелстването, изведено от добрата репутация на марката посредством сравнителна реклама.
69.
L’Oréal се позовава на определението, съдържащо се в Заключението на генералния адвокат Jacobs към Решение по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux (
54
), според което „[п]онятията за несправедливо облагодетелстване, изведено от отличителния характер на марката или от нейната [добра репутация] трябва […] да се разбират в смисъл, че обхващат „случаите, когато е налице очевидна експлоатация и паразитизъм в следването на примера на марка с добра репутация или опит да се изведе облагодетелстване от нейната добра репутация““ (
55
). L’Oréal поддържа по същество, че несправедливо е облагодетелстването, което се постига посредством увеличаване на продажбите и цените на самата стока, като се извлича облагодетелстване от усилията за насърчаване на маркетинга на притежателя на марката с добра репутация, без да се полагат собствени усилия. Това би било несправедлива експлоатация на добрата репутация, когато не е необходимо сравнение, за да се направи разграничение между съдържанието и предимствата на рекламираната стока в сравнение със стока, носеща марката с добра репутация. L’Oréal отбелязва, че в този случай използването на нейните марки с добра репутация не е било необходимо, за да се опише ароматът на парфюмите, продавани от дружествата жалбоподатели, които са можели също да бъдат описани посредством позоваване на известни аромати (например на цветя, подправки, цитрусови плодове).
70.
Дружествата жалбоподатели се позовават на Решение по дело Siemens (
56
), като припомнят по-специално, че в точки 24 и 18 от това решение Съдът е посочил, от една страна, че „ползите за потребителите от сравнителната реклама трябва задължително да бъдат взети предвид за преценяване на несправедливото облагодетелстване, което рекламодателят извлича от добрата репутация на марката […] на конкурент“, а от друга страна, че е необходимо да се установи дали в случая приемането от страна на рекламодателя на основната част от системата с номера на заявки на конкурента може „да доведе до създаване в съзнанието на потребителите, към които е насочена рекламата […], връзка между производителя на въпросните автомати, разглеждани в главното производство […], и конкурентния доставчик, доколкото тези потребители [биха могли] да осъществят прехвърляне на добрата репутация на стоките от този производител към стоките, пускани на пазара от посочения доставчик“.
71.
На първо място съм съгласен с Комисията и с правителството на Обединеното кралство, че използваният от общностния законодател израз „се облагодетелства несправедливо“ не се поддава на абстрактно определение. Той изглежда предназначен да се прилага гъвкаво във всеки отделен случай, с оглед на фактическите обстоятелства по него (
57
).
72.
Що се отнася до откъса от заключението на генералния адвокат Jacobs, възпроизведен в точка 69 по-горе, което също се вписва в контекста на тълкуването на член 5, параграф 2 от Директива 89/104, а не на тълкуването на член 3а, параграф 1, буква ж) от Директива 84/450, наскоро генералният адвокат Sharpston правилно отбеляза, че той не трябва да се тълкува като определящ обхвата на защитата, предоставена му от общностното право за марките, които се ползват с добра репутация, а по-скоро като представяне с цел по-добро разбиране на основанията за тази защита на историческия и теоретичен контекст, в рамките на който тя е приета (
58
). От друга страна, изразите „следването на примера“ на марка с добра репутация или „опит за извличане на облагодетелстване от нейната добра репутация“ са по-скоро неясни и изглеждат преди всичко недостатъчно полезни по отношение на сравнителната реклама, която, както споменах по-горе, почти по дефиниция води до подобни поведения от страна на нейния автор.
73.
Критерият, на който се позовават дружествата жалбоподатели, състоящ се в проверката дали в съзнанието на потребителите, към които е насочена рекламата, се създава връзка между притежателя на марката с добра репутация и рекламодателя, така че за тези потребители добрата репутация на стоките на първия може да обхване и тези, продавани от втория (по-долу за краткост „връзка с разширяване обхвата на добрата репутация“), действително е посочен от Съда в Решение по дело Toshiba (
59
) и в Решение по дело Siemens (
60
) като релевантен в рамките на анализа, с цел да се провери дали използването на чужда марка в сравнителната реклама може да доведе за рекламодателя до несправедливо облагодетелстване, изведено от отличителния характер или от добрата репутация на марката. Ролята обаче, която посоченият критерий трябва да играе в този анализ, не изглежда много ясна в тези решения. Разсъжденията, до които ме доведоха становищата, представени по настоящото дело и тълкуването на член 5, параграф 2 от Директива 89/104, развито паралелно, за да се даде отговор на петия преюдициален въпрос, ме карат да предпочета тезата, че установяването на връзката с разширяване обхвата на добрата репутация позволява действително да се твърди съществуването на облагодетелстване, изведено от добрата репутация на чужда марка, но не и несправедливия характер на това облагодетелстване. В противен случай не би се разбрала причината, поради която в посоченото Решение по дело Siemens Съдът е признал релевантността на „ползите, които сравнителната реклама представлява за потребителите“, за да прецени дали характерът на облагодетелстването, което рекламодателят извлича от добрата репутация, свързана с отличителен знак на конкурент (
61
), е несправедливо или не и — трябва да се подчертае — което е извън анализа относно установяването на връзка с разширяване обхвата на добрата репутация.
74.
Ето защо, за да се провери дали сравнителната реклама позволява на рекламодателя да изведе несправедливо облагодетелстване от добрата репутация на марка на конкурент, необходимо е първо да се определи дали тази реклама може да доведе до създаването в съзнанието на потребителите, към които е насочена, на връзка с разширяване обхвата на добрата репутация. Съдът е посочил, че за целите на тази проверка „е необходимо да се вземат предвид цялостното представяне на оспорваната реклама, както и видът на потребителите, към които тази реклама е насочена“ (
62
), което предполага също, че потребители, които са търговци и специалисти, могат да бъдат много по-малко склонни, отколкото крайните потребители, да установят връзка с разширяване обхвата на добрата репутация (
63
).
75.
След като се установи горепосоченото въздействие, а оттам и съществуването на облагодетелстване, изведено от добрата репутация на чуждата марка, не може автоматично да се заключи, че въпросната реклама противоречи на член 3а, параграф 1, буква ж) от Директива 84/450. Трябва да се прецени също дали характерът на посоченото облагодетелстване е несправедлив или не. Според мен това трябва да се направи с оглед на обстоятелствата за всеки отделен случай.
76.
За целта, in primis, е важна ползата, която въпросната сравнителна реклама представлява за потребителите (
64
), независимо дали те са междинни или крайни. Съществуването на такава полза е присъщо за спазването от страна на тази реклама на условията за законосъобразност, посочени в член 3а, параграф 1, букви a)—г). Тази полза обаче трябва да бъде претеглена спрямо други релевантни фактори като степента на добра репутация на марката на конкурента спрямо марката, ако има такава, на рекламодателя, специалния образ, с който в съзнанието на потребителите е свързана стоката, носеща марка с добра репутация, и мотивацията, която ги кара да закупят тази или рекламираната стока, необходимостта или ползата от използването на марката с добра репутация или на съответните особености по отношение на специфичните информативни цели на въпросната реклама, начина, по който сравнителната реклама се вписва в търговската политика на рекламодателя (ако по-специално става дума за спорадична инициатива или във всеки случай за включването ѝ в рамките на по-разгърната рекламна дейност, или ако посочената търговска политика е систематично насочена към сравнението със стока, носеща марка с добра репутация). Обхватът на облагодетелстването, изведено от рекламодателя, и обхватът на евентуалната загуба, понесена от притежателя на марката с добра репутация по отношение на отклоняването на клиенти, могат да бъдат взети под внимание, но трябва да имат по-малка тежест в сравнение с другите фактори за преценка на несправедливия характер на облагодетелстването, тъй като съществуването им може да бъде считано за присъщо на самото естество на явлението сравнителна реклама (
65
).
77.
По такъв начин не може да се изключи възможността реклама с действително информативно съдържание да създаде несправедливо облагодетелстване за рекламодателя в хипотезата на връзка с разширяване обхвата на добрата репутация, когато посоченото съдържание обективно е ограничено и марката на конкурента се ползва с висока репутация, а инвестициите, предназначени за рекламиране на стоката на рекламодателя, се свеждат в сравнителна реклама на стоката, носеща тази марка.
78.
Обратно на това, което предлагат L’Oréal и френското правителство, не би трябвало да се признава определящо значение на обстоятелството, че сравнителната реклама няма за цел да разграничава характеристиките и предимствата на рекламираната стока в сравнение със стоката, носеща марка с добра репутация, нито на обстоятелството, че е възможно да се опишат характеристиките на първата стока, без да се прави позоваване на стоката, носеща тази марка. Всъщност, що се отнася до първия аспект, Съдът вече два пъти е приемал, че дори „твърдението за съществуване на равностойност по отношение на техническите характеристики [на] две стоки“ представлява „сравнение на основните, относими, проверими и представителни характеристики на стоките по смисъла на член 3а, параграф 1, буква в) от Директива 84/450“ (
66
); от друга страна, целта на сравнителната реклама, която общностният законодател е искал да облагоприятства с приемането на Директива 97/55, е именно описанието на самата стока (или на нейните характеристики) в относителен план, или с други думи спрямо стоката на един или повече конкуренти (или съответните ѝ характеристики), надхвърлящи очевидната възможност за описването ѝ в абсолютен смисъл. Все пак е вярно, че когато „рекламата има за цел единствено да отличи продуктите на рекламодателя от тези на неговия конкурент и така обективно да изтъкне различията между тях“, облагодетелстването, което извлича този рекламодател, не може да се счита за несправедливо (
67
).
79.
Накрая ще отбележа, че преценката, която трябва да се направи, е фактическа и е от компетентността на запитващата юрисдикция. В Решение по дело Adam Opel (
68
), макар в контекста на тълкуването на член 5, параграф 2 от Директива 89/104, според мен Съдът правилно е подчертал, че посочената юрисдикция трябва, ако е необходимо, да установи по-специално дали използването на марката с добра репутация, предмет на разглеждане в главното производство, позволява да се изведе несправедливо облагодетелстване от добрата репутация на посочената марка. Според мен така трябва да бъде и по отношение на член 3а, параграф 1, буква ж) от Директива 84/450.
80.
Следователно считам, че на третия преюдициален въпрос Съдът може да отговори, че последната разпоредба следва да се тълкува в смисъл, че самото извършване посредством сравнителни списъци на сравнителна реклама за стока, носеща марка с добра репутация, не позволява да се заключи, че рекламодателят се облагодетелства несправедливо от добрата репутация на тази марка, и че ако съществуването на такова облагодетелстване предполага, че в съзнанието на потребителите, към които е насочена рекламата, се прави връзка между притежателя на марката с добра репутация и рекламодателя по такъв начин, че посочените потребители могат да разширят обхвата на добрата репутация на стоките на първия спрямо тези на втория, несправедливият характер на това облагодетелстване трябва да бъде установен от националната юрисдикция с оглед на всяко обстоятелство, което е относимо към случая.
4. По четвъртия преюдициален въпрос
81.
Четвъртият преюдициален въпрос, който се отнася до тълкуването на член 3а, параграф 1, буква з) от Директива 84/450, повдига според мен по-малко трудности, отколкото предходният. Следователно ще се огранича с по-кратък отговор.
82.
Цитираната разпоредба забранява недвусмислено представянето на стока или услуга като имитация или копие (
69
) на стока или услуга, защитена с регистрирана марка или търговско наименование. Според мен понятията за имитация и копие насочват към обстоятелството, че при създаване на своята стока производителят не е използвал своите творчески способности, а се е опитал и е успял само отчасти да ѝ придаде същите характеристики като тези на стока, защитена с марка, притежавана от трето лице, или се е опитал и е успял да ѝ придаде в голяма степен подобни характеристики (и двете хипотези могат да доведат до имитация), или дори е успял да копира напълно характеристиките на втория продукт (копие).
83.
Следователно предмет на забраната е определено представяне на стоката или услугата. Въпросната разпоредба, противно на твърденията на дружествата жалбоподатели, не се отнася до самите стоки, предмет на нарушението, при въвеждането на забрана на сравнителната реклама, която е предназначена да ги насърчава (освен това следва да се припомни, че според констатациите на запитващата юрисдикция парфюми, пуснати от тях на пазара, не са стоки, предмет на нарушение, в смисъл че в Обединеното кралство е напълно законно да се произвежда и продава парфюм, чийто аромат е идентичен или подобен на този на известен луксозен парфюм). Тази разпоредба дори не е формулирана по начин, че да забранява сравнителната реклама на стоки или услуги, за които с основание може да се каже, че са имитация или копие на стоки или услуги, защитени от чужда марка, противно на твърденията на L’Oréal.
84.
Тази разпоредба изглежда не забранява дори твърденията за равностойност между стоката на рекламодателя или нейна характеристика и стоката, защитена с марка, притежавана от трето лице или нейна характеристика. Ето защо, когато рекламодателят твърди само, че неговата стока е равностойна (или има равностойна характеристика) на стоката, защитена от чуждата марка (или нейна характеристика), без обаче да загатва за обстоятелството, че тази равностойност е резултат от копиране на втората стока (или нейна характеристика), струва ми се, че този рекламодател не използва представяне на стока като имитация или копие на другата. Обратно, нарушението ще бъде налице например, освен в случай на изрично приемане на имитацията или копието на чуждата стока, защитена с марка, в случай на използване по отношение на стоката на рекламодателя на формулировка като „тип“ или „стил“, последвани от тази марка. Възможно е също рекламното съобщение, макар да не съдържа такива формулировки или формулировки, които пряко навеждат по различен начин, но изрично на идеята за имитация или копиране, да се окаже все пак в светлината на цялостното представяне и икономическия контекст, в който се вписва, годно да внуши дори косвено тази идея на потребителите, към които е насочено.
85.
Затова смятам, че рекламодател, който твърди, че неговата стока има основна характеристика, идентична с тази на стока, защитена с марка с добра репутация или не, само поради този факт не нарушава изискването по член 3а, параграф 1, буква з) от Директива 84/450. Ще добавя, че добросъвестният характер на това твърдение, подчертано в разглеждания преюдициален въпрос, не е релевантен за целите на прилагане на разпоредбата, но е важен за целите на прилагането на член 3а, параграф 1, буква a) от посочената Директива.
86.
Дружествата жалбоподатели поддържат, че член 3а, параграф 1, буква з) от Директива 84/450 не забранява представянето на специфична характеристика на дадена стока като равностойна на тази на стоката, защитена с марка, с която се прави сравнение. В случая твърдението за равностойност, съдържащо се в сравнителната реклама, както е посочено в разглеждания преюдициален въпрос, се отнася само до една характеристика (аромат) на стоката (парфюм), а не до стоката като цяло. Представителят на Комисията, като възприема на съдебното заседание доводите на дружествата жалбоподатели, приема, ако има и други характеристики на стоката, които са релевантни за избора на потребителя, и ако те не са засегнати от сравнението, че предпоставката за забрана на основание на въпросната разпоредба на реклама, която изтъква равностойност само по отношение на някои характеристики на стоката, в настоящия случай липсва.
87.
Тъй като според мен от значение за целите на тази разпоредба е не твърдението за пълна или частична идентичност или равностойност между стоките, а изразяването на обстоятелството, че рекламираната стока е произведена като имитация или като копие на модела, който представлява защитената от марката стока, то въпросът, който се поставя вследствие от горните доводи, е дали въпросното условие за законосъобразност е нарушено само когато рекламата представя стоката на рекламодателя в нейната цялост като имитация или копие на тази, която е защитена от марката, или когато тя представя като предмет на имитация или копиране една или само някои от характеристиките на стоката.
88.
В това отношение, доколкото е налице именно явно „признание“ на ниво реклама за съществуването на имитация или копие на защитена от марка стока, които горепосочената разпоредба има за цел да предотврати, за да я защити, считам, че не е спазено въпросното условие за законосъобразност, когато рекламно съобщение показва изрично или мълчаливо, че характеристика на рекламираната стока имитира или копира съответната характеристика от стока, защитена от притежавана от трето лице марка, при условие че става въпрос за основна характеристика в очите на потребителите, към които е насочено посоченото съобщение.
89.
Ето защо предлагам на четвъртия преюдициален въпрос да се отговори в смисъл, че член 3а, параграф 1, буква з) от Директива 84/450 трябва да се тълкува в смисъл, че:
—
той забранява рекламното съобщение, което предвид икономическия контекст, в който се вписва, изрично или мълчаливо насочва към обстоятелството, че стоката на рекламодателя е произведена по начин, който имитира или копира стока, защитена от притежавана от трето лице марка, дори ако имитацията или копирането се ограничават до една или повече основни характеристики,
—
следователно не забранява рекламно съобщение единствено на основание, че в него се твърди, че стоката на рекламодателя има основна характеристика, идентична с тази на стока, защитена с марка, евентуално с добра репутация.
Б — По петия преюдициален въпрос
90.
Петият преюдициален въпрос, който се отнася до тълкуването на член 5, параграф 2 от Директива 89/104, е повдигнат в рамките на разискванията в главното производство, които не засягат сравнителните списъци, а формата на опаковката (кутия и флакон) на някои от парфюмите, пуснати в продажба от дружествата жалбоподатели.
91.
Запитващата юрисдикция отправя към Съда въпрос само относно понятието за „несправедливо облагодетелстване […] от добрата репутация на марката“, посочено в член 5, параграф 2 от Директива 89/104, като по-специално иска да се установи дали използването на знак, подобен на марка с добра репутация, при положение че не уврежда, нито представлява опасност за увреждане на функцията за гарантиране на произхода на тази марка, не се изразява нито в разводняване или опетняване („tarnishment“), нито в заглушаване („blurring“) на марката с добра репутация, не влияе неблагоприятно върху продажбите на притежателя на марката или върху възвръщаемостта на инвестициите, направени за самата марка, но и не осигурява на рекламодателя, който я използва, търговско облагодетелстване на основание приликата между знака и тази марка, позволява на рекламодателя да „изведе несправедливо облагодетелстване“ от добрата репутация на марката по смисъла на горепосочената разпоредба.
92.
С този въпрос запитващата юрисдикция подчертава по-специално, ако се установи, че вследствие на прилика между опаковката на стоките на дружествата жалбоподатели и регистрираните марки на L’Oréal в съзнанието на потребителите се създава връзка между тези стоки и стоките с марката с добра репутация, че тази връзка е облагодетелстване за дружествата жалбоподатели, тъй като им позволява да налагат по-висока цена, отколкото биха могли. Според запитващата юрисдикция, да установи при обстоятелствата, посочени в разглеждания преюдициален въпрос, съществуването на несправедливо облагодетелстване, би означавало да се лиши от каквато и да е функция понятието „несправедливо“, което обаче се съдържа в член 5, параграф 2 от Директива 89/104.
93.
Вече споменах в точка 57 по-горе, че съгласно съдебната практика предвидената от тази разпоредба защита обхваща и възможността за използване на знак, подобен на марката с добра репутация, за идентични или подобни стоки и не е установена единствено, за да противодейства на риска от объркване в съзнанието на потребителите.
94.
Тази защита предполага, че вследствие от степента на прилика между марката с добра репутация и използвания от трето лице знак съответните потребители правят връзка между знака и марката, без непременно да ги объркват (
70
).
95.
Друго специфично условие на защитата е използването без основание на оспорвания знак, което позволява да се изведе несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от добрата репутация на последния или ги уврежда (
71
). Става въпрос за отделни хипотези, всяка от които може да възникне в даден случай при липсата на останалите и да оправдае сама по себе си въпросната защита (
72
).
96.
Преформулирайки отбелязаното от генералния адвокат Sharpston по отношение на член 4, параграф 4, буква a) от Директива 89/104 (
73
), ще посоча, че понятието за несправедливо облагодетелстване е насочено ясно към ползата за знака, използван от трето лице, отколкото към вредата за марката с добра репутация.
97.
От горните съображения следва, че обстоятелствата, на които се позовава запитващата юрисдикция в букви a)—г) от разглеждания преюдициален въпрос — а именно липсата на увреждане (или опасност от увреждане) на основната функция на марката като гаранция за произход, липсата на увреждане (или опасност от увреждане) на отличителния характер или добрата репутация на марката, както и липсата на въздействие върху продажбите на стоките, носещи марка с добра репутация, или върху възвръщаемостта на инвестициите, направени за тази марка, — не са такива, че да се изключи възможността облагодетелстването, което рекламодател извлича от използването за собствените си стоки на знак, подобен на марка с добра репутация, да се квалифицира като „несправедливо“ по смисъла на член 5, параграф 2 от Директива 89/104.
98.
Това не означава обаче, че за да се направи тази квалификация, е достатъчно да се установи, че в съзнанието на потребителите посочената връзка между знак и марка настъпва в резултат от приликата между тях (
74
).
99.
В редица решения, в които тълкува член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, Първоинстанционният съд е приел, че „понятието за облагодетелстване, което неоснователното използване на заявената марка би извлекло несправедливо от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранната марка […] [се отнася за] риска образът на марката с добра репутация или характеристиките на същата, които се открояват от последната, да се предадат на стоките, обхванати от заявената марка, по такъв начин, че търговията с тях да се улесни от посочената връзка с по-ранната марка с добра репутация“ (
75
).
100.
Въпреки това в същите решения Първоинстанционният съд също постановява, че въпросната опасност съществува, „когато потребителят, без непременно да обърква търговския произход на въпросната стока или услуга, е привлечен от самата заявена марка и ще закупи въпросната стока или услуга, доколкото тя носи тази марка, идентична или подобна на по-ранна марка с добра репутация“ (
76
).
101.
Ще отбележа обаче, че едно е да се каже, както в посочения в точка 99 по-горе откъс, че отражението на образа на марката с добра репутация върху обхванатите от заявената марка стоки улеснява търговията с последните; друго нещо е обаче да се каже, както изглежда може да се изведе от цитирания в предходната точка откъс, че единствено поради това отражение потребителят може да бъде принуден да закупи тези вместо други стоки. Тази втора гледна точка е твърде ограничена, тъй като поставя предоставената на марка с добра репутация защита срещу паразитни поведения в зависимост от доказването, че при липса на отражение на образа на марката с добра репутация върху стоката, означена със заявената марка, последната няма да бъде закупена от потребителя.
102.
Преформулирайки отново становището на генералния адвокат Sharpston, за да се извади от контекста на възраженията срещу регистрацията на марка от притежателя на по-ранна марка с добра репутация и да обхване защитата на марката с добра репутация срещу използването на идентичен или подобен на нея знак, „[c]тава въпрос за установяване съществуването на вид стимул, от който ще се облагодетелства [знакът на третото лице] поради връзката му с марката [с добра репутация]“ (
77
).
103.
За да се докаже облагодетелстване, изведено от добрата репутация на марката по смисъла на член 5, параграф 2 от Директива 89/104, според мен би трябвало да е достатъчно да се установи, че потребителят е специално привлечен от знак, използван от трето лице, благодарение на връзката между този знак и положителните качества на марката с добра репутация (
78
), което може да насърчи потребителя да закупи стоките с този знак.
104.
След като това се докаже, трябва ли да се заключи, че подобно облагодетелстване само по себе си е несправедливо?
105.
В това отношение ми се струва необходимо най-напред да подчертая, че член 5, параграф 2 от Директива 89/104, за разлика от член 3а, параграф 1, буква ж) от Директива 84/450, съдържа освен думата „несправедливо“, също и препращане към „неоснователно използване“ на знака (в смисъл на използване без основателна причина) (
79
). По отношение на случаите на паразитизъм, посочени в първата разпоредба, следователно възниква затруднението да се определи съответната роля на тези два фактора, чиято комбинация може на пръв поглед да изглежда излишна. В действителност следва да се запитаме как би могло да се извлече от добрата репутация на дадена марка облагодетелстване, което да не е несправедливо, когато се използва идентичен или подобен на марката знак, без основателна причина.
106.
За да се разреши това затруднение според мен трябва да се счита, че наречието „несправедливо“ придобива значение само когато има позоваване и доказване на основателна причина при използване на този знак.
107.
Това означава, че когато „стимулът“ за знака на третото лице поради връзката му с марката с добра репутация съгласно посоченото по-горе в точка 103 произтича от използване на този знак с основателна причина, следва да се установи и дали притежателят на тази марка може да забрани това използване, ако облагодетелстването, получено от трето лице, е несправедливо или не.
108.
Обратно, когато не се представя, нито доказва основателна причина за използването на този знак (като самият факт на извличане на облагодетелстване от добрата репутация на марката очевидно не може да представлява такава), въпросното използване ще бъде забранено от притежателя на марката, тъй като позволява на трето лице да се облагодетелства от добрата репутация на тази марка. Следователно при липса на основателна причина това облагодетелстване трябва да се разглежда като несправедливо изведено. Ето защо, както предлага по същество френското правителство, ако изглежда, че използването от търговец на знак, подобен на чужда марка с добра репутация за обозначаване на неговите стоки няма друга цел, освен да експлоатира добрата репутация или специфичния образ на тази марка с цел насърчаване продажбата на тези стоки, следва произтичащото за оператора облагодетелстване да се квалифицира като несправедливо.
109.
В хипотезата, при която, обратно, основателната причина е изтъкната и доказана от него, вече не може да се презумира несправедливият характер на изведеното от добрата репутация на марката облагодетелстване, а напротив, трябва да се преценява дали характерът е несправедлив или не с оглед на всички относими обстоятелства по делото (
80
) и по отношение на естеството на установената основателна причина.
110.
Именно националната юрисдикция следва да установи дали дружествата жалбоподатели са изтъкнали основателна причина за използването на флакони и опаковки, подобни на тези на марките на L’Oréal, и ако това е така, дали облагодетелстването, което тези дружества извличат от добрата им репутация, има или не несправедлив характер с оглед на тези мотиви и на всички относими обстоятелства по делото (
81
).
111.
Следователно предлагам на петия преюдициален въпрос да се отговори, че член 5, параграф 2 от Директива 89/104 следва да се тълкува в смисъл, че:
—
когато търговец използва знак, подобен на чужда марка с добра репутация, като извлича облагодетелстване, което се дължи на приликата и произтичащата от нея връзка между съответния знак и положителните качества на посочената марка, това използване може да бъде забранено, когато не е свързано с основателна причина, която не се изразява в самото облагодетелстване, или когато е свързано с основателна причина, ако с оглед на тези мотиви, както и на всички относими обстоятелства по случая, посоченото облагодетелстване е с несправедлив характер,
—
тази забрана не се препятства от липсата на увреждане (или опасност от увреждане) на основната функция на марката като гаранция за произход, липсата на увреждане (или опасност от увреждане) на отличителния характер или на добрата репутация на марката, както и от липсата на въздействие от това използване върху продажбите на стоки, носещи марката, или върху възвръщаемостта на инвестициите, направени за нея.
IV — Заключение
112.
С оглед на гореизложеното предлагам на Съда да отговори на преюдициалните въпроси, отправени от Court of Appeal (England & Wales), по следния начин:
1)
Член 5, параграф 1, буква a) от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марка няма право да забрани използването от трети лица в сравнителна реклама на знак, идентичен с тази марка, за стоки или услуги, идентични с тези, за които е регистрирана марката, когато това използване не уврежда, нито заплашва да увреди основната функция на марката като гаранция за произход или някоя друга функция на същата марка, и това е валидно дори когато посоченото използване е от съществено значение за представянето на стоката на рекламодателя, давайки му по-специално възможност да извлича несправедливо облагодетелстване от добрата репутация на марката.
2)
Член 3а, параграф 1, буква ж) от Директива 84/450/ЕИО на Съвета от 10 септември 1984 година относно заблуждаващата и сравнителната реклама, изменена с Директива 97/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 окомври 1997 година, трябва да се тълкува в смисъл, че самото извършване посредством сравнителни списъци на сравнителна реклама за стока, носеща марка с добра репутация, не позволява да се заключи, че рекламодателят се облагодетелства несправедливо от добрата репутация на тази марка, и че ако съществуването на такова облагодетелстване предполага, че в съзнанието на потребителите, към които е насочена рекламата, се прави връзка между притежателя на марката с добра репутация и рекламодателя по такъв начин, че посочените потребители могат да разширят обхвата на добрата репутация на стоките на първия спрямо тези на втория, несправедливият характер на това облагодетелстване трябва да бъде установен от националната юрисдикция с оглед на всяко обстоятелство, което е относимо към случая.
3)
Член 3а, параграф 1, буква 3) от Директива 84/450, изменена с Директива 97/55, трябва да се тълкува в смисъл, че:
—
той забранява рекламното съобщение, което предвид икономическия контекст, в който се вписва, изрично или мълчаливо насочва към обстоятелството, че стоката на рекламодателя е произведена по начин, който имитира или копира стока, защитена от притежавана от трето лице марка, дори ако имитацията или копирането се ограничават до една или повече основни характеристики,
—
следователно не забранява рекламно съобщение единствено на основание, че в него се твърди, че стоката на рекламодателя има основна характеристика, идентична с тази на стока, защитена с марка, евентуално с добра репутация.
4)
Член 5, параграф 2 от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че:
—
когато търговец използва знак, подобен на чужда марка с добра репутация, като извлича облагодетелстване, което се дължи на приликата и произтичащата от нея връзка между съответния знак и положителните качества на посочената марка, това използване може да бъде забранено, когато не е свързано с основателна причина, която не се изразява в самото облагодетелстване, или когато е свързано с основателна причина, ако с оглед на тези мотиви, както и на всички относими обстоятелства по случая, посоченото облагодетелстване е с несправедлив характер,
—
тази забрана не се препятства от липсата на увреждане (или опасност от увреждане) на основната функция на марката като гаранция за произход, липсата на увреждане (или опасност от увреждане) на отличителния характер или на добрата репутация на марката, както и от липсата на въздействие от това използване върху продажбите на стоки, носещи марката, или върху възвръщаемостта на инвестициите, направени за нея.
(
1
)	Език на оригиналния текст: италиански.
(
2
)	ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92.
(
3
)	ОВ L 250, стр. 17; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 1, стр. 153.
(
4
)	ОВ L 290, стр. 18; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 4, стр. 196.
(
5
)	Директива 89/104 неотдавна бе отменена и заменена с Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаването на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 299, стр. 25), влязла в сила на, която в първото си съображение предвижда „кодифицира[нето на]“ Директива 89/104 „с оглед постигане на яснота и рационалност“. Член 5 и член 6 от Директива 2008/95 възпроизвеждат без съществени промени съдържащите се вече в член 5 и член 6 от Директива 89/104 разпоредби.
(
6
)	Директива 84/450 впоследствие е изменена с Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 година относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар („Директива за нелоялните търговски практики“) (ОВ L 149, стр. 22; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 14, стр. 260), а по-късно отменена и заменена, считано от, с Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от относно заблуждаващата и сравнителната реклама (ОВ L 376, стр. 21; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 18, стр. 229), която обаче представлява само кодифицирана за повече яснота и рационалност редакция на действащите по-рано разпоредби на Директива 84/450.
(
7
)	Акт за преюдициално запитване, точка 7.
(
8
)	Заключение, представено на 30 ноември 2006 г. към Решение от (C-381/05, Сборник, стр. I-3115).
(
9
)	Посочено по-горе в бележка под линия 8.
(
10
)	Решение от 12 юни 2008 г. (C-533/06, Сборник, стр. I-4231).
(
11
)	Вж. Решение, посочено в бележка под линия 10 (точки 36 и 37).
(
12
)	Вж. Решение, посочено в бележка под линия 10 (точка 45 и точка 51).
(
13
)	Решение от 10 април 2008 г. (C-102/07, Сборник, стр. I-2437, точка 46). Вж. също заключение на генералния адвокат Ruiz-Jarabo Colomer, представено на по същото дело (точки 75 и 78, на които се прави позоваване в гореспоменатата точка на посоченото Решение).
(
14
)	Позовавам се, разбира се, на принадлежността към един и същ продуктов вид, какъвто са парфюмите, а не на идентичността на стоките с оглед на техните характеристики или качества.
(
15
)	Решение от 9 януари 2003 г. по дело Davidoff (C-292/00, Recueil, стр. I-389, точка 28) и Решение по посоченото по-горе дело O2 (точка 47 и точки 57—59, както и цитираната съдебна практика).
(
16
)	Съответно Решение от 12 ноември 2002 г. (C-206/01, Recueil, стр. I-10273, точка 51), Решение от (C-245/02, Recueil, стр. I-10989, точка 59) и Решение от (C-48/05, Сборник, стр. I-1017, точка 21).
(
17
)	Решение от 4 ноември 1997 г. (C-337/95, Recueil, стр. I-6013).
(
18
)	Решение от 26 април 2007 г. (C-348/04, Сборник, стр. I-3391).
(
19
)	Решение от 22 март 2007 г. по дело SIGLA/СХВП — Elleni Holding (VIPS) (T-215/03, Сборник, стр. II-711).
(
20
)	Решение по дело Davidoff, посочено по-горе (точки 18 и 19).
(
21
)	Именно в този смисъл генералният адвокат Jacobs в заключението, представено на 17 януари 2002 г. по дело LTJ Diffusion, по което е постановено Решение от (C-291/00, Recueil, стр. I-2799, точки 33—39), разглежда абсолютния характер на защитата на марката, посочена в десето съображение от Директива 89/104, за да направи заключение, че „защитата, предоставена на притежателите на марки съгласно релевантните норми в тази област, се базира главно на наличието на вероятност от объркване, чието доказване е ненужно след като и двете марки (или марката и знакът) и съответните стоки не са само подобни, а идентични“, и че „[п]редназначението на член 4, параграф 1, буква a) и на член 5, параграф 1, буква a) от Директива [89/104] е да бъдат прилагани само в тези случаи, тъй като без допълнителни проучвания може да се предположи вероятността от объркване“. Точно по същия начин би могло да се разбира, освен това, твърдението, съдържащо се в точка 49 от посоченото по-горе Решение, съгласно което „параграф 1, буква a) от член 5 от Директивата не изисква доказването на [каквато и да е] вероятност [от объркване в съзнанието на потребителите], за да предостави абсолютна защита в случай на идентичност на знака и на марката, както и на стоките или на услугите“.
(
22
)	Припомням, че съгласно член 16, параграф 1 от Споразумение ТРИПС (Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост) — приложение към Споразумението за създаване на Световната търговска организация, подписано в Маракеш на 15 април 1994 г. и одобрено от името на Европейската общност, що се отнася до въпросите от нейната компетентност, с Решение 94/800/ЕО на Съвета от (ОВ L 336, 1994 г., стр. 1) — „[в] случай на използване на идентичен знак за идентични стоки или услуги се предполага, че е налице вероятност от объркване“. Вж. също в това отношение заключението на генералния адвокат Tizzano, представено на към Решение по дело Anheuser Busch, посочено по-горе (по-специално точки 71—77).
(
23
)	Посочено по-горе (точка 28). Курсивът е мой.
(
24
)	Курсивът е мой.
(
25
)	Посочено по-горе (точка 51). Курсивът е мой.
(
26
)	Пак там (точка 59).
(
27
)	Пак там (точка 21).
(
28
)	Решение по дело Arsenal, посочено по-горе (точка 42).
(
29
)	Вж. Решението, посочено в бележка под линия 28 (точка 54).
(
30
)	Решение от 14 май 2002 г. по дело Hölterhoff (C-2/00, Recueil, стр. I-4187, точка 16) и Решение по дело Arsenal, посочено по-горе (точка 54).
(
31
)	Решение от 11 септември 2007 г. (C-17/06, Сборник, стр. I-7041).
(
32
)	Решение по дело Arsenal, посочено по-горе (точка 61).
(
33
)	Решение по дело Adam Opel, посочено по-горе (точка 22). Курсивът е мой.
(
34
)	Вж. решението, посочено в бележка под линия 33 (точка 37). Вж. по аналогия и точки 26 и 36 от Решение по дело Céline, посочено по-горе; според първото „използването от трето лице, без да е получило разрешение за това, на идентичен с регистрирана марка знак за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана, може да бъде забранено съгласно член 5, параграф 1, буква а) от Директивата само ако засяга или може да засегне функциите на марката, и по-специално основната ѝ функция, която е да гарантира на потребителите произхода на стоките или услугите“ (курсивът е мой); съгласно второто, в което думата „само“ вече не фигурира, „използването от трето лице, без да е получило разрешение за това, на идентично с по-ранна марка наименование на дружество, търговско име или наименование на търговски обект при търговия със стоки, идентични с тези, за които е регистрирана марката, представлява използване, което притежателят на марката може да забрани в съответствие с член 5, параграф 1, буква а) от Директивата, ако използването е за стоки и засяга или може да засегне функциите на марката“.
(
35
)	Вж. решение, посочено в бележка под линия 34 (точка 25).
(
36
)	Заключение, представено на 29 април 1997 г. (точка 39, 41 и 42).
(
37
)	Заключение, представено на 13 юни 2002 г. (точки 46 и 47).
(
38
)	Вж. също по отношение на функциите на марката заключението на генералния адвокат Ruiz Jarabo Colomer, представено на 19 януари 2006 г. по дело Emanuel, по което е постановено Решение от (C-259/04, Recueil, стр. I-3089, точки 41—45).
(
39
)	В този смисъл вж. по тези въпроси съобщението на Lord Mackenzie Stuart, озаглавено Les travaux de la Cour de Justice des Communautés européennes. — In: Marque et droit économique — Les fonctions de la marque (актове на конгреса от 6—), Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique. Paris, 1976, р. 257, по-специално р. 261—262.
(
40
)	Заключение, представено на 3 декември 2008 г. по висящото дело Copad (C-59/08, точка 50).
(
41
)	Картинната представа за марката като „aкумулатор на информация, предадена по друг начин“ е на De Sena, G. Il diritto dei marchi — Marchio nazionale e marchio comunitario. Giuffré, Milan, 2007, р. 52.
(
42
)	Вж. в тази връзка заключението на генералния адвокат Sharpston по дело Intel Corporation, по което е постановено Решение от 27 ноември 2008 г. (C-252/07, Сборник, стр. I-8823 точки 8—13), както и Решение на Първоинстанционния съд по дело VIPS, посочено по-горе (точка 35).
(
43
)	Решение по дело Parfums Christian Dior, посочено по-горе (точка 43).
(
44
)	Решение от 11 юли 1996 г. по дело Bristol Myers Squibb и др. (C-427/93, C-429/93 и C-436/93, Recueil, стр. I-3457, точка 75), Решение по дело Parfums Christian Dior, посочено по-горе (точка 43) и Решение по дело Boehringer Ingelheim и др., посочено по-горе (точки 20 и 21).
(
45
)	Решение по дело Boehringer Ingelheim и др., посочено по-горе (точка 43).
(
46
)	Решение по дело Parfums Christian Dior, посочено по-горе (точки 44 и 45).
(
47
)	Вж. в този смисъл Решение от 11 ноември 1997 г. по дело SABEL (C-251/95, Recueil, стр. I-6191, точка 20), Решение от по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux (C-408/01, Recueil, стр. I-12537, точки 27—30) и Решение по дело adidas и Аdidas Benelux, посочено по-горе (точки 40 и 41).
(
48
)	Решение по дело Davidoff, посочено по-горе (точка 30), Решение по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux, посочено-по-горе (точки 19 и 20) и Решение по дело adidas и Аdidas Benelux, посочено по-горе (точка 37).
(
49
)	Вж. по-специално точки 89 и 90 и точки 110—113 от писменото становище на L’Oréal.
(
50
)	Заключение от 31 янури 2008 г., представено по дело O2, посочено по-горе (точка 56).
(
51
)	В Заключението си от 8 февруари 2001 г., представено по дело Toshiba, (C-112/99, Recueil, стр. I-7945, точка 76), генералният адвокат Léger отбелязва, че въпросната разпоредба, като използва думата „несправедливо“, не е могла по-добре да изрази „идеята, че част от ползата [от] репутацията [на марката на конкурента] неизбежно се отклонява в полза [на рекламодателя]“.
(
52
)	Вж. Решение по дело De Landtsheer Emmanuel (точки 34 и 62), посочено по-горе, както и Решение по дело O2, посочено по-горе (точки 38 и 39).
(
53
)	Решение по дело De Landtsheer Emmanuel, посочено по-горе (точка 35 и цитираната съдебна практика).
(
54
)	Заключение от 10 юли 2003 г. (точка 39). Решението е посочено по-горе.
(
55
)	Впрочем определението е посочено в пряк цитат от Mostert, F.W. Famous and Well-Known Marks. Butterworths, London, 1997, р. 62.
(
56
)	Решение от 23 февруари 2006 г. по дело C-59/05 (Recueil, стр. I-2147).
(
57
)	Вж. Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, приета от Асамблеята на Парижкия съюз за защита на интелектуалната собственост и от Генералната семблея на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) (1999 г.): бележката относно член 4, параграф 1, буква б), подточка iii) от тази препоръка, която излага хипотезата, в която използването на марка, която представлява копие, имитация, превод или транслитерация на марка с добра репутация „извлича несправедливо облагодетелстване от отличителния характер“ на последната, показва, че позоваването на „несправедливо облагодетелстване“„има за цел да предостави на държавите членки гъвкавост при прилагането на този критерий“.
(
58
)	Заключение по дело Intel Corporation, посочено по-горе (точка 35).
(
59
)	Посочено по-горе (точки 57 и 60).
(
60
)	Посочено по-горе (точка 18).
(
61
)	Вж. бележка под линия 60 (точка 24).
(
62
)	Решение по дело Toshiba, посочено по-горе (точка 60).
(
63
)	Вж. бележка под линия 62 (точка 52).
(
64
)	Решение по дело Siemens, посочено по-горе (точка 24).
(
65
)	Вж. в този смисъл, във връзка с облагодетелстване, изведено от автора на рекламата, Решение по дело Siemens, посочено по-горе (точка 25).
(
66
)	Решение по дело Toshiba, посочено по-горe, (точка 56), както и Решение по дело Siemens, посочено по-горе (точка 17).
(
67
)	Решение по дело De Landtsheer Emmanuel, посочено по-горе (точка 69, както и цитираната съдебна практика). Курсивът е мой.
(
68
)	Посочено по-горе (точка 36).
(
69
)	Използвам понятието „копие“ вместо „точно копие“, което фигурира в текста на италиански език на посочената разпоредба, доколкото второто понятие, като загатва непременно за нарушението на право на собственост, изглежда неподходящ превод на съответните понятия, по-неутрални, които се съдържат в текста на английски език („replicas“) и в текста на френски език („reproduction“) на същата разпоредба.
(
70
)	Решение по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux, посочено по-горе (точки 29 и 31), както и Решение по дело adidas и Adidas Benelux, посочено по-горе (точка 41).
(
71
)	Решение по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux, посочено по-горе (точка 27), както и Решение по дело adidas и Adidas Benelux, посочено по-горе (точка 40).
(
72
)	Вж. заключение на генералния адвокат Jacobs по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux, посочено по-горе (точки 36—39), както и заключение на генералния адвокат Sharpston по дело Intel Corporation, посочено по-горе (точка 43), макар с позоваване на член 4, параграф 4, буква a) от Директива 89/104, и Решение по дело Intel Corporation, посочено по-горе (точка 28).
(
73
)	Заключение по дело Intel Corporation, посочено по-горе (точка 62).
(
74
)	Вж. в този смисъл Решение по дело Intel Corporation, посочено по-горе (точка 32).
(
75
)	Решение по дело VIPS, посочено по-горе (точка 40), Решение от 30 януари 2008 г. по дело Japan Tobacco/СХВП-Torrefacção Camelo (CAMELO) (T-128/06, непубликувано в Сборника, точка 46), както и Решение от по дело Mülhens/СХВП — Spa Monopole (MINERAL SPA) (T-93/06, точка 40). Курсивът е мой.
(
76
)	Решение по дело VIPS, посочено по-горе (точка 42), Решение по дело CAMELO, посочено по-горе (точка 65), както и Решение по дело MINERAL SPA, посочено по-горе (точка 38). Курсивът е мой.
(
77
)	Заключение по дело Intel Corporation, посочено по-горе (точка 62).
(
78
)	Впрочем от Решение по дело VIPS, посочено по-горе (точки 71 и 72), и от Решение по дело CAMELO, посочено по-горе (точка 65), е видно, от една страна, че рискът от несправедливо облагодателестване, изведено от отличителния характер или от добрата репутация на чужда марка, „настъпва единствено в случай, когато съответните потребители, без да объркват произхода на въпросните стоки, обозначени от оспорваните марки, показват специално привличане“ към стоката на заявителя на регистрацията „единствено доколкото той е посочен“ от идентичен или подобен знак на марката с добра репутация, и от друга страна, че е необходимо доказателство за асоцииране на заявената марка с положителните качества на по-ранната марка с добра репутация.
(
79
)	В случай на сравнителна реклама основателната причина за използване на марката на конкурента ми изглежда присъща на спазването, от страна на рекламното съобщение, на условията, за разрешаването му съгласно член 3а, параграф 1, буква б) и буква в) от Директива 84/450. По мое мнение поради тази причина общностният законодател не е имал намерение да повтаря в член 3а, параграф 1, буква ж) от тази директива условието относно използването без основателна причина на знака, което обаче се съдържа в член 5, параграф 2 от Директива 89/104.
(
80
)	Вж. по аналогия Решение по дело Intel Corporation, посочено по-горе (точка 68). Както отбелязва и генералният адвокат Sharpston в заключението си по делото, по което е постановено горното решение (точка 65), колкото по-голяма е добрата репутация на марката и по-близки са пазарните сегменти, към които принадлежат стоките, съответно носещи знака и марката с добра репутация, толкова по-висок е рискът от извличане на облагодетелстване от марката с добра репутация.
(
81
)	Вж. Решение по дело Adam Opel, посочено по-горе (точка 36).