62002CC0418_DE
Schlußanträge des Generalanwalts
Schlußanträge des Generalanwalts
1. Im Markenrecht gibt es in den letzten Jahren eine bedeutsame, von den Wirtschaftsteilnehmern angetriebene Entwicklung, die die Bedeutung wiedergibt, die die Marken in unserer gegenwärtigen sogenannten „Konsum“‑Gesellschaft haben. Nach der Erstreckung der Zeichen, die eine Marke bilden können, auf einen Geruch, einen Ton oder eine oder mehrere Farben an sich, ohne Form oder Konturen(2), sieht sich der Gerichtshof in der vorliegenden Rechtssache einer weiteren, von Warenvertriebsunternehmen verlangten Entwicklung des Markenrechts gegenüber.
2. Diesmal geht es darum, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen eine Marke für Einzelhandelsdienstleistungen von Warenvertriebsunternehmen eintragungsfähig ist. So fragt das deutsche Bundespatentgericht, ob der „Einzelhandel mit Waren“ eine Dienstleistung im Sinne von Artikel 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates(3) darstellen kann und bejahendenfalls, unter welchen Voraussetzungen eine Marke für eine solche Dienstleistung eingetragen werden kann.
I – Rechtlicher Rahmen
A – Die internationalen Übereinkünfte, die das Markenrecht betreffen
1. Die Pariser Verbandsübereinkunft
3. Die am 20. März 1883 in Paris unterzeichnete Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, zuletzt revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967(4), bildet den rechtlichen Bezugsrahmen, den die an dieser Übereinkunft beteiligten Parteien sich zum Zweck des Markenschutzes einzuhalten verpflichtet haben. Sämtliche Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft (im Folgenden: Mitgliedstaaten) sind dieser Übereinkunft beigetreten(5) .
4. Artikel 6sexies der Pariser Verbandsübereinkunft, dessen Inhalt auf der Konferenz zur Revision dieser Übereinkunft in Lissabon 1958 festgelegt wurde, lautet:
„Die Verbandsländer verpflichten sich, die Dienstleistungsmarken zu schützen. Sie sind nicht gehalten, die Eintragung dieser Marken vorzusehen.“(6)
2. Das Nizzaer Abkommen
5. Das Nizzaer Abkommen über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 und in Genf am 13. Mai 1977 und geändert am 28. September 1979(7), gehört zu den Abkommen, deren Abschluss einzeln untereinander sich die der Pariser Verbandsübereinkunft beigetretenen Länder in deren Artikel 19 vorbehalten haben(8) . Es bezweckt, die Eintragung von Marken dank einer gemeinsamen Klasseneinteilung der Waren und Dienstleistungen, für die eine Marke eingetragen ist, zu erleichtern(9) .
6. Die Nizzaer Klassifikation enthält eine Liste von Überschriften von 34 Warenklassen und 11 Dienstleistungsklassen. Die zu diesen verschiedenen Klassen gehörenden Waren und Dienstleistungen sind dort allgemein beschrieben. Die Überschriften sind meist mit Erläuternden Anmerkungen versehen. Die Nizzaer Klassifikation umfasst auch ein alphabetisches Verzeichnis von 10 000 Waren und ungefähr 1 000 Dienstleistungen. Diese Klassifikation wird regelmäßig durch einen Sachverständigenausschuss revidiert, der durch das Nizzaer Abkommen eingesetzt wurde. Die zur Zeit des Sachverhalts des Ausgangsverfahrens geltende Fassung war die siebte Ausgabe, veröffentlicht 1996. Sie wurde ersetzt durch die achte Ausgabe, veröffentlicht im Juni 2001 und in Kraft getreten am 1. Januar 2002.
7. Klasse 35 des Nizzaer Abkommens wird in den beiden erwähnten Fassungen gleichlautend wie folgt beschrieben:
„Werbung;
Geschäftsführung;
Unternehmensverwaltung;
Büroarbeiten.
Erläuternde Anmerkung
…
Diese Klasse beinhaltet insbesondere :
…
– das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern;
Diese Klasse enthält insbesondere nicht :
– Tätigkeiten eines Unternehmens, dessen Hauptaufgabe der Verkauf von Waren ist, d. h. eines sogenannten Handelsunternehmens;
…“
8. Artikel 2 des Nizzaer Abkommens legt die rechtliche Bedeutung und die Anwendung der Nizzaer Klassifikation fest. Er lautet wie folgt:
„(1) Vorbehaltlich der sich aus diesem Abkommen ergebenden Verpflichtungen hat die Klassifikation die Wirkung, die ihr jedes Land des besonderen Verbandes beilegt. Insbesondere bindet die Klassifikation die Länder des besonderen Verbandes weder hinsichtlich der Beurteilung des Schutzumfangs der Marke noch hinsichtlich der Anerkennung der Dienstleistungsmarken.
(2) Jedes Land des besonderen Verbandes behält sich vor, die Klassifikation als Haupt‑ oder Nebenklassifikation anzuwenden.
(3) Die zuständigen Behörden der Länder des besonderen Verbandes werden in den Urkunden und amtlichen Veröffentlichungen über die Eintragung von Marken die Nummern der Klassen der Klassifikation angeben, in welche die Waren oder Dienstleistungen gehören, für welche die Marke eingetragen ist.
(4) Die Tatsache, dass eine Benennung in die alphabetische Liste aufgenommen ist, berührt in keiner Weise die Rechte, die an dieser Benennung etwa bestehen.“
9. Die Mitgliedstaaten, mit Ausnahme der Republik Zypern und der Republik Malta, sind dem Nizzaer Abkommen beigetreten(10) . Die Nizzaer Klassifikation ist für Anträge auf Eintragung als Gemeinschaftsmarke vorgeschrieben(11) . Diese Klassifikation wird auch für die internationale Eintragung von Marken durch das internationale Büro der WIPO gemäß dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken vom 14. April 1891, zuletzt revidiert in Stockholm 1967 und geändert am 28. September 1979(12), und dem Protokoll zum Madrider Abkommen(13) angewandt.
B – Das Gemeinschaftsrecht
10. Die Richtlinie soll den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke in allen Mitgliedstaaten den gleichen Bedingungen unterstellen, um Unterschiede in den Rechtsvorschriften dieser Mitgliedstaaten zu beseitigen, die den freien Warenverkehr und den freien Dienstleistungsverkehr behindern und die Wettbewerbsbedingungen im Gemeinsamen Markt verfälschen können(14) . Nach der zwölften Begründungserwägung der Richtlinie ist es erforderlich, dass sich ihre Vorschriften mit denen der Pariser Verbandsübereinkunft in vollständiger Übereinstimmung befinden, und sie dürfen die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, die sich aus dieser Übereinkunft für die ihr beigetretenen Staaten ergeben, nicht berühren.
11. Die Richtlinie findet nach ihrem Artikel 1 „auf Individual‑, Kollektiv‑, Garantie‑ und Gewährleistungsmarken für Waren oder Dienstleistungen Anwendung, die in einem Mitgliedstaat oder beim Benelux-Markenamt eingetragen oder angemeldet oder mit Wirkung für einen Mitgliedstaat international registriert worden sind“.
12. Artikel 2 der Richtlinie legt fest, welche Zeichen eine Marke bilden können. Er lautet wie folgt:
„Marken können alle Zeichen sein, die sich grafisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.“
13. Artikel 4 der Richtlinie regelt die Hindernisse für die Eintragung einer Marke und die Gründe für die Ungültigkeit einer eingetragenen Marke bei Kollision mit älteren Rechten. Er bestimmt in Absatz 1:
„(1) Eine Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegt im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung,
a) wenn sie mit einer älteren Marke identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet oder eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die ältere Marke Schutz genießt;
b) wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.“
14. Artikel 5 regelt die Rechte aus der Marke. Er sieht in Absatz 1 vor:
„(1) Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr
a) ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist;
b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.“
15. Die Verordnung soll zum Zweck der Vollendung des Binnenmarktes eine Gemeinschaftsmarke schaffen, die in einem einzigen Verfahren erworben werden kann, einen einheitlichen Schutz genießt und im gesamten Gebiet der Gemeinschaft wirksam ist(15) . Für die Eintragung und die Verwaltung dieser Gemeinschaftsmarke ist das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)(16) zuständig.
16. Die Verordnung enthält in ihren Artikeln 4, 8 und 9 Vorschriften, die denjenigen der Artikel 2, 4 und 5 der Richtlinie entsprechen.
C – Das nationale Recht
17. Das Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen vom 25. Oktober 1994(17), das in Artikel 1 des Gesetzes zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinien, in Kraft getreten am 1. Januar 1995, enthalten ist, dient der Umsetzung der Richtlinie in das deutsche Recht.
18. Die Bestimmungen der Artikel 2, 4 Absatz 1 und 5 Absatz 1 der Richtlinie wurden als §§ 3 Absatz 1, 9 Absatz 1 und 14 Absatz 2 in das Markengesetz übernommen.
II – Das Ausgangsverfahren und die Vorlagefragen
19. Die Praktiker Bau‑ und Heimwerkermärkte AG(18) meldete am 19. März 2001 beim Deutschen Patent‑ und Markenamt die grafisch und farbig ausgestaltete Marke „Praktiker“ zur Eintragung für die wie folgt bezeichnete Dienstleistung an: „Einzelhandel mit Bau‑, Heimwerker‑ und Gartenartikeln und anderen Verbrauchsgütern für den Do‑it‑yourself‑Bereich“.
20. Das Deutsche Patent‑ und Markenamt wies diese Anmeldung zurück. Es vertrat die Ansicht, dass der Begriff „Einzelhandel“ keine selbständigen Dienstleistungen von eigenständiger wirtschaftlicher Bedeutung bezeichne und nur den Vetrieb von Waren als solchen betreffe. Markenschutz könne nur durch die Anmeldung einer für die jeweils vertriebenen Waren bestimmten Marke erlangt werden.
21. Gegen diesen Beschluss legte die Beschwerdeführerin Beschwerde beim Bundespatentgericht ein. Sie machte geltend, dass der wirtschaftliche Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft eine andere Beurteilung des Einzelhandels erfordere. Für die Kaufentscheidung des Verbrauchers seien in zunehmendem Maße Gesichtspunkte wie die Zusammenstellung der Waren, deren Präsentation, der vom Personal erbrachte Service, die Werbung usw. maßgebend. Derartige Leistungen gingen über die reine Verkaufshandlung hinaus und ermöglichten es einem Unternehmen, sich von seinen Wettbewerbern zu unterscheiden. Daher müsse für sie der Schutz einer Dienstleistungsmarke gelten, wie mittlerweile das HABM und die Markenämter der meisten Mitgliedstaaten einräumten.
22. Das Bundespatentgericht hat das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof die folgenden Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
1. Stellt der Einzelhandel mit Waren eine Dienstleistung im Sinne von Artikel 2 der Richtlinie dar?
Falls diese Frage bejaht wird:
2. Inwieweit sind derartige Dienstleistungen eines Einzelhändlers inhaltlich zu konkretisieren, um die Bestimmtheit des Gegenstands des Markenschutzes zu gewährleisten, welche erforderlich ist
a) für die in Artikel 2 der Richtlinie geregelte Funktion der Marke, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden,
b) für die Abgrenzung des Schutzbereichs einer solchen Marke im Kollisionsfall?
3. Inwieweit ist der Bereich der Ähnlichkeit (Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie) zwischen derartigen Dienstleistungen eines Einzelhändlers und
a) sonstigen im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Waren erbrachten Dienstleistungen
oder
b) den vom jeweiligen Einzelhändler vertriebenen Waren abzugrenzen?
23. Das Bundespatentgericht führt folgende Gründe für die Vorlage dieser Fragen an.
24. Bei der Ausübung seiner Tätigkeit unterscheide sich ein Warenhändler nicht grundsätzlich von einem Hersteller, der seine Waren selber vertreibe. Ein Einzelhändler könne sich daher von einem solchen Wettbewerber durch eine Warenmarke unterscheiden. Ferner träten gegenüber dem Abnehmer mit dem Vertrieb von Waren zusammenhängende Leistungen wie die Beratung der Kunden, Informations‑ und Werbemaßnahmen usw. nicht als eigenständige Leistungen in Erscheinung, und ihr Schutz werde vom Schutz der Warenmarke umfasst. Schließlich gehörten die von Großkaufhäusern angebotenen Leistungen wie Finanzdienstleistungen, Versicherungsverträge, Reisevermittlung oder Verköstigung, die sich als vom Warenvertrieb unabhängig erwiesen, eigenen Klassen der Nizzaer Klassifikation an und könnten daher Gegenstand eigenständigen Markenschutzes sein.
25. Die Tätigkeit eines Einzelhändlers, für die sich ein Markenschutz als notwendig erweisen könne, werde auf diese Weise auf die spezifischen Händlertätigkeiten beschränkt, die einen Warenvertrieb ermöglichten, ohne sich auf dessen Abwicklung zu beschränken, d. h. auf die Zusammenstellung von Waren verschiedener betrieblicher Herkunft zu einem Sortiment und dessen Angebot im Bereich einer einheitlichen Vertriebsstätte. Diese Leistungen, die somit über die Handelsspanne der Waren bezahlt würden, könnten als entgeltlich im Einklang mit der Begriffsbestimmung der Dienstleistung in Artikel 50 EG angesehen werden.
26. Auch müsse der Nizzaer Klassifikation Rechnung getragen werden, die sowohl für die Mitgliedstaaten als auch für das HABM verbindlich sei. Aufgrund der Erläuternden Anmerkungen zu Klasse 35 habe das Deutsche Patent‑ und Markenamt die Eintragung für Marken für Einzelhandelsdienstleistungen mit der Begründung abgelehnt, dass es sich dabei ausschließlich um den Vertrieb von Waren handele. Der Schutz einer Dienstleistungsmarke sei nur dann anerkannt worden, wenn ein Handelsunternehmen Leistungen erbracht habe, die über den Kernbereich des Vertriebes von Waren hinausgingen und nicht ausschließlich unselbständige Hilfsdienstleistungen darstellten.
27. Allerdings hätten das HABM und die Markenämter der meisten Mitgliedstaaten die Eintragung einer Marke für von Einzelhandelsunternehmen erbrachte Dienstleistungen anerkannt, jedoch bestünden unterschiedliche Auffassungen über die Frage, ob derartige Dienstleistungen näher bestimmt werden müssten. Im Hinblick darauf, dass nationale Marken und Gemeinschaftsmarken sowohl in Verfahren vor den nationalen Behörden und Gerichten als auch vor dem HABM aufeinander treffen könnten, sei eine verbindliche Klärung durch den Gerichtshof erforderlich. Andernfalls würde der Grundsatz der Gleichbehandlung der Wirtschaftsteilnehmer verletzt, und es könnte eine erhebliche Verzerrung des Wettbewerbs innerhalb der Europäischen Union entstehen.
28. Eine Eintragung solcher Dienstleistungsmarken komme jedoch grundsätzlich nur dann in Betracht, wenn eine konkrete Bestimmung des Gegenstands dieses Markenschutzes gewährleistet sei. Die Erlangung einer Marke für „Einzelhandelsdienstleistungen“ dürfe keinesfalls zu einer unkontrollierten Erweiterung des Markenschutzes führen, der alle von einem Großkaufhaus im Rahmen seiner Handelstätigkeit erbrachten Leistungen und alle von ihm vertriebenen Waren erfasse. Dieses Erfordernis ergebe sich aus der Funktion der Marke, die darin bestehe, dem Verbraucher die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren. Es sei auch in Anbetracht des freien Waren‑ und Dienstleistungsverkehrs geboten, der verlange, dass Inhalt und Grenzen des Ausschließlichkeitsrechts, das durch die Eintragung einer Marke gewährt werde, eindeutig erkennbar seien.
29. Allgemeine Begriffe wie „Einzelhandelsdienstleistungen“, „Einzelhandel mit Waren“ oder „Dienstleistungen eines Kaufhauses“ seien daher nicht bestimmt genug. Zum einen ermöglichten sie keine Unterscheidung der vom Einzelhändler angebotenen Dienstleistungen gegenüber den Dienstleistungen, die von anderen, rechtlich und wirtschaftlich selbständigen Unternehmen wie Banken, Reisebüros, Speditionen oder Gaststätten angeboten werden könnten, die zu anderen Dienstleistungsklassen gehörten. Zum anderen erlaubten sie keine genaue Bestimmung der vertriebenen Waren. Entsprechende Bedenken bestünden dann, wenn die Anmeldung lediglich die Art der Vertriebsstätte präzisiere, wie „Kaufhaus“ oder „Supermarkt“. Ausgehend von der Erläuternden Anmerkung zu Klasse 35 der Nizzaer Klassifikation kämen für die Beschreibung der von einem Einzelhändler angebotenen Dienstleistungen, die ihre Abgrenzung von Dienstleistungen einer anderen Klasse dieser Klassifikation erlaube, nur Formulierungen in Betracht, die das Zusammenstellen von Waren verschiedener betrieblicher Herkunft (mit Ausnahme ihres Transports) zur Ermöglichung oder Erleichterung des Erwerbs dieser Waren beinhalteten.
30. Allerdings könne selbst die Beschreibung der von einem Einzelhändler erbrachten Dienstleistungen bei der Anmeldung der Marke nicht ausreichend sein, um die Gefahr eines unübersehbaren Monopols zu verhindern. Es sei auch notwendig, den Bereich der Ähnlichkeit zwischen diesen Dienstleistungen einerseits und den übrigen Dienstleistungen, die in einem Großkaufhaus angeboten werden könnten, und den vertriebenen Waren andererseits zu begrenzen.
III – Würdigung
A – Zur ersten Vorlagefrage
31. Mit seiner ersten Vorlagefrage möchte das Bundespatentgericht wissen, ob der Einzelhandel mit Waren eine Dienstleistung im Sinne von Artikel 2 der Richtlinie darstellt.
32. Die Antwort auf diese Frage bedarf meines Erachtens zuvor der folgenden Klarstellungen, die zum einen den Inhalt und den Gegenstand des Artikels 2 der Richtlinie und zum anderen die Bedeutung der Wendung „Einzelhandel mit Waren“ im vorliegenden Rechtsstreit betreffen.
33. Was zunächst Artikel 2 der Richtlinie angeht, so hat dieser, wie die Kommission der Europäischen Gemeinschaften zu Recht ausführt, nicht die Festlegung der Dienstleistungen zum Gegenstand, für die ein nationales Markenamt eine Marke eintragen kann. Dieser Artikel betrifft gemäß seiner Überschrift „Markenformen“. Er sieht nämlich vor, dass Marken alle Zeichen sein können, die sich grafisch darstellen lassen und die geeignet sind, „Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden“. Er soll daher festlegen, welche Arten von Zeichen eine Marke darstellen können, unabhängig von den Waren oder Dienstleistungen, für die der Schutz beantragt werden könnte(19) .
34. Die Richtlinie enthält auch in ihren anderen Bestimmungen keine Festlegung, für welche Dienstleistungen eine Marke eingetragen werden kann. Allerdings soll sie, wie es in ihrer siebten Begründungserwägung heißt, den Erwerb der eingetragenen Marke in allen Mitgliedstaaten den gleichen Bedingungen unterwerfen. Ferner soll sie, wie es in ihrem Artikel 1 heißt und wie sich aus ihrem Inhalt ergibt, nicht nur auf Waren‑ sondern auch auf Dienstleistungsmarken Anwendung finden.
35. Nach allem denke ich, dass die Richtlinie zwar in Anbetracht ihrer zwölften Begründungserwägung und des Artikels 6sexies der Pariser Verbandsübereinkunft in dem Sinne aufzufassen ist, dass sie die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet, in ihrem nationalen Recht Dienstleistungsmarken anzuerkennen, dass diese aber von dem Zeitpunkt an, zu dem sie den Wirtschaftsteilnehmern die Möglichkeit einräumen, solche Marken eintragen zu lassen(20), die Bestimmungen dieser Richtlinie in Bezug auf die sachlichen Bedingungen für die Eintragung dieser Marken zu beachten haben. Ich teile daher die Ansicht sämtlicher Beteiligter des Verfahrens, dass die Frage, ob eine Dienstleistung wie der „Einzelhandel mit Waren“ eine Dienstleistung darstellen kann, für die eine Marke eingetragen werden kann, in den Geltungsbereich der Richtlinie fällt und anhand von deren Systematik sowie der mit ihr verfolgten Ziele zu beantworten ist.
36. Die zweite Klarstellung bezieht sich auf den Begriff „Einzelhandel mit Waren“. Das Bundespatentgericht hat nicht angegeben, was dieser Begriff genau abdeckt. Wie die Kommission in ihren Erklärungen ausgeführt hat, wird dieser Begriff so, wie er in den Amtssprachen einer Reihe von Mitgliedstaaten bestimmt wird, zur Bezeichnung der Tätigkeit verwendet, die darin besteht, Waren in geringen Mengen an Privatpersonen abzugeben, und die sich damit vom „Großhandel“ unterscheidet. Der Begriff „Einzelhandel“ bezeichnet somit eine Tätigkeit, die im Verkauf von Waren in geringen Mengen besteht.
37. Offensichtlich erkennen sämtliche Verfahrensbeteiligte einschließlich der Beschwerdeführerin an, dass der Vertrieb von Waren als solcher, also beschränkt auf den Vorgang des Anbietens der Waren zum Verkauf und ihres Verkaufs, nach der Richtlinie nicht als Dienstleistung betrachtet werden kann, für die eine Marke eingetragen werden kann. Wie die Kommission ausführt, wird diese Tätigkeit im Rahmen der Bestimmungen der Richtlinie berücksichtigt, die die Rechte betreffen, die die Eintragung einer Marke für Waren verleiht. So ergibt sich aus Artikel 5 Absatz 3 der Richtlinie, dass eine für Waren eingetragene Marke das Recht verleiht, die damit gekennzeichneten Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen und sie zu den genannten Zwecken zu besitzen. Nach der Systematik des Markenrechts kommt es für den Vertrieb von Waren nicht auf die Tätigkeit des Verkaufs als eine abstrakte oder immaterielle Einheit an, sondern auf die Waren, die Gegenstand der Verkaufstätigkeit sind. Mit anderen Worten ist in dieser Systematik der „Kernbereich“ des Verkaufsvorgangs, wie es die österreichische Regierung in ihren schriftlichen Erklärungen ausdrückt, die Ware, die sein Gegenstand ist, und nicht der Verkaufsvorgang als Dienstleistung.
38. Diese Situation ergibt sich meines Erachtens logisch daraus, dass eine Dienstleistung keinen gegenständlichen Inhalt hat, so dass die Marke nur auf den Bestandteilen angebracht werden könnte, die ihrer Erbringung dienen, während auf Waren wegen ihrer körperlichen Natur eine Marke angebracht werden kann, von der die Verbraucher erkennen können, dass sie in unmittelbarem Zusammenhang mit der damit versehenen Ware steht. Da die Verkaufsleistung gerade die Abgabe von Waren an Verbraucher zum Gegenstand hat und daher die Eigenschaften wie auch der Preis der Ware im Allgemeinen die Kriterien darstellen, die den Verkaufsvorgang bestimmen, kann sich ein Einzelhändler durch die Marke der Waren, die er vertreibt, von seinen Wettbewerbern unterscheiden. Dieses Ergebnis gilt auch dann, wenn der Verkäufer nicht der Hersteller der in Rede stehenden Waren ist. So kann sich ein Vertriebsunternehmen von seinen Wettbewerbern dadurch unterscheiden, dass es Waren unter der Marke ihres Herstellers oder unter der Handelsmarke vertreibt, die es für die betreffenden Erzeugnisse angemeldet hat.
39. Allerdings beschränkt sich der im vorliegenden Verfahren betroffene Begriff „Einzelhandel“ nicht auf den bloßen Vertrieb der Waren als solchen, sondern hat einen weiteren Inhalt. Nach Ansicht der Klägerin umfasst er auch Tätigkeiten wie die Auswahl der Waren, ihre Zusammenstellung und ihre Präsentation, die Qualität des Empfangs und der Beratung der Kunden durch das Personal, die Lage und die Zugänglichkeit des Geschäftes. Es handelt sich somit um Leistungen, die den Absatz der Waren fördern sollen und im Rahmen ihres Vertriebes erbracht werden. Damit stellt sich im vorliegenden Verfahren die Frage, ob solche Leistungen, die im Rahmen des Einzelhandels mit Waren erbracht werden, gemäß der Richtlinie eine Dienstleistung als solche darstellen können, für die eine Dienstleistungsmarke eingetragen werden kann.
40. Nach Ansicht des Bundespatentgerichts könnte sich ein Anhaltspunkt für die Beantwortung dieser Frage in den Erläuternden Anmerkungen zu Klasse 35 der Nizzaer Klassifikation finden. Wie wir gesehen haben, sind in Klasse 35 Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung und Büroarbeiten zusammengefasst. Nach den zugehörigen Erläuternden Anmerkungen enthält sie insbesondere das „Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern“. Allerdings enthält sie insbesondere nicht „Tätigkeiten eines Unternehmens, dessen Hauptaufgabe der Verkauf von Waren ist, d. h. eines sogenannten Handelsunternehmens“.
41. Ich bin nicht davon überzeugt, dass diese Erläuternden Anmerkungen als Anhaltspunkt für die
Auslegung der Richtlinie dienen können. Zwar ist, wie das Bundespatentgericht ausführt, die Bundesrepublik Deutschland dem Nizzaer Abkommen beigetreten(21) . Es sei jedoch daran erinnert, welche rechtliche Bedeutung die Nizzaer Klassifikation hat, so wie sie ausdrücklich in Artikel 2 dieses Abkommens angegeben ist. Nach Artikel 2 Absätze 2 und 3 des Abkommens haben sich die diesem beigetretenen Staaten dazu verpflichtet, dass ihre zuständigen Behörden in den Urkunden und amtlichen Veröffentlichungen über die Eintragung von Marken die Nummern der Klassen der Klassifikation angeben, in welche die Waren oder Dienstleistungen gehören, für die die Marke eingetragen ist.
42. Wie der Gerichtshof bereits ausgeführt hat, hat dieses Abkommen daher die Erleichterung der Eintragung der Marken zum Gegenstand(22) . Es erlaubt denjenigen, die Marken anmelden, die Bezugnahme auf ein einheitliches Klassifikationssystem. Auf diese Weise erleichtert es diesen Antragstellern die Vorbereitung ihrer Anmeldungen, da die Waren und die Dienstleistungen, auf die sich eine bestimmte Marke bezieht, in allen Ländern, die dieses Klassifikationssystem angenommen haben, in gleicher Weise eingeteilt werden. Aus dem gleichen Grund hat dieses System für die Wirtschaftsteilnehmer und die nationalen Markenämter den Vorteil, die Nachforschungen nach älteren Marken zu erleichtern, die einer Anmeldung entgegenstehen könnten. Schließlich dient es als Grundlage für die Berechnung der Eintragungsgebühr, die bei der Eintragung einer Marke erhoben wird(23) .
43. Diese Klassifikation, deren Hauptzwecke somit darin bestehen, die Vorgänge der Anmeldung und der Nachforschung zu erleichtern, hat somit einen erheblichen praktischen Wert. Sie hat meines Erachtens keine echte rechtliche Bedeutung für die Frage, für welche Arten von Dienstleistungen eine Marke eingetragen werden kann, wie Artikel 2 Absatz 1 des Nizzaer Abkommens bestätigt, wonach diese Klassifikation, vorbehaltlich der sich aus dem Abkommen ergebenden Verpflichtungen, die Wirkung hat, die ihr jedes Land des Verbands beilegt, und insbesondere bindet sie die Länder, die dem Abkommen beigetreten sind, weder hinsichtlich der Beurteilung des Schutzumfangs der Marke noch hinsichtlich der Anerkennung der Dienstleistungsmarken.
44. Die Ansicht, dass das Fehlen einer Rubrik oder einer Dienstleistung im Verzeichnis der Überschriften der Klassen und im alphabetischen Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen der Nizzaer Klassifikation, die genau der von einer Markenanmeldung betroffenen Tätigkeit entspricht, die Ablehnung einer solchen Anmeldung rechtfertigen könnte, erscheint mir daher nicht haltbar. Die praktische Schwierigkeit, die die Eintragung einer solchen Marke bietet, darf nicht einer rechtlichen Unmöglichkeit gleichgestellt werden. Aus den gleichen Gründen bin ich der Ansicht, dass die Erläuternden Anmerkungen zu den verschiedenen Klassen dieser Klassifikation nicht zur Auslegung der Richtlinie dienen können.
45. Auch in den anderen internationalen Verpflichtungen, die sämtliche Mitgliedstaaten oder die Europäische Gemeinschaft eingegangen sind, findet sich nichts, was eine unmittelbare Beantwortung der Frage erlaubte, ob im Rahmen des Einzelhandelsverkaufs von Waren erbrachte Leistungen nach der Richtlinie eine Dienstleistung als solche darstellen können, für die eine Dienstleistungsmarke eingetragen werden kann. Wie wir gesehen haben, beschränkt sich die Pariser Verbandsübereinkunft darauf, die Mitgliedstaaten zu verpflichten, den Schutz der Dienstleistungsmarken zu gewährleisten, ohne ihnen vorzuschreiben, die Eintragung dieser Marken vorzusehen. Das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums im Anhang des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation vom 15. April 1994, genehmigt im Namen der Gemeinschaft hinsichtlich des in ihre Zuständigkeit fallendenden Teils durch den Beschluss 94/800/EG des Rates vom 22. Dezember 1994(24) und im Licht des Wortlauts und des Zweckes dieses Übereinkommens, in dem nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes das Markenrecht der Gemeinschaft im Rahmen des Möglichen auszulegen ist(25), enthält ebenfalls keine genauen Bestimmungen hierzu.
46. Wie die Regierung des Vereinigten Königreichs meine ich, dass zur Beantwortung der streitigen Frage von der Hauptfunktion der Marke auszugehen ist. Nach ständiger Rechtsprechung besteht die Hauptfunktion der Marke darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Die Marke muss dem Verbraucher die Gewähr bieten, dass alle Waren oder Dienstleistungen, die sie kennzeichnet, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht worden sin d, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann(26) .
47. Da eine Dienstleistungsmarke es den Verbrauchern erlauben soll, die Identität des Unternehmens, das diese Dienstleistung erbringt, festzustellen, bedeutet ihre Eintragung, dass die Identität der Dienstleistung, für die sie gelten soll, selbst als solche durch eine Marke feststellbar sein muss. Mit anderen Worten kommt es darauf an, dass die Tätigkeit, für die der Antragsteller die Eintragung einer Marke anmeldet, als solche von den Verbrauchern als Dienstleistung aufgefasst wird. Dieses Erfordernis ergibt sich aus der Funktion der Marke und dem damit verbundenen Grundsatz der Spezialität, der voraussetzt, dass die Rechte, die sie verleiht, genau ermittelt werden können. Eine Marke kann nicht für eine Dienstleistung eingetragen werden, die, da sie von den Verbrauchern nicht als solche aufgefasst wird, dazu führen würde, dass der Schutzbereich nicht bestimmbar wäre.
48. Mit dem Bundespatentgericht halte ich die Annahme für möglich, dass Leistungen, die im Rahmen des Warenvertriebs angeboten werden und auf die die Verbraucher nur im Rahmen eines privaten Erwerbs zurückgreifen können, die jedoch Gegenstand eines anderen Vertrages als des Kaufvertrags selbst sind, als Dienstleistungen als solche identifiziert und durch eine Marke gekennzeichnet werden können. Es könnte sich, nach den Beispielen, die das vorlegende Gericht genannt hat, um eine vom Händler angebotene Finanzierung des Erwerbs einer seiner Waren oder eine Versicherung dafür handeln oder um einen Vertrag über die Reparatur oder die Wartung der erworbenen Ware. Diese Leistungen, die im Übrigen besonderen Klassen der Nizzaer Klassifikation, nämlich den Klassen 36 und 37 angehören, müssen Gegenstand einer Dienstleistungsmarke sein können.
49. Diese Identitätsfeststellung könnte in Bezug auf Tätigkeiten, wie sie von der Beschwerdeführerin beabsichtigt sind, wie die Auswahl der Waren, ihre Zusammenstellung und ihre Präsentation, die Qualität des Empfangs und der Beratung der Kunden durch das Personal oder die Lage und die Zugänglichkeit des Geschäftes, weniger offenkundig erscheinen. Denn im Unterschied zu den erwähnten Dienstleistungen wird über diese Leistungen kein eigener Vertrag abgeschlossen und keine eigene Rechnung erstellt. Die Feststellung ihrer Identität als Dienstleistungen als solche, die auf diese Weise durch eine Dienstleistungsmarke gekennzeichnet werden könnten, erscheint daher von vornherein schwieriger. Freilich kann meines Erachtens auch kaum systematisch ausgeschlossen werden, dass die Feststellung ihrer Identität als Dienstleistungen, die sich vom Vertrieb der Waren als solchem unterscheiden, möglich sein kann.
50. Wie die Beschwerdeführerin hervorgehoben hat, hat der Warenvertrieb in den letzten Jahren eine bedeutsame Wandlung durchlaufen, die in einer bedeutsamen Entwicklung bei den Verkaufsstätten mit der Vermehrung von „Supermärkten“ und „Kaufhäusern“, bei den hierfür verwendeten Hilfsmitteln mit der Einführung elektronischer Kommunikationsmittel und Verkaufsmethoden und der Entwicklung insbesondere des „Marketing“ zum Ausdruck gekommen ist. Das meines Erachtens für die vorliegende Rechtssache wichtigste Merkmal dieser Entwicklung besteht darin, dass die Bedingungen um den eigentlichen Verkaufsvorgang herum in den Beziehungen zwischen dem Händler und den Verbrauchern ein ebenso wichtiges Verkaufsargument wie die Qualität und der Preis der verkauften Waren darstellen können. Beispielsweise kommt es im Rahmen des sogenannten „Hard Discount“ vor, dass markenlose Waren zum Verkauf angeboten werden(27) . Dennoch werden sie so ausgewählt, dass sie einem bestimmten Qualitätsstandard innerhalb einer bestimmten Preisspanne entsprechen. In einem solchen Fall kann man meines Erachtens annehmen, dass es die Warenauswahl ist, die die Verbraucher identifiziert haben und die sie dazu veranlassen kann, ihre Einkäufe wieder in einem bestimmten Geschäft zu tätigen, nicht aber das Vorhandensein von Waren einer bestimmten Marke. Desgleichen erscheint mir das von der Beschwerdeführerin in der Verhandlung angführte Beispiel eines Weineinzelhändlers treffend. Die von diesem Einzelhändler getroffene Auswahl der von ihm zum Verkauf angebotenen Weine wie auch die Beratung seiner Kunden bei der Wahl der Weine, die, je nach deren finanziellen Möglichkeiten am besten zu einem Essen passen, können von diesem Verbraucher meiner Ansicht nach als Dienstleistungen als solche identifiziert werden.
51. Dies dürfte meines Erachtens auch bei einem Geschäft der Fall sein, das, wie im vorliegenden Fall, Bau‑, Heimwerker‑ und Gartenartikel zum Verkauf anbietet. Nach den von der Beschwerdeführerin abgegebenen Erklärungen stammen die Waren, die sie anbietet, von Hunderten verschiedener Hersteller. Wir können davon ausgehen, dass solche Händler für den Heimwerker‑ und Gartenbedarf bestimmte Materialien und Geräte verschiedener Marken anbieten und dass einige dieser Waren der gleichen Marken auch von anderen Vertriebsketten zum Verkauf angeboten werden. Gleichwohl darf angenommen werden, dass sich die Verbraucher für den Einkauf gerade bei diesem Händler insbesondere deshalb entscheiden mögen, weil dieser ihnen ein besonderes Sortiment derartiger Waren anbietet oder weil sie wissen, dass sie dort anprechbare Verkäufer antreffen werden, die in der Lage sind, ihnen nützliche Ratschläge für die von ihnen beabsichtigten Heimwerkerarbeiten zu geben und die zu diesem Zweck am besten geeigneten Werzeuge zu wählen.
52. In diesen Fällen halte ich es für denkbar, dass diese Tätigkeiten, weil sie so organisiert sind und auf Dauer erbracht werden und weil sie als Verkaufsargument in den Beziehungen zwischen Händlern und Verbrauchern Bedeutung erlangen können, von den Verbrauchern als Dienstleistungen als solche identifiziert werden können, die sich vom Verkauf der Waren als solchem unterscheiden.
53. Ferner bin ich mit sämtlichen Verfahrensbeteiligten und dem Bundespatentgericht der Ansicht, dass diese Leistungen, selbst wenn sie nicht getrennt in Rechnung gestellt werden, dennoch als entgeltlich betrachtet werden könnten, da sie zur Förderung des Absatzes bestimmter Waren und nicht rein selbstlos erbracht werden und da der Händler die ihm dafür entstehenden Kosten in die Handelsspanne einbezieht, die er beim Verkauf der Waren selbst erzielt. Daher kann angenommen werden, dass die Voraussetzung der Erbringung der Dienstleistungen gegen Entgelt, die in Artikel 50 EG aufgestellt wird, auf den bei der Auslegung der Richtlinie wegen ihres Zieles, u. a. den freien Dienstleistungsverkehr zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern, Bezug genommen werden kann, erfüllt ist.
54. Im Übrigen kann ich auch nicht ausschließen, dass die Händler ein Interesse an der Eintragung solcher Dienstleistungsmarken haben können. Zwar verfügen, wie die französische Regierung zu Recht geltend macht, die Händler bereits über andere rechtliche Instrumente als die Dienstleistungsmarken, um ihre Kundschaft an sich zu binden und zu bewirken, dass sie die Verbraucher, die mit der Auswahl der Waren und den vom Personal erteilten Ratschlägen zufrieden sind, von ihren Wettbewerbern unterscheiden können. So genießen die Händler den Identitätsschutz, unter dem sie ihre Verkaufstätigkeit ausüben, durch den Schutz ihres Handelsnamens, der gemäß Artikel 8 der Pariser Verbandsübereinkunft von allen Ländern gewährleistet werden muss, die dieser beigetreten sind(28) . Sie verfügen auch über den in ihrem nationalen Recht vorgesehenen Schutz der Gesellschaftsbezeichnung, die sie in ihren Beziehungen zu Dritten benutzen, und des an ihrer Verkaufsstätte angebrachten Firmenschildes, mit dem sie diese Verkaufsstätte den Verbrauchern körperlich anzeigen. Allerdings kennzeichnen diese Angaben, wie auch die Produktmarken, nicht eigens die in Rede stehenden Dienstleistungen.
55. Schließlich erscheint mir auch der Hinweis angebracht, dass zahlreiche Mitgliedstaaten jetzt – mit unterschiedlichen Anforderungen – zulassen, dass im Zusammenhang mit dem Einzelhandel mit Waren erbrachte Dienstleistungen durch eine Marke gekennzeichnet werden(29) . Den gleichen grundsätzlichen Standpunkt hat das HABM auf der Grundlage der Verordnung bezogen, die zwar die Gemeinschaftsmarke und nicht die nationalen Marken betrifft, deren Eintragungssystem und deren Ziele im Zusammenhang mit der Verwirklichung des Binnenmarktes jedoch denjenigen der Richtlinie entsprechen. So hat die Zweite Beschwerdekammer des HABM in der Entscheidung Giacomelli Sport(30) entschieden, dass eine im Rahmen des Einzelhandels mit Waren erbrachte Dienstleistung eine solche darstellen kann, für die Gemeinschaftsmarken eingetragen werden können(31) . Aufgrund dieser Entscheidung führte der Präsident des HABM nach einer Reihe von Anhörungen nationaler Markenämter und der WIPO ebenfalls in seiner Mitteilung Nr. 3/01 vom 12. März 2001 aus, dass eine Gemeinschaftsmarke unter den von ihm genannten Voraussetzungen, auf die ich im Rahmen der Prüfung der zweiten Vorlagefrage eingehen werde, für Dienstleistungen eingetragen werden könne, die im Zusammenhang mit dem Einzelhandelsvertrieb von Waren stünden.
56. Nach allem schlage ich dem Gerichtshof vor, auf die erste Vorlagefrage zu antworten, dass im Rahmen des Einzelhandels mit Waren erbrachte Leistungen, die vom Verkauf selbst verschieden und identifizierbar sind, gemäß der Richtlinie eine Dienstleistung darstellen können, für die eine Dienstleistungsmarke eingetragen werden kann.
B – Zur zweiten Vorlagefrage
57. Mit seiner zweiten Vorlagefrage möchte das Bundespatentgericht wissen, inwieweit Dienstleistungen, die ein Einzelhändler im Rahmen des Einzelhandels mit Waren erbringt, gemäß der Richtlinie inhaltlich konkretisiert werden müssen, um die Bestimmtheit des Gegenstands des Markenschutzes zu gewährleisten, wie dies zum einen die in Artikel 2 der Richtlinie geregelte Funktion der Marke, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, und zum anderen die Notwendigkeit, den Schutzbereich einer solchen Marke im Konfliktfall abzugrenzen, erfordern.
58. Die Kommission ist der Ansicht, dass diese Frage die formalen Voraussetzungen für die Eintragung der Marke betreffe und dass für sie daher allein die Mitgliedstaaten zuständig seien. Die Kommission beruft sich hierfür auf die fünfte Begründungserwägung der Richtlinie, wonach es den Mitgliedstaaten weiterhin freistehe, Verfahrensbestimmungen für die Eintragung der Marken zu erlassen. Sie verweist auch auf die unterschiedlichen Praktiken in den verschiedenen Mitgliedstaaten in Bezug auf die von den nationalen Ämtern verlangten Voraussetzungen für die Eintragung von Dienstleistungsmarken im Bereich des Einzelhandels. Schließlich macht sie geltend, in Bezug auf die Gemeinschaftsmarke seien die Anforderungen an die Beschreibung der Ware oder der Dienstleistung, für die eine Marke eingetragen werde, nicht in der Verordnung, sondern in der zu deren Durchführung ergangenen Verordnung Nr. 2868/95 aufgeführt.
59. Ich teile diese Ansicht nicht. Zwar gibt die Richtlinie wie die Verordnung in ihren Bestimmungen nicht an, inwieweit die Waren und die Dienstleistungen, für die eine Marke eingetragen werden kann, zu konkretisieren sind. Unstreitig soll die Richtlinie auch keine vollständige Harmonisierung des Markenrechts der Mitgliedstaaten herbeiführen, und es steht den Mitgliedstaaten weiterhin frei, Verfahrensbestimmungen für die Eintragung der Marken selbst festzulegen.
60. Jedoch bezweckt die Richtlinie, wie es in ihrer ersten und in ihrer siebten Begründungserwägung heißt, die Voraussetzungen des Erwerbs einer Marke zu harmonisieren. Meines Erachtens ergibt sich aus einer Prüfung der Systematik der Richtlinie, dass die Frage, inwieweit die Waren und die Dienstleistungen, für die eine Marke angemeldet wird, konkretisiert werden müssen, um die Bestimmtheit des Schutzgegenstands zu gewährleisten, zu den materiellen Voraussetzungen der Eintragung gehört.
61. Bekanntlich beruht das System der Richtlinie auf der Eintragung. Die Eintragung der Marke stattet diese mit den in der Richtlinie vorgesehenen Rechten aus und erlaubt es, den genauen Umfang dieser Rechte zu bestimmen. So führt die Richtlinie eine Reihe von Voraussetzungen auf, die das Zeichen, das die Marke bilden soll, erfüllen muss. Im Urteil Sieckmann hat der Gerichtshof klargstellt, worum es bei der Eintragung in einem öffentlichen Register geht. Danach soll „die Marke … den zuständigen Behörden und der Öffentlichkeit, insbesondere den Wirtschaftsteilnehmern, zugänglich gemacht werden. Zum einen müssen die zuständigen Behörden klar und eindeutig die Ausgestaltung der Zeichen erkennen können, aus denen eine Marke besteht, damit sie in der Lage sind, ihren Verpflichtungen in Bezug auf die Vorprüfung der Markenanmeldungen sowie auf die Veröffentlichung und den Fortbestand eines zweckdienlichen und genauen Markenregisters nachzukommen. Zum anderen müssen die Wirtschaftsteilnehmer klar und eindeutig in Erfahrung bringen, welche Eintragungen oder Anmeldungen ihre gegenwärtigen oder potenziellen Wettbewerber veranlasst haben, und auf diese Weise einschlägige Informationen über die Rechte Dritter erlangen können. Damit die Benutzer des Markenregisters aufgrund der Eintragung einer Marke deren genaue Ausgestaltung bestimmen können, muss die grafische Gestaltung der Marke im Register in sich abgeschlossen, leicht zugänglich und verständlich sein.“(32)
62. Diese Anforderungen, wonach das in Rede stehende Zeichen mit Bestimmtheit und genau bekannt sein muss, damit die zuständigen Behörden ihre Kontrollpflichten ausüben und sodann der Inhaber der Marke und die anderen Wirtschaftsteilnehmer genau in Erfahrung bringen können, welchen Umfang die durch die Eintragung verliehenen Rechte haben, lassen sich auf die Waren und Dienstleistungen übertragen, für die die Marke eingetragen ist.
63. Denn das Zeichen einerseits sowie die Waren und die Dienstleistungen, deren Bezeichnung das Zeichen dient, andererseits stellen die beiden untrennbar miteinander verbundenen Bestandteile der Eintragung dar, die es erlauben, die durch jede eingetragene Marke verliehenen Rechte zu bestimmen. Nach der Systematik der Richtlinie und der Verordnung wird die Eintragung einer Marke stets für bestimmte Waren und bestimmte Dienstleistungen begehrt(33) . Insbesondere im Zusammenhang mit diesen Waren und diesen Dienstleistungen sind die in Artikel 3 der Richtlinie aufgeführten Ablehnungsgründe zu prüfen(34) . Ebenso müssen die Waren und die Dienstleistungen, für die die Eintragung der Marke begehrt wird, notwendigerweise bei der Beurteilung berücksichtigt werden, ob diese Eintragung gemäß Artikel 4 der Richtlinie mit der Begründung abzulehnen ist, dass die Marke mit einer älteren Marke identisch ist oder dass die Gefahr der Verwechslung mit einer älteren Marke besteht. So ist gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegt im Fall der Eintragung der Ungültigerklärung, wenn sie „mit einer älteren Marke identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet oder eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die ältere Marke Schutz genießt“(35) . Nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b beruht die Verwechslungsgefahr auf einer Wechselwirkung zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen untereinander und der Ähnlichkeit der Waren und der Dienstleistungen, die mit diesen Zeichen bezeichnet werden.
64. Parallel dazu ist die Kenntnis der Waren und der Dienstleistungen, auf die sich die Marke bezieht, auch für die Bestimmung der durch deren Eintragung verliehenen Rechte gemäß Artikel 5 der Richtlinie notwendig. Schließlich können ebenfalls dank der Angabe der von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen die Gründe für den Verfall oder die Ungültigkeit dieser Marke ausgeführt werden, und die nationalen Ämter sind gemäß Artikel 13 der Richtlinie in der Lage, den Umfang der Zurückweisung, des Verfalls oder der Ungültigkeit der Marke auf die Waren oder Dienstleistungen zu beschränken, für die diese Gründe gelten.
65. Den vom Gerichtshof im Urteil Sieckmann aufgestellten Anforderungen in Bezug auf die Wahrnehmung des Zeichens würde daher die praktische Wirksamkeit genommen, wenn nicht genau in Erfahrung gebracht werden könnte, für welche Waren und Dienstleistungen die Marke angemeldet oder eingetragen worden ist.
66. Diese Kenntnis ist umso notwendiger, als, wie der Gerichtshof bereits ausgeführt hat, das System der Eintragung der Marken ein wesentliches Element ihres Schutzes darstellt, das sowohl in Bezug auf das Gemeinschaftsrecht als auch hinsichtlich der verschiedenen nationalen Rechte zur Rechtssicherheit und zur ordnungsgemäßen Verwaltung beiträgt(36) . Infolgedessen muss nach gefestigter Rechtsprechung die Prüfung der in der Richtlinie vorgesehenen Ablehnungsgründe eingehend und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden(37) . Die Vornahme einer eingehenden und vollständigen Prüfung vor der Eintragung zu dem Zweck, die Rechtssicherheit zu gewährleisten, erfordert daher auch, dass genau in Erfahrung gebracht werden kann, welche Waren und Dienstleistungen von der Marke geschützt werden sollen.
67. Aufgrund dieser Erwägungen bin ich daher der Ansicht, dass die Frage, inwieweit die im Rahmen des Einzelhandels mit Waren erbrachten Dienstleistungen inhaltlich zu konkretisieren sind, zu den Voraussetzungen für den Erwerb der Rechte an der Marke gehört, die die Richtlinie harmonisieren soll. Daher kommt es dem Gerichtshof zu, festzulegen, inwieweit dieser Inhalt konkretisiert werden muss.
68. In dieser Frage bestehen unterschiedliche Praktiken in den verschiedenen nationalen Markenämtern und im HABM. In ihren großen Umrissen lassen sich diese Praktiken wie folgt darstellen(38) . In Bezug auf die Beschreibung der von der Marke gekennzeichneten Dienstleistungen lassen verschiedene nationale Ämter zu, dass solche Dienstleistungen unter der Bezeichnung „Einzelhandel“ oder „Einzelhandelsdienstleistungen“ eingetragen werden. Andere Ämter machen diese Eintragung von einer genaueren Beschreibung der angebotenen Dienstleistungen abhängig, die sich gegebenenfalls auf die Formulierung in den Erläuternden Anmerkungen zu Klasse 35 der Nizzaer Klassifikation, und zwar das „Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb zu erleichtern“, bezieht. In Bezug auf die Waren, für die diese Dienstleistungen erbracht werden, empfehlen oder verlangen die meisten Ämter, dass sie genau angegeben werden oder dass die Branche definiert wird, der sie angehören. Andere lassen auch zu, dass dies durch die Angabe des Marktsektors geschieht, auf dem die Dienstleistungen erbracht werden, wie etwa Apotheke oder Möbelgeschäft.
69. Für das HABM hat die Zweite Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung Giacomelli Sport ausgeführt, dass der Anmelder eine verständliche Beschreibung der Dienstleistung vorlegen und angeben müsse, in welchem Bereich sie erbracht werde. Sie hat als Beispiel die Wendung „Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Sportartikel“ erwähnt.
70. Der Präsident des Amtes hat in seiner Mitteilung Nr. 3/01 einen etwas anderen Standpunkt eingenommen. Seines Erachtens kann für im Zusammenhang mit dem Einzelhandel mit Waren erbrachte Dienstleistungen eine Gemeinschaftsdienstleistungsmarke eingetragen werden; diese Dienstleistungen gehörten zu Klasse 35 der Nizzaer Klassifikation. Der Begriff „Einzelhandelsdienstleistungen“ sei eindeutig und werde vom Büro der WIPO unter der Voraussetzung akzeptiert, dass dieser Begriff wie derjenige in den Erläuternden Anmerkungen zu Klasse 35 verstanden werde. Die Angabe des Tätigkeitsbereichs, in dem die Dienstleistungen angeboten werden, sei entgegen der Auffassung der Beschwerdekammer rechtlich nicht notwendig, da derartige Angaben in Bezug auf Dienstleistungen anderer Klassen der Nizzaer Klassifikation, wie Reparatur, Wartung oder Transport, nicht verlangt würden. Allerdings sei eine solche Angabe wünschenswert. Das Amt schlägt die folgenden Formulierungen vor: hinsichtlich des Tätigkeitsbereichs eine Formulierung wie „Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich Lebensmittel und Getränke“; hinsichtlich der konkreten Art der erbrachten Dienstleistung beispielsweise „Einzelhandelsdienstleistungen eines Kaufhauses“, „Einzelhandelsdienstleistungen eines Supermarkts“ usw.
71. Ich denke, dass die Eintragung der Marke für im Rahmen des Ein zelhandels mit Waren erbrachte Dienstleistungen eindeutig sowohl den konkreten Inhalt dieser Dienstleistungen als auch die Waren oder Arten von Waren deutlich machen muss, für die sie erbracht werden. Dieses doppelte Erfordernis ist meines Erachtens in Anbetracht des Systems und der Zielsetzung der Richtlinie wegen der Besonderheit der im Rahmen des Einzelhandels mit Waren erbrachten Dienstleistungen gerechtfertigt.
72. Wie wir gesehen haben, muss es die Eintragung der Marke erlauben, den genauen Gegenstand des Schutzes zu bestimmen, den die eingetragene Marke ihrem Inhaber gewährt(39) . Die Kenntnis der durch die Eintragung verliehenen Rechte umfasst daher die Möglichkeit, genau festzustellen, welche Dienstleistungen die Marke erfasst. Die Beschreibung dieser Dienstleistungen ist auch notwendig, um den zuständigen Behörden zu erlauben, im Rahmen einer eingehenden und vollständigen Prüfung zu beurteilen, ob die Eintragung der Marke gemäß Artikel 4 der Richtlinie mit der Begründung abzulehnen ist, dass sie wegen der Identität oder der Ähnlichkeit der in Rede stehenden Zeichen sowie der Identität oder der Ähnlichkeit der von diesen Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen mit einer älteren Marke identisch ist oder die Gefahr einer Verwechslung mit dieser hervorrufen kann. Schließlich ist sie notwendig, um es diesen Behörden zu erlauben, das Vorliegen von Eintragungshindernissen, Verfalls‑ oder Ungültigkeitsgründen zu beurteilen und die Tragweite der Ablehnung der Eintragung, des Verfalls oder der Ungültigkeit der Marke auf die Waren und Dienstleistungen zu begrenzen, für die diese Gründe zutreffen.
73. Für die Frage, welche Konsequenzen aus diesen Anforderungen für die im Rahmen des Einzelhandels mit Waren erbrachten Dienstleistungen zu ziehen sind, ist meines Erachtens zu berücksichtigen, dass sich diese von den anderen Dienstleistungen wie Dienstleistungen der Reparatur, des Transports oder der Kleiderreinigung unterscheiden. Denn im Rahmen solcher Dienstleistungen erbringt der Dienstleister eine Arbeit, die den Gegenstand des mit dem Verbraucher geschlossenen Vertrages darstellt. Die Nennung einer solchen Dienstleistung in einer Markenanmeldung beschreibt somit eine Tätigkeit, die eindeutig sowohl von den mit der Nachprüfung beauftragten Behörden als auch von den Wirtschaftsteilnehmern identifiziert werden kann, weil sie sich auf eine ganz bestimmte Tätigkeit bezieht, die sich jedermann im Geist vorstellen kann. Wie ich bereits ausgeführt habe, handelt es sich bei den im vorliegenden Verfahren in Rede stehenden Dienstleistungen um Leistungen, die die Vertriebsunternehmen im Rahmen des Verkaufs ihrer Waren erbringen und die gerade deren Absatz fördern sollen. Diese Leistungen sind also kein Selbstzweck. Die Verbraucher nehmen sie nur im Rahmen des Kaufes der Waren in Anspruch, und ihre Kosten sind in ihren Preis einbezogen. Ferner haben wir gesehen, dass im System des Markenrechts der Verkauf als solcher keine Dienstleistung darstellt, für die eine Marke eingetragen werden kann. Ein Vertriebsunternehmen unterscheidet sich bei seiner Verkaufstätigkeit von seinen Wettbewerbern durch die Marke der von ihm verkauften Waren, die die Marke des Herstellers oder Erzeugers oder seine eigene Handelsmarke sein kann.
74. Es kommt daher meines Erachtens darauf an, dass die im Rahmen des Einzelhandels mit Waren erbrachten Dienstleistungen konkret und hinreichend genau beschrieben werden, damit sie zum einen eindeutig identifiziert werden können und zum anderen gewährleisten, dass sie sich nicht auf den bloßen Warenvertrieb beschränken.
75. Deshalb denke ich, dass Begriffe wie „Einzelhandel“, den die Beschwerdeführerin in ihrer Anmeldung verwendet, oder „Dienstleistungen des Einzelhandelsverkaufs“ nicht ausreichend deutlich sind, um die erbrachten Dienstleistungen inhaltlich zu beschreiben. Sie erlauben zwar das Verständnis, dass die so bezeichneten Dienstleistungen keine vom Warenvertrieb vollständig unabhängigen Leistungen sind, wie sie im Bereich eines Großkaufhauses durch ein Reisebüro, ein Kleiderreinigungsunternehmen oder ein Restaurant erbracht werden. Sie könnten gegebenenfalls auch dahin verstanden werden, dass sie keine im Zusammenhang mit dem Warenvertrieb erbrachten, jedoch eindeutig identifizierbare Leistungen erfassen, wie einen Kreditvertrag für die Finanzierung eines Gegenstands oder einen Versicherungsvertrag, die besonderen Dienstleistungsklassen der Nizzaer Klassifikation angehören. Sie lassen jedoch meines Erachtens nicht erkennen, welches konkret die vom Vertriebsunternehmen erbrachten Leistungen sind, die nicht den erwähnten Leistungen entsprechen und auch nicht im Verkaufsvorgang selbst aufgehen.
76. Ebenso neige ich zu der Ansicht, dass auch die Formulierung in den Erläuternden Anmerkungen zu Klasse 35 der Nizzaer Klassifikation in Bezug auf das Zusammenstellen verschiedener Waren, ausgenommen deren Transport, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb der Waren zu erleichtern, im Fall eines Warenvertriebsunternehmens nicht deutlich genug ist, um die von diesem erbrachten Dienstleistungen zu kennzeichnen, die nicht im bloßen Angebot der betroffenen Waren zum Verkauf aufgehen.
77. Meines Erachtens muss auch klargestellt werden, für welche Waren oder Arten von Waren diese Dienstleistungen gelten. Zwar wird, wie der Präsident des HABM in der Mitteilung Nr. 3/01 ausgeführt hat, eine solche Klarstellung im Rahmen der Registrierung von Gemeinschaftsmarken für Dienstleistungen anderer Klassen der Nizzaer Klassifikation, wie Reparatur, Wartung oder Transport, nicht verlangt. Dieser Umstand erscheint mir jedoch nicht maßgeblich und könnte angesichts von Sinn und Zweck der Gemeinschaftsregelung und wiederum unter Berücksichtigung der besonderen Merkmale der in Rede stehenden Dienstleistungen überwunden werden.
78. Wie wir nämlich gesehen haben, sollen diese Dienstleistungen den Absatz bestimmter Waren fördern. Im Unterschied zu anderen Dienstleistungen werden sie nicht selbständig erbracht. Sie werden nur im Rahmen des Verkaufs einzelner besonderer Waren erbracht. Würde jede Angabe in Bezug auf diese Waren oder die Kategorie, der sie angehören, unterbleiben, so wäre der Umfang des durch die Eintragung der Marke verliehenen Schutzes praktisch unbegrenzt. Die Eintragung einer solchen Marke könnte bewirken, dass dem Anmelder die ausschließliche Verwendung dieses Zeichens im Bereich der im Rahmen des Wareneinzelhandels erbrachten Dienstleistungen unabhängig vom Typ der Ware zustünde. Dies würde meines Erachtens nicht dem Ziel der Richtlinie entsprechen, den freien Verkehr der Waren und der Dienstleistungen zu fördern.
79. Bekanntlich ist es ein etwas paradoxes Merkmal des Markenrechts, dass einem einzelnen Wirtschaftsteilnehmer ausschließliche Rechte an Zeichen verliehen werden, die dem Inverkehrbringen von Waren oder Dienstleistungen dienen, um den freien Verkehr dieser Waren und dieser Dienstleistungen zu fördern. Um die Belange des Markenschutzes und des freien Verkehrs aufeinander abzustimmen, muss der Anmelder im Eintragungssystem des Markenrechts im Gegenzug zu den ausschließlichen Rechten, die er begehrt, das Zeichen sowie die Waren und die Dienstleistungen genau angeben, auf die sich diese Rechte beziehen werden. Dieses Erfordernis erlaubt es, sowohl das Ziel des Markenschutzes zu erreichen, indem der Gegenstand dieses Schutzes genau festgelegt wird, als auch das Ziel des freien Verkehrs der Dienstleistungen und der Waren dadurch, dass die ausschließlichen Rechte des Anmelders auf die Funktion der Marke selbst beschränkt werden, die darin besteht, die Waren und die Dienstleistungen des Markeninhabers zu unterscheiden. Soweit die in Rede stehenden Dienstleistungen ihrer Natur nach nur im Rahmen des Vertriebes bestimmter Waren erbracht werden können, lassen sich meiner Ansicht nach Sinn und Zweck der Richtlinie dahin auslegen, dass der Anmelder genau angeben muss, auf welche Waren sich diese Dienstleistungen beziehen.
80. Entgegen der Ansicht der Kommission denke ich, dass ein Anmelder, der die Eintragung einer Marke für im Rahmen des Wareneinzelhandels erbrachte Dienstleistungen begehrt, nicht in derselben Lage ist wie ein Wirtschaftsteilnehmer, der eine Marke für eine Dienstleistung wie die Werbung anmeldet, ohne eine bestimmte Art der Werbung anzugeben, oder für eine umfangreiche Palette von Waren und Dienstleistungen. In diesen Fällen ist der Umfang des durch die Eintragung verliehenen Schutzes tatsächlich sehr weit. Allerdings steht nicht fest und kann auch nicht vermutet werden, dass der Betroffene seine Marke nur auf einem bestimmten Sektor der Dienstleistung oder nur für einen Teil der in der Anmeldung aufgeführten Waren verwenden wird. In diesem Fall ist einzuräumen, dass die Artikel 10 und 12 der Richtlinie, die den Verfall der Rechte des Inhabers der Marke regeln, wenn diese nicht ernsthaft für die Waren und die Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt wird, angewandt werden müssen, damit das Zeichen wieder für den Tätigkeitsbereich oder die Waren verfügbar wird, für deren Bezeichnung es nicht benutzt worden ist. Allerdings halte ich es für unangemessen, dieses System anzuwenden, wenn von Anfang an feststeht, dass die Dienstleistungen nur für bestimmte Waren erbracht werden können.
81. Die Beschreibung von Waren oder Typen von Waren, für die die im Rahmen des Wareneinzelhandels erbrachten Leistungen gelten können, könnte sich meines Erachtens entweder aus der Aufzählung dieser Waren oder aus der Angabe des betroffenen Tätigkeitsbereichs oder der Art der Verkaufsstätten ergeben, in denen diese Leistungen erbracht werden, wenn sich solche Angaben eindeutig auf einen bestimmten Warentyp beziehen, wie den Bereich der Sportbekleidung oder ein Möbelgeschäft. Dagegen erscheint mir die bloße Angabe von in einem „Kaufhaus“ oder „in einem Supermarkt“ erbrachten Dienstleistungen, die zweckdienlich für die Angabe des Kontextes sein können, in dem die in Rede stehenden Dienstleistungen erbracht werden, für die Bestimmung der Waren nicht ausreichend, für die diese Dienstleistungen gelten, berücksichtigt man die große Vielfalt der Waren, die in dieser Art Verkaufsstätte vertrieben werden können. Die beim Vertrieb in Kaufhäusern möglicherweise auftretende Schwierigkeit, die verschiedenen Arten der vertriebenen Waren wegen ihrer großen Zahl anzugeben, halte ich nicht für einen ausreichenden Grund, auf dieses Erfordernis einer genauen Angabe zu verzichten.
82. Aufgrund dieser Erwägungen schlage ich daher dem Gerichtshof vor, auf die zweite Vorlagefrage zu antworten, dass Leistungen eines Einzelhändlers im Rahmen des Wareneinzelhandels, für die eine Dienstleistungsmarke eingetragen werden kann, nach der Richtlinie inhaltlich so zu konkretisieren sind, dass erkennbar ist, worin diese Leistungen konkret bestehen. Begriffe wie „Einzelhandel“ oder „Einzelhandelsdienstleistungen“ sind nicht ausführlich genug, um den Inhalt der auf diese Weise erbrachten Dienstleistungen zu beschreiben. Die Eintragung einer Marke für Dienstleistungen, die im Rahmen des Wareneinzelhandels erbracht werden, muss es ebenfalls erlauben, zu bestimmen, auf welche Waren oder Arten von Waren sich diese Dienstleistungen beziehen.
C – Zur dritten Vorlagefrage
83. Die dritte Vorlagefrage betrifft den Begriff der Ähnlichkeit im Sinne der Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b und 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie. Wie wir gesehen haben, muss nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b die Anmeldung einer Marke abgelehnt werden, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Mit ähnlichen Wendungen bestimmt Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b, dass es dem Inhaber einer eingetragenen Marke gestattet ist, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.
84. Das Bundespatentgericht erinnert zunächst daran, dass es nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren oder Dienstleistungen im Sinne der erwähnten Bestimmungen grundsätzlich darauf ankomme, ob unter Berücksichtigung aller Umstände die beteiligten Verkehrskreise der Auffassung sein könnten, die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens. Zu den für die Beurteilung, ob die Waren oder Dienstleistungen ähnlich seien, maßgeblichen Faktoren zählten insbesondere Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie eine mögliche Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen.
85. Zahlreiche Händler nähmen eine Kontrolle der Qualität der von ihnen vertriebenen Waren vor. Daher könne die Anwendung dieser sehr weit gehaltenen Definition der Ähnlichkeit, die eine gemeinsame Qualitätskontrolle im Bereich funktionell zusammenhängender Waren oder Dienstleistungen für ausreichend erachte, im Bereich der Marken für im Rahmen des Einzelhandels mit Waren erbrachte Dienstleistungen dazu führen, dass dem Inhaber einer solchen Dienstleistungsmarke ein unkontrollierbarer Schutzbereich zugesprochen werde.
86. So könne die Anwendung dieser Kriterien zur Folge haben, dass diese Dienstleistungen zum einen anderen im allgemeinen Rahmen des Warenvertriebs erbrachten Leistungen gleichgestellt würden, wie Finanzierungs‑ oder Wartungsleistungen, und zum anderen den Waren, die vom Händler selbst verkauft würden.
87. Zum letzten Punkt führt das Bundespatentgericht aus, dass nach der deutschen Rechtsprechung zur Erbringung von Dienstleistungen verwendete Waren und diese Dienstleistungen selbst als ähnlich betrachtet werden könnten, wenn Dienstleistungsunternehmen sich selbständig mit der Herstellung bzw. dem Vertrieb der betreffenden Waren befassten oder Warenhersteller sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbständig betätigten. So sei die Ähnlichkeit der Dienstleistung „Verpflegung von Gästen“ mit den Waren „alkoholische Getränke“ bejaht worden, da diese Waren bereits in den Herstellungsbetrieben zum unmittelbaren Genuss angeboten oder von Gaststätten nicht nur im Rahmen der Bewirtung ausgeschenkt, sondern auch im „Straßenverkauf“ vertrieben würden.
88. Aufgrund dieser Erwägungen möchte das Bundespatentgericht mit seiner dritten Vorlagefrage vom Gerichtshof wissen, inwieweit der Bereich der Ähnlichkeit im Sinne der Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b und 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie zwischen Dienstleistungen im Rahmen des Einzelhandels mit Waren einerseits und sonstigen im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Waren erbrachten Dienstleistungen oder den vom jeweiligen Einzelhändler vertriebenen Waren andererseits abzugrenzen ist.
89. Ich teile die Ansicht des Bundespatentgerichts in Bezug auf das Interesse daran, zu verhindern, dass der Inhaber einer Marke, die für im Rahmen des Einzelhandelsverkaufs erbrachte Dienstleistungen eingetragen ist, einen außerordentlich umfangreichen Schutz erhält, der sowohl die sonstigen im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Waren erbrachten Dienstleistungen als auch alle von diesem Inhaber vertriebenen Waren erfasst. Mit dem vorlegenden Gericht bin ich der Ansicht, dass die Anerkennung der Möglichkeit, solche Marken einzutragen, nicht dazu führen darf, dass es diesen Marken ermöglicht wird, die Warenmarken zu ersetzen oder das mit ihnen verbundene Interesse zu verringern.
90. Das System des Markenrechts in dieser Weise in Frage zu stellen, wäre nicht mit dem Allgemeininteresse vereinbar. Selbst wenn die Entwicklung des Vertriebes zur Folge haben mag, dass die im Rahmen der Vermarktung bestimmter Arten von Waren erbrachten Leistungen heute für die Verbraucher von Bedeutung oder sogar maßgeblich sind, gilt doch weiterhin, dass das Ziel jedes Verkaufs nach wie vor darin besteht, dass eine bestimmte Ware erworben wird. An dieser Stelle erscheint mir der Hinweis angebracht, dass der Schutz der Marken für Waren den Schutz und die Förderung von deren Qualität bewirkt. Er veranlasst die Hersteller, die Qualität ihrer Waren zu erhalten und in deren Verbesserung zu investieren, indem er ihnen die Möglichkeit gewährleistet, ihre Kundschaft dank des Wertes dieser durch ihre Marke gekennzeichneten Waren an sich zu binden. Die gleiche Sicht kann in Bezug auf die Handelsmarke gelten, für deren Anbringung auf den von ihm zum Verkauf angebotenen Waren sich ein Händler entscheiden kann. Indem er diese Waren auf diese Weise kennzeichnet, hat er ein Interesse daran, dass seine Handelsmarke nur Waren bezeichnet, die einem bestimmten Qualitätsstandard entsprechen. Die Marke der Waren trägt so zum wirtschaftlichen Fortschritt bei. Meines Erachtens ist es daher wichtig, dass im Markenrecht der Schutz der Verkaufsmethode durch die Eintragung von Marken für die im Rahmen des Einzelhandels mit Waren erbrachten Dienstleistungen den Wert der Marken nicht beeinträchtigt, die den Verkaufsgegenstand selbst bezeichnen.
91. Dennoch glaube ich nicht, dass von vornherein mittels im Voraus festgelegter Kriterien der Bereich der Ähnlichkeit zwischen im Rahmen des Einzelhandels mit Waren erbrachten Dienstleistungen und den sonstigen Dienstleistungen, die im Rahmen des Handels im Allgemeinen angeboten werden können, sowie den Waren selbst abgegrenzt werden kann. Denn wie es in der zehnten Begründungserwägung der Richtlinie heißt, ist der Begriff der Ähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen. Nach der Rechtsprechung besteht eine solche Gefahr dann, wenn das Publikum sich in Bezug auf die Herkunft der betreffenden Waren oder Dienstleistungen täuschen kann, d. h., wenn es den Eindruck haben kann, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen stammen, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann.
92. Nach der Rechtsprechung ist das Vorliegen dieser Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen(40) . Diese Beurteilung impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der von ihnen erfassten Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt. Die Verwechslungsgefahr ist umso größer, je höher die Kennzeichnungskraft der Marke ist. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft sind insbesondere die Eigenschaften zu berücksichtigen, die die Marke von Haus aus besitzt, einschließlich des Umstands, ob sie beschreibende Elemente in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, aufweist, des von der Marke gehaltenen Marktanteils, der Intensität, der geografischen Verbreitung und der Dauer der Benutzung dieser Marke, des Werbeaufwands des Unternehmens für die Marke, des Teils der beteiligten Verkehrskreise, der die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt, sowie der Erklärungen von Industrie‑ und Handelskammern oder von anderen Berufsverbänden(41) . Ebenso sind bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der betroffenen Waren oder Dienstleistungen alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen(42) .
93. Schließlich kommt es bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Art von Waren oder Dienstleistungen wirkt(43) .
94. Aus dieser Rechtsprechung können wir somit ableiten, dass die Beurteilung der Ähnlichkeit der Dienstleistungen und der Waren, die in engem Zusammenhang damit steht, ob eine Verwechslungsgefahr besteht, eine Tatfrage ist, die die Prüfung aller Umstände des jeweiligen Falles erfordert. Daher lässt sich kaum von vornherein festlegen, dass im Rahmen des Einzelhandels mit Waren erbrachte Dienstleistungen in keinem Fall anderen Arten von Dienstleistungen im allgemeinen Rahmen des Vertriebes oder Waren gleichen, auf die sie sich beziehen. Eine solche Ähnlichkeit von vornherein auszuschließen könnte dazu führen, dass unter bestimmten Umständen die Funktion der Marke selbst, die darin besteht, die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen, die sie bezeichnet, zu gewährleisten, in Frage gestellt werden könnte.
95. Am besten mit dem Markenrecht vereinbar ist eine Begrenzung der Verwechslungsgefahr und damit des Umfangs des durch die Eintragung von Marken für im Rahmen des Einzelhandels mit Waren erbrachte Dienstleistungen gewährten Schutzes in der Weise, dass die auf diese Weise erbrachten Dienstleistungen und die Waren, auf die sie sich beziehen, genau und vollständig definiert werden.
96. Geschieht dies, so werden die zuständigen Behörden anhand der mit ihrem Inhalt und dem Bereich, in dem sie erbracht werden, beschriebenen Dienstleistungen in jedem konkreten Fall beurteilen können, ob aus der Sicht der betroffenen Verbraucher eine Verwechslungsgefahr wegen der Identität oder Ähnlichkeit der in Rede stehenden Zeichen einerseits und der Identität oder Ähnlichkeit der vom Zeichen eines Dritten erfassten Dienstleistungen oder Waren andererseits und den im Rahmen des Einzelhandelsverkaufs mit Waren vom Einzelhändler erbrachten Dienstleistungen bestehen kann. Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur dann angenommen werden, wenn die Verbraucher im Hinblick auf alle besonderen Umstände des einzelnen Falles annehmen können, dass die mit der Marke des Dritten verbundenen Dienstleistungen oder Waren den gleichen Ursprung wie die vom Einzelhändler im Rahmen des Einzelhandels mit Waren erbrachten Dienstleistungen haben, d. h., nach der vom Bundespatentgericht angeführten Rechtsprechung, dass die Dienstleistungen oder die Waren dieses Dritten unter der Kontrolle des Einzelhändlers erbracht bzw. hergestellt worden sind, der für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann.
97. Entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts meine ich nicht, dass der Umstand, dass Händler nach der Auffassung der Verbraucher eine bestimmte Kontrolle über die Qualität der von ihnen verkauften Waren ausüben, unabhängig davon, ob diese durch die Handelsmarke des in Rede stehenden Händlers oder durch die Marke des Herstellers gekennzeichnet werden, zu der Annahme führen könnte, dass diese Waren allgemein als mit den im Rahmen des Einzelhandels mit Waren erbrachten Dienstleistungen vergleichbar betrachtet werden müssen. Diese Waren unterscheiden sich ihrer Natur nach von diesen Dienstleistungen. Ihre Ähnlichkeit kann daher nicht vermutet werden. Daher kann in jedem konkreten Fall je nach den Merkmalen der Dienstleistungen und der betreffenden Waren beurteilt werden, ob sie unter Berücksichtigung ihrer Natur, ihres Zweckes, ihrer Verwendung sowie ihres konkurrierenden oder ergänzenden Charakters als ähnlich angesehen werden kö nnen.
98. Ferner glaube ich auch nicht, dass die Rechtsprechung des Gerichtshofes zu einer weiten Auslegung dieser Kriterien führen muss. Wie wir gesehen haben, ist der Begriff der Ähnlichkeit im Zusammenhang mit dem Begriff der Verwechslungsgefahr auszulegen, und wie der Gerichtshof als Große Kammer vor kurzem entschieden hat(44), kann eine solche Gefahr nicht vermutet werden. Der Schutz des Inhabers der Marke verlangt daher den Nachweis des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr bei den betroffenen Verkehrskreisen(45) .
99. Aus diesen Erwägungen neige ich zu der Auffassung, dass die Eintragung von Marken für im Rahmen des Einzelhandels mit Waren erbrachte Dienstleistungen nicht zur Folge haben darf, dass den Inhabern dieser Marken ein unbegrenzter Schutz gewährt wird, wenn die Eintragung dieser Marken von der näheren Angabe des Inhalts dieser Dienstleistungen und der Waren, auf die sie sich beziehen, abhängig gemacht wird. Ich schließe mich insoweit dem Standpunkt an, den der Direktor des HABM in der Mitteilung Nr. 3/01 zum Ausdruck gebracht hat, wonach die Verwechslungsgefahr zwischen den im Rahmen des Einzelhandels mit Waren erbrachten Dienstleistungen und den vertriebenen Waren zwar nicht auszuschließen, jedoch außer bei Vorliegen besonderer Umstände, z. B. wenn die jeweiligen Marken identisch bzw. beinahe identisch und im Markt gut eingeführt sind, gering ist(46) .
100. Nach allem schlage ich dem Gerichtshof vor, auf die dritte Vorlagefrage zu antworten, dass der Bereich der Ähnlichkeit im Sinne der Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b und 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie zwischen Dienstleistungen im Rahmen des Einzelhandels mit Waren und sonstigen im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Waren erbrachten Dienstleistungen oder den vom Einzelhändler vertriebenen Waren selbst nicht abzugrenzen ist.
IV – Ergebnis
101. Nach allem schlage ich dem Gerichtshof vor, auf die vom Bundespatentgericht vorgelegten Fragen wie folgt zu antworten:
1. Im Rahmen des Einzelhandels mit Waren erbrachte Leistungen, die vom Verkauf selbst verschieden und identifizierbar sind, können gemäß der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken eine Dienstleistung darstellen, für die eine Dienstleistungsmarke eingetragen werden kann.
2. Leistungen eines Einzelhändlers im Rahmen des Wareneinzelhandels, für die eine Dienstleistungsmarke eingetragen werden kann, sind nach der Ersten Richtlinie 89/104 inhaltlich so zu konkretisieren, dass erkennbar ist, worin diese Leistungen konkret bestehen. Begriffe wie „Einzelhandel“ oder „Einzelhandelsdienstleistungen“ sind nicht ausführlich genug, um den Inhalt der auf diese Weise erbrachten Dienstleistungen zu beschreiben. Die Eintragung einer Marke für Dienstleistungen, die im Rahmen des Wareneinzelhandels erbracht werden, muss es ebenfalls erlauben, zu bestimmen, auf welche Waren oder Arten von Waren sich diese Dienstleistungen beziehen.
3. Der Bereich der Ähnlichkeit im Sinne der Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b und 5 Absatz 1 Buchstabe b der Ersten Richtlinie 89/104 zwischen Dienstleistungen im Rahmen des Einzelhandels mit Waren und sonstigen im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Waren erbrachten Dienstleistungen oder den vom Einzelhändler vertriebenen Waren selbst ist nicht abzugrenzen.
(1) .
(2)
–	Vgl. Urteile vom 12. Dezember 2002 in der Rechtssache C‑273/00 (Sieckmann, Slg. 2002, I‑11737) (in Bezug auf Geruchszeichen), vom 6. Mai 2003 in der Rechtssache C‑104/01(Libertel, Slg. 2003, I‑3793) und vom 24. Juni 2004 in der Rechtssache C‑49/02 (Heidelberger Bauchemie, Slg. 2004, I‑0000) (in Bezug auf eine oder mehrere Farben ohne Form oder Konturen) sowie vom 27. November 2003 in der Rechtssache C‑283/01 (Shield Mark, Slg. 2003, I‑0000) (in Bezug auf Tonzeichen).
(3)
–	Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1, im Folgenden: Richtlinie).
(4)
–	Recueil des traités des Nations unies, Bd. 828, Nr. 11851, S. 305 bis 388 (im Folgenden: Pariser Verbandsübereinkunft).
(5)
–	Der Gerichtshof hat bereits festgestellt, dass sämtliche Mitgliedstaaten vor der Erweiterung vom 1. Mai 2004 der Pariser Verbandsübereinkunft beigetreten waren (Urteil Libertel, Randnr. 3). Die zehn neuen Mitgliedstaaten sind dieser Übereinkunft zu folgenden Zeitpunkten beigetreten: die Republik Ungarn am 1. Januar 1909, die Republik Polen am 10. November 1919, die Republik Zypern am 17. Januar 1966, die Republik Malta am 20. Oktober 1967, die Republik Slowenien am 25. Juni 1991, die Tschechische Republik und die Slowakische Republik am 1. Januar 1993, die Republik Lettland am 7. September 1993, die Republik Litauen am 22. Mai 1994 und die Republik Estland am 24. August 1994.
(6)
– Es sei noch darauf hingewiesen, dass die 25 Mitgliedstaaten den Markenrechtsvertrag, geschlossen in Genf am 27. Oktober 1994, unterzeichnet haben, der in Artikel 16 bestimmt, dass die Vertragsparteien Dienstleistungsmarken eintragen und auf diese Marke die Bestimmungen der Pariser Verbandsübereinkunft, welche Warenmarken betreffen, anwenden. Zum Zeitpunkt des Sachverhalts des Ausgangsverfahrens hatten jedoch noch nicht alle Mitgliedstaaten diesen Vertrag ratifiziert. Deutschland nahm diese Ratifikation erst am 16. Oktober 2004 vor. Zu diesem Zeitpunkt waren zwölf weitere Mitgliedstaaten diesem Vertrag beigetreten (die Tschechische Republik, das Königreich Dänemark, die Republik Estland, das Königreich Spanien, Irland, die Republik Zypern, die Republik Lettland, die Republik Litauen, die Republik Ungarn, die Republik Slowenien, die Slowakische Republik sowie das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland).
(7)
–	Im Folgenden: Nizzaer Abkommen.
(8)
–	Artikel 19 der Pariser Verbandsübereinkunft lautet wie folgt: „Es besteht Einverständnis darüber, dass die Verbandsländer sich das Recht vorbehalten, einzeln untereinander Sonderabkommen zum Schutz des gewerblichen Eigentums zu treffen, sofern diese Abkommen den Bestimmungen dieser Übereinkunft nicht zuwiderlaufen.“
(9)
–	Im Folgenden: Nizzaer Klassifikation.
(10)
–	Nach der am 24. September 2004 erstellten Aufstellung der diesem Abkommen beigetretenen Staaten, verfügbar auf der Website der Weltorganisation für geistiges Eigentum (im Folgenden: WIPO). Nach den Informationen auf dieser Website verwenden diese beiden Mitgliedstaaten die Nizzaer Klassifikation.
(11)
–	Vgl. Artikel 28 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in der geänderten Fassung (im Folgenden: Verordnung) und die Regeln 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung
Nr. 40/94 (ABl. L 303, S. 1).
(12)
–	Recueil des traités des Nations unies,
Bd. 828, Nr. 11852, S. 389.
(13)
–	Die Europäische Gemeinschaft ist dem Protokoll zum Madrider Abkommen mit Wirkung vom 1. Oktober 2004 beigetreten (Beschluss 2003/793/EG des Rates vom 27. Oktober 2003 über die Genehmigung des Beitritts der Europäischen Gemeinschaft zu dem am 27. Juni 1989 in Madrid angenommenen Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken) (ABl. L 296, S. 20).
(14)
–	Vgl. erste und siebte Begründungserwägung.
(15)
–	Vgl. erste und zweite Begründungserwägung.
(16)
–	Im Folgenden: HABM.
(17)
–	BGBl. 1994 I, S. 3082 (im Folgenden: Markengesetz).
(18)
–	Im Folgenden: Beschwerdeführerin.
(19)
–	Urteil vom 12. Februar 2004 in der Rechtssache C‑363/99 (Koninklijke KPN Nederland, Slg. 2004, I‑0000, Randnr. 80).
(20)
–	Was nach meiner Erkenntnis bei den 25 Mitgliedstaaten der Fall sein dürfte.
(21)
–	Am 29. Januar 1962.
(22)
–	Urteil Koninklijke KPN Nederland (Randnr. 111).
(23)
–	Für die Gemeinschaftsmarke sieht Regel 4 der Verordnung Nr. 2868/95 vor, dass bei jeder Anmeldung eine Grundgebühr und eine Klassengebühr ab der vierten Klasse, der die Waren oder die Dienstleistungen angehören, erhoben wird.
(24)
–	Beschluss über den Abschluss der Übereinkünfte im Rahmen der multilateralen Verhandlungen der Uruguay‑Runde (1986-1994) im Namen der Europäischen Gemeinschaft in Bezug auf die in ihre Zuständigkeit fallenden Bereiche (ABl. L 336, S. 1) (im Folgenden: TRIPs‑Übereinkommen).
(25)
–	Urteile vom 16. Juni 1998 in der Rechtssache C-53/96 (Hermès, Slg. 1998, I‑3603, Randnr. 28), Heidelberger Bauchemie (Randnr. 20) und vom 16. November 2004 in der Rechtssache C-245/02 (Anheuser-Busch, Slg. 2004, I‑0000, Randnr. 42).
(26)
–	Vgl. insbesondere Urteile vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-349/95 (Loendersloot, Slg. 1997, I‑6227, Randnrn. 22 und 24), vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97 (Canon, Slg. 1998,
I‑5507, Randnr. 28), vom 4. Oktober 2001 in der Rechtssache C-517/99 (Merz & Krell, Slg.
2001,
I‑6959, Randnr. 22), vom 18. Juni 2002 in der Rechtssache C-299/99 (Philips, Slg. 2002, I‑5475, Randnr. 30) und Libertel (Randnr. 62).
(27)
–	Vgl. Kapferer, J.-N., Les marques – Capital de l’entreprise – Les chemins de la reconquête,
Éditions d’Organisation, Paris, 1995, S. 29.
(28)
–	Zum Schutz der Handelsnamen sind auch die Mitgliedstaaten der Welthandelsorganisation nach dem TRIPs‑Übereinkommen verpflichtet (vgl. Urteil Anheuser‑Busch, Randnr. 91).
(29)
–	Marianne Grabrucker prüft in ihrem Aufsatz „Marks for Retail Services – An Example for Harmonising Trade Mark Law“, International review of Industrial Property and Copyright Law,
Bd. 34, Nr. 5, 2003, S. 503‑520, die in diesem Bereich in den Benelux‑Ländern, in Dänemark, Deutschland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Irland, Österreich, Portugal, Finnland, Schweden, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Japan, Norwegen und der Schweiz bestehende Praxis.
(30)
–	Entscheidung vom 17. Dezember 1999 in der Sache R 46/1998‑2.
(31)
–	Randnr. 22.
(32)
–	Randnrn. 49 bis 52.
(33)
–	Urteil Koninklijke KPN Nederland (Randnr. 33).
(34)
–	Urteile Merz & Krell (Randnr. 29) und Koninklijke KPN Nederland (Randnrn. 33 f.).
(35)
–	Hervorhebung durch mich.
(36)
–	Urteil Sieckmann (Randnr. 37).
(37)
–	Urteile Libertel (Randnr. 59) und Koninklijke KPN Nederland (Randnr. 123). Vgl. in Bezug auf die Verordnung Urteil vom 21. Oktober 2004 in der Rechtssache C‑64/02 P (HABM/Erpo Möbelwerk, Slg. 2004, I‑0000, Randnr. 45).
(38)
–	Eine Beschreibung der verschiedenen nationalen Praktiken findet sich im Aufsatz von Grabrucker, a. a. O.
(39)
–	Urteil Sieckmann (Randnr. 48).
(40)
–	Urteile vom 11. November 1997 in der Rechtssache C‑251/95 (SABEL, Slg. 1997, I‑6191, Randnr. 22) und Canon (Randnr. 16).
(41)
–	Urteile vom 4. Mai 1999 in den Rechtssachen C-108/97 und C-109/97 (Windsurfing Chiemsee, Slg. 1999, I‑2779, Randnr. 51) und vom 22. Juni 1999 in der Rechtssache C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer, Slg. 1999, I‑3819, Randnr. 23).
(42)
–	Urteil Canon (Randnr. 23).
(43)
–	Urteil Lloyd Schuhfabrik Meyer (Randnr. 25).
(44)
–	Urteil Anheuser-Busch (Randnr. 63).
(45)
–	Urteil vom 22. Juni 2000 in der Rechtssache C-425/98 (Marca Mode, Slg. 2000, I‑4861, Randnrn. 33 und 34). Vgl. auch in diesem Sinne Urteile vom 9. Januar 2003 in der Rechtssache C-292/00 (Davidoff, Slg. 2003, I‑389, Randnr. 28) und vom 20. März 2003 in der Rechtssache C-291/00 (LTJ Diffusion, Slg. 2003, I‑2799, Randnrn. 48 und 49).
(46)
–	Der Präsident des HABM schließt seine Untersuchung der Gefahren des Konfliktes von Marken mit folgenden Worten ab: „Vor diesem Hintergrund sollten Anmelder von Marken für Einzelhandelsdienstleistungen (oder ähnliche Dienstleistungen) nicht davon ausgehen, dass sie damit zugleich Schutz gegen die Benutzung oder die Eintragung von Marken für Waren erlangen. Sollte daneben ein solcher Schutz beansprucht werden, muss natürlich darüber hinaus eine Eintragung für Waren beantragt werden.“