Asunto C‑360/12
Coty Germany GmbH
contra
First Note Perfumes NV
(Petición de decisión prejudicial
planteada por el Bundesgerichtshof)
«Cooperación judicial en materia civil — Reglamentos (CE) nos 40/94 y 44/2001 — Marca comunitaria — Artículo 93, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 — Competencia internacional en materia de violación de marca — Determinación del lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso — Participación transfronteriza de varias personas en el mismo acto ilícito»
Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 5 de junio de 2014
1.        Marca comunitaria — Litigios en materia de violación y de validez de las marcas comunitarias — Competencia internacional en materia de violación de marca — Competencia de los tribunales del lugar de comisión del acto de violación de marca — Alcance — Competencia para conocer de una acción por violación de marca dirigida contra una parte que no ha actuado en el Estado miembro del tribunal que conoce del asunto — Exclusión
[Convenio de 27 de septiembre de 1968, art. 5, nº 3; Reglamentos (CE) del Consejo nos 40/94, arts. 90, ap. 2, 92 y 93, ap. 5, y 44/2001, art. 5, punto 3]
2.        Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) nº 44/2001 — Competencias especiales — Competencia en materia delictual o cuasidelictual — Acción de responsabilidad por competencia desleal debido al uso abusivo d una marca comunitaria
[Reglamentos (CE) del Consejo nos 40/94, art. 14, ap. 2, y 44/2001, art. 5, punto 3]
3.        Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) nº 44/2001 — Competencias especiales — Competencia en materia delictual o cuasidelictual — Lugar de la materialización del daño y lugar del hecho causal — alegación de publicidad comparativa ilícita o de imitación desleal de un signo protegido por una marca comunitaria — Participación transfronteriza de varias personas — Competencia de los tribunales del Estado miembro del lugar de la materialización del daño — Alcance
[Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, art. 5, punto 3]
1.        El concepto de «territorio [del Estado miembro en que] se hubiere cometido el hecho de [la] violación» que figura en el artículo 93, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de una venta y de una entrega de un producto que viola el derecho de marca llevadas a cabo en territorio de un Estado miembro, seguidas de una reventa por parte del adquirente en territorio de otro Estado miembro, esta disposición no permite determinar una competencia jurisdiccional para conocer de una acción de violación de marca dirigida contra el vendedor inicial, que no ha actuado en el Estado miembro en el que tiene su sede el tribunal que conoce del asunto.
En efecto, en virtud de las disposiciones combinadas de los artículos 90, apartado 2, y 92 del Reglamento nº 40/94, se excluye expresamente la aplicación del artículo 5, punto 3, del Convenio de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que se corresponde con el artículo 5, punto 3, del Reglamento nº 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, a las acciones de violación de una marca comunitaria. Por tanto, el concepto de «territorio [del Estado miembro en que] se hubiere cometido el hecho de [la] violación» que figura en el artículo 93, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 debe interpretarse autónomamente en relación con el concepto de «lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso», recogido en el mencionado artículo 5, punto 3, del Reglamento nº 44/2001.
A este respecto, el vínculo de conexión establecido por dicho artículo 93, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 se refiere al territorio del Estado miembro en el que se ha producido el hecho que originó o amenazó con originar la violación alegada, y no al territorio del Estado miembro en el que la mencionada violación produce efectos. Por consiguiente, la competencia jurisdiccional con arreglo al citado artículo sólo puede concederse en favor de los tribunales de marcas comunitarias del Estado miembro en cuyo territorio el demandado cometió el hecho ilícito alegado.
(véanse los apartados 28, 31, 34, 37 y 38 y el punto 1 del fallo)
2.        Toda vez que el artículo 14, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, dispone expresamente que pueden ejercerse acciones relativas a una marca comunitaria sobre la base del derecho de los Estados miembros relativo, en particular, a la responsabilidad civil y a la competencia desleal, el Reglamento nº 40/94 no regula la competencia para conocer de estas acciones y debe determinarse sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento nº 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. De este modo, en relación con una demanda basada en la infracción de la ley nacional contra la competencia desleal, el artículo 5, punto 3, del Reglamento nº 44/2001 es de aplicación para determinar la competencia jurisdiccional del tribunal que conoce del asunto.
(véanse los apartados 40 a 42)
3.        El artículo 5, punto 3, del Reglamento nº 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de una alegación de publicidad comparativa ilícita o de imitación desleal de un signo protegido por una marca comunitaria, prohibidas por la normativa del Estado miembro en el que tiene su sede el tribunal que conoce del asunto, esta disposición no permite determinar, en virtud del lugar del hecho generador de un daño resultante de la infracción de dicha normativa, la existencia de competencia de un tribunal de dicho Estado miembro, cuando alguno de los presuntos autores de la infracción demandados ante él no ha actuado en dicho Estado. En cambio, en tal caso, dicha disposición permite determinar, en virtud del lugar de materialización del daño, una competencia jurisdiccional para conocer de una acción de responsabilidad basada sobre dicha normativa nacional interpuesta contra una persona establecida en otro Estado miembro y en relación con la cual se alega que ha cometido en éste un hecho que ha generado o puede generar un daño en la circunscripción territorial del tribunal que conoce del asunto.
En efecto, la expresión «lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso», que figura en el artículo 5, punto 3, del Reglamento nº 44/2001, se refiere al mismo tiempo al lugar donde se ha producido el daño y al lugar del hecho causal que originó ese daño, de modo que la acción puede ejercitarse, a elección del demandante, ante los órganos jurisdiccionales de cualquiera de esos dos lugares. Puesto que identificar uno de los criterios de conexión debe permitir determinar la competencia del órgano jurisdiccional objetivamente mejor situado para apreciar si se dan los elementos constitutivos de la responsabilidad de la persona demandada, de ello resulta que sólo puede conocer válidamente del asunto el órgano jurisdiccional en cuya circunscripción territorial se sitúa el criterio de conexión pertinente. A este respecto, en circunstancias en las que sólo se demanda a uno de los presuntos autores de un daño alegado ante un órgano jurisdiccional en cuya circunscripción territorial no actuó, no se puede considerar que el hecho causante se produjo en la circunscripción territorial de dicho órgano jurisdiccional, en el sentido del artículo 5, punto 3, del Reglamento nº 44/2001.
Por otro lado, en relación con los daños que resultan de violaciones del derecho de propiedad intelectual y comercial, la materialización del daño en un Estado miembro determinado está supeditada a que el derecho cuya vulneración se alega esté protegido en dicho Estado miembro. Este requisito puede aplicarse a los supuestos en los que se discute la protección de tal derecho mediante una ley nacional contra la competencia desleal. En esas circunstancias, puede interponerse ante los tribunales nacionales un litigio relativo a una infracción de dicha ley, siempre que el hecho cometido en otro Estado miembro haya generado o pueda generar un daño en la circunscripción territorial del tribunal que conoce del asunto.
(véanse los apartados 46, 48, 50, 55 a 57 y 59 y el punto 2 del fallo)