62024CC0168
SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA NICHOLASA EMILIOUJA,
predstavljeni 27. marca 2025 (
1
)
Zadeva C-168/24
PMJC SAS
v
[W] [X],
[M] [X],
[X] Créative SAS
(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (kasacijsko sodišče, Francija))
„Predhodno odločanje – Znamke – Direktivi 2008/95/ES in 2015/2436 – Razlogi za razveljavitev znamke – Zavajajoča uporaba – Znamka, ki je enaka priimku oblikovalca – Prenos znamke – Ravnanje novega imetnika, katerega namen je prepričati potrošnika, da oblikovalec še vedno sodeluje pri oblikovanju blaga, označenega z znamko“
I. Uvod
1.
V skladu s pravom Unije se lahko znamka razveljavi med drugim, če lahko zavaja javnost, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega porekla blaga ali storitev, za katere je bila registrirana. (
2
)
2.
V preteklosti je bila upoštevnost tega pravila obravnavana v okviru znamk, ki so bile enake imenu prvotnega oblikovalca in proizvajalca teh proizvodov, v položaju, v katerem ta oblikovalec ni bil več povezan s podjetjem, ki je imetnik teh znamk. V zvezi s tem je Sodišče v sodbi Emanuel, (
3
) jasno odločilo, da zgolj prekinitev povezave med oblikovalcem in imetnikom znamke sama po sebi ne pomeni, da je taka znamka zavajajoča in da se zato lahko razveljavi.
3.
Vendar se v tej zadevi ta ugotovitev preverja v nekoliko bolj zapletenih okoliščinah.
4.
Konkretneje, ta zadeva se nanaša na francosko družbo [W] [X], ki jo je ustanovil [W] [X] za trženje modnih oblačil in dodatkov. Po stečaju družbe [W] [X] so bile pravice iz dveh francoskih znamk, ki sta obe enaki priimku [W] [X] (v nadaljevanju: sporni znamki), dodeljeni družbi PMJC, société par actions simplifiée (poenostavljena delniška družba) (v nadaljevanju: PMJC)).
5.
[W] [X] je sprva še naprej sodeloval s to družbo, pozneje pa sta se razšla in se zapletla v sodni spor, ki je med drugim privedel do tega predloga za sprejetje predhodne odločbe. V postopku v glavni stvari družba PMJC toži [W] [X] zaradi nelojalne konkurence in trdi, da krši pravice te družbe iz spornih znamk. [W] [X] z nasprotno tožbo predlaga, naj se pravice družbe PMJC iz teh znamk razveljavijo, ker družba PMJC pri potrošnikih vzbuja prepričanje, da še vedno sodeluje pri oblikovanju blaga, označenega z znamko.
6.
V teh okoliščinah se Cour de cassation (kasacijsko sodišče, Francija), pred katerim je bila vložena tožba, sprašuje, ali je na podlagi prava Unije mogoče razveljaviti znamko, ki je enaka priimku prvotnega oblikovalca, ker se po prenosu na tretjo osebo uporablja tako, da se v javnosti dejansko vzbuja prepričanje, da prvotni oblikovalec še vedno sodeluje pri oblikovanju blaga, označenega s to znamko, čeprav to ni več res.
II. Pravni okvir
A.
Pravo Evropske unije
7.
Člen 12(2) Direktive 2008/95 je določal, da se blagovna znamka razveljavi, če po datumu registracije:
[…];
(b)
zaradi uporabe s strani imetnika blagovne znamke ali s soglasjem imetnika glede blaga ali storitev, za katere je registrirana, lahko zavaja javnost, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega porekla tega blaga ali storitev.“
8.
Ta določba je v bistvu enaka besedilu člena 12(2)(b) Direktive 89/104, (
4
) pravne predhodnice Direktive 2008/95.
9.
Direktiva 2008/95 je bila nadomeščena z Direktivo 2015/2436. Besedilo člena 20(b) zadnjenavedene direktive je je v bistvu zopet enako besedilu člena 12(2)(b) Direktive 2008/95 (in besedilu člena 12(2)(b) Direktive 89/104). (
5
)
10.
V skladu s členom 20 Direktive 2015/2436 se namreč „Blagovna znamka […] razveljavi, če po datumu registracije:
[…]
(b)
zaradi uporabe s strani imetnika blagovne znamke ali s soglasjem imetnika glede blaga ali storitev, za katere je registrirana, lahko zavaja javnost, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega porekla tega blaga ali storitev.
B.
Nacionalno pravo
11.
V skladu s členom L. 714-6(b) Code de la proprieté intellectuelle (zakonik o intelektualni lastnini) v različici, ki se uporablja za dejansko stanje v obravnavani zadevi, se pravice imetnika znamke, ki je zaradi njegovega ravnanja postala zavajajoča, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega porekla blaga ali storitev, lahko razveljavijo.
III. Dejansko stanje, nacionalni postopek in vprašanje za predhodno odločanje
12.
Iz predložitvene odločbe je razvidno, da je bil nad družbo [W] [X], ki jo je leta 1978 za trženje modnih oblačil in dodatkov ustanovil [W] [X], uveden stečajni postopek. Zaradi tega postopka so bila opredmetena in neopredmetena sredstva družbe – kar je vključevalo zlasti pravice iz spornih znamk, in sicer „[W] [X]“ št. 1640795 (
6
) in „[W] [X]“ št. 3201616 (
7
) – leta 2012 prenesena na družbo PMJC.
13.
[W] [X] je še naprej sodeloval z družbo PMJC do konca pogodbeno dogovorjenega obdobja, tj. do 31. decembra 2015.
14.
Družba PMJC je 21. junija 2018 zoper [W] [X] vložila tožbo. Trdila je, da je [W] [X] s tem, da prek družbe [X] Creative, société par actions simplifiée (poenostavljena delniška družba), še naprej opravlja svoje poklicne in umetniške dejavnosti, izvaja dejanja nelojalne in škodljive konkurence ter krši pravice družbe PMJC iz spornih znamk. [W] [X] je z nasprotno tožbo zahteval razveljavitev pravic družbe PMJC iz teh znamk, češ da ju je od konca leta 2017 do začetka leta 2019 uporabljala zavajajoče, natančneje tako, da bi javnost navedla k prepričanju, da je on oblikovalec blaga, označenega s tema znamkama.
15.
Ta nasprotna tožba je bila na prvi stopnji zavrnjena, vendar ji je Cour d'appel de Paris (pritožbeno sodišče v Parizu, Francija) ugodilo in s sodbo z dne 12. oktobra 2022 razveljavilo pravice družbe PMJC iz spornih znamk.
16.
Glede na to sodbo pravo Unije ne nasprotuje razveljavitvi znamke, ki ustreza priimku oblikovalca, če prevzemnik te znamke s svojim ravnanjem v javnosti vzbuja prepričanje, da oblikovalec še vedno sodeluje pri oblikovanju blaga, ali če ustvarja dovolj veliko nevarnost za tako zavajanje.
17.
Cour d'appel de Paris (pritožbeno sodišče v Parizu) je menilo, da gre v obravnavani zadevi za tak primer, pri čemer je med drugim navedlo, da je bila družba PMJC dvakrat obsojena zaradi kršitve avtorskih pravic [W] [X] na njegovih nedavnih delih, ki leta 2012 niso bila prenesena nanjo. V sodbi ugotavlja, da sta sporni znamki postali zavajajoči, ker sta bili uporabljeni kot oznaka na proizvodih, kar pomeni kršitev avtorskih pravic [X] [Y].
18.
Družba PMJC je pri Cour de cassation (kasacijsko sodišče), ki je predložitveno sodišče, vložila kasacijsko pritožbo.
19.
Družba PMJC pred tem sodiščem graja sodbo Cour d'appel de Paris (pritožbeno sodišče v Parizu), pri čemer se sklicuje zlasti na sodbo Sodišča v zadevi Emanuel. Družba PMJC meni, da je treba to sodbo razlagati tako, da njeno ravnanje – četudi bi bilo namenjeno temu, da bi potrošnika prepričalo, da [W] [X] še vedno oblikuje blago, označeno s spornima znamkama, ali da sodeluje pri njegovem oblikovanju, ne more vplivati na sami znamki.
20.
Glede na različna stališča o tem, kako naj bi bilo treba razlagati zgoraj navedeno sodbo Emanuel, je Cour de cassation (kasacijsko sodišče) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje:
„Ali je treba člen 12(2)(b) Direktive [2008/95] in člen 20(b) Direktive [2015/2436] razlagati tako, da nasprotujeta razveljavitvi znamke, ki je enaka priimku oblikovalca, zaradi njene uporabe po prenosu v okoliščinah, v katerih je mogoče javnost dejansko prepričati v to, da ta oblikovalec še vedno sodeluje pri oblikovanju blaga, označenega s to znamko, čeprav to več ne velja?“
21.
Družba PJMC, francoska vlada in Evropska komisija so predložile pisna stališča. Obravnava ni bila opravljena.
IV. Analiza
22.
Obravnavana zadeva se nanaša na pravilo prava Unije, v skladu s katerim se znamka lahko razveljavi, če „zaradi uporabe s strani imetnika blagovne znamke […] glede blaga ali storitev, za katere je registrirana, lahko zavaja javnost, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega porekla tega blaga ali storitev“. (
8
)
23.
V zvezi s posebnimi okoliščinami, glede na katere je treba preveriti to pravilo, ugotavljam, da je v predložitveni odločbi navedeno, da je bila družba PMJC dvakrat obsojena zaradi kršitve avtorskih pravic [X] [Y]. Vendar je iz besedila vprašanja za predhodno odločanje razvidno, da je vprašanje, ki ga je treba obravnavati, širše in se nanaša na vprašanje, ali zgornje pravilo zajema položaj, v katerem imetnik znamke uporablja znamko v obliki rodbinskega imena na način, ki javnost prepriča, da ta oblikovalec še vedno sodeluje pri oblikovanju blaga, označenega z znamko, čeprav ni tako. Razprava v teh sklepnih predlogih bo torej temeljila na tej (širši) hipotezi, kot je opredeljena v vprašanju za predhodno odločanje.
24.
Analizo bom začel s preučitvijo sodbe Emanuel, ki je glavni element sodne prakse Sodišča v tej zadevi (A). Nato bom pojasnil, zakaj veljavno pravilo Unije načeloma ne nasprotuje razveljavitvi znamke, ki je enaka imenu oblikovalca, kadar se uporablja kot je opisano zgoraj, če je s to uporabo dejansko preprečeno izpolnjevanje bistvene funkcije te znamke (B). Nazadnje bom obravnaval trditev družbe PMJC, ki izhaja iz člena 17(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljevanju: Listina) (C).
A.
Sodba Emanuel
25.
V tem podpoglavju bom opredelil ratio decidendi navedene sodbe (1) in pojasnil, zakaj ta sodba v nasprotju s trditvami družbe PMJC ne daje odgovora na vprašanje za predhodno odločanje (2).
1. Ratio decidendi
26.
Zadeva, v kateri je bila izdana ta sodba, se je nanašala na znamke za modne izdelke, ki vsebujejo ime Elizabeth Emanuel, oblikovalke poročnih oblek, ki je zaslovela, potem ko je oblikovala poročno obleko princese Diane. (
9
) Za obravnavano zadevo je upoštevno to, da je E. Emanuel svojo dejavnost prepustila tretji osebi, kar je, na kratko povedano, pomenilo prenos registrirane znamke, označene z njenim imenom, ter nato prekinitev povezave med E. Emanuel in imetnikom znamke. Novi imetnik je nato vložil zahtevo za registracijo spremenjene različice te znamke, ki je še naprej vsebovala ime E. Emanuel. V tej fazi je E. Emanuel menila, da je znamka zaradi prekinitve vseh povezav med njo in podjetjem novega imetnika postala zavajajoča. Zato je nasprotovala registraciji spremenjene znamke in tudi zahtevala razveljavitev prvotne znamke.
27.
Vprašanja, predložena Sodišču, so se nanašala na to, ali v bistvu to, da E. Emanuel ni več povezana z oblikovanjem blaga, označenega z znamkami, ki vsebujejo njeno ime, dejansko pomeni, da so te znamke varljive (in zato niso upravičene do registracije) ter da so postale zavajajoče (in se zato lahko razveljavijo). (
10
)
28.
Sodišče je glede obojega odgovorilo nikalno.
29.
Najprej se je posvetilo vprašanju zavrnitve registracije zaradi zavajajoče narave znamke.
30.
Za to konkretno področje je veljalo in še vedno velja pravilo, da se „blagovne znamke, katerih narava zavaja javnost, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega izvora blaga ali storitve/blagovne znamke, katerih narava zavaja javnost, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega porekla blaga ali storitve“„ne registrira ali da se jo, če je registrirana, lahko razglasi za neveljavno/se ne registrira ali se, če je registrirano, ugotovi za nično“. (
11
)
31.
V zvezi s tem je Sodišče v bistvu sklenilo, da zaradi prekinitve povezave med oblikovalcem in podjetjem, ki je imetnik znamke, ki je sestavljena iz imena tega oblikovalca, znamka ne postane sama po sebi zavajajoča, zaradi česar ta prekinitev sama po sebi ne vpliva na njeno upravičenost do registracije. Čeprav je Sodišče priznalo, da bi lahko na potrošnika pri nakupu nekega oblačila, označenega z znamko v obliki rodbinskega imena, vplivalo (zmotno) prepričanje, da ga je oblikovala določena oseba, kot je v tej zadevi E. Emanuel, to samo po sebi ne pomeni, da ta znamka v obliki rodbinskega imena postane zavajajoča, saj značilnosti in lastnosti blaga, označenega z znamko, ki je bila obravnavana v tej zadevi, zagotavlja podjetje, ki je novi imetnik znamke. (
12
)
32.
Ta ugotovitev odraža splošno predpostavko, v skladu s katero je bistvena funkcija znamke, na kratko povedano, to, da je označba porekla blaga, označenega z znamko, in da zagotavlja, da je za kakovost blaga (ali storitev) odgovorno eno samo podjetje. (
13
) V tej predpostavki je izražena ideja, da je z znamko zagotovljeno, da je blago proizvedeno (ali oblikovano) pod nadzorom konkretnega podjetja, in sicer imetnika znamke. (
14
)
33.
V obravnavani zadevi se je Sodišče na to utemeljitev oprlo, da bi pojasnilo, prvič, zakaj znamka v obliki rodbinskega imena lahko zamenja imetnika (in dejansko zapusti sfero nadzora prvotnega oblikovalca), ne da bi to dejstvo samo po sebi pripeljalo do tega, da bi postala zavajajoča (in preprečilo registracijo njene spremenjene različice).
34.
Drugič, v točki 53 sodbe Emanuel je to ugotovitev uporabilo za zahtevek E. Emanuel za razveljavitev, pri čemer se je sklicevalo na to, da so pogoji zadevnega razloga za razveljavitev in pogoji, na katerih temelji zadevni razlog za zavrnitev registracije, enaki.
35.
K zadnjemu delu obrazložitve se bom vrnil pozneje, vendar iz sodbe Emanuel izhaja, da ni mogoče uspešno trditi, da znamka, ki je enaka imenu modnega oblikovalca, postane zavajajoča samo zato, ker ni več povezave med oblikovalcem in podjetjem, ki dobavlja blago pod tako znamko. Taka razdružitev sama po sebi ne vpliva na upravičenost znamke do registracije niti ni razlog za njeno razveljavitev.
36.
Ugotavljam, da bi nasprotna rešitev dejansko ogrozila samo sposobnost znamke, ki je enaka imenu fizične osebe, da je samostojen predmet poslovnih transakcij. (
15
) Vendar ta ugotovitev v postopku v glavni stvari ni niti nejasna niti se ne izpodbija.
37.
Sporne pa so posledice podredno oblikovane ugotovitve Sodišča iz točke 50 te sodbe. Sodišče je v njej v bistvu presodilo, da bi se – če bi se ugotovilo, da je novi imetnik nameraval zavajati potrošnike, da bi mislili, da E. Emanuel še vedno oblikuje blago, označeno z znamko – tako ravnanje lahko potencialno štelo za zvijačno, ne bi pa to pomenilo prevare in zato ne bi moglo „vpliva[ti] na samo znamko in posledično možnosti njene registracije“. (
16
)
38.
Družba PMJC se sklicuje na to navedbo in trdi, da čeprav se ugotovilo, da je nameravala potrošnike zavesti, da bi mislili, da [X] [W] še vedno sodeluje pri oblikovanju blaga, označenega s to znamko, to ne bi mogel biti razlog za razveljavitev spornih znamk. Iz navedb te stranke v bistvu izhaja, da čeprav se navedba v točki 50 sodbe Emanuel nanaša na registracijo znamke, se glede na ugotovitev Sodišča v točki 53, v skladu s katero je bilo treba „vidik razveljavitve“ zadeve presojati enako kot njen „vidik registracije“, zaradi enakosti veljavnih pogojev smiselno uporablja za razveljavitev.
39.
Spodaj bom pojasnil, zakaj to stališče ni pravilno.
2. Natančen obseg sodbe Emanuel
40.
Da bi razumeli natančen obseg sodbe Emanuel, si je treba podrobneje ogledati njene posledice za vidik registracije na eni strani (a) in za vidik razveljavitve na drugi strani (b).
a) Registracija
41.
Uvodoma je treba opozoriti, da se preizkus razloga za zavrnitev registracije zaradi zavajajoče narave znamke (katere vsebina je navedena zgoraj v točki 30 teh sklepnih predlogov) opravi le glede na prijavljeni znak na podlagi njegovih bistvenih značilnosti (
17
) (ki se preučijo v povezavi z blagom ali storitvami, za katere se zahteva registracija, in na podlagi dojemanja javnosti (
18
)).
42.
V tem okviru je Sodišče menilo, da „je treba za ugotovitev, da je bila neka znamka registrirana ob neupoštevanju razloga za zavrnitev, ki se nanaša na nevarnost zavajanja, dokazati, da znak, za katerega je vložena zahteva za registracijo kot znamke, sam po sebi ustvarja tako nevarnost“. (
19
)
43.
Podobno iz sodne prakse Splošnega sodišča v zvezi s členom 7(1)(g) Uredbe 2017/1001 (ustreznica v smislu znamke Unije) izhaja, da uporaba razloga za zavrnitev registracije zaradi zavajanja pomeni, da se dovolj natančno označijo morebitne značilnosti blaga ali storitev, označenih z obravnavano znamko, ki se bo štela za zavajajočo, če ciljnega potrošnika prepriča, da ima blago, na katero se nanaša zadevna znamka, nekatere značilnosti, ki jih v resnici nima. (
20
)
44.
Nasprotno pa imetnikova uporaba znamke ni upoštevna za preizkus upravičenosti do registracije in ne more privesti do tega, da bi se registracija razveljavila za nazaj. Sodišče je namreč v bistvu potrdilo, da znamke ni mogoče razglasiti za nično na podlagi njene uporabe s strani imetnika. (
21
) Splošno sodišče pa je pojasnilo, da se „na področju ničnosti […] postavlja vprašanje, ali se znamka ne bi smela registrirati ab initio iz razlogov, ki so obstajali že na datum vložitve zahteve za registracijo znamke, saj upoštevanje poznejših elementov lahko služi le razjasnitvi okoliščin, ki so obstajale na ta datum“. (
22
)
45.
Glede na to je navedba Sodišča v točki 50 sodbe Emanuel (o tem, da zvijačno ravnanje za registracijo ni upoštevno) povsem skladna z logiko, ki velja za preizkus upravičenosti znaka za registracijo kot znamke. Ker se pri tem preizkusu upoštevata le znak in to, kako ga v zvezi z označenim blagom ali storitvami dojema javnost, je povsem logično, da zvijačno ravnanje imetnika, katerega namen je javnost zavesti glede tega, kdo je resnični oblikovalec blaga, označenega z znamko, ni upoštevno. Tudi zato je Sodišče v tej točki presodilo, da tako ravnanje ne more vplivati na možnost registracije znaka.
46.
Nasprotno – in kot bom pojasnil zdaj – pa ta sodba ne dopušča ugotovitve, da enako ravnanje kot tako ni upoštevno v okviru razloga za razveljavitev, ki je predmet te zadeve.
b) Razveljavitev
47.
Glavni vir zmede glede posledic sodbe Emanuel za obravnavano zadevo izhaja iz razumevanja točke 50 v povezavi s točko 53 te sodbe. Naj spomnim: v prvi od teh točk je Sodišče presodilo, da morebitno zvijačno ravnanje ne vpliva na možnost, da se znak registrira kot znamka. Točka 53 pa vsebuje obrazložitev o razveljavitvi znamke, za katero Sodišče uporabi svojo prejšnjo ugotovitev iz zadeve glede vidika registracije (to, da prekinitev povezave ni upoštevna), pri čemer se sklicuje na to, da so pogoji, ki se uporabljajo v obeh kontekstih, enaki.
48.
Priznam, da lahko ti točki na prvi pogled privedeta do enakega sklepa, kot je sklep, do katerega je prišla družba PMJC. Dejansko bi namreč bilo mogoče trditi, da mora, ker je Sodišče izključilo to, da je zvijačno ravnanje upoštevno za namen registracije (točka 50), enako veljati v kontekstu razveljavitve, saj je Sodišče svoj sklep o vidiku razveljavitve sprejelo na podlagi pojasnila, da so pogoji, ki se uporabljajo v obeh kontekstih, enaki (točka 53).
49.
Vendar podrobnejši pregled privede do drugačnega rezultata.
50.
Prvič, ključne ugotovitve sodbe glede vidika registracije v zadevi ni v točki 50, temveč je v točki 49, ki v bistvu – in v povezavi s točko 48 – določa, da prekinitev povezave med oblikovalcem in novim imetnikom znamke sama po sebi ne vpliva na registracijo znamke, ki je enaka imenu tega oblikovalca. Ta ugotovitev je nato osvetljena v točki 51 te sodbe. Nasprotno pa je z navedbo v točki 50 dopolnjena ta glavna ugotovitev, tako da je omenjen (hipotetični) primer zvijačnega ravnanja imetnika (in je navedeno, da to za registracijo ni upoštevno). Ker je v točki 53 nato v bistvu ponovljena glavna ugotovitev iz točke 51 (da prekinitev povezave ni upoštevna niti v okviru razveljavitve), je naravno, da se šteje, da se ugotovitev glede razveljavitve nanaša na glavno ugotovitev iz točke 49 (neupoštevnost prekinitve povezave) in ne na poznejšo navedbo iz točke 50 (neupoštevnost zvijačnega ravnanja).
51.
Drugič, v zvezi s sklicevanjem iz točke 53 na to, da so pogoji, ki se uporabljajo, enaki, že bežna primerjava zadevnih določb, ki se uporabljata za zavrnitev registracije oziroma razveljavitev, pokaže ključno razliko. Čeprav sta seznama meril, ki se uporabijo za preizkus varljive/zavajajoče narave znamke, v obeh primerih enaka („narava, kakovost ali geografsko poreklo“) in sta oba enako odprta („zlasti“), se upoštevni vhodni podatki za preizkus teh meril, kot opozarjata francoska vlada in Komisija, bistveno razlikujejo. V zvezi s tem je iz člena 20(b) Direktive 2015/2436 (in njegovih pravni predhodnikov) jasno razvidno, da je treba pri preizkusu zadevnega razloga za razveljavitev upoštevati uporabo znamke (po registraciji). Nasprotno pa ta element iz razlogov, ki sem jih navedel v prejšnjem podpoglavju, ni upošteven v fazi registracije.
52.
Tako menim – čeprav mi ni jasno, kaj natančno je imelo Sodišče v mislih, ko je ugotovilo, da so pogoji za razveljavitev in zavrnitev registracije na podlagi zadevnih zakonodajnih določb enaki – da bi moralo Sodišče, če bi nameravalo tudi v okviru razveljavitve izključiti upoštevnost zvijačnega ravnanja, opisanega v točki 50 sodbe, to izrecno pojasniti. Tako je zato, ker drugače kot pri fazi registracije, ki se opira zgolj na značilnosti znaka kot takega, pri analizi razveljavitve ni očitne podlage za to, da se ne bi upoštevalo morebitno ravnanje po registraciji.
53.
Tretjič, v dejanskem stanju tej zadeve niso bila prisotna nobena posebna – in potencialno zvijačna – ravnanja novega imetnika, oba vidika te zadeve pa je bilo treba preučiti le z vidika (enostavne) prekinitve povezave med oblikovalko in novim lastnikom znamke. S tem je ponovno potrjen sklep, da se obseg točke 53 sodbe Emanuel nanaša na neupoštevnost prekinitve povezave v okviru razveljavitve (po analogiji s tem, kar je Sodišče navedlo v glavni ugotovitvi v zvezi z registracijo).
54.
Na podlagi teh premislekov – in pritrjujoč stališčema francoske vlade in Komisije – se ne strinjam s stališčem družbe PMJC, da je s sodbo Emanuel določeno, kako je treba odgovoriti na vprašanje za predhodno odločanje v obravnavani zadevi. Zato je treba problematiko, ki se zastavlja s tem vprašanjem, preučiti na novo.
B.
Preizkus zadevnega razloga za razveljavitev
55.
Preden se lotim preučitve obsega zadevnega razloga za razveljavitev za to, da bom predlagal odgovor na vprašanje za predhodno odločanje (2), bom to podpoglavje začel z uvodnimi pripombami o tem, točno katero pravilo se uporablja ratione temporis (1).
1. Uvodne pripombe
56.
Predložitveno sodišče želi z vprašanjem pridobiti razlago člena 12(2)(b) Direktive 2008/95 in člena 20(b) Direktive 2015/2436.
57.
Ugotavljam, da je zadnjenavedena direktiva začela veljati 15. januarja 2019. Iz sodne prakse Sodišča izhaja, da je datum, ki je upošteven za določitev, katera od obeh direktiv se uporablja, v bistvu datum vložitve tožbe za razveljavitev. (
23
)
58.
Glede tega – čeprav je iz predložitvene odločbe razvidno, da je družba PMJC glavno tožbo vložila leta 2018 – po mojem razumevanju tožba za razveljavitev izhaja iz nasprotne tožbe, ki jo je vložil [X] [Y]. Vendar pri tej nasprotni tožbi ni naveden noben datum. Navedba v predlogu za sprejetje predhodne odločbe, da [X] [Y] v tej nasprotni tožbi zatrjuje, da je zavajajoča uporaba spornih znamk trajala „od konca leta 2017 do začetka leta 2019“, kaže na to, da se ta nasprotna tožba v vsakem primeru časovno umešča v obdobje po „začetku leta 2019“. To pa naj bi kazalo na to, da bi se lahko uporabljala Direktiva 2015/2436, čeprav mora to seveda preveriti predložitveno sodišče.
59.
Vendar se zdi v tem kontekstu vprašanje, katera od obeh direktiv se uporablja, brezpredmetno, saj je pravilo, ki izhaja iz njiju, v bistvu enako.
60.
V zvezi s tem me ne prepriča navedba Komisije, da sprememba v francoski različici člena 20(b) Direktive 2015/2436 – in sicer zamenjava prejšnje dikcije „est propre […] à induire le public en erreur“ (
24
) (v smislu angleške dikcije „being liable to mislead“) z dikcijo „risque […] d'induire le public en erreur“ (kar pomeni „risks misleading the public“) – odraža namen zakonodajalca, da bi razširil področje uporabe te določbe, tako da bi zajela primere, ki prej morda niso spadali na njeno področje uporabe, vključno s položajem, v katerem obstaja zgolj možnost, da bo javnost zavedena.
61.
V nasprotju s tem stališčem po eni strani menim, da je prej uporabljena francoska dikcijo „est propre à“ izražal pojem nevarnosti, da bo javnost zavedena (v nasprotju s pojmom dejanske prevare).
62.
Po drugi strani pa je Sodišče že precej zgodaj pojasnilo, da primer razveljavitve, za katerega gre v obravnavani zadevi, dejansko predpostavlja „obstoj resnične prevare ali dovolj velike nevarnosti prevare potrošnika“. (
25
)
63.
To pomeni, da čeprav dejanska prevara ni edina možnost, ki je povod za zadevni razlog za razveljavitev, je preučitev, ki iz tega izhaja, precej stroga, in ne zadostuje zgolj možnost, da bi bila javnost zavedena glede neke značilnosti proizvoda. Nasprotno, pojem velike nevarnosti, ki ga je uporabilo Sodišče, po mojem mnenju pomeni, da mora obstajati visoka stopnja verjetnosti, da bo prišlo do dejanske prevare.
64.
Nazadnje, zdi se, da v drugih jezikovnih različicah ni prišlo do podobne spremembe kot v francoski različici. (
26
) Glede na to je treba šteti, da je preizkus, ki izhaja iz obeh direktiv, enak in ga je treba razumeti v smislu, ki ga je predhodno navedlo Sodišče. Te spremembe (za katero nisem mogel najti nobene razlage) namreč ni mogoče šteti za dokaz namena zakonodajalca, da omili pravilo, saj so vse druge jezikovne različice v upoštevnem delu ostale enake. (
27
)
65.
V spodnji analizi se bom zato zaradi poenostavitve skliceval le na člen 20(b) Direktive 2015/2436 (pri čemer ugotavljam, da bo moj predlog enako veljaven, če bo predložitveno sodišče ugotovilo, da je akt, ki se uporablja, Direktiva 2008/95).
2. Področje uporabe veljavnega pravila
66.
Da bi ugotovil, ali lahko razlog za razveljavitev, za katerega gre v obravnavani zadevi, zajema položaj, kot je opisan v vprašanju za predhodno odločanje, bom preučil besedilo člena 20(b) Direktive 2015/2436 (a) ter kontekst, v katerem se ta določba pojavlja, in cilje, ki jim sledi ta direktiva (b).
a) Besedilo
67.
Če se najprej posvetim besedilu veljavne določbe, ugotavljam, da je preizkus iz člena 20(b) Direktive 2015/2436 (in njegovih pravnih predhodnikov) opredeljen z uporabo znamke s strani imetnika ali z njegovim soglasjem, ki lahko zavaja
javnost glede narave (in tako dalje) označenega blaga in storitev. Francoska različica direktive je enako jasna, ko navaja, da se znamka šteje za zavajajočo, kadar obstaja nevarnost, da bi se z njeno uporabo javnost spravila v zmoto.
68.
Ugotavljam, da je besedilo te določbe zelo odprto.
69.
Prvič, nanaša se na uporabo znamke s strani njenega imetnika brez posebne omejitve, razen tega, da se mora nanašati na znamko in da mora povzročiti, da lahko znamka zavaja javnost. Kaj je taka uporaba, torej ni opredeljeno.
70.
Drugič, iz te določbe tudi izhaja, da ni treba, da se zavajajoča uporaba nujno nanaša na kakovost, naravo ali geografsko poreklo označenega blaga in storitev, kar je razvidno iz tega, da našteta merila niso taksativna. Glede tega menim, da ker ta seznam ni taksativen, ni treba razpravljati o tem, ali je mogoče „napako in persona“, kot je obravnavana v tej zadevi, povezati z enim od naštetih meril in s tem, na katero konkretno merilo se nanaša.
71.
Zato in podobno kot navaja francoska vlada ne razumem, zakaj bi moral biti predmet napake, ki lahko privede do uporabe razloga za razveljavitev, za katerega gre v obravnavani zadevi, omejen – kot trdi družba PMJC – na kakršne koli posebne vidike blaga, označenega z znamko, na primer tiste, ki se nanašajo na njegovo sestavo ali poseben način njegove proizvodnje (ta stranka navaja primer znamke, s katero je označeno zlato, ki bi se uporabljala za izdelke, ki ne bi vsebovali zlata, ali znamke, ki označuje biološko proizvodnjo, za izdelke, ki bi bili v resnici industrijskega izvora).
72.
Res je, da je v kontekstu člena 58(1)(c) Uredbe 2017/1001, ki je v bistvu enak členu 20(b) Direktive 2015/2436, v praksi EUIPO navedeno, da do zavajajoče uporabe znamke pride, kadar značilnosti blaga niso v skladu z jasnim sporočilom znaka. To bi na primer veljalo za znamko, ki bi vsebovala besedna elementa „kozji“ in „sir“ ter figurativni element, ki prikazuje kozo, z njo pa bi bil označen sir, ki ne bi bil narejen iz kozjega mleka, ali za znamko „čista runska volna“, ki bi se uporabljala za oblačila iz umetnega blaga. (
28
) Poleg tega se bo, na kratko povedano, za znamke, ki so sestavljene iz geografske označbe ali jo vsebujejo, zavajajoča uporaba ugotovila, če se blago ne proizvaja v kraju, ki ustreza znamki. (
29
)
73.
V tem smislu se zdi, da družba PMJC trdi, da morebitna napačna navedba z njene strani glede konkretnega oblikovalca blaga, označenega z znamko, ne more privesti do razveljavitve spornih znamk, ker taka napačna navedba ne bi vplivala na sporočilo znamke ter bi pomenila element, ki ni del znamke in proizvoda.
74.
Opozarjam, prvič, da je prav upoštevanje elementov, ki niso del znaka, tisto, kar razlog za razveljavitev, za katerega gre v obravnavani zadevi, razlikuje od „vzporednega“ razloga za zavrnitev registracije zaradi zavajajočega znaka, kot je bilo že pojasnjeno.
75.
Drugič, edino možno sporočilo, ki bi ga lahko posredovala znamka, ki je enaka imenu modnega oblikovalca, je, da je blago, označeno z znamko, oblikoval ta oblikovalec ali da je bil z njim (v nekem trenutku) povezan, kar je očitno priznalo Sodišče v sodbi Emanuel. (
30
) Vendar je bila ravno upoštevnost take zaznave za namene razveljavitve (ali registracije) v tej sodbi iz upravičenih razlogov izključena. Podobno je Splošno sodišče potrdilo ugotovitev, da „je uporaba znamk, ki jih sestavlja rodbinsko ime, razširjena praksa v vseh trgovskih sektorjih in da zadevna javnost dobro ve, da se za vsako znamko v obliki rodbinskega imena ne skriva nujno modni oblikovalec z enakim imenom“. (
31
)
76.
Kakor koli že, če bi sprejeli trditve družbe PMJC, bi to pomenilo, da bi znamka v obliki rodbinskega imena, kot sta ti, ki sta obravnavani v tej zadevi, težko kdaj koli postala zavajajoča, kot v bistvu ugotavlja francoska vlada. Dejansko samo dejstvo, da oblikovalec, katerega imenu je enaka ta znamka, ni sodeloval pri oblikovanju blaga, označenega z znamko, ne povzroči, da je tako znamko mogoče razveljaviti, kot je bilo pojasnjeno v sodbi Emanuel, hkrati pa tega ne more povzročiti nobeno dejanje imetnika, ki ustvarja napačen vtis o nasprotnem (ker bi se tako dejanje nanašalo na element, ki ni del znamke in blaga, s čimer bi sledil argumentu družbe PMJC).
77.
Menim, da je treba tako ugotovitev zavrniti. Tako ni zgolj zato ker, kot trdi francoska vlada, ni razloga, da bi znamke v obliki rodbinskega imena obravnavali drugače kot druge znamke (s tem da bi se izključila verjetnost, da bi njihova uporaba lahko postala zavajajoča), temveč tudi zato, ker je – kot je bilo že navedeno – iz besedila člena 20(b) Direktive 2015/2436 razvidno, da je za preučitev, ki jo je treba opraviti na podlagi te določbe, pomembno, ali uporaba take znamke zavaja javnost glede določene značilnosti proizvoda (ali ustvarja dovolj veliko nevarnost za prevaro). Povedano drugače, dejstvo, da znamka v obliki rodbinskega imena sama po sebi ne more prenesti napačnega sporočila o neki značilnosti blaga, označenega z znamko, ne daje odgovora na vprašanje, ali to lahko stori posebna uporaba te znamke.
78.
Zato ne razumem, zakaj se zavajajoča uporaba znamke ne bi mogla nanašati na dejanskega oblikovalca blaga, ali morda širše na oblikovalsko avtorstvo izdelka, če bi bilo treba ugotoviti, da uporaba znamke napačno pomeni, da je bilo blago, označeno z znamko, ustvarjeno v nekakšni povezavi z nekim oblikovalcem, zaradi česar je javnost dejansko prevarana prav glede tega (ali če obstaja dovolj velika nevarnost za tako prevaro).
79.
Menim, da je to, da lahko tak položaj spada na področje uporabe člena 20(b) Direktive 2015/2436, potrjeno tudi s preučitvijo konteksta, v katerem se pojavi zgoraj navedena določba, in ciljev, ki jim sledi Direktiva 2015/2436.
b) Kontekst in cilji
80.
V zvezi z kontekstom ugotavljam, da je sporna določba del oddelka 4 poglavja 2 Direktive 2015/2436, ki določa tri scenarije za razveljavitev (ki so bili podobno določeni v členu 12 Direktive 2008/95).
81.
Prvi scenarij se nanaša na razveljavitev zaradi, na kratko povedano, „neobstoja resne in dejanske uporabe“ znamke. V zvezi s tem člen 19(1) Direktive 2015/2436 določa, da se „znamka […] lahko razveljavi, če se v neprekinjenem petletnem obdobju ni resno in dejansko uporabljala v državi članici v zvezi z blagom ali storitvami, za katere je registrirana, in za neuporabo ne obstajajo upravičeni razlogi“.
82.
Ugotavljam, da čeprav je cilj tega pravila zmanjšati skupno število registriranih in zavarovanih znamk v Evropski uniji (in s tem zmanjšati možne kolizije med njimi), je z njim širše izražen tudi koncept, da so „znamke […] namenjene razlikovanju blaga ali storitev ter potrošnikom omogočajo, da se odločajo na podlagi informacij, samo kadar se dejansko uporabljajo na trgu.“ (
32
) V tem smislu je Sodišče zlasti pojasnilo, da je treba pojem „resna in dejanska uporaba“ razumeti kot „uporabo, ki je resnična, skladna z bistveno funkcijo znamke, ki je zagotoviti potrošniku ali končnemu uporabniku istovetnost izvora proizvoda ali storitve, s tem da se mu brez verjetne zmede omogoči razlikovanje tega proizvoda ali storitve od tistih, ki imajo drug izvor“. (
33
)
83.
Glede drugega scenarija, v členu 20(a) Direktive 2014/2436 je razveljavitev določena za primer, če „[znamka] zaradi dejanj ali opustitve imetnika v gospodarskem prometu postane splošno ime proizvoda ali storitve, za katero je registrirana“. Namen tega scenarija je torej ukinitev varstva za znamke, ki so postale generične in so zato izgubile razlikovalno značilnost (pogosto, na kratko povedano, zaradi velikega poslovnega uspeha) (
34
) in zato zmožnost, da opravljajo funkcijo označbe porekla. (
35
)
84.
Tretji scenarij za razveljavitev je scenarij, za katerega gre v obravnavani zadevi.
85.
Čeprav se vsak od teh treh scenarijev očitno nanaša na drugačen položaj, iz sodne prakse Sodišča izhaja, da jih je treba vse razumeti, kot da podpirajo logiko in cilje, na kateri temeljijo pravila o znamkah, v katerih je določeno, da so pravice, podeljene imetniku znamke, varovane le, dokler znamka še naprej izpolnjuje svojo bistveno funkcijo označbe porekla, (
36
) ki se odraža v njeni opredelitvi, ki jo opisuje kot vse znake, ki med drugim „lahko […] blago ali storitve določenega podjetja razlikujejo od blaga ali storitev drugih podjetij“. (
37
) Ko ta funkcija ni več izpolnjena, se lahko pravice imetnikov znamke razveljavijo. (
38
)
86.
Zato se bi zdelo, da je protislovno razlagati obseg tretjega razloga za razveljavitev, za katerega gre v tej zadevi, kot da kategorično in v vseh okoliščinah izključuje možnost razveljavitve znamke v obliki rodbinskega imena, čeprav njena uporaba podaja napačno sporočilo o oblikovalskem avtorstvu označenega blaga ali storitev, zaradi česar znamka ne more služiti kot jamstvo, da je bilo blago, označeno z znamko razvito pod nadzorom imetnikovega podjetja.
87.
Na tem mestu naj spomnim, da je bila glavna ugotovitev Sodišča v sodbi Emanuel utemeljena z dejstvom, da prekinitev povezave med znamko v obliki rodbinskega imena in oblikovalko ni vplivala na bistveno funkcijo znamke, saj je bil novi imetnik te znamke v obliki rodbinskega imena tisti, ki je zagotavljal kakovost blaga, označenega z znamko. Zaradi tega je Sodišče zavrnilo zamisel, da napačno prepričanje potrošnika o tem, kdo je oblikoval zadevna oblačila (kar je, kot je priznalo Sodišče, v resnici vendarle povsem možno), lahko vpliva na registracijo ali privede do razveljavitve.
88.
Zdi se mi, da bi bilo protislovno tej ugotovitvi, če bi se zastopalo stališče, da ker prekinitev povezave kot taka ni problematična za registracijo in ni upoštevna za razveljavitev, uporaba take „odrezane“ znamke v obliki rodbinskega imena nikoli ne more privesti do razveljavitve. Taka ugotovitev bi namreč pomenila, da bi se zagotovilo potencialno trajno varstvo znamke, čeprav jo imetnik uporablja v nasprotju z zgoraj navedeno logiko, tako da ovira možnost potrošnika, da zlahka razlikuje blago, označeno z znamko, od blaga, proizvedenega pod nadzorom drugega subjekta (s tem, da bi morda neupravičeno izkoristil delo drugega podjetja).
89.
V zvezi s tem ugotavljam, da je Splošno sodišče v sodbi Fiorucci že sprejelo enako stališče, kot ga zagovarjam v tej zadevi. Naj pojasnim: ko je zavrnilo zahtevek za razveljavitev znamke, ki je enaka imenu modnega oblikovalca, se je oprlo na dejstvo, da tožeča stranka za to ni predložila zadostnih dokazov, ne pa na to, da takega zahtevka ni bilo mogoče obravnavati na podlagi razloga za razveljavitev zaradi zavajajoče uporabe znamke. (
39
)
90.
Podobno stališče je zavzel tudi generalni pravobranilec D. Ruiz‑Jarabo Colomer v sklepnih predlogih v zadevi Emanuel. V bistvu je spomnil, da prekinitev povezave med znamko in oblikovalcem ne vpliva na bistveno funkcijo znamke za namen razveljavitve, in dodal, da „mora nacionalno sodišče [vendarle] preučiti posebne okoliščine spora za analizo posledic uporabe znamke, da bi se opredelilo o pomoti, katere žrtev je morda bila javnost“. (
40
)
91.
Nazadnje, spomnil bi rad, da iz ugotovitve Sodišča v sodbi Emanuel izhaja, da prekinitev povezave med oblikovalcem in imetnikom znamke v obliki rodbinskega imena sama po sebi („samo zato“) ne more privesti do razveljavitve znamke. Vendar ta del razlogovanja logično prikazuje, da taka prekinitev, če jo spremljajo drugi dejavniki, lahko privede do nasprotnega izida kar trdi tudi francoska vlada.
92.
Hkrati in kot v bistvu ugotavlja Komisija je treba po mojem mnenju ugotovitve iz sodbe Emanuel še vedno razumeti kot glavno pravilo, ki se uporablja v položaju, v katerem je prekinjena povezava med znamko v obliki rodbinskega imena in oblikovalcem, katerega imenu je enaka ta znamka. V tem smislu ponovno opozarjam na ugotovitev, ki je bila predstavljena pozneje in v skladu s katero je „uporaba znamk, ki jih sestavlja rodbinsko ime, razširjena praksa v vseh trgovskih sektorjih in […] zadevna javnost dobro ve, da se za vsako znamko v obliki rodbinskega imena ne skriva nujno modni oblikovalec z enakim imenom“. (
41
)
93.
Zato mora ugotovitev, da je uporaba znamke v obliki rodbinskega imena, v primeru katere je prišlo do prekinitve, postala zavajajoča, nujno temeljiti na trdnih dokazih, ki izkazujejo, da je znamka izgubila sposobnost opravljanja svoje bistvene funkcije zaradi prevare ali velike nevarnosti za tako prevaro s strani imetnika znamke glede oblikovalskega avtorstva blaga, ki ga je povzročila uporaba znamke.
94.
Natančneje, menim, da je za to, da bi prišlo do razveljavitve znamke, ki vsebuje ime oblikovalca, treba iz dokazov razbrati ravnanje imetnika, katerega cilj je v zavesti potrošnikov ustvariti napačen vtis o povezavah med blagom, označenim z znamko, in prvotnim oblikovalcem, ob tem pa mora biti to ravnanje tako intenzivno, obsežno ali imeti tako logiko, da vodi do ugotovitve, da od ciljne javnosti ni več mogoče razumno pričakovati, da ne bo domnevala, da je zadevni oblikovalec sodeloval pri oblikovanju konkretnega blaga (ali storitev).
95.
Ali ravnanje, kakršno je to, ki ga je opisalo predložitveno sodišče, na koncu upravičuje razveljavitev zaradi zavajajoče uporabe spornih znamk, je seveda stvar dejanske presoje, ki jo mora opraviti nacionalno sodišče. V zvezi s tem vendarle menim, da bi lahko elementi, ki so upoštevni za tak preizkus, vključevali na primer oglaševalsko kampanjo imetnika znamke, v kateri bi nastopal oblikovalec in bi se v njej lažno namigovalo, da dejansko sodeluje pri umetniškem nadzoru zadevnega blaga – kot v bistvu predlaga Komisija – ali druga sporočila imetnika, v katerih bi navajal, da so bili nekateri proizvodi oblikovani v sodelovanju z oblikovalcem, ali uporabo oznak na blagu, označenem z znamko, ki bi se nanašali na ali so značilni za konkretni kreativni opus oblikovalca, ki ni zajet z lastninskimi pravicami, prenesenimi skupaj s spornimi znamkami, kar bi pri potrošniku povzročilo napačno predstavo o (oblikovalskem) izvoru blaga, označenega z znamko.
96.
Glede na zgoraj navedene preudarke in v skladu s stališčem francoske vlade in Komisije menim, da je treba člen 20(b) Direktive 2015/2436 razlagati tako, da ne nasprotuje razveljavitvi znamke, ki je enaka priimku oblikovalca, zaradi njene uporabe po prenosu na način, da je mogoče javnost dejansko prepričati v to, da ta oblikovalec še vedno sodeluje pri oblikovanju blaga, označenega s to znamko, čeprav to več ne velja. Poleg tega menim, da mora za ugotovitev, ali je treba tako uporabo znamke šteti za zavajajočo v smislu te določbe, iz predloženih dokazov izhajati, da zadevna znamka ne more več opravljati svoje bistvene funkcije označbe porekla, zlasti ker ravnanje njenega imetnika v zavesti ciljne javnosti dejansko ustvarja napačen vtis, da je blago, označeno s to znamko, povezano z oblikovalcem, ali kadar uporaba znamke povzroča dovolj veliko nevarnost za tako prevaro, in če od ciljne javnosti ni več mogoče razumno pričakovati, da ne bo domnevala, da je zadevni oblikovalec sodeloval pri oblikovanju konkretnega blaga, označenega z znamko.
97.
Poleg tega moram preučiti trditev družbe PMJC, da zgornja splošna ugotovitev – da ravnanje, opisano v vprašanju za predhodno odločanje, spada v obseg zadevnega razloga za razveljavitev in lahko glede na okoliščine privede do razveljavitve znamke v obliki rodbinskega imena – pomeni „nesorazmerno sankcijo“, ki krši njeno lastninsko pravico, ker bi bilo tako ravnanje primerneje obravnavati na podlagi pravil z drugih pravnih področij.
C.
Člen 17(2) Listine, razveljavitev znamke in uporaba pravil z drugih pravnih področij
98.
To podpoglavje začenjam z ugotovitvijo, da so znamke predmet varstva na podlagi člena 17(2), v skladu s katerim je „[z]agotovljeno […] varstvo intelektualne lastnine“. (
42
)
99.
V zvezi s tem se strinjam z družbo PMJC, da ima razveljavitev znamke resne posledice za imetnika znamke, za katerega lahko znamka pomeni dragoceno poslovno sredstvo. (
43
)
100.
Vendar ta pravica ni absolutna in jo je treba upoštevati glede na vlogo, ki jo ima v družbi. (
44
) Zato je njeno uresničevanje mogoče omejiti v skladu s pogoji iz člena 52(1) Listine.
101.
Če se zdaj posvetim trditvam družbe PMJC: zdi se, da ta stranka trdi, da če bi bila posledica njenih dejanj zavajanja javnosti glede dejanskega oblikovalca blaga, označenega s to znamko, razveljavitev znamke, bi to pomenilo nesorazmerno „sankcijo“, ker se za tako ravnanje uporabljajo že pravila drugih pravnih področij, kot sta zavajajoče oglaševanje ali nelojalna konkurenca. Ta stranka meni, da ta pravila nimajo tako drastičnih posledic, kot je razveljavitev znamke.
102.
Trditve družbe PMJC razumem, kot da pomenijo, da sklep iz prejšnjega poglavja temelji na razlagi člena 20(b) Direktive 2015/2436, ki je v nasprotju s členom 17(2) Listine, saj vodi do nesorazmernega omejevanja njene lastninske pravice in presega to, kar je v danih okoliščinah potrebno.
103.
Prvič, naj spomnim, da je treba določbe sekundarne zakonodaje, kot je člen 20(b) Direktive 2015/2436, seveda razlagati tako, da niso v nasprotju s temeljnimi pravicami, ki jih varuje pravni red Unije. (
45
)
104.
Poleg tega glede posebne zahteve po nujnosti, ki je del preučitve sorazmernosti iz člena 52(1) Listine, menim, da pravnih posledic, ki jih sprožijo pravila z drugih pravnih področij, kakršna so tista, ki jih je navedla družba PMJC, ali pa pravila o avtorski pravici, navedena v predložitveni odločbi, ni mogoče šteti za alternativne ukrepe, ki bi bili enako učinkoviti kot razveljavitev znamke, glede na cilj, ki mu sledijo ustrezna pravila prava Unije o znamkah, in sicer ohraniti pravno varstvo, povezano z neko znamko, le če se ohrani bistvena funkcija te znamke, kot je že bilo pojasnjeno.
105.
Ta posebna pravila sicer res sledijo ciljem, ki so značilni za zadevno pravno področje, vendar z nobenim od njih ni omogočeno, da bi se iz ravnanja imetnika izpeljale ugotovitve, kadar to ravnanje vpliva prav na bistveno funkcijo znamke kot označbe porekla.
106.
V tem smislu je Sodišče pojasnilo, da čeprav so s pravili Unije o znamki imetniku znamke podeljene nekatere pravice, je z njimi zahtevano tudi, da se izpeljejo ugotovitve „[iz] ravnanja imetnika“, (
46
) kar lahko vključuje odpravo varstva, povezanega z znamko, kadar je ogrožena bistvena funkcija znamke. Nasprotno pa takega rezultata ne bi bilo mogoče doseči, če bi bile pravne ugotovitve, ki bi jih bilo treba izpeljati iz ravnanja imetnika, omejene na posledice, ki so predvidene na drugih pravnih področjih, kakršna so tista, ki jih navaja družba PMJC.
107.
Poleg tega je Sodišče v zvezi s sorazmernostjo stricto sensu, in sicer v zvezi z vprašanjem, ali so neugodnosti, ki jih povzroča razlaga sporne določbe, nesorazmerne z zastavljenimi cilji, že pojasnilo, da je zakonodajalec Unije s sprejetjem zadevnih razlogov za razveljavitev vzpostavil ravnovesje med varstvom interesov podjetij kot imetnikov znamk na eni strani in javnim interesom, da se varstvo znamke ohrani le, dokler lahko opravlja svojo bistveno funkcijo označbe porekla, na drugi strani. (
47
)
108.
Menim, da je zgoraj predlagana razlaga v skladu s tem ravnovesjem. Iz predhodne analize namreč izhaja, da čeprav je to, da imetnik kršil druga pravna pravila, lahko pomemben element za preizkus, ali je treba znamko razveljaviti, taka hkratna kršitev ne more privesti do avtomatične odločbe o razveljavitvi brez širše presoje, ali je znamka izgubila sposobnost opravljanja svoje bistvene funkcije.
109.
Glede na te premisleke menim, da razlaga člena 20(b) Direktive 2015/2436, ki jo predlagam, ni v nasprotju s členom 17(2) Listine.
V. Predlog
110.
Glede na zgoraj navedeno Sodišču predlagam, naj na vprašanje Cour de cassation (kasacijsko sodišče, Francija), odgovori::
Člen 12(2)(b) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami in člen 20(b) Direktive (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami
je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta razveljavitvi znamke, ki je enaka priimku oblikovalca, zaradi njene uporabe po prenosu na način, da je mogoče javnost dejansko prepričati v to, da ta oblikovalec še vedno sodeluje pri oblikovanju blaga, označenega s to znamko, čeprav to več ne velja.
Da bi se ugotovilo, ali je treba tako uporabo znamke šteti za zavajajočo v smislu teh določb, mora iz predloženih dokazov izhajati, da zadevna znamka ne more več opravljati svoje bistvene funkcije označbe porekla, zlasti ker ravnanje njenega imetnika v zavesti ciljne javnosti dejansko ustvarja napačen vtis, da je blago, označeno s to znamko, povezano z oblikovalcem, ali kadar uporaba znamke povzroča dovolj veliko nevarnost za tako prevaro, in če od ciljne javnosti ni več mogoče razumno pričakovati, da ne bo domnevala, da je zadevni oblikovalec sodeloval pri oblikovanju konkretnega blaga, označenega z znamko.
(
1
)	Jezik izvirnika: angleščina.
(
2
)	Kot določa člen 20(b) Direktive (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2015, L 336, str. 1, v nadaljevanju: Direktiva 2015/2436) in člen 12(2)(b) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2008, L 299, str. 25, v nadaljevanju: Direktiva 2008/95).
(
3
)	Sodba z dne 30. marca 2006, (C-259/04, v nadaljevanju: sodba Emanuel, EU:C:2006:215).
(
4
)	Prva direktiva Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92) (v nadaljevanju: Direktiva 89/104).
(
5
)	Pozneje bom pojasnil, da to ne velja v celoti za francosko različico člena 20(b) Direktive 2015/2436, vendar to ne vpliva na pravilo, ki iz tega izhaja.
(
6
)	Za „kozmetične in lepotilne izdelke“ in „oblačila“.
(
7
)	Za „oblačila za ženske, moške in otroke“ in „modno oblikovanje in (modno) stiliziranje“.
(
8
)	To je trenutno vsebina člena 20(b) Direktive 2015/2436 ter v bistvu dveh pravnih predhodnikov te določbe, in sicer člena 12(2)(b) Direktive 2008/95 in člena 12(2)(b) Direktive 89/104.
(
9
)	Sklepni predlogi generalnega pravobranilca D. Ruiz‑Jaraboja Colomerja v zadevi Emanuel (C-259/04, v nadaljevanju: sklepni predlogi v zadevi Emanuel, EU:C:2006:50, točki 3 in 4).
(
10
)	V veljavnih pravilih prava Unije je v okviru upoštevnega razloga za zavrnitev registracije znamke uporabljen izraz „deceive (zavajati)“, v okviru upoštevnega razloga za razveljavitev (registrirane) znamke pa izraz „mislead (zavajati)“. Brez potrebe po preučitvi te jezikovne izbire ugotavljam, da je Sodišče uporabilo izraz „zavajati“ za oba primera (registracijo in razveljavitev). Sodba z dne 4. marca 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (C-87/97, v nadaljevanju: sodba Gorgonzola, EU:C:1999:115, točka 41).
(
11
)	Moj poudarek. To pravilo je danes določeno v členu 4(1)(g) Direktive 2015/2436, ki je vsebinsko enak členu 3(1)(g) Direktive 89/104, za katerega je šlo v sodbi Emanuel. Ta razlog za zavrnitev registracije je eden od več absolutnih razlogov za zavrnitev ali ničnost znamk, ki so zdaj navedeni v členu 4 Direktive 2015/2436 in ki nasprotujejo registraciji znamke ter lahko v primeru napačne registracije znamke privedejo do njene razglasitve za nično.
(
12
)	Sodba Emanuel, točki 48 in 49.
(
13
)	Glej na primer sodbi z dne 8. junija 2017, W. F. Gözze Frottierweberei in Gözze (C-689/15, v nadaljevanju: sodba Gözze Frottierweberei, EU:C:2017:434, točka 41 in navedena sodna praksa), ali z dne 13. maja 2020, SolNova/EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19, EU:T:2020:199, točka 72 in navedena sodna praksa).
(
14
)	Sklepni predlogi generalnega pravobranilca P. Cruza Villalóna v zadevi Backaldrin Österreich The Kornspitz Company (C-409/12, EU:C:2013:563, v nadaljevanju: sklepni predlogi v zadevi Kornspitz, točka 27).
(
15
)	Glej sklepne predloge v zadevi Emanuel, točke od 35 do 40. Glede znamke Unije člen 20(1) Uredba (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1) določa, da se „[b]lagovna znamka EU […] lahko prenese, ločeno od vsakega prenosa podjetja, za nekatere ali vse blago ali storitve, za katere je registrirana“. Podobno člen 21 Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine, ki je Aneks 1C k Sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (STO), ki je bil 15. aprila 1994 podpisan v Marakešu in odobren s Sklepom Sveta z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986 – 1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti (94/800/ES) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11, zvezek 21, str. 80) določa, da „[č]lanice lahko določijo pogoje za dajanje licenc in za prenos znamk, s tem da se razume, da […] ima lastnik registrirane znamke pravico do prenosa svoje znamke z ali brez prenosa poslovanja, ki mu znamka pripada“.
(
16
)	Moj poudarek.
(
17
)	Sklepni predlogi v zadevi Emanuel, točka 57. Glej na primer tudi sodbo z dne 29. junijae 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Irska in Ornua (La Irlandesa 1943), T-306/20, v nadaljevanju: sodba La Irlandesa, EU:T:2022:404, točka 27).
(
18
)	Glej na primer sodbo z dne 22. marca 2018, Safe Skies/EUIPO–Travel Sentry (TSA LOCK) (T-60/17, EU:T:2018:164, točka 63 in navedena sodna praksa) in sodbo La Irlandesa, točka 71.
(
19
)	Sodba Gözze Frottierweberei, točka 55 in navedena sodna praksa. Moj poudarek.
(
20
)	Sodbi z dne 14. decembra 2022, Devin/EUIPO – Haskovo Chamber of Commerce and Industry (DEVIN) (T-526/20, EU:T:2022:816, točka 119 in navedena sodna praksa) ali z dne 29. novembra 2023, Myforest Foods/EUIPO (MYBACON) (T‑107/23, EU:T:2023:769, točka 30 in navedena sodna praksa). Za ponazoritev: v primeru znaka „WINE OH!“, ki se je uporabljal za „mineralne vode in sodavice ter druge brezalkoholne pijače“, je bila potrjena zavajajoča narava zaradi protislovja med znakom in naravo blaga, ki naj bi ga znak označeval, to dojemanje pa je bilo še okrepljeno z uporabo klicaja. Vendar se je štelo, da je ta znamka upravičena do registracije za drugo blago in storitve, odločba četrtega odbora za pritožbe, 7. marec 2006 R 1074/2005‑4‑WINE OH!, točke od 20 do 24.
(
21
)	Sodba Frottierweberei and Gözze, točki 56 in 57.
(
22
)	Sodba La Irlandesa, točka 68.
(
23
)	Glej v tem smislu sodbo z dne 10. marca 2022, Maxxus Group (C-183/21, EU:C:2022:174, točka 30).
(
24
)	Ki je bila navedena v prej veljavnem členu 12(2)(b) Direktive 2008/95.
(
25
)	Sodbi Gorgonzola, točka 41, in Emanuel, točka 47. Ta ugotovitev je bila podana v kontekstu Direktive 89/104, katere člen 12(2)(b) je bil enakovreden določbi člena 12(2)(b) Direktive 2008/95. V zvezi z znamko Unije glej sodbo La Irlandesa, točka 55 in navedena sodna praksa, ali sodbo z dne 22. junija 2022, Unite the Union/EUIPO – WWRD Ireland (WATERFORD) (T-739/20, EU:T:2022:381, točke od 46 do 49).
(
26
)	Prav tako opozarjam, da se zdi, da so, razen zgolj dveh jezikovnih različic, finske in madžarske, vse jezikovne različice Direktive 2008/95 že temeljile na ideji (zgolj) tveganja (ali celo možnosti), da bo javnost zavedena.
(
27
)	Glej na primer sodbo z dne 29. aprila 2004, Björnekulla Fruktindustrier (C-371/02, v nadaljevanju: sodba Björnekulla, EU:C:2004:275, točka 16).
(
28
)	Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), Smernice za preizkušanje blagovnih znamk Evropske unije, Del D, Razveljavitev, Razdelek 2, vsebinske določbe, 31. marec 2024, na voljo na https://guidelines.euipo.europa.eu/, str. 1465, točka 2.4.4.
(
29
)	Prav tam. Znamka Mövenpick of Switzerland je bila razveljavljena, ker se je zadevno blago proizvajalo v Nemčiji. Odločba prvega odbora za pritožbe z dne 12. februarja 2009, Biscosuisse – Chocosuisse v Mövenpick Holding, točke od 17 do 19.
(
30
)	Sodba Emanuel, točka 48, in točka 31 teh sklepnih predlogov.
(
31
)	Sodba z dne 14. maja 2009, Fiorucci/UUNT – Edwin (ELIO FIORUCCI) (T-165/06, v nadaljevanju: sodba Fiorucci, EU:T:2009:157, točki 30 in 31). Glej tudi sklepne predloge v zadevi Emanuel, točka 63.
(
32
)	Uvodna izjava 31 Direktive 2015/2436. Glej tudi sodbo z dne 22. oktobra 2020, Ferrari (C-720/18 in C-721/18, EU:C:2020:854, točka 32 in navedena sodba praksa).
(
33
)	Sodba z dne 15. januarja 2009, Silberquelle (C-495/07, EU:C:2009:10, točka 17 in navedena sodna praksa).
(
34
)	Glej sklepne predloge v zadevi Kornspitz, točka 30. V sklepnih predlogih generalnega pravobranilca P. Légerja v zadevi Björnekulla Fruktindustrier (C‑371/02, EU:C:2003:615, točka 50) so navedeni primeri „walkman“, „celofan“ in „aspirin“.
(
35
)	Sodba z dne 6. marca 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C‑409/12, v nadaljevanju: sodba Kornspitz, EU:C:2014:130, točka 22 in navedena sodna praksa).
(
36
)	Glej sodbi Kornspitz, točka 22 in navedena sodna praksa, ter Björnekulla, točka 22.
(
37
)	Člen 3 Direktive 2015/2436. Glej v istem smislu tudi uvodno izjavo 13 Direktive 2015/2436 in uvodno izjavo 16 te direktive, v kateri je navedeno, da je „funkcija [znamke] zlasti zagotovitev, da blagovna znamka označuje poreklo“. Glej sodbo Kornspitz, točka 21 in navedena sodna praksa.
(
38
)	Sodbi Kornspitz, točka 22 in navedena sodna praksa.
(
39
)	Sodba Fiorucci, točki 36 in 37.
(
40
)	Sklepni predlogi v zadevi Emanuel, točka 70.
(
41
)	Sodba Fiorucci, točki 30 in 31.
(
42
)	Za uporabo v zvezi z znamkami glej sodbo z dne 30. januarja 2019, Planta Tabak (C-220/17, v nadaljevanju: sodba Planta Tabak, EU:C:2019:76, točke od 91 do 100) ali sodbo ESČP z dne 11. januarja 2007, Anheuser-Busch Inc. proti Portugalski, CE:ECHR:2007:0111JUD007304901, točka 72, v okviru člena 1 Prvega dodatnega protokola k Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, s katerim je zagotovljena pravica do varstva lastnine.
(
43
)	Kot je bilo priznano na primer tudi v sklepnih predlogih generalnega pravobranilca F. G. Jacobsa v zadevi Parfums Christian Dior (C-337/95, EU:C:1997:222, točka 39). Za potrditev glede resnih posledic razveljavitve glej sklepne predloge v zadevi Kornspitz, točka 30.
(
44
)	Sodba Planta Tabak, točka 94 in navedena sodna praksa.
(
45
)	Glej v tem smislu na primer sodbo z dne 30. januarja 2024, Landeshauptmann von Wien (Združitev družine z mladoletnim beguncem) (C-560/20, EU:C:2024:96, točka 48).
(
46
)	Sodba z dne 27. aprila 2006, Levi Strauss (C-145/05, EU:C:2006:264, točka 27).
(
47
)	Glej v tem smislu prav tam, točka 29, ter sodba Kornspitz, točka 32 in navedena sodna praksa. Glej tudi sklepne predloge v zadevi Kornspitz, točka 31. Ugotavljam, da je to ravnovesje dodatno okrepljeno s pravilom, ki izhaja iz člena 21 Direktive 2015/2436, v skladu s katerim se mora razveljavitev, če razlogi zanjo obstajajo le za del blaga ali storitev, nanašati samo na ta del.