62023TJ0157_RES
Asunto T‑157/23
Kneipp GmbH
contra
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
Sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 24 de abril de 2024
«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca denominativa de la Unión Joyful by nature — Marca denominativa anterior de la Unión JOY — Motivo de denegación relativo — Perjuicio para el renombre — Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/1001 — Prueba del renombre — Provecho indebidamente obtenido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior»
Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de renombre — Protección de la marca anterior de renombre ampliada a productos o servicios no similares — Requisitos — Renombre de la marca en el Estado miembro o en la Unión — Concepto — Criterios de apreciación
[Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 8, ap. 5]
(véanse los apartados 15 y 19)
Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de renombre — Protección de la marca anterior de renombre ampliada a productos o servicios no similares — Requisitos — Renombre de la marca en el Estado miembro o en la Unión — Prueba de la notoriedad — Carga de la prueba
[Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 8, ap. 5]
(véanse los apartados 20 a 22 y 38 a 42)
Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de renombre — Protección de la marca anterior de renombre ampliada a productos o servicios no similares — Marcas denominativas Joyful by nature y JOY
[Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 8, ap. 5]
(véanse los apartados 31 a 36, 58 a 60, 73 a 75, 88 y 92)
Resumen
Mediante su sentencia, el Tribunal General desestima el recurso de la recurrente, Kneipp GmbH, solicitante de una marca, y se pronuncia sobre la cuestión de la carga de la prueba y del renombre de una marca. En efecto, considera que, si bien la carga de la prueba del renombre de una marca incumbe al titular de esta, el renombre se pierde progresivamente y que, por lo tanto, incumbía a la recurrente probar que el renombre, adquirido progresivamente por la marca anterior a lo largo de muchos años, había desaparecido repentinamente en el último año examinado.
El 29 de noviembre de 2019, la recurrente solicitó el registro de una marca de la Unión para el signo denominativo Joyful by nature ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). (
1
)
Jean Patou formuló oposición contra el registro de dicha marca, alegando un riesgo de confusión y un perjuicio para el renombre de varios de sus derechos anteriores, entre ellos la marca denominativa de la Unión JOY, registrada en 2016.
La División de Oposición de la EUIPO estimó la oposición sobre la base del artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001 en relación con el renombre de dicha marca anterior. (
2
)
A raíz de un recurso de la recurrente, la Sala de Recurso de la EUIPO anuló parcialmente la resolución de la División de Oposición en relación con determinados servicios. No obstante, desestimó el recurso en relación con los demás productos y servicios, considerando, en particular, que Jean Patou había demostrado el gran renombre de que gozaba la marca anterior para los productos de perfumería y perfumes.
En este contexto, la recurrente interpuso su recurso, invocando la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001.
Apreciación del Tribunal General
En el marco de la apreciación de la existencia del renombre de la marca anterior, el Tribunal General recuerda, de entrada, que el renombre debe acreditarse en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca solicitada, es decir, el 29 de noviembre de 2019 en el caso de autos.
En primer lugar, el Tribunal General observa que las pruebas presentadas por Jean Patou demuestran que, en esa fecha, la marca anterior gozaba de renombre en una parte sustancial del territorio de la Unión, en lo que respecta a los productos de perfumería y perfumes. En efecto, la marca anterior es ampliamente conocida por el público en general interesado, aun cuando los galardones obtenidos por el perfume Joy a los que se refieren dichas pruebas datan de varios años atrás y las cifras de venta disminuyeron entre 2013 y 2018. En cualquier caso, el Tribunal General considera que la marca anterior disfrutaba de un elevado grado de notoriedad en el pasado, que, aun suponiendo que haya podido disminuir al cabo de los años, existía todavía en el momento de la presentación de la solicitud de registro de la marca solicitada, de manera que en esa fecha podía subsistir cierta notoriedad «residual».
En segundo lugar, el Tribunal se pronuncia sobre la carga de la prueba del renombre, recordando que un documento establecido cierto tiempo antes o después de la fecha de presentación de la solicitud de marca de que se trate puede contener indicaciones útiles, habida cuenta de que el renombre de una marca, por lo general, se adquiere progresivamente. Precisa que el mismo razonamiento se aplica en cuanto a la pérdida de tal renombre, que también se pierde, en general, progresivamente. El valor probatorio de ese documento puede variar en función de la mayor o menor proximidad del período cubierto a la fecha de presentación. A este respecto, de la jurisprudencia se desprende que ni siquiera el mero hecho de que los elementos de prueba lleven una fecha anterior en cinco años a la fecha de presentación puede, por sí solo, privarles de su valor probatorio. Además, siempre según la jurisprudencia, la carga de la prueba del renombre incumbe al titular de la marca anterior.
En el caso de autos, la Sala de Recurso puso de relieve que la mayor parte de las pruebas presentadas se referían al período comprendido entre 2013 y 2017 y que algunas de ellas se remontaban a 1990, 2000 o 2006, pero que las pruebas contenían de hecho indicaciones sobre los esfuerzos continuos de Jean Patou para mantener su cuota de mercado en 2018. Añade que la pérdida de renombre raramente se produce de una sola vez, sino que se trata más bien de un proceso continuo durante un largo período de tiempo, ya que el renombre se construye generalmente a lo largo de varios años y no puede simplemente activarse y desactivarse. Así pues, la Sala de Recurso consideró que corresponde a la solicitante probar una pérdida de renombre tan drástica en un breve lapso de tiempo.
El Tribunal General señala que esta apreciación no constituye una inversión de la carga de la prueba y es conforme con la jurisprudencia mencionada. En efecto, a falta de pruebas concretas que demostrasen que el renombre, adquirido progresivamente por la marca anterior a lo largo de muchos años, había desaparecido repentinamente en el último año examinado, la Sala de Recurso pudo legítimamente concluir que la marca anterior seguía gozando de renombre en la fecha pertinente.
Por lo tanto, el Tribunal General prosigue su análisis, declarando que la Sala de Recurso no incurrió en error de apreciación al considerar que el público pertinente podía establecer un vínculo entre las marcas en conflicto. Así, tras concluir, por una parte, que existe un riesgo futuro y no hipotético de que la recurrente obtenga un aprovechamiento indebido del renombre de la marca anterior y, por otra parte, que no existe justa causa para el uso de la marca solicitada, el Tribunal General desestima el recurso en su totalidad.
(
1
)	La solicitud designaba, en particular, productos y servicios de las clases 3, 4, 35 y 44 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.
(
2
)	A tenor del artículo 8, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1): «Mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión anterior, esta gozara de renombre en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta gozara de renombre en el Estado miembro de que se trate, y si con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre»