62008A0140
ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)
zo 14. októbra 2009 (
*1
)
„Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Spoločenstva TiMi KiNDERJOGHURT — Skoršia slovná ochranná známka KINDER — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia podobnosti označení — Skoršie námietkové konanie — Neexistencia právnej sily rozhodnutej veci — Článok 8 ods. 1 písm. b), článok 8 ods. 5 a článok 52 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b), článok 8 ods. 5 a článok 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009]“
Vo veci T-140/08,
Ferrero SpA, so sídlom v Albe (Taliansko), v zastúpení: C. Gielen a F. Jacobacci, advokáti,
žalobkyňa,
proti
Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: D. Botis, splnomocnený zástupca,
žalovanému,
ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT:
Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck, so sídlom v Innsbrucku (Rakúsko),
ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 30. januára 2008 (vec R 682/2007-2), týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi spoločnosťami Ferrero SpA a Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck,
SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (druhá komora),
v zložení: predsedníčka komory I. Pelikánová, sudcovia K. Jürimäe (spravodajkyňa) a S. Soldevila Fragoso,
tajomník: B. Pastor, zástupkyňa tajomníka,
so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 14. apríla 2008,
so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 22. júla 2008,
po pojednávaní z 11. marca 2009,
vyhlásil tento
Rozsudok
Okolnosti predchádzajúce sporu
1
Dňa 8. apríla 1998 spoločnosť Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck podala na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení [nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)].
2
Prihlasovanou ochrannou známkou je obrazové označenie:
3
Výrobky uvedené v prihláške patria do triedy 29 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu:
„Jogurt, ovocný jogurt, jogurtové nápoje, ovocné jogurtové nápoje, polotovary a hotové jedlá pripravené najmä na báze jogurtu alebo jogurtových výrobkov, jogurtové krémy.“
4
Dňa 14. januára 1999 žalobkyňa Ferrero SpA podala námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre všetky výrobky uvedené v prihláške s odvolaním sa na skoršiu slovnú ochrannú známku KINDER, zapísanú v Taliansku od 28. januára 1965 pod číslom 168843 a po obnovení pod číslom 684985 pre výrobky uvedené v triede 30, ktoré zodpovedajú tomuto opisu: „Káva, čaj, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové náhradky; chlieb, čajové pečivo, koláče, zmesi na prípravu koláčov a cukrárskych výrobkov, potravinárske zmrzlinové krémy; med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; korenie, ocot, omáčky; koreniny; zmrzlina; kakao, kakaové výrobky, t. j. kakaová hmota na prípravu kakaových nápojov, čokoládová hmota; polevy, najmä čokoládové polevy, čokoláda, pralinky, čokoládové ozdoby na vianočné stromčeky, čokoládové výrobky s alkoholovou náplňou, cukrovinky a pečivo vrátane tuhej a tekutej zmesi na prípravu koláčov.“
5
Rozhodnutím z 29. septembra 2000 námietkové oddelenie zamietlo námietku na základe článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009].
6
Toto rozhodnutie bolo potvrdené štvrtým odvolacím senátom 3. novembra 2003 vo veci R 1147/2000-4.
7
Po zamietnutí námietky bola ochranná známka uverejnená vo Vestníku ochranných známok Spoločenstva č. 42/2004 z 11. októbra 2004.
8
Dňa 19. augusta 2005 žalobkyňa podala návrh na vyhlásenie neplatnosti v zmysle článku 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 53 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009] proti zápisu tejto ochrannej známky Spoločenstva. Tento návrh bol podaný vzhľadom na všetky výrobky chránené ochrannou známkou.
9
Žalobkyňa, odvolávajúc sa na článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, na ktoré odkazuje článok 52 ods. 1 písm. a) toho istého nariadenia, uviedla na podporu svojho návrhu na vyhlásenie neplatnosti taliansky zápis uvedený v bode 4 vyššie, ako aj 35 ďalších skorších talianskych, francúzskych, španielskych a medzinárodných práv uvedených v bode 5 žaloby, ktoré všetky obsahovali prvok „kinder“, ako aj dodatočný prvok a/alebo obrazové prvky.
10
Rozhodnutím zo 14. marca 2007 výmazové oddelenie vyhlásilo napadnutú ochrannú známku Spoločenstva TiMi KiNDERJOGHURT za neplatnú na základe článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.
11
Dňa 4. mája 2007 spoločnosť Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck podala na ÚHVT v zmysle článku 59 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 60 nariadenia č. 207/2009) odvolanie proti rozhodnutiu výmazového oddelenia.
12
Druhý odvolací senát tomuto odvolaniu vyhovel rozhodnutím z 30. januára 2008 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“). Zrušil rozhodnutie výmazového oddelenia a zamietol návrh na vyhlásenie neplatnosti.
13
Odvolací senát v podstate konštatoval predovšetkým to, že hoci rozhodnutia námietkového oddelenia nemali právnu silu rozhodnutej veci, výmazové oddelenie bolo viazané skutkovými zisteniami a závermi v skorších rozhodnutiach ÚHVT na základe zásady nemo potest venire contra factum proprium, podľa ktorej správny orgán má povinnosť dodržiavať svoje vlastné právne akty, predovšetkým ak účastníci konania na základe týchto právnych aktov zákonne nadobudli práva k zapísanej ochrannej známke. Odvolací senát ďalej potvrdil zistenia v rozhodnutí námietkového oddelenia a v rozhodnutí štvrtého odvolacieho senátu z 3. novembra 2003, podľa ktorých ochranné známky boli vo všeobecnosti odlišné vzhľadom na zásadné rozdiely medzi nimi z vizuálneho a fonetického hľadiska. Napokon zamietol návrh na vyhlásenie neplatnosti z dôvodu, že nebola splnená podmienka zhodnosti alebo podobnosti označení stanovená v článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.
Návrhy účastníkov konania
14
Žalobkyňa navrhuje, aby Súd prvého stupňa:
—
zrušil napadnuté rozhodnutie,
—
zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.
15
ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:
—
zamietol žalobu v celom rozsahu,
—
zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania,
—
subsidiárne, ak Súd prvého stupňa zastáva názor, že označenia nie sú odlišné, buď rozhodol na základe článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, pokiaľ dospeje k záveru, že má dostatok informácií, alebo vrátil vec ÚHVT na ďalšie konanie,
—
v poslednom uvedenom prípade zaviazal ÚHVT len na náhradu jeho vlastných trov konania.
O veci samej
16
Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza dva žalobné dôvody založené po prvé na nesprávnom uplatnení zásady právnej sily rozhodnutej veci a po druhé na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.
O prvom žalobnom dôvode založenom na nesprávnom uplatnení zásady právnej sily rozhodnutej veci
Tvrdenia účastníkov konania
17
V rámci prvého žalobného dôvodu žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát si protirečil, keď na jednej strane tvrdil, že rozhodnutia námietkového oddelenia nemajú negatívny účinok rozhodnutej veci, lebo nebránia prípustnosti následného návrhu na vyhlásenie neplatnosti, ale na druhej strane uviedol, že tieto rozhodnutia nemožno úplne ignorovať, ak sa rozhoduje o následnom návrhu na vyhlásenie neplatnosti v konaní s tými istými účastníkmi konania, s rovnakým predmetom veci a rovnakými dôvodmi. Rozhodnutia námietkového oddelenia totiž nemajú záväzný účinok v rámci následného konania o vyhlásenie neplatnosti. Žalobkyňa v tejto súvislosti uvádza štyri dôvody.
18
Po prvé žalobkyňa tvrdí, že nové skutočnosti a dodatočné dôkazy predložené výmazovému oddeleniu, najmä tie, ktoré sa týkali dobrého mena ochrannej známky KINDER a príbuzných ochranných známok KINDER, stačia na to, aby sa podstatne zmenil predmet sporu, a závery vyplývajúce z rozhodnutia námietkového oddelenia tak stratia na relevantnosti.
19
Po druhé rozdiel medzi „pozitívnym“ a „negatívnym“ účinkom právnej sily rozhodnutej veci, ktorý odvolací senát uviedol v napadnutom rozhodnutí, je vymyslený a nemá oporu v práve. Rozhodnutie buď má právnu silu rozhodnutej veci, alebo ju nemá.
20
Po tretie zásada nemo potest venire contra factum proprium citovaná v napadnutom rozhodnutí sa v správnych konaniach neuplatňuje.
21
Po štvrté zamietnutie námietky a zápis ochrannej známky Spoločenstva nemôžu vyvolávať právnu istotu ani legitímnu dôveru u majiteľa ochrannej známky, pretože právna úprava ponúka možnosť následne spochybniť zápis prostredníctvom návrhu na vyhlásenie neplatnosti alebo prostredníctvom vzájomného návrhu vo veci týkajúcej sa napodobeniny.
22
Na základe uvedených tvrdení žalobkyňa dospela k záveru, že napadnuté rozhodnutie musí byť „zamietnuté“.
23
ÚHVT na úvod zdôrazňuje, že súhlasí s tvrdením v napadnutom rozhodnutí a v žalobe, podľa ktorého ak sa podstatne zmenil vecný základ sporu, výmazové oddelenie nie je viazané výsledkom námietkového konania, keďže rozhoduje o novej veci.
24
ÚHVT ďalej tvrdí, že pokiaľ ide naopak o veci, ktoré sú skutkovo a právne rovnaké, treba zásadne rozlišovať na jednej strane medzi „požiadavkou koherencie“, ktorú musí správny orgán zodpovedný za zápis ochranných známok dodržať tým, že uplatní rovnaké právne zásady v každej veci a v maximálnom možnom rozsahu zohľadní precedensy v rovnakých alebo podobných veciach, a na druhej strane povinnosťou tohto orgánu prijať rovnaký záver ako v predchádzajúcej veci z dôvodu právne záväznej povahy skoršieho rozhodnutia prijatého týmto orgánom alebo nadradeným správnym alebo súdnym orgánom.
25
V tejto súvislosti ÚHVT tvrdí, že „požiadavka koherencie“, vyjadrená prostredníctvom prijímania interných usmernení, praktických pokynov alebo kontrol kvality, ktoré sú viac alebo menej záväzné, je na základe judikatúry obmedzená zásadou zákonnosti. Z nej vyplýva, že orgán nemôže byť viazaný skorším rozhodnutím, ktoré má vady. Predovšetkým vzhľadom na to, že rozhodnutia týkajúce sa zápisu označenia, tak ako ochrannej známky Spoločenstva, ktoré má ÚHVT prijať podľa nariadenia č. 40/94, vychádzajú z výkonu viazanej právomoci, a nie diskrečnej právomoci, zákonnosť týchto rozhodnutí sa musí posúdiť iba na základe nariadenia č. 40/94, tak ako ho vykladá súd Spoločenstva, a nie na základe skoršej rozhodovacej praxe ÚHVT alebo jeho odvolacích senátov.
26
Preto bez ohľadu na otázku uplatnenia zásady nemo potest venire contra factum proprium ÚHVT tvrdí, že v tejto veci nemožno uvedenú zásadu vykladať v tom zmysle, že výmazové oddelenie bolo viazané skoršími rozhodnutiami námietkového oddelenia alebo odvolacieho senátu prijatých v tej istej veci.
27
Navyše tento výklad je v súlade s výkladom a contrario článku 62 ods. 2 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 64 ods. 2 nariadenia č. 207/2009), podľa ktorého dôvody a výroková časť rozhodnutí odvolacích senátov zaväzujú len „prvý stupeň“, pokiaľ je vec vrátená orgánu, ktorý prijal napadnuté rozhodnutie a pokiaľ sa skutkový stav nezmenil.
28
Okrem toho ÚHVT súhlasí s tvrdením žalobkyne, podľa ktorého zamietnutie námietky a následný zápis ochrannej známky Spoločenstva nemohli vyvolať legitímnu dôveru.
29
Z uvedeného vyplýva, že odvolací senát sa skutočne dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že výmazové oddelenie bolo viazané skorším rozhodnutím námietkového oddelenia.
30
Podľa ÚHVT však pred zrušením napadnutého rozhodnutia treba určiť, či odvolací senát správne rozhodol vo veci samej. Dôvodnosť napadnutého rozhodnutia preto treba na účely tohto konania posúdiť v súvislosti s analýzou podobnosti označení, ktorú uskutočnil odvolací senát v kontexte článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.
Posúdenie Súdom prvého stupňa
31
V rámci tohto žalobného dôvodu treba v kontexte konania o vyhlásenie neplatnosti pred ÚHVT preskúmať relevantnosť posúdení a záverov odvolacieho senátu, ku ktorým tento senát dospel v skoršom rozhodnutí prijatom v rámci námietkového konania medzi tými istými účastníkmi konania o tej istej ochrannej známke Spoločenstva.
32
V tejto súvislosti treba predovšetkým poukázať na to, že bez ohľadu na odpoveď na túto otázku odvolací senát v bodoch 32 až 46 napadnutého rozhodnutia vykonal samostatné a súhrnné preskúmanie veci samej, najmä podobnosti dotknutých označení, ktoré sú predmetom druhého žalobného dôvodu.
33
Za týchto okolností treba prijať záver, že napriek konštatovaniam uvedeným v bode 30 napadnutého rozhodnutia odvolací senát neuplatnil v prejednávanej veci zásadu právnej sily rozhodnutej veci. Prvý žalobný dôvod preto vychádza z nesprávneho predpokladu a musí sa zamietnuť.
34
Pred posúdením druhého žalobného dôvodu je však potrebné uviesť, že odvolací senát v bodoch 17 až 29 napadnutého rozhodnutia správne uviedol, že zásada právnej sily rozhodnutej veci, ktorá vyžaduje, aby sa nespochybňovala konečná povaha súdneho rozhodnutia, sa neuplatňovala na vzťah medzi konečným rozhodnutím v námietkovom konaní a návrhom na vyhlásenie neplatnosti najmä preto, lebo po prvé konania pred ÚHVT sú svojou povahou správne, nie súdne konania a po druhé relevantné ustanovenia nariadenia č. 40/94, t. j. článok 52 ods. 4 a článok 96 ods. 2 (teraz článok 53 ods. 4 a článok 100 ods. 2 nariadenia č. 207/2009), v tomto ohľade neobsahujú žiadne ustanovenie.
35
Odvolací senát v bode 30 napadnutého rozhodnutia takisto správne uviedol, že zistenia uvedené v konečnom rozhodnutí námietkového oddelenia nemožno úplne ignorovať pri rozhodovaní o návrhu na vyhlásenie neplatnosti v konaní s tými istými účastníkmi konania, s rovnakým predmetom a rovnakými dôvodmi za predpokladu, že tieto zistenia alebo rozhodnuté otázky nie sú dotknuté novými skutočnosťami, novými dôkazmi a dôvodmi. Toto tvrdenie len konkrétne vyjadruje judikatúru, podľa ktorej je skoršia rozhodovacia prax ÚHVT faktorom, ktorý sa môže zohľadniť pri určení, či označenie je spôsobilé na zápis [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2008, Reber/ÚHVT — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Zb. s. II-1927, body 45 a 53].
36
Odvolací senát však v bode 30 napadnutého rozhodnutia nesprávne konštatoval, že v konaní o vyhlásenie neplatnosti orgány ÚHVT neboli viazané zisteniami uvedenými v konečnom rozhodnutí vydanom v námietkovom konaní na základe zásady nemo potest venire contra factum proprium, zásady ochrany nadobudnutých práv, ako aj zásad právnej istoty a ochrany legitímnej dôvery. Na jednej strane totiž, keďže rozhodnutiu, aj konečnému, vydanému v námietkovom konaní, sa nepripisuje nijaká právna sila rozhodnutej veci, toto rozhodnutie naozaj nemôže vyvolať vznik nadobudnutých práv ani legitímnu dôveru, pokiaľ ide o výsledok neskoršieho konania o vyhlásenie neplatnosti. Na druhej strane, keby sa prijala argumentácia odvolacieho senátu týkajúca sa tohto bodu, spochybnenie zápisu ochrannej známky Spoločenstva, ktorá bola predmetom rozhodnutia námietkového oddelenia, prostredníctvom návrhu na vyhlásenie neplatnosti v spore s tými istými účastníkmi konania, s tým istým predmetom a tými istými dôvodmi, by bolo zbavené akéhokoľvek potrebného účinku, hoci, ako vyplýva z vyššie uvedených úvah, nariadenie č. 40/94 toto spochybnenie zápisu ochrannej známky umožňuje.
37
Záver odvolacieho senátu týkajúci sa záväznej povahy zistení uvedených v konečnom rozhodnutí námietkového oddelenia v rámci konania o vyhlásenie neplatnosti je preto nesprávny.
O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94
Tvrdenia účastníkov konania
38
V rámci druhého žalobného dôvodu žalobkyňa uvádza po prvé, že odvolací senát riadne nezohľadnil dobré meno jej skorších ochranných známok.
39
V tejto súvislosti najskôr pripomína, že dobré meno a rozlišovacia spôsobilosť jednak v kontexte článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 hrajú „zásadnú úlohu“ a jednak v kontexte článku 8 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia sú základnými prvkami na určenie toho, či existuje pravdepodobnosť zámeny.
40
Potom uvádza, že odvolací senát napriek skutočnosti, že v bode 35 napadnutého rozhodnutia potvrdil rozhodnutie výmazového oddelenia, pokiaľ ide o vysoký stupeň všeobecnej známosti skoršej ochrannej známky, opomenul zohľadniť túto všeobecnú známosť pri posúdení rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky a porovnať túto ochrannú známku s napadnutou ochrannou známkou.
41
Navyše tým, že v bode 35 napadnutého rozhodnutia, týkajúcom sa posúdenia dôkazov o všeobecnej známosti skoršej ochrannej známky, dospel k záveru, že aj štúdie preukázali, že slovo „kinder“ sa automaticky spája s cukrárskymi výrobkami ochrannej známky KINDER, odvolací senát neprimerane obmedzil sortiment výrobkov, s ktorým sa spájalo dobré meno ochrannej známky KINDER. Správne posúdenie totiž malo viesť k záveru, že ochranná známka KINDER sa spája nielen s cukrárskymi výrobkami, ale aj s čokoládou, čokoládovými vajíčkami, desiatovými výrobkami (vrátane desiatových výrobkov na báze mlieka) a čokoládovými tyčinkami.
42
Napokon dobré meno ochrannej známky sa musí zohľadniť, na rozdiel od toho, čo tvrdil odvolací senát, na účely posúdenia podobnosti medzi dvoma označeniami. V tejto súvislosti žalobkyňa pripomína ustálenú judikatúru, podľa ktorej ochranné známky, ktoré majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, či už v dôsledku svojej povahy, alebo z dôvodu známosti na trhu, sú chránené vo väčšom rozsahu ako tie, ktorých rozlišovacia spôsobilosť je nižšia. Táto judikatúra sa síce týka prípadu podobnosti podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, no napriek tomu platí, že dobré meno ako relevantný faktor v prejednávanej veci sa musí zohľadniť aj pri posúdení podobnosti medzi dvoma označeniami podľa článku 8 ods. 5 toho istého nariadenia. Žalobkyňa v tejto súvislosti tvrdí, že existencia vzťahu medzi rozsahom dobrého mena a podobnosťou ochranných známok je uznaná aj v staršom práve ochranných známok Beneluxu v tom zmysle, že čím je ochranná známka silnejšia alebo čím je jej dobré meno známejšie, tým ľahšie možno pripustiť existenciu asociácie alebo podobnosti.
43
Po druhé, hoci výrobky, na ktoré sa vzťahuje napadnutá ochranná známka, a výrobky, na ktoré sa vzťahujú skoršie ochranné známky, nie sú rovnaké a nepatria do tej istej triedy, napriek tomu platí, že dotknuté výrobky sú značne podobné. Keďže vo vnímaní spotrebiteľov sa výrobky príbuzných ochranných známok obsahujúcich výraz „kinder“ výrazne spájajú s mliekom a mliečnymi výrobkami všeobecne, používanie označenia TiMi KiNDERJOGHURT v súvislosti s jogurtovými výrobkami u nich môže vyvolať silnú asociáciu medzi výrobkami patriacimi pod uvedené príbuzné ochranné známky a výrobkami, na ktoré sa vzťahuje napadnutá ochranná známka.
44
Po tretie žalobkyňa kritizuje aj to, že odvolací senát v napadnutom rozhodnutí nezohľadnil skutočnosť, že je držiteľkou mnohých príbuzných ochranných známok, ktoré obsahujú prvok „kinder“ spojený so slovami alebo s rozlišujúcimi či opisnými symbolmi, alebo sú nimi tvorené.
45
Existencia jednej série alebo skupiny príbuzných ochranných známok pritom tvorí relevantný faktor pri posúdení pravdepodobnosti zámeny. Pravdepodobnosť zámeny totiž môže byť vyvolaná možnosťou asociácie medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršími sériovými ochrannými známkami, pretože taká podobnosť môže v spotrebiteľoch vyvolať predstavu, že prihlasovaná známka je súčasťou tejto série, a preto výrobky, ktoré označuje, majú rovnaký alebo príbuzný obchodný pôvod ako výrobky chránené skoršími ochrannými známkami. Takáto pravdepodobnosť asociácie môže existovať aj v prípade, ako je tento, keď porovnanie prihlasovanej ochrannej známky so skoršími ochrannými známkami zohľadnenými izolovane neumožňuje preukázať existenciu pravdepodobnosti priamej zámeny.
46
Keďže spoločnosť Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck ani odvolací senát nikdy nespochybnili, že prvok „kinder“ tvorí podstatný prvok príbuzných ochranných známok a že všetky tieto príbuzné ochranné známky sa na trhu intenzívne využívajú a sú spotrebiteľmi vnímané ako príbuzné ochranné známky, je v prejednávanej veci nesporné, že napadnutá ochranná známka sa okamžite vníma ako ďalšia príbuzná alebo sériová ochranná známka, lebo obsahuje prvok „kinder“. Pravdepodobnosť zámeny vrátane pravdepodobnosti asociácie v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa tak mení na istotu.
47
Po štvrté a na záver žalobkyňa uvádza, že posúdenie, ktoré odvolací senát vykonal v bodoch 36 až 44 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého si označenia nie sú podobné, je nekoherentné a nesprávne. V tejto súvislosti uvádza tri dôvody.
48
Po prvé odvolací senát nezohľadnil judikatúru, podľa ktorej stupeň podobnosti na účely porovnania označení podľa článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 nie je rovnaký ako stupeň podobnosti vyžadovaný podľa článku 8 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia. Na rozdiel od druhého ustanovenia totiž článok 8 ods. 5 nevyžaduje, aby bola podobnosť označení taká, že môže vyvolať pravdepodobnosť zámeny.
49
Po druhé namiesto posúdenia podobnosti dotknutých označení na základe ich celkového dojmu odvolací senát vykonal posúdenie na základe „analytického rozboru“ napadnutej ochrannej známky.
50
Po tretie zistenie odvolacieho senátu, podľa ktorého prvok „timi“ je dominantným prvkom napadnutej ochrannej známky, je zjavne nesprávne. Tento prvok bol totiž jednak vytlačený bielou farbou na tmavšom pozadí, v dôsledku čoho je „automaticky horšie čitateľný“, ako keby bol vytlačený čiernou farbou na bielom podklade, a jednak jeho veľkosť predstavuje len malú časť celej ochrannej známky. Naopak, dominantným prvkom ochrannej známky je práve prvok „kinder“. Prvok „kinderjoghurt“ je totiž vytlačený čiernou farbou a zaberá oveľa väčší priestor ako prvok „timi“. Prvok „joghurt“ ako opisné slovo sa musí považovať buď za zanedbateľný prvok, alebo za prvok zdôrazňujúci podobnosť s príbuznými ochrannými známkami KINDER. Okrem toho aj zistenie odvolacieho senátu v bode 41 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého prvok „kinder“ nevystupuje do popredia alebo sa nejaví ako samostatný prvok a je len spojený s prvkom „joghurt“, je nesprávne. Podľa judikatúry totiž skutočnosť, že rozlišovací prvok je pripojený k opisnému prvku, nepotláča podobnosť rozlišovacieho prvku. Napokon ani za predpokladu, že prvok „timi“ by bol rovnako relevantný, odvolací senát nemohol pri porovnaní týchto dvoch označení úplne opomenúť prvok „kinder“. Žalobkyňa v tejto súvislosti pripomína, že v osobitnom prípade si skoršia ochranná známka používaná treťou osobou v zloženom označení obsahujúcom obchodné meno tejto tretej osoby zachová samostatné rozlišovacie postavenie bez toho, aby pritom tvorila jeho dominantný prvok. Za takéhoto predpokladu celkový dojem zloženého označenia môže viesť verejnosť k presvedčeniu, že dotknuté tovary alebo služby pochádzajú prinajmenšom od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené, a v takom prípade sa musí existencia pravdepodobnosti zámeny pripustiť.
51
Žalobkyňa z uvedeného odvodzuje predovšetkým to, že v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 existuje zvýšené nebezpečenstvo ujmy, ktoré spočíva v zásahu do rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena slovnej ochrannej známky KINDER, ďalej to, že spoločnosť Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck neprávom využíva jej rozlišovaciu spôsobilosť a dobré meno a napokon, že existuje zvýšená pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia vzhľadom na podobnosť ochranných známok a výrobkov a s prihliadnutím na dobré meno ochrannej známky KINDER a príbuzných ochranných známok žalobkyne.
52
ÚHVT namieta voči tvrdeniam žalobkyne.
Posúdenie Súdom prvého stupňa
53
Na úvod treba uviesť, že existencia podobnosti medzi skoršou ochrannou známkou a napadnutou ochrannou známkou predstavuje podmienku uplatnenia, ktorá je spoločná pre článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, na ktoré odkazuje článok 52 ods. 1 písm. a) toho istého nariadenia. Pokiaľ ide o posúdenie tejto podmienky, z judikatúry Súdneho dvora týkajúcej sa výkladu článku 5 ods. 2 Prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), ktorej normatívny obsah je v podstate totožný s obsahom článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, vyplýva, že predpokladá najmä vizuálnu, fonetickú alebo koncepčnú podobnosť (pozri rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, Adidas-Salomon a Adidas Benelux, C-408/01, Zb. s. I-12537, bod 28 a tam citovanú judikatúru).
54
Okrem toho z judikatúry Súdneho dvora týkajúcej sa výkladu článku 5 ods. 2 smernice 89/104 ďalej vyplýva, že na splnenie podmienky týkajúcej sa podobnosti nie je potrebné preukázať, že zo strany dotknutej verejnosti existuje pravdepodobnosť zámeny medzi skoršou ochrannou známkou, ktorá má dobré meno, a napadnutou ochrannou známkou. Stačí, že v dôsledku stupňa tejto podobnosti si príslušná skupina verejnosti vytvorí medzi nimi súvislosť. Existenciu tejto súvislosti treba posudzovať komplexne pri zohľadnení všetkých relevantných skutočností konkrétneho prípadu. Porovnanie označení sa vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo ku koncepčnej podobnosti predmetných ochranných známok má zakladať na celkovom dojme, ktorý ochranné známky vytvárajú, so zohľadnením najmä ich rozlišujúcich a prevládajúcich prvkov [pozri analogicky rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. apríla 2008, Citigroup a Citibank/ÚHVT — Citi (CITI), T-181/05, Zb. s. II-669, body 64 a 65 a tam citovanú judikatúru].
55
Napriek skutočnosti, že prvok „kinder“ sa objavuje v oboch označeniach, ako správne uviedol odvolací senát v bode 42 napadnutého rozhodnutia, v prejednávanej veci existuje niekoľko vizuálnych a fonetických vlastností, ktoré vylučujú možnosť, aby sa tieto dve označenia vnímali ako podobné.
56
Po prvé prvok „kinder“ tvorí celok s prvkom „joghurt“, čo znamená, že tieto dva prvky neexistujú samostatne. Na jednej strane totiž prvky „kinder“ a „joghurt“ majú nielen rovnakú vizuálnu hodnotu, ale štylizované nepresnosti tancujúceho a vlniaceho sa druhu písma, ktorý je použitý v prvku „kinderjoghurt“, z nich tiež robia harmonickú jednotku, v ktorej si len ťažko možno všimnúť dva prvky, z ktorých sa skladá. Tieto osobitosti dokazujú, že na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, prvok „kinder“ nie je iba jednoducho pripojený k prvku „joghurt“. Na druhej strane z dôvodu štylizovaného druhu písma prvku „kinder“ použitého v napadnutej ochrannej známke táto ochranná známka vizuálne nepripomína skoršiu slovnú ochrannú známku zobrazenú klasickým druhom písma, ktorá je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti.
57
Po druhé treba konštatovať, že prvok „kinder“ v napadnutej ochrannej známke je len súčasťou prvku „kinderjoghurt“, ktorý má iba druhoradý význam vo vzťahu k prvku „timi“. V tejto súvislosti treba zamietnuť tvrdenia žalobkyne, ktorými chcela preukázať, že prvok „timi“ nie je dominantným prvkom z dôvodu svojich malých rozmerov a údajnej horšej čitateľnosti ako prvok „kinderjoghurt“. Z vizuálneho hľadiska je totiž tento prvok ústredným bodom označenia, pretože je umiestnený nápadne v strede nad prvkom „kinderjoghurt“ a priťahuje pohľad ako prvý. Toto ústredné umiestnenie do značnej miery kompenzuje skutočnosť, že prvok „timi“ je vytlačený menším druhom písma ako prvok „kinderjoghurt“, ako aj skutočnosť, že znázornenie bielou farbou na čiernom pozadí môže robiť prvok „timi“ horšie čitateľným ako prvok „kinderjoghurt“, umiestnený v dolnej časti označenia. Z fonetického hľadiska treba konštatovať, že prvok „timi“ sa vysloví ako prvý, a preto mu spotrebitelia pripisujú väčšiu dôležitosť. Prvok „kinder“ je tak zatienený dominantným prvkom „timi“, ktorý si spotrebitelia nepochybne všimnú.
58
Po tretie prvok „kinder“ sa v napadnutej ochrannej známke, na rozdiel od skoršej slovnej ochrannej známky, ktorá je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti, nachádza medzi ďalšími dvoma prvkami, teda prvkom „timi“ a prvkom „joghurt“. Tento rozdiel výrazne oslabuje nielen fonetickú podobnosť, ktorá by mohla existovať medzi dvoma označeniami z dôvodu ich spoločného prvku, ale aj prípadnú vizuálnu podobnosť, ktorá by z tohto spoločného prvku mohla vyplynúť. Prvok „kinder“ tak predstavuje zanedbateľný prvok v celkovom dojme, ktorý dotknutá ochranná známka vytvára.
59
Z uvedeného vyplýva, že odvolací senát správne prijal záver, že dotknuté označenia neboli podobné.
60
Tento záver nespochybňujú ani ďalšie tvrdenia žalobkyne.
61
Po prvé, pokiaľ ide o tvrdenie týkajúce sa dobrého mena skoršej ochrannej známky, ako aj tvrdenie založené na existencii podobnosti medzi výrobkami chránenými spornými ochrannými známkami, treba totiž konštatovať, že uvedené prvky sa síce môžu zohľadniť pri posúdení pravdepodobnosti zámeny, ale nemajú žiadny vplyv na posúdenie podobnosti označení.
62
Pokiaľ ide o tvrdenie týkajúce sa dobrého mena skoršej ochrannej známky, treba v každom prípade uviesť, že neexistencia podobnosti dotknutých označení v prejednávanej veci, konštatovaná v bodoch 56 až 58 vyššie, je taká výrazná, že dobré meno ochrannej známky KINDER, bez ohľadu na to, či je napadnuté alebo nie, nemôže túto neexistenciu podobnosti spochybniť. Ďalej, pokiaľ ide o tvrdenie týkajúce sa podobnosti medzi výrobkami chránenými spornými ochrannými známkami, treba predovšetkým uviesť, že výrobky chránené napadnutou ochrannou známkou sa síce všetky spájajú s jogurtom a patria do triedy 29, ale výrobky spojené s 36 skoršími právami, uvádzané na podporu návrhu na vyhlásenie neplatnosti, sú v zásade kakaové a čokoládové výrobky, ako aj koláče, pečivo a cukrovinky a všetky patria do triedy 30. Okrem toho, na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, skutočnosť, že určitý počet týchto výrobkov môže obsahovať určitý podiel mlieka, neznamená, že tieto výrobky sú podobné mlieku alebo vo všeobecnosti mliečnym výrobkom, a fortiori jogurtovým výrobkom. Z uvedeného vyplýva, že neexistencia podobnosti medzi spornými označeniami určite nie je kompenzovaná existenciou akejkoľvek podobnosti medzi výrobkami chránenými spornými ochrannými známkami.
63
Po druhé, pokiaľ ide o tvrdenie týkajúce sa existencie príbuzných alebo sériových ochranných známok, treba pripomenúť, že podľa judikatúry pri príbuzných alebo sériových ochranných známkach je pravdepodobnosť zámeny, ktorá sa musí posúdiť v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, vyššia vzhľadom na skutočnosť, že spotrebitelia sa môžu zmýliť v súvislosti s pôvodom výrobkov alebo služieb chránených prihlasovanou ochrannou známkou a mylne sa domnievať, že táto ochranná známka je príbuznou alebo sériovou ochrannou známkou (pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora z 13. septembra 2007, Il Ponte Finanziaria/ÚHVT, C-234/06 P, Zb. s. I-7333, bod 63). Z tejto judikatúry však rovnako vyplýva, že existencia príbuzných alebo sériových ochranných známok nie je relevantná pri posúdení otázky, či je splnená spoločná podmienka uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, teda existencia podobnosti medzi staršou ochrannou známkou a napadnutou ochrannou známkou.
64
Aj za predpokladu, že existencia príbuzných alebo sériových ochranných známok by bola relevantným faktorom pri posúdení existencie takej podobnosti, pravdepodobnosť, že spotrebitelia by sa v prejednávanej veci skutočne mohli domnievať, že napadnutá ochranná známka je príbuznou alebo sériovou ochrannou známkou, je v každom prípade veľmi malá až neexistujúca, a to z dôvodu výrazných rozdielov, ktoré existujú medzi napadnutou ochrannou známkou a označeniami uvedenými v bode 5 žaloby.
65
V tejto súvislosti treba totiž uviesť najmä tri aspekty. Po prvé prvok „kinderjoghurt“ sa v napadnutej ochrannej známke píše, na rozdiel od označení uvedených v bode 5 žaloby, ako jedno slovo a medzi prvkami „kinder“ a „joghurt“ nie je medzera. Po druhé napadnutá ochranná známka sa na rozdiel od označení uvedených v bode 5 žaloby vyznačuje štylizovanými nepravidelnosťami prvku „kinderjoghurt“, ktoré sú opísané v bode 56 vyššie. Po tretie napadnutá ochranná známka na rozdiel od označení uvedených v bode 5 žaloby obsahuje prvok „timi“, ktorý z dôvodu svojej dominantnej povahy zatieňuje prvok „kinderjoghurt“ a a fortiori prvok „kinder“, ktorý je jeho súčasťou.
66
Tvrdenie týkajúce sa existencie príbuzných alebo sériových ochranných známok sa preto musí zamietnuť.
67
Po tretie, pokiaľ ide o tvrdenie, podľa ktorého odvolací senát nezohľadnil skutočnosť, že v rámci článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 posúdenie stupňa podobnosti nevyžaduje posúdenie existencie pravdepodobnosti zámeny, treba konštatovať, že skutočnosti predložené odvolacím senátom, s ktorými sa Súd prvého stupňa stotožnil v bodoch 56 až 58 vyššie, dokazujú neexistenciu podobnosti nezávisle od prípadnej možnosti stupňa podobnosti vyvolať pravdepodobnosť zámeny. Tvrdenie žalobkyne sa preto musí zamietnuť ako neúčinné.
68
Po štvrté a na záver sa odvolací senát, na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, nedopustil nesprávneho posúdenia, keď pristúpil k „analytickému rozboru“ napadnutej ochrannej známky. Pri posúdení stupňa podobnosti treba totiž zohľadniť celkový dojem vytvorený kombináciou prvkov, z ktorých sa ochranné známky skladajú, čo však nie je nezlučiteľné s postupným preskúmaním týchto prvkov. Odvolací senát v prejednávanej veci v bode 43 napadnutého rozhodnutia konštatoval, že rozdiely medzi označeniami vyvažujú jediný podobný prvok, a následne zdôraznil, že keďže označenia boli porovnané ako celok, celkové dojmy, ktoré vyvolávali, boli rozdielne. Vzhľadom na to, že tento „analytický rozbor“ sa neurobil na úkor zohľadnenia celkového dojmu, ktorý kombinácia prvkov tvoriacich sporné ochranné známky vyvoláva, toto tvrdenie žalobkyne sa musí zamietnuť ako nedôvodné.
69
Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že druhý žalobný dôvod musí byť zamietnutý ako nedôvodný.
70
Vzhľadom na predchádzajúce úvahy treba žalobu zamietnuť v celom rozsahu.
O trovách
71
Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ju na náhradu trov konania v súlade s návrhom ÚHVT.
Z týchto dôvodov
SÚD PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)
rozhodol a vyhlásil:
1.
Žaloba sa zamieta.
2.
Spoločnosť Ferrero SpA je povinná nahradiť trovy konania.
Pelikánová
Jürimäe
Soldevila Fragoso
Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 14. októbra 2009.
Podpisy
(
*1
)	Jazyk konania: angličtina.