62021TJ0281
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
16 marzo 2022 (
*1
)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo APE TEES – Marchi nazionali figurativi anteriori non registrati che rappresentano una scimmia – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001] – Regime dell’azione di common law per abuso di denominazione (action for passing off) – Accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom»
Nella causa T‑281/21,
Nowhere Co. Ltd, con sede in Tokyo (Giappone), rappresentata da R. Kunze, avvocato,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Hanf, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO:
Junguo Ye, residente in Elche (Spagna),
avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 febbraio 2021 (procedimento R 2474/2017-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Nowhere Co. e il sig. Ye,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto da G. De Baere, presidente, V. Kreuschitz (relatore) e G. Steinfatt, giudici
cancelliere: E. Coulon
visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 maggio 2021,
visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 luglio 2021,
vista la mancata presentazione ad opera delle parti, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, della domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
Il 30 giugno 2015, il sig. Junguo Ye ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].
2
Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il seguente segno figurativo:
3
I prodotti e i servizi per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nelle classi 3, 9, 14, 18, 25 e 35 ai sensi dell’accordo di Nizza del 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.
4
La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 234/2015, del 9 dicembre 2015.
5
In data 8 marzo 2016, la ricorrente, Nowhere Co. Ltd, ha proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto per la totalità dei prodotti e dei servizi di cui al precedente punto 3, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 46 del regolamento 2017/1001).
6
L’opposizione era fondata, in particolare, sui tre marchi figurativi anteriori non registrati seguenti, utilizzati nella normale prassi commerciale, in particolare, nel Regno Unito:
7
Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione per quanto riguarda i marchi anteriori non registrati era quello di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001).
8
Il 20 settembre 2017, la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione.
9
Il 17 novembre 2017, la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001, avverso la decisione della divisione di opposizione.
10
Con decisione dell’8 ottobre 2018 (in prosieguo: la «prima decisione della commissione di ricorso»), la seconda commissione di ricorso ha respinto il ricorso.
11
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 gennaio 2019, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della prima decisione della commissione di ricorso.
12
Con comunicazione del 29 aprile 2019, il relatore della commissione di ricorso ha informato le parti del procedimento che essa intendeva revocare la sua prima decisione.
13
Con decisione del 17 luglio 2019 [procedimento R 2474/2017-2 (REV)], la seconda commissione di ricorso ha revocato la sua prima decisione, conformemente all’articolo 103 del regolamento 2017/1001 e all’articolo 70 del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento 2017/1001, e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1), a causa di un errore manifesto imputabile all’EUIPO.
14
Con ordinanza del 18 dicembre 2019, Nowhere/EUIPO – Ye (APE TEES) (T‑12/19, non pubblicata, EU:T:2019:907), il Tribunale ha constatato che non occorreva più statuire sul ricorso contro la prima decisione della commissione di ricorso, proposto dalla ricorrente con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 gennaio 2019.
15
Con decisione del 10 febbraio 2021 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso ha respinto il ricorso. In particolare, per quanto riguarda l’opposizione basata sui marchi anteriori non registrati, essa ha ritenuto che, a seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e della scadenza del periodo transitorio il 31 dicembre 2020, la ricorrente non potesse più far valere l’azione di common law per abuso di denominazione (action for passing off), del diritto del Regno Unito, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 (punti da 24 a 27 della decisione impugnata).
Conclusioni delle parti
16
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata;
–
respingere la registrazione del marchio richiesto;
–
in subordine, rinviare la causa dinanzi all’EUIPO per il riesame;
–
condannare l’EUIPO alle spese.
17
L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare la ricorrente alle spese da esso sostenute.
In diritto
18
Tenuto conto della data di presentazione della domanda di registrazione di cui trattasi, cioè il 30 giugno 2015 (v. supra punto 1), che è determinante ai fini dell’individuazione del diritto sostanziale applicabile, i fatti della specie sono disciplinati dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009 nella loro versione anteriore alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento n. 207/2009 [e del] regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 2015, L 341, pag. 21) (v., in tal senso, sentenze dell’8 maggio 2014, Bimbo/UAMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, punto 12, e del 18 giugno 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, punto 2 e giurisprudenza ivi citata).
19
Di conseguenza, nel caso di specie, per quanto riguarda le norme sostanziali, occorre intendere i riferimenti fatti al regolamento 2017/1001 dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata e dalle parti come riguardanti le disposizioni aventi un tenore identico del regolamento n. 207/2009.
20
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.
21
Risulta inoltre dai punti 2 e 7 del ricorso che la ricorrente rimette in discussione la decisione impugnata solo nei limiti in cui, con quest’ultima, la commissione di ricorso ha confermato il rigetto dell’opposizione – e, di conseguenza, ha respinto il ricorso – nella parte in cui era fondata sui marchi anteriori non registrati, e ciò soltanto nei limiti in cui essi erano utilizzati nella normale prassi commerciale nel Regno Unito.
22
Infatti, al punto 24 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha considerato, in sostanza, che, dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione e dopo la scadenza del periodo transitorio il 31 dicembre 2020, i diritti che potevano esistere nel Regno Unito non costituivano più un fondamento ai fini di un procedimento di opposizione, segnatamente fondato sull’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. Al punto 26 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha considerato che la ricorrente non poteva quindi rivendicare il regime dell’azione di common law per abuso di denominazione, in forza del diritto del Regno Unito, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. Dal punto 27 della decisione impugnata risulta che, per quanto riguarda i diritti che possono esistere nel Regno Unito e, tra questi, in particolare quelli fondati sui marchi anteriori non registrati e sull’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso ha confermato il rigetto dell’opposizione per questo solo motivo.
23
Mentre la ricorrente fa valere, in sostanza, che la data rilevante per la determinazione dell’esistenza di un diritto anteriore invocato in opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea è quella del deposito della domanda di registrazione, l’EUIPO ritiene che un siffatto diritto anteriore debba esistere non solo a tale data, ma anche alla data in cui l’EUIPO emette la sua decisione finale sull’opposizione, vale a dire, nel caso di specie, alla data di adozione della decisione impugnata.
24
L’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7; in prosieguo: l’«accordo di recesso»), concluso a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE, è entrato in vigore il 1o febbraio 2020 [v. la nota relativa all’entrata in vigore dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 189)], di modo che, conformemente all’articolo 50, paragrafo 3, TUE, il diritto dell’Unione ha cessato di essere applicabile al Regno Unito a decorrere da tale data (v., altresì, quarto considerando dell’accordo di recesso). Tuttavia, dal combinato disposto dell’articolo 126 e dell’articolo 127, paragrafo 1, prima frase, dell’accordo di recesso risulta che, salvo disposizione contraria, il diritto dell’Unione continuava ad applicarsi nel Regno Unito e nel suo territorio per un periodo transitorio avente inizio alla data di entrata in vigore di detto accordo e che termina il 31 dicembre 2020 (in prosieguo: il «periodo transitorio»).
25
Inoltre, le disposizioni dell’accordo di recesso sulla proprietà intellettuale contenute nel titolo IV della sua terza parte (articoli da 54 a 61) tacciono quanto all’esito di un’opposizione proposta prima dell’entrata in vigore dell’accordo di recesso sulla base di un diritto anteriore protetto nel Regno Unito contro la registrazione di un marchio dell’Unione europea richiesta anch’essa prima dell’entrata in vigore di tale accordo.
26
Infatti, nella specie, è pacifico che il deposito della domanda di registrazione del marchio richiesto (v. supra punto 1), la proposizione dell’opposizione contro la registrazione del marchio richiesto (v. supra punto 5), il rigetto di tale opposizione da parte della divisione d’opposizione (v. supra punto 8), la prima decisione della commissione di ricorso (v. supra punto 10), la decisione di revoca di tale decisione della commissione di ricorso (v. supra punto 13), nonché l’ordinanza che constata che non occorreva più statuire sul ricorso proposto dalla ricorrente contro la prima decisione della commissione di ricorso (v. supra punto 14) sono tutti intervenuti anteriormente all’entrata in vigore dell’accordo di recesso e pertanto, comunque, anteriormente alla fine del periodo transitorio.
27
Un esame del fascicolo amministrativo dell’EUIPO rivela che esso non contiene alcun documento risalente al periodo di quasi 18 mesi trascorso tra la notifica della decisione di revoca alle parti del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso il 22 agosto 2019 e l’adozione della decisione impugnata il 10 febbraio 2021. Risulta quindi che l’unico elemento pertinente per la presente causa successivo all’entrata in vigore dell’accordo di recesso e, infatti, successivo alla fine del periodo transitorio è la decisione impugnata.
28
A tal riguardo, al pari della giurisprudenza della Corte da cui risulta, in sostanza, che è determinante ai fini dell’individuazione del diritto sostanziale applicabile la data di proposizione della domanda di registrazione del marchio contro la quale è proposta opposizione (v. supra punto 18), risulta da una giurisprudenza ormai consolidata che l’esistenza di un impedimento alla registrazione relativo deve essere valutata al momento del deposito della domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea contro la quale è proposta l’opposizione [sentenze del 30 gennaio 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE), T‑598/18, EU:T:2020:22, punto 19; del 23 settembre 2020, Bauer Radio/EUIPO – Weinstein (MUSIKISS), T‑421/18, EU:T:2020:433, punto 34; del 1o settembre 2021, Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Wong (GT RACING), T‑463/20, non pubblicata, in appello, EU:T:2021:530, punto 118, e del 1o dicembre 2021, Inditex/EUIPO – Ffauf Italia (ZARA), T‑467/20, non pubblicata, EU:T:2021:842, punto 58].
29
La circostanza che il marchio anteriore possa perdere lo status di marchio registrato in uno Stato membro in un momento successivo al deposito della domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea, in particolare a seguito di un eventuale recesso dall’Unione dello Stato membro interessato, è, in linea di principio, irrilevante per l’esito dell’opposizione (sentenze del 30 gennaio 2020, BROWNIE, T‑598/18, EU:T:2020:22, punto 19; del 23 settembre 2020, MUSIKISS, T‑421/18, EU:T:2020:433, punto 35, e del 1o dicembre 2021, ZARA, T‑467/20, non pubblicata, EU:T:2021:842, punto 59).
30
Di conseguenza, la circostanza che un’opposizione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 sia fondata su marchi anteriori non registrati utilizzati nella normale prassi commerciale nel Regno Unito e sulla normativa relativa all’abuso di denominazione prevista dal diritto del Regno Unito è irrilevante per quanto riguarda un’opposizione proposta contro una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea depositata prima dell’entrata in vigore dell’accordo di recesso e della scadenza del periodo transitorio (v., in tal senso, sentenza del 1o settembre 2021, GT RACING, T‑463/20, non pubblicata, in appello, EU:T:2021:530, punti 119 e 120).
31
Poiché la domanda di registrazione del marchio richiesto è stata depositata prima della scadenza del periodo transitorio, ovvero prima dell’entrata in vigore dell’accordo di recesso (v. supra punti 1 e 26), è giocoforza constatare che i marchi anteriori non registrati, nei limiti in cui erano stati utilizzati nella normale prassi commerciale nel Regno Unito, erano in linea di principio ben idonei a fondare l’opposizione nel caso di specie. Come giustamente sostenuto dalla ricorrente, la commissione di ricorso avrebbe dunque dovuto tenerne conto nella sua valutazione, cosa che essa ha tuttavia rifiutato di fare per il solo motivo che il periodo transitorio era scaduto al momento dell’adozione della decisione impugnata (v. supra punto 22).
32
Nel caso di specie, gli argomenti dedotti dall’EUIPO non possono rimettere in discussione tale conclusione.
33
In primo luogo, l’EUIPO sostiene che l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 utilizza il presente per stabilire non solo il requisito di un diritto anteriore [articolo 8, paragrafo 4, lettera a), di detto regolamento], ma anche quello secondo cui tale segno «dà» al suo titolare il diritto di «vietare» l’uso di un marchio successivo [articolo 8, paragrafo 4, lettera b), del medesimo regolamento]. Contrariamente a quanto sostiene l’EUIPO, il solo utilizzo dell’indicativo presente in una disposizione non consente di trarre alcuna conclusione quanto alla sua interpretazione.
34
Per quanto riguarda la formulazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, occorre rilevare che tale disposizione inizia con l’espressione «[i]n seguito all’opposizione del titolare di un marchio non registrato». Pertanto, non si può escludere che il presente successivamente utilizzato in tale disposizione si riferisca piuttosto al momento della proposizione dell’opposizione, e non a quello dell’adozione della decisione impugnata.
35
In secondo luogo, nei limiti in cui l’EUIPO insiste sul fatto che la regola 19, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1), esige che l’opponente produca la prova dell’acquisizione, dell’attuale esistenza e della portata della protezione del diritto anteriore, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, e che, secondo la regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, l’inosservanza di tale requisito comporta il rigetto dell’opposizione come infondata, va osservato che, ai sensi dell’articolo 80 e dell’articolo 82, paragrafo 2, lettera b), del regolamento 2018/625, tali disposizioni procedurali del regolamento n. 2868/95 sono effettivamente applicabili nella fattispecie.
36
Tuttavia, dalla formulazione della regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 risulta che tale prova dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del diritto anteriore deve essere prodotta prima della scadenza del termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, di detto regolamento. Orbene, dal fascicolo amministrativo dell’EUIPO risulta che, nel caso di specie, tale termine è stato fissato al 2 agosto 2016 e prorogato una sola volta fino al 2 ottobre 2016, e quindi ad una data ben anteriore all’entrata in vigore dell’accordo di recesso e alla scadenza del periodo transitorio.
37
È dunque giocoforza constatare che, quanto meno nel caso di specie, le disposizioni del regolamento n. 2868/95 invocate dall’EUIPO si oppongono alla sua tesi secondo cui la data rilevante per l’esistenza dei diritti anteriori nel caso di specie sarebbe quella dell’adozione della decisione impugnata.
38
In terzo luogo, nei limiti in cui l’EUIPO rinvia al fatto che, conformemente all’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, un’opposizione fondata su un marchio anteriore deve essere respinta qualora l’opponente non abbia fatto un uso effettivo di tale marchio, occorre anzitutto sottolineare che l’esame di un’opposizione non implica sistematicamente un esame dell’uso effettivo del marchio anteriore. Infatti, risulta inequivocabilmente dall’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, al quale rinvia l’articolo 42, paragrafo 3, del medesimo regolamento, che è solo su istanza del richiedente che spetta all’opponente dimostrare di aver fatto un uso effettivo del marchio anteriore invocato in opposizione alla registrazione richiesta. L’EUIPO non può esaminare tale aspetto di propria iniziativa.
39
In ogni caso, si deve constatare che l’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, nella sua versione applicabile al caso di specie (v. supra punto 18), si riferisce ai cinque anni precedenti la pubblicazione della domanda di marchio dell’Unione europea, e non al periodo che termina alla data in cui l’EUIPO emette la sua decisione finale sull’opposizione. Neppure tale disposizione avvalora quindi la tesi dell’EUIPO secondo cui è quest’ultima data ad essere rilevante.
40
In quarto luogo, con riferimento a diversi rinvii a disposizioni e alla giurisprudenza riguardante domande di dichiarazione di nullità, il Tribunale ha già potuto sottolineare che esse non erano necessariamente rilevanti nel contesto di una controversia riguardante un procedimento d’opposizione [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, Indo European Foods/EUIPO – Chakari (Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice), T‑342/20, in appello, EU:T:2021:651, punto 22].
41
In quinto luogo, nei limiti in cui l’EUIPO considera, in sostanza, che, a partire dalla fine del periodo transitorio, non può verificarsi alcun conflitto tra il marchio richiesto e i marchi anteriori non registrati, in quanto utilizzati nella normale prassi commerciale nel Regno Unito, esso non tiene conto del fatto che, conformemente all’articolo 51 del regolamento 2017/1001, il marchio richiesto è registrato quando, in caso di opposizione, il procedimento si estingue, in particolare mediante rigetto dell’opposizione. Risulta esplicitamente dall’articolo 52 del regolamento 2017/1001 che la registrazione vale a decorrere dalla data di deposito della domanda, e non solo a partire dal rigetto definitivo di un’eventuale opposizione.
42
Di conseguenza, anche ammettendo che, dopo la fine del periodo transitorio, non possa più verificarsi un conflitto tra i marchi di cui trattasi, ciò non toglie che, in caso di registrazione del marchio richiesto, un conflitto del genere avrebbe nondimeno potuto sussistere durante il periodo compreso tra la data del deposito della domanda di marchio dell’Unione europea e la scadenza del periodo transitorio, ossia, nel caso di specie, il periodo compreso tra il 30 giugno 2015 (v. supra punto 1) e il 31 dicembre 2020 (v. supra punto 24), cioè per un periodo di cinque anni e mezzo. Orbene, è difficile comprendere perché alla ricorrente dovrebbe essere negata la tutela dei suoi marchi anteriori non registrati utilizzati nel traffico commerciale nel Regno Unito anche durante tale periodo, in particolare per quanto riguarda il potenziale utilizzo del marchio richiesto, che essa considera in conflitto con i primi. Di conseguenza, si deve altresì riconoscere che la ricorrente ha un legittimo interesse al successo della sua opposizione per quanto riguarda tale periodo.
43
Per contro, il controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso avrebbe potuto presentare una nuova domanda di registrazione del marchio richiesto a partire dalla scadenza del periodo transitorio, che non avrebbe più arrecato, in ogni caso, un conflitto con i marchi anteriori non registrati nei limiti in cui erano stati utilizzati nella normale prassi commerciale nel Regno Unito.
44
In sesto luogo, deve parimenti essere respinto l’argomento dell’EUIPO vertente sul fatto che, in applicazione dell’articolo 139 del regolamento 2017/1001, il richiedente sarebbe in grado di trasformare la sua domanda di marchio dell’Unione europea in domande di marchi nazionali in tutti gli Stati membri dell’Unione, segnatamente se tale prima domanda fosse stata respinta sulla base dell’opposizione di cui trattasi, preservando al contempo la data di deposito. Secondo l’EUIPO, il richiedente potrebbe così ottenere la protezione del medesimo marchio nello stesso territorio per via disagevole e costosa, mentre l’ostacolo alla registrazione non esisterebbe più nell’Unione.
45
Da un lato, siffatte considerazioni valgono, in linea di principio, per tutti i procedimenti d’opposizione (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice, T‑342/20, in appello, EU:T:2021:651, punto 26). Dall’altro, dato che lo stesso EUIPO sottolinea giustamente che, in applicazione dell’articolo 139, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, la domanda di marchio nazionale derivante dalla trasformazione di una domanda di marchio dell’Unione europea beneficia, nello Stato membro interessato, della data di deposito di quest’ultima domanda, sarebbe giocoforza constatare nuovamente che un conflitto avrebbe dunque potuto esistere durante il periodo compreso tra la data di deposito della domanda di marchio dell’Unione europea e la scadenza del periodo transitorio (v. supra punto 42).
46
Pertanto, nessuno degli argomenti dedotti dall’EUIPO è idoneo a fondare la sua posizione secondo cui la data di adozione della decisione impugnata, unico elemento nel caso di specie intervenuto dopo la scadenza del periodo transitorio, era la data rilevante per la soluzione della presente controversia. Occorre quindi accogliere il motivo unico e annullare la decisione impugnata, conformemente al primo capo delle conclusioni della ricorrente.
47
Con il secondo capo delle sue conclusioni, la ricorrente chiede che il Tribunale respinga la registrazione del marchio richiesto, il che va inteso come una domanda diretta ad ottenere che il Tribunale adotti la decisione che, secondo la ricorrente, l’EUIPO avrebbe dovuto adottare e, di conseguenza, come una domanda di riforma, ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001. A questo proposito, anche se il potere di riforma del Tribunale di primo grado non ha l’effetto di conferirgli il potere di sostituire la propria valutazione a quella della commissione di ricorso, né di procedere ad una valutazione alla quale tale commissione non ha ancora proceduto, esso deve essere esercitato in situazioni in cui il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione effettuata dalla commissione di ricorso, è in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la commissione di ricorso era tenuta a prendere (sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punto 72).
48
Orbene, nel caso di specie, la commissione di ricorso si è limitata a negare la rilevanza dei marchi anteriori non registrati nella misura in cui sono stati utilizzati nella normale prassi commerciale nel Regno Unito (v. supra punti 22 e 31). Essa non ha effettuato alcuna valutazione della fondatezza del motivo di opposizione previsto all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, fondato su tali marchi, in modo che non spetta al Tribunale procedere a questa stessa valutazione nell’ambito dell’esame di una domanda di riforma di detta decisione. Il secondo capo delle conclusioni della ricorrente deve pertanto essere respinto.
49
Inoltre, nell’ambito di un ricorso proposto dinanzi al giudice dell’Unione avverso la decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO, quest’ultimo, conformemente all’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001, è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza del giudice dell’Unione comporta. Spetta quindi all’EUIPO trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione delle sentenze del giudice dell’Unione [v. sentenza del 31 gennaio 2019, Pear Technologies/EUIPO – Apple (PEAR), T‑215/17, non pubblicata, EU:T:2019:45, punto 81 e giurisprudenza ivi citata]. Pertanto, nei limiti in cui la ricorrente chiede, con il terzo capo delle sue conclusioni e in subordine, che il Tribunale rinvii la causa dinanzi all’EUIPO per il riesame, è giocoforza constatare che un siffatto capo delle conclusioni non ha un oggetto proprio, ma costituisce solo una conseguenza del primo capo delle conclusioni, diretto all’annullamento della decisione impugnata.
Sulle spese
50
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’EUIPO è rimasto sostanzialmente soccombente, occorre condannarlo alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 10 febbraio 2021 (procedimento R 2474/2017-2) è annullata.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
L’EUIPO è condannato alle spese.
De Baere
Kreuschitz
Steinfatt
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 marzo 2022.
Firme
(
*1
)	Lingua processuale: l’inglese.