Sag T-61/16
The Coca-Cola Company
mod
Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret
»EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-figurmærket Master – de ældre EU-figurmærker Coca-Cola og det ældre nationale figurmærke C – relativ registreringshindring – utilbørlig udnyttelse af de ældre varemærkers renommé – beviser vedrørende den kommercielle anvendelse uden for EU af et tegn, der omfatter det ansøgte varemærke – logiske slutninger – afgørelse truffet efter Rettens annullation af en tidligere afgørelse – artikel 8, stk. 5, og artikel 65, stk. 6, i forordning (EF) nr. 207/2009 (nu artikel 8, stk. 5, og artikel 72, stk. 6, i forordning (EU) nr. 2017/1001)«
Sammendrag – Rettens dom (Ottende Afdeling) af 7. december 2017
1.      EU-varemærker – klagesag – søgsmål ved Unionens retsinstanser – Rettens kompetence – pålæg til kontoret – udelukket
(Art. 266 TEUF; Rådets forordning nr. 207/2009, art. 65, stk. 6)
2.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – betingelser – utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé – den skade, det ældre varemærkes særpræg eller renommé påføres – bedømmelseskriterier
(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 5)
3.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – beviser, der skal fremlægges af indehaveren – fremtidig, ikke-hypotetisk risiko for utilbørlig udnyttelse eller skade
(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 5)
4.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – absolutte registreringshindringer – varemærker uden fornødent særpræg – undtagelse – fornødent særpræg opnået ved brug – brug af et varemærke som en del af et registreret varemærke eller sammen med dette
(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 7, stk. 3)
5.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – beviser, der skal fremlægges af indehaveren – fremtidig, ikke-hypotetisk risiko for utilbørlig udnyttelse eller skade – brug uden for Unionen
(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 5)
6.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art – figurmærket Master og figurmærkerne Coca-Cola og C
(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 5)
7.      EU-varemærker – klagesag – søgsmål ved Unionens retsinstanser – Rettens kompetence – prøvelse af lovligheden af appelkamrenes afgørelser – prøvelse af den retlige vurdering af de faktiske omstændigheder
(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 65, stk. 2)
8.      EU-varemærker – klagesag – prøvelse ved appelkamrene – appelkamrenes kompetence – ny og fuldstændig prøvelse af realiteten
(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 64, stk. 1)
1.      Jf. afgørelsens tekst.
(jf. præmis 34 og 35)
2.      Det fremgår af ordlyden af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 om EU-varemærker, at anvendelsen af denne bestemmelse er undergivet følgende betingelser: For det første skal der være identitet eller lighed mellem de omtvistede varemærker, for det andet skal det ældre varemærke, der er påberåbt til støtte for indsigelsen, have et renommé, for det tredje skal der være en risiko for, at brugen af det ansøgte varemærke uden rimelig grund vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller vil skade dette særpræg eller renommé. Disse betingelser er kumulative, og fraværet af en af dem vil være tilstrækkeligt til, at bestemmelsen ikke finder anvendelse.
For så vidt angår denne tredje betingelse skal det bemærkes, at risikoen for en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé bl.a. er blevet fastslået i tilfælde af forsøg på en klar udnyttelse af og snylteri i kølvandet på et renommeret varemærke, og hvor der derfor blev henvist til begrebet »risiko for snylteri«. Det drejer sig med andre ord om risikoen for, at det renommerede varemærkes image eller de kendetegn, dette varemærke er udtryk for, bliver overført på de varer, der er omfattet af det ansøgte varemærke, således at markedsføringen af disse varer vil blive lettet ved denne forbindelse med det ældre renommerede varemærke.
For at afgøre, om brugen af tegnet drager utilbørligt fordel af varemærkets særpræg eller renommé, skal der foretages en samlet vurdering, der inddrager alle sagens relevante forhold, herunder navnlig renomméets intensitet og graden af varemærkets særpræg, graden af lighed mellem de pågældende varemærker samt karakteren af og graden af lighed mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser. Angående intensiteten af varemærkets renommé og dets grad af særpræg har Domstolen fastslået, at jo større dette varemærkes særpræg og renommé er, desto lettere vil en skade kunne antages at foreligge. Det fremgår ligeledes af retspraksis, at i jo højere grad og jo mere umiddelbart tegnet leder tanken hen på varemærket, desto større er risikoen for, at den aktuelle eller fremtidige brug af tegnet medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller skader dette særpræg eller renommé.
(jf. præmis 64-66)
3.      Det påhviler den indehaver af et ældre varemærke, som påberåber sig artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 om EU-varemærker, at føre bevis for, at brugen af det yngre varemærke ville medføre utilbørlig udnyttelse af de ældre varemærkers særpræg eller renommé. I denne forbindelse er indehaveren af det ældre varemærke ikke forpligtet til at påvise, at der foreligger en faktisk og aktuel krænkelse af dennes varemærke, hvilket bekræftes ved, at den nævnte bestemmelse er affattet i den betingede form. Når det kan forudsiges, at en sådan krænkelse vil følge af den brug, som indehaveren af det yngre varemærke kan tænkes at gøre af sit varemærke, er indehaveren af det ældre varemærke nemlig ikke forpligtet til at afvente den faktiske iværksættelse heraf for at kunne forbyde nævnte brug. Indehaveren af det ældre varemærke skal imidlertid godtgøre, at der foreligger oplysninger, der gør det muligt at fastslå, at der er en alvorlig risiko for, at en sådan krænkelse indtræder i fremtiden, eller med andre ord fremkomme med oplysninger, der gør det muligt umiddelbart at fastslå, at der foreligger en fremtidig, ikke-hypotetisk risiko for utilbørlig udnyttelse eller skade.
Artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 indebærer en fremadrettet analyse af den fremtidige og ikke-hypotetiske risiko for snylteri inden for EU på grundlag af de tilgængelige beviser, men ikke en godtgørelse af, at der foreligger et aktuelt snylteri i EU. Selv om risikoen for udvanding, dvs. risikoen for, at de ældre varemærkers særpræg skades, forudsætter, at det er godtgjort, at der er sket en ændring i den økonomiske adfærd hos gennemsnitsforbrugeren af de varer eller tjenesteydelser, som det ældre varemærke er registreret for, der er forårsaget af brugen af det yngre varemærke, skal der ikke føres et sådant bevis for risikoen for snylteri (dvs. risikoen for, at der sker en utilbørlig udnyttelse af de ældre varemærkers særpræg eller renommé). Endvidere vurderes risikoen for snylteri i forhold til en gennemsnitsforbruger af de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af det yngre varemærke, og ikke af det ældre varemærke – i det omfang, hvor det, der er forbudt, er den fordel, som indehaveren af det yngre varemærke får af det ældre varemærke.
Ifølge fast retspraksis kan man nå frem til en konklusion om risiko for snylteri ligesom til en konklusion om en risiko for udvanding eller tilsmudsning bl.a. på grundlag af logiske slutninger – forudsat at de ikke er et resultat af blotte antagelser – som følge af en sandsynlighedsanalyse og under hensyntagen til almindelig praksis inden for den relevante erhvervssektor samt til alle øvrige omstændigheder i sagen.
Domstolen har navnlig fundet, at der ved helhedsvurderingen med henblik på at fastslå, om der forelå en utilbørlig udnyttelse af et ældre varemærkes særpræg eller renommé, særligt skulle tages hensyn til den omstændighed, at brugen af parfumeæsker og flakoner, der lignede de efterlignede parfumers tilsvarende, tilsigtede i reklameøjemed at drage fordel af særpræget og renomméet ved de varemærker, som parfumerne blev markedsført under. Domstolen har ligeledes fastslået, at når en tredjemand ved sin brug af et tegn, der ligner det renommerede varemærke, forsøger at lægge sig i kølvandet på varemærket med henblik på at drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdømme og prestige samt – uden nogen form for økonomisk kompensation og uden i denne forbindelse at foretage en selvstændig indsats – at udnytte den kommercielle indsats, som varemærkeindehaveren har ydet for at skabe og vedligeholde varemærkets image, skal den fordel, der følger af denne brug, anses for utilbørlig.
Endelig har Retten gentagne gange fastslået, at det er muligt – navnlig når der er tale om en indsigelse, der er støttet på et varemærke, som i særlig høj grad har et renommé – at sandsynligheden for, at der foreligger en fremtidig, ikke-hypotetisk risiko for, at det ansøgte varemærke vil skade eller utilbørligt udnytte, er så åbenbar, at det er ufornødent for indsigeren at påberåbe sig nogen andre faktiske omstændigheder i denne henseende eller føre bevis for tilstedeværelsen af sådanne omstændigheder.
(jf. præmis 67-70, 102 og 106)
4.      Det fremgår af Domstolens retspraksis i forbindelse med et varemærkes erhvervelse af fornødent særpræg ved brug og opretholdelse af et varemærke i kraft af bevis for reel brug, at begrebet »brug« af et varemærke efter ordlyden generelt omfatter både den uafhængige brug af dette varemærke og dets brug som en bestanddel af et andet varemærke som helhed eller sammen med dette. Domstolen har ligeledes præciseret, at et registreret varemærke, der udelukkende er blevet benyttet som en del af et sammensat varemærke eller sammen med et andet varemærke, fortsat skal kunne opfattes som en angivelse af den omhandlede vares oprindelse.
(jf. præmis 75)
5.      Det varemærkeretlige territorialitetsprincip indebærer, at betingelserne for beskyttelsen af et varemærke fastlægges i henhold til lovgivningen i det land – eller den sammenslutning af lande – hvor der er ansøgt om en sådan beskyttelse. Det skal præciseres, at territorialitetsprincippet ligeledes indebærer, at en ret i et land eller i en sammenslutning af lande helt eller delvis har kompetence til at påkende krænkelser af varemærker, der er begået, eller som der er risiko for i dette land eller i denne sammenslutning af lande, men ikke i tredjelande.
Territorialitetsprincippet inden for varemærkeretten udelukker på ingen måde, at der tages hensyn til brug af det ansøgte varemærke uden for Den Europæiske Union med henblik på at støtte en logisk slutning om den sandsynlige kommercielle anvendelse af det ansøgte varemærke i EU, for at fastslå, at der foreligger en risiko for utilbørlig udnyttelse i EU af et ældre EU-varemærkes renommé som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 om EU-varemærker.
Således kan beviser for en konkret brug – uanset hvor i verden – tjene som en indikator for den måde, hvorpå det ansøgte varemærke kan bruges i EU, således at en sådan brug uden for EU kan gøre det muligt at fastslå, hvorvidt brugen af det ansøgte varemærke kan drage utilbørlig fordel af de ældre varemærkers renommé.
Det kan således logisk sluttes af en EU-varemærkeansøgning, at indehaveren heraf har til hensigt at markedsføre sine varer eller tjenesteydelser i EU.
(jf. præmis 81, 88, 95 og 96)
6.      Jf. afgørelsens tekst.
(jf. præmis 92-108)
7.      I henhold til artikel 65, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 om EU-varemærker (nu artikel 72, stk. 2, i forordning nr. 2017/1001) skal Retten prøve lovligheden af appelkamrene ved EUIPO’s afgørelser ved at efterprøve den anvendelse af EU-retten, som appelkamrene foretager, bl.a. henset til de faktiske omstændigheder, som forelå for appelkamrene. Retten kan således inden for grænserne af den nævnte artikel, sådan som den er blevet fortolket af Domstolen, foretage en fuldstændig efterprøvelse af lovligheden af en afgørelse truffet af appelkamrene ved EUIPO og om fornødent efterprøve, om disse har foretaget en korrekt retlig kvalifikation af de faktiske forhold i tvisten, eller om bedømmelsen af de faktiske forhold, der blev forelagt nævnte kamre, er behæftet med fejl.
Når Retten skal bedømme lovligheden af en afgørelse truffet af et af EUIPO’s appelkamre, er den nemlig ikke bundet af en fejlagtig bedømmelse, som appelkammeret har foretaget af de faktiske omstændigheder, for så vidt som bedømmelsen indgår i den konklusion, hvis lovlighed anfægtes ved Retten.
(jf. præmis 110 og 111)
8.      Jf. afgørelsens tekst.
(jf. præmis 115)