62015TJ0577
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
29 maggio 2018 (
*1
)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo SHERPA – Marchio nazionale denominativo anteriore SHERPA – Dichiarazione di nullità parziale – Oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso – Uso effettivo del marchio – Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001] – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento 2017/1001]»
Nella causa T‑577/15,
Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez, residente in Erandio (Spagna), rappresentato da M. Esteve Sanz, avvocato,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da J. Crespo Carrillo, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:
Núcleo de comunicaciones y control, SL, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata da P. López Ronda, G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal ed E. Armero Lavie, avvocati,
avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 luglio 2015 (procedimento R 1135/2014-2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Núcleo de comunicaciones y control e il sig. Uribe-Etxebarría Jiménez,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione),
composto da I. Pelikánová, presidente, P. Nihoul (relatore) e J. Svenningsen, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1o ottobre 2015,
visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 gennaio 2016,
visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 febbraio 2016,
vista la riassegnazione della causa alla Prima Sezione e a un nuovo giudice relatore,
visti i quesiti scritti rivolti dal Tribunale al ricorrente e all’EUIPO e le relative risposte depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 16 e il 15 dicembre 2016,
in seguito all’udienza del 28 novembre 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
Il 26 maggio 2011 il ricorrente, sig. Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].
2
Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno denominativo SHERPA.
3
I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano in particolare nelle classi 9 e 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato. Nella domanda di marchio, tali prodotti e servizi corrispondevano, per ciascuna di dette classi, alla seguente descrizione:
–
classe 9: «Dispositivi elettronici digitali portatili e mobili per l’invio e la ricezione di chiamate telefoniche, fax, posta elettronica, messaggeria istantanea, musica, audiovisivi ed altre opere multimediali e altri dati digitali; lettori MP3 e altri lettori di formati digitali audio e/o video; computer palmari, dispositivi d’assistenza personali digitali, agende elettroniche, taccuini elettronici; supporti di registrazione magnetica; telefoni, telefoni cellulari, macchine per giochi su computer, videotelefoni, cineprese; radioricevitori; trasmettitori radio; videocamere; hardware e software; software e firmware, ovvero programmi del sistema di gestione, programmi per la sincronizzazione dei dati e programmi per lo sviluppo d’applicazioni per personal computer e computer tascabili; software di riconoscimento di caratteri, software per la gestione della telefonia, software per cellulare; software e hardware telefonici per il reperimento di informazioni; software per l’inoltro di messaggi; software per giochi; programmi per computer preregistrati per la gestione d’informazioni personali; software per la gestione di banche dati; messaggeria elettronica e software per invio di messaggi; software per la sincronizzazione di banche dati; programmi per computer per accesso a banche dati on-line e ricerca sulle medesime; hardware e software per la comunicazione telefonica integrata con reti informatiche d’informazione globale; parti e accessori per dispositivi digitali elettronici cellulari e palmari; parti ed accessori per telefoni cellulari; borse per cellulari; custodie adattate per telefoni cellulari; custodie per telefoni cellulari in pelle o finta pelle; custodie per telefoni cellulari in tela o materiali tessili; pile e batterie; batterie ricaricabili; caricatori; caricabatterie; cuffie per la musica; cuffie stereo; auricolari; casse stereo; altoparlanti; altoparlanti per la casa; apparecchi per altoparlanti di stereo portatili; microfoni; apparecchi audio per automobili; apparecchi per la connessione e la ricarica di dispositivi elettronici digitali portatili e tascabili; manuali per l’utente in formato elettronico leggibile meccanicamente o da computer da utilizzare e venduti con tutti i suddetti articoli; parti ed accessori per tutti gli articoli summenzionati, esclusi apparecchi e strumenti di selezione di programmi televisivi e altri programmi, esclusi esplicitamente prodotti di ogni genere inerenti veicoli militari e veicoli fuoristrada (militari o meno), nonché qualsiasi tipo di prodotto per scopi militari»;
–
classe 42: «Servizi scientifici; servizi di analisi e ricerca industriale; progettazione e sviluppo di hardware e software; consulenza in materia di software multimediali e audiovisivi; fornitura di motori di ricerca per l’ottenimento di dati attraverso reti di comunicazione; servizi di provider d’applicazioni (ASP) relativi a software per il collegamento a servizi d’abbonamento a musica on-line, software che consente agli utenti l’esecuzione e la programmazione di musica e contenuti audio, video, di testo e multimediali d’intrattenimento e software contenente registrazioni audio e contenuti audio, video, testo e multimediali d’intrattenimento; offerta dell’uso temporaneo di software on-line non scaricabili per consentire agli utenti la programmazione d’audio, video, testi e altri contenuti multimediali, compresi musica, concerti, video, radio, televisione, notizie, sport, giochi, manifestazioni culturali e programmi d’intrattenimento; offerta di servizi on-line, tramite una rete informatica globale, per consentire agli utenti di pianificare la programmazione della trasmissione d’audio, video, testo e altri contenuti multimediali, compresa musica, concerti, video, radio, televisione, notizie, sport, giochi, manifestazioni culturali e programmi d’intrattenimento; fornitura di motori di ricerca per l’ottenimento d’informazioni su una rete informatica globale; gestione di motori di ricerca; consulenza ed assistenza informatiche per la scansione di informazioni in dischi per computer, tutti questi servizi della classe 42 non inerenti la fornitura di accessi (software) a piattaforme di negoziazione per la realizzazione e l’esecuzione di operazioni di valori mobiliari e operazioni con altri strumenti finanziari negoziabili (tranne fornitura di accessi a Internet)».
4
La richiesta di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 135/2011, del 20 luglio 2011, e il segno denominativo SHERPA è stato registrato quale marchio dell’Unione europea il 27 aprile 2012, con il numero 10000339.
5
Il 23 novembre 2012 la Núcleo de comunicaciones y control, SL, interveniente, ha presentato, presso l’EUIPO, una domanda di dichiarazione di nullità fondata sull’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001], in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), di detto regolamento [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento 2017/1001].
6
Tale domanda riguardava l’insieme dei prodotti e dei servizi oggetto del marchio contestato ed era fondata sull’esistenza di un marchio anteriore, ossia il marchio spagnolo denominativo SHERPA, che era stato registrato il 22 marzo 1999, con il numero 2187342, per prodotti rientranti nella classe 9 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Sistemi di elaborazione dell’informazione e segnatamente sistemi di supervisione e controllo».
7
Alla divisione di annullamento il ricorrente ha chiesto che l’interveniente dimostrasse l’uso effettivo del marchio anteriore. Tale domanda era fondata sull’articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 64, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001], ai sensi del quale il titolare di un marchio dell’Unione europea può richiedere la prova che il marchio anteriore sia stato oggetto di uso effettivo, nel territorio in cui è tutelato, nel termine di cinque anni precedenti il deposito della domanda di dichiarazione di nullità.
8
In seguito a tale domanda l’interveniente ha prodotto taluni documenti per dimostrare detto uso effettivo.
9
Il 31 luglio 2013 il ricorrente ha modificato la sua domanda di marchio inserendo la seguente limitazione al termine dell’elenco dei prodotti della classe 9 (in prosieguo: la «limitazione»): «esclusi sistemi di supervisione e controllo, nonché sistemi di elaborazione dell’informazione destinati alla supervisione e al controllo».
10
Nelle sue osservazioni dell’11 ottobre 2013 l’interveniente ha riferito all’EUIPO che, nonostante la limitazione, essa intendeva insistere sulla sua domanda di dichiarazione di nullità del marchio contestato.
11
Il 27 febbraio 2014 la divisione di annullamento dell’EUIPO ha emesso una decisione di parziale accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità presentata dall’interveniente. In detta decisione, essa ha affermato che le prove prodotte dall’interveniente dimostravano l’uso del marchio anteriore unicamente per quanto riguarda taluni sistemi di elaborazione dell’informazione e taluni sistemi di supervisione e controllo nei processi industriali.
12
Il 25 aprile 2014 il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 [divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001], avverso la decisione della divisione di annullamento.
13
Nell’ambito di tale procedimento, il 27 giugno 2014 il ricorrente ha depositato una memoria nella quale erano esposti i motivi del suo ricorso. Lo stesso giorno egli ha presentato all’EUIPO un altro documento, intitolato «Memoria integrativa contenente i motivi del ricorso». Tali due documenti sono stati depositati entro il termine appositamente previsto.
14
Con decisione del 17 luglio 2015 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso. Poiché nessuna parte aveva manifestato il proprio disaccordo in merito alla valutazione effettuata dalla divisione di annullamento riguardo alla prova dell’uso effettivo del marchio anteriore, essa ha limitato il suo esame all’analisi dell’applicazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento.
15
In tale contesto la commissione di ricorso ha definito il pubblico da prendere in considerazione per la valutazione dei marchi. Essa ha ritenuto che tale definizione dipendesse dai prodotti e dai servizi interessati. Il pubblico di riferimento era il grande pubblico e un pubblico specializzato per i prodotti rientranti nella classe 9, e soltanto un pubblico specializzato per i servizi rientranti nella classe 42 (punto 26 della decisione impugnata).
16
Riguardo al confronto tra i prodotti e tra i servizi, la commissione di ricorso ha confermato la valutazione effettuata dalla divisione di annullamento secondo la quale taluni prodotti contestati, rientranti nella classe 9, erano identici ai prodotti designati dal marchio anteriore, rientranti nella classe 9 (punti 32, 33 e 34 della decisione impugnata). Essa ha peraltro considerato, al pari della divisione di annullamento, che taluni altri prodotti contrassegnati dal marchio contestato rientranti nella classe 9 e taluni servizi designati da tale stesso marchio rientranti nella classe 42 erano simili ai prodotti designati dal marchio anteriore (punti 31, 36 e 37 della decisione impugnata).
17
Riguardo al confronto dei segni, la commissione di ricorso si è uniformata alla valutazione della divisione di annullamento, non contestata dalle parti, per concludere che sono identici (punto 39 della decisione impugnata).
18
Alla luce dei suesposti elementi, la commissione di ricorso ha concluso nel senso della sussistenza di una doppia identità, ossia un’identità dei segni e un’identità di una parte dei prodotti in conflitto. Essa ha inoltre affermato che sussisteva un rischio di confusione tra i marchi in conflitto per un’altra parte dei prodotti e per taluni servizi contraddistinti dal marchio contestato e considerati simili (punti da 40 a 47 della decisione impugnata).
Conclusioni delle parti
19
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata;
–
condannare l’EUIPO e, se del caso, l’interveniente alle spese, ivi comprese quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
20
L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare il ricorrente alle spese.
21
L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
confermare la decisione impugnata;
–
condannare il ricorrente alle spese.
In diritto
22
In limine, si deve osservare che, con il secondo capo delle conclusioni, l’interveniente chiede al Tribunale di pronunciare una sentenza confermativa della decisione impugnata.
23
A tal riguardo, si deve constatare che, poiché «confermare la decisione impugnata» equivale a respingere il ricorso, tale capo delle conclusioni è diretto, in sostanza, a ottenere il rigetto del ricorso e pertanto coincide con il primo capo delle conclusioni dell’interveniente (v. sentenza dell’11 luglio 2017, Dogg Label/EUIPO – Chemoul (JAPRAG), T‑406/16, non pubblicata, EU:T:2017:482, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).
24
Dal canto suo, il ricorrente presenta, a sostegno del suo ricorso di annullamento, tre motivi, vertenti, in primo luogo, sulla violazione dell’articolo 63, paragrafo 1, dell’articolo 64, paragrafo 1, e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 [divenuti, rispettivamente, articolo 70, paragrafo 1, articolo 71, paragrafo 1, e articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001], in secondo luogo, sulla violazione dell’articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafi 2 e 3, di tale medesimo regolamento [divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001], nonché con la regola 22 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1) [divenuta articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione, del 18 maggio 2017, che integra il regolamento n. 207/2009 e abroga i regolamenti n. 2868/95 e (CE) n. 216/96 (GU 2017, L 205, pag. 1)], e, in terzo luogo, sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009.
Sul primo motivo, vertente sul rifiuto di esaminare l’uso effettivo del marchio anteriore
25
Con il suo primo motivo, il ricorrente contesta alla commissione di ricorso di non aver analizzato l’uso effettivo del marchio anteriore mentre avrebbe dovuto farlo in virtù dell’articolo 63, paragrafo 1, dell’articolo 64, paragrafo 1, e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.
26
Tale motivo è fondato su due censure.
Sulla prima censura, riguardante il mancato esame dell’uso effettivo nonostante la domanda formulata in tal senso
27
Con la sua prima censura, il ricorrente sostiene che la commissione di ricorso doveva esaminare l’uso effettivo poiché le era stato espressamente chiesto di effettuare tale esame nella sua memoria che illustrava i motivi del ricorso.
28
L’EUIPO e l’interveniente contestano la fondatezza di tale censura.
29
In limine, occorre ricordare che, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso non ha controllato la fondatezza della valutazione della divisione di annullamento riguardo alla prova dell’uso effettivo del marchio anteriore, poiché tale valutazione non era stata contestata dinanzi ad essa (v. supra punto 14).
30
Inoltre, si deve rilevare che, a sostegno del suo ricorso, il ricorrente ha presentato due memorie alla commissione di ricorso.
31
Nella prima memoria, egli ha espresso il proprio accordo in merito alla valutazione effettuata dalla divisione di annullamento a proposito dell’uso effettivo del marchio anteriore.
32
Nella seconda memoria, che ha presentato come «integrativa» della prima, il ricorrente ha affermato, in particolare, «che [era] nel [proprio] interesse (…) che la commissione di ricorso riesaminasse, come [era] tenuta a fare, la prova dell’uso prodotta dalla richiedente la dichiarazione di nullità e contestata a proposito del marchio anteriore registrato del quale la stessa è titolare e sul quale fond[ava] il suo ricorso diretto a ottenere la dichiarazione di nullità, poiché in tal modo [sarebbe] confermato che non [era] stato provato un uso sufficiente del marchio che potesse giustificare tale ricorso», e che, «in subordine, [sarebbe] in tal modo confermato che il marchio [era] stato utilizzato soltanto in misura molto limitata per un prodotto ben determinato che non [aveva] nulla a che vedere con il prodotto e i servizi contraddistinti dal marchio del ricorrente» (pagine 2 e 3 della seconda memoria).
33
Avendo annunciato quindi la sua intenzione di contestare la valutazione effettuata dalla divisione di annullamento sull’uso effettivo del marchio anteriore, il ricorrente ha inoltre sviluppato, in tale seconda memoria, diversi argomenti diretti contro la suddetta valutazione (pagine da 3 a 8 della seconda memoria).
34
Sulla base di tali argomenti, egli ha affermato che, a suo avviso, «non si poteva (…) concludere che [era] stata provata l’esistenza di un uso effettivo del marchio [anteriore]» (pagina 8 della seconda memoria).
35
In primo luogo, risulta da tale presentazione che, come rilevato dall’EUIPO, riguardo alla questione dell’uso effettivo del marchio anteriore, nella sua seconda memoria il ricorrente ha adottato una posizione contraria a quella che aveva difeso, riguardo alla medesima questione, nella sua prima memoria, e ciò sebbene il secondo documento fosse presentato soltanto come «integrativo» del primo, aggettivo questo che indicava all’EUIPO che le informazioni fornite nella seconda memoria erano unicamente a sostegno delle posizioni adottate nel primo.
36
In secondo luogo, risulta che la «memoria integrativa» presentata dal ricorrente contiene due passaggi incompatibili tra loro, uno che contesta la valutazione effettuata dalla divisione di annullamento e l’altro che concorda con tale valutazione. Da un lato, infatti, il ricorrente ha criticato, alle pagine da 2 a 8 di tale memoria, la posizione adottata dalla divisione di annullamento sulla questione dell’uso effettivo, come sottolineato supra ai punti da 32 a 34. Dall’altro, ha affermato, alla pagina 8 di detta memoria, che, «come (…) dichiarato nella [sua] precedente memoria, [era] dunque d’accordo con la divisione di annullamento allorquando afferm[ava] che “le prove dell’uso presentate dalla richiedente non dimostr[avano] che il marchio [era] stato utilizzato per tutta questa ampia categoria di prodotti, ma prov[avano] l’uso del marchio anteriore esclusivamente per quanto riguarda[va] taluni sistemi di elaborazione dell’informazione e taluni sistemi di supervisione e controllo nei processi industriali”».
37
In una situazione di questo tipo, la commissione di ricorso si sostituirebbe al ricorrente se effettuasse una scelta tra le posizioni contraddittorie da questi sostenute e se determinasse, desumendoli, i motivi sui quali essa ritiene sia fondata la domanda. Secondo la giurisprudenza, spetta al ricorrente definire il contesto della controversia formulando con precisione e coerenza le domande presentate e gli argomenti esposti. Da soli, i documenti depositati dal ricorrente devono consentire alla commissione di ricorso di comprendere perché il ricorrente le chieda di annullare o di riformare una decisione [v., in tal senso, sentenze del 28 aprile 2010, Claro/UAMI – Telefónica (Claro), T‑225/09, non pubblicata, EU:T:2010:169, punto 28, e del 16 maggio 2011, Atlas Transport/UAMI – Atlas Air (ATLAS), T‑145/08, EU:T:2011:213, punto 41].
38
In sede di udienza dinanzi al Tribunale, il ricorrente ha affermato che la prima memoria conteneva la sua argomentazione principale, ma che la si doveva ritenere sussidiaria dopo il deposito della seconda memoria in quanto, benché presentata come integrativa, tale seconda memoria introduceva una modifica significativa a difesa del ricorrente e un punto prima non discusso diventava l’oggetto centrale delle censure ora formulate da tale parte nei confronti della decisione impugnata.
39
A tal riguardo è opportuno rilevare che, come affermato dall’EUIPO in udienza, sostenuto sul punto dall’interveniente, le memorie presentate delle parti dinanzi all’EUIPO devono essere comprensibili di per sé in applicazione della giurisprudenza citata supra al punto 37. Nel caso di specie, i documenti presentati dal ricorrente non soddisfacevano tale requisito al momento del deposito, come indicato supra ai punti da 35 a 38.
40
Date tali circostanze, la commissione di ricorso poteva legittimamente respingere la memoria presentata successivamente dal ricorrente, considerata la contraddizione che conteneva tale documento e tenendo conto della circostanza che tale memoria era presentata come meramente integrativa, avendo indicato infatti il ricorrente che l’argomentazione principale si trovava nella memoria presentata per prima.
41
Per questi motivi, la censura sollevata da ricorrente deve essere respinta in quanto infondata.
Sulla seconda censura, riguardante la continuità funzionale tra gli organi dell’EUIPO e l’effetto devolutivo del ricorso
42
Con la sua seconda censura, il ricorrente sostiene che la commissione di ricorso doveva esaminare l’uso effettivo del marchio anteriore, senza che dovesse essere presentata una domanda in tal senso. Egli ritiene che detto esame fosse necessario, indipendentemente da una tale domanda, a causa del principio di continuità funzionale che esisterebbe tra gli organi dell’EUIPO e dell’effetto devolutivo che sarebbe attribuito alla presentazione del ricorso in tale contesto. Da tale principio e da tale effetto discenderebbe che le commissioni di ricorso devono fondare le proprie decisioni su tutti gli elementi di fatto e di diritto dedotti dalle parti in primo grado.
43
L’EUIPO e l’interveniente contestano le affermazioni del ricorrente.
44
Occorre in proposito rilevare che, secondo la giurisprudenza, un’istanza diretta a ottenere la prova dell’uso effettivo di un marchio anteriore aggiunge al procedimento di dichiarazione di nullità la questione specifica e preliminare dell’uso effettivo del marchio anteriore, la quale, una volta sollevata dal titolare del marchio, deve essere risolta prima che sia presa una decisione sulla domanda di dichiarazione di nullità vera e propria [sentenza del 13 settembre 2010, Inditex/UAMI – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T‑292/08, EU:T:2010:399, punto 31].
45
Tale carattere specifico e preliminare discende dal fatto che l’analisi dell’uso effettivo porta a stabilire se, ai fini dell’esame della domanda di dichiarazione di nullità, il marchio anteriore possa essere ritenuto registrato per i prodotti o i servizi di cui trattasi. Tale analisi non rientra dunque nell’ambito dell’esame della domanda di dichiarazione di nullità propriamente detta, fondata sull’esistenza di un rischio di confusione con tale marchio (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2010, OFTEN, T‑292/08, EU:T:2010:399, punto 33).
46
Ne consegue che, quando non è espressamente sollevata dinanzi ad essa, la questione dell’uso effettivo non costituisce una questione di diritto che deve essere necessariamente esaminata dalla commissione di ricorso affinché sia decisa la controversia dinanzi ad essa pendente. Date tali circostanze, tale questione deve essere considerata come non rientrante nell’oggetto della controversia pendente dinanzi alla commissione di ricorso [v. sentenza del 12 marzo 2014, El Corte Inglés/UAMI – Technisynthese (BTS), T‑592/10, non pubblicata, EU:T:2014:117, punto 21 e giurisprudenza ivi citata].
47
Ne deriva che, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, la continuità funzionale tra gli organi dell’EUIPO e l’effetto devolutivo del ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso non comportano che quest’ultima sia automaticamente investita delle questioni relative all’uso effettivo del marchio anteriore quando tali questioni non siano state sollevate, espressamente, dinanzi ad essa dalla parte ricorrente.
48
La seconda censura del primo motivo deve dunque essere respinta, così come, alla luce della risposta data alla prima censura, il primo motivo complessivamente considerato.
Sul secondo motivo, vertente su un errore di valutazione nell’analisi degli elementi di prova per dimostrare l’uso effettivo del marchio anteriore
49
Con il suo secondo motivo, il ricorrente sostiene che la decisione emessa dalla divisione di annullamento è viziata, per quanto riguarda l’uso del marchio anteriore, da un errore di valutazione in violazione dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e della regola 22 del regolamento n. 2868/95. In risposta a un quesito formulato dal Tribunale in udienza, il ricorrente ha precisato che tale motivo verteva parimenti sulla violazione dell’articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, che riguarda la produzione di prove dell’uso effettivo del marchio anteriore nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità.
50
Nelle sue memorie, il ricorrente precisa che tale motivo è dedotto in subordine e dovrebbe essere analizzato dal Tribunale soltanto nel caso in cui quest’ultimo dovesse respingere il primo motivo esaminato precedentemente. Poiché tale primo motivo è stato respinto supra al punto 48, occorre esaminare il secondo motivo. Nell’ambito di tale motivo dedotto in subordine, il ricorrente analizza diversi documenti forniti dall’interveniente durante il procedimento dinanzi alla divisione di annullamento, chiedendo al Tribunale di dichiarare che tali documenti non hanno il valore probatorio necessario per dimostrare l’uso effettivo del marchio anteriore.
51
L’EUIPO e l’interveniente contestano la ricevibilità e la fondatezza del motivo.
52
A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, i ricorsi presentati dinanzi al Tribunale in materia di marchi sono diretti a controllare la legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell’EUIPO. In tale ambito il Tribunale non può riesaminare le circostanze di fatto alla luce di elementi presentati dinanzi ad esso per la prima volta [v. sentenza del 16 aprile 2015, Matratzen Concord/UAMI – KBT (ARKTIS), T‑258/13, non pubblicata, EU:T:2015:207, punto 46 e giurisprudenza ivi citata].
53
Nel caso di specie è pacifico che la commissione di ricorso non ha esaminato in modo autonomo e completo gli elementi presentati dall’interveniente per dimostrare l’uso effettivo del marchio anteriore e che essa non doveva farlo, in assenza di una chiara domanda in tal senso presentata dinanzi ad essa dal ricorrente.
54
Ne consegue che, in applicazione della giurisprudenza citata supra al punto 52, tali elementi non possono essere esaminati dal Tribunale e il secondo motivo deve essere respinto.
Sul terzo motivo, vertente su errori commessi in sede di valutazione dell’identità o della somiglianza dei prodotti e dei servizi
55
Con il suo terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009, il ricorrente contesta alla commissione di ricorso di essere incorsa in errore nella valutazione dell’identità o della somiglianza esistente tra i prodotti e i servizi contrassegnati dai marchi in conflitto.
56
Nelle sue memorie, il ricorrente precisa che tale motivo è dedotto in ulteriore subordine e deve essere esaminato qualora la decisione impugnata non sia annullata sulla base dei motivi primo e secondo. Poiché questi ultimi sono stati respinti, occorre analizzare tale terzo motivo esaminando, in via preliminare, le considerazioni formulate dalla commissione di ricorso a proposito del pubblico di riferimento e del confronto dei segni.
Sul pubblico di riferimento
57
Per valutare il rischio di confusione, occorre prendere in considerazione il consumatore medio per la categoria di prodotti interessati, rimanendo inteso, anzitutto, che tale consumatore è normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, e poi che il suo livello di attenzione può variare con la categoria di prodotti o servizi di cui trattasi [v. sentenza del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].
58
Al punto 26 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha constatato che il pubblico interessato dai prodotti della classe 9 comprendeva, da un lato, il grande pubblico e, dall’altro, un pubblico specializzato, composto da imprese con conoscenze o esperienza professionale specifiche. Allo stesso punto, essa ha rilevato che i servizi compresi nella classe 42 erano destinati a un pubblico avente conoscenze scientifiche e tecniche e un livello di attenzione più elevato. Tali valutazioni, non essendo state contestate dal ricorrente ed essendo fondate, possono essere confermate dal Tribunale.
59
Peraltro, la commissione di ricorso ha affermato, al punto 25 della decisione impugnata, senza che ciò fosse contestato dal ricorrente, che il territorio di riferimento era quello dell’Unione europea. In risposta a un quesito posto in udienza, l’EUIPO ha ammesso di essere incorso in errore definendo in tal modo il territorio di riferimento, ma ha affermato che tale errore non incideva sulla legittimità della decisione impugnata. Il ricorrente ha sostenuto che detto errore poteva incidere sulla valutazione della somiglianza concettuale dei marchi in conflitto. A tal riguardo, si deve rilevare che, sebbene la commissione di ricorso sia incorsa in errore dal momento che, essendo il marchio anteriore un marchio spagnolo, il territorio di riferimento da prendere in considerazione era quello della Spagna, tale errore non ha inciso sulla legittimità della decisione impugnata. Esso non può infatti influenzare la valutazione della somiglianza visiva, fonetica o anche concettuale dei marchi in conflitto, essendo questi ultimi identici, o la valutazione della somiglianza dei prodotti e dei servizi di cui trattasi, che non risulta possa dipendere dal territorio di riferimento, il che peraltro non è stato sostenuto nel caso di specie.
Sul confronto dei segni
60
Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha dichiarato, al punto 39 della decisione impugnata, che, essendo composti esclusivamente dal termine «sherpa», i segni in conflitto erano identici. Tale constatazione, essendo manifestamente evidente e non essendo stata contestata dal ricorrente, può essere confermata.
Sul confronto dei prodotti e dei servizi
– Sulla prima censura, riguardante la valutazione della somiglianza dei prodotti rientranti nella classe 9 contraddistinti dal marchio anteriore e dei servizi rientranti nella classe 42 designati dal marchio contestato
61
Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha affermato che taluni servizi della classe 42 menzionati nella domanda di registrazione presentata dal ricorrente erano simili ai prodotti della classe 9 contraddistinti dal marchio anteriore.
62
Tale valutazione è contestata dal ricorrente per i seguenti servizi: «consulenza in materia di software multimediali e audiovisivi; fornitura di motori di ricerca per l’ottenimento di dati attraverso reti di comunicazione; fornitura di motori di ricerca per l’ottenimento d’informazioni su una rete informatica globale».
63
L’affermazione di una somiglianza effettuata dalla commissione di ricorso è criticata dal ricorrente anche per i servizi di seguito elencati: «servizi di provider d’applicazioni (ASP) relativi a software per il collegamento a servizi d’abbonamento a musica on-line, software che consente agli utenti l’esecuzione e la programmazione di musica e contenuti audio, video, di testo e multimediali d’intrattenimento e software contenente registrazioni audio e contenuti audio, video, testo e multimediali d’intrattenimento; offerta dell’uso temporaneo di software on-line non scaricabili per consentire agli utenti la programmazione d’audio, video, testi e altri contenuti multimediali, compresi musica, concerti, video, radio, televisione, notizie, sport, giochi, manifestazioni culturali e programmi d’intrattenimento; offerta di servizi on-line, tramite una rete informatica globale, per consentire agli utenti di pianificare la programmazione della trasmissione d’audio, video, testo e altri contenuti multimediali, compresa musica, concerti, video, radio, televisione, notizie, sport, giochi, manifestazioni culturali e programmi d’intrattenimento».
64
Secondo il ricorrente, tali servizi non sono complementari o simili ai software aventi funzioni industriali e venduti con il marchio anteriore, poiché i primi, a differenza degli ultimi, possono essere utilizzati soltanto da un solo utente finale alla volta.
65
A tale riguardo, si deve rilevare che, come affermato dalla commissione di ricorso, la prima serie di servizi, indicati supra al punto 62, si trova in rapporto di complementarità con i prodotti designati dal marchio anteriore e riguardo ai quali è stato dimostrato l’uso effettivo.
66
La complementarità deriva infatti dalla circostanza che i prodotti designati dal marchio anteriore richiedono, per il loro utilizzo, l’impiego di «software» e di «applicazioni» che sono menzionati dalla commissione di ricorso. Allo stesso modo, tali «software» e tali «applicazioni» non possono essere forniti agli utenti in assenza dei prodotti che ne consentono l’utilizzo, prodotti tra i quali figurano i sistemi di supervisione e controllo commercializzati dall’interveniente con il marchio anteriore il cui uso è stato dimostrato.
67
Tale valutazione non è inficiata dall’uso dei prodotti contrassegnati dal marchio anteriore in processi industriali dal momento che quest’ultimo termine significa soltanto che, allorché sono utilizzati in un contesto industriale, i prodotti di supervisione e di controllo contrassegnati da tale marchio possono avere come destinatari un numero significativo di utenti e inserirsi in una dinamica analoga e quella che caratterizza la produzione in serie.
68
Orbene, l’esistenza di un siffatto rapporto di complementarità tra tali prodotti venduti con il marchio anteriore e i servizi designati dal marchio contestato non esclude una loro possibile somiglianza, dato che, secondo la giurisprudenza, la somiglianza deve essere valutata tenendo conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti e i servizi interessati, ivi inclusi la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità [v. sentenza dell’11 luglio 2007, El Corte Inglés/UAMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].
69
Difatti, la complementarità esistente tra taluni prodotti e servizi, segnatamente la circostanza che gli uni siano utilizzati in combinazione o in associazione con gli altri, può generare, nel pubblico di riferimento, la percezione che tali prodotti e tali servizi siano simili.
70
Nella fattispecie, l’affermazione della somiglianza fondata sulla complementarità, effettuata dalla commissione di ricorso, deve essere confermata tenuto conto della complessità dei prodotti e dei servizi interessati, e in particolare della difficoltà, anche per un pubblico specializzato, a separare ciò che è hardware da ciò che è software o applicazioni, gli uni e gli altri essendo destinati a funzionare congiuntamente.
71
Per quanto riguarda la seconda serie di servizi, indicati supra al punto 63, essi possono essere ritenuti simili sebbene il grado di somiglianza con i prodotti contrassegnati dal marchio anteriore sia debole, come deciso dalla commissione di ricorso, posto che tali servizi possono essere forniti dalle stesse imprese e sono destinati allo stesso pubblico.
72
Per quanto detto, la commissione di ricorso poteva legittimamente ritenere che i servizi interessati fossero simili ai prodotti contraddistinti dal marchio anteriore e riguardo ai quali era stato dimostrato l’uso effettivo.
– Sulla seconda censura, riguardante la valutazione dell’identità o della somiglianza dei prodotti rientranti nella classe 9 contraddistinti dal marchio anteriore e dei prodotti rientranti nella classe 9 designati dal marchio contestato
73
Per quanto riguarda il confronto dei prodotti rientranti nella classe 9, la commissione di ricorso ha considerato, nella decisione impugnata, che i seguenti prodotti, designati dal marchio contestato, erano identici ai prodotti contraddistinti dal marchio anteriore: «hardware e software; software e firmware, ovvero programmi del sistema di gestione, programmi per la sincronizzazione dei dati e programmi per lo sviluppo d’applicazioni per personal computer e computer tascabili; software di riconoscimento di caratteri, software per la gestione della telefonia, software per cellulare; software e hardware telefonici per il reperimento di informazioni; software per l’inoltro di messaggi; software per giochi; programmi per computer preregistrati per la gestione d’informazioni personali; software per la gestione di banche dati; messaggeria elettronica e software per invio di messaggi; software per la sincronizzazione di banche dati; programmi per computer per accesso a banche dati on-line e ricerca sulle medesime; hardware e software per la comunicazione telefonica integrata con reti informatiche d’informazione globale».
74
La commissione di ricorso ha inoltre constatato che altri prodotti, di seguito indicati e anch’essi rientranti nella classe 9, erano simili ai prodotti rientranti nella classe 9 contraddistinti dal marchio anteriore: «dispositivi elettronici digitali portatili e mobili per l’invio e la ricezione di chiamate telefoniche, fax, posta elettronica, messaggeria istantanea, musica, audiovisivi ed altre opere multimediali e altri dati digitali; lettori MP3 e altri lettori di formati digitali audio e/o video; computer palmari, dispositivi d’assistenza personali digitali, agende elettroniche, taccuini elettronici; supporti di registrazione magnetica; telefoni, telefoni cellulari, macchine per giochi su computer, videotelefoni, cineprese; radioricevitori; trasmettitori radio; videocamere; parti e accessori per dispositivi digitali elettronici cellulari e palmari; parti ed accessori per telefoni cellulari; manuali per l’utente in formato elettronico leggibile meccanicamente o da computer da utilizzare e venduti con tutti i suddetti articoli; parti ed accessori per tutti gli articoli summenzionati, esclusi apparecchi e strumenti di selezione di programmi televisivi e altri programmi, esclusi esplicitamente prodotti di ogni genere inerenti veicoli militari e veicoli fuoristrada (militari o meno), nonché qualsiasi tipo di prodotto per scopi militari; esclusi sistemi di supervisione e controllo, nonché sistemi di elaborazione dell’informazione destinati alla supervisione e al controllo».
75
A proposito di tali diversi prodotti, il ricorrente sostiene, in via principale, che la commissione di ricorso, nel confrontare tali prodotti nella decisione impugnata non ha tenuto conto della limitazione. Orbene, tale limitazione escluderebbe qualsiasi identità e somiglianza dei prodotti designati dal marchio contestato con i prodotti contrassegnati dal marchio anteriore.
76
In subordine, il ricorrente contesta l’analisi effettuata dalla commissione di ricorso per concludere nel senso dell’identità e della somiglianza dei prodotti di cui trattasi.
77
L’EUIPO e la parte interveniente contestano l’argomentazione del ricorrente.
78
A tal proposito occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 31, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001], le domande dirette a ottenere la registrazione di marchi dell’Unione europea contengono l’elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione.
79
Inoltre, a termini dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 49, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001], il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di marchio dell’Unione europea o limitare l’elenco dei prodotti o servizi che essa contiene.
80
Nella fattispecie, come illustrato supra al punto 9, il ricorrente, durante la procedura di dichiarazione di nullità dinanzi alla divisione di annullamento, ha inserito la limitazione.
81
A seguito della limitazione, l’elenco dei prodotti rientranti nella classe 9 designati dal marchio contestato termina con un inciso con cui si indica che esso deve intendersi «esclusi sistemi di supervisione e controllo, nonché sistemi di elaborazione dell’informazione destinati alla supervisione e al controllo».
82
Oltre la mera menzione della limitazione ai punti 30 e 35 della decisione impugnata con riferimento a taluni prodotti senza alcuna ulteriore indicazione, precisazione o giustificazione, non risulta da tale decisione che detta limitazione sia stata espressamente oggetto di un’analisi particolare, da parte della commissione di ricorso, nell’ambito delle sue valutazioni riguardo all’identità o alla somiglianza dei prodotti rientranti nella classe 9 contraddistinti dai marchi in conflitto.
83
Orbene, secondo la giurisprudenza, la presa in considerazione di una siffatta limitazione durante il procedimento amministrativo può portare al risultato che, in funzione delle circostanze del caso di specie, prodotti che in precedenza sarebbero stati ritenuti identici siano considerati solamente come simili [v., in tal senso, sentenza del 30 settembre 2015, Gat Microencapsulation/UAMI – BASF (KARIS), T‑720/13, non pubblicata, EU:T:2015:735, punto 40], con la conseguenza, in caso di identità dei marchi in conflitto, che, se del caso, la disposizione applicabile non sia più l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, bensì l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di tale medesimo regolamento.
84
Ciò premesso, si deve affermare che la commissione di ricorso è incorsa in un errore che ha potuto inficiare le valutazioni che essa ha formulato sull’identità o sulla somiglianza dei prodotti rientranti nella classe 9 contraddistinti dai marchi in conflitto.
85
Dal momento che l’errore così commesso dalla commissione di ricorso ha potuto incidere in modo determinante sul contenuto della decisione impugnata nella parte in cui riguardava la domanda di registrazione del marchio contestato per i prodotti rientranti nella classe 9, esso deve comportare l’annullamento della decisione impugnata, in relazione alla valutazione effettuata a proposito dei prodotti rientranti in tale classe [v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2012, Colas/UAMI – García-Teresa Gárate e Bouffard Vicente (BASE-SEAL), T‑172/10, non pubblicata, EU:T:2012:119, punto 50 e giurisprudenza ivi citata].
86
Nelle loro memorie, l’EUIPO e l’interveniente hanno chiesto, in sostanza, al Tribunale di riformare la decisione impugnata qualora ritenesse che quest’ultima sia viziata da un errore in relazione all’esame della limitazione.
87
In proposito occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, il Tribunale dispone di un potere di riforma, ma l’esercizio di tale potere è limitato alle situazioni in cui, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la suddetta commissione era tenuta ad adottare. Il Tribunale non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione di ricorso, né tanto meno può procedere a una valutazione sulla quale detta commissione non si è ancora pronunciata (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punto 72).
88
Nelle circostanze che caratterizzano il caso di specie, il Tribunale non potrebbe esercitare tale potere di riforma senza eccedere i limiti posti ad esso dalla giurisprudenza, dal momento che la commissione di ricorso non ha preso posizione, nella decisione impugnata, sulla portata e sulle conseguenze da trarre dalla limitazione con riferimento alla valutazione dell’identità o della somiglianza dei prodotti rientranti nella classe 9 contraddistinti dai marchi in conflitto, di modo che il Tribunale non dispone, a tal riguardo, di una valutazione che, conformemente alla giurisprudenza, potrebbe controllare, nonché, se del caso, riformare.
89
Date tali circostanze, occorre accogliere la seconda censura del terzo motivo, annullare la decisione impugnata, nella parte in cui riguarda la domanda di registrazione del marchio contestato per i prodotti rientranti nella classe 9 e, come ha suggerito infine l’EUIPO in udienza, rinviare la causa alla commissione di ricorso affinché statuisca nuovamente su questa parte della domanda.
90
Per contro, poiché, da un lato, la commissione di ricorso poteva legittimamente ritenere che i servizi rientranti nella classe 42 contraddistinti dal marchio contestato fossero simili ai prodotti rientranti nella classe 9 contraddistinti dal marchio anteriore riguardo ai quali era stato dimostrato un uso effettivo (v. supra punto 72) e poiché, dall’altro lato, la valutazione globale del rischio di confusione effettuata dalla commissione, non specificamente contestata dal ricorrente, può essere confermata dal Tribunale come fondata, si deve respingere il presente ricorso nella parte in cui riguarda la domanda di registrazione del marchio contestato per i servizi rientranti nella classe 42.
Sulle spese
91
Nel suo ricorso, il ricorrente ha chiesto che l’EUIPO nonché, se del caso, l’interveniente siano condannati alle spese.
92
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, se ciò appare giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese dell’altra parte. Nel caso di specie, l’EUIPO deve essere condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese del ricorrente.
93
In forza dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere che una parte interveniente si faccia carico delle proprie spese. Nella fattispecie, l’interveniente, che è intervenuta a sostegno dell’EUIPO, sopporterà le proprie spese.
94
Per quanto riguarda la domanda del ricorrente relativa alle spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, spetterà alla commissione di ricorso decidere, alla luce della presente sentenza, sulle spese relative a tale procedimento [sentenza del 4 ottobre 2017, Gappol Marzena Porczyńska/EUIPO – Gap (ITM) (GAPPOL), T‑411/15, non pubblicata, EU:T:2017:689, punto 209].
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 17 luglio 2015 (procedimento R 1135/2014-2) è annullata, nella parte in cui riguarda i prodotti contraddistinti dal marchio contestato rientranti nella classe 9.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché un terzo di quelle sostenute dal sig. Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez.
4)
Il sig. Uribe-Etxebarría Jiménez sopporterà due terzi delle proprie spese.
5)
La Núcleo de comunicaciones y control, SL, sopporterà le proprie spese.
Pelikánová
Nihoul
Svenningsen
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 maggio 2018.
Firme
(
*1
)	Lingua processuale: lo spagnolo.