SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)
de 12 de julio de 2019 (*)
«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca figurativa de la Unión C del M — Motivo de denegación absoluto — Mala fe — Artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»
En el asunto T‑774/17,
Café del Mar, S.C., con domicilio social en Sant Antoni de Portmany (Illes Balears),
José Les Viamonte, con domicilio en Sant Antoni de Portmany,
Carlos Andrea González, con domicilio en Sant Josep de sa Talaia (Illes Balears),
representados por los Sres. F. Miazzetto y J.L. Gracia Albero, abogados,
partes recurrentes,
contra
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. J. Crespo Carrillo, en calidad de agente,
parte recurrida,
y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es:
Ramón Guiral Broto, con domicilio en Marbella (Málaga), representado por el Sr. J.L. de Castro Hermida, abogado,
que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 4 de septiembre de 2017 (asunto R 1618/2015‑5), relativa a un procedimiento de nulidad entre Café del Mar y los Sres. Les Viamonte y Andrea González, por una parte, y el Sr. Guiral Broto, por otra parte,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta),
integrado por el Sr. H. Kanninen, Presidente, y el Sr. L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín (Ponente) y la Sra. I. Reine, Jueces;
Secretario: Sr. E. Coulon;
habiendo considerado el recurso presentado en la Secretaría del Tribunal General el 29 de noviembre de 2017;
habiendo considerado el escrito de contestación de la EUIPO presentado en la Secretaría del Tribunal General el 27 de febrero de 2018;
visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante, presentado en la Secretaría del Tribunal General el 19 de marzo de 2018;
no habiendo solicitado las partes el señalamiento de vista oral en el plazo de tres semanas a partir de la notificación de la declaración de terminación de la fase escrita del procedimiento y habiéndose decidido, con arreglo al artículo 106, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, resolver el recurso sin fase oral;
vista la pregunta escrita del Tribunal General a las partes y las respuestas de la EUIPO y de la parte coadyuvante a dicha pregunta presentadas en la Secretaría del Tribunal General el 14 de diciembre de 2018;
dicta la siguiente
Sentencia
Antecedentes del litigio
1        El 24 de abril de 2007, el coadyuvante, el Sr. Ramón Guiral Broto, presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada, sustituido a su vez por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].
2        La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:
3        Los productos y servicios para los que se solicitó el registro pertenecen a las clases 3, 4 y 18 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, respecto de cada una de estas clases, a la siguiente descripción:
–        Clase 3: «Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos».
–        Clase 4: «Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado».
–        Clase 18: «Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería».
4        La solicitud de marca de la Unión se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias
2007/51, de 17 de septiembre de 2007, y la marca se registró el 27 de marzo de 2008.
5        El 6 de mayo de 2014, los recurrentes, los Sres. José Les Viamonte y Carlos Andrea González (en lo sucesivo, «recurrentes personas físicas») y Café del Mar, S.C., presentaron ante la EUIPO una solicitud de nulidad de la marca del coadyuvante (en lo sucesivo, «marca controvertida»). Esta solicitud se basaba en el motivo contemplado en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001].
6        Mediante resolución de 18 de junio de 2015, la División de Anulación desestimó la solicitud de nulidad en su totalidad.
7        El 10 de agosto de 2015, los recurrentes interpusieron recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Anulación con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001).
8        Mediante resolución de 4 de septiembre de 2017 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso interpuesto por los recurrentes al considerar que estos no habían probado que el coadyuvante hubiera actuado de mala fe al presentar la solicitud de registro de la marca controvertida.
9        La Sala de Recurso declaró que los recurrentes personas físicas y el coadyuvante venían desarrollando, desde 1978, actividades económicas identificadas con los términos «café del mar», que habían iniciado con la apertura de un bar musical denominado «Café del Mar». Observó que dicho bar musical había adquirido notoriedad con el trascurso de los años y que sus actividades se habían extendido para abarcar la venta de música, prendas de vestir y productos de merchandising bajo el signo café del mar. La Sala de Recurso consideró que el hecho de compartir estrategias comerciales con los recurrentes personas físicas no obstaba para que el coadyuvante pudiera crear por su cuenta otras sociedades. A este respecto estimó que los productos y servicios para los que se registró la marca controvertida no guardan relación alguna con la explotación de un café o una discoteca ni con los productos de merchandising habitualmente vendidos en un local comercial famoso por su música, de modo que la marca controvertida difiere plenamente de las «marcas del café del mar», pues los únicos elementos similares son las iniciales de los términos «café» y «mar» y el término «del».
10      En lo que concierne a las sentencias del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Alicante y de la Audiencia Provincial de Alicante (en lo sucesivo, «sentencias nacionales») invocadas por los recurrentes, mediante las que se declaró la nulidad de marcas españolas del coadyuvante que contenían, entre otros, los términos «café del mar», por considerar que este había actuado de mala fe, la Sala de Recurso estimó que dichas sentencias carecían de pertinencia en el caso de autos.
Pretensiones de las partes
11      Los recurrentes solicitan al Tribunal que:
–        Anule la resolución impugnada y la resolución de la División de Anulación.
–        Declare la nulidad de la marca controvertida.
–        Declare que las costas del presente recurso sean sufragadas por la recurrida, y que las que traen causa del procedimiento ante la División de Anulación y las Salas de Recurso de la EUIPO sean sufragadas por el coadyuvante.
12      La EUIPO solicita al Tribunal que:
–        Desestime el recurso.
–        Condene en costas a los recurrentes.
13      El coadyuvante solicita al Tribunal que:
–        Desestime íntegramente el recurso, confirme la resolución impugnada y ratifique la validez de la marca controvertida.
–        Imponga las costas del presente procedimiento a los recurrentes.
Fundamentos de Derecho
Sobre la admisibilidad
Sobre la admisibilidad de la primera pretensión de los recurrentes, en la medida en que solicitan al Tribunal que anule la resolución de la División de Anulación
14      Procede recordar que, en virtud del artículo 65, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, solo cabe recurso ante el juez de la Unión contra las resoluciones de las Salas de Recurso, por lo que, en el marco de dicho recurso, únicamente son admisibles los motivos dirigidos contra la resolución de la Sala de Recurso en sí misma [sentencia de 7 de junio de 2005, Lidl Stiftung/OAMI — REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, EU:T:2005:200, apartado 59].
15      En consecuencia, procede declarar que la primera pretensión de los recurrentes únicamente es admisible en la medida en que se solicita la anulación de la resolución impugnada.
Sobre la admisibilidad de la segunda pretensión de los recurrentes, mediante la que solicitan que el Tribunal declare la nulidad de la marca controvertida
16      Con su segunda pretensión, los recurrentes solicitan al Tribunal que declare la nulidad de la marca controvertida. Piden, pues, en esencia, que se ordene a la EUIPO anular la marca controvertida.
17      La EUIPO aduce que debe declararse la inadmisibilidad de la segunda pretensión de los recurrentes en virtud del artículo 65, apartado 6, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 72, apartado 6, del Reglamento 2017/1001).
18      A este respecto, procede recordar que, conforme al artículo 65, apartado 6, del Reglamento n.º 207/2009, la EUIPO está obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del juez de la Unión. Por consiguiente, no corresponde al Tribunal dirigir una orden conminatoria a la EUIPO [sentencia de 3 de julio de 2003, Alejandro/OAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, EU:T:2003:184, apartado 22]. A esta incumbe, en efecto, extraer las consecuencias del fallo y de los fundamentos de las sentencias del Tribunal.
19      Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad de la segunda pretensión de los recurrentes, consistente en que se ordene a la EUIPO anular el registro de la marca solicitada.
Sobre el fondo
20      En apoyo de su recurso, los recurrentes invocan un único motivo, basado en la infracción del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009. Aducen que, en contra de lo que concluyó la Sala de Recurso, el coadyuvante actuó de mala fe al solicitar el registro de la marca controvertida a su nombre. Según afirman, la mala fe del coadyuvante se deriva, en particular, del hecho de que este viene utilizando junto con los recurrentes, desde 1978, un signo figurativo que puede confundirse con la marca controvertida. A su parecer, el registro por el coadyuvante de la marca controvertida les privó de la condición de titulares de la marca controvertida.
21      Mediante su primera alegación, los recurrentes sostienen que la Sala de Recurso incurrió en error al concluir que la marca controvertida era independiente del signo utilizado conjuntamente, desde 1978, por los recurrentes personas físicas y el coadyuvante, para identificar sus actividades comerciales, que comenzaron con la apertura de un bar musical denominado «Café del Mar». Según los recurrentes, estas actividades comerciales se identifican con los términos «café del mar», utilizados esencialmente con una configuración gráfica que puede confundirse con la marca controvertida (en lo sucesivo, «signo figurativo anterior café del mar»). Subrayan asimismo que el coadyuvante ha registrado otras marcas de la Unión que contienen ese mismo signo.
22      Mediante su segunda alegación, los recurrentes aducen que la Sala de Recurso incurrió en error al hacer caso omiso de las sentencias nacionales que anularon marcas españolas pertenecientes al coadyuvante que contenían, entre otros, los términos «café del mar», basándose en la mala fe del coadyuvante. Los recurrentes sostienen que, aunque esas sentencias no se referían a una marca que contuviera las letras y el término «C del M», sus conclusiones deberían haber sido tenidas en cuenta en la resolución impugnada.
23      Mediante su tercera alegación, los recurrentes afirman que la Sala de Recurso interpretó erróneamente el concepto de mala fe y que la resolución impugnada incurre en notables incoherencias y omisiones, puesto que no tuvo en cuenta todas las circunstancias pertinentes objetivas del caso de autos para determinar si el coadyuvante había actuado de mala fe. En primer lugar, aducen que la Sala de Recurso incurrió en error al limitarse a afirmar que las similitudes entre las «marcas café del mar» y la marca controvertida no bastan para considerar que el coadyuvante actuó de mala fe, puesto que deberían haberse tomado en consideración otros factores para apreciar si el coadyuvante había actuado de mala fe. Los recurrentes destacan la jurisprudencia según la cual la existencia de mala fe en el momento de presentar la solicitud de registro entraña, en sí misma, la nulidad en su totalidad de la marca controvertida [sentencia de 11 de julio de 2013, SA.PAR./OAMI — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T‑321/10, EU:T:2013:372, apartado 48], de modo que no es necesario, a tal efecto, que los productos para los que el coadyuvante haya registrado otras marcas de la Unión que incluyan el signo figurativo anterior café del mar sean idénticos a aquellos para los que la marca controvertida ha sido registrada. En particular, consideran que la Sala de Recurso incurrió en error al no tener en cuenta, primero, que el bar musical «Café del Mar» había sido creado y explotado conjuntamente por los recurrentes y el coadyuvante y que la marca controvertida se deriva del signo figurativo anterior café del mar, que sirve para identificar ese proyecto común; segundo, que existía una relación de confianza y amistad entre los recurrentes personas físicas y el coadyuvante en el momento del registro, y, tercero, que el coadyuvante había registrado la marca controvertida a su propio nombre con los fondos de una sociedad perteneciente a partes iguales a los recurrentes y al coadyuvante sin informar de ello a los recurrentes. Estos aducen, en segundo lugar, que la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que, para concluir que el coadyuvante había actuado de mala fe, era necesario que el registro controvertido hubiese causado un perjuicio. A este respecto, afirman, además, que la Sala de Recurso concluyó erróneamente que el coadyuvante no había causado un perjuicio a los recurrentes.
24      La EUIPO y el coadyuvante rebaten las alegaciones de los recurrentes. El coadyuvante aduce, en primer lugar, que los recurrentes no han demostrado que la marca controvertida guarde relación con las actividades comerciales llevadas a cabo bajo el signo figurativo anterior café del mar, puesto que las pruebas aportadas por los recurrentes no logran demostrar el uso de la marca controvertida para designar en el mercado actividades de café bar o discoteca, grabaciones musicales, prendas de vestir, artículos de merchandising o franquicias. En segundo lugar, el coadyuvante sostiene que la marca controvertida difiere de las otras marcas de la Unión solicitadas por él, que contienen el signo figurativo anterior café del mar. A este respecto, la EUIPO reconoce que existen similitudes entre la marca controvertida y el signo figurativo anterior café del mar, pues utilizan idéntica tipografía y comparten las letras «c» y «m» y la palabra «del». En particular, el coadyuvante aduce que no existe relación alguna entre los productos y servicios para los que había solicitado previamente el registro del signo figurativo anterior café del mar como marca de la Unión y aquellos para los que solicita el registro de la marca controvertida en el caso de autos. En su respuesta a la pregunta escrita planteada por el Tribunal en concepto de diligencia de ordenación del procedimiento prevista en el artículo 89 de su Reglamento de Procedimiento, el coadyuvante observa que la jurisprudencia invocada por los recurrentes según la cual la existencia de mala fe en el momento de presentar la solicitud de registro entraña, en sí misma, la nulidad en su totalidad de la marca controvertida (sentencia de 11 de julio de 2013, GRUPPO SALINI, T‑321/10, EU:T:2013:372, apartado 48) no resulta aplicable en el caso de autos, puesto que lo que la Sala de Recurso analizó en la resolución impugnada es si los motivos de nulidad de otras marcas de la Unión solicitadas por el coadyuvante podían extrapolarse a la marca controvertida en el caso de autos. En lo que respecta a los productos, la EUIPO afirma que los recurrentes no han probado que, al ver la marca controvertida, el comprador de preparaciones para blanquear, jabones, dentífricos, lubricantes, bujías, paraguas o productos de cuero establecerá un vínculo con el signo figurativo anterior café del mar, renombrado en el sector de la restauración o del entretenimiento en un ámbito de playa. La EUIPO admite, no obstante, que la falta de semejanza entre los productos y servicios identificados por los signos en conflicto no basta para considerar que no existe mala fe.
25      En tercer lugar, el coadyuvante alega que consideró que estaba legítimamente habilitado para registrar exclusivamente a su nombre la marca controvertida porque él fue el creador e impulsor del bar musical «Café del Mar», mientras que la participación de los recurrentes personas físicas era meramente simbólica. Añade que los recurrentes le otorgaron un poder para actuar en nombre y por cuenta de una de las sociedades a través de las cuales explotaban juntos el referido bar musical, lo que, a su parecer, constituía un consentimiento expreso de los recurrentes a su favor para que registrase la marca controvertida a su nombre. En cuarto lugar, el coadyuvante afirma que nunca ocultó el registro de la marca controvertida a los recurrentes y considera que, al firmar las cuentas de las sociedades mediante las que explotaban juntos el bar en cuestión y recibir las facturas relativas al registro y a la defensa de la marca controvertida, los recurrentes tuvieron conocimiento del registro controvertido. El coadyuvante sostiene que no causó perjuicio alguno a los recurrentes, pues todos los beneficios generados por los distintos sectores de actividades desarrollados por el bar musical «Café del Mar» se abonaron a las sociedades a través de las cuales los recurrentes y el coadyuvante explotaban conjuntamente dicho bar. Admite que interrumpió el pago de los beneficios a partir del momento en que surgieron desavenencias entre él y los recurrentes. A su juicio, este reparto de beneficios demuestra que los recurrentes no sufrieron perjuicio alguno. Aduce que, al no haber tenido la intención de causar un perjuicio, no existe mala fe. Por último, la EUIPO y el coadyuvante sostienen que las sentencias nacionales carecen de pertinencia para resolver el presente asunto.
Observaciones preliminares sobre el motivo único
26      A tenor del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, «la nulidad de la marca [de la Unión] se declarará, mediante solicitud presentada ante la [EUIPO] o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca […] cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe».
27      El concepto de mala fe que figura en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 se refiere a una motivación subjetiva del solicitante de la marca, a saber, una intención deshonesta u otro motivo perjudicial. Implica una conducta que se aparta de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados o de las prácticas leales en el comercio o en los negocios [véase la sentencia de 7 de julio de 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO — Maquet (LUCEO), T‑82/14, EU:T:2016:396, apartado 28 y jurisprudencia citada]. Según la jurisprudencia, para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante en el sentido del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, se deben tener en cuenta todos los factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca de la Unión. Según el Tribunal de Justicia, deben tenerse en cuenta, entre otros factores, en primer lugar, el hecho de que el solicitante sepa, o deba saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto o servicio idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita; en segundo lugar, la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo, y, en tercer lugar, el grado de protección jurídica del que gocen el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita (sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, apartado 53).
28      Ahora bien, de la formulación adoptada por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), se desprende que los factores mencionados en dicha sentencia no son más que ejemplos ilustrativos de un conjunto de elementos que pueden tenerse en cuenta a la hora de pronunciarse sobre la eventual mala fe de un solicitante de marca al presentar la solicitud de registro [sentencias de 14 de febrero de 2012, Peeters Landbouwmachines/OAMI Fors MW (BIGAB), T‑33/11, EU:T:2012:77, apartado 20, y de 26 de febrero de 2015, Pangyrus/OAMI — RSVP Design (COLOURBLIND), T‑257/11, no publicada, EU:T:2015:115, apartado 67].
29      En consecuencia, procede considerar que, en el marco del análisis global llevado a cabo en virtud del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, cabe asimismo tener en cuenta el origen del signo controvertido y su uso desde que fue creado, la lógica comercial en la que se inscribe la presentación de la solicitud de registro del signo como marca de la Unión y la cronología de los hechos que han llevado a dicha presentación (véase la sentencia de 26 de febrero de 2015, COLOURBLIND, T‑257/11, no publicada, EU:T:2015:115, apartado 68 y jurisprudencia citada).
30      Además, el Tribunal de Justica ha declarado que, con el fin de apreciar la existencia de la mala fe, procede tomar en consideración igualmente la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro, elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso (sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, apartados 41 y 42).
31      Por otro lado, la existencia de relaciones contractuales directas entre las partes, como las del caso de autos, es uno de los factores pertinentes para apreciar la mala fe [véase, en este sentido, la sentencia de 5 de octubre de 2016, Foodcare/EUIPO — Michalczewski (T.G.R. ENERGY DRINK), T‑456/15, EU:T:2016:597, apartado 33 y jurisprudencia citada].
32      Incumbe a quien solicita la nulidad basándose en este motivo demostrar las circunstancias que permitan concluir que el titular de una marca de la Unión actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de esta última, habiendo de presumirse la buena fe hasta prueba en contrario [sentencia de 13 de diciembre de 2012, pelicantravel.com/OAMI — Pelikan (Pelikan), T‑136/11, no publicada, EU:T:2012:689, apartados 21 y 57].
33      Procede examinar, en particular, a la luz de las consideraciones precedentes, la legalidad de la resolución impugnada en la medida en que la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que el coadyuvante no había actuado con mala fe al presentar la solicitud de registro de la marca controvertida.
Sobre las circunstancias objetivas del caso de autos
34      A efectos del examen de la legalidad de la resolución impugnada procede, con carácter preliminar y antes del examen propiamente dicho de las alegaciones formuladas por los recurrentes, recordar las circunstancias objetivas del caso de autos, tal y como resultan de las pruebas aportadas por los recurrentes y tal y como las partes las reproducen, sin impugnarlas, en sus escritos.
35      En 1978, los recurrentes personas físicas y el coadyuvante adquirieron un local en Eivissa (Illes Balears) con el fin de instalar en él el bar musical «Café del Mar». Dicho bar fue inaugurado en 1980.
36      Los recurrentes aducen que el signo figurativo anterior café del mar, que identifica al bar musical «Café del Mar» y a sus actividades, se presenta del siguiente modo, extremo que no niegan ni la EUIPO ni el coadyuvante:
37      En 1987, los recurrentes personas físicas y el coadyuvante constituyeron, por medio de un contrato privado, la sociedad Café del Mar, que tenía como objeto desarrollar una actividad de hostelería. En 1992, el coadyuvante solicitó el registro a su nombre, como marca española, de un signo que contenía los términos «café del mar» para productos de la clase 42. En 1997, los recurrentes personas físicas y el coadyuvante constituyeron la sociedad Variades, S.L, dedicada a la promoción y a la explotación de negocios turísticos y de hostelería y a la venta de productos alimenticios, bebidas y otros. En 1997, las mismas personas constituyeron la sociedad Can Ganguil, S.L., que tenía por objeto la adquisición y la comercialización de complementos de moda y deportivos, bisutería de fantasía, alimentos y bebidas, discos y todo lo relacionado con la música, prensa, objetos de papelería y recuerdos. Las tres sociedades mencionadas pertenecían a partes iguales a los recurrentes personas físicas y al coadyuvante.
38      En 1998, Can Ganguil otorgó un poder al coadyuvante en virtud del cual este podía realizar distintos actos jurídicos en nombre y en representación de la sociedad. En virtud de dicho poder, el coadyuvante podía, en nombre y por cuenta de Can Ganguil, adquirir bienes, abrir cuentas bancarias y gestionarlas, representar a la sociedad ante los entes públicos, otorgar poderes a abogados, arrendar bienes, pagar deudas, recibir pagos, celebrar contratos de seguro y de trabajo y otorgar escrituras públicas.
39      De los autos se desprende que, en los años 1999, 2000, 2004 y 2007, el coadyuvante solicitó el registro a su nombre, como marcas de la Unión, de otras marcas figurativas que contenían el signo figurativo anterior café del mar. De la resolución impugnada resulta que dos de esos registros dieron lugar a sendas solicitudes de nulidad presentadas por los recurrentes del caso de autos y basadas en la mala fe del coadyuvante. El primero de estos registros impugnados por los recurrentes se efectuó el 16 de diciembre de 2003. Se trataba del registro como marca de la Unión, a nombre del coadyuvante, del signo figurativo anterior café del mar para productos y servicios de las clases 9, 25 y 42.
40      El segundo de los registros del coadyuvante que dio lugar a la presentación de una solicitud de nulidad por parte de los recurrentes se efectuó el 25 de junio de 2002. Se trataba del registro como marca de la Unión, a nombre del coadyuvante, del signo figurativo anterior café del mar para productos y servicios de las clases 35, 38 y 41.
41      En las sentencias de hoy, Café del Mar y otros/EUIPO — Guiral Broto (Café del Mar) (T‑772/17, no publicada), y Café del Mar y otros/EUIPO — Guiral Broto (Café del Mar) (T‑773/17, no publicada), dictadas a raíz de sendos recursos interpuestos por los recurrentes en contra de dos resoluciones de la Sala de Recurso, el Tribunal ha anulado el registro de las marcas mencionadas en los dos apartados anteriores por considerar que el coadyuvante había actuado de mala fe al presentar las solicitudes de registro.
42      En 2000, los recurrentes personas físicas, el coadyuvante y un tercero adquirieron la sociedad Ibiza Music and Clothes, S.L., con el fin de comercializar música y ropa bajo el signo figurativo anterior café del mar. En 2005, esas mismas personas constituyeron Leangui, S.L, que tenía como objeto la adquisición y la comercialización de complementos de moda y deportivos, bisutería, alimentos y bebidas, discos y todo lo relacionado con la música, prensa y objetos de papelería.
43      De la resolución impugnada resulta que, con el trascurso de los años, el bar musical «Café del Mar» ganó notoriedad y sus actividades se ampliaron a la venta de música, de prendas de vestir y de productos de merchandising con el signo figurativo anterior café del mar, extremo que las partes no niegan. A partir del año 2004 se abrieron nuevos establecimientos bajo el signo figurativo anterior café del mar en régimen de franquicia, multiplicándose las actividades realizadas bajo el signo controvertido y dotándose de visibilidad gracias a diversos sitios de Internet.
44      En 2009, Can Ganguil revocó el mandato otorgado al coadyuvante.
Sobre la apreciación de la mala fe
45      Procede comenzar respondiendo conjuntamente a las alegaciones primera y tercera de los recurrentes, mediante las que estos afirman, por un lado, que la Sala de Recurso incurrió en error al concluir que la marca controvertida difiere totalmente del signo figurativo anterior café del mar y es independiente de las actividades comerciales del bar homónimo y, por otro lado, que la Sala de Recurso interpretó erróneamente el concepto de mala fe al no tomar en consideración circunstancias objetivas pertinentes para su análisis.
46      A este respecto resulta de utilidad recordar que la Sala de Recurso concluyó, en primer término, en el apartado 43 de la resolución impugnada, que los productos y servicios para los que se registró la marca controvertida no guardaban relación alguna con la explotación de un café o de una discoteca, ni con los productos de merchandising habitualmente vendidos en un local comercial famoso por su música. A continuación, en el apartado 44 de la referida resolución, la Sala de Recurso declaró que la marca controvertida difería plenamente de las marcas del establecimiento «Café del Mar» y que las únicas similitudes consistían en las iniciales de los términos «café» («c») y «mar» («m») y en la preposición «del». Así pues, la Sala de Recurso consideró que tales similitudes eran insuficientes para considerar que se había actuado de mala fe. Por último, en el apartado 46 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso afirmó que no apreciaba ni intención por parte del coadyuvante de perjudicar a las empresas comunes ni apropiación indebida de un derecho colectivo, ya que no se había acordado ningún derecho de este tipo respecto de la marca controvertida en lo que concierne a los productos para los que dicha marca había sido registrada.
47      En el caso de autos, habida cuenta de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 27, para apreciar la existencia de mala fe por parte del coadyuvante, procede analizar, en particular, si el solicitante del registro sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto o servicio idéntico o similar que pueda dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita. Esta jurisprudencia debe considerarse aplicable,
a fortiori, a una situación en la que un socio de una sociedad solicita el registro de un signo que puede dar lugar a confusión con un signo utilizado por la propia sociedad.
48      Puesto que resulta manifiesto que el coadyuvante tenía conocimiento del uso del signo figurativo anterior café del mar antes del registro de la marca controvertida debido a su condición de accionista de las sociedades comunes y de representante de una de estas sociedades, es preciso analizar, en un primer momento, la similitud entre la marca controvertida y dicho signo, que identifica los productos y servicios prestados por los recurrentes y el coadyuvante a través de las sociedades comunes.
49      En lo que concierne a la similitud entre la marca controvertida y el signo figurativo anterior café del mar, procede recordar que, como regla general, dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público destinatario, existe entre ellas una igualdad al menos parcial en lo que concierne a uno o varios aspectos pertinentes [sentencias de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, apartado 30, y de 5 de octubre de 2016, T.G.R. ENERGY DRINK, T‑456/15, EU:T:2016:597, apartado 37]. En el caso de autos procede señalar, en primer término, que la marca controvertida coincide en las letras «c» y «m» y en la preposición «del» con el signo figurativo anterior café del mar, coincidiendo las letras «c» y «m» de la marca controvertida con las letras iniciales de los términos de dicho signo. A continuación procede observar que, tal y como subraya la EUIPO, la tipografía de la marca controvertida es idéntica a la del signo figurativo anterior café del mar, tal y como ha sido utilizado por los recurrentes y el coadyuvante para identificar sus actividades comerciales comunes. Además, es preciso subrayar que la marca controvertida es la abreviatura del signo figurativo anterior café del mar, cuyas letras iniciales «c» y «m» son de un tamaño mayor que las demás. Así pues, no puede excluirse que la marca controvertida y el signo figurativo anterior café del mar produzcan la misma impresión de conjunto. Por tanto, la Sala de Recurso incurrió en error al concluir que la marca controvertida difería plenamente de las marcas del establecimiento «Café del Mar».
50      En lo que respecta a los productos para los que se solicitó la marca controvertida, procede recordar que, tal y como se ha señalado en anteriores apartados, de la resolución de remisión se desprende que, con el trascurso de los años, el bar musical «Café del Mar» ganó notoriedad y sus actividades se ampliaron a la venta de música, de prendas de vestir y de productos de merchandising con el signo figurativo anterior café del mar. A partir del año 2004, se abrieron nuevos establecimientos en régimen de franquicia, multiplicándose las actividades realizadas bajo el signo figurativo anterior y dotándose igualmente de visibilidad gracias a diversos sitios de Internet. Debe subrayarse asimismo que, en el momento de la presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida, los recurrentes personas físicas y el coadyuvante participaban a partes iguales, entre otras, en la sociedad Ibiza Music and Clothes, dedicada a la comercialización de prendas de vestir con el signo figurativo anterior café del mar. Estos también participaban en la sociedad Leangui, dedicada, entre otros fines, a la comercialización, bajo el mismo signo, de complementos de moda. De ello se desprende que, desde la creación del bar musical «Café del Mar», los productos y servicios en los que figuraba el signo figurativo anterior café del mar han sido muy variados y que no se limitan a las actividades de explotación de un café, de música y de merchandising.
51      Por tanto, no puede concluirse, como hizo la Sala de Recurso, que los productos para los que se solicitó la marca controvertida no guardaban relación alguna con los productos y servicios prestados conjuntamente por los recurrentes y el coadyuvante y designados con el referido signo figurativo anterior. En efecto, la Sala de Recurso no tomó en consideración su propia apreciación según la cual los recurrentes y el coadyuvante venían utilizando de manera notoria y manifiesta el «signo café del mar» en el marco de la prestación de sus servicios de hostelería, ampliando posteriormente ese uso a través de un grupo de sociedades, primero, con la misma finalidad y, posteriormente, para otros productos y servicios.
52      El Tribunal no puede, por tanto, aceptar la interpretación restrictiva de la EUIPO según la cual «el comprador de preparaciones para blanquear, jabones, dentífricos, lubricantes, bujías, paraguas o productos de cuero, al ver la marca [controvertida] en dichos productos [no] establecerá un vínculo con el signo [figurativo anterior café del mar], renombrado en el sector de la restauración o del entretenimiento en un ámbito de playa». En efecto, esta enumeración de la EUIPO no incluye ni todos los productos para los que se registró la marca controvertida ni todos los productos para los que se utilizaba el signo café del mar. Debe señalarse asimismo que no puede excluirse que se comercialicen productos de cuero en el marco de la comercialización de prendas de vestir y de complementos de moda ni que paraguas o perfumes formen parte del merchandising de un café o se vendan en un contexto de venta de complementos de moda.
53      Así pues, procede concluir que la marca controvertida no está exenta de toda similitud con el signo figurativo anterior café del mar y que ha sido registrada para productos y servicios que son, al menos en parte, similares a los identificados por el signo figurativo anterior café del mar.
54      La alegación del coadyuvante según la cual las pruebas aportadas por los recurrentes no logran demostrar el uso de la marca controvertida para designar las actividades comerciales desarrolladas bajo el signo figurativo anterior café del mar y según la cual estos no han demostrado que la marca controvertida guarde relación con dicho signo no desvirtúa esta conclusión. En efecto, el uso de la marca controvertida carece de pertinencia para apreciar la similitud entre los signos como tales.
55      Finalmente, la afirmación de la Sala de Recurso, contenida en el apartado 46 de la resolución impugnada, según la cual al registrar la marca controvertida el coadyuvante no tenía ninguna intención de causar perjuicio a las empresas comunes se basa únicamente en las conclusiones alcanzadas en los apartados 43 y 44 de la referida resolución, según las cuales, en primer término, los productos y servicios designados por la marca controvertida no guardan relación alguna con la explotación de un café ni con los productos generalmente vendidos en un local comercial famoso por su música y, en segundo término, la marca controvertida difiere plenamente de las marcas del establecimiento «Café del Mar».
56      Puesto que en los apartados anteriores se ha declarado que estas conclusiones son erróneas, procede anular la resolución impugnada.
Costas
57      A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. En el presente asunto, los recurrentes solicitaron que la EUIPO fuera condenada a cargar con las costas de la presente instancia. Al haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por la EUIPO, procede acoger las pretensiones de los recurrentes y condenarla a cargar con las costas en que estos hayan incurrido con motivo del procedimiento ante el Tribunal.
58      Asimismo, los recurrentes solicitaron que el coadyuvante fuera condenado a cargar con las costas en que hubieran incurrido con motivo del procedimiento administrativo sustanciado ante la EUIPO. A este respecto, es preciso recordar que, con arreglo al artículo 190, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, los gastos indispensables efectuados por las partes a efectos del procedimiento ante la Sala de Recurso se considerarán costas recuperables Sin embargo, no ocurre lo mismo con los gastos realizados a efectos del procedimiento ante la División de Anulación. Por tanto, la pretensión de los recurrentes de que el coadyuvante sea condenado a cargar con las costas del procedimiento administrativo sustanciado ante la EUIPO únicamente puede acogerse en cuanto a los gastos indispensables en que hayan incurrido los recurrentes con motivo del proceso sustanciado ante la Sala de Recurso.
59      De conformidad con el artículo 138, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, el coadyuvante cargará con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)
decide:
1)      Anular la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 4 de septiembre de 2017 (asunto R 1618/2015‑5).
2)      La EUIPO cargará, además de con sus propias costas, con aquellas en que hayan incurrido Café del Mar, S.C., y los Sres. José Les Viamonte y Carlos Andrea González en el procedimiento sustanciado ante el Tribunal General.
3)      El Sr. Ramón Guiral Broto cargará, además de con sus propias costas, con aquellas en que hayan incurrido Café del Mar y los Sres. Les Viamonte y Andrea González en el procedimiento sustanciado ante la Sala de Recurso.
Kanninen
Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín
Reine
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de julio de 2019.
El Secretario
El Presidente
E. Coulon
H. Kanninen
*      Lengua de procedimiento: español.