62021TJ0250
RETTENS DOM (Tiende Udvidede Afdeling)
6. juli 2022 (
*1
)
»EU-varemærker – ugyldighedssag – EU-figurmærket NEHERA – absolut ugyldighedsgrund – ond tro foreligger ikke – artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 59, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]«
I sag T-250/21,
Ladislav Zdút, Bratislava (Slovakiet), ved advokat Y. Echevarría García,
sagsøger,
mod
Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) ved D. Gája, som befuldmægtiget,
sagsøgte,
de andre parter i sagen for appelkammeret ved EUIPO og intervenienter ved Retten:
Isabel Nehera, Sutton, Ontario (Canada),
Jean-Henri Nehera, Burnaby, Britisk Columbia (Canada),
Natacha Sehnal, Montferrier-sur-Lez (Frankrig),
ved advokat W. Woll,
har
RETTEN (Tiende Udvidede Afdeling),
sammensat af afdelingsformanden, A. Kornezov, og dommerne E. Buttigieg, K. Kowalik-Bańczyk (refererende dommer), G. Hesse og D. Petrlík,
Justitssekretær: E. Coulon,
på grundlag af den skriftlige forhandling
og under henvisning til, at ingen af parterne har anmodet om afholdelse af retsmøde inden for fristen på tre uger efter, at det er forkyndt, at retsforhandlingernes skriftlige del er afsluttet, og at Retten i henhold til artikel 106, stk. 3, i Rettens procesreglement har besluttet at træffe afgørelse, uden at retsforhandlingerne omfatter en mundtlig del,
afsagt følgende
Dom
1
Med sit søgsmål i henhold til artikel 263 TEUF har sagsøgeren, Ladislav Zdút, nedlagt påstand om annullation af afgørelse truffet den 10. marts 2021 af Andet Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 1216/2020-2) (herefter »den anfægtede afgørelse«).
Baggrunden for tvisten
2
Den 6. maj 2013 ansøgte sagsøgeren EUIPO om registrering af et EU-varemærke i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1), som ændret (erstattet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1)).
3
Varemærket, der blev ansøgt registreret, var følgende figurtegn:
4
De varer, som registreringsansøgningen vedrørte, henhørte under klasse 18, 24 og 25 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer for hver enkelt af disse klasser til følgende beskrivelse:
–
klasse 18: »læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; skind, huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer og parasoller; spadserestokke«
–
klasse 24: »sengetæpper; bordtæpper«
–
klasse 25: »beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning«.
5
Varemærkeansøgningen blev offentliggjort i EF-Varemærketidende nr. 2013/107 af 10. juni 2013.
6
Varemærket blev registreret den 31. oktober 2014 under nr. 11794112 for de varer, der er nævnt i præmis 4 ovenfor.
7
Den 17. juni 2019 indgav intervenienterne, Isabel Nehera, Jean-Henri Nehera og Natacha Sehnal, en ugyldighedsbegæring vedrørende det nævnte varemærke i henhold til bestemmelserne i artikel 59, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001 for alle de varer, der var omfattet af dette varemærke. De gjorde gældende, at sagsøgeren var i ond tro ved indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke. De anførte bl.a., at deres bedstefar, Jan Nehera, i 1930’erne havde skabt en virksomhed i Tjekkoslovakiet, der markedsførte beklædningsgenstande og tilbehør, og havde ansøgt om og brugt et nationalt varemærke, der var identisk med det anfægtede varemærke (herefter »det ældre tjekkoslovakiske varemærke«).
8
Ved afgørelse af 22. april 2020 afslog annullationsafdelingen ved EUIPO ugyldighedsbegæringen med den begrundelse, at det ikke var godtgjort, at sagsøgeren var i ond tro ved indgivelsen af ansøgningen om det anfægtede varemærke.
9
Den 15. juni 2020 indgav intervenienterne en klage til EUIPO i henhold til artikel 66-71 i forordning 2017/1001 til prøvelse af annullationsafdelingens afgørelse.
10
Ved den anfægtede afgørelse gav Andet Appelkammer ved EUIPO intervenienterne medhold i klagen, ophævede annullationsafdelingens afgørelse og erklærede det anfægtede varemærke ugyldigt.
11
Appelkammeret anførte i det væsentlige, at det ældre tjekkoslovakiske varemærke var et velkendt varemærke og havde været genstand for reel brug i Tjekkoslovakiet i 1930’erne. Appelkammeret konstaterede, at sagsøgeren havde kendskab til såvel Jan Neheras som det ældre tjekkoslovakiske varemærkes eksistens og renommé, og til at det ældre tjekkoslovakiske varemærke fortsat havde et vist resterende renommé. Appelkammeret anførte ligeledes, at sagsøgeren havde forsøgt at skabe en forbindelse mellem sagsøgeren selv og dette varemærke. Under disse omstændigheder fandt appelkammeret, at sagsøgerens hensigt var at drage utilbørlig fordel af Jan Neheras og det ældre tjekkoslovakiske varemærkes renommé. Appelkammeret konkluderede herefter, at sagsøgeren var i ond tro ved indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke.
Parterne påstande
12
Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
–
Den anfægtede afgørelse annulleres.
–
EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne, herunder omkostningerne i forbindelse med sagen for appelkammeret ved EUIPO.
13
EUIPO og intervenienterne har nedlagt følgende påstande:
–
Frifindelse.
–
Sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
Retlige bemærkninger
Formaliteten vedrørende dokumenter fremlagt for første gang for Retten
14
Som bilag til stævningen har sagsøgeren for det første fremlagt en udskrift af det slovakiske handelsregister vedrørende selskabet Jandl og for det andet en brochure, der er udarbejdet af dette selskab og som reklamerer med det anfægtede varemærke.
15
Som EUIPO med rette har anført, kan disse dokumenter, der er fremlagt for første gang for Retten, ikke tages i betragtning. Søgsmålet ved Retten har nemlig til formål at efterprøve lovligheden af afgørelser truffet af EUIPO’s appelkamre som omhandlet i artikel 72 i forordning 2017/1001, således at Rettens opgave ikke er at foretage en fornyet undersøgelse af de faktiske omstændigheder i lyset af dokumenter, der for første gang fremlægges for Retten. Der skal derfor ses bort fra de nævnte dokumenter, og det er ufornødent at undersøge deres beviskraft (jf. i denne retning dom af 24.11.2005, Sadas mod KHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, præmis 19 og den deri nævnte retspraksis).
Realiteten
16
Det skal indledningsvis præciseres, at det er datoen for indgivelsen af den omhandlede ansøgning om registrering, dvs. den 6. maj 2013, som er afgørende for, hvilken materiel ret der er gældende, hvorfor de faktiske omstændigheder i den foreliggende sag reguleres af de materielle bestemmelser i forordning nr. 207/2009 (jf. i denne retning kendelse af 5.10.2004, Alcon mod KHIM, C-192/03 P, EU:C:2004:587, præmis 39 og 40, og dom af 29.1.2020, Sky m.fl., C-371/18, EU:C:2020:45, præmis 49). Hvad angår de materielle regler i den foreliggende sag skal appelkammerets henvisninger til artikel 59, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001 i den anfægtede afgørelse og af parterne i deres skriftlige indlæg følgelig forstås således, at de henviser til artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, der har samme ordlyd.
17
Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat et enkelt anbringende om tilsidesættelse af artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.
18
Sagsøgeren har i det væsentlige gjort gældende, at det var med urette, at appelkammeret fandt, at han var i ond tro ved indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke. Intervenienterne har nemlig for det første ikke godtgjort, at det ældre tjekkoslovakiske varemærke stadig var registreret eller blev anvendt på dette tidspunkt, hvorfor de ikke var indehavere af nogen ret til tegnet eller navnet Nehera. For det andet har intervenienterne heller ikke godtgjort, at Jan Nehera og det ældre tjekkoslovakiske varemærke stadig var velkendt eller havde et renommé på det nævnte tidspunkt. Under disse omstændigheder kan sagsøgeren ikke kritiseres for at have haft nogen uhæderlig hensigt eller illoyal adfærd.
19
EUIPO og intervenienterne har bestridt sagsøgerens argumentation.
Indledende betragtninger
20
Det skal bemærkes, at i henhold til artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 erklæres et EU-varemærke ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til EUIPO eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse, når ansøgeren ved indgivelsen af ansøgningen om registrering af dette varemærke var i ond tro.
21
I denne forbindelse bemærkes, at begrebet ond tro i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 ikke er defineret, afgrænset eller blot beskrevet på nogen måde i lovgivningen (jf. dom af 29.6.2017, Cipriani mod EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI), T-343/14, EU:T:2017:458, præmis 25 og den deri nævnte retspraksis).
22
Det skal imidlertid bemærkes, at Domstolen og Retten har givet flere præciseringer vedrørende den måde, hvorpå begrebet ond tro som omhandlet i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes, og vedrørende vurderingen af, om en sådan foreligger.
23
For det første forudsætter begrebet ond tro i overensstemmelse med dets sædvanlige betydning i almindelig sprogbrug tilstedeværelsen af en uredelig tankegang eller hensigt (dom af 12.9.2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret mod EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, præmis 45, og af 29.1.2020, Sky m.fl., C-371/18, EU:C:2020:45, præmis 74).
24
Begrebet ond tro skal desuden forstås i forbindelse med varemærkerettens sammenhæng, som er erhvervsmæssig. De EU-retlige regler om varemærker har i denne forbindelse navnlig til formål at bidrage til en ordning i EU med loyal konkurrence, under hvilken enhver virksomhed med henblik på at opbygge en fast kundekreds på grundlag af kvaliteten af sine varer eller tjenesteydelser må sættes i stand til at få tegn, der gør det muligt for forbrugeren uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse, registreret som varemærke (dom af 12.9.2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret mod EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, punkt 45, og af 29.1.2020, Sky m.fl., C-371/18, EU:C:2020:45, præmis 74).
25
Følgelig finder den i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 omhandlede grund til absolut ugyldighed anvendelse, når det af relevante og samstemmende indicier fremgår, at indehaveren af et EU-varemærke ikke har indgivet ansøgningen om registrering af dette varemærke med det formål at deltage loyalt i konkurrencen, men med hensigt om at skade tredjemands interesser på en måde, der ikke er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik, eller med hensigt – selv uden at være rettet mod en bestemt tredjemand – at opnå en eneret til andre formål end dem, der vedrører et varemærkes funktioner, heriblandt den væsentlige funktion som oprindelsesangivelse, der er henvist til i præmis 24 ovenfor (dom af 12.9.2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret mod EIOPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, punkt 46, og af 29.1.2020, Sky m.fl.C-371/18, EU:C:2020:45, præmis 75).
26
For det andet er varemærkeansøgerens hensigt et subjektivt element, som de kompetente administrative og retslige myndigheder dog skal fastlægge objektivt. Der skal følgelig foretages en helhedsvurdering af enhver hævdet ond tro under hensyntagen til alle de relevante faktiske omstændigheder i den foreliggende sag. Det er kun på denne måde, at en hævdet ond tro kan vurderes objektivt (jf. dom af 12.9.2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret mod EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, præmis 47 og den deri nævnte retspraksis).
27
Med henblik herpå skal der bl.a. tages hensyn til for det første den omstændighed, at ansøgeren vidste eller burde vide, at en tredjemand i mindst én medlemsstat bruger et identisk eller lignende tegn for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art, hvilket giver anledning til forveksling med det tegn, som er søgt registreret, og for det andet ansøgerens hensigt om at forhindre denne tredjemand i fortsat at bruge tegnet, og for det tredje den grad af retlig beskyttelse, som tredjemands tegn og det tegn, der er søgt registreret, nyder (dom af 11.6.2009Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, præmis 53).
28
Når dette er sagt, er de faktorer, der er opregnet i præmis 27 ovenfor, kun illustrationer blandt en række forhold, der kan tages i betragtning med henblik på at afgøre, om en ansøger om registrering eventuelt var i ond tro på tidspunktet for indgivelsen af varemærkeansøgningen (jf. i denne retning dom af 29.6.2017, CIPRIANI, T-343/14, EU:T:2017:458, præmis 28 og den deri nævnte retspraksis).
29
Der kan således forekomme tilfælde, hvor ansøgningen om registrering af et varemærke kan anses for at være blevet indgivet i ond tro, selv om der ikke foreligger risiko for forveksling mellem det tegn, der bruges af tredjemand, og det anfægtede varemærke, eller ingen tredjemand har gjort brug af et tegn, der er identisk med eller ligner det anfægtede varemærke. Andre faktiske omstændigheder kan nemlig i givet fald udgøre relevante og samstemmende indicier, der godtgør, at ansøgeren er i ond tro (jf. i denne retning dom af 12.9.2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret mod EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, præmis 52-56).
30
Det skal således fastslås, at der inden for rammerne af helhedsvurderingen i henhold til artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 ligeledes kan tages hensyn til det omtvistede tegns oprindelse, til brugen af tegnet, siden det blev skabt, til den forretningsmæssige logik, der ligger til grund for indgivelsen af ansøgningen om registrering af tegnet som EU-varemærke, og til tidsforløbet for hændelserne, der var kendetegnende for den nævnte indgivelse (jf. dom af 7.7.2016, Copernicus-Trademarks mod EUIPO – Maquet (LUCEO), T-82/14, EU:T:2016:396, præmis 32 og den deri nævnte retspraksis).
31
Ligeledes kan der tages hensyn til den grad af velkendthed, et tegn har på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen med henblik på dets registrering (jf. i denne retning dom af 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, præmis 51), bl.a. når dette tegn tidligere har været registreret eller anvendt af en tredjemand som varemærke (jf. i denne retning dom af 8.5.2014, Simca Europe mod KHIM – PSA Peugeot Citroën (Simca), T-327/12, EU:T:2014:240, præmis 40).
32
Den omstændighed, at brugen af et tegn, der er søgt registreret, gør det muligt for ansøgeren utilbørligt at udnytte et ældre varemærkes eller tegns renommé eller endog en kendt persons navn, kan nemlig godtgøre, at ansøgeren var i ond tro (jf. i denne retning dom af 8.5.2014, Simca, T-327/12, EU:T:2014:240, og af 14.5.2019, Moreira mod EUIPO – Da Silva Santos Júnior (NEYMAR), T-795/17, ikke trykt i Sml., EU:T:2019:329).
33
For det tredje forholder det sig således, at når varemærkeansøgerens onde tro er støttet på dennes hensigt om utilbørlig udnyttelse af et ældre varemærkes eller navns renommé, er den relevante kundekreds med henblik på at vurdere, om dette renommé foreligger, og om det udnyttes utilbørligt, den, som det anfægtede varemærke retter sig mod, dvs. gennemsnitsforbrugeren af de varer, for hvilke det er blevet registreret (jf. analogt dom af 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 36).
34
For det fjerde skal det endelig bemærkes, at det påhviler indgiveren af ugyldighedsbegæringen at godtgøre tilstedeværelsen af de omstændigheder, der gør det muligt at fastslå, at indehaveren af et EU-varemærke var i ond tro i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen om registrering af dette (jf. dom af 8.5.2014, Simca, T-327/12, EU:T:2014:240, præmis 35 og den deri nævnte retspraksis), idet der antages at foreligge god tro, indtil det modsatte er bevist (dom af 13.12.2012, pelicantravel.com mod KHIM – Pelikan (Pelikan), T-136/11, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:689, præmis 57).
35
Det er i lyset af disse forudgående betragtninger, at lovligheden af den anfægtede afgørelse skal efterprøves, for så vidt som appelkammeret fastslog, at sagsøgeren var i ond tro ved indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke.
Ond tro hos sagsøgeren
36
Det følger af den anfægtede afgørelses punkt 35 og 37, at appelkammeret baserede sin konstatering af ond tro på den omstændighed, at sagsøgeren ved at ansøge om registrering af det anfægtede varemærke i realiteten på snyltende vis søgte at udnytte Jan Neheras og det ældre tjekkoslovakiske varemærkes renommé og således utilbørligt at udnytte dette renommé. Det er således hensigten om at udvise en snyltende adfærd (free-riding) i forhold til det nævnte renommé, der ligger til grund for appelkammerets konklusion.
37
I den forbindelse er det blandt de forskellige faktorer, der kan tages i betragtning ved en samlet vurdering af sagsøgerens gode eller onde tro navnlig relevant ud over tvistens faktiske og historiske sammenhæng at undersøge graden af retlig beskyttelse, den faktiske brug, det ældre tjekkoslovakiske varemærkes og Jan Neheras navns renommé, samt i hvilken grad sagsøgeren havde kendskab til disse oplysninger.
38
Henset til den retspraksis, der er nævnt i præmis 33 ovenfor, består den relevante kundekreds med henblik på i det foreliggende tilfælde at vurdere det ældre tjekkoslovakiske varemærkes og af Jan Neheras navns renommé, og om der er sket en utilbørlig udnyttelse af dette renommé, af gennemsnitsforbrugere af de varer, der er nævnt i præmis 4 ovenfor, dvs. den brede offentlighed i Unionen.
– Den faktiske og historiske sammenhæng
39
Det er ubestridt, at Jan Nehera, der i 1899 blev født i Kostelec na Hané (i dag i Den Tjekkiske Republik), var erhvervsdrivende inden for modesektoren og drev virksomhed i Tjekkoslovakiet i 1920’erne, 1930’erne og 1940’erne. Navnlig stiftede han i begyndelsen af 1930’erne en virksomhed i Prostějov (nu Den Tjekkiske Republik), hvis firmanavn henviste til hans efternavn, og som fremstillede og markedsførte dame-, herre-, og børnekonfektionstøj samt tilbehør. Ved hjælp af moderne ledelsesmetoder og en intensiv anvendelse af reklame opnåede denne virksomhed en vis succes i Tjekkoslovakiet og i udlandet. Før Anden Verdenskrig havde virksomheden næsten 1000 ansatte og et netværk af over 130 detailbutikker i Europa, USA og Afrika. Virksomheden fortsatte sin virksomhed under Anden Verdenskrig under faktisk kontrol af en tysk statsborger efter en »fusion«, som Jan Nehera var blevet pålagt. Den 1. januar 1946 blev virksomheden nationaliseret, og ejendomsretten blev overført til den tjekkoslovakiske stat. Virksomheden fortsatte derefter sine aktiviteter under et nyt firmanavn, som ikke længere henviste til stifterens efternavn. På dette tidspunkt havde Jan Nehera allerede forladt Tjekkoslovakiet og havde bosat sig i Marokko, hvor han fortsatte med at drive to tøjbutikker, og hvor han døde i 1958.
40
Det er ligeledes ubestridt, at Jan Nehera gennem sin virksomhed ansøgte om et varemærke i Tjekkoslovakiet, der er identisk med det anfægtede varemærke, nemlig det ældre tjekkoslovakiske varemærke (jf. præmis 7 ovenfor). Dette varemærke blev registreret i juni 1936 under nr. 6414 i det tjekkoslovakiske handelskammers register, og en udskrift heraf er fremlagt af intervenienterne. Jan Nahera brugte varemærket i 1930’erne og 1940’erne til markedsføring af sin virksomheds varer i Tjekkoslovakiet og i udlandet. Han brugte ligeledes varemærket i sine marokkanske tøjbutikker indtil 1950’erne.
41
Sagsøgeren er en slovakisk erhvervsdrivende, der driver virksomhed inden for reklame- og markedsføringsområdet. Han er ikke beslægtet med Jan Nehera eller dennes familie. I 2006 ansøgte han om og opnåede registrering i Den Tjekkiske Republik af et nationalt varemærke, der var identisk med det ældre tjekkoslovakiske varemærke og med det anfægtede varemærke. Dette tjekkiske varemærke udløb i 2016. Den 6. maj 2013 ansøgte han om registrering af det anfægtede varemærke som EU-varemærke. Dette varemærke blev registreret den 31. oktober 2014 (jf. præmis 2, 3 og 6 ovenfor). I 2014 begyndte han at præsentere dametøjskollektioner på modeshows og at markedsføre tøjkollektioner ved brug af det anfægtede varemærke.
– Retlig beskyttelse af det ældre tjekkoslovakiske varemærke og af Jan Neheras navn
42
Det fremgår ikke af sagsakterne – og er i øvrigt ikke blevet gjort gældende af nogen af parterne – at det ældre tjekkoslovakiske varemærke stadig var registreret i tredjemands navn på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke. For det første har EUIPO tværtimod anerkendt, at det ældre tjekkoslovakiske varemærke bortfaldt i 1946. Det fremgår nemlig af den af intervenienterne fremlagte udskrift af det tjekkoslovakiske handelskammers register, at dette varemærke blev slettet i juni 1946. For det andet er det ubestridt, at selv om et nationalt varemærke, der er identisk med det ældre tjekkoslovakiske varemærke, blev registreret i en tredjemands navn i Den Tjekkiske Republik mellem 1992 og 2002, var dette varemærke udløbet inden indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke.
43
Det er heller ikke godtgjort eller gjort gældende, at Jan Neheras navn havde en særlig retlig beskyttelse på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke.
– Brugen af det ældre tjekkoslovakiske varemærke og af Jan Neheras navn
44
Det fremgår heller ikke af sagsakterne – og er i øvrigt heller ikke gjort gældende af nogen af parterne – at det ældre tjekkoslovakiske varemærke eller Jan Neheras navn stadig blev anvendt af en tredjemand til at markedsføre beklædningsgenstande på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke. EUIPO har nemlig for det første anerkendt, at bortset fra Jan Neheras brug i Marokko i 1950’erne blev dette varemærke ikke længere brugt efter 1946. Intervenienterne har heller ikke påberåbt sig nogen form for brug af det nævnte varemærke, hverken i Europa efter nationaliseringen af Jan Neheras virksomhed i 1946 eller i Marokko efter hans død i 1958. For det andet fremgår det ikke, at den tredjemand, der var indehaver af et nationalt varemærke, der er identisk med det ældre tjekkoslovakiske varemærke, og som blev registreret i Den Tjekkiske Republik mellem 1992 og 2002, nogensinde har brugt det.
– Det ældre tjekkoslovakiske varemærkes og Jan Neheras navns renommé
45
I modsætning til annullationsafdelingen fandt appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 33 og 34 dels, at Jan Nehera var »kendt«, dels, at det ældre tjekkoslovakiske varemærke i det mindste stadig havde et »vist resterende renommé« og således fortsat havde en »historisk værdi« på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke.
46
Parterne er enige om, at det ældre tjekkoslovakiske varemærke og Jan Neheras navn i hvert fald havde et vist renommé eller til en vis grad var velkendt i Tjekkoslovakiet i 1930’erne og 1940’erne. De er derimod uenige om, hvorvidt dette renommé eller denne velkendthed fortsat bestod på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke.
47
Sagsøgeren er nemlig af den opfattelse, at Jan Nehera og det ældre tjekkoslovakiske varemærke i dag er fuldstændig glemt. EUIPO har ligeledes medgivet, at der ved første øjekast ikke synes at foreligge noget bevis for, at de stadig har et resterende renommé i Den Tjekkiske Republik eller Slovakiet. Kun intervenienterne har gjort gældende, at de stadig havde et renommé i disse to medlemsstater i 2013.
48
Det skal i denne forbindelse for det første fastslås, at intervenienterne med henblik på at godtgøre, at dette renommé fortsat består, for Retten har begrænset sig til at henvise til to beviser, nemlig dels en artikel i encyklopædien Wikipedia om Jan Nehera, dels en universitetsafhandling af en tjekkisk studerende om nationaliseringen af Jan Neheras virksomhed og om denne virksomheds historie i perioden 1945-1948. Intervenienterne har navnlig henvist til et uddrag af denne universitetsafhandling, hvoraf det fremgår, at »Jan Nehera er kendt som en af de vigtigste tjekkoslovakiske iværksættere inden for beklædningssektoren i den første [tjekkoslovakiske] republik«.
49
Selv om de to beviser, som intervenienterne har påberåbt sig, indeholder oplysninger om Jan Neheras historie og hans virksomheds historie i 1930’erne og 1940’erne, giver de ikke nogen detaljerede oplysninger, der kan godtgøre, at Jan Nehera eller det ældre tjekkoslovakiske varemærke stadig var kendt i 2013 af en betydelig del af den relevante kundekreds. Desuden anser EUIPO selv disse to beviser for at være uden bevisværdi.
50
Endvidere har sagsøgeren med rette anført, at de andre beviser, som intervenienterne har fremlagt for EUIPO, heller ikke kan godtgøre, at Jan Nehera eller det ældre tjekkoslovakiske varemærke fortsat har et renommé. Intervenienterne tilførte f.eks. EUIPO’s sagsakter for det første et fotografi, der blev taget i Marokko i 1950’erne, og som viste en butik med det ældre tjekkoslovakiske varemærke, for det andet en brochure udgivet i 2000 af det slovakiske selskab Ozeta i anledning af dets 60-års jubilæum, som henviste til Jan Neheras selskabs åbningen i 1940 af en fabrik i Trenčín (nu i Slovakiet), og for det tredje en række presseartikler og andre dokumenter vedrørende sagsøgerens aktiviteter. Disse forskellige beviser indeholder imidlertid ingen oplysninger, der godtgør, at den relevante kundekreds på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke aktuelt havde kendskab til Jan Nehera eller det ældre tjekkoslovakiske varemærke.
51
Sagsøgeren har navnlig henledt Rettens opmærksomhed på et interview med en modeskaber, som intervenienterne har fremlagt. I dette interview, der fandt sted i 2015, dvs. længe før indgivelsen af ugyldighedsbegæringen mod det anfægtede varemærke og dermed uden nogen forbindelse til dette, forklarede Samuel Drira, der er medstifter og ophavsmand til et fransk modeblad, at han først var blevet oplyst om eksistensen af varemærket Nehera en dag før, han ankom til Bratislava og mødte sagsøgeren, som på daværende tidspunkt tilbød ham at blive kreativ direktør i sin virksomhed. Det fremgår således, at selv en specialist inden for modesektoren, som sagsøgeren havde ansat til at opstarte sin virksomhed med fremstilling af damebeklædning, var fuldstændig uvidende om eksistensen af det ældre tjekkoslovakiske varemærke.
52
Endelig skal det bemærkes, at der forløb næsten syv årtier mellem 1946, hvor brugen af det ældre tjekkoslovakiske varemærke ophørte i Europa, og 2013, hvor sagsøgeren ansøgte om registrering af det anfægtede varemærke.
53
Under disse omstændigheder har intervenienterne ikke ført bevis for, som det påhviler dem i henhold til den retspraksis, der er nævnt i præmis 34 ovenfor, at det ældre tjekkoslovakiske varemærke i 2013 stadig havde et vist renommé i Den Tjekkiske Republik, Slovakiet eller andre medlemsstater, eller at Jan Neheras navn stadig var kendt hos en betydelig del af den relevante kundekreds. Det følger heraf, at det var med urette, at appelkammeret fandt, at dette varemærke havde bevaret et »vist resterende renommé«, og at dette navn stadig var kendt på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke.
– Sagsøgerens kendskab til det ældre tjekkoslovakiske varemærkes eksistens og dettes og Jan Neheras navns omdømme
54
Det er ubestridt, at sagsøgeren, således som appelkammeret konstaterede i den anfægtede afgørelses punkt 29, havde kendskab til Jan Neheras og det ældre tjekkoslovakiske varemærkes eksistens og tidligere omdømme på det tidspunkt, hvor han indgav ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke.
55
Det fremgår nemlig af sagsakterne og navnlig af sagsøgerens redegørelser i stævningen og i en e-mail, som han sendte til Natacha Sehnal den 16. februar 2016, at han søgte efter et ældre, ubrugt og glemt varemærke, som han kunne gøre brug af med henblik på at påbegynde sin egen virksomhed med fremstilling af damebeklædning. Efter at have overvejet flere navne besluttede han at anvende varemærket Nehera Praguea og derefter det ældre tjekkoslovakiske varemærke med henblik på at »vise respekt« for »guldalderen i den tjekkoslovakiske beklædningsindustri i 1930’erne«, og navnlig for Jan Nehera, som han anså for en »stor personlighed« og et »symbol« for denne »storhedstid« for den tjekkoslovakiske beklædningsindustri.
– Samlet vurdering
56
Det følger af præmis 42-53 ovenfor, at det ældre tjekkoslovakiske varemærke og Jan Neheras navn på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke ikke længere var hverken registreret eller beskyttet, og heller ikke blev anvendt af tredjemand til markedsføring af beklædningsgenstande eller var kendt i den relevante kundekreds.
57
En snyltende adfærd i forhold til et tegns eller et navns renommé, såsom den, som appelkammeret henviste til i den anfægtede afgørelse med henblik på at begrunde konstateringen af, at sagsøgeren var i ond tro, er imidlertid i princippet kun mulig, hvis tegnet eller efternavnet faktisk og aktuelt har et vist renommé eller velkendthed (jf. analogt dom af 3.9.2015, C-125/14, Iron & Smith, EU:C:2015:539, præmis 29).
58
Unionens retsinstanser har således allerede fastslået, at en person, der havde ansøgt om registrering af et EU-varemærke, havde til hensigt utilbørligt at udnytte et ældre varemærkes resterende renommé, også når mærket ikke længere blev brugt (dom af 8.5.2014, Simca, T-327/12, EU:T:2014:240), eller at udnytte en fysisk persons navns aktuelle velkendthed (dom af 14.5.2019, NEYMAR, T-795/17, ikke trykt i Sml., EU:T:2019:329), i tilfælde, hvor dette resterende renommé eller denne aktuelle velkendthed var behørigt godtgjort. Retten har på den anden side fastslået, at en tredjemand, som anvendte et udtryk, der hverken var registreret, brugt eller havde et renommé i Unionen, ikke havde misbrugt dette udtryks renommé, og at der derfor ikke var tale om ond tro fra varemærkeansøgerens side (jf. i denne retning dom af 29.11.2018, Khadi and Village Industries Commission mod EIOPO – BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda), T-683/17, ikke trykt i Sml., EU:T:2018:860, præmis 68-71).
59
Når det ældre tjekkoslovakiske varemærke ikke havde et resterende renommé, og Jan Neheras navn ikke aktuelt var velkendt på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke, kan sagsøgerens efterfølgende brug af dette varemærke under disse omstændigheder i princippet ikke udgøre en snyltende adfærd, der viser, at sagsøgeren var i ond tro.
60
Denne konklusion drages ikke i tvivl af den omstændighed, at sagsøgeren havde kendskab til Jan Neheras og det ældre tjekkoslovakiske varemærkes eksistens og tidligere renommé (jf. præmis 54 og 55 ovenfor). Den blotte omstændighed, at varemærkeansøgeren ved eller bør vide, at en tredjemand tidligere har anvendt et varemærke, der er identisk med eller ligner det ansøgte varemærke, er ikke tilstrækkelig til at godtgøre, at ansøgeren er i ond tro (jf. i denne henseende og analogt dom af 27.6.2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, EU:C:2013:435, præmis 36 og 37 og den deri nævnte retspraksis, og dom af 29.11.2018, Khadi Ayurveda, T-683/17, ikke trykt i Sml., EU:T:2018:860, præmis 69).
61
Der skal imidlertid herefter foretages en undersøgelse af EUIPO’s og intervenienternes øvrige argumenter, der i det væsentlige tilsigter at godtgøre, at sagsøgeren havde til hensigt at snylte, og at sagsøgeren var i ond tro, uafhængigt af, om det ældre tjekkoslovakiske varemærke og Jan Neheras navn havde et resterende renommé.
62
For det første har EUIPO, støttet af intervenienterne, i det væsentlige kritiseret sagsøgeren for at have søgt at skabe en forbindelse mellem sin virksomhed på den ene side og det ældre tjekkoslovakiske varemærke og Jan Nehera på den anden side. Ifølge EUIPO har sagsøgeren opnået en fordel på markedet ved at opbygge sin virksomheds image på en udtrykkelig forbindelse til et varemærke, der tidligere havde et renommé, og en iværksætter, der tidligere var kendt.
63
I denne henseende er det ganske vist korrekt, således som appelkammeret i det væsentlige anførte i den anfægtede afgørelses punkt 35, at sagsøgeren skabte en forbindelse mellem sin virksomhed og det ældre tjekkoslovakiske varemærke. Det er nemlig ubestridt, at han flere gange henviste til dette varemærke og til Jan Nehera i forbindelse med sin virksomheds kommunikations- og markedsføringsstrategi. Det fremgår således af en lang række dokumenter i sagen, som f.eks. sagsøgerens virksomheds hjemmeside, sagsøgerens side på det sociale netværk Facebook og flere artikler i pressen, at sagsøgerens virksomhed havde »relanceret« og »genoplivet« det ældre varemærke Nehera, der blev skabt af Jan Nehera i 1930’erne.
64
Det skal imidlertid bemærkes, at det følger af retspraksis, at den omstændighed, at der i den relevante kundekreds’ bevidsthed er en sammenhæng mellem et yngre varemærke og et ældre tegn eller navn, ikke i sig selv er tilstrækkelig til at fastslå, at der foreligger en utilbørlig udnyttelse af det ældre tegns eller navns renommé (jf. i denne henseende og analogt dom af 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 32, og dom af 3.9.2015, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, præmis 31).
65
Det skal endvidere bemærkes, at begrebet utilbørlig udnyttelse af et tegns eller et navns renommé omfatter tilfælde, hvor en tredjemand lægger sig i kølvandet på et ældre, velrenommeret varemærke eller navn med henblik på at drage fordel af varemærkets eller navnets tiltrækningskraft, omdømme og prestige samt på uden nogen form for økonomisk kompensation, og uden i den forbindelse at foretage en selvstændig indsats, at udnytte den kommercielle indsats, som indehaveren af varemærket eller navnet har ydet for at skabe og vedligeholde det nævnte varemærkes eller navns image (jf. i denne retning og analogt dom af 18.6.2009, L’Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, præmis 49).
66
I det foreliggende tilfælde har sagsøgeren, uden at blive modsagt af EUIPO og intervenienterne, gjort gældende, at det ældre tjekkoslovakiske varemærke og navnet Jan Nehera var glemt af den relevante kundekreds i 2013, og at han selv brugte mange bestræbelser, tid og penge på at genskabe varemærket Nehera og på at gøre Jan Neheras og dennes virksomheds historie kendt. Det følger heraf, at sagsøgeren langt fra blot snyltede på det ældre tjekkoslovakiske varemærkes og Jan Neheras navns tidligere renommé, men tværtimod udfoldede en egen forretningsmæssig indsats for at genskabe dette varemærkes image og således for egen regning at genoprette det nævnte renommé. Under disse omstændigheder synes den blotte omstændighed, at der med henblik på at fremme det omtvistede varemærke blev henvist til Jan Neheras og det ældre tjekkoslovakiske varemærkes historiske image, ikke at være i strid med hæderlig forretningsskik i industri- og handelsforhold.
67
For det andet har EUIPO og intervenienterne gjort gældende, at sagsøgeren har forsøgt at vildlede offentligheden til at tro, at han var Jan Neheras retmæssige efterfølger og arvtager. Intervenienterne har navnlig kritiseret sagsøgeren for at have villet skabe en »illusion af kontinuitet« og et »falsk arveforhold« mellem hans virksomhed og Jan Neheras virksomhed. Intervenienterne har ligeledes henvist til artikel 7, stk. 1, litra g), i forordning 2017/1001, som bestemmer, at varemærker, som vil kunne vildlede offentligheden, f.eks. med hensyn til varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse, er udelukket fra registrering.
68
Det skal i denne forbindelse bemærkes, at det ikke kan udelukkes, at tredjemands genanvendelse af et ældre varemærke, der tidligere har haft et renommé, eller af navnet på en tidligere kendt person under visse særlige omstændigheder kan give anledning til et falsk indtryk af kontinuitet eller arv i forhold til dette ældre varemærke eller denne person. Dette kan bl.a. være tilfældet, når varemærkeansøgeren over for den relevante kundekreds præsenterer sig som den retmæssige eller økonomiske efterfølger af indehaveren af det ældre varemærke, selv om der ikke er nogen kontinuitet eller noget arveforhold mellem indehaveren af det ældre varemærke og varemærkeansøgeren. En sådan omstændighed ville kunne tages i betragtning med henblik på i givet fald at fastslå varemærkeansøgerens onde tro og følgelig fastslå, at det nye varemærke er ugyldigt på grundlag af bestemmelserne i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.
69
I det foreliggende tilfælde skal det imidlertid først bemærkes, at appelkammeret ikke støttede sit ræsonnement på en hensigt hos sagsøgeren om at skabe et fejlagtigt indtryk af kontinuitet eller arv mellem hans virksomhed og Jan Neheras virksomhed.
70
Dernæst og under alle omstændigheder er det ikke godtgjort eller endog hævdet, at sagsøgeren har påberåbt sig et slægtskabsforhold til Jan Nehera, eller at han har præsenteret sig som arving og retmæssig efterfølger til ham eller til hans virksomhed. Sagsøgeren har ved at angive, at han relancerede og genoplivede et varemærke, der var blomstrende i 1930’erne, snarere antydet en afbrydelse og dermed et fravær af kontinuitet mellem Jan Neheras aktiviteter og sin egen virksomhed. Det fremgår således ikke, at sagsøgeren forsætligt har forsøgt at skabe et fejlagtigt indtryk af kontinuitet eller arv mellem sin virksomhed og Jan Neheras virksomhed.
71
Endelig er bestemmelserne i artikel 7, stk. 1, litra g), i forordning 2017/1001 helt uden relevans for den foreliggende sag. Appelkammeret erklærede nemlig ikke det anfægtede varemærke ugyldigt på grundlag af bestemmelserne i artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra g), om varemærker, som vil kunne vildlede offentligheden, men alene på grundlag af bestemmelserne i forordningens artikel 52, stk. 1, litra b), om ond tro.
72
For det tredje har intervenienterne gjort gældende, at sagsøgeren har forsøgt at bedrage Jan Neheras efterkommere og arvinger og at misbruge deres rettigheder ved ikke at opnå deres samtykke, før han ansøgte om registrering af det anfægtede varemærke.
73
I denne henseende skal det først bemærkes, at appelkammeret ikke har baseret sin begrundelse på, at sagsøgeren havde til hensigt at bedrage efterkommere og arvinger efter Jan Nehera eller at misbruge deres rettigheder.
74
Endvidere var det ældre tjekkoslovakiske varemærke og Jan Neheras navn under alle omstændigheder ikke længere omfattet af nogen retlig beskyttelse til fordel for tredjemand på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke (jf. præmis 42 og 43 ovenfor). Det følger heraf, at Jan Neheras efterkommere og arvinger ikke havde nogen rettigheder, der kunne være genstand for svig eller misbrug fra sagsøgerens side. Det fremgår derfor ikke, at sagsøgeren ved at ansøge om registrering af det anfægtede varemærke havde til hensigt at bedrage Jan Neheras efterkommere og arvinger eller at misbruge disses angivelige rettigheder.
75
For det fjerde har intervenienterne gjort gældende, at Jan Nehera ulovligt og med urette blev frataget sine aktiver i forbindelse med nationaliseringen af hans virksomhed i 1946. De er af den opfattelse, at det følger af princippet om, at en rettighed ikke kan opstå som følge af en uretmæssig handling (ex injuria jus non oritur), at ingen i dag kan drage fordel af denne uretfærdighed til at berige sig selv ved at bruge Jan Neheras navn.
76
Det bemærkes i denne forbindelse, at nationaliseringen af Jan Neheras virksomhed i 1946 ikke kan tilskrives sagsøgeren. Det samme gælder den manglende beskyttelse og manglende brug af det ældre tjekkoslovakiske varemærke i næsten syv årtier samt det forhold, at dette varemærkes renommé er forsvundet, og at dets ophavsmand ikke længere er en kendt person. Under disse omstændigheder kan den omstændighed, at Jan Nehera ulovligt eller med urette er blevet frataget sine aktiver, ikke godtgøre, at sagsøgeren var i ond tro.
77
For det femte og sidste har EUIPO gjort gældende, at begrebet ond tro, således som appelkammeret anførte i den anfægtede afgørelses punkt 36, ikke nødvendigvis indebærer nogen form for umoralsk ageren.
78
I denne forbindelse er det tilstrækkeligt at fastslå, at begrebet ond tro ifølge den retspraksis, der henvises til i præmis 23 ovenfor, forudsætter, at der foreligger en uredelig tankegang eller hensigt. I det foreliggende tilfælde har EUIPO og intervenienterne imidlertid ikke godtgjort, at sagsøgeren handlede ud fra en uredelig tankegang eller hensigt ved indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke.
79
Det følger af det ovenstående, at det var med urette, at appelkammeret fandt, at sagsøgeren havde til hensigt utilbørligt at udnytte Jan Neheras og det ældre tjekkoslovakiske varemærkes renommé, og konkluderede, at han var i ond tro ved indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke.
80
Sagsøgerens eneste anbringende skal derfor tages til følge, og den anfægtede afgørelse skal annulleres.
Sagsomkostninger
81
I henhold til artikel 134, stk. 1, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom. I det foreliggende tilfælde har EUIPO og intervenienterne tabt sagen. Da sagsøgeren alene har nedlagt påstand om, at EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne for Retten, bør det pålægges EUIPO at bære sine egne omkostninger og betale de omkostninger, som sagsøgeren har afholdt i forbindelse med denne sag.
82
Sagsøgeren har endvidere nedlagt påstand om, at EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne i forbindelse med sagen for appelkammeret. I denne henseende skal det bemærkes, at nødvendige udgifter, som er afholdt af parterne i forbindelse med sagen for appelkammeret, i henhold til procesreglementets artikel 190, stk. 2, betragtes som omkostninger, der kan kræves erstattet. Følgelig skal EUIPO ligeledes tilpligtes at betale de nødvendige udgifter, som sagsøgeren har afholdt i forbindelse med sagen for appelkammeret.
83
I henhold til procesreglementets artikel 138, stk. 3, skal intervenienterne bære deres egne omkostninger.
På grundlag af disse præmisser
udtaler og bestemmer
RETTEN (Tiende Udvidede Afdeling):
1)
Afgørelsen truffet den 10. marts 2021 af Andet Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 1216/2020-2) annulleres.
2)
EUIPO bærer sine egne omkostninger og betaler de af Ladislav Zdút afholdte omkostninger, herunder de nødvendige omkostninger afholdt i forbindelse med sagens behandling ved appelkammeret.
3)
Isabel Nehera, Jean-Henri Nehera og Natacha Sehnal bærer hver deres egne omkostninger.
Kornezov
Buttigieg
Kowalik-Bańczyk
Hesse
Petrlík
Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 6. juli 2022.
Underskrifter
(
*1
) – Processprog: engelsk.