DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
8 septembre 2010 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale ICEBREAKER – Marque nationale verbale antérieure ICEBERG – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Refus partiel d’enregistrement – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »
Dans l’affaire T‑112/09,
Icebreaker Ltd, établie à Wellington (Nouvelle Zélande), représentée par Me L. Prehn, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Gilmar SpA, établie à San Giovanni in Marignano (Italie), représentée par Mes P. Perani et P. Pozzi, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 15 janvier 2009 (affaire R 1536/2007-4), relative à une procédure d’opposition entre Gilmar SpA et Icebreaker Ltd,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Wiszniewska-Białecka, président, MM. F. Dehousse (rapporteur) et H. Kanninen, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 mars 2009,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 17 juillet 2009,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 13 juillet 2009,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1        Le 30 mai 2003, la requérante, Icebreaker Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ICEBREAKER.
3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 24 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
–        classe 9 : « Combinaisons de plongée » ;
–        classe 24 : « Toiles » ;
–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».
4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 31/2004, du 2 août 2004.
5        Le 2 novembre 2004, l’intervenante, Gilmar SpA, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant notamment de la classe 25, visés dans la demande d’enregistrement.
6        L’opposition était fondée sur plusieurs enregistrements nationaux et internationaux des marques verbales antérieures ICE et ICEBERG et de la marque figurative antérieure ICEBERG, notamment :
–        la marque verbale italienne ICEBERG, enregistrée le 8 novembre 1985, sous le numéro 376926, pour des produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;
–        la marque verbale italienne ICE, enregistrée le 11 mai 1987, sous le numéro 480006, pour des produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».
7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].
8        Par décision du 27 juillet 2007, la division d’opposition a fait partiellement droit à l’opposition. Elle a ainsi considéré que, à la suite de la demande de la requérante, la preuve de l’usage sérieux avait été rapportée pour les marques verbales antérieures ICEBERG et ICE mentionnées au point 6 ci-dessus, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 25. Elle a ensuite estimé que, pour ces produits, il existait un risque de confusion entre ces marques antérieures et la marque ICEBREAKER, dont l’enregistrement était demandé, et a rejeté l’opposition pour le surplus.
9        Le 26 septembre 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.
10      Par décision du 15 janvier 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Fondant son analyse sur la comparaison de la marque ICEBREAKER, dont l’enregistrement est demandé, avec la seule marque verbale italienne ICEBERG, elle a constaté un degré considérable de similitude visuelle et a précisé qu’aucun élément du signe ICEBREAKER n’était dominant. Sur le plan phonétique, elle a constaté que seul le début des signes en conflit était similaire et en a déduit un degré de similitude inférieur, à savoir un degré inférieur à la moyenne. Sur le plan conceptuel, elle a considéré que la comparaison conceptuelle n’était pas décisive et qu’elle n’affectait pas les similitudes ou différences visuelle et phonétique des signes en conflit. Enfin, la chambre de recours a pris en compte le caractère distinctif acquis par la marque antérieure sur le marché italien et, au vu de l’identité des produits et des similitudes entre les signes en cause, a conclu qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sans qu’il soit besoin d’examiner les similitudes avec les autres marques antérieures.
Conclusions des parties
11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        annuler la décision attaquée ;
–        faire droit à la demande d’enregistrement de la marque communautaire ICEBREAKER pour les produits relevant de la classe 25 ;
–        condamner l’OHMI aux dépens.
12      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        rejeter le recours ;
–        condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité de certaines des pièces produites en annexe à la requête
13      L’OHMI et l’intervenante soutiennent que la requête est irrecevable dans la mesure où la requérante s’appuie sur une série d’extraits de sites Internet italiens, produits en annexe à la requête (ci-après les « pièces litigieuses ») et présentés pour la première fois devant le Tribunal.
14      Il convient de constater que les pièces litigieuses contiennent exclusivement des extraits de sites Internet italiens datés du 16 mars 2009, qui ont été présentés pour la première fois par la requérante devant le Tribunal.
15      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le recours en annulation devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94 (devenu article 65 du règlement n° 207/2009), de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas, dans le cadre de ce recours, de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les pièces litigieuses sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 19, et la jurisprudence citée].
16      Il s’ensuit que les pièces litigieuses doivent être écartées comme étant irrecevables.
Sur le fond
17      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Selon elle, c’est à tort que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.
18      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments avancés par la requérante.
19      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, il convient d’entendre par marques antérieures, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009], les marques nationales dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.
20      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].
21      En l’espèce, la marque antérieure examinée par la chambre de recours est la marque verbale italienne ICEBERG.
22      Il n’est pas contesté que, les produits en cause étant des produits de consommation courante, le public pertinent est constitué du consommateur moyen italien, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
23      L’identité des produits en cause n’étant pas contestée, il y a lieu de procéder à la comparaison des signes en conflit.
Sur la comparaison des signes
24      Il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).
25      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les marques ICEBREAKER et ICEBERG en cause présentaient un degré considérable de similitude visuelle, une similitude phonétique inférieure à la moyenne et une similitude conceptuelle non décisive.
26      Sur le plan visuel, la requérante conteste la similitude relevée par la chambre de recours. Elle souligne que le signe ICEBERG se compose de sept lettres en deux syllabes, tandis que le signe ICEBREAKER demandé comprend dix lettres en trois syllabes. Selon la requérante, l’élément verbal commun composé des quatre premières lettres n’est pas suffisant pour compenser l’impression dominante de dissemblance.
27      L’OHMI et l’intervenante contestent cette argumentation.
28      Ainsi que la chambre de recours l’a constaté, le signe ICEBREAKER comporte dix lettres et la marque ICEBERG en comporte sept. De même, les lettres « e » et « r », respectivement en cinquième et en sixième position dans la marque demandée se retrouvent en cinquième et en sixième position dans la marque antérieure, bien que dans l’ordre inverse. De plus, les signes en conflit ont six lettres communes. Deux lettres seulement, sur les dix lettres du signe demandé, à savoir les lettres « a » et « k » n’apparaissent pas dans le signe antérieur.
29      En outre, les quatre premières lettres sont identiques dans les signes en conflit. Or, ainsi que le soulignent l’OHMI et l’intervenante, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [arrêt du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 81].
30      Il résulte de ces constatations que, en dépit de certaines différences, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude visuelle considérable entre les signes ICEBERG et ICEBREAKER.
31      Sur le plan phonétique, il y a lieu de relever que la longueur et la fin des signes en conflit diffèrent. Toutefois, leurs quatre premières lettres sont identiques et seront prononcées de la même manière.
32      Au vu de ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré qu’il existait une similitude phonétique entre les signes en conflit, mais d’un degré inférieur à un degré moyen.
33      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré que, s’agissant de la partie du public pertinent ne comprenant pas l’anglais, même à un niveau élémentaire, il était impossible d’établir une comparaison sur le plan conceptuel entre les signes en conflit. Selon elle, la partie du public pertinent capable de comprendre le mot ICEBERG au sens propre du terme en anglais, comprendrait probablement l’expression ICEBREAKER. Elle indique que, dans une certaine mesure, ces termes diffèrent dans le sens où l’un se réfère à de la glace et l’autre à un bateau conçu pour briser la glace. Elle ajoute qu’il pourrait être également soutenu que les signes sont conceptuellement similaires, car un brise-glace est nécessaire en cas de conditions climatiques extrêmes, lorsqu’il y a beaucoup de glace, dont une partie forme des icebergs. Dans ce cas, il existe un lien entre le terme « iceberg » en ce qu’il vise la glace flottante dérivant dans les eaux de l’Atlantique Nord en hiver et le terme « brise-glace », qui renvoie au navire destiné à protéger les bateaux commerciaux des icebergs et des autres dangers. Elle estime que la question de savoir s’il existe un concept commun ou différent variera donc en fonction de la perception des personnes. Elle considère qu’il est donc plus sûr de conclure que la comparaison conceptuelle n’est pas décisive et qu’elle n’affecte en rien les similitudes ou les différences visuelle et phonétique des signes en conflit.
34      La requérante soutient que le fait que les signes en conflit aient tous deux un rapport avec la glace, et donc un contenu sémantique similaire, n’est pas suffisant pour conclure à un risque de confusion.
35      Toutefois, force est de constater que la chambre de recours a conclu, dans la décision attaquée, que la comparaison conceptuelle n’était pas décisive et n’affectait pas les similitudes ou différences visuelle et phonétique des signes en conflit.
36      Dès lors, c’est à tort que la requérante affirme que la chambre de recours s’est contentée de relever que les marques en cause avaient un contenu sémantique similaire.
37      Par ailleurs, la requérante soutient, par l’intermédiaire des pièces litigieuses, que les consommateurs italiens feraient plus probablement le lien entre les mots « icebreaker » et « windbreaker » (coupe-vent), terme auquel ils seraient habitués. Dès lors, en dépit d’une connaissance limitée de la langue anglaise, la connaissance du mot « breaker » par le biais du mot « windbreaker » empêcherait une confusion entre les termes « iceberg » et « icebreaker ».
38      Toutefois, comme cela a été constaté au point 16 ci-dessus, les pièces litigieuses, invoquées par la requérante à l’appui de cet argument, ont été écartées comme irrecevables. En outre, rien ne démontre que le terme « breaker » soit connu de la partie non anglophone du public pertinent. De même, la probabilité du lien entre les termes « windbreaker » et « icebreaker » fait par les consommateurs italiens n’est pas établie. Enfin, à supposer même qu’un lien conceptuel existe entre ces deux termes, son incidence sur la comparaison des marques en cause n’est aucunement démontrée. Cet argument de la requérante doit donc être écarté.
39      Enfin, la requérante souligne que le mot « iceberg » doit être considéré comme étant connu du consommateur italien.
40      L’OHMI et l’intervenante relèvent, pour leur part, que, si le contenu sémantique des mots « iceberg » et « icebreaker » n’est pas identique, il est néanmoins très proche. Ils évoqueraient des concepts liés, en ce sens que les brise-glace serviraient à protéger les bateaux des icebergs. Selon l’OHMI, si aucune des deux marques n’est comprise, la comparaison conceptuelle n’est pas affectée par des considérations conceptuelles, et si seule la référence à la glace est comprise, il existe une affinité conceptuelle qui renforce plutôt qu’elle n’atténue la similitude globale des marques en conflit. Il en irait de même si les deux marques étaient comprises.
41      Il convient de relever, à cet égard, que les signes en conflit sont deux mots anglais. S’il est exact d’affirmer que le mot « icebreaker » ne sera compris que de la partie du public italien maîtrisant l’anglais, tel n’est pas le cas du mot « iceberg », qui constitue un terme courant, ayant une signification immédiatement perceptible pour le public pertinent. Il en résulte que ce dernier percevra la marque antérieure ICEBERG comme ayant une signification claire, alors que la marque demandée ICEBREAKER sera dénuée de signification claire pour ce public.
42      Cependant, les marques en conflit ont en commun le préfixe « ice », qui peut être considéré comme un mot faisant partie du vocabulaire de base de la langue anglaise, compréhensible y compris pour la plus grande partie du public pertinent. Le préfixe « ice » jouissant d’une certaine force évocatrice, il doit être considéré comme limitant, en l’espèce, la différence conceptuelle des marques en cause. Il n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante que ce préfixe « ice » rapproche les marques en conflit sur le plan sémantique.
43      Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que la comparaison conceptuelle n’était pas décisive et n’affectait pas les similitudes ou différences visuelle et phonétique des signes en conflit.
44      Partant, il y a lieu de considérer que, au vu des éléments de l’espèce, les signes en conflit doivent être considérés comme similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
Sur le risque de confusion
45      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].
46      En outre, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 20, et la jurisprudence citée).
47      Par conséquent, il convient de rejeter l’argument de la requérante, selon lequel le caractère renommé de la marque antérieure ICEBERG, non contesté par ailleurs, rend peu probable le risque de confusion avec la marque demandée ICEBREAKER.
48      Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de l’identité des produits en cause et de la similitude des marques en conflit, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, dans la décision attaquée, que, lorsqu’elles sont examinées ensemble, les similitudes entre les marques en cause, associées au caractère distinctif de la marque antérieure sur le marché italien et ajoutées à l’identité des produits qu’elles recouvrent, suffisent pour conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.
49      Cette constatation ne peut pas être remise en cause par les autres arguments de la requérante.
50      S’agissant tout d’abord de l’argument de la requérante concernant la décision du Tribunal Superior de Justicia (Cour supérieure de justice, Espagne) du 3 mai 2007, au terme de laquelle la marque espagnole ICEBERG ne pourrait pas faire obstacle à l’enregistrement de la marque ICEBREAKER, force est de considérer qu’il doit être écarté.
51      En effet, la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement n° 40/94 [arrêt du Tribunal du 4 novembre 2003, Díaz/OHMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T‑85/02, Rec. p. II‑4835, point 37]. Les enregistrements d’ores et déjà effectués, le cas échéant, dans certains États membres ne constituent qu’un élément qui, sans être déterminant, peut seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque communautaire. Les mêmes considérations valent pour la jurisprudence des juridictions des États membres [voir arrêt du Tribunal du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI (Tablette ronde rouge et blanc), T‑337/99, Rec. p. II‑2597, point 58, et la jurisprudence citée].
52      Dès lors, l’OHMI et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre [arrêt du Tribunal du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, Rec. p. II‑2897, point 46].
53      Enfin, quant à l’argument de la requérante selon lequel il n’existe pas de risque de confusion entre la marque antérieure ICE et la marque demandée ICEBREAKER, il y a lieu de rappeler qu’il suffit, pour qu’une marque puisse être refusée à l’enregistrement au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, qu’une seule marque antérieure crée un risque de confusion au sens de cette disposition [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI –Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, Rec. p. II‑1401, point 85, et du 20 novembre 2007, Castellani/OHMI – Markant Handels und Service (CASTELLANI), T‑149/06, Rec. p. II‑4755, point 46].
54      Il résulte de tout ce qui précède que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, n’est pas fondé et que le recours doit être rejeté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante visant à faire droit à la demande d’enregistrement de la marque communautaire ICEBREAKER.
Sur les dépens
55      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
56      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1)      Le recours est rejeté.
2)      Icebreaker Ltd est condamnée aux dépens.
Wiszniewska-Białecka
Dehousse
Kanninen
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 septembre 2010.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.