DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
9 décembre 2020 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative bim ready – Marque de l’Union européenne figurative antérieure BIM freelance – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Limitation des services désignés dans la demande de marque »
Dans l’affaire T‑819/19,
Man and Machine Ltd, établie à Thame Oxfordshire (Royaume-Uni), représentée par Mes R. Peto et C. Neu, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
représenté par MM. L. Rampini et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Bim Freelance Corp., établie à Miami, Floride (États-Unis),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première
chambre de recours de l’EUIPO du 17 septembre 2019 (affaire R 317/2019-1), relative à une procédure d’opposition entre Bim Freelance et Man and Machine,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Spielmann, président, U. Öberg et Mme O. Spineanu‑Matei (rapporteure), juges,
greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 décembre 2019,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le
20 février 2020,
vu la désignation d’un autre juge pour compléter la chambre à la suite de l’empêchement d’un de ses membres,
à la suite de l’audience du
30 septembre 2020,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1        Le 16 mai 2017, la requérante, Man and Machine Ltd, a obtenu auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1359265. Cet enregistrement international a été notifié le 10 août 2017 à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2        La marque
faisant l’objet de l’enregistrement international en cause est le signe figuratif suivant :
3        Les services pour lesquels la protection est demandée relèvent de la classe 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Services de formation ».
4        La marque demandée
a
fait l’objet d’une publication au Bulletin des marques de l’Union européenne
no 152/2017, du 11 août
2017.
5        Le 1er décembre 2017, Bim Freelance Corp. a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée
pour les services visés au point 3 ci-dessus.
6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne dont le signe est reproduit ci-après, déposée le 11 octobre 2016 et enregistrée le 29 mars 2017, sous le numéro
15907868, désignant notamment les services relevant de la classe 41 et correspondant à la description suivante : « Services de centres éducatifs ; Création de contenu pédagogique lié à l’ingénierie, l’architecture et la construction » :
7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
8        Par décision du 20 décembre 2018, la division d’opposition de l’EUIPO a accueilli l’opposition pour l’ensemble des services visés au point 3 ci-dessus et
a refusé la protection de la marque
demandée, au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, dans la mesure où les différences entre les signes en conflit ne suffisaient pas à l’emporter sur leurs points communs.
9        Le 8 février 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.
10      Par décision du 17 septembre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que, eu égard au niveau d’attention du public pertinent, variant de moyen à élevé, à l’identité des services visés par les marques en conflit, au degré moyen de
similitude des signes en cause sur les plans visuel et phonétique, à l’absence d’incidence de la perspective conceptuelle sur leur comparaison, et compte tenu du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, composé à la fois du grand public et des professionnels, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        annuler la décision attaquée ;
–        condamner l’EUIPO aux dépens.
12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        rejeter le recours ;
–        condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la limitation des services visés par la marque demandée
13      Le 29 novembre 2019, la requérante a déposé auprès de l’OMPI une demande d’enregistrement d’une limitation de la liste des services visés par la marque demandée (ci-après la « limitation des services »), de sorte que la protection de cette dernière était désormais sollicitée pour les services relevant de la classe 41 et correspondant à la description suivante : « Formation relative à la modélisation des données de bâtiment pour ingénieurs, constructeurs, architectes et autres experts techniques ». Le 2 décembre 2019, elle a informé l’EUIPO de cette limitation.
14      La requérante soutient, en substance, que, aux termes de l’article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, le demandeur peut, à tout moment, limiter la liste des produits ou services que contient sa demande de marque. Dans la mesure où elle a déposé la limitation des services le 29 novembre 2019 (voir point 13 ci-dessus), à savoir avant l’expiration du délai pour introduire un recours devant le Tribunal, cette limitation serait recevable et devrait être prise en compte, dans la mesure où « [elle] ne constitue en aucun cas une modification, ni même une augmentation des [services visés] ».
15      L’EUIPO fait valoir que la limitation des services doit être ignorée dans la mesure où elle modifie le contexte factuel présenté devant la chambre de recours et, par conséquent, l’objet du litige devant le Tribunal, ce qui serait interdit par l’article 188 du règlement de procédure de ce dernier. En réponse à une question posée lors de l’audience, l’EUIPO a précisé que la limitation des services était possible, mais qu’elle ne pouvait pas être prise en considération en l’espèce par le Tribunal lors de son contrôle de la légalité de la décision attaquée, laquelle devait être examinée exclusivement à la lumière de la liste initiale des services.
16      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque de l’Union européenne ou limiter la liste des produits ou services qu’elle contient. Lorsque la demande a déjà été publiée, le retrait ou la limitation sont également publiés.
17      Selon une jurisprudence constante, par souci d’économie de la procédure, le Tribunal peut tenir compte d’une limitation des produits et des services désignés dans la demande de marque, à condition que celle-ci ne soit pas de nature à modifier le cadre factuel sur lequel a porté l’examen de la chambre de recours en ce qui concerne les produits ou les services non affectés par cette limitation. Ainsi, une limitation opérée, conformément à l’article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, postérieurement à l’adoption de la décision attaquée, peut être prise en considération par le Tribunal lorsque le demandeur se borne strictement à réduire l’objet du litige en retirant certaines catégories de produits ou de services de la liste des produits et des services désignés dans la demande de marque. Dans la mesure où la chambre de recours doit apprécier l’existence du risque de confusion par rapport à chacun des produits et des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est demandée, le simple retrait d’une ou de plusieurs catégories de produits et de services de la liste pour laquelle la demande de marque est introduite n’est pas, en principe, de nature à modifier le cadre factuel sur lequel a porté l’examen de la chambre de recours en ce qui concerne les produits et les services non affectés par cette limitation [voir
arrêt du 30 avril 2015, Tecalan/OHMI – Ensinger (TECALAN), T‑100/14, non publié, EU:T:2015:251, point 31 et jurisprudence citée].
18      Lorsque, en revanche, cette limitation conduit à une modification de l’objet du litige, en ce qu’il en résulte l’introduction d’éléments nouveaux qui n’avaient pas été soumis à l’examen de la chambre de recours aux fins de l’adoption de la décision attaquée, elle ne peut pas, en principe, être prise en compte par le Tribunal. Tel est le cas lorsque la limitation des produits et des services consiste en des spécifications susceptibles d’influer sur l’appréciation de la similitude des produits et des services ou sur la détermination du public ciblé et de modifier, par conséquent, le cadre factuel qui avait été présenté devant la chambre de recours (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2015, TECALAN, T‑100/14, non publié, EU:T:2015:251, point 32 et jurisprudence citée).
19      En l’espèce, il y a lieu de relever que, au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté qu’il n’était pas possible de déduire de l’indication générale des « services de formation », visés par la marque demandée, que ceux-ci pouvaient ne pas être associés également à des domaines d’expertise qui intéressaient le grand public. Aux points 26 et 27, elle a relevé que les « services de centres éducatifs » de la marque antérieure étaient identiques aux « services de formation » visés par la marque demandée, les services devant être comparés tels qu’ils figuraient, respectivement, dans le registre ou dans la demande de marque et non au regard des activités commerciales ou des intérêts réels des parties.
20      Dans le cadre de la présente demande de
limitation des services, la requérante a remplacé la référence à la catégorie générale « Services de formation »
par la catégorie plus spécifique des services de « [f]ormation relative à la modélisation des données de bâtiment pour ingénieurs, constructeurs, architectes et autres experts techniques ».
21      Dans ses écritures et lors de l’audience, d’une part, la requérante a reconnu
que, après la limitation des services, un recoupement entre les services visés par les signes en conflit n’était concevable que dans la mesure où ces services se rapportaient à la modélisation des données de bâtiment pour ingénieurs, constructeurs, architectes et autres experts techniques. D’autre part, elle a confirmé que ladite limitation avait pour effet de modifier la composition du public pertinent, dès lors qu’elle la restreignait à un public composé uniquement de professionnels, spécialistes et experts techniques qui fera preuve d’un niveau d’attention élevé.
22      Dans ces circonstances, force est de constater que la limitation des services ne se borne pas à réduire l’objet du litige en retirant, des services visés par la marque demandée, certains services de la même catégorie.
En revanche, une telle limitation est susceptible de modifier l’objet du litige en changeant la composition du public pertinent et son niveau d’attention.
23      À la lumière de ces considérations, la limitation des services sollicitée
ne saurait dans le cas d’espèce être prise en compte par le Tribunal
aux fins d’examiner la légalité de la décision attaquée.
Sur le fond
24      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle conteste les considérations de la chambre de recours afférentes
à la comparaison des services visés par les marques en conflit,
à la définition du public pertinent et de son niveau d’attention, ainsi qu’à la comparaison des signes en cause et les conclusions que ladite chambre a tirées, lors de l’appréciation globale du risque de confusion, de ses précédentes constatations.
25      Aux termes de l’article 196, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, tout enregistrement international désignant l’Union est soumis à la même procédure d’opposition que les demandes de marque de l’Union européenne publiées.
26      Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
27      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il ressort de cette même jurisprudence que le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
28      C’est à l’aune des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner si c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Sur la comparaison des services et le public pertinent
29      Au point 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé la conclusion de la division d’opposition, selon laquelle les « services de formation » visés par la marque demandée devaient être considérés comme identiques aux « services de centres éducatifs » visés par la marque antérieure, étant donné que ces derniers faisaient référence à l’organisation et à la conduite de conférences, de colloques, de formations, de séminaires ou d’expositions.
30      Aux points 19 à 23 de la décision attaquée, en premier lieu, la chambre de recours a constaté que les « services de formation » visés par la marque demandée s’adressaient à la fois au grand public et aux professionnels et que le niveau d’attention du public pertinent ainsi défini pouvait varier de moyen à élevé en fonction de l’objet des services rendus. En second lieu, d’une part, elle a relevé que, dans la mesure où la marque demandée désignait l’Union, le territoire pertinent qui devait être pris en considération était celui de l’Union.
D’autre part, elle a confirmé les conclusions de la division d’opposition, selon lesquelles, étant donné que les éléments verbaux « ready » de la marque demandée et « freelance » de la marque antérieure avaient une signification en anglais, il convenait de se référer à la partie anglophone du public pertinent.
31      Ainsi que cela a été rappelé au point 21 ci-dessus, dans ses écritures, la requérante, d’une part,
soutient
qu’il existe un recoupement potentiel entre les services visés par les marques en conflit, seulement en ce qu’ils se rapportent à la modélisation des données de bâtiment pour les ingénieurs, les architectes, les constructeurs et les autres experts techniques. D’autre part, elle conteste le niveau d’attention du public pertinent tel que
retenu par la chambre de recours, en ce que les professionnels, spécialistes et experts feront preuve d’un niveau d’attention élevé. Lors de l’audience, la requérante a indiqué que, indépendamment de la limitation des services, le public pertinent, confronté aux services visés par la marque demandée, fera preuve d’un niveau d’attention élevé.
32      L’EUIPO fait valoir que, la limitation des services n’étant pas recevable, la constatation de la chambre de recours, selon laquelle les services visés par les signes en conflit sont identiques
(voir point 29 ci-dessus) est correcte. Pour la même raison, le public pertinent à prendre en considération resterait le public tel que défini par la division d’opposition,
puis confirmé par la chambre de recours. Dès lors, les conclusions énoncées dans la décision attaquée (voir point 30 ci-dessus), selon lesquelles le public pertinent est composé à la fois du grand public et des professionnels, qui fait preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à élevé en fonction de l’objet des services rendus, seraient correctes.
33      Il convient de rappeler que, pour les raisons exposées aux points 16 à 23 ci-dessus, la limitation des services ne saurait être prise en compte par le Tribunal.
Ainsi, les constatations de la chambre de recours, afférentes à l’identité des services visés par les signes en conflit, telles que rappelées au point 29 ci-dessus, et au public pertinent, en ce qu’il est composé à la fois du grand public et des professionnels, dès lors que les formations proposées peuvent être de toutes sortes et non uniquement destinées aux spécialistes des domaines de la construction, de l’ingénierie et de l’architecture, doivent être confirmées.
34      Toutefois, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le point de vue du consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen du public pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêts du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26 et du 28 novembre 2019, Soundio/EUIPO – Telefónica Germany (Vibble), T‑665/18, non publié, EU:T:2019:825, point 19 et jurisprudence citée].
35      Les services de formation en cause visent à étendre des connaissances et à développer des compétences, généralement à travers un engagement en termes de temps et de ressources de la part du public pertinent. Il s’agit de services qui ne répondent pas à un besoin courant ou répétitif, mais à un intérêt personnel ou de loisir. En principe, le grand public y aura recours pour acquérir des connaissances et aptitudes à des fins de réadaptation professionnelle et fonctionnelle ou pour développer une certaine expertise technique. Les professionnels y songeront à des fins de formation continue pour acquérir, maintenir ou étendre leurs connaissances et aptitudes liées à leur domaine d’activité. Ainsi, contrairement à la conclusion à laquelle la chambre de recours et l’EUIPO sont parvenus, le niveau d’attention du consommateur moyen du public pertinent de la marque demandée est élevé, qu’il s’agisse de celui relevant du grand public ou de celui relevant du public des professionnels.
Sur la comparaison des signes
36      La requérante fait valoir que la chambre de recours a omis de tenir compte du fait que la combinaison de lettres « bm »
ou
« BIM », coïncidant dans les signes en conflit, était descriptive des services visés par les marques en cause, de sorte qu’elle donnerait lieu à un simple parallèle associatif entre ceux-ci et non à une similitude. Elle conteste également les appréciations de la chambre de recours concernant la comparaison des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
37      Il convient de rappeler, en premier lieu, que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
38      En
second lieu, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
–       Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
39      Aux points 32 à 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, tout d’abord, que la combinaison de lettres « BIM » constituait l’élément dominant de la marque antérieure en raison de sa taille et de sa position dans le signe. En ce qui concerne la marque demandée, elle a observé que la grande majorité du public pertinent percevrait la première partie de l’élément verbal du signe comme étant la suite de lettres « bim ». Ensuite, elle a relevé que, pour au moins une partie significative du public pertinent, la combinaison de lettres « bim », commune aux signes en conflit, ne serait pas comprise comme un acronyme et qu’elle devait être considérée comme ayant un caractère distinctif normal. Enfin, elle a ajouté que les autres éléments verbaux, à savoir « freelance » pour la marque antérieure et « ready » pour
la marque demandée, seraient compris comme désignant, respectivement, « un travailleur non salarié » et « quelque chose ou quelqu’un qui est parfaitement prêt ». Dès lors que ces termes seraient perçus comme faisant référence à des caractéristiques importantes des services concernés, elle a jugé que leur degré de caractère distinctif était faible.
40      La requérante fait valoir que
ces conclusions de la chambre de recours sont, pour partie,
erronées et, pour partie, caduques, dans la mesure où, à la suite de la limitation des services, les marques en conflit se rapportent désormais à des services sophistiqués destinés à des professionnels pour lesquels la combinaison de
lettres
« bm »
ou
« BIM »
constitue une partie générique desdits signes.
41      Ainsi, selon la requérante,
d’une part, la combinaison de lettres « bm »
ou
« BIM » représente pour le public pertinent,
composé des professionnels,
une référence claire et évidente à l’acronyme de « building information modeling », à savoir la technologie de « modélisation des données de bâtiment ». Cet acronyme serait par conséquent uniquement descriptif des services visés par la marque demandée après leur limitation, ainsi que l’attesteraient les résultats d’une recherche sur Internet qu’elle fournit. Le parallèle associatif existant entre les signes en conflit ne reposerait par conséquent que sur un élément descriptif de ceux-ci dont le caractère distinctif est faible. D’autre part, les signes en conflit se distingueraient non seulement par leurs éléments graphiques, mais aussi par leurs autres éléments verbaux, à savoir, respectivement, « ready », dans la marque demandée, et « freelance », dans la marque antérieure, auxquels le public pertinent prêtera davantage d’attention. L’allégation de la chambre de recours, selon laquelle ces autres éléments verbaux évoqueraient des caractéristiques importantes des services concernés, mais auraient un caractère distinctif faible, serait ainsi manifestement contradictoire.
42      L’EUIPO soutient que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, premièrement, que la majeure partie du public, en particulier du grand public, ne connaîtrait pas la signification de la combinaison de lettres « bim ». Cet élément possèderait ainsi un caractère distinctif normal. En ce qui concerne la capture d’écran des résultats d’une recherche sur Internet fournie par la requérante à l’annexe A.9 à la requête, l’EUIPO, qui, à l’audience, a abandonné la fin de non-recevoir tirée de ce que cette pièce était produite pour la première fois devant le Tribunal, fait valoir qu’elle ne saurait remettre en cause ladite conclusion. Il ajoute que, comme la chambre de recours l’a conclu à juste titre, la combinaison de lettres « bim » doit être considérée comme l’élément dominant des signes en conflit. En effet, les éléments verbaux supplémentaires « freelance » de la marque antérieure et « ready » de la marque demandée seront perçus comme une référence à certaines caractéristiques importantes des services pertinents et, dès lors, comme des indications descriptives. En outre, les éléments figuratifs des signes en conflit seraient clairement perçus comme des éléments décoratifs secondaires.
43      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’une marque ou d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cette marque ou de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque ou de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 14 septembre 2017, Aldi Einkauf/EUIPO – Weetabix (Alpenschmaus), T‑103/16, non publié, EU:T:2017:605, point 48 et jurisprudence citée].
44      Il y a également lieu d’observer que le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments composant les marques en conflit est un des facteurs pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes (voir arrêt du 14 septembre 2017, Alpenschmaus, T‑103/16, non publié, EU:T:2017:605, point 47 et jurisprudence citée). En effet, les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe, ont généralement un poids moindre dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments revêtus d’un caractère distinctif plus important, qui ont également une faculté plus grande de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (voir, par analogie, arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C‑705/17, EU:C:2019:481, point 53 et jurisprudence citée).
45      En l’espèce, en premier lieu, pour les raisons exposées aux points 16 à 23 ci-dessus, la limitation des services ne saurait être prise en compte par le Tribunal. Ainsi, comme cela a été constaté aux points 33 à 35 ci-dessus, les services visés par la marque demandée sont des « services de formation » compris dans la classe 41 et, par rapport à ceux-ci,
le public pertinent à prendre en considération est constitué à la fois par le grand public et par les professionnels, lequel fait preuve d’un niveau d’attention élevé.
46      En deuxième lieu, en ce qui concerne
la première partie de l’élément verbal de la marque demandée,
ainsi que la requérante l’a d’ailleurs reconnu dans ses écritures et lors de l’audience, celle-ci sera perçue, malgré son écriture inhabituelle, soit « bm » avec un point en
dessus du premier trait de la lettre « m », comme indiquant « bim ».
47      Lors de l’audience, la requérante a également confirmé que la combinaison de lettres « bm »
ou
« BIM » des signes en conflit
ne sera ni comprise par
la partie du public pertinent
constitué par le grand public ni nécessairement par le public pertinent constitué des professionnels autres qu’ingénieurs, constructeurs, architectes et experts techniques. Par conséquent, ainsi que l’EUIPO le soutient à juste titre, à tout le moins pour cette partie du public pertinent, cette combinaison de lettres
est dépourvue de signification précise et n’est
dès lors pas descriptive des services visés, si bien qu’elles
ont un caractère distinctif normal.
48      En revanche, pour le public pertinent composé des spécialistes des domaines de la construction, de l’ingénierie et de l’architecture, les résultats de la recherche sur Internet que la requérante fournit démontrent que la combinaison de lettres
« bim » est effectivement utilisée comme l’acronyme de « building information modeling », ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’EUIPO. Ainsi, pour cette partie du public pertinent, la combinaison de lettres « bm »
ou
« BIM » est descriptive des services de formation
concernant la technologie de « modélisation des données de bâtiment ».
49      En troisième lieu, en ce qui concerne les autres éléments des signes en conflit, d’une part, il convient de relever
que « ready » et « freelance », relevant de la seconde partie de l’élément verbal des signes en conflit, seront perçus comme une référence à certaines caractéristiques des services visés, respectivement, par la marque demandée et par la marque antérieure.
En effet, le premier sera immédiatement compris comme indiquant que les services sont prêts à être utilisés, tandis que le second désigne un travailleur indépendant ou une entreprise indépendante. Dans la mesure où ces termes constituent des indications descriptives des services visés, la chambre de recours, sans se contredire, a constaté à bon droit qu’ils avaient un caractère distinctif faible.
50      D’autre part, en ce qui concerne l’incidence des éléments figuratifs des signes en conflit, il convient d’observer
que la combinaison de lettres « BIM » dans le signe de la marque antérieure est l’élément dominant de celui-ci, en raison de sa taille,
nettement plus grande que celle de la seconde partie de l’élément verbal, soit « freelance », de sa position centrale et de son agencement dans ledit signe.
En revanche, aucun élément dominant ne peut être décelé dans la marque demandée, en ce que la première partie de son élément verbal « bm » et sa seconde partie « ready » sont écrits, en minuscule et dans la même taille, dans la même police de caractère ordinaire et dans la même couleur neutre, alors que la coche orange au milieu n’est pas frappante. Contrairement à ce que la requérante prétend, il ne saurait ainsi être considéré que le public pertinent prêtera davantage d’attention aux autres éléments verbaux et figuratifs des signes en conflit.
51      Dès lors, les considérations de la chambre de recours, telles que rappelées au point 39 ci-dessus, doivent être confirmées en ce qui concerne le public pertinent constitué par le grand public et les professionnels autres qu’ingénieurs, constructeurs, architectes et experts techniques, pour lesquels la marque antérieure aura un caractère distinctif normal. En revanche, pour le public pertinent composé des spécialistes des domaines de la construction, de l’ingénierie et de l’architecture, la combinaison de lettres « bm »
ou
« BIM » des signes en conflit sera considérée descriptive des services de formation concernant la technologie de « modélisation des données de bâtiment », si bien que la marque antérieure aura
pour ledit public un caractère distinctif faible.
–       Sur la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle
52      Aux points 36 à 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, compte tenu de l’identité de leur premier élément verbal, auquel une plus grande attention était accordée, et du caractère distinctif réduit des éléments de différenciation, les signes en conflit présentaient un degré de similitude moyen sur le plan visuel. Sur le plan phonétique, ils auraient en commun le son du terme « bim », de sorte qu’ils seraient moyennement similaires. Sur le plan conceptuel, l’impact des éléments
« freelance » et « ready » n’aurait pas d’incidence notable sur la comparaison des signes en conflit, et ce, en raison de leur caractère distinctif limité.
–        Sur la comparaison visuelle
53      La requérante soutient que l’impression visuelle d’ensemble des signes en conflit est tellement différente qu’ils n’ont aucun point commun. Selon elle, cette conclusion s’explique par les différences entre les éléments figuratifs, les couleurs utilisées dans les signes en conflit et les polices de caractères des éléments verbaux de ces derniers. Certes, le public pertinent interprétera les premières lettres de la marque demandée comme constituant le terme « bim », qui doit, en fait, être lu ainsi, mais cela ne créerait pas de réelle identité visuelle entre cette combinaison de lettres commune aux signes en conflit.
54      L’EUIPO relève que, dans le cas du signe de la marque antérieure, l’élément « BIM » est frappant en raison de sa taille et de sa position par rapport à l’autre élément du signe. Dans le cas du signe de la marque demandée, cet élément est placé en première position et est donc l’élément qui, selon une jurisprudence constante, est le plus susceptible d’attirer l’attention des consommateurs. Étant donné que les signes en conflit coïncident par leur élément dominant et le plus distinctif et diffèrent par des éléments secondaires, l’EUIPO soutient que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que lesdits signes étaient visuellement similaires à un degré moyen.
55      Il convient d’observer que le signe de la marque antérieure est composé de la combinaison de lettres « BIM » et du mot « freelance », représentés sur deux lignes et sur un fond rectangulaire bleu et blanc respectivement, avec des éléments circulaires de différentes tailles et couleurs placés dans la partie en haut à droite du signe. Le signe de la marque demandée est composé de la combinaison de lettres « bm » avec un point en
dessus du premier trait de la lettre « m », écrite en caractères gris, suivie d’une coche orange et, sur la même ligne, du terme « ready », également rédigé en caractères gris.
56      Dans le cas de la marque antérieure, la combinaison de lettres « BIM » est frappante sur le plan visuel en raison de sa taille et de sa position par rapport aux autres éléments, verbal et figuratifs, du signe. Dans le cas de la marque demandée, la combinaison de lettres « bm » avec un point en
dessus du premier trait de la lettre « m »
a la même taille que les autres éléments du signe. Or, même si les signes en conflit présentent une
combinaison de lettres dans la partie initiale de leurs éléments verbaux, qui est en principe susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes [voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2015, Wine in Black/OHMI – Quinta do Noval-Vinhos (Wine in Black), T‑420/14, non publié, EU:T:2015:312, point 25 et jurisprudence citée], il convient de constater que la combinaison de lettres « BIM » de la marque antérieure ne se retrouve pas en tant que telle dans la marque demandée, dans laquelle figure la combinaison des deux lettres « b » et « m », écrite en minuscule. Toutefois, le niveau d’attention élevé du public pertinent
pourra lui permettre de déceler que le point en
dessus du premier trait de la lettre « m » évoque en réalité la lettre « i » et d’y retrouver ainsi la même combinaison de lettres que celle de la marque antérieure.
57      Dans ces circonstances, en raison, d’une part, des différences concernant la seconde partie des éléments verbaux,
les éléments figuratifs, les couleurs utilisées dans les signes en conflit et
les polices de caractères des éléments verbaux de ces derniers, et, d’autre part, de la simple possibilité de déceler la même combinaison de lettres dans la première partie des éléments verbaux des signes en conflit, c’est à tort que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient une similitude moyenne sur le plan visuel. Lesdits signes présentent, en effet, tout au plus un degré de similitude visuelle très faible.
–        Sur la comparaison phonétique
58      La requérante soutient que, du moins à la suite de la limitation des services, le public pertinent ne fixera certainement pas son attention sur la combinaison de lettres « bim » des signes en conflit, puisqu’elle constitue la partie générique desdits signes, mais sur les autres éléments verbaux qui sont phonétiquement totalement différents, de sorte qu’aucune similitude phonétique des signes en conflit ne pourrait être retenue.
59      L’EUIPO rétorque que, étant donné que la limitation des services doit être écartée, les éléments verbaux des signes en conflit seront prononcés « bim ready » et « bim freelance ». Le fait que les signes coïncident par leur élément distinctif et dominant qui est, en outre, placé au début de ces deux signes, conduirait nécessairement à conclure que lesdits signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen, comme constaté à juste titre dans la décision attaquée.
60      Il convient de relever que, ainsi que l’EUIPO le fait valoir, les éléments verbaux de ces signes seront prononcés « bim ready » et « bim freelance ». Le fait que la première partie de l’élément verbal du signe de la marque demandée se lise « bim », ainsi que la requérante l’a confirmé dans ses écritures, et que les signes coïncident partiellement en raison de
la prononciation de cet élément, permet de conclure que lesdits signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen, comme la chambre de recours l’a constaté à juste titre au point 37 de la décision attaquée.
–        Sur la comparaison conceptuelle
61      D’emblée, il y a lieu d’observer que la chambre de recours s’est bornée à relever que l’impact des éléments « freelance » et « ready » était limité en raison de leur faible caractère distinctif et que la perspective conceptuelle n’avait pas d’incidence notable sur la comparaison d’une similitude globale des signes.
62      Selon la requérante, la combinaison de lettres de la partie initiale des éléments verbaux des signes en conflit véhicule le même message conceptuel, descriptif des services sous-jacents, alors que les éléments « ready » et « freelance » fonctionneraient comme les seuls éléments distinctifs et véhiculeraient des idées conceptuelles différentes, si bien que toute similitude conceptuelle des signes en conflit devrait être exclue.
63      L’EUIPO soutient l’approche de la chambre de recours rappelée aux points 52 et 61 ci-dessus. Il fait valoir, d’une part, qu’au moins une partie significative du public pertinent anglophone n’attribuera aucune signification claire à la combinaison de lettres « bim » et, d’autre part, que la requérante n’avait pas démontré que la marque antérieure véhiculait un concept compris par une partie significative du public pertinent.
64      Il convient de relever que, pour la partie du public pertinent qui ne reconnaîtra pas l’acronyme de « building information modeling » dans la combinaison de lettres « bm »
ou
« BIM », toute similitude conceptuelle des signes en conflit doit être exclue.
Cette combinaison ne révèlera aucun concept et la seconde partie des éléments verbaux des signes en conflit,
qui n’est pas commune à ceux-ci, aura une signification descriptive claire et distincte. En effet, « ready » et « freelance » seront compris comme désignant, respectivement, « un travailleur non salarié » et « quelque chose ou quelqu’un qui est parfaitement prêt », ainsi que la chambre de recours l’a constaté au point 35 de la décision attaquée.
65      En revanche, pour la partie du public pertinent qui reconnaîtra l’acronyme de « building information modeling » dans la combinaison de lettres « bm »
ou
« BIM », celle-ci renverra à la technologie de « modélisation des données de bâtiment », ce qui permet de conclure à un certain degré de similitude conceptuelle des signes en conflit. Toutefois, dans la mesure où la seconde partie des éléments verbaux des signes en conflit aura une signification différente, alors que la similitude dérivant de la combinaison de lettres « bm »
ou
« BIM » repose sur un élément descriptif des services de formation concernant une telle technologie, le niveau de similitude conceptuelle entre les signes en conflit doit tout au plus être considéré comme faible [voir, en ce sens, arrêt du 28 mai 2020, Workspace Group/EUIPO – Technopolis Holding (UMA WORKSPACE), T‑506/19, non publié, EU:T:2020:220, point 53].
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
66      Aux points 40 à 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé qu’il existait en l’espèce un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au vu, en substance, de l’identité des services, de la similitude globale des signes et du caractère distinctif normal de la marque antérieure et ce, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
67      La requérante soutient qu’aucun risque de confusion n’existe en l’espèce, dès lors que le recoupement des services visés par les signes en conflit serait réduit à la suite de la limitation des services, que le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention élevé et que les signes présenteraient des différences importantes, en particulier en raison de l’importance marginale et du caractère descriptif de la combinaison de lettres « bm »
ou
« BIM ».
68      L’EUIPO rétorque que, compte tenu de l’identité des services en cause, du degré moyen de caractère distinctif de la marque antérieure, du degré moyen de similitude visuelle et phonétique et du fait que la comparaison conceptuelle n’a qu’une incidence limitée sur la similitude globale des signes, la chambre de recours a correctement conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et ce, même en tenant compte d’un niveau d’attention plus élevé.
69      Il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
70      Ainsi que cela a été établi ci-dessus, en l’espèce, les services
visés par les signes en conflit sont identiques (voir point 33 ci-dessus), lesdits signes sont très faiblement similaires sur le plan visuel (voir point 57 ci-dessus) et ils présentent une similitude moyenne sur le plan phonétique (voir point 60 ci-dessus). Sur le plan conceptuel, les signes en conflit ne sont pas similaires pour le grand public ou les professionnels autres qu’ingénieurs, constructeurs, architectes et experts techniques, et la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif intrinsèque normal (voir points 51 et 64 ci-dessus). En revanche, pour le public qui comprendra la signification de la combinaison de lettres « bm » ou « BIM », les signes en conflit sont faiblement similaires sur le plan conceptuel et la marque antérieure dispose
d’un caractère distinctif faible (voir points 51 et 65 ci-dessus). Alors que l’élément « BIM » est dominant dans la marque antérieure, aucun élément dominant ne peut être décelé dans la marque demandée (voir point 50 ci-dessus).
71      Dans ces circonstances, d’une part, la similitude phonétique moyenne des signes en conflit est contrebalancée par une similitude visuelle très faible et par une absence ou une faible similitude conceptuelle, qui rendent les signes en conflit globalement faiblement similaires. D’autre part, l’identité des services visés par les signes en conflit est
contrebalancée par le niveau d’attention élevé du public pertinent, composé à la fois du grand public et des professionnels, indépendamment de leur domaine de spécialisation. Ainsi,
contrairement à ce que la chambre de recours a relevé, en application du principe d’interdépendance des facteurs à prendre en considération rappelé au point 69 ci-dessus, force est de conclure qu’aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent ne saurait être constaté.
72      À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir le moyen unique invoqué par la requérante et, par conséquent, d’annuler la décision attaquée.
Sur les dépens
73      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
74      L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 17 septembre 2019 (affaire R 317/2019-1) est annulée.
2)      L’EUIPO est condamné aux dépens.
Spielmann
Öberg
Spineanu-Matei
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 décembre 2020.
Signatures
*      Langue de procédure : l’anglais.