62011CC0090
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
NIILO JÄÄSKINEN
presentate il 26 gennaio 2012 (
1
)
Cause riunite C-90/11 e C-91/11
Alfred Strigl
contro
Deutsches Patent- und Markenamt
e
Securvita – Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH
contro
Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH
[domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundespatentgericht (Germania)]
«Marchi — Direttiva 2008/95/CE — Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità previsti dall’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c) — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Impedimenti assoluti alla registrazione previsti dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) — Marchio denominativo costituito da un sintagma descrittivo e da una sequenza di lettere di per sé non descrittiva, corrispondente alle iniziali delle parole che compongono detto sintagma — Carattere descrittivo — Carattere distintivo — Criteri di valutazione — Imperativo di disponibilità — Funzione distintiva del marchio»
I — Introduzione
1.
I due rinvii pregiudiziali proposti dal Bundespatentgericht (Tribunale federale dei brevetti, Germania), che costituiscono l’oggetto delle presenti conclusioni, vertono sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (
2
).
2.
Nei procedimenti principali i marchi denominativi controversi sono composti di più elementi. Tali marchi, ossia Multi Market Fund MMF e NAI – Der Natur-Aktien-Index, sono entrambi composti da una sintagma descrittivo preceduto o seguito, a seconda del caso, da una sequenza di lettere (abbreviazione) di per sé non descrittiva, corrispondente alle iniziali delle parole che compongono detto sintagma denominativo.
3.
Nelle presenti cause la Corte è chiamata a completare la propria giurisprudenza in materia di marchi e, più specificamente, a statuire sulla portata dei due impedimenti alla registrazione o motivi di nullità elencati all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/95, attinenti, da un lato, alla mancanza di carattere distintivo e, dall’altro lato, al fatto di essere composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare le caratteristiche del prodotto o del servizio indicati dal marchio.
4.
Nella materia, il bilanciamento della tutela degli interessi del richiedente o del titolare di un marchio, da un lato, e della necessità di tener conto di interessi generali, dall’altro lato, continua a sollevare interrogativi. I suddetti interessi generali consistono, in particolare, nel non limitare indebitamente la disponibilità di segni descrittivi (imperativo di disponibilità) e nel permettere al consumatore o all’utente finale del prodotto o del servizio di cui trattasi di distinguere quest’ultimo da altri prodotti o servizi di diversa provenienza (funzione distintiva). Le questioni sollevate dal Bundespatentgericht mirano, in sostanza, a individuare elementi rilevanti per precisare il rapporto esistente tra queste due categorie di obiettivi che regolano il diritto dei marchi.
II — Contesto normativo
A — Il diritto dell’Unione
5.
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/95 (
3
), intitolato «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità», così recita:
«Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:
(…)
b)
i marchi di impresa privi di carattere distintivo;
c)
i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
(…)».
B — Il diritto nazionale
6.
Le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/95 corrispondono, in sostanza, a quelle dell’articolo 8, paragrafo 2, punti 1 e 2, del Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (legge tedesca sulla tutela dei marchi e degli altri segni distintivi; in prosieguo: il «MarkenG»). Tali disposizioni stabiliscono quanto segue:
«2)   Sono esclusi dalla registrazione i marchi
1.
privi di qualsiasi carattere distintivo per i prodotti o i servizi,
2.
composti esclusivamente di segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, ovvero altre caratteristiche del prodotto o servizio (…)».
III — Cause principali, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
A — La causa Strigl (C-90/11)
7.
Nel 2008 il sig. Strigl ha depositato una domanda di registrazione per il marchio denominativo Multi Markets Fund MMF presso il Deutsches Patent- und Markenamt (ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi) per designare servizi rientranti nella classe 36 dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato (in prosieguo: l’«Accordo di Nizza»).
8.
Tali servizi sono così descritti: «assicurazioni (consulenza, vendita e brokeraggio in materia assicurativa); consulenza assicurativa; affari finanziari (servizi bancari e di istituti di credito, consulenze in materia finanziaria, collocamento di fondi, negozi fiduciari, affari monetari); affari immobiliari (amministrazione di immobili, mediazione immobiliare); consulenze patrimoniali e finanziarie».
9.
Con due decisioni del 23 maggio e dell’11 settembre 2008, il Deutsches Patent- und Markenamt ha respinto la domanda di registrazione sulla base dell’articolo 8, paragrafo 2, punti 1 e 2, del MarkenG. Al riguardo esso ha affermato, in sostanza, che l’espressione «Multi Markets Fund» indicava un fondo che investe su numerosi mercati diversi. Inoltre, esso ha ritenuto logico che il pubblico intendesse la sequenza «MMF» come l’evidente abbreviazione dei primi tre elementi denominativi del segno, in quanto essa segue immediatamente detti tre elementi e ne riprende le rispettive iniziali.
10.
Da ciò il Deutsches Patent- und Markenamt ha dedotto che, nel suo complesso, il segno non prevaleva sulla somma dei suoi singoli elementi. Pur ammettendo la possibilità di attribuire svariati significati alla sequenza di lettere «MMF», se considerata isolatamente, esso ha tuttavia dichiarato che la scelta si riduceva manifestamente dal momento che venivano presi in considerazione gli altri elementi del marchio e i servizi per i quali il segno veniva richiesto.
11.
Il sig. Strigl ha proposto dinanzi al Bundespatentgericht un ricorso diretto all’annullamento delle decisioni con cui il Deutsches Patent- und Markenamt ha negato la registrazione del suddetto marchio denominativo. Egli ha ritenuto che quest’ultimo assumesse molteplici significati. A suo avviso, il fatto che l’elemento «MMF» potesse corrispondere a tutta una serie di abbreviazioni sarebbe bastato ad escludere la tesi secondo la quale tale segno può essere impiegato in maniera descrittiva.
12.
Ritenendo che la soluzione del suddetto ricorso dipendesse dall’interpretazione della direttiva 2008/95, il Bundespatentgericht ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’impedimento alla registrazione di cui all’art. 3, n. 1, lett. b), e/o c), della direttiva [2008/95] debba essere applicato anche ad un segno denominativo costituito dall’accostamento di una combinazione di parole descrittiva e da una sequenza di lettere non descrittiva, qualora la sequenza di lettere venga percepita dal pubblico come abbreviazione dei termini descrittivi, in quanto essa ne riproduce le lettere iniziali, e il marchio d’insieme può pertanto essere inteso come combinazione di indicazioni ovvero di abbreviazioni descrittive che si illustrano a vicenda».
B — La causa Securvita (C-91/11)
13.
Il marchio denominativo NAI – Der Natur-Aktien-Index è stato registrato nel 2011 presso il Deutsches Patent- und Markenamt a nome della Securvita – Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (in prosieguo: la «Securvita») per i seguenti servizi rientranti nella classe 36 dell’Accordo di Nizza: «assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari».
14.
Nel 2007 la Öko Invest Verlagsgesellschaft mbH (in prosieguo: la «Öko-Invest») ha chiesto l’annullamento del suddetto marchio facendo valere che la sequenza di lettere «NAI» verrebbe impiegata, nel settore finanziario, quale abbreviazione per la combinazione di parole «Natur-Aktien-Index». A sostegno del suo ricorso, la Öko-Invest afferma che, poiché tale sintagma, posto immediatamente dopo la sequenza di lettere «NAI», costituisce un’indicazione descrittiva, anche la sequenza di lettere, percepita come una mera abbreviazione del sintagma, non può che essere considerata anch’essa un’indicazione descrittiva.
15.
Con decisione del 28 maggio 2008, il Deutsches Patent- und Markenamt ha accolto la domanda della Öko-Invest ed ha annullato il suddetto marchio, dichiarando che allo stesso ostava l’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, punto 1, del MarkenG. A suo avviso il marchio, considerato nel suo insieme, si riduce ad una combinazione di indicazioni meramente descrittive precedute da un’abbreviazione, ossia la sequenza di lettere «NAI», percepita come tale dal pubblico.
16.
A sostegno del ricorso proposto contro tale decisione dinanzi al Bundespatentgericht, la Securvita ha affermato che al marchio non ostavano impedimenti alla registrazione. In particolare, essa ha fatto riferimento al fatto che, con decisione 15 ottobre 2009, nel procedimento R 1630/2008-4, la quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«UAMI») ha accolto la sua domanda di registrazione del marchio comunitario NAI – Der Natur-Aktien-Index, considerando che tale marchio costituiva un segno dotato di carattere distintivo e non descrittivo (
4
).
17.
Tanto premesso, il Bundespatentgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’impedimento alla registrazione di cui all’art. 3, n. 1, lett. b), e/o c), della direttiva [2008/95] debba essere applicato anche ad un segno denominativo costituito dall’accostamento di una sequenza di lettere non descrittiva se considerata isolatamente, e da una combinazione di parole descrittiva, qualora la sequenza di lettere venga percepita dal pubblico come abbreviazione dei termini descrittivi, in quanto essa ne riproduce le lettere iniziali, e il marchio d’insieme può pertanto essere inteso come combinazione di indicazioni ovvero di abbreviazioni descrittive che si chiariscono a vicenda».
18.
Le domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundespatentgericht sono state registrate presso la cancelleria della Corte in data 25 febbraio 2001.
19.
Con ordinanza del presidente della Corte del 26 maggio 2011, le cause C-90/11 e C-91/11 sono state riunite ai fini del procedimento e della sentenza.
20.
Hanno depositato osservazioni scritte una delle parti nel procedimento principale, la Securvita, i governi italiano e polacco, nonché la Commissione europea. Nessuna delle parti ha chiesto che si tenesse un’udienza.
IV — Analisi
A — Osservazioni generali
1. Rilievi preliminari
21.
Occorre anzitutto osservare che le disposizioni della direttiva 2008/95 sono simili a quelle del regolamento n. 207/2009. Nel caso di specie, come ho già sottolineato, gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità della direttiva 2008/95, dei quali il giudice del rinvio chiede l’interpretazione, sono identici agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del suddetto regolamento. A causa di tale identità, farò riferimento anche alla giurisprudenza della Corte relativa alle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 (
5
).
22.
Per quanto riguarda la risposta alle questioni pregiudiziali, non è necessario distinguere tra le questioni proposte nelle due cause principali, dato che il problema di diritto sollevato dal giudice nazionale è sostanzialmente lo stesso. Grazie all’aggiunta, nella sua prima parte, dell’espressione «se considerata isolatamente» (
6
), la questione pregiudiziale nella causa Securvita appare più precisa, anche se sostanzialmente simile a quella proposta nella causa Strigl. Per questo motivo, ai fini delle presenti conclusioni, inizierò dalla formulazione della questione nella causa Securvita.
23.
Nell’ambito dei presenti procedimenti, il giudice del rinvio chiede in sostanza come si debba valutare, alla luce degli impedimenti alla registrazione o motivi di nullità previsti dall’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e/o c), della direttiva 2008/95, un marchio composto, da un lato, da un sintagma descrittivo e, dall’altro lato, da una sequenza di lettere che riprende le iniziali delle parole di tale sintagma e che può, in quanto tale, essere considerata non descrittiva.
2. Sulle dichiarazioni di rinuncia
24.
Poiché i marchi controversi sono composti da elementi descrittivi, nonché da elementi di per sé non descrittivi, occorre stabilire un parallelo con il sistema previsto dal regolamento n. 207/2009. Infatti, ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 2, del suddetto regolamento, l’UAMI può esigere, come condizione per la registrazione del marchio, una dichiarazione in cui il richiedente si impegni a non invocare diritti esclusivi su un elemento del marchio che è privo di carattere distintivo (denominata anche «disclaimer») quando l’inclusione di questo elemento nel marchio può creare dubbi sull’estensione della protezione del marchio (in prosieguo: la «dichiarazione di rinuncia») (
7
).
25.
Tuttavia, a termini del regolamento n. 207/2009, la possibilità accordata all’UAMI di domandare una dichiarazione di rinuncia da parte del richiedente il marchio non implica affatto che tale dichiarazione possa avere un’incidenza riguardo al problema se un segno possa o meno essere registrato. Per regola generale, un marchio composto di più elementi, alcuni dei quali descrittivi o non distintivi non può essere registrato solo se privo, nel suo insieme, di carattere distintivo (
8
).
26.
Anche se le dichiarazioni di rinuncia possono avere un’incidenza sull’esame della portata della tutela di un marchio in caso di conflitti tra marchi, l’UAMI non sembra fare uso di tale possibilità conferita dal regolamento n. 207/2009. Al contrario, pare che l’UAMI applichi il principio secondo cui i segni composti da diversi elementi non possono reclamare la tutela di un solo componente (
9
).
3. Sugli interessi generali alla base degli impedimenti alla registrazione o dei motivi di nullità
27.
Nell’esaminare gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità previsti dall’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/95, occorre tenere debitamente conto delle finalità da essi perseguite e degli interessi generali ad essi sottostanti. Per tale motivo appare utile proporre alcune osservazioni al riguardo.
28.
Secondo una costante giurisprudenza, i singoli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/95, nonché gli impedimenti assoluti alla registrazione previsti dall’articolo 7 del regolamento n. 207/2009, devono essere interpretati alla luce dell’interesse generale sottostante a ciascuno di essi (
10
).
29.
In primo luogo, per quanto riguarda la finalità dell’impedimento alla registrazione o motivo di nullità di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95, tale disposizione mira a garantire la realizzazione della finalità di interesse generale relativa al fatto che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti (
11
).
30.
La ratio sottesa all’impedimento alla registrazione o al motivo di nullità previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95 riflette quindi la necessità di assicurare la disponibilità di alcuni segni e di garantire in tal modo che questi ultimi possano essere liberamente utilizzati da tutti gli operatori nel settore interessato (
12
). Tale principio, che trova origine nel diritto tedesco («Freihaltebedürfnis»), costituisce pertanto un elemento essenziale ai fini dell’interpretazione di tale impedimento alla registrazione o motivo di nullità (
13
).
31.
Da tale imperativo di disponibilità deriva che l’impedimento alla registrazione o il motivo di nullità previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95 deve pertanto impedire che i segni o le indicazioni descrittivi oggetto di tale imperativo siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi (
14
). Tuttavia, a differenza della dottrina tedesca, la Corte ha sottolineato che l’applicazione dell’impedimento alla registrazione o motivo di nullità di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95 non dipende dall’esistenza di un imperativo di disponibilità concreto, attuale o serio, e che è quindi irrilevante conoscere il numero di concorrenti che hanno o potrebbero avere interesse ad utilizzare il segno in questione (
15
).
32.
In secondo luogo, per quanto riguarda l’impedimento alla registrazione o motivo di nullità previsto questa volta dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95, dalla giurisprudenza della Corte deriva che l’interesse generale pertinente è strettamente legato alla funzione essenziale del marchio, ossia a quella diretta a permettere al consumatore o all’utente finale di distinguere senza confusione possibile i prodotti o i servizi coperti dal marchio da altri prodotti o servizi di provenienza diversa (
16
).
33.
È necessario non perdere di vista questi interessi generali durante l’esame delle questioni pregiudiziali proposte.
B — La valutazione degli impedimenti alla registrazione o dei motivi di nullità
1. Sul rapporto tra il carattere descrittivo e il carattere distintivo di un marchio
34.
In via preliminare, tengo a sottolineare che gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità previsti dall’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/95 sono strettamente collegati. Infatti, una volta che il carattere esclusivamente descrittivo sia stato accertato conformemente alla lettera c), è possibile ricorrere alla lettera b) del suddetto articolo. In altri termini, la mancanza di carattere distintivo di un marchio denominativo è data dalla natura descrittiva del segno e non viceversa (
17
).
35.
Procederò nella mia analisi sulla base di tale postulato. In tale ambito, tuttavia, va ricordato che un segno può essere privo di carattere distintivo per motivi diversi dal suo eventuale carattere descrittivo (
18
) e che l’assenza di carattere distintivo di un segno non può basarsi unicamente sul suo carattere descrittivo senza tener conto dei diversi interessi generali che sono alla base dei due motivi di impedimento alla registrazione (
19
).
36.
Occorre altresì sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, si deve distinguere tra i diversi impedimenti alla registrazione o motivi di nullità elencati all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/95. Infatti, secondo una costante giurisprudenza, nonostante esista una certa sovrapposizione dei rispettivi ambiti di applicazione, i singoli motivi di impedimento sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato (
20
).
37.
Al riguardo, si deve peraltro sottolineare che la Corte ha già dichiarato che il carattere descrittivo di un marchio composto di più parole, o di una parola e un numero, può essere esaminato, in parte, per ciascuno dei suoi termini, preso separatamente, ma deve comunque essere accertato anche per l’insieme che questi costituiscono (
21
).
38.
Generalmente, secondo la giurisprudenza della Corte, la semplice combinazione di elementi ciascuno dei quali è descrittivo di caratteristiche dei prodotti o dei servizi per cui è chiesta la registrazione resta a sua volta descrittiva di tali caratteristiche, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95. Tuttavia, una tale combinazione può non essere descrittiva, ai sensi della suddetta disposizione, purché crei un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione dei detti elementi (
22
).
39.
Per di più, il fatto che ciascuno di tali elementi, considerati separatamente, sia privo di carattere distintivo non esclude la possibilità che la loro combinazione possa comunque presentare siffatto carattere (
23
).
40.
Quanto ai marchi denominativi, come quelli di cui si discute nelle controversie delle cause principali, composti da parole descrittive legate ad una sequenza di lettere che riproduce le iniziali di tali parole e che può, se presa isolatamente, essere considerata non descrittiva, il problema è quello di sapere se l’aggiunta dell’abbreviazione, che di per sé non presenta carattere descrittivo, ad un sintagma descrittivo possa far sì che tali elementi denominativi, presi insieme, acquistino un carattere non descrittivo, o distintivo, necessario ai fini della registrazione di un simile marchio.
41.
In altri termini, nelle controversie della causa principale occorre stabilire se un’unica identica sequenza di lettere per prodotti e servizi identici debba essere valutata sempre allo stesso modo, a prescindere dalla circostanza che il marchio consista nella suddetta sequenza come tale o in una combinazione della sequenza con ulteriori elementi descrittivi.
42.
Al riguardo, è utile rilevare che, secondo la Corte, un marchio denominativo che sia descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95, è necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi stessi prodotti o servizi (
24
).
43.
Alla luce dei suddetti elementi, è necessario iniziare la valutazione dei marchi di cui trattasi analizzando gli elementi di cui sono composti, prima di procedere all’esame complessivo degli stessi.
2. Sugli elementi che compongono i marchi
44.
Per quanto riguarda, da un lato, la causa Strigl e il marchio Multi Markets Fund MMF, il giudice del rinvio afferma, in sostanza, che il sintagma «Multi Markets Fund» costituisce un’indicazione che serve a designare i servizi oggetto della domanda, ossia i servizi forniti in particolare nell’ambito di un fondo che investe su più mercati. Tale giudice sostiene inoltre che il pubblico di riferimento potrebbe comprendere facilmente le parole che compongono il sintagma «Multi Markets Fund», considerate tanto isolatamente, quanto nell’insieme che formano.
45.
Per quanto riguarda la sequenza di lettere «MMF», presa isolatamente, il giudice del rinvio sostiene che dovrebbe essere considerata come una combinazione di lettere alla quale non può essere attribuito, in quanto tale, un significato descrittivo. Tuttavia, egli osserva, tale sequenza di lettere segue immediatamente il sintagma «Multi Markets Fund», cosa che lo porta a concludere che quest’ultima verrebbe riconosciuta dal pubblico di riferimento come l’abbreviazione di detto sintagma. Ciò, a suo avviso, corrisponderebbe alla percezione naturale e logica da parte del consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto.
46.
Dall’altro lato, per quel che riguarda la causa Securvita e il marchio NAI – Der Natur-Aktien-Index, il termine «Natur-Aktien-Index» descrive, proprio come i termini «Öko Aktien», «Umweltaktien» o «grüne Aktien», le azioni di determinate imprese di orientamento ecologista, e dunque una determinata categoria di valori mobiliari. Inoltre, il segno «Natur-Aktie» sarebbe largamente utilizzato per descrivere le caratteristiche di diversi prodotti nel settore finanziario. Secondo il giudice nazionale, il sintagma descriverebbe, nell’ottica del pubblico di riferimento, le caratteristiche dei servizi oggetto del marchio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95.
47.
Per quanto riguarda la sequenza di lettere «NAI», che precede con un trattino il sintagma «Der Natur-Aktien-Index», il giudice nazionale osserva che essa non costituirebbe un’abbreviazione comune e generalmente comprensibile tale da essere considerata dal pubblico di riferimento un’indicazione delle caratteristiche dei servizi per i quali il marchio è stato registrato. Di conseguenza, considerata isolatamente, la sequenza di lettere «NAI» non sarebbe dunque in grado di descrivere, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95, una caratteristica dei servizi per i quali il marchio è stato registrato.
3. Sull’impressione d’insieme prodotta dai marchi
48.
Innanzitutto sottolineo che, pur essendo possibile che le sequenze di lettere come quelle di cui si tratta nei procedimenti principali vengano considerate dotate di carattere distintivo, se prese isolatamente, per quanto riguarda i servizi oggetto dei marchi di cui trattasi, è altresì vero che la percezione del pubblico di riferimento non va analizzata unicamente con riferimento ai diversi elementi che compongono il marchio, ma principalmente con riferimento all’impressione d’insieme che esso produce.
49.
Orbene, quanto all’impressione d’insieme prodotta dai marchi di cui trattasi nei procedimenti principali, il giudice del rinvio sottolinea che le tre lettere maiuscole, rispettivamente «MMF» e «NAI», corrispondono alle tre parole dei sintagmi in questione, ossia «Multi Markets Fund» e «Natur-Aktien-Index». Pertanto, il pubblico potrebbe facilmente riconoscere la sequenza di lettere come abbreviazione del sintagma che, a seconda del caso, la precede o la segue.
50.
Per quanto riguarda la composizione del marchio NAI – Der Natur-Aktien-Index, si deve inoltre sottolineare che la sequenza di lettere «NAI» è seguita da un trattino che la collega al sintagma. Come emerge dalla decisione di rinvio, questo trattino potrebbe essere considerato come un rafforzamento dell’impressione d’insieme secondo la quale si tratterebbe di una semplice abbreviazione del sintagma che la segue. A questo proposito, il giudice nazionale sottolinea che a tale conclusione non osta il fatto che l’abbreviazione «NAI» non comprenda la lettera iniziale dell’articolo determinativo «Der», contenuto nel successivo sintagma, in quanto l’articolo «Der» sarebbe un elemento accessorio rispetto ai sostantivi le cui lettere iniziali vengono riprese nell’abbreviazione di cui trattasi.
51.
In tale contesto, sottolineo, in via del tutto incidentale, che la motivazione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI riguardo alla registrazione del marchio NAI – Der Natur-Aktien-Index come marchio comunitario mi sembra poco convincente. Secondo l’UAMI, la sequenza di lettere «NAI», considerata isolatamente, non avrebbe alcun significato descrittivo e l’aggiunta del sintagma «Der Natur-Aktien-Index» non cambierebbe nulla. Essa ha ritenuto che una diversa conclusione avrebbe implicato la possibilità che simile sequenza di lettere divenisse «a posteriori» descrittiva nel suo insieme in seguito all’aggiunta di elementi denominativi descrittivi (
25
).
52.
Non è certo escluso che simili sequenze di lettere possano di per se stesse rivestire un carattere distintivo, ove in quanto tali possano far riferimento ad altre abbreviazioni e non descrivano, di per sé, i prodotti o i servizi oggetto dei marchi di cui trattasi. Faccio però notare che il consumatore medio percepisce in generale un marchio in modo unitario e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (
26
).
53.
In effetti, il punto di vista espresso nella decisione dell’UAMI trascura l’impressione d’insieme che, come ho già indicato, dev’essere tenuta in considerazione nel valutare gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità elencati dall’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/95. Considerata l’impressione d’insieme prodotta da marchi composti da un sintagma descrittivo dei prodotti e dei servizi di cui trattasi, nonché da una sequenza di lettere corrispondente alle iniziali delle parole che formano detto sintagma, quest’ultimo sembra essere l’elemento dominante di simili marchi. A mio avviso, la sequenza di lettere corrispondente alle iniziali delle tre parole del sintagma in questione non può produrre un’impressione sufficientemente diversa da quella creata dalla semplice unione degli elementi che compongono il marchio.
54.
Aggiungerei che una sequenza di lettere che viene percepita dal pubblico di riferimento come l’abbreviazione del sintagma cui è accostata non può prevalere sulla somma di tutti gli elementi del marchio considerato nel suo insieme, e ciò quand’anche si possa considerare la sequenza dotata, di per se stessa, di un carattere distintivo. Il carattere descrittivo di un elemento del marchio, ossia quello della sequenza di lettere, deriva pertanto dal marchio considerato nel suo insieme. Infatti, per esempio, l’impressione complessiva prodotta dal marchio denominativo di fantasia Two for tea — 24T è di per sé diversa da quella prodotta da 24T.
55.
Insisto sul fatto che il significato del marchio va stabilito in maniera complessiva. Nel caso di un marchio i cui elementi sono strettamente collegati gli uni agli altri e due dei quali si chiariscono a vicenda, una valutazione complessiva del marchio può portarci ad una conclusione diversa da quella che si raggiungerebbe esaminando isolatamente ciascuno dei suoi elementi.
56.
Per questo motivo, basandomi su una valutazione complessiva dei marchi come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali, ritengo che il pubblico attribuisca all’abbreviazione, di per sé non descrittiva, unicamente il contenuto descrittivo che emerge dal sintagma cui è accostata, a causa di tale accostamento di elementi diversi che si chiariscono a vicenda. Pertanto, la sequenza di lettere che riproduce le iniziali dei termini che compongono il sintagma occupa, rispetto a quest’ultimo, solo una posizione accessoria, il che mi porta a concludere che l’elemento consistente in una tale sequenza di lettere è trascurabile per quanto riguarda l’impressione complessiva prodotta da un simile marchio (
27
). Il sintagma dotato di carattere descrittivo conferisce pertanto un significato descrittivo al marchio considerato nel suo insieme.
57.
Nonostante tale conclusione, resta da rispondere alla domanda del giudice del rinvio relativa ai settori di applicazione rispettivi degli impedimenti alla registrazione o dei motivi di nullità di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/95, per quel che riguarda marchi come quelli di cui si tratta nei procedimenti principali.
4. Sulla scelta tra gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità previsti dall’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/95
58.
Per quel che riguarda la distinzione da effettuare tra l’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/95 di fronte a marchi come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali, occorre prendere in considerazione non soltanto il carattere descrittivo dei marchi in questione, che va accertato in base all’impressione complessiva da essi prodotta, ma altresì gli interessi generali che stanno alla base dei rispettivi impedimenti alla registrazione o motivi di nullità. Pertanto, ancora una volta è necessario evidenziare, da un lato, l’imperativo di disponibilità legato a determinati segni e, dall’altro lato, la funzione distintiva del marchio che deve permettere di distinguere i prodotti e i servizi coperti dal marchio da altri prodotti o servizi aventi una diversa provenienza.
59.
In tale ottica, accettare la registrazione di un marchio composto esclusivamente di segni o indicazioni descrittivi che debbono restare accessibili a tutti sarebbe contraria alla stessa ragion d’essere dell’impedimento alla registrazione o motivo di nullità indicato all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95.
60.
Infatti, al fine di garantire la piena realizzazione di tale obiettivo di libero utilizzo, la Corte ha precisato che non è necessario che i segni o le indicazioni componenti il marchio previsti dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95 siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, allo scopo di descrivere prodotti o servizi quali quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche di tali prodotti o servizi. È sufficiente che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tale scopo (
28
). Un segno denominativo deve essere quindi escluso dalla registrazione, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della suddetta direttiva, qualora designi, in almeno uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi interessati (
29
).
61.
Tuttavia, il dettato dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95 riguarda i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni descrittivi. Orbene, nei procedimenti principali, i marchi controversi sono composti da elementi descrittivi (i sintagmi), da un lato, e da elementi di per sé non descrittivi (le sequenze di lettere), dall’altro. Come ho già rilevato in precedenza, in tale ipotesi il significato descrittivo della sequenza di lettere, di per sé non descrittiva, scaturisce da una valutazione complessiva del marchio. Più precisamente, il carattere descrittivo di tali sequenze di lettere deriva dalle parole del sintagma le cui iniziali compongono le sequenze in questione.
62.
Orbene, non vi è alcuna necessità di garantire la disponibilità né di simili sequenze di lettere prese separatamente né del marchio considerato nel suo insieme, in quanto, pur avendo un carattere descrittivo, quest’ultimo non è composto esclusivamente da simili segni o indicazioni. Per questo motivo, al fine dell’esame dei marchi di cui trattasi nei procedimenti principali, è necessario ricorrere al criterio del carattere distintivo previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95.
63.
Per quanto riguarda l’esame del carattere distintivo di una simile combinazione di elementi ai sensi della lettera b) del suddetto articolo, spetta al giudice nazionale verificare se, considerati nel loro insieme, i marchi controversi possano o meno garantire la funzione essenziale del marchio, consistente nel distinguere i prodotti o i servizi coperti dallo stesso rispetto ad altri prodotti o servizi aventi una diversa provenienza. In questo caso, il problema è quello di stabilire se la combinazione di elementi descrittivi con un elemento di per sé non descrittivo, ma descrittivo nell’ambito del marchio di cui trattasi, possa produrre un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione di tali elementi (
30
).
64.
In conclusione, per quanto riguarda la valutazione complessiva di un marchio composto dall’accostamento di un sintagma descrittivo a una sequenza di lettere che riproduce le iniziali delle parole di tale sintagma, ritengo che la sequenza di lettere di per sé non descrittiva acquisti carattere descrittivo in tale contesto specifico. Tuttavia, poiché un marchio costituito da simili elementi non è esclusivamente composto di segni o indicazioni descrittivi, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95, è necessario ricorrere all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95 per valutare la possibilità di registrare un marchio di questo tipo.
V — Conclusione
65.
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo che la Corte voglia rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Bundespatentgericht dichiarando quanto segue:
«Un marchio denominativo composto dall’accostamento di un sintagma descrittivo a una sequenza di lettere, di per sé non descrittiva, corrispondente alle iniziali di ciascuna parola del sintagma e per questo motivo percepita dal pubblico come un’abbreviazione del suddetto sintagma, e che, nel suo insieme, può essere quindi inteso come una combinazione di indicazioni ovvero di abbreviazioni descrittive che si chiariscono a vicenda, dev’essere valutato alla luce dell’impedimento alla registrazione o del motivo di nullità previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, e non alla luce dell’impedimento alla registrazione o del motivo di nullità previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della stessa direttiva, dal momento che un simile marchio non è composto esclusivamente da segni o indicazioni descrittivi».
(
1
)	Lingua originale: il francese.
(
2
)	GU L 299, pag. 25.
(
3
)	A questo proposito va rilevato che il dettato delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/95 corrisponde a quello dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
(
4
)	La Securvita ha inoltre presentato presso l’UAMI una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno «Natur-Aktien-Index» (senza l’abbreviazione «NAI»). Il 14 febbraio 2007 l’esaminatore ha respinto la registrazione del suddetto marchio. Il ricorso proposto avverso siffatta decisione è stato respinto dalla quarta commissione di ricorso dell’UAMI il 26 maggio 2008 nel procedimento R 525/2007-4. Il ricorso contro tale decisione è stato, a sua volta, dichiarato manifestamente irricevibile con ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 30 giugno 2009, Securvita/UAMI (Natur-Aktien-Index) (T-285/08, Racc. pag. II-2171).
(
5
)	Va tuttavia precisato che la giurisprudenza di cui trattasi è relativa per la maggior parte alla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), e al regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), sostituiti, rispettivamente, dalla direttiva 2008/95 e dal regolamento n. 207/2009.
(
6
)	Nella versione tedesca «isoliert betrachtet».
(
7
)	La direttiva 2008/95 non prevede una simile dichiarazione di rinuncia. Tuttavia, dato che le questioni procedurali non fanno parte dell’armonizzazione prevista dalla direttiva stessa, le normative nazionali degli Stati membri possono prevedere tale caratteristica. Non escludo pertanto che l’esistenza di una dichiarazione di rinuncia nell’ordinamento giuridico di taluni Stati membri possa incidere sulla valutazione dei marchi controversi.
(
8
)	V. «Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System», Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Monaco di Baviera, 2011, consultabile all’indirizzo Internet http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf.
(
9
)	V., in tal senso, il paragrafo 73 delle conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI (C-48/09 P, Racc. pag. I-8403).
(
10
)	V. al riguardo, nell’ambito dell’interpretazione degli impedimenti alla registrazione di cui all’articolo 7 del regolamento n. 207/2009, sentenze del 19 aprile 2007, UAMI/Celltech (C-273/05 P, Racc. pag. I-2883, punto 74), e del 15 settembre 2005, BioID/UAMI (C-37/03 P, Racc. pag. I-7975, punto 59 e giurisprudenza ivi citata). Per quanto riguarda gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità elencati all’articolo 3 della direttiva 2008/95, v., in particolare, sentenza del 12 febbraio 2004, Campina Melkunie (C-265/00, Racc. pag. I-1699, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata).
(
11
)	A tale riguardo v., in particolare, sentenze del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (C-51/10 P, Racc. pag. I-1541, punto 37 e giurisprudenza ivi citata), Campina Melkunie, cit. (punto 35 e giurisprudenza ivi citata), nonché del 23 ottobre 2003, UAMI/Wrigley (C-191/01 P, Racc. pag. I-12447, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
(
12
)	Per quel che riguarda le caratteristiche della dottrina tedesca, v. in particolare Frisch, A., Das Freihaltebedürfnis im Markenrecht, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2007.
(
13
)	L’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer ha già analizzato in maniera approfondita la portata e l’origine dell’imperativo di disponibilità nel diritto tedesco (ai paragrafi 33 e segg. delle sue conclusioni nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 10 aprile 2008, adidas e adidas Benelux, C-102/07, Racc. pag. I-2439), e pertanto posso limitarmi ad alcune osservazioni introduttive che permetteranno di capire meglio il ruolo di tale concetto nell’ambito del diritto dell’Unione.
(
14
)	In tal senso, v., in particolare, sentenze del 12 gennaio 2006, Deutsche SiSi-Werke/UAMI (C-173/04 P, Racc. pag. I-551, punto 62 e giurisprudenza ivi citata); UAMI/Celltech, cit. (punto 75), nonché del 4 maggio 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97, Racc. pag. I-2779, punto 25).
(
15
)	V., in tal senso, sentenza Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, cit. (punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
(
16
)	Nella giurisprudenza la Corte ha espresso questa idea, che rinvia alla funzione distintiva del marchio, in vari modi. V., in particolare, sentenze del 22 settembre 2011, Interflora e Interflora British Unit (C-323/09, Racc. pag. I-8625, punti 37-39); del 12 luglio 2011, L’Oréal SA e a./eBay International AG e a. (C-324/09, Racc. pag. I-6011, punto 80); dell’8 maggio 2008, Eurohypo/UAMI (C-304/06 P, Racc. pag. I-3297, punto 56 e giurisprudenza ivi citata), e del 12 novembre 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Racc. pag. I-10273, punto 51).
(
17
)	V. paragrafo 43 delle conclusioni presentate dall’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa che ha dato origine alla sentenza del 19 settembre 2002, DKV/UAMI (C-104/00 P, Racc. pag. I-7561).
(
18
)	V., in tal senso, sentenza Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, cit. (punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
(
19
)	Sentenza Eurohypo/UAMI, cit. (punti 55-62).
(
20
)	V., in tal senso, sentenza Eurohypo/UAMI, cit. (punto 54 e giurisprudenza ivi citata).
(
21
)	V., tra l’altro, ordinanza del 6 febbraio 2009, MPDV Mikrolab/UAMI (C-17/08 P, Racc. pag. I-16, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).
(
22
)	Sentenza Campina Melkunie, cit. (punti 39 e 40).
(
23
)	V., al riguardo, sentenza del 13 gennaio 2011, Media-Saturn-Holding/UAMI (C-92/10 P, punto 36), nonché le citate sentenze Eurohypo/UAMI (punto 41) e BioID/UAMI (punto 29).
(
24
)	V., in particolare, sentenza del 12 febbraio 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Racc. pag. I-1619, punto 86).
(
25
)	V., in particolare, punti 12 e 16 della decisine della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 15 ottobre 2009 nel procedimento R 1630/2008-4, sopra menzionato.
(
26
)	V. in particolare, nell’ambito della valutazione del rischio di confusione, sentenza del 2 settembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/UAMI (C-254/09 P, Racc. pag. I-7989, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).
(
27
)	V., per analogia, sentenza Calvin Klein Trademark Trust/UAMI, cit. (punto 57).
(
28
)	V., in particolare, sentenza Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, cit. (punto 38 e giurisprudenza ivi citata).
(
29
)	V., in particolare, ordinanza del 5 febbraio 2010, Mergel e a./UAMI (C-80/09 P, Racc. pag. I-17, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).
(
30
)	V., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2010, Lancôme/UAMI (C-408/08 P, Racc. pag. I-1347, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).