62003TJ0336_PT
Partes
Fundamentação jurídica do acórdão
Parte decisória
Partes
No processo T‑336/03,
Les Éditions Albert René,
com sede em Paris (França), representada por J. Pagenberg, advogado,
recorrente,
contra
Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI),
representado por S. Laitinen, na qualidade de agente,
recorrido,
sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do IHMI, interveniente no Tribunal de Primeira Instância,
Orange A/S,
com sede em Copenhaga (Dinamarca), representada por J. Balling, advogado,
que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI de 14 de Julho de 2003 (processo R 0559/2002‑4), relativa a um processo de oposição entre Les Éditions Albert René e Orange A/S,
O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Terceira Secção),
composto por: M. Jaeger, presidente, V. Tiili e O. Czúcz, juízes,
secretário: I. Natsinas, administrador,
vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal em 1 de Outubro de 2003,
vista a contestação entregue na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 30 de Julho de 2004,
após a audiência de 2 de Junho de 2005,
profere o presente
Acórdão
Fundamentação jurídica do acórdão
Antecedentes do litígio
1. Em 7 de Novembro de 1997, a Orange A/S (a seguir «requerente») apresentou, nos termos do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), alterado, um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI).
2. A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo MOBILIX.
3. Os produtos e os serviços para os quais o registo foi pedido integram, no que respeita ao presente recurso, as classes 9, 16, 35, 37, 38 e 42 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e modificado, e correspondem, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:
– «aparelhos, instrumentos e instalações de telecomunicação, incluindo telefonia, telefones e telefones celulares, aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou das imagens, suportes de dados magnéticos e ópticos, suportes de som, equipamento de transmissão e de recepção, incluindo antenas, antenas aéreas e reflectores parabólicos, equipamento para o tratamento da informação, software, acumuladores e baterias, transformadores e conversores, codificadores e descodificadores, cartões codificados e cartão para codificar, cartões para chamadas telefónicas, aparelhos e instrumentos de sinalização e de ensino, livros de números de telefone, livros, periódicos e revistas electrónicos, material electrónico de instrução ou de ensino, peças e acessórios (não incluídos noutras classes) para os artigos atrás referidos», da classe 9;
– «cartões telefónicos», da classe 16;
– «serviço de atendimento telefónico (para assinantes ausentes temporariamente), publicidade, consultadoria e assistência na gestão e organização de negócios comerciais, consultadoria e assistência relacionadas com a ocupação de funções profissionais», da classe 35;
– «serviços de instalação, reparações, construção, reparações de telefones», da classe 37;
– «telecomunicações, incluindo informações sobre telecomunicações, comunicações telefónicas e telegráficas, comunicações através de ecrãs informáticos e telefones celulares, transmissão por fax, difusão radiofónica e televisiva, incluindo através de televisão por cabo e da Internet, envio de mensagens, aluguer de aparelhos para o envio de mensagens, aluguer de aparelhos de telecomunicações, incluindo de aparelhos de telefonia», da classe 38;
– «investigação científica e comercial, engenharia, incluindo instalações de projecção e instalações de telecomunicações, em especial para telefonia, e programação de computadores, concepção, manutenção e actualização de software, aluguer de computadores e de programas de computador», da classe 42.
4. O pedido de marca comunitária foi publicado no Boletim das marcas comunitárias
n.° 1/99, de 4 de Janeiro de 1999.
5. Foi objecto de oposição deduzida pela Les Éditions Albert René (a seguir «recorrente»). Foram invocados os seguintes direitos anteriores, relativos ao termo «obelix»:
a) marca anterior registada, protegida pelo registo da marca comunitária n.° 16 154 de 1 de Abril de 1996 para os seguintes produtos e serviços, na medida em que revestem interesse para os presentes autos:
– «aparelhos e instrumentos electrotécnicos e electrónicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de ensino (com excepção de dispositivos de projecção) desde que compreendidos na classe 9, aparelhos electrónicos de jogo com ou sem écran, computadores, módulos de programação e programas de computadores registados em suportes de registo magnéticos, nomeadamente jogos de vídeo», da classe 9;
– «papel, cartão e produtos nestas matérias, não compreendidos noutras classes; artigos de papelaria e de cartão, produtos de impressão (desde que incluídos na classe 16), jornais e periódicos, livros, artigos de encadernação de livros, nomeadamente fios, linhas e outros materiais para encadernação; fotografias; papelaria, adesivos (para papéis e artigos de papelaria); artigos de couro artificial, nomeadamente artigos para desenhar, pintar e modelar; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção de móveis) e máquinas de escritório (desde que incluídas na classe 16); material de ensino (excepto aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não compreendidas noutras classes); cartas de jogar; caracteres de impressão, clichés», da classe 16;
– «jogos, brinquedos; artigos de ginástica e de desporto (desde que compreendidos na classe 28); decorações para árvores de Natal», da classe 28;
– «gestão e publicidade», da classe 35;
– «exibição de filmes, produção de filmes, aluguer de filmes; publicação e edição de livros e periódicos, ensino e diversão; organização e realização de feiras e exposições, festejos populares, funcionamento de parques de diversão, produção de programas e concertos ao vivo. Exposições de modelos e representações de carácter histórico-cultural e folclórico», da classe 41;
– «alojamento e restauração (alimentação); fotografias; traduções; gestão e exploração de direitos de autor; exploração de propriedade intelectual», da classe 42.
b) marca anterior notoriamente conhecida em todos os Estados‑Membros para os produtos e serviços das classes 9, 16, 28, 35, 41 e 42.
6. Em apoio da sua oposição, a recorrente invocava a existência de risco de confusão na acepção do artigo 8.°, n. os  1, alínea b), e 2, do Regulamento n.° 40/94.
7. Por decisão de 30 de Maio de 2002, a Divisão de Oposição rejeitou a oposição e autorizou o prosseguimento do processo de registo do pedido de marca comunitária. Após ter entendido que a notoriedade da marca anterior não tinha sido demonstrada de forma conclusiva, a Divisão de Oposição concluiu que as marcas não eram, na sua globalidade, semelhantes. Entendeu que poderia existir uma certa semelhança auditiva, mas que era compensada pelo aspecto visual das marcas e, mais especificamente, pelas noções muito diferentes que veiculam: telefones portáteis no caso de MOBILIX e obeliscos no caso de OBELIX. Por outro lado, o registo anterior seria mais propriamente identificado com o célebre desenho animado, o que o distinguiria ainda mais, do ponto de vista conceptual, da marca pedida.
8. Na sequência do recurso interposto pela recorrente em 1 de Julho de 2002, a Quarta Câmara de Recurso proferiu a sua decisão em 14 de Julho de 2003 (a seguir «decisão impugnada»). Anulou parcialmente a decisão da Divisão de Oposição. A Câmara de Recurso esclareceu antes de mais que havia que considerar que a oposição se fundava exclusivamente no risco de confusão. Indicou seguidamente que era possível perceber uma certa semelhança entre as marcas. No tocante à comparação dos produtos e serviços, a Câmara entendeu que os «aparelhos e instrumentos de sinalização e de ensino» do pedido de marca comunitária e os «instrumentos e aparelhos ópticos e de ensino» do registo anterior, incluídos na classe 9, eram semelhantes. Chegou à mesma conclusão no tocante aos serviços da classe 35 intitulados «consultadoria e assistência na gestão e organização de negócios comerciais, consultadoria e assistência relacionadas com a ocupação de funções profissionais» no pedido de marca comunitária e «gestão e publicidade» no registo anterior. A Câmara concluiu que, dado o grau de semelhança entre os sinais em causa, por um lado, e entre estes produtos e serviços específicos, por outro, existia um risco de confusão no espírito do público em questão. Recusou, portanto, o pedido de marca comunitária no que respeita aos «aparelhos e instrumentos de sinalização e de ensino» e os produtos intitulados «consultadoria e assistência na gestão e organização de negócios comerciais, consultadoria e assistência relacionadas com a ocupação de funções profissionais», e admitiu‑o no tocante aos restantes produtos e serviços.
Pedidos das partes
9. A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
– anular a decisão impugnada;
– condenar o IHMI nas despesas.
10. Na audiência, a recorrente pediu, além disso, que o Tribunal se digne remeter o processo, para decisão, à Câmara de Recurso.
11. O recorrido conclui pedindo que o Tribunal se digne:
– negar provimento ao recurso;
– condenar a recorrente nas despesas.
Questão de direito
12. A recorrente invoca três fundamentos de recurso relativos, em primeiro lugar, à violação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), e do artigo 8.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, em segundo, na violação do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 e, em terceiro, à violação do artigo 74.° do Regulamento n.° 40/94.
1. Quanto à admissibilidade
Quanto à admissibilidade de novos meios de prova
Argumentos das partes
13. O recorrido alega que os cinco documentos juntos à petição para prova da notoriedade do sinal OBELIX não foram anteriormente apresentados do processo no IHMI e que, portanto, não devem ser tomados em consideração.
14. Interrogada pelo Tribunal na audiência, a recorrente considerou admissíveis esses documentos.
Apreciação do Tribunal
15. A recorrente juntou à petição alguns documentos para prova da notoriedade do sinal OBELIX. Está assente que estes documentos não foram anteriormente apresentados no processo no IHMI.
16. Há que recordar que o recurso interposto no Tribunal tem por finalidade a fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do IHMI, na acepção do artigo 63.° do Regulamento n.° 40/94, e que, no contencioso de anulação, a legalidade do acto impugnado deve ser apreciada em função dos elementos de facto e de direito existentes à data da adopção do acto [acórdão do Tribunal de 21 de Abril de 2005, Ampafrance/IHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, Colect., p. II‑1401, n.° 29]. Consequentemente, não é função do Tribunal reexaminar as circunstâncias de facto à luz das provas que lhe sejam apresentadas pela primeira vez. Com efeito, a admissão destas provas é contrária ao n.° 4 do artigo 135.° do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, nos termos do qual as respostas das partes não podem alterar o objecto do litígio perante a Câmara de Recurso. Por conseguinte, as provas apresentadas pela primeira vez no Tribunal de Primeira Instância são inadmissíveis.
Quanto à admissibilidade do fundamento assente na violação do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94
Argumentos das partes
17. A recorrente alega que, uma vez que OBELIX é uma marca conhecida, e mesmo com prestígio, decorre do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 que é protegida, mesmo fora do domínio da semelhança dos produtos e dos serviços, contra uma utilização do seu carácter distintivo ou prestígio ou contra tudo o que prejudique este carácter distintivo ou este prestígio, bastando que a marca da recorrente seja conhecida no tocante a uma parte dos produtos ou serviços registados.
18. O recorrido sustenta que a recorrente não pode alegar que a Câmara de Recurso violou o artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94 ou pedir ao Tribunal que conheça de uma petição em que pede a aplicação desta disposição, não tendo semelhante pedido sido apresentado em boa e devida forma durante a fase administrativa do processo no IHMI.
Apreciação do Tribunal
19. Nos termos do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94, «[a]pós oposição do titular de uma marca anterior na acepção do n.° 2, será igualmente recusado o pedido de registo de uma marca idêntica ou semelhante à marca anterior e, se essa marca se destinar a ser registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca comunitária anterior, esta goze de prestígio na Comunidade [...] e sempre que a utilização injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficie do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá‑los».
20. Está assente, no caso em apreço, que a eventual aplicação desta disposição em momento algum foi pedida pela recorrente na Câmara de Recurso do IHMI e que esta, por conseguinte, não a examinou. Com efeito e perante a Câmara de Recurso, a recorrente indicou expressamente que os fundamentos nos quais assentava o seu recurso respeitavam aos artigos 8.°, n.° 1, alínea b), e 8.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94. Mais especificamente, há que concluir que, embora a recorrente tenha invocado, na sua oposição ao pedido de marca e na Câmara de Recurso, o prestígio da sua marca anterior, fê‑lo unicamente no contexto da aplicação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do referido regulamento, isto é, com a finalidade de comprovar a existência de um risco de confusão no espírito do público relevante.
21. Além disso, há que referir, em primeiro lugar, que, em conformidade com o artigo 74.° do Regulamento n.° 40/94, «num processo respeitante a motivos relativos de recusa do registo, o exame [do IHMI] limitar‑se‑á às alegações de facto e aos pedidos apresentados pelas partes».
22. Há que recordar, em segundo lugar, que, como indicado no n.° 16 supra, o recurso para o Tribunal tem por finalidade a fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do IHMI, na acepção do artigo 63.° do Regulamento n.° 40/94 [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Março de 2003, Alcon/IHMI – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T‑237/01, Colect., p. II‑411, n.° 61, de 6 de Março de 2003, DaimlerChrysler/IHMI (Grelha de Veículo), T‑128/01, Colect., p. II‑701, n.° 18, e de 3 de Julho de 2003, José Alejandro/IHMI – Anheuser Busch (BUDMEN), T‑129/01, Colect., p. II‑2251, n.° 67]. A fiscalização da legalidade a que procede o Tribunal relativamente a uma decisão da Câmara de Recurso deve, portanto, efectuar‑se à luz das questões de direito que foram submetidas a esta última [v., neste sentido, acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Março de 2003, Unilever/IHMI (Pastilha oval), T‑194/01, Colect., p. II‑383, n.° 16, e de 22 de Outubro de 2003, Éditions Albert René/IHMI – Trucco (Starix), T‑311/01, Colect., p. II‑4625, n.° 70].
23. Ademais, o artigo 135.°, n.° 4, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, igualmente mencionado no n.° 16, supra, precisa expressamente que «[a]s respostas das partes não podem alterar o objecto do litígio perante a instância de recurso».
24. Portanto, a recorrente não pode imputar à Câmara de Recurso a violação do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94, nem obter do Tribunal uma decisão sobre um pedido para eventual aplicação desta disposição.
25. Há que julgar inadmissível, portanto, o presente fundamento.
Quanto ao novo pedido apresentado na audiência
Argumentos das partes
26. Na audiência, a recorrente pediu, a título subsidiário, a remessa do processo à Câmara de Recurso, para dispor da possibilidade de provar que a sua marca goza de prestígio na acepção do artigo 8.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94.
27. O recorrido conclui pela inadmissibilidade deste pedido.
Apreciação do Tribunal
28. Há que recordar que, nos termos do artigo 44.°, n.° 1, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, o demandante tem a obrigação de definir o objecto do litígio e de apresentar os seus pedidos na petição inicial. Ainda que o artigo 48.°, n.° 2, do mesmo regulamento permita, em certas circunstâncias, a dedução de fundamentos novos no decurso da instância, essa disposição não pode, em caso algum, ser interpretada no sentido de que permite ao demandante deduzir novos pedidos no Tribunal e alterar, assim, o objecto do litígio (acórdãos do Tribunal de Justiça de 25 de Setembro de 1979, Comissão/França, 232/78, Recueil, p. 2729, n.° 3, e do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Julho de 2001, Banatrading/Conselho, T‑3/99, Colect., p. II‑2123, n.° 28).
29. Daí decorre que a recorrente não pode deduzir novos pedidos no Tribunal e alterar, portanto, o objecto da lide. O pedido em questão não pode, por conseguinte, deixar de ser julgado inadmissível.
2. Quanto ao mérito
Quanto à violação do artigo 74.° do Regulamento n.° 40/94
Argumentos das partes
30. A recorrente alega que a requerente da marca não impugnou a sua afirmação feita no processo de oposição de que a sua marca OBELIX está dotada de um importante carácter distintivo. Segundo a recorrente, na falta dessa impugnação, a Câmara de Recurso deveria ter partido do princípio de que a marca da oponente OBELIX gozava de prestígio. Daí conclui que a Câmara de Recurso violou o artigo 74.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94.
31. O recorrido alega que Divisão de Oposição do IHMI efectuou uma apreciação detalhada dos elementos de prova apresentados e concluiu que não bastavam para demonstrar a notoriedade do sinal não registado nem o elevado grau de carácter distintivo do sinal registado. Portanto, o primeiro fundamento da recorrente deve ser julgado manifestamente improcedente.
Apreciação do Tribunal
32. Como salientado no n.° 22, supra, nos termos do artigo 74.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, num processo respeitante a motivos relativos de recusa do registo, o exame do IHMI limita‑se aos fundamentos invocados e aos pedidos apresentados pelas partes.
33. Esta disposição limita duplamente a apreciação do IHMI. Por um lado, visa a base factual das decisões do IHMI, a saber, os factos e as provas sobre os quais estas se podem validamente basear [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 13 de Junho de 2002, Chef Revival USA/IHMI – Massagué Marín (Chef), T‑232/00, Colect., p. II‑2749, n.° 45], e, por outro, a base jurídica destas decisões, a saber, as disposições que a instância a que foi submetido o processo tem de aplicar. Assim, a Câmara de Recurso, ao pronunciar‑se sobre um recurso de uma decisão que põe termo a um processo de oposição, apenas pode fundamentar a sua decisão nos motivos relativos de recusa que a parte em causa invocou, bem como nos factos e provas apresentados por essa parte, respeitantes a esses motivos [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 23 Setembro de 2003, Henkel/IHMI – LHS (UK) (KLEENCARE), T‑308/01, Colect., p. II‑3253, n.° 32, e de 22 de Junho de 2004, Ruiz‑Picasso e o./IHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Colect., p. II‑1739, n.° 28].
34. A este respeito, embora resulte do artigo 74.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94 que o IHMI não pode proceder, no âmbito do processo de oposição, ao exame oficioso dos factos, tal não significa, contudo, que seja obrigado a considerar demonstrados os elementos invocados por uma parte que não foram postos em causa pela outra parte. Esta disposição vincula o IHMI unicamente no tocante aos factos, provas e observações nos quais assenta a sua decisão.
35. No caso em apreço, a recorrente defendeu perante o IHMI uma determinada apreciação jurídica, mas nem a Divisão de Oposição nem a Câmara de Recurso consideraram que a recorrente a tivesse alicerçado de forma conclusiva através de factos ou provas. Concluíram daí que estes não bastavam para demonstrar a apreciação jurídica em causa, a saber, a notoriedade do sinal não registado e o elevado grau de carácter distintivo do sinal registado.
36. Por conseguinte, o fundamento da recorrente relativo à violação do artigo 74.° do Regulamento n.° 40/94 deve ser julgado improcedente.
Quanto ao artigo 8.°, n. os  1, alínea b), e 2, do Regulamento n.° 40/94
Argumentos das partes
37. Em primeiro lugar e no que respeita à comparação dos produtos e dos serviços, a recorrente sustenta que os produtos designados pela marca pedida e incluídos na classe 9, com excepção dos «aparelhos de sinalização e de ensino», são também amplamente semelhantes, pelo menos, aos da classe 9 designados pela marca da oponente.
38. Alega que todos os restantes produtos da classe 9, designados pela marca pedida, como os «aparelhos, instrumentos e instalações de telecomunicação, incluindo telefonia, telefones e telefones celulares, incluindo antenas e reflectores parabólicos, acumuladores e baterias, transformadores e conversores, codificadores e descodificadores, cartões codificados e cartão para codificar, cartões para chamadas telefónicas, revistas electrónic[a]s, peças e acessórios (não incluídos noutras classes) para os artigos atrás referidos» comportam elementos constitutivos essenciais dos produtos da recorrente. Assim, os telefones celulares digitais e os telefones da requerente incluem‑se nos módulos de programação da recorrente. Como a lista dos produtos da requerente comporta igualmente as peças e acessórios dos seus produtos principais, os módulos de programação e as peças da requerente serão mesmo idênticos.
39. Segundo a recorrente, o mesmo vale no tocante aos outros produtos da requerente como os «aparelhos, instrumentos e instalações de telecomunicação, incluindo telefonia, codificadores e descodificadores», pois que também eles contêm módulos de programação. A isto acresce o facto de estes produtos da classe 9, designados pela marca pedida, serem essencialmente comandados por processador e poderem também ser explorados através de programas informáticos. Ora, os programas informáticos fazem parte da lista dos seus produtos. Donde conclui que os produtos da classe 9 designados no pedido de marca e os seus sinais respeitantes à referida classe apresentam, não uma longínqua semelhança, mas sim uma semelhança mediana.
40. Seguidamente, a recorrente alega que os cartões para chamadas telefónicas da requerente, que se incluem na classe 16, constituem cartões telefónicos codificados. Segundo um acórdão do Tribunal Federal das Patentes alemão de 7 de Julho de 1997, estes são semelhantes aos produtos da recorrente denominados «programas de computadores registados em suportes de registo magnéticos».
41. A recorrente recorda ainda que a Câmara de Recurso considerou que não eram semelhantes aos seus produtos os outros serviços da requerente, a saber:
– «serviço de atendimento telefónico para assinantes ausentes temporariamente», da classe 35;
– «serviços de instalação, reparações, construção, reparações de telefones», da classe 37;
– «telecomunicações, incluindo informações sobre telecomunicações, comunicações telefónicas e telegráficas, comunicações através de ecrãs informáticos e telefones celulares, transmissão por fax, difusão radiofónica e televisiva, incluindo através de televisão por cabo e da Internet, envio de mensagens, aluguer de aparelhos para o envio de mensagens, aluguer de aparelhos de telecomunicações, incluindo de aparelhos de telefonia», da classe 38;
– «investigação científica e comercial, engenharia, incluindo instalações de projecção e instalações de telecomunicações, em especial para telefonia, e programação de computadores, concepção, manutenção e actualização de software, aluguer de computadores e de programas de computador», da classe 42.
42. Alega que os princípios enunciados pela jurisprudência, aplicáveis à semelhança entre os produtos, aplicam‑se por analogia à relação entre os produtos e os serviços, e inversamente. Será determinante a questão de saber se, em caso de utilização de sinais semelhantes, se corre o risco de os meios interessados se enganarem sobre o lugar de origem dos produtos e dos serviços.
43. Segundo estes princípios, haverá que admitir uma semelhança entre os serviços da requerente antes mencionados e os produtos da recorrente, pois os fabricantes de produtos como os «computadores, módulos de programação e programas de computadores registados em suportes de registos magnéticos» também cobrem os correspondentes serviços da requerente. Remetendo para uma decisão do Tribunal Federal das Patentes alemão, a recorrente conclui que existe uma semelhança entre os serviços da requerente, incluídos da classe 38, e os seus próprios produtos, da classe 9, pois que uma parte significativa do público poderá crer que os fabricantes e distribuidores de material de tratamento de dados fornecem igualmente os correspondentes serviços de telecomunicações, se a marca for a mesma.
44. A recorrente sustenta que há que admitir, pelos mesmos motivos, uma semelhança entre os serviços da requerente, das classes 35, 37 e 42, por um lado, e os seus próprios produtos, da classe 9, por outro. Alega que estes serviços, como os «serviços de atendimento telefónico (para assinantes ausentes temporariamente)» e de «instalação, reparações, construção e reparações de telefones», são também eles assumidos pelos fabricantes de material informático (computadores), por um lado, e explorados através de software, por outro.
45. O mesmo vale no tocante aos seguintes serviços da requerente: «Investigação científica e comercial, engenharia, incluindo instalações de projecção e instalações de telecomunicações, em especial para telefonia, e programação de computadores, concepção, manutenção e actualização de software, aluguer de computadores e de programas de computador». Segundo a recorrente, a investigação científica e comercial, do mesmo modo que a engenharia, incluindo as instalações de projecção e de telecomunicações, constituem um domínio de actividade que, técnica e também economicamente, se aproximam de tal modo do material e dos programas informáticos que se pôde impor no comércio a ideia, ou pelo menos em certos dos seus actores essenciais, de que os fabricantes ou distribuidores de material de tratamento de dados operam, por exemplo, igualmente no domínio de projecção do correspondente serviço de telecomunicações, desde que se faça uso da mesma marca.
46. A recorrente declara não compreender a tese da Câmara de Recurso de que não existe qualquer semelhança entre os serviços da requerente que consistem no «aluguer de computadores e de programas de computador» e os seus próprios produtos denominados «computadores e programas de computadores registados em suportes de registo magnéticos». Um simples relance pela Internet bastará para reconhecer o facto de que os distribuidores de computadores também oferecem a possibilidade de os alugar. O mesmo vale para o software.
47. Em segundo lugar e no que respeita à comparação dos sinais, a recorrente alega que existe uma forte semelhança entre os dois sinais OBELIX e MOBILIX. Estando a marca OBELIX protegida em todo o mercado interno, haverá que recorrer, em especial, ao modo como as marcas aí são compreendidas, com base na respectiva impressão auditiva e conceptual, e de ter em conta as condições do mercado e os hábitos dos consumidores que são próprios ao mercado interno.
48. A recorrente sustenta que, antes de mais, há que ter em conta o facto de que os consumidores considerarão os dois sinais marcas trissilábicas que são acentuadas sobre sílabas idênticas e cuja sequência de consoantes é idêntica, sendo a sequência de vogais quase idêntica, pois que as vogais «e» e «i» têm um som muito próximo. A única diferença residirá na inicial «m» da marca da requerente que, em razão da sua fraca sonoridade, poderá contudo escapar facilmente ao ouvinte num ambiente em que o nível sonoro seja bastante elevado.
49. A recorrente alega que é a impressão de conjunto que importa e que a memória visual é frequentemente a determinante. O comprador que só se recorde vagamente da marca OBELIX pensará reconhecer no sinal semelhante MOBILIX a marca que conhece já e confundirá as empresas das quais os produtos provêm.
50. Em terceiro lugar e no que respeita ao risco de confusão, a recorrente alega que, tendo‑se em conta a interdependência entre a semelhança dos produtos, a semelhança das marcas e o carácter distintivo da marca da oponente, as dissemelhanças entre as marcas no domínio de produtos e serviços idênticos e, em larga medida, de produtos e serviços semelhantes não são suficientes para impedir, nomeadamente, as confusões sonoras em razão da notoriedade da marca da oponente.
51. A recorrente alega que a marca OBELIX faz parte de uma família de marcas que abrange também as marcas inspiradas noutras personagens da série «Astérix» e que está protegida pelo mundo fora em 50 países. O prejuízo para o seu carácter distintivo resulta do facto de, por um lado, se ter procurado uma referência ao modelo prestigiado, acumulando os elementos sonoros, visuais e conceptuais e, por outro, se ter voluntariamente utilizado no presente caso, sem a mínima razão linguística plausível, um elemento característico que existe na série das marcas provenientes da família «Astérix»: o sufixo «ix». É perfeitamente concebível que o termo «mobilix» se venha a inserir discretamente nesta família de marcas e seja compreendido como uma derivação do termo «obelix».
52. O recorrido sustenta que não existe qualquer risco de confusão no espírito do público em questão. A diferença visual evidente e a diferença conceptual particularmente importante que existirão entre os sinais serão susceptíveis de compensar qualquer semelhança auditiva, mesmo no tocante aos produtos e serviços que apresentam uma fraca semelhança.
Apreciação do Tribunal
53. Nos termos do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, havendo oposição do titular de uma marca anterior, é recusado o registo à marca pedida quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida. O risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior. Por outro lado e por força do artigo 8.°, n.° 2, alínea a), i), do Regulamento n.° 40/94, entende‑se por «marcas anteriores», nomeadamente, as marcas comunitárias cuja data de depósito seja anterior à do pedido da marca comunitária.
54. Segundo jurisprudência constante, constitui risco de confusão o risco de que o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente.
55. Nos termos desta mesma jurisprudência, o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, atenta a percepção pelo público relevante dos sinais e dos produtos ou serviços em causa, e tendo em conta todos os factores relevantes do caso em apreço, designadamente, a interdependência entre a semelhança dos sinais e a dos produtos ou serviços designados [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T162/01, Colect., p. II‑2821, n. os
31 a 33, e a jurisprudência aí referida].
56. No caso em apreço, foram invocados os direitos anteriores, relativos ao termo «obelix», que correspondem a uma marca comunitária e a uma marca notoriamente conhecida em todos os Estados‑Membros.
57. Ademais, a grande maioria dos produtos e serviços em causa são produtos e serviços de consumo corrente destinados a uma utilização quotidiana. São unicamente os serviços do pedido de marca comunitária incluídos na classe 42 (investigação científica e comercial, etc.) que se destinam a um público mais especializado. Portanto, o público‑alvo relativamente ao qual há que apreciar o risco de confusão é o consumidor médio destes produtos e serviços na União Europeia, que esteja normalmente informado e razoavelmente atento e avisado.
58. É a luz destas considerações que há que examinar a comparação a que procedeu a Câmara de Recurso no tocante, por um lado, aos produtos em causa e, por outro, aos sinais em conflito.
– Quanto à comparação dos produtos
59. Para apreciar a semelhança entre os produtos ou serviços em causa, importa tomar em conta todos os factores pertinentes que caracterizam a relação entre os produtos ou serviços. Estes factores incluem, em especial, a sua natureza, destino e utilização, bem como o seu carácter concorrente ou complementar (v., por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon, C‑39/97, Colect., p. I‑5507, n.° 23).
60. No tocante aos produtos das classes 9 e 16 para os quais foi pedido o registo, como os «aparelhos, instrumentos e instalações de telecomunicação», os «telefones celulares», os «codificadores e descodificadores», etc., a recorrente sustenta essencialmente que contêm todos eles componentes essenciais dos produtos cobertos pela marca.
61. É impossível acolher os argumentos da recorrente. É certo que os computadores sob diversas formas são necessários ao bom funcionamento dos «instrumentos e instalações de telecomunicação» e que os «serviços de atendimento telefónico (para assinantes ausentes temporariamente)» podem ser ocasionalmente fornecidos pela entidade que fabrica o material necessário, mas tal não basta para se concluir que estes produtos e serviços são semelhantes, nem, por maioria de razão, «muito semelhantes». Com efeito, o simples facto de determinado produto ser utilizado como peça, equipamento ou componente de outro não basta, por si só, para provar que os produtos acabados, que englobam estes componentes, são semelhantes, pois que, nomeadamente, a respectiva natureza e destino e os clientes em questão podem ser absolutamente diferentes.
62. Por outro lado, decorre da formulação da lista dos produtos e serviços do registo anterior incluídos na classe 9 que os domínios designados por este direito são a fotografia, o cinema, a óptica, o ensino e os jogos de vídeo. Há que comparar esta lista dos produtos e serviços com a reivindicada no pedido de marca comunitária, que põe em evidência que o domínio em causa é, de um modo quase exclusivo, o das telecomunicações, sob todas as suas formas. Os equipamentos de telecomunicação entram na categoria dos «aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens», que faz parte do intitulado oficial da classe 9 nos termos do Acordo de Nice. Todavia, esta parte do intitulado da classe («telecomunicações») não foi reivindicada no direito anterior, o que implica que não era suposto que os equipamentos de telecomunicação fossem por si cobertos. A recorrente obteve o registo da sua marca para um grande número de classes, mas não mencionou as «telecomunicações» na respectiva especificação e excluiu ela própria deste registo o conjunto da classe 38. Ora, a classe 38 respeita precisamente aos serviços de «telecomunicações».
63. A este propósito, há que partilhar da observação da Câmara de Recurso de que o registo anterior protege os «aparelhos e instrumentos electrotécnicos e electrónicos», mas que esta formulação ampla não pode ser utilizada pela recorrente como um argumento que permita concluir por uma forte semelhança nem, por maioria de razão, por uma identidade com os produtos designados no pedido, quando poderia ter sido facilmente obtida uma protecção específica aos aparelhos e instrumentos de telecomunicação.
64. Por conseguinte, a Câmara de Recurso não cometeu qualquer erro ao entender que não havia que considerar que os produtos designados pelo pedido de marca comunitária, incluídos nas classes 9 e 16, se inseriam na lista dos produtos e serviços, formulada de modo amplo, do registo anterior.
65. Seguidamente, a recorrente sustenta, no tocante aos serviços designados pelo pedido de marca comunitária e incluídos nas classes 35, 37, 38 e 42, que, contrariamente às conclusões da Câmara de Recurso, estes produtos também são semelhantes aos seus, pois que os fabricantes de produtos como os «computadores, módulos de programação e programas de computadores registados em suportes de registo magnéticos» fornecem igualmente os serviços para os quais o registo foi pedido. Remetendo para uma decisão do Tribunal Federal das Patentes alemão, a recorrente conclui que os seus produtos da classe 9 e os serviços de telecomunicações da classe 38 são semelhantes, pois que uma parte significativa do público poderá crer que os fabricantes e distribuidores de material de tratamento de dados fornecem igualmente os correspondentes serviços de telecomunicações, se a marca utilizada for a mesma. A recorrente alega ainda que esta observação também vale no tocante aos serviços incluídos nas classes 35 e 37, pois que serviços como os «serviços de atendimento telefónico» (classe 35) e a «instalação e reparação de telefones» (classe 37) são por vezes fornecidos pelos fabricantes do material informático utilizado e funcionam por vezes através de software. No respeitante aos serviços intitulados «Investigação científica e comercial, engenharia, incluindo instalações de projecção e instalações de telecomunicações» incluídos na classe 42, a recorrente sustenta que estão tão estreitamente relacionados com o sector do material informático e do software que o público poderá crer que provêm dos mesmos fabricantes ou distribuidores. Por último e no tocante ao «aluguer de computadores e de programas de computador» (classe 42), abrangido pelo pedido de marca comunitária, a recorrente contesta a conclusão da Câmara de que estes serviços são diferentes dos seus «computadores» e «programas de computadores registados em suportes de registo magnéticos».
66. A título liminar, há que observar que os princípios aplicáveis à comparação dos produtos também se aplicam à comparação entre os serviços e entre os produtos e os serviços. É certo que, como observa o recorrido, devido à sua própria natureza, os produtos são geralmente diferentes dos serviços, mas é também certo que podem ser complementares, no sentido, por exemplo, de que a manutenção do produto é complementar do próprio produto ou que os serviços podem ter o mesmo objectivo ou o mesmo destino que o produto e estarem, por essa razão, em concorrência. Donde se conclui que, em certas circunstâncias, pode‑se verificar uma semelhança mesmo entre produtos e serviços.
67. No caso em apreço e no que respeita, em primeiro lugar, aos serviços designados pelo pedido de marca e pertencentes às classes 37 e 42, o ponto de vista da Câmara de Recurso de que não podem ser considerados semelhantes aos serviços designados pelo registo anterior não pode ser alvo de crítica. Com efeito, os serviços da recorrente incluídos na classe 42 [«Alojamento e restauração (alimentação); fotografias; traduções; gestão e exploração de direitos de autor; exploração de propriedade intelectual»] não têm qualquer relação com os serviços intitulados «Investigação científica e comercial, engenharia, incluindo instalações de projecção e instalações de telecomunicações, em especial para telefonia, e programação de computadores, concepção, manutenção e actualização de software, aluguer de computadores e de programas de computador», igualmente da classe 42, para os quais a protecção é pedida. Esta conclusão também se aplica aos serviços que figuram no pedido de marca comunitária incluídos na classe 37, a saber, «Serviços de instalação, reparações, construção, reparações de telefones».
68. Em segundo lugar, a Câmara de Recurso não cometeu qualquer erro quando afirmou que os serviços enumerados no pedido de marca comunitária e abrangidos pela classe 38 (como descritos no n.° 3, supra ) revelavam diferenças suficientes relativamente aos designados pelo registo anterior e incluídos na classe 41 (como descritos no n.° 5, supra ), tendo‑se em conta a respectiva natureza técnica, as competências exigidas para os poder oferecer e as necessidades dos consumidores que se destinam a satisfazer. Por conseguinte, os serviços que figuram no pedido de marca e incluídos na classe 38 apresentam, quando muito, uma fraca semelhança com os serviços protegidos pelo direito anterior e incluídos na classe 41.
69. Seguidamente, há que rejeitar o argumento da recorrente de que todos os produtos e serviços designados pelo pedido de marca comunitária podem estar relacionados, de um modo ou de outro, com os «computadores» e os «programas de computadores» (classe 9) cobertos pela marca anterior. Como correctamente observa o recorrido, na sociedade muito tecnológica de hoje em dia, quase não há qualquer equipamento ou material electrónico ou digital que funcione sem a utilização de computadores sob uma forma ou outra. Admitir a semelhança em todos os casos em que o direito anterior cubra os computadores e em que os produtos ou serviços designados pelo sinal pedido são susceptíveis de utilizar os computadores, corresponderia seguramente a ir além do objecto da protecção conferida pelo legislador ao titular de uma marca. Semelhante posição conduziria a uma situação na qual o registo de programas de computadores ou de material informático seria na prática susceptível de excluir o posterior registo de qualquer tipo de procedimento ou de serviço electrónico ou digital que explorasse esses programas ou esse material. Em todo o caso, esta exclusão não é legítima no caso em apreço, pois que o pedido de marca comunitária se destina exclusivamente às telecomunicações sob as suas diversas formas, ao passo que o registo anterior não faz referência a qualquer actividade nesse sector. Ademais e como correctamente indicou a Câmara de Recurso, nada havia que impedisse a recorrente de registar a sua marca também para a telefonia.
70. Por conseguinte, há que considerar que os produtos e os serviços em causa não são semelhantes. Existe, todavia, uma excepção. Com efeito, há semelhança entre o «aluguer de computadores e de programas de computador» que figura no pedido de marca comunitária (classe 42) e os «computadores» e os «programas de computadores registados em suportes de registo magnéticos» da recorrente (classe 9) em razão da sua complementaridade.
71. Decorre das precedentes considerações que não colhem os argumentos da recorrente no que respeita à comparação dos produtos e serviços, com excepção do respeitante à semelhança entre o «aluguer de computadores e de programas de computador» que figura no pedido de marca comunitária (classe 42) e os «computadores» e os «programas de computadores registados em suportes de registo magnéticos» da recorrente (classe 9).
– Quanto à comparação dos sinais
72. Como resulta de uma jurisprudência constante, a apreciação global do risco de confusão deve, em matéria de semelhança visual, fonética ou conceptual dos sinais em conflito, basear‑se na impressão de conjunto produzida por estes, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 14 de Outubro de 2003, Phillips‑Van Heusen/IHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01_Colect., p. II‑4335, n.° 47, e a jurisprudência aí referida].
73. A recorrente entende que existe uma forte semelhança entre os dois sinais OBELIX e MOBILIX. Visualmente, terão quase o mesmo comprimento e uma sequência similar de letras e, foneticamente, produzirão sons muito semelhantes. Dado que a letra inicial «m» do sinal pedido produzirá um som fraco, será, além disso, provável que seja mal entendida num ambiente ruidoso.
74. Na decisão impugnada, a Câmara de Recurso considerou que os sinais em causa eram semelhantes. Nesta, indicou que os dois sinais eram compostos pelo mesmo número de sílabas, a mesma sequência de consoantes B‑L‑X e uma sequência similar de vogais O‑I (ou E)‑I e que tinham o mesmo comprimento. Entendeu que estas características comuns criam uma impressão geral de semelhança. Esta impressão é mais forte do ponto de vista fonético, mas é também apreciável do ponto de vista visual, em particular, em razão do sufixo «ix». Por último, concluiu que, apesar de as diferenças conceptuais entre as duas marcas não serem negligenciáveis, não eram de natureza a compensar as semelhanças visuais e fonéticas.
75. No que respeita, em primeiro lugar, à comparação visual, há que referir desde logo que as marcas em causa são ambas marcas nominativas. MOBILIX é composta por sete letras e o sinal anterior OBELIX por seis letras. Embora tenham em comum as combinações de letras «OB» e a terminação «LIX», revelam um certo número de diferenças visuais importantes, como as respeitantes às letras que se seguem a «OB» («E» no primeiro caso, «I» no segundo), o início das palavras (a marca comunitária pedida começa por um «M» e a marca anterior por um «O») e o respectivo comprimento. A este propósito, há que observar de novo que normalmente a atenção do consumidor se dirige sobretudo para o início da palavra [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 17 de Março de 2004, El Corte Inglés/IHMI – González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 e T‑184/02, Colect., p. II‑965, n.° 83].
76. Por conseguinte, há que concluir que os sinais em causa não são visualmente semelhantes ou que revelam, quando muito, uma muito fraca semelhança visual.
77. Em segundo lugar e no que respeita à comparação fonética, há que referir que as duas marcas se pronunciam em três sílabas, O‑BE‑LIX e MO‑BIL‑IX ou MO‑BI‑LIX. É certo que a primeira sílaba do pedido de marca comunitária, «MO», se pronuncia claramente, o que auxilia a diferençar os sinais em causa, mas não se pode negligenciar que a inicial «M», em razão da sua fraca sonoridade, possa, contudo, escapar por vezes ao ouvinte. A isto acresce que as segunda e terceira sílabas se pronunciam de forma muito semelhante e mesmo de modo idêntico no tocante à terceira.
78. Tendo em conta estes elementos, há que concluir que os sinais em causa revelam uma certa semelhança fonética.
79. No que respeita, em terceiro lugar, à comparação conceptual, há que referir que as palavras «mobilix» e «obelix» não têm significado semântico em nenhuma das línguas oficiais da União Europeia. Todavia, ao passo que o termo «mobilix» pode ser facilmente percebido como fazendo referência a qualquer coisa de móvel ou à mobilidade, o termo «obelix», por seu turno, apesar de o nome ter sido registado como uma marca nominativa, isto é, sem referência visual à personagem do desenho animado, será identificado sem dificuldade pelo público médio como a personagem corpulenta da série de banda desenhada, amplamente conhecida em toda a União Europeia, que relata as suas aventuras na companhia de Astérix. Esta representação concreta de um personagem popular torna muito pouco provável a confusão conceptual, no espírito do público, com vocábulos mais ou menos próximos (acórdão Starix, n.° 22, supra, n.° 58).
80. Diferenças conceptuais deste tipo podem neutralizar, em determinadas circunstâncias, as semelhanças visuais e fonéticas entre os sinais em causa. Tal neutralização exige que pelo menos um dos sinais em questão tenha, na perspectiva do público relevante, um significado claro e determinado, para que este público consiga apreendê‑lo imediatamente (acórdãos BASS, n.° 72, supra, n.° 54 e PICARO, n.° 33, supra, n.° 56). No caso concreto, assim sucede com o sinal nominativo OBELIX, como acaba de ser referido no número anterior.
81. Daí resulta que as diferenças conceptuais que separam os sinais são susceptíveis, no caso em apreço, de neutralizar as semelhanças fonéticas e as eventuais semelhanças anteriormente referidas.
82. No quadro da apreciação do risco de confusão, há que observar que as dissemelhanças entre os sinais em causa bastam para afastar a existência de um risco de confusão na percepção do público‑alvo, pressupondo este risco que, cumulativamente, o grau de semelhança das marcas em causa e o grau de semelhança dos produtos ou serviços designados por estas marcas sejam suficientemente elevados (acórdão Starix, n.° 22, supra, n.° 59).
83. Nestas circunstâncias, a apreciação da Câmara de Recurso sobre o carácter distintivo da marca anterior e as alegações da recorrente quanto ao prestígio desta marca não têm qualquer incidência para a aplicação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 no caso em apreço.
84. Com efeito, um risco de confusão pressupõe uma identidade ou semelhança entre os sinais, bem como entre os produtos e serviços designados, sendo o renome de uma marca um elemento que deve ser tomado em consideração para apreciar se a semelhança entre os sinais ou entre os produtos e serviços é suficiente para dar lugar a um risco de confusão (v., neste sentido e por analogia, acórdão Canon, n.° 59, supra, n. os 22 e 24). Ora, uma vez que, no caso presente, os sinais em conflito não podem ser considerados idênticos nem semelhantes, o facto de a marca anterior ser em larga medida conhecida ou gozar de renome na União Europeia não pode afectar a avaliação global do risco de confusão (v., neste sentido, acórdão Starix, n.° 22, supra, n.° 61).
85. Por último, há que rejeitar o argumento da recorrente de que, devido ao sufixo «ix», é perfeitamente concebível que o termo «mobilix» se venha a inserir discretamente na família de marcas composta pelas personagens da série «Astérix» e seja compreendido como uma derivação do termo «obelix». Efectivamente, basta referir a este respeito que a recorrente não pode prevalecer‑se de qualquer direito exclusivo sobre a utilização do sufixo «ix».
86. Do exposto resulta que não está preenchida uma das condições indispensáveis para a aplicação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94. Portanto, não existe risco de confusão entre a marca pedida e a marca anterior.
87. Nestas condições, não colhe o fundamento relativo à violação desta disposição, não sendo necessário examinar os argumentos que a recorrente avançou no âmbito deste fundamento quanto ao alegado prestígio da marca anterior. De igual modo, não há que deferir o requerimento de inquirição de testemunhas, apresentado pela recorrente para prova desse prestígio. Finalmente, verifica‑se também que a conclusão de que existe uma semelhança entre o «aluguer de computadores e de programas de computador» que figura no pedido de marca comunitária (classe 42) e os «computadores» e os «programas de computadores registados em suportes de registo magnéticos» da recorrente (classe 9) (v. n.° 71 supra ) não tem qualquer consequência.
88. Portanto, há que negar provimento ao recurso interposto pela recorrente.
Quanto às despesas
89. Por força do disposto no n.° 2 do artigo 87.° do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená‑la nas despesas em conformidade com o pedido do IHMI.
Parte decisória
Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Terceira Secção)
decide:
1) É negado provimento ao recurso.
2) A recorrente é condenada nas despesas.