62016CC0085
FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
E. SHARPSTON
fremsat den 7. december 2017 (
1
)
Forenede sager C-85/16 P og C-86/16 P
Kenzo Tsujimoto
mod
Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)
»Appeller – ansøgning om registrering af et EU-varemærke – »KENZO ESTATE« – det ældre EU-varemærke »KENZO« – relative registreringshindringer – artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 – fortolkning af udtrykket »brugen af det varemærke, der søges registreret, uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé« – om brugen af en persons fornavn udgør brug med rimelig grund«
1.
Ved disse appeller har Kenzo Tsujimoto (herefter »Tsujimoto«) nedlagt påstand om, at Domstolen ophæver to domme fra Retten afsagt den 2. december 2015, Tsujimoto mod KHIM (
2
) og Tsujimoto mod KHIM (
3
). Domstolen har anmodet mig om at fokusere på en enkelt del af Tsujimotos appel i dette forslag til afgørelse, nemlig fortolkningen af den relative hindring for registrering af et varemærke i artikel 8, stk. 5, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemærker (
4
). Den problemstilling, der skal behandles, er, om ordmærket »KENZO ESTATE«, som Tsujimoto ønskede at registrere som et EU-varemærke, er omfattet af udtrykket »brugen af det varemærke, der søges registreret, uden rimelig grund« i denne bestemmelse. Tsujimoto har gjort gældende, at da varemærket delvist består af hans fornavn »Kenzo«, vil registreringen udgøre brug med rimelig grund, og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 finder derfor ikke anvendelse.
Forordning nr. 207/2009
2.
Syvende betragtning til forordningen bestemmer, at »[r]etten til E[U]-varemærket [kun kan] stiftes ved registrering, og en sådan registrering nægtes navnlig, hvis varemærket mangler fornødent særpræg, hvis det er ulovligt, eller hvis ældre rettigheder er til hinder derfor«.
3.
Artikel 8 opstiller grundene til, at en ansøgning om registrering af et varemærke bør afslås, når indehaveren af et ældre varemærke har rejst indsigelse. Disse grunde er dobbelte. Registreringen af det ansøgte varemærke afslås, »såfremt det er identisk med det ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre varemærke er beskyttet« [artikel 8, stk. 1, litra a)]. Registrering afslås også, »såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre varemærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke« [artikel 8, stk. 1, litra b)]. I henhold til artikel 8, stk. 2, betyder et ældre varemærke bl.a. EU-varemærker [artikel 8, stk. 2, litra a), nr. i)].
4.
Artikel 8, stk. 5, bestemmer: »Hvis indehaveren af et ældre varemærke efter stk. 2 rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, ligeledes udelukket fra registrering, hvis det er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når der, hvis det drejer sig om et ældre E[U]-varemærke, er tale om et i [Den Europæiske Union] velkendt varemærke, og der, hvis det drejer sig om et ældre nationalt varemærke, er tale om et i den pågældende medlemsstat velkendt varemærke, og brugen af det varemærke, der søges registreret, uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé« (
5
).
5.
Artikel 9 (»Rettigheder knyttet til E[U]-varemærket«) i afdeling 2 (»E[U]-varemærkets retsvirkninger«) har en ordlyd, der svarer til ordlyden af artikel 8, stk. 5. Artikel 9, stk. 1, opregner de omstændigheder, hvorunder indehaveren af et EU-varemærke kan forhindre alle tredjemænd, der ikke har hans samtykke, i at gøre erhvervsmæssig brug af tegn. De omfatter i henhold til artikel 9, stk. 1, litra c), »et tegn, der er identisk med eller ligner E[U]-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke E[U]-varemærket er registreret, når E[U]-varemærket er velkendt inden for [Den Europæiske Union], og brugen af tegnet uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af E[U]-varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé« (
6
).
6.
Afdeling 2 indeholder også artikel 12 (»Begrænsninger i E[U]-varemærkets retsvirkninger«). Bestemmelsen fastsætter: »De til E[U]-varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af:
a)
sit eget navn eller sin adresse
b)
angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen
c)
varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele,
for så vidt dette sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik.«
7.
Det bestemmes i artikel 15 i forordning nr. 207/2009, at hvis indehaveren ikke inden fem år regnet fra registreringen har gjort reel brug af EU-varemærket inden for Den Europæiske Union for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, underkastes varemærket de i denne forordning omhandlede sanktioner. På samme måde (i medfør af artikel 51) kan indehaverens ret erklæres fortabt, når der inden for en sammenhængende periode på fem år ikke er gjort reel brug af varemærket. I tråd hermed bestemmer artikel 54, at har indehaveren i fem på hinanden følgende år tålt brugen af et yngre EU-varemærke inden for Den Europæiske Union med kendskab til denne brug, kan han ikke under henvisning til det ældre varemærke kræve det yngre varemærke erklæret ugyldigt eller modsætte sig brugen af det.
Baggrunden for disse retsforhandlinger
Sag C-85/16 P
8.
Den 21. januar 2008 indgav Tsujimoto en ansøgning om international registrering af ordmærket »KENZO ESTATE« (herefter »det ansøgte varemærke«) som et varemærke i Det (daværende) Europæiske Fællesskab. De varer, for hvilke der blev ansøgt om registrering, fandtes i Nicearrangementets klasse 33 (
7
). De svarede til beskrivelsen: »vin; alkoholiske drikkevarer fremstillet af frugt; vestlig spiritus (generelt)«. Den 17. marts 2008 blev ansøgningen offentliggjort i EF-Varemærketidende nr. 12/2008. Den 16. december 2008 rejste Kenzo SA (den anden part i sagen ved Retten, herefter »Kenzo«) indsigelse i medfør af artikel 41 i forordning nr. 207/2009, idet selskabet påberåbte sig forordningens artikel 8, stk. 5. Indsigelsen byggede på det ældre EU-varemærke »KENZO«, der var registreret den 20. februar 2001 for varer i bl.a. Niceklassifikationens klasse 3, 18 og 25 (
8
). Den 20. december 2011 forkastede indsigelsesafdelingen indsigelsen. Kenzo påklagede denne afgørelse til appelkammeret.
9.
Den 22. maj 2013 tog appelkammeret Kenzos klage til følge i dens helhed. Appelkammeret var af den opfattelse, at de tre kumulative betingelser i artikel 8, stk. 5, var opfyldt: i) De omtvistede varemærker lignede i høj grad hinanden for en ikke uvæsentlig del af den relevante offentlighed, ii) i modsætning til indsigelsesafdelingens opfattelse var det ældre varemærke blevet velkendt, og iii) det ansøgte varemærke ville lægge sig i kølvandet på det ældre varemærke. Appelkammeret konkluderede, at der var risiko for, at det varemærke, som Tsujimoto ønskede at registrere, ville medføre en utilbørlig udnyttelse af for det ældre varemærke »KENZO«’s omdømme som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009.
10.
Den 8. august 2013 anlagde Tsujimoto sag til prøvelse af denne afgørelse ved Retten. Han gjorde to anbringender gældende. Han gjorde gældende, at appelkammeret havde tilsidesat artikel 76, stk. 2 (
9
), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009. Retten forkastede sagen i dens helhed og pålagde Tsujimoto at betale sagsomkostningerne.
Sag C-86/16 P
11.
Den 18. august 2009 indgav Tsujimoto en yderligere ansøgning om international registrering af ordmærket »KENZO ESTATE« (herefter »det ansøgte varemærke«) som varemærke i Det (daværende) Europæiske Fællesskab. De varer og tjenesteydelser, for hvilke der var ansøgt om registrering, findes i Niceklassifikationens klasse 29, 30, 31, 35, 41 og 43 (
10
). Ansøgningen om registrering blev offentliggjort i EF-Varemærketidende nr. 44/2009 af 16. november 2009. Den 12. august 2010 rejste Kenzo indsigelse i medfør af artikel 41 i forordning nr. 207/2009, idet selskabet påberåbte sig forordningens artikel 8, stk. 5. Indsigelsen var atter støttet på det ældre ordmærke »KENZO«, der var registreret den 20. februar 2001 for varer i bl.a. Niceklassifikationens klasse 3, 18 og 25.
12.
Ved afgørelse af 24. maj 2012 forkastede indsigelsesafdelingen Kenzos indsigelse. Den 23. juli 2012 påklagede Kenzo afgørelsen til appelkammeret, som delvist tog Kenzos klage til følge ved en afgørelse af 3. juli 2013. Appelkammeret var af den opfattelse, at hvad angår varerne i klasse 29-31 (der var omfattet af den registrering, som Tsujimoto havde ansøgt om) kunne de ikke anses for luksusvarer, og de var ikke uvægerligt forbundet med en verden af glamour eller mode. Appelkammeret var af den opfattelse, at de var almindelige fødevarer til forbrug, der kunne købes i enhver nærbutik, og at de kun havde en perifer forbindelse til Kenzos varer. Appelkammeret forkastede derfor indsigelsen for disse varer. Den tog imidlertid indsigelsen til følge for tjenesteydelser og varer i Niceklassifikationens klasse 35, 41 og 43.
13.
Den 26. september 2013 anlagde Tsujimoto sag til prøvelse af denne afgørelse ved Retten. Han gjorde gældende, at appelkammeret havde tilsidesat artikel 76, stk. 2, og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009. Retten forkastede sagen i dens helhed og pålagde Tsujimoto at betale sagsomkostningerne.
Appellerne og retsforhandlingerne ved Domstolen
14.
Tsujimoto har i de to omhandlede sager nedlagt påstand om:
–
Rettens dom ophæves.
–
Domstolen træffer endelig afgørelse i tvisten.
–
EUIPO og Kenzo tilpligtes at betale sagsomkostningerne, herunder omkostningerne i forbindelse med sagen for appelkammeret.
15.
EUIPO og Kenzo har nedlagt påstand om, at begge appeller forkastes, og at Tsujimoto tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
16.
Tsujimoto har i begge sager gjort to appelanbringender gældende. For det første har han anført, at Retten begik en retlig fejl ved fortolkningen af artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009. Med det andet anbringende, der er opdelt i fire led, har Tsujimoto foreholdt Retten, at den har tilsidesat forordningens artikel 8, stk. 5. Dette anbringendes fjerde led er det samme i både sag C-85/16 P og sag C-86/16 P. Dette led rejser et nyt retligt spørgsmål, og jeg vil derfor kun fokusere på dette spørgsmål i dette forslag til afgørelse.
Det andet appelanbringendes fjerde led – urigtig fortolkning af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 – brug af det ansøgte varemærke »uden rimelig grund«
17.
Tsujimoto har gjort gældende, at Retten begik en retlig fejl. Det tegn, hvoraf han har ansøgt om registrering (KENZO ESTATE), omfatter hans fornavn: Brugen af dette tegn var derfor med rimelig grund. Tsujimoto har ligeledes anført, at Rettens begrundelse er utilstrækkelig, da den blot anfører, at »der ikke er blevet godtgjort en rimelig grund«. Han har gjort gældende, at Retten begik en fejl ved at undlade at finde, at appelkammeret burde have givet en begrundelse for sin konklusion, hvorefter brugen af Tsujimotos fornavn i tegnet KENZO ESTATE skete uden rimelig grund.
De appellerede domme
18.
Retten fandt, at appelkammeret med rette havde besluttet, at registreringen af det varemærke, som Tsujimoto havde ansøgt om, ville medføre en risiko for utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes omdømme. Den stadfæstede appelkammerets konklusion, hvorefter Tsujimotos varemærke »[…] ville lægge sig i kølvandet på det ældre varemærke med henblik på at drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdømme og prestige samt på uden nogen form for økonomisk godtgørelse at udnytte den kommercielle indsats, som [Kenzo] har ydet, for at skabe og opretholde varemærkets image« (
11
).
19.
Retten erindrede i dommen om, at Tsujimoto havde gjort gældende, at appelkammeret havde tilsidesat artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, da det havde undladt at tage hensyn til det argument, at han blot forsøgte at registrere sit fornavn som et varemærke (
12
). Retten udtalte følgende:
»Det bemærkes, at appelkammeret besvarede ansøgerens argument ved at anføre, at »der ikke er blevet godtgjort en rimelig grund« (den anfægtede afgørelse, punkt 50). Det er ganske vist et lakonisk svar, men det er tilstrækkeligt. Forordning nr. 207/2009 giver ingen ubetinget ret til at registrere et navn som et EF-varemærke (jf. i denne retning dom af 25.5.2011, Prinz von Hannover mod KHIM (Gengivelse af et våbenskjold), T-397/09, EU:T:2011:246, præmis 29) endsige at registrere et fornavn som et varemærke. Det forhold, at ansøgerens fornavn er Kenzo, er derfor ikke tilstrækkeligt til at udgøre rimelig grund til brugen af det ansøgte varemærke som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 […].
Det følger heraf, at det andet anbringendes fjerde led skal forkastes« (
13
).
Bedømmelse
Begrundelsespligten
20.
Tsujimotos anbringende om, at Rettens begrundelse i dommen er utilstrækkelig, er i det væsentlige en klage over, at Retten undlod at anføre begrundelsen for at stadfæste appelkammerets afgørelse, hvorefter brugen af hans fornavn i det ansøgte varemærke var brug uden rimelig grund som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009.
21.
Begrundelsespligten er afledt af artikel 36 i statutten for Domstolen, der finder anvendelse på Retten i medfør af statuttens artikel 53, stk. 1, og artikel 117 i Domstolens procesreglement (
14
). Det fremgår af fast retspraksis, at Domstolen ikke pålægger Retten at fremkomme med en udtømmende fremstilling og et for et behandle alle de argumenter, der er fremført af parterne i sagen, og at Rettens begrundelse således kan fremgå indirekte, forudsat at de berørte parter kan få kendskab til begrundelsen for, at Retten ikke har godtaget deres argumenter, og at Domstolen kan råde over de oplysninger, der er nødvendige for, at den kan udøve sin prøvelsesret (
15
).
22.
Det fremgår klart af de appellerede domme, at Retten behandlede Tsujimotos argument vedrørende brugen af hans fornavn. Retten var af den opfattelse, at mens appelkammerets svar på dette argument var »lakonisk«, var det ikke desto mindre tilstrækkeligt (
16
). Det er korrekt, at Retten ikke redegjorde detaljeret for sin opfattelse af fortolkningen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009. Retten udtalte imidlertid udtrykkeligt, at den var af den opfattelse, at et udsagn, hvorefter brugen af et fornavn i sig selv udgjorde rimelig grund i bestemmelsens forstand, er utilstrækkeligt. Jeg er derfor af den opfattelse, at det af Rettens dom er muligt at udlede, hvorfor Retten forkastede Tsujimotos anbringende i denne henseende.
Artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009
23.
Kernen i Tsujimotos sag er, at han bør have ret til at registrere varemærket KENZO ESTATE, fordi han bruger ordet »Kenzo« i god tro, da det er hans fornavn.
24.
Jeg er uenig med Tsujimoto. Efter min opfattelse følger det ikke af, at Kenzo er hans fornavn, at brugen af det varemærke, hvoraf han har ansøgt om registrering, vil udgøre brug »med rimelig grund« som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009. Ordmærket Kenzo blev registreret i 2001: ca. otte år før Tsujimotos ansøgning om registrering. Rettighederne til dette varemærke er beskyttet i henhold til forordning nr. 207/2009, og den tildelte beskyttelse fortrænges ikke, blot fordi Kenzo tilfældigvis er et forholdsvist almindeligt fornavn i Japan.
25.
Jeg vil begynde min analyse med nogle indledende bemærkninger. Det er ubestridt, at ordmærket Kenzo er det »ældre varemærke« som omhandlet i artikel 8, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning nr. 207/2009 i disse sager. Retten stadfæstede i dommenes præmis 54 appelkammerets konklusion, hvorefter Tsujimotos varemærke ville »lægge sig i kølvandet på det ældre varemærke« og dermed skade indehaveren, Kenzo.
26.
Hvad angår fortolkningen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 bemærkes for det første, at udtrykket »brugen af det varemærke, der søges registreret, uden rimelig grund« ikke er defineret i forordningen. Dette begreb skal derfor fortolkes under hensyntagen til den generelle opbygning af og formålene med det system, det indgår i, og navnlig under hensyntagen til konteksten for den bestemmelse, hvori det indgår (
17
).
27.
For det andet har artikel 8 inden for den ordning, der er indført med forordning nr. 207/2009, overskriften »Relative hindringer for registrering«. Den opstiller regler for løsning af tvister, hvor et ældre varemærke giver indehaveren rettigheder på et tidspunkt, når der indgives en efterfølgende ansøgning om registrering. Artikel 9 opstiller de rettigheder, som et EU-varemærke giver indehaveren. I henhold til denne bestemmelse har han ret til at forbyde alle tredjemænd (der ikke har hans samtykke) at bruge et tegn, der er identisk eller ligner, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke EU-varemærket er registreret [artikel 9, stk. 1, litra a)]. Han kan også forbyde brugen af ethvert tegn, der er identisk med eller ligner EU-varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art, og der som følge heraf er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed [artikel 9, stk. 1, litra b)]. Ordlyden af artikel 9, stk. 1, litra c) (som omhandler »uden rimelig grund«) svarer til den sidste betingelse i artikel 8, stk. 5. Jeg er af den opfattelse, at disse to bestemmelser bør fortolkes overensstemmende for at sikre, at forordning nr. 207/2009 fortolkes på en sammenhængende vis (
18
).
28.
For det tredje deler forordning nr. 207/2009 og varemærkedirektivet en historisk baggrund, og deres fælles formål er at fastlægge en europæisk varemærkeordning (
19
). De bestemmelser i direktivet, der svarer til artikel 8, stk. 5, og artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009, er henholdsvis artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2. Det forekommer derfor mig hensigtsmæssigt at henvise til eksisterende retspraksis, som fortolker de tilsvarende bestemmelser i varemærkedirektivet, ved enhver undersøgelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009. Domstolen har allerede udtalt, at fortolkningen af varemærkedirektivets artikel 5, stk. 2, ligeledes finder anvendelse på direktivets artikel 4, stk. 4, litra a) (
20
). Jeg er af den opfattelse, at den samme fremgangsmåde gør sig gældende for artikel 8, stk. 5, og artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009.
29.
Hvad angår ordningen i forordning nr. 207/2009 giver Levi Strauss-dommen (
21
) en nyttig vejledning, som efter min opfattelse kan finde analog anvendelse. Den lovgivningsmæssige ordning kræver, at der skal drages konsekvenser af indehaverens adfærd ved fastlæggelsen af omfanget af beskyttelsen af dennes rettigheder (
22
).
30.
Artikel 15 bestemmer dermed, at hvis indehaveren ikke inden fem år regnet fra registreringen har gjort reel brug af EU-varemærket inden for den pågældende medlemsstat for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller hvis sådan brug har været suspenderet uden afbrydelse i fem år, underkastes varemærket de i forordning nr. 207/2009 omhandlede sanktioner, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted. I henhold til artikel 51 i forordning nr. 207/2009 kan EU-varemærkeindehaverens ret erklæres fortabt, når der inden for en sammenhængende periode på fem år ikke er gjort reel brug af varemærket, eller det på grund af indehaverens adfærd er blevet en almindelig betegnelse for en vare eller tjenesteydelse. Endelig bestemmer artikel 54, at har indehaveren af et ældre varemærke i fem på hinanden følgende år tålt brugen af et yngre varemærke inden for Den Europæiske Union med kendskab til denne brug, kan han ikke under henvisning til det ældre varemærke kræve det yngre varemærke erklæret ugyldigt eller modsætte sig brugen af det for varer eller tjenesteydelser, for hvilke det yngre varemærke er blevet anvendt (
23
).
31.
Det fremgår af disse bestemmelser, at formålet med forordning nr. 207/2009 generelt er at finde en passende balance. Interesserne hos indehaveren af et varemærke er at sikre varemærkets væsentligste funktion inden for Den Europæiske Union. Denne funktion er at garantere oprindelsen af den markedsførte vare eller tjenesteydelse over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra andre med en anden oprindelse. Indehaveren skal beskyttes mod konkurrenter, som måtte ønske at misbruge varemærkets stilling og omdømme til at sælge varer, der retsstridigt er forsynet med dette varemærke. Den anden del af afvejningen omfatter andre erhvervsdrivendes interesse i at kunne råde over varemærker, der kan betegne deres varer og tjenesteydelser (
24
).
32.
Det følger heraf, at beskyttelsen af varemærkeindehaverens rettigheder i henhold til forordning nr. 207/2009 ikke er ubetinget, eftersom denne beskyttelse med henblik på afvejningen mellem disse to interesser bl.a. er begrænset til de tilfælde, hvor den pågældende indehaver er tilstrækkelig agtpågivende med hensyn til at gribe ind over for andre erhvervsdrivendes brug af tegn, der vil kunne krænke hans varemærke (
25
). Dette er netop tilfældet i de foreliggende sager, hvor Kenzo aktivt har rejst indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke. Kenzo har dermed søgt at sikre det ældre varemærkes væsentligste funktion.
33.
Inden for ordningen i forordning nr. 207/2009 udgør Tsujimotos ansøgning om registrering af et varemærke, som omfatter hans fornavn, da brug med rimelig grund som omhandlet i forordningens artikel 8, stk. 5 (
26
)?
34.
Domstolens dom i sagen Leidseplein Beheer og de Vries, der vedrører varemærkedirektivets artikel 5, stk. 2, opstiller nogle principper, som er nyttige at tage i betragtning ved undersøgelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009. Domstolen udtalte i nævnte dom, at beskyttelsen af et velkendt varemærke er omfattende. I denne sag har Kenzo godtgjort, at det ældre varemærke vil lide en form for skade, for så vidt som det er fastslået, at Tsujimotos varemærke vil lægge sig i kølvandet på dette varemærke (
27
). Tsujimoto har følgelig bevisbyrden for, at han ikke desto mindre har rimelig grund til at registrere KENZO ESTATE (
28
). Begrebet »rimelig grund« kan ikke blot omfatte objektivt tvingende grunde, men kan også være knyttet til subjektive interesser hos en tredjemand, som bruger et tegn, der er identisk med eller ligner det velkendte varemærke. Begrebet kan ikke føre til, at det anerkendes, at Tsujimotos skal drage fordel af de rettigheder, der er forbundet med et registreret varemærke. Når rimelig grund er fastslået, tvinger det snarere indehaveren af et velkendt varemærke (her Kenzo) til at tåle brugen af et lignende tegn (
29
).
35.
Det forekommer mig, at afvejningen ikke er faldet ud til Tsujimotos fordel, hvis disse principper anvendes her.
36.
I dommen i sagen Leidseplein Beheer og de Vries var det ubestridt, at tredjemanden (Hendrikus de Vries, der var indehaver af det omtvistede tegn) havde registreret tegnet og brugt det, inden den indehaver, som forsøgte at støtte ret på varemærkedirektivets artikel 5, stk. 2 (Red Bull GmbH), havde registreret sit eget varemærke (
30
). Her ansøgte Tsujimoto imidlertid om registrering af tegnet KENZO ESTATE otte år efter, at EU-varemærket KENZO var blevet registreret (
31
).
37.
Der er dermed ikke spørgsmål om, hvorvidt Tsujimotos tegn var blevet godtaget af – og om, det var velkendt inden for – den relevante offentlighed. På denne baggrund fører det blotte forhold, at Tsujimoto gerne vil bruge sit fornavn som et varemærke, ikke til, at den afvejning, der skal ske ved behandlingen af, om han kan godtgøre brug med rimelig grund, bliver til hans fordel.
38.
Hvis der blev lagt større vægt på, at Tsujimotos fornavn er Kenzo, end den skade, der forvoldes indehaveren af et kendt EU-varemærke, vil det i væsentlig grad underminere den beskyttelse, som forordning nr. 207/2009 giver. Hvis en sådan brug automatisk kategoriseres som brug med rimelig grund, vil det betyde, at ethvert ældre varemærke bestående af et navn vil blive frataget sin væsentligste funktion.
39.
Det forhold, at navne bruges som varemærker, er langt fra usædvanligt (
32
). Domstolen har således fundet, at det i sager, hvor der er risiko for forveksling i den i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 omhandlede forstand, er hensigtsmæssigt at tage hensyn til faktorer, der er særegne for det omtvistede tilfælde, såsom om den pågældende person er berømt (
33
). Det forekommer åbenlyst, at når et navn er registreret som et varemærke i henhold til forordning nr. 207/2009, er varemærkets væsentligste funktion at sikre indehaverens interesser i henhold til forordningen. Det kan ikke følge heraf (som Tsujimoto har anført), at blot fordi det varemærke, han har ønsket at registrere, delvist består af hans fornavn, så udgør det brug med rimelig grund.
40.
Hvad angår formålene med de relative registreringshindringer anføres følgende i syvende betragtning til forordning nr. 207/2009: »Retten til EF-varemærket kan kun stiftes ved registrering, og en sådan registrering nægtes navnlig, hvis varemærket mangler fornødent særpræg, hvis det er ulovligt, eller hvis ældre rettigheder er til hinder derfor.« Heraf fremgår, at registrering skal udelukkes, hvis det antages, at det varemærke, for hvilket der ansøges om registrering, vil være i strid med et ældre varemærke som omhandlet i artikel 8, stk. 5. Bestemmelsens ordlyd henviser til situationer, hvor brugen af det ansøgte varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade det ældre varemærkes særpræg eller renommé. Rettens udtalelse i de appellerede dommes præmis 54, som stadfæstede appelkammerets konklusion, hvorefter det varemærke, som Tsujimoto ønskede at registrere, »ville lægge sig i kølvandet på Kenzos ældre varemærke«, er en klar angivelse af, at Retten antog, at Tsujimotos varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærke.
41.
Jeg konkluderer, at brugen af Tsujimotos fornavn i det tegn, som han har ønsket at registrere, ikke udgør brug med rimelig grund som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009.
42.
Jeg tilføjer for god ordens skyld, at indehaveren af et EU-varemærke ikke har ret til at forbyde en tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af sit eget navn eller adresse, for så vidt som dette sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik (
34
). Forordning nr. 207/2009 sikrer dermed, at en person i Tsujimotos situation ikke forhindres i at gøre erhvervsmæssig brug af sit fornavn på grund af Kenzos ældre registrering.
43.
Dette er i overensstemmelse med chartrets artikel 7, som garanterer retten til respekt for vedkommendes identitet og privatliv. Vi identificerer os ved at bruge vores navne. Domstolen har gentagne gange udtalt, at en persons navn skaber en forbindelse til dennes familie og afstamning eller arv og vedrører privatlivet og familielivet (
35
). Det forhold, at Kenzo har registreret et almindeligt fornavn (som tilfældigvis er Tsujimotos fornavn) som et varemærke, går ikke så vidt som at indvirke på hans privatliv eller familieliv.
Sagsomkostninger
44.
I overensstemmelse med artikel 137 i Domstolens procesreglement skal der træffes afgørelse om sagsomkostninger ved den dom eller kendelse, hvormed sagens behandling ved Domstolen afsluttes.
Forslag til afgørelse
45.
På baggrund af ovenstående betragtninger foreslår jeg Domstolen
–
at forkaste det fjerde led af det andet appelanbringende som ugrundet og
–
at træffe en passende afgørelse om sagsomkostningerne i medfør af Domstolens procesreglement, når sagens behandling ved Domstolen afsluttes.
(
1
) – Originalsprog: engelsk.
(
2
) – Dom af 2.12.2015, Tsujimoto mod KHIM – Kenzo (KENZO ESTATE) (T-414/13, ikke tryk i Sml., EU:T:2015:923).
(
3
) – Dom af 2.12.2015, Tsujimoto mod KHIM – Kenzo (KENZO ESTATE) (T-522/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:922). Jeg henviser samlet til sag T-414/13 og sag T-522/13 i dette forslag til afgørelse som »de appellerede domme«.
(
4
) – EUT 2009, L 78, s. 1. Forordning nr. 207/2009 ophævede og erstattede Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994, L 11, s. 1). Forordningen var i kraft, da Tsujimoto ansøgte om registrering af det varemærke, der var omtvistet i sag T-414/13. Nummereringen af de relevante bestemmelser er forblevet den samme. Forordning nr. 207/2009 er blevet ændret flere gange. Det var den oprindelige affattelse af forordningen, der var gældende, da Tsujimoto ansøgte om registrering af det varemærke, der var omtvistet i sag T-522/13. Jeg vil henvise til de tidspunkter, hvor Tsujimoto ansøgte om registrering som »de relevante tidspunkter«. Forordningen blev ophævet og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1) med virkning fra den 1.10.2017. De relevante bestemmelser i forordning nr. 207/2009 er uændrede i forordning (EU) 2017/1001.
(
5
) – Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22.10.2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2008, L 299, s. 25) (herefter »varemærkedirektivet«). Direktiv 2008/95 ophævede og erstattede Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 (EFT 1989, L 40, s. 1). Sidstnævnte direktiv var i kraft, da Tsujimoto ansøgte om registrering af det varemærke, der var omtvistet i sag T-414/13. Nummereringen og de relevante bestemmelser forblev de samme i direktiv 2008/95, som fandt anvendelse, da Tsujimoto ansøgte om registrering af det varemærke, der var omtvistet i sag T-522/13. Direktiv 2008/95 har bestemmelser, som afspejler ordlyden i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009. Direktivet er efterfølgende blevet ophævet og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16.12.2015 (EUT 2015, L 336, s. 1) med virkning fra den 15.1.2019. På det relevante tidspunkt fandtes de parallelle bestemmelser i direktiv 2008/95 i artikel 4, stk. 3, vedrørende varemærker registreret i Den Europæiske Union og i artikel 4, stk. 4, litra a), vedrørende varemærker registreret i en medlemsstat. Nummereringen af disse bestemmelser er ændret i direktiv (EU) 2015/2436. Artikel 4, stk. 3, og artikel 4, stk. 4, litra a), i direktiv 2008/95 er nu artikel 5, stk. 3, litra a), i det nye direktiv.
(
6
) – Ordlyden af artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 er afspejlet i artikel 5, stk. 2, i direktiv 2008/95. Bestemmelsen er nu artikel 10, stk. 2, litra c), i direktiv (EU) 2015/2436.
(
7
) – Nicearrangementet af 15.6.1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret (herefter »Niceklassifikationen«).
(
8
) – Disse klasser svarer til følgende beskrivelser: klasse 3 »blegemidler og andre midler til tøjvask«, klasse 18 »læder og læderimitationer, bælter, tasker, håndtasker«, og klasse 25 »beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning«.
(
9
) – Artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 giver EUIPO mulighed for at se bort fra kendsgerninger og beviser, som ikke er påberåbt eller fremført rettidigt af de pågældende parter. Den er uden betydning for de i Tsujimotos anbringende rejste spørgsmål vedrørende de relative hindringer for registrering af et varemærke i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 og brugen af fornavnet »Kenzo«.
(
10
) – De svarer til følgende beskrivelse: klasse 29 »olivenolie (til fødevarer); vindruekerneolie (til fødevarer); spiselige olier og fedtstoffer; rosiner; forarbejdede grøntsager og frugt; frosne grøntsager; frossen frugt; rå bælgfrugter; forarbejdede kødprodukter; forarbejdede fisk og skaldyr«, klasse 30 »konfekturevarer; brød og boller; vineddike; olivenoliedressing; smagsstoffer (ikke krydderier); krydderier; sandwichs; pizzaer; hot dogs (sandwichs); kødtærter; ravioli«, klasse 31 »vindruer (friske); oliven (friske); frugt (frisk); grøntsager (friske); frø og løg«, klasse 35 »markedsanalyse vedrørende vin; tilrådighedsstillelse af oplysninger om vinsalg; annonce- og reklamevirksomhed; import- og eksportagentur; detail- eller engroshandel med fødevarer og drikkevarer; detail- eller engroshandel med spiritus«, klasse 41 bl.a. »uddannelses- og undervisningsvirksomhed vedrørende generelt kendskab til vin; uddannelses- og undervisningsvirksomhed vedrørende generelt kendskab til certificering som sommelier« og klasse 43 »tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering«.
(
11
) – De appellerede domme, præmis 54.
(
12
) – Den appellerede dom i sag T-414/13, præmis 57: Det tilsvarende afsnit i sag T-522/13 er præmis 58.
(
13
) – Jf. præmis 58 og 59 i sag T-414/13 (EU:T:2015:923) og præmis 59 og 60 i sag T-522/13 (EU:T:2015:922), som har samme ordlyd.
(
14
) – Dom af 11.5.2017, Dyson mod Kommissionen (C-44/16 P, EU:C:2017:357, præmis 37 og den deri nævnte retspraksis).
(
15
) – Dom af 11.5.2017, Dyson mod Kommissionen (C-44/16 P, EU:C:2017:357, præmis 38 og den deri nævnte retspraksis).
(
16
) – Jf. præmis 58 i sag T-414/13 (EU:T:2015:923) og den tilsvarende præmis 59 i sag T-522/13 (EU:T:2015:922), der er nævnt i punkt 19 ovenfor.
(
17
) – Dom af 6.2.2014, Leidseplein Beheer og de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, præmis 28).
(
18
) – Jf. analogt dom af 9.1.2003, Davidoff (C-292/00, EU:C:2003:9, præmis 17).
(
19
) – Jf. A. von Mühlendhal, D. Botis, S. Maniatis og I. Wiseman, Trade Mark Law in Europe (tredje udg.), udgivet af Oxford University Press 2016, punkt 231 og 262. Jf. også Kommissionens pressemeddelelse IP/15/4823 af 21.4.2015.
(
20
) – Dom af 27.11.2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 24 og 25).
(
21
) – Dom af 27.4.2006 (C-145/05, EU:C:2006:264).
(
22
) – Dom af 27.4.2006, Levi Strauss (C-145/05, EU:C:2006:264, præmis 27). Jf. også punkt 27 ovenfor.
(
23
) – Dom af 27.4.2006, Levi Strauss (C-145/05, EU:C:2006:264, præmis 28).
(
24
) – Dom af 27.4.2006, Levi Strauss (C-145/05, EU:C:2006:264, præmis 15 og 29).
(
25
) – Dom af 27.4.2006, Levi Strauss (C-145/05, EU:C:2006:264, præmis 30).
(
26
) – Dom af 6.2.2014, Leidseplein Beheer og de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, præmis 43).
(
27
) – Jf. punkt 11 ovenfor.
(
28
) – Dom af 6.2.2014, Leidseplein Beheer og de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, præmis 39-44).
(
29
) – Dom af 6.2.2014, Leidseplein Beheer og de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, præmis 45 og 46).
(
30
) – Dom af 6.2.2014, Leidseplein Beheer og de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, præmis 50 og 52 og den deri nævnte retspraksis).
(
31
) – Jf. punkt 8 og 11 ovenfor.
(
32
) – Visse berømtheder har registreret deres navne som varemærker, såsom Frank Sinatra, Elvis, Beyoncé, Michael Jordan, Arnold Schwarzenegger og David Beckham.
(
33
) – Dom af 24.6.2010, Becker mod Harman International Industries (C-51/09 P, EU:C:2010:368, præmis 36 og 37).
(
34
) – Artikel 12, litra a), i forordning nr. 207/2009.
(
35
) – Dom af 22.12.2010, Sayn-Wittgenstein (C-208/09, EU:C:2010:806, præmis 52); jf. endvidere dom af 8.6.2017, Freitag (C-541/15, EU:C:2017:432, præmis 33-36).