62004CC0259_SL
Opinion of the Advocate-General
Opinion of the Advocate-General
I – Uvod
1. Znamke so strnjene informacije kakršne koli oblike, ki morajo izpolnjevati temeljne pogoje za registracijo in razlikovanje proizvodov ali storitev imetnika od tistih, ki jih ponujajo konkurenti. Take značilnosti so priznane z lastnimi imeni; na trgu je veliko takih primerov.
2. Vendar če se izgubi povezava med rodbinskim imenom in podjetjem, ki opravlja storitve ali izdeluje blago pod to označbo, se pojavi vprašanje, ali lahko tisti, ki je prenesel identiteto, trdi, da sporočilo znaka ni pravilno, in izpodbija njeno veljavnost.
3. Ta vprašanja je oseba, ki jo je imenoval Lord Chancellor, v skladu s členom 76 britanskega zakona o znamkah (v nadaljevanju: imenovana oseba) iz leta 1994, postavila prek High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, London (Združeno kraljestvo), v sporu, ki se, nenavadno, nanaša na znan družabni dogodek, in sicer na poroko valižanskega princa z lejdi Diano Spencer.(2)
4. Razkošje in blišč tega obreda sta pustila globoko sled v spominu javnosti, ki jo je prevzela lepota neveste, njeno veličastno(3) obleko je oblikovala modna oblikovalka Elizabeth Florence Emanuel, ki je po zaslugi tega naročila zaslovela v poklicni dejavnosti. Modna oblikovalka zaradi svoje priljubljenosti zdaj nasprotuje, da bi podjetje, s katerim ni povezana, registriralo spremenjeno grafično blagovno znamko Elizabeth Emanuel, ki je njena stvaritev, zahteva razveljavitev pravic industrijske lastnine do simbola in navaja, da ker je prekinjena povezava z njenim imenom, znak ne ustreza več dejanskosti in zavaja.
II – Pravni okvir
5. Čeprav sta v vprašanjih, ki jih zastavlja imenovana oseba, izrecno navedeni konkretni določbi Direktive 89/104/EGS(4) o blagovnih znamkah, obstajajo še druge zanimive določbe v pravu Skupnosti in mednarodnem pravu, ki jih navajam v nadaljevanju.
A – Zakonodaja Skupnosti
6. Predpisi o taki industrijski lastnini v evropskem pravu so v zgoraj navedeni direktivi in v Uredbi (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti.(5)
1. Direktiva
7. V členu 3(1)(a)(g) je določeno:
„Razlogi za zavrnitev ali neveljavnost
Kot znamka se ne smejo registrirati ali če so registrirani, se jih lahko razglasi za neveljavne:
[…]
(g) znamke, katerih narava zavaja javnost, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega izvora blaga ali storitve;
[…]“
8. V členu 12(2)(b) je navedeno:
„Razlogi za razveljavitev
Znamka se razveljavi, če po datumu registracije:
(a) […]
(b) zaradi uporabe s strani imetnika znamke ali z njegovim soglasjem glede blaga in storitev, za katere je registrirana, znamka lahko zavaja javnost, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega izvora tega blaga ali storitev.“
2. Uredba št. 40/94
9. V členu 7(1)(g) je določeno:
„Absolutni razlogi za zavrnitev
Kot znamka se ne registrirajo:
[…]
(g) znamke, ki zavajajo javnost, na primer glede narave, kakovosti ali geografskega izvora blaga ali storitve;
[…]“
10. V besedilu člena 50(1)(c) je navedeno:
„Razlogi za razveljavitev
Pravice imetnika znamke Skupnosti se razveljavijo na podlagi zahteve pri Uradu ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic:
[…]
(c) če zaradi uporabe znamke s strani imetnika ali z njegovim soglasjem za blago ali storitve, za katere je registrirana, obstaja verjetnost zmede v javnosti, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega izvora tega blaga ali storitev;
[…]“
11. Uredba št. 40/94 vsebuje določbo, ki je ni v Direktivi in jo je treba navesti zaradi njene umestnosti v zvezi z dejstvi zadeve v glavni stvari; gre za člen 17, v katerem je določeno:
„Prenos
1. Znamka Skupnosti se lahko prenese, ločeno od vsakega prenosa podjetja, za nekatere ali vse blago ali storitve, za katere je registrirana.
2. Prenos celotnega podjetja vključuje prenos znamke Skupnosti, razen če v skladu s pravom, ki ureja prenos, obstaja nasproten sporazum ali okoliščine jasno kažejo drugače. Ta določba se uporablja za pogodbeno obveznost za prenos podjetja.
[…]
6. Dokler se prenos ne vnese v register, se pravni naslednik ne sme sklicevati na pravice, ki izhajajo iz registracije znamk Skupnosti.
[…]“
B – Mednarodno pravo
12. V okviru tega vprašanja za predhodno odločanje se ne zdi odveč navesti tudi člena 21 Sporazuma TRIPS.(6)
„Dajanje licenc in prenos
Članice lahko določijo pogoje za dajanje licenc in za prenos znamk, s tem da se razume, […] da ima lastnik registrirane znamke pravico do prenosa svoje znamke z ali brez prenosa poslovanja, ki mu znamka pripada.“
III – Dejansko stanje, spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje
13. Iz razlogov, navedenih na začetku teh sklepnih predlogov, je E. Emanuel zaslovela kot modna oblikovalka v Združenem kraljestvu, še posebno s poročnimi oblekami. Leta 1990 je v prostorih v ulici Brook Street začela delati pod znamko ELIZABETH EMANUEL.
14. Leta 1996 je poiskala finančno podporo in podpisala pogodbo z družbo Hamlet International plc, s katero je ustanovila skupno družbo Elizabeth Emanuel plc, na katero je med drugim prenesla svojo dejavnost oblikovanja in prodaje oblačil skupaj z vsem premoženjem, vključno z dobrim imenom in s prijavo za registracijo mešane znamke, figurativne in besedne, sestavljene iz grba in imena ELIZABETH EMANUEL, uradno registrirane leta 1997; znamka je ponatisnjena spodaj.
>image>1
15. Ustanoviteljica znamke je imela septembra 1997 resne finančne težave in je podpisala novo pogodbo z družbo Frostprint Ltd, na katero je prenesla posel, torej sredstva in registriran znak. Po tem prenosu je družba Frostprint Ltd svoje ime spremenila v Elizabeth Emanuel International Limited in zaposlila E. Emanuel.
16. Po mesecu dni je oblikovalka prenehala delati za to podjetje, uprava pa je prosila preostalo osebje, naj bo diskretno pri odgovorih na morebitna vprašanja v zvezi z E. Emanuel.
17. Registrirana znamka je bila novembra 1997 prenesena na družbo Oakridge Trading Limited, ki je marca 1998 zahtevala njeno registracijo, čeprav je spremenila prvotno grafično predstavitev in iz nje odstranila grb.
18. E. Emanuel je januarja 1999 vložila ugovor zoper to spremembo, septembra 1999 pa je zahtevala razveljavitev registrirane homonimne znamke.
19. Ker je aprila 2002 sporno pravico industrijske lastnine torej dobila družba Continental Shelf 428 Limited (v nadaljevanju: družba CSL), je Hearing Officer preučil ugovor E. Emanuel in zahtevo za razveljavitev ter ju zavrnil. V ločenih odločbah je presodil, da so bile stranke opeharje ne in žrtve zmede, vendar je ta pomota zakonita in neizogibna posledica prodaje podjetja in njegovih sredstev, upravljanih pod imenom lastnika.
20. E. Emanuel je 16. decembra 2002 zadevo predložila imenovani osebi in zoper ti odločbi vložila pritožbi, ki sta bili združeni.
21. Stranki sta v podporo svojim zahtevam navedli člen 3(1)(g) in člen 12(2)(b) Direktive 89/104. Ker je bila rešitev spora o glavni stvari odvisna od razlage navedenih določb, je imenovana oseba odločila prekiniti odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložila ta vprašanja:
„1. Ali blagovna znamka zavaja javnost in ali je ni dovoljeno registrirati po členu 3(1)(g) Direktive 89/104, če:
(a) so se stranke, ki so vezane na to znamko, prenesle skupaj s podjetjem, katerega dejavnost je izdelava proizvodov pod to znamko;
(b) je znamka pred prenosom velikemu delu upoštevne javnosti sporočala, da je določena oseba sodelovala pri oblikovanju ali izdelavi proizvodov, za katero se znamka uporablja;
(c) je po prenosu znamke prevzemnik znamke vložil prijavo za registracijo znamke in
(d) je bil ob prijavi za registracijo velik del upoštevne javnosti v napačnem prepričanju, da uporaba znamke pomeni, da določena oseba še vedno sodeluje pri oblikovanju ali izdelavi proizvodov, za katere se znamka uporablja, in je to prepričanje verjetno vplivalo na odločitev za nakup pri tem delu javnosti?
2. Če odgovor na prvo vprašanje ni brezpogojno pritrdilen, katere druge okoliščine je treba upoštevati pri presoji tega, ali blagovna znamka zavaja javnost in ali jo je prepovedano registrirati po členu 3(1)(g) Direktive, zlasti, ali je treba upoštevati, da se nevarnost zamenjave sčasoma verjetno zmanjšuje?
3. Ali registrirana znamka lahko zavaja javnost zaradi imetnikove uporabe ali uporabe z njegovo privolitvijo in ali jo je zaradi tega mogoče razveljaviti po členu12(2)(b) Direktive 89/104, če:
(a) so se registrirana znamka in stranke, ki so vezane na to znamko, prenesle skupaj s podjetjem, katerega dejavnost je izdelava proizvodov pod to znamko;
(b) je znamka pred prenosom velikemu delu zadevne javnosti sporočala, da je določena oseba sodelovala pri oblikovanju ali izdelavi proizvodov, za katero se znamka uporablja;
(c) je bila po prenosu vložena vloga za razveljavitev registrirane znamke in
(d) je bil ob vlogi za razveljavitev velik del upoštevne javnosti v napačnem prepričanju, da uporaba te znamke pomeni, da določena oseba še vedno sodeluje pri oblikovanju ali izdelavi proizvodov, za katere se znamka uporablja, in je to prepričanje verjetno vplivalo na odločitev za nakup pri tem delu javnosti?
4. Če odgovor na tretje vprašanje ni brezpogojno pritrdilen, katere druge okoliščine je treba upoštevati pri presoji, ali blagovna znamka lahko zavaja javnost zaradi imetnikove uporabe znamke oziroma uporabe z njegovim soglasjem in ali jo je tako mogoče razveljaviti po členu 12(2)(b) Direktive, zlasti, ali je treba upoštevati, da se nevarnost zamenjave sčasoma verjetno zmanjšuje?“
IV – Postopek pred Sodiščem
22. Predložitveni sklep o zgoraj navedenih vprašanjih je bil v sodnem tajništvu Sodišča vpisan 16. junija 2004.
23. E. Emanuel, družba CSL, Komisija Evropskih skupnosti in vlada Združenega kraljestva so predložile pisna stališča v roku, določenem v členu 20 Statuta Sodišča; prve tri so stališča predstavile ustno med obravnavo, ki je bila 1. decembra 2005.
V – Preučitev vprašanj za predhodno odločanje
A – Začetni dvom: njihova dopustnost
24. Predvsem je treba poudariti, da v pisnih stališčih niso izraženi nobeni zadržki glede dopustnosti vprašanj, ki jih je postavila imenovana oseba. Vendar se je treba po uradni dolžnosti vprašati, ali se Sodišče lahko sklicuje na člen 234 ES, ker je ta organ(7) prvič predložil več vprašanj Sodišču.
25. V prejšnjih sklepnih predlogih(8) sem izpostavil ne dovolj natančno opredeljenost pojma sodišča v smislu člena 234 ES v sodbah Sodišča in predlagal, naj se pod ta pojem vključijo tiste ustanove, ki so del nacionalnega sodstva, in tiste, ki sicer ne spadajo v sodstvo, vendar njihove odločitve niso izpodbojne.(9)
26. Novejša sodna praksa kaže določeno težnjo k ožji razlagi opisnih značilnosti teh ustanov,(10) zlasti v povezavi z merilom neodvisnosti,(11) ki je po mojem mnenju ustreznejša, ta razvoj pa se mora upoštevati tudi pri nadaljnjih značilnostih.
27. Oseba, ki jo je imenoval Lord Chancellor, je del britanskega sodstva. Med drugim ima zakonsko podlago, saj je navedena v členu 76 zakona o znamkah (Trade Marks Act iz leta 1994), njen način delovanja je urejen v členu 77, obe določbi pa sta v poglavju „Postopki in pritožbe“.
28. Njena trajna narava
izhaja iz besedila člena 76(2), v skladu s katerim lahko vsaka oseba, ki jo zadeva odločba Registrar of Trade Marks, vloži pritožbo pri sodišču ali imenovani osebi, kar vključuje njeno stabilnost.
29. Dvomi o zavezujoči naravi
imenovane osebe, ki jih povzroča ta možnost, izginejo, če se ugotovi, da obravnava pred imenovano osebo ni samo alternativa, kot je obravnava pri arbitražnem sodišču,(12) ampak ena od dveh zakonsko predvidenih možnosti, če nameravamo vložiti pritožbo zoper odločbo britanskega urada za blagovne znamke.
30. Prav tako se ne dvomi v neodvisnost
imenovane osebe, saj so v zgoraj navedenem členu 77(3) natančno določeni razlogi, zaradi katerih je treba končati njene naloge, in sicer v izjemnih primerih, kot je stečaj ali fizična oziroma duševna nezmožnost. Čeprav mora Lord Chancellor presoditi, ali imenovani osebi kar koli preprečuje opravljanje njenih nalog, izjemna narava ukrepa, ki se nujno razlaga ozko, odpravlja vse dvome.(13)
31. Iz člena 76(3) in (4) zakona o znamkah jasno izhaja, da sporni organ uporablja pravna pravila
in vodi kontradiktorni postopek, ker mora zaslišati stranke v zadevah, ki so mu predložene.(14)
32. Končno je njegova odločitev sodna
v pomenu, ki ga je besedi pripisalo Sodišče,(15) saj imenovana oseba včasih v skladu s členom 76(4) zgoraj navedenega zakona(16) odloča na zadnji stopnji.
33. Zato imenovana oseba izpolnjuje merila, ki jih sodna praksa Sodišča zahteva od nacionalnega sodišča(17) za uporabo postopka za sprejetje predhodne odločbe iz člena 234 ES. Vprašanja, postavljena Sodišču, se lahko torej brez težav preučijo.
B – Vidiki, ki jih je treba obravnavati skupaj
34. Zaradi podobnosti med besedilom določb, katerih razlaga se zahteva, in postavljenimi vprašanji je potreben skupni razmislek v zvezi s tem, kar bi olajšalo odgovor v dejanskem okviru spora o glavni stvari.
1. Registrirana znamka kot komercialni predmet
35. Znamke zaradi svojih posebnih lastnosti(18) kljub nematerialnosti izpolnjujejo pogoje, da se obravnavajo kot komercialni predmet. V njihovem sistemu prevladuje načelo avtonomije volje, ki je značilno za civilno pravo, z nujnimi omejitvami, ki se zahtevajo za vodenje njihovih registracij, ter je ključno za pravno varnost in predvsem za to, da znamke učinkujejo proti tretjim osebam.(19) Vendar te omejitve na splošno ne preprečujejo najrazličnejših pravnih poslov v zvezi z registriranimi znaki, kar potrjujejo številne pogodbe, v katerih se pojavljajo.
36. Tako so se na področju trgovine razvile različne vrste sporazumov, ki predvidevajo kakršno koli obliko pravic do teh znamk, kot je prenos rabe (na primer licenca znamke(20) oziroma franšiza) ali njihova prodaja inter vivos o mortis causa (21) brezplačno(22) oziroma za plačilo; v zadnjem primeru se je še posebno razpravljalo o pogoju obstoja povezave med nematerialno lastnino in prenosom lastništva podjetja, s katerim je povezana, saj je bila ločena prodaja znamke in poslov, na katere se je nanašala, prepovedana. Vendar pravni sistemi držav članic odslej predvidevajo prenos znamke ločeno od drugih delov premoženja podjetja.(23)
37. Direktiva 89/104 ne obravnava vidikov splošnega prava, kar je treba razumeti v povezavi z upoštevanjem pristojnosti držav članic glede upravljanja zasebne lastnine v skladu s členom 295 ES in šesto uvodno izjavo Direktive, ki ne izključuje uporabe predpisov z drugih področij za znamke. Nasprotno je v členu 17 Uredbe št. 40/94 izrecno določena neodvisnost znaka Skupnosti od gospodarske enote, katere proizvode opredeljuje.
38. Za dopolnitev okvira splošnega civilnega prava, v kateri spadajo pravice nematerialne lastnine, se je treba zaradi dejanskega stanja postopka v glavni stvari sklicevati na splošna načela, ki veljajo v tem sektorju, ker zaradi neobstoja razlogov za neveljavnost ali razglasitev ničnosti posla, s katerim se prenese lastništvo (naklep, nasilje ali goljufiva uporaba zakona), prevlada načelo dobre vere, to je načelo, ki zahteva spoštovanje pogodb ( pacta sunt servanda ) in vodi faze za doseganje ciljev Sporazuma.
39. V tem primeru oseba, ki prodaja svoje pravice, kakršne koli so, in jih nato ob navajanju kakršnih koli razlogov zahteva od tretje osebe, ne spoštuje načela bona fides semper praesumitur ;(24) takšno ravnanje spominja na pregovor venire contra factum proprium non valet, ki je značilen primer neobstoja dobre volje. Logično je nositi posledice dejanja prostega razpolaganja, ker ni razloga, ki bi upravičil vnovično pridobitev tistega, kar je bilo preneseno.
40. Skratka, nič ne preprečuje prenosa pravic do znamk; pravice se dejansko pogosto prodajo pri poslovnih transakcijah, kar je znano vsem in tako običajno v poslovnem svetu, da je nedvomno podlaga člena 17 Uredbe št. 40/94 in člena 21 Sporazuma TRIPS.
2. Naloge znamke
41. Člen 3(1)(g) in člen 12(2)(b) Direktive 89/104 se nanašata na izgubo pravice iz znamke, če potrošnika zavaja v škodo svoje bistvene naloge, zato je treba na kratko opisati to nalogo, preden preučimo pojem uporabnika, ki je neločljivo povezan z določbama.
42. V skladu z ustaljeno sodno prakso je najpomembnejši cilj znakov končnemu uporabniku zagotoviti istovetnost izvora proizvoda ali storitve, da jih lahko brez možnosti zmede loči od tistih, ki imajo drug izvor, kar zagotavlja, da jih je izdelalo ali ponujalo podjetje, ki je pristojno za njihovo kakovost.(25)
43. Že večkrat sem navedel prvi cilj pravice iz znamk: varstvo pravilnosti informacij, ki jih daje registrirani znak o izvoru določenega blaga,(26) ne glede na druge naloge.(27)
44. Sodišče je poudarilo tudi pomembnost povezanih ciljev take intelektualne lastnine, izrecno navedlo označbo o kakovosti in menilo, da je namenjena privabljanju strank.(28)
45. Opozorilo je še, da znamka utrjuje(29) sloves blaga, ki ga njen imetnik ponuja javnosti, ter priznalo, da ugled znamke in s tem ugled njenega imetnika lahko utrpita škodo zaradi neustrezne predstavitve znova pakiranega proiz voda.(30) Tudi pravni strokovnjaki so poudarili pomembnost simbola kot pomoči pri oglaševanju izdelka, ki ga ponazarja.(31)
46. Vendar kot v svojih stališčih navaja vlada Združenega kraljestva, Direktiva ni bila sestavljena zato, da bi omogočila razveljavitev znamk, ker blago ne bi izpolnjevalo pričakovanj stranke, ker določena oseba ne bi več sodelovala pri oblikovanju oziroma izdelavi proizvodov ali zaradi kakršnih koli drugih okoliščin. Dejansko se javnost zaveda, da se kakovost spreminja iz različnih razlogov. Zato se mora preučitev zavajanja v preučenih določbah nanašati samo na zgoraj navedeno bistveno nalogo.
47. Poleg tega, kot je upravičeno navedla Komisija, osnovni javni interes v teh določbah določa zaščito pred tem, da bi se simboli, ki zavajajo povprečnega potrošnika, s tem ko vplivajo na njegovo odločitev pri nakupu, registrirali in uporabljali kot znak. Zato je treba torej obravnavati profil uporabnika in upoštevati stališča, ki sta jih v zvezi s tem pripravili družba CSL in E. Emanuel.
3. Referenčni potrošnik
48. Model „povprečnega potrošnika“ se nenehno uporablja od sodbe z dne 16. julija 1998 v zadevi Gut Springenheide in Tusky,(32) v kateri je bilo sprejeto splošno veljavno enotno merilo za ugotavljanje, ali ime, znamka ali oglaševanje zavajajo kupca oziroma ne, in sicer na podlagi domnevnega zaznavanja povprečnega potrošnika, ki je pravilno obveščen ter razumno previden in preudaren, ne da bi bilo naročeno izvedensko mnenje oziroma javnomnenjska raziskava.(33)
49. Obseg te domneve mora za vsak konkreten primer določiti preizkuševalec ali sodni organ, ki odloča o sporu o znamki. V drugih sklepnih predlogih sem pojasnil,(34) da morajo ti organi izvajati svojo diskrecijsko pravico, ki temelji na vzorcu povprečnega potrošnika, kot ga opredeljuje pravo Skupnosti, morebitne dodatne poizvedbe, analitične študije, izvedenska mnenja ali statistične ankete pa jih ne odvezujejo od te ocene.
50. Zato je treba glede uporabnika ohraniti isto merilo, kot je uporabljeno v prejšnjih točkah, ker ni nobene potrebe, da bi ga spreminjali na področju členov 3 in 12 Direktive 89/104, iz okoliščin spisa pa tudi ne izhaja, da naj bi zadevno javnost sestavljali strokovnjaki za modo in poročne obleke.
4. Lastna imena kot znamke
51. Končno se je treba pri preučitvi skupnih dejavnikov osredotočiti na težave, ki jih povzročajo komercialni znaki, sestavljeni iz osebnih imen, kot v sporu o glavni stvari.
52. V pravu Skupnosti vsebuje člen 2 zgoraj navedene direktive(35) ponazoritveni seznam(36) znakov, ki lahko sestavljajo znamko, če je njihova naloga označiti njen trgovski izvor. Ta določba izrecno vključuje „osebna imena“.
53. Pri ocenjevanju razlikovalnega učinka takega znaka sodna praksa Sodišča zahteva uporabo meril za presojo, podobnih tistim, ki se uporabljajo za druge vrste znamk.(37) Sodišče je predvsem zavrnilo uporabo strožjih meril za določanje zmožnosti imena, da se loči od drugih konkurentov.(38)
54. Seveda takšna sposobnost znamke Elizabeth Emanuel ni sporna, vendar se zdi primerno ponoviti razmislek iz sklepnih predlogov v zadevi Nichols, in sicer da nobena določba v Direktivi ne bi mogla utemeljiti drugačne obravnave družinskih imen, saj člen 6(1)(a), edina določba, ki jim je posvečena, samo omejuje zaščitne učinke znamk,(39) vendar nima nobene zveze z razlogi za razglasitev ničnosti ali za razveljavitev, zaradi katerih je bila zadeva predložena imenovani osebi.
55. Skratka, menim, da je treba za imena in priimke uporabljati isti sistem, kot se uporablja za druge znake, saj ni zakonite podlage, ki bi upravičevala drugačno rešitev.
C – Posebnosti spornih določb
56. Predstavil sem skupna merila razlage spornih določb, zdaj pa se je treba osredotočiti na značilnosti, ki jih individualizirajo.
1. Pojem „zavajanje“ iz člena 3(1)(g) Direktive 89/104 (prvo in drugo vprašanje)
57. Iz besedila te določbe izhaja, da se ta določba, enako kot drugi odstavki člena 3, nanaša na bistvene značilnosti znamke, kot v svojih stališčih navaja vlada Združenega kraljestva. Zato mora znak javnost zavajati zaradi svojih značilnosti, saj vsebuje napačno informacijo, ki se lahko z objektivnega stališča izkaže kot zavajajoča(40), in sicer povzroči to zavajanje v vsakem razumno predstavljivem primeru uporabe.(41) Tako bi bila sestavni del proizvoda, ki ga označuje znamka, navedba elementa, ki ni del njegove sestave, podatek, ki izhaja neposredno iz znamke, kar bi med potrošniki(42) povzročilo zmedo.
58. Splošno znana je zavrnitev registracije v Združenem kraljestvu za izmišljeno besedo „Orlwoola“ za tekstil, ker je njen zven (enak „all wool“ – čista volna) javnosti dajal vtis, da je tekstil izdelan iz volne, čeprav je bil izdelan samo iz bombaža.(43)
59. Glede na zgornje ugotovitve se je treba vprašati, ali sprememba lastništva znamke, ki je homonim imena njenega imetnika, povzroča to zavajanje v vseh okoliščinah.
60. Iz različnih razlogov je nujen nikalen odgovor.
61. Prvič, zakonodajalec je vsaj glede znamke Skupnosti izrecno predvidel prenos znakov neodvisno od prodaje podjetja, s katerim so povezani, Direktiva pa vsebuje tudi določbe o licenci znamke, torej primere, v katerih ni več istovetnosti med imenom osebe in registriranim znakom.
62. Takšna možnost verjetno ne bi bila dovoljena ali pa bi bile predvidene izjeme, če bi menili, da povprečen potrošnik, kot je bil opredeljen zgoraj, ni sposoben razumeti in ne bi bil občutljiv za spremembe, ki so jim izpostavljena podjetja in še posebno znamke kot vsak drug komercialni predmet. Glede teh sprememb je torej znano, da ne spreminjajo in ne škodijo bistveni nalogi teh pravic industrijske lastnine.
63. Pravilna razlaga člena 3(1)(g) Direktive 89/104 pomeni, da se uporabnik zaveda razlik, ki lahko obstajajo med osebnimi imeni, ki se uporabljajo kot znamke, in udeležbo njihovih imetnikov pri proizvodnji blaga ali opravljanju storitev, ki jih znamka označuje. Kot v stališčih poudarja družba CSL, vsi potrošniki vedo, da ima oblikovalka kadar koli pravico prenesti svojo dejavnost, čeprav niso nujno obveščeni o prenosu.
64. Drugič, treba je spomniti, da se je Sodišče v sodni praksi odločilo za te znake uporabljati natanko enak sistem, kot velja za druge znake, ki jih je mogoče registrirati. Nobenega razloga ni, da bi dodelili dodatno varstvo, kadar oseba, ki je oblikovala znak iz svojega priimka, prekine vso povezavo z gospodarskim subjektom, ki izdeluje to blago pod takim imenom kot znamko.
65. V skladu z zgornjimi pojasnili je na prvo vprašanje za predhodno odločanje treba odgovoriti, da znamka, ki je vsaj delno sestavljena iz lastnega imena in je bila prenesena skupaj z ostalimi sredstvi, katerih del je, v smislu člena 3(1)(g) Direktive 89/104 ne zavaja javnosti, čeprav daje napačen vtis, da ta oseba sodeluje pri oblikovanju ali izdelavi proizvodov.
66. Glede na odgovor, ki ga predlagam na prvo vprašanje, na drugo vprašanje ni treba odgovoriti.
2. Razlikovalni učinek člena 12(2)(b) Direktive 89/104 (tretje in četrto vprašanje)
67. Razlika med to določbo in v zgornjih točkah preučevano določbo je v tem, da mora zmota, ki nastane v javnosti, izvirati iz uporabe znamke. Kot upravičeno navaja vlada Združenega kraljestva, mora lastnik ali morebitni pridobitelj licence znak uporabljati tako, da posredovano informacijo spremeni v tolikšni meri, da potrošnike zavaja glede resničnega sporočila(44) .
68. Bistveni identifikacijski znaki pravice industrijske lastnine zato omogočajo samo določitev, v kolikšni meri je bilo ta spremenjena in kako pomembne so te spremembe, saj se je Sodišče v sodbi z dne 4. marca 1999 v zadevi, znani kot „Gorgonzola“,(45) opredelilo za ozko razlago razveljavitve in zahtevalo obstoj ali dovolj resno tveganje za zavajanje potrošnika(46) .
69. Zato samo uporaba znaka brez bistvenih sprememb pri njegovem posredovanju javnosti ne vpliva na njegovo sporočilo,(47) čeprav tako kot v sporu o glavni stvari oseba, ki je dala znamki svoje ime, nima več nikakršne zveze s podjetjem, ki uporablja znamko. Razhajanja v zaznavanju stranke, ki je še vedno prepričana o sodelovanju te osebe pri proizvodnji, neizogibno izvirajo iz subjektivne spremembe znamke, vendar jih v skladu s členom 12 Direktive 89/104 ni treba opredeliti kot zavajajočih. Zato zmanjšanje domnevnega zavajanja v določenem obdobju, na kar se sklicuje predložitveno sodišče, ni pomembno.
70. Treba je omeniti tudi razmisleke v točkah, ki se nanašajo na člen 3(1)(g) Direktive 89/104 in zadevajo povprečnega potrošnika,(48) za katerega se domneva, da je seznanjen s spremembami glede imetnikov industrijske lastnine. Tudi v tem primeru bistvena naloga znamke ni spremenjena. Vendar mora nacionalno sodišče preučiti posebne okoliščine spora za analizo posledic uporabe znamke, da bi se opredelilo o pomoti, katere žrtev je morda bila javnost.
71. Glede na zgornje ugotovitve samo raba registrirane znamke, ki je sestavljena iz lastnega imena in prenesena skupaj z ostalimi sredstvi, s katerimi je povezana, ne vodi v zmoto iz zgoraj navedenega člena 12(2)(b): nacionalno sodišče mora preučiti posebnosti zadeve, da bo lahko analiziralo vpliv uporabe znamke na vtis, ki ga daje javnosti.
72. Glede na odgovor, ki je bil predlagan za tretje vprašanje, četrtega vprašanja ni treba preučiti.
VI – Predlog
73. V skladu z zgornjimi ugotovitvami Sodišču predlagam, naj na vprašanja za predhodno odločanje, ki jih je oseba, ki jo je imenoval Lord Chancellor, postavila prek High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, London, odgovori:
1. Člen 3(1)(g) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami je treba razlagati tako, da znak, ki je vsaj delno sestavljen iz lastnega imena in je prenesen skupaj z ostalimi sredstvi, katerih del je, ne zavaja javnosti, čeprav daje napačen vtis, da ta oseba sodeluje pri oblikovanju ali ustvarjanju proizvodov, za katere se znak uporablja.
2. V teh okoliščinah samo raba registrirane znamke ne zavaja javnosti v smislu člena 12(2)(b) te direktive. Nacionalno sodišče mora preučiti posebnosti zadeve, da bo lahko analiziralo vpliv uporabe te znamke na vtis, ki ga daje javnosti.
(1) .
(2)  –	Valižanski princ Charles Philip Arthur George Mountbatten Windsor se je 29. julija 1981 v londonski katedrali sv. Pavla med obredom, ki ga je vodil canterburyjski nadškof, poročil z Diano Frances Spencer.
(3)  –	Samo vlečka je bila dolga 8 metrov; za izdelavo tako posebnega oblačila so porabili 25 metrov svile in tafta ter 91 metrov tila, 137 metrov tkanine za tančico ter 10.000 bleščic iz biserovine in biserov (http://noticias.ya.com).
(4)  –	Prva direktiva Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1).
(5)  –	Uredba Sveta z dne 20. decembra 1993 (UL 1994, L 11, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 3288/94 z dne 22. decembra 1994 zaradi izvajanja sporazumov, sklenjenih v okviru Urugvajskega kroga (UL L 349, str. 83) in z Uredbo Sveta (ES) št. 422/2004 z dne 19. februarja 2004 (UL L 70, str. 1).
(6)  –	Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (STO) je rezultat večstranskih pogajanj Urugvajskega kroga (1986–1994), ki je v Prilogi 1 (Priloga 1 C, UL 1994, L 336, str. 214).
(7)  –	Vendar obstaja precedens, saj se je v sodbi z dne 2. marca 1999 v zadevi Eddline El‑Yassini (C‑416/96, Recueil, str. I-1209) Sodišče strinjalo, da preuči vprašanja, ki jih je postavil Immigration Adjudicator, podoben organ kot imenovana oseba.
(8)  –	Sklepni predlogi, predstavljeni 28. junija 2001 v zadevi De Coster (sodba z dne 29. novembra 2001, C-17/00, Recueil, str. I-9445).
(9)  –	Točka 83 in naslednje v sklepnih predlogih, navedenih v prejšnji opombi.
(10)  –	To težnjo je poudaril Cienfuegos Mateo, M., „La noción comunitaria de órgano jurisdiccional de un Estado miembro ex artículo 234 del Tratado CE y su necesaria revisión“, Gaceta Jurídica de la Unión europea y de la Competencia, št. 238, julij–avgust 2005, str. 3 in naslednje, prav tako privrženec vnovičnega pregleda tega pojma (str. 26).
(11)  –	Sodba z dne 30. maja 2002 v zadevi Schmid (C-516/99, Recueil, str. I-4573) in sklepni predlogi generalnega pravobranilca Tizzana v tej zadevi ter sodba z dne 31. maja 2005 v zadevi Syfait in drugi (C-53/03, Recueil, str. I-4609); v zadnjenavedeni sodbi je bila razglašena nedopustnost predloga grške komisije za konkurenco (Epitropi Antagonismou) in poudarjena njena premajhna neodvisnost, saj spada pod okrilje grškega ministrstva za razvoj. Nasprotno je bil generalni pravobranilec Jacobs prepričan, da bi ji bilo treba priznati naravo sodnega organa.
(12)  –	Sodba z dne 23. marca 1982 v zadevi Nordsee (102/81, Recueil, str. 1095, točka 7 in naslednje).
(13)  –	Odločba imenovane osebe z dne 10. junija 2002 v zadevi DAAWAT ((2003) RPC 11, str. 197).
(14)  –	Postopek pred imenovano osebo; Kitchin, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R., Moody‑Stuart, T., & Kelling, D., Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Names,
14. izdaja, Sweet & Maxwell, London, 2005, str. 88–90.
(15)  –	Iz tega pojma so izvzeti postopki nepravdnega sodstva (sodba z dne 19. oktobra 1995 v zadevi Job Centre, C-111/94, Recueil, str. I-3361, točka 9), vodenje sodnega registra, ki ga opravljajo nemška sodišča (sodba z dne 15. januarja 2002 v zadevi Lutz in drugi, C-182/00, Recueil, str. I‑547, točki 15 in 16) in naloge vpisovanja lastništva, ki jih opravljajo nekatera avstrijska sodišča (sodba z dne 14. junija 2001 v zadevi Salzmann, C-178/99, Recueil, str. I-4421).
(16)  –	Treba je navesti, da bi bila v skladu z mojim predlogom o uporabi člena 234 ES ta okoliščina najpomembnejša, če se imenovana oseba ne bi obravnavala kot del sodnega sistema Združenega kraljestva, ker bi bila po mojih pravilih zato pooblaščena za vložitev predloga v skladu s to določbo.
(17)  –	Sodba z dne 17. septembra 1997 v zadevi Dorsch Consult (C-54/96, Recueil, str. I‑4961, točka 23 in navedena sodna praksa) ter zgoraj v opombi 11 navedena sodba Schmid, točka 34.
(18)  –	To poimenovanje izhaja iz španskega civilnega zakonika, v katerem je naslov IV zvezka II naslovljen „Nekatere posebne lastnosti“; v poglavju III tega naslova pa se obravnava intelektualna lastnina v ožjem pomenu, kar se lahko v celoti razširi na industrijsko lastnino, vsekakor pa na znamke.
(19)  –	Direktiva se o tem ni opredelila, v Uredbi št. 40/94 pa to izhaja iz člena 17(6) in člena 23; von Kapff, P., „Rechtsübergang – Artikel 17“, v Ekey, F., in Klipperl, D., Markenrecht, Heidelberg, 2003, str. 967.
(20)  –	Določena je v členu 8 Direktive 89/104, katerega odstavek 2 se nanaša na pravice imetnika znamke glede na pridobitelja licence.
(21)  –	Na primer pri dedovanju, pri katerem je oporoka enostranski pravni posel.
(22)  –	Teoretična domneva v trgovini, ki pa ni nemogoča.
(23)  –	Von Kapff, P., navedeno delo, str. 964.
(24)  –	V nacionalnem pravu je to načelo izrecno navedeno v členu 434 španskega civilnega zakonika in členu 2268 francoskega civilnega zakonika.
(25)  –	Sodbe z dne 23. maja 1978 v zadevi Hoffman-La Roche (102/77, Recueil, str. 1139, točka  7); z dne 18. junija 2002 v zadevi Philips (C-299/99, Recueil, str. I-5475, točka 30) in z dne 12. novembra 2002 v zadevi Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, str. I-10273, točka 48).
(26)  –	Sklepni predlogi v zadevi Robelco (sodba z dne 21. novembra 2002, C-23/01, Recueil, str. I‑10913, točka 26).
(27)  –	Kot je naloga elementa pospeševanja prodaje ali instrumenta poslovne strategije; Grynfogel, C., „Le risque de confusion, une notion à géométrie variable en droit communautaire des marques“ v Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires, št. 6/2000, str. 494 in naslednje, predvsem str. 500. Glej tudi točki 43 in 46 mojih sklepnih predlogov z dne 13. junija 2002 v zadevi, v kateri je bila izrečena zgoraj navedena sodba Arsenal Football Club.
(28)  –	Sodba z dne 17. oktobra 1990 v zadevi HAG GF (C-10/89, Recueil, str. I-3711, točka 13).
(29)  –	Pravilen izraz, ki ga je uvedel Fernández-Nóvoa, C., Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Madrid, 2. izdaja, 2004, str. 76.
(30)  –	Sodba z dne 11. julija 1996 v zadevi Bristol-Myers Squibb in drugi (C-427/93, C‑429/93 in C‑436/93, Recueil, str. I-3457, točka 75).
(31)  –	Fernández-Nóvoa, C., navedeno delo, str. 78 in 79.
(32)  –	C-210/96, Recueil, str. I-4657.
(33)  –	Ibidem, točka 31.
(34)  –	Sklepni predlogi z dne 16. marca 2004 v zadevi Mag Instrument proti UUNT (sodba z dne 7. oktobra 2004, C-136/02 P, Recueil, str. I-9165, točka 48).
(35)  –	Besedilo člena 4 Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti je enako.
(36)  –	V skladu s sedmo uvodno izjavo Direktive 89/104.
(37)  –	Sodba z dne 16. septembra 2004 v zadevi Nichols (C-404/02, ZOdl., str. I-8499, točka 25).
(38)  –	Ibidem, točka 26.
(39)  –	Sklepni predlogi, ki sem jih predstavil 15. januarja 2004 v zgoraj navedeni zadevi Nichols, točka 37.
(40)  –	Fernández-Nóvoa, C., navedeno delo, str. 234.
(41)  –	Bender, A., „Absolute Eintragungshindernisse – Artikel 7“ v Ekey, F., in Kippel, D., navedeno delo, str. 912, ki se nanaša na člen 7(1)(g) Uredbe št. 40/94.
(42)  –	Gastinel, E., La marque communautaire, LGDJ, Pariz, 1998, str. 88 in 89, ki se prav tako nanaša na člen 7(1)(g) Uredbe št. 40/94, ker je njegovo domnevo popolnoma mogoče uporabiti v okviru Direktive.
(43)  –	Isaacs, N., Law of Trade Marks,
založba CLT Professional Publishing, Birmingham, 1996, str. 39, navaja to zadevo, ki sega v leto 1909.
(44)  –	V zvezi s členom 50(1)(c) Uredbe št. 40/94 glej Von Mühlendahl, A., in Ohlgart, D., Die Gemeinschaftsmarke, založbi C. H. Beck in Stämpli + Cie, München, 1998, str. 173.
(45)  –	Zadeva Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (C-87/97, Recueil, str. I-1301).
(46)  –	Ibidem, točka 41.
(47)  –	Generalni pravobranilec Jacobs se je v sklepnih predlogih, predstavljenih v zgoraj navedeni zadevi Gorgonzola (točka 56), opredelil enako.
(48)  –	Točki 60 in 61 zgoraj.