62011CC0149
CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL
SRA. ELEANOR SHARPSTON
presentadas el 5 de julio de 2012 (
1
) (
i
)
Asunto C‑149/11
Leno Merken BV
contra
Hagelkruis Beheer BV
[Petición de decisión prejudicialplanteada por el Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Países Bajos)]
«Marca comunitaria — Reglamento (CE) no 207/2009 sobre la marca comunitaria — Uso efectivo — Lugar de uso»
1.
La protección de las marcas es esencialmente territorial. Ello se debe a que la marca es un derecho de propiedad que protege un signo en un territorio definido. En la Unión Europea coexiste la protección de la marca nacional y de la marca comunitaria. El titular de una marca nacional puede ejercitar los derechos derivados de dicha marca en el territorio del Estado miembro con arreglo a cuya legislación nacional la marca está protegida. El titular de una marca comunitaria puede hacer lo mismo en el territorio de los veintisiete Estados miembros, porque la marca surte efectos en todo ese territorio. (
2
)
2.
El artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo (
3
) (en lo sucesivo, «Reglamento») establece que una marca comunitaria quedará sometida a sanciones si, en un plazo de cinco años a partir del registro, no hubiere sido objeto de «un uso efectivo en la Comunidad […] para los productos o los servicios para los cuales esté registrada» (salvo que existan causas justificativas para su falta de uso). (
4
)
3.
Aunque el alcance de la protección de una marca comunitaria está legalmente definido por referencia al territorio de los veintisiete Estados miembros, la cuestión de si la marca debe ser objeto de uso efectivo no puede responderse necesariamente de la misma manera. En el presente asunto, se solicita al Tribunal de Justicia que determine la extensión territorial en la que una marca debe ser utilizada para cumplir el requisito de «uso efectivo» previsto en el artículo 15, apartado 1, del Reglamento y, en particular, si basta con que se use la marca en el territorio de un solo Estado miembro.
Marco normativo
Legislación sobre marcas de la Unión Europea
El Reglamento
4.
Las marcas comunitarias son «marcas de productos o de servicios registradas en las condiciones y según las disposiciones establecidas» en el Reglamento. (
5
) Podrán consistir en «todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras —incluidos los nombres de personas—, los dibujos y modelos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras». (
6
)
5.
Conforme al segundo considerando del Reglamento «la realización de tal mercado y el fortalecimiento de su unidad implican no solo la eliminación de los obstáculos a la libre circulación de mercancías y a la libre prestación de servicios, así como el establecimiento de un régimen que garantice que no se falsee la competencia, sino también la creación de condiciones jurídicas que permitan a las empresas adaptar de entrada sus actividades de fabricación y de distribución de bienes o de prestación de servicios a las dimensiones de la Comunidad». El segundo considerando dispone asimismo lo siguiente:
«Entre los instrumentos jurídicos de que deberían disponer las empresas para estos fines, son particularmente apropiadas las marcas que les permitan identificar sus productos o sus servicios de manera idéntica en toda la Comunidad, sin consideración de fronteras.»
6.
El tercer considerando establece que, con el fin de proseguir los objetivos comunitarios mencionados, «resulta necesario prever un régimen comunitario de marcas que confiera a las empresas el derecho de adquirir, de acuerdo con un procedimiento único, marcas comunitarias que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Comunidad». Se trata del principio de la unicidad de la marca comunitaria que «debe aplicarse salvo disposición en contrario del […] Reglamento».
7.
El sexto considerando reconoce a las empresas la libertad de registrar una marca como marca nacional o como marca comunitaria y señala que «no parece justificado obligar a las empresas a que registren sus marcas como marcas comunitarias». Según dicho considerando, «las marcas nacionales siguen siendo necesarias para las empresas que no deseen una protección de sus marcas a escala comunitaria».
8.
Según el décimo considerando, «sólo está justificado proteger las marcas comunitarias y, contra estas, cualquier marca registrada que sea anterior a ellas, en la medida en que dichas marcas sean utilizadas efectivamente».
9.
El artículo 1, apartado 2, establece:
«La marca comunitaria tendrá carácter unitario. Producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: solo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y solo podrá prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad. Este principio se aplicará salvo disposición contraria del presente Reglamento.»
10.
El registro de una marca como marca comunitaria confiere a su titular ciertos derechos exclusivos. Tales derechos se enumeran, en particular, en el artículo 9, que establece lo siguiente:
«1.   La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:
a)
de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
b)
de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;
c)
de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicial para los mismos.
[…]»
11.
El artículo 15 establece que el titular debe hacer uso de la marca comunitaria:
«1.   Si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca comunitaria no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca comunitaria quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.
A efectos del apartado 1, también tendrá la consideración de uso:
a)
el uso de la marca comunitaria en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta se halle registrada;
b)
la fijación de la marca comunitaria sobre los productos o sobre su presentación en la Comunidad solo con fines de exportación.
2.   El uso de la marca comunitaria con el consentimiento del titular se considerará como hecho por el titular.»
12.
El artículo 42, titulado «Examen de la oposición» establece:
«2.   A instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado oposición, presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde hace al menos cinco años. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición. Si la marca anterior se hubiere utilizado solamente para parte de los productos o de los servicios para los que hubiere estado registrada, a efectos de la aplicación de los apartados 1, 2 y 3, se considerará registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios.
3.   El apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en la letra a) del apartado 2 del artículo 8, entendiéndose que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.»
13.
El artículo 51, titulado «Causas de caducidad», tiene el siguiente tenor:
«1.   Se declarará que los derechos del titular de la marca comunitaria han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:
a)
si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existen causas justificativas de la falta de uso […];
[…]»
14.
De conformidad con el artículo 112, el titular podrá pedir la transformación de la marca comunitaria en una marca nacional:
«1.   El solicitante o el titular de una marca comunitaria podrá pedir que se transforme su solicitud o su marca comunitaria en solicitud de marca nacional:
a)
si la solicitud de marca comunitaria fuere desestimada, retirada o tenida por retirada;
b)
si la marca comunitaria dejare de producir efectos.
2.   No habrá transformación:
a)
cuando el titular de la marca comunitaria haya sido privado de sus derechos por falta de uso de esa marca, a no ser que, en el Estado miembro para el que se solicite la transformación de la marca comunitaria, esta se haya utilizado en condiciones que constituyan un uso efectivo en el sentido de la legislación de dicho Estado miembro;
[…]»
La Directiva
15.
De conformidad con el noveno considerando de la Directiva, «es preciso exigir que las marcas registradas sean efectivamente utilizadas so pena de caducidad». Este requisito debe aplicarse con el fin de «reducir el número total de marcas registradas y protegidas en la Comunidad y, por ende, el número de conflictos entre las mismas».
16.
El artículo 10, titulado «Uso de la marca» dispone lo siguiente:
«1.   Si, en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que se haya concluido el procedimiento de registro, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo por parte del titular en el Estado miembro de que se trate, para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Directiva salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso.
[…]»
17.
El artículo 11, apartado 2, establece:
«Cualquier Estado miembro podrá disponer que no pueda denegarse el registro de una marca a causa de la existencia de una marca anterior que se le oponga si esta última no cumpliere los requisitos de uso establecidos en el artículo 10, apartados 1 y 2, o, según el caso, en el artículo 10, apartado 3.»
18.
El artículo 4, apartado 2, de la Directiva deja claro que las «marcas anteriores» incluyen las marcas comunitarias.
Convención del Benelux sobre Propiedad Intelectual (Marcas y Dibujos y Modelos)
19.
La Convención del Benelux sobre Propiedad Intelectual (Marcas y Dibujos y Modelos) (en lo sucesivo, «Convención del Benelux») establece, entre otras cosas, los requisitos para obtener y mantener una marca del Benelux y los derechos asociados a la misma.
20.
Las marcas del Benelux se obtienen mediante registro. Para determinar el orden de prioridad a efectos de presentación, (
7
) el artículo 2, apartado 3, letra b), de la Convención del Benelux establece que se tomarán en consideración los derechos relativos a «marcas idénticas o similares para bienes y servicios idénticos o similares, cuando exista riesgo de confusión por parte del público, lo que incluye el riesgo de asociación con la marca anterior». (
8
) De conformidad con el artículo 2, apartado 14, punto 1, el titular de dicha marca anterior tiene derecho a oponerse al registro de la marca.
21.
Según el artículo 2, apartado 46, el artículo 2, apartado 3, «[también] será de aplicación a las marcas comunitarias cuya antigüedad en el territorio del Benelux haya sido válidamente reivindicada de conformidad con el [Reglamento de la Marca Comunitaria] […]».
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
22.
Leno Merken BV (en lo sucesivo, «Leno») y Hagelkruis Beheer BV (en lo sucesivo, «Hagelkruis») son empresas parte en un litigio que versa sobre la presentación por parte de la segunda de ellas de una solicitud de registro de la marca denominativa «OMEL» como marca del Benelux el 27 de julio de 2009 para determinados servicios de las clases 35, 41 y 45 de la Clasificación de Niza. (
9
) Leno se opuso al registro el 18 de agosto de 2009, alegando ser titular de la marca comunitaria «ONEL», registrada el 2 de octubre de 2003 para determinados servicios de las clases 35, 41 y 42 de la Clasificación de Niza. (
10
) La oposición se basaba en los motivos expuestos en el escrito de 26 de octubre de 2009 al que Hagelkruis respondió el 2 de diciembre de 2009.
23.
El 6 de noviembre de 2009, Hagelkruis solicitó a Leno que demostrara el uso efectivo de la marca comunitaria «ONEL». Leno respondió a dicha solicitud el 19 de noviembre de 2009.
24.
El 15 de enero de 2010, la Oficina de la Propiedad Intelectual de Benelux (en lo sucesivo, «OPIB») desestimó la oposición de Leno y concluyó que debía permitirse a Hagelkruis registrar el signo «OMEL» como marca del Benelux.
25.
Leno recurrió contra dicha decisión ante el Gerechtshof te ’s‑Gravenhage (Tribunal Regional de Apelación, La Haya). Constituyen hechos probados ante dicho órgano jurisdiccional que: i) «ONEL» y «OMEL» son marcas similares; ii) tales marcas se han registrado para servicios idénticos o, al menos, similares; iii) existe riesgo de confusión por parte del público entre «OMEL» y «ONEL» conforme a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 3, letra b), de la Convención del Benelux; y iv) Leno ha hecho un uso efectivo de «ONEL» en Países Bajos. La controversia entre Leno y Hagelkruis se refiere a si Leno está obligada a demostrar el uso efectivo de «ONEL» en más de un Estado miembro para poder oponerse a que Hagelkruis registre la marca «OMEL».
26.
El órgano jurisdiccional remitente planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Debe interpretarse el artículo 15, apartado 1, del Reglamento […], en el sentido de que para que se dé un uso efectivo de una marca comunitaria basta con el uso de la misma dentro de las fronteras de un solo Estado miembro, dado que dicho uso, si se tratase de una marca nacional, se consideraría uso efectivo en dicho Estado miembro (véanse la Declaración Conjunta no 10 del Consejo y la Comisión Europea de 20 de diciembre de 1993, relativa al artículo 15 del Reglamento no 40/94 de 20 de diciembre de 1993 y las Opposition Guidelines [Directrices relativas al Procedimiento de Oposición] de la OAMI)?
2)
En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿el uso antes descrito de una marca comunitaria dentro de un solo Estado miembro no puede tener nunca la consideración de uso efectivo en la Comunidad, en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento […]?
3)
Si el uso de una marca comunitaria en un solo Estado miembro nunca puede tener la consideración de uso efectivo en la Comunidad, ¿qué requisitos deben aplicarse, en la apreciación de un uso efectivo en la Comunidad, en relación con el ámbito territorial del uso de una marca comunitaria, junto a los demás factores?
4)
O bien, a diferencia de cuanto se ha afirmado supra, ¿debe interpretarse el artículo 15 del Reglamento […] en el sentido de que en la apreciación del uso efectivo en la Comunidad debe realizarse en abstracto prescindiendo por completo de las fronteras del territorio de los Estados miembros por separado (y, por ejemplo, se toma como referencia las cuotas de mercado —mercado de producto/mercado geográfico—)?»
27.
Leno, Hagelkruis, los Gobiernos belga, danés, alemán, húngaro, neerlandés y del Reino Unido y la Comisión Europea presentaron observaciones escritas.
28.
Durante la vista de 19 de abril de 2012, Leno, Hagelkruis, los Gobiernos danés, francés y húngaro, así como la Comisión formularon observaciones verbales.
Análisis
Observaciones preliminares
29.
Mediante las cuatro cuestiones prejudiciales planteadas, el Gerechtshof te ’s‑Gravenhage solicita en esencia al Tribunal de Justicia que determine el alcance del ámbito territorial en el que el titular de la marca comunitaria debe usar la marca para evitar las sanciones establecidas en el Reglamento y, en consecuencia, mantener el derecho exclusivo inherente a ella.
30.
La justificación de la protección de una marca comunitaria desaparece si la marca no se utiliza efectivamente. (
11
) Si bastase con registrar una marca como marca comunitaria para disfrutar de protección en el territorio de los veintisiete Estados miembros, las empresas podrían solicitar protección para marcas que no usan (y que no tienen intención de utilizar). En consecuencia, podrían denegar así a sus competidores la oportunidad de utilizar dicha marca u otra similar al introducir en el mercado interior bienes o servicios que son idénticos o similares a los que designan dicha marca. Por ese motivo, el titular de la marca comunitaria ya no podrá invocar derechos exclusivos de monopolio con respecto a la marca si no ha hecho un uso efectivo de ella en la Comunidad en un plazo de cinco años a partir de su registro.
31.
La resolución de remisión no contiene muchos datos sobre el registro de «ONEL» como marca comunitaria o sobre las circunstancias que llevaron a concluir que la marca había sido objeto de uso efectivo en Países Bajos. (
12
) Según la resolución de remisión, no se rebatió el argumento de Leno según el cual si «ONEL» hubiera sido una marca neerlandesa, se habría considerado que había sido objeto de uso efectivo en Países Bajos. El Tribunal de Justicia no ha recibido información sobre el mercado de los servicios que designa la marca «ONEL» o sobre el uso concreto que se ha hecho de dicha marca en Países Bajos. En consecuencia, abordaré en términos generales la cuestión sobre el alcance del ámbito territorial en el que debe demostrarse el uso de la marca.
Significado de la expresión «uso efectivo en la Comunidad» del artículo 15, apartado 1, del Reglamento
32.
El Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de examinar el significado de la expresión «uso efectivo», fundamentalmente en relación con marcas nacionales o marcas del Benelux. (
13
) Las marcas nacionales deben ser objeto de «uso efectivo en el Estado miembro». (
14
) Por el contrario, las marcas comunitarias deben ser objeto de «uso efectivo en la Comunidad». (
15
) Pese a que este tipo de marcas existe en distintas jurisdicciones, considero que la finalidad del requisito de «uso efectivo» es la misma. Tiene por objeto garantizar que el registro no contenga marcas que obstaculicen la competencia en el mercado en lugar de promoverla, al limitar la gama de signos que los terceros pueden registrar como marcas, no perseguir un fin comercial y no contribuir efectivamente a distinguir entre bienes o servicios en el mercado de que se trata y a asociarlos al titular de la marca.
33.
Si una marca comunitaria no se usa para sus fines, la protección de la marca en todo el territorio de los veintisiete Estados miembros debe decaer. Ese mismo principio resulta aplicable a la marca nacional, aunque en este caso la pérdida de protección evidentemente se circunscribe al territorio del Estado miembro en el que la marca está registrada. En consecuencia, no veo ningún motivo por el que el Tribunal de Justicia no deba interpretar el concepto de «uso efectivo» contenido en el artículo 15, apartado 1, del Reglamento, de un modo que se atenga, con carácter general, al significado que se ha otorgado a ese mismo concepto en la Directiva. (
16
)
34.
No obstante, el tenor de los artículos 10, apartado 1, de la Directiva, y 15, apartado 1, del Reglamento difiere porque en el primero se emplea la expresión «en el Estado miembro» mientras que en el segundo se utiliza la mención «en la Comunidad». Esto parece indicar que el hecho de si una marca ha sido objeto de uso efectivo dependerá de la apreciación de los criterios pertinentes en un ámbito geográfico que trasciende del contexto en el que se haya establecido el uso efectivo de una marca nacional.
Falta de pertinencia del uso fuera de la Comunidad
35.
La expresión «en la Comunidad» recogida en el artículo 15, apartado 1, del Reglamento significa claramente que el uso de una marca comunitaria fuera del territorio de los veintisiete Estados miembros no puede contribuir a demostrar que la marca ha sido objeto de uso efectivo para evitar las sanciones previstas en el Reglamento. (
17
) Esta interpretación del artículo 15, apartado 1, es coherente con el principio de que la protección de una marca comunitaria se limita a dicho territorio.
36.
Asimismo, si la interpretación contraria fuera correcta, el legislador no habría tenido ningún motivo para establecer expresamente en el artículo 15, apartado 1, letra b), que fijar la marca comunitaria sobre los productos o sobre su presentación sólo con fines de exportación «también tendrá la consideración de uso [a efectos del apartado 1]».
El concepto de «uso efectivo en la Comunidad» es indivisible
37.
El tenor del artículo 15, apartado 1, del Reglamento no distingue entre distintos tipos de uso efectivo en función de dónde se produzca ese uso, cuando no sea «en la Comunidad». Se centra en si la marca ha sido objeto de «uso efectivo en la Comunidad», concepto que, en mi opinión, es indivisible. Esto supone que las expresiones «uso efectivo» y «en la Comunidad» no son requisitos acumulativos que deben examinarse por separado.
38.
El Tribunal de Justicia ha declarado que «la extensión territorial del uso es sólo uno de los factores, entre otros, que deben ser tenidos en cuenta para determinar si [dicho uso] es efectivo o no». (
18
) En consecuencia, el lugar de uso es un factor a tener en cuenta a la hora de apreciar si una marca ha sido objeto de uso efectivo en la Comunidad. No se trata ni de un requisito independiente que se aplica conjuntamente con el requisito de uso efectivo, (
19
) ni es el factor único o dominante que determina lo que constituye uso efectivo en la Comunidad.
39.
Sólo por este motivo, considero que el uso de una marca comunitaria dentro de las fronteras de un único Estado miembro no basta necesariamente, por sí mismo, para exista un uso efectivo de dicha marca, porque la extensión territorial del uso es únicamente uno de los factores a tener en cuenta en su apreciación.
Extensión territorial del uso en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento
– Aplicación del criterio empleado por el Tribunal de Justicia en el asunto Pago International
40.
Varias de las partes que han presentado observaciones señalan que el Tribunal de Primera Instancia ya declaró en el asunto HIWATT que «el uso efectivo de una marca […] supone que la marca se encuentre presente en una parte sustancial del territorio en el que esté protegida», es decir, en la Comunidad. (
20
) Este es el mismo criterio que se aplicó en la sentencia del Tribunal de Justicia que recayó en el asunto Pago (
21
) para determinar la notoriedad de una marca en la Comunidad. (
22
)
41.
En mi opinión, el asunto Pago se refería a una cuestión distinta. En ese caso el Tribunal de Justicia declaró que, para que una marca comunitaria sea notoriamente conocida en la Comunidad a efectos de obtener protección adicional con arreglo al artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento, debe haber adquirido cierto renombre en una parte sustancial del territorio de la Comunidad antes de que su titular pueda ejercitar el derecho establecido en dicha disposición. (
23
) Dicho territorio puede ser el territorio de un Estado miembro. Por el contrario, en este asunto se solicita al Tribunal de Justicia que establezca la extensión territorial en la que se debe usar la marca comunitaria para evitar sanciones como la caducidad.
42.
En consecuencia, parto del presupuesto de que la interpretación realizada en la sentencia Pago Internacional, antes citada, no puede extrapolarse directamente al contexto de la caducidad de una marca comunitaria y del requisito de uso efectivo.
– El uso de la marca comunitaria debe ser suficiente para mantener u obtener una cuota en el mercado interior
43.
En la sentencia The Sunrider el Tribunal de Justicia declaró que una marca comercial es objeto de un uso efectivo «cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios». (
24
) Debe ser «suficiente desde el punto de vista cuantitativo para mantener o crear cuotas de mercado para los productos o los servicios protegidos por la marca». (
25
) El carácter efectivo del uso de la marca debe determinarse sobre la base de todos los hechos y circunstancias del caso, incluidas las características del sector económico y del mercado de que se trate, la naturaleza de los productos o servicios protegidos por la marca y la magnitud y la frecuencia del uso. (
26
)
44.
En consecuencia, las marcas se utilizan básicamente en los mercados. El mercado pertinente de la marca comunitaria es el mercado interior que, de conformidad con el artículo 26 TFUE, apartado 2, consiste en «un espacio sin fronteras interiores en el que esté garantizada la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales».
– Extensión territorial en la que se debe utilizar una marca comunitaria para cumplir el requisito establecido en el artículo 15, apartado 1, del Reglamento
45.
La marca comunitaria permite a las empresas adaptar sus actividades a las dimensiones del mercado interior. En efecto, se estableció para aquellas empresas que deseaban iniciar o continuar sus actividades en el ámbito de la Comunidad de forma inmediata o inminente. Permite a los comerciantes, consumidores, fabricantes y distribuidores identificar bienes y servicios en el mercado y distinguirlos de los de terceros en toda la Comunidad. Esto es coherente con los objetivos generales de la protección de la marca comunitaria, que son fomentar y abrir la actividad económica en todo el mercado interior transmitiendo información sobre los bienes y servicios que designa la marca. (
27
)
46.
A estos efectos, las marcas comunitarias están protegidas en todo el territorio de la Comunidad, sin distinción alguna basada en los límites territoriales entre Estados miembros.
47.
El artículo 15 del Reglamento dispone que para garantizar esa protección, la marca comunitaria debe ser «objeto de un uso efectivo en la Comunidad […] para los productos o los servicios para los cuales esté registrada». Si la marca no es objeto de tal uso, su titular puede perder, de conformidad con el artículo 42, apartado 2, del Reglamento, el derecho a oponerse a una solicitud de registro de una marca similar que designe servicios idénticos o similares. (
28
) Este principio también resulta aplicable cuando el titular de una marca nacional anterior se opone al registro de una marca comunitaria: en esas circunstancias, el artículo 42, apartado 3, del Reglamento dispone que el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior se sustituye por el uso en la Comunidad. En mi opinión ese mismo principio debe aplicarse, mutatis mutandis, en caso de que la oposición a una marca nacional se base en una marca comunitaria anterior: podrá exigirse al titular de esta última que demuestre su uso efectivo en la Comunidad. (
29
) La unicidad de la marca comunitaria supone que debe disfrutar de protección en idénticas condiciones en los procedimientos de oposición relativos tanto al registro de marcas nacionales como de marcas comunitarias.
48.
Para determinar si concurre el requisito de uso efectivo en la Comunidad, considero que el órgano jurisdiccional nacional debe examinar todas las formas de uso de la marca en el mercado interior. En ese contexto, la delimitación geográfica del mercado pertinente engloba la totalidad del territorio de los veintisiete Estados miembros. Las fronteras entre Estados miembros y los respectivos tamaños de sus territorios carecen de pertinencia a efectos de esta apreciación. Lo que interesa es la presencia comercial de dicha marca y, en consecuencia, de los bienes y servicios que dicha marca designa en el mercado interior.
49.
En el caso de autos, considero que el uso de la marca en el mercado de Países Bajos forma parte de dicha apreciación y puede contribuir a demostrar si la marca ha penetrado el mercado interior para los servicios que designa. No obstante, el uso (o la falta de uso) fuera de Países Bajos es igualmente pertinente.
50.
A este respecto, existe una diferencia entre las marcas nacionales y las comunitarias. A efectos de determinar el uso efectivo de una marca nacional, únicamente resulta pertinente el uso que se efectúe de la misma en el territorio del Estado miembro en el que está registrada, aunque su titular también la utilice en otro lugar. Por otro lado, el uso de una marca comunitaria en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento, debe apreciarse teniendo en cuenta el uso que se efectúe de la misma en todo el mercado interior. Carece de pertinencia que la marca comunitaria se haya usado en un Estado miembro o en varios. Lo importante es el impacto del uso en el mercado interior, en particular, si es suficiente para mantener u obtener una cuota de mercado en el mercado de los bienes y servicios que designa la marca y si contribuye a una presencia relevante desde el punto de vista comercial de los bienes y servicios en ese mercado. (
30
) La circunstancia de que ese uso entrañe o no un éxito comercial carece de pertinencia. (
31
)
51.
En el asunto La Mer Technology, el Tribunal de Justicia declaró que la cuestión de que un uso sea suficiente «depende de diversos factores y de una apreciación específica que corresponde realizar en cada caso al juez nacional». Deben tomarse en consideración «las características de dichos productos o servicios, la frecuencia o regularidad del uso de la marca, el hecho de que se utilice la marca para comercializar todos los productos o servicios idénticos de la empresa titular o meramente algunos de ellos, o incluso las pruebas relativas al uso de la marca que el titular puede proporcionar». (
32
) El Tribunal de Justicia declaró que «no es posible determinar a priori, de modo abstracto, qué umbral cuantitativo ha de considerarse para determinar si el uso tiene o no un carácter efectivo». Dicho umbral «imp[ediría] al juez nacional apreciar las circunstancias del litigio de que conoce». (
33
) En mi opinión, este razonamiento debe aplicarse a la apreciación del uso efectivo en su conjunto, incluida, en la medida en que proceda, la extensión territorial del uso de la marca.
52.
En mi opinión, la apreciación caso por caso de lo que constituye un uso efectivo requiere determinar las características del mercado interior de los bienes y servicios particulares de que se trata. También exige tener en cuenta que tales características pueden variar con el tiempo.
53.
La demanda, la oferta o el acceso a partes del mercado interior pueden verse limitados por factores como, por ejemplo, barreras lingüísticas, costes de transporte o inversión, o los gustos y hábitos de los consumidores. Por consiguiente, el uso de una marca en un área en la que el mercado está particularmente concentrado puede adquirir mayor peso en la apreciación que el uso de esa misma marca en una parte del mercado en la que la oferta o demanda de tales bienes o servicios escasee o sea inexistente.
54.
También es posible que el uso local de una marca comunitaria produzca, no obstante, efectos en el mercado interior, por ejemplo, garantizando que los bienes sean conocidos —de forma relevante desde el punto de vista comercial— por los actores de un mercado más amplio que el del territorio en el que se usa la marca. (
34
)
55.
Por consiguiente, no considero que el uso en un territorio que se corresponda con el de un solo Estado miembro excluya necesariamente que ese uso sea considerado efectivo en la Comunidad. De igual modo, tampoco considero que, por ejemplo, el uso de una marca en un sitio web que sea accesible desde los veintisiete Estados miembros constituya, por definición, un uso efectivo en la Comunidad.
56.
Interpretar el requisito del «uso efectivo en la Comunidad» en este sentido garantiza la libertad de las empresas de todo tipo de optar por registrar una marca bien como marca nacional bien como marca comunitaria. (
35
) La marca comunitaria, y su coexistencia con las marcas nacionales, se estableció con el fin de satisfacer las necesidades de todos los operadores del mercado y no exclusivamente las de las pequeñas empresas que operan en un solo Estado miembro o en una pequeña parte del mercado interior, o de las grandes empresas que actúan en la totalidad o en una parte importante del mercado interior. La protección de la marca comunitaria debe estar a disposición de todo tipo de empresas que deseen proteger sus marcas en todo el territorio de los veintisiete Estados miembros con el objeto de utilizarlas para mantener o crear cuotas de mercado en el mercado interior pertinente.
57.
En el caso de autos, considero que la decisión del órgano jurisdiccional nacional sobre si se cumple el requisito de uso efectivo previsto en el artículo 15, apartado 1, del Reglamento no puede basarse en una apreciación que se limite a los usos de «ONEL» en Países Bajos. Por el contrario, el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta todos los usos en el mercado interior, que evidentemente incluyen los efectuados en Países Bajos, y ponderar cada uso en función de las características particulares del mercado y de la cuota de mercado del titular en ese mercado. Si el órgano jurisdiccional determina, por ejemplo, que el mercado interior de los servicios que designa «ONEL» está particularmente concentrado en Países Bajos y posiblemente en los territorios limítrofes, podrá atribuir un peso particular al uso de la marca exclusivamente en Países Bajos. Al mismo tiempo, el órgano jurisdiccional nacional debe ampliar su examen para incluir formas de uso que podrían no ser pertinentes a la hora de apreciar el uso efectivo de una marca nacional neerlandesa como, por ejemplo, el uso de la marca comunitaria que dé a conocer los servicios de forma comercialmente significativa a potenciales clientes fuera de Países Bajos.
58.
Al realizar esta apreciación, el órgano jurisdiccional nacional debe tomar en consideración asimismo que los hechos que han de probarse y examinarse no son estáticos. Por el contrario, éstos pueden evolucionar con el tiempo, incluso durante los cinco primeros años siguientes al registro de la marca.
59.
En consecuencia, en mi opinión el uso efectivo en la Comunidad en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento es un uso que, si se toman en consideración las características particulares del mercado pertinente, basta para mantener o crear cuotas en ese mercado para los bienes y servicios cubiertos por la marca comunitaria.
60.
Al llegar a esta conclusión, no considero que la Declaración Conjunta y las Directrices relativas al procedimiento de Oposición —documentos que, evidentemente no son vinculantes para el Tribunal de Justicia— sean necesarios para el análisis. En mi opinión, el tenor del artículo 15, apartado 1, a la luz de su contenido, objeto y finalidad, es suficientemente claro. En cualquier caso, ni la Declaración Conjunta ni las Directrices relativas al Procedimiento de Oposición parecen oponerse a mi conclusión.
– Extensión territorial del uso de una marca comunitaria y su transformación en marca nacional en caso de falta de uso
61.
Por último, a diferencia de algunas de las partes que han presentado observaciones, considero que mi interpretación del artículo 15, apartado 1, del Reglamento no menoscaba el efecto útil del artículo 112, apartado 2, letra a), de dicho Reglamento. El artículo 112 tampoco es determinante para establecer diferencias entre el requisito de uso efectivo de una marca comunitaria y el de una marca nacional.
62.
El artículo 112 establece las circunstancias en las que una marca comunitaria puede transformarse en una marca nacional. La transformación queda excluida cuando «el titular de la marca comunitaria haya sido privado de sus derechos por falta de uso de esa marca». El artículo 112, apartado 2, letra a), establece una excepción a esta norma en caso de que «en el Estado miembro para el que se solicite la transformación de la marca comunitaria, esta se haya utilizado en condiciones que constituyan un uso efectivo en el sentido de la legislación de dicho Estado miembro».
63.
Así pues, dicha falta de uso debe contrastarse, por un lado, con el uso efectivo en la Comunidad y, por otro, con el uso efectivo de una marca nacional con arreglo a la legislación de un Estado miembro. Si el uso en un solo Estado miembro puede constituir un uso efectivo en la Comunidad cuando se tienen en cuenta todos los demás hechos, no hay motivos para que la marca caduque y no concurren las circunstancias en las que la transformación queda excluida. En determinados casos, un mismo uso de una marca cumplirá los requisitos tanto de uso efectivo de una marca comunitaria como de uso efectivo de una marca nacional. En este caso no se aplicará el artículo 112. Por el contrario, si un órgano jurisdiccional nacional considera, tras tomar en consideración todos los hechos del litigio, que el uso en un Estado miembro no basta para constituir un uso efectivo en la Comunidad, aún sería posible transformar la marca comunitaria en una marca nacional, aplicando la excepción prevista en el artículo 112, apartado 2, letra a).
Conclusión
64.
En virtud de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones planteadas por el Gerechtshof te ’s‑Gravenhage como sigue:
«El artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria debe interpretarse en el sentido de que i) el uso de una marca comunitaria dentro de las fronteras de un solo Estado miembro no basta necesariamente, por sí mismo, para que se dé un uso efectivo de dicha marca, si bien ii) es posible que, tras tomar en consideración todos los hechos pertinentes, el uso de una marca comunitaria en una zona que se corresponda con el territorio de un solo Estado miembro constituya un uso efectivo en la Comunidad.
El uso efectivo en la Comunidad en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) no 207/2009 es un uso que, si se toman en consideración las características particulares del mercado pertinente, basta para mantener o crear cuotas en ese mercado para los bienes y servicios cubiertos por la marca comunitaria.»
(
1
)	— Lengua original: inglés.
(
i
)	«A partir del punto 5 la numeración del presente texto ha sufrido una modificación con posterioridad a su primera publicación en línea».
(
2
)	— En las presentes conclusiones, utilizaré principalmente la terminología empleada en los reglamentos y directivas pertinentes, que siguen refiriéndose al uso de una marca comunitaria en la Comunidad y que aún no se ha modificado a raíz del Tratado de Lisboa.
(
3
)	— Reglamento de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1). Este reglamento codificó las diversas modificaciones del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11, p. 1), por el que se creó la marca comunitaria. Véase el primer considerando del Reglamento.
(
4
)	— Por el contrario, una marca nacional debe ser objeto de «uso efectivo […] en el Estado miembro» de que se trate: artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299, p. 25; en lo sucesivo, «Directiva»). Véanse los puntos 15 y 16 infra.
(
5
)	— Artículo 1, apartado 1, del Reglamento.
(
6
)	— Artículo 4 del Reglamento.
(
7
)	— En este contexto, la presentación significa la presentación de una solicitud de marca.
(
8
)	— Esta es mi traducción de las versiones auténticas de la Convención del Benelux.
(
9
)	— Acuerdo de Niza de 15 de junio de 1957 sobre la clasificación internacional de bienes y servicios a los efectos del Registro de Marcas, en su versión revisada y modificada.
(
10
)	— Ni el órgano jurisdiccional remitente ni las partes que han presentado observaciones han indicado que «ONEL» haya sido objeto de un registro internacional. A efectos de las presentes conclusiones, supondré que esta marca comunitaria no ha sido objeto de dicho registro.
(
11
)	— Décimo considerando del Reglamento.
(
12
)	— No obstante, hay que suponer que la solicitud de registro de «ONEL» como marca comunitaria no estaba incursa en ninguno de los motivos de denegación absolutos o relativos previstos en los artículos 7 y 8 del Reglamento. Por ejemplo, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra b), en relación con el artículo 7, apartado 2, de dicho Reglamento, debe denegarse el registro de un signo como marca comunitaria si carece de carácter distintivo en una parte de la Comunidad: véase la sentencia de 22 de junio de 2006, Storck (C-25/05 P, Rec. p. I‑5719), apartado 81.
(
13
)	— Véanse, por ejemplo, las sentencias de 11 de marzo de 2003, Ansul (C‑40/01, Rec. p. I‑2439) y de 11 de mayo de 2006, The Sunrider (C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237), y el auto de 27 de enero de 2004, La Mer Technology (C‑259/02, Rec. p. I‑1159).
(
14
)	— Artículo 10, apartado 1, de la Directiva. Esta disposición, y la Directiva en general, se aplican a las marcas nacionales y a las marcas del Benelux. Artículo 1 de la Directiva.
(
15
)	— Artículo 15, apartado 1, del Reglamento.
(
16
)	— Véase, por ejemplo, el punto 43 infra.
(
17
)	— En mi opinión, el mismo principio se aplica a las marcas nacionales: el uso efectivo en un Estado miembro no puede demostrarse basándose en el uso de esa marca fuera del territorio de dicho Estado miembro.
(
18
)	— Véase la sentencia The Sunrider, citada en la nota 13 supra, apartado 76.
(
19
)	— Véase, asimismo, el memorándum sobre la creación de una marca de la CEE de 6 de julio de 1976, SEC(76) 2462 final (DO 8/76), apartado 126: «el uso en el territorio de un número determinado de Estados miembros no debería ser el factor determinante» y «sería más adecuada una estipulación que exigiera “el uso en una parte significativa del mercado común” o un “uso efectivo en el mercado común”».
(
20
)	— Sentencia de 12 de diciembre de 2002, Fernandes/OAMI (HIWATT) (T‑39/01, Rec. p. II‑5233), apartado 37.
(
21
)	— Sentencia de 6 de octubre de 2009 (C-301/07, Rec. p. I‑9429).
(
22
)	— Véase el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento.
(
23
)	— Los hechos en ese asunto eran tales que «[podía] considerarse que el territorio del Estado miembro de que se trata [en este caso, Austria] es una parte sustancial del territorio de la Comunidad». Sentencia Pago, citada en la nota 21 supra, apartado 30.
(
24
)	— Sentencia The Sunrider, citada en la nota 13 supra, apartado 70. Véase, asimismo el octavo considerando del Reglamento.
(
25
)	— Sentencia The Sunrider, citada en la nota 13 supra, apartado 71, y la jurisprudencia citada.
(
26
)	— Véase la sentencia The Sunrider, citada en la nota 13 supra, apartado 70 y la jurisprudencia citada.
(
27
)	— Conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer presentadas en el asunto Ansul, citado en la nota 13 supra, punto 44.
(
28
)	— En ese contexto, no puedo por más que citar al difunto Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer que señala que «los registros de marcas no pueden ser meros depósitos de signos emboscados a la espera de que cualquier incauto pretenda utilizarlos y, sólo entonces, ser esgrimidos con ánimo, cuando menos, especulativo». Conclusiones presentadas en el asunto Ansul, citado en la nota 13 supra, punto 42.
(
29
)	— La Directiva no contiene una disposición idéntica al artículo 42, apartado 3, del Reglamento. Véanse, asimismo, los artículos 10, apartado 1, y 11, apartado 2, de la Directiva.
(
30
)	— Véanse los puntos 41 a 44 supra.
(
31
)	— En consecuencia, estoy de acuerdo con el Tribunal de Primera Instancia que ha adoptado esa misma postura en varias sentencias. Véase, por ejemplo la sentencia de 8 de julio de 2004, The Sunrider/OAMI (VITAFRUIT) (T‑203/02, Rec. p. II‑2811), apartado 38, y la jurisprudencia citada. Por poner un ejemplo un tanto divertido: un proveedor de éxito de barras de chocolate fritas en Escocia podría establecer un plan de marketing con el fin de expandir su negocio en Francia, Italia, Estonia y Hungría. Para ello, registra una marca comunitaria adecuada. A pesar de hacer cuanto está en su mano desde el punto de vista comercial, el plan resulta un fracaso. Inexplicablemente, los consumidores de dichos Estados miembros parecen estar muy apegados a sus propias exquisiteces culinarias y no están tentados por probar la nueva oferta. La falta de éxito comercial no afectaría al análisis de si se ha hecho un uso efectivo de la marca. Por el contrario, el hecho de que la demanda de un producto concreto esté concentrada en un determinado momento en un área geográfica específica si es pertinente para esa apreciación.
(
32
)	— Sentencia citada en la nota 13 supra, apartado 22.
(
33
)	— Sentencia citada en la nota 13 supra, apartado 25.
(
34
)	— Tales efectos extraterritoriales derivados del uso local de una marca nacional carecen de pertinencia en la apreciación del uso efectivo en el Estado miembro en el que esa marca está registrada. Véase el punto 50 supra.
(
35
)	— Véase el sexto considerando del Reglamento.