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Conclusioni dell avvocato generale
Conclusioni dell avvocato generale
I – Introduzione
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale di cui ci occupiamo rappresenta l’ultima, in ordine di tempo, di una serie di cause in materia di pubblicità a partire da parole chiave offerta in un motore di ricerca su Internet.
2. Le parti della causa principale offrono un servizio di consegna di fiori a domicilio. Le società ricorrenti nella causa principale (in prosieguo designate congiuntamente come «Interflora») addebitano alla convenuta, la Marks & Spencer (2), di aver violato il marchio INTERFLORA (3), sostanzialmente avendo acquistato diverse sequenze di segni identici o simili al suddetto marchio come parole chiave nel servizio di pubblicità AdWords offerto da Google.
3. Le quattro questioni pregiudiziali possono essere suddivise in due gruppi.
4. Il primo gruppo di questioni riguarda i diritti conferiti a tutti i marchi registrati. Le disposizioni rilevanti figurano all’art. 5, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (4), e alla corrispondente disposizione dell’art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (5) . Le soluzioni per questo gruppo di domande si possono rinvenire nelle pronunce rese nel 2010 nelle cause Google France e Google (6), BergSpechte, Eis.de e Portakabin (7) . Tali cause vertevano sull’«uso», da parte di concorrenti, nei servizi di pubblicità offerti in motori di ricerca su Internet, di segni identici ai marchi di cui erano titolari i ricorrenti nelle cause stesse (8) .
5. Il secondo gruppo di questioni costituisce l’aspetto di novità del presente caso: esse vertono sulla tutela dei marchi che godono di notorietà. In forza dell’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104, uno Stato membro può garantire a questo tipo di marchi una tutela più ampia. Questa tutela ampliata per i marchi che godono di notorietà (9), prevista anche dall’art. 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 per il marchio comunitario, è stata oggetto di un minor numero di pronunce da parte della Corte rispetto alla tutela generale di cui al precedente punto. Le nuove questioni sollevate nel presente caso si riferiscono alla tutela di un marchio che gode di notorietà nonché al problema di stabilire in quali condizioni si possa parlare di offuscamento di tale marchio (diluizione tramite offuscamento) o di acquisizione di un vantaggio indebito («free-riding» o «parassitismo»), da parte di un concorrente, nel caso in cui quest’ultimo acquisti una parola chiave identica al marchio stesso in un servizio di pubblicità su Internet (10) .
6. Di fatto, nel presente caso il termine «Interflora» assolve a tre diverse funzioni. In primo luogo, si tratta del termine di ricerca
che un qualunque utente può scegliere di inserire in un motore di ricerca su Internet. In secondo luogo, si tratta di una parola chiave, acquistata da alcuni inserzionisti da un servizio di pubblicità offerto dal gestore di un motore di ricerca su Internet per far apparire un determinato messaggio pubblicitario. In terzo luogo, si tratta del simbolo significativo registrato ed utilizzato come marchio
per indicare la provenienza di determinati beni o servizi da un’unica fonte commerciale.
7. Occorre osservare, in proposito, che la Commissione ha criticato taluni aspetti della giurisprudenza della Corte in materia di funzioni dei marchi diverse dall’indicazione dell’origine, ritenendola erronea e problematica sotto il profilo della certezza del diritto. Tuttavia, nel presente rinvio pregiudiziale sembra che solo la funzione relativa all’indicazione dell’origine di prodotti o servizi sia rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104. Né l’interpretazione dell’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 sembra portare, nel presente caso, ad una tutela irragionevolmente ampia degli interessi del titolare del marchio. Non ritengo pertanto necessario soffermarmi oltre sull’argomento.
8. Ciò premesso, è innegabile che la Corte si trovi in una situazione alquanto difficile quanto all’accettabilità della propria giurisprudenza relativa all’art. 5 della direttiva 89/104 anche alla luce delle censure mosse dalla dottrina e da importanti giudici nazionali competenti in materia di marchi (11) .
9. A mio avviso, tuttavia, tali questioni sono in parte dovute alla problematica redazione dell’art. 5 della direttiva 89/104. Pertanto, la situazione attuale potrebbe essere corretta attraverso provvedimenti legislativi adeguati piuttosto che non con un nuovo orientamento giurisprudenziale, come dimostra l’esempio dell’evoluzione nella legislazione federale statunitense in materia di diluizione dei marchi (12) . Faccio notare che nel dicembre 2010 è pervenuto alla Commissione uno studio sulla funzione generale del sistema dei marchi in Europa, ed è auspicabile l’adozione di altre iniziative in questo settore (13) .
II – Contesto normativo
A – Direttiva 89/104
10. Il primo ‘considerando’ della direttiva 89/104 prevede quanto segue (14) :
«(...) le legislazioni che si applicano attualmente ai marchi d’impresa negli Stati membri presentano disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, nonché falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune; che nella prospettiva dell’instaurazione e del funzionamento del mercato interno è dunque necessario ravvicinare le legislazioni degli Stati membri».
11. Il nono ‘considerando’ della direttiva 89/104 è così formulato:
«(...) è fondamentale, per agevolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, procurare che i marchi d’impresa registrati abbiano ormai negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri, la medesima tutela: che ciò non priva tuttavia gli Stati membri della facoltà di tutelare maggiormente i marchi d’impresa che abbiano acquisito una notorietà».
12. Il decimo ‘considerando’ della direttiva 89/104 enuncia quanto segue:
«(...) la tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d’origine del marchio di impresa, è assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; che la tutela è accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; (...) è indispensabile interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione; che il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall’associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, costituisce la condizione specifica della tutela; (...) le norme procedurali nazionali che non sono pregiudicate dalla presente direttiva disciplinano i mezzi grazie a cui può essere constatato il rischio di confusione, e in particolare l’onere della prova».
13. L’art. 5 della direttiva 89/104, rubricato «Diritti conferiti dal marchio di impresa», dispone quanto segue (15), (16) :
«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare in commercio:
a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.
2. Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l’uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.
3. Si può in particolare vietare, se le condizioni menzionate al paragrafo 1 e 2 sono soddisfatte:
(…)
b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;
(…)
d) l’uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità.
(…)
5. I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l’uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l’uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi».
B – Regolamento n. 40/94
14. Il settimo ‘considerando’ del regolamento n. 40/94 (17) è, mutatis mutandis, identico al decimo ‘considerando’ della direttiva 89/104. Gli artt. 8, n. 5, 9 e 12, n. 1, del regolamento n. 40/94 corrispondono, in sostanza, agli artt. 4, n. 4, 5 e 6, n. 1, della direttiva 89/104.
15. L’art. 9 («Diritti conferiti dal marchio comunitario») del regolamento n. 40/94 così recita:
«1. Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare in commercio:
a) un segno identico al marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno che a motivo della sua identità o somiglianza col marchio comunitario e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio comunitario e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra il segno e il marchio;
c) un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è stato registrato, se il marchio comunitario gode di notorietà nella Comunità e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli stessi.
2. Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 1:
(…)
b) l’offerta, l’immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali scopi oppure l’offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno;
(…)
d) l’uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità».
III – Causa principale e questioni pregiudiziali
A – Il servizio di posizionamento «AdWords»
16. La Google gestisce un motore di ricerca su Internet. Quando un utente di Internet effettua una ricerca a partire da una o più parole, il motore di ricerca visualizza, in ordine decrescente di pertinenza, i siti che sembrano meglio corrispondere a tali parole. Si tratta dei risultati cosiddetti «naturali» della ricerca.
17. La Google propone inoltre un servizio di posizionamento a pagamento denominato «AdWords». Tale servizio consente a qualsiasi operatore economico, che si riservi una o più parole chiave, di far apparire un link pubblicitario verso il suo sito, qualora tali parole coincidano con quelle contenute nella richiesta indirizzata da un utente di Internet al motore di ricerca. Tale link pubblicitario appare nella rubrica «link sponsorizzati», visualizzata o sul lato destro dello schermo, a destra dei risultati naturali, o nella parte superiore dello schermo, al di sopra di tali risultati.
18. Detto link pubblicitario è accompagnato da un breve messaggio commerciale. Tale link e tale messaggio costituiscono, insieme, l’annuncio pubblicitario («ad») visualizzato nella rubrica «link sponsorizzati».
19. L’inserzionista è tenuto a pagare un corrispettivo per il servizio di posizionamento per ogni selezione («click») del link pubblicitario. Tale corrispettivo è calcolato in funzione, in particolare, del «prezzo massimo per click» che, al momento della conclusione del contratto di servizio di posizionamento con la Google, l’inserzionista ha convenuto di pagare, nonché del numero di click su tale link da parte degli utenti di Internet.
20. Più inserzionisti possono riservarsi la stessa parola chiave. L’ordine in cui vengono visualizzati i loro link pubblicitari in tal caso sarà determinato, in particolare, in base al prezzo massimo per click, a quante volte i detti link sono stati selezionati in precedenza, nonché alla qualità dell’annuncio come valutata dalla Google. In qualunque momento l’inserzionista può migliorare la sua posizione nell’ordine di visualizzazione fissando un prezzo massimo per click più alto oppure provando a migliorare la qualità del suo annuncio.
21. La Google ha messo a punto un processo automatizzato per consentire la selezione di parole chiave e la creazione di annunci. Gli inserzionisti selezionano le parole chiave, redigono il messaggio commerciale e inseriscono il link verso il loro sito.
B – L’uso di parole chiave nella causa principale
22. La Interflora Inc., società stabilita nel Michigan (Stati Uniti d’America), gestisce una rete di distribuzione di fiori in tutto il mondo. La Interflora British Unit è una licenziataria della Interflora Inc.
23. La rete Interflora è formata da fioristi indipendenti, con i quali si possono effettuare ordinazioni di persona o per telefono. La Interflora possiede però anche siti web che permettono di effettuare ordinazioni via Internet, che vengono evase dal membro della rete più vicino all’indirizzo cui dovranno essere consegnati i fiori. Il principale sito web è www.interflora.com, che ridirige verso siti web specifici nazionali, come il sito www. Interflora.co.uk.
24. INTERFLORA è un marchio nazionale nel Regno Unito ed è anche un marchio comunitario (18) . È assodato che tali marchi godono di grande rinomanza sostanziale nel Regno Unito e in altri Stati membri dell’Unione europea.
25. La Marks & Spencer plc, società di diritto inglese, è uno dei maggiori rivenditori al dettaglio del Regno Unito. Tale società fornisce un’ampia gamma di prodotti e servizi attraverso la propria rete di negozi e tramite il suo sito web www.marksandspencer.com. Una delle sue attività consiste nella vendita e nella consegna di fiori a domicilio. Tale attività commerciale si trova in concorrenza con quella della Interflora. La Marks & Spencer non fa parte della rete Interflora.
26. Nell’ambito del servizio di posizionamento «AdWords», la Marks & Spencer si è riservata la parola chiave «interflora» nonché alcune varianti formate dalla stessa parola chiave con «errori marginali» e da espressioni contenenti il termine interflora (come «interflora flowers», «interflora delivery», «interflora.com», «interflora co uk»), come parole chiave (19) .
27. Di conseguenza, quando un utente Internet inseriva la parola «interflora» o una delle suddette varianti o espressioni come termine di ricerca nel motore di ricerca di Google, sotto il titolo «link sponsorizzato» appariva un annuncio pubblicitario della Marks & Spencer.
28. È pacifico che nell’annuncio pubblicitario visualizzato non comparivano espressioni riferite ad Interflora scelte come parola chiave né veniva mostrato il marchio Interflora in alcun altro modo.
29. Assodati i fatti testé riferiti, la Interflora ha citato la Marks & Spencer per violazione dei suoi diritti di marchio dinanzi al giudice nazionale, il quale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte una serie di questioni pregiudiziali.
C – Le questioni pregiudiziali proposte
30. Con ordinanza 16 luglio 2009, la High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (la «High Court») ha proposto dieci questioni pregiudiziali, di cui riporto qui di seguito le prime quattro:
«1) Se, qualora un operatore commerciale, che svolge un’attività in concorrenza con il titolare di un marchio registrato e che fornisce beni e servizi identici a quelli designati dal detto marchio per mezzo del proprio sito Internet:
– scelga un segno identico (…) al marchio in questione quale parola chiave per un servizio di link sponsorizzati offerto dal gestore di un motore di ricerca,
– designi il segno come una parola chiave,
– associ il segno con l’URL del proprio sito Internet,
– stabilisca il costo che dovrà sostenere per ogni click in base a tale parola chiave,
– programmi i tempi di visualizzazione del link sponsorizzato, e
– usi il segno in questione nella corrispondenza commerciale relativa alla fatturazione ed al pagamento delle tariffe e/o all’amministrazione del proprio account con il gestore del motore di ricerca, sebbene il link sponsorizzato non includa direttamente il segno o un altro segno simile,
tutti o alcuni di questi atti configurino un “uso” del segno da parte del concorrente ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a), della [direttiva 89/104] nonché dell’art. 9, n. 1, lett. a), del [regolamento n. 40/94].
2) Se in tali casi si tratti di un uso “per” prodotti o servizi identici a quelli per i quali è stato registrato il marchio d’impresa ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a), della [direttiva 89/104] e dell’art. 9, n. 1, lett. a), del [regolamento n. 40/94].
3) Se tale uso rientri nell’ambito di applicazione di una o di entrambe le seguenti disposizioni:
a) art. 5, n. 1, lett. a), della [direttiva 89/104] e art. 9, n. 1, lett. a), del [regolamento n. 40/94], e
b) art. 5, n. 2, della [direttiva 89/104] ed art. 9, n. 1, lett. c), del [regolamento n. 40/94].
4) Se la questione n. 3 possa ricevere una soluzione diversa qualora:
a) la presentazione del link sponsorizzato del concorrente in risposta ad una ricerca effettuata dall’utente per mezzo del segno in questione sia idonea ad indurre una parte del pubblico a credere che il concorrente sia un membro della rete commerciale gestita dal titolare del marchio, contrariamente al vero, o
b) il gestore del motore di ricerca non consenta ai titolari del marchio nello Stato membro (…) interessato di bloccare la selezione, da parte dei terzi, di segni identici ai loro marchi quali parole chiave».
31. Dopo la pronuncia resa nella causa Google France e Google e dopo aver ricevuto, con lettera della cancelleria della Corte 23 marzo 2010, una richiesta di chiarimenti, la High Court, con decisione 29 aprile 2010 ricevuta dalla Corte il 9 giugno 2010, ha ritirato le questioni pregiudiziali nn. 5-10, mantenendo quindi ferme soltanto le prime quattro questioni citate al paragrafo precedente. La High Court ha inoltre abbreviato la questione 3, lett. b), limitandola ai termini riportati al paragrafo precedente.
32. Osservazioni scritte sono state depositate dalla Interflora, dalla Marks & Spencer, dalla Repubblica portoghese e dalla Commissione. Ad eccezione della Repubblica portoghese, tutte le parti sono intervenute all’udienza del 13 ottobre 2010 per svolgere argomenti orali. Ai fini dell’udienza, la Corte ha chiesto alle parti di concentrare le loro difese sulla questione 3, lett. b).
IV – Analisi
A – Osservazioni generali
33. Ai fini della valutazione dei due gruppi di questioni presentate inizialmente, proporrò anzitutto alcune osservazioni generali relative alla tutela offerta dall’art. 5 della direttiva 89/104. Debbo inoltre precisare, in via preliminare, che le questioni verranno esaminate unicamente alla luce dell’art. 5, n. 1, lett. a), e n. 2, della direttiva 89/104, ma che l’interpretazione cui si perverrà al termine di tale esame sarà applicabile, mutatis mutandis, all’art. 9, n. 1, lett. a) e lett. c), del regolamento n. 40/94 (20) .
34. La tutela offerta ai marchi ai sensi dell’art. 5 della direttiva 89/104 riguarda l’uso di un segno a fini distintivi di prodotti o servizi, dato che il n. 5 di tale disposizione esclude dal proprio ambito di applicazione la tutela offerta dagli Stati membri riguardo ad usi diversi. Per quanto riguarda l’estensione della tutela offerta dal suddetto articolo, il n. 1 dello stesso riguarda situazioni in cui il segno e il marchio in conflitto vengono utilizzati per prodotti o servizi identici o simili, mentre tale requisito non compare al n. 2.
35. La tutela offerta dall’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104, relativa a segni e a prodotti o servizi identici, è «assoluta», nel senso che il titolare del marchio non è tenuto a dimostrare il rischio di confusione (21), cosa che invece è richiesta per la tutela ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. b), che riguarda situazioni in cui non esiste una «doppia identità» tra segni e prodotti o servizi, ma i segni, i prodotti o i servizi oppure gli uni e gli altri sono simili. Per situazioni di doppia identità intendo i casi in cui i diritti del titolare di un marchio siano violati da un terzo che usa un segno identico per prodotti identici (22) .
36. Per i marchi che godono di notorietà l’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 aggiunge i seguenti aspetti:
– esso istituisce una possibile ulteriore protezione di alcuni marchi, che gli Stati membri possono decidere se mettere in atto o meno; il Regno Unito l’ha attivata, così come molti altri Stati membri, se non addirittura tutti (23) ;
– la tutela che esso offre va oltre quella prevista dall’art. 5, n. 1;
– la tutela è disponibile solo per i marchi che godono di notorietà.
37. Occorre sottolineare al riguardo che, in contraddizione piuttosto evidente con la lettera dell’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104, la Corte ha dichiarato, nelle sentenze Davidoff (24) e Adidas-Salomon e Adidas Benelux (25), che l’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 istituisce una tutela specifica in caso di uso da parte di un terzo di un marchio d’impresa o di un segno successivo, identico o simile al marchio notorio registrato, non solo per prodotti o servizi non simili, ma anche per prodotti o servizi identici o simili a quelli contraddistinti da quest’ultimo (26) .
B – Applicazione dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 [questioni nn. 1, 2, 3, lett. a), e 4]
38. Riguardo alle questioni nn. 1, 2, 3, lett. a), e 4 [per quanto riferita alla questione n. 3, lett. a)] occorre prendere in esame l’interpretazione dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 in una situazione in cui un inserzionista abbia scelto di utilizzare una parola chiave identica ad un marchio, senza il consenso del titolare di questo, nell’ambito di un servizio di posizionamento a pagamento su Internet.
39. Ricordo che nell’unica sentenza riguardante un gestore di un motore di ricerca (sentenza Google France e Google) una delle questioni fondamentali accertate è che il gestore di un motore di ricerca o il suo servizio di posizionamento a pagamento non «utilizzano» segni simili al marchio e pertanto le loro attività non ricadono nell’ambito dell’art. 5, n. 1, della direttiva 89/104 (27) .
40. A mio avviso, pertanto, da ciò consegue che il comportamento del fornitore del servizio di posizionamento riguardo alla possibilità per il titolare del marchio di vietare l’uso del proprio marchio come parola chiave è irrilevante ai fini della soluzione delle questioni nn. 1-3, lett. a). L’unico punto di diritto dei marchi che qui rileva è che, nel caso in cui il gestore del servizio di posizionamento attribuisca tale possibilità ai titolari di un marchio, da ciò si potrebbe dedurre in alcuni casi l’esistenza di un tacito consenso del titolare del marchio all’uso del proprio marchio come parola chiave (28) .
41. Inoltre, dalla giurisprudenza Google France e Google deriva che è l’inserzionista stesso a scegliere una parola chiave identica ad un marchio altrui e ad utilizzare il marchio in relazione, a seconda dei casi, ai propri prodotti o a quelli del titolare del marchio. Questo può compromettere la funzione di indicazione di origine nel caso in cui l’annuncio pubblicitario visualizzato nel link sponsorizzato non consenta, o consenta soltanto difficilmente, all’utente medio di Internet di sapere se i prodotti o i servizi indicati nell’annuncio provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente connessa a quest’ultimo o, invece, da un terzo (29) .
42. Per quanto riguarda la nozione di uso per prodotti o servizi, sembra irrilevante il fatto che l’annuncio pubblicitario mostri o meno il marchio (30) . A mio avviso, è ovvio che un effetto negativo sulla funzione di indicazione di origine può essere escluso nel caso in cui l’annuncio pubblicitario nel link sponsorizzato menzioni il marchio ma dissoci di fatto l’inserzionista dallo stesso, ad esempio attraverso una pubblicità comparativa legittima. Tuttavia, a priori un annuncio pubblicitario visualizzato nel link sponsorizzato che menzioni o riproduca il marchio scelto come parola chiave costituisce un «utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità» che può essere vietato dal titolare del marchio ai sensi dell’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 89/104, fatta salva l’applicazione degli artt. 6 o 7 della direttiva 89/104 o delle disposizioni della direttiva sulla pubblicità comparativa (31) .
43. Poiché il criterio applicato dalla Corte è il rischio che l’uso abbia un effetto negativo su alcune delle funzioni del marchio, nel caso di specie la funzione di indicazione di origine (32), è necessario esaminare tale uso in concreto. Se il marchio non viene menzionato nell’annuncio pubblicitario, la rilevanza della questione dipende a mio avviso dalla natura dei prodotti e dei servizi tutelati dal marchio, tenendo conto non solo della portata della tutela registrata per il marchio, ma anche del significato e della notorietà che il marchio ha acquisito attraverso l’uso nella mente di settori rilevanti del pubblico.
44. Secondo la formula utilizzata dalla Corte nella sentenza Google France e Google, «nella maggior parte dei casi, inserendo il nome di un marchio quale parola da ricercare, l’utente di Internet si prefigge di trovare informazioni od offerte sui prodotti o sui servizi di tale marchio. Pertanto, quando sono visualizzati, sopra o a lato dei risultati naturali della ricerca, link pubblicitari verso siti che offrono prodotti o servizi di concorrenti del titolare di detto marchio, l’utente di Internet, se non esclude subito tali link in quanto non pertinenti e non li confonde con quelli del titolare del marchio, può percepire che detti link offrano un’alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio» (33) .
45. In molti casi, la visualizzazione di alternative commerciali non appare nociva per la funzione di indicazione di origine del marchio, in quanto il fatto che un annuncio pubblicitario compaia in un link sponsorizzato dopo aver digitato una parola chiave identica ad un marchio non crea un’associazione o un nesso tra il marchio e il prodotto o il servizio promosso dall’annuncio. Come dichiarato dalla Corte, l’utente di Internet può percepire i link pubblicitari come offerte di alternative commerciali rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio. Questo vale per prodotti o servizi identici. Il rischio di errore è ancor meno probabile nel caso di prodotti o servizi diversi ma correlati. Ciò accade, per esempio, nel caso in cui il marchio scelto come parola chiave faccia riferimento a viaggi in aereo e l’annuncio pubblicitario visualizzato riguardi il noleggio di automobili o la sistemazione in alberghi. Del resto, uno dei pregi di Internet consiste proprio nel fatto che esso incrementa notevolmente le possibilità dei consumatori di compiere scelte ragionate tra prodotti e servizi (34) .
46. Tuttavia, nel caso in cui un marchio come INTERFLORA, che identifica una nota rete commerciale di imprese indipendenti che forniscono un particolare servizio uniforme, ossia la consegna di fiori a domicilio sulla base di una procedura standard, la visualizzazione del nome di un’altra impresa in un link sponsorizzato può, a mio avviso, creare l’impressione che l’impresa menzionata nell’annuncio pubblicitario appartenga alla rete di imprese individuate da quel marchio (35) .
47. Pertanto, a mio parere, oltre al suo significato registrato, il marchio INTERFLORA ha acquisito anche un «significato secondario» (36) che denota una determinata rete commerciale di fioristi che forniscono un determinato tipo di servizio di consegna, e la notorietà di tale marchio si riferisce o è identica alle associazioni positive che tale significato possiede nella mente delle pertinenti cerchie di consumatori (37) .
48. Di conseguenza, un’associazione tra il marchio della Interflora e un identico servizio di consegna di fiori fornito dalla Marks & Spencer è possibile ed anche probabile nella mente di un consumatore medio in cerca di informazioni riguardo a tali servizi su Internet, qualora si trovi di fronte al seguente annuncio pubblicitario (38) :
«M & S Flowers Online
www.marksandspencer.com/flowers
Magnifici fiori freschi e piante. Per una consegna il giorno successivo, ordinare entro le 17.00».
A mio avviso, nell’ambito del presente caso, il fatto che la pubblicità compaia come conseguenza dell’inserimento del termine «interflora» in un motore di ricerca crea un’associazione secondo la quale la Marks & Spencer fa parte della rete Interflora.
49. Alla luce della suesposta analisi relativa alle questioni nn. 1, 2 e 3, lett. a), suggerisco che l’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 e l’art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 vengano interpretati nel senso che:
– un segno identico ad un marchio è utilizzato «per prodotti o servizi», ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 e dell’art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, quando sia stato selezionato come parola chiave nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet senza il consenso del titolare del marchio, e la visualizzazione degli annunci pubblicitari sia organizzata sulla base di parole chiave.
– Il titolare del marchio ha il diritto di vietare tale comportamento nelle circostanze testé menzionate, nel caso in cui tale annuncio pubblicitario non consenta, o consenta soltanto difficilmente, all’utente medio di Internet di sapere se i prodotti o i servizi indicati nell’annuncio provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente connessa a quest’ultimo o invece da un terzo.
– Un errore sull’origine dei prodotti o servizi si verifica quando il link sponsorizzato del concorrente sia idoneo ad indurre una parte del pubblico a credere che il concorrente sia un membro della rete commerciale gestita dal titolare del marchio, contrariamente al vero. In conseguenza di ciò, il titolare del marchio ha il diritto di vietare l’uso della parola chiave nelle pubblicità da parte del concorrente in questione.
– Il comportamento del gestore del servizio di posizionamento quanto alla possibilità del titolare del marchio di vietare l’uso del proprio marchio come parola chiave è irrilevante con riferimento alle soluzioni appena proposte.
C – Tutela ampliata per i marchi che godono di notorietà ai sensi dell’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 [questioni nn. 3, lett. b), e 4]
1. Osservazioni generali sulla tutela contro la diluizione del marchio
50. La diluizione del marchio (39) poggia sull’idea secondo cui il vero scopo del marchio dovrebbe essere quello di tutelare gli sforzi e gli investimenti effettuati dal titolare del marchio nonché il valore autonomo («goodwill» o «avviamento») del marchio. Questo approccio ai marchi «basato sulla titolarità» si distingue dall’idea «basata sull’inganno» secondo la quale il diritto dei marchi tutela in primo luogo la funzione di indicazione di origine per evitare che i consumatori e gli altri utenti finali siano indotti in errore riguardo all’origine commerciale di prodotti e servizi (40) . L’approccio basato sulla titolarità tutela anche la funzione di comunicazione, di pubblicità e di investimento dei marchi ai fini della creazione di una marca dotata di un’immagine positiva e di un valore economico autonomo (valore della marca o «goodwill»). Di conseguenza, il marchio può essere utilizzato per prodotti o servizi diversi che nulla hanno in comune a parte il fatto di essere soggetti al controllo del titolare del marchio. Le funzioni di indicazione di origine e di qualità (41) verrebbero tutelate come fattori che contribuiscono al valore della marca.
51. Questa teoria della diluizione, oggi associata specificamente ai marchi notori, estende la tutela del marchio a prodotti e servizi diversi da quelli appartenenti al settore di tutela registrato. Storicamente, essa ha svolto una funzione analoga a quella della cosiddetta dottrina Kodak, la quale giustifica un’ampia portata della tutela dei marchi notori contro la confusione (42) .
52. Sia nel diritto dell’Unione europea sia negli Stati Uniti la nozione della tutela contro la diluizione si riferisce in modo specifico a due fenomeni: la protezione dall’offuscamento e quella dalla corrosione (43) . La protezione dall’ offuscamento
(«blurring» o diluizione in senso stretto) è concessa contro l’uso che comporti il rischio che il marchio perda il suo carattere distintivo e quindi il suo valore. Protezione dalla corrosione («tarnishment») significa tutela contro usi che ledono la reputazione del marchio.
53. Inoltre, a differenza che negli Stati Uniti (44), nel diritto dei marchi dell’Unione europea la protezione dalla diluizione riguarda anche un terzo fenomeno, ossia la tutela contro il parassitismo («free-riding»), ovvero contro l’ottenimento di un indebito vantaggio tratto dalla notorietà o dal carattere distintivo di un marchio altrui. L’essenza della tutela contro il parassitismo non consiste nel proteggere il titolare del marchio dai danni arrecati al marchio stesso, ma piuttosto nel proteggere il titolare del marchio contro l’autore della violazione che ottiene un indebito vantaggio da un uso non autorizzato del marchio (45) .
54. Quanto alla terminologia, a mio parere nel diritto dell’Unione europea sui marchi la diluizione in senso ampio
comprende l’offuscamento, la corrosione (o lo svilimento) e il parassitismo. Per offuscamento (o diluizione in senso stretto ) si intende l’uso che può portare ad un processo di diluizione del marchio in senso stretto, ossia ad una diminuzione del carattere distintivo del marchio.
55. Con le questioni nn. 3, lett. b), e 4, il giudice del rinvio intende stabilire in quali circostanze si può ritenere che un inserzionista che utilizza un segno identico al marchio notorio di un concorrente agisca
– in modo da danneggiare il carattere distintivo di quel marchio
e/o
– in modo da trarre un vantaggio indebito dal carattere distintivo o dalla notorietà di quel marchio (46) .
2. Se l’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 sia applicabile nel caso in cui la situazione ricada anche nell’ambito dell’art. 5, n. 1, lett. a)
56. Prima di analizzare la questione n. 3, lett. b), occorre esaminare se gli artt. 5, n. 1, lett. a) e 5, n. 2, della direttiva 89/104 siano applicabili simultaneamente o se si possano applicare solo uno alla volta.
57. La tutela contro le tre forme di diluizione
è accordata, ai sensi dell’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104, ai marchi che godono di notorietà contro segni identici o simili utilizzati per prodotti o servizi che non siano identici o simili a quelli contrassegnati dal marchio. Tuttavia, come sottolineato in precedenza, la giurisprudenza Davidoff ha esteso l’applicazione di tale disposizione alle situazioni in cui il segno identico o simile venga utilizzato per prodotti o servizi identici o simili. Questo amplia la tutela contro la diluizione ai casi in cui esiste un rapporto di concorrenza economica diretta tra il titolare del marchio e chi fa uso di un segno identico o simile. Ricordo che non vi è disaccordo tra le parti riguardo al fatto che il marchio INTERFLORA goda di notorietà ai sensi dell’art. 5, n. 2.
58. Dalla giurisprudenza recente della Corte relativa all’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104, deriva che l’uso di un segno identico rientra nell’ambito di tale disposizione purché sia idoneo a recare pregiudizio a una qualsiasi delle funzioni del marchio e non soltanto alla funzione di indicazione di origine (47) .
59. Tuttavia, non ritengo che la Corte abbia voluto dire che il ruolo di tutte le funzioni del marchio sarebbe limitato all’applicazione dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104. In caso di doppia identità tra segni e tra prodotti o servizi, tutte le funzioni, o alcune di esse, sono rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 5, n. 2. Ricordo che le funzioni del marchio diverse da quella di indicazione dell’origine sono tutelate dall’art. 5, n. 2, nei casi indicati nell’art. 5, n. 1, lett. b), qualora non sia possibile dimostrare un rischio di confusione.
60. Nel caso di doppia identità si può pensare che la tutela contro l’offuscamento, la corrosione e il parassitismo sia basata soltanto sull’art. 5, n. 1, lett. a), senza chiamare in causa l’art. 5, n. 2. Questo sarebbe vero a patto che l’uso di un segno identico a un marchio per prodotti o servizi identici sia idoneo a compromettere una qualsiasi delle funzioni del marchio. In questo caso, è ovvio, le funzioni più interessate sarebbero quelle di qualità, comunicazione, pubblicità e investimento, ma anche le funzioni di identificazione o distinzione nei limiti in cui il segno venga utilizzato per distinguere tra prodotti e servizi per scopi diversi da quello dell’indicazione della loro origine.
61. Simile interpretazione sarebbe coerente con l’idea, espressa nel decimo ‘considerando’ della direttiva 89/104, secondo cui la tutela offerta dall’art. 5, n. 1, lett. a), è «assoluta». A mio parere, è ovvio altresì che qualsiasi uso che ricade nell’ambito dell’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 è potenzialmente idoneo a recare pregiudizio ad almeno una delle funzioni del marchio sopra menzionate, specialmente perché la tutela ampliata offerta dall’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 viene di solito motivata facendo riferimento alle funzioni di comunicazione, pubblicità e investimento dei marchi.
62. Da questo ragionamento discende che l’art. 5, n. 1, lett. a), tutelerebbe contro le forme di diluizione menzionate nell’art. 5, n. 2, nei casi di doppia identità tra segni e tra prodotti o servizi. Inoltre, il carattere distintivo e la notorietà in questo caso verrebbero tutelati indipendentemente dal fatto che il marchio goda o meno di notorietà ai sensi dell’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104, ossia a prescindere dal fatto che si tratti di un marchio notorio o meno.
63. Tuttavia, tale interpretazione sarebbe in contrasto con la lettera, anche se forse non con la ratio decidendi, della giurisprudenza Davidoff. In tale sentenza la Corte ha dichiarato che l’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 è applicabile non solo nel caso di prodotti simili ma anche in quello di prodotti identici, sebbene il ragionamento elaborato dalla Corte appaia rilevante solo riguardo alla prima delle situazioni menzionate (48) .
64. Tuttavia, non sarei propenso a suggerire alla Corte di risolvere la questione n. 3 nel senso che sarebbe applicabile solo l’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104, specie considerato che la Corte sembra avere già accettato un’applicazione parallela dell’art. 5, n. 1, lett. a) e dell’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 (49) . A prescindere dalla rilevanza del ruolo svolto dalle funzioni del marchio nell’applicazione dell’art. 5, n. 1, lett. a) (50), ritengo che la diluizione del marchio come fenomeno giuridico vada in ogni caso analizzata sulla base dell’art. 5, n. 2. Ciò implicherebbe che le nozioni relative alla diluizione del marchio siano interpretate uniformemente nonostante le differenze tra i gradi di somiglianza che debbono sussistere tra i prodotti o servizi che si asserisce violino il marchio e quelli coperti da un marchio nelle situazioni cui si riferiscono rispettivamente gli artt. 5, n. 1, lett. a), 5, n. 1, lett. b), e 5, n. 2, della direttiva 89/104. A mio avviso, pertanto, tutte le funzioni del marchio – eccettuata la funzione di indicazione dell’origine – possono svolgere un ruolo nell’applicazione dell’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104, anche se sono già state utilizzate per stabilire l’applicabilità dell’art. 5, n. 1, lett. a).
3. Esistenza di un nesso tra il marchio e il segno scelto come parola chiave
65. Per la giurisprudenza è necessario che sussista un «nesso» tra un marchio che gode di notorietà e un segno utilizzato da un terzo affinché l’uso dei segni possa rientrare nell’ambito dell’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104. La Corte ha definito l’esistenza di tale nesso nei seguenti termini: «Le violazioni di cui all’art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva, allorché si verificano, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra il marchio anteriore e quello posteriore, a causa del quale il pubblico interessato associa l’un marchio all’altro, vale a dire stabilisce un nesso tra loro, pur non confondendoli (…). Se manca tale nesso nella mente del pubblico, l’uso del marchio posteriore non è idoneo a trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o ad arrecare loro pregiudizio» (51) .
66. Nel presente caso il marchio in questione, INTERFLORA, è identico ad una parola chiave acquistata dalla Marks & Spencer nel servizio pubblicitario di Google. Pertanto, la questione dell’esistenza del nesso potrebbe apparire priva di rilievo. Purtroppo non è così: l’esistenza di un nesso tra un marchio ed una parola chiave identica è tutt’altro che banale.
67. Una parola chiave che possa essere usata nell’ambito di un servizio di posizionamento in Internet è una sequenza di segni che può corrispondere, e di solito corrisponde, ad una sequenza di termini oppure ad una frase del linguaggio naturale. La parola chiave in sé e per sé non ha alcun significato nel sistema di posizionamento, poiché gli algoritmi del motore di ricerca catturano sequenze identiche di segni a prescindere dal significato che esse hanno in ogni sistema linguistico. Pertanto, le parole chiave in quanto tali sono semanticamente vuote (52) ; esse possiedono significati e riferimenti specifici solo nella mente degli utenti di Internet che le digitano. Gli inserzionisti che acquistano le parole chiave fanno leva sull’esistenza di tali associazioni nella mente degli utenti di Internet.
68. Per il diritto dei marchi, questo causa diversi problemi allorché l’invisibile operazione consistente nella selezione di una sequenza corrispondente ad un marchio altrui viene considerata come uso di quel marchio, come è stato dichiarato nella sentenza Google France e Google.
69. Si tratta di problemi legati all’unicità del marchio. Alcuni marchi sono unici (53) . Di fronte ad un marchio notorio che sia arbitrario, coniato ex novo o inventato (per esempio, una parola di fantasia o una serie di lettere e/o numeri priva di senso) e che appartiene ad una fonte unica, si può facilmente presumere che l’utente di Internet che lo digita come parola chiave abbia quel marchio in mente. Lo stesso vale per un’impresa che acquisti quella parola chiave.
70. Per la maggior parte, però, i marchi non sono unici. Spesso un marchio denominativo identico viene registrato da altri titolari in relazione a prodotti o servizi non simili nello stesso paese o all’estero. Né tale requisito è insito nel concetto di marchio che gode di notorietà proprio del diritto commerciale dell’Unione europea (54) . Esistono anche marchi composti da termini comuni o da termini descrittivi che hanno acquisito una vasta notorietà o un significato secondario forte come marchio in uno specifico settore. E tuttavia sarebbe azzardato presumere che un utente di Internet che digita la parola «apple» o «diesel» come termine di ricerca sia sempre alla ricerca di computer o jeans di una determinata marca e non di frutta o carburante. Oppure che il termine di ricerca «nokia» venga utilizzato solo per ricerche relative a telefoni portatili e mai per ricerche relative ad una città, a un lago, ad un movimento religioso o ad una marca di pneumatici, che hanno tutti un nome simile.
71. Parimenti azzardato sarebbe presumere a livello generale che un’impresa che acquista taluni segni come parole chiave in un servizio di posizionamento a pagamento su Internet abbia sempre come obiettivo questo o quel marchio, specialmente se esistono numerosi marchi identici registrati per proprietari diversi in diversi ordinamenti giuridici (55) .
72. In conclusione, l’identità tra una parola chiave e un marchio può sicuramente essere considerata come indice di un nesso tra l’una e l’altro nel caso dei veri e propri marchi unici che possiedono intrinsecamente un carattere altamente distintivo. Analogamente, si può presumere che un’impresa che acquista una parola chiave abbia come obiettivo un marchio identico solo se tale marchio possiede le suddette caratteristiche e la parola chiave viene acquistata da un concorrente, ossia da un’impresa che vende prodotti o servizi che competono con quelli contrassegnati dal suddetto marchio. A mio avviso, tali condizioni sembrano sussistere nel caso piuttosto eccezionale del marchio INTERFLORA.
73. In altri casi, l’esistenza di un nesso non può essere stabilita senza ricorrere a fattori esterni rispetto all’uso «invisibile» di un marchio consistente nella scelta di una parola chiave identica a fini di pubblicità in un motore di ricerca. Tali fattori, a mio parere, dovrebbero essere attinenti alle informazioni commerciali visualizzate nell’annuncio pubblicitario che compare nel link sponsorizzato (56) .
74. Ritengo che la Corte abbia seguito questo iter logico nella motivazione della sentenza Google France e Google. In essa la Corte ha respinto la proposta dell’avvocato generale, secondo il quale la selezione di parole chiave dovrebbe essere considerata come uso privato da parte dell’inserzionista (57) ed ha invece dichiarato che l’inserzionista in effetti «fa uso» di un marchio scegliendolo come parola chiave in un servizio di posizionamento a pagamento. Come ho indicato in precedenza, tale rilievo non dipendeva dal fatto che il segno fosse incluso o meno nell’annuncio pubblicitario visualizzato nel link sponsorizzato.
75. Tuttavia, nella sentenza Google France e Google, benché la causa non riguardasse gli inserzionisti ma solo il gestore del servizio di posizionamento in Internet, la Corte ha proseguito affermando che «[l]a questione se sussista una violazione di tale funzione [di indicazione dell’origine dei prodotti o servizi] (58) allorché, a partire da una parola chiave identica a un marchio, è mostrato agli utenti di Internet un annuncio di un terzo, quale un concorrente del titolare di tale marchio, dipende in particolare dal modo in cui tale annuncio è presentato» (59) .
76. A mio avviso, dalla sentenza Google France e Google si può desumere che, sebbene la selezione di parole chiave rappresenti un uso del marchio per prodotti o servizi da parte dell’inserzionista, le condizioni di ammissibilità di tale uso debbono essere valutate anzitutto (60) sulla base del suo risultato visibile, costituito dall’annuncio pubblicitario nel link sponsorizzato dell’inserzionista mostrato all’utente di Internet che ha digitato il termine di ricerca. Poiché la Corte non ha dichiarato che la selezione di parole chiave identiche ai marchi di un terzo viola in quanto tale il diritto esclusivo del titolare del marchio di utilizzare il marchio nella pubblicità di prodotti o servizi identici a quelli contrassegnati dal marchio, è logico che il punto di partenza dell’analisi debba essere costituito dagli effetti dell’annuncio pubblicitario nel link sponsorizzato visibile all’utente di Internet.
4. Offuscamento («blurring»)
77. Ai sensi dell’art. 2 della direttiva 89/104, per essere registrato come marchio un segno dev’essere distintivo, ossia adatto a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. La tutela ampliata ai sensi dell’art. 5, n. 2, può essere offerta dallo Stato membro «se l’uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi».
78. Per essere distintivo (e quindi per poter costituire un marchio) un segno non dovrebbe possedere alcun significato primario oppure dovrebbe possedere un significato primario che non sia descrittivo nel senso generico, ossia non riferito ai prodotti o ai servizi protetti dal marchio o alla loro origine o alle loro qualità, bensì a cose diverse (come APPLE per i computer). Su una linea di confine si collocano i marchi suggestivi che possiedono un significato primario non descrittivo dei prodotti o dei servizi interessati, ma che crea un’associazione che fa riferimento ai prodotti o ai servizi (alle loro proprietà) (come TRÉSOR per profumi di qualità) (61) .
79. La diluizione per offuscamento è stata definita dalla Corte nei seguenti termini: «Quanto, più in particolare, al pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio anteriore, detto anche “diluizione”, (...) o “offuscamento”, esso si manifesta quando risulta indebolita l’idoneità di tale marchio ad identificare come provenienti dal suo titolare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e viene utilizzato, per il fatto che l’uso del marchio posteriore fa disperdere l’identità del marchio anteriore e della corrispondente presa nella mente del pubblico. Ciò si verifica, in particolare, quando il marchio anteriore non è più in grado di suscitare un’associazione immediata con i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato» (62) .
80. Per offuscamento
si intende quindi l’uso di un segno identico o simile ad un marchio che gode di notorietà in un modo idoneo ad indebolirne il carattere distintivo diminuendo la sua capacità di distinguere prodotti e servizi. Al termine del processo di offuscamento (o diluizione in senso stretto) il marchio non è più in grado di creare nella mente dei consumatori un’associazione nel senso dell’esistenza di un nesso economico tra una specifica fonte commerciale (63) di determinati prodotti o servizi e il marchio stesso. Pertanto, è in gioco la stessa capacità del segno di fungere da marchio, o altrimenti la funzione identificativa o distintiva del marchio.
81. In questo senso, per offuscamento o diluizione si intende in primo luogo il fatto che il carattere distintivo del marchio è «annacquato» (in tedesco «Verwässerung») in quanto il marchio diventa privo di originalità. Un segno utilizzato come marchio che si riferisce a diversi prodotti o servizi provenienti da differenti fonti commerciali non è più in grado di identificare i prodotti o i servizi contrassegnati dal marchio con una fonte unica (64) . Questo rischio si riferisce per lo più ai casi in cui un marchio notorio viene esposto in presenza di segni identici o simili che si riferiscono a prodotti o servizi diversi e all’origine di questi.
82. Tale sviluppo tuttavia è difficile da ravvisare nell’ambito di prodotti o servizi identici o simili. A mio avviso, poiché la Marks & Spencer non usa il marchio INTERFLORA per prodotti o servizi diversi da quelli che la Interflora fornisce, non siamo di fronte ad una diluizione nel senso definito dalla giurisprudenza. Pertanto, nel presente caso il problema per la Interflora non è il fatto che il marchio INTERFLORA stia perdendo di originalità e quindi il suo carattere distintivo, ma il rischio della sua degenerazione, ossia il fatto che il marchio stia divenendo un termine generico o una parola comune. Anche questo denota una perdita di carattere distintivo, ma di natura diversa dalla diluizione nel senso di un marchio che viene annacquato (65) .
83. Sempre che l’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 sia applicabile anche nei casi di doppia identità tra i segni e tra i prodotti o servizi, ritengo che anche la tutela contro la degenerazione dovrebbe essere accordata sulla base di tale disposizione, dato che il problema di fondo, ossia la perdita graduale di carattere distintivo, è lo stesso.
84. La degenerazione deriva tanto dalla mancanza di un termine generico alternativo che indichi la classe di prodotti rappresentata in via esclusiva o nel modo più rimarchevole dal prodotto o dal servizio contrassegnato dal marchio, quanto dall’enorme successo di una certa marca in una certa classe di prodotti. La degenerazione minaccia in particolare i marchi che tutelano una innovazione inedita o quelli notoriamente conosciuti in settori specifici (66) .
85. La degenerazione può derivare da atti e omissioni dello stesso titolare del marchio, come per esempio l’uso da parte sua del marchio come termine generico o il mancato sviluppo da parte sua di un termine generico alternativo idoneo a facilitare i riferimenti a prodotti di quel tipo senza ricorrere al marchio come termine generico. La degenerazione però può derivare anche dall’uso del marchio da parte di terzi in una maniera che contribuisca alla sua trasformazione in termine generico.
86. Secondo la Interflora, il fatto che la Marks & Spencer abbia scelto come parola chiave il suo marchio e termini che se ne discostano solo per modifiche di minor conto comporterebbe un rischio di diluizione del marchio INTERFLORA, costituendo quindi un offuscamento che essa avrebbe il diritto di impedire in forza dell’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104. Essa sostiene che, digitando il termine «interflora», l’utente di Internet ricerca informazioni su fioristi che promuovono i propri servizi (e prodotti, ossia i fiori) sotto il marchio INTERFLORA. La condotta della Marks & Spencer comporterebbe pertanto il rischio di diluizione del marchio INTERFLORA, in quanto esso acquisterebbe un significato generico, riferito a qualunque gruppo di fioristi che offrono servizi di consegna, ove la consegna può essere effettuata da un negozio diverso da quello che riceve l’ordine.
87. Temo che questa linea argomentativa non possa essere accolta dopo la sentenza Google France e Google, poiché essa implica che la scelta del marchio altrui come parola chiave costituisca di per sé un offuscamento, per lo meno nel caso di marchi che godono di notorietà. L’argomento in particolare identifica l’associazione derivante dalla catena causale che unisce la digitazione della parola chiave alla visualizzazione del link sponsorizzato con l’annuncio pubblicitario del terzo come il fattore che determina il rischio di degenerazione del marchio.
88. Tuttavia, come ho già accennato, la Corte non ha condannato in quanto tale la pubblicità basata su parole chiave che fa uso del marchio altrui, ma ha collegato il problema della sua ammissibilità al contenuto dell’annuncio pubblicitario visualizzato nel link sponsorizzato. Se la connessione di una parola chiave con un annuncio pubblicitario nel link sponsorizzato equivalesse di per sé ad una diluizione, allora qualunque marchio potrebbe essere offuscato se fosse scelto come parola chiave che rinvia ad un annuncio pubblicitario di un’impresa diversa da quella del titolare del marchio.
89. Nel presente caso, il link sponsorizzato che appare dopo che l’utente di Internet ha digitato il termine di ricerca «interflora» non include di per sé il segno o un segno simile. Come ho spiegato in precedenza, nel caso di un marchio che tutela prodotti o servizi offerti da una rete commerciale di imprese ciò non esclude la possibilità di errore riguardo all’esistenza di un nesso commerciale tra il marchio e l’inserzionista. In altri termini, il pregiudizio per la funzione di indicazione di origine è possibile anche se il marchio non viene menzionato nell’annuncio pubblicitario visualizzato nel link sponsorizzato.
90. Tuttavia, a mio parere, la diluizione di un marchio, ossia l’attenuazione della capacità del suo significato di denotare i prodotti o i servizi provenienti da un’origine commerciale astratta specifica, non si può considerare giuridicamente come derivante da un annuncio pubblicitario se il marchio non viene menzionato. In fin di conti, l’offuscamento inteso come perdita di carattere distintivo significa che il segno percepito dal consumatore sta acquistando, nella sua mente, un significato alternativo. Tale significato alternativo può essere un’indicazione ambivalente di diversi prodotti o servizi provenienti da fonti differenti, nel caso di prodotti o servizi non simili, oppure quella di una categoria generica di prodotti o servizi, in caso di prodotti o servizi identici o simili (67) .
91. A mio parere, l’uso di marchi altrui come parole chiave nella pubblicità contenuta in un motore di ricerca reca pregiudizio al carattere distintivo di un marchio che gode di notorietà, nel caso di prodotti o servizi identici, in presenza delle seguenti condizioni: il segno è menzionato o visualizzato nell’annuncio pubblicitario presente nel link sponsorizzato, e il messaggio o la comunicazione commerciale nel messaggio pubblicitario utilizza il segno in un senso generico per riferirsi ad una categoria o a una classe di prodotti o servizi, senza distinguere tra prodotti e servizi provenienti da origini diverse.
5. La corrosione («tarnishment»)
92. Per motivi di chiarezza, mi occuperò anche del secondo elemento contemplato dall’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104, ossia della corrosione, che si riferisce al pregiudizio per la reputazione del marchio. Nella sentenza L’Oréal e a., la Corte ha sottolineato che «tale pregiudizio si verifica quando i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile è usato dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso. Il rischio di un tale pregiudizio può scaturire, in particolare, dalla circostanza che i prodotti o servizi offerti dal terzo possiedano una caratteristica o una qualità tali da esercitare un’influenza negativa sull’immagine del marchio» (68) . Tuttavia, nel presente caso non siamo in presenza di corrosione.
6. Il parassitismo («free‑riding»)
93. Nella sentenza L’Oréal e a., la Corte definisce il parassitismo nel modo seguente: «quando un terzo tenta, con l’uso di un segno simile ad un marchio notorio, di porsi nel solco tracciato da quest’ultimo, al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, così come di sfruttare, senza qualsivoglia corrispettivo economico e senza dover operare sforzi propri a tale scopo, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l’immagine di detto marchio, si deve considerare il vantaggio derivante da siffatto uso come indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio in parola» (69) .
94. Nella stessa sentenza la Corte ha dichiarato che l’esistenza di un vantaggio indebito non dipende dal fatto che l’uso rechi pregiudizio al titolare del marchio. A mio avviso, questo fa sorgere un grosso problema sotto il profilo della concorrenza, perché la Corte in realtà afferma che il titolare del marchio è legittimato ad utilizzare il suo diritto di vietare l’uso di un segno in circostanze in cui ciò equivarrebbe ad allontanarsi da una situazione di ottimo paretiano. La situazione del titolare del marchio non migliorerebbe in quanto questi, per definizione, non patisce alcun pregiudizio a causa dell’uso, mentre la situazione del concorrente peggiorerebbe perché egli perderebbe parte dei suoi affari. Verrebbe compromessa anche la situazione dei consumatori che non erano stati fuorviati dall’annuncio pubblicitario ma che avevano consapevolmente preferito acquistare i prodotti del concorrente (70) .
95. Va ricordato che il caso L’Oréal e a. verteva sull’imitazione di prodotti di lusso. Nel presente caso, i prodotti/servizi sono «normali» e non copie o imitazioni; per lo meno, non viene sostenuto che la Marks & Spencer abbia copiato la Interflora in alcun modo.
96. Nel presente caso, la Marks & Spencer tenta di presentarsi come alternativa commerciale agli occhi dei clienti che cercano informazioni sui servizi della Interflora o su servizi di consegna di fiori in generale, e che ricordano il marchio forse più famoso relativo a servizi di questo tipo. Ovviamente, in entrambi i casi la Marks & Spencer trae vantaggio dalla notorietà del marchio della Interflora, essendo impensabile che la selezione di questa parola chiave possa essere spiegata in altro modo. Rimane quindi il problema relativo alla correttezza di tale uso. Ricordo che, secondo la giurisprudenza Google France e Google, la selezione di parole chiave in circostanze di questo tipo rappresenta un uso del marchio Interflora per i prodotti e i servizi della Marks & Spencer.
97. Nella sentenza L’Oréal e a., l’avvocato generale aveva proposto inoltre che la prova del carattere indebito dell’uso fosse applicabile solo in caso di giusto motivo per l’uso del marchio altrui. In assenza di giusto motivo, l’uso è automaticamente indebito (71) .
98. Nel presente caso l’uso rilevante, inteso nel senso di selezione del marchio come parola chiave nella pubblicità di un motore di ricerca su Internet, deve avere un giusto motivo. Nei limiti in cui ci stiamo occupando dei casi tipici previsti dall’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104, ossia quelli riguardanti prodotti o servizi non simili, è molto difficile capire il modo in cui tale condizione va interpretata. Come ho accennato, il nesso tra la parola chiave e il marchio è estremamente difficile da dimostrare senza ricorso ad informazioni che si riferiscano a circostanze esterne a tale uso.
99. Nel caso di prodotti o servizi identici o simili, lo scopo di presentare un’alternativa commerciale rispetto ai prodotti o ai servizi protetti da un marchio che gode di notorietà dovrebbe valere come giusto motivo nel contesto di un commercio moderno che fa leva su una pubblicità basata su parole chiave in Internet. Altrimenti, la pubblicità basata su parole chiave che utilizzi marchi notori altrui sarebbe di per sé vietata come parassitismo. Simile conclusione non può essere giustificata vista la necessità di promuovere una concorrenza non falsata e la possibilità dei consumatori di cercare informazioni su prodotti e servizi. In fin dei conti, la caratteristica dell’economia di mercato è rappresentata dal fatto che consumatori ben informati possono compiere scelte in conformità con le loro preferenze. Troverei inopportuno che il titolare del marchio potesse vietare un uso di questo tipo, a meno che abbia motivi per opporsi al messaggio pubblicitario che compare a seguito della digitazione di un termine di ricerca corrispondente ad una parola chiave.
100. La Interflora sostiene che la pubblicità basata su parole chiave da parte della Marks & Spencer ha fatto lievitare considerevolmente i suoi costi pubblicitari a seguito dell’incremento del prezzo per ogni click addebitato da Google a causa della concorrenza relativa a questi servizi AdWords.
101. Nella sentenza Google France e Google la Corte ha dichiarato quanto segue (72) : «[p]er quanto attiene all’uso da parte degli inserzionisti su Internet del segno identico al marchio altrui come parola chiave ai fini della visualizzazione di messaggi pubblicitari, è evidente che tale uso può produrre alcune ripercussioni sull’utilizzo a fini pubblicitari di detto marchio da parte del suo titolare nonché sulla strategia commerciale di quest’ultimo. (…) [C]onsiderato l’importante ruolo svolto nel commercio dalla pubblicità su Internet, è plausibile che il titolare del marchio iscriva il proprio marchio come parola chiave presso il fornitore del servizio di posizionamento, al fine di ottenere un annuncio nella rubrica “link sponsorizzati”. Qualora ciò avvenga, il titolare del marchio dovrà, se del caso, accettare di pagare un prezzo per click più elevato rispetto a quello di taluni altri operatori economici, se vuole ottenere che il suo annuncio compaia prima di quelli di detti operatori che hanno parimenti selezionato il suo marchio come parola chiave. Inoltre, anche laddove il titolare del marchio sia disposto a pagare un prezzo per click più elevato di quello offerto dai terzi che del pari hanno selezionato detto marchio, non v’è garanzia che il suo annuncio compaia prima di quelli di detti terzi, dal momento che nel determinare l’ordine di visualizzazione degli annunci sono presi in considerazione anche altri elementi. (…) Tuttavia, tali ripercussioni dell’uso del segno identico al marchio da parte di terzi non costituiscono di per sé una violazione della funzione di pubblicità del marchio».
102. Pertanto, dato che un prezzo per click più elevato non pregiudica la funzione pubblicitaria di un marchio che gode di notorietà, a mio parere tal e aumento dei costi non può costituire di per sé una scorrettezza o un conseguimento di un vantaggio indebito tratto dalla notorietà del marchio.
103. Inoltre, dal momento che la Corte, nella sentenza Google France e Google, ha approvato in linea di principio la pubblicità basata su parole chiave che utilizza i marchi altrui, ritengo che anche il problema del parassitismo debba essere analizzato sulla base dell’annuncio pubblicitario mostrato nel link sponsorizzato. Se tale annuncio menziona o visualizza il marchio, l’ammissibilità dell’uso dipende dal fatto che ci si trovi di fronte ad una pubblicità comparativa legittima o, al contrario, ad un porsi nel solco tracciato dal titolare del marchio (73) .
104. Nei suoi annunci pubblicitari la Marks & Spencer non mette i propri prodotti e servizi a confronto con quelli della Interflora (per es., «i nostri prodotti e servizi sono migliori/meno cari di quelli proposti dalla Interflora») né presenta i suoi prodotti come imitazioni o copie (per es., «(…) offriamo un tipo di servizio come quello della Interflora») né li presenta espressamente come alternative ad essi (per es., «Sei un cliente Interflora? Perché questa volta non provare Marks & Spencer?»).
105. Tuttavia, la scelta di parole chiave nella pubblicità di un motore di ricerca da parte della Marks & Spencer implica un messaggio commerciale secondo il quale tale società offre un’alternativa alla Interflora. Ritengo tuttavia che questo non sia parassitismo ai sensi dell’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104.
106. Infine, a mio avviso gli aspetti menzionati nella questione n. 4 sono irrilevanti riguardo alla soluzione da dare alla questione n. 3, lett. b).
V – Conclusione
107. Alla luce dell’analisi che precede, suggerisco di risolvere le questioni proposte dalla High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, nel seguente modo:
1) L’art. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, dev’essere interpretato nel modo seguente:
– un segno identico ad un marchio viene usato «per prodotti o servizi» ai sensi di tale disposizione allorché sia stato selezionato come parola chiave nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet senza il consenso del titolare del marchio, e la visualizzazione degli annunci pubblicitari sia organizzata in base a parole chiave.
– Il proprietario del marchio è legittimato a vietare tale comportamento nelle summenzionate circostanze, qualora tale annuncio pubblicitario non consenta, o consenta soltanto difficilmente, all’utente medio di Internet di sapere se i prodotti o i servizi indicati nell’annuncio provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente connessa a quest’ultimo o invece da un terzo.
– Un errore sull’origine dei prodotti o servizi si verifica allorché il link sponsorizzato del concorrente possa indurre una parte del pubblico a credere che il concorrente sia membro della rete commerciale del titolare del marchio, contrariamente al vero. Di conseguenza, il titolare del marchio ha diritto di vietare l’uso della parola chiave a fini pubblicitari da parte del concorrente in questione.
2) L’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e l’art. 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 debbono essere interpretati nel senso che anche l’uso di un segno come parola chiave in un servizio di posizionamento su Internet per prodotti o servizi identici a quelli contrassegnati da un identico marchio che gode di notorietà rientra nell’ambito di applicazione di tali disposizioni e può essere vietato dal proprietario del marchio allorché:
a) l’annuncio pubblicitario che appare a seguito della digitazione come termine di ricerca, da parte dell’utente di Internet, della parola chiave identica al marchio che gode di notorietà menzioni o visualizzi il marchio stesso; e
b) il marchio
– vi venga utilizzato come termine generico riferito a una classe o una categoria di prodotti o servizi;
– oppure l’inserzionista tenti in tal modo di giovarsi del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, e di sfruttare così lo sforzo commerciale compiuto dal titolare del marchio per creare e mantenere l’immagine del marchio stesso.
3) Il fatto che il gestore del motore di ricerca su Internet non permetta ai titolari del marchio, nell’area geografica rilevante, di bloccare la selezione di segni identici al proprio marchio come parole chiave da parte di terzi è di per sé irrilevante, nei limiti in cui è coinvolta la responsabilità dell’inserzionista che utilizza le parole chiave.
(1) .
(2)  –	Il procedimento nazionale contro la seconda convenuta è stato definito e la Marks & Spencer è rimasta l’unica convenuta nel presente procedimento.
(3)  – La Interflora è titolare, nel Regno Unito, del marchio registrato n. 1329840 INTERFLORA per una serie di prodotti e servizi compresi nelle classi 16, 31, 35, 38, 39, 41 e 42 dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato. Tra questi figurano: «piante e fiori naturali», della classe 31; «pubblicità per (...) fioristi» e «informazioni relative alla vendita di (...) fiori», della classe 35; «trasporto di fiori», della classe 39. La Interflora è inoltre titolare del marchio comunitario n. 909838 INTERFLORA, per svariati prodotti e servizi compresi nelle classi 16, 31, 35, 38, 39, 41 e 42. Tra di essi figurano: «piante e fiori naturali», nella classe 31, «pubblicità (...) per fioristi», della classe 35, «trasporto di fiori», della classe 39 e «informazioni relative alla vendita di (...) fiori», della classe 42.
(4) – GU 1989, L40, pag. 1.
(5)  –	GU L 11, pag. 1.
(6) – Sentenza 23 marzo 2010, cause riunite da C‑236/08 a C‑238/08, Google France e Google (Racc. pag. I‑2417).
(7)  –	Sentenza 25 marzo 2010, causa C‑278/08, BergSpechte (Racc. pag. I‑2517); ordinanza 26 marzo 2010, causa C‑91/09, Eis.de (non ancora pubblicata nella Raccolta), e sentenza 8 luglio 2010, causa C‑558/08, Portakabin (Racc. pag. I‑6963).
(8) – V., infra, nota 27.
(9)  –	Nota terminologica: tanto nella direttiva 89/104 quanto nel regolamento n. 40/94 si parla di «marchi che godono di notorietà», espressione che verrà utilizzata nelle presenti conclusioni. Tuttavia, si ricorrerà all’espressione «marchio notorio» nel caso in cui il discorso non sia riferito specificamente al contesto del diritto dell’Unione europea. Aggiungo, per motivi di chiarezza, che la direttiva 89/104 contiene un riferimento all’art. 6 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, che parla di marchi «notoriamente conosciuti». Anche l’art. 16, n. 2, dell’accordo TRIPS, nel far riferimento alla Convenzione di Parigi, parla di marchi notori [v. art. 16, n. 2, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che costituisce l’allegato 1 C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, sottoscritto a Marrakech il 15 aprile 1994, approvato con la decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986‑1994) (GU L 336, pag. 1; noto anche come l’«accordo TRIPS»)]. Negli Stati Uniti si usa l’espressione «famous marks» [«marchi famosi»]. In generale, v. M. Senftleben, The trademark Tower of Babel: dilution concepts in international, US and EC trademark law, International review of intellectual property and competition law, vol. 40 (2009), n. 1, pagg. 45‑77. Sottolineo inoltre che le diverse espressioni sopra riportate differiscono anche relativamente alle condizioni che debbono ricorrere perché un marchio possa essere considerato notorio.
(10)  –	Occorre aggiungere che la percezione di che cosa sia un marchio che gode di notorietà può variare tra gli Stati membri nonostante i criteri definiti dalla Corte nella sentenza 14 settembre 1999, causa C‑375/97, General Motors (Racc. pag. I‑5421, punti 19-30; v. conclusioni dell’avvocato generale Sharpston relative alla sentenza 27 novembre 2008, causa C‑252/07, Intel Corporation (Racc. pag. I‑8823, paragrafo 23).
(11)  –	Per quanto riguarda questi ultimi, si vedano, per esempio, le domande di pronuncia pregiudiziale presentate dalla Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) nella causa L’Oréal SA & Ors v Bellure NV & Ors (2007), EWCA Civ 968 (10 ottobre 2007) e dalla High Court of Justice (England and Wales) (Chancery Division) nella causa L’Oréal SA & Ors v EBay International AG & Ors (2009) EWHC 1094 (Ch) (22 maggio 2009), nonché, in particolare, dalla Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division), sentenza successiva alla risposta della Corte (sentenza 18 giugno 2009, causa C‑487/07, L’Oréal e a., Racc. pag.I‑5185) nella causa L’Oréal SA & Ors v Bellure NV & Ors (2010) EWCA Civ 535 (21 maggio 2010).
(12)  –	Negli Stati Uniti, la tutela contro la diluizione del marchio è divenuta parte della legislazione federale sui marchi nel 1955 con il Federal Trade Mark Dilution Act, il quale ha aggiunto una nuova sezione 45(c) al Lanham Act. Esso è stato poi modificato dal Trademark Dilution Revision Act del 2005; v., per esempio, C. Long, “The political economy of trademark dilution”, in G. Dinwoodie e M. Janis, (eds.), Trademark Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research, Edward Elgar, Cheltenham, 2008, pag. 132.
(13) – In seguito ad una comunicazione [«Una strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale», COM(2008) 465 def.] la Commissione europea ha ordinato nel 2009 al Max‑Planck‑Institut für Immaterialgüter‑ und Wettbewerbsrecht uno studio sulla funzione globale del sistema dei marchi in Europa. La relazione finale è stata presentata alla Commissione europea il 12 dicembre 2010. Nel momento in cui sto scrivendo, tale relazione non è ancora stata resa pubblica; v. http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/index_en.htm.
(14) – La direttiva 89/104 è stata abrogata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/95/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (versione codificata) (GU L 299, pag. 25), entrata in vigore il 28 novembre 2008. Il testo dell’art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva 2008/95 corrisponde in sostanza all’art. 5, n. 1 e n. 2, della direttiva 89/104. Tuttavia, considerato il momento in cui si sono svolti i fatti, le controversie principali rimangono disciplinate dalla direttiva 89/104.
(15)  –	Per motivi di chiarezza, va sottolineato che le varie versioni linguistiche dell’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 divergono tra loro; v. l’analisi effettuata dalla Corte nella sentenza General Motors, cit. alla nota 10, punto 20.
(16)
–	Ricordo che l’art. 4, nn. 3 e 4, della direttiva 89/104, applicabile nella fase della registrazione del marchio d’impresa, contiene norme identiche all’art. 5, nn. 1 e 2.
(17)  –	Il regolamento n. 40/94 è stato abrogato dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (versione codificata) (GU L 78, pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile 2009. Il testo dell’art. 9, n. 1, del regolamento n. 207/2009 è identica a quella dell’art. 9, n. 1, del regolamento n. 40/94. Tuttavia, considerato il momento in cui si sono svolti i fatti, le controversie principali rimangono disciplinate dal regolamento n. 40/94.
(18) – Per le registrazioni del marchio, v., supra, nota 3.
(19)  –	Alla luce della giurisprudenza, questi segni si possono qualificare come identici al marchio [v. sentenze 20 marzo 2003, causa C‑291/00, LTJ Diffusion (Racc. pag. I‑2799, punto 54); BergSpechte, cit. alla nota 7, punto 25 e Portakabin, cit. alla nota 7, punto 47): un segno è identico al marchio quando riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio o quando, considerato complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio.
(20) – Esistono tuttavia alcune differenze tra la direttiva e il regolamento. Per esempio, l’art. 5, n. 2, della direttiva ha carattere facoltativo, a differenza della corrispondente disposizione dell’art. 9, n. 1, lett. c), del regolamento. Un’altra differenza risiede nel riferimento geografico utilizzato per valutare se un marchio gode di notorietà. Tuttavia, riguardo a quest’ultimo aspetto la Corte ha dichiarato che, a livello territoriale, l’esistenza di una notorietà in una parte significativa di uno Stato membro, per quanto riguarda la direttiva 89/104, o della Comunità, per quanto riguarda il regolamento n. 40/94, era sufficiente a vietare l’uso del segno [v. sentenza General Motors, cit. alla nota 10, punti 28 e 29, e sentenza 6 ottobre 2009, causa C‑301/07, PAGO International (Racc. pag. I‑9429, punti 27 e 30)]. Le differenze letterali non si possono trascurare, ma non impediscono di estendere al regolamento i risultati della presente analisi della direttiva.
(21)
–	Vedi M. Strasser, The Rational Basis of Trademark Protection Revisited: Putting the Dilution Doctrine into Context, Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, Vol. 10 (2000), pagg. 375 e segg., in particolare pagg. 393‑395.
(22) – Per la giurisprudenza riguardante situazioni di doppia identità, v., per esempio, sentenza 11 settembre 2007, causa C‑17/06, Céline (Racc. pag. I‑7041).
(23)
–	La Corte ha dichiarato che, se uno Stato membro traspone l’art. 5, n. 2, della direttiva, deve accordare per prodotti o servizi identici o simili una tutela almeno altrettanto ampia di quella prevista per prodotti o servizi non simili. La facoltà dello Stato membro riguarda pertanto il principio stesso della concessione di una tutela rafforzata a vantaggio dei marchi notori, ma non le situazioni contraddistinte dalla detta tutela qualora lo stesso la accordi. V. sentenza 23 ottobre 2003, causa C‑408/01, Adidas‑Salomon e Ad idas Benelux (Racc. pag. I‑12537, punto 20).
(24) – Sentenza 9 gennaio 2003, causa C‑292/00 (Racc. pag. I‑389, punto 30).
(25)
–	Punto 22.
(26)  –	Considerata l’impossibilità di apportare modifiche sostanziali agli strumenti interessati da una procedura di codificazione, ritengo che l’adozione nel 2008 di una versione codificata della direttiva 89/104 con la direttiva 2008/95 non abbia in alcun modo scavalcato la giurisprudenza Davidoff del 2003 [v. anche la proposta della Commissione nel documento COM(2006)812 def.].
(27)  –	Sentenze Google France e Google, cit. alla nota 6, punto 99, nonché ordinanza Eis.de, cit. alla nota 7, punto 28; sentenze BergSpechte, cit. alla nota 7, punto 41 e Portakabin, cit. alla nota 7, punto 54.
(28)
–	Cosa che potrebbe verificarsi quando i titolari del marchio siano informati di tale possibilità di vietare l’uso del loro marchio come parola chiave da parte di terzi e avvalersi di tale possibilità non richieda formalità irragionevoli né implichi alcun costo.
(29)  –	Sentenza Google France e Google, cit. alla nota 6, punto 99.
(30)
–	Ricordo che nella sentenza Google France e Google (punto 65) la Corte ha dichiarato che «la circostanza che il segno utilizzato dal terzo a fini pubblicitari non compaia nella pubblicità stessa non può significare, di per sé, che tale uso sia escluso dalla nozione di “us[o] (…) per i prodotti o servizi” ai sensi dell’art. 5 della direttiva 89/104». La sentenza Google France e Google verteva su tre cause: nella causa C‑236/09 il marchio interessato era visualizzato nell’annuncio pubblicitario del terzo, mentre nelle cause C‑237/08 C‑238/08 il marchio in questione non compariva nell’annuncio pubblicitario (v. punti 62 e 63 della sentenza).
(31)
–	V. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/114/CE, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (versione codificata) (GU L 376, pag. 21).
(32)
–	Per quanto riguarda la funzione di pubblicità, l’argomento adottato dalla Corte nella sentenza Google France e Google (cit. alla nota 6, punto 98) appare applicabile al presente caso. Tuttavia, tornerò più oltre sulla questione dell’aumento dei «costi per click» della Interflora, quando mi occuperò del parassitismo.
(33)  –	Sentenza Google France e Google, cit. alla nota 6, punto 68. Per i motivi che spiegherò più oltre, tale affermazione è, secondo me, incontestabile nel caso di un marchio di per sé altamente distintivo e unico. Tuttavia, nel caso di più marchi identici appartenenti a differenti titolari o di marchi basati su termini o nomi descrittivi o generici, tale affermazione può rivelarsi erronea. Per esempio, un utente di Internet che digita il termine «nike» come parola chiave può essere in cerca di informazioni o di offerte non solo relative all’abbigliamento sportivo, ma forse anche alla divinità greca o alla tecnologia prodotta dall’impresa svedese Nike Hydraulics AB.
(34)
–	Può essere utile ricordare che «[i]l diritto di marchio costituisce (…) un elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato mira a stabilire e mantenere (v. sentenza 12 novembre 2002, causa C‑206/01, Arsenal Football Club, Racc. pag. I‑10273, punto 47). A mio avviso, lo scopo della concorrenza economica è di incrementare il benessere dei consumatori introducendo alternative migliori – in termini di qualità, caratteristiche o prezzo – rispetto ai prodotti esistenti, promuovendo in tal modo l’efficienza e l’innovazione come traino verso una più razionale distribuzione dei fattori di produzione.
(35)  –	In uno dei siti web della Interflora si può rinvenire la seguente affermazione: «La Interflora è la più grande e popolare rete di consegna di fiori esistente al mondo. La Interflora è diventata sinonimo di un’idea che un tempo sarebbe stata incredibile, ossia la possibilità di consegnare personalmente e con stile un bel mazzo di fiori o un dono nel giro di un giorno, in qualunque parte del mondo». Vedi http://www.interflora.co.uk/page.xml?page_name=help_about (consultato il 31 gennaio 2011).
(36)
–	La nozione di «significato secondario di un marchio» è conosciuta in tutti gli ordinamenti giuridici, ma il suo senso (sic!) e la sua portata sono diversi. In alcuni Stati membri tale nozione fa riferimento a casi in cui un marchio viene acquistato attraverso l’uso anziché la registrazione, in altri anche a casi in cui un segno non distintivo può essere registrato come marchio perché ha acquisito un significato secondario distintivo. Si può inoltre pensare che tutti i marchi, senza eccezione alcuna, necessitino di essere usati per consolidarsi nella mente delle cerchie interessate, acquisendo in tal modo una notorietà o un significato secondario consolidato. Cfr. L. Holmqvist, Degeneration of Trade Marks. A Comparative Study of the Effects of Use on Trade Mark Distinctiveness, Jurist‑ och samhällvetareförbundets Förlags AB (JSF), Malmö 1971, pagg. 117‑126.
(37)  –	Spetta al giudice nazionale stabilire se INTERFLORA possegga tale significato secondario. Tuttavia, la questione n. 4, lett. a), sembra implicare tale significato, dato che le registrazioni rilevanti del marchio (v., supra, nota 3), non lasciano intendere che INTERFLORA venga utilizzato come marchio con riferimento ad una rete commerciale.
(38)  –	V. l’ordinanza di rinvio del 16 luglio 2009 (cit., supra, paragrafo 30), punto 29.
(39)
–	Il concetto di diluizione del marchio è stato elaborato nel diritto tedesco sulla concorrenza sleale e introdotto nella dottrina statunitense da Schechter (F. Schechter, “The rational basis of trademark protection”, Harvard Law Review 1927, pag. 813). Schechter metteva in risalto la tutela della qualità distintiva dei marchi unici (per esempio, i marchi arbitrari, coniati ex novo o inventati) quale principale scopo della tutela contro la diluizione. Sviluppi ulteriori hanno spostato l’accento sul problema della tutela dei marchi notori contro la perdita di carattere distintivo derivante dall’uso di segni identici o simili riguardanti prodotti o servizi diversi: v. Holmqvist, op.cit., pagg. 147 e 155‑156, conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Adidas‑Salomon e Adidas Benelux (cit., supra, nota 23), paragrafo 37, nonché conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Intel Corporation (cit., supra, nota 10), paragrafo 30.
(40)  –	Vedi G. Lunney, Trademark Monopolies, Emory Law Journal Vol. 48 (1999), pag. 367. Secondo Lunney, il recente progresso dell’approccio basato sulla titolarità nella legislazione e nella giurisprudenza è pericoloso sotto il profilo della politica della concorrenza, in quanto permette ai titolari di marchi notori di ottenere rendite di monopolio senza nessun reale beneficio per i consumatori. Di parere contrario è Strasser, op. cit., il quale considera l’approccio basato sulla titolarità come positivo anche sotto il profilo economico.
(41)
–	Come affermato dall’avvocato generale Kokott nelle conclusioni nella causa 23 aprile 2009, causa C‑59/08, Copad (Racc. pag. I‑3421, paragrafo 50), «il diritto dei marchi deve garantire la possibilità di controllo della qualità dei prodotti e non l’esercizio effettivo di tale controllo».
(42)
–	Vedi, per esempio, M. Levin, “The wording is not always what it seems to be – On Confusion, Association and Dilution”, in Kooy, L. (ed.), 25th Anniversary of ECTA. Past, Present and the Future. The Development of Trade Marks, Designs and Related IP Right in Europe, European Communities Trade Mark Association, L’Aia 2005, pagg. 51-64 e 60. Vedi anche i riferimenti alla cosiddetta «dottrina del veleno per topi» nei paesi nordici (il titolare di un marchio per alimenti può impedire l’uso di un marchio simile per un veleno per topi) e la giurisprudenza CLAERYN/KLAREIN nel Benelux (vedi Corte di giustizia del Benelux, Colgate‑Palmolive/Bols, caso A 74/1, sentenza del 1° marzo 1975).
(43)  –	Vedi, supra, nota 12.
(44)
–	Negli Stati Uniti il parassitismo – o l’indebita appropriazione – non è stato inserito nella legge federale sulla tutela contro la diluizione del marchio, nonostante sia stato riconosciuto in alcune pronunce giurisdizionali. Vedi I. Simon, ‘Dilution by blurring – a conceptual roadmap’, Intellectual Property Quarterly, 2010, pagg. 44‑87, in particolare pag. 56.
(45)  –	Peraltro, in numerosi sistemi giuridici la tutela contro la corrosione e quella contro il parassitismo possono essere concesse, in aggiunta o in alternativa, nell’ambito del diritto sulla concorrenza sleale.
(46) – A quanto risulta, la Interflora non accusa la Marks & Spencer di corrosione con riferimento ai suoi marchi.
(47)
–	Vedi sentenze 18 giugno 2009, causa C‑487/07, L’Oréal e a. (Racc. pag. I‑5185), punti 58‑59, e Google France e Google (cit. alla nota 6), punti 75‑79.
(48)
–	Nella sentenza Davidoff (cit. alla nota 24) la Corte ha basato il proprio ragionamento sul fatto che la tutela di marchi notori sarebbe meno efficace nel caso di prodotti simili che nel caso di prodotti non simili, poiché l’art. 5, n. 1, lett. b), esige un rischio di confusione (punti 27-29). A mio avviso, tale ragionamento non è applicabile nel caso di segni identici e di prodotti o servizi identici, in quanto l’applicazione dell’art. 5, n. 1, lett. a), non richiede la sussistenza di un rischio di confusione (v. sentenza L’Oréal e a., cit. alla nota 47, punti 58 e 59).
(49)
–	Sentenza L’Oréal e a. (cit. alla nota 47), punto 64.
(50)
–	Vedi l’analisi dell’avvocato generale Mengozzi nella sentenza L’Oréal e a. (cit. alla nota 47), paragrafi 31-61, e i commenti critici degli organi giurisdizionali inglesi citati, supra, alla nota 11.
(51)  –	Sentenza Intel Corporation (cit. alla nota 10), punti 30 e 31, e la giurisprudenza ivi citata.
(52)
–	Occorre aggiungere che esiste, a livelli diversi di sviluppo, un gruppo di metodi e tecnologie denominato «web semantico» che permette alle macchine di comprendere il significato – o la «semantica» – delle informazioni esistenti nel World Wide Web [la rete informatica mondiale]. Se le mie informazioni sono corrette, i gestori di servizi di posizionamento in Internet hanno elaborato diversi metodi per potenziare la pertinenza dei risultati di ricerca che ne tengono conto, ma questo non vuol dire che i motori di ricerca in Internet possano «capire» il significato di una parola chiave.
(53)  –	A mio parere, il marchio denominativo INTERFLORA è in quanto tale unico. Esistono tuttavia alcune registrazioni come marchio comunitario in qualche modo simili (per es., il marchio denominativo n. 3371549 INTERFLO per le classi 9, 12, 37; il marchio denominativo n. 2178887 INTERFORUM SIGLO XXI per le classi 42 o il marchio figurativo n. 3036944 INTERFLOOR per le classi 1, 6, 8, 17, 19, 20, 27, 37). In quanto marchio registrato, il marchio INTERFLORA appare suggestivo, quasi descrittivo (formato dal termine latino che significa «fiori» e da un prefisso latino che significa «tra»).
(54)
–	V. sentenza Intel Corporation (cit. alla nota 10), punti 72-74.
(55)
–	Ricordo che, in applicazione del diritto dell’Unione europea sui marchi, con riferimento ai marchi che godono di notorietà, questi ultimi sono tutelati anche nel caso di prodotti o servizi non simili. Secondo la giurisprudenza, anche i marchi di «nicchia», che non sono unici ma sono notoriamente conosciuti in un’area geografica relativamente limitata, sono considerati come marchi che godono di notorietà ai sensi dell’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 (v. sentenza General Motors, cit. alla nota 10, punto 31 e Senftleben, op.cit., pag. 54). Per esempio, possono esistere dei marchi per strumenti medici che sicuramente godono di notorietà e sono ben conosciuti dagli interessati ma non dal pubblico generale (come i sistemi di immagine necessari in radiologia o l’attrezzatura impiegata nella chirurgia dentistica). È possibile che alcuni marchi godano di notorietà presso un pubblico specializzato in un’area alquanto limitata (per es., certe marche di bisturi in un Land tedesco). Questo vale ai sensi della direttiva 89/104, mentre ai sensi del regolamento n. 40/94 la notorietà dev’essere goduta in tutta l’Unione europea [v. art. 9, n. 1, lett. c), del regolamento stesso]. Al contrario, negli Stati Uniti la tutela contro la diluizione prevista dalla legge federale impone, ai sensi del Trade Mark Dilution Revision Act del 2005, che il marchio sia largamente riconosciuto dal pubblico generale dei consumatori degli Stati Uniti (v., supra, nota 9).
(56) – Aggiungo che il tradizionale sistema del diritto dei marchi consistente nel valutare la risposta del consumatore all’uso di un segno diventa problematico se viene applicato soltanto alla selezione di parole chiave, perché nella pubblicità nei motori di ricerca l’associazione nella mente dell’utente di Internet che effettua una ricerca utilizzando un particolare termine precede la visualizzazione dell’annuncio sponsorizzato, ossia il momento in cui l’effetto causale dell’uso del marchio diventa percepibile da parte dell’utente.
(57)
– 	Sentenza Google France e Google (cit. alla nota 6), punti 51 e 52; v. anche le conclusioni dell’avvocato generale Maduro, paragrafo 150.
(58)
–	L’aggiunta è mia.
(59)  –	Sentenza Google France e Google (cit. alla nota 6), punto 83.
(60)  –	Come ho concluso in precedenza, in circostanze molto particolari relative alla natura dei prodotti o servizi con riferimento alla notorietà o al significato secondario del marchio, può sussistere il rischio di un pregiudizio per la funzione di indicazione di origine anche se l’annuncio pubblicitario non menziona il marchio né vi fa ri ferimento.
(61)  –	Su questa gamma di qualità distintive, vedi Holmqvist, op.cit., pagg. 17‑22.
(62)  –	V. sentenze Intel Corporation (cit. alla nota 10), punto 29, e L’Oréal e a. (cit. alla nota 47), punto 39.
(63)  –	Parlo qui di origine o di fonte in senso astratto, con riferimento all’impresa che controlla la produzione dei beni o la fornitura dei servizi coperti dal marchio, e non al fabbricante o al fornitore di servizi in concreto; v., per esempio, sentenza Arsenal (cit. alla nota 34), punto 48.
(64)
–	In questo senso, l’offuscamento non è causato dal titolare del marchio che lo utilizza come marca per diversi prodotti o servizi, a patto che il marchio abbia acquisito una notorietà ed un carattere distintivo elevato derivante dalla pubblicità o da altri sforzi commerciali compiuti dal titolare del marchio per creare un’immagine per il marchio stesso. In tali casi, il pubblico identifica correttamente i diversi prodotti o servizi della marca con un’unica fonte commerciale. Quel che pregiudica il carattere distintivo del marchio è la coesistenza di marchi identici o simili che contrassegnano diversi prodotti o servizi provenienti da origini diverse in quanto ciò impedisce lo sviluppo di un’immagine per il marchio o diluisce quella esistente.
(65)
–	A mio avviso, l’offuscamento inteso nel senso di annacquamento è analogo all’ipotesi di un cognome che perde la sua capacità di distinguere tra diverse famiglie come gruppi aventi un’origine comune. Per esempio, Smith è un cognome meno distintivo rispetto a Windsor. La diluizione per offuscamento, tuttavia, non significa che il marchio perda totalmente il suo carattere distintivo, ossia la capacità di fungere da marchio. Smith può fungere da cognome malgrado la sua diffusione, e STAR può funzionare come marchio malgrado la sua poca originalità, ossia il suo debole carattere distintivo. Un marchio «degenerato», invece, ha perduto il suo carattere distintivo e pertanto non può più fungere da marchio. Pertanto, in teoria, i marchi diluiti non sono marchi «semi-degenerati» (v. Holmqvist, pag. 152). Ciononostante, appare utile riconoscere la degenerazione come variante dell’offuscamento ai fini della tutela dei marchi notori, per lo meno nei sistemi giuridici nei quali per la protezione in relazione a prodotti o servizi identici o simili è necessario un rischio di confusione. Negli Stati Uniti la degenerazione o volgarizzazione è spesso compresa nel concetto di diluizione; v., per esempio, Simon, op.cit., pagg. 72‑74.
(66)  –	Il classico esempio di scuola del termine «cellophane» rappresenta entrambe le categorie.
(67)  –	A mio avviso, qualificare di per sé la selezione di parole chiave nella pubblicità in un motore di ricerca su Internet come uso di un segno idoneo a determinare l’offuscamento porterebbe a discostarsi di molto dalla dottrina consolidata in tema di diluizione del marchio. Ciò determinerebbe problemi insormontabili in termini di prova, dal momento che le pubblicità sponsorizzate di solito rappresentano solo una parte delle informazioni mostrate all’utente di Internet come risultato della ricerca.
(68)  –	Per gli Stati Uniti, v. Corte Suprema degli Stati Uniti, Moseley et al., DBA Victor’s Little Secret v. v Secret Catalogue, Inc., et al, 537 U.S. 418 (2003), che ribalta la pronuncia della Court of Appeals for the Sixth Circuit, 259 F.3d 464.
(69)  –	Sentenza L’Oréal e a., punto 49.
(70) – V. D. Klerman, Trademark Dilution, Search Costs, and Naked Licensing, Fordham Law Review, Vol. 74 (2006), pagg. 1759‑1773, in particolare pag. 1771.
(71)  –	Conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi relative alla sentenza L’Oréal e a., paragrafi 105‑111.
(72)  –	Google France e Google, punti 93-95.
(73)
–	Negli Stati Uniti la sezione 43 (c), 4(A) del Lanham Act dispone che «[l]’uso corretto di un marchio famoso da parte di terzi in una pubblicità commerciale comparativa o in una promozione per identificare i prodotti o servizi concorrenti del titolare del marchio famoso» non è suscettibile di ricorso ai sensi della sezione 43(c) relativa alla diluizione del marchio.