62007CC0252
FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
ELEANOR SHARPSTON
föredraget den 26 juni 2008 (
1
)
Mål C-252/07
Intel Corporation Inc.
mot
CPM United Kingdom Ltd
”Direktiv 89/104/EEG — Varumärken — Artikel 4.4 a — Kända varumärken — Skydd mot användning av ett yngre identiskt eller liknande varumärke — Användning som drar eller skulle dra otillbörlig fördel av, eller är eller skulle vara till förfång för, det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé”
1.
Förevarande begäran om förhandsavgörande från Court of Appeal of England and Wales gäller i vilken utsträckning kända varumärken får skyddas mot ”försvagning”.
2.
Gemenskapens varumärkesrätt (
2
) tillåter en medlemsstat att besluta att ett nationellt varumärke ska kunna ogiltigförklaras om det liknar ett äldre nationellt varumärke, även om de två varumärkena registrerats för varor och tjänster av skilda slag, om det äldre varumärket är känt i medlemsstaten och ”användningen av det yngre varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av, eller vara till förfång för, det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé”.
3.
Domstolen har tolkat denna lydelse så att det krävs en viss grad av likhet mellan de två varumärkena, vilken inte behöver vara sådan att den ger upphov till en risk för förväxling utan enbart ha den verkan att omsättningskretsen ”får uppfattningen att det finns ett samband” mellan dem.
4.
Frågan i det nationella förfarandet är huruvida innehavarna av varumärket Intel, vilket är känt avseende datarelaterade varor och tjänster, kan uppnå ogiltigförklaring av det yngre varumärket Intelmark, vilket har registrerats avseende marknadsföringstjänster. Court of Appeal önskar få större klarhet i vilken typ av ”samband” denna rättspraxis avser, samt begreppen i) otillbörlig fördel och ii) förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
Begreppet försvagning
5.
En viktig funktion hos ett varumärke är att koppla samman varor och tjänster med en försörjningskälla, antingen tillverkaren eller en kommersiell mellanhand. Detta ligger i såväl tillhandahållarens som konsumentens intresse. Tillhandahållaren tillser att varumärket blir känt, och därmed skyddat mot obehörigt bruk av konkurrenter, avseende varor som är försedda med varumärket, och kan således främja handel med dessa varor. Konsumenten kan på samma sätt fatta beslut om köp mot bakgrund av de egenskaper som han uppfattar vara knutna till varumärket. Eftersom dessa beslut kan vara negativa, uppmuntras tillhandahållarna att upprätthålla och förbättra kvaliteten på de varor och tjänster som tillhandahålls under varumärket.
6.
Varumärken som är identiska eller tillräckligt lika för att kunna förväxlas bör i detta sammanhang inte existera samtidigt, såvida inte de varor och tjänster för vilka de används är av tillräckligt skilda slag för att omintetgöra risken för förväxling. Varumärken skyddas därför av en grundregel (
3
) vilken hindrar registrering och användning av ett kännetecken som är identiskt eller liknande i förhållande till ett registrerat varumärke, avseende varor och tjänster som är identiska eller liknande dem för vilka varumärket är registrerat. Mer bildligt talat finns det kring varje varumärke ett ”uteslutande område” på vilket andra varumärken inte får inkräkta. Utsträckningen av detta område varierar beroende på omständigheterna. Ett identiskt eller mycket liknande varumärke måste hållas på större avstånd, med hänsyn till vilka varor och tjänster som det täcker. Omvänt måste ett varumärke som används för identiska eller liknande produkter hållas på större avstånd, med hänsyn till likheten med det skyddade varumärket.
7.
Ett sådant skydd anses i allmänhet tillräckligt. Liknande eller till och med identiska varumärken kan existera samtidigt för varor av skilda slag utan att skapa förvirring hos konsumenter eller skada ekonomiska aktörers kommersiella intressen.
8.
Detta är dock inte fallet under alla omständigheter. Paradoxalt nog är de mest välkända varumärkena särskilt känsliga för förekomsten av liknande varumärken även på områden av varor av mycket skilda slag, där en verklig förväxling är osannolik. Sådana varumärken utövar dessutom ofta funktioner som går utöver varors och tjänsters anknytning till en enhetlig källa. De utgör en kraftfull bild av kvalitet, exklusivitet, ungdom, nöje, lyx, äventyr, glamor eller andra enligt den allmänna meningen önskvärda livsstilsattribut, vilken inte nödvändigtvis är knuten till specifika varor men i sig har förmågan att framföra ett starkt marknadsföringsbudskap. (
4
)
9.
Man kan föreställa sig hur Coca-Colas särskiljningsförmåga, om detta varumärke endast registrerats avseende alkoholfria drycker, skulle kunna urholkas om det (eller ett liknande varumärke eller kännetecken) användes av andra avseende en mängd produkter utan samband, eller hur dess renommé skulle kunna skadas om det användes för motoroljor av låg kvalitet eller billiga färgavstrykare.
10.
Idén att skydda varumärket mot försvagning uppkom som en lösning på sådana problem. Som generaladvokaten Jacobs påpekade i sitt förslag till avgörande i målet Adidas I, (
5
) uttrycktes den för första gången av Schechter år 1927 – även om Schechter ansåg att det var ”slumpmässiga, nybildade eller fantasifulla varumärken” snarare än kända varumärken som skulle tillerkännas detta skydd. (
6
)
11.
Två typer av försvagning är allmänt erkända; urvattning och skamfilande. (
7
) I stort sett motsvarar det förstnämnda begreppet förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga i artikel 4.4 a i direktivet, och mitt första exempel avseende Coca-Cola, medan det sistnämnda motsvarar förfång för dess renommé och mitt andra exempel.
12.
I artikel 4.4 a anges ytterligare en kategori av missbruk, nämligen att dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, så kallat snyltande. (
8
)
13.
Det tillerkända skyddet rör inte så mycket sambandet mellan en vara och dess källa som användningen av varumärket som ett kommunikationsverktyg, som bär ett bredare marknadsföringsbudskap.
Ifrågavarande lagstiftning
14.
Varumärkesrätten i den europeiska gemenskapen omfattar två delar. Dels finns det ett system för gemenskapsvarumärken, vilket gäller i hela gemenskapen och regleras i gemenskapens varumärkesförordning, (
9
) dels finns det separata system för nationella varumärken, vilka vart och ett är begränsade till den berörda medlemsstaten men i mycket stor utsträckning harmoniserade genom varumärkesdirektivet. (
10
)
15.
Enligt direktivets ingress är det grundläggande skydd som detta ger, vilket framför allt har till funktion att garantera att varumärket anger ursprunget, absolut när det råder identitet mellan märket och kännetecknet och varorna eller tjänsterna, men gäller också vid likhet mellan märket och kännetecknet och varorna eller tjänsterna. Grundförutsättningen för skyddet är att det finns en risk för förväxling. (
11
)
16.
I artikel 4.1 föreskrivs följaktligen följande:
”Ett varumärke ska inte registreras eller om det är registrerat skall det kunna ogiltigförklaras
a)
om det är identiskt med ett äldre varumärke och de varor eller tjänster som varumärket har ansökts eller registrerats för är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat,
b)
om det på grund av sin identitet eller likhet med det äldre varumärket och identiteten eller likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.”
17.
Medlemsstaterna får emellertid ge ett mer omfattande skydd åt sådana varumärken som är kända. (
12
)
18.
I det avseendet får varje medlemsstat enligt artikel 4.4 a, den bestämmelse som direkt avses i förevarande fall, besluta
”att ett varumärke inte skall registreras eller, om det är registrerat, skall kunna ogiltigförklaras i följande fall: ’[o]m varumärket är identiskt med, eller liknar ett äldre nationellt varumärke... och det avses bli registrerat för eller redan har registrerats för varor och tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, om det äldre varumärket är känt i medlemsstaten ifråga och användningen av det yngre varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé’”. (
13
)
19.
I artikel 5.2 anges med liknande ordalydelse att en medlemsstat kan besluta att innehavaren ska ha rätt att hindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett kännetecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och ”om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé”.
20.
Direktivet och förordningen upprättades parallellt och många av deras materiella bestämmelser är liknande, varför tolkningen av den ena texten ofta kan överföras på den andra. Detta är av betydelse i förevarande fall med hänsyn till artikel 8.5 i förordningen, vilken tillåter innehavaren av ett äldre nationellt varumärke eller gemenskapsvarumärke att, när varumärket är känt inom det territorium som registreringen avser, hindra registrering av ett gemenskapsvarumärke på samma grunder som dem som avses i artikel 4.4 a i direktivet. (
14
)
21.
Direktivet, inbegripet de fakultativa bestämmelserna i artiklarna 4.4 a och 5.2, införlivades med Förenade kungarikets rättsordning genom 1994 års lag om varumärken (Trade Marks Act 1994). Den hänskjutande domstolen har uttryckligen angett att denna lag har samma innebörd som direktivet, varför det inte är nödvändigt att separat hänvisa till bestämmelserna i lagen.
Rättspraxis
22.
Det enda tillfälle som domstolen hittills har haft att tolka artikel 4.4 a i direktivet var i målet Davidhoff II, angående en fråga som inte i sig är direkt relevant i förevarande fall. (
15
) Domstolen har emellertid meddelat en rad mer relevanta avgöranden avseende motsvarande bestämmelser i artikel 5.2. (
16
)
23.
Förstainstansrätten angav i sin dom i målet General Motors (
17
) att begreppet ”känd” i artikel 5.2 innebär en ”kännedomströskel” vilken nås när ett varumärke är känt för en ”betydande andel” av den allmänhet som berörs av de varor och tjänster som varumärket avser, i en ”väsentlig del” av de berörda medlemsstaterna. Det är endast när det äldre varumärket är tillräckligt känt som allmänheten, när den konfronteras med det yngre varumärket, möjligen kan se ett samband mellan de två varumärkena, även när det används avseende varor och tjänster av icke liknande slag, och att det äldre varumärket till följd härav kan lida skada. I syfte att fastställa huruvida denna tröskel har nåtts, måste den nationella domstolen beakta samtliga relevanta omständigheter i målet, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra varumärket. Domstolen angav också att ju starkare särskiljningsförmåga det äldre varumärket har och ju kändare det är desto lättare är det att acceptera att det har orsakats förfång.
24.
Domstolen angav i sin dom i målet Adidas I (
18
) i huvudsak att skyddet enligt artikel 5.2 i direktivet inte kräver att det föreligger en risk för förväxling hos allmänheten, men förutsätter att det finns ett visst mått av visuella, ljudmässiga eller begreppsmässiga likheter mellan varumärket och kännetecknet, (
19
) som medför att omsättningskretsen ”förknippar” kännetecknet med varumärket eller ”får uppfattningen att det finns ett samband” mellan dem utan att omsättningskretsen förväxlar dem. För att fastställa huruvida det föreligger ett sådant samband ska det, med hänsyn till samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet göras en helhetsbedömning, på samma sätt som vid bedömningen av en risk för förväxling i andra situationer där sådan risk krävs.
25.
Domstolen bekräftade i domen i målet Adidas II (
20
) sin dom i målet Adidas I och slog vidare fast att kravet på tillgänglighet (det vill säga att användningen av vissa kännetecken inte ska vara otillbörligen begränsad för andra ekonomiska aktörer, ett begrepp som på tyska kallas Freihaltebedürfnis) varken har något samband med bedömningen av graden av likhet mellan det kända varumärket och det av tredje man använda kännetecknet eller med det samband som omsättningskretsen skulle kunna uppfatta mellan nämnda varumärke respektive kännetecken. Det är således inte någon relevant omständighet vid bedömningen av huruvida användningen av kännetecknet drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
Faktiska omständigheter och förfarande
26.
Intel Corporation Inc (nedan kallat Intel) innehar ett antal i Förenade kungariket registrerade varumärken och gemenskapsvarumärken, vilka består av eller innehåller ordet ”Intel” och som registrerats före år 1997 avseende klasserna 9, 16, 38 och 42 i Niceöverenskommelsen, (
21
) för vad den hänskjutande domstolen har beskrivit som ”huvudsakligen datorer samt varor och tjänster som har samband med datorer”. Den hänskjutande domstolen anser att Intel är ett mycket välkänt varumärke som registrerades redan år 1997. Den har vidare angett att det rör sig om ”ett påhittat ord utan någon annan mening eller betydelse än de varor som det identifierar” och att ordet är ”unikt” i den meningen att det aldrig har använts av någon för några andra varor eller tjänster än Intels egna.
27.
CPM United Kingdom Ltd (nedan kallat CPM) innehar det i Förenade kungariket registrerade varumärket ”Intelmark” som registrerades år 1997 i klass 35 i Niceöverenskommelsen för ”marknadsförings- och telemarketing-tjänster” (det var enligt den hänskjutande domstolen nybildat av begynnelsebokstäverna i begreppet ”integrated telemarketing services”).
28.
Intel har begärt att CPM:s varumärke, med stöd av de nationella bestämmelser genom vilka artikel 4.4 a i direktivet har införlivats ska ogiltigförklaras. Efter avslag i första instans och av High Court, ska nu yrkandet prövas av Court of Appeal, vilken har ställt följande tolkningsfrågor till EG-domstolen:
”1.
Är de omständigheterna att
a)
det äldre varumärket är mycket välkänt för vissa slags varor eller tjänster,
b)
dessa varor eller tjänster är av annat slag eller i stor utsträckning av annat slag än de varor och tjänster som det yngre varumärket avser,
c)
det äldre varumärket är unikt i förhållande till samtliga varor och tjänster,
d)
genomsnittskonsumentens tankar förs till det äldre varumärket när denne kommer i kontakt med det yngre varumärket då det används för de tjänster som kännetecknas därigenom
i sig tillräckliga för att det, vid tillämpning av artikel 4.4 i [direktivet], ska anses föreligga i) ett ”samband” i den mening som avses i punkterna 29 och 30 i [domen i målet Adidas I] och/eller ii) en otillbörlig fördel eller förfång i den mening som avses i nämnda artikel?
2.
Om detta inte är fallet, vilka faktorer ska den nationella domstolen beakta vid prövningen av om sådana omständigheter är tillräckliga? Vilken betydelse ska vid helhetsbedömningen av om det föreligger ett ”samband” tillmätas varorna och tjänsterna för beskrivningen av det yngre varumärket?
3.
Vad krävs vid tillämpning av artikel 4.4 a för att rekvisitet förfång för särskiljningsförmågan ska vara uppfyllt? Ska i) det äldre varumärket vara unikt, ii) räcker det att ett varumärke använts en gång i strid med äldre varumärkesrättigheter för att det ska vara till förfång för särskiljningsförmågan och iii) innefattar rekvisitet till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga ett krav på att konsumentens ekonomiska beteende påverkas?”
29.
Skriftliga yttranden har inkommit från Intel, CPM, den italienska regeringen, Förenade kungarikets regering och kommissionen, varav alla utom den italienska regeringen även yttrade sig vid förhandlingen. I sammandrag förespråkar Intel och den italienska regeringen en generös tolkning av tillämpningsområdet för det skydd som föreskrivs i artikel 4.4 a, och CPM argumenterar för en striktare tolkning (vilket även den hänskjutande domstolen förefaller föredra), medan Förenade kungariket och kommissionen intar en mer nyanserad ståndpunkt.
Bedömning
Inledande anmärkningar
Den lagstiftning som ska tolkas
30.
Försvagningsteorin har länge varit föremål för meningsskiljaktigheter i doktrinen (och irritation på grund av vad som uppfattas som tröghet hos andra, inbegripet domstolarna). (
22
) Gällande lagstiftning i Förenta staterna och Europa kritiseras ibland för att inte överensstämma med Schechters ursprungliga uppfattning att det snarare är varumärken med stor särskiljningsförmåga som ska skyddas än enbart mycket välkända varumärken. (
23
) Omvänt kritiseras ibland domstolar för att inte erkänna den fulla utsträckning i vilken välkända varumärken bör skyddas. (
24
)
31.
Domstolens uppgift är emellertid inte att definiera försvagningsdoktrinen, såsom den har kommit till uttryck av Schechter eller andra, utan att tolka bestämmelserna i gemenskapsdirektivet. Endast det sistnämnda utgör den lagstiftning som ska tolkas, men den kan i stor utsträckning belysas av den nämnda doktrinen.
32.
Men domstolen kan inte, inte ens när den tolkar bestämmelserna i sig, bortse från de motsatta drivkrafterna. Innehavare av mycket välkända varumärken har ett särskilt intresse av att skapa ett så stort uteslutningsområde som möjligt kring sina varumärken, och andra marknadsaktörer har ett intresse av att göra detta uteslutningsområde så litet som möjligt. Det föreligger också ett allmänt intresse av att inte bara skydda sådana paradoxalt känsliga varumärken utan också hindra dominerande ekonomiska aktörer – vilka i allmänhet innehar dessa varumärken – från att missbruka detta skydd till andra svagare aktörers nackdel. Varje tolkning ska så långt som möjligt främja en rättvis balans mellan dessa intressen.
Generaladvokaten Jacobs beskrivning av försvagning i målet Adidas I
33.
Det har flitigt hänvisats till punkterna 36–39 i generaladvokaten Jacobs förslag till avgörande i målet Adidas I. Det kan vara av nytta att återge dessa punkter i fulltext. (
25
) Generaladvokaten angav följande:
”Artikel 5.2 skyddar innehavaren av ett känt varumärke mot användning av ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket ’om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé’. Således kan i princip fyra slags användningar omfattas: användning som drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga, användning som drar otillbörlig fördel av dess renommé, användning som är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga och användning som är till förfång för dess renommé.
Uttrycket till förfång för ett varumärkes särskiljningsförmåga speglar det som vanligen betecknas som försvagning av varumärket. Uttrycket användes först av Schechter, som förespråkade ett skydd mot skada för en varumärkesinnehavare, [som] går utöver den skada som förorsakas av användningen av ett identiskt eller liknande varumärke för identiska eller liknande varor eller tjänster och som leder till förväxling i fråga om ursprunget. Schechter beskrev den typ av skada han avsåg som ett ’successivt sönderfall eller en upplösning av ett visst varumärkes identitet eller inflytande över allmänhetens medvetande’. Domstolarna i USA, där innehavare av vissa varumärken sedan en längre tid har åtnjutit skydd mot försvagning, har starkt bidragit till att utveckla vokabulären i fråga om försvagning och beskrivit den i termer av att förminska, urvattna, försvaga, undergräva, otydliggöra, urholka och tära på varumärket. Kärnan i försvagning i klassisk bemärkelse är att varumärkets särskiljningsförmåga blir otydlig, vilket innebär att det inte längre väcker en omedelbar association till de varor för vilka det registrerats och använts. För att åter citera Schechter: ’Om man exempelvis tillåter Rolls Royce-restauranger och Rolls Royce-kaféer, Rolls Royce-byxor och Rolls Royce-godis kommer varumärket Rolls Royce inte längre att finnas om tio år’.
Däremot beskriver uttrycket förfång för varumärkets renommé, som ofta beskrivs som att varumärket degraderats eller skamfilats, en situation där – som det uttrycktes i det välkända avgörandet Claeryn mot Klarein från Beneluxdomstolen – de varor med avseende på vilka det tecken som utgör intrång används tilltalar allmänhetens sinnen på ett sådant sätt att varumärkets attraktionsförmåga påverkas. Det målet gällde de identiskt uttalade varumärkena Claeryn för holländsk gin och Klarein för ett flytande rengöringsmedel. Eftersom det konstaterades att likheten mellan de två varumärkena kunde få konsumenterna att associera till rengöringsmedel när de drack Claeryn-gin slog Beneluxdomstolen fast att varumärket Klarein utgjorde intrång i varumärket Claeryn.
Uttrycket att dra otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé måste däremot vara avsett att omfatta ’fall av klart utnyttjande av och snyltande på effekterna av ett känt varumärke eller ett försök att dra nytta av dess renommé’. Således skulle exempelvis Rolls Royce ha rätt att förhindra en whiskytillverkare från att utnyttja Rolls Royces renommé för att marknadsföra sitt märke. Det är inte givet att det föreligger någon verklig skillnad mellan att dra nytta av ett varumärkes särskiljningsförmåga och att dra nytta av dess renommé. Eftersom en eventuell sådan skillnad inte är avgörande för förevarande mål kommer jag att hänvisa till båda som snyltande.”
34.
Den hänskjutande domstolen har angett att detta avsnitt utgör en ”långtgående tolkning av skyddets omfattning”, men att EG-domstolen inte ansåg det nödvändigt att avgöra huruvida detta synsätt var korrekt.
35.
Jag läser emellertid inte detta avsnitt som en tolkning av omfattningen av det skydd som kända varumärken åtnjuter enligt gemenskapsrätten. Enligt min uppfattning redogjorde generaladvokaten Jacobs där för det historiska och konceptuella sammanhang i vilket detta skydd antogs, i syfte att bidra till förståelsen, liksom jag själv har försökt göra i punkterna 5–13 ovan.
Tolkningsfrågorna
36.
Court of Appeals tre tolkningsfrågor överlappar i stor utsträckning varandra.
37.
Sammantaget rör frågorna huvudsakligen vilka faktorer som ska beaktas vid bedömningen av, och vad som krävs i syfte att fastställa, i) ett ”samband” i omsättningskretsens medvetande, ii) otillbörlig fördel som dragits av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (
26
) (snyltande), iii) förfång för särskiljningsförmågan (urvattning), och iv) förfång för renomméet (skamfilande).
38.
Jag kommer således att behandla dessa frågor i den ordningen, med hänvisningar när detta är lämpligt till de specifika rekvisit som anges i tolkningsfrågorna. Det är emellertid först nödvändigt att undersöka förhållandet mellan ”sambandet” och de tre andra frågorna. Dessutom framgår det av handlingarna att den viktigaste frågan i det nationella förfarandet är rekvisiten för bedömningen av huruvida ett ”samband” och förfång för särskiljningsförmågan föreligger, vilket jag kommer att ägna särskild uppmärksamhet. Jag kommer att avsluta med några mer generella överväganden som rör alla fyra frågeställningarna.
Förhållandet mellan ”samband” och ”intrång”
39.
Domstolen har i rättspraxis (
27
) slagit fast att: ”De intrång som åsyftas i artikel 5.2 i direktivet är, när de äger rum, följden av ett visst mått av likhet mellan varumärket och kännetecknet, som medför att omsättningskretsen förknippar kännetecknet med varumärket, det vill säga att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan kännetecknet och varumärket även om omsättningskretsen inte förväxlar dem.” Med ”intrång” menar domstolen i det sammanhanget snyltande, urvattning eller skamfilande.
40.
Det framgår av systematiken i artiklarna 4.4 a och 5.2 i direktivet att registrering eller användning kan förhindras eller stoppas, beroende på omständigheterna, om två uppsättningar av villkor är uppfyllda. För det första finns förhandsvillkoren, vilka är kumulativa i sig. Det ska finnas ett äldre varumärke och ett yngre varumärke eller kännetecken, dessa båda ska vara identiska eller liknande, det äldre varumärket ska vara känt och användningen av det yngre varumärket ska vara otillbörlig. (
28
) För det andra finns följderna att skydda mot, vilka är alternativa. Det ska, åtminstone potentiellt, föreligga otillbörlig fördel eller förfång, avseende det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Om både den första och den andra uppsättningen av villkor är uppfyllda, kan varumärkesinnehavaren göra gällande skydd enligt den relevanta bestämmelsen.
41.
Var passar det samband som domstolen har hänvisat till i sina domar i målen Adidas I och Adidas II (och som har sitt ursprung i den ”association” som domstolen hänvisade till i sin dom i det ovan i punkt 23 nämnda målet General Motors) in i den systematiken?
42.
Enligt min uppfattning passar det logiskt sett in i den första uppsättningen av villkor. Det är knutet till frågan om likhet eller identitet. Och om intrången, när de sker, är en följd av en grad av likhet som leder till att allmänheten får uppfattningen att det föreligger ett samband mellan varumärkena, är det meningslöst att undersöka huruvida det rör sig om snyltande, urvattning eller skamfilande såvida det inte har fastställts att ett sådant samband föreligger.
43.
Dessutom är förekomsten av ett samband i omsättningskretsens medvetande ett nödvändigt, men inte tillräckligt, villkor för att ett intrång ska anses föreligga. Det finns tre slag av möjliga intrång, vilka vart och ett under vissa omständigheter förefaller kunna inträffa utan de andra. Det mentala sambandet mellan varumärkena kan följaktligen inte automatiskt, utan vidare bevis, leda fram till slutsatsen att något av dessa intrång hade skett eller skulle ske om det ifrågasatta varumärket registrerades.
44.
Jag godtar följaktligen inte slutsatsen, vilken genomsyrar Intels yrkanden vid domstolen, att det så snart ett relevant samband har fastställts inte är nödvändigt att göra någon ytterligare prövning innan det skydd som bestämmelsen ger beviljas.
45.
Med detta sagt, godtar jag att flera av de faktorer som är relevanta vid bedömningen av huruvida ett samband föreligger även kommer att vara relevanta när man, i det andra skedet av analysen, ska bedöma huruvida snyltande, urvattning eller skamfilande föreligger eller sannolikt kommer att föreligga – och i synnerhet urvattning, vilket förefaller ligga närmre ett mentalt samband än de övriga två. Varje rekvisit måste emellertid (oavsett huruvida det rör sig om det första eller andra bedömningsskedet) bedömas separat, och när faktorerna i fråga används till att bedöma ett annat rekvisit kan de behöva beaktas på olika sätt.
Huruvida ett samband föreligger
46.
För det första förefaller, enligt min uppfattning, av de omständigheter som anges i den nationella domstolens första tolkningsfråga, d) – den omständigheten att genomsnittskonsumentens ”tankar förs till” det äldre varumärket när denna kommer i kontakt med det yngre varumärket – i sig vara liktydig med att denne får uppfattningen att det finns ett samband mellan de två varumärkena (eller associerar eller förknippar dem), som domstolen har uttryckt det i sin rättspraxis. Jag gör inte någon uppdelning mellan dessa begrepp, vilka alla avser en mental process ovanför medvetandetröskeln, någonting mer än en vag, efemär, odefinierbar känsla eller undermedveten påverkan.
47.
Om den nationella domstolen med begreppet ”tankar förs till” menade någonting mindre än själva uppfattningen att det finns ett samband (vilken måste vara av skälig omfattning, eftersom den måste fås av en betydande del av omsättningskretsen (
29
)), är det uppenbart att även andra faktorer måste undersökas.
48.
Bland de återstående omständigheterna i uppräkningen i den första tolkningsfrågan, anser jag att a) – det äldre varumärket är ”mycket välkänt” för vissa slags varor och tjänster – delvis (beträffande att varumärket är känt) helt enkelt är ett av de uttryckliga villkoren för tillämpningen av artikel 4.4 a eller 5.2.
49.
Omständigheten b) – att det yngre varumärket används för varor och tjänster av annat slag än de varor och tjänster som det äldre varumärket avser – utgör också ett villkor för tillämpningen av dessa bestämmelser, även om det sedan domen i det ovan i punkt 22 nämnda målet Davidoff II inte längre förefaller relevant. Denna punkt är emellertid knuten till den andra tolkningsfrågan som jag ska behandla nedan. (
30
)
50.
Det kan vara så att omsättningskretsen lättare får uppfattningen att det finns ett samband mellan de två varumärkena om det äldre varumärket är ”mycket välkänt” och är ”unikt i förhållande till samtliga varor och tjänster” (omständigheterna a) och c) i den första tolkningsfrågan). Dessa omständigheter förefaller emellertid mer relevanta vid bedömningen av snyltning, urvattning eller skamfilande.
51.
Det finns således ingenting i omständigheterna a)–c) i den första tolkningsfrågan som skulle vara oförenligt med ett samband mellan varumärkena i omsättningskretsens medvetande, i den mening som avses i rättspraxis, även om de inte i sig förefaller tillräckliga för detta ändamål. Bedömningen måste göras mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer. Viss vägledning kan ges avseende vissa omständigheter som kan vara relevanta, men det finns ingen uttömmande förteckning.
52.
Domstolen har slagit fast att det för att fastställa huruvida det finns ett samband ska göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer, ”på samma sätt som vid bedömningen av en risk för förväxling”. (
31
) Såväl denna formulering som sunt förnuft talar för att de faktorer som är relevanta vid fastställandet av en risk för förväxling även är relevanta vid bedömningen av huruvida ett samband finns, även om kriteriet ”att omsättningskretsen får uppfattningen att det föreligger ett samband” inte är på samma nivå som ”risk för förväxling... vilket inbegriper risken för association mellan tecknet och varumärket”. Det ska i detta hänseende påpekas att domstolen inte talar om att det finns en risk för utan att det finns ett samband, vilket medför en annan slags bedömning, även om det, när det yngre varumärket befinner sig i skedet för ansökan om registrering och inte ännu har använts, kan vara omöjligt att fastställa huruvida ett sådant samband finns vid den ifrågavarande tidpunkten.
53.
Enligt tionde skälet i direktivets ingress ska bedömningen av huruvida en risk för förväxling föreligger göras ”mot bakgrund av flera faktorer, särskilt i hur hög grad märket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade märket framkallar, graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna”.
54.
Domstolen har å sin sida vid flera tillfällen fastställt att helhetsbedömningen av en risk för förväxling ska, vad gäller varumärkenas visuella likhet, ljudlikhet eller begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar. Den uppfattning som genomsnittskonsumenten av de ifrågavarande varorna och tjänsterna har av varumärkena är av avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka varumärkets olika detaljer. (
32
) Dessutom kan en risk för förväxling uppkomma genom den konceptuella likheten mellan varumärken och kan vara större i ett fall där det äldre varumärket har en speciell särskiljningsförmåga, antingen i sig eller på grund av att varumärket är känt hos allmänheten. (
33
)
55.
Alla dessa faktorer kan beaktas vid bedömningen av huruvida omsättningskretsen får uppfattningen att ett samband föreligger mellan de två varumärkena.
56.
Det kan vara av nytta att också undersöka de faktorer som anges i avdelning 43 c i Förenta staternas varumärkeslag från år 1946 (United States Trademark Act), i dess lydelse enligt Trademark Dilution Revision Act från år 2006. Enligt den bestämmelsen får domstolen, när den ska bedöma huruvida det föreligger en risk att ett varumärke eller firmanamn orsakar försvagning genom urvattning, beakta samtliga relevanta faktorer, inbegripet graden av likhet mellan varumärket eller firmanamnet och det välkända varumärket, det välkända varumärkets grad av ursprunglig eller förvärvad särskiljningsförmåga, den utsträckning i vilken innehavaren av det välkända varumärket tillämpar en väsentligen exklusiv användning av varumärket, hur välkänt varumärket egentligen är, och varje faktisk association mellan varumärket eller firmanamnet och det välkända varumärket.
57.
Den bestämmelsen har naturligtvis ingen verkan i gemenskapsrätten, men de faktorer som räknas upp i den överensstämmer helt med domstolens resonemang angående bedömning av en risk för förväxling. Och även om dessa faktorer ska beaktas vid bedömningen av risken för försvagning i sig, snarare än huruvida omsättningskretsen får uppfattningen att ett samband föreligger (vilket inte är ett uttryckligt krav i den amerikanska lagstiftningen), förefaller de också relevanta för fastställandet av huruvida ett sådant samband föreligger.
58.
Court of Appeal har, genom sin andra tolkningsfråga, önskat få klarhet i betydelsen, beträffande huruvida ett samband föreligger, av vilket slag av varor och tjänster som täcks av varumärkena. Court of Appeal har påstått att det är relevant huruvida genomsnittskonsumenten, med hänsyn till det slag av varor och tjänster för vilka det yngre varumärket används, skulle anse att det föreligger en ekonomisk förbindelse mellan innehavarna av de två varumärkena.
59.
Jag instämmer i att det, om omständigheterna var sådana att de ledde genomsnittskonsumenten att anta att en sådan förbindelse förelåg, skulle vara mer än tillräckligt för att ett samband skulle anses föreligga i den mening som avses i rättspraxis. Avsaknaden av sådana omständigheter leder emellertid inte nödvändigtvis till den motsatta slutsatsen. I direktivet talas tydligt om varor och tjänster av skilda slag, och inget krav på likhet kan göras gällande. (
34
) Det skulle näst intill omintetgöra åtskillnaden mellan de respektive villkor under vilka grundskyddet mot risk för förväxling och det omfattande skyddet enligt artikel 4.4 a är tillgängliga. Domstolen har slagit fast att artiklarna 4.4 a och 5.2 inte heller är beroende av en bedömning att allmänheten tror att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band. (
35
)
60.
Det finns emellertid ett sätt på vilket det slag av varor eller tjänster som täcks av de respektive varumärkena kan vara relevant vid fastställandet av huruvida omsättningskretsen får uppfattningen att det föreligger ett samband. Om två varumärken är liknande, men används på mycket skilda varuområden, kan inte den omständigheten att det äldre varumärket är känt på ett område, exempelvis utrustning för djuphavsborrning, leda till att ett mentalt samband med det yngre varumärket ska anses föreligga om detta används på ett helt annat område, såsom bekämpningsmedel inom jordbruk, eftersom det kan antas föreligga väldigt lite överlappning mellan de två omsättningskretsarna. När varje varumärke används för varor eller tjänster som allmänheten känner till, eller när båda används för liknande varor, är risken för överlappning och för att omsättningskretsen får uppfattningen att ett samband föreligger således mycket större.
61.
Varornas eller tjänsternas slag kan följaktligen vara relevant vid bedömningen av huruvida omsättningskretsen får uppfattningen att ett samband föreligger, men en bristande likhet mellan de berörda varuområdena kan inte anses innebära att sådant samband saknas, och uppfattningen att en ekonomisk förbindelse mellan varumärkena föreligger är inte ett nödvändigt rekvisit.
Snyltande
62.
Begreppet ”otillbörlig fördel” avser den förmån som det yngre varumärket åtnjuter snarare än den skada som orsakas det äldre varumärket. Vad som måste kunna konstateras är att något slags upphöjande av det yngre varumärket skett, genom dess samband med det äldre varumärket. Om det äldre varumärkets konnotation har en dämpande eller endast neutral verkan på det yngre varumärkets anseende, förefaller otillbörlig fördel mindre sannolik. För det fall exempelvis ett selektivt urval av dyra handgjorda smycken skulle säljas under varumärket ”Coca-Cola” eller ett liknande varumärke, förefaller det inte oundvikligt att marknadsföringen av smyckena skulle dra otillbörlig fördel (eller fördel över huvudtaget) av företaget Coca-Colas varumärke.
63.
De omständigheter som anges i den första tolkningsfrågan förefaller mot denna bakgrund alltför svaga för att i sig leda till slutsatsen att det föreligger snyltande.
64.
Det är naturligtvis en förutsättning för att snyltande ska anses föreligga att det äldre varumärket är känt och att det yngre varumärket påminner genomsnittskonsumenten om det äldre varumärket. Det är inte nödvändigt (åtminstone inte sedan domen i målet Davidoff II) att de varor eller tjänster som täcks av de båda varumärkena uppnår någon särskild grad av likhet eller olikhet. Det kan inte heller, endast av den omständigheten att det äldre varumärket är unikt, dras slutsatsen att det yngre varumärket drar otillbörlig fördel av det.
65.
Med detta sagt förefaller det klart att ju kändare det äldre varumärket är, ju större särskiljningsförmåga det har, och ju större likhet som föreligger mellan de varor och tjänster som täcks av de två varumärkena, desto större är sannolikheten att det yngre varumärket kommer att dra fördel av varje samband som omsättningskretsen ser mellan dem båda.
66.
Men det krävs mer än så. För att det yngre varumärket ska anses åtnjuta en otillbörlig fördel måste associationerna till det äldre varumärket vara sådana att de ökar det yngre varumärkets anseende vid användningen av det. En relevant faktor att beakta kommer följaktligen att vara förhållandet mellan det äldre varumärkets prestigefyllda konnotation och det sammanhang i vilket det yngre varumärket används. Fördelarna kan vara större om det äldre varumärket är unikt, men det finns ingenting i lagstiftningen som antyder att skyddet mot snyltande kan variera beroende på omfattningen av den otillbörliga fördel som dras.
67.
Om det yngre varumärket (såsom i det nationella förfarandet) redan har registrerats och använts, eller om det är ett kännetecken av vilket användningen är skyddad enligt artikel 5.2, kan det mycket väl vara möjligt att frambringa en konsumentundersökning som bevisning för huruvida det har förelegat någon effekt som är upphöjande eller förhöjer anseendet på det yngre varumärket till följd av existensen av det äldre varumärket. När det, enligt artikel 4.4 a, är frågan om att hindra registrering av ett varumärke som ännu inte har använts, kan sådan bevisning vara mindre lätt att frambringa, och en bedömning kan då behöva göras utifrån alla omständigheterna i fallet vad gäller den sannolika effekten.
Urvattning
68.
I motsats till snyltande avser begreppet urvattning skada som orsakas det äldre varumärket. Begreppet förfång för ett varumärkes särskiljningsförmåga innebär nödvändigtvis en reducering av särskiljningsförmågan.
69.
De faktorer som räknas upp i den nationella domstolens första tolkningsfråga förefaller än en gång inte i sig räcka för att styrka förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, även om de inte på något sätt är oförenliga med en sådan förklaring. Mina påpekanden i punkt 64 är tillämpliga även här.
70.
Det förefaller vidare omöjligt att anta att den omständigheten att omsättningskretsen får uppfattningen att ett samband finns automatiskt kommer att medföra förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga. Om exempelvis ett kosttillskott såldes under varumärket ”Kadok”, (
36
) skulle det vara möjligt att anse att köpare har fått uppfattningen att det föreligger ett samband med det välkända varumärket Kodak, utan att det nödvändigtvis är möjligt att fastställa eller dra slutsatsen att det sistnämnda varumärkets särskiljningsförmåga på något sätt har skadats. Sambandet är en förutsättning för prövningen av huruvida urvattning föreligger och, när omsättningskretsen har fått uppfattningen att ett samband finns, kan mycket väl det första steget mot en urvattning ha tagits, men det krävs andra faktorer och bevis för att fastställa huruvida en egentlig skada har åsamkats särskiljningsförmågan. (
37
)
71.
Court of Appeal har ställt den tredje tolkningsfrågan för att få klarhet i huruvida, vid fastställandet av förfång för särskiljningsförmågan, det äldre varumärket måste vara unikt, det räcker med en första oförenlig användning och huruvida det krävs en effekt på konsumentens ekonomiska beteende.
72.
Huruvida varumärket är unikt är enligt min uppfattning inte avgörande. Här gör jag ett avbrott för att undersöka ordet unikt. Court of Appeal har angett att varumärket Intel inte har använts för något slag av varor av någon annan person än klaganden. Intel har i sitt yttrande gjort gällande att ett varumärke som ”verkligen är unikt” i den meningen är väldigt sällsynt, och att varumärken som är ”väsentligen unika” också måste kunna åtnjuta skydd. Jag tolkar detta som en ledigare (men vanlig) användning av ordet ”unik”, närmare ”mycket ovanlig”. (
38
) Under alla omständigheter kan varje särskiljande varumärke vara (åtminstone ”väsentligen”) unikt i något hänseende. Ett ”verkligen” unikt varumärke är särskilt särskiljande. Ju mer särskiljande ett varumärke är, desto större är sannolikheten att det skadas genom förekomsten av andra liknande varumärken.
73.
Frågan huruvida en första oförenlig användning räcker för att styrka förfång förefaller enligt min mening bygga på en missuppfattning. En första oförenlig användning kan inte i sig orsaka förfång, men tanken med såväl artikel 4.4 a som artikel 5.2 är att hindra och förebygga upprepad oförenlig användning som skulle försvaga, urvattna, förminska, undergräva, otydliggöra, urholka och tära på det äldre varumärket, i synnerhet på dess särskiljningsförmåga. En första användning kan inte i sig skapa en sådan effekt, men risken att den skapas genom upprepad användning, vilket under alla omständigheter är normen för varumärken, kan extrapoleras från omständigheterna kring användningen.
74.
Vad gäller huruvida en effekt på konsumenters ekonomiska beteende krävs, anser jag att förfång för särskiljningsförmågan inte nödvändigtvis behöver innebära ekonomisk skada, varför en förändring avseende ekonomiskt beteende inte är av avgörande betydelse. Om varumärket Coca-Cola, eller ett liknande varumärke eller kännetecken, användes för en rad icke-relaterade varor och tjänster, skulle dess särskiljningsförmåga minska, men folk skulle dricka drycken i oförminskade kvantiteter. Varje bevis på en verklig negativ förändring i konsumenters beteende skulle emellertid självklart stödja klagandens påstående.
75.
Court of Appeal har i den tredje tolkningsfrågan föreslagit att följande faktorer ska beaktas vid bedömningen av huruvida rekvisitet förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga ska anses vara uppfyllt:
—
huruvida det äldre varumärkets ”dragningskraft” för dess specifika varor eller tjänster verkligen kan antas påverkas av användningen av det yngre varumärket för dess specifika varor eller tjänster,
—
huruvida användaren av det yngre varumärket kan förväntas dra en verklig kommersiell fördel av användningen av detta för dess specifika varor eller tjänster tack vare det äldre varumärkets renommé för dess specifika varor eller tjänster,
—
huruvida det, om det äldre varumärket är unikt, verkligen har betydelse att det används för de varor eller tjänster av annat slag som det yngre varumärket avser,
—
när det yngre varumärket inte är detsamma som det äldre varumärket, vilken skillnad detta kommer att göra för genomsnittskonsumenten och i synnerhet huruvida det endast för tankarna till det äldre varumärket,
—
huruvida genomsnittskonsumentens ekonomiska beteende i förhållande till det äldre varumärket när det används för dess varor eller tjänster kan förväntas påverkas,
—
i vilken grad det äldre varumärket i sig har särskiljningsförmåga, och
—
hur känt det äldre varumärket är för dess varor eller tjänster.
76.
Jag har av dessa redan behandlat konsumenters ekonomiska beteende, (
39
) och frågan huruvida den kommersiella fördel som användaren av det yngre varumärket drar avser snyltande och inte urvattning. Frågan huruvida tankarna ”endast” förs till det äldre varumärket gäller huruvida omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan varumärkena, och ska således logiskt sett behandlas före frågan om urvattning. Särskiljningsförmågans grad (oavsett om den är ursprunglig eller förvärvad) och huruvida det äldre varumärket är känt är emellertid faktorer som självklart måste undersökas och som kan vara ägnade att ange omfattningen av urvattningen. Graden av likhet eller olikhet mellan de varor eller tjänster som täcks av de båda varumärkena (oavsett huruvida det äldre varumärket kan anses vara unikt) kan också utgöra en indikation i detta hänseende men kan inte, med hänsyn till lydelsen av artikel 4.4 a och domen i målet Davidoff II, vara avgörande åt ena eller andra hållet. Slutligen är effekten på det äldre varumärkets ”dragningskraft” enligt min mening endast en annan beskrivning av själva begreppet urvattning, det vill säga förfång för särskiljningsförmågan.
77.
Emellertid bör ordet ”verklig” eller ”verkligen” som används i samband med flera av dessa faktorer nämnas. Det skulle kunna innebära att Court of Appeal föreställde sig ett tröskelvärde (kanske ett ganska högt tröskelvärde) under vilket den ifrågavarande faktorn kunde ignoreras. Jag anser inte att detta skulle vara det korrekta synsättet. Behovet av en helhetsbedömning, med beaktande av samtliga relevanta faktorer, innebär att varje faktor måste tillmätas den betydelse den förtjänar, men det är helhetsövervägningen som ska vara avgörande.
78.
Court of Appeal har slutligen angett att ”när det i lagstiftningen hänförs till ”förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé” måste detta anses avse det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé för de varor och tjänster för vilka det har registrerats”. Detta är, när det gäller särskiljningsförmåga, det synsätt som generaladvokaten Jacobs gav uttryck för i sitt förslag till avgörande i målen Marca Mode och Adidas I (
40
) och som förstainstansrätten har följt i ett antal domar (
41
). När det gäller renommé kan jag emellertid inte se att någon åtskillnad kan göras mellan skamfilande i allmänhet och skamfilande med hänsyn till vissa varor, vilket leder vidare till den sista tolkningsfrågan.
Skamfilande
79.
Det sista slags intrång som avses i artikel 4.4 a rör som sagt skada som åsamkas det äldre varumärket, i form av förfång för dess renommé. Detta förefaller ligga steget över urvattning, eftersom varumärket inte bara försvagas utan faktiskt degraderas genom det samband som omsättningskretsen ser i förhållande till det yngre varumärket. Eftersom inget påstående om sådan skada förefaller ha gjorts i målet vid den nationella domstolen, och eftersom mycket av det jag har angett ovan med hänsyn till urvattning också är relevant här, ska jag endast behandla detta i korthet.
80.
För det första är det uppenbart att de omständigheter som anges i den första tolkningsfrågan inte i sig räcker för att fastställa att skamfilande föreligger, även om, sedan förutsättningarna, inklusive sambandet, har konstaterats föreligga, den omfattning i vilken det äldre varumärket är känt och ”unikt” är relevant vid bedömningen av en sådan skada. Den viktigaste faktorn måste emellertid vara huruvida det yngre varumärkets konnotation i realiteten är sådan att den skadar det äldre varumärkets renommé.
81.
Jag har ovan angett två fiktiva exempel på orelaterade varor som säljs under namnet ”Coca-Cola”, eller ett liknande varumärke: å ena sidan motoroljor av låg kvalitet eller billiga färgavstrykare och å andra sidan ett selektivt urval av handgjorda smycken. Det förefaller sannolikt att de förstnämnda, och osannolikt att de sistnämnda, skulle skada renommén hos företaget Coca-Colas varumärke. Det kommer, i varje fall av påstått skamfilande, att vara nödvändigt att jämföra varje varumärkes konnotation, antingen i förhållande till de varor eller tjänster som täcks eller till det bredare budskap som de kan bära, och att uppskatta den åsamkade skadan.
Generella och slutliga anmärkningar
82.
Jag vill slutligen påpeka tre saker som gäller alla fyra frågorna (mentalt samband, snyltande, urvattning och skamfilande).
83.
För det första ska bedömningen vara en helhetsbedömning, vid vilken samtliga relevanta faktorer beaktas. Den typ av faktorer som är relevanta varierar från fall till fall och det kan inte göras någon uttömmande uppräkning. En enskild omständighet kan sannolikt inte vara avgörande. Det handlar om att bedöma ett antal rekvisit, vilka alla representerar poäng på en skala. Ett ”lågt poängantal” på en skala kan vägas upp av ett ”högt poängantal” på en annan skala. Endast när alla poäng på alla de relevanta skalorna har vägts samman kan det avgöras åt vilket håll vågen väger.
84.
För det andra ska det, med hänsyn till beviskravet, vilket CPM i hög grad har understrukit, erinras om att bestämmelserna avser två typer av situationer: förekommande användning av ett registrerat varumärke eller annat kännetecken, och framtida användning av ett varumärke som inte ännu har registrerats. När det yngre varumärket eller kännetecknet redan används, är det sannolikt att det är möjligt för innehavaren av det äldre varumärket att frambringa faktisk bevisning för att omsättningskretsen får uppfattningen att det föreligger ett samband, och för det påstådda intrånget, till stöd för sitt påstående, i synnerhet genom konsumentundersökningar eller försäljningssiffror, även om varje komponent eventuellt inte kan uppskattas exakt. När det yngre varumärket endast är föremål för ansökan om registrering är det osannolikt att sådan bevisning är lättillgänglig. När bevisning av detta slag går att frambringa kommer den självklart att väga tungt i bedömningen. Om den inte är tillgänglig, eller om endast begränsad bevisning finns att tillgå, är det nödvändigt att göra en induktion mot bakgrund av den bevisning som finns. Bevis angående huruvida det äldre varumärket är känt, samt dess renommé och särskiljningsförmåga ska emellertid alltid kunna frambringas och dessa egenskaper ska aldrig behöva fastställas genom induktion.
85.
För det tredje instämmer jag i detta sammanhang med förstainstansrättens resonemang i dess rättspraxis angående artikel 8.5 i förordningen, enligt vilket innehavaren av det äldre varumärket inte ”måste... styrka att hans varumärke förorsakas en faktisk och aktuell skada. Han måste emellertid förete uppgifter som gör det möjligt att omedelbart fastslå att det föreligger en framtida risk, som inte är hypotetisk, för att det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärket.” (
42
)
Förslag till avgörande
86.
Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår jag att domstolen ska besvara tolkningsfrågorna enligt följande:
Artikel 4.4 a i rådets direktiv 89/104/EEG ska tolkas så att
—
den omständigheten att genomsnittskonsumentens tankar förs till det äldre varumärket när denne kommer i kontakt med det yngre varumärket då det används för de varor eller tjänster som kännetecknas därigenom är i princip liktydigt med att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband i den mening som avses i punkterna 29–30 i domstolens dom av den 23 oktober 2003 i mål C-408/01, Adidas-Salomon och Adidas Benelux,
—
de omständigheterna att det äldre varumärket är mycket välkänt för vissa slags varor eller tjänster, att dessa varor eller tjänster är av annat slag än de varor eller tjänster som det yngre varumärket avser och att det äldre varumärket är unikt i förhållande till samtliga varor eller tjänster inte i sig räcker för att styrka vare sig ett sådant samband eller en otillbörlig fördel eller ett förfång i den mening som avses i den artikeln,
—
den nationella domstolen, i syfte att fastställa huruvida ett samband, en otillbörlig fördel eller ett förfång föreligger, ska beakta samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet,
—
varorna eller tjänsternas slag kan vara relevant vid bedömningen av huruvida ett samband föreligger, men en bristande likhet mellan de berörda varuområdena kan inte anses innebära att sådant samband saknas, och uppfattningen att en ekonomisk förbindelse mellan varumärkena föreligger är inte ett nödvändigt rekvisit,
—
för att villkoret förfång för särskiljningsförmågan ska anses uppfyllt i) krävs inte att det äldre varumärket är unikt, ii) räcker inte en första oförenlig användning i sig och iii) är det inte nödvändigt att konsumentens ekonomiska beteende påverkas.
(
1
)	Originalspråk: engelska.
(
2
)	Artikel 4.4 a i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva område 13, volym 17, s. 178) (nedan kallat direktivet eller varumärkesdirektivet). Jag återger nedan lagstiftningen mer detaljerat (punkt 14 och följande).
(
3
)	Såsom den i artikel 4.1 i direktivet, se punkt 16 nedan.
(
4
)	Se även generaladvokaten Ruiz-Jarabos förslag till avgörande i mål C-206/01, Arsenal Football Club, REG 2002, s. I-10273, punkterna 46–47.
(
5
)	Mål C-408/01, Adidas-Salomon och Adidas Benelux, REG 2003, s. I-12537, förslaget punkterna 37–38, citerade i fulltext i punkt 33 nedan.
(
6
)	Frank I. Schechter, ”The rational basis of trademark protection”, Harvard Law Review, 1927, s. 813. Schechter själv hämtade inspiration från ett beslut från 1924 av Landesgericht Elberfeld, Tyskland, enligt vilket innehavaren av det välkända varumärket Odol, vilket var registrerat för munvatten, uppnådde ogiltigförklaring av registreringen av samma varumärke för stålprodukter, på den grunden att klaganden hade ”allt intresse av att dess varumärke inte försvagades [verwässert]. Det skulle förlora säljkraft om alla använde det som beteckning för sina varor”. Det är intressant att konstatera att begreppet försvagning har sitt ursprung i munvatten.
(
7
)	Detta är de begrepp som används i United States Trademark dilution Revision Act 2006. Begreppet försvagande används emellertid ibland endast med avseende på urvattning, varvid skamfilande behandlas som ett separat begrepp.
(
8
)	Se punkt 39 i, och fotnot 18 till, förslaget i målet Adidas I. När jag i detta förslag använder begreppen ”snyltande”, ”urvattning” och ”skamfilande” gör jag detta som en förkortning av begreppen dra otillbörlig fördel av ett äldre varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé, vara till förfång för det varumärkets särskiljningsförmåga respektive vara till förfång för det varumärkets renommé, som omfattas av direktivet.
(
9
)	Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva område 17, volym 2, s. 3) (nedan kallad förordningen).
(
10
)	Ovan fotnot 2.
(
11
)	Se tionde skälet.
(
12
)	Nionde skälet 9 i ingressen.
(
13
)	 Det bör påpekas att lydelsen i denna bestämmelse, när det gäller begreppen ”reputation” och ”repute” som används på engelska, inte är densamma i alla språkversioner av direktivet. I flera språkversioner (exempelvis den franska, den portugisiska och den spanska) används samma begrepp för båda dessa ställningar, medan det i andra (exempelvis den tyska och den holländska) görs en uppdelning som liknar den i den engelska versionen.
(
14
)	I artikel 52.1 a i förordningen föreskrivs att ett gemenskapsvarumärke som har registrerats kan förklaras ogiltigt på samma grunder. Därmed kompletteras parallellen till artikel 4.4 a i direktivet.
(
15
)	Dom av den 9 januari 2003 i mål C-292/00, Davidoff och Zino Davidoff (REG 2003, s. I-389). Domstolen slog fast att artiklarna 4.4 a och 5.2, trots lydelsen ”inte liknar” respektive ”av annan art” omfattade även fall där de berörda varorna eller tjänsterna var identiska eller av liknande slag (bekräftades i dom av den 10 april 2008 i mål C-102/07, adidas och adidas Benelux, REG 2008, s. I-2439 (nedan kallat Adidas II), punkt 37).
(
16
)	Förstainstansrätten har också meddelat ett antal domar angående motsvarande bestämmelse i förordningen.
(
17
)	Dom av den 14 september 1999 i mål C-375/97, General Motors (REG 1999, s. I-5421), särskilt i punkterna 22–30.
(
18
)	Se ovan i fotnot 5, punkterna 27–30. Domstolen hänvisade även till sin dom i målet General Motors, punkt 23, dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL (REG 1997, s. I-6191), punkterna 22–23, av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (REG 1999, s. I-3819), punkterna 25 och 27, och av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, Marca Mode (REG 2000, s. I-4861), punkterna 34, 36 och 40.
(
19
)	 I artikel 5.2 avses kännetecken som inte är registrerade varumärken, medan artikel 4.4 a rör varumärken som har registrerats, eller som avses registreras som ”yngre” varumärken. Även om bestämmelserna således skiljer sig åt beträffande tillämpningsområdet, innebär parallellismen mellan dem att hänvisningar till ett ”tecken” i den ena motsvarar hänvisningar till ett ”yngre varumärke” i den andra.
(
20
)	Se ovan i fotnot 15, punkterna 41–43.
(
21
)	Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering, av den 15 juni 1957, reviderad i Stockholm år 1967 och i Genève år 1977.
(
22
)	”Ingen del av del varumärkeslagstiftning som jag har stött på under mina 40 år av undervisning och praktik inom immaterialrätten har skapat så mycket förvirring och oförstående hos domstolarna som begreppet ”försvagning” som form av varumärkesintrång. Det är en skrämmande pedagogisk utmaning att förklara ens det grundläggande teoretiska försvagningsbegreppet för studerande, advokater och domare. Få kan med framgång förklara det utan att mötas med oförstående blickar eller värre, nickanden av förståelse som döljer förvirring och feltolkning” – J. Thomas McCarthy, ”Dilution of a trademark: European and United States law compared”, The Trademark Reporter, volym 94, 2004, s. 1163.
(
23
)	Se exempelvis Sara Stadler Nelson, ”The wages of ubiquity in trademark law”, Iowa Law Review 2003, s. 731.
(
24
)	Se exempelvis Mathias Strasser, ”The rational basis of trademark protection revisited: putting the dilution doctrine into context”, Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, 2000, s. 375.
(
25
)	Jag utelämnar, för att underlätta läsningen, punktnumreringen och fotnoterna.
(
26
)	Jag instämmer med generaladvokaten Jacobs uppfattning i målet Adidas I (se punkt 39 i förslaget in fine) att det inte föreligger någon verklig skillnad mellan att dra nytta av ett varumärkes särskiljningsförmåga och att dra nytta av dess renommé.
(
27
)	Se domen i det ovan i fotnot 5 nämnda målet Adidas I, punkt 29, och i det ovan i fotnot 15 nämnda målet Adidas II, punkt 41.
(
28
)	Enligt ordalydelsen måste de båda varumärkena även ha registrerats eller använts avseende varor eller tjänster av skilda slag, men domstolen fann i sin dom i det ovan i fotnot 15 nämnda målet Davidoff II att detta villkor var överflödigt.
(
29
)	Se domen i det ovan i fotnot 17 nämnda målet General Motors, punkt 26.
(
30
)	Punkterna 58–61.
(
31
)	Se domen i det ovan i fotnot 5 nämnda målet Adidas I, punkt 30. Se även domen i det ovan i fotnot 15 nämnda målet Adidas II, punkt 42.
(
32
)	Se exempelvis, med hänsyn till artikel 8.1 b i förordningen, dom av den 12 juni 2007 i mål C-334/05 P, harmoniseringsbyrån mot Shaker (REG 2007, s. I-4529), punkterna 34–35 och där angiven rättspraxis.
(
33
)	Se särskilt domen i det ovan i fotnot 18 nämnda målet SABEL, punkt 24, och i det ovan i fotnot 18 nämnda målet Marca Mode, punkt 38.
(
34
)	Denna punkt ändras inte av domstolens avgörande i det ovan i fotnot 15 nämnda målet Davidoff II, enligt vilket olikhet inte är avgörande.
(
35
)	Se, helt nyligen, domen i det ovan i fotnot 15 nämnda målet Adidas II, punkterna 28 och 40.
(
36
)	Kadok är ett malaysiskt ord för piper sarmentosum, en sydöstasiatisk växt som används för aromatiska och medicinska ändamål och tros ha antioxidant-egenskaper. Det har inte enligt min vetskap registrerats som varumärke, även om ett ordmärke i form av restaurangnamnet ”Kadok’s” har registrerats i USA för diverse asiatiska livsmedel.
(
37
)	Jag anser i detta hänseende att förstainstansrätten kan ha gått för långt i sina spekulationer (i sin dom i mål T-215/03, SIGLA mot harmoniseringsbyrån, REG 2007, s. II-711, punkt 48) att det är ”möjligt, särskilt i fråga om en invändning som grundar sig på ett exceptionellt känt varumärke, att sannolikheten för en framtida icke hypotetisk risk för att användningen av det sökta varumärket skulle vara till förfång för eller dra otillbörlig fördel av det varumärke som åberopats som grund för invändningen är så uppenbar att invändaren inte behöver åberopa eller styrka någon annan faktisk omständighet i detta avseende”.
(
38
)	”De av oss som fortfarande förespråkar ett gott språkbruk anser att unik, paradigmen av absolut ensamhet, aldrig kan ändras med något intetsägande mycket, väldigt, ganska, nästan eller praktiskt taget” – William Safire, ”Uniquer than unique? I don’t think so”, International Herald Tribune, 24 juni 2007.
(
39
)	Ovan i punkt 74.
(
40
)	I punkterna 44 respektive 43.
(
41
)	Helt nyligen i dom av den 10 maj 2007 i mål T-47/06, Antartica mot harmoniseringsbyrån, REG 2007, s. II-0042, punkt 55.
(
42
)	Se senast dom av den 16 april 2008 i mål T-181/05, Citigroup mot harmoniseringsbyrån (REG 2008, s. II-669) (dom meddelad samma dag som förhandlingen i förevarande mål hölls), punkt 77 och där angiven rättspraxis.