62008CC0569_SV
Generaladvokatens förslag till avgörande
Generaladvokatens förslag till avgörande
I – Inledning
1. Förevarande mål avser en begäran om förhandsavgörande från Oberster Gerichtshof (Österrike) enligt artikel 234 EG, genom vilken den nationella domstolen har ställt fem frågor till domstolen rörande tolkningen av artikel 21 i förordning (EG) nr 874/2004.(2)
2. Dessa frågor har uppkommit i ett mål mellan företaget Internetportal und Marketing GmbH (nedan kallat klagandebolaget), vilket driver webbplatser och marknadsför varor på Internet, och Richard Schlicht (nedan kallad motparten), som är innehavare av Beneluxvarumärket ”Reifen”, som han avser att använda för nya rengöringsmedel, särskilt för fönster,(3) angående domännamnet ”reifen.eu”.
3. Frågorna avser i huvudsak kriterierna för att fastställa huruvida det föreligger en ”rättighet”, ett ”legitimt intresse” och ”ond tro” i den mening som avses i artikel 21 i förordning nr 874/2004.
II – Tillämpliga bestämmelser
4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 733/2002 av den 22 april 2002 om inrättande av toppdomänen .eu(4) innehåller, enligt artikel 1 i förordningen, de allmänna bestämmelserna för att inrätta toppdomänen .eu, inklusive utseende av en registreringsenhet och fastställande av generella riktlinjer för driften av registreringsenheten.
5. Enligt skäl 16 i förordningen bör dessa allmänna riktlinjer för att hindra spekulativ eller oegentlig registrering av domännamn ge innehavare av tidigare rättigheter som är erkända eller fastställda enligt nationell rätt och/eller gemenskapsrätten och offentliga organ möjlighet att utnyttja en särskild tidsperiod (förregistrering) under vilken registreringen av deras domännamn ”är reserverad” för innehavare av sådana tidigare rättigheter och för dessa offentliga organ.
6. Artikel 5 (”Riktlinjer”) i förordning nr 733/2002 har följande lydelse:
”1. Kommissionen skall ... fastställa allmänna riktlinjer för inrättandet och driften av toppdomänen .eu och allmänna principer för registrering. Dessa riktlinjer och principer skall bland annat omfatta
a) riktlinjer för tvistlösning utanför domstol,
b) allmänna riktlinjer i fråga om spekulativ och oegentlig registrering av domännamn, inbegripet möjligheten att gradvis registrera domännamn för att säkerställa att innehavarna av tidigare rättigheter, som är erkända eller fastställda enligt nationell rätt och/eller gemenskapsrätt, och offentliga organ får lämpliga möjligheter att under en övergångsperiod registrera sitt namn,
…”
7. I skäl 12 i förordning nr 874/2004, vilken antogs med tillämpning av nämnda artikel, föreskrivs följande:
”För att skydda tidigare rättigheter som erkänns i gemenskapslagstiftning eller nationell lagstiftning, bör ett förfarande för stegvis registrering införas. Den stegvisa registreringen bör genomföras i två steg, för att garantera innehavare av tidigare rättigheter möjligheten att registrera de namn som omfattas av deras tidigare rättigheter. ... Tilldelningen av namnet bör sedan ske enligt principen ’först till kvarn’ om det finns två eller fler sökande för ett domännamn för vilket de alla har en tidigare rättighet.”
8. I artikel 3 (”Ansökan om registrering av domännamn”) i förordning nr 874/2004 föreskrivs följande:
”En ansökan om registrering av domännamn skall innehålla samtliga nedanstående upplysningar:
…
c) En bekräftelse i elektronisk form från sökanden om att ansökan om registrering av domännamn, enligt sökandens mening, görs i god tro och inte inkräktar på några rättigheter för tredje part.
…”
9. Artikel 10 (”Behöriga aktörer och de namn som de kan registrera”) i förordning nr 874/2004 har följande lydelse:
”1. Innehavare av tidigare rättigheter som erkänns eller fastställs i nationell lagstiftning och/eller gemenskapslagstiftning ... skall vara behöriga att ansöka om att registrera domännamn under en period av stegvis registrering innan den allmänna registreringen inleds för domänen .eu.
’Tidigare rättigheter’ skall bland annat förstås som registrerade nationella varumärken och registrerade gemenskapsvarumärken, geografiska beteckningar eller ursprungsbeteckningar och följande, i den mån som de skyddas av den nationella lagstiftningen i den medlemsstat där rättigheten innehas: oregistrerade varumärken, handelsbenämningar, affärsbeteckningar, företagsnamn, familjenamn och distinkta titlar på skyddade litterära och konstnärliga verk.
…
2. Registrering på grundval av en tidigare rättighet skall omfatta registreringen av det fullständiga namnet för vilket den tidigare rättigheten existerar, såsom det skrivs i de handlingar som styrker att en sådan rättighet existerar.
…”
10. I artikel 11 (”Särskilda skrivtecken”) i förordning nr 874/2004 föreskrivs följande:
”Vid registrering av fullständiga namn som består av flera ord eller delar av ord som separeras med mellanrum skall sådana fullständiga namn anses vara identiskt lika med samma namn som i det sökta domännamnet skrivs antingen med bindestreck mellan ordelementen eller sammanskrivet i ett ord genom att mellanrummen utelämnas helt.
När det namn för vilket tidigare rättigheter hävdas innehåller särskilda skrivtecken, mellanrum eller skiljetecken skall dessa helt tas bort från det berörda domännamnet, ersättas med bindestreck eller, om möjligt, skrivas om som ett ord.
Särskilda skrivtecken eller skiljetecken som avses i andra stycket skall innefatta följande: ~ @
$ % ^ & * ( ) + = < > { } [ ] \ /: ; ', . ?
… I alla andra avseenden skall domännamnet vara identiskt med text- eller ordelementen i det namn som omfattas av den tidigare rättigheten.”
11. Artikel 12 (”Principer för den stegvisa registreringen”) i förordning nr 874/2004 har följande lydelse:
”1. Den stegvisa registreringen skall ... inledas ... först när kravet i artikel 6 första stycket uppfylls ...
Registreringsenheten skall offentliggöra det datum då den stegvisa registreringen skall inledas senast två månader i förväg, och den skall vederbörligen informera alla godkända ombud.
…
2. Den stegvisa registreringsperioden skall pågå i fyra månader. Den allmänna registreringen av domännamn [så kallad Landrush period ] skall inte inledas förrän den stegvisa registreringsperioden avslutats.
Den stegvisa registreringen skall göras i följande två steg på två månader vardera:
I det första steget av den stegvisa registreringen får ansökningarna om domännamn endast avse registrerade nationella varumärken och registrerade gemenskapsvarumärken, geografiska beteckningar och de namn som avses i artikel 10.3, och ansökningarna skall inlämnas av innehavare av tidigare rättigheter eller licensinnehavare eller av de offentliga organ som avses i artikel 10.1.
Under det andra steget i den stegvisa registreringen kan ansökningarna om domännamn omfatta både namn som kan registreras i det första steget och namn baserade på alla andra tidigare rättigheter, och de kan inlämnas av innehavarna av de tidigare rättigheterna för dessa namn.
3. Ansökan om att registrera ett domännamn på grundval av en tidigare rättighet enligt artikel 10.1 och 10.2 skall innehålla en hänvisning till den rättsliga grunden i nationell lagstiftning eller gemenskapslagstiftning på vilken rätten till namnet bygger samt annan relevant information, som registreringsnummer för varumärket, uppgifter om offentliggörande i författningssamling eller officiell tidning samt uppgifter om registrering i yrkes- eller branschorganisationer och handelskammare.
…
6. De regler som anges i kapitel VI skall tillämpas för att lösa tvister om domännamn.”
12. Artikel 21 (”Spekulativ och oegentlig registrering”) i förordning nr 874/2004 har följande lydelse:
”1. Ett registrerat domännamn skall återkallas, efter ett lämpligt förfarande för tvistlösning inför eller utanför domstol, om det namnet är identiskt med eller lätt kan sammanblandas med ett namn för vilket en rättighet erkänns eller fastställs i nationell lagstiftning eller gemenskapslagstiftning, som de rättigheter som anges i artikel 10.1, och om det
a) registrerats av innehavaren utan att denne har rätten till eller ett legitimt intresse av namnet, eller
b) har registrerats eller används i ond tro.
2. Ett legitimt intresse i den mening som avses i punkt 1 a kan anses föreligga i följande fall:
a) Om innehavaren av ett domännamn innan ett förfarande för alternativ tvistlösning meddelats använt domännamnet, eller ett namn som motsvarar domännamnet, för att bjuda ut varor eller tjänster eller har gjort påvisbara förberedelser för detta.
b) Om innehavaren av ett domännamn är ett företag, en organisation eller en fysisk person som varit allmänt känd under domännamnet, även om det inte föreligger någon rättighet som erkänns eller fastställs i nationell lagstiftning och/eller gemenskapslagstiftning.
c) Om innehavaren av ett domännamn utnyttjar det på ett legitimt och icke‑kommersiellt eller rättvist sätt, utan avsikt att missleda konsumenter eller skada ryktet för ett namn för vilket en rättighet erkänns eller fastställs i nationell lagstiftning och/eller gemenskapslagstiftning.
3. Ond tro, i den mening som avses i punkt 1 b kan påvisas i följande fall:
a) Omständigheter tyder på att domännamnet registrerats eller förvärvats huvudsakligen i syfte att sälja, hyra ut eller på annat sätt överföra domännamnet till innehavaren av ett namn för vilket en rättighet erkänns eller fastställs i nationell lagstiftning eller gemenskapslagstiftning eller till ett offentligt organ.
b) Domännamnet har registrerats för att förhindra att innehavaren av ett namn för vilket en rättighet erkänns eller fastställs i nationell lagstiftning och/eller gemenskapslagstiftning, eller ett offentligt organ, använder detta namn i ett motsvarande domännamn, under förutsättning att
– i) ett mönster av sådant beteende kan påvisas hos den registrerande parten,
– ii) domännamnet inte har använts på relevant sätt under minst två år räknat från registreringsdatumet, eller
– iii) om omständigheterna när den alternativa tvistlösningen inleds är sådana att innehavaren av ett domännamn för vilket en rättighet erkänns eller fastställs i nationell lagstiftning och/eller gemenskapslagstiftning, eller innehavaren av ett domännamn för ett offentligt organ, deklarerat sin avsikt att använda domännamnet på relevant sätt, men inte gjort detta inom sex månader från den dag då den alternativa tvistlösningen inleddes.
c) Det huvudsakliga syftet med att registrera domännamnet har varit att störa en konkurrents professionella verksamhet.
d) Domännamnet har avsiktligt utnyttjats för att i kommersiellt syfte locka Internetanvändare till domännamnets innehavares webbplats eller någon annan Internetadress, genom att skapa en möjlighet till förväxling med ett namn för vilket en rättighet erkänns eller fastställs i nationell lagstiftning och/eller gemenskapslagstiftning eller med namnet på ett offentligt organ, och denna möjlighet kan leda till missförstånd vad gäller ursprung, sponsring, anknytning eller godkännande av webbplatsen eller innehavarens adress eller av en vara eller tjänst på webbplatsinnehavarens webbplats eller adress.
e) Det domännamn som registrerats är ett personnamn för vilket ingen påvisbar koppling existerar mellan innehavaren av domännamnet och det domännamn som registrerats.
…”
13. I artikel 22 (”Alternativ tvistlösning (ADR)”) (nedan kallat ADR‑förfarande)(5) i förordning nr 874/2004 föreskrivs följande:
”1. En alternativ tvistlösning kan initieras av varje part om
a) registreringen är spekulativ eller oegentlig i den mening som avses i artikel 21, eller
b) ett beslut som fattats av registreringsenheten står i strid med denna förordning eller med förordning (EG) nr 733/2002.
…
11. Vid ett förfarande mot innehavaren av ett domännamn skall en panel för alternativ tvistlösning besluta om att återkalla detta domännamn om panelen finner att registreringen är spekulativ eller oegentlig enligt definitionen i artikel 21. Domännamnet skall överföras till den klagande om denne ansöker om domännamnet och uppfyller de allmänna behörighetskriterier som fastställs i artikel 4.2 b i förordning (EG) nr 733/2002.
…
13. Resultatet av den alternativa tvistlösningen skall vara bindande för parterna och registreringsenheten om inte en domstolsprocess inleds inom 30 kalenderdagar från det att parterna delgetts resultatet av den alternativa tvistlösningen.”
III – Bakgrund, förfarandet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna
14. Klagandebolaget driver webbplatser och marknadsför varor på Internet. För att möjliggöra en registrering av domäner i det första steget av den stegvisa registreringen ansökte bolaget hos den svenska registreringsmyndigheten om registrering av sammanlagt 33 generiska tyska beteckningar som varumärken, i samtliga fall genom att använda det särskilda skrivtecknet ” & ” före, efter och mellan de enskilda bokstäverna. Ansökningarna beviljades. Klagandebolagets ansökan av den 11 augusti 2005 avsåg registrering av ordmärket ” & R & E & I & F & E & N & ” i den internationella klassen 9 (säkerhetsbälten). Den 25 november 2005 registrerades sistnämnda ordmärke.
15. Klagandebolaget hade aldrig för avsikt att använda detta varumärke för säkerhetsbälten, utan det utgick, enligt ett tillkännagivande från PricewaterhouseCoopers, ett bolag som fått i uppdrag av EURid att pröva domänansökningar, från att efter registreringen av detta varumärke under toppdomänen .eu skulle ” & ”-tecknen utelämnas genom tillämpning av ”omskrivningsregeln”, oc h därigenom skulle ordet ”Reifen” (”däck”) kvarstå, vilket som generisk beteckning enligt bolagets mening knappast kunde vara varumärkesrättsligt skyddat.
16. I det första steget av den stegvisa registreringen tilldelades klagandebolaget domänen ”www.reifen.eu” på grundval av sitt svenska varumärke ” & R & E & I & F & E & N & ”. Klagandebolagets ansökan om registrering avsåg 180 domännamn, som bildats av generiska beteckningar. Genom domänen ”www.reifen.eu” avser klagandebolaget att driva en webbplats för handel med däck, men det har – enligt den nationella domstolen – ännu inte företagit några nämnvärda förberedelser för att bygga upp webbplatsen, med hänsyn till det anhängiga förfarandet och det föregående förfarandet för alternativ tvistlösning. Vid tidpunkten för registrering av domänen kände klagandebolaget inte till motparten.
17. Motparten innehar ordmärket ”Reifen” (däck), vilket anmäldes till Benelux varumärkesbyrå den 10 november 2005 och registrerades den 28 november 2005 för klass 3 (blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; … rengöringsmedel, särskilt fönsterputsmedel som innehåller nanopartiklar) och klass 35 (stödtjänster för marknadsföring av sådana rengöringsmedel).
18. Den 10 november 2005 ansökte motparten även om registrering av gemenskapsordmärket ”Reifen” i klass 3 (medel för rengöring av fönsterglasytor och ovanytor på solanläggningar, särskilt medel som innehåller nanopartiklar) och i klass 35 (rengöring av fönsterglasytor och solanläggningar för tredje man). Motparten planerar att marknadsföra ”medel för rengöring av ovanytor som liknar fönsterglas” över hela Europa under detta varumärke och har gett företaget BERGOLIN GmbH & Co KG i uppdrag att utveckla produkten. Den 10 oktober 2006 fanns redan ett prov på rengöringslösning I (REIFEN A) tillgängligt.
19. Motparten invände mot klagandebolagets registrering av domännamnet ”www.reifen.eu” vid det tjeckiska tvistlösningsinstitutet, vilket genom beslut av den 24 juli 2006 (6) godtog klagomålet, fråntog klagandebolaget domännamnet ”reifen” och överförde detta till motparten.
20. Tvistlösningsinstitutet ansåg att dess tidigare rättspraxis som utvecklats i förfaranden mot registreringsenheten (EURid) skulle tillämpas analogt i det aktuella förfarande som inletts mot domäninnehavaren. Följaktligen skulle ” & ”‑tecknet i ett varumärke inte utelämnas utan skrivas om som ett ord. Enligt tvistlösningsinstitutet var det uppenbart att klagandebolaget i en mängd fall hade strävat efter att kringgå den tekniska regeln i artikel 11 andra stycket i förordning nr 874/2004. Klagandebolaget var följaktligen i ond tro vid ansökan om registrering av den omtvistade domänen.
21. Internetportal und Marketing ingav ett överklagande den 23 augusti 2006, inom den frist som föreskrivs i artikel 22.13 i förordning nr 874/2004, och yrkade i första hand att domännamnet ”reifen” under toppdomänen .eu inte skulle fråntas bolaget och överföras till motparten. I andra hand yrkade bolaget att det skulle fastställas att tvistlösningsinstitutets beslut av den 24 juli 2006 var rättsstridigt, och särskilt att det skulle fastställas att klagandebolaget inte kan överföra domännamnet ”reifen” under toppdomänen .eu till motparten och att det inte ska fråntas domännamnet ”reifen”.
22. Vid de lägre nationella domstolsinstanserna kretsade parternas argument i huvudsak kring följande frågor.
23. Klagandebolaget anser att det genom registreringen av det svenska varumärket ” & R & E & I & F & E & N & ” på grundval av omskrivningsregeln i artikel 11 andra stycket i förordning nr 874/2004 endast har utnyttjat denna regel för att skaffa sig ett så bra utgångsläge som möjligt i det första steget av den stegvisa registreringen. Denna avsikt utgör varken ”ond tro” i den mening som avses i artikel 21 i förordning nr 874/2004 eller ens någon oegentlighet.
24. Klagandebolaget förfogar nämligen över ett registrerat varumärke på grundval av vilket det har tilldelats domänen ”www.reifen.eu” enligt principen ”först till kvarn”. Vidare har klagandebolaget ett legitimt intresse av den generiska beteckningen ”Reifen”, eftersom bolaget vill upprätta en Internetportal under detta namn. Registreringen av domänen ”reifen.nu” skedde inte heller i syfte att hindra motparten från att använda Internet, i synnerhet eftersom klagandebolaget överhuvudtaget inte kände till motpartens verksamhet eller produkter. Slutligen är antalet varumärken och domännamn som klagandebolaget har registrerat samt användningen av dessa utan betydelse för förevarande mål.
25. Klagandebolaget anser även att den stegvisa registreringen uteslutande syftar till att skydda innehavare av tidigare rättigheter och inte till att ansökningar om generiska beteckningar ska kunna inges först vid den allmänna registreringen. Det finns därför inget som hindrar att generiska beteckningar blir föremål för en ansökan om registrering som domännamn redan i det första steget av den stegvisa registreringen. Artikel 11 andra stycket i förordning nr 874/2004 har inte tillämpats på ett felaktigt sätt, eftersom de tre alternativ som föreskrivs där (helt tas bort, ersättas med bindestreck eller skrivas om som ett ord) är likvärdiga och uttrycket ”om möjligt” endast betyder att det tredje alternativet inte alltid är möjligt.
26. Motparten har yrkat att överklagandet ska ogillas, eftersom klagandebolaget på ett otillbörligt sätt och i ond tro har kringgått syftet med förordning nr 874/2004. Syftet är nämligen att förhindra en systematisk massregistrering av domännamn och att möjliggöra registrering av generiska beteckningar först vid den allmänna registreringen. Genom att således ansöka om registrering av en mängd ”pseudovarumärken” som inte var avsedda att användas på marknaden, för att redan i det första steget av den stegvisa registreringen, vilket är reserverat för innehavare av tidigare rättigheter, kunna ansöka om domäner med generiska namn, för att därefter kunna marknadsföra dessa med hjälp av webbplatser, har klagandebolaget agerat som en domänockupant ( domain grabber ).
27. Klagandebolaget har även avsiktligt använt sig av en påvisbart felaktig tolkning av artikel 11 andra stycket i förordning nr 874/2004. Det särskilda skrivtecknet ” & ” skulle nämligen normalt sett inte ha tagits bort helt, utan ha skrivits om som ett ord. Registreringen har därför skett i ond tro enligt artikel 21.1 b i förordning nr 874/2004. En ansökan om ett ”pseudovarumärke” som endast görs i syfte att erhålla en prioriterad registrering av ett domännamn utgör inte en tidigare rättighet i den mening som avses i artikel 10.1 i förordning (EG) nr 874/2004, och följaktligen skulle återkallandet av domänen även kunna stödjas på artikel 21.1 a i förordning nr 874/2004.
28. Talan ogillades i första instans av Landesgericht. I andra instans fastställde Oberlandesgericht underrättens dom.
29. Klagandebolaget överklagade Oberlandesgerichts dom till Oberster Gerichtshof. Den nationella domstolen ansåg att utgången i målet var avhängig av tolkningen av gemenskapsrätten, särskilt artikel 21 i förordning nr 874/2004, och beslutade därför att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:
”1) Ska artikel 21.1 a i förordning ... nr 874/2004 tolkas så, att det föreligger en rättighet i den mening som avses i denna bestämmelse även i följande fall:
a) När ett varumärke har registrerats endast i syfte att möjliggöra en ansökan om registrering av ett domännamn som överensstämmer med en generisk beteckning på tyska i det första steget av den stegvisa registreringen, utan avsikt att använda varumärket för att saluföra varor eller tjänster?
b) När det varumärke som ligger till grund för registreringen av domänen, vilket överensstämmer med en generisk beteckning på tyska, skiljer sig från domännamnet på så sätt att varumärket innehåller särskilda skrivtecken, vilka har avlägsnats från domännamnet, fastän det skulle vara möjligt att skriva om de särskilda skrivtecknen som ord, och avlägsnandet av dessa skrivtecken medför att domännamnet skiljer sig från varumärket på ett sätt som utesluter risk för förväxling?
2) Ska artikel 21.1 a i [nämnda] förordning ... tolkas så, att det endast föreligger ett legitimt intresse i de fall som nämns i artikel 21.2 a–c i förordningen?
För det fall … svaret på denna fråga är nekande:
3) Föreligger det även ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 21.1 a i förordning[en] ... när domäninnehavaren vill använda ett domännamn som överensstämmer med en generisk beteckning på tyska för en Internetportal?
Om frågorna 1 och 3 besvaras jakande:
4) Ska artikel 21.3 i förordning[en] ... tolkas så, att endast de förhållanden som nämns i leden a–e i nämnda bestämmelse kan ligga till grund för att det föreligger ond tro i den mening som avses i artikel 21.1 b i förordning[en] ...?
För det … att svaret på denna fråga är nekande:
5) Föreligger det även ond tro i den mening som avses i artikel 21.1 b i förordning ... nr 874/2004 när domännamnet har registrerats i det första steget av den stegvisa registreringen på grundval av ett varumärke som överensstämmer med en generisk beteckning på tyska, och domäninnehavaren har förvärvat detta varumärke endast för att kunna ansöka om registrering av domännamnet i det första steget av den stegvisa registreringen och därmed förekomma andra intressenter och eventuellt även innehavare av rättigheter till detta varumärke?”
IV – Förfarandet vid domstolen
30. Beslutet om hänskjutande inkom till domstolen den 23 december 2008.
31. Klagandebolaget, motparten, Republiken Tjeckien, Republiken Italien och Europeiska gemenskapernas kommission har inkommit med skriftliga yttranden inom den frist som föreskrivs i artikel 23 i domstolens stadga.
32. Vid förhandlingen den 10 december 2009 närvarade ombuden för klagandebolaget, motparten, den tjeckiska regeringen och kommissionen för att yttra sig.
V – Parternas huvudargument
A – Inledning
33. Klagandebolaget har inledningsvis gjort gällande att dess behörighet till följd av varumärket ” & R & E & I & F & E & N & ” hade godtagits av European Registry for Internet Domains (EURid) vid registreringen av domänen ”www.reifen.eu”. Eventuella fel som begåtts i det avseendet borde därför ha åberopats av motparten inom ramen för ett förfarande mot registreringsenheten enligt artikel 22.1 b i förordning nr 874/2004 och inte inom ramen för ett förfarande mot själva domäninnehavaren. Beslutet av EURid att registrera domänen ”www.reifen.eu” åt klagandebolaget kan därför inte heller omprövas inom ramen för ett förfarande inter partes .
B – Fråga 1 a
34. Enligt klagandebolaget avser den nationella domstolens påpekanden avseende fråga 1 a endast förfarandet mot registreringsenheten. Om opponenten till en innehavare av ett domännamn anser att registreringsenheten felaktigt har ansett att domäninnehavaren har behörighet under förregistreringen, borde vederbörande ha inlett ett förfarande mot registreringsenheten. För övrigt har klagandebolaget föreslagit att den första delen av fråga 1 ska besvaras jakande.
35. Enligt motparten är det fråga om ett ”pseudovarumärke” när ett varumärke registreras, utan att det finns någon avsikt att använda det, endast i syfte att åtnjuta vissa rättsliga fördelar. Att erkänna denna typ av varumärken som rättigheter i den mening som avses i artikel 10.1 eller artikel 21.1 a i förordning nr 874/2004 skulle innebära att man tillät, eller rent av uppmuntrade, kringgående och missbruk av särskilda bestämmelser i denna förordning, vilka just har antagits för att skydda de som innehar ”äkta” tidigare rättigheter. Argumentet att detta syfte inte äventyras när en ”generisk beteckning” registreras som domännamn tar inte hänsyn till det faktum att de tidigare rättigheter som kan göras gällande, enligt artikel 10.1 eller artikel 21.1 a i förordning nr 874/2004, även kan avse generiska beteckningar.
36. Republiken Tjeckien, vilken i stora drag stöds av Republiken Italien, anser att det först och främst ska fastställas huruvida det omtvistade varumärket i målet vid den nationella domstolen registrerades i ond tro. Det förhållandet att varumärket registrerades enbart i syfte att garantera ett deltagande i det första steget av registreringen av domännamn visar att klagandebolaget redan från början hade en illojal avsikt och eftersträvade ett annat syfte än vad varumärkena är avsedda för. Klagandebolaget har således försökt att göra gällande en oberättigad fördel eller ett missgynnande av konkurrensen.
37. Dessutom använde klagandebolaget avsiktligt ” & ”-tecknen på ett ovanligt och ur lingvistisk synvinkel absurt sätt i varumärkets namn. Att användningen av ” & ”-tecknen var spekulativ och opportunistisk framgår även av det förhållandet att klagandebolaget lät registrera sammanlagt 33 varumärken som avser generiska beteckningar, genom att i samtliga fall använda ” & ”-tecknet mellan de enskilda bokstäverna. Om den nationella domstolen kom fram till slutsatsen att den aktuella registreringen av varumärket inte hade skett i god tro, skulle man enligt Republiken Tjeckien och Republiken Italien inte ha ansett att den rättighet som följer av detta varumärke utgjorde en rättighet i den mening som avses i artikel 21.1 a i förordningen.
38. Kommissionen har gjort gällande att det varken i direktiv 89/104/EEG(7) eller i förordning nr 40/94(8) uppställs som krav för registrering av ett kännetecken som varumärke att den förmodade innehavaren av varumärket har för avsikt att använda kännetecknet som varumärke med avseende på de varor eller tjänster som varumärket omfattar. Det förhållandet att ett varumärke har förvärvats enbart i syfte att, med stöd av varumärket, kunna ansöka om registrering av ett domännamn i det första steget av den stegvisa registreringen saknar följaktligen betydelse vid fastställandet av huruvida innehavaren av domännamnet som parallellt innehar ett varumärke kan göra gällande en rättighet utifrån detta varumärke enligt det första alternativ som föreskrivs i artikel 21.1 a i förordning nr 874/2004.
39. Vad beträffar det förhållandet att det domännamn som registrerats på grundval av varumärket överensstämmer med en generisk beteckning på ett av gemenskapens officiella språk har kommissionen framhållit att även om en sådan omständighet kan ha betydelse i samband med artikel 3.1 b–d i direktiv 89/104 eller artikel 7.1 b–d i förordning nr 40/94, nämligen för att fastställa huruvida det föreligger ett absolut registreringshinder mot att registrera själva varumärket, saknar denna omständighet betydelse vid tillämpningen av förordning nr 874/2004.
40. Vidare har kommissionen erinrat om att enligt domstolens rättspraxis utgör artikel 3.1 b och c i direktivet inte hinder för att i en medlemsstat som nationellt varumärke registrera ett ord som har hämtats från en annan medlemsstats språk på vilket det saknar särskiljningsförmåga eller beskriver de varor eller tjänster som registreringsansökan avser, såvida inte omsättningskretsen i den medlemsstat i vilken det har ansökts om registrering kan fastställa ordets betydelse.(9)
C – Fråga 1 b
41. Klagandebolaget anser att de tre alternativ som föreskrivs i artikel 11 i förordningen är likvärdiga, vilket framgår av artikelns lydelse. För övrigt har klagandebolaget även ifrågasatt att motparten handlade i god tro vid registreringen av sitt varumärke, vilken enligt bolaget enbart skedde i syfte att få ett bättre utgångsläge vid tilldelningen av domänen www.reifen.eu.
42. Motparten anser att det registrerade varumärket och det omtvistade domännamnet inte är identiska, eftersom det särskilda skrivtecknet ” & ” borde ha skrivits om till ”und” (”och”) och inte tagits bort helt. Klagandebolaget har därför inte någon rätt till domännamnet www.reifen.eu.
43. Enligt Republiken Tjeckien har det ingen betydelse, vid fastställandet av huruvida det föreligger en rättighet i den mening som avses i artikel 21.1 a i förordningen, vilka omskrivningsregler som klagandebolaget har valt för att skriva om varumärket till ett domännamn. I artikel 11 i förordningen ges inte något av omskrivningsalternativen för särskilda skrivtecken företräde.
44. Enligt Republiken Italiens uppfattning föreligger det inte någon rättighet när det varumärke som ligger till grund för registreringen av domänen skiljer sig från domännamnet på så sätt att varumärket innehåller särskilda skrivtecken som har tagits bort helt i domännamnet.
45. Kommissionen har gett ett gemensamt svar på en del av fråga 1 b och på frågorna 2–5 (se ovan). Under alla omständigheter har denna institution inledningsvis påpekat att förekomsten av ett legitimt intresse, i den mening som avses i det andra alternativ som föreskrivs i artikel 21.1 a jämförd med artikel 21.2 i förordning nr 874/2004, och avsaknaden av ond tro, i den mening som avses i artikel 21.1 b jämförd med artikel 21.3, utgör en och samma omständighet. Denna ståndpunkt bekräftas av att domäninnehavarens användning av domännamnet har valts som relevant kriterium såväl i artikel 21.2 a som i artikel 21.3 b ii och iii i förordning nr 874/2004.
D – Fråga 2
46. Klagandebolaget, Republiken Tjeckien och kommissionen anser att uppräkningarna i artikel 21.2 a–c i förordning nr 724/2004 inte är uttömmande. Motparten och Republiken Italien är däremot av motsatt uppfattning.
E – Fråga 3
47. Klagandebolaget och Republiken Tjeckien anser att avsikten att driva en webbplats kan utgöra ett tillräckligt skäl för att visa att det föreligger ett legitimt intresse, trots att klagandebolaget inte använde domännamnet innan tvisten uppstod och bolaget inte har gjort påvisbara förberedelser för detta i den mening som avses i artikel 21.2 a i förordning nr 874/2004, och med beaktande av att denna bestämmelse är exemplifierande och inte uttömmande till sin karaktär.
48. Enligt motparten räcker inte påståendet att man har en viss avsikt att använda domännamnet för att det ska utgöra ett legitimt intresse. Enbart ett påstående beträffande användningen motsvarar inte något av de fall som fö reskrivs i artikel 21.2 a–c.
F – Fråga 4
49. Klagandebolaget, motparten, Republiken Tjeckien och kommissionen anser att uppräkningarna i artikel 21.3 a–e inte är uttömmande.
G – Fråga 5
50. Klagandebolaget har gjort gällande att en tolkning av artikel 21 i förordning nr 874/2004 som gör det möjligt att åberopa fel som registreringsenheten har begått även efter utgången av den tidsfrist på 40 dagar som föreskrivs för att inleda ett sådant förfarande mot registreringsenheten (så kallad sunrise appeal period ) skulle strida mot rättssäkerhetsprincipen.
51. För övrigt har klagandebolaget förnekat att det handlade i ond tro, eftersom de fall av ”ond tro” som avses i artikel 21.3 i förordning nr 874/2004 syftar till att bekämpa domänockupation ( domain grabbing ). I förevarande fall är det dock fråga om registrering av domäner som består av generiska uttryck som inte i något fall kan inverka menligt på tredje mans rättigheter, eftersom generiska uttryck inte kan bli föremål för exklusiva rättigheter. Vid registrering av domäner som består av generiska uttryck är det således per definition uteslutet att det är fråga om domänockupation. Följaktligen handlade inte klagandebolaget i ond tro i den mening som avses i artikel 21.3 i förordningen.
52. Motparten och Republiken Tjeckien anser att ond tro, i den mening som avses i artikel 21.1 b i förordning nr 874/2004, föreligger om domännamnet har registrerats i det första steget av den stegvisa registreringen på grundval av ett varumärke som domäninnehavaren har förvärvat endast för att kunna ansöka om registrering av ett domännamn i det första steget och därmed förekomma andra intressenter, däribland innehavare av rättigheter till detta varumärke.
53. Kommissionen anser att om den person som kräver att domännamnet ska återkallas själv har ingett en ansökan om registrering av samma domännamn i det första steget av den stegvisa registreringen och denna ansökan har avslagits med hänsyn till att domäninnehavarens ansökan ingavs tidigare, i enlighet med principen ”först till kvarn” som stadgas i artikel 14 i förordning nr 874/2004, kan innehavaren av det omtvistade domännamnet endast motsätta sig återkallandet genom att åberopa det andra alternativet i artikel 21.1 a och bestämmelserna i artikel 21.1 b jämförd med artikel 21.2 och 21.3 i förordning nr 874/2004 om registreringen har skett i enlighet med bestämmelserna i kapitel IV, i synnerhet artikel 11, i nämnda förordning. Vad beträffar sistnämnda bestämmelse anser kommissionen att de tre alternativ som föreskrivs däri vad gäller hanteringen av särskilda skrivtecken kan rangordnas på följande sätt:
– Om ett särskilt skrivtecken har ett visst semantiskt värde – vilket är fallet med de särskilda skrivtecknen $ % & + = – kan det endast komma i fråga att det uttrycks med ett motsvarande ord.
– Om ett särskilt skrivtecken inte har något semantiskt värde, utan har en avskiljande funktion – vilket är fallet med de särskilda skrivtecknen
< > { } [ ] \ /: ;, . ? – ska det ersättas med ett bindestreck.
– Endast om ett särskilt skrivtecken både saknar semantiskt värde och inte har en avskiljande funktion – vilket är fallet med de särskilda skrivtecknen ~ ^ * ' – ska det helt tas bort.
54. I förevarande fall borde därför det särskilda skrivtecknet ” & ”, vilket förekommer flera gånger i varumärket, inte ha tagits bort helt vid registreringen av domännamnet, utan ha uttryckts med ett motsvarande ord (”und” (och)). Registreringen av det omtvistade domännamnet ”www.reifen.eu” är följaktligen inte förenlig med artikel 11 i förordning nr 874/2004.
VI – Rättslig bedömning
A – Klagandebolagets inledande anmärkningar
55. Klagandebolaget har i sina inledande anmärkningar i huvudsak hävdat att bolaget inte kan lastas för eventuella fel som registreringsenheten begick vad beträffar registreringen av domännamnet. Under alla omständigheter borde dessa fel ha åberopats inom ramen för ett förfarande mot registreringsenheten enligt artikel 22.1 b i förordning nr 874/2004 och inte inom ramen för ett förfarande mot själva domäninnehavaren.
56. Klagandebolagets argument väcker frågan huruvida ADR-förfarandet och domstolsförfarandena överlappar varandra och särskilt huruvida det förhållandet att ett förfarande inte har inletts mot ett beslut som fattats av registreringsenheten, enligt artikel 22.1 b i förordning nr 874/2004, på grund av preklusion inverkar på de invändningar som hade kunnat framföras under ADR-förfarandet avseende nämnda beslut.
57. Även om denna fråga formellt inte har ställts av den nationella domstolen, kan ett svar vara till nytta för nämnda domstol,(10) eftersom såväl fråga 1 a (rörande omständigheterna kring registreringen av varumärket i Sverige) som fråga 1 b (angående den eventuellt felaktiga tillämpningen av omskrivningsreglerna för särskilda skrivtecken) avser invändningar som skulle ha kunnat bli föremål för ett förfarande avseende registreringsenhetens beslut. Eftersom motparten endast inledde ett förfarande gentemot klagandebolaget återstår det att bedöma huruvida dessa invändningar eventuellt är prekluderade.
58. I det sammanhanget ska det påpekas att ADR-förfarandet, som har inrättats genom förordning nr 874/2004, inte har utformats som ett skiljeförfarande i strikt mening, utan snarare som ett kvasi-administrativt förfarande som inte hindrar att ett förfarande parallellt eller i efterhand inleds vid nationell domstol.(11) Vidare saknar ADR-förfarandet avsiktligt vissa utmärkande drag som är typiska för domstolsförfaranden, såsom att parterna hörs och att åtgärder för bevisupptagning vidtas för att inhämta bevisning, vilket minskar omfattningen av rätten till försvar till förmån för effektiviteten.(12)
59. Den specifika utformningen av ADR-förfarandet har sin förklaring i lagstiftarens strävan att föreskriva korta förfaranden för att minimera aktörernas kostnader, vilket Wipo redan hade föreslagit angående ICANN:s regler för UDRP.(13) Vidare är syftet att skydda innehavare av ”tidigare rättigheter”, i den mening som avses i artikel 10 i förordning nr 874/2004, särskilt med hänsyn till risken för domänockupation eller domain grabbing, vilket föranledde lagstiftaren att inrätta ett förfarande som till sin struktur till och med tenderar att favorisera innehavare av tidigare rättigheter(14) i förhållande till innehavare av domännamn.(15)
60. Med hänsyn till det ovan anförda skulle det strida mot själva rättsstatstanken att anse att vissa invändningar inte kan göras gällande inom ramen för ADR-förfarandet och att dessa invändningar, om de inte har framställts i ett sådant förfarande, inte längre kan prövas vid nationell domstol. En sådan tolkning skulle medföra att artikel 22.13 jämförd med artikel 21.1 i förordning nr 874/2004, enligt vilka återkallandet av ett domännamn även kan ske vid domstol efter det att ADR-förfarandet har avslutats, förlorade sin ändamålsenliga verkan.
61. Preklusionen av de invändningar som inte har framställts mot registreringsenheten EURid i samband med ett ADR-förfarande enligt artikel 22.1 b i förordning nr 874/2004 skulle även strida mot andemeningen med denna bestämmelse. Denna artikel möjliggör nämligen för alla parter att inleda ett ADR-förfarande, antingen mot en spekulativ eller oegentlig registrering eller mot registreringsenheten. Om en part som endast har inlett ett förfarande mot en oegentlig registrering riskerade att inte längre kunna göra gällande invändningar mot registreringsenheten, skulle parten alltid behöva inleda två förfaranden för att också kunna framföra sina argument vid domstol. Någon skyldighet att inleda två förfaranden, vid äventyr av att de invändningar som inte har framställts vid det tjeckiska tvistlösningsinstitutet prekluderas, framgår dock inte av lydelsen i artikel 22.1.
62. Sammanfattningsvis är klagandebolagets inledande anmärkningar utan relevans och ska därför inte beaktas.
B – Prövning av fråga 1
1. Svaret på fråga 1 a
63. Den nationella domstolen har ställt fråga 1 a för att få klarhet i huruvida dess tvivel om att registreringen av varumärket ” & R & E & I & F & E & N & ” i Sverige har skett i god tro utgör hinder för att denna varumärkesrätt formellt sett föreligger, så att nämnda domstol kan tolka begreppet ”rättighet” i artikel 21.1 a i förordning nr 874/2004 så, att en sådan rättighet inte anses föreligga med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.
64. I det avseendet ska det först konstateras att det, som kommissionen har anfört i sina yttranden, varken i direktiv 89/104 eller i förordningen om gemenskapsvarumärken uppställs som krav för registrering av ett kännetecken att innehavaren har för avsikt att använda kännetecknet med avseende på de varor eller tjänster som ansökan avser. Enligt artikel 10 i direktivet och artikel 15 i förordning nr 207/2009 ges dessutom innehavaren av ett nationellt varumärke respektive ett gemenskapsvarumärke en tidsfrist på högst fem år efter registreringen av varumärket, då det är tillåtet för innehavaren att inte göra verkligt bruk av varumärket.(16)
65. Enligt domstolens rättspraxis utgör dessutom artikel 3.1 b och c i direktivet inget hinder för att i en medlemsstat som nationellt varumärke registrera ett ord som har hämtats från en annan medlemsstats språk på vilket det saknar särskiljningsförmåga eller beskriver de varor eller tjänster som registreringsansökan avser, såvida inte omsättningskretsen i den medlemsstat i vilken det har ansökts om registrering kan fastställa ordets betydelse. På grund av språkliga, kulturella, sociala och ekonomiska skillnader mellan medlemsstaterna är det nämligen möjligt att ett varumärke saknar särskiljningsförmåga eller beskriver ifrågavarande varor eller tjänster i en medlemsstat, men inte i en annan.(17)
66. Dessutom hör inte ond tro till de absoluta registreringshindren för gemenskapsvarumärken (artikel 7 i förordning nr 207/2009), och på nationell nivå kan ond tro utgöra ett registreringshinder eller en grund för ogiltigförklaring enligt artikel 3.2 d i direktiv 89/104. Det framgår dock av lydelsen i nämnda artikel 3.2 att medlemsstaterna inte är skyldiga att inkludera ond tro som ett absolut registreringshinder eller en ogiltighetsgrund i den nationella varumärkeslagstiftningen.
67. Härav följer att det, även om det antas att det i svensk rätt föreskrivs en möjlighet att ogiltigförklara ett registrerat varumärke på grund av ond tro och med hänsyn till varumärkesregistreringens konstitutiva verkan, uteslutande ankommer på de nationella förvaltningsmyndigheterna, i detta fall de svenska, att ogiltigförklara det varumärke som målet vid den nationella domstolen avser, genom de förfaranden som för det ändamålet föreskrivs i nationell rätt eller via de nationella rättsliga myndigheterna genom att väcka käromål eller genkäromål i en tvist som anhängiggjorts vid dessa.
68. Denna ståndpunkt förefaller också bättre överensstämma med behovet av skyndsamhet i ADR-förfarandet som beskrivits ovan, eftersom artikel 21.1 a jämförd med artikel 22 i förordning nr 874/2004 inte syftar till att ge det tjeckiska tvistlösningsinstitutet behörighet att ta ställning till giltigheten av de immateriella rättigheter eller industriella rättigheter som ligger till grund för registreringen av ett domännamn, utan endast till att konstatera att sådana rättigheter föreligger, om än enbart formellt.
69. Även när ett varumärke borde bli föremål för förfaranden för upphävande eller ogiltigförklaring, är varumärket – så länge det inte har upphävts eller ogiltigförklarats – tillräckligt för att anses utgöra en ”rättighet” i den mening som avses i artikel 21.1 a i förordning nr 874/2004. Enbart det förhållandet att en varumärkesansökan har ingetts kan däremot inte visa att det föreligger en rättighet, utan på sin höjd ett legitimt intresse.(18)
70. Sammanfattningsvis ska det slås fast att tvivlen om att registreringen av ett varumärke eventuellt har skett i ond tro inte kan medföra att denna typ av industriell äganderätt inte anses föreligga och att innehavaren av ett domännamn, som har baserat detta namn på ett nationellt varumärke, således har en rättighet i den mening som avses i artikel 21.1 a i förordning nr 874/2004. Dessa tvivel, vilka särskilt har uppstått på grund av omständigheterna vid registreringen av såväl det nationella varumärke som är i fråga i målet vid den nationella domstolen som det förhållandet att det rör sig om ett generiskt namn på tyska, kan i förekommande fall beaktas vid bedömningen av huruvida det föreligger ond tro i den mening som avses i artikel 21.1 b.
71. Av det ovan anförda följer att fråga 1 a ska besvaras enligt följande. Artikel 21.1 a i förordning nr 874/2004 ska tolkas så, att innehavaren av ett nationellt varumärke har en rättighet i den mening som avses i denna bestämmelse så länge varumärket inte har ogiltigförklarats av behöriga myndigheter eller domstolar i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i nationell rätt på grund av ond tro eller liknande.
2. Svaret på fråga 1 b
72. Oberster Gerichtshof har ställt fråga 1 b för att få klarhet i huruvida klagandebolaget inte längre ska anses ha en ”rättighet” i den mening som avses i artikel 21.1 a i förordning nr 874/2004, när det varumärke som klagandebolaget innehar och det domännamn som bolaget har tilldelats inte är identiska och detta beror på en felaktig tillämpning av omskrivningsreglerna i artikel 11 i förordning nr 874/2004.
73. I det avseendet ska följande påpekanden göras.
74. För det första saknar det förhållandet att det uttryck som används som varumärke utgör ett generiskt ord på ett av gemenskapens språk, i detta fall tyska, betydelse för bedömningen av inverkan av den felaktiga tillämpningen av omskrivningsreglerna, med hänsyn till att tilldelningen av domännamn .eu som bildats av generiska ord på gemenskapens språk varken är förbjuden enligt förordning nr 874/2004 eller förordning nr 733/2002.
75. För det andra framgår det klart av artikel 11 i förordning nr 874/2004, särskilt av artikelns sista mening,(19) att principen för registrering av domännamn som härrör från tidigare rättigheter är identitet eller största möjliga likhet mellan de båda.
76. För det tredje ska det påpekas, vad beträffar alternativen för omskrivning av särskilda skrivtecken i artikel 11 andra och tredje styckena, att det i lydelsen i denna bestämmelse, i motsats till vad kommissionen har hävdat, inte görs någon rangordning mellan de tre alternativen (utelämnande, ersättning eller omskrivning som ett ord), utan endast vad beträffar det tredje alternativet, nämligen att ersätta särskilda skrivtecken med ett ord. Kravet på att särskilda skrivtecken ”om möjligt” ska ersättas i det tredje fallet ska nämligen tolkas som det alternativ som lagstiftaren föredrar framför de två andra alternativen.(20)
77. Slutet på frasen ”om möjligt” ska dock inte uppfattas så, att särskilda skrivtecken ovillkorligen måste ersättas varje gång det aktuella särskilda skrivtecknet, i förevarande mål ” & ”, har ett semantiskt innehåll, i detta fall ”and” (på engelska). Det ska beaktas att den tanke som ligger till grund för artikel 11 – enligt artikelns första stycke – i synnerhet är att tillhandahålla en tillfredsställande lösning för fullständiga namn som består av flera ord eller delar av ord som separeras med mellanrum, såsom varumärket ”X & Y”. Det är uppenbart att denna typ av namn stöter på tekniska begränsningar vid registreringen av domännamn. Det är således i syfte att övervinna dessa hinder som omskrivningsreglerna har införts.
78. Även om alternativet att ersätta de särskilda skrivtecknen föredras framför de andra alternativen, är det under dessa omständigheter inte fråga om att automatiskt tillämpa denna lösning så snart registreringsenheten har att ta ställning till en ansökan som innehåller ett sådant skrivtecken. Tvärtom är det nödvändigt att tillämpa detta alternativ på ett sätt som inte bara tar hänsyn till möjligheten att översätta det kännetecken som tekniskt sett är oförenligt med domännamnen till ord, utan även till det förhållandet att översättningen leder till ett resultat som i viss mån överensstämmer med den tidigare rättigheten.
79. Det är visserligen riktigt att ” & ”-tecknet, vilket normalt används som bindning mellan två ord, kan ha ett semantiskt innehåll som lätt går att översätta på gemenskapens samtliga språk. Klagandebolagets nästan otillbörliga användning av skrivtecknet skulle dock kunna uppfattas som att det förvanskar det semantiska innehållet. Dess placering före och efter varje bokstav som bildar det tyska ordet ”reifen” (” & R & E & I & F & E & N & ”) är helt ologisk, särskilt i förhållande till det sätt på vilket ” & ”-tecknet vanligtvis används. Alla dessa konstateranden kräver dock en bedömning av de faktiska omständigheterna som det inte ankommer på domstolen att göra.
80. Härav följer att om den nationella domstolen, som i ett mål om förhandsavgörande ensam är behörig att pröva de faktiska omständigheterna i målet vid denna, anser att ” & ”-tecknet med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet inte hade något semantiskt innehåll eller hade förlorat detta, kan registreringsenheten inte klandras för att den tog bort tecknet vid registreringen av domännamnet. I sådant fall är skillnaden mellan det kännetecken som registrerats som varumärke och domännamnet motiverad, registreringen var följaktligen korrekt och klagandebolaget har i vederbörlig ordning registrerat sin tidigare rättighet och således blivit innehavare av en ”rättighet” i den mening som avses i artikel 21.1 a i förordning nr 874/2004.
81. Följaktligen ska fråga 1 b besvaras enligt följande. Det föreligger en rättighet i den mening som avses i artikel 21.1 a i förordning nr 874/2004 även när det varumärke som ligger till grund för registreringen av domänen skiljer sig från domännamnet till följd av att de särskilda skrivtecken som varumärket innehöll korrekt har tagits bort i domännamnet. Det ankommer på den nationella domstolen att undersöka huruvida de särskilda skrivtecknen skulle ha kunnat skrivas om som ord.
C – Prövning av frågorna 2 och 3
82. Den nationella domstolen har ställt frågorna 2 och 3, vilka ska behandlas gemensamt, för att få klarhet i sätten att utröna att det föreligger ett ”legitimt intresse” i den mening som avses i artikel 21.1 a i förordning nr 874/2004 under sådana omständigheter som är för handen i det mål som är anhängigt vid den. Den nationella domstolen vill särskilt få klarhet i huruvida förteckningen över de fall som nämns i artikel 21.2 a–c i samma förordning är uttömmande och, för det fall svaret på denna fråga är nekande, huruvida enbart en önskan att använda ett domännamn för en Internetportal räcker för att uppfylla villkoren för ett legitimt intresse.
83. Först och främst ska det påpekas att med hänsyn till dels att det följer av svaret på fråga 1 att det föreligger en ”rättighet” i den mening som avses i artikel 21.1 i förordning nr 874/2004, dels att denna ”rättighet” och det ”legitima intresset” är alternativa när det gäller att uppfylla bestämmelsens första tillämpningsvillkor är svaret på frågorna 2 och 3 praktiskt taget inte längre till någon nytta för den nationella domstolen. Redogörelsen nedan lämnas därför endast i andra hand.
84. Vad beträffar frågan huruvida de fall som nämns i artikel 21.2 a–c är uttömmande kan det vid första anblicken konstateras att en felaktighet i den tyska språkversionen framgår vid en jämförelse mellan bestämmelsens olika språkversioner. Den tyska språkversionen har nämligen följande lydelse: ”2) Ein berechtigtes Interesse im Sinne von Absatz 1, Buchstabe a) liegt vor, wenn: …” Genom denna formulering, vilken ordagrant skulle kunna översättas med ”[e]tt legitimt intresse i den mening som avses i punkt 1 a föreligger när ...”, ges det en kategorisk antydan om att det endast i de fall som uttryckligen föreskrivs, och som därefter anges, kan anses föreligga ett legitimt intresse.
85. Ordalydelsen i flera andra språkversioner visar dock tydligt att gemenskapslagstiftaren inte strävade efter att begränsa beviset för att det eventuellt föreligger ett sådant legitimt intresse till de fall som beskrivs i leden a, b och c. Detta framgår klart av användningen av verbet ”kunna”, vilket tydligt visar att dessa exempel inte är uttömmande till sin karaktär.(21)
86. Denna bokstavstolkning av ordalydelsen bekräftas av ett teleologiskt argument. Bland de mål som eftersträvas genom förordning nr 874/2004 ska nämligen skyndsamhet i förfarandena vid ADR-panelerna framhållas. I det sammanhanget ska tolkningsreglerna, särskilt avseende de begrepp som har ett i hög grad juridiskt innehåll såsom ”legitimt intresse” eller ”ond tro”, anses utgöra ett hjälpmedel som lagstiftaren har tillhandahållit ADR-panelerna, eftersom dessa kan bestå av en enda person(22) och eftersom ledamöterna inte nödvändigtvis är jurister.(23)
87. Ur systematisk synvinkel blev det vidare nödvändigt med en uppräkning av de fall där ett legitimt intresse kan föreligga, eftersom artikel 10 i förordningen, vilken det hänvisas till i artikel 21.1, redan innehåller en mycket flexibel definition av ”rättighet”, i synnerhet vad beträffar tidigare rättigheter, eller hänvisar till nationell lagstiftning eller gemenskapslagstiftning. I förordningen finns det dock inte någon definition av ”legitimt intresse”, ett begrepp som inte omnämns bortsett från i artikel 21 i nämnda rättsakt. För att underlätta panelernas uppgift, och i avsaknad av en bestämmelse som innehåller definitioner som är relevanta vid tillämpningen av förordningen, var just artikel 21 det enda ställe som kunde innehålla riktlinjer för detta begrepp. Eftersom förteckningen över rättigheter till sin art är exemplifierande och icke uttömmande är det obegripligt varför det skulle förhålla sig annorlunda med förteckningen över ”legitima intressen”.
88. När det väl har slagits fast att de fall som föreskrivs i artikel 21.2 a–c i förordning nr 874/2004 inte är uttömmande ska det således prövas huruvida enbart avsikten att använda ett domännamn räcker för att uppfylla kravet på ett legitimt intresse.
89. I det sammanhanget ska det noteras att i de tre fall som nämns i denna bestämmelse krävs det uttryckligen, eller förutsätts, att ett namn används. Det är endast i det första fallet som det inte krävs en sådan användning, om innehavaren av detta namn har gjort påvisbara förberedelser för att bjuda ut varor eller tjänster.
90. Att enbart tillkännage sin avsikt att använda domännamnet kan dock inte anses utgöra en förberedelse för att bjuda ut varor eller tjänster. Av rättssäkerhetsskäl krävs det bevis på att det finns en handlingsplan med konkreta åtgärder för att snarast möjligt sätta i gång med den planerade verksamheten. Om exempelvis en detaljerad affärsplan skulle godtas som bevismedel i det avseendet, måste även andra handlingar som visar hur mindre noggranna förberedelser fortskrider, såsom utkast till bolagsavtal, utvecklingen av en webbplats et cetera, visa att det föreligger ett legitimt intresse.(24)
91. Vad beträffar klagandebolagets argument att det, vid tiden för omständigheterna i målet, inte hade börjat att förbereda sin verksamhet i avvaktan på utgången i tvisten, ska det påpekas att denna hållning visserligen skulle kunna anses vara försiktig, men den kan även tyda på att klagandebolaget inte strävar efter något annat än att registrera domännamnet. Eftersom det helt saknas materiellt stöd för detta kan inte enbart detta syfte anses vara ”legitimt” under förregistreringen ( sunrise period ), utan endast under den så kallade landrush period, då det inte uppställdes några krav på ansökningarna.
92. Eftersom denna bedömning av avsikterna och igångsättandet av en verksamhet till stöd för domännamnet avser de faktiska omständigheterna, ankommer det på den nationella domstolen att, mot bakgrund av samtliga faktiska uppgifter i det mål som har anhängiggjorts vid den, bedöma huruvida innehavaren av domännamnet verkligen har styrkt att det förelåg en sådan plan eller har lagt fram de handlingar eller annan bevisning, i avsaknad av vilka det inte går att utläsa ett legitimt intresse av enbart avsikten att använda detta namn.
D – Prövning av frågorna 4 och 5
93. Oberster Gerichtshof har ställt dessa två frågor, vilka ska prövas gemensamt, för att få klarhet i dels huruvida klagandebolaget ska anses ha handlat i ond tro, i den mening som avses i artikel 21.1 b i förordning nr 874/2004, dels huruvida förteckningen över de kriterier som utgör bevis för ond tro enligt artikel 21.3 är uttömmande eller ej.
94. Vad först beträffar frågan huruvida förteckningen över kriterier i artikel 21.3 för att påvisa ond tro är uttömmande, ska det helt enkelt på nytt påpekas att den tyska språkversionen av förordning nr 874/2004 innehåller en felaktighet. Precis som beträffande fråga 2,(25) framgår det redan vid en jämförelse mellan språkversionerna att formuleringen i den tyska språkversionen, nämligen ”Bösgläubigkeit im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn”, är alltför kategorisk och ur grammatisk synvinkel begränsar fallen av ond tro till de fall som beskrivs i förteckningen i artikel 21.3. På andra språk(26) ges det däremot en viktig antydan genom tillägget av verbet ”kunna”, vilket gör att fallen i nämnda förteckning anges där som exempel utan att således ge förteckningen en uttömmande karaktär. Under dessa omständigheter ska den tyska språkversionen tolkas mot bakgrund av de andra språkversionerna.(27)
95. Denna bokstavstolkning bekräftas för det första av samma teleologiska argument som de som har anförts med avseende på tolkningen av artikel 21.2 och som avser ADR-förfarandenas summariska karaktär och den eventuella bristen på juridisk skolning hos panelernas ledamöter, vilket föranledde lagstiftaren att vilja hjälpa dessa genom att föreskriva exempel.(28)
96. Vad beträffar ond tro ska det tilläggas att gemenskapslagstiftaren, med hänsyn till att förordningens syfte är att förhindra eller undvika domänockupation, ville ge panelerna typexempel på den typ av beteenden som den under alla omständigheter anser inte är förenliga med god tro.
97. Även ur systematisk synvinkel ska det konstateras att god tro krävs enligt artikel 3 första stycket a i förordning nr 874/2004, i form av en bekräftelse som bifogas ansökan om registrering av domännamnet, såsom en nödvändig del för att ansökan ska vara giltig. Eftersom registreringsenheten enligt artikel 20 första stycket c i samma förordning på eget initiativ får återkalla ett domännamn, om innehavaren åsidosätter registreringsvillkoren, förutsätter ett återkallande på grund av att det inte föreligger god tro att registreringsenheten kontrollerar att det föreligger en grund för ond tro. Det föreskrivs dock inte någon begränsning vad gäller de möjliga grunderna för ond tro. Eftersom det rör sig om en allmän bestämmelse skulle det vara svårbegripligt om lagstiftaren gav registreringsenheten behörighet att på eget initiativ och utan några begränsningar tolka begreppet ond tro, samtidigt som den, om man anser att förteckningen i artikel 21.3 är uttömmande, begränsade behörigheten för tvistlösningsorgan och domstolar att tolka begreppet ond tro till de grunder som uttryckligen föreskrivs i förteckningen i sistnämnda bestämmelse.
98. Den fråga som har ställts av den nationella domstolen är likväl av betydelse, eftersom nämnda domstol betvivlar att klagandebolagets beteende motsvarar en av de situationer som uttryckligen föreskrivs i förteckningen i artikel 21.3. Om dessa kriterier, vilka för övrigt alla avser typiska beteenden för domänockupation, var uttömmande, borde således den nationella domstolen dra slutsatsen att det inte föreligger ond tro.
99. Godtagandet av att det finns andra möjliga grunder för att det föreligger ond tro i den mening som avses i artikel 21.1 b i förordning nr 874/2004 medför för det andra att det ska utrönas vilka kriterier som är relevanta vid bedömningen av huruvida klagandebolaget var i ond tro.
100. I det avseendet har domstolen redan förklarat att det vid prövningen av huruvida det föreligger ond tro ska göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet.(29) Domstolen gjorde visserligen detta uttalande i ett varumärkesmål som avsåg tolkningen av artikel 51.1 b i ovannämnda förordning nr 40/94, men det finns ingenting som hindrar att samma resonemang tillämpas analogt. I båda fallen är det nämligen fråga om att erhålla rättigheter (antingen till ett varumärke eller att ensam få använda ett domännamn) genom registrering i ett officiellt register.
101. Vad beträffar de faktorer som omnämns i tolkningsfrågorna och som kan vara av intresse vid bedömningen av huruvida klagandebolaget var i ond tro, nämligen
– de omständigheter under vilka varumärket har förvärvats, däribland syftet att kunna ansöka om registrering av domännamnet i det första steget,
– det förhållandet att det rör sig om ett generiskt namn på tyska, och
– den eventuellt otillbörliga användningen av ” & ”-tecknet för att påverka tillämpningen av omskrivningsreglerna i artikel 11 i förordning nr 874/2004,
ska följande påpekanden göras.
102. Inledningsvis ska det påpekas att det förhållandet att innehavaren av ett varumärke, genom att registrera varumärket i en medlemsstat där vederbörande inte planerar någon näringsverksamhet som har samband med varumärket, endast har haft som syfte att skaffa sig en bättre ställning i förhållande till sina konkurrenter vid beviljandet av domännamnet inte i sig utgör ett bevis på att varumärkesinnehavaren var i ond tro.
103. Förordning nr 874/2004 i sig tillåter nämligen, genom att förregistrering föreskrivs däri, att innehavare av tidigare rättigheter, däribland registrerade varumärken, ansöker om det domännamn som motsvarar den tidigare rättigheten, varvid de ges företräde framför de sökande som inte har denna typ av rättigheter. Det förhållandet att man har skaffat sig en mer fördelaktig ställning kan således anses utgöra ”ond tro” endast om en kombination av andra faktorer råkar visa att denna fördel inte skulle ha uppstått under normala omständigheter och att den fördelaktiga situationen är en följd av ett beteende som medvetet strider mot god sed inom handeln. Det är just fråga om att bedöma dessa andra omständigheter som skulle kunna visa att klagandebolaget var i ond tro.
104. Vad beträffar villkoren för förvärvet av varumärket ” & R & E & I & F & E & N & ” är det visserligen tillåtet för innehavaren av ett kännetecken att registrera detta i valfritt land, men faktum kvarstår att ett varumärke som har registrerats i ett land där innehavaren överhuvudtaget inte avser att använda det, vilket tycks framgå av de handlingar som den nationella domstolen har skickat till domstolen, inte är avsett att fylla sin grundläggande funktion, nämligen att garantera varans eller tjänstens ursprungsidentitet för konsumenten eller den slutlige användaren.(30) Eftersom klagandebolaget inte bedriver någon verksamhet på den svenska marknaden skyddar varumärket varken någon vara eller tjänst på denna marknad.
105. Denna omständighet kan dock inte i sig användas för att kvalificera klagandebolagets beteende som ond tro, eftersom det, såsom påpekats ovan, enligt direktiv 89/104 inte krävs att innehavaren av ett varumärke använder detta varumärke under en period på upp till fem år efter registreringsdatumet. Den uppenbara avsikten, såsom i förevarande fall, att inte sälja varor eller tjänster i Sverige, i synnerhet inte säkerhetsbälten, eftersom klagandebolaget ville sälja däck, kan vara ett annat tecken på att varumärket har förvärvats i ett syfte som saknar samband med varumärkets grundläggande funktion eller till och med dess övriga funktioner, såsom i synnerhet att garantera varornas eller tjänsternas kvalitet, eller kommunikations-, investerings- och reklamfunktioner.(31)
106. I det avseendet bör särskild uppmärksamhet ägnas åt registreringen i Sverige, ett icke tyskspråkigt land, av ett ordmärke på tyska.
107. Denna faktor är utan tvekan sådan att den visar att varumärket endast fyllde en stödfunktion, som visserligen var nödvändig, i syfte att tilldelas domännamnet. Om klagandebolaget hade agerat lojalt skulle det inte ha kunnat registrera varumärket ”Reifen” i ett tyskspråkigt land, eftersom generiska ordkännetecken saknar särskiljningsförmåga, särskilt om de är beskrivande.(32) Det är emellertid just i dessa länder som skyddet av varumärket skulle tillgodose innehavarens behov, eftersom dennes verksamhetsmarknad, däckmarknaden, enligt den nationella domstolen är begränsad till de tyskspråkiga länderna.
108. Det föreligger visserligen inga hinder mot att registrera generiska namn i registren ”.de” eller ”.at”, vilket inte heller är fallet i fråga om registret ”.eu”.(33) Eftersom klagandebolaget inte kunde få det generiska varumärket ”Reifen” registrerat på de tyskspråkiga marknaderna, där bolaget planerade att bedriva sin verksamhet, borde det dock ha inväntat inledningen av det steg som kallas landrush
för att försöka bli tilldelad sitt domännamn på lika villkor som de andra personer som önskade registrera samma namn, med tillämpning av principen ”först till kvarn”,(34) en modern form av det latinska ordspråket ” prior tempore potior iure ”.(35)
109. Genom knepet att registrera ett varumärke som klagandebolaget inte avsåg att använda undvek bolaget endast att behöva invänta steget med allmän registrering ( landrush period ) till nackdel för andra personer som var intresserade av samma domännamn, vilket således strider mot förordningens andemening, enligt vilken principen ”först till kvarn” ska vara tillämplig även under denna period.
110. Slutligen ska även klagandebolagets eventuellt otillbörliga användning av ” & ”-tecknet för att påverka tillämpningen av omskrivningsreglerna i artikel 11 i förordning nr 874/2004 beaktas.
111. Den andra faktor som bidrog till att klagandebolaget tilldelades domännamnet, genom att undvika konkurrensen under steget landrush, var nämligen att varumärket registrerades med en oproportionerlig och ologisk användning av ” & ”-tecknet. I kännetecknet ” & R & E & I & F & E & N & ” tenderar ” & ”-tecknet att förlora sin traditionella innebörd (”and”, ”och”) och bli enbart en sorts kuliss, en dekorativ bakgrund till det ord som verkligen önskades, vilket skulle motivera att det tas bort, och inte skrivs om, vid registreringen.
112. Massregistreringen, 33 till antalet, av varumärken i det svenska varumärkesregistret, samtliga genom samma tillvägagångssätt, nämligen genom användningen av ” & ”-tecknet, kan för övrigt också utgöra ett indicium på att innehavaren av domännamnet inte var i god tro, eftersom dessa registreringar eventuellt skulle kunna hänföras till en av de omständigheter som beskrivs i artikel 21.3 a, b eller d som typiska beteenden för domain grabbing .
113. Alla dessa omständigheter för tanken till principen om ”rättsmissbruk”, beträffande vilken domstolen redan har slagit fast att det, för att det ska kunna fastställas att det är fråga om missbruk, krävs att vissa objektiva förhållanden föreligger varav det framgår att målsättningen med de berörda gemenskapsbestämmelserna inte har uppnåtts, trots att de villkor som uppställs i bestämmelserna formellt sett har uppfyllts, och en subjektiv faktor, nämligen att de omständigheter som krävs för att erhålla en förmån som följer av gemenskapsbestämmelserna har konstruerats i avsikt att erhålla förmånen.(36)
114. Med hänsyn till vad som anförts ovan ska frågorna 4 och 5 besvaras enligt följande. Vid bedömningen av huruvida det föreligger ond tro, i den mening som avses i artikel 21.1 b i förordning nr 874/2004, jämförd med artikel 21.3 i samma förordning, vars kriterier inte är uttömmande, är den nationella domstolen skyldig att beakta samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, särskilt
– de omständigheter under vilka varumärket har förvärvats, i synnerhet avsikten att inte använda varumärket på den marknad som ansökan om skydd avsåg,
– det förhållandet att det rör sig om ett generiskt namn på tyska, och
– den eventuellt otillbörliga användningen av ” & ”-tecknet för att påverka tillämpningen av omskrivningsreglerna i artikel 11 i förordning nr 874/2004,
– i den mån det enda syftet med registreringen är att kunna ansöka om registrering av det domännamn som motsvarar varumärket i det första steget av domännamnsregistreringen (förregistrering) som föreskrivs i nämnda förordning.
VII – Sammanfattning
115. Den bedömning som gjorts i förevarande förslag till avgörande föranleder mig att föreslå en lösning som innebär att även om det, enligt min mening, svårligen kan förnekas att klagandebolaget har en rättighet i den mening som avses i artikel 21.1 a i förordning nr 874/2004, kan en kombination av faktorer dock visa att klagandebolaget var i ond tro.
116. Förvärvet av ett nationellt varumärke utgör således en rättighet som gör att klagandebolaget åtnjuter den rättsliga ställning som krävs enligt nämnda bestämmelse, och endast en ogiltigförklaring av detta varumärke i enlighet med relevanta nationella förfaranden kan frånta bolaget denna fördel. Skillnaden mellan varumärket och domännamnet beror dock på en sannolikt korrekt tillämpning av omskrivningsreglerna, vilket innebär att klagandebolaget inte heller kan läggas denna skillnad till last i syfte att rättigheten ska upphöra enligt nämnda artikel 21.1 a.
117. De olika åtgärder som har vidtagits av klagandebolaget utgör dock länkar i en kedja som slutar med registreringen av domännamnet. Trots att samtliga dessa steg, vart och ett för sig, formellt sett är giltiga, låter processen som helhet skymta en avsikt att undgå en tillämpning av förordningens bestämmelser med hjälp av ett varumärke som bolaget endast behöver för att kunna dra fördel av det första steget i domännamnsregistreringen. Genom att agera på detta sätt erhåller klagandebolaget en fördel i förhållande till de andra personer som är intresserade av samma domännamn, som dessutom är ett generiskt ord på tyska, som bolaget inte hade fått om det hade agerat lojalt.
118. Genom sitt otillbörliga beteende har nämligen klagandebolaget hindrat andra intresserade från att delta i tilldelningen av domännamnet med tillämpning av principen ”först till kvarn”. Att godta detta beteende som en ”snilleblixt” skulle innebära att tävlingen om vem som är snabbast byts ut mot en tävling om vem som är listigast, det vill säga den som hittar den mest fördelaktiga genvägen, i strid med förordningens själva andemening.
VIII – Förslag till avgörande
119. Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår jag att domstolen besvarar de frågor som har ställts av Oberster Gerichtshof på följande sätt:
1) Artikel 21.1 a i kommissionens förordning (EG) nr 874/2004 av den 28 april 2004 om allmänna riktlinjer för inrättandet och driften av toppdomänen .eu och allmänna principer för registrering ska tolkas så, att innehavaren av ett nationellt varumärke har en rättighet i den mening som avses i denna bestämmelse så länge varumärket inte har ogiltigförklarats av behöriga myndigheter eller domstolar i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i nationell rätt på grund av ond tro eller liknande.
Denna rättighet föreligger även när det varumärke som ligger till grund för registreringen av domänen skiljer sig från domännamnet till följd av att de särskilda skrivtecken som varumärket innehöll korrekt har tagits bort i domännamnet. Det ankommer på den nationella domstolen att undersöka huruvida de särskilda skrivtecknen skulle ha kunnat skrivas om som ord.
2) Vid bedömningen av huruvida det föreligger ond tro, i den mening som avses i artikel 21.1 b i förordning nr 874/2004 jämförd med artikel 21.3 i samma förordning, vars kriterier inte är uttömmande, är den nationella domstolen skyldig att beakta samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, särskilt
– de omständigheter under vilka varumärket har förvärvats, i synnerhet avsikten att inte använda varumärket på den marknad som ansökan om skydd avsåg,
– det förhållandet att det rör sig om ett generiskt namn på tyska, och
– den eventuellt otillbörliga användningen av ” & ”-tecknet för att påverka tillämpningen av omskrivningsreglerna i artikel 11 i förordning nr 874/2004,
i den mån det enda syftet med registreringen av varumärket är att kunna ansöka om registrering av det domännamn som motsvarar varumärket i det första steget av domännamnsregistreringen (förregistrering) som föreskrivs i nämnda förordning.
(1) .
(2)
–	Kommissionens förordning (EG) nr 874/2004 av den 28 april 2004 om allmänna riktlinjer för inrättandet och driften av toppdomänen .eu och allmänna principer för registrering (EUT L 162, s. 40).
(3)
–	Enligt den nationella domstolen består namnet på varumärket av de tre första bokstäverna i de tyska orden ” Rei nigungsmittel” (rengöringsmedel) och ” Fen ster” (fönster), men ordet ”Reifen” betyder i sig däck.
(4)
–	EGT L 113, s. 1.
(5)
–	Akronym för engelskans Alternative Dispute Resolution, ett mer känt och använt begrepp inom fackspråket på området.
(6)
–		I mål 00910.
(7)
–	Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).
(8) –	Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3). Denna förordning har upphävts och ersatts av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1), vilken är i kraft sedan den 13 april 2009. Det rör sig dock enbart om en kodifierad version som inte har medfört några ändringar i sak av de huvudsakliga bestämmelserna.
(9)
–	Dom av den 9 mars 2006 i mål C‑421/04, Matratzen Concord (REG 2006, s. I‑2303).
(10)
–	I domstolens rättspraxis är det vedertaget att ge de nationella domstolarna svar som är användbara för att avgöra de mål som föranlett tolkningsfrågorna. Se exempelvis dom av den 23 april 1991 i mål C‑41/90, Höfner och Elser (REG 1991, s. I‑1979; svensk specialutgåva, volym 11, s. I‑135), punkt 16, av den 24 mars 2009 i mål C‑445/06, Danske Slagterier (REG 2009, s. I‑0000), punkt 29, och av den 19 november 2009 i de förenade målen C‑402/07 och 432/07, Sturgeon (REG 2009, s. I‑0000), punkt 28.
(11)
–	I regel A5 i reglerna för tvistlösning om domännamn i toppdomänen .eu (ADR-reglerna) (se http://www.adreu.eurid.eu/html/sv/adr/adr_rules/ADR_Rules_Sw.pdf) föreskrivs på motsvarande sätt att handläggningen av ”... ADR[-]ärendet [be]rörs inte av något domstolsärende, med undantag av [det fall som föreskrivs i] stycke A4(c) ...”. Stycke A4 c har följande lydelse: ”Panelen avslutar ADR[-]ärendet om den bedömer att tvisten som är föremål för [k]lagomålet rättsligen har avgjorts av vederbörlig domstol eller organ som ägnar sig åt alternativa lösningar av tvister.” Vidare visar dessa bestämmelser att förfarandet inte är obligatoriskt, till skillnad från vad som har gjorts gällande. Se i det avseendet Muñoz, R., ”L’enregistrement d’un nom de domaine ’.eu’”, Journal des tribunaux – Droit Européen, 2005, nr 120, s. 164.
(12)
–	Bettinger, T., ”Alternative Streitbeilegung für ’.EU’”, Wettbewerb in Recht und Praxis, nr 5/2006, s. 551.
(13)
–	Fromkin, M., ”ICANN’s Uniform Dispute Resolution Policy, Causes and (Partial) cures”, Brooklyn Law Review, volym 67, våren 2002, nr 3, s. 636.
(14)
–	Detta har kritiserats för att vara oskäligt eftersom, om man enbart ser till fristerna, rätten för varumärkesinnehavaren att väcka talan vid domstol inte är begränsad i tiden, medan däremot den som försvarar ett angripet domännamn endast har 30 dagar på sig att överklaga tvistlösningsinstitutets avgörande vid nationell domstol. Defossez, A., ”Conflits entre titulaires de nom de domaine .eu et de droit de marque: une première analyse”, Revue du Droit de l’Union Européenne, nr 2/2007, s. 375.
(15)
–	Denna situation, vilken är typisk för förfaranden av detta slag och kallas ”trademark bias”, har kritiserats. Se Fromkin, M., a.a., s. 674. Se även Tardieu‑Guigues, E., ”’Eurostar.eu’, la première contestation judiciaire de l’enregistrement d’un nom de domaine en < .eu > ”, Revue LAMY droit de l’immatériel, nr 15, april 2006, s. 35, enligt vilken ”de allmänna principer som är vägledande vid tvistlösning genom förfaranden för alternativ tvistlösning inte gagnar de som ansöker [om domännamn]”.
(16)
–	Angående begreppet ”verkligt bruk”, se bland annat domstolens dom av den 14 juni 2007 i mål C‑246/05, Häupl (REG 2007, s. I‑4673), av den 9 december 2008 i mål C‑442/07, Verein Radetsky-Orden (REG 2008, s. I‑0000), och av den 15 januari 2009 i mål C‑495/07, Silberquelle (REG 2009, s. I‑0000).
(17)
–	Domen i det ovannämnda målet Matratzen Concord, punkterna 25 och 32, och dom av den 25 oktober 2007 i mål C‑238/06 P, Develey mot harmoniseringsbyrån (REG 2007, s. I‑9375), punkt 58.
(18)
–	Detta tycks också vara det kriterium som har tillämpats av det tjeckiska tvistlösningsinstitutet, Scheunemann, K., Die .eu. Domain – Registrierung und Streitbeilegung, Nomos förlag, Baden‑Baden, 2008, s. 240.
(19)
–	Den sista meningen har följande lydelse: ”… I alla andra avseenden skall domännamnet vara identiskt med text- eller ordelementen i det namn som omfattas av den tidigare rättigheten.”
(20)
–	Denna tolkning tycks också ha föredragits av ADR-panelerna, vilket dock inte har lyckats begränsa bedrägerierna. Mietzel, J.G., ”Die ersten 200 ADR-Entscheidungen zu .eu‑Domains – Im Spagat zwischen Recht und Gerechtigkeit”, Mutimedia und Recht, nr 5/2007, s. 284.
(21)
–	Samma bestämmelse har på engelska lydelsen ”A legitimate interest within the meaning of point (a) of paragraph 1 may
be demonstrated where”, på franska ”L’existence d’un intérêt légitime au sens du paragraphe 1, point a), peut
être démontrée quand:”, på italienska ”Il legittimo interesse ai sensi del paragrafo 1, lettera a), può
essere dimostrato ove:”, på spanska ” Podrá
quedar demostrada la existencia de intereses legítimos a efectos de la letra a) del apartado 1 en los casos en que:”, på nederländska ”Een gewettigd belang in de zin van lid 1, onder a), kan
worden aangetoond wanneer:” och på slovenska ”Legitimen interes v smislu točke (a) odstavka 1 se lahko
izkaže, če:” (min understrykning).
(22)
–	Enligt artikel 23.2 i förordning nr 874/2004.
(23)
–	Detta framgår av artikel 23.2 andra stycket i förordning nr 874/2004, enligt vilken det endast krävs att de har ”lämpliga expertkunskaper”.
(24)
–	I vart fall är det den ståndpunkt som görs gällande i en del av doktrinen: Bettinger, T., Willoughby, A. & Abel, S.M., Domain Law and Practice – An International Handbook, Oxford, 2005, s. 278; Scheunemann, K., a.a., s. 245.
(25)
–	Se punkterna 84 och 85 i förevarande förslag till avgörande.
(26)
–	På engelska ”Bad faith, within the meaning of point (b) of paragraph 1 may
be demonstrated, where:”, på franska ”La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), peut
être démontrée quand:”, på italienska ”La malafede ai sensi del paragrafo 1, lettera b), può
essere dimostrata ove:”, på spanska ” Podrá
quedar demostrada la mala fe a efectos de la letra b) del apartado 1 en los casos en que …”, på nederländska ”Kwade trouw in de zin van lid 1, onder b), kan
worden aangetoond wanneer:” och på slovenska ”Nepoštenost v smislu točke (b) odstavka 1 se lahko
izkaže, če:” (min understrykning).
(27)
–	En motsatt ståndpunkt, med innebörden att förteckningen är uttömmande, har gjorts gällande med stöd av argumentet att införandet av en allmän bestämmelse om god tro bland de fall som uttryckligen föreskrivs skulle riskera att leda till olika tolkningar av olika nationella domstolar och detta enligt kriterier som hämtats från varumärkesrätten, vilka föga överensstämmer med kriterierna för domännamn. Se Kipping, D., Das Recht der .eu‑Domains, Carl Heymanns förlag, Köln/München, 2008, s. 40. Metoden att jämföra de olika språkversionerna har traditionellt sett använts av domstolen för att utröna innebörden i gemenskapens rättsakter. När felaktigheten, såsom i förevarande fall, endast förekommer i en av språkversionerna, och alla de övriga språkversionerna har samma semantiska innehåll, måste slutsatsen dras att denna språkversion innehåller en felaktighet. Vidare hänvisas det även i artikel 3 första stycket c i förordningen till god tro som en allmän bestämmelse och inte enbart med anknytning till kriterierna i artikel 21, dock utan att det bör förespråkas någon inskränkning av tolkningen av denna bestämmelse.
(28)
–	Se punkt 87 i förevarande förslag till avgörande.
(29)
–	Dom av den 11 juni 2009 i mål C‑529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
(REG 2009, s. I‑0000), punkt 37 .
(30)
–	Se bland annat dom av den 29 april 2004 i de förenade målen C‑456/01 P och C‑457/01 P, Henkel mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I‑5089), punkt 48.
(31)
–	Angående varumärkets övriga funktioner, som nyligen har erkänts i domstolens rättspraxis, se dom av den 18 juni 2009 i mål C‑487/07, L’Oréal m.fl. (REG 2009, s. I‑0000), punkt 58.
(32)
–	Angående tysk rätt, se Ströbele, P., ”Absolute Schutzhindernisse – Unterscheidungskraft”, Ströbele/Hacker, Markengesetz Kommentar, nionde upplagan, Carl Heymanns förlag, Köln, 2009, s. 242.
(33)
–	Det ska dock noteras vissa skillnader mellan de nationella rättsordningarna. Även i Österrike tycks man i rättspraxis ha dämpat den misstro som i början hystes mot att registreringen av generiska uttryck som domännamn var förenlig med god tro. Se Haller, A., ”Internet‑Domains – ein Überblick”, i Brenn (direktör), ECG / E‑Commerce‑Gesetz, Manz förlag, Wien, 2002, s. 109. I spansk rätt föreskrivs däremot i lag ett uttryckligt förbud mot registrering av generiska uttryck som betecknar varor, tjänster, företag, verksamhetsområden, yrken, religioner et cetera. Se Plaza Penadés, J., ”Propiedad intelectual y sociedad de la información”, i García Mexía, P. (direktör), Principios de Derecho de Internet, Tirant lo Blanchs förlag, Valencia, 2005, s. 380. I Italien är däremot registreringen av generiska uttryck inte förbjuden i lag, men rättspraxis tycks också gå mot i vart fall ett delvist förbud. Se Casaburi, G., ”Nomi a dominio Internet e tutela della proprietà industriale”, Rivista Giuridica di merito De Jure, nr 5, maj 2008, s. 12. I Frankrike och Förenade kungariket tycks det inte finnas något förbud mot registrering av generiska domännamn. Vad gäller fransk rätt, se Azéma, J./Galloux, J.‑C., Droit de la propriété industrielle, Dalloz förlag, sjätte upplagan, Paris, 2006, s. 917. Vad gäller brittisk rätt, se Morcom, Roughton, Graham & Malynicz, The modern law of trade marks, andra upplagan, Lexis Nexis Butterworths, London, 2005, s. 377 och s. 378.
(34)
–	Se skäl 11 i förordning nr 874/2004, där följande anges: ”... När den stegvisa registreringen avslutats bör principen ’först till kvarn’ tillämpas vid fördelningen av domännamn.”
(35)
–	Codex Iustinianus. Corpus Iuris Civilis, volym II, Krüger förlag, Berlin, 1954, 8.17 (18)3(4).
(36)
–	Dom av den 14 december 2000 i mål C‑110/99, Emsland-Stärke (REG 2000, s. I‑11569), punkterna 52 och 53, och av den 21 juli 2005 i mål C‑515/03, Eichsfelder Schlachtbetrieb (REG 2005, s. I‑7355), punkt 39.