62011CC0090
FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
N. JÄÄSKINEN
fremsat den 26. januar 2012 (
1
)
Forenede sager C-90/11 og C-91/11
Alfred Strigl
mod
Deutsches Patent- und Markenamt
og
Securvita – Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH
mod
Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH
(anmodninger om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundespatentgericht (Tyskland))
»Varemærker — direktiv 2008/95/EF — registreringshindringer og ugyldighedsgrunde, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, litra b) og c) — forordning (EF) nr. 207/2009 — absolutte registreringshindringer, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, litra b) og c) — ordmærke, der er sammensat af en beskrivende ordkombination og en i sig selv ikke beskrivende bogstavrækkefølge, der svarer til begyndelsesbogstaverne i de ord, nævnte ordkombination er sammensat af — beskrivende karakter — fornødent særpræg — bedømmelseskriterier — friholdelsesbehov — varemærkets adskillelsesfunktion«
I – Indledning
1.
De to anmodninger om præjudiciel afgørelse, som er indgivet af Bundespatentgericht (Forbundspatentdomstolen, Tyskland), og som er genstand for dette forslag til afgørelse, vedrører fortolkningen af artikel 3, stk. 1, litra b) og c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (
2
).
2.
I hovedsagerne er de omtvistede ordmærker sammensat af flere bestanddele. Disse varemærker, i det foreliggende tilfælde Multi Markets Fund MMF og NAI – Der Natur-Aktien-Index, er begge sammensat af en beskrivende ordkombination, som indledes med, henholdsvis efterfølges af, en bogstavrækkefølge (forkortelse), der ikke i sig selv er beskrivende, og som svarer til begyndelsesbogstaverne i de ord, som ordkombinationen er sammensat af.
3.
I de foreliggende sager er Domstolen blevet anmodet om at supplere sin retspraksis på varemærkeområdet og nærmere bestemt at træffe afgørelse vedrørende rækkevidden af de to registreringshindringer og ugyldighedsgrunde, der er angivet i artikel 3, stk. 1, litra b) og c), i direktiv 2008/95, og som vedrører dels varemærker, der mangler fornødent særpræg, dels varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne egenskaberne ved de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af varemærket.
4.
Afbalanceringen af beskyttelsen af varemærkeansøgerens eller varemærkeindehaverens interesser på den ene side og nødvendigheden af, at der tages hensyn til almene interesser på den anden side, giver fortsat anledning til spørgsmål. Disse almene interesser består navnlig i ikke utilbørligt at begrænse rådigheden over beskrivende tegn (friholdelsesbehovet) og i at give forbrugeren eller den endelige bruger af den omhandlede vare eller tjenesteydelse mulighed for at adskille denne fra andre varer og tjenesteydelser med en anden oprindelse (adskillelsesfunktionen). Med de spørgsmål, der er blevet forelagt af Bundespatentgericht, ønskes der i det væsentlige foretaget en identifikation af de forhold, som er relevante med henblik på at præcisere forholdet mellem disse to kategorier af formål, der ligger til grund for varemærkeretten.
II – Retsforskrifter
A – EU-retten
5.
Artikel 3 i direktiv 2008/95 (
3
), der har overskriften »Registreringshindringer og ugyldighedsgrunde«, bestemmer i stk. 1:
»Følgende tegn og varemærker udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret:
[…]
b)
varemærker, der mangler fornødent særpræg
c)
varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse.
[…]«
B – National ret
6.
Bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, litra b) og c), i direktiv 2008/95 svarer i det væsentlige til bestemmelserne i § 8, stk. 2, nr. 1) og 2), i loven om beskyttelse af varemærker (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, herefter »MarkenG«). I disse bestemmelser er følgende fastsat:
»(2)   Følgende varemærker udelukkes fra registrering:
1.
varemærker, som mangler ethvert fornødent særpræg til at adskille varerne og tjenesteydelserne fra andre
2.
varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse […]«
III – Tvisterne i hovedsagerne, de præjudicielle spørgsmål og retsforhandlingerne ved Domstolen
A – Strigl-sagen (sag C-90/11)
7.
Alfred Strigl indgav i 2008 en ansøgning om registrering af ordmærket Multi Markets Fund MMF til Deutsches Patent- und Markenamt (det tyske patent- og varemærkekontor) for tjenesteydelser i klasse 36 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret (herefter »Nicearrangementet«).
8.
Tjenesteydelserne var beskrevet på følgende måde: »forsikringsvirksomhed (rådgivning, salg og formidling af forsikringer); rådgivning i forsikringsanliggender; finansiel virksomhed (tjenesteydelser fra bank- og kreditinstitutioner, finansielle rådgivningsydelser, investeringsvirksomhed, forvaltningsvirksomhed, finansielle anliggender); ejendomsvirksomhed (administration af grunde og ejendomme, ejendomsmæglervirksomhed); formuerådgivning og finansiel rådgivning«.
9.
Ved afgørelser af 23. maj og 11. september 2008 afslog Deutsches Patent- und Markenamt registreringsansøgningen i henhold til artikel 8, stk. 2, nr. 1) og 2), i MarkenG. Deutsches Patent- und Markenamt fandt i denne forbindelse i det væsentlige, at udtrykket »Multi Markets Fund« betegnede en fond, der investerede på mange forskellige markeder. Denne myndighed fandt det ligeledes nærliggende, at kundekredsen ville opfatte bogstavrækkefølgen »MMF« som den åbenlyse forkortelse af tegnets tre første ordbestanddele, idet forkortelsen står direkte efter disse tre ordbestanddele og gengiver deres begyndelsesbogstaver.
10.
På baggrund heraf udledte Deutsches Patent- und Markenamt, at tegnet som helhed ikke gik ud over summen af de bestanddele, det var sammensat af. Ganske vist kunne bogstavrækkefølgen »MMF« ved en isoleret betragtning have forskellige betydninger, men udvalget af mulige betydninger reduceredes åbenbart, eftersom de øvrige varemærkebestanddele og de ansøgte tjenesteydelser blev taget med i betragtning.
11.
Alfred Strigl anlagde sag ved Bundespatentgericht med påstand om ophævelse af Deutsches Patent- und Markenamts afgørelser om afslag på registrering af ordmærket. Alfred Strigl anførte, at ordmærket kunne have adskillige betydninger. Den omstændighed, at bestanddelen »MMF« kunne svare til en række forkortelser, var ifølge Alfred Strigl tilstrækkeligt til at forkaste det synspunkt, at tegnet kunne bruges beskrivende.
12.
Idet Bundespatentgericht finder, at udfaldet af denne sag afhænger af en fortolkning af direktiv 2008/95, har den udsat sagen og forelagt Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:
»Finder registreringshindringen i […] artikel 3, stk. 1, litra b) og/eller litra c), [i direktiv 2008/95] også anvendelse på et ordmærke, der består af en sammenstilling af en beskrivende ordkombination og en ikke beskrivende bogstavrækkefølge, hvis bogstavrækkefølgen af kundekredsen opfattes som en forkortelse for de beskrivende ord, fordi den gengiver disses begyndelsesbogstaver, og varemærket som helhed dermed kan forstås som en kombination af gensidigt forklarende beskrivende angivelser og forkortelser?«
B – Securvita-sagen (sag C-91/11)
13.
Deutsches Patent- und Markenamt registrerede i 2001 ordmærket NAI – Der Natur Aktien Index for selskabet Securvita – Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (herefter »Securvita«) for følgende tjenesteydelser i klasse 36 i Nicearrangementet: »forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsvirksomhed«.
14.
I 2007 indgav Öko Invest Verlagsgesellschaft mbH (herefter »Öko-Invest«) en begæring om ugyldighed vedrørende varemærket, idet selskabet gjorde gældende, at bogstavrækkefølgen »NAI« på det finansielle område blev anvendt som forkortelse for ordkombinationen »Natur-Aktien-Index«. Til støtte for sagen gjorde Öko-Invest gældende, at for så vidt som ordkombinationen, der står direkte efter bogstavrækkefølgen »NAI«, udgør en beskrivende angivelse, kan bogstavrækkefølgen, der slet og ret opfattes som en forkortelse af ordkombinationen, også kun anses for at være en beskrivende angivelse.
15.
Ved afgørelse af 28. maj 2008 tog Deutsches Patent- und Markenamt Öko-Invests begæring til følge og slettede det omhandlede varemærke, idet registreringshindringen i § 8, stk. 2, nr. 1), i MarkenG var til hinder herfor. Ifølge Deutsches Patent- und Markenamt udgjorde varemærket som helhed en kombination af rent beskrivende angivelser med en foranstillet forkortelse – bogstavrækkefølgen NAI – der af kundekredsen også opfattes som en forkortelse.
16.
Til støtte for det søgsmål, som Securvita anlagde til prøvelse af denne afgørelse ved Bundespatentgericht, gjorde selskabet gældende, at der ikke forelå nogen registreringshindring for varemærket. Securvita henviste navnlig til, at Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) ved afgørelse af den 15. oktober 2009 i sag R 1630/2008-4 havde accepteret selskabets ansøgning om EF-varemærket NAI – Der Natur-Aktien-Index, idet appelkammeret anså varemærket for at være et særpræget og ikke et beskrivende tegn (
4
).
17.
På denne baggrund har Bundespatentgericht besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:
»Finder registreringshindringen i […] artikel 3, stk. 1, litra b) og/eller litra c), [i direktiv 2008/95] også anvendelse på et ordmærke, der består af en sammenstilling af en – isoleret betragtet – ikke beskrivende bogstavrækkefølge og en beskrivende ordkombination, hvis bogstavrækkefølgen af kundekredsen opfattes som en forkortelse for de beskrivende ord, fordi den gengiver disses begyndelsesbogstaver, og varemærket som helhed dermed kan forstås som en kombination af gensidigt forklarende beskrivende angivelser og forkortelser?«
18.
De af Bundespatentgericht indgivne anmodninger om præjudiciel afgørelse blev registreret på Domstolens Justitskontor den 25. februar 2011.
19.
Ved kendelse afsagt af Domstolens præsident den 26. maj 2011 er sagerne C-90/11 og C-91/11 blevet forenet med henblik på den mundtlige forhandling og dommen.
20.
Der er indgivet skriftlige indlæg af en af hovedsagernes parter, Securvita, af den italienske og den polske regering samt af Europa-Kommissionen. Ingen af parterne har anmodet om afholdelse af et retsmøde.
IV – Analyse
A – Almindelige bemærkninger
1. Indledende bemærkninger
21.
Det skal indledningsvis bemærkes, at bestemmelserne i direktiv 2008/95 ligger tæt på bestemmelserne i forordning nr. 207/2009. I den foreliggende sag er de registreringshindringer og ugyldighedsgrunde i direktiv 2008/95, som den forelæggende ret har anmodet Domstolen om at fortolke, således som jeg allerede har anført, identiske med de absolutte registreringshindringer, der fremgår af forordningens artikel 7, stk. 1, litra b) og c). Som følge af denne identitet vil jeg ligeledes henvise til Domstolens praksis vedrørende bestemmelserne i artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 207/2009 (
5
).
22.
Hvad angår besvarelsen af de præjudicielle spørgsmål er det ikke nødvendigt at foretage en sondring mellem de spørgsmål, der er forelagt i de to hovedsager, eftersom det retsspørgsmål, som den nationale ret har rejst, i det væsentlige er det samme. Som følge af tilføjelsen af udtrykket »isoleret set« (
6
) i den første del af det præjudicielle spørgsmål i Securvita-sagen forekommer det præjudicielle spørgsmål i denne sag at være mere præcist formuleret, selv om det i det væsentlige ligner det, der er rejst i Strigl-sagen. Jeg vil derfor med henblik på nærværende forslag tage udgangspunkt i formuleringen af spørgsmålet i Securvita-sagen.
23.
I de foreliggende sager ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt at få oplyst, hvordan et varemærke, der består af dels en beskrivende ordkombination, dels en bogstavrækkefølge, der gengiver ordkombinationens første bogstaver og som sådan kan anses for at være ikke beskrivende, skal bedømmes i forhold til de registreringshindringer og ugyldighedsgrunde, der fremgår af artikel 3, stk. 1, litra b) og/eller c), i direktiv 2008/95.
2. Erklæringer om afkald
24.
Eftersom de omtvistede varemærker både består af beskrivende bestanddele og bestanddele, der i sig selv ikke er beskrivende, kan der drages en parallel til den ordning, der er indført med forordning nr. 207/2009. I henhold til denne forordnings artikel 37, stk. 2, kan Harmoniseringskontoret nemlig som betingelse for registrering af et varemærke kræve, at ansøgeren erklærer ikke at ville påberåbe sig eneretten til en af varemærkets bestanddele, der mangler fornødent særpræg (ligeledes benævnt »disclaimeren«), når medtagelsen af denne bestanddel i varemærket kan rejse tvivl om omfanget af varemærkets beskyttelse (herefter »erklæring om afkald«) (
7
).
25.
Ifølge forordning nr. 207/2009 indebærer Harmoniseringskontorets mulighed for at anmode varemærkeansøgeren om at afgive en erklæring om afkald imidlertid på ingen måde, at denne erklæring har en betydning for spørgsmålet om, hvorvidt et tegn kan registreres eller ej. Generelt udelukkes et varemærke, som består af flere bestanddele, hvoraf nogle er beskrivende eller ikke beskrivende, kun fra registrering, hvis det som helhed mangler fornødent særpræg (
8
).
26.
Selv om erklæringer om afkald kan have betydning for vurderingen af omfanget af et varemærkes beskyttelse i forbindelse med varemærkekonflikter, synes Harmoniseringskontoret ikke at gøre brug af denne mulighed, der er tillagt ved forordning nr. 207/2009. Tværtimod synes Harmoniseringskontoret at anvende princippet om, at de tegn, der består af flere bestanddele, ikke kan være genstand for beskyttelse for alene en af disse (
9
).
3. De almene interesser, der ligger til grund for registreringshindringerne og ugyldighedsgrundene
27.
Ved efterprøvelsen af registreringshindringerne og ugyldighedsgrundene i artikel 3, stk. 1, litra b) og c), i direktiv 2008/95 skal de formål, som de forfølger, og de almene interesser, som ligger bag, iagttages behørigt. Jeg vil derfor fremsætte nogle bemærkninger herom.
28.
Ifølge fast retspraksis skal de forskellige registreringshindringer og ugyldighedsgrunde i artikel 3 i direktiv 2008/95 såvel som de absolutte registreringshindringer i artikel 7 i forordning nr. 207/2009 fortolkes i lyset af den almene interesse, der ligger bag hver af dem (
10
).
29.
Hvad for det første angår formålet med registreringshindringen og ugyldighedsgrunden i artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 har denne bestemmelse til formål at sikre gennemførelsen af det mål af almen interesse, at de tegn eller angivelser, der beskriver egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, frit skal kunne bruges af alle (
11
).
30.
Det formål, som ligger bag registreringshindringen og ugyldighedsgrunden i artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95, afspejler således behovet for at sikre, at visse tegn skal være holdt fri, og således at sikre, at sidstnævnte skal kunne anvendes frit af alle erhvervsdrivende i den omhandlede sektor (
12
). Dette princip, der har sin oprindelse i tysk ret (»Freihaltebedürfnis«), er således en væsentlig faktor ved fortolkningen af denne registreringshindring og ugyldighedsgrund (
13
).
31.
Det fremgår af dette friholdelsesbehov, at registreringshindringen og ugyldighedsgrunden i artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 således skal forhindre, at de beskrivende tegn eller angivelser, der er omfattet af dette behov, forbeholdes en enkelt virksomhed på grund af deres registrering som varemærke (
14
). I modsætning til den tyske retsteori har Domstolen imidlertid understreget, at anvendelsen af registreringshindringen og ugyldighedsgrunden i artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 ikke afhænger af, om der foreligger et konkret, aktuelt eller tungtvejende friholdelsesbehov, og at det derfor er uden betydning, hvor mange konkurrenter der har eller kunne have interesse i at anvende det omhandlede tegn (
15
).
32.
Hvad for det andet angår den registreringshindring og den ugyldighedsgrund, der er angivet i artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95, fremgår det af Domstolens praksis, at den almene interesse, som skal tages i betragtning, er nært knyttet til varemærkets væsentligste funktion, nemlig at gøre det muligt for forbrugeren eller den endelige bruger uden risiko for forveksling at adskille de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærket, fra andre varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse (
16
).
33.
Det er vigtigt at være opmærksom på disse almene interesser i forbindelse med gennemgangen af de forelagte præjudicielle spørgsmål.
B – Bedømmelsen af registreringshindringerne og ugyldighedsgrundene
1. Om forholdet mellem et varemærkes beskrivende karakter og fornødne særpræg
34.
Jeg skal indledningsvis understrege, at registreringshindringerne og ugyldighedsgrundene i artikel 3, stk. 1, litra b) og c), i direktiv 2008/95 er nært forbundet. Når det er blevet bevist, at et varemærke udelukkende er beskrivende, jf. litra c), er det nemlig muligt at anvende litra b). Det følger med andre ord af tegnets beskrivende art, at et ordmærke mangler fornødent særpræg, og ikke omvendt (
17
).
35.
Jeg vil i min analyse tage udgangspunkt i denne tankegang. I denne forbindelse skal det imidlertid bemærkes, at et tegn kan mangle fornødent særpræg af andre grunde end dets eventuelle beskrivende karakter (
18
), og at det ikke alene på grundlag af et tegns beskrivende karakter kan fastslås, at det mangler særpræg, uden at der tages hensyn til de forskellige almene interesser, der ligger bag de to registreringshindringer (
19
).
36.
I modsætning til, hvad Kommissionen har gjort gældende i sine skriftlige indlæg, skal der foretages en sondring mellem de forskellige registreringshindringer og ugyldighedsgrunde i artikel 3, stk. 1, litra b) og c), i direktiv 2008/95. Selv om der er en vis overlapning mellem de respektive anvendelsesområder for disse registreringshindringer, fremgår det nemlig af fast retspraksis, at de alle er indbyrdes uafhængige og kræver en separat efterprøvelse (
20
).
37.
Det skal i samme forbindelse ligeledes bemærkes, at Domstolen allerede har fastslået, at den beskrivende karakter af et varemærke, der er sammensat af flere ord eller af et ord og et tal, delvist kan efterprøves med hensyn til hvert af dets ord eller bestanddele isoleret set, men at den under alle omstændigheder også skal fastslås med hensyn til helheden af bestanddelene (
21
).
38.
Det følger af Domstolens praksis, at den blotte kombination af bestanddele, der hver for sig er beskrivende for egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering, som hovedregel selv forbliver beskrivende for de nævnte egenskaber i henhold til artikel 3, stk. 1, litra c) i direktiv 2008/95. Imidlertid er det muligt, at en sådan kombination ikke er beskrivende i henhold til denne bestemmelse, nemlig såfremt den skaber et indtryk, der ligger tilstrækkeligt langt fra det indtryk, man får ved blot at sammenlægge de nævnte bestanddele (
22
).
39.
Det forhold, at hver af disse bestanddele taget hver for sig mangler fornødent særpræg, udelukker heller ikke muligheden for, at kombinationen af disse bestanddele ikke desto mindre kan have det fornødne særpræg (
23
).
40.
Hvad angår ordmærker såsom dem, der er omtvistet i hovedsagerne, som består af beskrivende ord, der er forbundet med en bogstavrækkefølge, som svarer til disse ords begyndelsesbogstaver, og som isoleret set ikke kan anses for at være beskrivende, er spørgsmålet, om tilføjelsen af den ikke i sig selv beskrivende forkortelse til en beskrivende ordkombination kan føre til, at disse ordbestanddele samlet set bliver ikke beskrivende og dermed får det fornødne særpræg, som kræves for, at et sådant varemærke kan registreres.
41.
I hovedsagerne skal det med andre ord fastslås, om en og samme bogstavrækkefølge med hensyn til varer og tjenesteydelser af samme art altid skal bedømmes på samme måde, uafhængigt af, om bogstavkombinationen indgår i varemærket alene eller sammen med yderligere forklarende bestanddele.
42.
I denne forbindelse forekommer det nyttigt at være opmærksom på, at det fremgår af Domstolens praksis, at et ordmærke, der er beskrivende for varers eller tjenesteydelsers egenskaber i henhold til artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95, nødvendigvis mangler det fornødne særpræg i forhold til de samme varer eller tjenesteydelser (
24
).
43.
Det er på baggrund heraf nødvendigt at indlede vurderingen af de omhandlede varemærker med en analyse af deres bestanddele, inden der foretages en helhedsvurdering af varemærkerne.
2. Varemærkernes bestanddele
44.
Hvad for det første angår Strigl-sagen og varemærket Multi Markets Fund MMF er den forelæggende ret i det væsentlige af den opfattelse, at der med hensyn til ordkombinationen »Multi Markets Fund« er tale om en angivelse, der tjener til at beskrive de ansøgte tjenesteydelser, dvs. sådanne tjenesteydelser, som særligt leveres inden for rammerne af en fond, der investerer på forskellige markeder. Den har ligeledes anført, at den relevante kundekreds nemt kan forstå de ord, som ordkombinationen »Multi Markets Fund« er sammensat af, uanset om de betragtes hver for sig eller i samlet rækkefølge.
45.
Hvad angår bogstavrækkefølgen »MMF« har den forelæggende ret anført, at den isoleret set skal anses for at være en kombination af bogstaver, der som sådan ikke kan tillægges en beskrivende betydning. Den står imidlertid anført direkte efter ordkombinationen »Multi Media Fund«, hvilket har foranlediget den forelæggende ret til at konkludere, at den relevante kundekreds vil opfatte den som forkortelsen af nævnte ordkombination. Ifølge den forelæggende ret svarer dette til den naturlige og nærliggende opfattelse hos den normalt informerede, rimeligt opmærksomme og velunderrettede gennemsnitsforbruger.
46.
Hvad for det andet angår Securvita-sagen og varemærket NAI – Der Natur-Aktien-Index, beskriver begrebet »Natur-Aktien-Index« – på tilsvarende måde som begreberne »Öko-Aktien«, »Umweltaktien« eller »grüne Aktien« – aktierne i bestemte økologisk indrettede virksomheder og dermed en bestemt art af værdipapirer. Tegnet »Natur-Aktie« benyttes desuden ofte til at beskrive egenskaber ved forskellige produkter inden for finansiel virksomhed. Ud fra den relevante kundekreds’ synsvinkel beskriver ordkombinationen ifølge den nationale ret egenskaberne ved de tjenesteydelser, som er omfattet af varemærket, jf. artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95.
47.
Hvad angår bogstavrækkefølgen »NAI«, som sammen med en tankestreg står foran ordkombinationen »Der Natur Aktien Index«, har den forelæggende ret bemærket, at denne ikke udgør en normal almindelig forståelig forkortelse, som af den omhandlede kundekreds vil kunne betragtes som en angivelse af egenskaberne ved de tjenesteydelser, for hvilke varemærket blev registreret. Isoleret set ville bogstavrækkefølgen »NAI« derfor ikke være egnet til at beskrive en egenskab ved de registrerede tjenesteydelser, jf. artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95.
3. Helhedsindtrykket af varemærkerne
48.
Jeg skal indledningsvis bemærke, at selv om bogstavrækkefølger som dem, der er omhandlet i hovedsagerne, isoleret set kan anses for at have fornødent særpræg for så vidt angår de tjenesteydelser, som er omfattet af de omhandlede varemærker, skal spørgsmålet om, hvordan den relevante kundekreds opfatter varemærkerne, ikke blot undersøges i forhold til de forskellige bestanddele, som varemærket udgøres af, men derimod hovedsageligt ud fra det helhedsindtryk, som varemærket giver.
49.
Hvad angår helhedsindrykket af de i hovedsagerne omhandlede varemærker har den forelæggende ret understreget, at de omhandlede tre store bogstaver »MMF«, henholdsvis »NAI«, svarer til de tre ord i de omhandlede ordkombinationer, nemlig »Multi Markets Fund og »Natur-Aktien-Index«. Kundekredsen vil således nemt kunne opfatte bogstavrækkefølgen som en forkortelse af den foran- eller efterstillede ordkombination.
50.
Hvad angår udformningen af varemærket NAI – Der Natur-Aktien-Index skal det ligeledes bemærkes, at bogstavrækkefølgen »NAI« efterfølges af en tankestreg, som forbinder den med ordkombinationen. Som det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, kan denne tankestreg anses for at forstærke helhedsindtrykket om, at der blot er tale om en forkortelse af den efterfølgende ordkombination. Den forelæggende ret har i denne forbindelse påpeget, at denne konklusion ikke påvirkes af den omstændighed, at forkortelsen »NAI« ikke indeholder det første bogstav i den bestemte artikel »Der«, der fremgår af den efterfølgende ordkombination, eftersom artiklen »Der« er en underordnet bestanddel i forhold til de substantiver, hvis begyndelsesbogstaver gengives i den omhandlede forkortelse.
51.
Jeg skal i denne forbindelse indskyde, at jeg ikke er overbevist for så vidt angår den begrundelse, som Fjerde Appelkammer ved Harmoniseringskontoret gav i forbindelse med registreringen af varemærket NAI – Der Natur-Aktien-Index som EF-varemærke. Ifølge Harmoniseringskontoret har bogstavrækkefølgen »NAI« isoleret set ikke nogen beskrivende betydning, og tilføjelsen af ordkombinationen »Der Natur-Aktien-Index« ændrer intet herved. Ifølge Harmoniseringskontoret ville en anden konklusion indebære, at en sådan bogstavkombination »efterfølgende« som helhed ville kunne blive beskrivende efter tilføjelsen af beskrivende ordbestanddele (
25
).
52.
Det er ganske vist ikke udelukket, at sådanne bogstavrækkefølger i sig selv kan have fornødent særpræg, eftersom de som sådan kan henvise til andre forkortelser, og eftersom de ikke i sig selv er beskrivende for de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af det omhandlede varemærke. Jeg skal ikke desto mindre understrege, at gennemsnitsforbrugeren normalt opfatter et varemærke som en helhed og ikke foretager en undersøgelse af dets forskellige bestanddele (
26
).
53.
Den opfattelse, der kommer til udtryk i Harmoniseringskontorets afgørelse, tager nemlig ikke hensyn til helhedsindtrykket, der – som jeg allerede har påpeget – skal tages i betragtning ved vurderingen af registreringshindringerne og ugyldighedsgrundene i artikel 3, stk. 1, litra b) og c), i direktiv 2008/95. I betragtning af det helhedsindtryk, som varemærker, der består af en ordkombination, som er beskrivende for de omhandlede varer og tjenesteydelser, og af en bogstavrækkefølge, som svarer til de første bogstaver i de ord, der udgør ordkombinationen, giver, synes ordkombinationen at være den dominerende bestanddel i sådanne varemærker. Efter min opfattelse er den bogstavrækkefølge, som svarer til begyndelsesbogstaverne i de tre ord i den omhandlede ordkombination, ikke i stand til at fremkalde et indtryk, der ligger tilstrækkeligt langt fra det indtryk, man får ved blot at sammenlægge varemærkets bestanddele.
54.
Jeg skal tilføje, at en bogstavrækkefølge, som af den relevante kundekreds opfattes som forkortelsen af den ordkombination, den er sammenstillet med, ikke kan udgøre mere end summen af alle bestanddelene i varemærket set som helhed, uanset om bogstavrækkefølgen i sig selv kan anses for at have fornødent særpræg. Den beskrivende karakter af en bestanddel i varemærket, dvs. bogstavrækkefølgen, følger således af varemærket som helhed. Som eksempel kan nævnes, at fantasiordmærket Two for tea – 24T fremkalder et andet helhedsindtryk end ordmærket 24T.
55.
Jeg må insistere på, at varemærkets betydning skal fastlægges på grundlag af en helhedsvurdering. En helhedsvurdering af varemærket kan, når der er tale om et varemærke, hvis bestanddele er tæt forbundet, og hvis to bestanddele er gensidigt forklarende, føre til en anden konklusion end den, man ville være nået frem til ved en vurdering af hver enkelt bestanddel.
56.
Derfor er jeg med hensyn til en helhedsvurdering af varemærker som de i hovedsagerne omhandlede af den opfattelse, at kundekredsen kun tillægger forkortelsen, som i sig selv ikke er beskrivende, det beskrivende indhold, der fremgår af den ordkombination, den er sammenstillet med, henset til, at sammenstillingen består af forskellige bestanddele, som er gensidigt forklarende. Det følger heraf, at bogstavrækkefølgen, der gengiver de første bogstaver i ordene, som ordkombinationen er sammensat af, blot indtager en accessorisk stilling i forhold til denne kombination, hvilket får mig til at konkludere, at den bestanddel, som består af en sådan bogstavrækkefølge, ikke har nogen betydning for helhedsindtrykket af et sådant varemærke (
27
). Den beskrivende ordkombination tilfører således varemærket som helhed en beskrivende betydning.
57.
Til trods for denne konklusion skal der tages stilling til den forelæggende rets spørgsmål vedrørende anvendelsesområdet for henholdsvis registreringshindringerne og ugyldighedsgrundene i artikel 3, stk. 1, litra b) og c), i direktiv 2008/95 for så vidt angår varemærker som dem, der er omhandlet i hovedsagerne.
4. Valget mellem de registreringshindringer og ugyldighedsgrunde, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, litra b) og c), i direktiv 2008/95
58.
Hvad angår den sondring, som skal foretages mellem litra b) og c) i artikel 3, stk. 1, i direktiv 2008/95 for så vidt angår varemærker som de i hovedsagerne omhandlede, skal der ikke alene skal tages hensyn til de omhandlede varemærkers beskrivende karakter – som skal konstateres på grundlag af helhedsindtrykket af varemærkerne – men også til de almene interesser, som ligger til grund for registreringshindringerne eller ugyldighedsgrundene. Der skal således endnu en gang gøres opmærksom på dels friholdelsesbehovet, der er knyttet til visse tegn, dels varemærkets adskillelsesfunktion, som skal gøre det muligt at adskille de af varemærket omfattede varer og tjenesteydelser fra andre varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse.
59.
Ud fra denne synsvinkel ville det være i strid med selve formålet med registreringshindringen eller ugyldighedsgrunden i artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95, såfremt et varemærke, der udelukkende består af tegn eller beskrivende angivelser, og som skal stå til rådighed for alle, blev registreret.
60.
For at sikre den fuldstændige gennemførelse af formålet om den frie anvendelse har Domstolen fastslået, at det ikke er nødvendigt, at de tegn eller angivelser, der udgør varemærket, og som er nævnt i direktivets 3, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95, på tidspunktet for registreringsansøgningen rent faktisk anvendes til at beskrive varer eller tjenesteydelser som dem, for hvilke ansøgningen er indgivet, eller egenskaber ved disse varer eller tjenesteydelser. Det er tilstrækkeligt, at disse tegn eller angivelser kan anvendes til sådanne formål (
28
). Det følger heraf, at et tegn ifølge nævnte direktivs artikel 3, stk. 1, litra c), kan udelukkes fra registrering, hvis det i mindst én af dets mulige betydninger betegner en egenskab ved de omhandlede varer eller tjenesteydelser (
29
).
61.
Ifølge ordlyden omhandler artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 imidlertid de varemærker, som udelukkende består af tegn eller beskrivende angivelser. I hovedsagerne er de omtvistede varemærker dog sammensat af dels beskrivende bestanddele (ordkombinationerne), dels bestanddele, der ikke i sig selv er beskrivende (bogstavrækkefølgerne). Som jeg allerede har anført, følger den i denne sag beskrivende karakter af den ikke i sig selv beskrivende bogstavrækkefølge af en helhedsvurdering af varemærket. Den beskrivende karakter af bogstavrækkefølgerne følger nærmere bestemt af ordene i ordkombinationen, hvis begyndelsesbogstaver udgør de omhandlede bogstavrækkefølger.
62.
Det er dog ikke nødvendigt at sikre friholdelsen for så vidt angår sådanne bogstavrækkefølger taget for sig eller for varemærket set som helhed, for selv hvis dette varemærke har en beskrivende betydning, består det ikke udelukkende af sådanne tegn eller angivelser. Ved vurderingen af de i hovedsagerne omhandlede varemærker er det derfor kriteriet om fornødent særpræg i artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95, der skal anvendes.
63.
Hvad angår vurderingen af, om en sådan kombination af bestanddele har det fornødne særpræg, jf. nævnte artikels litra b), tilkommer det den forelæggende ret at undersøge, om de omtvistede varemærker som helhed kan garantere varemærkets væsentligste funktion, som består i at adskille de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af varemærket, fra andre varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse. I det foreliggende tilfælde er spørgsmålet, om en sammensætning af beskrivende bestanddele og en bestanddel, der i sig selv ikke er beskrivende, men som bliver beskrivende, når det indgår i det omhandlede varemærke, kan skabe et indtryk, der ligger tilstrækkeligt langt fra det indtryk, man får ved blot at sammenlægge de nævnte bestanddele (
30
).
64.
Hvad endelig angår helhedsvurderingen af et varemærke, som består af en sammenstilling af en beskrivende ordkombination og en bogstavrækkefølge, som svarer til begyndelsesbogstaverne i de ord, som indgår i ordkombinationen, er det min opfattelse, at den ikke i sig selv beskrivende bogstavrækkefølge bliver beskrivende i denne specifikke sammenhæng. Eftersom et varemærke, der består af sådanne bestanddele, imidlertid ikke udelukkende består af beskrivende tegn eller angivelser som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95, skal spørgsmålet om, hvorvidt et sådant varemærke kan registreres, vurderes i henhold til artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95.
V – Forslag til afgørelse
65.
Henset til ovenstående betragtninger foreslår jeg, at de præjudicielle spørgsmål fra Bundespatentgericht besvares således:
»Et ordmærke, der består af en sammenstilling af en beskrivende ordkombination og en ikke i sig selv beskrivende bogstavrækkefølge, som svarer til begyndelsesbogstaverne i hvert af de ord, der indgår i ordkombinationen, og som kundekredsen derfor opfatter som en forkortelse af ordkombinationen, og som set som helhed således kan anses for at være en kombination af gensidigt forklarende beskrivende angivelser og forkortelser, skal vurderes i henhold til registreringshindringen og ugyldighedsgrunden i artikel 3, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, og ikke i henhold til registreringshindringen og ugyldighedsgrunden i dette direktivs artikel 3, stk. 1, litra c), eftersom et sådant varemærke ikke udelukkende består af beskrivende tegn eller angivelser.«
(
1
) – Originalsprog: fransk.
(
2
) – EUT L 299, s. 25.
(
3
) – Det skal i denne forbindelse bemærkes, at ordlyden af bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, litra b) og c), i direktiv 2008/95 svarer til ordlyden af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1).
(
4
) – Securvita har desuden indgivet en ansøgning til Harmoniseringskontoret med henblik på registrering af tegnet »Natur Aktien Index« (uden forkortelsen »NAI«) som EF-varemærke. Den 14.2.2007 afslog undersøgeren registreringen af varemærket. Den klage, der blev indgivet over denne afgørelse, blev den 26.5.2008 afslået af Fjerde Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 525/2007-4). Den sag, der blev anlagt til prøvelse af denne afgørelse, blev for sit vedkommende, ved kendelse afsagt den 30.6.2009 af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans, sag T-285/08, Securvita mod KHIM (Natur-Aktien-Index), Sml. II, s. 2171, afvist, idet det var åbenbart, at den ikke kunne antages til realitetsbehandling.
(
5
) – Det skal imidlertid præciseres, at den omhandlede retspraksis hovedsageligt vedrører Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1) og Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som er blevet erstattet af henholdsvis direktiv 2008/95 og forordning nr. 207/2009.
(
6
) – På tysk »isoliert betrachtet«.
(
7
) – Direktiv 2008/95 indeholder ikke nogen bestemmelser om en sådan erklæring om afkald. Eftersom processuelle spørgsmål imidlertid ikke indgår i direktivets harmonisering, kan et sådant fænomen dog godt være omfattet af medlemsstaternes nationale lovgivninger. Jeg udelukker således ikke, at eksistensen af en erklæring om afkald i visse medlemsstaters retsorden kan påvirke vurderingen af de omtvistede varemærker.
(
8
) – Jf. »Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System«, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, München, 2011, som er tilgængelig på adressen http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf
(
9
) – Jf. i denne retning punkt 73 i generaladvokat Mengozzis forslag til afgørelse i den sag, der gav anledning til dom af 14.9.2010, sag C-48/09 P, Lego Juris mod KHIM, Sml. I, s. 8403.
(
10
) – Jf. i denne retning i forbindelse med fortolkningen af registreringshindringerne i artikel 7 i forordning nr. 207/2009, dom af 19.4.2007, sag C-273/05 P, KHIM mod Celltech, Sml. I, s. 2883, præmis 74, og af 15.9.2005, sag C-37/03 P, BioID mod KHIM, Sml. I, s. 7975, præmis 59 og den deri nævnte retspraksis. For så vidt angår registreringshindringerne og ugyldighedsgrundene i artikel 3 i direktiv 2008/95 jf. bl.a. dom af 12.2.2004, sag C-265/00, Campina Melkunie, Sml. I, s. 1699, præmis 34 og den deri nævnte retspraksis.
(
11
) – Jf. i denne retning bl.a. dom af 10.3.2011, sag C-51/10 P, Agencja Wydawicza Technopol mod KHIM, Sml. I, s. 1541, præmis 37 og den deri nævnte retspraksis, Campina Melkunie-dommen, præmis 35 og den deri nævnte retspraksis, og dom af 23.10.2003, sag C-191/01 P, KHIM mod Wringley, Sml. I, s. 12447, præmis 31 og den deri nævnte retspraksis.
(
12
) – Hvad angår enkelthederne i den tyske retsteori jf. bl.a. A. Frisch, Das Freihaltebedürfnis im Markenrecht, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden, 2007.
(
13
) – Generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer har allerede foretaget en grundig analyse af friholdelsesbehovets omfang og oprindelse i tysk ret (jf. punkt 33 ff. i hans forslag til afgørelse i den sag, der gav anledning til dom af 10.4.2008, sag C-102/07, adidas og adidas Benelux, Sml. I, s. 2439), således at jeg kan begrænse mig til nogle indledende bemærkninger, der gør det muligt bedre at forstå dette begrebs rolle i forbindelse med EU-retten.
(
14
) – Jf. i denne retning bl.a. dom af 12.1.2006, sag C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mod KHIM, Sml. I, s. 551, præmis 62 og den deri nævnte retspraksis, dommen i sagen KHIM mod Celltech, præmis 75, og dom af 4.5.1999, forenede sager C-108/97 og C109/97, Windsurfing Chiemsee, Sml. I, s. 2779, præmis 25.
(
15
) – Jf. i denne retning dommen i sagen Agencja Wydawnicza Technopol mod KHIM, præmis 39 og den deri nævnte retspraksis.
(
16
) – Domstolen har i sin praksis på forskellige måder givet udtryk for denne idé, der henviser til varemærkets adskillelsesfunktion. Jf. bl.a. dom af 22.9.2011, sag C-323/09, Interflora og Interflora British Unit, Sml. I, s. 8625, præmis 37-39, af 12.7.2011, sag C-324/09, L’Oreal SA m.fl. mod eBay International AG m.fl., Sml. I, s. 6011, præmis 80, af 8.5.2008, sag C-304/06 P, Eurohype mod KHIM, Sml. I, s. 3297, præmis 56 og den deri nævnte retspraksis, og af 12.11.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club, Sml. I, s. 10273, præmis 51.
(
17
) – Jf. punkt 43 i forslaget til afgørelse fra generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer i den sag, der gav anledning til dom af 19.9.2002, sag C-104/00 P, DKV mod KHIM, Sml. I, s. 7561.
(
18
) – Jf. i denne retning dommen i sagen Agencja Wydawnicza Technopol mod KHIM, præmis 46 og den deri nævnte retspraksis.
(
19
) – Dommen i sagen Eurohypo mod KHIM, præmis 55-62.
(
20
) – Jf. i denne retning dommen i sagen Eurohypo mod KHIM, præmis 54 og den deri nævnte retspraksis.
(
21
) – Jf. bl.a. kendelse af 6.2.2009, sag C-17/08 P, MPDV Mikrolab mod KHIM, Sml. I, s. 16, præmis 38 og den deri nævnte retspraksis.
(
22
) – Campina Melkunie-dommen, præmis 35FR siger præmis 39 og 40.
(
23
) – Jf. i denne forbindelse dom af 13.1.2011, sag C-92/10 P, Media-Saturn-Holding mod KHIM, , præmis 36, dommen i sagen Eurohypo mod KHIM, præmis 41, og i sagen BioID mod KHIM, præmis 29.
(
24
) – Jf. bl.a. dom af 12.2.2004, sag C-363/99, Koninklijke PKN Nederland, Sml. I, s. 1619, præmis 86.
(
25
) – Jf. bl.a. punkt 12 og 16 i den ovenfor nævnte afgørelse, truffet den 15.10.2009 af Fjerde Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 1630-2008-4).
(
26
) – Jf. f.eks. hvad angår vurderingen af risikoen for forveksling dom af 2.9.2010, sag C-245/09 P, Calvin Klein Trademark Trust mod KHIM, Sml. I, s. 7989, præmis 45 og den deri nævnte retspraksis.
(
27
) – Jf. analogt dommen i sagen Calvin Klein Trademark Trust mod KHIM, præmis 57.
(
28
) – Jf. bl.a. dommen i sagen Agencja Wydawnicza Technopol mod KHIM, præmis 38 og den deri nævnte retspraksis.
(
29
) – Jf. bl.a. kendelse af 5.2.2010, sag C- 80/09 P, Mergel m.fl. mod KHIM, Sml. I, s. 17, præmis 37 og den deri nævnte retspraksis.
(
30
) – Jf. i denne retning dom af 25.2.2010, sag C-408/08 P, Lancôme mod KHIM, Sml. I, s. 1347, præmis 61 og den deri nævnte retspraksis.