SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
3 settembre 2025 (*)
« Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo SANDOKAN – Motivo di nullità assoluta – Malafede – Articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 »
Nella causa T‑47/24,
Kartroi LLC, con sede in Orlando, Florida (Stati Uniti), rappresentata da M. Baccarelli, avvocata,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da R. Raponi, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:
Luxvide Finanziaria per Iniziative Audiovisive e Telematiche SpA, con sede in Roma (Italia), rappresentata da L. Goglia e B. Villa, avvocati,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),
composto da M.J. Costeira, presidente, U. Öberg (relatore) e E. Tichy-Fisslberger, giudici,
cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza del 5 dicembre 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1        Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Kartroi LLC, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 31 ottobre 2023 (procedimento R 312/2023-2) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Fatti
2        Il 21 giugno 2021 la Luxvide Finanziaria per Iniziative Audiovisive e Telematiche SpA, interveniente, ha presentato all’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del marchio dell’Unione europea registrato a seguito di una domanda depositata il 23 gennaio 2021 per il segno denominativo SANDOKAN.
3        I prodotti e i servizi coperti dal marchio contestato per i quali era chiesta la dichiarazione di nullità rientravano nelle classi 9, 16, 25, 28 e 41 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondevano, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
–        classe 9: «Pellicole cinematografiche scaricabili; software per videogiochi; custodie per telefoni cellulari; audiolibri; film registrati; software per giochi; film cinematografici»;
–        classe 16: «Libri di fiction; stampati; libri; fumetti; figurine adesive per collezione; autoadesivi [articoli di cartoleria]; cartelloni; album per adesivi»;
–        classe 25: «Sopravvesti; biancheria intima; calzature tranne le calzature ortopediche; cappelleria; t-shirt»;
–        classe 28: «Giochi, giocattoli e balocchi; giocattoli in forma di puzzle; giochi relativi a personaggi di fantasia; personaggi di fantasia da collezione»;
–        classe 41: «Produzioni audio e video, e di fotografie; produzione di divertimento sotto forma di serie televisive; servizi di intrattenimento con la partecipazione di personaggi fittizi; produzione cinematografica; servizi di produzione di film per la televisione e per il cinema; pubblicazione di stampati; fornitura online di fumetti, non scaricabili; fornitura di videogiochi online; servizi di intrattenimento mediante videogiochi; pubblicazione di audiolibri».
4        Il motivo di ricorso dedotto a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità era, in particolare, quello di cui all’articolo
59, paragrafo
1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).
5        La ricorrente ha anche ottenuto presso l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) la registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo SANDOKAN (in prosieguo: il «marchio anteriore»). I prodotti per i quali detto marchio è stato registrato rientrano nelle classi 9, 16, 25 e 28. Ebbene, nella decisione del 21 settembre 2023 (procedimento R 20/2023-2), la seconda commissione di ricorso ha dichiarato la decadenza di tale marchio per tutti i prodotti coperti da quest’ultimo. Tale decisione è oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale (causa T‑1/24).
6        L’8 dicembre 2022 la divisione di annullamento ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità.
7        Il 7 febbraio 2023 la ricorrente ha proposto ricorso all’EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento.
8        Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso per il motivo che il marchio contestato era stato depositato in malafede e doveva, di conseguenza, essere dichiarato nullo.
Conclusioni delle parti
9        La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–        annullare la decisione impugnata;
–        respingere la domanda di annullamento depositata dall’interveniente;
–        «rimborsare» in suo favore i costi dell’odierno procedimento nonché i costi relativi al procedimento dinanzi alla divisione di annullamento e alla commissione di ricorso.
10      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
–        respingere il ricorso;
–        condannare la ricorrente alle spese in caso di convocazione di un’udienza.
11      L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
–        respingere il ricorso;
–        condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
Sulla ricevibilità dei documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale
12      L’EUIPO ritiene che gli allegati A.6, A.7, A.13, A.14, A.15 e una parte dell’allegato A.12 al ricorso siano irricevibili per il motivo che sono stati presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale.
13      L’interveniente contesta la ricevibilità degli allegati A.6, A.7, A.9, A.14 e A.15 al ricorso per lo stesso motivo.
14      All’udienza, riferendosi al punto 17 della sentenza del 29 novembre 2023, Piaggio & C./EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Forma di uno scooter) (T‑19/22, non pubblicata, EU:T:2023:763), la ricorrente ha sostenuto che gli allegati A.6, A.7, A.13, A.14, A.15 e una parte dell’allegato A.12 al ricorso non costituivano nuovi elementi di prova, ma documenti meramente confermativi di dati che essa aveva già presentato nel corso del procedimento amministrativo dinanzi all’EUIPO, che ha ritenuto necessario integrare al fine di rispondere alle obiezioni formulate dalla commissione di ricorso, nella decisione impugnata, concernenti la malafede al momento del deposito della sua domanda di marchio. La ricorrente sostiene altresì che l’allegato A.9 al ricorso non costituisce una prova propriamente detta, ma una giurisprudenza nazionale alla quale una parte ha il diritto di fare riferimento.
15      Gli allegati A.6, A.7, A.13, A.14 e A.15 al ricorso corrispondono, rispettivamente, a estratti di e-mail e riviste volti a dimostrare la promozione del progetto «Sandokan», a una lettera di diffida inviata dalla ricorrente alla Filmexport Group per l’illecito utilizzo del marchio anteriore, a un estratto del database dell’OMPI relativo ai marchi registrati dall’interveniente, al ricorso depositato dalla ricorrente dinanzi al Tribunale il 2 gennaio 2024 nella causa T‑1/24 relativa alla domanda di decadenza del marchio anteriore proposta dall’interveniente, nonché a fotografie del precedente sito web della ricorrente «www.sandokan.net» volte a dimostrare le prove dell’uso effettivo del marchio anteriore per i servizi della classe 41. L’ultima parte dell’allegato A.12 al ricorso corrisponde a comunicazioni dell’interveniente del 26 maggio e del 30 settembre 2021 e della ricorrente dell’8 settembre 2021. Infine, l’allegato A.9 al ricorso corrisponde all’ordinanza del Tribunale di Roma (Italia), del 23 marzo 2022, relativa al reclamo avverso l’ordinanza del medesimo tribunale del 2 gennaio 2022, che è contenuta nell’allegato A.8 al ricorso.
16      In primo luogo, occorre rilevare che l’allegato A.9 al ricorso è contenuto nel fascicolo amministrativo dell’EUIPO ed è stato dichiarato ricevibile dalla commissione di ricorso, al punto 17 della decisione impugnata. Pertanto, tale documento non è stato prodotto per la prima volta dinanzi al Tribunale ed è quindi ricevibile.
17      In secondo luogo, dalla giurisprudenza della Corte si evince che, in occasione di un ricorso proposto dinanzi al Tribunale, fatti non dedotti dalle parti dinanzi agli organi dell’EUIPO non possono più esserlo nella fase del ricorso proposto dinanzi al Tribunale. Dall’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 discende altresì che il Tribunale non può riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso. La legittimità di una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO deve essere, infatti, valutata alla luce delle informazioni di cui essa poteva disporre al momento in cui l’ha adottata (sentenza del 18 dicembre 2008, Les Éditions Albert René/UAMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, punti da 136 a 138)
18      Occorre pertanto respingere gli allegati A.6, A.7, A.13, A.14, A.15 e le comunicazioni contenute nell’allegato A.12 al ricorso, menzionate al precedente punto 15, che non facevano parte del fascicolo amministrativo presentato dalla ricorrente dinanzi all’EUIPO, senza che sia necessario esaminarne la forza probatoria.
19      Gli argomenti dedotti dalla ricorrente durante l’udienza non sono tali da mettere in discussione tale conclusione. Occorre rilevare, al pari dell’EUIPO, che, nella sentenza del 29 novembre 2023, Forma di uno scooter (T‑19/22, non pubblicata, EU:T:2023:763), sulla quale si fonda la ricorrente, il Tribunale ha dichiarato tali elementi di prova irricevibili, indipendentemente dal fatto che fossero diretti a integrare e corroborare gli elementi presentati dinanzi alla commissione di ricorso.
Nel merito
20      A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, un motivo unico, vertente sull’erronea valutazione del concetto di malafede in violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Tale motivo è suddiviso in due parti. Con la prima parte, la ricorrente afferma che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che la domanda di marchio dell’Unione europea mirasse a eludere la decadenza per non uso del marchio anteriore. Con la seconda parte, essa sostiene che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che la sua domanda di marchio dell’Unione europea mirasse ad ostacolare le attività dell’interveniente.
21      Inoltre, nella parte introduttiva del ricorso, la ricorrente deduce, da un lato, l’errata interpretazione del concetto di malafede, che verrà trattato nell’ambito dell’esame della seconda parte del motivo unico di ricorso, e, dall’altro, diversi errori che asserisce essere stati commessi dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata, che saranno esaminati nell’ambito dell’analisi della prima parte.
22      In via preliminare, occorre ricordare che il sistema di registrazione di un marchio dell’Unione europea si fonda sul principio del «primo depositante», sancito all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001. In forza di tale principio, un segno può essere registrato come marchio dell’Unione europea soltanto nei limiti in cui non vi osti un marchio anteriore [v. sentenza del 7 luglio 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO), T‑82/14, EU:T:2016:396, punto 26 e giurisprudenza citata]. Per contro, fatta salva un’eventuale applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, il
mero uso da parte di un terzo di un marchio non registrato non impedisce che un marchio identico o simile sia registrato come marchio dell’Unione europea, per prodotti o servizi identici o simili (v., in tal senso, sentenza del 14 febbraio 2012, Peeters Landbouwmachines/UAMI – Fors MW (BIGAB), T‑33/11, EU:T:2012:77, punto 16].
23      L’applicazione di tale principio è temperata, in particolare, dall’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, ai sensi del quale un marchio dell’Unione europea è dichiarato nullo, su domanda presentata all’EUIPO o su domanda riconvenzionale nell’ambito di un’azione per contraffazione, qualora al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente abbia agito in malafede (v. sentenza del 7 luglio 2016, LUCEO, T‑82/14, EU:T:2016:396, punto 27 e giurisprudenza citata).
24      Il concetto di malafede di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 non è definito, delimitato, e nemmeno descritto in alcun modo nella normativa dell’Unione [v. sentenza del 6 luglio 2022, Zdút/EUIPO – Nehera e a. (nehera), T‑250/21, EU:T:2022:430, punto 21 e giurisprudenza citata].
25      Tuttavia, emerge dalla giurisprudenza che, secondo il suo significato abituale nel linguaggio corrente, il concetto di malafede presuppone la presenza di una disposizione d’animo o di un’intenzione disonesta. Tale concetto deve inoltre essere inteso nel contesto del diritto dei marchi, che è quello del commercio. A tal riguardo, le norme sul marchio dell’Unione europea sono dirette, in particolare, a contribuire al sistema di concorrenza non falsata nell’Unione europea, nel quale ogni impresa dev’essere in grado, per attirare la clientela con la qualità dei suoi prodotti o servizi, di far registrare come marchi d’impresa segni che consentano al consumatore di distinguere senza possibile confusione tali prodotti o servizi da quelli di provenienza diversa (v., in tal senso, sentenza del 6 luglio 2022, nehera, T‑250/21, EU:T:2022:430, punto 24 e giurisprudenza citata].
26      Pertanto, il motivo di nullità assoluta di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 si applica laddove emerga da indizi pertinenti e concordanti che il titolare di un marchio dell’Unione europea ha presentato la domanda di registrazione di tale marchio non con l’obiettivo di partecipare in maniera leale al gioco della concorrenza, bensì con l’intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alle consuetudini di lealtà, gli interessi di terzi, o con l’intenzione di ottenere, senza neppur mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio, in particolare la funzione essenziale di indicare l’origine rammentata al precedente punto 25 (sentenza del 12 settembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, punto 46).
27      Inoltre, l’intenzione del richiedente un marchio è un elemento soggettivo che tuttavia deve essere determinato in modo oggettivo dalle autorità amministrative e giudiziarie competenti. Conseguentemente, ogni allegazione di malafede deve esser valutata globalmente, tenendo conto dell’insieme delle circostanze di fatto pertinenti nel caso di specie. Solo in tal modo l’allegazione di malafede può essere valutata oggettivamente (v. sentenza del 12 settembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, punto 47 e giurisprudenza citata).
28      A tal fine, occorre, in particolare, prendere in considerazione, nell’ambito dell’analisi complessiva effettuata ai sensi dell’articolo
59, paragrafo
1, lettera b), del regolamento 2017/1001, il fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto o un servizio identico o simile e confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione, l’intenzione del richiedente di impedire a tale terzo di continuare ad utilizzare un siffatto segno e il grado di tutela giuridica di cui godono i segni in questione (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, punto 53).
29      Ciò premesso, i fattori citati precedentemente sono soltanto degli esempi tra un insieme di elementi che possono essere presi in considerazione al fine di decidere sull’eventuale malafede di un richiedente un marchio al momento del deposito della domanda (v., in tal senso, sentenza del 14 febbraio 2012, BIGAB, T‑33/11, EU:T:2012:77, punto 20). Pertanto, si può anche tenere conto dell’intenzione del richiedente di impedire a tale terzo di commercializzare un prodotto, dell’origine del segno contestato e del suo utilizzo a partire dalla sua creazione, della logica commerciale nella quale si inserisce il deposito della domanda di registrazione del segno come marchio dell’Unione europea e della cronologia degli avvenimenti che hanno caratterizzato la sopravvenienza di detto deposito [v., in tal senso, sentenze dell’11 giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, punti 43 e 44, e del 29 giugno 2017, Cipriani/EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI), T‑343/14, EU:C:2017:458, punto 29 e giurisprudenza citata]. Tuttavia, l’assenza dell’uno o dell’altro di tali fattori non impedisce automaticamente, secondo le circostanze proprie del caso di specie, che sia constatata la malafede del richiedente [v. sentenza del 21 aprile 2021, Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY), T‑663/19, EU:T:2021:211, punto 36 e giurisprudenza citata].
30      Infine, spetta al richiedente la dichiarazione di nullità che intende fondarsi sull’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 dimostrare le circostanze che permettono di giungere alla conclusione secondo cui una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea è stata depositata in malafede, atteso che la buona fede del depositante è presunta fino a prova contraria (v. sentenza del 21 aprile 2021, MONOPOLY, T‑663/19, EU:T:2021:211, punto 42 e giurisprudenza citata). Qualora l’EUIPO constati che le circostanze oggettive del caso di specie dedotte dal richiedente la dichiarazione di nullità possono condurre al rovesciamento della presunzione di buona fede di cui beneficia la domanda di registrazione del marchio controverso, spetta al titolare di quest’ultimo fornire spiegazioni sulle intenzioni che lo hanno animato al momento di tale domanda, al fine di convincere l’EUIPO che tale intenzione era legittima [sentenza del 23 maggio 2019, Holzer y Cia/EUIPO – Annco (ANN TAYLOR e AT ANN TAYLOR), T‑3/18 e T‑4/18, EU:T:2019:357, punti 36 e 37].
31      È alla luce delle considerazioni che precedono che occorre verificare la legittimità della decisione impugnata nella parte in cui la commissione di ricorso ha concluso nel senso dell’esistenza della malafede della ricorrente al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato.
32      Occorre esaminare, anzitutto, la seconda parte del motivo unico di ricorso, unitamente agli argomenti della ricorrente relativi all’errata interpretazione del concetto di malafede, presentati nella parte introduttiva del ricorso, poi, la prima parte di detto motivo con il resto delle osservazioni contenute in tale parte introduttiva.
Sulla seconda parte del motivo unico di ricorso, vertente sull’errata valutazione della domanda di marchio dell’Unione europea quale diretta ad ostacolare le attività dell’interveniente
33      In via preliminare, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha commesso un errore nell’interpretazione del concetto di malafede, in quanto avrebbe presunto la malafede basandosi su un elemento di prova unico ed errato, vale a dire la lettera di diffida del 28 dicembre 2020 (in prosieguo: la «lettera di diffida»), a scapito di «indizi rilevanti e concordanti». Pertanto, in primo luogo, la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto della corrispondenza intercorsa tra l’interveniente e la ricorrente stessa a seguito di tale lettera, dalla quale risulterebbe una volontà di negoziare una soluzione transattiva tra loro (allegato A.12 al ricorso), trattative che l’interveniente avrebbe interrotto bruscamente. In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che la ricorrente non chiedesse l’interruzione dell’attività contraffattiva nella lettera di diffida e si aspettasse un vantaggio economico dalle trattative con l’interveniente. In terzo luogo, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto del fatto che la lettera di diffida aveva come base un titolo di privativa valido, ossia il suo marchio anteriore. Ebbene, l’iniziativa dell’interveniente di realizzare una serie televisiva violerebbe manifestamente i diritti derivanti dal marchio, quanto meno per i prodotti della classe 9. Infatti, come dimostrerebbe la strategia di registrazione dell’interveniente fino ad oggi, la sua attività non rientrerebbe unicamente nei servizi della classe 41, ma anche nei prodotti della classe 9, per i quali il marchio contestato è registrato, in quanto la sua intenzione sarebbe quella di realizzare un prodotto audiovisivo. Pertanto, l’interveniente avrebbe depositato la domanda di dichiarazione di nullità per ottenere l’annullamento dei titoli di privativa della ricorrente allo scopo di lanciare un franchising sulla futura serie televisiva «Sandokan» e realizzare prodotti di merchandising rientranti nelle classi di deposito del marchio contestato.
34      In via principale, la ricorrente deduce tre censure a sostegno della seconda parte del motivo unico di ricorso. In primo luogo, secondo la ricorrente, in pratica, essa utilizza il marchio SANDOKAN per i servizi rientranti nella classe 41 dal 2008 e la registrazione del marchio contestato ha avuto l’unico scopo di formalizzare le sue attività per concretizzare il suo progetto di serie televisiva.
35      In secondo luogo, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di non aver preso in considerazione, nella valutazione dello scopo del deposito, da un lato, la famiglia di marchi SANDOKAN, di cui è titolare in diversi Stati terzi e, dall’altro, la circostanza che la classificazione di Nizza, e in particolare le classi 9 e 41, sono cambiate rispetto alla sua prima registrazione nell’Unione. In particolare, la classe 41 nella versione in vigore nel 2011 non fa riferimento a tutto lo streaming o alle attività scaricabili online.
36      In terzo luogo, la ricorrente afferma che la commissione di ricorso, allo scopo di configurare la malafede, ha dimenticato di analizzare il grado di tutela giuridica del segno dell’interveniente. Ebbene, poiché l’interveniente non ha registrato il segno SANDOKAN, la ricorrente sostiene che a quest’ultimo non avrebbe dovuto essere offerta alcuna tutela giuridica. Di conseguenza, poiché la conoscenza del marchio posteriore non è sufficiente a dimostrare la malafede, la ricorrente sostiene di non aver agito con una tale intenzione e che l’interveniente sta cercando di danneggiarla.
37      L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
38      In primo luogo, occorre esaminare l’asserito errore nell’interpretazione del concetto di malafede, in quanto la commissione di ricorso non avrebbe svolto un’analisi complessiva di tutti gli elementi di fatto pertinenti, ma avrebbe unicamente tenuto conto della lettera di diffida, dedotta in via preliminare.
39      A tal riguardo, occorre osservare che, da una lettura della decisione impugnata, la commissione di ricorso non ha preso in considerazione soltanto la lettera di diffida. Infatti, dai punti da 40 a 46 della decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso ha tenuto conto del succedersi degli eventi rilevanti tra il momento in cui l’interveniente è venuta a conoscenza dell’annuncio della produzione della serie televisiva «Sandokan» e quello della registrazione del marchio contestato, della giustificazione della domanda di registrazione del marchio contestato, secondo la quale quest’ultimo si inserisce nel piano di espansione commerciale della ricorrente, e dell’e-mail della ricorrente del 30 marzo 2021, ossia quasi tre mesi dopo tale domanda di registrazione, in cui quest’ultima chiede informazioni dettagliate sulla serie dell’interveniente intitolata «Sandokan». È alla luce di tutti questi elementi che la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio contestato non obbedisse a una logica commerciale leale e fosse stato depositato in malafede, quantomeno per i servizi rientranti nella classe 41.
40      Gli altri argomenti della ricorrente a tal proposito non possono mettere in discussione tale conclusione.
41      Innanzitutto, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso non avrebbe preso in considerazione gli scambi di corrispondenza successivi alla lettera di diffida, dalla decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso ha tenuto conto della risposta dell’interveniente del 18 gennaio 2021, nella quale essa contesta la violazione del diritto di privativa della ricorrente perché i prodotti e i servizi delle classi 9 e 41 non si sovrappongono e le segnala che il suo marchio è esposto alla decadenza per mancato uso, nonché della lettera della ricorrente del 30 marzo 2021, in cui quest’ultima chiede informazioni sulla futura serie dell’interveniente. Inoltre, gli scambi di corrispondenza contenuti nell’allegato A.12 al ricorso, la cui data è successiva al 30 marzo 2021, sono stati presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale. Pertanto, non si può censurare la commissione di ricorso per non averne tenuto conto nella sua analisi. Di conseguenza, tale argomento dev’essere respinto.
42      Per quanto riguarda, poi, l’asserita errata valutazione del contenuto della lettera di diffida, occorre rilevare che, in tale lettera, la ricorrente non ha mai chiesto espressamente all’interveniente di interrompere l’asserita violazione del suo titolo di privativa. È vero che nella lettera di diffida
sono presenti taluni indizi che lasciano trasparire la volontà di avviare azioni giudiziarie nel caso in cui l’interveniente non avesse cessato l’asserita violazione del diritto relativo al marchio della ricorrente. Tuttavia, come rilevato dall’interveniente, la ricorrente stessa riconosce nella memoria che espone i motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso che, in detta lettera, essa non aveva chiesto all’interveniente di interrompere immediatamente l’utilizzo del marchio contestato, poiché, in quel momento, l’interveniente aveva semplicemente annunciato il suo progetto d’uso del segno SANDOKAN per la produzione di una serie televisiva.
43      Pertanto, la commissione di ricorso ha giustamente concluso che, da una lettura congiunta della lettera di diffida, caratterizzata dall’assenza di esplicite intimazioni della ricorrente di interrompere la violazione del suo diritto di privativa, e dell’e-mail del 30 marzo 2021, con la quale la ricorrente ha chiesto all’interveniente un certo numero di informazioni dettagliate sulla futura serie di quest’ultima intitolata «Sandokan», quali l’uso previsto del marchio dell’interveniente per la produzione di tale serie o per altro uso, le imprese partecipanti al progetto audiovisivo, il budget di produzione o ancora i mezzi di sfruttamento audiovisivo previsti, emerge che l’obiettivo primario dietro detta lettera era avviare trattative e ottenere un vantaggio dall’interveniente.
44      Infine, l’argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso ha ritenuto che la lettera di diffida si fondasse su un titolo di privativa non valido deve essere respinto in quanto deriva da una lettura errata della decisione impugnata. Infatti, sebbene la commissione di ricorso osservi, al punto 52 della decisione impugnata, che il marchio anteriore era esposto alla decadenza, si tratta solo di una constatazione di fatto. Inoltre, per quanto riguarda l’asserita contraffazione del marchio SANDOKAN da parte dell’interveniente, neppure tale ragionamento può essere accolto, in quanto la ricorrente non spiega in che modo tale elemento mostrerebbe che l’intenzione che la animava al momento della domanda di registrazione fosse legittima.
45      Peraltro, come sostiene l’EUIPO, occorre respingere l’argomento della ricorrente relativo alla strategia di deposito dei marchi dell’interveniente, in quanto l’allegato A.13 al ricorso, sul quale si fonda, è irricevibile.
46      In secondo luogo, per quanto riguarda le censure sollevate in via principale, sotto un primo profilo, si deve osservare che la commissione di ricorso ha giustamente constatato che l’uso del segno SANDOKAN per i servizi rientranti nella classe 41 dal 2008 non era suffragato da alcun elemento di prova.
47      Infatti, la memoria in appello dell’ordinanza del Tribunale di Roma del 2 gennaio 2022 non consente di dimostrare un uso del segno SANDOKAN per i servizi rientranti nella classe 41, dato che le prove e gli argomenti dedotti in tale memoria si riferiscono al marchio SANDOKAN per i prodotti delle classi 9, 16, 25 e 28 e non per i servizi rientranti nella classe 41. Inoltre, il ricorso nella causa T‑1/24 e le schermate del primo sito web della ricorrente, contenuti rispettivamente negli allegati A.14 e A.15 al ricorso, sono irricevibili, come indicato al precedente punto 18.
48      Inoltre, occorre rilevare che, come sottolineato dalla ricorrente, in linea di principio è legittimo che un’impresa solleciti la registrazione di un marchio, non solo per le categorie di prodotti e di servizi che essa commercializza al momento del deposito, ma anche per altre categorie di prodotti e servizi che la stessa ha intenzione di commercializzare in futuro (sentenza del 14 febbraio 2012, BIGAB, T‑33/11, EU:T:2012:77, punto 25). Pertanto, tenuto conto del fatto che la ricorrente aveva creato sceneggiature di film intitolati «Sandokan» a partire dal 2008 e aveva continuato a promuovere il suo progetto audiovisivo presso produttori del settore cinematografico, per film e serie che utilizzano lo stesso marchio, prima e dopo la registrazione del marchio anteriore, nulla impediva alla ricorrente di registrare quest’ultimo anche per i servizi della classe 41 nel 2011, soprattutto alla luce dei numerosi sforzi compiuti dalla ricorrente da tanti anni per concretizzare il suo progetto audiovisivo, come essa cerca di dimostrare.
49      Tuttavia, sebbene il titolare di un segno sia libero di depositare un marchio nel momento in cui lo desidera, la ricorrente, come sottolineato dalla commissione di ricorso, non ha dimostrato che la sua domanda di registrazione fosse animata da una ragione diversa rispetto all’intenzione di ostacolare le attività dell’interveniente. Infatti, la ricorrente non ha fornito alcuna prova dell’espansione del suo progetto commerciale e nulla nella cronologia degli eventi rilevanti consente di giustificare il deposito del marchio contestato dieci anni dopo la registrazione internazionale iniziale e solo cinque giorni dopo la lettera dell’interveniente del 18 gennaio 2021, che indicava che il marchio della ricorrente non era registrato per le serie e i film rientranti nella classe 41.
50      In udienza, la ricorrente ha fatto presente che non poteva registrare, nel 2008, il segno SANDOKAN per i servizi rientranti nella classe 41, perché esisteva già un marchio registrato per tale classe. Occorre, però, rilevare che si tratta di un argomento nuovo, che la ricorrente non ha presentato dinanzi alla commissione di ricorso, che quest’ultima non era tenuta ad esaminare d’ufficio e che è pertanto irricevibile.
51      Sotto un secondo profilo, quanto all’asserita mancata considerazione da parte della commissione di ricorso della famiglia di marchi di cui è titolare la ricorrente, occorre osservare
che tale aspetto è stato considerato al punto 41 della decisione impugnata. La commissione di ricorso ha rilevato che tale aspetto non forniva le giustificazioni per sostenere che il deposito della registrazione del marchio contestato si inserisse in una logica commerciale leale. Del resto, come osserva l’interveniente, non vi è prova della registrazione di nessuno di tali marchi per i servizi della classe 41 anteriormente al deposito del marchio contestato. Infatti, è vero che la ricorrente è titolare di quattro marchi SANDOKAN negli Stati Uniti e nel Regno Unito, registrati prima del deposito del marchio contestato, ma solo per i prodotti rientranti nelle classi 9, 16, 25 e 28. L’unico marchio depositato per i servizi della classe 41 è stato depositato due mesi dopo il deposito del marchio contestato ed è stato registrato il 7 marzo 2023. Pertanto, tale argomento della ricorrente è irrilevante nell’ambito del piano di espansione commerciale di quest’ultima, quanto meno relativamente al suo progetto di serie rientrante nella classe 41.
52      Inoltre, l’argomento della ricorrente relativo al fatto che le classi 9 e 41 fossero formulate in modo diverso al momento del deposito del marchio contestato rispetto a quello della
registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio anteriore è irricevibile, poiché è stato presentato per la prima volta dinanzi al Tribunale ed è, in ogni caso, non suffragato. Infatti, da un lato, per quanto riguarda i prodotti della classe 9, come sostiene l’EUIPO, la ricorrente non specifica esattamente quali prodotti o servizi siano stati recentemente introdotti in tale classe e quali siano stati registrati al momento del deposito del marchio contestato. In ogni caso, occorre constatare che tali cambiamenti, che riguardano in particolare l’aggiunta alla classe 9 dei supporti scaricabili online e dei prodotti rientranti nelle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, come i telefoni cellulari e i tablet elettronici, non sono tali da modificare la registrazione del marchio anteriore per i prodotti di detta classe.
53      Dall’altro lato, per quanto riguarda i servizi della classe 41, è vero che le note esplicative della versione del 2011 e della versione attuale della classificazione di Nizza differiscono, per quanto riguarda ciò che tale classe comprende, e che taluni servizi, in particolare la «fornitura» di spettacoli televisivi, di film o di altri supporti, «non scaricabili, mediante servizi di video-on-demand», sono stati aggiunti. Tuttavia, le formulazioni di detta classe nelle due versioni sono identiche e vi è indicato che tale classe comprende i «servizi il cui scopo essenziale è l’intrattenimento, il divertimento o la ricreazione di individui». Inoltre, tale classe conteneva già, nella versione in vigore nel 2011, servizi connessi al settore cinematografico, come «l’intrattenimento televisivo», «la registrazione [filmato] su nastri video» o ancora «la produzione di film». A tal riguardo, è sufficiente constatare che il progetto audiovisivo «Sandokan», che la ricorrente cerca di promuovere sin dal 2008, che si tratti di un film o di una serie televisiva, corrisponde al contenuto della classe 41 nelle due versioni. In ogni caso, la ricorrente non individua alcun errore di diritto commesso dalla commissione di ricorso per non aver preso in considerazione le differenze tra le due versioni della classificazione di Nizza per i prodotti e i servizi delle classi 9 e 41.
54      Sotto un terzo profilo, quanto all’asserita dimenticanza della commissione di ricorso di analizzare il grado di tutela del segno dell’interveniente al fine di configurare la malafede, occorre osservare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, nel caso di una domanda di dichiarazione di nullità fondata sull’articolo
59, paragrafo
1, lettera b), del regolamento 2017/1001, non si chiede affatto che la richiedente la dichiarazione di nullità sia titolare di un marchio anteriore per prodotti o servizi identici o simili (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, punto 53).
55      È vero che il fatto che il richiedente il marchio sia a conoscenza dell’uso da parte di un terzo di un segno identico o simile per prodotti identici o simili non è sufficiente, di per sé, a dimostrare la sua malafede. È tuttavia pacifico che è necessario prendere in considerazione un insieme di fattori. Per questo motivo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la commissione di ricorso ha concluso nel senso della sua malafede basandosi sulla sua intenzione al momento del deposito della domanda di registrazione, sulla logica commerciale dietro quest’ultima, sulla cronologia degli avvenimenti rilevanti e sull’uso del marchio dalla sua creazione, almeno per quanto riguarda la classe 41.
56      Pertanto, nell’ambito della sua valutazione complessiva, la commissione di ricorso non ha commesso errori di diritto per non aver analizzato il grado di tutela giuridica di cui godeva il segno dell’interveniente, dato che tale segno non era stato ancora registrato.
57      Da quanto precede risulta che l’analisi delle comunicazioni tra le parti e il susseguirsi degli eventi consentono di dedurre che la domanda di registrazione del marchio contestato è stata presentata non già allo scopo di partecipare in modo leale al gioco della concorrenza, bensì con l’intenzione di pregiudicare le attività dell’interveniente.
58      In tale contesto, poiché la richiedente la dichiarazione di nullità ha dedotto circostanze oggettive che potevano condurre al rovesciamento della presunzione di buona fede di cui beneficiava la domanda di registrazione del marchio contestato, spettava alla ricorrente, come risulta dalla giurisprudenza citata al precedente punto 30, fornire spiegazioni plausibili tali da dimostrare che le sue intenzioni erano legittime, cosa che essa non ha fatto.
59      Alla luce di quanto precede, la commissione di ricorso ha svolto una corretta analisi complessiva dei diversi elementi di prova e ha giustamente ritenuto che la domanda di registrazione del marchio contestato fosse stata depositata in malafede al fine di ostacolare le attività dell’interveniente.
60      Ne consegue che la seconda parte del motivo unico di ricorso deve essere respinta in quanto infondata.
Sulla prima parte del motivo unico di ricorso, vertente sull’errata valutazione della domanda di marchio dell’Unione europea quale intesa ad eludere la decadenza per non uso del marchio anteriore
61      In primo luogo, per quanto riguarda gli asseriti errori nella decisione impugnata, rilevati nella parte introduttiva del ricorso, la ricorrente sottolinea, anzitutto, che il punto 37 di tale decisione contiene un errore sulla data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato. Ciò dimostrerebbe che la decisione impugnata è stata adottata in modo frettoloso e superficiale.
62      La ricorrente sostiene poi che la commissione di ricorso è stata influenzata, seppure in modo involontario, dalla decisione che essa ha emesso nell’ambito del procedimento di decadenza del marchio anteriore di cui è stata investita e ha preso tale decadenza come assodata.
63      Infine, la ricorrente lamenta una contraddizione tra i punti 17, 18 e 62 della decisione impugnata, nei quali, da un lato, si riconosce
l’ammissibilità e la rilevanza delle ordinanze del Tribunale di Roma (allegati A.8 e A.9 al ricorso) e, dall’altro, si afferma che la loro disamina era irrilevante ai fini della decisione, benché tali ordinanze avessero riconosciuto l’uso effettivo del marchio anteriore.
64      L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
65      In primo luogo, quanto all’errore che la commissione di ricorso avrebbe commesso al punto 37 della decisione impugnata, è sufficiente constatare, al pari dell’interveniente, che si tratta di un mero errore materiale privo di incidenza sulla legittimità di tale decisione.
66      In secondo luogo, quanto all’affermazione secondo cui la commissione di ricorso avrebbe considerato assodata la decadenza del marchio anteriore, va notato, come ha fatto giustamente la commissione di ricorso al punto 36 della decisione impugnata, che si tratta di un mero stato di fatto nel momento in cui la commissione di ricorso ha pronunciato la sua decisione. La commissione di ricorso vi ha quindi precisato che la decisione emessa nel procedimento di decadenza del marchio anteriore non era definitiva. Alla luce di tali elementi, occorre rilevare che la commissione di ricorso non ha considerato assodata la decadenza del marchio anteriore.
67      In terzo luogo, quanto all’asserita contraddizione nella decisione impugnata dedotta dalla ricorrente, va rilevato che, ai punti 17 e 18 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha, in sostanza, dichiarato ricevibili le ordinanze del Tribunale di Roma (allegati A.8 e A.9 al ricorso), ma ha deciso, al punto 62 della decisione impugnata, di non analizzarle nel merito alla luce della sufficienza delle prove che dimostrano la malafede della ricorrente. Occorre dunque ricordare, al pari dell’EUIPO e dell’interveniente, che l’esame di ricevibilità di un nuovo elemento di prova è diverso da quello del merito dello stesso. Il fatto che la commissione di ricorso abbia affermato che le ordinanze sono prima facie rilevanti non toglie nulla a tale conclusione. Non vi è,
pertanto, contraddizione tra, da un lato, i punti 17 e 18 della decisione impugnata e, dall’altro, il punto 62 di detta decisione.
68      In secondo luogo, per quanto riguarda le censure dedotte in via principale, la ricorrente sostiene che il suo nuovo deposito è stato effettuato nell’ambito dell’evoluzione commerciale del segno contestato. In tale ottica, la registrazione reiterata del marchio contestato per le classi 9, 16, 25 e 28, per le quali il marchio sarebbe già stato utilizzato, come mostrerebbero gli atti depositati nell’ambito del procedimento di decadenza del marchio anteriore (allegato A.14 al ricorso, documento 16), avrebbe avuto lo scopo di specificare i prodotti e i servizi coperti da detto marchio e non di eludere la perdita dei diritti connessi a quest’ultimo. A sostegno del proprio argomento, la ricorrente richiama i punti 42, 45, 46 e da 48 a 50 della sentenza del 13 dicembre 2012, pelicantravel.com/UAMI – Pelikan (Pelikan) (T‑136/11, non pubblicata, EU:T:2012:689), secondo i quali tale condotta sarebbe lecita. Inoltre, l’inclusione della classe 41 nella nuova registrazione avrebbe consentito di integrare il suo progetto commerciale, dato che i prodotti e i servizi di tale classe erano già usati dalla ricorrente prima dell’effettivo deposito di tale registrazione. Infine, ad abundantiam, la ricorrente afferma che la decadenza di un marchio anteriore non è, di per sé, un elemento che consente di configurare la malafede di una nuova domanda di registrazione.
69      L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
70      In via preliminare, occorre sottolineare che nessuna disposizione della normativa relativa ai marchi dell’Unione europea vieta il deposito reiterato di una domanda di registrazione di marchio e che, pertanto, un siffatto deposito non può, di per sé, dimostrare la malafede del richiedente, senza essere accompagnato da altri elementi rilevanti dedotti dal richiedente la dichiarazione di nullità o dall’EUIPO.
Infatti, un simile deposito, effettuato al fine di evitare le conseguenze del mancato uso di marchi anteriori, può costituire un elemento rilevante, atto a dimostrare la malafede dell’autore di tale deposito (v. sentenza del 21 aprile 2021, MONOPOLY, T‑663/19, EU:T:2021:211, punti 57 e 70 e giurisprudenza citata).
71      Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha ritenuto che, a causa dell’identità dei segni e dell’identità o della somiglianza dei prodotti tra il marchio anteriore e il marchio contestato, nonché della cronologia degli avvenimenti, nella misura in cui la ricorrente ha presentato la domanda di marchio contestato solo cinque giorni dopo la lettera dell’interveniente del 18 gennaio 2021 che le segnalava che il marchio anteriore era esposto alla decadenza per mancato uso, la ricorrente aveva deliberatamente chiesto la registrazione del medesimo marchio al solo scopo di eludere la decadenza del marchio anteriore.
72      Nessun argomento della ricorrente è idoneo a mettere in discussione tali valutazioni della commissione di ricorso.
73      Sotto un primo profilo, per quanto riguarda il piano di espansione commerciale della ricorrente, la ricorrente non fornisce alcuna prova che consenta di suffragare tale argomento. La ricorrente non dimostra affatto che il marchio stava evolvendo, il che costituirebbe una «prassi commerciale normale» e avrebbe giustificato il deposito di una nuova domanda di marchio.
74      Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda lo scopo della domanda di registrazione del marchio contestato, in quanto legittima poiché sarebbe stata
fatta al fine di specificare i prodotti e i servizi per i quali il marchio anteriore era registrato, è vero che, nella sentenza del 13 dicembre 2012, Pelikan (T‑136/11, non pubblicata, EU:T:2012:689), il Tribunale ha escluso la malafede del deposito reiterato per mancanza di identità dei prodotti registrati con quelli del marchio anteriore in considerazione della loro specificazione.
75      A tal riguardo, il Tribunale ha ritenuto che il fatto che il titolare di un marchio dell’Unione europea depositasse una domanda reiterata per lo stesso marchio, senza modifiche, né aggiunte, o che contenesse differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio, al fine di evitare le conseguenze di una decadenza totale o parziale a causa del mancato uso di marchi anteriori, fosse un indizio rilevante per dimostrare la malafede (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2012, Pelikan, T‑136/11, non pubblicata, EU:T:2012:689, punti 27 e 30 e giurisprudenza citata).
76      Tuttavia, il Tribunale ricorda che tale elemento non può, di per sé, dimostrare che il marchio contestato costituisca una mera domanda reiterata, depositata in malafede (v., per analogia, sentenza del 13 dicembre 2012, Pelikan, T‑136/11, non pubblicata, EU:T:2012:689, punto 34).
77      Nel caso di specie, occorre rilevare che la ricorrente non contesta la conclusione della decisione impugnata secondo cui il marchio anteriore e il marchio contestato sono identici e i prodotti delle classi 9, 16, 25 e 28 oggetto del marchio contestato sono identici o simili ai prodotti designati dal marchio anteriore per le stesse classi. La ricorrente si limita infatti a precisare che la specificazione dei prodotti registrati per il marchio contestato è legittima. Essa non precisa neppure quali siano i prodotti che sono stati modificati o aggiunti rispetto all’elenco dei prodotti coperti dalla registrazione del marchio anteriore, elenco che la ricorrente non ha peraltro fornito nel fascicolo di causa.
78      Diversamente dalle circostanze della sentenza del 13 dicembre 2012, Pelikan (T‑136/11, non pubblicata, EU:T:2012:689), il marchio contestato non è una versione attualizzata del marchio anteriore, poiché questi due marchi sono esattamente identici e il marchio contestato è stato, in sostanza, registrato per gli stessi prodotti del marchio anteriore. Inoltre, al contrario della fattispecie nella sentenza del 13 dicembre 2012, Pelikan (T‑136/11, non pubblicata, EU:T:2012:689), la ricorrente non giustifica tale nuovo deposito, dato che non ha fornito la prova che esso si inseriva nel suo piano di espansione commerciale.
79      Inoltre, è vero che il marchio anteriore non è stato registrato per i servizi della classe 41. Ebbene, su tale punto, come rilevato nella seconda parte del motivo unico di ricorso, la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che la ricorrente avesse registrato i prodotti di tale classe unicamente con l’intenzione di pregiudicare le attività dell’interveniente.
80      Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, la commissione di ricorso non ha quindi commesso
errori di valutazione nel concludere che, alla luce dell’identità tra il marchio anteriore e il marchio contestato, dell’identità e della somiglianza dei prodotti designati da tali due marchi, il marchio contestato non costituiva una variazione del marchio precedentemente registrato.
81      Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda la decadenza per mancato uso del marchio anteriore, occorre rilevare, in primo luogo, che la commissione di ricorso,
nel suo ragionamento, non ha preso in considerazione tale elemento per valutare la malafede della domanda di registrazione reiterata, ma ha analizzato l’identità del marchio contestato con il marchio anteriore e la cronologia degli eventi rilevanti, in quanto il deposito del marchio contestato è stato effettuato solo cinque giorni dopo la lettera dell’interveniente del 18 gennaio 2021, la quale, in particolare,
segnalava alla ricorrente che il marchio anteriore era esposto alla decadenza. In secondo luogo, per quanto riguarda il richiamo da parte della ricorrente ai punti 45, 46 e 48 della sentenza del 13 dicembre 2012, Pelikan (T‑136/11, non pubblicata, EU:T:2012:689), è vero che tale sentenza precisa che il fatto che un marchio sia decaduto non può essere di per sé sufficiente per trarre conclusioni sull’intenzione della ricorrente al momento della domanda di registrazione del marchio contestato [v., in tal senso, sentenze del 13 dicembre 2012, Pelikan, T‑136/11, non pubblicata, EU:T:2017:689, punto 45, e del 4 settembre 2024, Dekoback/EUIPO – DecoPac (DECOPAC), T‑166/23, non pubblicata, EU:T:2017:584, punto 35]. Tuttavia, diversamente dalla causa che ha dato luogo alla sentenza del 13 dicembre 2012, Pelikan (T‑136/11, non pubblicata, EU:T:2012:689), il marchio contestato non è stato depositato cinque anni prima della decadenza del marchio anteriore, ma cinque giorni dopo che la ricorrente ha appreso che il marchio anteriore era esposto alla decadenza. Quindi, la ricorrente era a conoscenza della possibile decadenza del suo marchio per mancato uso alla data della domanda di registrazione del marchio contestato. Pertanto, non è rilevante il fatto che la decadenza del marchio anteriore sia stata pronunciata o meno al momento della registrazione del marchio contestato, ma piuttosto la reazione quasi immediata della ricorrente nel momento in cui essa è venuta a conoscenza di una potenziale decadenza del marchio anteriore, la quale
così minacciava la protezione di cui quest’ultimo beneficiava.
82      È quindi giocoforza constatare, al pari della commissione di ricorso, che la strategia di deposito del marchio contestato praticata dalla ricorrente, volta ad eludere le norme relative alla decadenza in caso di assenza di uso effettivo, non è conforme agli obiettivi perseguiti dal regolamento 2017/1001.
83      Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la commissione di ricorso non ha quindi commesso errori di valutazione nel ritenere che il deposito della domanda di registrazione del marchio contestato fosse stato effettuato in malafede, con l’intenzione di sottrarsi alle conseguenze di una decadenza per mancato uso effettivo del marchio anteriore.
84      Ne consegue che la prima parte del motivo unico di ricorso deve essere respinta in quanto infondata.
85      Di conseguenza, occorre respingere il motivo unico di ricorso sollevato dalla ricorrente e, quindi, l’intero ricorso.
Sulle spese
86      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché si è tenuta un’udienza e la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alle domande dell’EUIPO e dell’interveniente, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità del terzo capo delle domande nella parte in cui riguarda le spese sostenute davanti alla divisione di annullamento.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)      Il ricorso è respinto.
2)      La Kartroi LLC è condannata alle spese.
Costeira
Öberg
Tichy-Fisslberger
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 settembre 2025.
Il cancelliere
La presidente
V. Di Bucci
O. Porchia
*      Lingua processuale: l’italiano.