62021TJ0222
WYROK SĄDU (dziewiąta izba)
z dnia 12 października 2022 r. (
*1
)
Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy Shoppi – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy SHOPIFY – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 60 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Brak wzmocnionego charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego – Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii i z Euratomu (brexit)
W sprawie T‑222/21
Shopify Inc., z siedzibą w Ottawie, Ontario (Kanada), którą reprezentowali adwokaci S. Völker i M. Pemsel,
strona skarżąca,
przeciwko
Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który reprezentował V. Ruzek, w charakterze pełnomocnika,
strona pozwana,
w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą EUIPO, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, są:
Massimo Carlo Alberto Rossi, zamieszkały w Fiano (Włochy),
Salvatore Vacante, zamieszkały w Berlinie (Niemcy),
Shoppi Ltd, z siedzibą w Londynie (Zjednoczone Królestwo),
których reprezentowali adwokaci V. Roth i A. Hogertz,
SĄD (dziewiąta izba),
w składzie do celów narady: M.J. Costeira, prezes, M. Kancheva (sprawozdawczyni) i P. Zilgalvis, sędziowie,
sekretarz: A. Juhász-Tóth, administratorka,
uwzględniając pisemny etap postępowania,
po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 17 marca 2022 r.,
wydaje następujący
Wyrok (
1
)
[…]
Co do prawa
[…]
W przedmiocie wzmocnionego używaniem charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego
[…]
93
W pierwszej kolejności, co się tyczy dowodów dotyczących terytorium Zjednoczonego Królestwa, w pkt 71–74 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza wskazała, że w dniu 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo wystąpiło z Unii na podstawie art. 50 TUE i stało się państwem trzecim. O ile prawo Unii miało nadal zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i jego terytorium w okresie przejściowym, o tyle ten okres przejściowy zakończył się w dniu 31 grudnia 2020 r. zgodnie z art. 126 i 127 Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. 2020, L 29, s. 7, zwanej dalej „umową o wystąpieniu”). Od dnia 1 stycznia 2021 r. przepisy Unii w dziedzinie znaków towarowych nie miały już zastosowania do Zjednoczonego Królestwa i jego terytorium, z wyjątkiem przypadków, w których umowa o wystąpieniu wyraźnie przewidywała ich dalsze stosowanie. Izba Odwoławcza powołała się również na pkt 2 komunikatu dyrektora wykonawczego EUIPO nr 2/20 z dnia 10 września 2020 r. dotyczącego wpływu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii na niektóre aspekty praktyki EUIPO.
94
Izba Odwoławcza wywiodła z tego punktu, że dowody dotyczące renomy lub wzmocnionego charakteru odróżniającego w Zjednoczonym Królestwie nie mogą już popierać ani przyczyniać się do ochrony unijnego znaku towarowego od dnia 1 stycznia 2021 r., nawet jeśli dowody te pochodzą sprzed dnia 1 stycznia 2021 r. Taki znak towarowy powinien bowiem korzystać z renomy lub wykazywać charakter odróżniający „w Unii” w chwili wydania decyzji (zob. także pkt 15 komunikatu nr 2/20 w odniesieniu do renomy). Co za tym idzie, zważywszy, że skarżąca kładła nacisk na wzmocniony charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego w Zjednoczonym Królestwie, Izba Odwoławcza uznała, że element ten jest pozbawiony znaczenia dla toczącego się przed nią postępowania.
95
Skarżąca podnosi, że skoro chwilą, wedle której należy oceniać wzmocniony używaniem charakter odróżniający, jest chwila dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego do rejestracji, czyli dzień 8 maja 2017 r., to Zjednoczone Królestwo było jeszcze członkiem Unii w tamtej chwili, a zatem dowody odnoszące się do tego terytorium powinny były zostać wzięte pod uwagę. W toku rozprawy skarżąca powołała się również na wyrok z dnia 16 marca 2022 r., Nowhere/EUIPO – Ye (APE TEES) (T‑281/21, odwołanie w toku, EU:T:2022:139).
96
W tym względzie należy przypomnieć, że umowa o wystąpieniu, która została zawarta w dniu 17 października 2019 r., weszła w życie w dniu 1 lutego 2020 r. i przewiduje okres przejściowy od dnia 1 lutego do dnia 31 grudnia 2020 r. (zwany dalej „okresem przejściowym”). Po upływie tego okresu przejściowego wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii, potocznie nazywane „brexitem”, wywołuje pełne skutki.
97
Artykuł 127 umowy o wystąpieniu przewiduje, że – z zastrzeżeniem odmiennych postanowień tej umowy – w trakcie okresu przejściowego prawo Unii ma nadal zastosowanie na terytorium Zjednoczonego Królestwa [wyrok z dnia 23 września 2020 r., Bauer Radio/EUIPO – Weinstein (MUSIKISS), T‑421/18, EU:T:2020:433, pkt 32]. Natomiast, jak wskazała Izba Odwoławcza, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r., przepisy prawa Unii w dziedzinie znaków towarowych nie mają już zastosowania do Zjednoczonego Królestwa i jego terytorium, z wyjątkiem przypadków, w których umowa o wystąpieniu wyraźnie przewiduje ich dalsze stosowanie.
98
W niniejszej sprawie bezsporne jest, że datą dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego jest dzień 8 maja 2017 r., czyli dzień przypadający przed upływem okresu przejściowego, i że datą przyjęcia zaskarżonej decyzji jest dzień 18 lutego 2021 r., czyli dzień przypadający po upływie okresu przejściowego. Taki stan faktyczny wyraźnie różni się od przypadku, w którym data przyjęcia zaskarżonej decyzji była wcześniejsza względem daty upływu okresu przejściowego [zob. podobnie wyrok z dnia 6 października 2021 r., Indo European Foods/EUIPO – Chakari (Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice), T‑342/20, odwołanie w toku, EU:T:2021:651, pkt 22].
99
Z orzecznictwa Sądu wynika, że w ramach postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku właściciel wcześniejszego prawa własności przemysłowej, w szczególności wcześniejszego prawa do znaku towarowego, powinien wykazać, że może on zabronić używania spornego unijnego znaku towarowego nie tylko w dacie zgłoszenia lub pierwszeństwa tego znaku towarowego, lecz także w dniu, w którym EUIPO rozstrzyga w przedmiocie wniosku o unieważnienie prawa do znaku [zob. podobnie wyrok z dnia 2 czerwca 2021 r., Style & Taste/EUIPO – The Polo/Lauren Company (Przedstawienie gracza w polo), T‑169/19, EU:T:2021:318, pkt 29, 30]. Powyższe odnosi się tym bardziej do postępowania w sprawie sprzeciwu [wyrok z dnia 14 lutego 2019 r., Beko/EUIPO – Acer (ALTUS), T‑162/18, niepublikowany, EU:T:2019:87, pkt 41–43].
100
Wynika stąd co do zasady, że aby dowody na istnienie wzmocnionego używaniem charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego w Zjednoczonym Królestwie miały znaczenie dla wniosku o unieważnienie prawa do spornego znaku towarowego, w dniu rozstrzygania przez EUIPO w przedmiocie wniosku o unieważnienie prawa do znaku musi nadal istnieć możliwość skutecznego powołania się na owo używanie.
101
Tymczasem w niniejszej sprawie data wydania zaskarżonej decyzji, czyli dzień 18 lutego 2021 r., jest późniejsza względem daty upływu okresu przejściowego.
102
W konsekwencji Izba Odwoławcza była zobowiązana nie wziąć pod uwagę używania wcześniejszego znaku towarowego w Zjednoczonym Królestwie, na które nie można było już skutecznie się powoływać wobec interwenientów w dniu wydania zaskarżonej decyzji, i odrzucić dowody na jego poparcie.
103
Ponadto należy zauważyć, podobnie jak uczyniło to EUIPO, że ze względu na podstawową zasadę terytorialności praw własności intelektualnej wyrażoną w art. 1 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 po upływie okresu przejściowego nie może wystąpić w Zjednoczonym Królestwie żadna kolizja między spornym znakiem towarowym a wcześniejszym znakiem towarowym, które nie są już chronione na tym terytorium. W dniu wydania zaskarżonej decyzji odbiorcy w Zjednoczonym Królestwie nie należeli już do właściwego kręgu odbiorców w Unii.
104
Wreszcie, choć prawdą jest, że chwilą, wedle której należy oceniać wzmocniony charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego, jest chwila dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego do rejestracji (zob. wyrok z dnia 15 października 2020 r., athlon custom sportswear, T‑349/19, niepublikowany, EU:T:2020:488, pkt 74 i przytoczone tam orzecznictwo), to jednak wymogi niezmienności lub trwałości prawa wcześniejszego względem daty wydania przez EUIPO rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku o unieważnienia prawa do znaku mieszczą się w zagadnieniu możliwości skutecznego powołania się na takie prawo, uprzednim względem takiej analizy co do istoty.
[…]
Z powyższych względów
SĄD (dziewiąta izba)
orzeka, co następuje:
1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Shopify Inc. zostaje obciążona kosztami postępowania.
Costeira
Kancheva
Zilgalvis
Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 12 października 2022 r.
Podpisy
(
*1
)	Język postępowania: angielski.
(
1
)	Poniżej zostały odtworzone jedynie te punkty wyroku, których publikację Sąd uznał za wskazaną.