62023TJ1104_RES
Processo T‑1104/23
Ferrari SpA
contra
Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia
Acórdão do Tribunal Geral (Oitava Secção Alargada) de 2 de julho de 2025
«Marca da União Europeia — Processo de extinção — Registo internacional que designa a União Europeia — Marca nominativa TESTAROSSA — Utilização séria da marca — Artigo 51.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.o 207/2009 [atual artigo 58.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/1001] — Utilização por terceiros — Natureza da utilização — Consentimento tácito do titular da marca — Prova de utilização séria — Modelos de veículos motorizados terrestres à escala (brinquedos)»
Marca da União Europeia — Efeitos da marca da União Europeia — Direitos conferidos pela marca — Direito de proibir a utilização da marca — Requisito — Utilização por um terceiro suscetível de prejudicar as funções da marca — Conceito — Aposição por um terceiro de um sinal idêntico a uma marca registada para miniaturas de veículos — Utilização que se limita à indicação do caráter fiel da reprodução de um modelo automóvel — Exclusão
(Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, artigo 9.o, n.o 1)
(cf. n.os 27‑29, 32, 33)
Marca da União Europeia — Renúncia, extinção e nulidade — Causas de extinção — Não utilização séria da marca — Marca nominativa TESTAROSSA
[Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, artigos 15.°, n.o 1, e 51.°, n.o 1, alínea a)]
(cf. n.os 47‑52, 59, 65, 71)
Marca da União Europeia — Renúncia, extinção e nulidade — Causas de extinção — Não utilização séria da marca — Utilização por um terceiro com o consentimento do titular da marca — Consentimento implícito — Critérios de apreciação — Utilização da marca para miniaturas de veículos
[Regulamento n.o 207/2009 do Conselho, artigos 15.°, n.o 1, e 51.°, n.o 1, alínea a)]
(cf. n.os 60, 62‑64, 68‑70)
Resumo
O Tribunal Geral decidiu, em formação alargada, anular parcialmente a decisão da Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) (
1
) e pronunciar‑se sobre o conceito de utilização séria no contexto da utilização de uma marca por terceiros com o consentimento tácito do titular dessa marca. O Tribunal clarifica, nomeadamente, a jurisprudência resultante do Acórdão Opel (
2
) e precisa as condições nas quais a utilização séria da marca pode ser demonstrada quando os hábitos do setor e do mercado em causa permitem, em certas condições, a utilização da marca registada por certos operadores a fim de descrever os produtos em causa.
A Ferrari SpA, a recorrente, é titular do registo internacional que designa a União Europeia da marca nominativa TESTAROSSA para, nomeadamente, as miniaturas de veículos e brinquedos (
3
). Em 14 de novembro de 2014, Kurt Hesse, o interveniente, apresentou um pedido de declaração de nulidade dos efeitos desse registo internacional (
4
). A Divisão de Anulação deferiu parcialmente o pedido de declaração de extinção e indeferiu‑o na parte em que diz respeito aos «modelos de veículos motorizados terrestres à escala (brinquedos)».
Tanto o interveniente como a recorrente interpuseram recurso de anulação parcial desta decisão. A Câmara de Recurso do EUIPO deu provimento ao recurso do interveniente e negou provimento ao recurso da recorrente, que perdeu assim os direitos sobre a marca controvertida para todos os produtos. A recorrente interpôs um recurso de anulação no Tribunal desta decisão.
Apreciação do Tribunal Geral
A título preliminar, o Tribunal salienta que a aposição por um terceiro de um sinal idêntico a uma marca registada para brinquedos em miniaturas de veículos só pode ser proibida se prejudicar ou for suscetível de prejudicar as funções dessa marca, o que deve ser apreciado segundo as características do mercado das miniaturas de veículos. Este mercado caracteriza‑se pela coexistência, por um lado, de fabricantes de brinquedos independentes, que utilizam marcas registadas para viaturas (carros) como simples indicações de que uma miniatura é uma reprodução fiel de um modelo de automóvel real e, por outro, de miniaturas de veículos produzidos e comercializados pelos titulares das marcas registadas para viaturas (carros) ou por empresas que lhes estão economicamente associadas, através de uma licença. O público pertinente está, portanto, habituado a estar exposto a miniaturas de veículos, com ou sem licença do construtor automóvel, e a distingui‑las em função das informações que figuram nas suas embalagens. Deste modo, o Tribunal indica que um terceiro pode utilizar essa marca sem o consentimento do seu titular, desde que a utilização que dela faz em miniaturas de veículos se limite a indicar ao público pertinente que a referida miniatura é uma reprodução fiel de um verdadeiro modelo de automóvel. Em contrapartida, quando a utilização da marca por um terceiro faz referência, por exemplo, a um acordo de licença celebrado com o titular dessa marca, será entendida como uma indicação de que esses produtos provêm do construtor automóvel ou de uma empresa economicamente associada a este último. Nessa hipótese, o titular da marca tem legitimidade para se opor a essa utilização se esta tiver sido feita sem o seu consentimento.
No que diz respeito ao caso em apreço, em primeiro lugar, o Tribunal examina se a utilização da marca por terceiros é conforme com a função essencial desta. O Tribunal salienta que os elementos de prova apresentados pela recorrente consistem, nomeadamente, de inúmeros catálogos ou fotografias de miniaturas de veículos, nos quais figura a marca controvertida, a marca de terceiros, mas também a menção «produto oficial com licença Ferrari». A este respeito, o Tribunal constata que estas indicações permitem ao público pertinente compreender que essas miniaturas são fabricadas por um terceiro sob licença da recorrente, embora a marca controvertida seja aposta ao lado de marcas de terceiros. Por conseguinte, essa utilização da marca controvertida está em conformidade com a função essencial desta, que é garantir aos consumidores a origem comercial dos produtos. O facto de as miniaturas de veículos que ostentam a marca controvertida serem comercializadas por empresas diferentes e de a sua qualidade e o seu preço serem diferentes não permite pôr em causa esta conclusão. Do mesmo modo, pouco importa que as menções «produto oficial com licença Ferrari» não façam referência à marca controvertida, uma vez que a ligação entre a utilização da marca Ferrari e a marca controvertida nas embalagens e nos catálogos é conforme aos hábitos do mercado em causa. Com efeito, o Tribunal observa que, no mercado de viaturas (carros), os automóveis são comercializados simultaneamente com uma primeira marca, que designa o construtor desse automóvel, e com uma segunda marca, que designa o modelo o respetivo modelo e que essas considerações são também pertinentes para o mercado das miniaturas de veículos. Além disso, a não utilização dos símbolos «®» ou «TM» ao lado da marca controvertida não altera a capacidade desta marca para cumprir a sua função essencial. À luz das considerações precedentes, o Tribunal considera que a marca controvertida foi utilizada, durante o período pertinente, para miniaturas de veículos, em conformidade com a sua função essencial.
Em segundo lugar, o Tribunal examina se utilização da marca controvertida foi feita com o consentimento do titular. O Tribunal observa que os excertos de acordos de licença apresentados pela recorrente não contêm a lista das marcas objeto dos referidos contratos, pelo que não permitem demonstrar que a recorrente tenha expressamente consentido na utilização da sua marca por esses terceiros. No entanto, sublinha que o consentimento do titular na utilização da marca por terceiros pode também resultar de implicitamente de circunstâncias e de elementos anteriores, concomitantes ou posteriores a essa utilização, que devem ser examinados à luz das utilizações consideradas justificadas no setor económico em causa.
Deste modo, primeiro, o Tribunal Geral indica que, no âmbito específico do mercado em causa, o consentimento tácito do titular de uma marca controvertida decorre do facto de este último ter conhecimento da utilização da sua marca por terceiros e não se lhe ter oposto, e considera que este é o que acontece no caso em apreço. Segundo, precisa que a utilização da marca de uma sociedade de produção por outra sociedade que comercializa os produtos em causa como sendo produtos «oficiais» com licença de utilização da primeira sociedade pode ser reconhecida como sendo feita com o consentimento do titular dessa marca, uma vez que essa utilização estabelece uma associação entre estas duas sociedades que pressupõe que este último autorizou a utilização das suas marcas pela sociedade em questão. Terceiro, considera que, ao apresentar faturas e notas de encomenda emitidas por terceiros para a venda de miniaturas de veículos que ostentam a marca controvertida para demonstrar a utilização séria, a recorrente alega tacitamente que essa utilização foi feita com o seu consentimento. Por conseguinte, o Tribunal Geral considera que a recorrente consentiu tacitamente na utilização da marca controvertida por terceiros para os produtos em causa.
Portanto, à luz das considerações precedentes, o Tribunal Geral anula a decisão da Câmara de Recurso na parte em que o pedido de declaração de extinção da marca controvertida para as miniaturas de veículos foi deferido.
(
1
)	Decisão da Quinta Câmara de Recurso do EUIPO de 29 de agosto de 2023 (processo R 887/2016‑5)
(
2
)	Acórdão de 25 de janeiro de 2007, Adam Opel (C‑48/05, EU:C:2007:55).
(
3
)	Produtos pertencentes à classe 28 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para o Registo de Marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado.
(
4
)	Nos termos do artigo 158.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da [União Europeia] (JO 2009, L 78, p. 1), lido em conjugação com o artigo 51.o, n.o 1, alínea a), deste regulamento.