DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
8 mai 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque verbale de l’Union européenne ZARA – Marques verbale et figurative nationales antérieures LE DELIZIE ZARA et ZARA – Preuve de l’usage sérieux des marques antérieures – Article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001 – Article 18, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Obligation de motivation »
Dans l’affaire T‑269/18,
Industria de Diseño Textil, SA (Inditex), établie à Arteixo (Espagne), représentée par Mes G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal et E. Armero Lavie, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Ffauf Italia SpA, établie à Riese Pio X (Italie), représentée par Mes P. Creta, A. Lanzarini, B. Costa, A. Sponzilli et M. Lazzarotto, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 2 février 2018 (affaires jointes R 359/2015‑5 et R 409/2015‑5), relative à une procédure d’opposition entre Ffauf Italia et Inditex,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et R. da Silva Passos (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 mai 2018,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 1er août 2018,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 24 août 2018,
vu l’ordonnance du Tribunal du 15 janvier 2019 autorisant l’intervenante à utiliser l’italien lors de la phase orale de la procédure,
à la suite de l’audience du 14 février 2019,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1        Le 5 mars 2010, la requérante, Industria de Diseño Textil, SA (Inditex), a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ZARA.
3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 29 à 32 ainsi que 35 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, notamment à la description suivante :
–        classe 29 : « Fruits et légumes, herbes potagères et légumineuses en conserve, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » ;
–        classe 30 : « Riz, tapioca, sagou ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; en-cas à base de riz » ;
–        classe 31 : « Légumes frais » ;
–        classe 32 : « Jus frais » ;
–        classe 35 : « Services de vente au détail et en gros dans les commerces, et via des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par courrier, par téléphone, par radio et télévision, et via d’autres moyens électroniques de légumes conservés, congelés, séchés et cuits, huiles comestibles, riz, farines et préparation à base de céréales, pain, vinaigre, sauces (condiments) » ;
–        classe 43 : « Services de restauration (alimentation) ; restaurants libre-service, cafétérias ».
4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 113/2010, du 22 juin 2010.
5        Le 22 septembre 2010, l’intervenante, Ffauf Italia SpA, a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée, notamment pour les produits et les services mentionnés au point 3 ci-dessus.
6        L’opposition était fondée notamment sur les marques antérieures suivantes :
–        la marque verbale italienne LE DELIZIE ZARA enregistrée le 2 avril 2004 sous le numéro 926811 pour des produits compris dans les classes 29 à 33 ;
–        la marque figurative italienne ZARA reproduite ci-après, qui a été enregistrée le 7 mai 2004 sous le numéro 928997 pour des « [p]âtes fraîches, sèches, conservées, surgelées, prêtes à l’emploi, tous produits d’origine italienne » comprises dans la classe 30 :
7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]. Par ailleurs, en ce qui concerne la marque figurative italienne ZARA, l’opposition était également fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001].
8        Le 17 juin 2013, la requérante a demandé la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures sur laquelle l’opposition était fondée et notamment des marques mentionnées au point 6 ci-dessus. À la suite de cette demande, la division d’opposition a invité l’intervenante, conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001), à apporter cette preuve.
9        L’intervenante a, dans le délai imparti, répondu à l’invitation de l’EUIPO.
10      Le 19 décembre 2014, la division d’opposition a fait partiellement droit à l’opposition.
11      Les 9 et 16 février 2015, la requérante et l’intervenante ont chacune formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition. Ces recours ont été enregistrés, respectivement, sous les numéros R 359/2015‑5 et R 409/2015‑5.
12      Par décision du 2 février 2018 (ci-après la « décision attaquée »), en premier lieu, la cinquième chambre de recours a souligné que la preuve de l’usage sérieux de la marque figurative italienne ZARA et de la marque verbale italienne LE DELIZIE ZARA devait être rapportée pour la période comprise entre le 22 juin 2005 et le 21 juin 2010. Par ailleurs, elle a estimé que la preuve de l’usage sérieux de la marque figurative italienne ZARA avait été rapportée pour l’ensemble des produits couverts par cette marque et compris dans la classe 30, à savoir les « [p]âtes fraîches, sèches, conservées, surgelées, prêtes à l’emploi, tous produits d’origine italienne ». En outre, la chambre de recours a estimé que la preuve de l’usage sérieux de la marque verbale italienne LE DELIZIE ZARA avait été rapportée pour « [la] purée de tomates, [le] jus de tomates pour la cuisine [et l’]huile d’olive » compris dans la classe 29 ainsi que pour « [le] riz, [les] farines et préparations faites de céréales, [le] vinaigre [et les] sauces (à l’exception des sauces à salade) » compris dans la classe 30.
13      En deuxième lieu, la chambre de recours a apprécié l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
14      À cet égard, d’abord, la chambre de recours a estimé que le public pertinent était le grand public italien dont le degré d’attention est moyen. La chambre de recours a souligné également que l’intervenante n’avait pas rapporté la preuve que la marque figurative italienne antérieure ZARA disposait d’une renommée en Italie et qu’elle était dotée d’un caractère distinctif plus élevé que la moyenne par rapport aux produits couverts par ladite marque.
15      Ensuite, la chambre de recours a procédé à la comparaison des produits et des services en cause. À cet égard, elle a, en substance, considéré que les produits et les services désignés par la marque demandée et mentionnés au point 3 ci-dessus étaient, selon le cas, identiques ou semblables à des degrés divers aux produits couverts par les marques antérieures et mentionnés au point 12 ci-dessus.
16      Par ailleurs, la chambre de recours a procédé à la comparaison des signes en conflit. À cet égard, elle a estimé que les signes en conflit étaient similaires sur les plans visuel et phonétique. Elle a également considéré, d’une part, que les signes étaient conceptuellement similaires pour la partie du public pertinent qui attribuera une signification aux signes en conflit et, d’autre part, qu’il n’était pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle des signes en conflit pour la partie du public pertinent qui n’attribuera aucune signification auxdits signes ou qui attribuera une signification à l’un d’entre eux uniquement.
17      En outre, la chambre de recours a considéré que, pour les produits et les services mentionnés au point 3 ci-dessus, il existait, dans l’esprit du public pertinent, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 quant à l’origine commerciale des produits et des services en cause.
18      Enfin, la chambre de recours a indiqué que la conclusion qu’elle avait tirée en ce qui concernait l’existence ou non d’un risque de confusion ne serait pas différente pour les autres marques invoquées par l’intervenante à l’appui de son opposition.
19      En troisième lieu, la chambre de recours a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 au motif que l’intervenante n’avait pas prouvé la renommée et le caractère distinctif élevé de la marque figurative italienne antérieure ZARA.
20      En conséquence, premièrement, la chambre de recours a rejeté le recours R 359/2015‑5 formé par la requérante et a confirmé la décision de la division d’opposition dans la mesure où l’opposition avait été accueillie pour les produits relevant des classes 29 à 32, ainsi que pour les services relevant de la classe 35 mentionnés au point 3 ci-dessus. Deuxièmement, la chambre de recours a accueilli partiellement le recours R 409/2015‑5 formé par l’intervenante et a annulé la décision de la division d’opposition en ce qu’elle avait rejeté l’opposition pour les « services de restauration (alimentation), restaurants libre-service [et] cafétérias » relevant de la classe 43 mentionnés au point 3 ci-dessus.
Conclusions des parties
21      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        annuler la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours a rejeté la demande d’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne ZARA, pour les produits et les services mentionnés au point 3 ci-dessus, ainsi que pour la « confiserie » comprise dans la classe 30 ;
–        condamner l’EUIPO et, le cas échéant, l’intervenante aux dépens exposés dans le cadre du présent recours ;
–        condamner l’intervenante aux dépens exposés dans le cadre des recours joints R 359/2015-5 et R 409/2015-5 devant la cinquième chambre de recours de l’EUIPO.
22      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        rejeter le recours ;
–        condamner la requérante aux dépens.
23      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        rejeter le recours et, partant, confirmer la décision attaquée ;
–        condamner la requérante aux dépens.
24      Lors de l’audience, la requérante a renoncé à demander l’annulation de la décision attaquée en ce que la chambre de recours aurait rejeté la demande d’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne ZARA pour la « confiserie » comprise dans la classe 30, ce dont le Tribunal a pris acte dans le procès-verbal de l’audience.
En droit
25      À titre liminaire, il y a lieu de souligner que, compte tenu de la renonciation mentionnée au point 24 ci-dessus, le produit « confiserie » compris dans la classe 30 et désigné par la marque demandée ne fait plus l’objet du litige soumis au Tribunal.
26      L’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, prévoit que, « [s]ur requête du demandeur, le titulaire d’une marque antérieure de l’Union européenne qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque antérieure de l’Union européenne n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services ».
27      Selon l’article 47, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, « [l]e paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), étant entendu que l’usage dans l’Union est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée ».
28      Il ressort de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 que la démonstration à laquelle doit procéder l’opposant, lorsque le demandeur d’une marque de l’Union européenne introduit une requête en ce sens, concerne l’usage de la marque antérieure invoquée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
29      En effet, d’une part, l’usage sérieux de la marque antérieure constitue une question préalable qui, une fois soulevée par le demandeur de la marque, doit être réglée avant qu’il soit décidé sur l’opposition proprement dite [voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, EU:T:2007:96, point 37].
30      D’autre part, une procédure d’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 a pour objet de permettre à l’EUIPO d’apprécier l’existence d’un risque de confusion, qui, en cas de similitude des marques en conflit, implique un examen de la similitude entre les produits et les services désignés par ces marques.
31      En outre, en vertu des dispositions combinées de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement 2017/1001, et de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du même règlement, la preuve de l’usage sérieux d’une marque antérieure, nationale ou de l’Union européenne, qui fonde une opposition à l’encontre d’une demande de marque de l’Union européenne, comprend également la preuve de l’utilisation de la marque antérieure sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée [voir arrêt du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, point 30 et jurisprudence citée].
32      Par conséquent, aux fins d’apprécier si une marque invoquée à l’appui d’une opposition a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, il convient d’examiner deux volets indissociables. Le premier volet vise à établir si la marque en question a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union ou dans l’État membre dans lequel elle est protégée, même sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée. Le second volet vise à établir quels sont les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, qui sont couverts par l’usage sérieux démontré.
33      Au soutien de son recours, la requérante invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 18, paragraphe 1, et de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001, ainsi que de la règle 22, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1) [devenue article 10, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)]. Ainsi, en substance, la requérante soutient que la chambre de recours a commis des erreurs lors de l’appréciation de l’usage sérieux de la marque figurative italienne ZARA et de la marque verbale italienne LE DELIZIE ZARA. Le second moyen est tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, plus précisément, d’erreurs commises par la chambre de recours lors de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
34      Cependant, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO sont motivées. Selon la jurisprudence, cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée [arrêt du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C‑96/11 P, EU:C:2012:537, point 86 ; voir, également, arrêt du 28 avril 2004, Sunrider/OHMI – Vitakraft-Werke Wührmann et Friesland Brands (VITATASTE et METABALANCE 44), T‑124/02 et T‑156/02, EU:T:2004:116, points 72 et 73 et jurisprudence citée].
35      Un défaut ou une insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles et constitue un moyen d’ordre public pouvant, voire devant, être soulevé d’office par le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, point 34).
36      En l’espèce, les parties ayant été entendues, lors de l’audience, sur le caractère suffisant de la motivation de la décision attaquée en ce qui concerne, d’une part, la conclusion de la chambre de recours afférente à l’éventuelle altération du caractère distinctif des marques antérieures et, d’autre part, la conclusion de la chambre de recours afférente à l’usage sérieux des marques antérieures par rapport aux produits enregistrés, il y a lieu de relever ce moyen d’office.
Sur la motivation de la décision attaquée en ce qu’elle porte sur l’éventuelle altération du caractère distinctif des marques antérieures
37      Il ressort de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement 2017/1001 que c’est uniquement lorsque la marque antérieure est utilisée sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée que la chambre de recours doit prendre en compte l’usage de ladite marque sous une forme différente.
38      À cet égard, dans la décision attaquée, la chambre de recours s’est exprimée dans les termes suivants :
« 73. Les marques antérieures telles qu’enregistrées sont
(1)
et (2) “LE DELIZIE ZARA”.
74. La documentation fournie représente les signes suivants :
75. En l’espèce, il convient d’examiner si la division d’opposition a eu raison de considérer que le mot supplémentaire “PASTA” de la marque antérieure (1) et les éléments figuratifs présents dans la marque antérieure (2) précitée n’ont pas altéré le caractère distinctif des marques.
76. En ce qui concerne l’élément supplémentaire “PASTA”, la chambre de recours note qu’il s’agit d’un élément descriptif pour au moins une partie des produits pour lesquels la marque est enregistrée, et qu’il précède l’élément verbal distinctif “ZARA”, qui est inclus à l’identique dans les marques antérieures.
77. En ce qui concerne l’aspect figuratif, s’il est vrai que les signes précités diffèrent du signe antérieur “LE DELIZIE ZARA”, ils consistent en un élément verbal distinctif identique. En ce qui concerne la marque antérieure (2), l’expression “LE DELIZIE ZARA” est présentée de manière indépendante, avec une typographie stylisée mais clairement reconnaissable. Il convient également de souligner que l’élément figuratif représentant la ligne bleue en haut du signe, considéré individuellement, constitue un élément ornemental qui accompagne l’élément verbal “LE DELIZIE ZARA”, sans qu’il s’agisse d’une altération substantielle du caractère distinctif de la marque telle qu’elle est enregistrée.
78. Il résulte de ce qui précède que la conclusion de la division d’opposition était correcte, en ce sens que le caractère distinctif de la marque antérieure n’est pas altéré, aux fins de l’article 18, paragraphe 1, [sous] a), du [règlement 2017/1001], par la forme sous laquelle la marque est utilisée dans la documentation versée au dossier. »
39      À cet égard, premièrement, il importe de souligner que, contrairement à ce que suggère la chambre de recours au point 75 de la décision attaquée, le mot supplémentaire « pasta » n’est pas un élément compris dans la marque figurative italienne ZARA. En effet, il s’agit d’un élément qui compose l’un des signes représentés au point 74 de la décision attaquée, à savoir le signe figuratif pastaZARA qui est présent dans la documentation fournie par l’intervenante. De la même manière, les éléments figuratifs mentionnés par la chambre de recours au point 75 de la décision attaquée ne sont pas des éléments compris dans la marque verbale italienne LE DELIZIE ZARA. En effet, il s’agit, ainsi que cela ressort du point 74 de la décision attaquée, d’éléments graphiques composant le signe figuratif le Delizie ZARA qui est présent dans la documentation fournie par l’intervenante.
40      Certes, le point 75 de la décision attaquée pourrait, en tout état de cause, être interprété en ce sens que la chambre de recours a décidé d’examiner, d’une part, si l’élément « pasta » qui compose le signe figuratif pastaZARA altérait le caractère distinctif de la marque figurative italienne ZARA et, d’autre part, si les éléments figuratifs qui composent le signe figuratif le Delizie ZARA altéraient le caractère distinctif de la marque verbale italienne LE DELIZIE ZARA. C’est d’ailleurs l’interprétation de la décision attaquée qui a été défendue par l’EUIPO et par l’intervenante lors de l’audience.
41      Toutefois, d’une part, ainsi que l’a relevé la requérante lors de l’audience, la mention, au point 76 de la décision attaquée, selon laquelle l’élément supplémentaire « pasta » précède l’élément verbal « zara » qui est inclus à l’identique dans « les marques antérieures », semble suggérer que la chambre de recours a comparé le signe figuratif pastaZARA avec les deux marques antérieures. Par ailleurs, comme l’a fait valoir la requérante lors de l’audience, la référence, au point 77 de la décision attaquée, aux « signes précités » pourrait être interprétée en ce sens que la chambre de recours a comparé la marque verbale italienne LE DELIZIE ZARA avec les deux signes représentés dans la documentation fournie par l’intervenante et mentionnés au point 74 de ladite décision.
42      D’autre part, au point 78 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que le caractère distinctif de « la marque antérieure » n’était pas altéré par la forme sous laquelle « la marque » avait été utilisée dans la documentation versée au dossier. Ainsi, la référence, au point 78 de la décision attaquée, à « la marque antérieure » ne permet pas de comprendre si la chambre de recours a entendu viser la marque verbale italienne LE DELIZIE ZARA, la marque figurative italienne ZARA, ou encore, ces deux marques antérieures.
43      Deuxièmement, au point 76 de la décision attaquée, la chambre de recours souligne que l’élément supplémentaire « pasta » est un élément descriptif pour « au moins une partie » des produits pour lesquels « la marque est enregistrée ».
44      Toutefois, d’abord, la chambre de recours ne précise pas « la marque enregistrée » qu’elle vise au point 76 de la décision attaquée.
45      À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que la marque figurative italienne ZARA est enregistrée pour des « [p]âtes fraîches, sèches, conservées, surgelées, prêtes à l’emploi, tous produits d’origine italienne » comprises dans la classe 30. Ainsi, à supposer que l’élément « pasta » soit descriptif pour des « pâtes », la décision attaquée ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles cet élément devrait être considéré comme descriptif pour « au moins une partie » des produits pour lesquels la marque figurative ZARA est enregistrée et non pour l’ensemble des produits couverts par cette marque.
46      D’autre part, les « pâtes » ne sont pas mentionnées dans la liste des produits désignés par la marque verbale italienne LE DELIZIE ZARA et la décision attaquée ne fournit pas les raisons pour lesquelles le terme « pasta » serait ou non descriptif des produits pour lesquels ladite marque est enregistrée.
47      Ensuite, le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque [voir arrêts du 10 juin 2010, Atlas Transport/OHMI – Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T‑482/08, non publié, EU:T:2010:229, point 31 et jurisprudence citée, et du 12 mars 2014, Borrajo Canelo/OHMI – Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T‑381/12, non publié, EU:T:2014:119, point 30].
48      Or, le seul constat, au point 76 de la décision attaquée, que l’élément verbal « zara » est distinctif et est inclus à l’identique dans « les marques antérieures » n’offre pas d’indications claires et suffisantes en ce qui concerne l’existence ou non d’un usage des marques antérieures sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas leur caractère distinctif.
49      Certes, au point 153 de la décision attaquée, dans la partie de cette décision consacrée à la comparaison des marques antérieures et de la marque demandée, la chambre de recours a décrit les éléments qui composaient la marque figurative italienne ZARA sans toutefois analyser le caractère distinctif et dominant de ces éléments.
50      En ce qui concerne la marque verbale italienne LE DELIZIE ZARA, la chambre de recours a, aux points 154 à 156 de la décision attaquée, fourni des indications sur le caractère distinctif des éléments qui composaient ladite marque. À cet égard, elle a notamment indiqué que l’élément « le delizie » de ladite marque était descriptif pour des denrées alimentaires au motif qu’il désignait quelque chose de délicieux. Par ailleurs, elle a ajouté que cet élément devait être considéré comme faible et que les consommateurs n’accorderaient pas autant d’attention à cet élément qu’à l’autre élément plus distinctif du signe, à savoir l’élément « zara ».
51      Toutefois, ces descriptions et ces indications, qui portent sur les marques antérieures telles qu’elles ont été enregistrées, ne permettent pas de pallier l’absence d’explications afférentes au caractère distinctif et dominant des éléments qui composent les signes effectivement utilisés et qui ont été ajoutés aux marques antérieures enregistrées. Il en va d’autant plus ainsi que, au point 76 de la décision attaquée, la chambre de recours suggère que le terme « pasta » pourrait ne pas être descriptif de l’ensemble des produits couverts par l’une ou l’autre marque antérieure (voir points 45 et 46 ci-dessus).
52      Enfin, l’incise qui figure au point 77 de la décision attaquée et selon laquelle, « [e]n ce qui concerne l’aspect figuratif, s’il est vrai que les signes précités diffèrent du signe antérieur “LE DELIZIE ZARA”, ils consistent en un élément verbal distinctif identique », ne fournit pas davantage des indications claires et suffisantes aux fins de comprendre si l’usage du signe figuratif « pastaZARA » constitue un usage de la marque verbale italienne LE DELIZIE ZARA sous une forme qui diffère par des éléments n’altèrant pas le caractère distinctif de cette dernière.
53      Troisièmement, il est vrai que, selon la jurisprudence, compte tenu de la continuité fonctionnelle entre divisions d’opposition et chambres de recours, dont atteste l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2006, La Baronia de Turis/OHMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, EU:T:2006:197, points 57 et 58], la décision de la division d’opposition ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, contexte qui est connu de la requérante et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation effectuée par la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T‑111/06, non publié, EU:T:2007:352, point 64].
54      Toutefois, contrairement à ce qu’a indiqué la chambre de recours aux points 70, 71, 75 et 78 de la décision attaquée, la décision de la division d’opposition ne contient, ainsi que l’a relevé la requérante lors de l’audience, aucun développement consacré à la question de l’usage des marques antérieures sous une forme qui diffèrerait par des éléments n’altérant pas leur caractère distinctif.
55      Par conséquent, l’analyse effectuée par la chambre de recours et la conclusion à laquelle elle est parvenue en ce qui concerne une éventuelle altération du caractère distinctif des marques antérieures sont équivoques et imprécises et ne permettent pas au Tribunal de contrôler la légalité de la décision attaquée sur cet aspect qui revêt une importance essentielle dans l’économie de ladite décision. Ainsi, la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en ce qu’elle porte sur l’éventuelle altération du caractère distinctif des marques antérieures.
Sur la motivation de la décision attaquée en ce qu’elle porte sur l’usage sérieux des marques antérieures par rapport aux produits désignés par lesdites marques
56      Premièrement, il convient de constater que, au point 82 de la décision attaquée, la chambre de recours s’exprime dans les termes suivants : « [a]u vu de la documentation fournie, la chambre de recours relève que les documents produits démontrent, sans équivoque, que les marques antérieures n’ont été utilisées qu’en rapport avec les produits [mentionnés au point 12 ci-dessus] ». Par ailleurs, la chambre de recours a réitéré cette conclusion au point 96 de la décision attaquée, dans la partie de celle-ci consacrée à l’appréciation globale des preuves de l’usage.
57      Or, il importe de relever que, bien que la chambre de recours ait décidé d’examiner l’opposition formée par l’intervenante par rapport à la marque figurative italienne ZARA et par rapport à la marque verbale italienne LE DELIZIE ZARA, la chambre de recours a indiqué, au point 46 de la décision attaquée, qu’elle examinerait si les preuves considérées dans leur ensemble témoignaient d’un usage sérieux de « la marque antérieure ». Par ailleurs, dans le cadre de son analyse, la chambre de recours a mentionné, à de multiples reprises, « la marque antérieure », sans autre précision. C’est ainsi que la chambre de recours a indiqué, au point 54 de la décision attaquée, que le lieu où l’usage sérieux de « la marque antérieure » devait être prouvé était l’Italie et, au point 58 de cette décision, que les documents présentés par l’intervenante démontraient clairement que « la marque » avait fait l’objet d’un usage sur le territoire pertinent. Par ailleurs, au point 67 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que l’intervenante avait démontré que « la marque » avait fait l’objet d’un usage stable et régulier au cours des cinq années considérées. C’est ainsi qu’elle a conclu, au point 68 de cette même décision, que l’importance de l’usage de « la marque » était significative. Enfin, dans le cadre de son appréciation globale des preuves de l’usage, la chambre de recours a, une nouvelle fois, mentionné, aux points 87, 94, 95 et 96 de la décision attaquée, « la marque antérieure », sans autre précision.
58      Ainsi, la décision attaquée ne contient pas d’explications claires en ce qui concerne le lien effectué par la chambre de recours entre chacune des deux marques antérieures et les produits pour lesquels elle a considéré que chacune de ces marques avait été utilisée, à savoir les produits mentionnés au point 12 ci-dessus. La décision attaquée ne contient pas davantage d’explications en ce qui concerne les documents qui ont été pris en compte aux fins de conclure, d’une part, que la preuve de l’usage sérieux de la marque figurative italienne ZARA avait été rapportée pour les « [p]âtes fraîches, sèches, conservées, surgelées, prêtes à l’emploi, tous produits d’origine italienne » comprises dans la classe 30 et, d’autre part, que la preuve de l’usage sérieux de la marque verbale italienne LE DELIZIE ZARA avait été rapportée pour « [la] purée de tomates, [le] jus de tomates pour la cuisine [et l’]huile d’olive » compris dans la classe 29 ainsi que pour « [le] riz, [les] farines et préparations faites de céréales, [le] vinaigre [et les] sauces (à l’exception des sauces à salade) » compris dans la classe 30.
59      Une motivation circonstanciée à cet égard était d’autant plus requise que la chambre de recours a relevé, au point 41, sixième tiret, de la décision attaquée, que les factures produites par l’intervenante concernaient ou représentaient des marques comprenant l’élément verbal « pasta zara », ce qui ne correspond ni à la marque figurative italienne ZARA ni à la marque verbale italienne LE DELIZIE ZARA. En outre, la déclaration du président du conseil d’administration de l’ancienne titulaire des marques antérieures, produite par l’intervenante, mentionnait l’usage des marques en cause pour des « pâtes », sans autre précision.
60      Ainsi, compte tenu du manque d’explications fournies dans la décision attaquée, le Tribunal est dans l’incapacité d’identifier les preuves qui ont été utilisées par la chambre de recours pour apprécier l’usage sérieux de chacune des deux marques antérieures et pour établir la liste des produits pour lesquels un tel usage sérieux aurait été démontré. Par ailleurs, le Tribunal n’est pas davantage en mesure de déterminer les conséquences qui ont été tirées par la chambre de recours des preuves mentionnées dans la décision attaquée en ce qui concerne l’usage de chacune des deux marques antérieures au regard des produits qu’elles désignent.
61      En d’autres termes, le Tribunal n’est pas en mesure de comprendre, d’une part, le raisonnement qui a conduit la chambre de recours à associer les preuves de l’usage mentionnées dans la décision attaquée à l’une ou à l’autre des deux marques antérieures examinées et, d’autre part, l’influence exercée par lesdites preuves sur la conclusion à laquelle elle est parvenue, à savoir que la preuve de l’usage sérieux avait été rapportée pour les produits mentionnés au point 12 ci-dessus.
62      Deuxièmement, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la preuve de l’usage sérieux de la marque verbale italienne LE DELIZIE ZARA avait été rapportée notamment pour « [la] purée de tomates, [et le] jus de tomates pour la cuisine » compris dans la classe 29.
63      Dans la requête, la requérante soutient que la « purée de tomate » et le « jus de tomate pour la cuisine » relevant de la classe 29 ne sont pas désignés par la marque verbale italienne LE DELIZIE ZARA et que la preuve de l’usage de cette dernière pour de tels produits n’a donc pas été rapportée.
64      À cet égard, d’abord, il y a lieu de relever que, ainsi que le fait valoir la requérante, la « purée de tomate » et le « jus de tomate pour la cuisine » ne figurent pas dans la liste des produits désignés par les deux marques antérieures examinées par la chambre de recours dans la décision attaquée.
65      Ensuite, il résulte de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 que, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou de ces services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou les services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée [arrêts du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T‑126/03, EU:T:2005:288, point 45, et du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 23].
66      Si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou des services » ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou des sous-catégories cohérentes (arrêts du 14 juillet 2005, ALADIN, T‑126/03, EU:T:2005:288, point 46, et du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, point 24).
67      À cet égard, certes, les appréciations effectuées par la chambre de recours au point 111 de la décision attaquée, dans la partie de cette décision consacrée à la comparaison des produits couverts par la marque verbale italienne LE DELIZIE ZARA et des produits désignés par la marque demandée, pourraient être interprétées en ce sens que « la purée de tomate » et le « jus de tomate pour la cuisine » sont, selon la chambre de recours, inclus dans les « légumes en conserve, séchés, cuits, congelés » compris dans la classe 29 et couverts par la marque verbale italienne LE DELIZIE ZARA.
68      Toutefois, dans la décision attaquée, la chambre de recours ne mentionne à aucun moment un élément de preuve produit par l’intervenante qui ferait référence à la « purée de tomate » ou au « jus de tomate pour la cuisine ».
69      Par ailleurs, les appréciations effectuées par la chambre de recours dans le cadre de la comparaison des produits couverts par la marque verbale italienne LE DELIZIE ZARA et des produits désignés par la marque demandée ne permettent pas de suppléer l’absence d’explication afférente à la possibilité que la « purée de tomate » et le « jus de tomate pour la cuisine » puissent être envisagés de manière autonome et ainsi constituer une « sous-catégorie » au sens de la jurisprudence mentionnée au point 65 ci-dessus.
70      Plus généralement, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a, à aucun moment, exposé le raisonnement qui l’a conduite à considérer, au regard de la jurisprudence mentionnée au point 66 ci-dessus, que, au sein de la catégorie plus large des « légumes en conserve, séchés, cuits, congelés », la preuve de l’usage de la marque verbale italienne LE DELIZIE ZARA avait été rapportée pour la « purée de tomate » et le « jus de tomate pour la cuisine ».
71      Enfin, la motivation d’une décision doit figurer dans le corps même de celle-ci et ne peut être apportée par des explications postérieures fournies par l’EUIPO, sauf circonstances exceptionnelles qui, en l’absence de toute urgence, ne sont pas réunies. Il s’ensuit que la décision doit, en principe, se suffire à elle-même et sa motivation ne saurait résulter des explications écrites ou orales données ultérieurement, alors que la décision en question fait déjà l’objet d’un recours devant le juge de l’Union [voir arrêt du 12 décembre 2017, Sony Computer Entertainment Europe/EUIPO – Vieta Audio (Vita), T‑35/16, non publié, EU:T:2017:886, point 57 et jurisprudence citée].
72      Ainsi, en l’absence de toute urgence alléguée par l’EUIPO, les explications fournies par ce dernier lors de l’audience n’étaient pas de nature à pallier l’absence de motivation dans la décision attaquée.
73      Dès lors, la décision attaquée ne permet pas au Tribunal de contrôler si, au regard des produits désignés par la marque verbale italienne LE DELIZIE ZARA, la chambre de recours était fondée à considérer que la preuve de l’usage sérieux de cette marque avait été rapportée pour « [la] purée de tomates [et le] jus de tomates pour la cuisine » compris dans la classe 29.
74      Troisièmement, dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que la preuve de l’usage sérieux de la marque figurative italienne ZARA avait été rapportée pour l’ensemble des produits couverts par cette marque et compris dans la classe 30, à savoir les « [p]âtes fraîches, sèches, conservées, surgelées, prêtes à l’emploi, tous produits d’origine italienne ».
75      Ainsi qu’elle l’avait déjà fait valoir devant la division d’opposition, puis devant la chambre de recours, la requérante considère que la preuve de l’usage sérieux de la marque figurative italienne ZARA a été rapportée uniquement pour des « pâtes sèches ».
76      À cet égard, dans la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que plusieurs pièces produites par l’intervenante mentionnaient ou reproduisaient plusieurs types de pâtes alimentaires.
77      Cependant, la décision attaquée n’indique à aucun endroit les raisons pour lesquelles la preuve de l’usage sérieux de la marque figurative italienne ZARA aurait été rapportée pour des « pâtes fraîches, [...] conservées, surgelées, prêtes à l’emploi, tous produits d’origine italienne ».
78      Dans son mémoire en réponse, l’EUIPO a produit des factures qui ont été présentées par l’intervenante au cours de la procédure administrative et dont il ressortirait que cette dernière avait exporté des « pâtes fraîches » vers l’Autriche, le Benelux ou la France. Par ailleurs, lors de l’audience, l’EUIPO a indiqué, en substance, que l’utilisation d’une marque dans le cadre d’une opération d’exportation pouvait être prise en compte afin d’apprécier l’usage sérieux de ladite marque.
79      Certes, il ressort de l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, sous b), du règlement 2017/1001 que l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation est considérée comme un usage de la marque de l’Union européenne. Par ailleurs, bien que l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 se réfère uniquement à l’usage de la marque de l’Union européenne, il doit être appliqué par analogie à l’usage d’une marque nationale antérieure dans la mesure où l’article 47, paragraphe 3, de ce même règlement prévoit que le paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), dudit règlement, étant entendu que l’usage dans l’Union est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale est protégée (voir point 27 ci-dessus).
80      Toutefois, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas indiqué qu’elle s’était fondée sur l’usage de la marque figurative italienne ZARA à l’exportation afin de conclure que ladite marque avait fait l’objet d’un usage sérieux pour des « pâtes fraîches, [...] conservées, surgelées, prêtes à l’emploi, tous produits d’origine italienne ».
81      Ainsi, au regard de la jurisprudence mentionnée au point 71 ci-dessus, il y lieu de constater que, en l’absence de toute urgence, les explications fournies par l’EUIPO dans son mémoire en réponse et lors de l’audience ne sauraient être considérées comme complétant une motivation déjà suffisante en elle-même, dans la mesure où elles constituent une motivation entièrement nouvelle.
82      Dès lors, la décision attaquée ne contient pas d’explications suffisantes pour permettre au Tribunal de contrôler le bien-fondé de la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque figurative italienne ZARA avait été rapportée pour des « pâtes fraîches, [...] conservées, surgelées, prêtes à l’emploi, tous produits d’origine italienne ».
83      Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée ne permet pas de comprendre les motifs pour lesquels la chambre de recours a considéré que la documentation fournie par l’intervenante démontrait, d’une part, que la preuve de l’usage sérieux de la marque figurative italienne ZARA avait été rapportée pour les « [p]âtes fraîches, sèches, conservées, surgelées, prêtes à l’emploi, tous produits d’origine italienne » comprises dans la classe 30 et, d’autre part, que la preuve de l’usage sérieux de la marque verbale italienne LE DELIZIE ZARA avait été rapportée pour « [la] purée de tomates, [le] jus de tomates pour la cuisine [et l’]huile d’olive » compris dans la classe 29 ainsi que pour « [le] riz, [les] farines et préparations faites de céréales, [le] vinaigre [et les] sauces (à l’exception des sauces à salade) » compris dans la classe 30.
84      Le Tribunal n’est donc pas en mesure de contrôler la légalité des appréciations de la chambre de recours sur cet aspect qui revêt une importance essentielle dans l’économie de la décision attaquée.
85      En conclusion, il y a lieu de constater que la décision attaquée a été adoptée en violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et qu’elle doit, en conséquence, être annulée en ce qui concerne les produits et les services mentionnés au point 3 ci-dessus, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens soulevés par la requérante au soutien de ses conclusions.
Sur les dépens
86      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, l’article 190, paragraphe 2, de ce même règlement prévoit que les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables.
87      En l’espèce, l’EUIPO et l’intervenante ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que les dépens exposés par la requérante aux fins de la procédure devant le Tribunal, conformément aux conclusions de cette dernière.
88      S’agissant de la demande formulée par la requérante relative aux dépens de la procédure devant la chambre de recours, il appartiendra à cette dernière de statuer, à la lumière du présent arrêt, sur les frais afférents à cette procédure [voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2012, Consorzio vino Chianti Classico/OHMI – FFR (F.F.R.), T‑143/11, non publié, EU:T:2012:645, point 74].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1)      La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 février 2018 (affaires jointes R 359/2015‑5 et R 409/2015‑5), relative à une procédure d’opposition entre Ffauf Italia SA et Industria de Diseño Textil, SA (Inditex), est annulée en ce qui concerne les « fruits et légumes, herbes potagères et légumineuses en conserve, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » relevant de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, ainsi que les produits « riz, tapioca, sagou ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; en-cas à base de riz » relevant de la classe 30, les « légumes frais » relevant de la classe 31, les « jus frais » relevant de la classe 32, les « services de vente au détail et en gros dans les commerces, et via des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par courrier, par téléphone, par radio et télévision, et via d’autres moyens électroniques de légumes conservés, congelés, séchés et cuits, huiles comestibles, riz, farines et préparation à base de céréales, pain, vinaigre, sauces (condiments) », relevant de la classe 35 et les « services de restauration (alimentation) ; restaurants libre-service, cafétérias », relevant de la classe 43.
2)      L’EUIPO et Ffauf Italia supporteront leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par Industria de Diseño Textil (Inditex), aux fins de la procédure devant le Tribunal.
Gervasoni
Madise
da Silva Passos
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mai 2019.
Signatures
*      Langue de procédure : l’espagnol.