URTEIL DES GERICHTS (Siebte Kammer)
11. April 2019(*)
„Unionsmarke – Verfallsverfahren – Unionsbildmarke, die einen Schmetterling darstellt – Ernsthafte Benutzung der Marke – Teilweiser Verfall – Art. 18 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2017/1001 – Art. 58 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 2 der Verordnung 2017/1001“
In der Rechtssache T‑323/18
Fomanu AG mit Sitz in Neustadt an der Waldnaab (Deutschland), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt S. Reichart,
Klägerin,
gegen
Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), vertreten durch R. Manea und D. Walicka als Bevollmächtigte,
Beklagter,
andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des EUIPO:
Fujifilm Imaging Germany GmbH & Co. KG mit Sitz in Willich (Deutschland),
betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des EUIPO vom 16. März 2018 (Sache R 2241/2016-2) zu einem Verfallsverfahren zwischen Fujifilm Imaging Germany und Fomanu
erlässt
DAS GERICHT (Siebte Kammer)
unter Mitwirkung der Präsidentin V. Tomljenović sowie der Richterin A. Marcoulli (Berichterstatterin) und des Richters A. Kornezov,
Kanzler: E. Coulon,
aufgrund der am 22. Mai 2018 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,
aufgrund der am 10. August 2018 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,
aufgrund des Umstands, dass keine der Parteien innerhalb von drei Wochen nach der Bekanntgabe des Abschlusses des schriftlichen Verfahrens die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung beantragt hat, und des darauf gemäß Art. 106 Abs. 3 der Verfahrensordnung des Gerichts ergangenen Beschlusses, ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden,
folgendes
Urteil
Vorgeschichte des Rechtsstreits
1        Am 20. November 2006 meldete die Rechtsvorgängerin der Fomanu AG, der Klägerin, nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke [ABl. 2009, L 78, S. 1] in geänderter Fassung, die ihrerseits durch die Verordnung [EU] 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke [ABl. 2017, L 154, S. 1] ersetzt wurde) beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eine Unionsmarke an.
2        Dabei handelte es sich um folgendes Bildzeichen:
3        Das Zeichen wurde für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 38, 40 und 42 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet:
–        Klasse 9: „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; CDs; DVDs; Computerprogramme und Software, insbesondere Software zum Austausch, zur Speicherung, zur Wiedergabe und zum systematischen Erfassen von Daten“;
–        Klasse 16: „Druckerzeugnisse, Buchbindeartikel, Papier, Schreibwaren, soweit in Klasse 16 enthalten“;
–        Klasse 38: „Telekommunikation; Verschaffen von Zugang auf eine Datenbank zum Herunterladen von Informationen über elektronische Medien (Internet); Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer“;
–        Klasse 40: „Buchbindearbeiten“;
–        Klasse 42: „Entwurf und Entwicklung von Computer Hard- und Software; Designerdienstleistungen; Ingenieurarbeiten und Beratung im Bereich der Datenverarbeitung; Technologische Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Verarbeitung, dem Ordnen, Speichern, Zusammenstellen und/oder der Wiedergabe von digitalen Daten; Digitale Datenverarbeitung (Informatikdienstleistungen); Datensicherung; Bereitstellung und Implementierung von Computerprogrammen in Datennetzen und Netzwerken“.
4        Die angegriffene Marke wurde am 12. November 2007 eingetragen. Am 20. November 2009 nahm das EUIPO die Übertragung dieser Marke auf die Klägerin, die damals unter fotobuch.de AG firmierte, zur Kenntnis.
5        Am 9. Juli 2015 stellte die Streithelferin, die Fujifilm Imaging Germany GmbH & Co. KG, einen Antrag auf Erklärung des Verfalls der angegriffenen Marke nach Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 58 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung 2017/1001) mit der Begründung, diese Marke sei während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht ernsthaft benutzt worden. Dieser Antrag richtete sich gegen alle für die angegriffene Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen.
6        Am 4. Oktober 2016 gab die Löschungsabteilung dem Antrag der Streithelferin teilweise statt und erklärte die angegriffene Marke mit Wirkung ab 9. Juli 2015 für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen, ausgenommen Fotobücher, Fotokalender, Fotoleinwand, Foto-Puzzle als Druckerzeugnisse der Klasse 16, für verfallen.
7        Am 1. Dezember 2016 legte die Klägerin beim EUIPO nach den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 66 bis 71 der Verordnung 2017/1001) Beschwerde gegen die Entscheidung der Löschungsabteilung ein, soweit mit dieser die angegriffene Marke für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 38 und 40 für verfallen erklärt worden war.
8        Mit Entscheidung vom 16. März 2018 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) gab die Zweite Beschwerdekammer des EUIPO der Beschwerde teilweise statt. Sie bestätigte die Entscheidung der Löschungsabteilung, soweit diese die angegriffene Marke der Klägerin für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 40 für verfallen erklärt hatte, hob diese Entscheidung indessen auf, soweit sie sich auf Waren der Klasse 16 bezog. Diesbezüglich wies die Beschwerdekammer den Antrag auf Erklärung des Verfalls insoweit zurück, als er von der angegriffenen Marke gekennzeichnete und in Klasse 16 enthaltene „Mit individuellen Fotos bedruckte Druckerzeugnisse (insbesondere Fotobücher, Fotokalender, Fotoleinwände, Foto-Puzzles, Fotonotizbücher, Fotoordner)“ betraf, und erklärte die Marke der Klägerin für alle anderen Waren der Klasse 16 für verfallen.
Anträge der Parteien
9        Die Klägerin beantragt,
–        die angefochtene Entscheidung insoweit aufzuheben, als diese die angegriffene Marke der Klägerin für bestimmte Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 38 und 40 für verfallen erklärt hat;
–        dem EUIPO die Kosten aufzuerlegen.
10      Das EUIPO beantragt,
–        die Klage abzuweisen;
–        der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.
Rechtliche Würdigung
11      Mit ihrer Klage beantragt die Klägerin die teilweise Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, da mit dieser die angegriffene Marke der Klägerin für verfallen erklärt wird, soweit diese Marke die oben in Rn. 3 aufgeführten Waren und Dienstleistungen der Klasse 9 (ausgenommen „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild“), der Klasse 16, der Klasse 38 (ausgenommen „Telekommunikation“) und der Klasse 40 kennzeichnet.
12      Zur Begründung ihrer Klage macht die Klägerin einen einzigen Klagegrund geltend, den sie auf einen Verstoß gegen Art. 58 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 2 sowie Art. 18 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001 und Art. 19 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1430 der Kommission vom 18. Mai 2017 zur Ergänzung der Verordnung Nr. 207/2009 und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 und der Verordnung (EG) Nr. 216/96 (ABl. 2017, L 205, S. 1) (jetzt Art. 19 Abs. 1 der Delegierten Verordnung [EU] 2018/625 der Kommission vom 5. März 2018 zur Ergänzung der Verordnung 2017/1001 und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung 2017/1430 [ABl. 2018, L 104, S. 1]) in Verbindung mit Art. 10 dieser Verordnung (jetzt Art. 10 der Delegierten Verordnung 2018/625) stützt.
13      Der Klagegrund umfasst drei Rügen, die auf Fehler gestützt werden, die die Beschwerdekammer bei ihrer Beurteilung der ernsthaften Benutzung der angegriffenen Marke begangen haben soll, soweit diese erstens bestimmte Waren der Klasse 9, zweitens bestimmte Waren der Klasse 16 und drittens bestimmte Waren der Klassen 38 und 40 betrifft.
14      Das EUIPO tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen.
15      Als Erstes ist darauf hinzuweisen, dass, wie das EUIPO in Rn. 21 seiner Klagebeantwortung ausführt, die sich über Benutzungsnachweise verhaltenden Art. 19 und 10 der Delegierten Verordnung 2017/1430, deren Verletzung die Klägerin rügt, für das vorliegende Verfahren nicht gelten. Denn nach den Art. 80 und 81 der Delegierten Verordnung 2017/1430, die die Schlussbestimmungen enthalten und insbesondere das Inkrafttreten dieser Delegierten Verordnung regeln, gelten für den Verfallsantrag, da er am 9. Juli 2015 gestellt wurde, weiterhin die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 (ABl. 1995, L 303, S. 1).
16      Wenn man annimmt, dass davon auszugehen ist, dass die Klägerin mit der Geltendmachung einer Verletzung von Art. 19 Abs. 1 und Art. 10 der Delegierten Verordnung 2017/1430 einen Verstoß gegen die entsprechenden Vorschriften der Verordnung Nr. 2868/95, nämlich deren Regeln 22 und 40, rügt, ist jedenfalls festzustellen, dass sie sich darauf beschränkt, diese Artikel zu nennen, ohne ein Argument vorzutragen, mit dem ein Verstoß gegen sie substantiiert würde.
17      Jedoch muss nach Art. 21 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union, der gemäß deren Art. 53 Abs. 1 auf das Verfahren vor dem Gericht anwendbar ist, und nach Art. 177 Abs. 1 Buchst. d der Verfahrensordnung des Gerichts die Klageschrift u. a. eine kurze Darstellung der Klagegründe enthalten. Diese Darstellung muss so klar und genau sein, dass sie dem Beklagten die Vorbereitung seines Verteidigungsvorbringens und dem Gericht die Entscheidung über die Klage ermöglicht. Ebenso muss jeder Antrag in einer Weise begründet sein, die sowohl dem Beklagten als auch dem Richter die Beurteilung seiner Begründetheit ermöglicht. Somit müssen die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Umstände, auf denen die Klage beruht, zumindest in gedrängter Form, jedenfalls aber zusammenhängend und verständlich aus dem Wortlaut der Klageschrift selbst hervorgehen. Entsprechende Anforderungen gelten, wenn eine Rüge oder ein Argument zur Stützung eines Klagegrundes vorgebracht wird (vgl. Urteil vom 13. März 2013, Biodes/HABM – Manasul Internacional [FARMASUL], T‑553/10, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:126, Rn. 22 und die dort angeführte Rechtsprechung).
18      Daraus folgt, dass die auf einen Verstoß gegen Art. 19 Abs. 1 und Art. 10 der Delegierten Verordnung 2017/1430 gestützte Rüge die oben in Rn. 17 aufgeführten Anforderungen nicht erfüllt und daher jedenfalls als unzulässig zurückzuweisen ist.
19      Als Zweites ist daran zu erinnern, dass nach Art. 18 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001, wenn „der Inhaber die Unionsmarke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren, gerechnet von der Eintragung an, nicht ernsthaft in der Union benutzt [hat] oder … er eine solche Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ausgesetzt [hat], … die Unionsmarke den in dieser Verordnung vorgesehenen Sanktionen [unterliegt], es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen“.
20      Nach Art. 58 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung 2017/1001 wird die Unionsmarke auf Antrag beim EUIPO oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für verfallen erklärt, wenn die Unionsmarke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren in der Union für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist und keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.
21      Nach Art. 58 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 wird die Unionsmarke, wenn „ein Verfallsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor[liegt], für die die Unionsmarke eingetragen ist, … nur für diese Waren oder Dienstleistungen für verfallen erklärt“.
22      Der Normzweck des Erfordernisses, dass eine Marke ernsthaft benutzt worden sein muss, um nach dem Unionsrecht geschützt zu sein, liegt darin, dass das Register des EUIPO nicht als ein strategisches und statisches Depot aufgefasst werden darf, das einem untätigen Rechtsinhaber auf unbestimmte Zeit ein rechtliches Monopol verschafft. Vielmehr soll dieses Register wahrheitsgetreu die Angaben widerspiegeln, die die Unternehmen tatsächlich auf dem Markt benutzen, um ihre Waren und Dienstleistungen im Wirtschaftsleben von anderen zu unterscheiden (vgl. Urteil vom 15. Juli 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/HABM – Recticel [λ], T‑215/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:518, Rn. 20 und die dort angeführte Rechtsprechung).
23      Bei der Auslegung des Begriffs „ernsthafte Benutzung“ ist zu berücksichtigen, dass der Normzweck des Erfordernisses, dass die ältere Marke ernsthaft benutzt worden sein muss, weder auf eine Bewertung des kommerziellen Erfolgs eines Unternehmens noch auf eine Überprüfung seiner Geschäftsstrategie oder darauf abzielt, den Markenschutz nur umfangreichen geschäftlichen Verwertungen von Marken vorzubehalten (Urteile vom 8. Juli 2004, Sunrider/HABM – Espadafor Caba [VITAFRUIT], T‑203/02, EU:T:2004:225, Rn. 38, und vom 2. Februar 2016, Benelli Q.J./HABM – Demharter [MOTOBI B PESARO], T‑171/13, EU:T:2016:54, Rn. 68).
24      Nach der Rechtsprechung wird eine Marke „ernsthaft benutzt“, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion, die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren, benutzt wird, um für diese Waren oder Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, wobei symbolische Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen, ausgeschlossen sind (Urteil vom 11. März 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, Rn. 43, vgl. auch Urteil vom 8. Juni 2017, W. F. Gözze Frottierweberei und Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, Rn. 37 und die dort angeführte Rechtsprechung).
25      Dass eine Marke benutzt wird, um für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, und nicht nur zur Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte, genügt jedoch nicht, um eine „ernsthafte Benutzung“ im Sinne von Art. 18 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001 zu bejahen. Es ist nämlich ebenso unerlässlich, dass diese Benutzung der Marke entsprechend ihrer Hauptfunktion vorgenommen wird (Urteil vom 8. Juni 2017, W. F. Gözze Frottierweberei und Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, Rn. 39 und 40).
26      Bei Individualmarken besteht diese Hauptfunktion darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie es ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Damit die Marke ihre Aufgabe als wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs, das der Vertrag errichten und erhalten will, erfüllen kann, muss sie nämlich die Gewähr bieten, dass alle mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht wurden, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann (vgl. Urteil vom 8. Juni 2017, W. F. Gözze Frottierweberei und Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, Rn. 41 und die dort angeführte Rechtsprechung).
27      Im Rahmen der Anwendung von Art. 18 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001 kommt mit dem Erfordernis einer Benutzung entsprechend der Hauptfunktion als Herkunftshinweis der Umstand zum Ausdruck, dass eine Marke zwar auch entsprechend anderer Funktionen wie der Gewährleistung der Qualität oder der Kommunikations‑, Investitions- oder Werbefunktionen benutzt werden kann; sie unterliegt jedoch den in der Verordnung vorgesehenen Sanktionen, wenn sie innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht entsprechend ihrer Hauptfunktion benutzt wurde. In diesem Fall wird die Marke nach den in Art. 58 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung 2017/1001 vorgesehenen Modalitäten für verfallen erklärt, es sei denn, ihr Inhaber kann berechtigte Gründe dafür geltend machen, dass er nicht mit einer Benutzung begonnen hat, mit der die Marke ihre Hauptfunktion erfüllen kann (Urteil vom 8. Juni 2017, W. F. Gözze Frottierweberei und Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, Rn. 42).
28      Daraus folgt, dass die Bedingung einer ernsthaften Benutzung entsprechend der Hauptfunktion nicht erfüllt ist, wenn die fraglichen Waren nicht mit dem Ziel vertrieben werden, sie auf den Markt der Waren vordringen zu lassen, die zu derselben Klasse gehören wie sie, so dass die Anbringung der Marke auf den fraglichen Waren weder dazu beiträgt, einen Absatzmarkt für sie zu erschließen, noch dazu, sie im Interesse des Verbrauchers von Waren zu unterscheiden, die von anderen Unternehmen stammen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 15. Januar 2009, Silberquelle, C‑495/07, EU:C:2009:10, Rn. 21).
29      Im Licht dieser Erwägungen ist der einzige Klagegrund der Klageschrift zu prüfen.
30      Da der Antrag auf Erklärung des Verfalls der angegriffenen Marke am 9. Juli 2015 gestellt wurde, reicht der Zeitraum von fünf Jahren gemäß Art. 58 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung 2017/1001, wie dies die Beschwerdekammer zutreffend in Rn. 23 der angefochtenen Entscheidung festgestellt hat, vom 9. Juli 2010 bis zum 8. Juli 2015 (im Folgenden: relevanter Zeitraum).
Zur ersten Rüge: ernsthafte Benutzung der angegriffenen Marke, soweit sie Waren der Klasse 9 erfasst
31      Die Klägerin macht geltend, sie habe die Benutzung der angegriffenen Marke für die von dieser Marke beanspruchten Waren der Klasse 9 nachgewiesen. So trägt sie vor, dass die beim EUIPO eingereichten Dokumente nachwiesen, dass sie im relevanten Zeitraum in großer Stückzahl CDs, DVDs, einschließlich DVDs mit der Designer‑2.0‑Software, sowie Benutzerhandbücher für diese Software verkauft habe. Die angegriffene Marke sei auf allen diesen Waren angebracht gewesen. Außerdem sei die Software Teil ihres Produktangebots gewesen und mit der angegriffenen Marke als Hinweis auf die betriebliche Herkunft gekennzeichnet. Die Klägerin weist auch darauf hin, dass die Beschwerdekammer zu Unrecht davon ausgegangen sei, die kostenlose Bereitstellung der Software diene als Belohnung für den Kauf von Fotodruckerzeugnissen der Klasse 16 (im Folgenden: Fotoprodukte). Sie stellt in diesem Zusammenhang klar, dass die Software, deren Qualität für die Kaufentscheidung des Verbrauchers eine wichtige Rolle spiele, für die Bestellung ihrer Produkte notwendig sei. Daraus zieht sie die Schlussfolgerung, dass sie die Umsatzzahlen für die Software, die CDs und die DVDs nachgewiesen habe, da sie den Umsatzzahlen für die Fotoprodukte entsprächen.
32      Das EUIPO trägt vor, dass die Rüge nicht begründet sei.
33      Die Beschwerdekammer hat in der angefochtenen Entscheidung festgestellt, dass die USB-Sticks als Werbeartikel gratis als Dankeschön für den Kauf von Fotoprodukten an die Kunden der Klägerin verteilt worden seien. Sie hat ebenfalls festgestellt, dass die DVDs die Software enthielten, die für die Bestellung der Fotoprodukte erforderlich sei, und dass sie kostenlos an die Kunden abgegeben würden, um die Bestellung der Fotoprodukte zu erleichtern und deren Absatz zu fördern. Zu der Software hat sie festgestellt, dass die Klägerin sie kostenlos allein zu dem Ziel abgebe, den Verkauf ihrer Fotoprodukte zu fördern und deren Bestellung so komfortabel wie möglich zu machen. Sie hat festgestellt, dass Umsatzzahlen über die Verkäufe von USB-Sticks, DVDs oder Software nicht belegt worden seien. Daraus hat sie die Schlussfolgerung gezogen, die Klägerin habe nicht bewiesen, dass sie ernsthaft versucht habe, eine wirtschaftliche Position auf dem Markt für die Waren der Klasse 9 einzunehmen, und sie habe somit keinen Nachweis der Benutzung der angegriffenen Marke für diese Waren erbracht.
34      Insoweit ist zunächst unstreitig, dass die CDs und die DVDs an die Kunden der Klägerin zum einen als Träger für Fotodateien und zum anderen als Träger der von der Klägerin entwickelten Designer‑2.0‑Software, mit der die von ihr verkauften Fotoprodukte gestaltet und bestellt werden können, abgegeben wurden. Wie die Klägerin in Rn. 45 der Klageschrift einräumt, ist die Software notwendig, um die Fotoprodukte zu gestalten. Nach den Angaben in Rn. 38 der Klageschrift wird diese Software den Kunden durch Herunterladen von der Website der Klägerin oder durch die Bereitstellung einer CD oder einer DVD, die die Klägerin ihren Kunden übersendet, zur Verfügung gestellt. Daher ist festzustellen, dass die CDs, die DVDs und die Software entweder zur Erstellung der Fotodruckerzeugnisse oder im Rahmen der Abgabe des Endprodukts, das diese Erzeugnisse darstellen, verteilt wurden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass nach der in Anlage 5 der Klageschrift enthaltenen Erklärung des Vorstandsvorsitzenden der Klägerin diese in den Jahren 2010 bis 2014 1 250 000 Fotobücher und 550 000 Kalender verkauft und 5 000 CDs und DVDs ausgeliefert hat. Im gleichen Zeitraum erfolgten eine Million Auslieferungen der Designer‑2.0‑Software, auch als Download, und 1,5 Millionen Downloads des Benutzerhandbuchs für diese Software.
35      Sodann ist darauf hinzuweisen, dass die Klägerin behauptet, dass die CDs und die DVDs, einschließlich der DVDs mit der Designer‑2.0‑Software, sowie die Benutzerhandbücher für diese Software in erheblicher Anzahl an die Besteller von Fotoprodukten „abgesetzt“ worden seien. Die Klägerin hat jedoch keinerlei Nachweis dafür vorgelegt, dass diese Waren den Kunden in Rechnung gestellt worden seien. Darüber hinaus räumt sie in den Rn. 38 und 45 der Klageschrift ein, dass die Software ihren Kunden kostenlos zur Verfügung gestellt werde, entweder über einen Download oder über die Zusendung einer CD oder einer DVD, und dass deren Preis in den Rechnungen nicht gesondert ausgewiesen werde. Sie führt auch aus, dass der Umsatz für die Software, die CDs und die DVDs dem Umsatz für die Fotoprodukte entspreche. Unter diesen Umständen ist festzustellen, dass die Klägerin nicht nachgewiesen hat, dass die Beschwerdekammer einen Fehler begangen hat, als diese davon ausgegangen ist, dass die CDs, die DVDs und die Software kostenlos an die Kunden der Klägerin abgegeben würden.
36      Es ist somit festzustellen, dass die als Träger für die Fotodaten konzipierten CDs und DVDs in einer sehr begrenzten Stückzahl im Verhältnis zu den verkauften Fotodruckerzeugnissen ausschließlich im Rahmen der Abgabe dieser Produkte verteilt werden. Diese Waren werden also nicht eigenständig verteilt, ihre Abgabe erfolgte vielmehr ausschließlich im Rahmen der Vermarktung der Fotodruckerzeugnisse, um deren Absatz zu fördern (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 15. Januar 2009, Silberquelle, C‑495/07, EU:C:2009:10, Rn. 20).
37      Im Übrigen wird die Designer‑2.0‑Software über einen Download oder die Zusendung einer CD oder einer DVD ausschließlich im Rahmen der Tätigkeit der Klägerin auf dem Markt für Fotoprodukte verteilt. Wie die Klägerin in Rn. 45 der Klageschrift ausführt, bliebe die Software ohne die nachfolgenden Bestellungen dieser Produkte nutzlos. Daher ist die Designer‑2.0‑Software nur ein – zwar notwendiges – Mittel für die Bestellung und die Erstellung der Fotodruckerzeugnisse, aber kein losgelöst hiervon an Dritte veräußertes Produkt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 4. Oktober 2017, Intesa Sanpaolo/EUIPO – Intesia Group Holding [INTESA], T‑143/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:687, Rn. 52, vgl. auch entsprechend Urteil vom 1. März 2018, Altunis/EUIPO – Hotel Cipriani [CIPRIANI], T‑438/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:110, Rn. 32).
38      Aus den vorstehenden Rn. 34 bis 37 ergibt sich, dass die Klägerin nicht auf dem Markt für CDs, DVDs und Software tätig ist. Denn die CDs, die DVDs und die Software, auf denen die angegriffene Marke angebracht ist, werden nicht eigenständig und losgelöst von dem Kauf der Fotoprodukte angeboten. Im Übrigen wird weder nachgewiesen noch auch nur vorgetragen, dass die Klägerin die Absicht habe, mit ihren Waren auf den Markt für CDs, DVDs und Software vorzudringen. Wenn daher, wie die Klägerin geltend macht, die Anbringung der angegriffenen Marke auf diesen Produkten zwar bezweckt und bewirkt, auf deren Herkunft hinzuweisen, trägt sie doch weder dazu bei, einen Absatzmarkt für diese zu erschließen, noch dazu, sie im Interesse des Verbrauchers von Waren zu unterscheiden, die von anderen Unternehmen stammen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 15. Januar 2009, Silberquelle, C‑495/07, EU:C:2009:10, Rn. 21).
39      Mithin stellt die kostenlose Verteilung der CDs, der DVDs und der Software, auf denen die angegriffene Marke angebracht ist, keine ernsthafte Benutzung dieser Marke im Sinne der oben in Rn. 24 angeführten Rechtsprechung dar.
40      Die übrigen Argumente der Klägerin sind nicht geeignet, diese Schlussfolgerung in Frage zu stellen.
41      Erstens ist nämlich die große Anzahl der verteilten CDs und DVDs sowie der Downloads der Designer‑2.0‑Software, auf die die Klägerin sich beruft, nicht geeignet, die ernsthafte Benutzung der angegriffenen Marke nachzuweisen, soweit sie diese Produkte kennzeichnet, da sie nicht auf dem Markt für diese Produkte, sondern ausschließlich auf dem Markt für Fotoprodukte benutzt wird.
42      Zweitens trifft es zwar zu, dass die Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, anhand sämtlicher Umstände zu prüfen ist, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird; dazu gehören insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (Urteile vom 11. März 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, Rn. 38, und vom 17. März 2016, Naazneen Investments/HABM, C‑252/15 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2016:178, Rn. 56). Im vorliegenden Fall beruft sich die Klägerin auf Verwendungen, die auf dem Markt für Fotodruckerzeugnisse stattfinden, indem sie ausführt, dass die auf den Fotodaten eines Kunden beruhenden Druckerzeugnisse von diesem üblicherweise mittels einer vom Hersteller zur Verfügung gestellten Software gestaltet würden. Ein solches Argument, das in dem Vortrag besteht, dass die Software zur Erhaltung oder Gewinnung von Marktanteilen im Wirtschaftszweig für Fotodruckerzeugnisse kostenlos an die Kunden verteilt werden müsse, ist jedoch nicht geeignet, die Verwendungen auf dem Markt der fraglichen Waren der Klasse 9 und somit die ernsthafte Benutzung der angegriffenen Marke, soweit sie diese Waren kennzeichnet, nachzuweisen.
43      Drittens gilt dies auch für den Umstand, dass die Qualität der Software eine wichtige Rolle bei der Kaufentscheidung des Verbrauchers in Bezug auf die Fotoprodukte spielen soll. Diese Behauptung bestätigt nämlich nur, dass die Software ein Mittel zur Bestellung der Fotodruckerzeugnisse ist.
44      Folglich hat die Beschwerdekammer keinen Beurteilungsfehler begangen, indem sie davon ausgegangen ist, dass die Klägerin keinen Nachweis der ernsthaften Benutzung der angegriffenen Marke erbracht habe, soweit diese „CDs; DVDs; Computerprogramme und Software, insbesondere Software zum Austausch, zur Speicherung, zur Wiedergabe und zum systematischen Erfassen von Daten“ der Klasse 9 kennzeichnet. Somit ist die erste Rüge als nicht begründet zurückzuweisen.
Zur zweiten Rüge: ernsthafte Benutzung der angegriffenen Marke, soweit sie Waren der Klasse 16 erfasst
45      Die Klägerin macht geltend, dass die Beschwerdekammer bei der Bildung einer Untergruppe mit dem Titel „Mit individuellen Fotos bedruckte Druckerzeugnisse“ innerhalb der „Druckerzeugnisse, Buchbindeartikel, Papier, Schreibwaren“ der Klasse 16 den Schutz der angegriffenen Marke im Hinblick auf den Zweck und die Bestimmung der Waren ungerechtfertigt beschränkt habe. Sie erklärt, dass der Ausdruck „individuell“ unklar sei, da zum einen nicht präzisiert werde, ob er sich auf das konkrete Foto oder auf die Art der Bedruckung richte, und zum anderen „auch denkbar [ist], dass vorgegebene Bilder, evtl. in einer vorgegebenen Vorlage, zusammengestellt werden“.
46      Das EUIPO trägt vor, dass die Rüge nicht begründet sei.
47      Aus der Rechtsprechung ergibt sich, dass dann, wenn eine Marke für eine Gruppe von Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden ist, die so weit ist, dass darin verschiedene Untergruppen ausgemacht werden können, die sich jeweils als selbständig ansehen lassen, der Schutz, der aus dem Nachweis fließt, dass die Marke für einen Teil dieser Waren oder Dienstleistungen ernsthaft benutzt worden ist, nur derjenigen Untergruppe oder denjenigen Untergruppen zuteilwird, zu der oder zu denen die Waren oder Dienstleistungen gehören, für die die Marke tatsächlich benutzt worden ist (vgl. Urteil vom 10. Dezember 2015, Sony Computer Entertainment Europe/HABM – Marpefa [Vieta], T‑690/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:950, Rn. 61 und die dort angeführte Rechtsprechung).
48      Ist dagegen eine Marke für Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden, die so genau definiert worden sind, dass es nicht möglich ist, innerhalb der betreffenden Gruppe eindeutige Unterteilungen vorzunehmen, deckt der Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke für diese Waren oder Dienstleistungen zwangsläufig diese ganze Gruppe ab (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 14. Juli 2005, Reckitt Benckiser [España]/HABM – Aladin [ALADIN], T‑126/03, EU:T:2005:288, Rn. 45, und vom 13. Februar 2007, Mundipharma/HABM – Altana Pharma [RESPICUR], T‑256/04, EU:T:2007:46, Rn. 23).
49      Denn der Begriff der teilweisen Benutzung bezweckt zwar, dass Marken, die für eine bestimmte Warengruppe nicht benutzt worden sind, verfügbar bleiben; er darf jedoch nicht bewirken, dass der Inhaber der Marke jeden Schutz für Waren verliert, die zwar nicht völlig mit den Waren, für die er eine ernsthafte Benutzung hat nachweisen können, identisch sind, die sich jedoch von diesen nicht wesentlich unterscheiden und zu ein und derselben Gruppe gehören, bei der jede Unterteilung willkürlich wäre. Schließlich ist es dem Inhaber einer Marke praktisch unmöglich, deren Benutzung für alle denkbaren Varianten der von der Eintragung betroffenen Waren nachzuweisen. Infolgedessen kann der Begriff „Teil der Waren oder Dienstleistungen“ im Sinne von Art. 58 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 nicht so verstanden werden, dass er sich auf alle kommerziellen Ausprägungen ähnlicher Waren oder Dienstleistungen bezieht, sondern nur so, dass er sich auf jene Waren oder Dienstleistungen bezieht, die unterschiedlich genug sind, um kohärente Gruppen oder Untergruppen bilden zu können (Urteile vom 14. Juli 2005, ALADIN, T‑126/03, EU:T:2005:288, Rn. 46, vom 13. Februar 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, Rn. 24, und vom 10. Dezember 2015, Vieta, T‑690/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:950, Rn. 62).
50      Da der Verbraucher vor allem eine Ware oder Dienstleistung sucht, die voraussichtlich seinen speziellen Bedürfnissen entspricht, ist für seine Auswahlentscheidung der Zweck oder die Bestimmung der betreffenden Ware oder Dienstleistung ausschlaggebend. Folglich ist das Kriterium des Zwecks oder der Bestimmung, da es die Verbraucher vor jedem Kauf selbst heranziehen, ein Kriterium, das für die Definition einer Untergruppe von Waren oder Dienstleistungen maßgebend ist (Urteil vom 13. Februar 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, Rn. 29).
51      Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung zunächst festgestellt, dass die Klägerin kein einziges Beweismittel dafür vorgelegt habe, dass sie während des relevanten Zeitraums Kugelschreiber und Blöcke, „Papier“ oder „Buchbindeartikel“ verkauft habe. Dagegen ist sie davon ausgegangen, dass die Klägerin die ernsthafte Benutzung der angegriffenen Marke für „Fotobücher, Fotokalender, Fotoleinwand, Foto-Puzzle als Druckerzeugnisse“ und auch für „Fotonotizbücher“ sowie „Fotoordner“ nachgewiesen habe. Sodann hat die Beschwerdekammer festgestellt, dass die Benutzung der angegriffenen Marke für diese Waren nicht ausreiche, um einen Beweis für die ernsthafte Benutzung der Marke für alle Waren der Gruppen „Druckerzeugnisse“ und „Schreibwaren“ zu erbringen, die sehr unterschiedliche Waren umfassten. Die Klägerin habe nämlich für bestimmte Untergruppen – zum einen für die Gruppe „Druckerzeugnisse“ wie geografische Karten und Pläne, zum anderen für die Gruppe „Schreibwaren“ wie Stifte – keine ernsthafte Benutzung der angegriffenen Marke nachgewiesen. Schließlich hat die Beschwerdekammer konstatiert, dass die Waren, für die die Benutzung der angegriffenen Marke nachgewiesen worden sei, eine homogene Untergruppe bildeten, die aus mit individuellen Fotos bedruckten Druckerzeugnissen bestehe.
52      Mit dem EUIPO ist darauf hinzuweisen, dass die Klägerin nicht bestreitet, dass bei „Druckerzeugnissen, Buchbindeartikeln, Papier, Schreibwaren“ mehrere Untergruppen gebildet werden können, die sich als selbständig ansehen lassen. Sie bestreitet ebenfalls nicht, dass die ernsthafte Benutzung der angegriffenen Marke nicht für alle Untergruppen dieser Waren nachgewiesen ist. Die Klägerin wirft der Beschwerdekammer nämlich im Wesentlichen vor, diese habe eine Untergruppenbildung vorgenommen, die den Schutz der Marke angesichts des Zwecks und der Bestimmung der fraglichen Waren in nicht gerechtfertigter Weise beschränkt habe.
53      Hierzu ist zum einen in Bezug auf den Titel der Untergruppe „Mit individuellen Fotos bedruckte Druckerzeugnisse“ festzustellen, dass die Behauptung der Klägerin, der Ausdruck „individuell“ könne sich nicht auf das Foto, sondern auf die Art der Bedruckung, beispielsweise die „konkrete Anordnung der Fotos“, richten, nicht sehr deutlich ist. Jedenfalls ergibt sich aus diesem Titel, dass das Adjektiv „individuell“ auf die Fotos bezogen ist und dass es in keiner Weise vom Schutz der angegriffenen Marke Waren ausschließt, die eine Anordnung oder eine besondere Zusammenstellung von Fotos enthalten. Außerdem macht die Klägerin geltend, dass der Titel einschränkend sei, da es „auch denkbar [sei], dass vorgegebene Bilder, evtl. in einer vorgegeben[en] Vorlage, zusammengestellt [würden]“, sie erläutert dies aber nicht weiter. Selbst wenn man annimmt, dass die Klägerin mit ihrer Behauptung, die nicht frei von Mehrdeutigkeit ist, dahin verstanden werden muss, dass sie vorträgt, der Titel der Untergruppe schließe Druckerzeugnisse aus, die mit vom Kunden individuell ausgewählten Fotos bedruckt seien, wobei die Fotos keine persönlichen Fotos seien, kann dieses Vorbringen nur zurückgewiesen werden. Denn der Ausdruck „individuelle Fotos“ beschränkt den Schutz der angegriffenen Marke nicht auf Druckerzeugnisse, die mit Fotos bedruckt sind, die den Kunden persönlich gehören.
54      Zum anderen ist festzustellen, dass die Klägerin zwar geltend macht, die Beschwerdekammer habe die Untergruppe „Mit individuellen Fotos bedruckte Druckerzeugnisse“ ausgemacht und dabei den Zweck und die Bestimmung der Waren, deren ernsthafte Benutzung nachgewiesen worden sei, außer Betracht gelassen, sie ihrer Behauptung jedoch keinen Vortrag beifügt, mit dem sich die Begründetheit dieser Behauptung beurteilen ließe.
55      Daher weist die Klägerin nicht nach, dass die Beschwerdekammer zu Unrecht den Schutz der angegriffenen Marke auf die Untergruppe „Mit individuellen Fotos bedruckte Druckerzeugnisse“ beschränkt habe.
56      Folglich ist die zweite Rüge als nicht begründet zurückzuweisen.
Zur dritten Rüge: ernsthafte Benutzung der angegriffenen Marke, soweit sie Dienstleistungen der Klassen 38 und 40 erfasst
57      Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 40 macht die Klägerin geltend, dass sie in großem Umfang Buchbindearbeiten erbracht habe. Der Umfang der angebotenen Dienstleistungen werde durch die Zahl der Waren, insbesondere die Fotobücher, die sie im relevanten Zeitraum verkauft habe, belegt. Sie erklärt, dass die Buchbindearbeiten, selbst wenn der Preis dieser Arbeiten in den Rechnungen nicht gesondert ausgewiesen sei, Teil ihrer geschäftlichen Tätigkeit seien und beworben würden. Die Qualität des gebundenen Produkts sei ein eigenständiges und für ihre Kunden entscheidendes Merkmal.
58      Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 38 macht die Klägerin geltend, dass sie zwar in den Rechnungen nicht gesondert ausgewiesen würden, aber für das Erstellen der Fotoprodukte notwendig seien.
59      Das EUIPO trägt vor, dass die Rüge nicht begründet sei.
60      In der angefochtenen Entscheidung hat die Beschwerdekammer festgestellt, dass die Klägerin die Dienstleistungen der Klassen 38 und 40 lediglich zur Herstellung der Fotodruckerzeugnisse erbringe. Es handele sich um „unselbständige Hilfsdienstleistungen“, die nicht losgelöst von den Fotodruckerzeugnissen angeboten würden. Die Beschwerdekammer hat daraus die Schlussfolgerung gezogen, dass die Klägerin keinen eigenen Absatzmarkt für diese Dienstleistungen, die nur zur Förderung des Absatzes der Fotoprodukte erbracht würden, erschließen oder sichern wolle.
61      Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass die Klägerin selbst in den Rn. 66 und 68 ihrer Klageschrift ausführt, dass die Buchbindearbeiten der Klasse 40 und die Dienstleistungen „Verschaffen von Zugang auf eine Datenbank zum Herunterladen von Informationen über elektronische Medien (Internet); Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer“ der Klasse 38 für den Verkauf der Fotoprodukte notwendig seien. In Rn. 64 der Klageschrift führt sie außerdem aus, dass der Umfang der angebotenen Dienstleistung „Buchbindearbeiten“ durch die Zahl der im relevanten Zeitraum verkauften Fotodruckerzeugnisse belegt werde. Im Übrigen macht sie nicht geltend, dass die beanstandeten Dienstleistungen der Klasse 38 losgelöst von den Fotodruckerzeugnissen angeboten würden. Somit ist die Beschwerdekammer in Rn. 55 der angefochtenen Entscheidung zu Recht davon ausgegangen, dass die Dienstleistungen „Buchbindearbeiten“ und die oben genannten Dienstleistungen der Klasse 38 ausschließlich der Fertigung des Endprodukts „Fotodruckerzeugnis“ dienten und nicht losgelöst vom Absatz der Fotodruckerzeugnisse angeboten würden.
62      Daraus folgt, dass die von der angegriffenen Marke erfassten Dienstleistungen der Klassen 38 und 40 nicht selbständig auf den entsprechenden Märkten erbracht wurden, und aus keinem der Aktenstücke geht hervor, dass die Klägerin die Absicht hätte, mit den genannten Dienstleistungen auf diese Märkte vorzudringen.
63      Somit ist davon auszugehen, dass die Anbringung der angegriffenen Marke auf den fraglichen Dienstleistungen weder dazu beiträgt, einen Absatzmarkt für diese auf dem Markt der genannten Dienstleistungen zu erschließen, noch dazu, sie im Interesse des Verbrauchers von Dienstleistungen zu unterscheiden, die von anderen Unternehmen stammen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 15. Januar 2009, Silberquelle, C‑495/07, EU:C:2009:10, Rn. 21).
64      Der Umstand, dass die Qualität der Buchbindearbeiten ein eigenständiges und für die Kaufentscheidung in Bezug auf die von der Klägerin angebotenen Fotoprodukte entscheidendes Kriterium ist, hat insoweit keinerlei Auswirkung.
65      Daher stellen weder die Buchbindearbeiten noch die oben genannten, in Klasse 38 enthaltenen Dienstleistungen, die im Rahmen des Absatzes der Fotoprodukte erbracht werden, eine ernsthafte Benutzung der angegriffenen Marke im Sinne der oben in Rn. 24 angeführten Rechtsprechung dar, soweit sie diese Dienstleistungen kennzeichnet.
66      Folglich ist die dritte Rüge als nicht begründet zurückzuweisen.
67      Nach alledem ist der einzige Klagegrund der Klageschrift zurückzuweisen, ohne dass die Unzulässigkeitseinrede zu prüfen ist, die das EUIPO gegen die auf einen Verstoß gegen Art. 18 der Verordnung 2017/1001 gestützte Rüge erhebt.
68      Die vorliegende Klage ist daher abzuweisen.
Kosten
69      Nach Art. 134 Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.
70      Da die Klägerin mit ihrem Vorbringen unterlegen ist, sind ihr gemäß dem Antrag des EUIPO die Kosten aufzuerlegen.
Aus diesen Gründen hat
DAS GERICHT (Siebte Kammer)
für Recht erkannt und entschieden:
1.      Die Klage wird abgewiesen.
2.      Die Fomanu AG trägt die Kosten.
Tomljenović
Marcoulli
Kornezov
Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 11. April 2019.
Der Kanzler
Der Präsident
E. Coulon
V. Tomljenović
*      Verfahrenssprache: Deutsch.