62024TJ0425_EXT
RETTENS DOM (Anden Afdeling)
10. september 2025 (
*1
)
»EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-figurmærket pastaZARA Sublime – det ældre EU-ordmærke ZARA – relativ registreringshindring – ingen skade på renomméet – artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 40/94 – manglende sammenhæng mellem tegnene – ingen risiko for utilbørlig udnyttelse af det renommerede varemærke – rimelig grund til at bruge det ansøgte varemærke«
I sag T-425/24,
Ffauf Italia SpA, Riese Pio X (Italien), ved advokaterne P. Creta, A. Lanzarini, B. Costa og V. Basilavecchia,
sagsøger,
mod
Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) ved M. Chylińska og D. Gája, som befuldmægtigede,
sagsøgt,
den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO og intervenient ved Retten:
Industria de Diseño Textil, SA, Arteixo (Spanien), ved advokaterne G. Marín Raigal, E. Armero Lavie og J. Oria Sousa-Montes,
har
RETTEN (Anden Afdeling),
sammensat af afdelingsformanden, A. Marcoulli, og dommerne V. Tomljenović (refererende dommer) og L. Spangsberg Grønfeldt,
justitssekretær: fuldmægtig G. Mitrev,
på grundlag af den skriftlige forhandling,
og efter retsmødet den 8. maj 2025,
afsagt følgende
Dom (
1
)
1
Sagsøgeren, Ffauf Italia SpA, har med sit søgsmål anlagt i henhold til artikel 263 TEUF nedlagt påstand om annullation af afgørelse truffet den 3. juni 2024 af Femte Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 1576/2023-5) (herefter »den anfægtede afgørelse«).
[udelades]
Parternes påstande
12
Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
–
Den anfægtede afgørelse annulleres.
–
EUIPO og intervenienten tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
13
EUIPO har nedlagt følgende påstande:
–
Frifindelse.
–
Sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne, såfremt der indkaldes til et retsmøde.
14
Intervenienten har i det væsentlige nedlagt følgende påstande:
–
Frifindelse af EUIPO.
–
Sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
Retlige bemærkninger
[udelades]
Det eneste anbringende om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94
[udelades]
Spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en rimelig grund til at bruge det ansøgte varemærke
95
Sagsøgeren har i det væsentlige gjort gældende, at denne i flere år har anvendt tegn, der indeholder ordbestanddelen »pastazara«, hvilket udgør en rimelig grund til at anvende det ansøgte varemærke.
96
Det skal i denne forbindelse bemærkes, at spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en rimelig grund, der berettiger brugen af et varemærke, der krænker et renommeret varemærke, skal fortolkes indskrænkende (dom af 16.3.2016, The Body Shop International mod KHIM – Spa Monopole (SPA WISDOM), T-201/14, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:148, præmis 65).
97
Endvidere omfatter begrebet »rimelig grund« ikke kun objektivt tvingende grunde, men kan også være knyttet til subjektive grunde hos en tredjemand, som bruger et tegn, der er identisk med eller ligner det renommerede varemærke (jf. analogt dom af 6.2.2014, Leidseplein Beheer og de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, præmis 45).
98
Den, der bruger et tegn, der ligner et renommeret varemærke, kan, således som det fremgår af artikel 8, stk. 5, i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EUT 1994, L 11, s. 1), gøre gældende, at der foreligger en »rimelig grund« til brugen af dette tegn, idet en rimelig grund er udtryk for det almindelige mål, der forfølges med denne forordning, som er at foretage en afvejning mellem på den ene side varemærkeindehaverens interesse i at sikre varemærkets væsentligste funktion og på den anden side en tredjemands interesser i erhvervsmæssigt at kunne anvende et sådant tegn, der kan betegne de varer og tjenesteydelser, som vedkommende markedsfører (jf. dom af 30.5.2018, Tsujimoto mod EUIPO, C-85/16 P og C-86/16 P, EU:C:2018:349, præmis 90 og den deri nævnte retspraksis).
99
Desuden følger det af retspraksis, at tredjemands brug af et tegn, der ligner et renommeret varemærke, kan anses for en rimelig grund som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, hvis det viser sig dels, at dette tegn er blevet anvendt inden indgivelsen af ansøgningen om det nævnte renommerede varemærke, dels at en sådan brug er foretaget i god tro, hvilket navnlig skal vurderes under hensyntagen til etableringen af og omdømmet for det nævnte tegn hos den relevante kundekreds, graden af lighed mellem de omhandlede varer og tjenesteydelser og den økonomiske og handelsmæssige betydning af brugen af tegnet for de pågældende varer (jf. i denne retning og analogt dom af 6.2.2014, Leidseplein Beheer og de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, præmis 60).
100
Det er i lyset af ovenstående betragtninger, at det skal undersøges, om appelkammeret, selv hvis det antages, at det er godtgjort, at den relevante kundekreds ville forbinde de omtvistede tegn med hinanden, og at det ansøgte varemærke utilbørligt ville udnytte det ældre varemærkes renommé, med rette kunne konkludere, at der ikke forelå en rimelig grund til at bruge det ansøgte varemærke, der indeholder ordbestanddelen »pastazara«.
101
Det skal for det første bemærkes, at for så vidt som sagsøgeren har foreholdt appelkammeret, at det ikke tog hensyn til de beviser vedrørende udskrifter fra virksomhedsregisteret og registreringer af varemærker, som sagsøgeren havde fremlagt, fremgår det af den anfægtede afgørelses punkt 99-106, at appelkammeret tog hensyn til sagsøgerens forskellige selskabsnavne, såsom PASTAZARA Sas di Dalla Costa Roberto & C. fra 1978 og PASTAZARA SpA fra 1988. Appelkammeret tog desuden hensyn til de registreringer af varemærkerne ZARA og pastaZARA, som sagsøgeren havde ansøgt om siden 1960’erne, idet appelkammeret henviste til eksemplet med den italienske registrering af figurmærket pastaZARA, der blev ansøgt om i 1968.
102
Det skal i øvrigt bemærkes, at alle de varemærker, som sagsøgeren er indehaver af, og som appelkammeret undersøgte i den anfægtede afgørelses punkt 101-103, indeholder ordbestanddelen »pastazara«, som er identisk med eller ligner ordbestanddelen i det ansøgte varemærke meget, og hvorpå appelkammeret støttede sin konklusion vedrørende ligheden mellem de omtvistede tegn. Desuden indeholder en betydelig del af de figurmærker, som appelkammeret fremhævede, den figurbestanddel, som gengiver en kvinde, der bærer hvede med et landligt landskab i baggrunden, og som findes i det ansøgte varemærke.
103
Det må derfor konstateres, at de tegn, der indeholder ordbestanddelen »pastazara«, er blevet anvendt af sagsøgeren til markedsføring af dennes varer forud for indgivelsen af ansøgningen om det ældre varemærke ZARA, nemlig den 3. juli 2001, og endog før udbredelsen af det nævnte varemærke i 1980’erne og 1990’erne, som førte til, at det fik renommé, således som det er anført i præmis 36 ovenfor.
104
Disse omstændigheder adskiller sig væsentligt fra dem, der var relevante i den sag, der gav anledning til dom af 6. juli 2012, Jackson International mod KHIM – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE) (T-60/10, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:348), som appelkammeret henviste til i den anfægtede afgørelses punkt 104. I modsætning til hvad appelkammeret med urette lagde til grund i den foreliggende sag, har sagsøgeren med henblik på at gøre gældende, at der forelå en rimelig grund til at bruge det ansøgte varemærke, nemlig ikke fremlagt beviser for den tidligere brug af det ansøgte varemærke, men for dels den omstændighed, at dette varemærke støttede sig på andre varemærker, som sagsøgeren var indehaver af, såsom figurmærkerne pastaZARA, og på navnet »Zara«, for så vidt som det var knyttet til sagsøgerens identitet og historie, dels for markedsføringen af sagsøgerens varer under de nævnte figurmærker i årtier.
105
For det andet fremgår det af den anfægtede afgørelses punkt 106, at appelkammeret tog hensyn til de beviser, som sagsøgeren havde fremlagt med henblik på at godtgøre brugen i god tro af tegn, der indeholder ordbestanddelen »pastazara«, idet det bl.a. støttede sig på sagsøgerens historie, de forskellige nationale og internationale registreringer af varemærker, der indeholder den nævnte ordbestanddel »pastazara«, samt sagsøgerens fakturaer, emballager, kataloger og foldere, der viser varianter af figurmærket pastaZARA. Appelkammeret konkluderede således, at disse beviser godtgjorde, at sagsøgerens brug af navnet »Zara« vedrørte sagsøgerens virksomheds faktiske oprindelse i den dalmatiske by Zara, nu Zadar (Kroatien), i 1930’erne og indtil 1943, og at sagsøgeren allerede havde anvendt tegn, der indeholdt navnet »Zara«, til at betegne pastaprodukter eller lignende varer, bl.a. i Europa, inden datoen for indgivelsen af ansøgningen om det ældre varemærke i 2001 og endog inden intervenientens første brug af varemærket ZARA i 1975. Der er ikke grundlag for at rejse tvivl om denne vurdering, som i øvrigt ikke er blevet bestridt.
106
For det tredje fremgår det af de beviser, der er anført i præmis 102 ovenfor, at sagsøgeren var indehaver af internationale registreringer af varemærker indeholdende ordbestanddelen »pastazara«, der dækkede et stort antal områder i stater i EU, nemlig Østrig, Tyskland, Benelux, Bulgarien, Kroatien, Den Tjekkiske Republik, Frankrig, Ungarn, Portugal, Rumænien, Slovakiet og Slovenien. Desuden viser de fakturaer, emballager, kataloger og foldere, som sagsøgeren har fremlagt, og som appelkammeret henviste til i den anfægtede afgørelses punkt 103, markedsføringen af pastaprodukter under tegn, der indeholder ordbestanddelen »pastazara«, på flere af disse staters område samt i Danmark, Estland, Grækenland, Irland, Italien, Litauen, Letland, Polen og Sverige. Disse beviser viser en høj grad af etablering af tegn, der indeholder ordbestanddelen »pastazara«, i en betydelig del af EU som omhandlet i den retspraksis, der er nævnt i præmis 99 ovenfor.
107
For det fjerde vidner sagsøgerens brug af navnet »Zara«, der er knyttet til dennes identitet og historie, samt de forskellige varemærker, der indeholder ordbestanddelen »pastazara«, som sagsøgeren har registreret og anvendt ved markedsføringen af sine varer, og som er nævnt i den anfægtede afgørelses punkt 103 og 106, om den økonomiske og handelsmæssige betydning af brugen af tegn, der indeholder ordbestanddelen »pastazara«, for sagsøgeren som omhandlet i den retspraksis, der er nævnt i præmis 99 ovenfor.
108
Hvad for det femte angår graden af de pågældende varers lighed bemærkes, således som det er anført i præmis 82 ovenfor, at appelkammeret anerkendte, at de modeprodukter, der er omfattet af det renommerede varemærke, og de pastaprodukter, der er omfattet af det ansøgte varemærke, ikke har noget til fælles, idet de hverken supplerer hinanden eller konkurrerer med hinanden og generelt udbydes af forskellige selskaber, der er aktive i forskellige sektorer.
109
For det sjette fandt appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 107, at der i det foreliggende tilfælde ikke forelå en rimelig grund til at anvende det ansøgte varemærke, eftersom sagsøgeren ikke havde godtgjort, at brugen af ordet »zara« var nødvendig for markedsføringen af de varer, der var omfattet af det ansøgte varemærke, at der ikke forelå en forudgående aftale med intervenienten, der tillod brugen af det nævnte varemærke, og at der ikke forelå noget bevis for værdien af investeringerne i promoveringen af og reklamen for dette varemærke og for den relevante kundekreds’ accept heraf.
110
I denne henseende fremgår det for det første, således som sagsøgeren i det væsentlige har gjort gældende, ikke af retspraksis, at begrebet »rimelig grund« er betinget af, at brugen af tegnet er nødvendig for markedsføringen af de omhandlede varer. I den sag, der gav anledning til dom af 16. marts 2016, SPA WISDOM (T-201/14, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:148, præmis 66), fastslog Retten nemlig som svar på argumentet om, at ordet »spa« i det omhandlede tegn var blevet beskrivende eller generisk med henblik på at identificere kosmetiske produkter, at det ikke var blevet godtgjort, at anvendelsen af ordet »spa« var blevet nødvendig for markedsføringen af de nævnte varer. Disse omstændigheder adskiller sig imidlertid fra omstændighederne i denne sag, for så vidt som der ikke er tale om anvendelse af et udtryk, der angiveligt er blevet en artsbetegnelse, men om anvendelse af et navn, der er tæt forbundet med sagsøgerens historie og markedsføringen af dennes varer.
111
Det skal dernæst bemærkes, at det ikke følger af den retspraksis, der er nævnt i præmis 99 ovenfor, at begrebet »rimelig grund« er betinget af, at der konstateres et specifikt niveau af anerkendelse af det omhandlede tegn, et bestemt investeringsniveau og salgsfremmende foranstaltninger eller besiddelse af en markedsandel. Det fremgår nemlig af denne retspraksis, at spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en rimelig grund, kræver en samlet undersøgelse af alle de relevante faktorer, der har til formål at fastslå, om det pågældende tegn faktisk er blevet anvendt på markedet forud for indgivelsen af ansøgningen om det renommerede varemærke, og om denne brug er foretaget i god tro (jf. i denne retning og analogt dom af 6.2.2014, Leidseplein Beheer og de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, præmis 60).
112
Når dette er sagt, viser de beviser, som appelkammeret undersøgte i den anfægtede afgørelses punkt 99-106, således som det er anført i præmis 106 ovenfor, at sagsøgeren markedsfører pasta under forskellige varemærker, der indeholder ordbestanddelen »pastazara« i en betydelig del af EU. De retssager, som sagsøgeren har anlagt ved forskellige nationale retsinstanser vedrørende tegn, der indeholder ordbestanddelen »pastazara«, og som appelkammeret henviste til i den anfægtede afgørelses punkt 105, vidner desuden om sagsøgerens bestræbelser på at forsvare sin brug af de nævnte tegn.
113
Endelig forkastede appelkammeret med urette sagsøgerens påstande om dennes gode tro som irrelevante. God tro hos den, der gør gældende, at der foreligger en rimelig grund til brugen af et tegn, der ligner et renommeret varemærke, er nemlig et af de relevante forhold i forbindelse med den samlede undersøgelse, der skal foretages med henblik på denne betingelse i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 (jf. i denne retning og analogt dom af 6.2.2014, Leidseplein Beheer og de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, præmis 56).
114
Henset til det ovenstående skal det bemærkes, at selv om appelkammeret ikke fuldstændigt så bort fra beviserne vedrørende sagsøgerens brug af tegn, der indeholdt bestanddelen »pastazara«, hvoraf nogle havde været registreret i årtier for fødevarer i klasse 30, og korrekt anførte, at sagsøgerens brug af navnet »Zara« vedrørte sagsøgerens virksomheds faktiske oprindelse, drog det ikke konsekvenserne af disse konstateringer i forbindelse med sin vurdering af de relevante faktorer med henblik på at fastslå, om der forelå en rimelig grund som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.
115
Henset til dels sagsøgerens brug af tegn, der indeholder ordbestanddelen »pastazara«, forud for indgivelsen af ansøgningen om det renommerede varemærke, således som fremhævet i præmis 103 ovenfor, dels forhold, der kan godtgøre, at denne tidligere brug var i god tro som omhandlet i den retspraksis, der er nævnt i præmis 99 ovenfor, såsom den manglende lighed mellem de omhandlede varer, jf. den anfægtede afgørelses punkt 76, og de forskellige beviser, jf. den anfægtede afgørelses punkt 99-106, vedrørende sagsøgerens virksomheds historie og dens forbindelse til den by, der tidligere hed Zara, omfanget af markedsføringen af varer under tegn, der indeholder ordbestanddelen »pastazara«, i en betydelig del af EU, sagsøgerens bestræbelser på at forsvare denne brug samt den økonomiske og forretningsmæssige betydning af brugen af de nævnte tegn for sagsøgerens virksomhed, konkluderede appelkammeret fejlagtigt, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at der forelå en rimelig grund til at anvende ordbestanddelen »pastazara« i det ansøgte varemærke som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.
116
Ud over at det tredje led i sagsøgerens eneste anbringende som fastslået i præmis 91 ovenfor skal tages til følge, skal det nævnte anbringendes femte led derfor under alle omstændigheder ligeledes tages til følge, og den anfægtede afgørelse skal følgelig annulleres.
[udelades]
På grundlag af disse præmisser
udtaler og bestemmer
RETTEN (Anden Afdeling):
1)
Afgørelsen truffet den 3. juni 2024 af Femte Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 1576/2023-5) annulleres.
2)
EUIPO bærer sine egne omkostninger og betaler halvdelen af de af Ffauf Italia SpA afholdte omkostninger.
3)
Industria de Diseño Textil, SA bærer sine egne omkostninger og betaler halvdelen af de af Ffauf Italia afholdte omkostninger.
Marcoulli
Tomljenović
Spangsberg Grønfeldt
Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 5. september 2025.
Underskrifter
(
*1
) – Processprog: engelsk.
(
1
) – Der gengives kun de præmisser i denne dom, som Retten finder det relevant at offentliggøre.