62009CC0048_PT
Conclusões do Advogado-Geral
Conclusões do Advogado-Geral
I – Introdução
1. «O Lego da vida». O semanário alemão DIE ZEIT
intitulava assim, há alguns meses, um artigo (2) dedicado a um novo ramo da ciência, a «biologia sintética». A similitude com o conhecido jogo de construção baseava‑se no facto de os investigadores, para formarem organismos, por exemplo, proteínas artificiais a partir de micróbios, seguirem o mesmo método que uma criança utilizaria diante da sua caixa de Lego:
primeiro, reúnem ‑se os blocos ( biobricks, ou fragmentos genéticos padronizados, para o investigador), contando‑se já mais de três mil; depois, escolhem ‑se os adequados em função das características que se queira dar à nova célula e, finalmente, implantam‑se os fragmentos de ADN no património genético de uma célula de outro espécimen, para « dar vida » ao novo ser.
2. Com o presente recurso, a Lego Juris impugna o acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Novembro de 2008, Lego Juris/IHMI (3) . Não se trata de apreciar as excelências do passatempo, pois ninguém duvida do seu valor pedagógico e de desenvolvimento da lógica e da criatividade, mas de analisar se a interpretação que o referido Tribunal fez da legislação sobre a marca comunitária e do único precedente jurisprudencial deste Tribunal de Justiça enferma dos erros que a empresa dinamarquesa lhe imputa.
3. A empresa Lego e a sua maior concorrente, MEGA Brands, discutem a possibilidade de registar como marca uma reprodução fotográfica de uma peça típica do jogo em questão, ou se as imagens assumem características essenciais da forma da peça que, devido à sua funcionalidade, devam estar ao dispor de qualquer fabricante de brinquedos, sendo, por isso, proibido o seu registo.
II – Quadro jurídico
A – Regulamentação aplicável
4. Desde 13 de Abril de 2009 que a marca comunitária é fundamentalmente regulada pelo Regulamento (CE) n.° 207/2009 (4), mas, para efeitos do presente recurso, continua em vigor, ratione temporis, o Regulamento (CE) n.° 40/94 (5) .
5. No Regulamento n.° 40/94, cumpre destacar o artigo 4.°, que dispõe:
«Podem constituir marcas comunitárias todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, e a forma do produto ou do seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.»
6. O artigo 7.°, n.° 1, do mesmo regulamento refere:
«1. Será recusado o registo:
a) Dos sinais que não estejam em conformidade com o artigo 4.°;
b) De marcas desprovidas de carácter distintivo,
[…]
e) De sinais exclusivamente compostos:
i) […]
ii) Pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico; ou
iii) Pela forma que confere um valor substancial ao produto;
[…]»
7. Por sua vez, o artigo 7.°, n.° 3, estabelece:
«As alíneas b), c) e d) do n.° 1 não são aplicáveis se, na sequência da utilização da marca, esta tiver adquirido um carácter distintivo para os produtos ou serviços para os quais foi pedido o registo.»
B – Jurisprudência: acórdão Philips (6)
8. Embora, na exposição do direito aplicável na decisão dos processos submetidos a este Tribunal de Justiça, não seja habitual incluir excertos de acórdãos do mesmo, o facto de, até à data, só haver uma decisão relevante para dirimir este litígio é mais do que justificação para o aparecimento, nesta epígrafe, das conclusões de alguns parágrafos do acórdão Philips. De algum modo, nestas circunstâncias, a interpretação dos seus argumentos equipara‑a a uma norma jurídica.
9. O litígio principal no processo Philips tinha por objecto a representação gráfica da forma da parte superior de um tipo de máquina de barbear eléctrica desenhada pela empresa holandesa.
10. Assim, o referido acórdão qualificou o artigo 7.°, n.° 1, alínea e), ii), do Regulamento (CE) n.° 40/94 como «obstáculo preliminar» que é «capaz de impedir que um sinal constituído exclusivamente pela forma de um produto possa ser registado» (7) .
11. Também referiu que a ratio do artigo 3.°, n.° 1, alínea e), da Primeira Directiva 89/104/CEE (8) consiste em evitar que a protecção do direito da marca leve a conferir ao seu titular um monopólio sobre soluções técnicas ou características utilitárias de um produto, que possam ser procuradas pelo utilizador nos produtos dos concorrentes, e pretende, assim, evitar que a protecção conferida pelo direito da marca se estenda para além dos sinais que permitem distinguir um produto ou serviço dos oferecidos pelos concorrentes, a ponto de impedir que estes últimos possam oferecer livremente produtos que incorporem as referidas soluções técnicas ou as referidas características utilitárias, em concorrência com o titular da marca (9) .
12. Especificou ainda mais o objectivo desta disposição, ao acrescentar que visa recusar o registo de formas cujas características essenciais respondem a uma função técnica, porque a exclusividade inerente ao direito da marca impediria a possibilidade de os concorrentes oferecerem um produto que incorpore essa função (10), e que «prossegue um objectivo de interesse geral, que exige que uma forma cujas características essenciais respondem a uma função técnica […] possa ser livremente utilizada por todos» (11) .
13. Por último, declarou que a disposição objecto de litígio «reflecte o objectivo legítimo de não permitir aos particulares utilizarem o registo de uma marca para obter ou perpetuar direitos exclusivos relativos a soluções técnicas» (12), e que nada na redacção dessa disposição permite concluir que a existência de outras formas que permitam obter o mesmo resultado técnico seja susceptível de afastar o motivo de recusa ou de nulidade do registo nela contido (13) .
III – Factos do litígio
14. Em 1 de Abril de 1996, a empresa à qual sucedeu a Lego Juris A/S apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) («IHMI»). Pretendia o registo da peça de jogo tridimensional de cor vermelha, a seguir reproduzido:
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15. O registo foi pedido para produtos das classes 9 (que não é relevante para o presente recurso, pelo que não se enumeram) e 28 do Acordo de Nice (14), destacando, nesta última categoria, os «jogos, brinquedos».
16. O título de propriedade industrial pedido foi concedido em 19 de Outubro de 1999, mas, dois dias depois, em 21 de Outubro de 1999, a empresa à qual sucedeu a MEGA Brands, Inc. (a seguir «MEGA Brands»), requereu que fosse declarada a nulidade deste registo, ao abrigo do artigo 51.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento n.° 40/94, no tocante aos «jogos de construção» da classe 28. Para a MEGA Brands, a marca registada infringia os motivos absolutos de recusa previstos no artigo 7.°, n.° 1, alíneas a) e e), ii) e iii), e alínea f), do mesmo regulamento.
17. A Divisão de Anulação, perante a qual decorria o processo, suspendeu o procedimento até à prolação do acórdão do Tribunal de Justiça no processo Philips, que teve lugar em Junho de 2002, retomando‑o em 31 de Julho de 2002. Considerando que a marca em causa era composta exclusivamente pela forma dos produtos necessária à obtenção de um resultado técnico, a Divisão de Anulação, por decisão de 30 de Julho de 2004, declarou nulo o registo no tocante aos «jogos de construção» da classe 28, com fundamento no artigo 7.°, n.° 1, alínea e), ii), do Regulamento n.° 40/94.
18. Em 20 de Setembro de 2004, a recorrente interpôs recurso dessa decisão para as Câmaras de Recurso do IHMI, cujo Presidium, após uma série de vicissitudes processuais (15), e a pedido da interessada, remeteu o processo à Grande Câmara de Recurso (16) .
19. Por decisão de 10 de Julho de 2006 (17), a Grande Câmara de Recurso julgou o recurso improcedente, considerando que, em aplicação do artigo 7.°, n.° 1, alínea e), ii), do Regulamento n.° 40/94, a marca em causa não podia ser registada para os «jogos de construção» da classe 28.
20. Com efeito, entendeu que a aquisição do carácter distintivo pela utilização, prevista no artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94, não podia obstar à aplicação do artigo 7.°, n.° 1, alínea e), ii), do mesmo regulamento (18) . Salientou que esta última disposição visa proibir o registo de formas cujas características essenciais respondem a uma função técnica, de modo a que possam ser livremente utilizadas por todos, e que uma forma não escapa a esta proibição se contiver um elemento arbitrário menor, como uma cor (19) . Concluiu que a existência de outras formas susceptíveis de permitir a obtenção do mesmo resultado técnico não era pertinente (20) .
21. Além disso, a Grande Câmara de Recurso referiu que o termo «exclusivamente», utilizado pelo artigo 7.°, n.° 1, alínea e), ii), do Regulamento n.° 40/94, significa que a forma não tem outra finalidade a não ser a obtenção de um resultado técnico e que o termo «necessária», utilizado pela mesma disposição, significa que a forma é requerida para obter este resultado técnico, mas que daí não se deduz que outras formas não possam igualmente desempenhar o mesmo papel (21) . Também realçou as características da forma em causa, que considerava essenciais (22), e efectuou uma análise da sua funcionalidade (23) .
IV – Processo no Tribunal de Primeira Instância e acórdão recorrido
22. Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 25 de Setembro de 2006, a Lego Juris interpôs recurso da decisão da Grande Câmara de Recurso; invocou um único fundamento, relativo à violação do artigo 7.°, n.° 1, alínea e), ii), do Regulamento n.° 40/94 (a seguir «disposição controvertida»), estruturado em duas partes, relativas, respectivamente, a uma errada interpretação dessa disposição e a uma errada apreciação do objecto da marca em litígio.
23. Em síntese (24), a Lego Juris acusava a Grande Câmara de Recurso de ter ignorado o verdadeiro âmbito do referido artigo 7.°, n.° 1, alínea e), ii), que não exclui da protecção das marcas as formas funcionais per se, mas unicamente os sinais compostos «exclusivamente» pela forma dos produtos «necessária» à obtenção de um resultado técnico. Referia que, para se enquadrar no âmbito desta disposição, a forma deve dispor só de características funcionais e que a alteração da sua aparência externa no respeitante às suas características distintivas faz com que perca a sua funcionalidade. Defendia, do mesmo modo, que a existência ou não de formas alternativas funcionalmente equivalentes, utilizando a mesma solução técnica, é o critério adequado para determinar se, da concessão de uma protecção de marca, resultará um monopólio na acepção da referida disposição.
24. A demandante no processo em primeira instância refere que a disposição controvertida não impede a protecção do conjunto dos «desenhos industriais» como marca, que podem ser registados mesmo que sejam compostos exclusivamente por elementos que têm uma função. A questão determinante é a de saber se essa protecção cria um monopólio sobre soluções técnicas ou características do uso da forma em causa, ou se os concorrentes beneficiam de suficiente liberdade para aplicar a mesma solução técnica e utilizar características análogas.
25. Porém, o Tribunal de Primeira Instância não foi desse entendimento. Quanto à palavra «exclusivamente» do artigo 7.°, n.° 1, alínea e), ii), do Regulamento n.° 40/94 (25), propôs interpretá‑la à luz da expressão «características essenciais que respondem a uma função técnica», utilizada nos n. os  79, 80 e 83 do acórdão Philips. Deduziu dessa expressão que a soma de características não essenciais que não tenham uma função técnica não leva a que uma forma escape a este motivo absoluto de recusa se todas as características essenciais da referida forma responderem a tal função.
26. Quanto à fórmula «necessária à obtenção de um resultado técnico», presente tanto na disposição controvertida como nos n. os  81 e 83 do acórdão Philips, o Tribunal de Primeira Instância entendeu que não significa que esse motivo absoluto de recusa só se aplica quando a forma em causa é a única que permite obter o resultado pretendido. Recordou que o Tribunal de Justiça enunciou, no referido n.° 81, que a «existência de outras formas que permitam obter o mesmo resultado técnico [não é] susceptível de afastar o motivo de recusa» e, no n.° 83, que «o registo de um sinal constituído pela referida forma [está excluído], mesmo que o resultado técnico em causa possa ser alcançado por outras formas». Destas afirmações o Tribunal de Primeira Instância retirou a consequência de que, para que esse motivo absoluto de recusa se aplique, basta que as características essenciais da forma reúnam as características tecnicamente causais e suficientes para a obtenção do resultado técnico pretendido, de molde a serem atribuíveis a esse resultado técnico.
27. Refutou também os argumentos da Lego Juris de que é importante que haja outras formas que permitam obter o mesmo resultado técnico, dado que o Tribunal de Justiça, nos n. os  81 e 83 do acórdão Philips, excluiu a relevância desse dado, sem distinguir as formas que utilizem outra «solução técnica» daquelas que utilizem a mesma «solução técnica».
28. Além disso, o Tribunal de Primeira Instância trouxe à colação, por um lado, o n.° 78 do acórdão Philips, segundo o qual a ratio
da disposição em apreço é evitar que a protecção do direito da marca leve a conferir ao seu titular um monopólio sobre características utilitárias de um produto e impeça que os concorrentes possam oferecer livremente produtos que incorporem as referidas características utilitárias. Acrescentou que não se pode excluir que as características utilitárias de um produto, as quais, segundo o Tribunal de Justiça, também devem ser deixadas à disposição dos concorrentes, correspondam a uma forma precisa; e, por outro lado, apoiando‑se no n.° 80 do mesmo acórdão, no qual se refere que a disposição controvertida prossegue um objectivo de interesse geral, que exige que uma forma cujas características essenciais respondem a uma função técnica possa ser livremente utilizadas por todos, o Tribunal de Primeira Instância realçou que este objectivo não visa unicamente a solução técnica incorporada em tal forma mas também a própria forma e as suas características essenciais. Assim, uma vez que a forma, enquanto tal, deve poder ser livremente utilizada, não se pode aceitar a distinção, defendida pela Lego Juris, entre as formas que utilizem outra «solução técnica» e aquelas que utilizem uma «solução técnica» idêntica.
29. Para o Tribunal de Primeira Instância, por conseguinte, o artigo 7.°, n.° 1, alínea e), ii), do Regulamento n.° 40/94 opõe‑se ao registo de toda e qualquer forma composta exclusivamente, nas suas características essenciais, pela forma do produto tecnicamente causal e suficiente para a obtenção do resultado técnico pretendido, mesmo quando este resultado possa ser alcançado por outras formas. Assim, confirmou a decisão da Grande Câmara de Recurso e considerou improcedente a primeira parte do fundamento único do recurso.
30. Por sua vez, a segunda parte era composta por três alegações, das quais apenas duas são relevantes para o presente recurso. A primeira é relativa à falta de identificação das características essenciais
da marca; a segunda, a erros na apreciação do carácter funcional
das características essenciais da mesma (26) .
31. Na primeira alegação, a demandante acusou a Grande Câmara de Recurso de não ter identificado as características essenciais da forma em causa, a saber, o desenho e a proporção das peças, examinando a funcionalidade da peça de Lego
no seu todo, incluindo elementos não abrangidos pela protecção pedida, tais como a face oca e as projecções secundárias. Assim, a decisão impugnada não teve em conta o facto de que, com essa marca, a recorrente se poderia opor a pedidos de registo que visassem peças de construção com a mesma aparência, mas não aos que visassem peças com uma aparência diferente, independentemente da solução técnica aplicada.
32. Acrescentou que essas características essenciais de uma forma devem ser determinadas do ponto de vista do consumidor relevante, e não por peritos segundo uma análise puramente técnica.
33. No que respeita à segunda alegação, relativa à funcionalidade dessas características essenciais, a Lego Juris acusou a Grande Câmara de Recurso de ter considerado que os desenhos alternativos funcionalmente equivalentes utilizados pelos seus concorrentes não eram pertinentes, embora fossem importantes para determinar se a protecção de uma forma conduz ou não à criação de um monopólio sobre uma solução técnica. Criticava‑a também por não tomar em consideração o impacto da anterior protecção de uma patente na apreciação da funcionalidade de uma forma.
34. Por último a Lego Juris salientou que não obtém um monopólio de uma solução técnica devido à protecção como marca da forma em causa e que os concorrentes, para aplicarem a mesma solução técnica, não têm necessidade de copiar a forma da peça de Lego .
35. O Tribunal de Primeira Instância também não acolheu a segunda parte do fundamento único de anulação (27) .
36. Por um lado, quanto à primeira alegação, não considerou que a percepção do consumidor seja pertinente, por ser improvável que este disponha dos conhecimentos técnicos necessários à apreciação das características essenciais de uma forma. Por outro lado, acrescentou que, uma vez que a Grande Câmara de Recurso identificou correctamente todas as características essenciais da peça de Lego, o facto de ter tido igualmente em conta outras características não tem incidência na legalidade da sua decisão.
37. No que respeita à segunda alegação, o Tribunal de Primeira Instância rejeitou os argumentos da demandante sobre a pertinência das formas alternativas, remetendo, novamente, para o n.° 80 do acórdão Philips, do qual decorre que a apreciação da funcionalidade de uma forma deve ser efectuada independentemente da existência de outras formas. Quanto à força probatória das patentes anteriores, observou que a alegação da demandante não era pertinente, pois a Grande Câmara de Recurso reconheceu expressamente, no n.° 39 da sua decisão, que se podia proteger um sinal com uma patente e com uma marca, tendo‑se referido ao primeiro destes direitos de propriedade industrial apenas para salientar o carácter funcional das características essenciais de peça de Lego
(projecções básicas redondas).
38. Finalmente, quanto à alegação de que os seus concorrentes não necessitam, para efeitos da aplicação da mesma solução técnica, de copiar a forma da peça de Lego, o Tribunal de Primeira Instância realçou que este argumento assenta na concepção errada de que a disponibilidade de outras formas que incorporem a mesma solução técnica demonstra a ausência de funcionalidade da forma em causa, o que foi antes refutado por referência ao acórdão Philips, que consagra o princípio de que é a própria forma funcional que deve estar à disposição de todos.
39. Tendo rejeitado todas as alegações da Lego Juris, o Tribunal de Primeira Instância negou provimento ao recurso de anulação.
V – Processo no Tribunal de Justiça e pedidos das partes
40. O recurso da Lego Juris foi apresentado na Secretaria do Tribunal de Justiça em 2 de Fevereiro de 2009; e as contestações da MEGA Brands e do IHMI, respectivamente, em 15 e 23 de Abril (28) seguintes, não tendo sido recebidas nem réplica nem tréplica.
41. A Lego Juris conclui pedindo que o Tribunal de Justiça se digne anular o acórdão recorrido e remeter o processo ao Tribunal de Primeira Instância, suportando o IHMI as despesas do processo.
42. O IHMI e a MEGA Brands concluem pedindo que o Tribunal de Justiça se digne negar provimento ao recurso e condenar a recorrente nas despesas do processo.
43. Na audiência, realizada em 10 de Novembro de 2009, os representantes de ambas as partes e da MEGA Brands apresentaram as suas alegações orais e responderam a todas as questões dos membros da Grande Secção e do advogado‑geral.
VI – Análise do presente recurso
A – Resumo da posição das partes e apresentação da minha apreciação
1. Posição das partes
44. A empresa Lego Juris assenta o seu recurso em três fundamentos, a seguir resumidos e que, de resto, no essencial, são coincidentes com os invocados perante o Tribunal de Primeira Instância.
45. Em primeiro lugar, a recorrente acusa o acórdão recorrido de ter interpretado erradamente o artigo 7.°, n.° 1, alínea e), ii), do Regulamento n.° 40/94, que exclui da protecção conferida pelo direito das marcas toda e qualquer forma que desempenhe uma função, independentemente de os critérios da referida disposição estarem cumpridos. Alega que o Tribunal de Primeira Instância se afastou do acórdão Philips, no qual o Tribunal de Justiça distinguiu entre «solução técnica» e «resultado técnico», associando o imperativo de disponibilidade à primeira, para não obrigar os concorrentes a obterem soluções diferentes para o mesmo efeito; no entanto, impõe‑lhes que sejam encontradas formas distintas que apliquem uma solução idêntica. Este erro do Tribunal de Primeira Instância levou‑o a declarar que a forma funcional, enquanto tal, deve permanecer ao alcance de todos, quando do acórdão Philips se deduz que só se deve esperar essa disponibilidade das características utilitárias da forma.
46. Em segundo lugar, a Lego Juris acusa o acórdão recorrido de ter aplicado critérios errados na identificação das características essenciais das marcas tridimensionais. No caso do exercício efectivo de um direito de marca, as «características essenciais» equivaliam aos «elementos dominantes e distintivos» que devem ser examinados na perspectiva do consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado (29) . Em contrapartida, o Tribunal de Primeira Instância, no n.° 70 do seu acórdão, contornou a regra do consumidor, seguindo um raciocínio circular para deduzir as características essenciais, precisamente, das atribuições das diversas partes da forma.
47. Em terceiro lugar, a Lego Juris acusa o acórdão recorrido de ter aplicado critérios de funcionalidade errados. Em sua opinião, a melhor maneira de comprovar essa funcionalidade de uma característica determinada da forma de um objecto consiste em modificá‑la; se a mudança não altera a função, a referida característica não deve ser considerada funcional. Neste âmbito, dever‑se‑iam ter em conta as formas alternativas, dado que demonstravam que a atribuição da marca a uma forma concreta não implica a criação de um monopólio, pelo que não seria abrangida pela proibição absoluta de registo do artigo 7.°, n.° 1, alínea e), ii), do Regulamento n.° 40/94.
48. Tanto o IHMI como a MEGA Brands rejeitam todos os argumentos da recorrente e alegam a validade dos fundamentos e da parte decisória do acórdão recorrido.
2. Apresentação da minha apreciação
49. Este recurso de anulação impõe que se expliquem aos agentes económicos os critérios pertinentes para registar como marca as formas de produtos adequadas às funções técnicas que devem desempenhar.
50. Não há dúvida de que, no acórdão Philips, se estabeleceram os princípios para a interpretação da disposição em litígio, ainda que por referência à directiva. Todavia, os factos daquele processo provocaram uma deci são relativamente firme no que respeita ao registo de sinais constituídos por formas funcionais. Deduz‑se do acórdão que havia um certo consenso sobre a plena funcionalidade da representação gráfica da parte superior da máquina de barbear eléctrica comercializada por essa empresa holandesa.
51. Ao cingir‑se tanto aos factos do litígio, a resposta do Tribunal de Justiça à Court of Appeal insistia nas razões pelas quais devia ser recusado
o registo de um sinal com essas especificidades, mas apenas revelou às empresas as regras para a inscrição
de sinais funcionais nos registos de marcas com formas funcionais. O acórdão, fiel ao espírito da lei, não excluiu de modo absoluto o registo de marcas com formas funcionais, embora não o tenha facilitado. Numa metáfora, o Tribunal de Justiça não fechou a porta dos institutos de sinais às formas funcionais, deixou‑a entreaberta; e o presente recurso obriga a medir a largura do espaço deixado por essa porta entreaberta.
52. Com efeito, a Lego Juris não só denuncia um erro de interpretação do artigo 7.°, n.° 1, alínea e), ii), do Regulamento n.° 40/94 no acórdão recorrido (primeira alegação) como também critica a utilização de critérios hermenêuticos inadequados para a determinação das características funcionais da sua peça (segunda e terceira alegações). Consequentemente, a análise do recurso deve incluir tanto aspectos substantivos – os possíveis erros de interpretação – como outros metodológicos – o modus operandi
para avaliar as propriedades dos objectos e definir a sua funcionalidade.
53. Julgo, pois, que só houve um precedente; e que este recurso é a segunda oportunidade para questionar os problemas da disposição controvertida, o que justifica o intuito de dar uma resposta para além da imposta pelos fundamentos alegados pela recorrente, antes de os analisar. Também espero satisfazer assim as lógicas expectativas do mundo empresarial quanto aos requisitos de registo dos sinais funcionais, ansioso por ter mais luz sobre este intrincado problema.
B – Por uma interpretação mais ampla do artigo 7.°, n.° 1, alínea e), ii), do Regulamento n.° 40/94
1. Regras hermenêuticas consolidadas e menos firmes
54. Cotejando o acórdão Philips com a jurisprudência de alguns ordenamentos nacionais, descortino certas concordâncias interpretativas das respectivas normas de transposição da directiva, bem como algumas divergências notáveis muito eloquentes acerca da conveniência de harmonizar as condições de registo das marcas funcionais. Nas alegações submetidas pelas litigantes a este Tribunal, é analisado o direito americano de marcas, pelo que me sinto obrigado a fazer‑lhe algumas referências, quando forem úteis para o presente processo.
55. Quanto às semelhanças, é unanimemente reconhecido que o artigo 7.°, n.° 1, alínea e), ii), do Regulamento n.° 40/94, bem como as correspondentes disposições de direito interno, assentam numa dupla premissa: por um lado, evitar a monopolização de soluções técnicas dos bens através do direito das marcas, especialmente quando, anteriormente, tenham gozado da protecção conferida por outro direito de propriedade industrial (30) ; por outro, manter a separação entre a protecção proporcionada por uma marca e a conferida por outros tipos de propriedade intelectual (31) .
56. Para maior clareza, cumpre recordar que o acórdão Philips baseou a sua resposta à quarta questão prejudicial da Court of Appeal, precisamente, nessas duas ideias (32), seguindo assim as conclusões do advogado‑geral D. Ruiz‑Jarabo nesse processo (33) .
57. Mas este substrato comum aos direitos internos e ao comunitário de marcas não bastou para homogeneizar completamente a prática judicial. Assim, por exemplo, no próprio processo Philips, nos órgãos jurisdicionais de cada Estado, enquanto os tribunais suecos entenderam que uma forma deve ser considerada exclusivamente funcional quando nenhuma outra permita desempenhar essa mesma função, os juízes ingleses preferiram manter que a disposição nacional correspondente ao artigo 7.°, n.° 1, alínea e), ii), do Regulamento n.° 40/94 exclui do registo todos os casos em que a função foi a principal razão para que o produto tenha a forma que se procurou inscrever como marca (34) .
58. As decisões judiciais nacionais referidas no número anterior são anteriores ao acórdão Philips proferido pelo Tribunal de Justiça; mas, em algumas ocasiões, as mais altas instâncias jurisdicionais nacionais parecem reduzir à menor expressão os postulados do referido acórdão, de maneira que a proibição da disposição controvertida, ou da sua equivalente no direito interno, perde a sua eficácia, com o consequente aumento das dificuldades sentidas pelos concorrentes para entrarem no mercado do objecto cuja forma funcional se conseguiu registar (35) .
59. Essa divergência tem provavelmente origem no facto de que o acórdão Philips, podendo ter adoptado um critério menos restritivo, que circunscrevesse a interdição dos sinais compostos apenas por características funcionais, preferiu um mais flexível que permitiu a proibição a mais marcas funcionais, ao exigir que as «características essenciais» sejam adequadas a uma função técnica (36) . Porém, ao proceder desse modo, introduziu uma natureza algo vaga, que agora tem os seus custos.
60. Percebe‑se, assim, o perigo de que as regras estabelecidas por este Tribunal de Justiça não recebam um tratamento idêntico em todos os Estados‑Membros, razão pela qual considero oportuno encontrar critérios adicionais que ajudem a aprofundar a jurisprudência, que, apenas com o precedente do acórdão Philips, se encontra demasiado assente nos sinais que devem ser excluídos do registo, nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alínea e), ii), do Regulamento n.° 40/94. A melhor maneira de definir mais o âmbito de aplicação dessa disposição assenta em analisar também os casos em que a marca pretendida merece ser registada, apesar de conter alguns aspectos funcionais.
2. Interpretação proposta
61. Informo desde já que não proponho uma alteração jurisprudencial, mas apenas algumas especificações, principalmente metodológicas, dado que os princípios estabelecidos pelo acórdão Philips são válidos (37), a saber: por um lado, a dupla ratio, já referida, que apoia o artigo 7.°, n.° 1, alínea e), ii), do Regulamento n.° 40/94, que se resume nos critérios de «antimonopolização» e de estrita delimitação dos diferentes direitos de propriedade industrial; por outro lado, que a disposição controvertida recusa o registo de formas cujas características essenciais desempenhem uma função técnica (38) ; e, finalmente, que a prova da existência de outras formas que permitam obter o mesmo resultado técnico não afasta o motivo de recusa absoluta ou de nulidade contido nesta disposição (39) .
62. Não obstante, há que completar este enquadramento, recorrendo a certas regras metodológicas de aplicação da referida disposição; em minha opinião, o iter
na utilização do artigo 7.°, n.° 1, alínea e), ii), do Regulamento n.° 40/94 é composto, no máximo, por três fases (40) .
a) Primeira fase
63. Num primeiro momento, o órgão encarregado de analisar o motivo absoluto de recusa ou de nulidade tem de identificar os elementos mais importantes da forma que lhe foi submetida para registo. Nesta fase, assume importância fundamental a regra seguinte.
64. Como não se trata ainda de analisar o carácter distintivo do sinal, mas apenas de concretizar as suas especificidades principais, há que proceder a uma análise sucessiva dos diferentes elementos de apresentação utilizados para essa marca (41) . Diversamente do estudo da força diferenciadora, não é imprescindível ter em conta a impressão de conjunto, a não ser que, por exemplo, num objecto simples, a soma de todas as características que constituem a sua forma seja considerada essencial.
65. Da letra do artigo 7.°, n.° 1, alínea e), ii), deduz‑se que se devem identificar as características essenciais da forma e relacioná‑las com o resultado técnico, para efeitos de apreciar se existe um nexo necessário entre essas características e o referido resultado técnico. Pois bem, neste contexto, a apreciação destes aspectos primordiais não é efectuada para demonstrar se o sinal é susceptível de desempenhar a função essencial da marca – garantir a identidade de origem dos produtos designados por ela (42) –, mas para comparar o seu carácter necessário quanto ao resultado técnico, cujas formas também carecem de uma definição exacta.
66. Nesta fase inicial, a perspectiva do consumidor não é, pois, relevante, porque só constitui um obstáculo preliminar, como refere o acórdão Philips (43), capaz de impedir que um sinal constituído exclusivamente pela forma do produto seja registado; não se aprecia ainda o eventual carácter distintivo, ocasião em que a jurisprudência posiciona sempre a importância da opinião do utilizador (44) .
67. Por último, na primeira fase, fica por clarificar a funcionalidade de cada uma das características essenciais que se tenham identificado. A atribuição dessa funcionalidade coloca, por sua vez, problemas de método. Desde logo, não é possível tomar como base simples conjecturas ou generalidades derivadas da experiência de vida corrente (45) ; normalmente, para aqueles bens a que tenha sido conferida protecção por meio de uma patente ou de um desenho ou modelo, as explicações anexas aos certificados de registo destes direitos de propriedade industrial constituem uma presunção simples, ainda que muito forte, de que as especificidades fundamentais da forma do objecto obedecem a uma função técnica, como já referiu a Grande Câmara de Recurso, citando a jurisprudência do Tribunal Supremo dos Estados Unidos da América no processo TrafFix (46) . Para os outros casos, deve sempre recorrer‑se aos serviços de um perito.
68. A continuação do iter
depende do resultado deste exame da funcionalidade: se, por um lado (hipótese A), todas as notas definidoras da forma cujo registo se requer desempenham uma função técnica, a própria forma é considerada funcional e não deve obter o registo ou, se estiver inscrita, deve ser cancelada; neste caso, o exame não vai além da primeira fase. Em alternativa, se, por outro lado (hipótese B), nem todas essas características forem funcionais, passa‑se à segunda fase.
b) Segunda fase
69. No segundo momento, o órgão encarregado de analisar a marca depara‑se com uma forma da qual apenas algumas características essenciais são parcialmente funcionais. Uma acepção restritiva do acórdão Philips levaria à inaplicabilidade do artigo 7.°, n.° 1, alínea e), ii), do Regulamento n.° 40/94, dado que o n.° 84 do mesmo acórdão proíbe o registo de um sinal constituído exclusivamente pela forma do produto, «se se demonstrar que as características funcionais essenciais desta forma são apenas atribuíveis ao resultado técnico». Contudo, creio que, mais uma vez, o acórdão se cinge excessivamente aos factos do processo.
70. Na realidade, ponderando as duas premissas básicas do artigo 7.°, n.° 1, alínea e), ii), do Regulamento n.° 40/94, a de que «reflecte o objectivo legítimo de não permitir […] obter ou perpetuar direitos exclusivos relativos a soluções técnicas» (47) e a de que a forma funcional «possa ser livremente utilizada por todos» (48), creio que a disposição tem efeitos nesta conjuntura híbrida de notas definidoras funcionais e não funcionais.
71. Acontece, simplesmente, que a análise se torna mais complexa.
72. Surge o problema de saber se a concessão de uma marca impede os concorrentes de utilizar as características essenciais funcionais protegidas pela referida marca, pois, numa situação como a descrita, não é impensável que vários ou muitos desses aspectos funcionais se mostrem indispensáveis para os adversários no mercado, por exemplo, para a interacção dos seus produtos com os do titular de uma forma funcional que se pretenda registar. Como essa consequência colide frontalmente com os pressupostos do acórdão Philips, concebo duas alternativas possíveis.
73. A primeira limita o direito de marca aos elementos essenciais e distintivos não funcionais. Assim, por exemplo, os lápis de memória (49) são compostos por uma parte que, claramente, serve para a conexão com o computador ou outro aparelho e outra parte que, ainda que desempenhando uma função técnica, pode e costuma ser decorada com uma forma específica, mais estética. Não vejo inconveniente em conceder marcas a estas chaves USB, apesar de limitadas à parte coberta pelo desenho, dado que a outra mantém sempre a sua funcionalidade. Mas o IHMI deveria flexibilizar a sua prática de registo potenciando o uso das declarações de renúncia («disclaimer»), dado que não recorre à faculdade conferida pelo artigo 37.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009 (50), ao aplicar rigorosamente o princípio, não consagrado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça (51), de que os sinais com várias componentes não podem requerer apenas a protecção de uma (52) . Ainda que os fabricantes desse tipo de lápis requeressem a protecção para o elemento estético, sem sequer incluir na imagem do pedido de marca a parte para a ligação, a marca teria menor efeito, dado que o consumidor talvez não o reconhecesse como parte de uma chave USB, desaparecendo assim o interesse do fabricante em obter uma marca.
74. Esta dificuldade leva‑me a propor uma segunda alternativa. Com o elevado carácter protector da concorrência, que a disposição controvertida evidencia, a análise de um sinal parcialmente composto por elementos funcionais deveria estar subordinada à condição de que o eventual título de propriedade industrial não implique para os concorrentes uma desvantagem significativa não associada à reputação dos seus próprios sinais (53) . Nesta fase, cumpria comparar as restantes opções compatíveis do mercado, como insistentemente reclama a ora recorrente. Sem insistir agora nesta alternativa, cumpre sublinhar que a análise das formas substitutivas devia ser efectuada tendo em conta a interoperabilidade e a exigência de disponibilidade, como manifestação do interesse geral que também fundamenta o artigo 7.°, n.° 1, alínea e), ii), do Regulamento n.° 40/94.
c) Terceira fase
75. Finalmente, transpostos estes obstáculos através de pedidos de notificação ou pela convicção do carácter inócuo da forma em relação à concorrência, os órgãos encarregados de averiguar a funcionalidade de uma forma desse tipo híbrido, geralmente um instituto de marcas ou um órgão jurisdicional que se pronuncie sobre um pedido reconvencional de nulidade, entram na terceira fase, na qual se analisa o carácter distintivo da marca (a forma). Agora, são relevantes a impressão de conjunto do sinal, a perspectiva do consumidor e os bens ou os serviços para os quais é pedida, em conformidade com a jurisprudência (54) .
76. Além disso, continua em vigor o artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94, que impede o proprietário de uma forma funcional de invocar a aquisição do carácter distintivo pela utilização (55) . A este respeito, por um lado, creio que a exclusão das formas funcionais do possível benefício concedido por essa disposição respeita o desejo do legislador de evitar que um objecto que tenha sido protegido por patente ou por desenho ou modelo beneficie dessa possibilidade. Assim, ao expirar esse outro direito de propriedade industrial, é provável, especialmente no caso de bens inovadores, como o Lego, que estes últimos já gozem, aos olhos do consumidor, daquilo que, em circunstâncias normais, se designaria de «carácter distintivo», por ter permanecido como único na sua classe de produtos durante o período de vigência da patente ou do desenho ou modelo (56) ; por outro lado, o Tribunal de Justiça declarou que o legislador comunitário quis conceder a protecção como marca comunitária apenas às que tenham adquirido carácter distintivo pela utilização anterior ao pedido de registo (57) . O titular da marca obtida com um disclaimer
nunca poderia, portanto, invocar o benefício do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94, para alargar a protecção aos aspectos funcionais essenciais.
C – Consequências para o presente recurso de segunda instância
77. Traçadas as linhas principais da interpretação mais ampla do artigo 7.°, n.° 1, alínea e), ii), do Regulamento n.° 40/94, cumpre estudar as suas repercussões na avaliação das alegações da Lego Juris no seu fundamento único de recurso.
78. Antecipo já que o trabalho realizado pelo Tribunal de Primeira Instância no acórdão recorrido me pareceu digno e coerente com o acórdão Philips; em especial, tratou as alegações da Lego Juris com seriedade, dando‑lhes respostas juridicamente impecáveis, pelo que, tendo em conta que a minha análise prejudica, na base, o núcleo duro das alegações da Lego Juris, basta que me detenha na essência dessas críticas, sem que a minha refutação dos argumentos da recorrente perca qualquer valor.
1. Quanto à primeira alegação, baseada numa interpretação errada do artigo 7.°, n.° 1, alínea e), ii), do Regulamento n.° 40/94
79. O recurso, com alguma confusão, acusa o acórdão impugnado de uma decisão que exclui da protecção conferida pelo direito das marcas todas as formas funcionais, independentemente de os critérios da disposição controvertida estarem ou não cumpridos. Acusa o Tribunal de Primeira Instância de não respeitar o acórdão Philips, que permite a inscrição dessas formas sempre que haja outras distintas, mas equivalentes. Neste contexto, seria errado declarar que a forma funcional, enquanto tal, deve ficar ao alcance de todos, pois, no acórdão Philips, só se previa tal disponibilidade das características utilitárias
da forma.
80. Não concordo com essa forma de entender o acórdão recorrido.
81. A recorrente engana‑se, embora interprete de maneira criativa tanto o acórdão Philips como a disposição controvertida.
82. Por um lado, como refere a MEGA Brands, as amplas reflexões sobre as alegadas discrepâncias entre «solução técnica» e «resultado técnico» não encontram apoio no referido acórdão nem no artigo 7.°, n.° 1, alínea e), ii), do Regulamento n.° 40/94. Assim o confirmou, acertadamente, o Tribunal de Primeira Instância, no n.° 40 do acórdão recorrido, ao referir‑se aos n. os  81 e 83 do acórdão Philips, nos quais não se distingue entre «solução técnica» e «resultado técnico».
83. Por outro lado, dos n. os  80 e 83 do acórdão Philips depreende‑se que o objectivo de interesse geral prosseguido pela disposição controvertida exige que as formas funcionais possam ser livremente utilizadas por todos, sem que sejam consideradas na avaliação da funcionalidade as possíveis alternativas. Por conseguinte, não se encontra nenhum erro de direito do Tribunal de Primeira Instância no acórdão recorrido.
84. Permito‑me regressar agora à exegese do artigo 7.°, n.° 1, alínea e), ii), do Regulamento n.° 40/94, prevista na epígrafe anterior.
85. Referi anteriormente que o acórdão Philips se cingia aos factos do litígio, o que propiciou uma posição certamente contundente do Tribunal de Justiça. Pois bem, no presente processo, os dados factuais também têm influência decisiva.
86. Assim, no n.° 75, o acórdão impugnado observou que a Grande Câmara de Recurso do IHMI procedeu a uma análise exaustiva da peça de Lego, para deduzir que cada uma das formas da peça do brinquedo desempenhava uma função. Nesse contexto, correspondente à primeira fase das minhas regras interpretativas, era normal que a referida agência comunitária recusasse o registo ao sinal requerido pela Lego Juris, dado que não só as suas características essenciais mas toda a peça obedeciam exclusivamente a exigências derivadas da sua função, situação na qual não há que passar à fase seguinte da minha exegese (hipótese A) (58) .
87. Com a clarificação do acórdão Philips, pelo menos, nos números invocados, e tendo em conta a apreciação soberana da funcionalidade da peça de Lego
efectuada pela Grande Câmara de Recurso, a qual saiu incólume do acórdão recorrido e não é discutida pela recorrente perante este Tribunal de Justiça, alegando a desvirtuação dos factos e das provas, cumpre apenas apoiar a interpretação do artigo 7.°, n.° 1, alínea e), ii), do Regulamento n.° 40/94, efectuada pelo Tribunal de Primeira Instância, rejeitando esta alegação.
2. Quanto à segunda alegação, assente numa definição inadequada das características essenciais de uma marca tridimensional
88. Através desta crítica, a Lego Juris pretende, fundamentalmente, que a determinação das características essenciais seja efectuada do ponto de vista do consumidor, o que não foi feito pelo Tribunal de Primeira Instância, que o excluiu expressamente no n.° 70 do acórdão.
89. Seguindo a interpretação que proponho, não seria difícil refutar esta acusação, dado que, segundo as regras metodológicas apresentadas, a apreciação do poder de discernimento intrínseco às marcas funcionais só tem lugar na terceira fase (59) . Já referi na análise da alegação anterior que, de acordo com o resultado obtido quanto à funcionalidade de toda a peça de Lego, nem a Grande Câmara de Recurso do IHMI nem o Tribunal de Primeira Instância deviam intervir nas etapas seguintes.
90. Porém, ainda que não se partilhe a minha posição, penso que a alegação da Lego Juris é inaceitável sob todos os pontos de vista. Assim, no n.° 76 do acórdão Philips, o Tribunal de Justiça observou que o fundamento de recusa absoluta estudado neste processo constituía um «obstáculo preliminar»; logo, a sua apreciação não obedece aos mesmos critérios que a dos elementos dominantes e distintivos, cujo exame visa ter em conta a função de indicação da origem dos produtos na perspectiva do consumidor, o que se distingue do acto de localizar os elementos essenciais de uma forma.
91. Com efeito, caso se levasse o argumento da Lego Juris até às últimas consequências, o critério do consumidor médio, como habitualmente o descreve a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, deveria aplicar‑se também em relação ao artigo 7.°, n.° 1, alínea f), do Regulamento n.° 40/94, devendo assim valorizar‑se os «bons costumes» ou a «ordem pública», na perspectiva do utilizador.
92. O absurdo dessa implicação resulta de se ignorar o pressuposto de que as diferentes causas de recusa do registo, previstas no artigo 7.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, respondem a diferentes sensibilidades do legislador, assumindo cada uma a sua própria intensidade normativa por força de critérios que podem – mas não tem de ser assim – ser coincidentes em todos os casos de recusa/nulidade do registo. No presente caso, estando a ratio
da alínea e) da referida disposição tão distante da função essencial da marca, diversamente da alínea b) (carácter distintivo), não há que acolher o critério do consumidor médio.
93. Engana‑se, pois, a recorrente ao querer transferir os parâmetros típicos da investigação do carácter distintivo para os elementos essenciais de uma forma, para efeitos da sua funcionalidade, os quais deverão ser determinados de maneira objectiva, como cabalmente referiu o Tribunal de Primeira Instância no acórdão recorrido. Consequentemente, a segunda alegação também não deve ser acolhida.
3. Quanto à terceira alegação, baseada na aplicação de critérios de funcionalidade errados
94. Na terceira alegação, a Lego Juris defende o método comparativo para comprovar a funcionalidade das características de uma forma. Por um lado, pretende que se modifiquem essas notas definidoras como meio de demonstrar a funcionalidade, conferindo‑se tal qualidade quando a mudança alterar essa função. Neste âmbito, advoga a importância das formas alternativas, que constituiriam um indício de que a marca sobre uma forma concreta não criava um monopólio, não sendo abrangida pelo motivo absoluto de recusa debatido neste recurso.
95. Esta argumentação da recorrente também não me convence.
96. Mantendo a minha interpretação metodológica do artigo 7.°, n.° 1, alínea e), ii), do Regulamento n.° 40/94, a crítica ao acórdão recorrido não é pertinente. Embora tenha aceitado a possível importância de comparar as formas opcionais para perceber a situação da concorrência, releguei essa análise comparativa para a segunda fase; aí faz sentido para determinar se o monopólio que uma marca concede a um bem com certas
características funcionais pode aniquilar a concorrência no mercado. Como já referi, depois de diagnosticada a funcionalidade completa da peça de Lego,
não há que passar às fases seguintes.
97. Também, de acordo com o acórdão Philips e com a disposição controvertida, se alerta para a inconsistência do erro de que a Lego Juris acusa o acórdão recorrido. O referido acórdão declarou, com total clarividência, nos n. os  81 a 84, que «a demonstração da existência de outras formas que permitam obter o mesmo resultado técnico não [afasta] o motivo de recusa ou de nulidade do registo contido na […] disposição» controvertida, que, ao recusar o registo de sinais constituídos exclusivamente
pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico, é plenamente aplicável no caso da peça de Lego,
tendo‑se demonstrado a sua funcionalidade total. Não podia, pois, invocar a seu favor as variantes do próprio acórdão Philips, de se limitar às características essenciais, dado que todas as especificidades da peça, essenciais ou não, pareciam ser funcionais; neste caso, não é necessário tratar das alternativas, já que a marca que se concedesse monopolizaria sempre a forma.
98. Tal como expliquei, considero a terceira alegação desprovida de fundamento, devendo receber o mesmo tratamento que as suas antecessoras. Por isso, tendo sido refutadas todas as alegações, improcede o fundamento único do recurso.
VII – Quanto às despesas
99. Por força do artigo 122.°, primeiro parágrafo, conjugado com o artigo 69.°, n.° 2, primeiro parágrafo, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, tendo a Lego Juris sido vencida na totalidade do pedido, deverá ser condenada nas despesas do presente processo.
VIII – Conclusão
100. Em face do exposto, proponho ao Tribunal de Justiça que:
1) Negue provimento ao recurso interposto pela Lego Juris do acórdão proferido em 12 de Novembro de 2008 pela Oitava Secção do Tribunal de Primeira Instância, no processo T‑270/06.
2) Condene a recorrente nas despesas do presente recurso.
(1) .
(2)  –	Maier, J. – «Lego des Lebens», DIE ZEIT
n.° 32, de 30 de Julho de 2009, p. 27.
(3)
–	Processo T‑270/06, ainda não publicado na Colectânea.
(4)
–	Regulamento do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1), em vigor desde a data mencionada no número em que esta nota se integra.
(5)
–	Regulamento do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993 (JO 1994, L 11, p. 1), alterado pelo Regulamento (CE) n.° 3288/94 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, com vista à aplicação dos acordos concluídos no âmbito do «Uruguay Round» (JO L 349, p. 83), e, finalmente, pelo Regulamento (CE) n.° 422/2004 do Conselho, de 19 de Fevereiro de 2004 (JO L 70, p. 1).
(6)
–	Acórdão de 18 de Junho de 2002 (C‑299/99, Colect., p. I‑5475).
(7)
–	N.° 76 do acórdão.
(8)
–	Directiva do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1; a seguir «directiva»); este artigo é o alter ego
do artigo 7.°, n.° 1, alínea e), ii), do Regulamento n.° 40/94.
(9)
–	N.° 78 do acórdão Philips.
(10)
–	N.° 79.
(11)
–	N.° 80.
(12)
–	N.° 82.
(13)
–	N.° 81.
(14)
–	Relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado.
(15)
–	N. os  9 e 10 do acórdão recorrido.
(16)
–	Ao abrigo do artigo 1.°‑B, n.° 3, do Regulamento (CE) n.° 216/96 da Comissão, de 5 de Fevereiro de 1996, que estabelece o regulamento processual das câmaras de recurso do IHMI (JO L 28, p. 11).
(17)
–	Decisão da Grande Câmara de Recurso do IHMI, de 10 de Julho de 2006 (processo R 856/2004 G), relativa a um procedimento de nulidade entre a MEGA Brands, Inc., e a Lego Juris A/S.
(18)
–	N. os  32 e 33 da decisão.
(19)
–	N. os  34 e 36 da mesma decisão.
(20)
–	No n.° 58.
(21)
–	N.° 60.
(22)
–	Nos n. os  54 e 55.
(23)
–	Nos n. os  41 a 63.
(24)
–	N. os  27 a 34 do acórdão recorrido.
(25)
–	Também se encontra no artigo 3.°, n.° 1, alínea e), segundo travessão, da directiva. Cumpre referir esta disposição, pois foi ela que foi interpretada no acórdão Philips.
(26)
–	N. os  51 a 68 do acórdão recorrido.
(27)
–	N. os  70 a 88 do acórdão recorrido.
(28)
–	Fax de 20 de Abril.
(29)
–	Por referência ao acórdão de 16 de Julho de 1998, Gut Springenheide e Tusky (C‑210/96, Colect., p. I‑4657, n.° 31), que estabeleceu esse critério, acolhido na jurisprudência posterior sobre marcas.
(30)
–	No direito alemão, Hacker, F. – «Als Marke Schutzfähige Zeichen – § 3», in
Ströbele/Hacker, Markengesetz,
8.ª ed., Ed. Carl Heymanns, Colónia, 2006, p. 85; no direito espanhol, Marco Arcalá, L. A. – «Artículo 5. Prohibiciones absolutas», in
Bercovitz Rodríguez‑Cano, A. (director), Comentarios a la Ley de Marcas,
2.ª ed., Ed. Thomson Aranzadi, Pamplona, 2008, tomo I, p. 204; no direito francês, Azéma, J./Galloux, J.‑Ch. – Droit de la propriété industrielle,
6.ª ed., Ed. Dalloz, Paris, 2006, p. 773; no direito americano, Wong, M. – «The aesthetic functionality doctrine and the law of trade‑dress protection», Cornell Law Review,
vol. 83, 1998, pp. 1116, 1154.
(31)
–	Ibidem ; este pensamento é particularmente intenso nos direitos espanhol e francês, nos quais se alude à «fraude de ley» e ao «abus de droit» existente alargando a protecção das patentes ou dos desenhos industriais através do direito de marcas.
(32)
–	Em especial, nos n. os  79 e 82, respectivamente.
(33)
–	Especialmente, os n. os  30 e 39.
(34)
–	Cornish, W./Llewelyn, D. – Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights,
6ª ed., Ed. Thomson Sweet & Maxwell, Londres, 2007, p. 710.
(35)
–	Critica a aplicação mais flexível do acórdão Philips pelo Bundesgerichtshof, Hildebrandt, U. – Marken und andere Kennzeichen – Einführung in die Praxis,
Ed. Carl Heymann, Colónia, 2006, pp. 109 e 110. Não obstante, o Tribunal Supremo alemão não autorizou a inscrição da peça de Lego
objecto do presente litígio, por considerá‑la exclusivamente funcional, causando assim a anulação da marca que, num primeiro momento, tinha sido concedida na Alemanha; Bundesgerichtshof, Comunicado de Imprensa n.° 158/2009 (http://juris.bundesgerichtshof.de /cgi‑bin/rechtsprechung).
(36)
–	N.° 79 do acórdão Philips.
(37)
–	O acórdão Philips foi sempre seguido pelo Tribunal de Primeira Instância, pelo IHMI e, com as hesitações referidas, pelas diversas jurisprudências nacionais.
(38)
–	N.° 79 do acórdão Philips.
(39)
–	N. os  81 a 83 do acórdão Philips.
(40)
–	Inspiro‑me, mutatis mutandis, no direito alemão, Hacker, F., op. cit., p. 88; e no direito americano, McCormick, T. – «Will TrafFix ‘Fix’ the Splintered Functionality Doctrine?: TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.», 40 Houston Law Review,
(2003), pp. 541, 566.
(41)
–	Deduzo esta afirmação, a contrario sensu,
do acórdão de 30 de Junho de 2005, Eurocermex/IHMI (C‑286/04 P, Colect., p. I‑5797, n. os  22 e 23 e jurisprudência aí referida), confirmado pelo acórdão de 25 de Outubro de 2007, Develey/IHMI (C‑238/06 P, Colect., p. I‑9375, n.° 82).
(42)
–	Jurisprudência constante deste Tribunal de Justiça; por exemplo, acórdãos de 23 de Maio de 1978, Hoffmann La‑Roche/Centrafarm (102/77, Colect., p. 391, n.° 7); de 12 de Novembro de 2002, Arsenal Football Club (C‑206/01, Colect., p. I‑ 10273, n.° 48); e de 26 de Abril de 2007, Alcon/IHMI (C‑412/05, Colect., p. I‑3569, n.° 53).
(43)
–	No n.° 76.
(44)
–	Por exemplo, nos acórdãos de 8 de Maio de 2008, Eurohypo/IHMI (C‑304/06 P, Colect., p. I‑3297, n.° 67), e de 22 de Junho de 2006, Storck/IHMI (C‑25/05 P, Colect., p. I‑5719, n.° 25).
(45)
–	Como acertadamente refere Hacker, F., op. cit., p. 88.
(46)
–	N.° 40 da sua decisão no processo Lego; TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc, 532 U. S. 23(2001).
(47)
–	Acórdão Philips, n.° 82.
(48)
–	N.° 80 do acórdão Philips.
(49)
–	Também chamados «chave USB», em português, ou «pen drive», em inglês.
(50)
–	Que recebe o legado do artigo 38.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94.
(51)
–	Além disso, se o próprio legislador prevê a possibilidade de que a protecção conferida pela marca não abranja a totalidade do sinal, parece‑me pouco convincente a posição defendida pelo IHMI.
(52)
–	Bender, A. – «Der Ablauf des Anmeldeverfahrens», in
Fezer, K.‑H., Handbuch der Markenpraxis
– Band I Markenverfahrensrecht,
Ed. C. H. Beck, Munique, 2007, p. 585.
(53)
–	No direito americano, denomina‑se «significant non‑reputation related disadvantage»; McCormick, T., op. cit., p. 567.
(54)
–	Acórdão de 29 de Abril de 2004, Procter & Gamble/IHMI (C‑473/01 P e C‑474/01 P, Colect., p. I‑5173, n.° 33); e acórdãos, já referidos, Storck/IHMI, n.° 25, e Eurohypo/IHMI, n.° 67.
(55)
–	Acórdão Philips, já referido, n.° 57; e acórdão de 20 de Setembro de 2007, Benetton Group (C‑371/06, Colect., p. I‑7709, n. os  24 a 27).
(56)
–	No mesmo sentido, Hildebrandt, U., op. cit., p. 110.
(57)
–	Acórdão de 11 de Junho de 2009, Imagination Technologies/IHMI (C‑542/07 P, ainda não publicado na Colectânea, n.° 44).
(58)
–	N.° 68 das presentes conclusões.
(59)
–	N.° 75, supra .