62003CJ0037_SV
Parter
Domskäl
Domslut
Parter
I mål C-37/03 P,
angående ett överklagande enligt artikel 56 i domstolens stadga, som ingavs den 3 februari 2003,
BioID AG, Berlin (Tyskland), i konkurs, företrätt av A. Nordemann, Rechtsanwalt,
klagande,
i vilket den andra parten är:
Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån ), företrädd av A. von Mühlendahl och G. Schneider, båda i egenskap av ombud,
svarande i första instans,
meddelar
DOMSTOLEN (tredje avdelningen)
sammansatt av avdelningsordföranden A. Rosas samt domarna J.‑P. Puissochet, S. von Bahr, J. Malenovský och A. Ó Caoimh (referent),
generaladvokat: P. Léger,
justitiesekreterare: avdelningsdirektören M. Ferreira,
efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 13 januari 2005,
och efter att den 2 juni 2005 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,
följande
Dom
Domskäl
1. Bolaget BioID AB har i sitt överklagande yrkat att domen som meddelades av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt den 5 december 2002 i mål T-91/01, BioID mot harmoniseringsbyrån (BioID) (REG 2002, s. II-5159) (nedan kallad den överklagade domen), skall upphävas. Genom denna dom ogillade förstainstansrätten talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 20 februari 2001 (ärende R 538/1999‑2) (nedan kallat det omtvistade beslutet) om avslag på ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ett sammansatt varumärke som består av förkortningen BioID.
Tillämpliga bestämmelser
2. Artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) har följande lydelse:
”Ett gemenskapsvarumärke kan utgöras av alla kännetecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess utstyrsel, förutsatt att kännetecknet i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.”
3. I artikel 7 föreskrivs följande:
”Följande får inte registreras:
…
b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.
c) Varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.
d) Varumärken som består av endast kännetecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.
…”
Målets bakgrund
4. Den 8 juli 1998 ingav klaganden, under sitt tidigare namn D.C.S. Dialog Communication Systems AG, en ansökan till harmoniseringsbyrån om registrering som gemenskapsvarumärke av ett sammansatt varumärke (nedan kallat det sökta varumärket), bestående av följande kännetecken:
>image>51
>image>52
5. De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 9, 38 och 42 i Nice-överenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg. De motsvarar följande beskrivning, som anges i varumärkesansökan:
– Klass 9: ”Datorprogramvara, datormaskinvara och tillhörande delar, optiska, akustiska och elektroniska anordningar och tillhörande delar, samtliga nämnda varor speciellt för och i samband med kontroll av tillgångstillstånd, för kommunikation mellan datorer samt för datorstödd identifiering resp. verifiering av levande väsen baserad på ett eller flera specifika biometriska kännetecken.”
– Klass 38: ”Telekommunikation; säkerhetstjänster i samband med kommunikation mellan datorer, tillgång till databaser, elektroniska betalningsprocesser, kontroll av tillgångstillstånd samt datorstödd identifiering resp. verifiering av levande väsen baserad på ett eller flera specifika biometriska kännetecken.”
– Klass 42: ”Tillhandahållande av programvara via Internet och andra kommunikationsnät, direktanslutet underhåll av datorprogram, datorprogrammering, samtliga nämnda tjänster speciellt för och i samband med kommunikation mellan datorer, tillgång till databaser, elektroniska betalningsprocesser, kontroll av tillgångstillstånd samt datorstödd identifiering resp. verifiering av levande väsen baserad på ett eller flera specifika biometriska kännetecken; teknisk utveckling av system för kontroll av tillgångstillstånd, för kommunikation mellan datorer samt av system för datorstödd identifiering resp. verifiering av levande väsen baserad på ett eller flera specifika biometriska kännetecken.”
6. Genom beslut av den 25 juni 1999 avslog granskaren registreringsansökan med motiveringen att det varumärke som ansökan avsåg var beskrivande för de ifrågavarande varorna och helt saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b och 7.1 c i förordning nr 40/94. Det är mot detta beslut som klaganden har väckt talan.
7. Genom det omtvistade beslutet avslog harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd överklagandet på grund av att bestämmelserna i artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94 utgör hinder mot registrering av det sökta varumärket eftersom detta, sett i sin helhet, utgör en förkortning av orden biometric identification (biometrisk identifiering) och att det följaktligen beskriver egenskaperna hos de varor och tjänster som avses i ansökan. Överklagandenämnden ansåg även att de grafiska beståndsdelarna inte ger varumärket särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b.
Förfarandet vid förstainstansrätten och den överklagade domen
8. Klaganden begärde i ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 25 april 2001 att det omtvistade beslutet skulle ogiltigförklaras. Klaganden har åberopat två grunder om åsidosättande av artikel 7.1 b och artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.
9. Förstainstansrätten ogillade talan och erinrade i punkt 23 i den överklagade domen först och främst om följande:
”Såsom framgår av rättspraxis, avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 bland annat sådana varumärken som ur målgruppens perspektiv är allmänt förekommande i handeln för att presentera de aktuella varorna eller tjänsterna eller i förhållande till vilka det åtminstone finns konkreta indikationer på att de kan användas på ett sådant sätt. Sådana varumärken gör det heller inte möjligt för målgruppen att göra samma val vid ett senare köp, om erfarenheten varit positiv, eller att göra ett annat val, om den varit negativ (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-79/00, REWE-Zentral mot harmoniseringsbyrån, REG 2002, s. II-705, punkt 26).”
10. Förstainstansrätten ansåg således i punkt 25 i den överklagade domen att omsättningskretsen i vart fall är en krets som är insatt i området för varorna och tjänsterna i fråga.
11. I punkt 27 i den överklagade domen fastslog förstainstansrätten bland annat att bedömningen av särskiljningsförmågan hos ett sammansatt varumärke som består av flera delar skall bedömas i sin helhet, och att detta inte är oförenligt med en successiv genomgång av varumärkets olika delar.
12. Med avseende på det sökta varumärket påpekade förstainstansrätten i punkt 28 i ovannämnda dom för det första att på engelska utgör delen ID en vanlig förkortning av substantivet (identification), och att prefixet Bio kan utgöra antingen en förkortning av ett adjektiv (”biological” (biologisk) ”biometrical” (biometrisk)) eller en förkortning av ett substantiv (”biology” (biologi)). I punkt 29 slog förstainstansrätten fast att omsättningskretsen mot bakgrund av de varor och tjänster som avses i varumärkesansökan uppfattar akronymen BioID i betydelsen biometrical identification (biometrisk identifiering).
13. Beträffande samtliga de varor och tjänster som registreringsansökan avser fastställde förstainstansrätten för det andra i punkterna 30–32 dels att biometrisk identifiering av levande väsen innebär eller till och med fordrar att de varor och tjänster används som omfattas av klass 9, dels att, beträffande de varor och tjänster som omfattas av klasserna 38 och 42, eftersom dessa tjänster utförs med hjälp av biometrisk identifiering eller avser utveckling av system för sådan identifiering, akronymen BioID direkt hänför sig till en av deras egenskaper, som omsättningskretsen kan beakta vid valet av sådana tjänster.
14. Enligt punkt 34 i förstainstansrättens dom kan akronymen BioID ur omsättningskretsens synvinkel vara allmänt förekommande i handeln för att presentera de varor och tjänster som avses i varumärkesansökan. Varumärket saknar följaktligen särskiljningsförmåga avseende dessa kategorier av varor och tjänster.
15. I punkt 37 i den överklagade domen påpekade förstainstansrätten att det sökta varumärkets figurativa beståndsdelar som utgörs av bokstäver med typsnittet Arial och bokstäver i olika tjocklek är allmänt förekommande i handeln för att presentera alla typer av varor och tjänster och saknar således särskiljningsförmåga med avseende på de ifrågavarande kategorierna av varor och tjänster.
16. När det vidare gäller de grafiska delarna av det sökta varumärket fastställde förstainstansrätten, i punkterna 38 och 40 i den ovannämnda domen, beträffande punkten ■, att klaganden själv angett att denna del allmänt används som den sista av flera delar i ett ordmärke och utvisar att det är fråga om en förkortning, och att kännetecknet ® endast har till funktion att visa att det är fråga om ett varumärke som har registrerats för ett visst område och att allmänheten skulle vilseledas av denna grafiska del om en sådan registrering inte gjorts.
Förstainstansrätten fastställde således att dessa grafiska delar kan användas i handeln för att presentera alla typer av varor och tjänster, och att de således saknar särskiljningsförmåga med avseende på dessa varor och tjänster.
17. Förstainstansrätten fastställde för övrigt i punkt 41 i domen, och efter att ha bedömt varje del som det sökta varumärket består av, att det varumärke som registreringsansökan avser, vilket består av en sammansättning av delar som var och en kan vara allmänt förekommande i handeln för att presentera varor och tjänster som omfattas av de kategorier som avses i varumärkesansökan, saknar särskiljningsförmåga i förhållande till dessa varor och tjänster.
18. Förstainstansrätten fastställde således i punkterna 42–44 i den överklagade domen att, eftersom det inte framkommit att det föreligger konkreta indikationer, exempelvis avseende det sätt på vilket de olika delarna är sammansatta, på att det sammansatta varumärket som registreringsansökan avser, betraktat i sin helhet, har en vidare innebörd än summan av dess beståndsdelar, saknar detta varumärke särskiljningsförmåga i förhållande till de ifrågavarande kategorierna av varor och tjänster.
19. Beträffande klagandens argument att andra varumärken registrerats som gemenskapsvarumärken erinrade förstainstansrätten i punkt 47 i denna dom om att faktiska och rättsliga skäl i ett tidigare beslut av harmoniseringsbyrån kan åberopas till stöd för att en bestämmelse i förordning nr 40/94 har åsidosatts. Förstainstansrätten konstaterade emellertid att klaganden i förevarande mål vad beträffar dessa beslut inte har åberopat några däri angivna skäl som skulle kunna leda till ett ifrågasättande av den ovan företagna bedömningen avseende särskiljningsförmågan hos det varumärke som registreringsansökan avser.
20. Följaktligen fastställde förstainstansrätten i punkterna 49 och 50 i samma dom att talan inte kunde vinna bifall på den grunden att artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts och att det inte var nödvändigt att pröva grunden att artikel 7.1 c i denna förordning åsidosatts.
Överklagandet
21. Klaganden har yrkat att den överklagade domen skall upphävas, att det omtvistade beslutet skall ogiltigförklaras, och att harmoniseringsbyrån skall förpliktas ersätta klagandens rättegångskostnader.
22. Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrättens dom skall fastställas och att klaganden skall förpliktas ersätta dess rättegångskostnader.
23. Till stöd för sitt överklagande har klaganden gjort gällande två grunder. Genom den första grunden har klaganden hävdat att förstainstansrättens tolkning av registreringshindret för varumärken som saknar särskiljningsförmåga, och som föreskrivs i artikel 7.1 b i förordningen, är felaktig och alltför vidsträckt. Genom den andra grunden har klaganden gjort gällande att även om förstainstansrätten har gjort en korrekt tolkning av denna bestämmelse, har den gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att inte ha prövat den andra grunden som åberopades i första instans och som gällde ett åsidosättande av denna förordning.
Den första grunden: Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94
24. Förevarande grund kan delas i fyra invändningar.
Den första invändningen: Beaktandet av det sökta varumärkets helhetsintryck
25. Klaganden har klandrat förstainstansrätten för att den inte har grundat sig på kriteriet om det sökta varumärkets helhetsintryck på omsättningskretsen då den bedömde huruvida det sökta varumärket har särskiljningsförmåga. Även om förstainstansrätten i detalj undersökte var och en av varumärkets figurativa och grafiska delar, och därefter grundade sina slutsatser på denna undersökning, analyserade den, enligt klaganden, inte helhetsintrycket.
26. Enligt harmoniseringsbyrån gjorde förstainstansrätten en helhetsbedömning av det sökta varumärket även om den, med fog, gjorde gällande att detta tillvägagångssätt inte utesluter att bedömningen inleds med en analys av var och en av beståndsdelarna. Harmoniseringsbyrån som själv genomför denna typ av analyser har kommit fram till att helhetsintrycket av var och en av delarna i det sökta varumärket, är att varumärket saknar särskiljningsförmåga.
27. Förstainstansrätten erinrar om att varumärkets grundläggande funktion är att för konsumenten eller slutanvändaren av en vara eller tjänst som täcks av varumärket garantera dess ursprung, så att denne utan risk för förväxling kan särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung (se bland annat dom av den 23 maj 1978 i mål 102/77, Hoffmann-La Roche, REG 1978, s. 1139, punkt 7, svensk specialutgåva, volym 4, s. 107, och av den 18 juni 2002 i mål C‑299/99, Philips, REG 2002, s. I‑5475, punkt 30). Artikel 7.1 b i förordningen har således till syfte att förhindra registrering av varumärken som saknar särskiljningsförmåga, vilken i sig gör att varumärkena kan fylla denna grundläggande funktion (se domstolens dom av den 16 september 2004 i mål C‑329/02 P, SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I‑8317, punkt 23).
28. Omsättningskretsens uppfattning måste utgöra utgångspunkten vid bedömningen av om ett tecken är sådant att det kan registreras som varumärke.
29. När det gäller ett sammansatt varumärke, som det varumärke som tvisten avser, kan bedömningen av huruvida varumärket har särskiljningsförmåga delvis avse varje ord eller varje beståndsdel sedd för sig, men frågan skall under alla omständigheter avgöras genom den helhetsbedömning som omsättningskretsen gör och inte genom ett antagande att delarna var och en för sig saknar särskiljningsförmåga och inte tillsammans kan ha särskiljningsförmåga (se domen i det ovannämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, punkt 35). Enbart den omständigheten att varje enskild beståndsdel sedd för sig saknar särskiljningsförmåga hindrar nämligen inte att den kombination som de bildar kan ha särskiljningsförmåga (se, analogt, domstolens dom av den 12 februari 2004 i mål C‑363/99, Koninklijke KPN Nederland, REG 2004, s. I‑1619, punkterna 99 och 100, och i mål C‑265/00, Campina Melkunie, REG 2004, s. I‑1699, punkterna 40 och 41, och domen i det ovannämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, punkt 28).
30. I det ovannämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån angående registrering som gemenskapsvarumärke av syntagmen SAT.2 upphävde domstolen förstainstansrättens dom av den 2 juli 2002 i mål T-323/00, SAT.1 mot harmoniseringsbyrån (SAT.2) (REG 2002, s. II-2839), på grund av att denna, för att motivera vägran att registrera varumärket utgick från presumtionen att beståndsdelar som var och en för sig saknar särskiljningsförmåga inte heller tillsammans kan anses ha särskiljningsförmåga. Förstainstansrätten undersökte endast i andra hand det helhetsintryck som den ovannämnda ordkombinationen gav upphov till, och den tillmätte inte sådana uppgifter som förekomsten av ett inslag av fantasi, vilka skall beaktas vid en sådan analys, någon som helst betydelse.
31. Förstainstansrätten fann i punkt 27 i den överklagade domen med fog att det vid bedömningen av ett sammansatt varumärkes särskiljningsförmåga inte är oförenligt med en helhetsbedömning att göra en successiv genomgång av varumärkets olika delar.
32. Förstainstansrätten konstaterade emellertid i punkt 42 i den överklagade domen, efter att ha fastställt att de olika delarna i det sökta varumärket saknar särskiljningsförmåga, att hela det sökta varumärket saknar särskiljningsförmåga.
33. Till skillnad från situationen i det ovannämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån (SAT.2) påverkade emellertid inte detta konstaterande förstainstansrättens bedömning på denna punkt, eftersom den inte begränsat sig till att bedöma intrycket av hela det sökta varumärket i andra hand, utan den har ägnat en del av sitt resonemang åt att i fråga om ett sammansatt varumärke undersöka huruvida kännetecknet som helhet har särskiljningsförmåga.
34. Förstainstansrätten konstaterade i punkt 42 i den överklagade domen att eftersom det inte framkommit att det föreligger konkreta indikationer, exempelvis avseende det sätt på vilket de olika delarna är sammansatta, på att det sammansatta varumärket, betraktat i sin helhet, har en vidare innebörd än summan av dess beståndsdelar, saknar detta varumärke särskiljningsförmåga i förhållande till de ifrågavarande kategorierna av varor och tjänster.
35. I punkterna 43 och 44 i den ovannämnda domen hänvisade förstainstansrätten beträffande dels typografiska delar som beskrivs i punkt 37 i samma dom, dels grafiska delar som nämns i punkterna 38 och 39 i denna dom till sin detaljerade analys. På detta sätt integrerade förstainstansrätten den ovannämnda bedömningen i sin undersökning av helhetsintrycket av hela det sökta varumärket för att fastställa huruvida detta hade en sådan karaktär att det kunde registreras som gemenskapsvarumärke.
36. Förstainstansrätten fastslog slutligen att det sökta varumärkets uppbyggnad inte gjorde det möjligt att avfärda slutsatsen att detta varumärke vid en helhetsbedömning saknar särskiljningsförmåga.
37. Denna motivering innebär inte att förstainstansrätten har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning, eftersom förstainstansrätten har undersökt huruvida detta varumärke, sett i sin helhet, har särskiljningsförmåga.
38. Av detta följer att den första invändningen inom den första grunden inte kan godtas.
Den andra invändningen: Angående bevisning för att det sökta varumärket i praktiken används av allmänheten eller klagandens konkurrenter
39. Genom denna invändning har klaganden gjort gällande att förstainstansrätten, när den fann att det sökta varumärket inte har särskiljningsförmåga, inte beaktade att det inte kunnat styrkas att det sökta varumärket används av allmänheten eller klagandens konkurrenter, att det inte förekommer i ordböcker och att även om en sökning på Internet av uttrycket biometric identification gav 19 075 träffar har det sökta varumärket endast använts i publikationer beträffande biometrisk identifikation som härrör från klaganden.
40. Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att den konkreta bedömningen av varumärkets intryck på konsumenten, som tydligt fastställts i förhålla nde till de varor och tjänster som registreringsansökan avser, utgör en omständighet som domstolen inte har utrett förutom om det gjorts en invändning om att förstainstansrätten har missuppfattat omständigheterna. Eftersom klaganden inte har åberopat någonting som kan vederlägga förstainstansrättens fastställanden i detta avseende, kan invändningen inte godtas.
41. När det gäller frågan om bevisning för att allmänhet eller konkurrenter allmänt använder det sökta varumärket i beskrivande syfte, är det tillräckligt att ange att antagandet att det har visats att det sökta varumärket är allmänt förekommande bland allmänhet eller konkurrenter är relevant med avseende på artikel 7.1 d i förordning nr 40/94 men inte med avseende på artikel 7.1 b (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 21 oktober 2004 i mål C-64/02 P, harmoniseringsbyrån mot Erpo Möbelwerk, REG 2004, s. I-0000, punkterna 40 och 46).
42. Den konkreta bedömningen av det intryck varumärket ger konsumenten, som tydligt fastställts i förhållande till de varor och tjänster som registreringsansökan avser, utgör en faktisk omständighet. Klaganden har således begärt att domstolen skall ersätta förstainstansrättens bedömning av faktiska omständigheter med sin egen.
43. Det följer emellertid av artikel 225 EG och artikel 58 första stycket i domstolens stadga att ett överklagande är begränsat till rättsfrågor. Förstainstansrätten är med andra ord ensam behörig att fastställa de relevanta faktiska omständigheterna och att bedöma bevisningen. Bedömningen av de faktiska omständigheterna och bevisningen är därför inte – utom i det fall då uppgifter som underställts förstainstansrätten har missuppfattats – en rättsfråga som i sig är underställd domstolens kontroll i ett mål om överklagande (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 19 september 2002 i mål C-104/00 P, DKV mot harmoniseringsbyrån, REG 2002, s. I-7561, punkt 22, av den 2 oktober 2003 i mål C-194/99 P, Thyssen Stahl mot kommissionen, REG 2003, s. I-10821, punkt 20, och av den 7 oktober 2004 i mål C-136/02 P, Mag Instrument mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-0000, punkt 39).
44. Under dessa omständigheter skall den andra invändningen i den första grunden således avvisas till viss del och kan i övrigt inte leda till bifall av talan.
Den tredje invändningen: Beaktande av att andra varumärken har registrerats som gemenskapsvarumärken
45. Klaganden har hävdat att förstainstansrätten borde ha beaktat att de andra varumärken som har registrerats av harmoniseringsbyrån som gemenskapsvarumärken, inberäknat andra varumärken som består av prefixet Bio och ett annat beskrivande ord, men även ordmärket Bioid, utgör indikationer på att det varmärke som registreringsansökan avser har särskiljningsförmåga.
46. Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att eftersom överklagandenämnderna, när de fattar beslut, inte har befogenhet att företa skönsmässiga bedömningar, utan har en begränsad behörighet, kan tidigare beslut inte användas för jämförelse. Listan över ordmärken som innehåller delen Bio och som inte registrerats av harmoniseringsbyrån är lika omfattande som den över varumärken som innehåller denna del och som registrerats. Jämförbara registreringar skall undersökas var och en för sig och hänsyn skall särskilt tas till de varor och tjänster vilka omfattas av registreringsansökan. Harmoniseringsbyrån har dessutom understrukit att ordmärket Bioid inte kan jämföras med figurmärket BioID. Den figurativa uppdelningen, vilken markerats grafiskt, mellan Bio å ena sidan och ID å den andra visar tydligt att det handlar om två delar av ett varumärke. I fråga om ordmärket Bioid finns det ingen sådan uppdelning mellan delarna.
47. Överklagandenämndens beslut, som fattas med stöd av förordning nr 40/94 beträffande registrering av ett varumärke såsom gemenskapsvarumärke, omfattas av en begränsad behörighet och inte av en befogenhet att företa skönsmässiga bedömningar. Frågan huruvida dessa beslut är lagenliga skall därför enbart bedömas på grundval av denna förordning, såsom den tolkats av gemenskapsdomstolarna, och inte på grundval av överklagandenämndernas tidigare beslutspraxis (se förstainstansrättens dom av den 22 juni 2005 i mål T‑19/04, Metso Paper Automation mot harmoniseringsbyrån (PAPERLAB), REG 2005, s. II‑0000, punkt 39).
48. För övrigt skall ett varumärkes särskiljningsförmåga bedömas utifrån de varor eller tjänster som registreringsansökan avser och mot bakgrund av hur omsättningskretsen uppfattar varumärket.
49. Av detta följer att det helt saknar relevans huruvida det sökta varumärket är identiskt med eller liknar ett annat gemenskapsvarumärke när, såsom i förevarande fall, de faktiska och rättsliga omständigheter som framlagts till stöd för ansökan om registrering av det andra varumärket inte har åberopats av klaganden för att visa att det sökta varumärket har särskiljningsförmåga.
50. Förstainstansrätten vägrade under alla omständigheter, i motsats till vad klaganden har gjort gällande, inte att undersöka bevisningen om harmoniseringsbyråns beslutspraxis.
51. Förstainstansrätten påpekade i punkt 47 i den överklagade domen att faktiska och rättsliga skäl i ett tidigare beslut kan åberopas till stöd för att en bestämmelse i förordning nr 40/94 har åsidosatts. I samma punkt i denna dom konstaterade förstainstansrätten emellertid uttryckligen att klaganden beträffande det sökta varumärket inte hade åberopat några skäl i överklagandenämndernas tidigare beslut genom vilka andra varumärken som består av delen Bio har registrerats och som skulle kunna leda till att bedömningen avseende särskiljningsförmågan i det omtvistade beslutet skulle kunna ifrågasättas.
52. Efter att ha noterat att klaganden under förhandlingen åberopat att harmoniseringsbyrån registrerat ordmärket Bioid för varu- och produktkategorier med beteckningen trycksaker, telekommunikation och datorprogrammering, fastställde förstainstansrätten till skillnad från vad klaganden har påstått att det sökta varumärket och ordmärket Bioid inte är utbytbara och att den omständigheten att bokstäverna id i det ovannämnda ordmärket skrivs med små bokstäver är en omständighet som i semantiskt hänseende skiljer detta varumärke från förkortningen BioID.
53. Såsom angetts ovan i punkt 43 i förevarande dom följer det av artikel 225 EG och artikel 58 första stycket i domstolens stadga att ett överklagande är begränsat till rättsfrågor. Endast förstainstansrätten är därför behörig att fastställa och bedöma de relevanta omständigheterna och att bedöma bevisningen. Bedömningen av dessa omständigheter och denna bevisning utgör dock inte, utom när de har missuppfattats, en rättsfråga som domstolen kan pröva inom ramen för ett överklagande.
54. Genom att ifrågasätta förstainstansrättens bedömning beträffande omständigheten att registrerade varumärken liknar eller är identiska med det sökta varumärket, och således även ifrågasätta relevansen hos harmoniseringsbyråns tidigare beslut, har klaganden endast bestridit förstainstansrättens bedömning av omständigheterna utan att åberopa eller göra gällande att förstainstansrätten har missuppfattat omständigheterna.
55. Följaktligen skall den tredje invändningen i den första grunden således avvisas till viss del och kan i övrigt inte leda till bifall av talan.
Den fjärde invändningen: Registreringshinder
56. Klaganden anförde den sista invändningen i den första grunden för första gången under förhandlingen. Genom denna invändning har klaganden gjort gällande att förstainstansrätten har gjort en felaktig tolkning av artikel 7.1 b i den ovannämnda förordningen genom att anse att de varumärken som avses i denna bestämmelse bland annat är sådana varumärken som ur omsättningskretsens perspektiv är allmänt förekommande i handeln för att presentera de aktuella varorna eller tjänsterna eller i förhållande till vilka det åtminstone finns konkreta indikationer på att de kan användas på ett sådant sätt.
57. Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att förstainstansrätten inte har gjort sig skyldig till något fel när den funnit att det sökta varumärket kan vara allmänt förekommande. Enligt harmoniseringsbyrån uppfattas det inte som ett ursprungsmärke av omsättningskretsen, såsom avses i förevarande begäran. Under förhandlingen ställde för övrigt harmoniseringsbyrån implicit frågan huruvida denna invändning kunde tas upp till sakprövning eftersom den inte åberopats i överklagandet.
58. Denna invändning har, såsom generaladvokaten har angett i punkt 25 i sitt förslag till avgörande, anförts till stöd för den första grunden som klaganden har åberopat vid domstolen och enligt vilken förstainstansrätten har gjort en felaktig tolkning av de absoluta registreringshindren beträffande varumärken som saknar särskiljningsförmåga och som anges i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Den utgör således inte någon ny grund i den mening som avses i artikel 42.2 i rättegångsreglerna.
59. Beträffande huruvida invändningen är välgrundad, skall det anges att vart och ett av de registreringshinder som anges i artikel 7.1 i förordning nr 40/94 skall tillämpas oberoende av varandra och prövas separat (se domen i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Erpo Möbelwerk, punkt 39). Dessa registreringshinder skall dessutom tolkas mot bakgrund av det allmänintresse som ligger bakom vart och ett av dem. Det allmänintresse som beaktas vid prövningen av vart och ett av dessa registreringshinder kan, eller till och med skall, återspegla olika hänsynstaganden beroende på vilket registreringshinder det gäller (domstolens dom av den 29 april 2004 i de förenade målen C-456/01 P och C‑457/01 P, Henkel mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-5089, punkterna 45 och 46, och domen i det ovannämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, punkt 25).
60. För övrigt sammanfaller begreppet allmänintresse som ligger till grund för artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 med varumärkets grundläggande funktion, som är att för konsumenten eller slutanvändaren av en vara eller tjänst som täcks av varumärket garantera dess ursprung, så att denne utan risk för förväxling kan särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung (se domen i det ovannämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, punkterna 23 och 27).
61. I punkterna 23, 34, 41 och 43 i den överklagade domen har förstainstansrätten emellertid, för att fastställa att det sökta varumärket omfattas av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, beaktat att varumärket kan vara allmänt förekommande i handeln.
62. Detta kriterium skall, såsom domstolen fastslog i punkt 36 i domen i det ovannämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, även om det är relevant inom ramen för bedömningen i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, emellertid inte ligga till grund för tolkningen av artikel 7.1 b.
63. Följaktligen är den invändningen välgrundad att förstainstansrätten har använt sig av ett kriterium som är relevant inom ramen för artikel 7.1. c i den ovannämnda förordningen men inte inom ramen för artikel 7.1 b.
64. Klagandens talan skall därför bifallas på den första grunden, avseende felaktig tolkning av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.
65. Av det ovan anförda följer att den överklagade domen skall upphävas i den mån förstainstansrätten har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning beträffande tolkningen av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Det är således inte nödvändigt att pröva den andra grunden för överklagandet.
Grunden för talan i första instans
66. Enligt artikel 61 första stycket andra meningen i domstolens stadga kan domstolen, om förstainstansrättens avgörande upphävs, själv avgöra målet, om detta är färdigt för avgörande. Så är fallet i förevarande mål.
67. Såsom framgår av punkterna 27 och 28 i förevarande dom är det omsättningskretsens uppfattning som måste utgöra utgångspunkten när det fastställs om det sökta varumärket uppfyller funktionen att för konsumenten eller slutanvändaren av en vara eller tjänst som täcks av varumärket garantera dess ursprung, så att denne utan risk för förväxling kan särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung.
68. Med beaktande av de varor och tjänster som avses i den registreringsansökan som beskrivs i punkt 5 i förevarande dom, framgår att omsättningskretsen utgörs av personer som är välinformerade om varorna och tjänsterna i fråga, och som är normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och upplysta.
69. Det sökta varumärket består emellertid av förkortningen BioID samt av figurativa beståndsdelar, nämligen typografiska inslag i förkortningen och två grafiska beståndsdelar som placerats efter akronymen BioID, det vill säga en punkt (■) och ett kännetecken (®).
70. Såsom harmoniseringsbyrån med fog angav i det omtvistade beslutet, uppfattar omsättningskretsen, mot bakgrund av de varor och tjänster som avses i registreringsansökan, akronymen BioID som en förkortning av adjektivet biometrical och substantivet identification, vilket i sin helhet ger betydelsen biometrical identification. Denna förkortning, som inte kan skiljas från de varor och tjänster som avses i registreringsansökan kan följaktligen inte för konsumenten eller slutanvändaren av en vara eller tjänst som täcks av varumärket garantera dess ursprung med utgångspunkt i omsättningskretsens uppfattning.
71. Med hänsyn till att de typografiska inslagen i förkortningen BioID är återkommande och att särskiljande beståndsdelar saknas, innebär inte den omständigheten att typsnittet Arial används samt att vissa bokstäver är av en annan tjocklek att varumärket kan garantera omsättningskretsen att de varor och tjänster som avses i registreringsansökan har ett visst ursprung.
72. De två grafiska beståndsdelar som placerats efter förkortningen och som utgörs av punkten ■ och kännetecknet ® är inte av sådant slag att de gör det möjligt för omsättningskretsen att utan förväxlingsrisk skilja de varor eller tjänster som avses i registreringsansökan från sådana med ett annat ursprung. Av detta följer att dessa grafiska beståndsdelar, i förhållande till relevanta varor och tjänster, inte kan uppfylla ett varumärkes grundläggande funktion, såsom denna beskrivits ovan i punkt 25 i förevarande dom.
73. Vid en granskning av det intryck som varumärket ger utgör för övrigt, såsom generaladvokaten angav i punkt 105 i sitt förslag till avgörande, akronymen BioID, som saknar särskiljningsförmåga, den dominerande beståndsdelen i detta varumärke.
74. Vidare är, såsom harmoniseringsbyrån påpekade i punkt 21 i det omtvistade beslutet, de figurativa och grafiska beståndsdelarna så ytliga att de inte kan ge varumärket i sin helhet särskiljningsförmåga. Beståndsdelarna kan inte i något avseende, bland annat beträffande fantasi eller det sätt de är sammansatta på, medföra att varumärket uppfyller sin grundläggande funktion beträffande de varor och tjänster som registreringsansökan gäller.
75. Av vad ovan anförts följer att det sökta varumärket saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Mot bakgrund av dessa omständigheter skall klagandens överklagande ogillas.
Rättegångskostnader
76. Enligt artikel 122 i domstolens rättegångsregler skall domstolen besluta om rättegångskostnaderna när slutlig dom avkunnas. Enligt artikel 69.2 i domstolens rättegångsregler, som enligt artikel 118 skall tillämpas i mål om överklagande, skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att klaganden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Klaganden har tappat målet och skall därför ersätta rättegångskostnaderna i båda instanser.
Domslut
På dessa grunder beslutar domstolen (tredje avdelningen) följande dom:
1) Europeiska gemenskapernas förstainstansrätts dom av den 5 december 2002 i mål T-91/01, BioID mot harmoniseringsbyrån (BioID) (REG 2002, s. II‑5159) upphävs.
2) Talan mot det beslut som fattats av andra överklagandenämnden vid byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 20 februari 2001 ogillas.
3) Klaganden skall ersätta rättegångskostnaderna i båda instanserna.