Zaak T‑222/21
(gedeeltelijke publicatie)
Shopify Inc.
tegen
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 12 oktober 2022
„Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniebeeldmerk Shoppi – Ouder Uniewoordmerk SHOPIFY – Relatieve weigeringsgrond – Geen verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 53, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 60, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001] – Geen grotere mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk – Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie en Euratom (Brexit)”
1.      Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Relatieve nietigheidsgronden – Bestaan van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Beoordelingscriteria
[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b), en 53, lid 1, a)]
(zie punten 18, 73, 118)
2.      Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Relatieve nietigheidsgronden – Bestaan van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Beoordeling van het verwarringsgevaar – Bepaling van het relevante publiek – Aandachtsniveau van het publiek – Hardware en software
[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b), en 53, lid 1, a)]
(zie punten 22, 23, 27, 28)
3.      Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Relatieve nietigheidsgronden – Bestaan van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Beeldmerk Shoppi en woordmerk SHOPIFY
[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b), en 53, lid 1, a)]
(zie punten 34‑36, 55, 65, 70, 74, 86, 115, 128)
4.      Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Relatieve nietigheidsgronden – Bestaan van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Overeenstemming van de betrokken merken – Beoordelingscriteria – Samengesteld merk – Onderscheidend vermogen en beschrijvend karakter van een gemeenschappelijk element van de twee merken – Relevantie
[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b), en 53, lid 1, a)]
(zie punten 39, 40, 43, 44, 60, 72)
5.      Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Relatieve nietigheidsgronden – Bestaan van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Overeenstemming van de betrokken merken – Elementen van een merk met een beschrijvend karakter
[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b), en 53, lid 1, a)]
(zie punt 45)
6.      Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Relatieve nietigheidsgronden – Bestaan van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Groot onderscheidend vermogen van het oudere merk – Beoordelingscriteria
[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b), en 53, lid 1, a)]
(zie punten 89‑91, 119)
7.      Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Relatieve nietigheidsgronden – Merk waarvan het gebruik kan worden verboden op grond van een ander ouder recht – Mogelijkheid om het gebruik te verbieden zowel op de datum van indiening van de merkaanvraag als op de datum van de beslissing van het Bureau – Voorwaarden
[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 53, lid 2, d)]
(zie punten 99‑104)
8.      Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Relatieve nietigheidsgronden – Bestaan van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Zwak onderscheidend vermogen van het oudere merk – Invloed
[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b), en 53, lid 1, a)]
(zie punten 120, 123)
Samenvatting
In 2017 hebben M. Rossi, S. Vacante en Shoppi Ltd (hierna: „interveniënten”) bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) de inschrijving van het Uniebeeldmerk Shoppi verkregen voor waren van de IT-sector, reclamediensten en elektronische communicatiediensten(1). Shopify Inc. (hierna: „verzoekster”) heeft bij het EUIPO een vordering tot nietigverklaring van dat merk ingesteld, omdat er verwarringsgevaar zou bestaan met het oudere Uniewoordmerk SHOPIFY (2).
Deze vordering werd eerst toegewezen door de nietigheidsafdeling van het EUIPO en vervolgens afgewezen door de kamer van beroep. Laatstgenoemde heeft geoordeeld dat er geen sprake was van verwarringsgevaar, met name gelet op het zwakke onderscheidend vermogen van het oudere merk en het feit dat verzoekster geen toereikende bewijzen had overgelegd waaruit blijkt dat het oudere merk door het gebruik een grotere mate van onderscheidend vermogen had verkregen.
Verzoekster vordert vernietiging van de beslissing van de kamer van beroep van het EUIPO (hierna: „bestreden beslissing”). In zijn arrest verwerpt het Gerecht dit beroep en spreekt het zich voor het eerst uit over de beoordeling van de grotere mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie, alsmede over de noodzaak om vooraf te onderzoeken of het gebruik van het oudere merk tegenwerpbaar is op het tijdstip waarop het EUIPO uitspraak doet over de vordering tot nietigverklaring.
Beoordeling door het Gerecht
Om te beginnen herinnert het Gerecht eraan dat het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en Euratom(3), dat in werking is getreden op 1 februari 2020, voorzag in een overgangsperiode van 1 februari tot en met 31 december 2020. Daarna was de Uniewetgeving inzake merken niet meer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk(4). In casu was de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk weliswaar ingediend vóór de overgangsperiode, maar de bestreden beslissing is vastgesteld na het verstrijken van die periode.
Vervolgens verwijst het Gerecht naar zijn rechtspraak volgens welke in het kader van een nietigheidsprocedure de houder van een ouder industriële-eigendomsrecht moet aantonen dat hij het gebruik van het litigieuze Uniemerk kan verbieden, niet alleen op de datum van indiening van dat merk, maar ook op de datum waarop het EUIPO uitspraak doet over de vordering tot nietigverklaring. Derhalve is het Gerecht van oordeel dat de bewijzen van de grotere mate van onderscheidend vermogen door het gebruik van het oudere merk in het Verenigd Koninkrijk slechts relevant zijn voor de vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk indien dat gebruik nog kan worden tegengeworpen op de datum waarop het EUIPO uitspraak doet over de vordering tot nietigverklaring. Aangezien in het onderhavige geval de bestreden beslissing is vastgesteld na het verstrijken van de overgangsperiode, mocht de kamer van beroep geen rekening houden met het gebruik van het oudere merk in het Verenigd Koninkrijk, dat niet meer kon worden tegengeworpen op de datum van de bestreden beslissing, en moest zij de betreffende bewijzen buiten beschouwing laten.
Verder stelt het Gerecht dat er, gelet op het fundamentele beginsel van de territorialiteit van intellectuele-eigendomsrechten(5), na het verstrijken van de overgangsperiode geen conflict in het Verenigd Koninkrijk kan ontstaan tussen het litigieuze merk en het oudere merk, aangezien deze merken niet meer worden beschermd op dat grondgebied.
Ten slotte oordeelt het Gerecht dat de datum waarop de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk is ingediend, weliswaar de datum is waarop de grotere mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk dient te worden beoordeeld, maar dit niet wegneemt dat het vereiste dat het oudere recht nog steeds bestaat op de datum waarop het EUIPO uitspraak doet over de vordering tot nietigverklaring, een kwestie van tegenwerpbaarheid is die voorafgaat aan een beoordeling ten gronde, zoals de beoordeling van de grotere mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk.
1      Het ging om waren van de klassen 9, 35 en 38 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.
2      In de zin van artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 53, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1).
3      Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (PB 2020, L 29, blz. 7; hierna: „terugtrekkingsakkoord”)
4      Artikelen 126 en 127 van het terugtrekkingsakkoord.
5      In de zin van artikel 1, lid 2, van verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1).