DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
6 juin 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative SALMEX – Marque nationale tridimensionnelle antérieure – Compétence de la chambre de recours pour examiner d’office l’usage sérieux de la marque antérieure – Article 64, paragraphe 1, et article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 71, paragraphe 1, et article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑803/16,
Glaxo Group Ltd, établie à Brentford (Royaume-Uni), représentée par MM. S. Baran, T. St Quintin, Mme S. Wickenden, barristers, MM. E. Morris et R. Jacob, solicitors,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Celon Pharma S.A., établie à Łomianki (Pologne), représentée par Me M. Krasiński, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 31 août 2016 (affaire R 2108/2015-4), relative à une procédure de nullité entre Glaxo Group et Celon Pharma,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann (rapporteur) et Z. Csehi, juges,
greffier : M. I. Dragan, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 novembre 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 3 février 2017,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 1er mars 2017,
vu la décision de suspension de la procédure du 22 février 2017,
vu la question écrite du Tribunal à l’EUIPO et sa réponse à cette question déposée au greffe du Tribunal le 12 décembre 2017,
à la suite de l’audience du 24 janvier 2018, à laquelle l’intervenante n’a pas participé,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1        Le 29 mars 2011, l’intervenante, Celon Pharma S.A., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].
2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5 et 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
–        classe 5 : « Produits d’inhalation utilisés dans le traitement de l’asthme et de la maladie bronchoconstrictive chronique » ;
–        classe 10 : « Inhalateurs ».
4        La marque a été enregistrée le 5 octobre 2011 sous le numéro 9849191.
5        Le 4 avril 2013, la requérante, Glaxo Group Ltd, a introduit une demande de nullité à l’encontre de la marque en cause sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, de ce même règlement [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001].
6        La demande en nullité était fondée sur plusieurs marques nationales antérieures et notamment sur la marque française no 97685112, enregistrée le 1er juillet 1997, suivante :
7        Les marques antérieures ont été enregistrées pour des produits relevant de la classe 10 au sens de l’arrangement de Nice et correspondent à la description « inhalateurs » et, pour certaines, également à la description « appareils et instruments chirurgicaux et médicaux ».
8        À la suite de la demande de l’intervenante, la requérante a présenté des documents destinés à prouver l’usage sérieux de ses marques antérieures.
9        Le 7 septembre 2015, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité formée par la requérante. Pour des raisons d’économie de procédure, elle a analysé la demande en nullité uniquement au regard de la marque française antérieure. Elle a considéré que la requérante avait démontré qu’il existait un usage sérieux de cette marque pour ce qui concernait les inhalateurs et elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure examinée et la marque contestée.
10      Le 20 octobre 2015, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001) contre la décision de la division d’annulation.
11      Par décision du 31 août 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’annulation. Elle a examiné d’office la question de l’usage sérieux des marques antérieures, sans interroger les parties à cet égard, et a considéré que la requérante n’avait pas rapporté la preuve d’un tel usage conformément à l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001). La chambre de recours a indiqué, en substance, que les produits de la requérante étaient commercialisés avec la mention des différentes substances médicamenteuses contenues dans l’inhalateur, à chaque fois dans des couleurs différentes, et elle a estimé qu’aucune des formes utilisées n’était semblable à la forme de la marque contestée. Elle a donc considéré que la requérante n’avait pas établi l’usage sérieux de sa marque française antérieure sous sa forme enregistrée ou sous une forme n’altérant pas son caractère distinctif. En outre, la chambre de recours a distingué entre les produits médicamenteux relevant de la classe 5 et les produits compris dans la classe 10, à savoir notamment les inhalateurs. Selon la décision attaquée, la requérante, qui ne commercialise pas l’inhalateur sans médicament, n’avait pas prouvé l’usage de sa marque française antérieure pour les produits pour lesquels elles étaient enregistrées, à savoir les inhalateurs, mais uniquement pour les médicaments respectifs qu’ils contenaient. Enfin, la chambre de recours a estimé que la requérante n’avait pas davantage prouvé l’usage sérieux des autres marques antérieures invoquées.
Conclusions des parties
12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        annuler la décision attaquée ;
–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens, y compris ceux afférents aux procédures d’annulation et de recours.
13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        annuler la décision attaquée ;
–        déclarer irrecevable le second chef de conclusions de la requérante, dans la mesure où il s’étend à la condamnation de l’EUIPO aux frais exposés dans la procédure devant la division d’annulation.
14      L’intervenante conclut au rejet du recours.
En droit
15      À l’appui de son recours, la requérante avance deux moyens. Par son premier moyen, elle soutient que c’est à tort que la chambre de recours a estimé, de son propre chef, que l’usage sérieux de la marque française antérieure n’était pas une forme d’usage acceptable au sens de l’article 15 paragraphe 1, sous a), du règlement 207/2009 [devenu article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001]. Par son second moyen, elle conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle sa marque française antérieure n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux en lien avec les produits inhalateurs.
16      Dans ses observations sur la tenue d’une audience, la requérante soutient la position de l’EUIPO selon laquelle la chambre de recours n’avait pas compétence pour examiner la question relative à la preuve de l’usage sérieux.
17      L’EUIPO, pour sa part, fait valoir, à titre principal, que la question de l’usage sérieux de la marque antérieure est une question spécifique et préalable qui ne s’inscrit pas dans l’examen de la demande en nullité proprement dite, tirée d’un risque de confusion. Il soutient que, en se prononçant sur cette question de l’usage sérieux sans que cette question ait été soulevée devant elle, la chambre de recours a violé l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 71, paragraphe 1, du règlement no 2017/1001) et que son incompétence doit être relevée d’office par le Tribunal.
18      À titre subsidiaire, l’EUIPO conclut au rejet du recours sur le fond. Selon lui, contrairement à ce que la chambre de recours a constaté, la requérante a démontré l’usage des marques antérieures sous la forme dans laquelle elles ont été enregistrées. Toutefois, il soutient que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’usage des marques antérieures n’avait pas été prouvé pour les produits couverts par ces marques, à savoir les inhalateurs.
19      L’intervenante n’a présenté aucune observation concernant la compétence de la chambre de recours. Sur le fond, elle soutient que l’usage sérieux des marques antérieures sous la forme dans laquelle elles ont été enregistrées n’a pas été démontré et que la preuve de cet usage n’a pas été rapportée pour les inhalateurs.
20      À titre liminaire, le Tribunal rappelle que, dans une procédure de recours en matière de marque de l’Union européenne dirigé contre la décision d’une chambre de recours, rien ne s’oppose à ce que l’EUIPO se rallie aux conclusions de la requérante tout en présentant tous les arguments qu’il estime appropriés du fait de sa mission relative à l’administration du droit de la marque de l’Union européenne et de l’indépendance fonctionnelle reconnue aux chambres de recours dans l’exercice de leurs tâches [arrêts du 30 juin 2004, GE Betz/OHMI – Atofina Chemicals (BIOMATE), T‑107/02, EU:T:2004:196, points 32 à 36, et du 17 mars 2009, Laytoncrest/OHMI – Erico (TRENTON), T‑171/06, EU:T:2009:70, point 27].
21      En l’espèce, les conclusions de l’EUIPO visent, tout comme celles de la requérante, l’annulation de la décision attaquée. En outre, même si, contrairement à l’EUIPO, la requérante n’a pas soulevé dans sa requête l’incompétence de la chambre de recours pour statuer comme elle l’a fait, le moyen tiré de l’incompétence de la chambre de recours, soulevé par l’EUIPO, est un moyen d’annulation d’ordre public et doit être relevé d’office par le juge [voir, en ce sens, arrêt du 29 février 2012, Certmedica International et Lehning entreprise/OHMI – Lehning entreprise et Certmedica International (L 112), T‑77/10 et T‑78/10, non publié, EU:T:2012:95, point 91].
22      Dès lors, il convient de déterminer si la chambre de recours était compétente pour se prononcer, en l’espèce, sur l’usage sérieux de la marque antérieure.
23      Aux termes de l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, à la suite de l’examen au fond, la chambre de recours statue sur le recours et peut soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure.
24      L’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) prévoit que, au cours de la procédure, l’EUIPO procède à l’examen d’office des faits et que, toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, son examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
25      Il y a lieu de rappeler qu’une demande en nullité fondée sur l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 ne saisit pas nécessairement l’EUIPO de la question de l’usage sérieux de la marque antérieure. En effet, l’usage sérieux de la marque antérieure constitue une question préalable qui conduit à déterminer si, aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure peut être réputée enregistrée pour les produits ou les services en cause. Elle ne s’inscrit donc pas dans le cadre de l’examen de la demande en nullité proprement dite, tirée de l’existence d’un risque de confusion avec cette marque [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 13 septembre 2010, Inditex/OHMI – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T‑292/08, EU:T:2010:399, points 30, 31 et 33].
26      La requête de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure ajoute à la procédure de nullité cette question préalable et, en ce sens, modifie son contenu, en ce qu’elle constitue une demande nouvelle et spécifique liée à des considérations factuelles et juridiques distinctes de celles ayant donné lieu à l’introduction de la demande en nullité [voir, par analogie, arrêts du 13 septembre 2010, OFTEN, T‑292/08, EU:T:2010:399, point 32, et du 8 mars 2013, Mayer Naman/OHMI – Daniel e Mayer (David Mayer), T‑498/10, non publié, EU:T:2013:117, points 35 et 36].
27      Il s’ensuit que la chambre de recours ne peut examiner la question de l’usage sérieux de la marque antérieure que si une partie la soulève spécifiquement devant elle [voir, par analogie, arrêt du 24 septembre 2015, Rintisch/OHMI – Compagnie laitière européenne (PROTICURD), T‑382/14, non publié, EU:T:2015:686, point 24 et jurisprudence citée]. En d’autres termes, lorsque la question de l’usage sérieux de la marque antérieure n’est pas spécifiquement soulevée devant la chambre de recours, elle doit être considérée comme ne faisant pas partie de l’objet du litige devant la chambre de recours [voir, par analogie, arrêt du 12 mars 2014, El Corte Inglés/OHMI – Technisynthese (BTS), T‑592/10, non publié, EU:T:2014:117, point 21].
28      En l’espèce, la question de l’usage sérieux des marques antérieures a été soulevée par l’intervenante devant la division d’annulation et a été examinée par celle-ci avant qu’elle ne procède à l’appréciation du bien-fondé de la demande en nullité.
29      Cependant, il ressort du dossier que cette question n’a pas été soulevée par les parties devant la chambre de recours, l’intervenante s’étant limitée à contester l’appréciation de la division d’annulation relative à l’existence d’un risque de confusion et la requérante n’ayant pas d’intérêt à remettre en cause l’appréciation de la division d’annulation, qui lui était favorable.
30      Il s’ensuit que la question de l’usage sérieux des marques
antérieures n’a aucunement été discutée par les parties devant la chambre de recours. Celle-ci s’est donc prononcée d’office sur cette question. À cela s’ajoute, par ailleurs, le fait qu’elle n’a pas mis les parties en mesure de prendre position à cet égard, puisqu’il ressort du dossier qu’elle ne les a pas interrogées sur cette question.
31      Dès lors que, en l’espèce, la question de l’usage sérieux des marques antérieures n’avait pas été soulevée devant la chambre de recours, celle-ci, en vertu de la jurisprudence rappelée au point 27 ci-dessus, n’était pas compétente pour se prononcer d’office sur cette question, qui ne faisait plus l’objet du litige.
32      Un tel constat n’est pas contraire au principe de la continuité fonctionnelle existant entre les différentes instances de l’EUIPO, telle qu’évoquée dans la jurisprudence de la Cour et du Tribunal. En effet, si cette continuité fonctionnelle implique un réexamen de l’affaire par la chambre de recours, elle n’implique nullement un examen par la chambre de recours d’une affaire différente de celle soumise à la division d’annulation, à savoir une affaire dont la portée aurait été élargie par l’ajout de la question préalable de l’usage sérieux de la marque antérieure [voir, par analogie, arrêts du 18 octobre 2007, AMS/OHMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T‑425/03, EU:T:2007:311, point 113, et du 8 mars 2013, David Mayer, T‑498/10, non publié, EU:T:2013:117, point 36].
33      Au vu de ce qui précède, il convient d’annuler la décision attaquée dans son intégralité, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens soulevés par la requérante, visant à contester l’appréciation de la chambre de recours concernant la question de l’usage sérieux des marques antérieures.
Sur les dépens
34      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
35      L’EUIPO ayant succombé, dans la mesure où la décision attaquée est annulée, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante au cours de la procédure devant le Tribunal, conformément aux conclusions de celle-ci, et ce nonobstant le chef de conclusions de l’EUIPO tendant à ce que le recours soit accueilli.
36      L’intervenante ayant succombé en ses conclusions, celle-ci supportera ses propres dépens afférents à la procédure devant le Tribunal.
37      Par ailleurs, dans la mesure où la requérante a également conclu à la condamnation aux dépens exposés au cours des procédures devant l’EUIPO, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’annulation.
38      Partant, la demande de la requérante concernant les dépens afférents à la procédure devant la division d’annulation, qui ne constituent pas des dépens récupérables, est irrecevable.
39      S’agissant de la demande formulée par la requérante relative aux dépens de la procédure devant la chambre de recours, il appartiendra à la chambre de recours de statuer, à la lumière du présent arrêt, sur les frais afférents à cette procédure [voir, par analogie, arrêt du 5 décembre 2012, Consorzio vino Chianti Classico/OHMI – FFR (F.F.R.), T‑143/11, non publié, EU:T:2012:645, point 74].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 31 août 2016 (affaire R 2108/2015-4) est annulée.
2)      L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Glaxo Group Ltd au cours de la procédure devant le Tribunal.
3)      Celon Pharma S.A. supportera ses propres dépens afférents à la procédure devant le Tribunal.
Berardis
Spielmann
Csehi
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 juin 2018.
Signatures
*      Langue de procédure : l’anglais.