62016TJ0107
ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)
16 mei 2017 (
*1
)
„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniebeeldmerk AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT — Kwade trouw — Artikel 52, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Wijzigingsbevoegdheid”
In zaak T‑107/16,
Airhole Facemasks, Inc., gevestigd te Vancouver (Canada), vertegenwoordigd door S. Barker, solicitor, en A. Michaels, barrister,
verzoekster,
tegen
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door D. Hanf als gemachtigde,
verweerder,
andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO:
sindustrysurf, SL, gevestigd te Trapagaran (Spanje),
betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 18 januari 2016 (zaak R 2547/2014‑4) inzake een nietigheidsprocedure tussen Airhole Facemasks en sindustrysurf,
wijst HET GERECHT (Tweede kamer),
samengesteld als volgt: M. Prek, president, F. Schalin en J. Costeira (rapporteur), rechters,
griffier: J. Weychert, administrateur,
gezien het op 18 maart 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,
gezien de op 8 juni 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,
na de terechtzitting op 25 januari 2017,
het navolgende
Arrest
Voorgeschiedenis van het geding
1
Op 1 juli 2010 heeft sindustrysurf, SL bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1).
2
Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het volgende beeldteken in zwart en wit:
3
De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 25 en 28 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:
—
klasse 25: „Thermische kledingstukken”;
—
klasse 28: „Spellen en speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; versierselen voor kerstbomen”.
4
Het betwiste merk is op 28 oktober 2010 onder nummer 9215427 ingeschreven voor alle voormelde waren.
5
Op 26 juli 2013 heeft verzoekster, Airhole Facemasks, Inc., bij het EUIPO een vordering tot nietigverklaring van dit merk ingediend voor alle waren waarvoor het was ingeschreven. Deze vordering was gebaseerd op de nietigheidsgronden van artikel 53, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 juncto artikel 8, lid 3, en artikel 52, lid 1, onder b), van die verordening.
6
In de eerste plaats heeft verzoekster in wezen verklaard dat sindustrysurf het betwiste merk op haar eigen naam had ingeschreven, zonder toestemming van verzoekster, aangezien deze toestemming alleen gold voor de aanvraag op naam van verzoekster. Bovendien was sindustrysurf, in haar hoedanigheid van agent of vertegenwoordiger van verzoekster gehouden tot een algemene loyaliteitsplicht ten aanzien van verzoekster en haar commerciële belangen en kon sindustrysurf de inschrijving van het betwiste merk op haar eigen naam dus absoluut niet rechtvaardigen. In de tweede plaats voert verzoekster aan dat sindustrysurf bij de indiening van de aanvraag van het betwiste merk op haar eigen naam te kwader trouw was.
7
Bij beslissing van 30 juli 2014 heeft de nietigheidsafdeling het betwiste merk in zijn geheel nietig verklaard en sindustrysurf verwezen in de kosten. In het bijzonder heeft de nietigheidsafdeling geoordeeld dat sindustrysurf bij de indiening van de aanvraag van het betwiste merk te kwader trouw was.
8
Op 29 september 2014 heeft sindustrysurf bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.
9
Bij beslissing van 18 januari 2016 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vierde kamer van beroep van het EUIPO het beroep toegewezen en de beslissing van de nietigheidsafdeling vernietigd. In de eerste plaats heeft de kamer van beroep geoordeeld dat, aangezien niet was voldaan aan de voorwaarden van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009, de vordering tot nietigverklaring op grond van artikel 53, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 niet kon slagen. Volgens haar bestond immers geen enkel bewijs van een verhouding „agent/principaal” tussen partijen, aangezien verzoekster niet had uitgelegd hoe de distributieovereenkomst die in 2009, vóór de oprichting van verzoekster, was gesloten tussen Endeavor Snowboards Inc. en sindustrysurf (hierna: „distributieovereenkomst”) kon aantonen dat sprake was van een dergelijke verhouding. Deze overeenkomst bevatte overigens geen enkele verwijzing naar het betwiste merk. Voorts was niet bewezen dat verzoekster niet had toegestemd in de aanvraag van het betwiste merk. In de tweede plaats heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de vordering tot nietigverklaring op grond van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 evenmin kon slagen, aangezien op het moment van de indiening van de aanvraag van het betwiste merk niets in het gedrag van sindustrysurf suggereerde dat zij te kwader trouw had gehandeld. Ten eerste heeft de kamer van beroep immers geoordeeld dat het betwiste merk met toestemming van verzoekster was aangevraagd. Ten tweede was het feit dat sindustrysurf op het moment van de aanvraag van het betwiste merk wist dat verzoekster en andere distributeurs dit reeds gebruikten, op zich niet voldoende om vast te stellen dat zij te kwader trouw was. Ten derde was er geen bewijs dat sindustrysurf het betwiste merk op haar eigen naam had aangevraagd met de bedoeling het tegen verzoekster te gebruiken.
Conclusies van partijen
10
Verzoekster verzoekt het Gerecht:
—
primair, de bestreden beslissing te wijzigen en het betwiste merk nietig te verklaren;
—
subsidiair, de bestreden beslissing te vernietigen;
—
sindustrysurf te verwijzen in de kosten met betrekking tot het onderhavige beroep, de procedure voor de kamer van beroep en voor de nietigheidsafdeling.
11
Het EUIPO verzoekt het Gerecht:
—
primair, het beroep te verwerpen en verzoekster te verwijzen in de kosten;
—
subsidiair, de betreden beslissing te vernietigen en het EUIPO te verwijzen in zijn eigen kosten.
In rechte
12
Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster vijf middelen aan. Het eerste middel betreft een onjuiste uitlegging van de kamer van beroep met betrekking tot het feit dat in de distributieovereenkomst niet naar het „teken Airhole” wordt verwezen. Het tweede middel betreft schending van artikel 8, lid 3, en artikel 53, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Het derde middel betreft een onjuiste opvatting van de kamer van beroep met betrekking tot de aard van de verhouding tussen partijen. Het vierde middel betreft een onjuiste opvatting van de kamer van beroep met betrekking tot de draagwijdte van verzoeksters toestemming op het moment van de aanvraag van het betwiste merk. Het vijfde middel betreft schending van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.
13
Het Gerecht acht het opportuun om de vijf door verzoekster aangevoerde middelen samen te voegen tot twee middelen, aangezien de eerste vier aangevoerde middelen alle betrekking hebben op de schending van artikel 53, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 juncto artikel 8, lid 3, van deze verordening. Bijgevolg zal het eerste middel schending van artikel 8, lid 3, en artikel 53, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 betreffen. Het tweede middel zal schending van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 betreffen.
14
Bovendien volstaat elk van de door de kamer van beroep in de bestreden beslissing aanvaarde en door verzoekster in haar verzoekschrift aangevoerde nietigheidsgronden om het betwiste merk nietig te verklaren. Tegen deze achtergrond zal eerst het tweede middel, inzake schending van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 worden onderzocht, en, in voorkomend geval, het eerste middel, inzake schending van artikel 8, lid 3, en artikel 53, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.
Tweede middel: schending van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009
15
Verzoekster voert in wezen aan dat de kamer van beroep in punt 25 van de betreden beslissing ten onrechte heeft geoordeeld dat louter het feit dat sindustrysurf wist dat verzoekster en andere distributeurs het betwiste merk reeds gebruikten in de Europese Unie, niet volstond om vast te stellen dat sindustrysurf te kwader trouw was. Bovendien bestond er volgens de kamer van beroep geen bewijs dat sindustrysurf voornemens was om het betwiste merk tegen verzoekster te gebruiken. Sindustrysurf heeft volgens verzoekster echter in strijd met haar contractuele verplichtingen gehandeld door te verzoeken om inschrijving van het betwiste merk. Daaruit kan dus worden afgeleid dat zij voornemens was om zich verzoeksters goed onrechtmatig toe te eigenen. Zij heeft derhalve gehandeld op een wijze die de algemeen erkende normen inzake commercieel gedrag niet eerbiedigt en die afwijkt van de aanvaarde beginselen inzake ethisch gedrag of van de eerlijke handelspraktijken. Bijgevolg is het Uniemerk te kwader trouw aangevraagd.
16
Het EUIPO voert in wezen aan dat indien het Gerecht, net als de kamer van beroep, tot de vaststelling komt dat sindustrysurf het betwiste merk had aangevraagd op haar naam, met toestemming van verzoekster, elk gevaar voor kwade trouw is uitgesloten. Bijgevolg moet het beroep tot vernietiging op grond van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 worden verworpen. Indien het Gerecht daarentegen tot de vaststelling komt dat sindustrysurf het betwiste merk heeft aangevraagd op haar naam, zonder toestemming van verzoekster, zal de bestreden beslissing moeten worden vernietigd.
17
Vooraf zij eraan herinnerd dat het stelsel van het Uniemerk berust op het in artikel 8, lid 2, van verordening nr. 207/2009 verwoorde principe volgens hetwelk een uitsluitend recht wordt verleend aan de eerste inschrijver. Volgens dit principe kan een teken slechts als Uniemerk worden ingeschreven voor zover een ouder merk hiervoor geen beletsel vormt, ongeacht of het gaat om met name een Uniemerk, een merk ingeschreven in een lidstaat of door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, een merk waarvoor een internationale inschrijving met rechtsgevolgen in een lidstaat bestaat of een merk waarvoor een internationale inschrijving met rechtsgevolgen in de Unie bestaat. Daarentegen vormt louter het gebruik door een derde van een niet-ingeschreven merk, onverminderd eventuele toepassing van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009, geen beletsel voor de inschrijving van een gelijk of overeenstemmend merk als Uniemerk, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten [zie arrest van 28 januari 2016, Gugler France/BHIM – Gugler (GUGLER), T‑674/13, niet gepubliceerd, EU:T:2016:44, punt 70en aldaar aangehaalde rechtspraak].
18
De toepassing van dit principe wordt genuanceerd door met name artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, volgens hetwelk een Uniemerk op vordering bij het EUIPO of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig moet worden verklaard wanneer de aanvrager te kwader trouw was bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het merk. Het staat aan de verzoeker tot nietigverklaring die zich op deze grond wil baseren, om het bewijs te leveren van de omstandigheden waaruit kan blijken dat de houder van een Uniemerk te kwader trouw was bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit merk (zie arrest van 28 januari 2016, GUGLER, T‑674/13, niet gepubliceerd, EU:T:2016:44, punt 71en aldaar aangehaalde rechtspraak).
19
Het in artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 genoemde begrip „kwade trouw” is in de wetgeving op geen enkele manier gedefinieerd, afgebakend of ook maar beschreven (zie arrest van 28 januari 2016, GUGLER, T‑674/13, niet gepubliceerd, EU:T:2016:44, punt 72en aldaar aangehaalde rechtspraak).
20
Dienaangaande zij opgemerkt dat het Hof in het arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361, punt 53), de wijze waarop het in artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 bedoelde begrip kwade trouw moet worden uitgelegd, op een aantal punten nader heeft gepreciseerd. Zo moet bij de beoordeling of sprake is van kwade trouw van de aanvrager in de zin van deze bepaling, rekening worden gehouden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als Uniemerk, en met name met, ten eerste, het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar of dienst, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, ten tweede, het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en, ten derde, de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, genieten (arrest van 28 januari 2016, GUGLER, T‑674/13, niet gepubliceerd, EU:T:2016:44, punten 73 en 74).
21
Niettemin volgt uit de bewoordingen van het Hof in het arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361, punt 53), dat de daarin opgesomde factoren slechts voorbeelden zijn van een geheel van factoren waarmee rekening kan worden gehouden om de eventuele kwade trouw van een merkaanvrager op het moment van de indiening van de merkaanvraag vast te stellen (zie arrest van 28 januari 2016, GUGLER, T‑674/13, niet gepubliceerd, EU:T:2016:44, punt 75en aldaar aangehaalde rechtspraak).
22
Bijgevolg moet worden geoordeeld dat bij de globale beoordeling op grond van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 ook rekening kan worden gehouden met de oorsprong van het betwiste teken en met het gebruik ervan sinds zijn ontstaan, met de commerciële logica die de indiening van de Uniemerkaanvraag voor dit teken volgt, alsook met de chronologische volgorde van de gebeurtenissen die deze indiening hebben gekenmerkt (zie arrest van 28 januari 2016, GUGLER, T‑674/13, niet gepubliceerd, EU:T:2016:44, punt 76en aldaar aangehaalde rechtspraak).
23
In het licht van deze overwegingen dient te worden onderzocht of de kamer van beroep in de bestreden beslissing ten onrechte heeft geoordeeld dat de vordering tot nietigverklaring op grond van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 niet kon slagen, omdat bij de indiening van de aanvraag van het betwiste merk niets in het gedrag van sindustrysurf suggereerde dat zij te kwader trouw had gehandeld. Meer specifiek, ten eerste, heeft de kamer van beroep vastgesteld dat sindustrysurf het betwiste merk op haar eigen naam had aangevraagd, met verzoeksters toestemming. De briefwisseling tussen partijen van voor en na de merkaanvraag bevestigen volgens haar immers dat verzoekster sindustrysurf verantwoordelijk achtte voor de bescherming van het betwiste merk. Ten tweede was het feit dat sindustrysurf op het moment van de aanvraag van het betwiste merk wist dat verzoekster en andere distributeurs dit reeds gebruikten, op zich niet voldoende om vast te stellen dat zij te kwader trouw was. Ten derde was er geen bewijs dat sindustrysurf het betwiste merk op haar eigen naam had aangevraagd met de bedoeling het tegen verzoekster te gebruiken.
24
Dienaangaande zij opgemerkt dat tussen partijen bij de procedure voor het EUIPO vaststaat dat sindustrysurf het betwiste merk op vraag van verzoekster heeft aangevraagd. Partijen zijn het er daarentegen niet over eens of deze vraag, die werd geformuleerd in de briefwisseling van 22 juni 2010 tussen Max Jenke, voorzitter van Endeavor Design Inc., algemeen directeur van verzoekster en directeur van Endeavor Snowboards, en Iker Gomez, directeur van sindustrysurf, de aanvraag van dit merk op naam van sindustrysurf en niet op naam van verzoekster omvatte.
25
Vastgesteld zij dat – anders dan de kamer van beroep in de bestreden beslissing verklaart – niets in de briefwisseling van vóór de aanvraag van het betwiste merk laat veronderstellen dat verzoekster duidelijk, nauwkeurig omschreven en onvoorwaardelijk had toegestemd in deze aanvraag op naam van sindustrysurf [zie naar analogie, arrest van 29 november 2012, Adamowski/BHIM – Fagumit (FAGUMIT), T‑537/10 en T‑538/10, EU:T:2012:634, punt 23en aldaar aangehaalde rechtspraak].
26
Immers, in de eerste plaats bevestigt de briefwisseling van vóór de aanvraag alleen dat het betwiste merk is aangevraagd op vraag van verzoekster. Daarin wordt geenszins verwezen naar toestemming van verzoekster voor de inschrijving van het betwiste merk op naam van sindustrysurf. Bovendien kan uit de zinsnede „laten we voorlopig voortgaan met Airhole” geen duidelijke, nauwkeurig omschreven en onvoorwaardelijke toestemming van verzoekster voor de inschrijving ervan op naam van sindustrysurf worden afgeleid.
27
Voorts lijkt deze briefwisseling eerder de intentie van verzoekster aan te tonen om het betwiste merk op haar naam aan te vragen. Daaruit komt immers duidelijk naar voren, ten eerste, dat het initiatief en de beslissing om de aanvraag in te dienen alleen van verzoekster uitgingen en, ten tweede, dat verzoekster voornemens was om de kosten daarvan te dragen.
28
In de tweede plaats – anders dan de conclusie van de kamer van beroep – bevestigt de briefwisseling van na de aanvraag alleen het oordeel dat verzoeksters toestemming alleen gold voor de aanvraag van het betwiste merk. Zodra zij kennis kreeg van de inschrijving van dit merk, heeft verzoekster sindustrysurf immers terstond verzocht om dit over te dragen, en heeft sindustrysurf zich er zonder betwisting toe verbonden deze overdracht onmiddellijk uit te voeren. In deze omstandigheden is het van weinig belang dat verzoekster bijna een jaar nodig heeft gehad om te ontdekken dat het betwiste merk was ingeschreven op naam van sindustrysurf, aangezien zij daarin in ieder geval niet had toegestemd.
29
Zoals verzoekster terecht opmerkt, had de kamer van beroep haar toestemming bovendien ook moeten beoordelen in het licht van de objectieve omstandigheden van het geval.
30
Dienaangaande zij ten eerste benadrukt dat het betwiste merk gelijk was aan het merk dat sinds 2006 onder meer in de Verenigde Staten en Canada werd gebruikt, door de moeder- en de zustervennootschap van verzoekster, Endeavor Design en Endeavor Snowboards, en dat de waren waarop de inschrijving van het betwiste merk betrekking had, dezelfde waren als, of nauw verbonden waren met de door dat merk aangeduide waren.
31
Ten tweede is het in punt 30 supra vermelde merk in de Verenigde Staten en Canada vóór de aanvraag van het betwiste merk ingeschreven op naam van verzoekster.
32
Ten derde was sindustrysurf krachtens de distributieovereenkomst de exclusieve distributeur van de door Endeavor Snowboards onder de merken Airhole Ninja Masks en Endeavor Snowboards ontworpen en vervaardigde waren, voor België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland.
33
Ten vierde bepaalde de distributieovereenkomst dat het hoofddoel van de distributeur bestond in de opslag, de verkoop en het onderhoud van verschillende waren om te snowboarden. Artikel 11 van deze overeenkomst, betreffende het gebruik van de namen en de merken, bepaalde onder meer dat de distributeur geen enkel logo, geen enkele reclame of geen enkel merk van Endeavor mocht gebruiken met het oog op verkoop of promotie zonder haar uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.
34
Ten vijfde was de distributieovereenkomst nog steeds van kracht op het tijdstip van de aanvraag van het betwiste merk en van de vraag om dit over te dragen aan de moedervennootschap.
35
Daaruit volgt dat de aanvraag van het betwiste merk moeiteloos aldus kon worden opgevat dat het voor verzoekster paste in een commerciële logica die ertoe strekte de bescherming van haar merk uit te breiden tot het grondgebied van de Unie.
36
Bijgevolg heeft de kamer van beroep ten onrechte geoordeeld dat sindustrysurf het betwiste merk op haar eigen naam had aangevraagd, met toestemming van verzoekster.
37
Bovendien zij vastgesteld dat sindustrysurf, door het betwiste merk op haar eigen naam aan te vragen, inbreuk heeft willen maken op verzoeksters rechten.
38
Allereerst kon sindustrysurf immers geen aanspraak maken op anterioriteit met betrekking tot het betwiste merk. Aangetoond is dat dit sinds 2006 in de Verenigde Staten en Canada werd gebruikt door de moeder- en de zustervennootschap van verzoekster, en dat het voor die landen vóór het betwiste merk was ingeschreven op naam van verzoekster.
39
Vervolgens was sindustrysurf krachtens de distributieovereenkomst zeer goed op de hoogte van het bestaan en het gebruik, door de moeder- en de zustervennootschap van verzoekster, van een gelijk merk op het moment van de aanvraag van het betwiste merk.
40
Ten slotte waren de distributierechten van sindustrysurf, krachtens de distributieovereenkomst, materieel en territoriaal nauwkeurig afgebakend. Ten eerste bestond het hoofddoel van de distributeur in de opslag, de verkoop en het onderhoud van verschillende waren om te snowboarden. Voorts mocht sindustrysurf geen enkel logo, geen enkele reclame of geen enkel merk van Endeavor gebruiken met het oog op verkoop of promotie zonder haar uitdrukkelijke toestemming. Ten tweede golden haar distributierechten alleen voor zes landen van de Unie. Zoals de kamer van beroep in punt 16 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt, werd het betwiste merk op het moment van de ondertekening van de distributieovereenkomst reeds gebruikt door de distributeur van Endeavor in het Verenigd Koninkrijk.
41
Bovendien zij daaraan toegevoegd dat de houding van sindustrysurf na de aanvraag van het betwiste merk de beoordeling lijkt te bevestigen dat zij inbreuk heeft willen maken op verzoeksters rechten. Ten eerste blijkt immers uit de elementen van het dossier dat sindustrysurf verzoekster noch van de aanvraag van het betwiste merk, noch van de inschrijving daarvan op haar eigen naam op de hoogte heeft gebracht. Deze informatie is slechts ter kennis van verzoekster gebracht wanneer zij inlichtingen heeft ingewonnen over de bescherming van dit merk. Ten tweede had sindustrysurf er zich in de briefwisseling van na de aanvraag van het betwiste merk uitdrukkelijk toe verbonden om dit over te dragen, maar zij heeft dit nooit gedaan. Ten derde heeft sindustrysurf, enkele weken na de verslechtering van de verhouding met verzoekster, verzoekster en de andere distributeurs van haar waren in de Unie in gebreke gesteld om het gebruik van het betwiste merk te staken, op straffe van een vordering wegens inbreuk.
42
Gelet op al het voorgaande en na een globale beoordeling waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante factoren, dient te worden besloten dat sindustrysurf niet beschikte over een legitieme reden om het betwiste merk op haar eigen naam aan te vragen en dat de kamer van beroep bijgevolg ten onrechte heeft besloten dat zij niet te kwader trouw was.
43
Het onderhavige middel moet derhalve worden aanvaard.
44
Aangezien de schending van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 volstaat om de bestreden beslissing te vernietigen, dient het eerste middel, inzake schending van artikel 8, lid 3, en artikel 53, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 niet te worden onderzocht.
Vordering tot wijziging van de bestreden beslissing
45
In herinnering zij gebracht dat de krachtens artikel 65, lid 3, van verordening nr. 207/2009 aan het Gerecht toegekende bevoegdheid tot wijziging niet impliceert dat het Gerecht bevoegd is om over te gaan tot een beoordeling waarover de kamer van beroep nog geen standpunt heeft ingenomen. De uitoefening van de bevoegdheid tot wijziging moet derhalve in beginsel beperkt blijven tot situaties waarin het Gerecht na toetsing van de beoordeling van de kamer van beroep in staat is om op basis van de elementen, feitelijk en rechtens, zoals deze zijn vastgesteld, te bepalen welke beslissing de kamer van beroep had moeten nemen (arrest van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punt 72; zie ook arrest van 28 januari 2016, GUGLER, T‑674/13, niet gepubliceerd, EU:T:2016:44, punt 100en aldaar aangehaalde rechtspraak).
46
Met de vordering tot wijziging wordt het Gerecht immers niet verzocht om het EUIPO een of andere verplichting op te leggen om iets te doen of na te laten, hetgeen een bevel aan het EUIPO zou impliceren. Zij strekt integendeel ertoe dat het Gerecht, op dezelfde wijze als de kamer van beroep, beslist of het betwiste merk nietig moet worden verklaard gelet op artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 (zie arrest van 28 januari 2016, GUGLER, T‑674/13, niet gepubliceerd, EU:T:2016:44, punt 98en aldaar aangehaalde rechtspraak)
47
Een dergelijke beslissing is een van de maatregelen die het Gerecht in beginsel kan nemen op grond van zijn wijzigingsbevoegdheid (zie ook arrest van 28 januari 2016, GUGLER, T‑674/13, niet gepubliceerd, EU:T:2016:44, punt 98en aldaar aangehaalde rechtspraak).
48
In casu zij opgemerkt dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing een standpunt heeft ingenomen over de beoordeling van de kwade trouw (punten 22‑27 van de bestreden beslissing), zodat het Gerecht bevoegd is om deze beslissing op dit punt te wijzigen.
49
Uit de in de punten 26 tot en met 44 supra geformuleerde overwegingen blijkt dat de kamer van beroep verplicht was vast te stellen, zoals de nietigheidsafdeling had overwogen, dat sindustrysurf te kwader trouw was op het moment van de aanvraag van het betwiste merk. Bijgevolg dient gelet op één en ander te worden vastgesteld dat is voldaan aan de voorwaarden voor de uitoefening van de wijzigingsbevoegdheid van het Gerecht.
50
Derhalve dient de bestreden beslissing te worden gewijzigd en het beroep van sindustrysurf tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling, die het betwiste merk nietig had verklaard, te worden verworpen.
Kosten
51
Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd.
52
In casu is het EUIPO in het ongelijk gesteld, maar heeft verzoekster niet geconcludeerd tot verwijzing van deze partij in de kosten. Bijgevolg dient elk der partijen haar eigen kosten te dragen. Bovendien is sindustrysurf geen partij in de onderhavige procedure, zodat verzoeksters vordering om haar te verwijzen in de kosten van het onderhavige beroep dient te worden afgewezen.
53
Verzoekster heeft tevens gevorderd dat sindustrysurf wordt verwezen in de kosten van de procedure voor de kamer van beroep en voor de nietigheidsafdeling. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat volgens artikel 190, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering de door de partijen in verband met de procedure voor de kamer van beroep gemaakte noodzakelijke kosten als invorderbare kosten worden aangemerkt. Dat geldt echter niet voor de kosten die zijn gemaakt voor de procedure voor de nietigheidsafdeling. Bijgevolg is verzoeksters vordering met betrekking tot de kosten van de procedure voor de nietigheidsafdeling, die geen invorderbare kosten zijn, niet-ontvankelijk. Wat de vordering tot verwijzing van sindustrysurf in de kosten van de procedure voor de kamer van beroep betreft, dient deze te worden verwezen in verzoeksters kosten van de procedure voor de kamer van beroep.
HET GERECHT (Tweede kamer),
rechtdoende, verklaart:
1)
De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 18 januari 2016 (zaak R 2547/2014‑4) inzake een nietigheidsprocedure tussen Airhole Facemasks, Inc. en sindustrysurf, SL, wordt vernietigd en aldus gewijzigd dat het beroep van sindustrysurf bij het EUIPO tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling van 30 juli 2014 wordt verworpen.
2)
Airhole Facemasks en het EUIPO zullen elk hun eigen kosten van de procedure voor het Gerecht dragen.
3)
Sindustrysurf wordt verwezen in de kosten van Airhole Facemasks voor de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO.
4)
Het beroep wordt verworpen voor het overige.
Prek
Schalin
Costeira
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 16 mei 2017.
ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal:Engels.