62008TJ0407_NL
Partijen
Overwegingen van het arrest
Dictum
Partijen
In zaak T‑407/08,
MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
gevestigd te Düsseldorf (Duitsland), vertegenwoordigd door J.‑C. Plate en R. Kaase, advocaten,
verzoekster,
tegen
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM),
vertegenwoordigd door S. Schäffner als gemachtigde,
verweerder,
andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM:
CBT Comunicación Multimedia, SL,
gevestigd te Getxo (Spanje),
betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 12 juni 2008 (zaak R 387/2007‑1) inzake een oppositieprocedure tussen MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG en CBT Comunicación Multimedia, SL,
wijst
HET GERECHT (Achtste kamer),
samengesteld als volgt: E. Martins Ribeiro (rapporteur), kamerpresident, S. Papasavvas en A. Dittrich, rechters,
griffier: E. Coulon,
gezien het op 22 september 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,
gezien de op 9 januari 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,
gelet op de omstandigheid dat geen van de partijen om vaststelling van een terechtzitting heeft verzocht binnen een maand na de betekening van de sluiting van de schriftelijke behandeling, en dus op rapport van de rechter-rapporteur overeenkomstig artikel 135 bis van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht is besloten om zonder mondelinge behandeling uitspraak te doen,
gezien het antwoord van verzoekster van 16 december 2009 op de schriftelijke vraag van het Gerecht van 9 december 2009,
het navolgende
Arrest
Overwegingen van het arrest
Voorgeschiedenis van het geding
1. Op 30 maart 2004 heeft CBT Comunicación Multimedia, SL, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].
2. De inschrijvingsaanvraag betreft het volgende beeldteken:
>image>17
3. De waren en diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren, na de afbakening die tijdens de procedure voor het BHIM heeft plaatsgevonden, tot de klassen 9, 16, 35 en 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn met betrekking tot deze klassen omschreven als volgt:
– klasse 9: „Downloadbare uitgaven op magnetische gegevensdragers, slechts met betrekking tot metrologie”;
– klasse 16: „Publicaties; boeken, tijdschriften, periodieken, jaarboeken en catalogussen; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); alle hiervan slechts met betrekking tot metrologie”;
– klasse 35: „Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; het organiseren en houden van tentoonstellingen voor commerciële doeleinden en/of reclamedoeleinden; uitgave van reclameteksten; alle hiervan slechts met betrekking tot metrologie”;
– klasse 41: „Opvoeding; opleiding; ontspanning; culturele activiteiten; het organiseren en houden van tentoonstellingen voor educatieve of culturele doeleinden; organiseren en houden van seminars, symposia, congressen en colloquia; tekstredactie (uitgezonderd reclameteksten); alle hiervan slechts met betrekking tot metrologie”.
4. De gemeenschapsmerkaanvraag is in het Blad van gemeenschapsmerken
nr. 3/2005 van 17 januari 2005 gepubliceerd.
5. Op 15 april 2005 heeft verzoekster, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, oppositie ingesteld tegen het aangevraagde merk op grond dat er sprake was van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009).
6. De oppositie was gebaseerd op een deel van de waren en diensten waarop onderstaand ingeschreven Duits beeldmerk nr. 30348717, met de kleuren blauw en geel, betrekking heeft:
>image>18
7. Het oudere nationale beeldmerk METRO is op 22 september 2003 ter inschrijving ingediend en op 27 april 2004 ingeschreven voor met name de volgende waren en diensten:
– klasse 9: „Toestellen voor gegevensverwerking en computers; elektronische, magnetische en optische dragers voor gegevensopslag; ROM-, PROM-, EAROM- en EPROM-dragers voor gegevensopslag, CD-ROM-dragers voor gegevensopslag, chips (geïntegreerde circuits), diskettes, magnetische diskettes; elektrische verdeelborden met geheugen, alle voormelde producten met en zonder geregistreerde informatie; microprocessors; programma’s, databestanden”;
– klasse 16: „Papier en karton (voor zover deze zijn begrepen in klasse 16); waren in deze materialen, te weten papieren handdoeken, papieren servetten, filterpapier, papieren zakdoeken, toiletpapier, papieren luiers, containers voor verpakking, zakken voor verpakking, drukwerk; kantoorbenodigdheden, fotoalbums; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen) in de vorm van drukwerk; ringbanden, mappen voor lezingen, correspondentiebenodigdheden, mappen voor documenten, schriften voor schrijven, rekenen, muziek, woordenschat en huiswerk”;
– klasse 35: „Reclame; marketing, advies inzake marketing en inzake aankoop, marktstudie en marktanalyse, public relations; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; adviezen over ondernemingsbeheer, organisatie, personeel en ondernemingseconomie; administratieve diensten”;
– klasse 41: „Opvoeding; opleiding; ontspanning, sportieve en culturele activiteiten; het organiseren en houden van lezingen, congressen en symposia, huur van audio- en videoapparaten, online speldiensten; het publiceren en uitgeven van boeken, kranten en tijdschriften”.
8. De oppositie was ook gebaseerd op het ingeschreven Duitse woordmerk nr. 30235327 meeting metro, dat op 22 juli 2002 ter inschrijving is ingediend en op 18 februari 2003 is ingeschreven voor met name de volgende waren en diensten:
– klasse 9: „Toestellen voor gegevensverwerking en computers, gegevensdragers (ook geleverd met leesbare programma’s), programma’s voor gegevensverwerking”;
– klasse 16: „Drukwerk, folders, tijdschriften, kranten, boeken, grafische kunst, beelden, foto’s; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen), papieren en kartonnen waren (voor zover deze zijn begrepen in klasse 16); papier, karton”;
– klasse 35: „Reclame; beheer van commerciële zaken; administratieve diensten; zakelijke administratie en adviezen over ondernemingsbeheer; terbeschikkingstelling en verhuur van personeel; advies inzake personeelsbeheer, selectie en rekrutering van personeel, in het bijzonder het zoeken en selecteren van deskundigen en leidinggevend personeel en het organiseren van evenementen die verband houden met de rekrutering; diensten inzake uitzendbureaus; terbeschikkingstelling van uitzendkrachten”;
– klasse 41: „Onderwijs; vorming, opleiding, bijscholing en beroepskeuze; het organiseren van seminars en congressen alsmede schriftelijke cursussen; het publiceren en uitgeven van boeken, kranten en tijdschriften; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten”.
9. De oppositie was gericht tegen alle in de merkaanvraag opgegeven waren en diensten.
10. Bij beslissing van 23 januari 2007 heeft de oppositieafdeling op basis van het woordmerk meeting metro de oppositie geheel toegewezen op grond dat er verwarringsgevaar bestond met betrekking tot alle aan de orde zijnde waren en diensten. De oppositieafdeling heeft vastgesteld dat de aan de orde zijnde waren en diensten dezelfde of soortgelijk zijn en opgemerkt dat de tekens meeting metro en Metromeet overeenstemmen omdat zij de elementen „metro” en „meet” bevatten en het bestanddeel „meeting” slechts het gerundium van het element „meet” is. De omgekeerde volgorde van de elementen „metro” enerzijds en het element „meet” of „meeting” anderzijds compenseert de tussen de tekens bestaande visuele en fonetische gelijkenissen niet. Begripsmatig brengen de aan de orde zijnde tekens dezelfde boodschap over.
11. Op 14 maart 2007 heeft CBT Comunicación Multimedia krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 (thans de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009) bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
12. Bij beslissing van 12 juni 2008 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep het beroep toegewezen en de beslissing van de oppositieafdeling dus vernietigd. Zij heeft in het bijzonder geoordeeld dat de door het aangevraagde merk aangeduide waren en diensten en de door de oudere merken aangeduide waren en diensten dezelfde of soortgelijk zijn en dat de conflicterende tekens in lichte mate overeenstemmen. De kamer van beroep heeft echter elk verwarringsgevaar uitgesloten op grond dat het relevante publiek het gemeenschappelijke element „metro” onmiddellijk zou opvatten als een zinspeling op metrologie of „Metrologie” in het Duits. Het relevante publiek, dat bestaat uit deskundigen, die bijzonder aandachtig zijn wanneer zij de aangeduide waren of diensten kopen, zou het verband met de metrologie waarnemen. Bovendien zijn de visuele verschillen tussen de aan de orde zijnde merken van groot belang.
Conclusies van partijen
13. Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
– de bestreden beslissing te vernietigen en inschrijvingsaanvraag nr. 3740529 voor het gemeenschapsmerk Metromeet af te wijzen;
– het BHIM te verwijzen in de kosten, daaronder begrepen de kosten van de oppositieprocedure en van de beroepsprocedure voor de kamer van beroep.
14. Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:
– het beroep te verwerpen;
– verzoekster te verwijzen in de kosten.
Ontvankelijkheid van een document dat voor het eerst voor het Gerecht wordt overgelegd
15. Verzoekster beoogt zich te baseren op een in de herfst van 2007 door een enquêtebureau uitgevoerde enquête, waaruit zou blijken dat 70 % van de in Duitsland ondervraagde personen het woord „metro” associeert met verzoekster en 10 % met een ondergronds vervoersysteem in het buitenland.
16. Het beroep bij het Gerecht is gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM in de zin van artikel 63 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 65 van verordening nr. 207/2009). Het Gerecht heeft derhalve niet tot taak de feiten opnieuw te onderzoeken tegen de achtergrond van bewijsstukken die voor het eerst voor hem zijn aangevoerd. Het toelaten van deze bewijzen is immers in strijd met artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, volgens hetwelk de memories van partijen geen wijziging kunnen brengen in het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep [arresten Gerecht van 6 maart 2003, DaimlerChrysler/BHIM (Grille), T‑128/01, Jurispr. blz. II‑701, punt 18, en 19 november 2008, Rautaruukki/BHIM (RAUTARUUKKI), T‑269/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 20].
17. In die omstandigheden is de bijlage bij het verzoekschrift die bestaat uit de enquête waarop verzoekster zich beoogt te beroepen in de onderhavige zaak, niet-ontvankelijk omdat deze niet aan het onderzoek van de kamer van beroep is voorgelegd.
Ten gronde
18. Om te beginnen dient te worden opgemerkt dat verzoekster, zoals uit punt 13 hierboven blijkt, in het verzoekschrift heeft verzocht om de bestreden beslissing te vernietigen en inschrijvingsaanvraag nr. 3740529 voor het gemeenschapsmerk Metromeet af te wijzen. In haar antwoord op de vraag van het Gerecht heeft verzoekster te kennen gegeven dat haar conclusies aldus dienen te worden uitgelegd dat zij het Gerecht verzoekt om de inschrijvingsaanvraag af te wijzen en, subsidiair, de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak naar het BHIM te verwijzen voor verdere afdoening.
19. Volgens artikel 44, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering moet het verzoekschrift onder meer de conclusies van de verzoeker bevatten. In casu is de aanduiding dat het verzoek tot vernietiging subsidiair is aan het verzoek tot afwijzing van de inschrijvingsaanvraag niet geformuleerd in het verzoekschrift, maar in het antwoord van verzoekster op een maatregel tot organisatie van de procesgang. Die wijziging van een vordering in het kader van een maatregel tot organisatie van de procesgang is bijgevolg niet-ontvankelijk (zie in die zin beschikking Gerecht van 14 februari 2005, Ravailhe/Comité van de regio’s, T‑406/03, JurAmbt. blz. I‑A-19 en II-79, punt 53).
Eerste onderdeel van de eerste vordering, strekkende tot vernietiging van de bestreden beslissing
20. Verzoekster voert één middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Verzoekster is in wezen van mening dat er, zoals de oppositieafdeling had vastgesteld, visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming bestaat tussen de tekens Metromeet en meeting metro, aangezien beide tekens de elementen „metro” en „meet” bevatten, waarbij het suffix „ing” in het element „meeting” van het oudere woordmerk slechts het gerundium is van „meet”, dat geen visueel, fonetisch of begripsmatig verschil tussen die tekens meebrengt. Het enige verschil ligt in de omkering van de twee bestanddelen van de tekens, die uiteindelijk de overeenstemming van die tekens niet uitsluit.
21. Volgens het BHIM bestaat er geen gevaar voor verwarring van de aan de orde zijnde tekens omdat het element „metro” sterk zinspelend is en in lichte mate onderscheidend vermogen heeft. Professionals die gespecialiseerd zijn op het gebied van de metrologie associëren het element „metro” met metrologie wanneer zij worden geconfronteerd met de waren en diensten die met dat gespecialiseerde gebied verband houden.
22. Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer „het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk”.
23. Voorts moet volgens artikel 8, lid 2, sub a‑i en -ii, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 2, sub a‑i en -ii, van verordening nr. 207/2009) onder oudere merken worden verstaan, de gemeenschapsmerken en de in een lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de inschrijvingsaanvraag voorafgaat aan die van de gemeenschapsmerkaanvraag.
24. Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn [zie arrest Gerecht van 10 september 2008, Boston Scientific/BHIM – Terumo (CAPIO), T‑325/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 70, en aldaar aangehaalde rechtspraak; zie ook, naar analogie, arresten Hof van 29 september 1998, Canon, C‑39/97, Jurispr. blz. I‑5507, punt 29, en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Jurispr. blz. I‑3819, punt 17].
25. Bovendien dient het gevaar voor verwarring bij het publiek globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie arrest CAPIO, punt 24 supra, punt 71, en aldaar aangehaalde rechtspraak; zie ook, naar analogie, arrest Hof van 11 november 1997, SABEL, C‑251/95, Jurispr. blz. I‑6191, punt 22; arresten Canon, punt 24 supra, punt 16, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 24 supra, punt 18).
26. Die globale beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de aangeduide waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd [arrest Hof van 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/BHIM, C‑234/06 P, Jurispr. blz. I‑7333, punt 48; arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Jurispr. blz. II‑4335, punt 25; zie ook, naar analogie, arrest Canon, punt 24 supra, punt 17]. De onderlinge samenhang tussen deze factoren komt tot uitdrukking in de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94, waarin wordt gesteld dat het begrip overeenstemming dient te worden uitgelegd in samenhang met het verwarringsgevaar, waarvan de afweging afhangt van vele factoren, met name de bekendheid van het merk op de markt, de mogelijkheid van associatie van het merk met het gebruikte of ingeschreven teken en de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en de mate van soortgelijkheid van de erdoor aangeduide waren of diensten (zie arrest CAPIO, punt 24 supra, punt 72, en aldaar aangehaalde rechtspraak).
27. Bovendien dient de globale beoordeling, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan. Blijkens de formulering van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, volgens hetwelk „verwarring bij het publiek kan ontstaan”, speelt immers de wijze waarop de gemiddelde consument van het betrokken type waren of diensten het merk percipieert, een beslissende rol bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (zie arrest CAPIO, punt 24 supra, punt 73, en aldaar aangehaalde rechtspraak; zie ook, naar analogie, arrest SABEL, punt 25 supra, punt 23).
28. Voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar wordt de gemiddelde consument van de betrokken waren geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn. Voorts moet er rekening mee worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft om de verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat hem is bijgebleven. Ook moet in aanmerking worden genomen dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat [arresten Gerecht van 23 oktober 2002, Oberhauser/BHIM – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Jurispr. blz. II‑4359, punt 28, en 30 juni 2004, BMI Bertollo/BHIM – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Jurispr. blz. II‑1887, punt 38; zie ook, naar analogie, arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 24 supra, punt 26].
29. In casu zijn de oudere merken in Duitsland ingeschreven nationale merken, ten aanzien waarvan de bestreden beslissing werd vastgesteld. Derhalve moet, zoals uit de punten 34 en 49 van de bestreden beslissing blijkt, het onderzoek worden beperkt tot het Duitse grondgebied.
30. Tevens staat vast dat het relevante publiek, zoals de kamer van beroep in punt 22 van de bestreden beslissing op goede gronden heeft gesteld, bestaat uit professionals op het gebied van de metrologie en verrichters van diensten op dat gebied, aangezien de aan de orde zijnde waren en diensten uitsluitend de metrologie betreffen. Anders dan verzoekster beweert, kan niet worden betoogd dat de aan de orde zijnde waren en diensten zich richten tot het grote publiek omdat dagelijks gebruik wordt gemaakt van meetinstrumenten zoals uurwerken, duimstokken, weegschalen, maatbekers of thermometers. Geen van de waren en diensten waarop de gemeenschapsmerkaanvraag betrekking heeft, betreft immers de door verzoekster vermelde meetinstrumenten.
31. Tegen de achtergrond van die overwegingen dient de beoordeling door de kamer van beroep van het gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens te worden onderzocht.
Soortgelijkheid van de waren en diensten
32. Op dit punt dient te worden geoordeeld dat het standpunt van de kamer van beroep in de punten 23 tot en met 29 van de bestreden beslissing, met betrekking tot het merk meeting metro, en in de punten 41 tot en met 45 van die beslissing, met betrekking tot het merk METRO, moet worden gevolgd. Overigens heeft verzoekster geen enkele grief geformuleerd tegen de vaststellingen van de kamer van beroep wat betreft de vraag of de betrokken waren en diensten dezelfde of soortgelijk zijn.
Overeenstemming van de tekens
33. Zoals in punt 27 supra reeds is opgemerkt, dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan [zie arrest Gerecht van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Jurispr. blz. II‑4335, punt 47, en arrest CAPIO, punt 24 supra, punt 88, en aldaar aangehaalde rechtspraak; zie, naar analogie, arrest SABEL, punt 25 supra, punt 23].
34. Uit de rechtspraak volgt eveneens dat twee merken overeenstemmen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (arresten MATRATZEN, punt 26 supra, punt 30, en CAPIO, punt 24 supra, punt 89; zie ook, naar analogie, arrest SABEL, punt 25 supra, punt 23).
35. De te vergelijken tekens zijn in de eerste plaats de volgende:
>image>19
>image>20
>lt>2
36. Wat in de eerste plaats de visuele vergelijking betreft, dient te worden vastgesteld dat het aangevraagde merk een beeldmerk is dat bestaat uit een woordelement van negen letters met een standaard lettertype. Twee letters „e” zijn echter lager dan de overige letters geplaatst en de laatste „e” daarvan is in spiegelbeeld geplaatst. Bovendien is een beeldelement dat bestaat uit een omgekeerd vierkant met daarin een cirkel geplaatst boven de twee laatste letters „e”. Het element „metro” van het aangevraagde merk is onderlijnd. Het oudere woordmerk bestaat uit twee woorden, die respectievelijk zeven en vijf letters bevatten. Het bevat dus in totaal twaalf letters.
37. Het is zeker juist dat het aangevraagde merk bestaat uit twee elementen, te weten „metro” en „meet”, die in omgekeerde volgorde in het oudere woordmerk voorkomen, waarbij het relevante publiek het woord „meeting” gemakkelijk kan opvatten als het gerundium van het woord „meet”.
38. In dit verband kan uit de enkele omstandigheid dat elementen van een merk zijn omgekeerd, niet worden geconcludeerd dat er geen visuele overeenstemming bestaat [arrest Gerecht van 11 juni 2009, Hedgefund Intelligence/BHIM – Hedge Invest (InvestHedge), T‑67/08, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 35].
39. Er kunnen echter verschillen worden waargenomen door de aanwezigheid van het beeldelement dat bestaat uit een vierkant, door de bijzondere schikking van de twee laatste letters „e” van het aangevraagde merk en door het bestaan van een zeker verschil tussen de elementen „meet” en „meeting”. De conclusie van de kamer van beroep in punt 30 van de bestreden beslissing dat de tekens globaal gezien slechts in lichte mate overeenstemmen, moet dus worden bevestigd.
40. Wat in de tweede plaats de fonetische vergelijking betreft, dient te worden opgemerkt dat de twee tekens verschillend worden uitgesproken doordat de twee elementen waaruit de tekens bestaan zijn omgekeerd en het woord „meet” op enigszins andere wijze is weergegeven in het oudere woordmerk (meeting). Toch is er sprake van een zekere fonetische overeenstemming van de twee tekens, in hun geheel beschouwd, doordat het laatste element van het oudere woordmerk en het eerste element van het aangevraagde merk identiek zijn en de elementen „meet” en „meeting” op vergelijkbare wijze worden uitgesproken. Dat de woordelementen in omgekeerde volgorde worden uitgesproken, kan er niet aan in de weg staan dat de tekens globaal gezien overeenstemmen (zie in die zin arrest InvestHedge, punt 38 supra, punt 39). Bijgevolg kan de conclusie van de kamer van beroep in punt 31 van de bestreden beslissing dat de aan de orde zijnde merken geen fonetische overeenstemming vertonen, niet worden bevestigd.
41. Wat in de derde plaats de begripsmatige overeenstemming betreft, dient te worden vastgesteld dat, toegepast op waren of diensten die verband houden met de metrologie en gelet op het relevante publiek, dat bestaat uit deskundigen op het gebied van de metrologie, de aan de orde zijnde tekens, zoals uit punt 32 van de bestreden beslissing volgt, door dat publiek zullen worden opgevat als tekens die naar de metrologie verwijzen en, anders dan uit de punten 33 en 34 van die beslissing volgt, ook zullen worden opgevat als tekens die verwijzen naar ontmoetingen van personen die in die wetenschap geïnteresseerd zijn, zoals de oppositieafdeling in haar beslissing had opgemerkt, aangezien het woord „meeting” deel uitmaakt van de courante Duitse woordenschat en het relevante publiek de term „meet” dus zou begrijpen. Er bestaat dan ook een duidelijk verband tussen de aan de orde zijnde tekens, aangezien de begrippen waarop zij zinspelen dezelfde zijn.
Verwarringsgevaar
42. Er bestaat verwarringsgevaar indien zowel de mate van overeenstemming van de betrokken merken als de mate van soortgelijkheid van de door deze merken aangeduide waren of diensten hoog genoeg is (arrest MATRATZEN, punt 26 supra, punt 45).
43. In dit verband dient te worden vastgesteld dat het element „metro”, zonder beschrijvend te zijn, niet kan worden beschouwd als een element dat een sterk onderscheidend vermogen heeft ten aanzien van waren en diensten die verband houden met de metrologie en die zich tot een publiek van deskundigen op dat gebied richten. Hoewel het andere element van de aan de orde zijnde tekens kan worden opgevat als een element dat onderscheidend vermogen heeft, dient overigens te worden vastgesteld dat de woorden „meet” en „meeting”, hoewel zij niet dezelfde zijn, soortgelijk zijn. Het gaat immers om hetzelfde woord in twee verschillende grammaticale vormen doordat er in een van de tekens sprake is van een gerundium.
44. Zelfs indien het publiek uit deskundigen bestaat, dient rekening te worden gehouden met de omstandigheid dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft om verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, en moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat hem is bijgebleven [arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 24 supra, punt 26, en arrest Gerecht van 12 november 2008, Shaker/BHIM – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Jurispr. blz. II‑3085, punt 30]. Bovendien verhoogt het feit dat de betrokken waren en diensten niet dagelijks of wekelijks respectievelijk worden gekocht of verstrekt, de kans dat het relevante publiek wordt misleid omdat het zich de verschijningsvorm van de merken slechts vaag herinnert [zie in die zin arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Institut für Lernsysteme/BHIM – Educational Services (ELS), T‑388/00, Jurispr. blz. II‑4301, punt 76].
45. Ook al wordt erkend dat het onderscheidende vermogen van het oudere merk zwak is, staat dit er bovendien niet aan in de weg dat in de onderhavige zaak verwarringsgevaar wordt vastgesteld. Het onderscheidende vermogen van het oudere merk moet immers weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, maar is slechts één van de elementen die bij deze beoordeling een rol spelen. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de beoogde waren of diensten [zie arrest Gerecht van 13 december 2007, Xentral/BHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Jurispr. blz. II‑5213, punt 70, en aldaar aangehaalde rechtspraak].
46. Gelet op het feit dat de aan de orde zijnde waren en diensten gedeeltelijk dezelfde en gedeeltelijk op zijn minst soortgelijk zijn, en dat de aan de orde zijnde tekens visuele en fonetische overeenstemming vertonen, zij het in lichte mate, en begripsmatig dezelfde zijn, zijn die tekens niet voldoende verschillend om elk gevaar voor verwarring van de merken bij het publiek te voorkomen.
47. Anders dan de kamer van beroep in punt 37 van de bestreden beslissing heeft geoordeeld, kan uit niets worden vermoed dat de aan de orde zijnde waren normaal gezien worden gekocht nadat de informatie over de betrokken waren en diensten is bestudeerd, zodat de visuele verschillen van groot belang zijn. De aankoop van de waren of de verrichting van de diensten waar het om gaat, zouden immers het gevolg kunnen zijn van een mondelinge aanbeveling in die zin en de consument zou, wanneer hij met de twee tekens wordt geconfronteerd, door het onvolmaakte beeld dat hem is bijgebleven, de door het aanbevolen merk aangeduide waar of dienst kunnen verwarren met de door het andere aan de orde zijnde merk aangeduide waar of dienst.
48. In die omstandigheden dient het enige middel te worden aanvaard en moet de bestreden beslissing dus worden vernietigd, zonder dat het aangevraagde merk hoeft te worden vergeleken met het oudere merk METRO.
Tweede onderdeel van de eerste vordering, strekkende tot afwijzing van de aanvraag tot inschrijving van het aangevraagde merk
49. Wat het tweede onderdeel van de eerste vordering betreft, worden de belangen van verzoekster in de omstandigheden van de zaak voldoende beschermd door vernietiging van de bestreden beslissing, zonder dat uitspraak hoeft te worden gedaan op het verzoek van verzoekster strekkende tot afwijzing van de inschrijving van het aangevraagde merk. Een dergelijk verzoek is slechts een gevolg van de vernietiging van die beslissing, zodat het past in het kader van de maatregelen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van de Unierechter overeenkomstig artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 65, lid 6, van verordening nr. 207/2009) [zie in die zin arresten Gerecht van 27 februari 2002, Streamserve/BHIM (STREAMSERVE), T‑106/00, Jurispr. blz. II‑723, punt 17, en 12 januari 2006, Devinlec/BHIM – TIME ART (QUANTUM), T‑147/03, Jurispr. blz. II‑11, punt 113].
Kosten
50. Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, dient het overeenkomstig de vordering van verzoekster in de kosten te worden verwezen.
51. Bovendien heeft verzoekster geconcludeerd tot verwijzing van het BHIM in de kosten die zij in de oppositieprocedure en in de beroepsprocedure voor de kamer van beroep heeft gemaakt. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat volgens artikel 136, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering de door de partijen in verband met de procedure voor de kamer van beroep gemaakte noodzakelijke kosten als invorderbare kosten worden aangemerkt. Dat geldt echter niet voor de kosten die zijn gemaakt in de procedure voor de oppositieafdeling. Bijgevolg is de vordering van verzoekster tot verwijzing van het BHIM in de kosten van de administratieve procedure voor de oppositieafdeling niet-ontvankelijk [arrest Gerecht van 10 december 2008, MIP Metro/BHIM – Metronia (METRONIA), T‑290/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 60].
HET GERECHT (Achtste kamer),
Dictum
rechtdoende, verklaart:
1) De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 12 juni 2008 (zaak R 387/2007‑1) inzake een oppositieprocedure tussen MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG en CBT Comunicación Multimedia, SL, wordt vernietigd.
2) Het BHIM wordt verwezen in de kosten.