62003TJ0420
YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)
17 päivänä kesäkuuta 2008 (
*1
)
”Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin BoomerangTV rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat kansalliset ja yhteisön sana- ja kuviomerkit BOOMERANG ja Boomerang — Suhteelliset hylkäysperusteet — Sekaannusvaaran puuttuminen — Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetussa merkityksessä yleisesti tunnettua tavaramerkkiä ei ole — Tavaramerkin maineelle ei aiheuteta vahinkoa — Tiettyjen aikaisempien tavaramerkkien olemassaoloa koskevien todisteiden tai niiden käännösten esittämättä jättäminen väiteosastossa — Todisteiden esittäminen ensimmäistä kertaa valituslautakunnassa — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 kohdan c alakohta, 8 artiklan 5 kohta ja 74 artiklan 2 kohta — Asetuksen (EY) N:o 2868/95 16 säännön 2 ja 3 kohta, 17 säännön 2 kohta ja 20 säännön 2 kohta”
Asiassa T-420/03,
El Corte Inglés, SA, kotipaikka Madrid (Espanja), edustajanaan asianajajat J. Rivas Zurdo ja E. López Leiva,
kantajana,
vastaan
sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään I. de Medrano Caballero,
vastaajana,
jossa muina asianosaisina SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä olivat ja väliintulijoina ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ovat
José Matías Abril Sánchez ja Pedro Ricote Saugar, kotipaikka Madrid, edustajanaan asianajaja J. M. Iglesias Monravá,
ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan 1.10.2003 tekemästä päätöksestä (asia R 88/2003-2), joka koskee yhtäältä El Corte Inglés, SA:n ja toisaalta J. M. Abril Sánchezin ja P. Ricote Saugarin välistä väitemenettelyä,
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),
toimien kokoonpanossa: tuomarit I. Wiszniewska-Białecka (esittelevä tuomari), joka toimii jaoston puheenjohtajana, E. Moavero Milanesi ja N. Wahl,
kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,
ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 17.12.2003 toimitetun kannekirjelmän,
ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 23.4.2004 jätetyn SMHV:n vastineen,
ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 13.4.2004 jätetyn väliintulijoiden vastineen,
ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 30.9.2004 väliintulijoille esittämän asiakirjan esittämistä koskevan pyynnön,
ottaen huomioon kantajan 1.12.2004 ja SMHV:n 25.11.2004 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon jättämät huomautukset,
ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asianosaisille ja väliintulijoille 4.7.2005 esittämän kysymyksen,
ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 19.7.2005, 3.8.2005 ja 16.9.2005 jätetyt asianosaisten ja väliintulijoiden huomautukset,
ottaen huomioon 13.10.2005 annetun lykkäämistä koskevan määräyksen,
ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asianosaisille ja väliintulijoille 13.3.2007 esittämän kirjallisen kysymyksen,
ottaen huomioon asianosaisten ja väliintulijoiden ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 22.3.2007, 28.3.2007 ja 12.4.2007 jättämät huomautukset,
ottaen huomioon 19.9.2007 pidetyssä istunnossa esitetyn,
on antanut seuraavan
tuomion
Asian tausta
1
Väliintulijat José Matías Abril Sánchez ja Pedro Ricote Saugar tekivät 3.5.1999 yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) perusteella, sellaisena kuin tämä asetus on muutettuna. Tämä hakemus oli laadittu espanjan kielellä.
2
Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on alla esitetty kuviomerkki:
3
Palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 38 ja 41, ja ne vastaavat seuraavia kuvauksia:
—
luokka 38: ”Televiestintä; radio- ja televisio-ohjelmapalvelut; radio- ja televisiolähetykset”
—
luokka 41: ”Koulutus-, opetus- ja ajanvietepalvelut; kulttuuritoiminnat; elokuvastudiot ja tallentaminen; videovuokraus; kilpailut (vapaa-aika); televisio- ja radio-ohjelmien leikkaus; elokuvatuotanto”.
4
Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 29.11.1999 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 95/99.
5
Kantaja, espanjalainen yhtiö El Corte Inglés teki 18.2.2000 väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan kaikkien rekisteröintihakemuksessa mainittujen palvelujen osalta.
6
Väitemenettelyn kieli oli englanti.
7
Väite perustui seuraaviin aikaisempiin oikeuksiin:
—
kuviomerkit, joista on voimassa espanjalaiset rekisteröinnit nro 2 163 613 (luokkaan 38 kuuluvia palveluja ”televiestintä” varten) ja 2 163 616 (luokkaan 41 kuuluvia palveluja ”koulutus- ja ajanviete” varten), joita on haettu 22.5.1998, ja espanjalaiset rekisteröinnit nro 2 035 514 (luokkaan 25 kuuluvia tavaroita ”vaatteet, kengät, päähineet” varten), 2 035 507 (luokkaan 11 kuuluvia tavaroita ”valaistus-, lämmitys-, höyry-, ruoanvalmistus-, jäähdytys-, kuivaus-, tuuletus-, vedenjakelu- ja saniteettilaitteet” varten), 2 035 505 (luokkaan 8 kuuluvia tavaroita ”käsikäyttöiset työkalut ja -välineet; veitset, haarukat ja lusikat; teräaseet; parranajolaitteet” varten) ja 2 035 508–2 035 513, joita on haettu 19.6.1996, ja jotka esitetään alla:
—
kuviomerkit, joista on voimassa espanjalaiset rekisteröinnit nro 1 236 024 (luokkaan 25 kuuluvia tavaroita ”miesten, naisten ja lasten vaatteet; kengät” varten) ja 1 236 025 (luokkaan 28 kuuluvia tavaroita ”voimistelu- ja urheiluvälineet (lukuun ottamatta vaatteita ja kenkiä); pelit ja leikkikalut” varten), joita on haettu 23.2.1988, ja espanjalainen rekisteröinti 1 282 250 (luokkaan 18 kuuluvia tavaroita ”nahkat ja nahkan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; eläinten nahat, vuodat; matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, päivänvarjot ja kävelykepit; piiskat ja satulavarusteet”, joita on haettu 3.11.1988, ja jotka esitetään alla:
—
sanamerkki BOOMERANG, josta on voimassa espanjalainen rekisteröinti nro 456 466 (luokkiin 24 ja 25 kuuluvia tavaroita ”kaikenlaiset miesten, naisten ja lasten vaatteet, nenäliinat, alusvaatteet, ikkunaverhot, sängynpeitteet ja pöytäliinat” varten), jota on haettu 25.9.1964
—
kuviomerkit, joista on voimassa espanjalainen rekisteröinti nro 2 227 732, jota on haettu 16.4.1999, ja joista on tehty espanjalaiset rekisteröintihakemukset nro 2 227 731 (luokkaan 16 kuuluvia tavaroita ”paperi, pahvi ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; painotuotteet, sanoma- ja aikakausilehdet, kirjat; kirjansidonta-aineet, valokuvat; paperikauppatavarat; (paperi-)liimat; taiteilijantarvikkeet; siveltimet; kirjoituskoneet ja konttoritarvikkeet (paitsi huonekalut); neuvonta- ja opetusvälineet (paitsi laitteet); pelikortit; painokirjasimet ja painolaatat” varten) ja nro 2 227 734, jotka on jätetty 16.4.1999, ja jotka esitetään alla:
—
kuviomerkki, josta on voimassa Yhdistyneen kuningaskunnan rekisteröinti nro 1 494 568 (luokkaan 25 kuuluvia tavaroita ”luokkaan 25 kuuluvat puvut, jakkupuvut, takit, sadevaatteet, housut, hameet, shortsit, t-paidat, neulepuserot, villapaidat, takit, collegepaidat, nilkkasukat, kaulahuivit ja huivit, hansikkaat, otsanauhat, rannenauhat; kengät, tohvelit, saappaat, urheilukengät” varten), jota on haettu 18.3.1992, ja joka esitetään alla:
—
kuviomerkit, joista on voimassa irlantilainen rekisteröinti nro 153 228 (luokkaan 25 kuuluvia tavaroita ”luokkaan 25 kuuluvat vaatteet, päähineet ja kengät” varten), jota on haettu 13.3.1992, ja kreikkalainen rekisteröinti nro 109 387 (luokkaan 25 kuuluvia tavaroita ”vaatteet, mukaan lukien saappaat ja tohvelit” varten), jota on haettu 16.3.1992, ja jotka esitetään alla:
—
kuviomerkki, jonka rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi luokkiin 3, 18 ja 25 kuuluvaa tavararyhmää varten on haettu hakemuksella nro 448 514, joka on jätetty 3.2.1997, ja joka esitetään alla:
—
kaikkien luokkiin 18, 25, 38 ja 41 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta Espanjassa, Irlannissa, Kreikassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa teollisuusoikeuden suojelemista koskevan 20.3.1883 Pariisissa tehdyn yleissopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jäljempänä Pariisin yleissopimus), 6 bis artiklassa tarkoitetussa merkityksessä yleisesti tunnetut tavaramerkit, jotka esitetään alla:
8
Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa ja 5 kohdassa tarkoitettuihin perusteisiin.
9
SMHV ilmoitti kantajalle 20.3.2000 faksitse, että tämä ei ollut yksilöinyt asianmukaisesti kaikkia sen aikaisemmilla oikeuksilla suojattuja tavaroita ja palveluita. Se antoi kantajalle kahden kuukauden määräajan näiden puutteiden poistamiseen.
10
Kantaja täsmensi 21.3.2000 SMHV:lle osoittamallaan kirjeellä englannin kielellä tavarat ja palvelut, jotka espanjalaiset rekisteröinnit nrot 2 035 505, 2 035 507, 2 035 514, 456 466, 1 236 024, 1 236 025, 1 282 250, 2 227 731, 2 163 613 ja 2 163 616, kreikkalainen rekisteröinti nro 109 387, Yhdistyneen kuningaskunnan rekisteröinti nro 1 494 568 ja irlantilainen rekisteröinti nro 153 228 kattavat.
11
Kantaja liitti tähän kirjeeseen myös jäljennökset rekisteröintitodistuksista tai rekisteröinnin uudistamistodistuksista Espanjan tavaramerkeistä nrot 2 035 505, 2 035 507, 2 035 514, 1 236 024, 1 236 025 ja 1 282 250 espanjan kielellä sekä niiden englanninkieliset käännökset, jäljennöksen Espanjan tavaramerkkihakemuksesta nro 456 466 ja tätä oikeutta koskevasta kantajan hyväksi tehdystä siirtoasiakirjasta englanninkielisine käännöksineen, jäljennöksen Espanjan tavaramerkkiä nro 2 227 731 koskevasta rekisteröintihakemuslomakkeesta englanninkielisine käännöksineen, jäljennökset Yhdistyneen kuningaskunnan rekisteröintitodistuksesta nro 1 494 568 ja irlantilaisesta rekisteröintitodistuksesta nro 153 228 englannin kielellä, jäljennöksen kreikkalaisen rekisteröintitodistuksen nro 109 387 toisesta sivusta ja englanninkielisen käännöksen koko todistuksesta, kaksi jäljennöstä espanjalaisista rekisteröintihakemuslomakkeista nro 2 163 613 ja nro 2 163 616, joissa mainitaan kyseessä olevat palvelut espanjan kielellä, ja niihin liittyvät espanjalaiset rekisteröintipäätökset, joissa viitataan hakemuksen nro 2 163 613 osalta luokkaan 38 ja hakemuksen nro 2 163 616 osalta luokkaan 41 mutta ei mainita palveluita, jotka nämä rekisteröinnit kattavat, sekä näiden päätösten englanninkielisen käännöksen.
12
SMHV ilmoitti kantajalle 7.8.2000 päivätyllä faksilla yhtäältä, että espanjalaisia rekisteröintejä nrot 2 035 508–2 035 513, 2 227 732 ja 2 227 734 ei otettaisi huomioon, koska niiden kattamia tavaroita ja palveluita ei ollut eritelty väitemenettelyn kielellä, ja toisaalta kantajalla oli 17.12.2000 saakka aikaa esittää seikkoja, todisteita ja huomautuksia väitteensä tueksi. SMHV täsmensi tässä faksissa myös, että kaikki asiakirjat oli toimitettava väitemenettelyn kielellä tai varustettuna käännöksellä ja oli toimitettava käännös myös kaikista asiakirja-aineistoon jo toimitetusta aineistosta, jota ei ollut väitemenettelyn kielellä. Se täsmensi lopuksi, että asiakirjoja, joita ei ole toimitettu menettelyn kielellä, tai käännöksiä, jotka toimitetaan ilman jäljennöstä alkuperäisestä asiakirjasta, ei otettaisi huomioon.
13
Tämän faksin liitteenä oli selittävä huomautus, jonka otsikko oli ”Tietoa todisteista” ja jossa täsmennettiin muun muassa, että oli ilmoitettava kaikki aikaisempia oikeuksia koskevat muotoon ja sisältöön liittyvät seikat, erityisesti viranomainen, jolta tieto on peräisin, katetut tavarat ja palvelut, rekisteröinnin päivämäärä ja oikeuden haltija. Tässä huomautuksessa ilmoitettiin myös, että esitettävien asiakirjojen vakiosanamuoto oli käännettävä.
14
Väliintulijat jättivät vastauksena väitteeseen esitetyt huomautuksensa 3.10.2000 ja rajasivat palvelut, joita varten he hakivat tavaramerkin BoomerangTV rekisteröintiä luokkaan 41 kuuluviin palveluihin, jotka vastasivat seuraavaa kuvausta: ”elokuva- ja tallennusstudiot, videoiden vuokraus, kilpailut (vapaa-aika), televisio- ja radio-ohjelmien leikkaus, elokuvatuotanto”.
15
SMHV ilmoitti 20.11.2000 päivätyllä faksilla kantajalle tästä rajauksesta, tiedusteli siltä, halusiko se pitää väitteensä voimassa, ja pidensi 7.8.2000 päivätyssä faksissa ilmoitettua määräaikaa 20.1.2001 saakka.
16
Kantaja ilmoitti 19.1.2001 päivätyllä faksilla SMHV:lle pitävänsä väitteensä voimassa muun muassa siitä syystä, että palvelujen, joita varten rekisteröintiä haettiin, rajaus ei edelleenkään estänyt sekaannusvaaraa kantajan tavaramerkin nro 2 163 616 kanssa. Se toimitti myös tietyn määrän asiakirjoja, joilla se pyrki osoittamaan aikaisempien tavaramerkkiensä laajan tunnettuuden. Samana päivänä väliintulijat jättivät uusia huomautuksia, joissa he väittivät muun muassa, että kantaja ei ollut toimittanut todisteita aikaisempien oikeuksiensa käytöstä.
17
Väiteosasto hylkäsi kantajan väitteen 29.11.2002 tekemällään päätöksellä. Se totesi muun muassa, että kantaja ei ollut toimittanut luetteloa tavaroista ja palveluista, joita varten espanjalaiset tavaramerkit nrot 2 035 508–2 035 513, 2 227 732 ja 2 227 734 oli rekisteröity, huolimatta tätä koskevasta kehotuksesta, ja katsoi siis, että väite oli jätettävä tutkimatta siltä osin kuin se perustui näihin tavaramerkkeihin. Muutoin se katsoi, että väite oli perusteeton siltä osin kuin se perustui aikaisempiin oikeuksiin nrot 2 163 613, 2 163 616, 456 466 ja 109 387, sillä todisteita näiden oikeuksien olemassaolosta ei ollut esitetty. Siten väiteosasto totesi, että kantaja ei ollut toimittanut englanninkielistä käännöstä espanjalaisista rekisteröintihakemuksista nro 2 163 613 ja nro 2 163 616 – ja että tietoja viranomaisista, jotka olivat toimittaneet nämä asiakirjat, näiden rekisteröintien haltijasta, näiden hakemusten päivämäärästä ja numerosta ja niiden palveluiden erittelyä, joita nämä rekisteröintihakemukset koskivat, ei ollut käännetty väitemenettelyn kielelle – eikä virallista asiakirjaa, jossa todetaan espanjalaisen rekisteröinnin nro 456 466 rekisteröintipäivä tai voimassaolon alkamispäivä, taikka virallista asiakirjaa, joka sisältää tiedot kreikkalaisen rekisteröinnin nro 109 387 haltijasta, tämän oikeuden hakemis- tai rekisteröintipäivästä ja tämän rekisteröinnin kattamista tavaroista sekä kyseessä olevan merkin kuvauksen.
18
Väiteosasto katsoi lisäksi, että kantaja ei ollut esittänyt riittävästi seikkoja, jotta voitaisiin todeta sen Espanjassa, Irlannissa, Kreikassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetussa merkityksessä yleisesti tunnettujen tavaramerkkien olemassaolo, ja että väite oli myös tältä osin perusteeton.
19
Lopuksi se katsoi, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan ja 8 artiklan 5 kohdan soveltamisen edellytykset eivät täyttyneet muun muassa siitä syystä, että kantajan toteen näyttämät aikaisemmat oikeudet (espanjalaiset rekisteröinnit nrot 2 035 505, 2 035 507, 2 035 514, 1 236 024, 1 236 025, 1 282 250 ja 2 227 731, Yhdistyneen kuningaskunnan rekisteröinti nro 1 494 568 ja irlantilainen rekisteröinti nro 153 228 sekä yhteisön tavaramerkkihakemus nro 448 514) koskivat tavaroita ja palveluita, jotka eivät olleet mitenkään samankaltaisia niiden tavaroiden kanssa, joita varten tavaramerkin BoomerangTV rekisteröintiä haettiin, ja että esitetyt todisteet eivät riittäneet todistamaan aikaisempien tavaramerkkien laajaa tunnettuutta.
20
Kantaja valitti 24.1.2003 väiteosaston päätöksestä SMHV:ssä. Se liitti kirjelmään, jossa esitettiin valituksen perusteet, erityisesti otteet Oficina Española de Patentes y Marcasin (Espanjan patentti- ja tavaramerkkivirasto, jäljempänä OEPM) Sitadex-tietokannasta otteet, jotka koskivat espanjalaisia rekisteröintejä nrot 2 163 613, 2 163 616 ja 456 466 ja väliintulijoiden espanjalaista rekisteröintiä nro 2 184 868, englanninkielisine käännöksineen ja lehtiartikkelin kantajan kaupallisen toiminnan laajuudesta ja monipuolisuudesta Espanjassa.
21
SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 1.10.2003 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Se katsoi ensiksi, että valituslautakunnan ratkaisukäytännön ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti oli jätettävä tutkimatta asiakirjat, jotka oli esitetty ensimmäistä kertaa sen kirjelmän liitteenä, jossa esitettiin valituksen perusteet. Toiseksi se vahvisti väiteosaston arvioinnin, jonka mukaan väite oli jätettävä tutkimatta siltä osin kuin se perustui espanjalaisiin rekisteröinteihin nrot 2 035 508–2 035 513, 2 227 732 ja 2 227 734, koska kantaja ei ole esittänyt mitään väitettä, jolla osoitettaisiin vääräksi se, että se ei ole yksilöinyt tavaroita ja palveluita, joita nämä rekisteröinnit koskevat. Kolmanneksi se katsoi muun muassa, että yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 16 säännön 1–3 kohdassa, 17 säännön 2 kohdassa ja 20 säännön 2 kohdassa, sellaisina kuin niitä sovellettiin tosiseikkoihin, annettiin väiteosastolle oikeus hylätä väite sillä perusteella, että kantaja ei ollut esittänyt väitemenettelyn kielellä aikaisempien oikeuksien nro 2 163 613 ja nro 2 163 616 olemassaolon osoittamiseksi tarvittavia asiakirjoja. Neljänneksi se hyväksyi väiteosaston päätelmät, joiden mukaan yhtäältä todisteita kreikkalaisen rekisteröinnin nro 109 387 ja espanjalaisen rekisteröinnin nro 456 466 olemassaolosta ei ollut esitetty, koska kantaja ei ollut esittänyt yhtään perustelua, joka osoittaisi päinvastaista, ja toisaalta kantajan esittämät todisteet eivät olleet riittäviä sen osoittamiseksi, että Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa määrätyt yleisesti tunnettujen tavaramerkkien suojan edellytykset täyttyivät, koska kantaja ei ollut esittänyt yhtään perustelua, joka osoittaisi päinvastaista.
22
Valituslautakunta on siis tutkinut väitteen pelkästään espanjalaisten rekisteröintien nrot 2 035 505, 2 035 507, 2 035 514, 1 236 024, 1 236 025, 1 282 250 ja 2 227 731, Yhdistyneen kuningaskunnan rekisteröinnin nro 1 494 568 ja irlantilaisen rekisteröinnin nro 153 228 ja yhteisön tavaramerkkihakemuksen nro 448 514 perusteella. Todettuaan, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ei sovellettu siitä syystä, että mikään aikaisemmista tavaramerkeistä ei ollut sama kuin tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haetaan, se totesi, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa ei ollut, koska tavarat, joita nämä aikaisemmat oikeudet koskivat, eivät olleet lainkaan samankaltaisia niiden palveluiden kanssa, joita rekisteröintihakemus koski. Lopuksi se hyväksyi väiteosaston arvioinnin, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa ei sovellettu, koska kantaja ei ollut osoittanut oikeudellisesti riittävällä tavalla sanaosan ”boomerang” sisältävien tavaramerkkiensä laajaa tunnettuutta.
Asianosaisten vaatimukset
23
Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
—
kumoaa riidanalaisen päätöksen
—
hylkää tavaramerkin BoomerangTV
—
velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
24
Muutoin kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ottaa huomioon uudet todisteet.
25
SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
—
hylkää kanteen
—
velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
26
Väliintulijat vaativat, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
—
hylkää kanteen
—
vahvistaa riidanalaisen päätöksen
—
hyväksyy tavaramerkin BoomerangTV rekisteröinnin luokkaan 41 kuuluvia palveluita varten
—
velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
27
Vastauksessaan, jonka väliintulijat antoivat 22.3.2007 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjalliseen kysymykseen, jolla kehotettiin osapuolia esittämään huomautuksensa seurauksista, joita yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-29/05 P, SMHV vastaan Kaul, 13.3.2007 antamalla tuomiolla (Kok. 2007, s. I-2213) voi olla esillä olevassa asiassa, he täsmensivät, että palvelut, joita heidän hakemuksensa koski, voitiin rajata ”elokuva- ja tallennusstudioihin; televisioitaviin kilpailuihin; elokuvatuotantoon”. Vastauksena ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen istunnossa esittämään kysymykseen väliintulijat täsmensivät, että tätä rajausta esitettiin ainoastaan toissijaisesti, ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin otti tämän huomioon.
28
Muutoin väliintulijat esittävät, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteuttaa prosessinjohtotoimen, jolla kehotetaan esittämään SMHV:n menettelyn asiakirja-aineisto ja Madridin keskuskaupparekisterin todistus, josta ilmenee kantajana olevan yhtiön toiminnan tarkoitus.
Oikeudellinen arviointi
29
Kantaja vetoaa kanteensa tueksi lähinnä neljään kanneperusteeseen, jotka koskevat ensinnäkin sitä, että valituslautakunta on laiminlyönyt velvollisuutensa tutkia sille esitetyt todisteet, toiseksi SMHV:n tekemiä virheitä tiettyjen kantajan aikaisempien oikeuksien olemassaoloa koskevien todisteiden arvioinnissa, kolmanneksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista ja neljänneksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomista. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen on kuitenkin aluksi ratkaistava, voidaanko tietyt vaatimuskohdat ja kantajan esittämät uudet todisteet ottaa tutkittavaksi.
Tiettyjen vaatimuskohtien tutkittavaksi ottaminen
30
Toisella vaatimuskohdallaan kantaja vaatii lähinnä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin velvoittaa SMHV:n hylkäämään tavaramerkin BoomerangTV rekisteröinnin. Kolmannella vaatimuskohdallaan väliintulijat vaativat lähinnä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin velvoittaa SMHV:n hyväksymään tavaramerkin BoomerangTV rekisteröinnin Nizzan luokituksen luokkaan 41 kuuluvia palveluita varten.
31
Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaisesti SMHV:n on toteutettava yhteisön tuomioistuimien tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei siis ole antaa SMHV:lle täytäntöönpanoa koskevia määräyksiä. SMHV:n on nimittäin tehtävä johtopäätökset ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen antaman tuomion tuomiolauselman ja perustelujen perusteella (asia T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-433, 33 kohta ja asia T-192/04, Flex Equipos de Descanso v. SMHV – Leggett & Platt (LURA-FLEX), tuomio 11.7.2007, Kok. 2007, s. II-2411, 33 kohta). Niinpä kantajan toinen vaatimuskohta ja väliintulijoiden kolmas vaatimuskohta on jätettävä tutkimatta.
Uusien todisteiden esittäminen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa
Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat
32
Kantaja liittää kannekirjelmäänsä eri asiakirjoja, joilla se pyrkii osoittamaan erityisesti oman ja aikaisempien tavaramerkkiensä yleisen ja laajan tunnettuuden. Se tarjoutuu lisäksi esittämään tiettyjä lisätodisteita.
33
SMHV huomauttaa, että sekä uudet todisteet, jotka kantaja esittää ensimmäistä kertaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, että sen tarjous esittää uusia lisätodisteita on jätettävä tutkimatta.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
34
Asiakirja-aineistosta ilmenee, että kantaja esittää ensimmäistä kertaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ensinnäkin Tribunal Superior de Justicia de Madridin (Madridin (Espanja) ylioikeus) muutoksenhaussa nro 1118/2000 11.9.2003 antaman tuomion, jossa valittajina olivat väliintulijat ja vastapuolena OEPM ja jossa on kyse siitä, että OEPM oli hylännyt kuviomerkin BoomerangTV rekisteröinnin tavaramerkiksi Nizzan sopimuksen luokkaan 41 kuuluvia palveluja varten (kannekirjelmän liite 4), toiseksi eri asiakirjoja, joilla pyritään todistamaan väliintulijan ja sen aikaisempien tavaramerkkien yleinen ja laaja tunnettuus (kannekirjelmän liitteet 5–8 ja 14) ja kolmanneksi sellainen ote Sitadex-tietokannasta, joka vastaa kuviomerkin BoomerangTV rekisteröintiä tavaramerkiksi Nizzan luokituksen luokkaan 41 kuuluvia palveluja varten koskevaa hakemusta nro 2 184 869, jonka väliintulijat ovat esittäneet OEPM:ssä (kannekirjelmän liitteessä 13 olevat kolme viimeistä sivua).
35
Tältä osin on todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei ole tutkia uudelleen tosiseikkoja sellaisten todisteiden perusteella, jotka esitetään ensimmäistä kertaa tässä tuomioistuimessa. Näiden todisteiden hyväksyminen olisi näet vastoin työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohtaa, jonka mukaan asianosaisten kirjelmät eivät voi muuttaa riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa. Niinpä tällaiset todisteet on jätettävä tutkimatta tarvitsematta tutkia niiden todistusvoimaa (asia T-128/01, DaimlerChrysler v. SMHV (Calandre), tuomio 6.3.2003, Kok. 2003, s. II-701, 18 kohta ja asia T-342/05, Henkel v. SMHV – SERCA (COR), tuomio 23.5.2007, 31 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Samasta syystä osapuolen esittämä uusia todisteita koskeva tarjous on myös hylättävä (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat T-183/02 ja T-184/02, El Corte Inglés v. SMHV – González Cabello ja Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), tuomio 17.3.2004, Kok. 2004, s. II-965, 97 kohta).
36
Tästä seuraa esillä olevassa asiassa, että kannekirjelmän liitteet 5–8, liite 14 ja liitteen 13 kolme viimeistä sivua on jätettävä tutkimatta, koska kyse on uusista todisteista, joita ei ole esitetty menettelyssä SMHV:ssä, eikä kantajan lisätodisteiden esittämistä koskevaa tarjousta voida hyväksyä.
37
Mikään ei kuitenkaan estä asianosaisia tai ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta käyttämästä yhteisön oikeutta tulkitessaan tukena yhteisön, kansallista tai kansainvälistä oikeuskäytäntöä. Niinpä tällaista mahdollisuutta viitata kansallisiin tuomioihin ei tarkoiteta edellä 35 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä, kun tarkoituksena ei ole moittia valituslautakuntaa siitä, että se ei ole ottanut huomioon tietyn kansallisen tuomion tosiseikkoja, vaan siitä, että se on rikkonut asetuksen N:o 40/94 säännöstä, ja oikeuskäytäntöön vedotaan tämän kanneperusteen tueksi (asia T-277/04, Vitakraft-Werke Wührmann v. SMHV – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), tuomio 12.7.2006, Kok. 2006, s. II-2211, 71 kohta). Sen edellytykset, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ottaa huomioon Tribunal Superior de Justicia de Madridin tuomion, joka on toimitettu kannekirjelmän liitteessä 4, riippuvat siis syistä, joiden vuoksi kantaja vetoaa tähän tuomioon. Niinpä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mahdollisuus ottaa huomioon tämä tuomio arvioidaan sen kanneperusteen arvioinnissa, jonka yhteydessä mainittuun tuomioon vedotaan.
Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee ensimmäistä kertaa valituslautakunnassa esitettyjen todisteiden tutkimista koskevan velvollisuuden laiminlyöntiä
Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat
38
Kantaja huomauttaa, että ensimmäistä kertaa valituslautakunnassa esitetyt todisteet voitiin ottaa tutkittavaksi ja että edellä 27 kohdassa mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul annetussa tuomiossa vahvistetaan mahdollisuus esittää todisteita ensimmäistä kertaa SMHV:ssä tehtävän valituksen vaiheessa. Lisäksi tämän tuomion mukaan valituksen hylkääminen ei voi perustua pelkästään siihen, että tosiseikkoja ja todisteita ei voitu esittää enää valituslautakunnassa. Tässä tuomiossa vahvistetun ratkaisun soveltamisen esillä olevaan asiaan pitäisi johtaa riidanalaisen päätöksen kumoamiseen.
39
SMHV ja väliintulijat väittävät, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, että todisteet, jotka kantaja oli esittänyt ensimmäistä kertaa sen kirjelmän yhteydessä, jossa se esitti valituksensa perusteet, oli jätettävä tutkimatta. Ne esittävät myös, että edellä 27 kohdassa mainitulla asiassa SMHV vastaan Kaul annetulla tuomiolla ei ole merkitystä esillä olevassa asiassa, koska kyseessä olevat todisteet ovat luonteeltaan erilaisia.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
40
Ensimmäisellä kanneperusteellaan kantaja väittää lähinnä, että valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohtaa. Tämän säännöksen mukaan SMHV voi jättää huomioimatta tosiseikat, joihin osapuolet eivät ole vedonneet, tai todisteet, joita ne eivät ole esittäneet ajoissa.
41
Tästä seuraa, että pääsäännön mukaan ja ellei erikseen ole toisin säädetty asian osapuolet voivat esittää tosiseikkoja ja todisteita niiden määräaikojen päättymisen jälkeen, jotka niiden esittämiselle on asetettu asetuksen N:o 40/94 säännöksillä, eikä SMHV:tä ole millään tavoin kielletty ottamasta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin on vedottu tai jotka on esitetty tällä tavalla liian myöhään. Tosiseikkoihin vetoaminen tai todisteiden esittäminen liian myöhään ei kuitenkaan luo osapuolelle, joka toimii näin, ehdotonta oikeutta siihen, että SMHV ottaa tällaiset tosiseikat ja todisteet huomioon. Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa todetaan, että SMHV ”voi” tällaisessa tapauksessa päättää olla ottamatta huomioon tällaisia tosiseikkoja ja todisteita, ja annetaan näin SMHV:lle laaja harkintavalta päättää, perustellen tältä osin päätöksensä, onko ne otettava huomioon vai ei (edellä 27 kohdassa mainittu asia SMHV v. Kaul, tuomion 42 ja 43 kohta).
42
Liian myöhään esitettyjen tosiseikkojen ja todisteiden huomioon ottaminen on perusteltua erityisesti silloin, kun SMHV:n on ratkaistava asia väitemenettelyssä ja kun se katsoo, että yhtäältä liian myöhään esitetyillä seikoilla on ensi arviolta mahdollisesti todellista merkitystä sen käsiteltävänä olevasta väitteestä annettavan ratkaisun kannalta ja että toisaalta menettelyvaihe, jossa tällainen liian myöhäinen esittäminen tapahtuu, ja tähän liittyvät olosuhteet eivät ole esteenä niiden huomioon ottamiselle (edellä 27 kohdassa mainittu asia SMHV v. Kaul, tuomion 44 kohta).
43
Tästä seuraa, että päinvastoin kuin kantaja esittää, valituslautakunnalla ei ollut velvollisuutta ottaa huomioon seikkoja, jotka oli esitetty ensimmäistä kertaa valituslautakunnassa. On kuitenkin tarkastettava, ettei valituslautakunta ole rikkonut asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohtaa katsomalla, ettei sillä ole tältä osin mitään harkintavaltaa. On näet niin, että päinvastoin kuin SMHV ja väliintulijat väittävät, edellä 40–42 kohdassa ilmaistujen periaatteiden soveltamista ei lähtökohtaisesti tarvitse rajoittaa kyseessä olevien tosiseikkojen ja todisteiden luonteen mukaan, koska tällaisesta rajoituksesta ei säädetä asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa. Kyseessä olevien tosiseikkojen ja todisteiden luonne on kuitenkin osatekijä, joka voidaan ottaa huomioon, kun SMHV käyttää sille tällä artiklalla annettua harkintavaltaa.
44
Esillä olevassa asiassa valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 27 kohdassa todennut, että oli valituslautakuntien käytännön mukaista jättää tutkimatta asiakirjat, jotka on liitetty ensimmäistä kertaa kirjelmään, jossa esitetään valituksen perusteet. Se on lisännyt, että tällaiset asiakirjat olisi pitänyt esittää väiteosastolle määräajassa, eikä osapuoli voinut pätevästi käyttää valitusta muun muassa sellaisten uusien todisteiden esittämiseen, joita ei ollut esitetty määräajassa. Se viittaa tältä osin SMHV:n valituslautakuntien kahteen aikaisempaan päätökseen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-388/00, Institut für Lernsysteme vastaan SMHV – Educational Services (ELS), 23.10.2002 antamaan tuomioon (Kok. 2002, s. II-4301).
45
Niinpä todetessaan, että asiakirjat, jotka on esitetty ensimmäistä kertaa valituslautakunnassa, on jätettävä tutkimatta, valituslautakunta on käyttänyt perusteena sitä tosiseikkaa, että kantajalle oli jo annettu tilaisuus esittää kaikki kyseessä olevat todisteet väiteosastossa. Se on siis implisiittisesti katsonut, että olosuhteet, joissa kyseiset asiakirjat esitettiin, olivat esteenä niiden huomioon ottamiselle. Asiakirja-aineistosta ilmenee lisäksi, että määräaikaa, joka annettiin kantajalle kyseisten asiakirjojen esittämiseen väiteosastossa, oli pidennetty ja kantaja ei ole mitenkään väittänyt, että se ei olisi voinut esittää kyseisiä asiakirjoja väiteosastossa silloin, kun väiteosasto myönsi sille lisäaikaa asiakirjojen esittämiseen.
46
Riidanalaisesta päätöksestä ilmenee siis, että valituslautakunta ei ole tehnyt ratkaisuaan sellaisen periaatteen nojalla, jonka mukaan asiakirjoja, jotka kantaja on esittänyt ensimmäistä kertaa valituslautakunnassa, ei voida ottaa tutkittavaksi, vaan se otti huomioon esillä olevan asian olosuhteet ja perusteli päätöksensä tämän seikan osalta. Nämä perustelut ovat tosin lyhyet, ja seikat, joihin valituslautakunta viittaa, eivät vastaa täysin seikkoja, jotka yhteisöjen tuomioistuin on maininnut edellä 27 kohdassa mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul antamassaan tuomiossa. Tämän perusteella ei voida kuitenkaan todeta, että valituslautakunta olisi rikkonut asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohtaa.
47
Yhtäältä edellä 27 kohdassa mainitulla asiassa SMHV vastaan Kaul annetulla tuomiolla (ks. vastaavasti 42 ja 43 kohta) asetetaan keskeiseksi vaatimukseksi, että valituslautakunta ei katso, että sen on mahdotonta ottaa huomioon tosiseikkoja ja todisteita, jotka esitetään ensimmäistä kertaa valituslautakunnassa. Kuten edellä 44 ja 45 kohdassa on esitetty, näin ei ole ollut esillä olevassa asiassa. Toisaalta seikat, joiden yhteisöjen tuomioistuin on todennut voivan tehdä perustelluksi sen, että valituslautakunta ottaa huomioon myöhässä esitettyjä tosiseikkoja tai todisteita, ovat vain esimerkkejä, mikä ilmenee ilmaisusta ”erityisesti” (ks. 42 kohta edellä). Esillä olevassa asiassa viittaus seikkoihin, jotka eivät ole samoja kuin seikat, jotka yhteisöjen tuomioistuin on todennut mainitussa tuomiossa, ei voi merkitä tässä samassa tuomiossa tarkoitettua perustelujen puutteellisuutta. Asia on näin varsinkin, kun yhteisöjen tuomioistuin ei ole lausunut nimenomaisesti seikoista, joiden perusteella voi olla perusteltua ottaa huomioon myöhässä esitetyt tosiseikat ja todisteet, vaikka, kuten edellä 41 kohdassa todetaan, asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohta mahdollistaa tarvittaessa tällaisten tosiseikkojen ja todisteiden tutkimatta jättämisen.
48
Tästä seuraa, että valituslautakunta ei ole hylännyt kantajan tekemää valitusta pelkästään siitä syystä, että kantaja oli esittänyt tosiseikkoja ja todisteita myöhässä, ja että se ei ole myöskään katsonut, ettei sillä ole mitään harkintavaltaa sen osalta, onko mahdollista ottaa huomioon asiakirjoja, jotka kantaja on esittänyt ensimmäistä kertaa valituslautakunnassa. Se on päinvastoin käyttänyt laajaa harkintavaltaa, jonka se on saanut asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan nojalla, sikäli kuin se on päättänyt jättää kyseessä olevat asiakirjat tutkimatta vasta arvioituaan esillä olevan asian olosuhteet ja oikeudellisen tilanteen.
49
Koska valituslautakunta ei ole tältä osin tehnyt ilmeistä arviointivirhettä, asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan rikkomista ei ole näytetty toteen. Niinpä ensimmäinen kanneperuste on hylättävä perusteettomana.
Toinen kanneperuste, joka koskee SMHV:n tekemiä virheitä tiettyjen aikaisempien oikeuksien olemassaolon arvioinnissa
Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat
50
Kantaja väittää aluksi, että se on 21.3.2000 päivätyllä kirjeellä esittänyt ajoissa vaaditut käännökset espanjalaisista rekisteröinneistä nro 2 163 613 ja nro 2 163 616 sekä espanjalaiseen rekisteröintiin nro 456 466 liittyvät perustiedot. Väiteosasto ja valituslautakunta ovat lisäksi myöntäneet tämän rekisteröintien nro 2 163 613 ja nro 2 163 616 osalta myöntämällä, että väite voitiin ottaa tutkittavaksi siltä osin kuin se perustui näihin oikeuksiin. Koska väiteosasto ja valituslautakunta sittemmin jättivät nämä oikeudet huomioimatta väitteen perustana, niiden päättely on ristiriitaista.
51
Sitten kantaja toteaa, että asetuksen N:o 2868/95 20 säännön 2 kohdan, sellaisena kuin sitä sovelletaan tosiseikkoihin, vastaisesti SMHV ei ole pyytänyt kantajaa toimittamaan rekisteröinteihin nro 2 163 613 ja nro 2 163 616 liittyviä puuttuvia käännöksiä. SMHV:n 7.8.2000 lähettämä faksi merkitsee sitä, että katsottiin, että rekisteröinteihin liittyvät käännökset, joita ei mainittu tässä faksissa, oli otettava tutkittavaksi.
52
Lopuksi kantaja väittää, että väliintulijat itse ovat tunnustaneet espanjalaisen rekisteröinnin nro 2 163 616 pätevyyden vertaamalla tätä rekisteröintiä tavaramerkkiin, jonka rekisteröintiä haetaan, ja tämä pätevyys on siis hyväksyttävä.
53
Kantajan mukaan tästä seuraa, että valituslautakunta, kuten myös väiteosasto, on virheellisesti jättänyt huomioimatta tietyt aikaisemmat oikeudet, joihin kuuluu muun muassa espanjalainen rekisteröinti nro 2 163 616, mikä on johtanut niiden oikeuksien loukkaamiseen, jotka kantajalla on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla.
54
Vastaava voidaan todeta kantajan yleisesti tunnettujen tavaramerkkien osalta. Väiteosastossa esitetyt todisteet täydennettynä valituslautakunnassa esitetyillä todisteilla riittävät näytöksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen yleisesti tunnettujen tavaramerkkien olemassaolosta.
55
Joka tapauksessa kantaja toimittaa kannekirjelmänsä liitteissä 10–12 espanjalaisiin rekisteröinteihin nrot 2 163 613, 2 163 616 ja 456 466 liittyvät otteet Sitadex-tietokannasta ja korostaa voimakkaasti sitä seikkaa, että erityisesti rekisteröinnit nro 2 163 613 ja nro 2 163 616 on otettava huomioon sen esittämän väitteen perusteena ja että rekisteröinnin nro 456 466 osalta asianmukainen ote Sitadex-tietokannasta on esitetty jo valituslautakunnassa. Se korostaa lisäksi voimakkaasti omaa yleistä tunnettuuttaan, jonka se on mielestään osoittanut valituslautakunnassa.
56
SMHV esittää aluksi, että kantajan ensimmäistä argumenttia, jonka mukaan tarvittavat käännökset olisi esitetty 21.3.2000, ei ole esitetty valituslautakunnassa ja niinpä se on työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdan vastainen. Pääasian osalta SMHV ja väliintulijat kiistävät kantajan esittämät perustelut.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
57
Koska kantajan perustelut koskevat vain sen tavaramerkkejä nrot 2 163 613, 2 163 616 ja 456 466 sekä sen yleisesti tunnettuja tavaramerkkejä, valituslautakunnan päätelmää, jonka mukaan todisteita kreikkalaisen rekisteröinnin nro 109 387 olemassaolosta ei ole esitetty, on pidettävä lopullisena.
58
Niistä aikaisemmista oikeuksista, joiden osalta kantaja riitauttaa valituslautakunnan päätelmät, on todettava, että kantajan väitteillä pyritään lähinnä osoittamaan, että valituslautakunta on tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan yhtäältä yleisesti, että väiteosastolla oli perusteet todeta, että todisteita näistä aikaisemmista oikeuksista ei ollut esitetty, ja toisaalta erityisesti, että kantaja ei ollut todistanut Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetussa merkityksessä yleisesti tunnettujen tavaramerkkiensä olemassaoloa.
– Todisteet aikaisemmista tavaramerkeistä
59
Asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohdassa säädetään, että väite on tehtävä kirjallisesti ja se on perusteltava, että se katsotaan tehdyksi vasta väitemaksun suorittamisen jälkeen ja että väitteen tekijä voi SMHV:n asettamassa määräajassa esittää väitteensä tueksi seikkoja, todisteita ja huomautuksia. Asetuksen N:o 2868/95 18 säännön 1 kohdan, sellaisena kuin sitä sovelletaan tosiseikkoihin, mukaan on niin, että jos väite ei SMHV:n mielestä täytä mainitun artiklan säännöksiä tai jos väiteilmoituksessa ei yksilöidä muun muassa aikaisempaa merkkiä tai aikaisempaa oikeutta, johon väite perustuu, virasto hylkää väiteilmoituksen puutteellisena, jollei puutteita poisteta ennen väiteajan päättymistä.
60
Asetuksen N:o 2868/95 15 säännön 2 kohdan b alakohdan vii alakohdan, sellaisena kuin sitä sovelletaan tosiseikkoihin, mukaan väiteilmoituksessa on mainittava aikaisemmasta tavaramerkistä tai oikeudesta, johon väite perustuu, tavarat ja palvelut, joita varten aikaisempi merkki on rekisteröity tai rekisteröintiä haettu tai joiden suhteen aikaisempi merkki on yleisesti tai laajalti tunnettu. Saman asetuksen 18 säännön 2 kohdan, sellaisena kuin sitä sovelletaan tosiseikkoihin, mukaan on niin, että jos SMHV toteaa, että väiteilmoitus ei vastaa asetuksen N:o 40/94 säännöksiä tai muita kuin 18 säännön 1 kohdassa mainittuja asetuksen N:o 2868/95 säännöksiä ja siten erityisesti, jos väiteilmoitus ei ole asetuksen N:o 2868/95 15 säännön 2 kohdan b kohdan vii alakohdan mukainen, SMHV ilmoittaa asiasta väitteentekijälle, kehottaa tätä poistamaan puutteet kahden kuukauden kuluessa ja, jos puutteita ei poisteta, SMHV jättää väiteilmoituksen tutkimatta.
61
Lisäksi asetuksen N:o 2868/95 16 säännön 2 ja 3 kohdan, sellaisena kuin sitä sovelletaan tosiseikkoihin, mukaan väiteilmoitukseen on liitettävä todisteet aikaisemmasta oikeudesta, ja, jos tällaisia todisteita ei ole toimitettu yhdessä väiteilmoituksen kanssa tai sen toimittamisen jälkeen, ne voidaan toimittaa väitemenettelyn alkamisen jälkeen SMHV:n 20 säännön 2 kohdan mukaisesti määräämän ajan kuluessa.
62
Asetuksen N:o 2868/95 17 säännön 2 kohdan, sellaisena kuin sitä sovelletaan tosiseikkoihin, mukaan on niin, että jos väitteen tukena olevia 16 säännön 2 kohdan mukaisia todisteita ei toimiteta väitemenettelyn kielellä, väitteentekijän on toimitettava käännös todisteista tällä kielellä yhden kuukauden kuluessa väiteajan umpeutumisesta tai mahdollisesti SMHV:n saman asetuksen 16 säännön 3 kohdan mukaisesti asettaman määräajan kuluessa.
63
Lopuksi asetuksen N:o 2868/95 20 säännön 2 kohdan, sellaisena kuin sitä sovelletaan tosiseikkoihin, mukaan on niin, että jos väitteentekijä ei ole toimittanut 16 säännön 2 kohdassa tarkoitettuja seikkoja, todisteita ja perusteluja, SMHV kehottaa väitteentekijää toimittamaan tämän aineiston viraston asettaman määräajan kuluessa.
64
Niinpä kun asetuksen N:o 40/94 42 artiklaa luetaan yhdessä asetuksen N:o 2868/95 16, 17, 18 ja 20 säännön kanssa, sellaisina kuin niitä sovelletaan tosiseikkoihin, käy ilmi, että lainsäätäjä erottaa toisistaan yhtäältä sellaiset väiteilmoitukselle asetetut edellytykset, jotka on asetettu väitteen tutkittavaksi ottamisen edellytykseksi, ja toisaalta väitteen tueksi esitettävien seikkojen, todisteiden ja huomautusten sekä väitettä tukevien asiakirjojen toimittamisen, joka liittyy väiteasian selvittämiseen (asia T-232/00, Chef Revival USA v. SMHV – Massagué Marín (Chef), tuomio 13.6.2002, Kok. 2002, s. II-2749, 31 kohta ja yhdistetyt asiat T-239/05, T-240/05, T-245/05–T-247/05, T-255/05 ja T-274/05–T-280/05, Black & Decker v. SMHV – Atlas Copco (Keltamustaa sähkötyökalua kuvaava kolmiulotteinen merkki ym.), tuomio 15.5.2007, 84 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
65
Niiden edellytysten osalta, joiden noudattamatta jättäminen väiteilmoituksen tekemisen yhteydessä johtaa väitteen tutkimatta jättämiseen, asetuksen N:o 2868/95 18 säännössä, sellaisena kuin sitä sovelletaan tosiseikkoihin, erotellaan tämän säännön 1 kohtaan ja sen 2 kohtaan perustuvat tutkittavaksi ottamisen edellytykset. Kuten edellä 60 kohdasta ilmenee, ainoastaan tapauksissa, joissa väiteilmoitus ei täytä yhtä tai useampaa muuta kuin asetuksen N:o 2868/95 18 säännön 1 kohdassa, sellaisena kuin sitä sovelletaan tosiseikkoihin, nimenomaisesti mainittua tutkittavaksi ottamisen edellytystä, SMHV on samaisen säännön 2 kohdan nojalla velvollinen ilmoittamaan tästä väitteentekijälle ja kehottamaan tätä poistamaan puutteet kahden kuukauden määräajassa, ennen kuin se jättää väitteen tutkimatta (edellä 64 kohdassa mainittu asia Chef, tuomion 33 ja 36 kohta).
66
Sitä vastoin väitteen tueksi esitettäviä seikkoja, todisteita ja perusteluja sekä väitteen tukemiseksi toimitettuja asiakirjoja ja niiden väitemenettelyn kielellä laadittuja käännöksiä koskevat lailliset vaatimukset eivät ole väitteen tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä vaan väitettä tutkittaessa huomioon otettavia edellytyksiä. Näin ollen väiteosastolla ei ole velvollisuutta ilmoittaa väitteen tekijälle puutteesta, joka muodostuu tällaisten todisteiden tai niiden väitemenettelyn kielellä laaditun käännöksen toimittamatta jättämisestä (ks. vastaavasti edellä 64 kohdassa mainittu asia Chef, tuomion 37, 52 ja 53 kohta ja edellä 31 kohdassa mainittu asia LURA-FLEX, tuomion 55 ja 56 kohta).
67
Jos väitteentekijä ei toimita väitteen tueksi esitettäviä todisteita ja väitettä tukevia asiakirjoja sekä käännöstä niistä väitemenettelyn kielellä ennen kuin SMHV:n tätä tarkoitusta varten alun perin asettama määräaika tai asetetulle määräajalle asetuksen N:o 2868/95 71 säännön 1 kohdan nojalla mahdollisesti myönnetty jatkoaika päättyy, SMHV voi laillisesti hylätä väitteen perusteettomana, jollei se voi asetuksen N:o 2868/95 20 säännön 3 kohdan, sellaisena kuin sitä sovelletaan tosiseikkoihin, mukaisesti tehdä toisenlaista päätöstä väitteestä mahdollisesti jo käytettävissään olevien todisteiden perusteella. Väitteen hylkääminen on tässä tapauksessa seuraus siitä, että väitteen hyväksymisen asialliset edellytykset eivät täyty. Väitteentekijä ei nimittäin ole näyttänyt toteen väitteen perusteena olevien tosiseikkojen tai oikeuksien olemassaoloa, koska se ei ole määräajassa toimittanut asianmukaisia todisteita ja väitettä tukevia asiakirjoja (edellä 64 kohdassa mainittu asia Chef, tuomion 44 kohta ja asia T-235/02, Strongline v. SMHV – Scala (SCALA), määräys 17.11.2003, Kok. 2003. s. II-4903, 39 kohta).
68
Esillä olevassa asiassa on riidatonta, että SMHV ilmoitti kantajalle 20.3.2000 päivätyllä faksilla siitä seikasta, että kantaja ei ollut yksilöinyt asianmukaisesti kaikkia sen aikaisemmilla oikeuksilla suojattuja tavaroita ja palveluita, ja antoi kantajalle kahden kuukauden määräajan näiden puutteiden korjaamiseen.
69
On myös riidatonta, että kantaja täsmensi 21.3.2000 SMHV:lle osoittamallaan kirjeellä englannin kielellä tavarat ja palvelut, joita muun muassa espanjalaiset rekisteröinnit nro 2 163 613 ja nro 2 163 616 koskevat. Toisaalta se toimitti SMHV:lle espanjalaisen rekisteröinnin nro 456 466 osalta jäljennöksen Espanjan virallisessa teollisoikeuslehdessä vuonna 1964 julkaistusta tavaramerkkihakemuksesta ja tätä oikeutta koskevasta siirtoasiakirjasta englanninkielisine käännöksineen ja espanjalaisten rekisteröintien nro 2 163 613 ja nro 2 163 616 osalta jäljennökset espanjalaisista rekisteröintihakemuslomakkeista, joissa mainitaan kyseessä olevat palvelut, ja niihin liittyvät espanjalaiset rekisteröintipäätökset, joissa viitataan hakemuksen nro 2 163 613 osalta luokkaan 38 ja hakemuksen nro 2 163 616 osalta luokkaan 41 mutta ei mainita luetteloa palveluista, joita nämä rekisteröinnit erityisesti koskevat, ja englanninkielisen käännöksen pelkästään näistä päätöksistä.
70
On lopuksi riidatonta, että väiteosasto ilmoitti kantajalle 7.8.2000 päivätyllä faksilla, että espanjalaisia rekisteröintejä nrot 2 035 508–2 035 513, 2 227 732 ja 2 227 734 ei otettaisi huomioon siitä syystä, että niiden kattamia tavaroita ja palveluita ei ollut eritelty väitemenettelyn kielellä, ja antoi kantajalle neljän kuukauden määräajan, joka päättyi 17.12.2000, seikkojen, todisteiden ja huomautusten esittämistä varten väitteensä tueksi, ja ilmoitti, että kaikki asiakirjat oli toimitettava väitemenettelyn kielellä tai varustettuna käännöksellä. Tätä määräaikaa pidennettiin 20.11.2000 päivätyllä faksilla 20.1.2001 saakka. Asiakirja-aineistosta ilmenee, että vastauksena tähän faksiin kantaja on toimittanut 19.1.2001 vain asiakirjoja, joilla on pyritty osoittamaan sen aikaisempien tavaramerkkien laaja tunnettuus.
71
Tästä seuraa ensinnäkin, että päinvastoin kuin kantaja väittää, se ei ole esittänyt väiteosastossa todisteita, jotka tarvitaan sen espanjalaisten tavaramerkkien nrot 2 163 613, 2 163 616 ja 456 466 olemassaolon osoittamiseen. Vaikka on totta, että 21.3.2000 päivätyllä kirjeellä se on täsmentänyt väitemenettelyn kielellä tavarat ja palvelut, joita nämä merkit koskevat, se on tällä tavalla vain saattanut väitteensä asetuksen N:o 2868/95 18 säännön 2 kohdassa, sellaisena kuin sitä sovelletaan tosiseikkoihin, tarkoitettujen asetuksen N:o 40/94 tai asetuksen N:o 2868/95 muiden säännösten mukaiseksi.
72
Kuten edellä 10 ja 11 kohdassa todetaan, kantaja ei tässä kirjeessä näet toimita espanjalaista rekisteröintitodistusta tavaramerkistä nro 456 466 tai muuta virallista asiakirjaa, tarvittaessa varustettuna englanninkielisellä käännöksellä, jossa mainittaisiin kaikki tähän oikeuteen liittyvät aineelliset ja muotoon liittyvät seikat ja jonka perusteella väiteosasto olisi voinut pitää tämän oikeuden olemassaoloa toteen näytettynä, vaikka väiteosasto oli nimenomaisesti todennut, että nämä asiakirjat mahdollisine käännöksineen oli toimitettava kyseessä olevien aikaisempien oikeuksien todistamiseksi (ks. edellä 12 ja 13 kohta). Vastaavasti kantaja ei ollut toimittanut tarvittaessa englanninkielisine käännöksineen virallista asiakirjaa, joka todistaisi erityisesti tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkit nro 2 163 613 ja nro 2 163 616 oli rekisteröity, eikä se ollut myöskään toimittanut asiakirjaa, jolla pyrittäisiin todistamaan kyseessä olevien aikaisempien tavaramerkkien yleinen tunnettuus. Lisäksi asiakirjoilla, jotka kantaja oli toimittanut 19.1.2001, ei voitu poistaa puutteita, jotka koskivat todisteita tavaramerkeistä nrot 2 163 613, 2 163 616 ja 456 466, koska niillä pyrittiin ainoastaan osoittamaan aikaisempien tavaramerkkien tunnettuus, eikä mitään muuta tavaramerkkeihin nrot 2 163 613, 2 163 616 ja 456 466 liittyvää virallista asiakirjaa ollut toimitettu väiteosastoon.
73
Väitemenettelyn kielellä laadittu täsmennys, joka koskee tavaroita ja palveluita, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, ei ole käännös todisteista, joilla esitetään näyttö kyseessä olevista aikaisemmista tavaramerkeistä, eikä sitä voida rinnastaa tällaiseen käännökseen (ks. vastaavasti edellä 64 kohdassa mainittu asia Chef, tuomion 64 kohta) ja koska väitemenettelyn kielellä laadittua käännöstä näitä aikaisempia tavaramerkkejä koskevista todisteista ei ollut, väiteosasto on voinut perustellusti katsoa, että väite oli perusteeton siltä osin kuin se perustui oikeuksiin, joiden olemassaoloa ei ollut todistettu (ks. 67 kohta edellä ja vastaavasti edellä 64 kohdassa mainittu asia Chef, tuomion 44 ja 57 kohta).
74
Muutoin koska todisteet aikaisemmista oikeuksista kuuluvat väitteen asiasisältöön, se, että väiteosasto on katsonut, että väite voitiin ottaa tutkittavaksi siinäkin tapauksessa, että se perustui aikaisempiin tavaramerkkeihin, joista väiteosasto on myöhemmin todennut, ettei niiden olemassaoloa ole todistettu, ei ilmennä mitään ristiriitaisuutta väiteosaston päättelyssä.
75
Toiseksi edellä 68–70 kohdassa mainituista riidattomista seikoista ilmenee, että väiteosasto on soveltanut oikein asetuksen N:o 2868/95 18 artiklan 2 kohtaa, sellaisena kuin sitä sovelletaan tosiseikkoihin, lähettämällä 20.3.2000 päivätyn faksin, jolla kantajaa kehotettiin poistamaan hakemuksessaan olevat puutteet. Lisäksi väiteosasto on soveltanut oikein asetuksen N:o 2868/95 20 artiklan 2 kohtaa, sellaisena kuin sitä sovelletaan tosiseikkoihin, lähettämällä 7.8.2000 päivätyn faksin, jolla kantajaa kehotettiin toimittamaan neljän kuukauden määräajassa, jota myöhemmin pidennettiin kuukaudella, seikkoja, todisteita ja perusteluja väitteensä tueksi.
76
Lisäksi päinvastoin kuin kantaja väittää, väiteosastolla ei ollut velvollisuutta pyytää sitä toimittamaan puuttuvat käännökset tai ilmoittaa sille siitä, että kyseessä olevista oikeuksista esitetyt todisteet olivat ilmeisesti riittämättömiä, ja antaa sille määräaika näiden puutteiden poistamiseen. SMHV:llä on nimittäin tämä velvollisuus ainoastaan asetuksen N:o 2868/95 18 artiklan 2 kohdassa, sellaisena kuin sitä sovelletaan tosiseikkoihin, tarkoitettujen väitteen tutkittavaksi ottamisen edellytysten osalta. Asetuksen N:o 2868/95 20 artiklan 2 kohdan, sellaisena kuin sitä sovelletaan tosiseikkoihin, rikkomista ei siis ole osoitettu.
77
Kolmanneksi vaikka oletettaisiin, että väliintulijat olisivat tosiasiallisesti tunnustaneet espanjalaisen rekisteröinnin nro 2 163 616 tai jopa muiden kyseessä olevien aikaisempien oikeuksien ”pätevyyden”, mikä ei ole asianlaita, tämän seikan perusteella väiteosastolle tai valituslautakunnalle ei synny velvollisuutta pitää näitä oikeuksia toteen näytettyinä. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklassa säädetään lähinnä, että suhteellisesta hylkäysperusteesta voi olla kyse vain, jos merkki, jonka rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi haetaan, on ristiriidassa aikaisemman tavaramerkin kanssa. Oikeuskäytännön mukaan SMHV:n tehtäviin kuuluu väitteen tekijän esitettäväksi kuuluvan näytön perusteella tarkistaa, ovatko väitteen tueksi vedotut kansalliset tavaramerkit olemassa (ks. vastaavasti asia T-269/02, PepsiCo v. SMHV – Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), tuomio 21.4.2005, Kok. 2005, s. II-1341, 26 kohta). Kysymys aikaisemman tavaramerkin olemassaolosta ei siis ole seikka, joka voidaan jättää osapuolten vapaasti arvioitavaksi. Niinpä kantajan väite, joka koskee sitä, että väliintulijat ovat väitetysti hyväksyneet yhden tai jopa usean sen aikaisemman tavaramerkin olemassaolon, on hylättävä.
78
Kaiken edellä esitetyn perusteella valituslautakunta ei ole tehnyt virhettä hyväksyessään valituslautakunnan kannan, jonka mukaan todisteita aikaisempien tavaramerkkien nro 2 163 613, 2 163 616 ja 456 466 olemassaolosta ei ollut esitetty ja väite oli perusteeton siltä osin kuin se perustui näihin oikeuksiin. Niinpä toisen kanneperusteen ensimmäinen osa on hylättävä, eikä ole tarpeen lausua kantajan esittämän ensimmäisen väitteen tutkittavaksi ottamisesta (ks. vastaavasti asia C-233/02, Ranska v. komissio, tuomio 23.3.2004, Kok. 2004, s. I-2759, 26 kohta).
– Todisteet aikaisemmista yleisesti tunnetuista tavaramerkeistä
79
Koska asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa viitataan ”Pariisin yleissopimuksen 6 [bis] artiklassa tarkoitetussa merkityksessä” yleisesti tunnettuihin tavaramerkkeihin, on sen määrittämiseksi, miten esitetään todisteet yleisesti tunnetuista tavaramerkeistä, käytettävä perusteena tämän 6 bis artiklan tulkintaa koskevia ohjeita.
80
Yleisesti tunnettujen tavaramerkkien suojaan liittyvien määräysten osalta hyväksytyn yhteisen suosituksen, joka hyväksyttiin Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) Pariisin liittokokouksen ja yleiskokouksen yhteisessä istunnossa WIPOn jäsenvaltioiden 34. yleiskokoussarjan yhteydessä (20.–29.9.1999), 2 artiklan mukaan ratkaistessaan sitä, onko tavaramerkki Pariisin yleissopimuksessa tarkoitetussa merkityksessä yleisesti tunnettu, toimivaltainen viranomainen voi ottaa huomioon minkä tahansa seikan, joka saattaa viitata siihen, että tavaramerkki on yleisesti tunnettu, ja jollaisia ovat muun muassa tavaramerkin tunnettuuden tai tunnistettavuuden aste yleisön keskuudessa asianomaisella alalla, tavaramerkin minkä tahansa käytön kesto, merkittävyys ja maantieteellinen laajuus, tavaramerkin minkä tahansa tunnetuksi tekemisen kesto, merkittävyys ja maantieteellinen laajuus, mukaan lukien niiden tuotteiden tai palvelujen mainonta tai markkinointi ja esillepano messuilla tai näyttelyissä, joita varten tavaramerkkiä käytetään, minkä tahansa tavaramerkkiä koskevan rekisteröinnin tai rekisteröintihakemuksen kesto ja maantieteellinen laajuus siltä osin kuin ne ilmaisevat tavaramerkin käyttöä tai tunnettuutta, tapaukset, joissa on myönnetty suoja tavaramerkistä johtuville oikeuksille, ja erityisesti se, missä määrin toimivaltaiset viranomaiset ovat todenneet tavaramerkin yleisesti tunnetuksi, sekä tavaramerkille annettu arvo.
81
Tässä asiassa asiakirja-aineistosta ilmenee, että näyttääkseen toteen Espanjassa, Irlannissa, Kreikassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa yleisesti tunnettujen tavaramerkkiensä olemassaolon kantaja on esittänyt väiteosastossa muun muassa ensinnäkin otteita tuotteitaan koskevista kuvastoista, jotka osoittavat, että nimitystä ”boomerang” käytetään erilaisissa urheiluvaatteissa, -asusteissa ja -välineissä, toiseksi valokuvan kahdesta ilmalaivasta, joissa on kirjoitus ”boomerang” ja jotka on otettu urheilutapahtumassa, ja kolmanneksi useita espanjalaisia sanomalehtiartikkeleita, jotka koskevat futsal-seuraa, jonka nimi on ”Boomerang Interviú” ja sitten ”Boomerang” ja jonka tukijana kantaja toimii.
82
On siis todettava, kuten väiteosasto on perustellusti todennut ja kuten valituslautakunta on vahvistanut riidanalaisen päätöksen 41 kohdassa, jossa se on käsitellyt väiteosaston esittämiä perusteita, että nämä asiakirjat eivät todista sitä, että kyseisiä tavaramerkkejä olisi käytetty tai että ne edes tunnettaisiin tai tunnistettaisiin Irlannissa, Kreikassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Lisäksi vaikka nämä asiakirjat osoittavat, että kantaja on käyttänyt ainakin osaa kyseessä olevista tavaramerkeistä Espanjassa, ne eivät sisällä mitään tietoa tämän käytön kestosta tai merkittävyydestä, kyseessä olevien tavaramerkkien tunnettuudesta tai tunnistettavuudesta Espanjassa tai mitään muuta seikkaa, josta voitaisiin päätellä, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat yleisesti tunnettuja Espanjassa tai merkittävässä osassa Espanjan alueesta.
83
Tästä seuraa, että valituslautakunta ei ole tehnyt virhettä katsoessaan, että valituslautakunta on perustellusti todennut, että kantaja ei ollut näyttänyt toteen, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa todetut edellytykset täyttyvät.
84
Kuten lisäksi on todettu ensimmäisen kanneperusteen arvioinnin yhteydessä ja kuten edellä olevasta 76 kohdasta ilmenee, valituslautakunnalla oli perusteet torjua asiakirjat, jotka kantaja oli esittänyt ensimmäistä kertaa valituslautakunnassa, ja katsoa, että väiteosastolla ei ollut velvollisuutta ilmoittaa kantajalle, että Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetussa merkityksessä tunnettujen tavaramerkkien olemassaolosta esitetyt todisteet olivat riittämättömät.
85
Toisen valitusperusteen toinen osa on näin ollen hylättävä perusteettomana, eikä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen edellä esitetyn perusteella tarvitse tämän kanneperusteen yhteydessä lausua kannekirjelmän liitteissä 10–12 olevista asiakirjoista.
Kolmas kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista
Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat
86
Kantaja toteaa aluksi, että se esittää uudelleen menettelyssä SMHV:ssä esittämänsä perustelut. Se katsoo, että ne on ”esitetty kokonaisuudessaan uudestaan”, ja vaatii niiden perusteella väliintulijoiden esittämän rekisteröintihakemuksen hylkäämistä.
87
Sitten se korostaa, että ilmaisu ”boomerang” on sen aikaisempien tavaramerkkien ryhmän hallitseva osa ja että sen hallitsevuutta ei voida riitauttaa sillä perusteella, että tietyissä tavaramerkeistä on sana ”aventura”. Koska kuluttajat viittaavat tavaramerkkeihin yleensä suullisesti, myöskään kuvaosilla ei ole merkitystä. Lisäksi koska tavaramerkin, jonka rekisteröintiä haetaan, osa ”tv” on yleinen ja kuvaileva, sitä ei kantajan mukaan pidä ottaa huomioon kilpailevien tavaramerkkien vertailussa. Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haetaan, muodostuu siis aikaisempien tavaramerkkien hallitsevasta osasta. Kantajan mukaan valituslautakunta ei ole ottanut tätä riittävällä tavalla huomioon.
88
Lisäksi palvelut, jotka tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haetaan, kattaa, ja palvelut, joita varten tavaramerkki nro 2 163 616 on rekisteröity, ovat samoja tai samankaltaisia, ja näin on, vaikka luetteloa palveluista, joita varten tavaramerkin BoomerangTV rekisteröintiä haetaan, on rajoitettu menettelyssä SMHV:ssä. Sekaannusvaara on siis näytetty toteen näiden tavaramerkkien osalta. Monia niistä tavaroista, joita varten aikaisemmat tavaramerkit on rekisteröity, kuten kassit tai vaatteet, voidaan käyttää apuna luokkaan 41 kuuluvan toiminnan, jota varten tavaramerkin BoomerangTV rekisteröintiä on haettu, tunnetuksi tekemisessä. Ala, jolla aikaisempia tavaramerkkejä käytetään, eli urheiluala, on lisäksi yhteydessä näytöksiin ja televisiotuotantoon. Tämän yhteyden ja osan ”boomerang”, joka on kilpaileville tavaramerkeille yhteinen, vuoksi sekaannusvaara on näytetty toteen myös näiden aikaisempien tavaramerkkien osalta.
89
Aikaisempien tavaramerkkien, jotka ovat yleisesti ja laajalti tunnettuja vaate- ja muotialalla Espanjassa ainakin sellaisen yrityksen tavaramerkkinä, joka on Espanjassa itsessään laajalti tunnettu, vahvistaa kantajan mukaan entisestään sekaannusvaaraa esillä olevassa asiassa.
90
Lopuksi kantaja lisää, että väliintulijat ovat yrittäneet turhaan saada tavaramerkkiä BoomerangTV rekisteröidyksi Espanjassa luokkiin 38 ja 41 kuuluvia palveluja varten – näihin hylkäyspäätöksiin liittyvät otteet Sitadex-järjestelmästä ovat kannekirjelmän liitteessä 13 – ja että OEPM on hylännyt niiden rekisteröintihakemuksen aikaisempien Espanjan tavaramerkkien kanssa esiintyvän sekaannusvaaran vuoksi. SMHV olisi voinut ottaa tämän hylkäämisen huomioon. Ristiriitaisten ratkaisujen olemassaolo haittaa lisäksi sisämarkkinoiden yhdenmukaistamista. Tribunal Superior de Justicia de Madridin 11.9.2003 antamalla tuomiolla, josta asianosaisina olivat samat osapuolet ja joka koski samoja tavaramerkkejä mutta joka rajoittui luokkaan 41, näytetään kantajan mukaan myös toteen sekaannusvaaran olemassaolo.
91
SMHV ja väliintulijat kiistävät sekaannusvaaran olemassaolon.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
92
On aluksi muistutettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan, jota työjärjestyksen 130 artiklan 1 kohdan ja 132 artiklan 1 kohdan nojalla sovelletaan henkisen omaisuuden alalla, mukaisesti kanteen tekstiosaa voidaan tukea ja täydentää tietyiltä osin viittaamalla kanteen liitteenä olevien asiakirjojen kohtiin, mutta viittaamalla yleisluonteisesti joihinkin asiakirjoihin ei voida korjata sitä, että itse kanteessa ei ole mainittu olennaisia oikeudellisia perusteita ja perusteluja, jotka siinä on edellä mainittujen säännösten mukaan mainittava (asia T-270/02, MLP Finanzdienstleistungen v. SMHV (bestpartner), tuomio 8.7.2004, Kok. 2004, s. II-2837, 16 kohta ja asia T-256/04, Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR), tuomio 13.2.2007, Kok. 2007, s. II-449, 14 kohta).
93
Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei ole etsiä asiakirja-aineistosta perusteluja, joihin kantaja mahdollisesti viittaa, eikä tarkastella niitä, koska tällaisia perusteluja ei voida ottaa tutkittaviksi (ks. vastaavasti asia T-127/02, Concept v. SMHV (ECA), tuomio 21.4.2004, Kok. 2004, s. II-1113, 21 kohta ja asia T-209/01, Honeywell v. komissio, tuomio 14.12.2005, Kok. 2005, s. II-5527, 57 kohta). Näin ollen kanne on jätettävä tutkimatta siltä osin kuin siinä viitataan kantajan SMHV:hen jättämiin kirjelmiin, ja sitä, onko esillä oleva kanneperuste perusteltu, on tutkittava ainoastaan kannekirjelmässä esitettyjen perustelujen kannalta.
94
On myös todettava, että kantaja ei ole kiistänyt sitä, että kreikkalaisen rekisteröinnin nro 109 387 olemassaoloa ei ollut näytetty toteen. Muutoin kuten ensimmäisen ja toisen kanneperusteen arvioinnista ilmenee, valituslautakunnalla oli perusteet yhtäältä katsoa, että tavaramerkkien nrot 2 163 613, 2 163 616 ja 456 466 ja yleisesti tunnettujen tavaramerkkien olemassaoloa ei ollut tuotu esiin väiteosastossa, ja toisaalta torjua valituslautakunnassa ensimmäistä kertaa esitetyt asiakirjat. Lisäksi asiakirjat, jotka on esitetty ensimmäistä kertaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, on jätettävä tutkimatta (ks. 36 kohta edellä). Lopuksi vaikka kantaja olisi esittänyt kannekirjelmän liitteissä 10–12 esitetyt asiakirjat (ks. 55 kohta edellä) jo valituslautakunnassa, ne on myös torjuttava. On näet niin, että sikäli kuin valituslautakunta ei ole tehnyt virhettä jättäessään nämä asiakirjat tutkimatta (ks. 49 kohta edellä), niiden hyväksyminen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa muuttaisi oikeudenkäynnin kohdetta siitä, jota valituslautakunta on arvioinut, mikä olisi työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdan vastaista (ks. 35 kohta edellä).
95
Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi sen, onko esillä oleva kanneperuste perusteltu, ainoastaan sellaisten aikaisempien oikeuksien, joiden olemassaolo on oikeudellisesti riittävällä tavalla näytetty toteen väiteosastossa, eli espanjalaisten rekisteröintien nrot 2 035 505, 2 035 507, 2 035 514, 1 236 024, 1 236 025, 1 282 250 ja 2 227 731, Yhdistyneen kuningaskunnan rekisteröinnin nro 1 494 568 ja irlantilaisen rekisteröinnin nro 153 228 ja yhteisön tavaramerkkihakemuksen nro 448 514 perusteella.
96
Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara. Lisäksi aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan i ja ii alakohdan ja 2 kohdan b alakohdan mukaan jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää, ja haettujen yhteisön tavaramerkkien rekisteröintihakemusten tekopäivää sillä edellytyksellä, että ne rekisteröidään.
97
Sekaannusvaaran olemassaolo edellyttää yhtä aikaa, että aikaisempi ja haettu tavaramerkki ovat samoja tai samankaltaisia sekä että rekisteröintihakemuksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joille aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity. Edellytysten on täytyttävä samanaikaisesti (ks. asia C-106/03 P, Vedial v. SMHV, tuomio 12.10.2004, Kok. 2004, s. I-9573, 51 kohta). Niinpä on niin, että jos yksi näistä asetuksen N:o 40/94 soveltamisen välttämättömistä edellytyksistä ei täyty, sekaannusvaaraa ei voi olla.
98
Esillä olevassa asiassa on riidatonta, että valituslautakunta on käyttänyt perusteena pelkästään sitä, että kilpailevat tavarat ja palvelut eivät ole samankaltaisia, todetessaan, että sekaannusvaaraa ei ole. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki merkitykselliset seikat, jotka ovat ominaisia kyseisten tavaroiden tai palvelujen väliselle suhteelle, ja näitä seikkoja ovat erityisesti tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä (asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-1237, 23 kohta ja asia T-150/04, Mülhens v. SMHV – Minoronzoni (TOSCA BLU), tuomio 11.7.2007, Kok. 2007, s. II-2353, 29 kohta); toisiaan täydentävät tavarat tai palvelut ovat tavaroita tai palveluita, joiden välillä on läheinen yhteys siinä mielessä, että toinen tavara on välttämätön tai tärkeä toisen tavaran käytön kannalta, joten kuluttajat voivat ajatella, että sama yritys on vastuussa näiden kahden tavaran valmistuksesta tai kahden palvelun tarjoamisesta (asia T-169/03, Sergio Rossi v. SMHV – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), tuomio 1.3.2005, Kok. 2005, s. II-685, 60 kohta ja asia T-31/04, Eurodrive Services and Distribution v. SMHV – Gómez Frías (euroMASTER), tuomio 15.3.2006, 35 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
99
Edellä 7 ja 14 kohdassa olevista niiden tavaroiden ja palvelujen kuvauksista, joita varten aikaisemmat oikeudet on rekisteröity, ilmenee, että tavarat, joita varten aikaisemmat oikeudet on rekisteröity, poikkeavat luonteeltaan, käyttötarkoitukseltaan ja käyttötavoiltaan palveluista, joita varten tavaramerkin BoomerangTV rekisteröintiä on haettu. Lisäksi nämä tavarat eivät ole miltään osin keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä edellisessä kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla. Niinpä valituslautakunnalla on ollut perusteet todeta, että kilpailevat tavarat ja palvelut eivät ole samankaltaisia ja että sekaannusvaaraa ei näin ollen ole.
100
Sillä, että tiettyjä tavaroita, joita varten aikaisemmat tavaramerkit on rekisteröity, voitaisiin, mitä ei kuitenkaan tapahdu, käyttää niiden palvelujen tunnetuksi tekemiseen, joita varten tavaramerkin BoomerangTV rekisteröintiä haetaan, tai että urheilualalla, johon useat aikaisemmat oikeudet kuuluvat, voi olla yhteys televisiotuotannon alaan, johon tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haetaan, liittyy, ei voida kyseenalaistaa tätä päätelmää. Tällaiset yhteydet ovat liian epätäsmällisiä ja satunnaisia sen toteamiseksi, että kyseiset tavarat ja palvelut ovat toisiaan täydentäviä edellä 98 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla.
101
Tästä seuraa, että kantajan perustelut, jotka liittyvät kilpailevien tavaramerkkien vertailuun ja aikaisempien tavaramerkkien erittäin suureen erottamiskykyyn, ovat tehottomia, ja ne on hylättävä. OEPM:n päätökset, jotka koskevat tavaramerkin BoomerangTV rekisteröinnin hylkäämistä Espanjassa, on hylättävä edellä 94 kohdassa esitetyistä syistä. Tribunal Superior de Justicia de Madridin tuomiosta, jolla hylätään tavaramerkin BoomerangTV rekisteröinti Espanjassa ja joka on kannekirjelmän liitteessä 4, riittää, että todetaan, että tavaramerkkejä koskeva yhteisön lainsäädäntö muodostaa itsenäisen järjestelmän, jonka soveltaminen on riippumaton kansallisista järjestelmistä (asia T-32/00, Messe München v. SMHV (electronica), tuomio 5.12.2000, Kok. 2000, s. II-3829, 47 kohta ja edellä 98 kohdassa mainittu asia TOSCA BLU, tuomion 40 kohta). Mainitulla tuomiolla ei siis ole merkitystä ja se on jätettävä huomioimatta, eikä sen tutkittavaksi ottamisesta ole tarpeen lausua (ks. vastaavasti edellä 78 kohdassa mainittu asia Ranska v. komissio, tuomion 26 kohta).
102
Kaiken edellä esitetyn perusteella esillä oleva kanneperuste on hylättävä, eikä ole tarpeen lausua väliintulijoiden toissijaisesti esittämästä vaatimuksesta, joka koskee niiden palvelujen luettelon rajaamista, joita varten tavaramerkin BoomerangTV rekisteröintiä haetaan.
Neljäs kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomista
Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat
103
Kantaja väittää, että sen aikaisemmat tavaramerkit, jotka on rekisteröity erityisesti vaate-, urheilumuoti- ja urheilualan tavaroita varten ja jotka kattavat pääasiallisesti luokkiin 18, 24, 25 ja 28 kuuluvia tuotteita, ovat laajalti tunnettuja. Kantajan tavaramerkkien laaja tunnettuus, kuten myös kantajan oma laaja tunnettuus, on kantajan mukaan näytetty toteen jo menettelyssä SMHV:ssä. Kantaja viittaa lisäksi internetsivustoonsa ja kannekirjelmän liitteisiin 5–8 ja 14 ja tarjoutuu esittämään lisätodisteita.
104
Kantajan mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa sovelletaan esillä olevassa asiassa. Tavaramerkin, jonka rekisteröintiä väliintulijat hakevat, käyttäminen ilman perusteltua syytä mahdollistaisi kantajan aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaisen hyväksikäytön taikka olisi niille haitaksi. Kantajan mukaan erityisesti niiden erottamiskyky heikkenisi, niiden arvokkuus voisi vähentyä siinä tapauksessa, että tavaramerkillä BoomerangTV tarjottujen palvelujen laatu olisi huono, ja tavaramerkin BoomerangTV haltijat voisivat säästää tietyissä mainontainvestoinneissa. Lisäksi ei ole mahdotonta, että kantaja monipuolistaa toimintaansa alalla, johon tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haetaan, kuuluu.
105
SMHV ja väliintulijat toteavat, että koska aikaisempien tavaramerkkien laajaa tunnettuutta ei ole näytetty toteen, valituslautakunnalla on ollut perusteet todeta, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamisen edellytykset eivät täyty.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
106
Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan mukaan ”jos aikaisempi yhteisön tavaramerkki on yhteisössä laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu, – – aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei – – rekisteröidä, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, mutta joiden osalta rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi”.
107
Oikeuskäytännön mukaan laajaa tunnettuutta koskevan edellytyksen täyttämiseksi merkittävän osan tämän tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kohdeyleisöstä eli markkinoidun tavaran tai palvelun mukaan joko suuren yleisön tai erikoistuneemman yleisön, kuten tietyn ammatillisen ryhmän, on tunnettava aikaisempi tavaramerkki. Tutkittaessa tämän edellytyksen täyttymistä on otettava huomioon kaikki asiassa merkitykselliset seikat, joita ovat muun muassa aikaisemman tavaramerkin markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto sekä se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, mutta ei edellytetä, että näin määritellystä kohdeyleisöstä jonkin tietyn prosentuaalisen osuuden olisi tunnettava tavaramerkki tai että aikaisemman tavaramerkin olisi oltava laajalti tunnettu koko kyseessä olevalla aluella, kunhan se on tunnettu olennaisessa osassa siitä (asia T-8/03, El Corte Inglés v. SMHV – Pucci (EMILIO PUCCI), tuomio 13.12.2004, Kok. 2004, s. II-4297, 67 kohta).
108
Esillä olevassa asiassa, samoista syistä kuin on esitetty edellä 94 kohdassa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ottaa esillä olevan kanneperusteen arvioinnissa huomioon ainoastaan kantajan väiteosastossa esittämät todisteet ja vain edellä 95 kohdassa mainitut aikaisemmat oikeudet.
109
Tältä osin asiakirja-aineistosta ilmenee, että asiakirjat, jotka kantaja on esittänyt väiteosastossa aikaisempien tavaramerkkiensä laajan tunnettuuden osoittamiseksi, ovat samat asiakirjat, joihin väiteosasto viittaa todisteina, joilla pyritään osoittamaan kantajan yleisesti tunnettujen tavaramerkkien olemassaolo. Edeltä 81 kohdasta, jossa kyseiset asiakirjat kuvataan yksityiskohtaisesti, ilmenee, että kantaja ei ole toimittanut mitään tietoa aikaisempien oikeuksiensa käyttämisen intensiivisyydestä, maantieteellinen laajuudesta ja kestosta, niiden tunnetuksi tekemiseen käytetyistä varoista tai mistään muustakaan seikasta, joka osoittaisi, että merkittävä osa sen aikaisempien oikeuksien kohdeyleisöstä tuntisi nämä oikeudet.
110
Tästä seuraa, että vaikka asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen laajalti tunnettujen tavaramerkkien tunnistettavuuden aste on alempi kuin Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitettujen yleisesti tunnettujen tavaramerkkien, valituslautakunta ei ole tehnyt oikeudellista virhettä vahvistaessaan väiteosaston päätelmän, jonka mukaan aikaisempien tavaramerkkien laajaa tunnettuutta ei ollut näytetty toteen, ja katsoessaan näin ollen, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa ei sovellettu esillä olevassa asiassa. Niinpä neljäs kanneperuste ja koko kanne on hylättävä, eikä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ole tarpeen lausua väliintulijoiden vaatimasta prosessinjohtotoimesta.
Oikeudenkäyntikulut
111
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on SMHV:n ja väliintulijoiden vaatimusten mukaisesti velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Näillä perusteilla
YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Kanne hylätään.
2)
El Corte Inglés, SA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Wiszniewska-Białecka
Moavero Milanesi
Wahl
Julistettiin Luxemburgissa 17 päivänä kesäkuuta 2008.
E. Coulon
kirjaaja
I. Wiszniewska-Białecka
vt. jaoston puheenjohtaja
(
*1
)	Oikeudenkäyntikieli: espanja.