62011CC0376
FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
V. TRSTENJAK
fremsat den 3. maj 2012 (
1
)
Sag C-376/11
Pie Optiek
mod
Bureau Gevers
(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour d’appel de Bruxelles (Belgien))
»Industripolitik — internet — topdomænet .eu — forordning (EF) nr. 874/2004 — artikel 12, stk. 2, og artikel 21, stk. 1, litra a) — forordning (EF) nr. 733/2002 — artikel 4, stk. 2, litra b) — begrebet »indehavere af ældre rettigheder« — spekulation i og misbrug af registreringer — registrering af et navn, uden at der foreligger »rettigheder eller retmæssige interesser« — varemærkeret«
I – Indledning
1.
Baggrunden for den foreliggende sag er en anmodning om præjudiciel afgørelse i medfør af artikel 267 TEUF fra Cour d’appel de Bruxelles (herefter »den forelæggende ret«), hvorved denne har forelagt Domstolen to spørgsmål vedrørende fortolkningen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet .eu (
2
) samt Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004 af 28. april 2004 om generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet .eu og dets funktioner samt principperne for registrering (
3
).
2.
Anmodningen om præjudiciel afgørelse er blevet indgivet under en sag vedrørende registrering af domænenavnet »lensworld.eu« mellem SPRL Pie Optiek (herefter »Pie Optiek«) – et belgisk selskab, som sælger optikprodukter på internettet – og virksomheden SA Bureau Gevers (herefter »Bureau Gevers«) – et belgisk selskab, som driver rådgivningsvirksomhed inden for intellektuel ejendomsret – samt ASBL European Registry for Internet Domains (herefter »EURid«), som er ansvarlig for tildelingen af .eu-domænenavne. Formålet med den sag, som Pie Optiek har anlagt ved de nationale instanser, er for det første at få fastslået, at Bureau Gevers’ registrering af dette domænenavn udgør spekulation eller misbrug. For det andet ønsker selskabet at få dette domænenavn overdraget.
3.
Til støtte herfor har Pie Optiek i det væsentlige gjort gældende, at Bureau Gevers ikke har ret til at registrere dette domænenavn, da selskabet ikke selv er »indehaver af en ældre rettighed« som omhandlet i forordning nr. 874/2004. Det er derimod det amerikanske selskab Walsh Optical, der er indehaver af en sådan rettighed. Sidstnævnte har imidlertid ikke ret til at ansøge om registrering, da selskabet selv har hjemsted uden for Den Europæiske Union og dermed ikke opfylder de betingelser, der er fastsat i lovgivningen. Efter Pie Optieks opfattelse har begge virksomheder for at omgå betingelserne for registreringsberettigelse iværksat et kunstgreb bestående af indgåelsen af en aftale med overskriften »licensaftale«, hvorved Bureau Gevers forpligtede sig til at udlåne sit navn og sin adresse i Den Europæiske Union for at give sin amerikanske klient mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn. Derudover har Pie Optiek rejst tvivl om, hvorvidt der i det hele taget foreligger en licensaftale i retlig forstand i hovedsagen, især da Bureau Gevers kun har ret til at registrere varemærket, men ikke til at bruge det for f.eks. at markedsføre varer eller tjenesteydelser under varemærket.
4.
Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører derfor frem for alt det spørgsmål, om der i hovedsagen kan tales om en licensaftale i retlig forstand med hensyn til ordmærket »lensworld«. Endvidere rejser der sig det spørgsmål, om det er foreneligt med EU-retten, at et selskab, der ikke har ret til at ansøge, da det er etableret i et tredjeland, alligevel må registrere et domænenavn på grundlag af en licensaftale med et selskab, der er etableret i Unionen. Den foreliggende sag rejser grundlæggende spørgsmål både vedrørende licensaftalers retlige karakter og forholdet mellem Unionens lovgivning om intellektuelle ejendomsrettigheder og dens internetret, der kræver en indgående undersøgelse. Foruden de ovennævnte forordninger vil det i den forbindelse også være nødvendigt at fortolke Rådets direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (
4
) og Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (
5
).
II – Retsforskrifter
A – Forordning nr. 733/2002
5.
I henhold til artikel 4, stk. 2, litra b), i forordning nr. 733/2002 skal denne topdomæneadministrator »registrere domænenavne i topdomænet .eu gennem en akkrediteret .eu-registrator efter anmodning fra […] ethvert foretagende, der har sit vedtægtsmæssige hjemsted, sit hovedkontor eller sin hovedvirksomhed i Fællesskabet«.
6.
I henhold til denne forordnings artikel 5, stk. 1, litra b), vedtager Kommissionen »generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet .eu og dets funktioner samt de generelle principper for registrering. Retningslinjerne skal blandt andet omfatte […] forebyggelse af spekulation i og misbrug af registrering af domænenavne, herunder muligheden for trinvis registrering af domænenavne med henblik på at sikre, at indehaverne af ældre rettigheder, der er anerkendt eller fastlagt i medfør af national ret og/eller fællesskabsretten, samt offentlige myndigheder får passende midlertidige muligheder for at registrere deres navne […]«.
7.
For at gennemføre denne bestemmelse har Kommissionen vedtaget forordning nr. 874/2004.
B – Forordning nr. 874/2004
8.
Artikel 2, stk. 1-3, i forordning nr. 874/2004 har følgende ordlyd:
»Enhver berettiget part anført i artikel 4, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 733/2002 kan registrere et eller flere domænenavne under topdomænet .eu.
Medmindre andet er fastsat i kapitel IV, tildeles brugsretten til et domænenavn til den registreringsberettigede, hvis ansøgning først modtages af topdomæneadministratoren på teknisk korrekt måde og i overensstemmelse med denne forordning. I denne forordning benævnes dette kriterium om den første modtagelse »først i tid«-princippet.
Når et domænenavn er registreret, bliver det først tilgængeligt for yderligere registrering, hvis registreringen udløber uden at være blevet fornyet, eller hvis domænenavnet bliver tilbagekaldt.«
9.
Denne forordnings kapitel IV vedrører trinvis registrering. Artikel 10, stk. 1, første og andet afsnit, har følgende ordlyd:
»Indehavere af ældre rettigheder, der er anerkendt i eller indrømmet i henhold til national ret og/eller fællesskabsretten, og offentlige organer har ret til at ansøge om registrering af domænenavne inden for en periode med trinvis registrering, inden den almindelige registrering under domænet .eu begynder.
Ved »ældre rettigheder« forstås bl.a. registrerede nationale og EF-varemærker […]«
10.
Forordningens artikel 12, stk. 2, første til tredje afsnit, har følgende ordlyd:
»Perioden for trinvis registrering varer fire måneder. Almindelig registrering af domænenavne påbegyndes først, når perioden med trinvis registrering er udløbet.
Trinvis registrering finder sted i to delperioder på hver to måneder:
Under første del af den trinvise registrering kan der kun ansøges om registrering af registrerede nationale og EF-varemærker, geografiske betegnelser og de betegnelser og forkortelser, der er omhandlet i artikel 10, stk. 3, som domænenavne, og ansøgning kan kun indgives af indehavere [o.a.: i den tyske version af forordningen er anført »Inhabern oder Lizenznehmern«] af ældre rettigheder og af de offentlige organer, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1.«
11.
Forordningens artikel 21, stk. 1, har overskriften »Spekulation i og misbrug af registreringer« og foreskriver følgende:
»Et registreret domænenavn kan tilbagekaldes efter den fornødne udenretslige eller retslige procedure, hvis det pågældende domænenavn er det samme som eller til forveksling ligner et navn, hvortil der er anerkendt eller indrømmet en rettighed i national ret eller i fællesskabsretten, såsom de i artikel 10, stk. 1, nævnte rettigheder, og domænenavnet:
a)
er blevet registreret af indehaveren heraf uden rettigheder til eller retmæssige interesser i navnet, eller
b)
er blevet registreret eller bruges i ond tro.«
C – Direktiv 89/104
12.
I artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104, der har overskriften »Rettigheder, der er knyttet til varemærket«, foreskrives bl.a. følgende:
»Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af
a)
et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret
b)
et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket.«
13.
I dette direktivs artikel 8, der har overskriften »Licens«, foreskrives følgende:
»1.   Der kan gives licens til varemærket for alle eller en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, samt for en medlemsstats område som helhed eller for en del af dette. Licensen kan være en eksklusiv eller en ikke-eksklusiv licens.
2.   Indehaveren af et varemærke kan gøre de rettigheder, der er knyttet hertil, gældende over for en licenstager, der overtræder en af bestemmelserne i licensaftalen med hensyn til licensens gyldighedsperiode, den udformning hvori varemærket må anvendes i henhold til registreringen, arten af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke licensen er indrømmet, det område, inden for hvilket der må gøres brug af varemærket, eller kvaliteten af de af licenstageren fremstillede varer eller præsterede tjenesteydelser.«
III – De faktiske omstændigheder, hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål
14.
Pie Optiek er et belgisk selskab, som driver virksomhed med internetsalg af kontaktlinser, briller og andre produkter til øjnene. Selskabet er indehaver af et Benelux-figurmærke, som indeholder ordet »Lensworld«, og som er ansøgt den 8. december 2005 og registreret den 4. januar 2006 for varer og tjenesteydelser i klasse 5, 9 og 44 i henhold til Nice-arrangementet vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker. Selskabet anvender hjemmesiden www.lensworld.be.
15.
Bureau Gevers er et belgisk selskab, som driver rådgivningsvirksomhed vedrørende intellektuel ejendomsret.
16.
Walsh Optical er et amerikansk selskab med hjemsted i New Jersey, som ligeledes driver virksomhed inden for branchen for kontaktlinser og andre optikervarer med salg på internettet. Walsh Optical har siden 1998 anvendt hjemmesiden www.lensworld.com og var desuden indehaver af Benelux-varemærket »Lensworld«, som blev ansøgt den 20. oktober 2005 og registreret den 26. oktober 2005 for varer og tjenesteydelser i klasse 35. Dette varemærke blev slettet den 30. oktober 2006.
17.
Den 18. november 2005 underskrev Walsh Optical en licensaftale (»license agreement«, herefter »aftale«) med Bureau Gevers. I henhold til denne aftales § 1 er dens formål at give licenstageren mulighed for at opnå en domænenavnsregistrering i dennes navn, men på licensgivers vegne, dvs. Walsh Optical, og at definere hver parts rettigheder og pligter i licensaftalens levetid, at indføre en procedure for, hvorledes licenstageren skal give .eu-domænenavnet/-ene tilbage til licensgiver eller til en af licensgiver udpeget person. I henhold til § 3 skal licensgiver betale licenstagers honorarer. Ifølge aftalens § 4 skal licenstager fakturere licensgiver for sine tjenesteydelser. I henhold til aftalens § 5 skal licenstager bestræbe sig på at indlevere .eu-ansøgning(er) og opnå en .eu-registrering for domænenavnet/-ene.
18.
Det fremgår af bemærkningerne fra EURid, at den første del af den trinvise registrering i henhold til kapitel IV i forordning nr. 874/2004 begyndte den 7. december 2005. Samme dag indleverede Bureau Gevers en ansøgning om registrering af domænenavnet »lensworld.eu« til EURid i eget navn, men for Walsh Opticals regning. Dette domænenavn blev tildelt Bureau Gevers den 10. juli 2006. I mellemtiden havde Pie Optiek den 17. januar 2006 ligeledes ansøgt om registrering af domænenavnet »lensworld.eu«. Selskabet fik afslag herpå under henvisning til den allerede indgivne ansøgning fra Bureau Gevers.
19.
Den ansøgning om overdragelse af domænenavnet »lensworld.eu«, som Pie Optiek indgav til voldgiftsretten i Den Tjekkiske Republik, hvilket organ har til opgave at løse tvister om .eu-domænenavne, blev afslået den 12. marts 2007. Den 13. april 2007 anlagde Pie Optiek sag mod Bureau Gevers ved Tribunal de première instance de Bruxelles. EURid indtrådte i denne sag den 8. maj 2007. Bureau Gevers blev frifundet ved dom af 14. december 2007. Appellen til den forelæggende ret vedrører denne dom afsagt i første instans.
20.
Den forelæggende ret er i tvivl om, hvordan begrebet »indehavere af ældre rettigheder« i artikel 12, stk. 2, tredje afsnit, i forordning nr. 874/2004 og begrebet »rettigheder til eller retmæssige interesser i« i denne forordnings artikel 21, stk. 1, litra a), skal fortolkes. Den har derfor besluttet at udsætte sagen og at anmode Domstolen om at træffe afgørelse om følgende præjudicielle spørgsmål:
»1)
Skal artikel 12, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004 af 28. april 2004 om generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet .eu og dets funktioner samt principperne for registrering fortolkes således, at ordene »indehavere af ældre rettigheder« i en situation, hvor den pågældende ældre ret er en varemærkeret, kan vedrøre en person, som kun har fået varemærkeindehaverens tilladelse til i eget navn, men for licensgiverens regning, at registrere et domænenavn, der er identisk med eller ligner varemærket, uden at have fået tilladelse til at gøre anden brug af varemærket eller brug af tegnet som varemærke, f.eks. til at markedsføre varer eller tjenesteydelser under varemærket?
2)
Såfremt dette spørgsmål besvares bekræftende, skal artikel 21, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 874/2004 fortolkes således, at der foreligger »rettigheder til eller retmæssige interesser i«, selv hvis »indehaveren af ældre rettigheder« har foretaget registreringen af .eu-domænenavnet i eget navn, men for varemærkeindehaverens regning, når denne sidstnævnte ikke er registreringsberettiget i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet .eu?«
IV – Retsforhandlingerne ved Domstolen
21.
Forelæggelsesafgørelsen af 29. juni 2011 indgik til Domstolens Justitskontor den 15. juli 2011.
22.
Der er indgivet skriftlige indlæg af parterne i hovedsagen, EURid samt Europa-Kommissionen inden for den frist, der er fastsat i artikel 23 i statutten for Domstolen.
23.
Repræsentanter for parterne i hovedsagen, for EURid og Kommissionen deltog i retsmødet den 21. marts 2012, hvor de afgav mundtlige indlæg.
V – Parternes væsentligste argumenter
24.
Mine betragtninger vil i relevant omfang tage hensyn til parternes anbringender.
VI – Retlig vurdering
A – Indledende bemærkninger
25.
Den 7. december 2005 gik startskuddet til registreringen af internetdomænenavne under topdomænet .eu. Implementeringen af disse domænenavne fremgik af Den Europæiske Unions handlingsplan »eEurope 2002« (
6
), hvor det under punktet »Fremskyndet e-handel« var fastsat, at .eu skulle indføres som internettopdomæne. Ved at oprette dette landekode-topdomæne (det såkaldte »country-code Top-Level-Domain«, forkortet ccTLD) skulle Unionens indre marked blive mere synligt på den virtuelle markedsplads på internettet og den elektroniske handel fremmet. Gennem anvendelsen af dette domæne skulle forbindelsen mellem de registrerede organisationer, virksomheder og fysiske personer på den ene side og Unionen, den tilhørende retlige ramme og det europæiske marked på den anden side blive tydeliggjort.
26.
Til implementering af dette nye europæiske topdomæne har Unionen indført omfattende lovgivningsmæssige rammer. Mens det internationale domænenavnsystem oprindeligt i vidt omfang udviklede sig som et primært teknisk fænomen, uden at rammebetingelserne for registrering og anvendelse var nærmere reguleret, sikrede Unionen ved implementeringen af .eu-domænenavnet hovedsagelig dette ved at vedtage to lovinstrumenter. I rammeforordning nr. 733/2002 og i forordning nr. 874/2004 til gennemførelse heraf findes der foruden bestemmelser vedrørende tekniske spørgsmål også regelsæt vedrørende kendetegn.
27.
Det er for det første fastsat, at implementeringen af .eu-domænenavnene skulle ske som led i en procedure for trinvis registrering (»sunrise period«) (
7
), hvor indehavere af retten til kendetegn fik fortrinsret til de .eu-domænenavne, der svarede til tegnene. I sunriseperiodens fase 1, der omfattede to måneder (fra den 7. december 2005 til den 6. februar 2006), kunne indehavere af nationale varemærker, EF-varemærker, geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser indgive ansøgning om registrering af domænerne. I henhold til artikel 12, stk. 2, andet afsnit, i forordning nr. 874/2004 havde indehavere af ældre rettigheder også ret til at deltage. Af denne bestemmelse har Bureau Gevers udledt en ret til at registrere domænenavnet »lensworld.eu«. I sunriseperiodens fase 2 kunne der også ansøges om registrering af domænenavne, der beroede på andre rettigheder, som var beskyttet i henhold til national ret, f.eks. firmamærker og -navne, titler på beskyttede litterære værker og kunstværker, ikke-registrerede varemærker og handelsnavne.
28.
For det andet er der optaget bestemmelser i regelsættet for at beskytte indehavere af ældre rettigheder, men også andre registreringsberettigede mod spekulation i og misbrug af registreringer af .eu-domænenavne. Pie Optiek har også påberåbt sig disse bestemmelser for at få Bureau Gevers’ registrering ophævet. I betragtning af den omstændighed, at Bureau Gevers ansøgte om domænenavnet »lensworld.eu« inden Pie Optiek og fik det registreret, viser det spørgsmål, om Bureau Gevers faktisk kan betragtes som »indehaver af en ældre rettighed« som omhandlet i artikel 12, stk. 2, andet afsnit, i forordning nr. 874/2004, sig at være relevant for afgørelsen. Hvis det bekræftes, at Bureau Gevers var indehaver, vil EURids beslutning om ikke at efterkomme Pie Optieks ansøgning om registrering nemlig skulle betragtes som lovlig. Dette er genstand for det første præjudicielle spørgsmål, der skal undersøges først i overensstemmelse med den angivne rækkefølge.
B – Det første præjudicielle spørgsmål
1. Spørgsmålet, om der foreligger en licensaftale
29.
Med det første præjudicielle spørgsmål ønsker den forelæggende ret i det væsentlige oplyst, hvad der skal forstås ved begrebet »indehaver af en ældre rettighed« som omhandlet i artikel 12, stk. 2, andet afsnit, i forordning nr. 874/2004, hvis den ældre ret er en varemærkeret.
30.
Hertil bemærker jeg indledningsvis, at forordning nr. 874/2004 hverken indeholder en definition af dette begreb eller henviser til medlemsstaternes retsordener. I henhold til fast retspraksis følger det såvel af kravene om en ensartet anvendelse af EU-retten som af lighedsprincippet, at ordlyden af en EU-retlig bestemmelse, som ikke indeholder nogen udtrykkelig henvisning til medlemsstaternes ret med hensyn til fastlæggelsen af dens betydning og rækkevidde, normalt i hele Unionen skal undergives en selvstændig og ensartet fortolkning, som skal søges under hensyntagen til bestemmelsens kontekst og formålet med den pågældende ordning (
8
). Da den retsakt, der kræver en fortolkning i denne forbindelse, er en gennemførelsesforordning, skal den så vidt muligt fortolkes således, at den bringes i overensstemmelse med bestemmelserne i grundforordningen (
9
).
31.
Begrebet »indehaver af en ældre rettighed« består af to dele. For det første er der tale om begrebet »ældre rettighed«, hvis bestemmelse imidlertid ikke er forbundet med særlige vanskeligheder i den foreliggende præjudicielle sag, især da forordningen i artikel 10, stk. 1, andet afsnit, udtrykkeligt nævner de enkelte kategorier af rettigheder. Blandt disse nævnes nemlig bl.a. registrerede nationale varemærker. På baggrund af, at Belgien, Nederlandene og Luxembourg udgør et ensartet retsområde med en ensartet varemærkeret og en fælles varemærkemyndighed for alle tre lande (
10
), kan det Benelux-varemærke, der er registreret af Walsh Optical, i juridisk henseende betragtes som et nationalt varemærke som omhandlet i denne bestemmelse.
32.
Definitionen af licensaftale er derimod mere problematisk. Heraf afhænger nemlig afklaringen af det centrale spørgsmål, om Walsh Optical med den indgåede aftale gyldigt har tildelt Bureau Gevers en licens for det registrerede varemærke. I den forbindelse skal det undersøges, om EU-retten indeholder en retlig definition af licensaftale. Derefter skal det undersøges, om den pågældende aftale også er i overensstemmelse med denne definition.
33.
Som jeg redegjorde for i forslaget til afgørelse i sagen Falco Privatstiftung og Rabitsch (
11
), åbner EU-rettens bestemmelser om beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder ganske vist mulighed for at meddele licens (
12
), men de indeholder ingen bestemmelser om indgåelsen af licensaftaler. Det følger af den relevante lovgivning, at en licensaftale er en gensidigt bebyrdende aftale, hvorved licensgiveren som det væsentlige indrømmer licenstageren ret til at udnytte en bestemt intellektuel ejendomsrettighed, hvilket licenstageren som modydelse betaler licensgiveren en licensafgift for. Licensgiveren giver ved denne licens licenstageren ret til at foretage handlinger, som ville indebære en krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, hvis der ikke var meddelt licens. Ordet licens stammer fra det latinske ord »licet« og betyder ifølge sin oprindelse omtrent »tilladelse til at anvende et gode eller udøve en virksomhed«. I overensstemmelse med princippet om partsautonomi kan der også ved aftale være fastsat en begrænsning af licensen; den kan være eksklusiv eller ikke-eksklusiv eller være begrænset med hensyn til sted, tid eller anvendelsesmåde (
13
).
34.
Domstolen tilsluttede sig denne forståelse af beskaffenheden af en licensaftale, da den i dommen i sagen Falco Privatstiftung og Rabitsch fandt, at den forpligtelse, som indehaveren af en immateriel rettighed har til ikke at modsætte sig medkontrahentens udnyttelse af denne rettighed mod betaling af et vederlag, er karakteristisk for licensaftaler. Efter Domstolens opfattelse er dette en væsentlig forskel i forhold til en tjenesteydelsesaftale. I modsætning til denne aftaletype præsterer rettighedshaveren ingen tjenesteydelse ved at overdrage udnyttelsen af rettigheden og forpligter sig udelukkende til at lade sin medkontrahent frit udnytte den nævnte rettighed (
14
). Domstolen anså derimod en eventuel forpligtelse for licenstageren til at udnytte den overdragne immaterielle rettighed for at være uden betydning (
15
).
35.
I henhold til en nyere teori i den retsvidenskabelige litteratur må licensen imidlertid ikke blot forstås som en accept af udnyttelsen og dermed som en ren passiv pligt for licensgiveren i form af, at denne giver afkald på at gennemføre afværgerettigheder. De, der slår til lyd for denne retslære, antager derimod, at der med licensen også overdrages en positiv udnyttelsesret (
16
). Som jeg vil vise nedenfor, kan det udledes af nogle EU-retsakter, at licensen i EU-retten faktisk er udformet som en ægte tilladelse og ikke blot som en accept. Omfanget af begrebet licens kan fastlægges ved hjælp af en sammenlignende analyse af forskellige EU-retsakter (
17
).
36.
I EU-retten findes der bestemmelser om licenser navnlig i to sammenhænge. For det første findes der bestemmelser om licenser i de forordninger, der vedrører udformningen af rettigheder, som beskyttes i EU-retten, som udnyttelsesform for intellektuelle ejendomsrettigheder. Hidtil har Unionen med EF-sortsbeskyttelsen, EF-varemærket og EF-designet allerede skabt tre sådanne oprindeligt europæiske intellektuelle ejendomsrettigheder, og der foreligger et udkast til forordning om et EF-patent. Som det f.eks. fremgår af artikel 22, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (
18
), er ordlyden af bestemmelserne om licenser formuleret ud fra licenstagerens perspektiv. Af formuleringen »over for en licenstager, der overtræder en af bestemmelserne i licensaftalen med hensyn til [...] dens gyldighedsperiode [...] den af registreringen omfattede udformning, hvori varemærket må anvendes […]« fremgår det, at licenstageren indrømmes en tilladelse. Den omstændighed, at en licens i EU-retten er udformet som en tilladelse til udnyttelse og ikke blot som en accept, kommer endnu tydeligere til udtryk i forarbejderne til EF-varemærkeforordningen og de tilhørende retningslinjer fra Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked. I memorandummet om oprettelse af et EF-varemærke (
19
) defineres en licens således som en aftale, hvorved et varemærke overdrages til en anden til anvendelse. Af retningslinjerne vedrørende EF-varemærkeforordningen (
20
) fremgår det endelig, at blot en accept eller et ensidigt samtykke fra varemærkeindehaverens side over for tredjemand ikke udgør en licens. Denne konstatering bekræftes også i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (
21
), hvorefter foruden rettighedsindehaveren også de personer, der har »tilladelse til at anvende disse rettigheder«, har ret til de beskyttelsesinstrumenter, der er skabt gennem direktivet, og som sådan nævnes navnlig licenshavere.
37.
Desuden findes der bestemmelser om licenser i konkurrenceretten. Således er f.eks. Kommissionens forordning (EF) nr. 772/2004 af 27. april 2004 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af teknologioverførselsaftaler (
22
) samt de retningslinjer, som Kommissionen har offentliggjort i denne henseende, entydigt baseret på, at en licens er en aftalt udnyttelsesret. Licensbegrebet kan desuden indirekte udledes af bestemmelserne om tvangslicens i f.eks. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser (
23
). Det præciseres heri, at en licens i reglen udgør en tilladelse til at udnytte en intellektuel ejendomsrettighed mod betaling af et tilbagevendende vederlag. Den omstændighed, at licenser i EU-retten ikke blot betragtes som et afkald på at udøve afværgerettighederne på grundlag af den intellektuelle ejendomsrettighed, men som en positiv udnyttelsesret, fremgår endelig af bestemmelserne om konsumptionsprincippet.
38.
Uanset om licensgivers afkald på at udøve en rettighed eller indrømmelse af en tilladelse til udnyttelse alt efter retsopfattelse anses for at være det væsentligste kendetegn ved en licensaftale i dogmatisk henseende, kan det konstateres, at de ovennævnte opfattelser i vidt omfang er overensstemmende, for så vidt som licenstageren gennem tildelingen af en licens i sidste instans får ret til midlertidigt eller permanent at udnytte en intellektuel ejendomsrettighed (patenter, varemærker, mønstre) og dette i et omfang, der ellers er omfattet af den forbuds- og benyttelsesret, som indehaveren af en intellektuel ejendomsret har (
24
).
39.
Herved forstås ganske vist alene en brug i overensstemmelse med formålet med den intellektuelle ejendomsret (
25
) med henblik på markedsføring af visse varer eller tjenesteydelser, da det i modsat fald ikke ville give mening i økonomisk henseende at tildele en licens. En kontraktlig tildeling af en ret til et immaterielt gode er intet mål i sig selv, men sker i reglen med henblik på den begunstigedes økonomiske udnyttelse heraf (
26
).
40.
Denne forudsætning lægger EU-lovgiveren åbenbart også til grund, som det indirekte allerede fremgår af ordlyden af artikel 22 i forordning nr. 40/94 og artikel 8 i direktiv 89/104, hvori det hedder, at der kan gives licens til varemærket for varer eller tjenesteydelser, for hvilke de er registreret. Der henvises til to forskellige kategorier af produkter (varer og tjenesteydelser), der typisk er bestemt til markedsføring. De nævnte varemærkeretlige bestemmelser skal derfor forstås således, at licenstageren på grundlag af tildelingen af en licens får tilladelse til at anvende varemærket til at mærke visse produkter, som vedkommende udbyder erhvervsmæssigt. Det må derfor antages, at licenstageren i reglen vil gøre erhvervsmæssig brug af den pågældende intellektuelle ejendomsrettighed.
41.
Såfremt man endvidere tager udgangspunkt i en økonomisk synsvinkel, må man ikke se bort fra, at licensgiveren ofte også vil have en interesse i, at varemærket udnyttes ved erhvervsmæssig brug. Licensgiveren får nemlig ikke kun et økonomisk vederlag for overdragelsen af brugsretten, hvilket allerede udgør et vigtigt økonomisk incitament for denne. Alt efter aftale kan vedkommende modtage en licensafgift eller endog en andel af licenstagerens overskud (
27
). Derudover sikrer licenstagerens brug af varemærket, at varemærkets særpræg bibeholdes, og at varemærket også fortsat kan udfylde sine funktioner (
28
) – hvilket jeg kommer nærmere ind på nedenfor.
42.
Dette aspekt er navnlig relevant, hvis indehaveren af en intellektuel ejendomsrettighed af en eller anden grund ikke selv kan udnytte varemærket, hvilket på ingen måde er usædvanligt i betragtning af kompleksiteten af det nuværende erhvervsliv. I et økonomisk system, hvor det som følge af en stadig større gensidig afhængighed og internationalisering af de økonomiske processer er blevet vanskeligt alene og fuldt ud at udnytte et monopol i en bestemt erhvervssektor, helt bortset fra nødvendigheden af en teknisk og kreativ produktudvikling (
29
), sker udnyttelsen af immaterielle goder ikke længere alene og direkte af indehaveren af den intellektuelle ejendomsrettighed, men med deltagelse af andre erhvervsdrivende, der sammen skal sikre en optimal udnyttelse. Tildelingen af licenser gør det muligt at undersøge forskellige udnyttelsesmuligheder og finde nye afsætningsmuligheder. Ved hjælp af den markedsføring, som licenstageren gennemfører i egen interesse for at tiltrække kunder, bliver varemærket mere kendt, hvilket i sidste instans også er en fordel for licensgiveren (
30
). Licensen sikrer dermed en optimal udnyttelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder. Ikke mindst derfor er licens i dag ved siden af overdragelse og pantsætning den hyppigst forekommende form for kommerciel udnyttelse af disse rettigheder. Det kan derfor ligeledes begrundes ud fra licensgiverens perspektiv, hvorfor en licens typisk tildeles med henblik på en fremtidig anvendelse (
31
).
43.
Ved »brug i overensstemmelse med formålet« i ovennævnte forstand kan der ganske vist forstås noget andet alt efter, hvilken intellektuel ejendomsrettighed der er tale om. Intellektuelle ejendomsrettigheder adskiller sig fra hinanden med hensyn til beskyttelsesomfang. I denne forbindelse er en juridisk synsvinkel ligeledes hensigtsmæssig for at kunne vurdere, om en ret til at bruge en intellektuel ejendomsrettighed hører blandt kendetegnene ved en licensaftale. Foruden de lovbestemmelser, der findes vedrørende licensiering af intellektuelle ejendomsrettigheder, og som beskriver kendetegnene ved de forskellige rettigheder, er det afgørende, hvad parterne har aftalt i det enkelte tilfælde. Af denne aftale som et udtryk for aftalefrihed kan der i sidste instans drages konklusioner om omfanget af de overdragne beføjelser (
32
).
44.
I hovedsagen indgik Bureau Gevers og Walsh Optical en aftale om en varemærkeret, der betegnes »licensaftale«. Den betegnelse, som de kontraherende parter har valgt, siger imidlertid ikke så meget om, hvordan denne aftale skal kvalificeres i juridisk henseende (
33
). Det er nemlig ikke kun muligt, at den kvalificering, som de kontraherende parter foretog, viser sig at være retlig forkert. Det skal imidlertid også forhindres, at de kontraherende parter gennem en eventuelt bevidst valgt terminologi unddrager sig de retsfølger, som EU-retten fastsætter i forbindelse med en licensaftale. Det foreliggende tilfælde vedrører retten til at lade et domænenavn registrere med fortrinsret inden for en særlig forhåndsregistreringsfrist (»sunrise period«). På denne baggrund anser jeg en objektiv tilgang for passende, hvor det i det væsentlige skal undersøges, om denne aftale på grundlag af sin genstand havde til formål at give Bureau Gevers ret til at bruge det pågældende varemærke i overensstemmelse med formålet.
45.
Med henblik herpå er det nødvendigt kort at minde om et varemærkes erhvervsmæssige funktion. Først derefter kan der nemlig drages konklusioner med hensyn til, om der er aftalt en brug i overensstemmelse med formålet, dvs. i overensstemmelse med varemærkets funktion. Indikationer findes i denne forbindelse i Domstolens omfattende praksis vedrørende direktiv 89/104 og forordning nr. 40/94.
46.
Som Domstolen flere gange har fastslået, opfylder varemærket flere funktioner. Dets hovedfunktion er først og fremmest at indestå for varens eller tjenesteydelsens oprindelse over for forbrugerne (
34
). Varemærket er dermed et middel til identifikation og individualisering inden for handelen. Denne såkaldte funktion som oprindelsesangivelse har imidlertid forskellige facetter, som ikke må lades ude af betragtning ved vurderingen af varemærkets betydning for erhvervslivet.
47.
Domstolen henviste i dommen i sagen Arsenal Football Club (
35
) til disse forskellige facetter og redegjorde udførligt og samtidig klart for de forskellige sammenhænge. Efter Domstolens opfattelse er varemærkeretten afgørende inden for rammerne af den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres og opretholdes efter EU-retten. Under en sådan ordning må virksomhederne sættes i stand til på grundlag af kvaliteten af deres produkter eller tjenesteydelser at opbygge en fast kundekreds, hvilket kun er muligt, såfremt der findes særlige kendetegn, ved hjælp af hvilke de kan identificeres. I denne forbindelse er det varemærkets afgørende funktion at garantere den identiske oprindelse af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse. For at varemærket kan udøve sin funktion som en væsentlig bestanddel af den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres og opretholdes efter traktaten, skal det således udgøre en garanti for, at alle varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med det, er blevet fremstillet under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet.
48.
Domstolen har siden da videreudviklet sin praksis vedrørende varemærkeret ved at fremhæve de andre facetter ved funktionen som oprindelsesangivelse og tillægge dem en mindst lige så stor betydning. Dette fremgår af dommen i sagen L’Oréal m.fl. (
36
) samt dommen i sagen Google France og Google (
37
), hvor den først mindede om denne væsentligste funktion for derefter at præcisere, at varemærket foruden den funktion, der består i at garantere varens eller tjenesteydelsens kvalitet, også opfylder kommunikations-, investerings- og reklamefunktioner. I betragtning af denne præcisering burde der ikke længere herske tvivl om, at varemærkets funktion som angivelse af oprindelse også ifølge Domstolens praksis kun udgør én blandt flere funktioner og er ligestillet med kvalitets- eller reklamefunktionen (
38
). Ved vurderingen af spørgsmålet, om der tilstræbes en brug af varemærket i overensstemmelse med formålet, skal der dermed også tages hensyn til de andre funktioner, som det opfylder i erhvervslivet.
49.
Ifølge Bureau Gevers var det ikke hensigten, at Walsh Optical ved aftale skulle give selskabet ret til selv at udbyde varer eller tjenesteydelser under det pågældende varemærke. Det var heller ikke aftalt, at det skulle reklamere for Walsh Opticals produkter på EU’s indre marked. Der findes heller ingen holdepunkter for den antagelse, at Bureau Gevers ønskede at investere i varemærket. Der manglede i det hele taget enhver forbindelse mellem Bureau Gevers og det relevante markedssegment. Den pågældende aftale var derimod begrænset til at fastsætte, at Bureau Gevers ville få til opgave at registrere domænenavnet »lensworld.eu« i eget navn. Parterne havde derfor på ingen måde aftalt en brug af varemærket, der tilnærmelsesvis ville være i overensstemmelse med dets specifikke funktioner. Der kan derfor ikke være tale om en bevidst brug af varemærket i overensstemmelse med formålet.
50.
Afslutningsvis henvises til den omstændighed, at den indgåede aftale ikke indeholder nogen oplysninger om, hvorvidt licenstageren har ret til at gøre de rettigheder, der er knyttet til varemærket, gældende over for tredjemand, selv om dette også er en normal genstand i enhver licensaftale. Licensaftaler opfylder nemlig for så vidt også en konfliktløsningsfunktion (
39
), da de indeholder bestemmelser om, hvordan man skal forholde sig, hvis konkurrenter anfægter licenstagerens intellektuelle ejendomsrettighed, eller licenstageren ikke overholder de aftalte licensvilkår. Det første aspekt er netop relevant i forbindelse med licenseringen af et varemærke, da denne intellektuelle ejendomsrettighed giver indehaveren ret til at forbyde tredjemand en ikke-tilladt brug af et identisk varemærke, hvilket fremgår af artikel 5 i direktiv 89/104 og artikel 9 i forordning nr. 40/94. For at den aftale, der blev indgået mellem Bureau Gevers og Walsh Optical, kunne kvalificeres som licensaftale vedrørende et varemærke, skulle den derfor regulere dette aspekt. Da dette ikke er sket, er det tvivlsomt, om den kan kvalificeres som licensaftale.
51.
På baggrund af, at den omtvistede aftale mangler centrale kendetegn ved en licensaftale, nemlig for det første indrømmelsen af retten til at udnytte varemærket økonomisk gennem mærkning af varer eller tjenesteydelser og for det andet beføjelsen til at gøre de rettigheder, der er knyttet til varemærket, gældende over for tredjemand, rejser der sig det spørgsmål, hvordan den omstændighed, at denne aftale dog fastsatte en beføjelse til at registrere domænenavnet, skal vurderes i juridisk henseende. Der rejser sig dermed spørgsmålet om den retlige kvalificering af denne aftale. I denne forbindelse bemærkes følgende.
52.
På den ene side er der efter min opfattelse ikke tvivl om, at tildelingen af denne beføjelse i juridisk henseende skal forstås som et afkald på en del af de oprindelige rettigheder, som Walsh Optical har som varemærkeindehaver. Der er i den forbindelse tale om retten til at registrere et domænenavn, som principielt alene er forbeholdt indehaveren af et nationalt varemærke eller et EF-varemærke. I lovgivningen vedrørende .eu-domæner tages der hensyn til denne fortrinsret for varemærkeindehaveren gennem bestemmelserne i artikel 12 i forordning nr. 874/2004, der – som jeg allerede har redegjort for i mine indledende bemærkninger – giver sidstnævnte fortrinsret ved registreringen af domænenavne. De skal beskytte varemærkeindehaveren mod risikoen for, at en tredjemand lader et enslydende domænenavn registrere inden denne.
53.
På den anden side må det ikke lades ude af betragtning, at varemærkeindehaverens afkald på sin oprindelige ret til at ansøge om registrering af det tilsvarende domænenavn ikke kan sidestilles med et afkald på de rettigheder, der er knyttet til varemærket, hvilket er typisk for en licensaftale. Som allerede fastslået indeholdt aftalen mellem Walsh Optical og Bureau Gevers nemlig ingen bestemmelse om erhvervsmæssig brug af varemærket eller det tilsvarende domænenavn. Aftalen havde derimod et helt andet formål end en typisk licensaftale. Dermed er den objektivt set ikke i overensstemmelse med den definition af en licensaftale, der ligger til grund for de EU-retlige bestemmelser.
54.
Bureau Gevers kan derfor ikke betragtes som »indehaver af en ældre rettighed« som omhandlet i artikel 12, stk. 2, i forordning nr. 874/2004.
2. Kvalificering som tjenesteydelsesaftale
55.
Den pågældende aftale kan muligvis i juridisk henseende snarere kvalificeres som en aftale om levering af tjenesteydelser. Som Domstolen fastslog i dommen i sagen Falco Privatstiftung og Rabitsch, indebærer begrebet »tjenesteydelser« som omhandlet i artikel 5, nr. 1), litra b), andet led, i forordning nr. 44/2001, at den part, som præsterer tjenesteydelserne, udøver en nærmere bestemt virksomhed mod vederlag (
40
). På grundlag af denne definition afgrænsede Domstolen tjenesteydelsesaftaler i forhold til licensaftaler og nåede til den konklusion, at der ikke er nogen overensstemmelse mellem de to aftaletyper med hensyn til genstanden (
41
).
56.
I forslaget til afgørelse i den pågældende sag (
42
) forsøgte jeg først at definere begrebet »tjenesteydelse« abstrakt. Jeg pegede i den forbindelse på, at to forhold har særlig betydning for definitionen af dette begreb. For det første ligger det i den almindelige betydning af begrebet »tjenesteydelse«, at den person, der leverer denne ydelse, udøver en bestemt aktivitet. Der kræves altså en vis aktivitet eller handling af den person, der leverer tjenesteydelsen. For det andet skal tjenesteydelserne i princippet være leveret mod betaling.
57.
Vedrørende hovedsagen kan det konkluderes, at Bureau Gevers ved aftale forpligtede sig til mod betaling af et vederlag at bestræbe sig på at indlevere en ansøgning og opnå en .eu-registrering for domænenavnet. I denne henseende er det påfaldende, at der i aftalens tekst udtrykkeligt tales om »tjenesteydelser« (
43
) i denne forbindelse. Alt dette tyder på, at Bureau Gevers i virkeligheden over for Walsh Optical skulle gennemføre en aktivitet, dvs. en tjenesteydelse som omhandlet i ovennævnte definition. Domænenavnet blev ganske vist registreret i eget navn, men i betragtning af, at Bureau Gevers ikke havde til hensigt at bruge varemærket eller det tilsvarende domænenavn i overensstemmelse med formålet, må det antages, at denne tjenesteydelse alene blev leveret i Walsh Opticals interesse. På denne baggrund er den pågældende aftale i overensstemmelse med definitionen af en tjenesteydelsesaftale.
3. Risiko for, at bestemmelsernes formål forhindres
58.
Der rejser sig det spørgsmål, om kvalificeringen af aftalen som tjenesteydelsesaftale alligevel er til hinder for at anvende artikel 12, stk. 2, andet afsnit, i forordning nr. 874/2004. Efter min opfattelse kan denne bestemmelse ikke finde anvendelse på den foreliggende situation af følgende grunde.
59.
For det første vil jeg gøre opmærksom på den omstændighed, at kredsen af personer, der er berettiget til at registrere .eu-domænenavne, ifølge ordlyden af artikel 4, stk. 2, litra b), i forordning nr. 733/2002 er begrænset til et foretagende og en organisation, der »har sit vedtægtsmæssige hjemsted, sit hovedkontor eller sin hovedvirksomhed i [Den Europæiske Union]«. En lignende begrænsning gælder også for fysiske personer, for så vidt som disse skal være bosiddende i Den Europæiske Union (
44
). Denne bestemmelse skal i betragtning af sin klarhed forstås som udtryk for en principbeslutning fra EU-lovgiveren, som nødvendigvis skal overholdes ved fortolkningen af lovgivningsrammerne. Det er ikke muligt at fravige denne bestemmelse uden at være i strid med ordlyden.
60.
Selv om det synes logisk, at et domæne kun kan registreres under et landekode-topdomæne, hvis ansøgeren har sit hjemsted i det land, der identificeres gennem landekodedomænet, bemærkes det, at den internationale praksis ikke er ensartet i denne henseende (
45
). Antallet af lande, der for registrering af et domæne under landets eget ccTLD kræver, at ansøgeren er etableret i landet, er omtrent lige så stort som antallet af lande, der ser bort fra dette krav. Mange lande – heriblandt også Tyskland og Det Forenede Kongerige – kræver ikke, at domæneansøgeren er etableret i landet, eller anser det i det mindste for tilstrækkeligt, at der for ansøgeren udpeges en repræsentant, der er etableret i landet. EU-lovgiveren synes at anlægge en strengere tilgang i forbindelse med .eu-domænerne. Af den grundlæggende bestemmelse i artikel 4, stk. 2, litra b), i forordning nr. 733/2002 fremgår det, at Unionen ønsker at styrke ccTLD .eu’s identifikationskraft ved på forhånd at afskære ansøgere uden hjemsted i en medlemsstat fra at ansøge (
46
).
61.
Dette er også i overensstemmelse med formålet med forordning nr. 733/2002, som det kan udledes af sjette betragtning hertil. Heraf fremgår det nemlig, at topdomænet .eu havde til formål at »give en klar forbindelse til Det Europæiske Fællesskab, den tilhørende retlige ramme og det europæiske marked«. Dermed skulle europæiske virksomheder, organisationer og fysiske personer få mulighed for at lade sig registrere i et særligt domæne, der tydeliggør denne forbindelse. Disse betragtninger tyder på, at det er EU-lovgiverens opfattelse, at en bestemt virksomhed kun kan antages at have en tilstrækkelig forbindelse til Unionen, der berettiger den til at registrere domænenavnet, hvis denne har sit vedtægtsmæssige hjemsted, sit hovedkontor eller sin hovedvirksomhed i Unionen. Som Kommissionen (
47
) med rette har anført, kommer en virksomheds tilknytning til det indre marked til udtryk dels gennem etableringen på Unionens område, dels gennem den erhvervsmæssige brug af varemærket med hensyn til varer og tjenesteydelser.
62.
Anvender man disse fortolkningskriterier på hovedsagen, fremgår det, at der i forbindelse med Walsh Optical ikke er en sådan forbindelse til Unionen. Denne virksomhed har hverken sit hjemsted i Unionen, og der er heller ingen holdepunkter for den antagelse, at der tilstræbes en brug af varemærket i overensstemmelse med formålet, hverken med hensyn til Walsh Optical selv eller Bureau Gevers som formodet licenstager. For det første tilstræber den omtvistede aftale som nævnt ikke dette. For det andet bemærkes det, at det Benelux-varemærke, hvorpå Bureau Gevers oprindeligt baserede sin ret til registrering, blev slettet den 30. oktober 2006. Dermed er betegnelsen »lensworld« varemærkeretligt ikke kun ikke længere beskyttet i Benelux-varemærkerettens anvendelsesområde, men de retlige betingelser for at registrere domænenavnet er dermed også samtidig på en vis måde bortfaldet efterfølgende.
63.
Derfor ville det også være i strid med formålet med forordning nr. 733/2002, hvis virksomheder, der ikke er registreringsberettigede, kunne opnå en registrering af det ønskede domænenavn. Dette ville også være tilfældet, hvis bestemmelserne vedrørende registreringsberettigelsen i sidste instans blev omgået, ved at registreringen blev opnået ved hjælp af en retlig konstruktion, hvorved en anden organisation, der er etableret i Unionen og dermed registreringsberettiget, får til opgave at opnå registreringen. En streng fortolkning af artikel 4, stk. 2, litra b), i forordning nr. 733/2002, hvorved situationer som den i hovedsagen kan udelukkes, synes nødvendigt for at sikre den effektive virkning af denne bestemmelse. En fortolkning, som ville acceptere en sådan adfærd, ville resultere i, at den af EU-lovgiveren ønskede forbindelse til Unionen ikke ville være sikret fuldt ud, hvorved formålet med forordningen i sidste instans ville være forhindret.
64.
Derfor er den omstændighed, at aftalen mellem Walsh Optical og Bureau Gevers i juridisk henseende ikke kan kvalificeres som licensaftale, men derimod som tjenesteydelsesaftale, til hinder for at anvende artikel 4, stk. 2, litra b), i forordning nr. 733/2002. I betragtning af, at en væsentlig betingelse for registrering i hovedsagen ikke var opfyldt på tidspunktet for ansøgningens indgivelse, måtte topdomæneadministratoren heller ikke registrere det pågældende domænenavn. Da registreringen derfor er retsstridig, skal topdomæneadministratoren på eget initiativ tilbagekalde det pågældende domænenavn i henhold til artikel 20, litra b), i forordning nr. 874/2004.
4. Forslag til afgørelse
65.
På baggrund af det ovenstående skal det første præjudicielle spørgsmål besvares med, at ordene »indehavere af ældre rettigheder« i artikel 12, stk. 2, i forordning nr. 874/2004, i en situation, hvor den pågældende ældre ret er en varemærkeret, ikke vedrører en person, som kun har fået varemærkeindehaverens tilladelse til i eget navn, men for licensgiverens regning, at registrere et domænenavn, der er identisk med eller ligner varemærket, uden at have fået tilladelse til at gøre anden brug af varemærket eller brug af tegnet som varemærke, f.eks. til at markedsføre varer eller tjenesteydelser under varemærket.
C – Det andet præjudicielle spørgsmål
66.
Da det andet præjudicielle spørgsmål udtrykkeligt kun er forelagt for det tilfælde, at det første præjudicielle spørgsmål besvares bekræftende, er det ikke nødvendigt at besvare dette spørgsmål.
VII – Forslag til afgørelse
67.
I betragtning af det ovenfor anførte foreslår jeg Domstolen at besvare de præjudicielle spørgsmål, der er forelagt af Cour d’appel de Bruxelles, således:
»Ordene »indehavere af ældre rettigheder« i artikel 12, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004 af 28. april 2004 om generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet .eu og dets funktioner samt principperne for registrering skal fortolkes således, at de i en situation, hvor den pågældende ældre ret er en varemærkeret, ikke vedrører en person, som kun har fået varemærkeindehaverens tilladelse til i eget navn, men for licensgiverens regning, at registrere et domænenavn, der er identisk med eller ligner varemærket, uden at have fået tilladelse til at gøre anden brug af varemærket eller brug af tegnet som varemærke, f.eks. til at markedsføre varer eller tjenesteydelser under varemærket.«
(
1
) – Originalsprog: tysk. Processprog: fransk.
(
2
) – EFT L 113, s. 1.
(
3
) – EUT L 162, s. 40.
(
4
) – EFT L 40, s. 1.
(
5
) – EFT 1994 L 11, s. 1.
(
6
) – »eEurope – Et informationssamfund for alle«: Meddelelse om et initiativ fra Kommissionen op til Det Europæiske Råds ekstraordinære møde i Lissabon, den 23. og 24. marts 2000, KOM(1999) 687 endelig.
(
7
) – Jf. nærmere vedrørende proceduren for trinvis registrering T. Bettinger, »New European Top-Level Domain .eu«, i Domain Name Law and Practice, Oxford, 2005, s. 44; R. Muñoz, »L’enregistrement d’un nom de domaine ».eu««, Journaux des tribunaux – Droit européen, juni 2005, nr. 120, s. 161 f.
(
8
) – Jf. dom af 27.2.2003, sag C-373/00, Adolf Truley, Sml. I, s. 1931, præmis 35, og af 19.9.2000, sag C-287/98, Linster, Sml. I, s. 6917, præmis 43.
(
9
) – Jf. dom af 24.6.1993, sag C-90/92, Dr. Tretter, Sml. I, s. 3569, præmis 11.
(
10
) – Siden den 1.1.1971 har varemærkeretten i Benelux-landene for individuelle og kollektive varemærker været reguleret i den fælles Benelux-varemærkelov. Et varemærke kan i henhold hertil kun have gyldighed i hele Benelux-området; retten kan ikke opsplittes territorialt. Den fælles Benelux-varemærkeret har derfor i vidt omfang erstattet de tidligere selvstændige nationale lovgivninger inden for varemærkeretten (jf. i den henseende J. Evrard og P. Péters, La Défense de la Marque dans le Benelux, 2. oplag, Bruxelles, 2000, s. 8, s. 17; F. Verkade, »Angleichung des nationalen Markenrechts in der EWG: Benelux-Staaten«, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, 1992, s. 92).
(
11
) – Jf. forslaget til afgørelse af 27.1.2009 i sag C-533/07, Falco Privatstiftung og Rabitsch, dom af 23.4.2009, Sml. I, s. 3327, punkt 50.
(
12
) – Jf. for så vidt angår ophavsretten bl.a. 30. betragtning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22.5.2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EFT L 167, s. 10), hvoraf det fremgår, at de rettigheder, der omhandles i direktivet, kan overdrages, tildeles eller indrømmes ved aftalelicenser, uden at det berører de relevante nationale bestemmelser om ophavsret og beslægtede rettigheder. For så vidt angår varemærkeretten bestemmes det i artikel 22, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 40/94, at der kan gives licens til udnyttelse af EF-varemærket for alle eller en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og for hele Fællesskabet eller en del af dette. En kommende forordning om EF-patenter vil også indeholde bestemmelser om aftalte licenser. Det bestemmes således i artikel 19 i Kommissionens forslag til Rådets forordning om EF-patenter (KOM(2000) 412 endelig), at der kan gives licens til hel eller delvis udnyttelse af et EF-patent i hele eller en del af Fællesskabet, og at licensen kan være eksklusiv eller ikke-eksklusiv.
(
13
) – Jf. A. Vögele, T. Borstell og G. Engler, Handbuch der Verrechnungspreise, 3. oplag, München, 2011, punkt 352, hvori det påpeges, at der principielt gælder aftalefrihed for indgåelsen af licensaftaler, således at parterne kan aftale visse indholdsmæssige begrænsninger af licensen, der kan være af geografisk, tidsmæssig, materiel eller personlig art.
(
14
) – Dom af 23.4.2009, sag C-533/07, Sml. I, s. 3327, præmis 31.
(
15
) – Ibidem, præmis 32.
(
16
) – Jf. H. Stumpf og M. Groß, Der Lizenzvertrag, 8. oplag, Frankfurt am Main, 2005, punkt 13, s. 36; B. Ubertazzi, »IP-Lizenzverträge und die EG-Zuständigkeitsverordnung«, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, 2010, s. 115.
(
17
) – Jf. M.-R. McGuire, »Der Gerichtsstand des Erfüllungsorts nach Art. 5 Nr. 1 EuGVO bei Lizenzverträgen – Anmerkung zur Entscheidung EuGH Rs. C-533/07 – Falco Privatstiftung und Thomas Rabitsch/Gisela Weller-Lindhorst«, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, 2010, s. 99.
(
18
) – EUT L 78, s. 1.
(
19
) – Europa-Kommissionen, Memorandum om oprettelse af et EØF-mærke, SEK(76) 2462 endelig.
(
20
) – »Richtlinien für die Verfahren vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)«, del E, kapitel 5: licenser (tilgængelig på http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/licences_de.pdf).
(
21
) – EUT L 157, s. 45.
(
22
) – EUT L 123, s. 11.
(
23
) – EFT L 213, s. 13.
(
24
) – Jf. L. Pahlow, Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums, Tübingen, 2006, s. 182, der henviser til de forskellige opfattelser af karakteren af en licens i den juridiske litteratur. Mens nogle blot taler om en »tilladelse«, taler andre om en »udnyttelsesret«. Efter forfatterens opfattelse skal man tage udgangspunkt i den »laveste fællesnævner« og i forbindelse med licensen helt generelt tale om en »anvendelsesret«. I samme retning også P.A. Miguel Asensio, »Jurisprudencia española y comunitaria de Derecho internacional privado«, Revista española de Derecho Internacional, 2009, s. 201, der mener, at det er for snævert at forstå en licensaftale blot som et afkald på at udøve en rettighed som omhandlet i dommen i sagen Falco Privatstiftung og Rabitsch, da dette ikke er tilfældet i mange kontraktformer. I f.eks. den spanske lovgivning om patenter fastsættes det desuden, at licensgiveren skal give licenstageren mulighed for at udnytte en rettighed. Alligevel finder forfatteren ikke, at den definition, som Domstolen anvendte i ovennævnte dom, var forkert, da den er betinget af omstændighederne i hovedsagen. A. Gouga, Die Übertragung und Lizenzierung der Marke nach griechischem und deutschem Recht unter Berücksichtigung des europäischen Markenrechts, München, 1996, s. 230, har med rette henvist til, at retten til et varemærke i henhold til den nuværende retsforståelse består af både negative afværgebeføjelser og positive benyttelsesbeføjelser, således at det er juridisk korrekt også at forstå varemærkelicensen som en positiv anvendelsesret. J. Bühling, »Die Markenlizenz im Rechtsverkehr«, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, 2010, s. 196, henviser til, at licenser til intellektuelle ejendomsrettigheder i reglen beskrives som retten til at udnytte den intellektuelle ejendomsrettighed i et omfang, der ellers er omfattet af den forbuds- og benyttelsesret, som indehaveren af en intellektuel ejendomsret har. I denne retning også Martiny, Münchener Kommentar zum BGB, 5. oplag, 2010, punkt 222; U. Stimmel, »Die Beurteilung von Lizenzverträgen unter der Rom I-Verordnung«, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, 2010, s. 782; A. Vögele, T. Borstell og G. Engler, a. st. (ovenfor, fodnote 13), punkt 351.
(
25
) – Jf. A. Gouga, a. st. (ovenfor, fodnote 24), s. 190, der er af den opfattelse, at begrebet licens omfatter enhver beføjelse, som licensgiveren giver licenstageren til at udnytte den intellektuelle ejendomsrettighed eller en forløber herfor på samme måde som indehaveren, om end i forskelligt omfang.
(
26
) – I denne retning D. Pfaff og S. Nagel, Lizenzverträge, 3. oplag, 2010, punkt 7, hvorefter licensaftaler efter den nuværende opfattelse er kendetegnet ved, at indehaveren af en absolut beskyttet rettighed (f.eks. en patentindehaver) giver en anden tilladelse til at anvende og udnytte de beskyttede opfindelser eller procedurer.
(
27
) – Jf. H. Stumpf og M. Groß, a. st. (ovenfor, fodnote 16), punkt 117, s. 95.
(
28
) – Jf. J. Bühling, a. st. (ovenfor, fodnote 24), s. 199, der henviser til formålet med varemærkelicensen. I henhold hertil skal licensen sikre varemærkets funktioner, men samtidig også styrke varemærket selv og øge dets værdi for licensgiveren.
(
29
) – Jf. i forbindelse med licensaftaler på teknologiområdet I. Brinker, EU-Kommentar (udgivet af Jürgen Schwarze), 2. oplag, Baden-Baden, 2009, EF-traktatens artikel 81, punkt 96, s. 911, der anfører, at indgåelsen af licensaftaler er et vigtigt instrument, der i vidt omfang forenkler og fremskynder markedsføringen af produkter inden for det fælles marked. Den, der udvikler en bestemt teknologi og ikke selv kan udnytte denne fuldt ud og fremstille produkter, beslutter ofte at udstede licens til udenforstående virksomheder, som får tildelt et bestemt licensområde, hvor licenstagerne udelukkende opererer og distribuerer de produkter, der er fremstillet på grundlag af den pågældende teknologi. Licensgivere og licenstagere, men også almenheden får fordel af, at teknologien spredes på grundlag af en licensaftale.
(
30
) – Jf. L. Pahlow, a. st. (ovenfor, fodnote 24), s. 218.
(
31
) – Ibidem, s. 225.
(
32
) – Jf. L. Pahlow, a. st. (ovenfor, fodnote 24), s. 187, der forklarer, at parternes konkrete aftale og lovbestemmelserne kan give oplysninger om licensens indhold.
(
33
) – Jf. A. Vögele, T. Borstell og G. Engler, a. st. (ovenfor, fodnote 13), punkt 362, som er af den opfattelse, at det i forbindelse med differentieringen af licensaftalerne med hensyn til de licenserede immaterielle goder ikke er afgørende, hvordan aftalerne betegnes. Det afgørende i både juridisk og skattemæssig henseende er derimod, hvilke immaterielle goder der faktisk udnyttes på grundlag af aftalen.
(
34
) – Jf. dom af 23.5.1978, sag 102/77, Hoffmann-La Roche mod Centrafarm, Sml. s. 1139, præmis 7, af 10.10.1978, sag 3/78, Centrafarm mod American Home Products Corporation, Sml. s. 1823, præmis 11 og 14, og af 17.10.1990, sag C-10/89, CNL-SUCAL mod HAG, Sml. I, s. 3711, præmis 14. Jf. vedrørende varemærkets funktion som angivelse af oprindelse H. Wollmann, EU- und EG-Vertrag (udgivet af Heinz Mayer), EF-traktatens artikel 81, punkt 156, s. 53.
(
35
) – Jf. dom af 12.11.2002, sag C-206/01, Sml. I, s. 10273, præmis 47 og 48.
(
36
) – Jf. dom af 18.6.2009, sag C-487/07, Sml. I, s. 5185, præmis 58.
(
37
) – Jf. dom af 23.3.2010, forenede sager C-236/08 - C-238/08, Sml. I, s. 2417, præmis 77.
(
38
) – I denne retning J. Bühling, a. st. (ovenfor, fodnote 24), s. 199. Jf. W. Sakulin, Trademark protection and freedom of expression, Alphen aan den Rijn, 2011, s. 51, der tillægger det stor betydning, at Domstolen i dommen i sagen L’Oréal m.fl. og dommen i sagen Google France og Google i sidste instans anså varemærkets andre funktioner for at være lige så beskyttelsesværdige. I denne forbindelse skal jeg minde om, at generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer i sit forslag til afgørelse af 13.6.2002 i sag C-206/01, Arsenal Football Club, dom nævnt ovenfor i fodnote 35, punkt 47, forklarede, at varemærkets øvrige funktioner skulle være genstand for beskyttelse.
(
39
) – Jf. L. Pahlow, a. st. (ovenfor, fodnote 24), s. 236.
(
40
) – Jf. dommen i sagen Falco Privatstiftung og Rabitsch, nævnt ovenfor i fodnote 14, præmis 29.
(
41
) – Ibidem, præmis 41.
(
42
) – Jf. forslaget til afgørelse i sagen Falco Privatstiftung og Rabitsch, nævnt ovenfor i fodnote 11, punkt 57.
(
43
) – Aftalens § 4.2 har følgende ordlyd: »Licenstager skal fakturere licensgiver for dennes tjenesteydelser« (»Licensee will charge Licensor for its services«).
(
44
) – Jf. K. Scheunemann, Die .eu Domain – Registrierung und Streitbeilegung, Münster, 2008, s. 115.
(
45
) – I nogle stater (Argentina, Østrig, Belgien, Kina, Danmark, Finland, Nederlandene, Polen, Rusland, Schweiz, Sverige, Det Forenede Kongerige) kan domænenavne registreres under landets eget ccTLD, uden at der stilles nogen krav eller betingelser vedrørende etableringssted. Ifølge denne praksis kan enhver registrere et domænenavn uanset nationalitet, bopæl eller etableringssted. Den eneste begrænsning findes i forbindelse med et forbud mod anstødelige domænenavne, som enten er udelukket fra registrering eller kan slettes efterfølgende.
Hovedparten af de nationale topdomæneadministratorer anvender et delvist restriktivt system. Ifølge dette system er det ikke nødvendigt at forelægge dokumenter, der beviser, at et registreret varemærke svarer til et domænenavn. Kredsen af registreringsberettigede er imidlertid begrænset til de personer, der har en lokal tilstedeværelse eller en territorial tilknytning til ccTLD’s land. De krav, der stilles i denne forbindelse, er forskellige. I nogle lande kræves både statsborgerskab og bopæl i det pågældende lande, mens der i andre kræves bevis for et forretningssted eller en forretningsvirksomhed i landet (Bulgarien, Canada, Den Tjekkiske Republik, Japan, Ungarn, Malta, Norge, Singapore, Amerikas Forenede Stater) eller i Den Europæiske Union (Italien) eller i det mindste udpegelse af en repræsentant, der er etableret i det pågældende land (Tyskland, Luxembourg).
Andre nationale topdomæneadministratorer tillader kun registrering, hvis ansøgeren både har en territorial tilknytning til landet eller et etableringssted i det pågældende land og kan dokumentere at være indehaver af en intellektuel ejendomsrettighed, der svarer til domænenavnet (Australien). I andre lande skal domænenavnet forekomme i nærmere bestemte kategorier af varemærkerettigheder og navnerelaterede rettigheder, og endvidere skal ansøgeren have en faktisk forbindelse til landet (Irland). I andre lande gælder de restriktive registreringskrav kun for en direkte registrering under ccTLD, mens der gælder mindre strenge eller slet ingen krav for registrering under topdomænerne (Indien, Hongkong, Spanien). Jf. i den henseende T. Bettinger, »Registration requirements and dispute resolution«, i Domain Name Law and Practice, Oxford, 2005, 44.
(
46
) – Jf. D. Kipping, Das Recht der .eu-Domains, München, 2008, s. 4, punkt 11.
(
47
) – Jf. punkt 30 i Kommissionens skriftlige indlæg.