TRIBUNALENS DOM (åttonde avdelningen)
den 19 december 2019 (*)
”EU-varumärke – Upphävandeförfarande – EU-ordmärket Vita – Beslut som har meddelats efter det att tribunalen har ogiltigförklarat ett tidigare beslut – Artikel 65.6 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 72.6 i förordning (EU) 2017/1001) – Rättskraft”
I mål T‑690/18,
Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, London (Förenade kungariket), företrätt av S. Malynicz, QC,
sökande,
mot
Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av J. Crespo Carrillo och H. O’Neill, båda i egenskap av ombud,
svarande,
varvid motparten i förfarandet vid immaterialrättsmyndighetens överklagandenämnd var
Vieta Audio, SA, Barcelona (Spanien),
angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 10 september 2018 (ärende R 695/2018–4), om ett upphävandeförfarande mellan Vieta Audio och Sony Interactive Entertainment Europe,
meddelar
TRIBUNALEN (åttonde avdelningen),
sammansatt av ordföranden A. M. Collins (referent), samt domarna M. Kancheva och G. De Baere,
justitiesekreterare: handläggaren R. Ūkelytė,
med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 22 november 2018,
med beaktande av svarsinlagan som inkom till tribunalens kansli den 12 april 2019,
efter förhandlingen den 10 oktober 2019,
följande
Dom
Bakgrund till tvisten
1        Klaganden, Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG, ingav den 6 juli 2001 en ansökan till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) om registrering av EU-varumärke i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i ändrad lydelse (vilken ersatts av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), i ändrad lydelse, vilken i sin tur ersatts av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1)).
2        Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet Vita.
3        De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av bland annat klass 9 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: ”Databärare med registrerade program; Datorprogramvara; Ljud- och/eller bildbärare (ej av papper); Magnetbandskassetter; Ljudband; Kompaktskivor för ljud; DAT- (digitalt audioband) kassetter; Videoskivor; Videoband; Exponerade filmer; Litografier.”
4        Registreringsansökan offentliggjordes i Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 56/2002 av den 15 juli 2002.
5        Det sökta varumärket registrerades den 27 september 2005 med nummer 2290385.
6        Forrester Ketley Ltd meddelade EUIPO, genom ett telefax av den 28 mars 2011, att Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn den 16 mars 2011 hade överfört rättigheterna till EU-ordmärket Vita till det förstnämnda bolaget såvitt det omfattar de varor som nämns i punkt 3. Forrester Ketley är ett tjänsteföretag som bland annat företrädde Sony Computer Entertainment Europe Ltd, som var föregångare till sökanden, Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, när det gäller varumärkesrättsliga frågor inför EUIPO.
7        EU-ordmärket Vita, i den del det var föremål för rättighetsöverföringen, registrerades under nummer 9993361.
8        Forrester Ketley meddelade EUIPO i ett telefaxmeddelande av den 28 september 2011 att bolaget den 15 september 2011 hade överfört det omstridda varumärket till Sony Computer Entertainment Europe.
9        Vieta Audio, SA, den andra parten i förfarandet vid EUIPO, ingav den 14 oktober 2011, med stöd av artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 (nu artikel 58.1 a i förordning 2017/1001), en ansökan om upphävande av det omstridda varumärket för alla de varor som omfattas av detta. I denna ansökan gjorde bolaget gällande att det omstridda varumärket inte hade varit i verkligt bruk i Europeiska unionen under den relevanta femårsperioden, vilken sträckte sig från och med den 14 oktober 2006 till och med den 13 oktober 2011, och att det inte fanns någon skälig grund för att varumärket inte hade använts.
10      Som svar på ansökan om upphävande av det omstridda varumärket angav Sony Computer Entertainment Europe den 4 maj 2012 att det omstridda varumärket hade varit i verkligt bruk i unionen under den relevanta perioden för de aktuella varorna. Bolaget anförde att det hade använt detta varumärke för sin bärbara videospelskonsol, kallad PlayStation Vita, samt för spel och tillbehör som hänför sig till denna konsol. Bolaget preciserade att namnet på den nya konsolen officiellt hade tillkännagetts i juni 2011 och därefter hade varit föremål för en omfattande marknadsföringskampanj till och med oktober 2011. Bolaget hade genomfört den officiella europeiska lanseringen av PlayStation Vita-konsolen i samband med Gamescom-mässan som hölls i Köln (Tyskland) i augusti 2011, och konsolen hade släppts ut på unionsmarknaden den 22 februari 2012.
11      Sony Computer Entertainment Europe ingav, till stöd för sina påståenden, en skriftlig förklaring, daterad den 4 maj 2012, från en av dess direktörer, till vilken följande handlingar bifogades:
–        Ett pressmeddelande av den 7 juni 2011, i vilket namnet på dess nya konsol, det vill säga PlayStation Vita, tillkännagavs.
–        En skärmdump, daterad den 7 juni 2011, på webbplatsen ”www.pcmag.com”, där det hänvisas till detta tillkännagivande.
–        En kopia av en reklambroschyr som delades ut till besökarna och journalisterna på Gamescom-mässan och som bland annat innehöll uppgifter om PlayStation Vita-konsolen och om videospel som var avsedda att användas på denna.
–        En kopia av omslaget på denna broschyr, på vilken PlayStation Vita-konsolen återges.
–        En diskett som innehåller reklamvideoklipp om PlayStation Vita-konsolen som spelats upp på Gamescom-mässan.
–        Olika tidningsartiklar om PlayStation Vita-konsolen och om spel som var avsedda att användas på denna, vilka publicerats på PlayStations officiella webbplats i Förenade kungariket, daterade från den 7 juni till den 22 september 2011.
–        En skärmdump från en video som finns tillgänglig på YouTube (en webbplats för videoklipp).
–        Ett pressmeddelande av den 28 februari 2012 rörande den världsomspännande försäljningen av PlayStation Vita-konsolen.
–        Skärmdumpar, från år 2012 från PlayStations officiella webbplats i Förenade kungariket rörande tillbehör – däribland minneskort – och produkter för PlayStation Vita-konsolen.
12      Sony Computer Entertainment Europe besvarade den 2 januari 2013 de yttranden som ingetts den 31 juli 2012 av den andra parten i förfarandet vid EUIPO och ingav följande ytterligare bevisning för att styrka verkligt bruk av det omstridda varumärket för samtliga berörda varor:
–        Skärmdumpar, daterade den 12 december 2012, från PlayStations officiella webbplats i Förenade kungariket, innehållande uppgifter om tekniska egenskaper och specifikationer för PlayStation Vita-konsolen.
–        Skärmdumpar, daterade den 12 december 2012, från PlayStations officiella webbplats i Förenade kungariket, innehållande uppgifter om en uppdatering av programvaran i PlayStation Vita-konsolen.
–        Skärmdumpar, daterade den 2 januari 2013, från webbplatsen Wikipedia, angående bolagets moderbolag och Naughty Dog, Inc., ett bolag i Förenta staterna för videospelsutveckling som i sin helhet ägs av moderbolaget.
–        Skärmdumpar, daterade den 12 december 2012, från PlayStations officiella webbplats i Förenade kungariket, innehållande exempel på kombinationserbjudanden som består i PlayStation Vita-konsoler, spel, tillbehör och andra produkter.
13      I kompletterande yttranden av den 24 april 2013 tillade Sony Computer Entertainment Europe att bolaget den 25 oktober 2007 på unionsmarknaden lanserade ett interaktivt videospel bestående av ett virtuellt akuarium under namnet Aqua Vita. Bolaget angav att videospelet var tillgängligt för försäljning från och med sistnämnda datum i dess internetbutiker på unionsmarknaden och redogjorde för omsättningen från försäljningen av detta spel för varje år från lanseringen fram till år 2013. Bolaget har till sitt yttrande fogat dels skärmdumpar, daterade den 24 april 2013, från PlayStations officiella webbplats i Spanien, Tyskland och Förenade kungariket, som visar att detta spel fanns tillgängligt i dess internetbutiker, dels kopior av olika artiklar rörande nämnda spel.
14      I beslut av den 30 juni 2014 upphävde annulleringsenheten det omstridda varumärket för alla de varor för vilka det hade registrerats, med verkan från dagen för ansökan om upphävande.
15      Den 28 augusti 2014 överklagade Sony Computer Entertainment Europe annulleringsenhetens beslut till EUIPO med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009 (nu artiklarna 66–71 i förordning 2017/1001).
16      Den 29 oktober 2014 ingav Sony Computer Entertainment Europe den inlaga som innehöll grunderna för överklagandet. Till inlagan fogades ytterligare bevisning såsom fotografier på videospelsfodral på vilka förutom det berörda videospelsnamnet även kännetecknet PS Vita (som är en förkortning av PlayStation Vita) anges.
17      I beslut av den 12 november 2015 (ärende R 2232/2014–5) (nedan kallat det tidigare beslutet) fastställde EUIPO:s femte överklagandenämnd annulleringsenhetens beslut och ogillade överklagandet.
18      Femte överklagandenämnden erinrade om de tillämpliga principerna (punkterna 19–24 i det tidigare beslutet) och prövade därefter frågan om perioden för verkligt bruk av det omstridda varumärket (punkterna 25–38 i det tidigare beslutet). Överklagandenämnden angav inledningsvis att den relevanta perioden sträckte sig från och med den 14 oktober 2006 till och med den 13 oktober 2011. Den fann vidare att den första konkreta användningen av det omstridda varumärket i unionen hade ägt rum i samband med Gamescom-mässan i Köln mellan den 17 och den 21 augusti 2011 och under vilken säljmaterial (i form av bland annat broschyrer och cd-romskivor) hade distribuerats, men att det var först den 22 februari 2012, det vill säga utanför den relevanta perioden, som PlayStation Vita-konsolen salufördes på, bland annat, unionsmarknaden. Överklagandenämnden ansåg att en period på fyra månader under den relevanta perioden (nämligen från och med den 7 juni till och med den 13 oktober 2011) kunde anses som användning såvitt avser varaktigheten, under förutsättning att övriga villkor var uppfyllda. Slutligen påpekade överklagandenämnden att det inte fanns några konkreta bevis som styrkte att reklammaterialet hade delats ut till deltagarna på Gamescom-mässan.
19      Därefter prövade femte överklagandenämnden frågan om platsen för användningen (punkterna 39–42 i det tidigare beslutet). Överklagandenämnden ansåg att om det var styrkt att reklammaterialet hade distribuerats vid Gamescom-mässan i Köln, var det klart att ordet ”vita” hade använts i unionen. Överklagandenämnden drog härav slutsatsen att ordet ”vita” hade använts i unionen under den relevanta tidsperioden.
20      Överklagandenämnden prövade sedan frågan om arten och omfattningen av användningen (punkterna 43–52 i det tidigare beslutet). Efter att ha påpekat att den övervägande delen av de bevis som Sony Computer Entertainment Europe hade ingett och som avsåg den relevanta perioden utgjordes av marknadsförings- och reklammaterial, gjorde den en bedömning av i vilken mån användningen av ett varumärke i reklam kunde utgöra verkligt bruk. Överklagandenämnden angav bland annat att reklamåtgärder som genomförs innan varor och tjänster faktiskt saluförs i allmänhet likställs med verkligt bruk, eftersom de syftar till att skapa avsättningsmöjligheter för dem. Överklagandenämnden konstaterade att i förevarande fall hade ”de förväntningar som [hade] uppstått i hela världen vad gäller lanseringen av den nya PlayStation-konsolen gett upphov till en verklig affärsmässig styrka när namnet på [denna] nya spelkonsol tillkännagavs” (punkt 49 i det tidigare beslutet). Nämnden slog därefter fast att ”[d]et förhållandet att de bevis på användning som [Sony Computer Entertainment Europe ingett] avseende reklam och förberedelser inför utsläppandet på marknaden av den nya konsolen [uppfyller] de villkor som gäller för verkligt bruk” (punkt 50 i det tidigare beslutet). Slutligen konstaterade överklagandenämnden, i punkt 52 i det tidigare beslutet, att det framgick av det bevismaterial som Sony Computer Entertainment Europe hade ingett att lanseringen av PlayStation Vita-konsolen var väl förberedd och noggrant planerad samt att denna konsol hade tillkännagetts som en ny bärbar konsol för vilken nya specifika spel hade tagits fram.
21      Överklagandenämnden prövade även huruvida det omstridda varumärket hade varit i verkligt bruk med avseende på de berörda varorna (punkterna 53–69 i det tidigare beslutet).
22      I detta avseende angav femte överklagandenämnden att det var den sjunde upplagan av Niceklassificeringen som var i kraft när ansökan om registrering av det ursprungliga varumärket gavs in år 2001 och att det följaktligen var den som skulle beaktas. Enligt överklagandenämnden klassificerades ”spelkonsoler” vid denna tidpunkt redan i kategorin ”automatiska spel, ej myntstyrda och ej för användning endast med tv-apparater” eller i kategorin ”spel”, vilka båda omfattas av klass 28, och de klassificerades således inte som ”databärare” i klass 9 eller ”datorprogramvara” (punkt 53 i det tidigare beslutet). Överklagandenämnden tillade att ”nöjesapparater som är avsedda att användas endast med tv-apparater” omfattas visserligen av klass 9, men att dessa varor emellertid skiljer sig från dem för vilka det omstridda varumärket registrerats (punkt 54 i det tidigare beslutet).
23      Därefter konstaterade femte överklagandenämnden att Sony Computer Entertainment Europe hade förebringat bevisning som visade att de reklamkampanjer som genomförts innan PlayStation Vita-konsolen lanserades hade som mål att sprida kännedom om konsolen och de nya spel som var avsedda att användas på denna, men att det inte hänvisats till ”databärare” eller ”datorprogramvara” (punkterna 55 och 56 i det tidigare beslutet). Överklagandenämnden fann att det var viktigt att fastställa huruvida ”de produkter som använts [skulle] förstås i bokstavlig mening utifrån förtecknade produkter (särskilt databärare och datorprogramvara)” (punkt 58 i det tidigare beslutet). Nämnden framhöll därefter att ”databärare med registrerade program” var anordningar vars funktion var att lagra uppgifter, såsom ”minneskort, USB-minnen, cd-rom, hårddiskar med mera”, och att, även om spelkonsolerna kunde lagra data, var det inte deras huvudsakliga funktion (punkt 59 i det tidigare beslutet).
24      Av det ovan anförda drog överklagandenämnden slutsatsen att annulleringsenheten hade gjort en riktig bedömning när den konstaterade att all bevisning som Sony Computer Entertainment Europe hade ingett jämte förklaringen från en av dess direktörer av den 4 maj 2012 visade på en användning för varor i klass 28 och inte för de varor som omfattas av det omstridda varumärket (punkt 60 i det tidigare beslutet).
25      När det gäller videospelet Aqua Vita påpekade femte överklagandenämnden bland annat att de försäljningssiffror som Sony Computer Entertainment Europe åberopat inte stöddes av någon faktura eller annan bevisning och att dessa siffror för övrigt inte styrkte att detta spel hade använts i någon större utsträckning med hänsyn till den relevanta marknaden, det vill säga hela unionen. Den omständigheten att nämnda spel var tillgängligt i internetbutiker på unionsmarknaden ansågs inte tillräcklig för att styrka användningen av det omstridda varumärket (punkterna 66 och 68 i det tidigare beslutet).
26      Sony Computer Entertainment Europe väckte den 21 januari 2016 talan vid tribunalen mot det tidigare beslutet, som registrerats under målnummer T‑35/16, och åberopade en enda grund, nämligen att artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 hade åsidosatts.
27      I dom av den 12 december 2017, Sony Computer Entertainment Europe/EUIPO – Vieta Audio (Vita) (T‑35/16, ej publicerad, EU:T:2017:886), ogiltigförklarade tribunalen det tidigare beslutet i sin helhet med stöd av en grund avseende tvingande rätt, som prövades ex officio, nämligen bristande motivering. I punkt 43 i den domen slog tribunalen fast att det inte var möjligt att med tillräcklig tydlighet fastställa de skäl med stöd av vilka femte överklagandenämnden ansåg att Sony Computer Entertainment Europe inte hade styrkt ett verkligt bruk av det omstridda varumärket för vissa kategorier av de berörda varorna.
28      Med anledning av domen av den 12 december 2017, Vita (T‑35/16, ej publicerad, EU:T:2017:886), återförvisade presidiet för överklagandenämnderna överklagandet till fjärde överklagandenämnden, med ärendenummer R 695/2018‑4.
29      Fjärde överklagandenämnden avslog överklagandet genom beslut av den 10 september 2018 (nedan kallat det överklagade beslutet). Överklagandenämnden prövade och bedömde på nytt huruvida de bevis som Sony Computer Entertainment Europe hade förebringat gjorde det möjligt att styrka verkligt bruk av det omstridda varumärket. Fjärde överklagandenämnden påpekade emellertid vid flera tillfällen att tribunalen i domen av den 12 december 2017, Vita (T‑35/16, ej publicerad, EU:T:2017:886) hade fastställt vissa av femte överklagandenämndens konstateranden.
30      Fjärde överklagandenämnden konstaterade i punkt 25 i det överklagade beslutet att tribunalen i domen av den 12 december 2017, Vita (T‑35/16, ej publicerad, EU:T:2017:886) fastställt det tidigare beslutet i den del det avsåg femte överklagandenämndens slutsatser beträffande användningens varaktighet, platsen för användningen och användningens art.
31      När det gäller ”databärare med registrerade program” fann fjärde överklagandenämnden i punkt 41 i det överklagade beslutet att tribunalen i domen av den 12 december 2017, Vita (T‑35/16, ej publicerad, EU:T:2017:886) hade fastställt femte överklagandenämndens slutsatser i punkterna 59 och 60 i det tidigare beslutet, och därmed fastställt dessa slutgiltigt, såvitt avser skälen till att bevisningen avseende PlayStation Vita-konsolen inte styrkte verkligt bruk av det omstridda varumärket för dessa varor.
32      När det gäller ”ljud- och/eller bildbärare (ej av papper)” fann fjärde överklagandenämnden, i punkterna 55 och 56 i det överklagade beslutet, att minneskort också omfattas av denna definition, men att de bevis som lagts fram inte heller kunde styrka verkligt bruk av dessa varor. För fullständighetens skull tillade överklagandenämnden i punkt 57 i det överklagade beslutet, att i den mån som klaganden gjorde gällande att PlayStation Vita-konsolen också tillhörde denna produktkategori, kunde det resonemang som utvecklats i punkt 59 i det tidigare beslutet rörande ”databärare med registrerade program” tillämpas analogt, varvid det måste beaktas att dessa konsolers huvudsakliga funktion inte är att lagra ljud- och bildfiler. Enligt fjärde överklagandenämnden fastställdes detta resonemang av tribunalen i punkt 50 i domen av den 12 december 2017, Vita (T‑35/16, ej publicerad, EU:T:2017:886).
33      När det gäller bevisningen rörande videospelet Aqua Vita fann fjärde överklagandenämnden i punkt 59 i det överklagade beslutet att tribunalen i punkt 54 i domen av den 12 december 2017, Vita (T‑35/16, ej publicerad, EU:T:2017:886) slagit fast att femte överklagandenämnden, i punkterna 61–69 i det tidigare beslutet, i tillräcklig grad hade redogjort för skälen till att den ansåg att bevisningen avseende videospelet Aqua Vita inte styrkte verkligt bruk av det omstridda varumärket.
Parternas yrkanden
34      Klaganden har yrkat att tribunalen ska
–        ogiltigförklara det överklagade beslutet
–        förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.
35      EUIPO har yrkat att tribunalen ska
–        ogilla överklagandet,
–        förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.
Rättslig bedömning
36      Klaganden har till stöd för överklagandet anfört två grunder. Den första grunden avser ett åsidosättande av artikel 65.6 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 72.6 i förordning 2017/1001) och ett åsidosättande av motiveringsskyldigheten. Den andra grunden avser ett åsidosättande av artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009.
37      Enligt klaganden åsidosatte fjärde överklagandenämnden artikel 65.6 i förordning nr 207/2009 genom att inte vidta nödvändiga åtgärder för att följa domen av den 12 december 2017, Vita (T‑35/16, ej publicerad, EU:T:2017:886). Genom detta agerande åsidosatte överklagandenämnden sin motiveringsskyldighet.
38      Klaganden har gjort gällande att fjärde överklagandenämnden i punkterna 41, 57 och 59 i det överklagade beslutet gjorde en oriktig bedömning när den fann att tribunalen hade fastställt vissa av femte överklagandenämndens slutsatser. Klaganden har gjort gällande att tribunalen i domen av den 12 december 2017, Vita (T‑35/16, ej publicerad, EU:T:2017:886) endast slog fast att det tidigare beslutet var bristfälligt motiverat och att det därför skulle ogiltigförklaras i sin helhet. Tribunalen prövade däremot inte de grunder som Sony Computer Entertainment Europe hade åberopat vid tribunalen och den fastställde inte heller i något fall att motiveringen till stöd för parternas argument var välgrundad.
39      Den fjärde överklagandenämnden underlät följaktligen felaktigt att pröva klagandens argument avseende huruvida den bevisning som klaganden hade lagt fram avseende PlayStation Vita-konsolen kunde styrka verkligt bruk av det omstridda varumärket för kategorin ”databärare med registrerade program” och kategorin ”ljud- och/eller bildbärare (ej av papper)”.
40      Vad gäller kategorin ”ljud- och/eller bildbärare (ej av papper)”, har klaganden gjort gällande att fjärde överklagandenämnden gjorde en oriktig bedömning när den slog fast att tribunalen hade fastställt slutsatsen att PlayStation Vita-konsolen tillhörde denna produktkategori endast om dess huvudsakliga funktion var lagring av ljud- och bildfiler. Enligt klaganden angav tribunalen enbart att det tidigare beslutet i detta avseende innehöll tillräckliga skäl som gjorde det möjligt att förstå beslutet.
41      Vad gäller ”datorprogramvara” har klaganden anfört att fjärde överklagandenämnden gjorde en oriktig bedömning när den konstaterade att tribunalen hade fastställt det tidigare beslutet vad avser bedömningen av bevisningen avseende videospelet Aqua Vita. Enligt klaganden erinrade tribunalen endast om att femte överklagandenämndens resonemang i detta avseende var tillräckligt klart.
42      EUIPO har gjort gällande att tribunalen ogiltigförklarade det tidigare beslutet på grund av att femte överklagandenämnden hade åsidosatt sin motiveringsskyldighet i fråga om delar av resonemanget som var väsentliga för att underbygga den slutliga slutsatsen i det tidigare beslutet. De delar av resonemanget som tribunalen bedömde vara bristfälligt motiverade omfattade inte de delar av resonemanget som rörde användningen av PlayStation Vita såsom ”databärare med registrerade program” och ”ljud- och/eller bildbärare”. Eftersom fjärde överklagandenämnden gjort dessa konstateranden i punkterna 41 och 59 i det överklagade beslutet (se punkt 31 ovan), blev femte överklagandenämndens slutsatser således slutgiltigt fastställda i detta avseende. När det gäller konstaterandet i punkt 57 i det överklagade beslutet (se punkt 32 ovan) har EUIPO även gjort gällande att det rör sig om ett resonemang ”för fullständighetens skull”, vilket resonemang EUIPO delar.
43      I andra hand har EUIPO gjort gällande att, för det fall att tribunalen skulle anse att den femte överklagandenämndens slutsatser inte blivit slutgiltigt fastställda, det överklagade beslutet inte längre är bristfälligt motiverat, eftersom det är uppenbart att fjärde överklagandenämndens ståndpunkt vad avser de ifrågavarande punkterna är identisk med den ståndpunkt som femte överklagandenämnden hade beträffande samma punkter i det tidigare beslutet.
44      Det ska inledningsvis erinras om att domen av den 12 december 2017, Vita (T‑35/16, ej publicerad, EU:T:2017:886) inte har överklagats och att den därför vunnit laga kraft.
45      Enligt fast rättspraxis har en dom om ogiltigförklaring retroaktiv verkan (ex tunc) och undanröjer således retroaktivt den ogiltigförklarade rättsakten från rättsordningen (se dom av den 25 mars 2009, Kaul/harmoniseringskontoret – Bayer (ARCOL), T‑402/07, EU:T:2009:85, punkt 21 och där angiven rättspraxis). Av samma rättspraxis framgår att den institution vars rättsakt har ogiltigförklarats av unionsdomstolen, för att rätta sig efter domen om ogiltigförklaring och följa den fullt ut, ska iaktta inte bara domslutet utan även de domskäl som domslutet grundar sig på och som utgör det nödvändiga stödet för detta, i den meningen att de är nödvändiga för att fastställa den exakta innebörden av domslutet. I dessa domskäl preciseras nämligen vilken bestämmelse som anses vara rättsstridig, och redovisas de exakta skälen för den rättsstridighet som slås fast i domslutet, vilka institutionen ska beakta när den ersätter den ogiltigförklarade rättsakten (dom av den 25 mars 2009, ARCOL, T‑402/07, EU:T:2009:85, punkt 22, och dom av den 13 april 2011, Safariland/harmoniseringskontoret – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T‑262/09, EU:T:2011:171, punkt 41).
46      Det ska även påpekas att tribunalen, genom dom av den 12 december 2017, Vita (T‑35/16, ej publicerad, EU:T:2017:886, punkterna 43–59 och där angiven rättspraxis), ogiltigförklarade det tidigare beslutet med stöd av en grund avseende tvingande rätt, som prövades ex officio, nämligen bristande motivering.
47      Tribunalen erinrar om att det framgår av ordalydelsen i artikel 75 första meningen i förordning nr 207/2009 (nu artikel 94.1 första meningen i förordning nr 2017/1001) att EUIPO:s beslut ska innehålla grunderna för beslutet. Den i bestämmelsen angivna motiveringsskyldigheten är lika omfattande som den motiveringsskyldighet som föreskrivs i artikel 296 EG. Enligt rättspraxis ska det av den motivering som krävs enligt artikel 296 FEUF klart och tydligt framgå hur den institution som har antagit rättsakten har resonerat, så att de som berörs därav kan få kännedom om skälen för den vidtagna åtgärden och så att domstolen ges möjlighet att utföra sin prövning. Det krävs dock inte att alla relevanta faktiska och rättsliga omständigheter anges i motiveringen, eftersom bedömningen av om motiveringen av ett beslut uppfyller kraven i artikel 296 FEUF inte ska ske endast utifrån motiveringens lydelse, utan även utifrån det sammanhang i vilket den ingår och samtliga rättsregler på det aktuella området (se, för ett liknande resonemang, dom av den 21 oktober 2004, KWS Saat/harmoniseringskontoret, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, punkterna 63–65).
48      Tribunalen erinrar vidare om att motiveringsskyldigheten utgör en väsentlig formföreskrift som ska särskiljas från frågan huruvida motiveringen är välgrundad, vilken ska hänföras till frågan huruvida den omtvistade rättsakten är lagenlig i materiellt hänseende. Motiveringen av ett beslut består nämligen i att beslutsfattaren formellt anger vilka skäl beslutet grundar sig på. Om dessa skäl innehåller felaktigheter, inverkar detta på beslutets lagenlighet i materiellt hänseende, men inte på motiveringen av beslutet, som kan vara tillräcklig trots att den innehåller felaktiga skäl (se dom av den 22 september 2016, Pensa Pharma/EUIPO, C‑442/15 P, ej publicerad, EU:C:2016:720, punkt 35 och där angiven rättspraxis).
49      Den bristande motivering som tribunalen konstaterade i domen av den 12 december 2017, Vita (T‑35/16, ej publicerad, EU:T:2017:886) rörde tre aspekter av det tidigare beslutet. För det första hade femte överklagandenämnden inte förklarat varför återgivningen av minneskorten med kännetecknet PSVita inte kunde styrka verkligt bruk av det omstridda varumärket för ”databärare med registrerade program” (dom av den 12 december 2017, Vita, T‑35/16, ej publicerad, EU:T:2017:886, punkt 51). För det andra hade överklagandenämnden inte på ett tillräckligt klart och tydligt sätt angett de skäl med stöd av vilka den ansåg att det inte hade visats att det omstridda varumärket verkligen hade använts för ”ljud- och/eller bildbärare (ej av papper); Magnetbandskassetter; Ljudband; Kompaktskivor för ljud; DAT- (digitalt audioband) kassetter; Videoskivor; Videoband; Exponerade filmer; Litografier” (dom av den 12 december 2017, Vita, T‑35/16, ej publicerad, EU:T:2017:886, punkt 53). För det tredje hade den inte förklarat varför den inte hade beaktat den bevisning som visar att kännetecknet PSVita angetts på videospel som var avsedda att användas på PlayStation Vita-konsolen (dom av den 12 december 2017, Vita, T‑35/16, ej publicerad, EU:T:2017:886, punkt 55).
50      Inom ramen för prövningen av denna grund avseende tvingande rätt påpekade tribunalen även att femte överklagandenämnden hade lämnat en tillräcklig redogörelse för varför den ansåg att bevisningen avseende PlayStation Vita-konsolen inte kunde styrka verkligt bruk av det omstridda varumärket för ”databärare med registrerade program” (dom av den 12 december 2017, Vita, T‑35/16, ej publicerad, EU:T:2017:886, punkt 50). Samma sak gällde skälen till att femte överklagandenämnden ansåg att bevisningen avseende videospelet Aqua Vita inte gjorde det möjligt att styrka verkligt bruk av det omstridda varumärket för ”datorprogramvara” (dom av den 12 december 2017, Vita, T‑35/16, ej publicerad, EU:T:2017:886, punkt 54).
51      I punkterna 50 och 54 i domen av den 12 december 2017, Vita (T‑35/16, ej publicerad, EU:T:2017:886), konstaterade tribunalen endast att femte överklagandenämnden i tillräcklig utsträckning hade angett de skäl som låg till grund för det tidigare beslutet. Det framgår däremot tydligt av denna dom att tribunalen inte prövade de argument som Sony Computer Entertainment Europe hade anfört till stöd för sin enda grund, nämligen att femte överklagandenämnden hade åsidosatt artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009, och att tribunalen följaktligen inte uttalade sig om det tidigare beslutets lagenlighet i sak. Av detta följer att principen om rättskraft endast avser motiveringen av det tidigare beslutet, såsom en väsentlig formföreskrift, och inte beslutets lagenlighet i sak.
52      Det ska dessutom påpekas att rättskraften endast omfattar domskälen i den mån dessa ger nödvändigt stöd för domslutet och därför inte kan skiljas från domslutet (se dom av den 25 juli 2018, Société des produits Nestlé m.fl./Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P och C‑95/17 P, EU:C:2018:596, punkt 52 och där angiven rättspraxis). De delar av det tidigare beslutet som tribunalen hade funnit var korrekt motiverade kan följaktligen inte anses ha vunnit laga kraft (se, för ett liknande resonemang och analogt, dom av den 25 juli 2018, Société des produits Nestlé m.fl./Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P och C‑95/17 P, EU:C:2018:596, punkt 53). I förevarande fall kunde fjärde överklagandenämnden således inte vara bunden av dessa delar av det tidigare beslutet och kunde inte fastställa dessa i det överklagade beslutet.
53      Fjärde överklagandenämnden gjorde således en oriktig bedömning när den, i punkterna 41 och 59 i det överklagade beslutet, slog fast att den femte överklagandenämndens slutsatser avseende PlayStation Vita-konsolen och videospelet Aqua Vita hade blivit slutgiltigt fastställda till följd av domen av den 12 december 2017, Vita (T‑35/16, ej publicerad, EU:T:2017:886), och slog i punkt 57 i det överklagade beslutet fast att tribunalen hade fastställt femte överklagandenämndens slutsats att PlayStation Vita-konsolen inte tillhörde kategorin ”ljud- och/eller bildbärare (inte på papper)”, eftersom dess huvudsakliga funktion inte var lagring av ljud- och bildfiler.
54      Till följd av att det tidigare beslutet ogiltigförklarades på grund av bristande motivering och för att uppfylla sin skyldighet enligt artikel 65.6 i förordning nr 207/2009 att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa domen av den 12 december 2017, Vita (T‑35/16, ej publicerad, EU:T:2017:886), var fjärde överklagandenämnden således skyldig att ånyo pröva alla relevanta frågor avseende tillämpningen av artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009.
55      Slutligen framgår det av det ovan anförda att EUIPO:s alternativa argument, enligt vilket det överklagade beslutet inte är bristfälligt motiverat, eftersom det är uppenbart att fjärde överklagandenämndens ståndpunkt vad gäller de ifrågavarande punkterna är identisk med femte överklagandenämndens ståndpunkt med avseende på dessa punkter i det tidigare beslutet, inte heller kan godtas. Det framgår nämligen inte av det överklagade beslutet (se punkterna 29–33 ovan) att fjärde överklagandenämndens ståndpunkt beträffande de ifrågavarande punkterna är identisk med femte överklagandenämndens ståndpunkt med avseende på dessa punkter i det tidigare beslutet. I det överklagade beslutet konstaterade fjärde överklagandenämnden felaktigt att tribunalen hade fastställt vissa av femte överklagandenämndens slutsatser. Fjärde överklagandenämnden ansåg sig följaktligen bunden av dessa slutsatser utan att för den skull ha prövat och tagit ställning till parternas relevanta argument. Såsom redan har påpekats i punkt 52 ovan, kunde den fjärde överklagandenämnden inte vara bunden av femte överklagandenämndens slutsatser och kunde inte fastställa dem i det överklagade beslutet.
56      Eftersom fjärde överklagandenämnden har underlåtit att uppfylla skyldigheten att på nytt pröva alla relevanta frågor, ska överklagandet bifallas på den första grunden och det överklagade beslutet ogiltigförklaras i sin helhet, utan att det är nödvändigt att pröva övriga anmärkningar och grunder.
Rättegångskostnader
57      Enligt artikel 134.1 i rättegångsreglerna ska tappande rättegångsdeltagare förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Klaganden har yrkat att EUIPO ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom EUIPO har tappat målet, ska klagandens yrkande bifallas.
Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (åttonde avdelningen)
följande:
1)      Det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 10 september 2018 (ärende R 695/2018–4), om ett upphävandeförfarande mellan Vieta Audio, SA och Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, ogiltigförklaras.
2)      EUIPO ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Sony Interactive Entertainment Europe.
Collins
Kancheva
De Baere
Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 19 december 2019.
Underskrifter
*      Rättegångsspråk: engelska.