62021TJ0487
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata)
7 dicembre 2022 (
*1
)
«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea raffigurante un inserto sanitario cilindrico – Marchio di posizione tattile – Impedimenti alla registrazione assoluti – Ambito di applicazione della legge – Rilievo d’ufficio – Esame, da parte della commissione di ricorso, del carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] – Segno non atto a costituire un marchio dell’Unione europea – Assenza di una rappresentazione grafica precisa e di per sé completa dell’impressione tattile prodotta dal segno – Articolo 4 e articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2007 [divenuti articolo 4 e articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»
Nella causa T‑487/21,
Neoperl AG, con sede in Reinach (Svizzera), rappresentata da U. Kaufmann, avvocata,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da T. Klee e D. Hanf, in qualità di agenti,
convenuto,
IL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata),
composto, al momento della deliberazione, da A. Kornezov, presidente, E. Buttigieg (relatore), K. Kowalik-Bańczyk, G. Hesse e D. Petrlík, giudici,
cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza del 12 maggio 2022,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Neoperl AG, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 3 giugno 2021 (procedimento R 2327/2019-5) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Fatti
2
Il 1o settembre 2016 la ricorrente ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1) [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)], per il seguente segno:
3
Nella domanda di registrazione, il marchio richiesto è stato indicato come «altro marchio», ossia come un «marchio tattile di posizione», e descritto nel seguente modo:
«Il marchio è un marchio tattile di posizione. La protezione è richiesta per una struttura, disposta a un’estremità di un elemento sanitario cilindrico da inserire, destinato al deflusso dell’acqua, orientata verso l’esterno e che sporge da una base non elastica; tale struttura è fatta di lamelle circolari, concentriche ed elastiche di qualche millimetro di altezza su tutta la superficie dell’estremità; le lamelle elastiche sono deformabili premendo con un dito sulla base e in maniera parallela alla base. Per il resto della sagoma dell’elemento da inserire – delineato con linee tratteggiate nella rappresentazione – non è richiesta alcuna protezione».
4
I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 11 ai sensi dell’Accordo di Nizza, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Elementi sanitari da inserire, in particolare regolatori di getto e formatori di getto».
5
La domanda di registrazione ha suscitato obiezioni per via dei motivi formali di esclusione dalla registrazione di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 31, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 2017/1001], in combinato disposto con la regola 9, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1) (divenuto articolo 41, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001), atteso che, «in generale, i marchi tattili (…) non sono accettati dall’[EUIPO]». È stato così suggerito alla ricorrente di riqualificare il marchio richiesto come marchio di posizione.
6
Con lettera del 22 dicembre 2016, la ricorrente ha rifiutato di riqualificare il marchio richiesto e ha insistito, al riguardo, sulla qualificazione di marchio tattile di posizione, nonché sulla descrizione presentata.
7
L’11 ottobre 2019, l’esaminatrice ha respinto la domanda di registrazione sulla base dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto, in sostanza, con l’articolo 4 e l’articolo 31, paragrafo 3, di detto regolamento, per motivi formali, in quanto, in sostanza, la domanda, nella misura in cui riguardava la registrazione di un marchio tattile, non era sufficientemente precisa ai sensi di tali disposizioni.
8
Il 16 ottobre 2019 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione dell’esaminatrice. Il 22 gennaio 2020 essa ha depositato la memoria contenente i motivi di tale ricorso.
9
Con comunicazione del relatore del 3 agosto 2020, la commissione di ricorso dell’EUIPO ha precisato alla ricorrente che, a prescindere dalla questione se la domanda di marchio soddisfacesse o meno i requisiti di cui all’articolo 31 del regolamento 2017/1001, essa riteneva che l’impedimento alla registrazione assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento fosse pertinente e che il marchio richiesto fosse privo di carattere distintivo ai sensi di quest’ultima disposizione.
10
Il 3 marzo 2021 la ricorrente ha presentato le sue osservazioni sulla comunicazione del 3 agosto 2020.
11
Con la decisione impugnata, la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO ha ritenuto che il segno di cui si chiedeva la registrazione come marchio dell’Unione europea fosse privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 e ha respinto il ricorso.
Conclusioni delle parti
12
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata;
–
condannare l’EUIPO alle spese.
13
L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
Osservazioni preliminari
14
Tenuto conto della data di presentazione della domanda di registrazione di cui trattasi – ossia il 1o settembre 2016 – che è determinante per l’individuazione del diritto sostanziale applicabile ai fini dell’esame dell’esistenza di impedimenti alla registrazione assoluti, la presente causa è disciplinata dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009, se del caso, come modificate dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento n. 207/2009 e del regolamento n. 2868/95, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 2015, L 341, pag. 21) [v., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 2019, EUIPO/Wajos, C‑783/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:1073, punto 2, e dell’8 maggio 2019, VI.TO./EUIPO – Bottega (Forma di una bottiglia dorata), T‑324/18, non pubblicata, EU:T:2019:297, punto 17 e giurisprudenza ivi citata].
15
In particolare, l’articolo 4 del regolamento 2015/2424 ha previsto che tale regolamento entrasse in vigore il 23 marzo 2016, ma che alcune disposizioni del regolamento n. 207/2009, come modificato – nel novero delle quali rientrano l’articolo 4 e l’articolo 26, paragrafo 3 – si applicassero solo a decorrere dal 1o ottobre 2017.
16
Di conseguenza, nel caso di specie, per quanto riguarda le norme sostanziali, sono applicabili l’articolo 4 e l’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 nella loro versione applicabile prima della modifica da parte del regolamento 2015/2424, nonché l’articolo 7 del regolamento n. 207/2009, come modificato dal regolamento 2015/2424. Tuttavia, per quanto riguarda quest’ultima disposizione, l’applicazione ratione temporis del regolamento n. 207/2009, come modificato dal regolamento 2015/2424, non conduce a un risultato diverso per l’esame del presente ricorso. La modifica apportata al regolamento n. 207/2009 dal regolamento 2015/2424 non riguarda, infatti, le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009, le uniche pertinenti ai fini dell’esame del presente ricorso. Pertanto, nel caso di specie, per quanto riguarda le norme sostanziali, occorre intendere i riferimenti operati dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata e dalla ricorrente nel ricorso all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 nel senso che essi riguardano l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, come modificato, di identico tenore.
17
Poiché le norme procedurali si considerano generalmente applicabili alla data in cui esse entrano in vigore (v. sentenza dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C‑610/10, EU:C:2012:781, punto 45 e giurisprudenza ivi citata), la controversia è disciplinata dalle disposizioni procedurali del regolamento 2017/1001, in vigore al momento dell’adozione della decisione impugnata.
Sul rilievo d’ufficio di un motivo vertente sulla violazione dell’ambito di applicazione della legge
18
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e, il secondo, sulla violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001. Essa fa valere, in sostanza, che la commissione di ricorso non ha tenuto sufficientemente conto delle particolarità del marchio richiesto come marchio tattile di posizione e le addebita di non aver dimostrato, in violazione in particolare dell’obbligo derivante dall’articolo 95 del regolamento 2017/1001, di procedere all’esame d’ufficio dei fatti rilevanti, né l’impressione tattile usuale prodotta dai regolatori di getto, né quella prodotta dal segno di cui si chiedeva la registrazione, né il fatto che tale impressione tattile flessibile delle lamelle che compongono detto segno sarebbe necessariamente associata a una qualità funzionale dei prodotti in questione. La ricorrente ne conclude che, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso, detto segno è dotato di carattere distintivo.
19
L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente e sostiene che la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto, dopo aver determinato con esaustività e precisione i fatti, che il segno di cui si chiedeva la registrazione fosse privo di carattere distintivo.
20
Al riguardo, occorre rilevare che l’esaminatrice ha respinto la domanda di registrazione sul fondamento dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 4 di detto regolamento (v. precedente punto 7), con la motivazione che la natura del marchio richiesto era indicata in maniera erronea, che la descrizione contenuta nella domanda di registrazione era priva di pertinenza e che, in ogni caso, tale descrizione poteva soltanto descrivere ciò che era dato vedere nella rappresentazione grafica di detto marchio senza poter costituire un’interpretazione di ciò che si intendesse con un marchio determinato. Essa ha aggiunto che il marchio richiesto era percepito attraverso il tatto, laddove le proprietà sensoriali non potevano essere direttamente dedotte dalla rappresentazione del segno. Di conseguenza, secondo l’esaminatrice, la rappresentazione grafica del segno non riproduceva la domanda con sufficiente precisione.
21
La ricorrente ha contestato tale decisione, precisando nell’ambito della sua memoria contenente i motivi del ricorso, del 22 gennaio 2020 (v. precedente punto 8), che, dall’entrata in vigore del regolamento 2017/1001, non era più richiesta una rappresentazione grafica di un segno di cui si chiedeva la registrazione come marchio dell’Unione europea. In subordine, nell’ipotesi in cui i requisiti relativi alla rappresentazione grafica di un marchio di cui al regolamento n. 207/2009 avessero dovuto essere presi in considerazione, essa ha sostenuto, fondandosi sul parere giuridico allegato alle sue osservazioni, che l’idoneità generale dei marchi tattili di posizione a essere registrati non era esclusa dal diritto dei marchi dell’Unione europea e che la rappresentazione grafica del segno di cui trattasi accompagnata da una descrizione consentiva di «concretizzare» il marchio richiesto, anche per quanto riguarda l’impressione tattile che esso produceva, in modo da permettere alle autorità competenti e al pubblico di determinare chiaramente e senza ambiguità l’oggetto della protezione richiesta.
22
Nella comunicazione del relatore del 3 agosto 2021, inviata alla ricorrente in seguito al deposito del ricorso avverso la decisione dell’esaminatrice (v. precedente punto 9), e nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha deciso di esaminare l’impedimento alla registrazione assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e ha affermato che era irrilevante la questione se il segno di cui si chiedeva la registrazione dovesse essere, per altro verso, escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 4 del regolamento n. 207/2009 (divenuto, in seguito a modifica, articolo 4 del regolamento 2017/1001), oppure ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, come modificato, in quanto era sufficiente che un impedimento alla registrazione di cui a detto articolo 7, paragrafo 1, si opponesse a tale registrazione (v. punto 58 della decisione impugnata).
23
La ricorrente non ha dedotto alcun motivo vertente sulla violazione dell’ambito di applicazione della legge al fine di contestare la scelta operata dalla commissione di ricorso di esaminare la domanda di registrazione alla luce della sola disposizione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
24
Secondo la giurisprudenza della Corte, sebbene taluni motivi possano, o persino debbano, essere rilevati d’ufficio, un motivo vertente sulla legittimità sostanziale della decisione controversa può invece essere esaminato dal giudice dell’Unione solo se è dedotto dal ricorrente (v. sentenza del 25 ottobre 2017, Commissione/Italia, C‑467/15 P, EU:C:2017:799, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
25
Tuttavia, dalla giurisprudenza risulta altresì che, nel quadro della controversia definito dalle parti, il giudice dell’Unione, pur dovendo limitarsi a statuire sulla domanda delle parti, non può essere vincolato ai soli argomenti invocati da queste ultime a sostegno delle loro pretese, salvo vedersi costretto, eventualmente, a basare la propria decisione su considerazioni giuridiche erronee (v. sentenza del 21 settembre 2010, Svezia e a./API e Commissione, C‑514/07 P, C‑528/07 P e C‑532/07 P, EU:C:2010:541, punto 65 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 20 gennaio 2021, Commissione/Printeos, C‑301/19 P, EU:C:2021:39, punto 58). In particolare, nell’ambito di una controversia che vede le parti contrapposte in ordine all’interpretazione e all’applicazione di una disposizione del diritto dell’Unione, come nella fattispecie, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, spetta al giudice dell’Unione applicare le norme giuridiche rilevanti per la soluzione della controversia ai fatti che gli sono presentati dalle parti. In forza del principio iura novit curia, infatti, la determinazione del significato della legge non rientra nell’ambito di applicazione del principio della libera disponibilità delle parti (v. sentenza del 12 dicembre 2018, Servier e a./Commissione, T‑691/14, con impugnazione pendente, EU:T:2018:922, punto 102 e giurisprudenza ivi citata).
26
Pertanto, il giudice dell’Unione ha la facoltà e, se del caso, l’obbligo di rilevare d’ufficio taluni motivi vertenti sulla legittimità interna (conclusioni dell’avvocato generale Tanchev nella causa Changmao Biochemical Engineering/Commissione, C‑666/19 P, EU:C:2021:827, paragrafo 25). Ciò vale, per esempio, per quanto riguarda il motivo di legittimità interna vertente sull’autorità assoluta della cosa giudicata [v., in tal senso, sentenza del 1o giugno 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione, C‑442/03 P e C‑471/03 P, EU:C:2006:356, punto 45].
27
Al riguardo, occorre ricordare che un motivo vertente sull’ambito di applicazione della legge è di ordine pubblico e spetta al Tribunale esaminarlo d’ufficio. Il Tribunale verrebbe infatti manifestamente meno alla sua funzione di giudice di legittimità qualora si astenesse dal rilevare, anche in assenza di contestazione delle parti sul punto, che la decisione impugnata dinanzi ad esso è stata adottata sulla base di una norma che non può trovare applicazione nel caso di specie e, successivamente, dovesse statuire sulla controversia di cui è investito applicando a sua volta tale norma (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2019, RV/Commissione, T‑167/17, EU:T:2019:404, punti 60 e 61 nonché giurisprudenza ivi citata).
28
Tuttavia, l’obbligo, per il giudice dell’Unione, di rilevare d’ufficio un motivo di ordine pubblico deve essere esercitato alla luce del principio del contraddittorio. Pertanto, eccetto casi particolari, quali, segnatamente, quelli previsti dai regolamenti di procedura delle giurisdizioni dell’Unione, il giudice dell’Unione non può fondare la propria decisione su un motivo di diritto rilevato d’ufficio, anche di ordine pubblico, senza prima aver invitato le parti a presentare le proprie osservazioni in merito (sentenza del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punto 57; v. anche, in tal senso, sentenza del 27 marzo 2014, UAMI/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).
29
Nel caso di specie, poiché il Tribunale ha deciso di esaminare d’ufficio il motivo vertente sulla violazione dell’ambito di applicazione della legge, esso ha invitato le parti – in udienza e con un quesito a risposta scritta posta nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento – a presentare le loro osservazioni al riguardo. In particolare, le parti sono state invitate a presentare i loro punti di vista quanto all’eventuale esistenza dell’obbligo della commissione di ricorso di esaminare se il marchio richiesto soddisfacesse il requisito di rappresentazione grafica di cui all’articolo 4 del regolamento n. 207/2009 e se, di conseguenza, detto marchio potesse scontrarsi con l’impedimento alla registrazione assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, segnatamente alla luce della giurisprudenza risultante dalla sentenza del 6 ottobre 2021, M/S. Indeutsch International/EUIPO – 135 Kirkstall (Rappresentazione di spine di pesce tra due linee parallele) (T‑124/20, non pubblicata, EU:T:2021:668). Inoltre, le parti sono state invitate a precisare se, a loro avviso, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 potesse trovare applicazione nelle circostanze del caso di specie.
30
In risposta a detto quesito, la ricorrente fa valere che la commissione di ricorso avrebbe dovuto esaminare se il segno di cui trattasi soddisfacesse i requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 e, in particolare, se esso soddisfacesse il requisito di rappresentazione grafica di cui all’articolo 4 di tale regolamento, prima di esaminare il segno alla luce delle condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento. Un siffatto obbligo risulterebbe dall’interpretazione letterale, teleologica e sistematica delle disposizioni in questione nonché dalla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 6 ottobre 2021, Rappresentazione di spine di pesce tra due linee parallele (T‑124/20, non pubblicata, EU:T:2021:668). Secondo la ricorrente, l’impostazione seguita dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata costituisce una violazione delle disposizioni del regolamento n. 207/2009, in particolare del suo articolo 71, paragrafo 1, in combinato disposto con il suo articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 94, paragrafo 1, prima frase, di detto regolamento. Ad avviso della ricorrente, il Tribunale deve esaminare d’ufficio tali violazioni.
31
L’EUIPO ritiene che le condizioni per rilevare d’ufficio il motivo vertente sulla violazione dell’ambito di applicazione della legge non siano soddisfatte nel caso di specie. In particolare, l’EUIPO sostiene che la commissione di ricorso poteva legittimamente respingere il ricorso esaminando il segno di cui si chiedeva la registrazione alla luce della sola disposizione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, ritenendo, di conseguenza, al punto 58 della decisione impugnata, irrilevante nel caso di specie la questione dell’applicabilità dell’articolo 4 e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento. Secondo l’EUIPO, infatti, da un lato, il rigetto di una domanda di registrazione può essere fondato su uno solo degli impedimenti alla registrazione assoluti, in quanto nessuno di tali impedimenti è atto a prevalere su un altro e, dall’altro, l’esame effettuato dalla commissione di ricorso in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 era il più completo possibile. Per altro verso, l’EUIPO sostiene che il principio elaborato dal Tribunale nella sentenza del 6 ottobre 2021, Rappresentazione di spine di pesce tra due linee parallele (T‑124/20, non pubblicata, EU:T:2021:668), non è trasponibile alla presente controversia.
32
Al riguardo, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009 nella sua versione applicabile ratione temporis (v. precedente punto 16), possono costituire marchi dell’Unione europea tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
33
Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 207/2009:
«1.   Sono esclusi dalla registrazione:
a)
i segni che non sono conformi all’articolo 4;
b)
i marchi privi di carattere distintivo;
(…)
3.   Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica se il marchio ha acquistato, per (…) i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto».
34
Dall’articolo 4 del regolamento n. 207/2009 risulta che un segno può costituire un marchio dell’Unione europea se soddisfa le condizioni enunciate in tale disposizione, tra cui quella di poter essere riprodotto graficamente. La rappresentazione grafica avente la funzione, in particolare, di definire il marchio al fine di determinare l’oggetto esatto della tutela conferita dal marchio registrato al suo titolare, deve essere chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva (sentenze del 12 dicembre 2002, Sieckmann, C‑273/00, EU:C:2002:748, punti 48 e 55, e del 6 giugno 2019, Deichmann/EUIPO, C‑223/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:471, punto 44; v. anche, in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Red Bull/EUIPO, C‑124/18 P, EU:C:2019:641, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).
35
Pertanto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione i «marchi» privi di carattere distintivo.
36
Ne consegue che il carattere distintivo di un segno può essere valutato, ai fini della sua registrazione come marchio dell’Unione europea, solo una volta constatato che quest’ultimo costituiva un marchio ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009, ossia a partire dal momento in cui viene constatato che esso poteva essere riprodotto graficamente nel senso esposto al precedente punto 34 (sentenza del 6 ottobre 2021, Rappresentazione di spine di pesce tra due linee parallele, T‑124/20, non pubblicata, EU:T:2021:668, punto 46), il che corrisponde a quanto ammesso, in sostanza, dall’EUIPO.
37
Di conseguenza, è certamente sufficiente, come sostiene l’EUIPO, che sia applicabile un solo impedimento alla registrazione per rifiutare la registrazione di un marchio (sentenza del 19 settembre 2002, DKV/UAMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, punto 28). Tuttavia, come risulta dal precedente punto 36, l’esame dell’impedimento alla registrazione assoluto vertente sull’assenza di carattere distintivo – come quello condotto nel caso di specie dalla commissione di ricorso – presuppone che il marchio controverso soddisfi le condizioni di cui all’articolo n. 207/2009 (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, Rappresentazione di spine di pesce tra due linee parallele, T‑124/20, non pubblicata, EU:T:2021:668, punto 56).
38
Nel caso di specie, dal precedente punto 58 della decisione impugnata (v. precedente punto 22) si evince che la commissione di ricorso non ha esaminato se il segno di cui si chiedeva la registrazione potesse costituire un marchio, dal momento che essa ha ritenuto che un siffatto esame fosse irrilevante alla luce della sua conclusione secondo cui detto segno era privo di carattere distintivo. Pertanto, contrariamente a quanto emerge dalle considerazioni di cui al precedente punto 36, relative alle regole di esame delle domande di registrazione alla luce degli impedimenti alla registrazione assoluti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso ha proceduto all’esame del carattere distintivo di detto segno senza aver previamente esaminato se quest’ultimo potesse costituire un marchio.
39
Pur ammettendo che, «di regola», l’esame del carattere distintivo di un marchio presuppone che quest’ultimo soddisfi le condizioni derivanti dall’articolo 4 e dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, l’EUIPO sostiene che, nel caso di specie, la commissione di ricorso non è incorsa in errore non seguendo tale approccio in quanto essa ha esaminato l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 nel modo più completo possibile, vale a dire alla luce di «tutti gli oggetti protetti e le forme di marchi che il segno [in questione] poteva ipoteticamente assumere» e, in tal modo, ha proceduto a un esame del ricorso in maniera favorevole alla ricorrente. Secondo l’EUIPO, la commissione di ricorso ha esaminato il segno, da un lato, sulla base della sua rappresentazione grafica nonché della parte della descrizione corrispondente a quest’ultima e, dall’altro, tenendo conto della descrizione che non corrispondeva a detta rappresentazione, ossia nella parte in cui era descritta l’impressione tattile.
40
Al riguardo, occorre rilevare che, anche supponendo che la commissione di ricorso abbia effettivamente esaminato l’eventuale carattere distintivo delle diverse forme ipotetiche che il segno di cui si chiedeva la registrazione poteva assumere – il che tuttavia non risulta chiaramente dalla decisione impugnata – un esame del genere non può giustificare il mancato rispetto da parte della commissione di ricorso degli obblighi relativi all’esame degli impedimenti alla registrazione assoluti ad essa incombenti in forza del regolamento n. 207/2009.
41
Inoltre, occorre ricordare che, per valutare se un marchio sia o meno privo di carattere distintivo, occorre prendere in considerazione l’impressione complessiva che esso suscita (v. sentenza del 25 ottobre 2007, Develey/UAMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, punto 82 e giurisprudenza ivi citata).
42
Orbene, nel caso di specie, secondo la domanda di registrazione, la protezione è richiesta tanto per un elemento della struttura dei regolatori di getto che per l’aspetto tattile del segno in questione (v. precedente punto 3). Ne consegue che, in ogni caso, la commissione di ricorso non poteva esaminare il carattere distintivo di detto segno seguendo le ipotesi in cui essa avrebbe preso in considerazione in maniera selettiva taluni aspetti del segno, segnatamente escludendo il suo aspetto tattile. Inoltre, l’argomento, addotto dall’EUIPO in udienza, secondo cui la commissione di ricorso avrebbe ritenuto che l’impressione tattile del segno di cui si chiedeva la registrazione non corrispondesse alla sua rappresentazione grafica, ma risultasse unicamente dalla sua descrizione, rientra nell’esame dell’applicazione dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009 e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di quest’ultimo.
43
L’argomento dell’EUIPO non può quindi essere accolto.
44
L’EUIPO sostiene altresì che le considerazioni di cui al precedente punto 36, elaborate dal Tribunale nella sentenza del 6 ottobre 2021, Rappresentazione di spine di pesce tra due linee parallele (T‑124/20, non pubblicata, EU:T:2021:668), riguardano un procedimento di dichiarazione di nullità e non possono trovare applicazione nel caso di specie. Tale argomento è infondato. Contrariamente a quanto sembra sostenere l’EUIPO, infatti, l’esame dell’esistenza degli impedimenti alla registrazione assoluti non può essere condotto secondo principi diversi da quelli applicabili all’esame dell’esistenza di detti impedimenti quando questi sono invocati, come nella causa che ha dato luogo alla suddetta sentenza, a sostegno di una domanda di dichiarazione di nullità.
45
Per altro verso, non può essere accolto neppure l’argomento dell’EUIPO vertente sul fatto che, contrariamente alla causa che ha dato luogo alla sentenza del 6 ottobre 2021, Rappresentazione di spine di pesce tra due linee parallele (T‑124/20, non pubblicata, EU:T:2021:668), il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del segno di cui si chiedeva la registrazione non era in discussione nel caso di specie. Infatti, è vero che le considerazioni di cui al precedente punto 36 si impongono con una rilevanza particolare quando un richiedente la registrazione invoca il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio interessato, dal momento che, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso, ammesso che sia dimostrato, rende inapplicabile l’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento. Tuttavia, l’interesse sotteso a dette considerazioni non si riduce a siffatte circostanze. La definizione dell’oggetto della protezione conferita mediante la registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009 (v. precedente punto 34) è infatti necessario anche prima di procedere all’esame del carattere distintivo intrinseco di quest’ultimo, come si evince dal precedente punto 36.
46
Inoltre, va rilevato che nel caso di specie la commissione di ricorso ha esaminato, ad abundantiam, ai punti da 51 a 54 della decisione impugnata, se il marchio richiesto avesse acquisito carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009. Orbene, un simile esame non è nemmeno ipotizzabile nel caso in cui il segno in questione non possa essere riprodotto graficamente ai sensi dell’articolo 4 di tal regolamento e deve, di conseguenza, essere escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, Rappresentazione di spine di pesce tra due linee parallele, T‑124/20, non pubblicata, EU:T:2021:668, punto 47).
47
Da quanto precede risulta che l’interpretazione delle norme di diritto pertinenti, e in particolare della questione se il segno di cui si chiede la registrazione come marchio dell’Unione europea soddisfi le condizioni enunciate all’articolo 4 del regolamento n. 207/2009, tra cui quella di poter essere riproducibile graficamente, e se possa quindi costituire un marchio, è, nel caso di specie, una questione preliminare la cui risoluzione è necessaria per procedere all’esame dei motivi di ricorso vertenti sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.
48
Di conseguenza, il Tribunale verrebbe meno alla sua funzione di giudice qualora, da un lato, si astenesse dal rilevare, anche in assenza di contestazioni delle parti sul punto, che la decisione impugnata è stata adottata sulla base di una norma, ossia l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, che potrebbe rivelarsi inapplicabile nel caso di specie nell’ipotesi – non verificata dalla commissione di ricorso – in cui il segno di cui si chiede la registrazione non costituisse un marchio ai sensi dell’articolo 4 del medesimo regolamento e qualora, dall’altro lato, dovesse statuire sulla controversia di cui è investito applicando a sua volta tale norma.
49
Pertanto, occorre rilevare d’ufficio il motivo vertente sulla violazione dell’ambito di applicazione della legge.
Sulla fondatezza del motivo vertente sulla violazione dell’ambito di applicazione della legge
50
Come risulta dai precedenti punti 36 e 47, per decidere se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 era applicabile nel caso di specie ai fini dell’esame della domanda di registrazione, occorre esaminare se il segno di cui si chiede la registrazione soddisfi le condizioni di registrazione di cui all’articolo 4 del medesimo regolamento, ossia, in particolare, se esso possa essere riprodotto graficamente nel senso esposto al precedente punto 34.
51
La ricorrente sostiene che la rappresentazione grafica del segno di cui si chiede la registrazione come marchio dell’Unione europea, accompagnata dalla sua descrizione – in particolare per quanto riguarda l’elasticità e la deformabilità delle lamelle che lo compongono premendo con un dito sulla base e in maniera parallela alla base – è sufficiente per rappresentare tale segno, compresa l’impressione tattile dallo stesso prodotta. Essa ha peraltro rinviato alle sue osservazioni presentate nell’ambito della sua memoria del 22 gennaio 2020 che esponeva i motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso (v. il precedente punto 21).
52
L’EUIPO fa valere che l’impressione tattile prodotta dal segno di cui si chiede la registrazione risulta non dalla rappresentazione grafica di quest’ultimo, bensì dalla sola descrizione che accompagna tale rappresentazione. Orbene, a suo avviso, tale descrizione non può essere presa in considerazione, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 della Commissione, del 5 marzo 2018, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento 2017/1001 e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (GU 2018, L 104, pag. 37), in quanto estende l’oggetto della protezione richiesta quale risultante dalla rappresentazione grafica del segno.
53
In via preliminare, occorre rilevare che l’articolo 3 del regolamento di esecuzione 2018/626 fa parte del titolo II di quest’ultimo. Orbene, se è vero che tale regolamento era in vigore al momento dell’adozione della decisione impugnata, il suo articolo 39, paragrafo 2, lettera a), prevede, tuttavia, che detto titolo II non si applichi alle domande di marchio dell’Unione europea presentate prima del 1o ottobre 2017. Pertanto, contrariamente a quanto presuppongono gli argomenti dell’EUIPO, tale regolamento non è applicabile nel caso di specie dal momento che la domanda di registrazione del marchio di cui trattasi è stata presentata il 1o settembre 2016. Per altro verso, in applicazione delle misure transitorie previste all’articolo 37 del regolamento di esecuzione 2018/626, le disposizioni del regolamento n. 2868/95 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, fino al loro conclusione, nei casi in cui il suddetto regolamento di esecuzione non si applichi.
54
Occorre poi ricordare che, secondo la domanda di registrazione del marchio di cui trattasi, la protezione è richiesta tanto per la struttura dei regolatori di getto che per l’aspetto tattile del segno. Inoltre, in risposta a un quesito orale del Tribunale, la ricorrente ha confermato in udienza che i due aspetti di tale marchio ‑ vale a dire il fatto che si tratti di un marchio di posizione e il suo aspetto tattile ‑ erano di uguale importanza ai fini della domanda di registrazione di quest’ultimo e che la combinazione di tali elementi dovrebbe quindi essere decisiva a tal fine.
55
Pertanto, per quanto riguarda la questione se il segno di cui si chiede la registrazione soddisfi le condizioni di registrazione di cui all’articolo 4 del regolamento n. 207/2009, occorre rilevare che, indubbiamente, la struttura di tale segno, disposta all’estremità di un elemento sanitario cilindrico da inserire, in quanto composta da lamelle circolari e concentriche di qualche millimetro di altezza su tutta la superficie dell’estremità, può essere raffigurata graficamente, come risulta dalla rappresentazione riprodotta al precedente punto 2. Per contro, così non avviene, come ammesso dall’EUIPO (v. precedenti punti 39 e 52), nel caso dell’impressione tattile prodotta da tale struttura, quanto al carattere elastico delle lamelle, le quali sarebbero deformabili premendo con un dito sulla base e in maniera parallela alla base. Orbene, come ricordato al precedente punto 34, un segno può costituire un marchio dell’Unione europea se soddisfa le condizioni enunciate in tale disposizione, tra cui quella di poter essere riprodotta graficamente; tale rappresentazione grafica di un marchio deve inoltre essere chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e oggettiva.
56
Indubbiamente la regola 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95 prevede che la domanda di registrazione «può contenere una descrizione del marchio». Pertanto, come fa valere, in sostanza, la ricorrente (v. il precedente punto 51), una volta che una descrizione è presente nella domanda di registrazione, tale descrizione deve essere considerata congiuntamente alla rappresentazione grafica [v. sentenza del 19 giugno 2019, adidas/EUIPO – Shoe Branding Europe (Raffigurazione di tre strisce parallele), T‑307/17, EU:T:2019:427, punto 31 e giurisprudenza ivi citata]. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, qualora la domanda sia corredata di una descrizione verbale del segno, tale descrizione deve contribuire a precisare l’oggetto e la portata della protezione richiesta ai sensi del diritto dei marchi e una tale descrizione non può porsi in contraddizione con la rappresentazione grafica di un marchio, né essere tale da suscitare dubbi sull’oggetto e la portata di tale rappresentazione grafica (v. sentenza del 29 luglio 2019, Red Bull/EUIPO, C‑124/18 P, EU:C:2019:641, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).
57
Orbene, nel caso di specie, l’impressione tattile prodotta dal segno di cui si chiede la registrazione non risulta in modo preciso e completo dalla riproduzione grafica di tale segno di per sé, ma, tutt’al più, dalla descrizione che l’accompagna. Di conseguenza, tale descrizione non precisa la rappresentazione grafica di detto segno ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 56, ma, al contrario, può suscitare dubbi sull’oggetto e sulla portata di tale rappresentazione grafica dal momento che tenta di ampliare l’oggetto della protezione richiesta, come fa valere, in sostanza, l’EUIPO.
58
Da quanto precede risulta che il segno di cui si chiede la registrazione non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4 del regolamento n. 207/2009 e, di conseguenza, si scontra con l’impedimento alla registrazione assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento.
59
Tale conclusione lascia impregiudicata l’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 4 e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 nei casi rientranti nell’ambito di applicazione ratione temporis di tale regolamento.
60
Ne consegue che, come risulta dai precedenti punti 36 e 37, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non era applicabile alla valutazione della domanda di registrazione come marchio dell’Unione europea del segno di cui trattasi. Di conseguenza, la commissione di ricorso non poteva legittimamente applicare tale disposizione per adottare la decisione di rigetto del ricorso avverso la decisione dell’esaminatrice che rifiutava la registrazione di tale segno.
61
Si deve pertanto constatare che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dell’ambito di applicazione della legge e deve, quindi, essere annullata senza che sia necessario esaminare la ricevibilità dei campioni prodotti dalla ricorrente con la sua lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 15 aprile 2022.
Sulle spese
62
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L’EUIPO, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Decima Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 3 giugno 2021 (procedimento R 2327/2019-5) è annullata.
2)
L’EUIPO è condannato alle spese.
Kornezov
Buttigieg
Kowalik-Bańczyk
Hesse
Petrlík
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 dicembre 2022.
Firme
(
*1
)	Lingua processuale: il tedesco.