62001CJ0206_LT
Šalys
Sprendimo motyvai
Rezoliucinė dalis
Šalys
Byloje C‑206/01
dėl High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Jungtinė Karalystė) pagal EB 234 straipsnį Teisingumo Teismui pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą šio teismo nagrinėjamoje byloje tarp
Arsenal Football Club plc
ir
Matthew Reed
dėl 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1) 5 straipsnio 1 dalies a punkto išaiškinimo,
TEISINGUMO TEISMAS,
kurį sudaro pirmininkas G. C. Rodríguez Iglesias, kolegijų pirmininkai J.‑P. Puissochet, M. Wathelet ir C. W. A. Timmermans (pranešėjas), teisėjai C. Gulmann, D. A. O. Edward, P. Jann, V. Skouris, F. Macken, N. Colneric ir S. von Bahr,
generalinis advokatas D. Ruiz‑Jarabo Colomer,
posėdžio sekretorė L. Hewlett, vyriausioji administratorė,
išnagrinėjęs rašytines pastabas, pateiktas:
– Arsenal Football Club plc,
atstovaujamos solisitorių Lawrence Jones įgaliotų QC  S. Thorley ir baristerio T. Mitcheson,
– M. Reed, atstovaujamo solisitorių Stunt & Son
įgalioto baristerio A. Roughton,
– Europos Bendrijų Komisijos, atstovaujamos N. B. Rasmussen,
– ELPA Priežiūros institucijos, atstovaujamos P. Dyrberg,
susipažinęs su teismo posėdžio pranešimu,
išklausęs 2002 m. gegužės 14 d. posėdyje Arsenal Football Club plc,
atstovaujamos S. Thorley ir T. Mitcheson, M. Reed, atstovaujamo A. Roughton ir baristerio S. Malynicz, bei Komisijos, atstovaujamos N. B. Rasmussen ir M. Shotter, pareikštas žodines pastabas,
susipažinęs su 2002 m. birželio 13 d. posėdyje pateikta generalinio advokato išvada,
priima šį
Sprendimą
Sprendimo motyvai
1. 2001 m. gegužės 4 d. Nutartimi, kurią Teisingumo Teismas gavo 2001 m. gegužės 18 d., High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, remdamasis EB sutarties 234 straipsniu, pateikė du prejudicinius klausimus dėl 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1, toliau - direktyva) 5 straipsnio 1 dalies a punkto išaiškinimo.
2. Šie klausimai kilo nagrinėjant ginčą tarp Arsenal Football Club plc
(toliau – Arsenal FC ) ir M. Reed dėl pastarojo parduodamų ir siūlomų pirkti šalikų, ant kurių didelėmis raidėmis buvo užrašytas žodis „Arsenal“, žymuo, kurį Arsenal FC
buvo įregistravęs kaip prekių ženklą šioms ir kitoms prekėms.
Teisinis pagrindas
Bendrijos teisės aktai
3. Direktyvos pirmoje konstatuojamojoje dalyje teigiama, kad valstybių narių prekių ženklus reglamentuojančiuose įstatymuose yra skirtumų, galinčių sudaryti kliūčių laisvam prekių judėjimui, laisvei teikti paslaugas bei iškraipyti konkurenciją bendrojoje rinkoje. Pagal tą pačią dalį dėl to, atsižvelgiant į vidaus rinkos sukūrimą bei veikimą, būtina suderinti valstybių narių įstatymus. Direktyvos trečioje konstatuojamojoje dalyje patikslinama, kad šiuo metu neatrodo būtina
visiškai suderinti valstybių narių prekių ženklų įstatymus.
4. Pagal direktyvos dešimtą konstatuojamąją dalį:
„ < ... > apsauga, suteikiama įregistruotam prekių ženklui, kurio funkcija yra nurodyti kilmės vietą, yra absoliuti esant tapatumui tarp ženklo ir žymens bei tarp prekių ir paslaugų < ... > “
5. Direktyvos 5 straipsnio 1 dalis nustato:
„1. Įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti trečiosioms šalims be jo sutikimo vartoti prekybos veikloje:
a) bet kokį žymenį, tapatų prekių ženklui, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos yra tapačios toms prekėms arba paslaugoms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas;
b) bet kokį žymenį, kai dėl savo tapatumo ar panašumo į jo prekių ženklą ir dėl šiuo ženklu ir žymeniu žymimų prekių arba paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė gali juos supainioti dėl žymens asocijavimosi su prekių ženklu“.
6. Direktyvos 5 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose numatyta:
„Vadovaujantis 1 ir 2 dalių nuostatomis, galima, inter alia, uždrausti:
a) tokiu žymeniu ženklinti prekes arba jų įpakavimą;
b) siūlyti prekes, išleisti jas į rinką arba tuo tikslu sandėliuoti < ... > “
7. Pagal direktyvos 5 straipsnio 5 dalį:
„1–4 dalių nuostatos neturės įtakos jokios valstybės narės nuostatoms dėl apsaugos prieš žymens naudojimą kitais nei prekių ar paslaugų atskyrimo tikslais, jeigu dėl tokio žymens naudojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių ženklo privalumais arba pažeidžiami prekių ženklo skiriamieji požymiai ar pakenkiama jo geram vardui“. (Pataisytas vertimas)
8. Direktyvos 6 straipsnio 1 dalis nustato:
„Prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiajai šaliai prekybos veikloje naudoti:
a) savo vardą arba adresą;
b) požymius, susijusius su prekių ir teikiamų paslaugų rūšimi, kokybe, kiekiu, paskirtimi, verte, geografine kilme, prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laiku arba kitomis prekių ir paslaugų charakteristikomis;
c) prekių ženklą, kai būtina nurodyti prekių ar paslaugų, pavyzdžiui, priedų ar atsarginių dalių paskirtį,
su sąlyga, kad toks naudojimas neprieštarauja sąžiningai praktikai pramoninėje ir komercinėje veikloje“. (Pataisytas vertimas)
Nacionalinės teisės aktai
9. Jungtinėje Karalystėje prekių ženklų teisę reguliuoja 1994 m. Prekių ženklų įstatymas ( Trade Marks Act 1994 ), kuriuo, įgyvendinant direktyvą, buvo pakeistas 1938 m. Prekių ženklų įstatymas ( Trade Marks Act 1938 ).
10. Trade Marks Act 1994 10 straipsnio 1 dalis nustato:
„Asmuo neteisėtai naudoja registruotą prekių ženklą, jeigu jis savo prekybos veikloje naudoja bet kokį prekių ženklui tapatų žymenį, kuriuo žymimos prekės ar paslaugos yra tapačios toms prekėms arba paslaugoms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas“.
11. Pagal Trade Marks Act 1994 10 straipsnio 2 dalies b punktą:
„Asmuo neteisėtai naudoja registruotą prekių ženklą, jeigu jis savo prekybos veikloje naudoja bet kokį žymenį, kai:
< ... >
b) dėl jo panašumo į prekių ženklą ir jo naudojimo prekėms ar paslaugoms, tapačioms ar panašioms į tas prekes ar paslaugas, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas,
yra tikimybė, kad visuomenė gali juos supainioti dėl žymens asocijavimosi su prekių ženklu“.
Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai
12. Arsenal FC
yra populiarus Anglijos pirmosios lygos futbolo klubas. Jis dar vadinamas „the Gunners“ ir ilgą laiką buvo siejamas su dviem simboliais – skydo (skydo emblema) ir patrankos (patrankos emblema).
13. 1989 m. Arsenal FC
įregistravo žodžius „Arsenal“ ir „Arsenal Gunners“ bei patrankos ir skydo simbolius kaip prekių ženklus prekių kategorijai, apimančiai viršutinius drabužius, sportinius drabužius ir avalynę. Arsenal FC
pats ar per savo įgaliotų platintojų tinklą modeliuoja ir parduoda prekes.
14. Kadangi komercinė ir reklaminė veikla parduodant šiais ženklais pažymėtus suvenyrus ir atmintinus daiktus pastaraisiais metais labai išsiplėtė ir atnešė didelį pelną, Arsenal FC
siekė, kad „originalios“ prekės, t. y. pagamintos Arsenal FC
ar su jo leidimu, būtų aiškiai atpažįstamos, ir stengėsi įtikinti sirgalius pirkti tik originalias prekes. Klubas taip pat baudžiamojo ir civilinio proceso tvarka persekiojo neoriginalias prekes parduodančius prekeivius.
15. Nuo 1970 m. M. Reed keliuose kioskuose už Arsenal FC
stadiono ribų pardavinėjo futbolo suvenyrus ir atmintinus daiktus, beveik išimtinai pažymėtus su Arsenal FC
susijusiais žymenimis. Iš bendrovės KT Sports, Arsenal FC
įgaliotos platinti klubo prekes už stadiono ribų veikiantiems prekeiviams, jis galėjo įsigyti tik nedidelį kiekį originalių prekių. 1991 ir 1995 m. Arsenal FC reikalavimu M. Reed turėtos neoriginalios prekės buvo konfiskuotos.
16. Prašymą pateikusio nacionalinio teismo teigimu, pagrindinėje byloje nėra ginčijamas faktas, kad viename savo kioskų M. Reed pardavinėjo ir siūlė pirkti neoriginalius šalikus, ant kurių didelėmis raidėmis buvo užrašytas su Arsenal FC
susijęs žymuo.
17. Jis taip pat pažymi, kad minėtame kioske buvo didelis plakatas su šiuo užrašu:
„Ant parduodamų prekių nurodyti žodžiai ar logotipai naudojami tik joms papuošti ir nereiškia bei nežymi jokio ryšio su bet kurių kitų prekių gamintojais ar platintojais. Tik prekės su originaliomis Arsenal
etiketėmis yra originalios Arsenal prekės.“
18. Prašymą pateikęs nacionalinis teismas taip pat pažymi, kad tik tais atvejais, kai M. Reed galėdavo įsigyti originalių prekių, santykiuose su pirkėjais jis aiškiai atskirdavo originalias ir neoriginalias prekes, būtent naudodamas etiketes su užrašu „originali“. Be to, originalios prekės buvo parduodamos didesnėmis kainomis.
19. Manydamas, kad parduodamas neoriginalius šalikus M. Reed užsitraukė deliktinę atsakomybę dėl vadinamojo „passing‑off“ pažeidimo – kuris pagal prašymą pateikusio teismo paaiškinimą apibrėžiamas kaip trečiojo asmens klaidinantis elgesys, įtikinantis daugelį asmenų ar verčiantis juos tikėti, kad jo parduodamos prekės priklauso ieškovui, arba parduodamos su jo leidimu, arba yra komerciškai su juo susijusios – ir neteisėtai naudojo prekių ženklą, Arsenal FC
pateikė prieš jį ieškinį High Court of Justice
(England & Wales), Chancery Division.
20. Atsižvelgdamas į pagrindinės bylos aplinkybes, prašymą pateikęs teismas atmetė Arsenal FC
ieškinį dėl deliktinės atsakomybės („passing off“) iš esmės tuo pagrindu, kad klubui nepavyko įrodyti atitinkamos visuomenės dalies suklaidinimo ir, konkrečiau kalbant, kad visos M. Reed parduodamos neoriginalios prekės visuomenės buvo laikomos pagamintomis paties Arsenal FC
ar su jo leidimu. Šiuo klausimu prašymą pateikęs teismas pastebėjo, kad, jo nuomone, su Arsenal FC
susiję žymenys, kuriais buvo pažymėtos M. Reed parduodamos prekės, neturėjo jokios kilmės nuorodos.
21. Dėl Trade Marks Act 1994 10 straipsnio 1 dalimi ir 2 dalies b punktu pagrįsto Arsenal FC
kaltinimo neteisėtu jo prekių ženklo naudojimu prašymą pateikęs teismas atmetė argumentą, kad tai, kaip M. Reed naudojo įregistruotus kaip prekių ženklus žymenis, jų adresatų buvo suvokiama kaip prekių kilmės nuoroda ( badge of origin ), dėl to žymuo buvo naudojamas „kaip prekių ženklas“ ( trademark use ).
22. Anot šio teismo, žymenys, kuriais buvo pažymėtos M. Reed prekės, iš esmės buvo visuomenės suvokiami kaip palaikymo, ištikimybės ar prisirišimo simboliai („badges of support, loyalty or affiliation“).
23. Atsižvelgdamas į tai, prašymą pateikęs teismas padarė išvadą, kad Arsenal FC ieškinys dėl prekių ženklo neteisėto naudojimo galėtų būti patenkintas, tik jeigu Trade Marks Act 1994 10 straipsnio ir šiuo įstatymu įgyvendinamos direktyvos prekių ženklo savininkui suteikiama apsauga draustų tretiesiems asmenims jį naudoti kitaip negu kaip prekių ženklą, o tai reikštų platų šių nuostatų aiškinimą.
24. Šiuo klausimu prašymą pateikęs teismas mano, kad argumentas dėl draudimo tretiesiems asmenims naudoti kitaip negu kaip prekių ženklą yra nenuoseklus. Tačiau priešingai argumentuojant, t. y. kad reglamentuojamas tik naudojimas kaip prekių ženklo, susiduriama su sunkumu, susijusiu su direktyvos ir Trade Marks Act 1994 formuluotėmis, kur neteisėtas naudojimas apibrėžtas kaip „žymens“, bet ne kaip „ženklo“ naudojimas.
25. Pasak prašymą pateikusio teismo, būtent tokios formuluotės pagrindu Court of Appeal (Engl & Wales), Civil Division
(Jungtinė Karalystė) byloje Philips Electronics Ltd/Remington Consumer Products
(1999, RPC 809) nusprendė, kad žymens, įregistruoto kaip prekių ženklo, naudojimas kitaip negu kaip prekių ženklo gali būti pripažintas neteisėtu. High Court
pažymi, kad šiuo klausimu teisinis reglamentavimas nėra aiškus.
26. Be to, prašymą pateikęs teismas atmetė M. Reed argumentą dėl tariamo Arsenal FC prekių ženklų negaliojimo.
27. Šiomis aplinkybėmis High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:
„1. Jeigu prekių ženklas buvo tinkamai įregistruotas ir:
a) trečiasis asmuo savo prekybos veikloje naudoja tapatų šiam prekių ženklui žymenį, kuriuo žymimos prekės yra tapačios toms prekėms, kurioms prekių ženklas įregistruotas; bei
b) šis asmuo negali remtis Direktyvos 89/104/EEB 6 straipsnio 1 dalimi kaip savo gynybos argumentu < ... >,
ar šis asmuo gali remtis prekių ženklo suteikiamų teisių ribojimu tuo pagrindu, kad naudojimas, kuriuo jis kaltinamas, neapėmė j okios kilmės nuorodos (t. y. prekybos ryšio tarp prekių ir ženklo savininko)?
2. Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas, ar faktas, kad toks naudojimas suvokiamas kaip palaikymo, ištikimybės ar prisirišimo simbolis ženklo savininko atžvilgiu, laikytinas pakankamu ryšiu?“
Dėl prejudicinių klausimų
28. Pateiktus du prejudicinius klausimus tikslinga nagrinėti kartu.
Teisingumo Teismui pateiktos pastabos
29. Arsenal FC
tvirtina, kad direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punktas suteikia prekių ženklo savininkui teisę uždrausti naudoti tapatų prekių ženklui žymenį, kurio įgyvendinimas nepriklauso nuo to, ar žymuo naudojamas kaip prekių ženklas. Todėl šios nuostatos suteikiama apsauga taip pat apima trečiojo asmens žymens naudojimą, net kai tai nesuponuoja ryšio tarp prekių ir ženklo savininko buvimo. Tokį aiškinimą patvirtina direktyvos 6 straipsnio 1 dalis, nes joje numatyti specifiniai prekių ženklo savininko teisių ribojimai rodo, kad toks naudojimas iš esmės patenka į direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punkto taikymo sritį ir kad jis leidžiamas tik atvejais, kurių baigtinis sąrašas pateiktas direktyvos 6 straipsnio 1 dalyje.
30. Papildomai Arsenal FC teigia, kad nagrinėjamoje byloje tai, kaip M. Reed naudoja tapatų prekių ženklui žymenį, bet kuriuo atveju turi būti pripažinta naudojimu kaip prekių ženklo, nes šis naudojimas nurodo prekių kilmę ir nebūtina, kad taip būtų įvardytas prekių ženklo savininkas.
31. M. Reed teigia, kad pagrindinėje byloje nagrinėjama prekybos veikla nepatenka į direktyvos 5 straipsnio 1 dalies taikymo sritį, nes Arsenal FC
neįrodė žymens naudojimo kaip prekių ženklo, t. y. prekių kilmei nurodyti, kaip reikalaujama direktyvoje, būtent jos 5 straipsnyje. Jei visuomenė nesuvokia žymens kaip kilmės nuorodos, žymens naudojimas nelaikytinas naudojimu kaip prekių ženklo. Kalbant apie direktyvos 6 straipsnį, jokia nuostata nepatvirtina, kad jame pateiktas teisėto naudojimo būdų sąrašas yra baigtinis.
32. Komisijos teigimu, direktyvos 5 straipsnio 1 dalimi pagrįsta prekių ženklo savininko teisė nepriklauso nuo aplinkybės, kad trečiasis asmuo nenaudoja žymens kaip prekių ženklo, tiksliau, nuo aplinkybės, kad trečiasis asmuo nenaudoja žymens kaip kilmės nuorodos ir kitokiais būdais viešai praneša, kad prekės nėra pagamintos prekių ženklo savininko ar pastarasis net nėra davęs leidimo vartoti žymenį. Prekių ženklo specifinė paskirtis yra užtikrinti, kad tik jo savininkas galėtų suteikti prekei kilmės tapatumą, pažymėdamas ją šiuo ženklu. Be to, Komisijos manymu, iš direktyvos dešimtos konstatuojamosios dalies matyti, kad 5 straipsnio 1 dalies a punktu suteikiama apsauga yra absoliuti.
33. Teisminio nagrinėjimo metu Komisija pridūrė, kad ženklo naudojimo kaip prekių ženklo sąvoka, jei ji pripažįstama reikšminga, labiau reiškia prekių atskyrimą negu jų kilmės nurodymą. Ši sąvoka taip pat apima trečiųjų asmenų vykdomą naudojimą, turintį įtakos ženklo savininko interesams, kaip antai prekių reputacija. Bet kuriuo atveju tai, kad visuomenė žodį „Arsenal“, tapatų žodiniam prekių ženklui, suvokia kaip palaikymo, ištikimybės ar prisirišimo ženklo savininko atžvilgiu įrodymą, neatmeta galimybės, kad atitinkamos prekės dėl to bus suvokiamos kaip pagamintos ženklo savininko. Netgi atvirkščiai, toks suvokimas patvirtina prekių ženklo išskirtinį pobūdį ir padidina riziką, kad prekės bus suvoktos kaip pagamintos savininko. Todėl net jei ženklo naudojimas kaip prekių ženklo yra svarbus kriterijus, savininkas turi turėti teisę uždrausti pagrindinėje byloje nagrinėjamą prekybos veiklą.
34. ELPA Priežiūros institucijos teigimu, tam, kad prekių ženklo savininkas galėtų remtis direktyvos 5 straipsnio 1 dalimi, trečiasis asmuo turi būti panaudojęs žymenį prekių ar paslaugų atskyrimo tikslais, nes tai yra pirminė ir tradicinė prekių ženklo paskirtis, t. y. turi būti panaudojęs jį kaip prekių ženklą. Jei ši sąlyga nėra tenkinama, ženklo savininkas gali remtis tik direktyvos 5 straipsnio 5 dalyje minimomis nacionalinės teisės nuostatomis.
35. Tačiau direktyvos 5 straipsnio 1 dalyje keliama naudojimo kaip prekių ženklo sąlyga, kuri turi būti suprantama kaip tapataus prekių ženklui žymens naudojimo prekių ar paslaugų atskyrimo tikslais sąlyga, yra Bendrijos teisės sąvoka, kurią reikia aiškinti plačiai, įskaitant ir naudojimą kaip palaikymo, ištikimybės ar prisirišimo simbolio ženklo savininko atžvilgiu.
36. Anot ELPA priežiūros institucijos, faktas, kad trečiasis asmuo, žymintis prekes prekių ženklu, nurodo, jog jos nėra pagamintos ženklo savininko, nepašalina didesnio vartotojų skaičiaus suklaidinimo pavojaus. Jei ženklo savininkas neturėtų teisės uždrausti šių trečiojo asmens veiksmų, tai galėtų paskatinti neribotą ženklo naudojimą, dėl ko jis galiausiai netektų savo išskirtinio pobūdžio ir kiltų pavojus jo pirminei ir tradicinei paskirčiai.
Teisingumo Teismo atsakymas
37. Pirmiausia primintina, kad direktyvos 5 straipsnyje apibrėžiamos „prekių ženklo suteikiamos teisės“, o 6 straipsnyje įtvirtintos taisyklės dėl „prekių ženklo suteikiamų teisių apribojimo“.
38. Pagal direktyvos 5 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises. Pagal tos pačios dalies a punktą šios išimtinės teisės leidžia savininkui uždrausti trečiosioms šalims be jo sutikimo naudoti prekybos veikloje bet kokį žymenį, tapatų prekių ženklui, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos yra tapačios toms prekėms arba paslaugoms, kurioms prekių ženklas įregistruotas. Direktyvos 5 straipsnio 3 dalyje pateikiamas nebaigtinis sąrašas veiksmų, kuriuos savininkas gali uždrausti vadovaudamasis šio straipsnio 1 dalimi. Kitos direktyvos nuostatos, pavyzdžiui, 6 straipsnis, apibrėžia tam tikrus prekių ženklo suteikiamų teisių apribojimus.
39. Dėl pagrindinėje byloje susiklosčiusios situacijos reikia pažymėti, kad, kaip konkrečiai matyti iš nacionalinio teismo pateikto prašymo 19 punkto ir V priedo, ant M. Reed parduodamų šalikų didelėmis raidėmis buvo užrašytas žodis „Arsenal“ kartu su kitais ne taip gerai pastebimais užrašais, kaip antai „the Gunners“, kurie visi buvo susiję su prekių ženklo savininku, t. y. su Arsenal FC . Šie šalikai skirti, be kita ko, ir Arsenal FC sirgaliams, kurie visų pirma juos ryši per rungtynes, kuriose dalyvauja šis klubas.
40. Šiomis aplinkybėmis, kaip pastebi prašymą pateikęs teismas, tapatus prekių ženklui žymuo naudojamas būtent prekybos veikloje, nes jo naudojimas susijęs su komercine veikla, kuria siekiama ekonominės naudos, o ne asmeniniais tikslais. Be to, toks naudojimas patenka į direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punkto taikymo sritį kaip naudojimas tapataus prekių ženklui žymens, kuriuo žymimos prekės yra tapačios toms prekėms, kurioms prekių ženklas įregistruotas.
41. Šiuo klausimu konkrečiai pažymėtina, kad pagrindinėje byloje kalbama apie naudojimą prekėms direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punkto prasme, nes jis susijęs su prekių ženklinimu tapačiu prekių ženklui žymeniu, jų siūlymu, išleidimu į rinką ar sandėliavimu tuo tikslu direktyvos 5 straipsnio 3 dalies a ir b punktų prasme.
42. Siekiant atsakyti į prejudicinius klausimus būtina nustatyti, ar direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punktas suteikia prekių ženklo savininkui teisę uždrausti trečiosioms šalims naudoti prekybos veikloje bet kokį žymenį, tapatų prekių ženklui, kuriuo žymimos prekės yra tapačios toms prekėms, kurioms prekių ženklas įregistruotas, ar ši prieštaravimo teisė preziumuoja, jog ženklo savininkas yra ypač suinteresuotas dėl to, kad trečiųjų asmenų atitinkamo žymens naudojimas paveikia ar gali paveikti vieną iš prekių ženklo funkcijų.
43. Šiuo klausimu pirmiausia reikia priminti, kad direktyvos 5 straipsnio 1 dalimi įgyvendinamas visiškas suderinimas ir apibrėžiamos išimtinės teisės, kuriomis prekių ženklų savininkai naudojasi Bendrijoje (šiuo klausimu žr. 2001 m. lapkričio 20 d. Sprendimo Zino Davidoff ir Levi Strauss, C‑414/99–C‑416/99, Rink. p. I‑8691, 39 punktą bei nurodytą teismų praktiką).
44. Direktyvos devintoje konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad direktyva siekiama užtikrinti prekių ženklo savininkui vienodą apsaugą pagal visų valstybių narių teisinę sistemą, laikant šį tikslą labai svarbiu.
45. Siekiant išvengti prekių ženklo savininkui suteikiamos apsaugos skirtumų skirtingose valstybėse, Teisingumo Teismas turi pateikti vienodą direktyvos 5 straipsnio 1 dalies, ypač joje esančios „naudojimo“ sąvokos, kuri yra pateiktų prejudicinių klausimų objektas, išaiškinimą (šiuo klausimu žr. minėto sprendimo Zino Davidoff ir Levi Strauss
42 ir 43 punktus).
46. Antra, reikia priminti, kad, kaip matyti iš direktyvos pirmos konstatuojamosios dalies, ja siekiama pašalinti valstybių narių prekių ženklus reglamentuojančiuose įstatymuose esančius skirtumus, galinčius sudaryti kliūtis laisvam prekių judėjimui, laisvei teikti paslaugas bei iškraipyti konkurenciją bendrojoje rinkoje.
47. Teisė į prekių ženklą sudaro esminį neiškreiptos konkurencijos sistemos, kurią Sutartimi siekiama įtvirtinti ir išlaikyti, elementą. Šioje sistemoje įmonės turi turėti galimybę pritraukti klientus savo prekių ir paslaugų kokybe, o tai įmanoma tik dėl juos atskirti leidžiančių išskirtinių žymenų (žr., pavyzdžiui, 1990 m. spalio 17 d. Sprendimo Hag GF, C‑10/89, Rink. p. I‑3711, 13 punktą ir 2001 m. spalio 4 d. Sprendimo Merz ? Krell, C‑517/99, Rink. p. I‑6959, 21 punktą).
48. Šiame kontekste esminė prekių ženklo paskirtis yra garantuoti vartotojui ar galutiniam naudotojui ženklu pažymėtos prekės ar paslaugos kilmės tapatumą, leidžiant jam nesunkiai atskirti šią prekę ir paslaugą nuo kitos kilmės prekės ar paslaugos. Iš tikrųjų, tam kad prekių ženklas galėtų atlikti savo, kaip esminio neiškreiptos konkurencijos sistemos, kurią Sutartimi siekiama įtvirtinti ir išlaikyti, elemento vaidmenį, jis turi užtikrinti, kad juo pažymėtos prekės ir paslaugos buvo pagamintos ar suteiktos kontroliuojant vienai įmonei, atsakingai už jų kokybę (žr., pavyzdžiui, 1978 m. gegužės 23 d. Sprendimo Hoffmann‑La Roche, 102/77, Rink. p. 1139, 7 punktą ir 2002 m. birželio 18 d. Sprendimo Philips, C‑299/99, Rink. p. I‑5475, 30 punktą).
49. Bendrijos teisės aktų leidėjas patvirtino šį esminį vaidmenį direktyvos 2 straipsnyje nurodydamas, kad žymenys, kuriuos galima pavaizduoti grafiškai, laikytini prekių ženklu, tik jeigu jie leidžia atskirti vienai įmonei priklausančias prekes ar paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių ar paslaugų (žr., pavyzdžiui, minėto sprendimo Merz ? Krell 23 punktą).
50. Tam kad būtų užtikrinta ši kilmės garantija, sudaranti prekių ženklo esminę paskirtį, būtina apsaugoti ženklo savininką nuo konkurentų, ketinančių nesąžiningai pasinaudoti ženklo įgyta padėtimi ir reputacija, parduodant neteisėtai juo pažymėtas prekes (žr., pavyzdžiui, minėto sprendimo Hoffmann-La Roche
7 punktą ir 1997 m. lapkričio 11 d. Sprendimo Loendersloot, C‑349/95, Rink. p. I‑6227, 22 punktą). Šiuo klausimu direktyvos dešimtoje konstatuojamojoje dalyje pabrėžiamas prekių ženklui suteikiamos apsaugos absoliutus pobūdis, esant tapatumui tarp ženklo ir žymens bei tarp ginčytinų prekių ar paslaugų ir tų prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklas įregistruotas. Šioje dalyje pažymima, kad tokios apsaugos tikslas – pirmiausia užtikrinti prekių ženklo atliekamą kilmės nuorodos funkciją.
51. Iš šių argumentų darytina išvada, kad direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punkte numatyta išimtinė teisė buvo įtvirtinta siekiant leisti prekių ženklo savininkui apginti savo, kaip savininko, specifinius interesus, t. y. užtikrinti, kad ženklas galėtų atlikti savo paskirtį. Todėl naudotis šiomis teisėmis leistina tais atvejais, kai trečiasis asmuo naudodamas ženklą pažeidžia ar gali pažeisti ženklo paskirtį ir jo esminę prekių kilmės garantijos vartotojams funkciją.
52. Iš tikrųjų direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punkto pagrindu įregistruoto prekių ženklo savininkui suteikiamos teisės išimtinis pobūdis yra pateisinamas tik šios nuostatos taikymo ribose.
53. Šiuo klausimu reikia priminti, kad direktyvos 5 straipsnio 5 dalyje numatyta, jog šio straipsnio 1–4 dalių nuostatos neturės įtakos jokios valstybės narės nuostatoms dėl apsaugos nuo žymens naudojimo kitais nei prekių ar paslaugų atskyrimo tikslais.
54. Savininkas negali uždrausti tapatų prekių ženklui žymenį naudoti prekėms, kurios yra tapačios toms prekėms, kurioms prekių ženklas įregistruotas, jei, atsižvelgiant į ženklo paskirtį, toks naudojimas negali pažeisti jo, kaip ženklo savininko, interesų. Taigi kai kurios naudojimo išimtinai aprašymo tikslais rūšys nepatenka į direktyvos 5 straipsnio 1 dalies taikymo sritį, nes jos nekelia pavojaus jokiems šios nuostatos saugomiems interesams ir todėl nepatenka į naudojimo sampratą šios nuostatos prasme (dėl naudojimo išimtinai aprašymo tikslais, susijusiais su siūlomos prekės charakteristika, žr. 2002 m. gegužės 14 d. Sprendimo Hölterhoff, C‑2/00, Rink. p. I‑4187, 16 punktą).
55. Šiuo klausimu yra akivaizdu, kad pagrindinėje byloje susiklosčiusi situacija iš esmės skiriasi nuo minėtos Hölterhoff bylos aplinkybių. Nagrinėjamoje byloje žymuo naudojamas prekybos santykiuose su vartotojais, t. y. akivaizdžiai ne išimtinai aprašymo tikslais.
56. Atsižvelgiant į ant pagrindinėje byloje nagrinėjamų prekių užrašyto žodžio „Arsenal“ formą bei į kitus šalutinius užrašus ant jų (žr. šio sprendimo 39 punktą), šio žymens naudojimas sudarė esminio ryšio, susiklosčiusio tarp ginčytinų prekių ir ženklo savininko prekybos veikloje, įspūdį.
57. Šiai išvadai neturi įtakos M. Reed kioske esantis įspėjimas, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamos prekės nėra originalios Arsenal FC
prekės (žr. 17 punktą). Net padarius prielaidą, kad šis įspėjimas gali būti panaudotas trečiojo asmens kaip gynybos argumentas byloje dėl neteisėto prekių ženklo naudojimo, pagrindinėje byloje egzistuoja didelė tikimybė, kad kai kurie vartotojai, ypač pamatę prekes po to, kai jos buvo M. Reed parduotos ir atsiimtos iš kiosko, kur iškabintas minėtas įspėjimas, gali suprasti žymenį kaip nurodantį gamintoją Arsenal FC .
58. Be to, reikia pažymėti, kad pagrindinėje byloje nėra garantijų, kad visos ženklu pažymėtos prekės buvo pagamintos ar patiektos kontroliuojant vienai įmonei, atsakingai už jų kokybę, kaip reikalaujama pagal 48 punkte nurodytą Teisingumo Teismo praktiką.
59. Iš tikrųjų pagrindinėje byloje nagrinėjamos prekės buvo patiektos nekontroliuojant Arsenal FC
kaip ženklo savininkui, nes akivaizdu, jog jos nėra pagamintos Arsenal FC
ar jo įgaliotų platintojų.
60. Šiomis aplinkybėmis žymens, tapataus pagrindinėje byloje nagrinėjamam prekių ženklui, naudojimas gali pakenkti kilmės garantijai, sudarančiai prekių ženklo esminę paskirtį, kaip matyti iš 48 punkte minėtos Teisingumo Teismo praktikos. Dėl šios priežasties ženklo savininkas turi teisę uždrausti tokį naudojimą remdamasis direktyvos 5 straipsnio 1 dalimi.
61. Nustačius, kad pagrindinėje byloje trečiojo asmens veiksmai naudojant ginčijamą žymenį gali pakenkti prekių kilmės garantijai ir kad prekių ženklo savininkas turi turėti galimybę užkirsti tam kelią, neturi reikšmės, jog taip naudojant žymenį jis suvokiamas kaip palaikymo, ištikimybės ar prisirišimo simbolis prekių ženklo savininko atžvilgiu.
62. Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, į prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo klausimus reikia atsakyti, kad situacijoje, kuriai netaikoma direktyvos 6 straipsnio 1 dalis, kai trečiasis asmuo savo prekybos veikloje naudoja teisėtai įregistruotam prekių ženklui tapatų žymenį, kuriuo žymimos prekės yra tapačios toms prekėms, kurioms prekių ženklas įregistruotas, ženklo savininkas turi teisę pagrindinės bylos aplinkybėmis uždrausti tokį naudojimą remdamasis direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punktu. Šios išvados nepaneigia tai, kad taip naudojant žymenį jis suvokiamas kaip palaikymo, ištikimybės ar prisirišimo simbolis prekių ženklo savininko atžvilgiu.
Dėl bylinėjimosi išlaidų
63. Komisijos ir ELPA priežiūros institucijos, kurios pateikė Teisingumo Teismui savo pastabas, išlaidos nėra atlygintinos. Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų nacionalinio teismo nagrinėjamoje byloje, išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas.
Rezoliucinė dalis
Remdamasis šiais motyvais,
TEISINGUMO TEISMAS,
atsakydamas į klausimus, kuriuos jam 2001 m. gegužės 4 d. Nutartimi pateikė High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, nusprendžia:
Situacijoje, kuriai netaikoma 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 6 straipsnio 1 dalis, kai trečiasis asmuo savo prekybos veikloje naudoja teisėtai įregistruotam prekių ženklui tapatų žymenį, kuriuo žymimos prekės yra tapačios toms prekėms, kurioms prekių ženklas įregistruotas, ženklo savininkas turi teisę pagrindinės bylos aplinkybėmis uždrausti tokį naudojimą remdamasis šios direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punktu. Neturi reikšmės tai, kad taip naudojant žymenį jis suvokiamas kaip palaikymo, ištikimybės ar prisirišimo simbolis prekių ženklo savininko atžvilgiu.