62023TJ1104_RES
Byla T‑1104/23
Ferrari SpA
prieš
Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą
2025 m. liepos 2 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji išplėstinė kolegija) sprendimas
„Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos panaikinimo procedūra – Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija – Žodinis prekių ženklas TESTAROSSA – Prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 58 straipsnio 1 dalies a punktas) – Trečiųjų asmenų atliekamas naudojimas – Naudojimo pobūdis – Numanomas prekių ženklo savininko sutikimas – Naudojimo iš tikrųjų įrodymas – Sumažinti motorinių sausumos transporto priemonių modeliai (žaislai)“
Europos Sąjungos prekių ženklas – Europos Sąjungos prekių ženklo poveikis – Prekių ženklo suteikiamos teisės – Teisė uždrausti naudoti prekių ženklą – Sąlyga – Trečiojo asmens atliekamas naudojimas, galintis padaryti žalą prekių ženklo funkcijoms – Sąvoka – Trečiosios šalies atliekamas žymėjimas prekių ženklui, įregistruotam sumažintiems transporto priemonių modeliams, tapačiu žymeniu – Naudojimas, kai apsiribojama tikslaus automobilio modelio atgaminimo nurodymu – Netaikymas
(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 9 straipsnio 1 dalis)
(žr. 27–29, 32, 33 punktus)
Europos Sąjungos prekių ženklas – Atsisakymas nuo teisinės apsaugos, panaikinimas ir negaliojimas – Panaikinimo pagrindai – Prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų nebuvimas – Žodinis prekių ženklas TESTAROSSA
(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalis ir 51 straipsnio 1 dalies a punktas)
(žr. 47–52, 59, 65, 71 punktus)
Europos Sąjungos prekių ženklas – Atsisakymas nuo teisinės apsaugos, panaikinimas ir negaliojimas – Panaikinimo pagrindai – Prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų nebuvimas – Trečiojo asmens su prekių ženklo savininko sutikimu atliekamas naudojimas – Numanomas sutikimas – Vertinimo kriterijai – Prekių ženklo naudojimas sumažintiems transporto priemonių modeliams
(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalis ir 51 straipsnio 1 dalies a punktas)
(žr. 60, 62–64, 68–70 punktus)
Santrauka
Bendrojo Teismo išplėstinė kolegija iš dalies panaikino Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) apeliacinės tarybos sprendimą (
1
) ir pasisakė dėl „naudojimo iš tikrųjų“ sąvokos, kai tretieji asmenys naudoja prekių ženklą turėdami numanomą šio prekių ženklo savininko sutikimą. Jis, be kita ko, paaiškino Sprendime Opel (
2
) suformuotą jurisprudenciją ir patikslino sąlygas, kuriomis prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų gali būti įrodytas, kai pagal atitinkamos rinkos ir sektoriaus įpročius tam tikromis sąlygomis tam tikri ūkio subjektai įregistruotą prekių ženklą gali naudoti nagrinėjamoms prekėms apibūdinti.
Ieškovė Ferrari SpA yra Europos Sąjungoje galiojančios tarptautinės žodinio prekių ženklo TESTAROSSA, skirto, be kita ko, sumažintiems transporto priemonių modeliams ir žaislams (
3
), registracijos savininkė. 2014 m. lapkričio 14 d. įstojusi į bylą šalis Kurt Hesse pateikė prašymą pripažinti šio tarptautinio prekių ženklo registraciją negaliojančia (
4
). Anuliavimo skyrius iš dalies patenkino prašymą panaikinti registraciją ir jį atmetė dėl „sumažintų motorinių sausumos transporto priemonių modelių (žaislų)“.
Tiek įstojusi į bylą šalis, tiek ieškovė pateikė apeliacijas dėl to sprendimo panaikinimo iš dalies. EUIPO apeliacinė taryba patenkino įstojusios į bylą šalies apeliaciją ir atmetė ieškovės apeliaciją, ši neteko teisių į ginčijamą prekių ženklą visoms prekėms. Ieškovė Bendrajame Teisme pareiškė ieškinį dėl šio sprendimo panaikinimo.
Bendrojo Teismo vertinimas
Pirmiausia Bendrasis Teismas pabrėžė, kad trečiojo asmens atliekamas sumažintų transporto priemonių modelių ženklinimas žaislams įregistruotam prekių ženklui tapačiu žymeniu gali būti uždraustas tik tuo atveju, jeigu juo padaroma arba galėtų būti padaryta žala šio prekių ženklo funkcijoms, o tai turi būti vertinama atsižvelgiant į sumažintų transporto priemonių modelių rinkos charakteristikas. Šiai rinkai būdingas, pirma, nepriklausomų žaislų gamintojų (jie naudoja ir automobiliams įregistruotus prekių ženklus, kaip antai ginčijamas prekių ženklas, kaip paprastas nuorodas, kad sumažintas modelis yra tikslus realaus automobilio modelio atgaminimas) ir, antra, sumažintų transporto priemonių modelių, kuriuos pagamino ir kuriais tiesiogiai prekiauja tokių prekių ženklų savininkai arba su jais ekonomiškai susijusios įmonės, be kita ko, pagal licenciją, koegzistavimas. Taigi atitinkama visuomenė yra įpratusi susidurti su sumažintais transporto priemonių modeliais, turinčiais automobilių gamintojo licenciją ar jos neturinčiais, ir juos atskirti pagal ant pakuotės esančią informaciją. Bendrasis Teismas nurodė, kad trečiasis asmuo gali naudoti tokį prekių ženklą be jo savininko sutikimo su sąlyga, kad jo naudojimas ant sumažinto transporto priemonės modelio tik nurodo atitinkamai visuomenei, kad šis modelis yra tikslus tikrojo automobilio modelio atgaminimas. Vis dėlto kai trečiasis asmuo, naudodamas prekių ženklą, nurodo, pavyzdžiui, licencinę sutartį, sudarytą su prekių ženklo savininku, tai bus suvokiama kaip nuoroda, kad šie produktai yra pagaminti automobilio gamintojo arba su juo ekonomiškai susijusios bendrovės. Tokiu atveju prekių ženklo savininkas turi teisę prieštarauti tokiam naudojimui, jei šis buvo atliktas be jo sutikimo.
Šiuo atveju Bendrasis Teismas, pirma, nagrinėjo, ar tai, kad tretieji asmenys naudoja prekių ženklą, atitinka jo esminę funkciją. Jis pažymėjo, kad ieškovės pateiktus įrodymus sudaro, be kita ko, keli trečiųjų šalių prekių ženklų katalogai ir modelių nuotraukos, kuriose nurodytas ginčijamas prekių ženklas, taip pat užrašas „oficialus produktas, kuriam suteikta Ferrari licencija“. Šiuo klausimu jis konstatavo, kad ši informacija leidžia atitinkamai visuomenei suprasti, jog šiuos sumažintus modelius gamina trečiasis asmuo, turintis ieškovės suteiktą licenciją, nors ginčijamas prekių ženklas naudojamas šalia trečiųjų asmenų prekių ženklų. Taigi toks ginčijamo prekių ženklo naudojimas atitinka esminę jo funkciją – užtikrinti vartotojams prekių komercinę kilmę. Tai, kad ginčijamu prekių ženklu pažymėtais sumažintais transporto priemonių modeliais prekiauja skirtingos įmonės ir kad skiriasi jų kokybė ir kaina, nepaneigia šios išvados. Taip pat nesvarbu, kad užraše „oficialus produktas, kuriam suteikta Ferrari licencija“ nenurodytas ginčijamas prekių ženklas, nes ryšys tarp prekių ženklo Ferrari ir ginčijamo prekių ženklo naudojimo ant pakuočių ir katalogų atitinka nagrinėjamos rinkos įpročius. Iš tiesų Bendrasis Teismas pažymėjo, kad automobilių rinkoje transporto priemonės parduodamos, žymimos tiek pirmuoju prekių ženklu, nurodančiu jų gamintoją, tiek antruoju, žyminčiu jų modelį, ir kad šie argumentai taip pat svarbūs sumažintų transporto priemonių modelių rinkai. Be to, tai, kad greta ginčijamo prekių ženklo nėra simbolių „®“ arba „TM“, nekeičia šio prekių ženklo galimybės atlikti savo esminę funkciją. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, Bendrasis Teismas nustatė, kad ginčijamas prekių ženklas atitinkamu laikotarpiu buvo naudojamas sumažintiems transporto priemonių modeliams pagal jo esminę funkciją.
Antra, Bendrasis Teismas nagrinėjo, ar trečiosios šalys naudojo ginčijamą prekių ženklą su savininko sutikimu. Jis pažymėjo, kad ieškovės pateiktose licencinių sutarčių ištraukose nėra prekių ženklų, kurie yra minėtų sutarčių dalykas, sąrašo, todėl jos neleidžia daryti išvados, kad ieškovė aiškiai sutiko, jog šie tretieji asmenys naudotų jos prekių ženklą. Vis dėlto jis pabrėžė, kad savininko sutikimas, jog tretieji asmenys naudotų prekių ženklą, taip pat gali būti numanomas iš aplinkybių ir veiksnių, egzistavusių prieš šį naudojimą, jo metu ar po jo, jie turi būti nagrinėjami atsižvelgiant į naudojimą, kuris laikomas pateisinamu atitinkamame ekonomikos sektoriuje.
Taigi, pirma, Bendrasis Teismas nurodė, kad konkrečiomis nagrinėjamos rinkos aplinkybėmis numanomas ginčijamo prekių ženklo savininko sutikimas kyla iš to, kad jis žinojo, jog tretieji asmenys naudoja jo prekių ženklą, ir tam neprieštaravo, ir teigia, kad taip yra nagrinėjamu atveju. Antra, jis patikslino, jog gamintojo prekių ženklo naudojimas, kurį atlieka įmonė, prekiaujanti nagrinėjamomis prekėmis kaip „oficialiais“ produktais, kuriems suteikta gamintojo licencija, gali būti pripažintas naudojimu, atliekamu su šio prekių ženklo savininko sutikimu, jeigu toks naudojimas tarp šių dviejų bendrovių sukuria ryšį, kuris leidžia manyti, kad gamintojas leido minėtai bendrovei naudoti jo prekių ženklus. Trečia, Bendrasis Teismas nustatė, kad pateikdama trečiųjų asmenų sąskaitas faktūras ir užsakymus dėl ginčijamu prekių ženklu pažymėtų sumažintų transporto priemonių modelių pardavimo, siekdama įrodyti naudojimą iš tikrųjų, ieškovė netiesiogiai teigia, kad toks naudojimas buvo atliktas su jos sutikimu. Taigi Bendrasis Teismas nusprendė, kad ieškovė netiesiogiai sutiko, kad tretieji asmenys naudotų ginčijamą prekių ženklą nagrinėjamoms prekėms.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, Bendrasis Teismas panaikino Apeliacinės tarybos sprendimą tiek, kiek ginčijamo prekių ženklo registracija buvo panaikinta sumažintų transporto priemonių modeliams.
(
1
)	2023 m. rugpjūčio 29 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 887/2016-5.
(
2
)	2007 m. sausio 25 d. Sprendimas Adam Opel (C 48/05, EU:C:2007:55).
(
3
)	Prekės, priskiriamos prie 28 klasės pagal peržiūrėtą ir iš dalies pakeistą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti.
(
4
)	Pagal 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1) 158 straipsnio 2 dalį, siejamą su šio reglamento 51 straipsnio 1 dalies a punktu.