62002TO0235_NL
Partijen
Overwegingen van het arrest
Beslissing inzake de kosten
Dictum
Partijen
In zaak T-235/02,
Strongline A/S,
gevestigd te Glostrup (Denemarken), vertegenwoordigd door J. S. Ørndrup, advocaat,
verzoekster,
tegen
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM),
vertegenwoordigd door O. Waelbroeck als gemachtigde,
verweerder,
interveniënte voor het Gerecht:
Scala Inc.,
gevestigd te Exton, Pennsylvania (Verenigde Staten van Amerika), vertegenwoordigd door R. M. Hiddleston, solicitor,
betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 27 mei 2002 (zaak R 830/2001-1) houdende afwijzing van een oppositie wegens het ontbreken van het bewijs van de aan oudere merken ontleende rechten,
geeft
HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),
samengesteld als volgt:
J. Pirrung, kamerpresident,
A. W. H. Meij en
N. J. Forwood, rechters,
griffier: H. Jung, gezien het op 5 augustus 2002 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift, gezien de op 19 november 2002 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het Bureau, die op 28 november 2002 werd gerectificeerd, gezien de op 10 december 2002 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,
de navolgende
Beschikking
Overwegingen van het arrest
Voorgeschiedenis van het geding
1. Op 23 maart 1998 werd in het
Blad van gemeenschapsmerken
nr. 20/98 een gemeenschapsmerkaanvraag gepubliceerd, die interveniënte, Scala Inc., bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna:
" Bureau" ) had ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd. De aanvraag betrof het woordteken SCALA ter aanduiding van
" software"
van klasse 9 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.
2. De aanvraag werd in het Engels ingediend. Het Frans werd overeenkomstig artikel 115, lid 3, van verordening nr. 40/94 als tweede taal opgegeven.
3. Op 15 juni 1998 heeft verzoekster, Strongline Software A/S, ook Strongline A/S genoemd, krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 een oppositiebezwaarschrift ingediend tegen het aangevraagde merk voor alle in de merkaanvraag opgegeven waren, op grond dat het aangevraagde merk hetzelfde was als twee oudere nationale merken, te weten de woordmerken SCALA die in 1989 in Denemarken en in 1994 in Duitsland waren ingeschreven voor waren van de klassen 9 en 16 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Verzoekster heeft haar oppositie in het bijzonder gebaseerd op een deel van de waren waarvoor de oudere merken waren ingeschreven, met name de waren die worden omschreven als
" op gegevensdragers geregistreerde software"
( " computerprogrammes stored on datacarriers" ) van klasse 9.
4. In haar oppositiebezwaarschrift heeft verzoekster het Engels als proceduretaal voor het Bureau gekozen. Bij dit bezwaarschrift heeft zij een in het Duits gesteld document betreffende de inschrijving in Duitsland gevoegd alsmede een Engelse vertaling van de volledige lijst van waren waarvoor beide oudere merken volgens haar waren ingeschreven.
5. Op 17 juni 1998 heeft verzoekster aan het Bureau een standaardformulier van het Bureau in het Deens overgelegd, waarin aan een erkende gemachtigde een volmacht voor de oppositieprocedure werd gegeven. Daarbij heeft zij twee in het Deens gestelde documenten gevoegd, die in de begeleidende brief werden beschreven als een kopie van de inschrijving in Denemarken met Strongline ApS als houder, en een kopie van het aan het Patent- og Varemærkestyrelsen (Deens octrooi- en merkenbureau) gericht verzoek, akte te nemen van de wijziging van haar naam in Strongline Software A/S.
6. Op 19 juni 1998 heeft verzoekster aan het Bureau enerzijds een in het Deens gesteld document overgelegd, waarvan de opschriften van de rubrieken in het Engels waren vertaald en dat werd beschreven als een kopie van de inschrijving in Denemarken, die thans op naam van Strongline Software was opgesteld, en anderzijds de vertaling van de waren waarvoor dit merk was ingeschreven. Deze vertaling leunde dicht aan bij de eerder overgelegde vertaling.
7. Op 2 september 1998 heeft het Bureau verzoekster erop gewezen dat, ondanks regel 76, leden 3 en 4, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1), geen enkele volmacht in een van de talen van het Bureau was overgelegd. De dag daarna heeft verzoekster het standaardformulier in het Engels ingediend.
8. Op 16 april 1999 heeft het Bureau verzoekster op de hoogte gesteld van de inleiding van de procedure op tegenspraak en heeft het een termijn van vier maanden ─ op verzoek van partijen verlengd tot 16 april 2000 ─ gesteld voor het aanvoeren van alle ter ondersteuning van de oppositie noodzakelijke feiten, bewijzen en argumenten. Het Bureau heeft uitdrukkelijk gepreciseerd dat alle documenten in de proceduretaal van de oppositie moesten worden overgelegd.
9. Op 17 februari 2000 heeft interveniënte verzoekster gevraagd, overeenkomstig artikel 43 van verordening nr. 40/94 het bewijs van normaal gebruik van het Deense merk te leveren, waarbij zij preciseerde dat het bewijsmateriaal in het Engels moest worden vertaald.
10. Op 30 augustus 2000 heeft verzoekster haar opmerkingen en verschillende documenten in het Deens betreffende het bewijs van gebruik van het Deense merk ingediend.
11. Op 15 december 2000 heeft interveniënte haar opmerkingen over de op 30 augustus 2000 ingediende stukken neergelegd. Zij heeft onder meer opgemerkt dat bepaalde bewijselementen niet waren vertaald en dat de vertaling van de documenten betreffende de aangevoerde merken nog altijd ontbrak. Zij heeft betoogd dat door de ontoereikendheid van het overgelegde bewijsmateriaal de twijfel over de geldigheid van de oudere merken niet kon worden weggenomen, zodat de oppositie automatisch moest worden afgewezen. Deze opmerkingen werden medegedeeld aan verzoekster.
12. Op 13 februari 2001 heeft het Bureau overeenkomstig regel 22 van verordening nr. 2868/95 verzoekster uitdrukkelijk verzocht, de vertaling van bepaalde bewijselementen betreffende het gebruik van het Deense merk over te leggen. Op 22 maart 2001 heeft verzoekster de gevraagde vertalingen overgelegd, maar zij heeft niet gerepliceerd op de door interveniënte geformuleerde bezwaren en in het bijzonder heeft zij nagelaten, nog vertalingen van de documenten inzake de aangevoerde merken in te dienen.
13. Op 14 juli 2001 heeft interveniënte nieuwe opmerkingen ingediend naar aanleiding van de aanvullende vertalingen, en in het bijzonder bleef zij bij haar betoog dat de oppositie moest worden afgewezen bij gebreke van bewijs van de inschrijving van de aangevoerde merken.
14. Bij beslissing van 20 juli 2001 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen op grond dat verzoekster niet in de proceduretaal van de oppositie het bewijs had geleverd van de geldigheid en de juridische status van de oudere nationale merken waarop de oppositie was gebaseerd.
15. Op 11 september 2001 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het Bureau beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling. Op 16 november 2001 heeft interveniënte haar opmerkingen over dit beroep ingediend.
16. Bij beslissing van 27 mei 2002 (hierna:
" bestreden beslissing" ), die verzoekster op 6 juni 2002 is betekend, heeft de eerste kamer van beroep het beroep verworpen.
17. De kamer van beroep heeft in wezen vastgesteld dat verzoekster onvoldoende bewijs van de geldigheid en het houderschap van de oudere merken waarop de oppositie was gebaseerd, in de proceduretaal van de oppositie had aangedragen. Zij heeft voorts geoordeeld dat het Bureau niet verplicht was, verzoekster op deze nalatigheid te wijzen, in het bijzonder wanneer, zoals in casu, interveniënte nadrukkelijk daarop heeft gewezen in haar opmerkingen, die aan verzoekster zijn meegedeeld.
Conclusies van partijen
18. Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
─ de bestreden beslissing te vernietigen;
─ de zaak naar de eerste kamer van beroep terug te wijzen;
─ elke partij te verwijzen in de eigen kosten.
19. Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:
─ het beroep niet-ontvankelijk te verklaren;
─ subsidiair, het beroep ongegrond te verklaren;
─ verzoekster te verwijzen in de kosten.
20. Interveniënte concludeert dat het het Gerecht behage:
─ de bestreden beslissing te bevestigen;
─ de oppositie af te wijzen en de inschrijving van het aangevraagde merk toe te staan;
─ verzoekster te verwijzen in de kosten.
De ontvankelijkheid
21. Het Bureau voert aan dat het onderhavige beroep niet-ontvankelijk moet worden verklaard op grond van artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, volgens hetwelk
" de memories van de partijen [...] geen wijziging [kunnen] brengen in het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep" . In haar verzoekschrift voert verzoekster schending van artikel 8, lid 1, sub a of b, van verordening nr. 40/94 aan. Het geschil voor de kamer van beroep betrof evenwel volgens het stuk waarmee de zaak bij deze laatste aanhangig werd gemaakt, alleen de niet-eerbiediging van regel 17, lid 2, van verordening nr. 2868/95.
22. Het Gerecht stelt in casu vast dat, anders dan het Bureau betoogt, het geschil voor de kamer van beroep rechtstreeks betrekking had op de toepassing van artikel 8, lid 1, van verordening nr. 40/94 en derhalve niet werd gewijzigd door de conclusies van verzoekster. In de eerste plaats kan immers niet worden betwist dat het onderhavige geding zijn oorsprong vindt in de krachtens dit artikel ingestelde oppositie. In de tweede plaats bevatten de regels waarnaar de kamer van beroep in de bestreden beslissing rechtstreeks heeft verwezen, te weten de regels 16, lid 2, en 17, lid 2, van verordening nr. 2868/95, formele of procedurele voorwaarden voor de toepassing van dat artikel. In de derde plaats vormt de conclusie van de kamer van beroep dat het beroep wordt verworpen
" op grond dat verzoekster niet het bewijs heeft geleverd van de rechten waarop zij haar oppositie baseert", duidelijk een geval van toepassing van artikel 8.
23. Het beroep is dus ontvankelijk.
24. Ten slotte is het Bureau ingevolge artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 verplicht de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van de gemeenschapsrechter. Dienaangaande is het vaste rechtspraak dat het Gerecht geen bevelen kan richten tot het Bureau [zie, met name, arrest Gerecht van 12 december 2002, eCopy/BHIM (ECOPY), T-247/01, Jurispr. blz. II-5301, punt 13]. De vordering van interveniënte, de inschrijving van het aangevraagde merk toe te staan, dient derhalve ambtshalve niet-ontvankelijk te worden verklaard.
Ten gronde
Argumenten van partijen
25. Verzoekster betoogt om te beginnen dat de documenten die zij ter onderbouwing van haar oppositie aan het Bureau heeft overgelegd, te weten de uittreksels uit de inschrijvingen in Duitsland en Denemarken, voldoen aan de vereisten van regel 16, lid 2, van verordening nr. 2868/95. Deze uittreksels moeten als inschrijvingsbewijzen in de zin van deze bepaling worden beschouwd. Verzoekster beklemtoont dienaangaande dat het Deense octrooi- en merkenbureau geen document met het opschrift
" inschrijvingsbewijs"
afgeeft, maar alleen de in casu overgelegde uittreksels. Het lijdt in elk geval geen twijfel dat deze uittreksels officiële documenten of kopieën daarvan zijn, afkomstig van de instantie die is belast met de inschrijving van het betrokken merk.
26. Verzoekster erkent dat niet is voldaan aan de vereisten van regel 17, lid 2, van verordening nr. 2868/95.
27. Zij betoogt dat de inschrijving van het merk SCALA op naam van interveniënte in strijd is met artikel 8 van verordening nr. 40/94, omdat de betrokken tekens dezelfde zijn en de waren gelijk of minstens soortgelijk zijn. Dat regel 17, lid 2, van verordening nr. 2868/95 niet werd nageleefd, kan een dergelijke schending van artikel 8 van verordening nr. 40/94 niet rechtvaardigen.
28. Het Bureau voert aan dat het beroep duidelijk ongegrond is. Of artikel 8, lid 1, sub a of b, van verordening nr. 40/94 van toepassing is, behoeft immers niet te worden onderzocht, aangezien verzoekster uitdrukkelijk erkent dat zij regel 17, lid 2, van verordening nr. 2868/95 niet heeft nageleefd. De oppositie moet in elk geval overeenkomstig regel 20, lid 3, van verordening nr. 2868/95 worden afgewezen bij gebreke van bewijs van de oudere rechten.
29. Het Bureau preciseert dat in geval van verwerping van het onderhavige beroep verzoekster nog altijd krachtens artikel 52, lid 1, van verordening nr. 40/94 een vordering tot nietigverklaring kan instellen.
30. Interveniënte is van mening dat verzoekster heeft nagelaten, binnen de door het Bureau overeenkomstig de regels 16, lid 3, en 20, lid 2, van verordening nr. 2868/95 gestelde termijn afdoende bewijsmateriaal betreffende de geldigheid van het Duitse en het Deense merk, het houderschap en het gebruik ervan, en ook vertalingen van dit bewijsmateriaal in de proceduretaal over te leggen. De in het verzoekschrift aangedragen bewijselementen en de vertaling daarvan moeten als tardief worden beschouwd, aangezien verzoekster deze niet aan het Bureau heeft overgelegd, hoewel zij daartoe ruimschoots de gelegenheid heeft gehad. De oppositie moet derhalve worden afgewezen.
31. Interveniënte wijst erop dat de overlegging van vertalingen van de betrokken stukken zowel voor het Bureau als voor de merkaanvrager van belang is om de gegrondheid van een oppositie te kunnen beoordelen. In dit verband herinnert zij eraan dat verzoekster heeft erkend dat zij artikel 17, lid 2, van verordening nr. 2868/95 niet heeft nageleefd.
32. Voor het geval dat het Gerecht bovengenoemde argumenten ontoereikend acht, dient de oppositie in elk geval te worden afgewezen op grond dat de in de merkaanvraag opgegeven waren talrijker zijn dan de door de oudere merken aangeduide waren, zodat de merken niet dezelfde zijn in de zin van artikel 8, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94.
Beoordeling door het Gerecht
33. Ingevolge artikel 111 van het Reglement voor de procesvoering kan het Gerecht, wanneer het beroep kennelijk rechtens ongegrond is, zonder de behandeling voort te zetten beslissen bij met redenen omklede beschikking.
34. In casu acht het Gerecht zich voldoende geïnformeerd door de processtukken en beslist het, met toepassing van dit artikel uitspraak te doen zonder de behandeling voort te zetten.
35. Regel 16, leden 2 en 3, van verordening nr. 2868/95 bepaalt:
" 2. Indien de oppositie op een ouder merk dat geen gemeenschapsmerk is, berust, dient het bezwaarschrift bij voorkeur vergezeld te gaan van bewijsmateriaal betreffende de inschrijving of de indiening van het oudere merk, zoals een inschrijvingsbewijs [...]
3. De bijzonderheden van de feiten, bewijzen, argumenten en andere ter staving dienende stukken als bedoeld in lid 1, alsmede het in lid 2 bedoelde bewijsmateriaal, mogen, indien zij niet samen met het bezwaarschrift of nadien worden overgelegd, binnen een door het Bureau overeenkomstig regel 20, lid 2, te stellen termijn na de aanvang van de oppositieprocedure worden overgelegd.
"
36. Regel 17, lid 2, van verordening nr. 2868/95 bepaalt:
" Indien het bewijsmateriaal ter staving van de oppositie, als bedoeld in regel 16, leden 1 en 2, niet in de taal van de oppositieprocedure wordt overgelegd, dient de opposant binnen een termijn van een maand na het verstrijken van de oppositietermijn of, indien van toepassing, binnen de door het Bureau overeenkomstig regel 16, lid 3, gestelde termijn, in die taal een vertaling van het bewijsmateriaal in."
37. Zoals de kamer van beroep in de bestreden beslissing heeft vastgesteld en verzoekster in haar verzoekschrift heeft erkend, heeft deze laatste in casu in strijd met regel 17, lid 2, van verordening nr. 2868/95 niet binnen de haar verleende termijn aan het Bureau een afdoende vertaling overgelegd van het bewijsmateriaal betreffende de rechten die zij ontleent aan de oudere nationale merken waarop haar oppositie is gebaseerd.
38. Er zij aan herinnerd dat de verplichting die ingevolge regel 17, lid 2, van verordening nr. 2868/95 rust op een partij die een procedure inter partes heeft ingeleid, wordt gerechtvaardigd door de noodzaak, het beginsel van hoor en wederhoor en van equality of arms tussen partijen in een dergelijke procedure volledig in acht te nemen [arrest Gerecht van 13 juni 2002, Chef Revival USA/BHIM ─ Massagué Marín (Chef), T-232/00, Jurispr. blz. II-2749, punt 42].
39. Indien de opposant het bewijsmateriaal ter staving van de oppositie en de vertaling ervan in de proceduretaal van de oppositie niet overlegt vóór het verstrijken van de daartoe door het Bureau gestelde termijn, mag dit laatste de oppositie ongegrond verklaren tenzij het overeenkomstig regel 20, lid 3, van verordening nr. 2868/95 een andere beslissing aangaande de oppositie kan nemen op grond van stukken waarover het eventueel reeds beschikt. In dit geval houdt de afwijzing van de oppositie niet alleen verband met het feit dat de opposant de door het Bureau gestelde termijn niet heeft geëerbiedigd, maar is zij ook het gevolg van het feit dat niet is voldaan aan een voorwaarde voor de gegrondheid van de oppositie, aangezien de opposant nalaat om binnen de termijn het relevante bewijsmateriaal ter staving over te leggen ─ een overlegging die bovendien noodzakelijk is om de in het vorige punt uiteengezette redenen ─ en hij er daardoor niet in slaagt het bestaan van de feiten of rechten waarop zijn oppositie berust, aan te tonen (arrest Chef, reeds aangehaald in punt 38 supra, punt 44).
40. Verzoekster stelt alleen dat het door haar overgelegde bewijsmateriaal voldoet aan regel 16 van verordening nr. 2868/95 en dat de oppositie dus moet worden toegewezen.
41. Allereerst zij vastgesteld dat geen rekening mag worden gehouden met de bij het verzoekschrift gevoegde documenten en vertalingen betreffende de voor de oppositie aangevoerde oudere merken, die voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd en dus niet konden worden onderzocht door de kamer van beroep. Bijgevolg dienen deze stukken van de hand te worden gewezen zonder dat de bewijskracht ervan behoeft te worden onderzocht [zie, in die zin, arrest Gerecht ECOPY, reeds aangehaald in punt 24 supra, punten 45 tot en met 49, en arrest Gerecht van 5 maart 2003, Alcon/BHIM ─ Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Jurispr. blz. II-411, punten 61 en 62].
42. Voorts moet worden vastgesteld dat verzoeksters betoog niet kan leiden tot de vernietiging van de bestreden beslissing.
43. Zelfs al zou worden aangenomen dat de aan het Bureau overgelegde documenten voldoen aan de vereisten van regel 16 van verordening nr. 2868/95, hetgeen verzoekster geenszins heeft aangetoond en zich niet verdraagt met wat uit de bestreden beslissing blijkt, doet een dergelijke vaststelling geen afbreuk aan de conclusie van de kamer van beroep dat het zonder vertaling niet mogelijk is om op basis van de overgelegde bewijselementen de juridische status en het houderschap van de aangevoerde oudere merken te controleren.
44. De kamer van beroep heeft in wezen vastgesteld dat
" [verzoekster] niet binnen de door de oppositieafdeling gestelde termijn een vertaling [had] ingediend van het document dat was overgelegd als bewijs van het houderschap [van het merk] en van het bestaan van de Duitse inschrijving, en evenmin een toereikende vertaling van het Deense inschrijvingsbewijs, de stukken waarop haar oppositie was gebaseerd"
(bestreden beslissing, punt 39). Zonder deze vertaling was het met name niet mogelijk, de twijfel van interveniënte, van de oppositieafdeling en van de kamer van beroep met betrekking tot de herkomst van de overgelegde documenten, de werkelijke houder van de aangevoerde merken en de precieze werkingssfeer van deze merken weg te nemen.
45. De door verzoekster erkende niet-naleving van regel 17 van verordening nr. 2868/95 rechtvaardigde dus dat de kamer van beroep het bij haar ingestelde beroep verwierp, aangezien door deze nalatigheid interveniënte haar rechten van de verdediging in de procedure inter partes niet kon uitoefenen en de kamer van beroep zich niet met voldoende zekerheid ervan kon vergewissen dat de aangevoerde rechten werkelijk bestaan.
46. Het onderhavige beroep moet dus als kennelijk ongegrond worden verworpen.
Beslissing inzake de kosten
Kosten
47. Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dit is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vorderingen van het Bureau en van interveniënte te worden verwezen in de kosten van laatstgenoemden.
Dictum
HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer)
beschikt:
1) Het beroep wordt verworpen.
2) Verzoekster wordt verwezen in de kosten.