62008TJ0108_NL
Partijen
Overwegingen van het arrest
Dictum
Partijen
In zaak T‑108/08,
Zino Davidoff SA,
gevestigd te Fribourg (Zwitserland), vertegenwoordigd door H. Kunz-Hallstein en R. Kunz-Hallstein, advocaten,
verzoekster,
tegen
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM),
vertegenwoordigd door R. Pethke en J. Laporta Insa als gemachtigden,
verweerder,
andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht:
I. Kleinakis kai SIA OE,
gevestigd te Athene (Griekenland), vertegenwoordigd door K. Siotou, advocaat,
betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 30 november 2007 (zaak R 298/2007‑2) inzake een oppositieprocedure tussen I. Kleinakis kai SIA OE en Zino Davidoff SA,
wijst
HET GERECHT (Eerste kamer),
samengesteld als volgt: J. Azizi (rapporteur), kamerpresident, E. Cremona en S. Frimodt Nielsen, rechters,
griffier: S. Spyropoulos, administrateur,
gezien het op 27 februari 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,
gezien de op 10 juni 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,
gezien de op 30 mei 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,
gezien de op 12 november 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde repliek,
gezien de op 15 januari 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegde dupliek,
na de terechtzitting op 2 maart 2011,
het navolgende
Arrest
Overwegingen van het arrest
Voorgeschiedenis van het geding
1. Op 14 juni 2000 heeft verzoekster, Zino Davidoff SA, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].
2. De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken GOOD LIFE.
3. De waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 3 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.
4. De gemeenschapsmerkaanvraag is in het Blad van gemeenschapsmerken
nr. 27/2001 van 26 maart 2001 gepubliceerd.
5. Op 15 juni 2001 heeft interveniënte, I. Kleinakis kai SIA OE, krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41 van verordening nr. 207/2009) oppositie tegen de inschrijving van het aangevraagde merk ingesteld op grond dat gevaar voor verwarring bestond in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009).
6. De oppositie was gebaseerd op het bestaan van het oudere Griekse woordmerk GOOD LIFE, dat onder nr. 102703 is ingeschreven voor waren van de klassen 3 en 5, die zijn omschreven als volgt: „Parfumerieën, cosmetische middelen, dat wil zeggen geparfumeerde producten en luchtverfrissers”.
7. Op 3 juni 2005 heeft verzoekster het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk in Griekenland gevraagd.
8. Op 3 oktober 2005 heeft interveniënte de volgende documenten tot bewijs van het normale gebruik van het oudere merk in Griekenland overgelegd:
– het door verzoekster ingediende verzoek tot nietigverklaring van het oudere merk, dat was gebaseerd op het niet-gebruiken van dit merk, alsmede beslissing nr. 2910/2002 van 8 april 2002 van het Griekse Administratieve Merkenbureau (hierna: „Griekse beslissing”), waarbij dit verzoek tot nietigverklaring is afgewezen;
– tien facturen die dateren van tussen 17 mei 2000 en 27 september 2005;
– 17 fotokopieën van foto’s met de binnenkant en de buitenkant van verkooppunten die naar verluidt klanten van interveniënte zijn;
– gescande foto’s van drie waren waarop het merk GOOD LIFE is aangebracht.
9. Op 20 december 2006 heeft de oppositieafdeling de oppositie in haar geheel afgewezen. Het normale gebruik van het oudere merk was niet bewezen. De documenten op basis waarvan de Griekse beslissing was genomen, waren gespecificeerd noch overgelegd. Bovendien hadden slechts twee van de tot bewijs van het normale gebruik overgelegde documenten betrekking op de referentieperiode en de omzet was niet voldoende groot om de conclusie te staven dat van het merk normaal gebruik was gemaakt.
10. Op 16 februari 2007 heeft interveniënte krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 (thans de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009) bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
11. Bij beslissing van 30 november 2007 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM het beroep gegrond verklaard, de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd en de zaak voor verdere afdoening naar de oppositieafdeling teruggewezen. Volgens de kamer van beroep is de Griekse beslissing, waarin is geconcludeerd dat in Griekenland normaal gebruik van het oudere merk is gemaakt, „in casu bijzonder relevant” (punten 19 en 20 van de bestreden beslissing). Bovendien zijn twee facturen en een fotokopie van de foto van een verkooppunt tot staving van het bewijs van het normale gebruik overgelegd. De facturen van 17 mei 2000 en 8 januari 2001 maken gewag van de verkoop van 19 287 respectievelijk 782 artikelen van het oudere merk (punt 22 van de bestreden beslissing). De bewijzen, ook al zijn er niet veel, volstaan om het normale gebruik van het oudere merk in Griekenland aan te tonen (punt 24 van de bestreden beslissing). Hoewel geen enkel bewijs op zich kan volstaan om een normaal gebruik van dat merk aan te tonen, zijn de door interveniënte overgelegde bewijzen, in hun geheel beschouwd, met name gelet op de relevantie van de Griekse beslissing, voldoende om de conclusie te staven dat van het oudere merk normaal gebruik is gemaakt in de zin van artikel 43, lid 3, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 42, lid 3, van verordening nr. 207/2009), voor de waren waarvoor dit merk is ingeschreven (punt 26 van de bestreden beslissing).
Conclusies van partijen
12. Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
– de bestreden beslissing te vernietigen;
– het BHIM of interveniënte te verwijzen in de kosten.
13. Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:
– het tweede en het vierde middel niet-ontvankelijk te verklaren;
–
het beroep voor het overige te verwerpen;
– verzoekster te verwijzen in de kosten.
14. Interveniënte concludeert dat het het Gerecht behage:
– het beroep te verwerpen;
– verzoekster te verwijzen in de kosten.
In rechte
15. Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster vijf middelen aan: ten eerste, schending van het legaliteitsbeginsel doordat met de Griekse beslissing rekening is gehouden; ten tweede, schending van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009) en onjuiste feitelijke vaststelling; ten derde, schending van regel 22, leden 2 en 3, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1); ten vierde, schending van artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009), alsmede onjuiste feitelijke vaststelling en, ten vijfde, schending van artikel 73, tweede volzin, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 75, tweede volzin, van verordening nr. 207/2009).
16. In de bestreden beslissing is de kamer van beroep op basis van de Griekse beslissing en de facturen van 17 mei 2000 en 8 januari 2001 tot de conclusie gekomen dat van het oudere merk normaal gebruik is gemaakt.
17. Verzoekster stelt dat de kamer van beroep zo het gelijkheidsbeginsel, artikel 43, lid 2, en de artikelen 73 en 74 van verordening nr. 40/94 alsmede regel 22, leden 2 en 3, van verordening nr. 2868/95 heeft geschonden.
18. Het BHIM en interveniënte stellen dat de kamer van beroep terecht tot de conclusie is gekomen dat van het oudere merk normaal gebruik is gemaakt. De overgelegde bewijzen zijn voldoende om de conclusie te staven dat in de referentieperiode normaal gebruik van het oudere merk in Griekenland is gemaakt. De factuur van 17 mei 2000 betreft 19 287 artikelen en die van 8 januari 2001 782 artikelen. In dupliek heeft het BHIM evenwel erkend dat de vertaling slecht is en dat de kamer van beroep deze facturen dus onjuist heeft uitgelegd; uit deze facturen blijkt dat een kleinere hoeveelheid artikelen is verkocht dan de hoeveelheid die de oppositieafdeling aanvankelijk had vastgesteld en die de kamer van beroep heeft overgenomen. Volgens het BHIM zijn deze facturen evenwel te verwaarlozen bij de globale beoordeling van de bewijzen van het normale gebruik, waarvan het belangrijkste bewijs de Griekse beslissing is op basis waarvan de kamer van beroep heeft geoordeeld dat van het oudere merk normaal gebruik is gemaakt.
19. Artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat „[t]ijdens de procedure [...] het [BHIM] ambtshalve de feiten [onderzoekt]; in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden blijft dit onderzoek echter beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering”. Deze bepaling verwoordt de zorgvuldigheidsplicht, krachtens welke de bevoegde instelling verplicht is om alle relevante gegevens, feitelijk en rechtens, van het geval zorgvuldig en onpartijdig te onderzoeken (zie in die zin arresten Hof van 21 november 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Jurispr. blz. I‑5469, punt 14, en 6 november 2008, Nederland/Commissie, C‑405/07 P, Jurispr. blz. I‑8301, punt 56; arrest Gerecht van 18 september 1995, Nölle/Raad en Commissie, T‑167/94, Jurispr. blz. II‑2589, punt 73, en beschikking Gerecht van 14 december 2005, Arizona Chemical e.a./Commissie, T‑369/03, Jurispr. blz. II‑5839, punt 85).
20. Bij de beantwoording van de vraag of het normale gebruik van een ouder merk afdoende is bewezen, moeten het BHIM en de kamers van beroep van het BHIM aldus alle door de partijen in het geding overgelegde bewijsstukken zorgvuldig en onpartijdig onderzoeken.
21. In casu heeft de kamer van beroep de bestreden beslissing gebaseerd op de Griekse beslissing om reden dat deze „in casu relevant” was, alsmede op de facturen van 17 mei 2000 en 8 januari 2001. De kamer van beroep heeft geoordeeld dat ofschoon geen enkel van deze bewijsstukken op zich volstond als bewijs van het normale gebruik van het oudere merk, de bewijsstukken in hun geheel beschouwd voldeden (punt 26 van de bestreden beslissing).
22. In dit verband dient in de eerste plaats te worden vastgesteld dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing alleen verklaart dat zij „van oordeel is dat de [Griekse] beslissing in feite in casu bijzonder relevant is”, hoewel zij erkent dat deze beslissing geen aanwijzing bevat over de aard van de bewijsstukken die zijn overgelegd tijdens de administratieve procedure voordat deze beslissing is genomen.
23. Ingeval het BHIM en ook de kamers van beroep van het BHIM een beslissing nemen op basis van een nationale beslissing die een bewijsstuk vormt, hetgeen het BHIM in beginsel vrijstaat [zie in die zin arresten Gerecht van 16 februari 2000, Procter & Gamble/BHIM (Vorm van stuk zeep), T‑122/99, Jurispr. blz. II‑265, punt 61, en 19 september 2001, Henkel/BHIM (Rood en wit rond tablet), T‑337/99, Jurispr. blz. II‑2597, punt 58], moeten zij overeenkomstig de in de punten 19 en 20 hierboven uiteengezette beginselen met de nodige aandacht en zorgvuldigheid onderzoeken of dat bewijselement kan aantonen dat van een ouder merk normaal gebruik is gemaakt.
24. In casu zou een zorgvuldig onderzoek van de Griekse beslissing aan het licht hebben gebracht dat daarin bondig wordt verwezen naar de documenten die zijn overgelegd en de argumenten die zijn aangedragen door de partijen tijdens de procedure die in deze beslissing is uitgemond. Bovendien zijn deze documenten niet aan het dossier van het BHIM toegevoegd zodat de kamer van beroep er niet over beschikte. De bewijsstukken die interveniënte tijdens de procedure voor het BHIM heeft overgelegd, bevatten immers geen enkel document van het dossier van de procedure voor de Griekse autoriteiten. De kamer van beroep was dus niet in staat om de redenering, daaronder begrepen de beoordeling van de bewijsstukken, te begrijpen, noch om aan te geven op welke bewijsstukken de Griekse beslissing, waarin een normaal gebruik van het oudere merk werd vastgesteld, was gebaseerd.
25. De kamer van beroep kon evenwel de conclusie van de Griekse autoriteiten niet als bewijsstuk van het normale gebruik van het oudere merk overnemen zonder te onderzoeken of de Griekse beslissing berustte op afdoende bewijsstukken, die door interveniënte moeten worden overgelegd. Derhalve heeft de kamer van beroep artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 geschonden en is zij de zorgvuldigheidsplicht niet nagekomen, doordat zij ondanks het ontbreken van deze bewijsstukken de bewijskracht van de Griekse beslissing heeft erkend als bewijs van het normale gebruik van het oudere merk.
26. In de twee de plaats dient te worden onderzocht of de kamer van beroep niettemin op goede gronden kon concluderen dat het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk was geleverd, door zich te baseren op met name de facturen van 17 mei 2000 en 8 januari 2001. Vaststaat dat de kamer van beroep wegens een onjuiste vertaling en uitlegging daaruit ten onrechte heeft afgeleid dat zij de verkoop van 19 287 respectievelijk 782 artikelen aantoonden. Zoals verzoekster heeft opgemerkt en het BHIM heeft erkend in de loop van het geding, komt de kolom die als „hoeveelheid” is vertaald, immers in feite overeen met de „prijs per eenheid” in Griekse drachme. Zoals het BHIM heeft erkend, heeft de kamer van beroep zich in de bestreden beslissing dus als gevolg van een onzorgvuldige vertaling gebaseerd op onjuiste cijfers.
27. Volgens de correcte vertaling van de factuur van 17 mei 2000 zijn in plaats van de 19 287 gefactureerde essentiële oliën, geparfumeerde crèmes en stukken zeep, slechts 30 essentiële oliën, een crème en negen stukken zeep of een totaal van 40 producten verkocht. Volgens de correcte vertaling van de factuur van 8 januari 2001 zijn slechts 45 stukken zeep van het oudere merk verkocht. Zoals de BHIM in de loop van het geding heeft erkend, is het oudere merk echter niet aangebracht op de 1 500 geparfumeerde zakjes die op deze factuur staan vermeld, zodat deze artikelen niet het gebruik van het merk kunnen bewijzen. Het aantal verkochte waren is dus duidelijk kleiner dan het aantal dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing heeft vastgesteld. Bij de beoordeling van de facturen van 17 mei 2000 en 8 januari 2001 heeft de kamer van beroep bijgevolg een niet te verwaarlozen fout gemaakt.
28. Aangezien de bewijskracht van de Griekse beslissing slechts beperkt is, was een correcte beoordeling van de informatie op de facturen van doorslaggevend belang bij de beoordeling van het normale gebruik van het oudere merk. Doordat de beoordeling van deze twee facturen op een onjuiste vertaling gebaseerd is, bevat de bestreden beslissing in haar geheel een onjuiste beoordeling van de feiten als gevolg van een gebrek aan zorgvuldigheid. Tijdens de administratieve procedure die in de bestreden beslissing is uitgemond, heeft de kamer van beroep bijgevolg artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 geschonden en is zij de zorgvuldigheidsplicht niet nagekomen doordat zij heeft verzuimd alle relevante gegevens van het geval zorgvuldig en onpartijdig te onderzoeken. Het valt niet uit te sluiten dat indien deze bewijsstukken correct waren onderzocht, de kamer van beroep in voorkomend geval tot een andere beoordeling van het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk zou zijn gekomen.
29. Derhalve kan deze procedurefout grond voor vernietiging van de bestreden beslissing zijn. Het middel betreffende schending van artikel 74 van verordening nr. 40/94 moet gegrond worden verklaard.
30. Bijgevolg dient de bestreden beslissing te worden vernietigd, zonder dat de overige middelen behoeven te worden onderzocht.
Kosten
31. Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, dient het overeenkomstig de vordering van verzoekster te worden verwezen in zijn eigen kosten en in verzoeksters kosten.
32. Overeenkomstig artikel 87, lid 4, derde alinea, van het Reglement voor de procesvoering zal interveniënte haar eigen kosten dragen.
Dictum
HET GERECHT (Eerste kamer),
rechtdoende, verklaart:
1) De beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 30 november 2007 (zaak R 298/2007‑2) wordt vernietigd.
2) Het BHIM zal zijn eigen kosten alsmede die van Zino Davidoff SA dragen.
3) I. Kleinakis kai SIA OE zal haar eigen kosten dragen.