DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
9 avril 2024 (*)
« Recours en annulation – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale WELCO – Marque de l’Union européenne figurative antérieure WELCO – Absence d’inscription du changement du titulaire de la marque contestée au registre des marques de l’Union européenne – Absence de qualité pour agir – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑513/23,
Heraeus Electronics GmbH & Co. KG, établie à Hanau (Allemagne), représentée par Mes A. Ebert-Weidenfeller et H. Förster, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
représenté par M. M. Eberl et Mme A. Söder, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Welco spol. s r. o., établie à Uherský Brod (République tchèque), représentée par Mes J. Bühling et D. Graetsch, avocats,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva (rapporteure) et M. P. Zilgalvis, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Heraeus Electronics GmbH & Co. KG, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er juin 2023 (affaire R 2409/2022-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2        Le 17 juin 2021, l’intervenante, WELCO spol. s r. o., a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne verbale WELCO ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée le 7 novembre 2017 par la titulaire initiale de la marque contestée, Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG.
3        Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe 6 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4        La demande en nullité était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure, représentée ci-après, désignant notamment les produits relevant de la classe 6 :
5        Les causes invoquées à l’appui de la demande en nullité étaient celles visées à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), dudit règlement.
6        Le 7 octobre 2022, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité.
7        Le 6 décembre 2022, la titulaire initiale de la marque contestée a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
8        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours
9        Le 21 août 2023, la requérante, Heraeus Electronics GmbH & Co. KG, a introduit le présent recours, en indiquant que, par contrat de scission et d’acquisition notarié du 6 juillet 2023, elle avait absorbé, avec effet à partir du 1er août 2023, certains actifs de la titulaire initiale de la marque contestée, dont ladite marque. La requérante a précisé dans sa requête que, au moment de l’introduction dudit recours, elle n’avait toujours pas entamé une procédure pour remplacer, dans le registre des marques de l’Union européenne, le nom de la titulaire initiale de ladite marque par le sien. En date du 18 novembre 2023, cette information a été confirmée par l’EUIPO. En outre, la titulaire initiale de la marque litigieuse a changé sa dénomination pour la suivante : Heraeus Precious Metals GmbH & Co. KG. Ce changement de dénomination n’a pas non plus fait l’objet d’une inscription audit registre.
Conclusions des parties
10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        permettre qu’elle se substitue à la titulaire initiale de la marque contestée, conformément à l’article 174 du règlement de procédure du Tribunal ;
–        annuler la décision attaquée ;
–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant la division d’annulation et la chambre de recours.
11      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        rejeter la demande de substitution de la requérante ;
–        rejeter le recours ;
–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant la division d’annulation et la chambre de recours.
12      Dans l’exception d’irrecevabilité, l’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        rejeter le recours comme irrecevable ;
–        condamner la requérante aux dépens  en cas de fixation d’une audience.
13      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        rejeter l’exception d’irrecevabilité ;
–        joindre l’exception d’irrecevabilité au fond ;
–        à titre subsidiaire, ouvrir la phase orale de la procédure sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO.
En droit
14      En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.
15      En l’espèce, l’EUIPO ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité du recours, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
16      À l’appui de l’exception d’irrecevabilité, l’EUIPO soulève, en substance, deux fins de non-recevoir.
17      En premier lieu, selon l’EUIPO, la requérante ne disposerait pas de la qualité pour agir afin de former le présent recours. Ainsi, conformément à l’article 72, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, seule la titulaire initiale était en droit de former un recours à l’encontre de la décision attaquée, car elle était, comme l’intervenante, partie à la procédure devant la chambre de recours. En effet, conformément à l’article 20, paragraphe 11, dudit règlement, tant que le transfert n’est pas inscrit au registre des marques de l’Union européenne, le nouveau titulaire de la marque contestée ne peut pas se prévaloir des droits découlant de son enregistrement. L’inscription du transfert audit registre, conformément à l’article 111, paragraphe 3, point g), du même règlement, permet donc de rendre effectifs les droits acquis par le nouveau titulaire à la suite dudit transfert.
18      En second lieu, la requérante aurait méconnu les exigences de fond et de forme, énoncées aux articles 174 à 176 du règlement de procédure, nécessaires à la substitution d’une partie à la procédure devant le Tribunal. D’une part, en ce qui concerne les conditions de forme, la titulaire initiale n’aurait jamais acquis le statut de « partie dans le cadre de la procédure devant le Tribunal », ainsi que l’exige l’article 174 du règlement de procédure. La titulaire initiale de ladite marque n’ayant pas introduit le présent recours, la requérante ne saurait pouvoir se substituer à celle-ci. Partant, selon l’EUIPO, les conditions prévues aux articles 174 à 176 du règlement de procédure ne seraient donc pas remplies. D’autre part, en ce qui concerne les conditions de fond, l’EUIPO soutient qu’aucun élément de preuve n’établit que le transfert de propriété sur la marque contestée a été inscrit au registre des marques de l’Union européenne. Bien au contraire, l’EUIPO souligne que la requérante reconnaît elle-même que la marque en cause est toujours au nom de la titulaire initiale et que cette information est conforme à l’état dudit registre, tel que consulté le 18 novembre 2023.
19      La requérante conteste les arguments de l’EUIPO.
20      Premièrement, la requérante précise qu’elle a formé, le 5 janvier 2024, une demande auprès de l’EUIPO afin de remplacer, dans le registre des marques de l’Union européenne, le nom de la titulaire initiale de la marque contestée par le sien.
21      Deuxièmement, la requérante allègue, en substance, que, dans le contrat de scission et d’acquisition notarié du 6 juillet 2023, il a été expressément prévu qu’elle allait obtenir le statut de partie à la procédure pour assurer la protection de tous les droits qui lui avaient été transférés, y compris ceux portant sur la marque contestée. En effet, selon la requérante, si la titulaire initiale de la marque contestée avait introduit un recours contre la décision attaquée devant le Tribunal, elle aurait violé le contrat de scission et d’acquisition, car conformément à celui-ci, elle n’avait plus de droits sur ladite marque. Partant, selon l’article 72, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, la titulaire initiale de la marque contestée n’était plus lésée et n’avait aucune raison d’introduire un recours devant le Tribunal, son droit de propriété sur la marque ayant été transféré à la requérante. Par conséquent, si l’interprétation de l’EUIPO, selon laquelle il revenait à la titulaire initiale de la marque contestée d’introduire le présent recours, avait été correcte, ni la requérante ni ladite titulaire initiale n’auraient été recevables à agir dans le cadre de la présente instance. En revanche, le transfert de propriété de la marque contestée aurait fait naître un grief à l’égard de la requérante, ce qui devrait être pris en compte dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles en cours d’instance, de sorte que l’article 72, paragraphe 4, tel qu’il est interprété par l’EUIPO, ne serait pas pertinent en l’espèce. Le seul fait que sa situation juridique se retrouve affectée après le transfert de propriété devrait lui assurer la qualité de partie à la procédure.
22      Troisièmement, la requérante soutient que le contexte de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 16 janvier 2020, Hemp Foods Australia/EUIPO – Cabrejos (Sativa) (T‑128/19, non publiée, EU:T:2020:3), se distingue du cas d’espèce, car dans ladite affaire, la requérante n’avait pas acquis son statut de partie à l’instance par le biais d’un contrat de droit privé.
23      Quatrièmement, la requérante considère que l’article 20, paragraphe 11, du règlement 2017/1001 ne la prive pas non plus de la qualité pour agir, eu égard au fait que le libellé de cette disposition vise expressément « les droits résultant de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne ». Or, en l’espèce, ce n’est pas, selon elle, un « droit tiré de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne » qui est invoqué, mais un droit acquis par le biais d’un contrat civil. De même, selon la requérante, la nécessité de retranscrire, dans le registre des marques de l’Union européenne, le transfert de propriété sur la marque contestée constitue une simple exigence formelle, étant donné que sa situation juridique a été modifiée de façon incontestable par le contrat de cession. Dès lors, la nécessité d’informer l’EUIPO et le public du changement de propriété en cause ne serait pas pertinent. Enfin, selon elle, afin de ne pas vider le système de protection juridictionnelle de son contenu et de la priver du droit au recours, les faits de l’espèce imposent, à tout le moins, une application, par analogie, de l’article 20, paragraphe 12, du règlement 2017/1001 et de l’article 174 du règlement de procédure, en ce sens que, dans le cas où la partie intéressée aurait acquis un droit exclusif pour l’introduction d’un recours, celle-ci disposerait également de la qualité pour agir.
24      À cet égard, tout d’abord, il convient de rappeler que la recevabilité d’un recours s’apprécie par référence à la situation au moment où la requête est déposée (arrêt du 27 novembre 1984, Bensider e.a./Commission, 50/84, EU:C:1984:365, point 8, et ordonnance du 6 juillet 2017, Yanukovych/Conseil, C‑505/16 P, EU:C:2017:525, point 53).
25      De même, en vertu de l’article 72, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, le recours contre une décision d’une chambre de recours est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions.
26      Ensuite, il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO, qu’il ressort de l’article 20, paragraphe 11, du règlement 2017/1001, que c’est seulement après l’inscription au registre des marques de l’Union européenne d’un changement de titulaire d’une marque que le nouveau titulaire peut se prévaloir des droits découlant de celle-ci. D’ailleurs, dans le cadre de l’application de l’article 20 dudit règlement, l’EUIPO doit tenir compte, notamment, de l’article 27, paragraphe 1, du même règlement, en vertu duquel les transferts de marques de l’Union européenne ne sont opposables aux tiers, en principe, qu’après leur inscription au registre des marques de l’Union européenne, ce dont il résulte d’ailleurs qu’une telle inscription n’a pas d’effet rétroactif [arrêt du 22 septembre 2021, Marina Yachting Brand Management/EUIPO – Industries Sportswear (MARINA YACHTING), T‑169/20, EU:T:2021:609, point 64]. L’inscription du transfert au registre des marques de l’Union européenne, conformément à l’article 111, paragraphe 3, sous g), du règlement 2017/1001, est donc indispensable. Or, il est constant entre les parties qu’une demande d’inscription du transfert de la propriété de la marque contestée au registre des marques de l’Union européenne n’a pas été présentée avant l’introduction du présent recours, ni par la requérante ni par la titulaire initiale de ladite marque.
27      Enfin, lorsque le changement de titulaire d’une marque de l’Union européenne intervient, comme en l’espèce, après la décision de la chambre de recours, mais avant la saisine du Tribunal, le nouveau titulaire peut former un recours devant le Tribunal, sans avoir à introduire de demande de substitution, et doit être admis en tant que partie à la procédure, dès lors qu’il a établi devant l’EUIPO être titulaire de ladite marque [voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2005, Canali Ireland/OHMI – Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), T‑301/03, EU:T:2005:254, points 19 et 20, et du 21 avril 2010, Peek & Cloppenburg et van Graaf/OHMI – Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk), T‑361/08, EU:T:2010:152, point 31].
28      En l’espèce, il y a lieu de constater que, le 21 août 2023, lorsque la requérante a introduit le présent recours, le changement de titulaire de la marque contestée n’avait pas fait l’objet d’une inscription au registre des marques de l’Union européenne et aucune demande à cet égard n’était pendante devant l’EUIPO. Il s’ensuit que, à la date de l’introduction du présent recours, la requérante n’était pas devenue partie à la procédure devant l’EUIPO au sens de l’article 72, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, tel qu’il est interprété par la jurisprudence mentionnée au point 27 ci-dessus.
29      En conséquence, il revenait à la titulaire initiale d’introduire le présent recours et de se faire substituer, selon les formes prescrites par les articles 174 à 176 du règlement de procédure, par la requérante, une fois le changement de titulaire de la marque contestée inscrit au registre des marques de l’Union européenne.
30      Ces conclusions ne sont pas remises en cause par les arguments avancés par la requérante.
31      Premièrement, le fait que la demande de changement de titulaire de la marque contestée est intervenue le 5 janvier 2024 ne saurait pallier l’absence d’une telle demande avant la date d’introduction du présent recours, à savoir le 21 août 2023.
32      Deuxièmement, il convient de rappeler que le transfert de propriété sur une marque de l’Union européenne ainsi que les droits qui découlent de ce transfert ne sont opposables aux tiers, en principe, qu’après l’enregistrement du changement de propriété dans le registre des marques de l’Union européenne, comme cela a été précisé au point 26 ci-dessus. À cet égard, il convient de relever que si les parties sont libres de prévoir les conditions qu’elles souhaitent dans leur contrat de cession, néanmoins, elles sont tenues de respecter les dispositions pertinentes à cet égard et notamment l’article 20, paragraphe 11, du règlement 2017/1001, l’article 27, paragraphe 1 dudit règlement ainsi que l’article 111, paragraphe 3, sous g), du même règlement.
33      Troisièmement, il convient de souligner que la requérante fait une lecture erronée de l’article 20, paragraphe 11, du règlement 2017/1001, car même si elle a acquis les droits sur la marque contestée par le biais d’un contrat, lesdits droits sont nés à la suite de l’enregistrement de la marque contestée et, afin qu’elle puisse s’en prévaloir, comme il a déjà été précisé précédemment, il est indispensable de retranscrire cette nouvelle acquisition dans le registre des marques de l’Union européenne. La jurisprudence citée par l’EUIPO est donc pertinente pour la résolution du présent cas d’espèce.
34      Il s’ensuit que, quatrièmement, il n’est pas possible d’appliquer, par analogie, l’article 20, paragraphe 12, du règlement 2017/1001, car comme il a été constaté dans l’ordonnance du 16 janvier 2020, Hemp Foods Australia/EUIPO – Cabrejos (Sativa), (T‑128/19, non publiée, EU:T:2020:3, point 28), cette disposition s’applique uniquement aux délais à respecter devant l’EUIPO dans le cas où une demande de changement de titulaire de la marque est pendante devant ce dernier. Il en va de même s’agissant de l’article 174 du règlement de procédure, car pour pouvoir se substituer à la titulaire initiale de la marque contestée, il est indispensable que celle-ci soit partie à la procédure. Or, en l’espèce, cette dernière n’est pas partie à la présente procédure.
35      Partant, il y a lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO et de rejeter le recours dans son intégralité comme étant irrecevable.
Sur les dépens
36      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens engagés devant le Tribunal, conformément aux conclusions de l’intervenante.
37      Toutefois, s’agissant de la demande de l’intervenante de condamner la requérante aux dépens exposés dans la procédure de nullité et dans la procédure de recours devant l’EUIPO, il suffit de relever que compte tenu du rejet du présent recours, c’est le dispositif de la décision attaquée qui continue à régir les dépens engagés lors de la procédure administrative [voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2021, Cole Haan/EUIPO – Samsøe & Samsøe Holding (Ø), T‑399/20, EU:T:2021:442, point 64 et jurisprudence citée, et ordonnance du 23 août 2023, Nienaber/EUIPO – St. Hippolyt Mühle Ebert (BoneKare), T-609/22, non publiée, EU:T:2023:478, point 77].
38      L’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient de décider qu’il supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.
2)      Heraeus Electronics GmbH & Co. KG supportera, outre ses propres dépens devant le Tribunal, ceux exposés par Welco spol. s r. o.
3)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 9 avril 2024.
Le greffier
La présidente
V. Di Bucci
M. J. Costeira
*      Langue de procédure : l’allemand.