ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
11 marzo 2016 (*)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo Sky BONUS – Marchio nazionale denominativo anteriore SKY – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Limitazione dei prodotti indicati nella domanda di marchio – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Irricevibilità»
Nella causa T‑840/14,
International Gaming Projects Ltd, con sede a La Valletta (Malta), rappresentata da M. Garayalde Niño, avvocato,
ricorrente,
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da D. Walicka, in qualità di agente,
convenuto,
interveniente dinanzi al Tribunale, già British Sky Broadcasting Group plc, controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI,
Sky plc, con sede a Isleworth (Regno Unito), rappresentata da J. Barry, solicitor,
avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 23 ottobre 2014 (procedimento R 2040/2013‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la British Sky Broadcasting Group plc e l’International Gaming Projects Ltd,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto da M. Prek, presidente, I. Labucka e V. Kreuschitz (relatore), giudici,
cancelliere: E. Coulon
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 dicembre 2014,
visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 maggio 2015,
visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° maggio 2015,
viste le risposte dell’interveniente e della ricorrente a un quesito scritto del Tribunale depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 9 e l’11 dicembre 2015,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti
1        Il 16 marzo 2012 l’International Gaming Projects Ltd, ricorrente, presentava all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di registrazione di marchio comunitario, a norma del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
2        Il marchio di cui veniva chiesta la registrazione è il seguente segno figurativo:
3        I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nelle classi 9 e 28 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione:
–        classe 9: «Software, componenti elettronici»;
–        classe 28: «Giochi automatici (apparecchi) funzionanti a moneta o a gettone; macchine ricreative e da gioco; macchine, apparecchi e impianti elettrici e/o elettronici ricreativi e per il gioco; macchine e apparecchi per videogiochi; componenti e accessori dei prodotti citati non compresi in altre classi».
4        La domanda di marchio comunitario veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 2012/086, dell’8 maggio 2012.
5        L’8 agosto 2012 la British Sky Broadcasting Group plc, dante causa della Sky plc, interveniente, proponeva opposizione, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, alla registrazione del marchio richiesto per l’insieme dei prodotti indicati supra al punto 3.
6        L’opposizione si fondava, in particolare, sul marchio denominativo anteriore del Regno Unito SKY, registrato il 7 settembre 2012 con il numero 2500604, che designa i prodotti e i servizi compresi nelle classi 3, 4, 7, 9, 11, 12, da 16 a 18, 25, 28 e da 35 a 45. Per quanto concerne la classe 9, i prodotti di cui trattasi comprendevano, in particolare, i «software», i «giochi elettronici e informatici [interattivi]», nonché i «componenti e gli accessori di tutti i prodotti citati». Per quanto attiene alla classe 28, i prodotti di cui trattasi comprendevano «giochi, giocattoli; giochi elettronici; dispositivi portatili per giochi elettronici, informatici o videogiochi; apparecchi per videogiochi; componenti e accessori di tutti i prodotti citati; carte da gioco; giochi con carte, articoli sportivi; giochi che implicano giochi d’azzardo; macchine ricreative; apparecchi e strumenti ricreativi; giochi educativi o ricreativi interattivi».
7        I motivi dedotti a sostegno dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), 4 e 5, del regolamento n. 207/2009.
8        Con decisione del 19 agosto 2013, la divisione di opposizione accoglieva l’opposizione per l’insieme dei prodotti e dei servizi interessati, unicamente sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, e respingeva integralmente la domanda di registrazione.
9        Il 18 ottobre 2013 la ricorrente proponeva ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione della divisione di opposizione.
10      Con decisione del 23 ottobre 2014 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’UAMI confermava la decisione della divisione di opposizione e respingeva il ricorso. A tal fine, essa si limitava a confrontare il marchio richiesto con il marchio anteriore e a valutare il rischio di confusione tra detti marchi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. A sostegno della citata decisione, la commissione di ricorso considerava che i prodotti di cui trattasi erano essenzialmente identici (punti da 15 a 17 della decisione impugnata). Nell’ambito della comparazione tra i marchi in conflitto, la commissione di ricorso rilevava, innanzitutto, che la parola «sky» costituiva l’elemento «più distintivo e dominante» del marchio richiesto, mentre la parola «bonus» aveva soltanto un tenue carattere distintivo (punto 20 della decisione impugnata). Essa concludeva poi, in primo luogo, nel senso di un grado di somiglianza superiore alla media tra i marchi in conflitto sul piano visivo, in secondo luogo, nel senso della loro elevata somiglianza dal punto di vista fonetico e, in terzo luogo, della loro elevata somiglianza dal punto di vista concettuale (punti da 21 a 23 della decisione impugnata). Infine, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione, la commissione di ricorso riteneva che sussistesse un rischio di confusione tra i marchi in conflitto in forza dell’identità e dell’elevata somiglianza dei prodotti in esame, di un grado di somiglianza visiva superiore alla media e di un elevato grado di somiglianza fonetica e concettuale tra i marchi in conflitto nonché del normale carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore (punto 29 della decisione impugnata).
Conclusioni delle parti
11      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–        annullare parzialmente la decisione impugnata e concedere la registrazione del marchio richiesto per quanto concerne i «software; i componenti elettronici», compresi nella classe 9, nonché i «giochi automatici (apparecchi) funzionanti a moneta o a gettone; le macchine ricreative e da gioco; le macchine, gli apparecchi e gli impianti elettrici e/o elettronici ricreativi e per il gioco; le macchine e gli apparecchi per videogiochi; i componenti e gli accessori dei prodotti citati non compresi in altre classi, l’insieme dei prodotti citati», compresi nella classe 28, nella misura in cui tali prodotti riguardano esclusivamente videogiochi del bingo destinati ad apparecchi per il divertimento in casinò e sale da gioco;
–        condannare l’UAMI alle spese.
12      L’UAMI e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:
–        respingere il ricorso;
–        condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
13      A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce, sostanzialmente, tre motivi, vertenti, rispettivamente, sulla violazione delle disposizioni dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), 4 e 5, del regolamento n. 207/2009.
14      A tal fine, in via preliminare, la ricorrente restringe la portata della propria domanda di marchio comunitario ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, «limitando» l’elenco dei prodotti per i quali è chiesta la registrazione a «software; componenti elettronici», compresi nella classe 9, da un lato, e a «giochi automatici (apparecchi) funzionanti a moneta o a gettone; macchine ricreative e da gioco; macchine, apparecchi e impianti elettrici e/o elettronici ricreativi e per il gioco; macchine e apparecchi per videogiochi; componenti e accessori dei prodotti citati non compresi in altre classi», rientranti nella classe 28, d’altro lato, nella misura in cui tali prodotti riguarderebbero esclusivamente «videogiochi del bingo destinati ad apparecchi per il divertimento in casinò e sale da gioco». La ricorrente ritiene, in sostanza, che la limitazione dell’elenco dei prodotti di cui trattasi sia conforme all’argomento da essa dedotto dinanzi agli organi dell’UAMI, secondo il quale un rischio di confusione tra i marchi in conflitto era grosso modo escluso dalla circostanza che la sua attività commerciale riguardava soltanto l’uso di apparecchi per il divertimento o il gioco in casinò o in sale da gioco.
15      L’UAMI e l’interveniente replicano che, conformemente all’articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale, l’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso non dev’essere modificato. Nel caso di specie la ricorrente avrebbe modificato, indicandone la destinazione, l’elenco dei prodotti richiesti e, pertanto, l’oggetto della controversia, in violazione della citata disposizione. Tale modifica, pertanto, non potrebbe essere presa in considerazione dal Tribunale, poiché il sindacato di legittimità della decisione impugnata dev’essere svolto soltanto in base al contesto di fatto e di diritto sussistente alla data della sua adozione. Inoltre, il capo della domanda unico che comporta la menzionata modifica dell’oggetto della controversia sarebbe irricevibile. La ricorrente, infatti, dichiarerebbe esplicitamente di non chiedere l’integrale annullamento della decisione impugnata, ma unicamente il suo annullamento parziale rispetto ai prodotti presi in considerazione a seguito della limitazione. Essa dichiarerebbe inoltre di non chiedere più la tutela dei prodotti inizialmente oggetto della domanda «in maniera generale quale categoria ampia, poiché tali tipi di prodotti si limit[erebbero] a quelli necessari per il funzionamento dei videogiochi del bingo destinati ad apparecchi per il divertimento in casinò e in sale da gioco». Pertanto, il capo della domanda unico e, di conseguenza, l’intero ricorso dovrebbero essere respinti in quanto irricevibili.
16      L’UAMI e l’interveniente, peraltro, contestano l’esistenza di una violazione da parte della commissione di ricorso dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
17      Ai sensi dell’articolo 129 del regolamento di procedura, su proposta del giudice relatore il Tribunale può decidere d’ufficio, in qualsiasi momento, sentite le parti principali, di statuire sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico con ordinanza motivata.
18      Nel caso di specie, tenuto conto, in particolare, delle risposte della ricorrente e dell’interveniente a un quesito scritto del Tribunale vertente sulla ricevibilità del ricorso, quest’ultimo ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide di statuire senza proseguire il procedimento.
19      Per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’UAMI, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, il Tribunale può annullare o riformare la decisione di una commissione di ricorso dell’UAMI soltanto «per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del trattato, del [medesimo] regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, o ancora per sviamento di potere». Alla luce dell’articolo 76 di detto regolamento, tale sindacato di legittimità dev’essere svolto tenendo conto del contesto di fatto e di diritto della controversia, come presentato dinanzi alla commissione di ricorso. Ne consegue che il Tribunale può annullare o riformare la decisione oggetto del ricorso solo se, al momento in cui essa è stata adottata, la medesima era viziata da uno di questi motivi di annullamento o di riforma. Invece, esso non può annullare o riformare detta decisione per motivi insorgenti dopo la sua pronuncia [v., in tal senso, sentenza del 20 novembre 2007, Tegometall International/UAMI – Wuppermann (TEK), T‑458/05, Racc., EU:T:2007:349, punti 19 e 20 nonché giurisprudenza ivi citata].
20      Inoltre, se è vero, che l’articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 stabilisce che «[l]a domanda di marchio comunitario deve contenere (...) l’elenco dei prodotti (...) per i quali si richiede la registrazione», l’articolo 43, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede nondimeno che «[i]l richiedente può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di marchio comunitario o limitare l’elenco dei prodotti (...) che essa contiene».
21      Nel ricorso depositato dinanzi al Tribunale e, pertanto, successivamente all’adozione della decisione impugnata, la ricorrente ha modificato l’elenco dei prodotti oggetto della sua domanda di marchio comunitario precisandone le caratteristiche e in particolare la destinazione, nel senso che riguarderebbero «esclusivamente videogiochi del bingo destinati ad apparecchi per il divertimento in casinò e sale da gioco».
22      Certo, trattandosi di una domanda di marchio comunitario relativa a più prodotti, il Tribunale ha già interpretato una dichiarazione che il richiedente del marchio aveva presentato dinanzi ad esso, quindi successiva alla decisione della commissione di ricorso, in base alla quale detto richiedente ritirava la domanda solamente per taluni dei prodotti oggetto della domanda iniziale, o come una dichiarazione indicante che la decisione impugnata era contestata unicamente laddove concerneva il resto dei prodotti richiesti, o, se tale dichiarazione era stata presentata in una fase avanzata del procedimento dinanzi al Tribunale, come una rinuncia parziale agli atti. Tuttavia, se, con la limitazione dell’elenco dei prodotti compresi nella sua domanda di marchio comunitario, il richiedente del marchio non intende ritirare dall’elenco uno o più prodotti, ma modificare una caratteristica di questi ultimi, quale la loro destinazione o la loro descrizione, non si può escludere che detta modifica possa avere effetto sull’esame del marchio comunitario condotto dagli organi dell’UAMI nel corso del procedimento amministrativo. In tale contesto, ammettere tale modifica nella fase di ricorso dinanzi al Tribunale equivarrebbe ad una modifica dell’oggetto della lite in corso di causa, vietata dall’articolo 188 del regolamento di procedura. Pertanto, una siffatta modifica non può inficiare la legittimità della decisione impugnata né essere considerata dal Tribunale per l’esame del merito del ricorso [v., in tal senso, sentenza TEK, punto 19 supra, EU:T:2007:349, punti da 23 a 25 e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza del 20 febbraio 2013, Caventa/UAMI – Anson’s Herrenhaus (B BERG), T‑631/11, EU:T:2013:85, punti da 22 a 25].
23      Nel caso di specie, risulta chiaramente tanto dall’unico capo della domanda di annullamento quanto dalla motivazione elaborata a suo sostegno nel ricorso che la ricorrente non ritira nessuno dei prodotti oggetto della sua domanda di marchio comunitario, ma si limita a precisare la loro destinazione nel senso che essi «riguardano esclusivamente videogiochi del bingo destinati ad apparecchi per il divertimento in casinò e sale da gioco». Come afferma correttamente l’UAMI, la stessa ricorrente, al punto 16 del ricorso, conferma che non intende più chiedere la tutela dei prodotti considerati «in generale nel senso ampio di tale categoria», ma soltanto di quelli che soddisfino la condizione di avere detta destinazione particolare. La ricorrente, inoltre, chiede esplicitamente al Tribunale di tener conto della menzionata precisazione formulata nel corso del procedimento e concernente la destinazione dei prodotti di cui trattasi ai fini della loro comparazione, effettuata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, per trarne la conclusione della loro mancanza di somiglianza.
24      Orbene, si deve necessariamente rilevare che, da un lato, alla luce della giurisprudenza citata supra al punto 22, una siffatta precisazione formulata nel corso del procedimento, vertente sulle caratteristiche e, in particolare, sulla destinazione dei prodotti di cui trattasi, costituisce una modifica del contesto di fatto della controversia di cui era investita la commissione di ricorso e che era stata oggetto della decisione impugnata in quanto implica l’esclusione di ogni altra destinazione di detti prodotti che possa aver avuto un ruolo nell’ambito della comparazione di questi ultimi. Come afferma la stessa ricorrente, segnatamente ai punti da 50 a 60 del ricorso, ne deriva che detta modifica è di natura tale da incidere sull’esame che la commissione di ricorso avrebbe potuto aver effettuato riguardo, in particolare, alla somiglianza dei prodotti di cui trattasi e, pertanto, muta necessariamente l’oggetto della controversia come presentato dinanzi al Tribunale. D’altro lato, nella misura in cui il capo della domanda di parziale annullamento e l’argomento sollevato a suo sostegno si limitano a contestare la legittimità della decisione impugnata in base alla sola condizione che il Tribunale tenga conto della menzionata modifica dell’oggetto della controversia, vietata dall’articolo 188 del regolamento di procedura, il capo della domanda in esame non può trovare accoglimento.
25      Con il proprio ricorso, infatti, la ricorrente non può ottenere un annullamento parziale della decisione impugnata per il motivo che quest’ultima si basa su una valutazione – non effettuata dalla commissione di ricorso – di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, includendo prodotti dotati di una destinazione specifica sulla quale la commissione di ricorso non era chiamata a pronunciarsi. Al contrario, come sostiene correttamente l’UAMI, nell’ambito della comparazione dei prodotti di cui trattasi, la commissione di ricorso era tenuta a verificare se l’insieme delle destinazioni potenziali di detti prodotti portasse a concludere nel senso della loro somiglianza, se non addirittura della loro identità. In proposito, occorre ricordare che, in sede di valutazione della somiglianza tra i prodotti, devono essere presi in considerazione tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto esistente tra essi, tra cui, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 29 settembre 1998, Canon, C‑39/97, Racc., EU:C:1998:442, punto 23). Inoltre, ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, un rischio di confusione presuppone sia un’identità o una somiglianza tra i marchi in conflitto sia un’identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi che essi designano e si tratta in tal caso di condizioni cumulative [sentenze del 13 settembre 2007, Il Ponte Finanziaria/UAMI, C‑234/06 P, Racc., EU:C:2007:514, punto 48, e del 22 gennaio 2009, Commercy/UAMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Racc., EU:T:2009:14, punto 42]. Orbene, nel caso di specie, è appunto la comparazione dei prodotti dotati delle loro caratteristiche generiche e varie oggetto della domanda iniziale – e non quali specificati a posteriori – che ha indotto la commissione di ricorso a concludere nel senso di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto. Pertanto, diversamente dall’ipotesi in cui un ricorrente escluda dalla propria domanda di marchio comunitario taluni dei prodotti interessati per i quali ha inizialmente chiesto la registrazione, nel caso di specie, la domanda della ricorrente ha ad oggetto una valutazione complessiva e inscindibile della commissione di ricorso, nella decisione impugnata, che non è passibile di annullamento parziale. In proposito, la mera circostanza che la ricorrente abbia sostenuto dinanzi agli organi dell’UAMI – come da essa evidenziato nella sua risposta al quesito scritto del Tribunale – che la sua attività commerciale riguardava soltanto l’uso di apparecchi per il divertimento o per il gioco in casinò o in sale da gioco non può inficiare tale valutazione, poiché i prodotti oggetto della sua iniziale domanda di marchio comunitario rientravano in quest’ultima in funzione delle loro accezioni e delle loro ampie destinazioni.
26      Occorre infine sottolineare che la ricorrente non chiede, neppure in subordine, l’annullamento integrale della decisione impugnata in quanto essa conclude nel senso della sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto concernente i prodotti menzionati supra al punto 3. Al contrario, data la limitazione della destinazione di detti prodotti effettuata nel ricorso, chiede esplicitamente l’annullamento parziale della decisione impugnata, nella parte in cui quest’ultima nega la registrazione del marchio richiesto per i medesimi prodotti in quanto essi «riguardano esclusivamente videogiochi del bingo destinati ad apparecchi per il divertimento in casinò e sale da gioco». In siffatte circostanze, contrariamente alla situazione all’origine della sentenza TEK, punto 19 supra (EU:T:2007:349, punti 27 e 28), tenuto conto della portata univoca del capo della domanda di annullamento, come reiterata nella risposta della ricorrente al quesito scritto del Tribunale, e del carattere chiaro e preciso della motivazione dedotta a suo sostegno nel ricorso e in detta risposta, nel caso di specie il Tribunale non può tener conto dell’elenco dei prodotti considerati dall’iniziale domanda di marchio comunitario della ricorrente al fine di conoscere del presente ricorso.
27      Ne deriva che l’unico capo della domanda di annullamento e, di conseguenza, la domanda di riforma volta ad ottenere che sia concessa la registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui trattasi come modificati devono essere dichiarati irricevibili.
28      Conseguentemente, il ricorso dev’essere respinto in toto in quanto irricevibile.
Sulle spese
29      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
30      Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alle domande dell’UAMI e dell’interveniente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
così provvede:
1)      Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)      L’International Gaming Projects Ltd è condannata alle spese.
Lussemburgo, 11 marzo 2016
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. Prek
* Lingua processuale: l’inglese.