62003CC0037_PL
Opinion of the Advocate-General
Opinion of the Advocate-General
1. Niniejsza sprawa ma za przedmiot odwołanie wniesione przez spółkę BioID AG (2) od wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (druga izba) z dnia 5 grudnia 2002 r. BioID przeciwko OHIM (3), na mocy którego oddalił on skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (4) z dnia 20 lutego 2001 r. (sprawa R 538/1999-2) (5), odmawiającą rejestracji jako wspólnotowego znaku towarowego graficznego znaku towarowego przedstawionego poniżej.
>image>1
>image>2
2. Zagadnienia poruszone w ramach tego odwołania dotyczą głównie kryteriów, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie, czy oznaczenie złożone, tak jak w niniejszej sprawie, z elementu słownego i elementów figuratywnych jest pozbawione charakteru odróżniającego i w konsekwencji podlega odmowie rejestracji jako wspólnotowy znak towarowy na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 (6) .
I – Ramy prawne
3. Zgodnie z art. 4 rozporządzenia wspólnotowy znak towarowy może składać się z jakiekolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.
4. Artykuł 7 rozporządzenia przewiduje bezwzględne podstawy odmowy rejestracji. Stanowi on:
„1. Nie są rejestrowane:
a) znaki, które nie spełniają wymagań art. 4;
b) znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru;
c) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług;
d) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;
[…]
2. Ustęp 1 stosuje się bez względu na fakt, że podstawy odmowy rejestracji istnieją tylko w części Wspólnoty.
3. Ustęp 1 lit. b), c) i d) nie ma zastosowania, jeżeli w następstwie używania znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w odniesieniu do towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację”.
II – Okoliczności powstania sporu
5. W dniu 8 lipca 1998 r. wnosząca odwołanie złożyła w OHIM wniosek o rejestrację w charakterze wspólnotowego znaku towarowego przedstawionego powyżej oznaczenia.
6. Zgłoszenie zostało złożone dla towarów i usług należących do różnych klas Porozumienia nicejskiego (7), związanych z oprogramowaniem komputerowym, sprzętem komputerowym i inną aparaturą służącą kontroli zezwoleń dostępu z wykorzystaniem identyfikacji osób za pomocą szczególnych cech biometrycznych, jak również usługami telekomunikacyjnymi w zakresie takich systemów identyfikacji (8) .
7. Decyzją z dnia 25 czerwca 1999 r. ekspert odrzucił zgłoszenie na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia z uwagi na to, że omawiane oznaczenie jest pozbawione charakteru odróżniającego.
8. Druga Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie wniesione przez wnoszącą odwołanie powołując się na tę samą podstawę odmowy rejestracji. Swoją ocenę oparła ona na definicji słowa „bio” w języku niemieckim i angielskim oraz na definicji skrótu „ID” występującej w słownikach internetowych dotyczących telekomunikacji i informatyki. Wywiodła ona z tych definicji, że akronim „BioID” stanowi skrót od słów „biometric identification” (identyfikacja biometryczna), a zatem opisuje rodzaj i przeznaczenie towarów i usług określonych we wniosku o rejestrację. Wskazała ona, że konsument poszukujący systemu zabezpieczenia, skonfrontowany z towarami i usługami określonymi formułą „BioID” natychmiastowo rozpozna, że chodzi tutaj o identyfikację cech ludzkich.
9. Izba Odwoławcza wskazała również, że ze względu na określenia używane przez konkurentów wnoszącej odwołanie istnieje potrzeba umożliwienia im używania akronimu „BioID” do reklamowania ich własnych towarów i usług.
10. Zwraca ona wreszcie uwagę, że elementy graficzne tworzące omawiane oznaczenie nie nadają mu jakiegokolwiek charakteru odróżniającego i w żaden sposób nie zmieniają jego czysto opisowego charakteru.
11. Wnosząca odwołanie wniosła do Sądu skargę na sporną decyzję.
III – Zaskarżony wyrok
12. Na poparcie skargi wnosząca odwołanie podniosła dwa zarzuty, z których pierwszy oparty jest na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, a – na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia.
13. Sąd oddalił skargę. Orzekł, że zarzut oparty na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia należy oddalić w odniesieniu do wszystkich kategorii towarów i usług określonych we wniosku o rejestrację oraz, że w tych okolicznościach nie ma potrzeby rozpatrywania drugiego zarzutu, opartego na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia.
14. Sąd stwierdził, że omawiane oznaczenie oraz wszystkie tworzące go elementy, tj. akronim „BioID” oraz elementy figuratywne, w postaci czcionki liter, za pomocą których akronim ten przedstawiono, kropki i znaku ®, pozbawione są charakteru odróżniającego.
15. Sąd odrzucił również argumenty wnoszącej odwołanie oparte na decyzjach izb odwoławczych, na mocy których dopuszczono rejestrację innych znaków towarowych zawierających element „Bio”, jak również słownego znaku towarowego „Bioid”.
IV – Odwołanie
16. Wnosząca odwołanie wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku i stwierdzenie nieważności spornej decyzji oraz o obciążenie OHIM kosztami postępowania.
17. OHIM wnosi o oddalenie odwołania i obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami postępowania.
A – Zarzuty odwołania
18. Wnosząca odwołanie opiera odwołanie na dwóch zarzutach. Po pierwsze, zarzuca ona Sądowi niewłaściwą i nazbyt rozszerzającą wykładnię bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji określonej w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia. Po drugie, zwraca ona uwagę, że jeżeli Sąd dokonałby właściwej wykładni wskazanego przepisu, to należało rozważyć podstawę odmowy rejestracji przewidzianą w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia i stwierdzić, że również nie znajduje ona zastosowania w niniejszej sprawie.
19. W ramach drugiego zarzutu wnosząca odwołanie wskazuje, przede wszystkim, że jej zdaniem stan postępowania pozwala na wydanie orzeczenia w sprawie i Trybunał może sam stwierdzić, że omawiane oznaczenie nie wykazuje charakteru opisowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia. Ewentualnie stwierdza ona, że jeżeli Trybunał uzna, iż nie może orzec w przedmiocie zastosowania tej podstawy odmowy rejestracji, ponieważ Sąd nie dokonał wystarczających dla tego celu ustaleń faktycznych, należy przekazać sprawę Sądowi do ponownego rozpoznania.
20. Podobnie jak OHIM, ja również mam pewne trudności ze zrozumieniem, na czym polega naruszenie prawa wspólnotowego zarzucane przez wnoszącą odwołanie zaskarżonemu wyrokowi w ramach drugiego zarzutu. Nie kwestionuje ona bowiem, że Sąd, który ustalił, iż rejestracja omawianego oznaczenia nie jest możliwa z uwagi na podstawę odmowy rejestracji określoną w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, mógł słusznie zrezygnować z rozpatrzenia zarzutu opartego na błędnym zastosowaniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia, gdyż, jak to wynika z brzmienia ust. 1 wspomnianego artykułu, dla odmowy rejestracji wystarcza, że istnieje jedna z podstaw odmowy rejestracji (9) .
21. Poprzez argumentację przedstawioną na poparcie tego zarzutu BioID domaga się w rzeczywistości jedynie tego, aby Trybunał, zakładając, że pierwszy zarzut podniesiony w ramach odwołania zostanie uwzględniony, sam orzekł w przedmiocie drugiego zarzutu podniesionego przed Sądem przeciwko spornej decyzji, czego może on dokonać na podstawie art. 61 Statutu Trybunału Sprawiedliwości (10), zgodnie z którym jeśli odwołanie jest zasadne, Trybunał Sprawiedliwości uchyla orzeczenie Sądu Pierwszej Instancji i może wydać orzeczenie ostateczne w sprawie, jeśli stan postępowania na to pozwala.
22. Wywodzę z tego, że zarzuty podniesione przez wnoszącą odwołanie na poparcie żądania uchylenia zaskarżonego wyroku sprowadzają się w rzeczywistości do jedynego zarzutu, opartego na naruszeniu przez Sąd art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia.
23. Ten jedyny zarzut wnoszącej odwołanie dzieli się na cztery części. Po pierwsze, wnosząca odwołanie zarzuca Sądowi, że nie oparł on oceny zdolności odróżniającej omawianego oznaczenia na wrażeniu wywieranym przez to oznaczenie rozpatrywane jako całość. Po drugie, zarzuca ona Sądowi, iż nie uwzględnił on jej argumentacji, że udowodnienie faktycznego używania omawianego oznaczenia przez odbiorców lub konkurentów nie było możliwe. Po trzecie, podnosi ona, że Sąd popełnił błąd w ocenie prawnej, ustalając, iż porównywalne zarejestrowane znaki towarowe nie wskazują na odróżniający charakter omawianego oznaczenia, naruszając w ten sposób zasadę równego traktowania.
24. Podczas rozprawy wnosząca odwołanie zwróciła ponadto uwagę, że Sąd oparł swą ocenę na kryterium, według którego znaki towarowe, które mogą być używane zwyczajowo do oznaczania danych towarów i usług, nie posiadają zdolności rejestracyjnej, podczas gdy, jak orzekł Trybunał w wyroku z dnia 16 września 2004 r. w sprawie SAT.1 przeciwko OHIM (11), kryterium to nie jest właściwe w ramach rozpatrywania podstawy odmowy rejestracji przewidzianej w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia.
25. OHIM zauważył, że argument ten nie został podniesiony przez wnoszącą odwołanie w samym odwołaniu, jednakże nie zakwestionował jego dopuszczalności. Chciałbym również wskazać, że omawiany argument nie został wspomniany w sposób wyraźny w odwołaniu. Jednakże nie sądzę również, żebyśmy mieli tutaj do czynienia z nowym zarzutem w rozumieniu art. 42 regulaminu, stosowanym do postępowania odwoławczego na mocy art. 118 regulaminu, zgodnie z którym należy stwierdzić niedopuszczalność zarzutów podniesionych po raz pierwszy w replice, duplice lub w toku procedury ustnej (12) . Chodzi tutaj, moim zdaniem, o rozw ażania, na podstawie których wnosząca odwołanie próbuje wykazać realność i doniosłość zarzutu opartego na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, podniesionego w odwołaniu. Zatem mamy tutaj do czynienia z argumentem przedstawionym na poparcie tego zarzutu (13), który może być w dopuszczalny sposób podniesiony w toku postępowania, pod warunkiem że nie narusza to zasady kontradyktoryjności. W tym zakresie chciałbym wskazać, że podczas rozprawy OHIM mogło ustosunkować się do tej części zarzutu. Ponadto argument ten w żaden sposób nie zmienia przedmiotu sporu rozpatrywanego przez Sąd, gdyż kwestionuje on odpowiedź Sądu na podniesiony przed nim zarzut oparty na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia. Nie widzę tutaj zatem żadnej przyczyny, dla której argument ten nie może zostać rozpatrzony.
26. Przed dokonaniem analizy poszczególnych części zarzutu chciałbym dokonać krótkiego przedstawienia orzecznictwa, które wydaje mi się istotne dla wykładni podstaw odmowy rejestracji określonych w art. 7 ust. 1 rozporządzenia i rozważanych w niniejszej sprawie oraz dla sposobu analizy tych podstaw w przypadku, gdy oznaczenie, o którego rejestrację wniesiono, składa się z kilku elementów. Chciałbym również przypomnieć wnioski, do których doszedł Trybunał na podstawie tego orzecznictwa w ww. wyroku w sprawie SAT.1 przeciwko OHIM, w której orzekał on w przedmiocie odwołania od wyroku Sądu z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie SAT.1 przeciwko OHIM (SAT.2) (14), którego uzasadnienie jest porównywalne z uzasadnieniem zaskarżonego wyroku.
B – Istotne orzecznictwo i wyrok w sprawie SAT.1 przeciwko OHIM
27. Przedstawiając istotne orzecznictwo, za punkt wyjścia należy przyjąć podstawową funkcję znaku towarowego, którą jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy określenia źródła towaru lub usługi nim oznaczonych, pozwalając mu na odróżnienie, bez ryzyka wprowadzenia w błąd, tego towaru lub usługi od towarów lub usług mających odmienne pochodzenie (15) .
28. Artykuł 7 ust. 1 rozporządzenia ma na celu zapobieganie rejestracji jako znaku towarowego oznaczeń, które uważane są, z racji swojego charakteru, za niezdolne do pełnienia tej funkcji. W konsekwencji zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia za niemogące stanowić znaku towarowego, z wyjątkiem przypadku uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania, uważa się znaki, które pozbawione są charakteru odróżniającego w odniesieniu do towarów i usług, dla których wnosi się o rejestrację, jak również znaki, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania tych towarów lub usług lub ich cech.
29. Zgodnie z orzecznictwem zakresy zastosowania odpowiednich podstaw odmowy rejestracji określonych w art. 7 ust. 1 lit. b), c) i d) rozporządzenia zachodzą na siebie. Z uwagi na treść każdej z tych podstaw odmowy rejestracji jestem skłonny uznać, że oznaczenia określone w tym przepisie stanowią podzbiory większej kategorii oznaczeń pozbawionych charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia. Tak więc w odniesieniu do oznaczeń i wskazówek określonych w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia uznano, że słowny znak towarowy, który w rozumieniu tego przepisu jest opisowy dla cech towarów i usług objętych wnioskiem o rejestrację jest zarazem, z tego tytułu, bezwzględnie pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia (16) .
30. Jednakże wymogi dla stwierdzenia, że oznaczenie należy do podzbioru określonego w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia są szczegółowe i należy je interpretować w świetle interesu publicznego właściwego tej podstawie odmowy rejestracji. To właśnie wyraża Trybunał, gdy opisuje ogólną strukturę art. 7 ust. 1 rozporządzenia, wskazując, że każda z podstaw odmowy rejestracji wymienionych w tym przepisie jest niezależna od pozostałych, wymaga odrębnego zbadania(17) i musi być interpretowana w świetle interesu publicznego, który leży u jej źródła, przy czym interes ten może, a nawet musi odzwierciedlać różne względy w zależności od danej podstawy odmowy rejestracji (18) .
31. Ratio podstawy odmowy rejestracji określonej w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia jest, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, umożliwienie swobodnego używania danych oznaczeń lub wskazówek przez wszystkich. Chodzi tutaj o uniemożliwianie zastrzegania tych oznaczeń lub wskazówek dla jednego przedsiębiorstwa z tytułu ich rejestracji jako znaku towarowego. Tego rodzaju interes publiczny zakłada zatem, że wszystkie oznaczenia i wskazówki mogące służyć do oznaczania cech towarów lub usług objętych wnioskiem o rejestrację należy pozostawić do swobodnego korzystania przez inne przedsiębiorstwa, tak aby również one mogły ich używać do opisu tych samych cech swoich towarów (19) .
32. Ponadto nie jest konieczne, aby oznaczenia i wskazówki tworzące znak towarowy określony w tym przepisie były, w chwili złożenia wniosku o rejestrację, rzeczywiście używane w celach opisowych w stosunku do towarów lub usług, takich jak objęte zgłoszeniem, lub towarów stosunku do cech tych towarów i usług. Jak wskazuje brzmienie tego przepisu wystarczy, że te oznaczenia i wskazówki mogą być używane do takich celów. Odmawia się więc rejestracji oznaczenia słownego na podstawie tego przepisu, jeżeli przynajmniej jedno z jego możliwych znaczeń opisuje cechę odpowiednich towarów lub usług.
33. Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia ma zatem na celu pozostawienie do używania przez wszystkich przedsiębiorców oznaczeń, które mogą być używane do opisu towarów lub usług objętych wnioskiem o rejestrację lub też cech tych towarów lub usług. Wymóg dostępności, który leży u źródła tego przepisu, dotyczy w konsekwencji oznaczeń lub wskazówek mających walor opisowy.
34. Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia zmierza natomiast, względem wszystkich określonych w nim oznaczeń, do osiągnięcia innego celu w zakresie interesu publicznego, który jest niezależny od zagwarantowania dostępności dla ogółu przedsiębiorców.
35. Prawdą jest, że w ww. wyroku w sprawie Libertel Trybunał orzekł, iż w odniesieniu do rejestracji w charakterze znaku towarowego samego koloru, bez ograniczenia go w przestrzeni, interes publiczny leżący u źródła art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104, którego brzmienie jest identyczne z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, obejmuje konieczność nieograniczania w nadmierny sposób dostępności kolorów dla innych przedsiębiorców oferujących towary lub usługi tego samego rodzaju co te, dla których wnosi się o rejestrację (20) .
36. Jednakże, jak to potwierdzono w ww. wyroku w sprawie SAT.1 przeciwko OHIM, wykładnia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia zawarta w ww. wyroku w sprawie Libertel, zgodnie z którą ta podstawa odmowy rejestracji również służy realizacji celu w postaci dostępności oznaczenia, nie może zostać rozszerzona na wszystkie rodzaje oznaczeń, które objęte są zakresem jej zastosowania. W odniesieniu do kolorów ów cel, który należy uwzględniać w ocenie ich zdolności odróżniającej dla towarów i usług objętych wnioskiem o rejestrację, został uzasadniony stwierdzeniem dokonanym przez Trybunał w powyższym wyroku, zgodnie z którym liczba różnych, faktycznie dostępnych dla przedsiębiorców kolorów jest bardzo ograniczona (21) .
37. W ww. wyroku w sprawie SAT.1 przeciwko OHIM (22) Trybunał wskazał, że leżący u źródła tego przepisu interes publiczny łączy się z przypomnianą powyżej podstawową funkcją znaku towarowego. Oznaczenia, które nie mogą pełnić funkcji znaku towarowego dla danych towarów i usług, nie powinny być rejestrowane jako znak towarowy i obejmowane ochroną wynikającą z takiej rejestracji. Trybunał wywiódł z tego wniosek, że kryterium, zgodnie z którym nie są rejestrowane znaki mogące być zwyczajowo używane w obrocie do oznaczania danych towarów i usług, nie jest odpowiednie przy ocenie, czy oznaczenie posiada charakter odróżniający w odniesieniu do tych towarów lub usług (23) .
38. Z faktu, że oznaczenie, które nie jest opisowe, może być używane w obrocie do oznaczania danych towarów i usług, nie można zatem wnioskować, że jest ono bezwzględnie pozbawione charakteru odróżniającego w odniesieniu do tych towarów i usług. Innymi słowy przyjmując, że oznaczenie nie jest opisowe i nie jest objęte zakresem art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia, fakt – lub sama możliwość – że jest ono używane do oznaczania w obrocie danych towarów i usług nie oznacza, że jest ono pozbawione charakteru odróżniającego w odniesieniu do tych towarów i usług (24) .
39. Wreszcie, w odniesieniu do metody, według której należy oceniać, czy oznaczenie złożone z kilku elementów objęte jest zakresem jednej z podstaw odmowy rejestracji określonych w art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia, z również utrwalonego orzecznictwa wynika, że ocena ta wymaga uwzględnienia wrażenia wywieranego przez to oznaczenie rozpatrywane jako całość (25) . Wymóg ten odpowiada twierdzeniu, zgodnie z którym przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie zagłębia się w analizę jego rozmaitych szczegółów.
40. Przyjmuje się jednak, że zasada ta nie stoi na przeszkodzie dokonywaniu odrębnej analizy każdego z elementów tworzących omawiane oznaczenie. Analiza taka jest zgodna z treścią art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia, który, chciałbym przypomnieć, stanowi przeszkodę dla rejestracji znaków towarowych „składają[cych] się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek” opisowych. Wystarcza to również, aby spełnić wymogi należytego uzasadnienia i pewności prawa, co jest niezbędne dla przedsiębiorców, w szczególności tych, którzy stykają się z trudnościami wynikającymi ze stworzenia międzynarodowego znaku towarowego, szczególnie w ramach oceny zdolności odróżniającej oznaczenia, opierającej się na większej dozie subiektywności niż w przypadku innych podstaw odmowy rejestracji.
41. Jednak bezsporne jest, iż w celu odmowy rejestracji oznaczenia nie wystarczy stwierdzić, że rozpatrywana podstawa odmowy rejestracji znajduje zastosowanie do każdego z elementów tworzących omawiane oznaczenie.
42. Zatem nawet jeżeli znak towarowy składa się z kilku elementów, z których każdy jest opisowy towarów stosunku do cech towarów lub usług objętych wnioskiem o rejestrację, należy jeszcze stwierdzić opisowy charakter znaku towarowego rozpatrywanego jako całość (26) . Nawet jeśli co do zasady zwykła kombinacja elementów, z których każdy jest opisowy w odniesieniu do cech towarów lub usług objętych wnioskiem o rejestrację pozostaje w stosunku do nich opisowa, gdyż samo połączenie takich elementów bez dokonania w nich nadzwyczajnych zmian, w szczególności pod względem składniowym lub semantycznym, stwarza jedynie znak towarowy składający się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania cech wspomnianych towarów lub usług, to nie wynika z tego, że w pewnych okolicznościach kombinacja taka może nie mieć charakteru opisowego (27) .
43. Podobnie w odniesieniu do oceny, czy znak towarowy złożony z kilku elementów pozbawiony jest charakteru odróżniającego w odniesieniu do danych towarów i usług, Trybunał orzekł w ww. wyroku w sprawie SAT.1 przeciwko OHIM, że ocena ta w każdym przypadku musi być uzależniona od analizy całości tworzonej przez owe różne elementy i że sama okoliczność, iż każdy z nich rozpatrywany odrębnie pozbawiony jest charakteru odróżniającego, nie wyklucza, że stworzona z nich kombinacja może wykazywać charakter odróżniający (28) .
44. W tym miejscu należy przypomnieć, w jaki sposób orzecznictwo to zostało zastosowane przez Trybunał w ww. wyroku w sprawie SAT.1 przeciwko OHIM.
45. W sprawie tej w odwołaniu wniesiono o uchylenie wyroku w sprawie SAT.1 przeciwko OHIM (SAT.2), na mocy którego Sąd utrzymał w mocy odmowę rejestracji słownego oznaczenia „SAT.2” dla usług objętych wnioskiem o rejestrację, mających związek z nadawaniem satelitarnym. Sąd ustalił, że grupa składniowa „SAT.2”, biorąc pod uwagę tworzące ją elementy, pozbawiona jest charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w odniesieniu do wspomnianych usług.
46. W wyroku w sprawie SAT.1 przeciwko OHIM (SAT.2) Sąd przeprowadził analizę poszczególnych elementów tworzących słowne oznaczenie „SAT.2”. Stwierdził on przede wszystkim, że element „SAT” pozbawiony jest charakteru odróżniającego w odniesieniu do omawianych usług, gdyż chodzi tutaj o potoczny skrót od słowa „satelita” w językach niemieckim i angielskim, że termin ten nie wykracza, jako skrót, poza reguły leksykalne tych języków oraz, że opisuje on cechę większości rozważanych usług.
47. Wskazał on następnie, że elementy „2” i „.” są lub mogą być zwyczajowo używane w obrocie do oznaczania rozważanych usług oraz że z tego tytułu są one pozbawione charakteru odróżniającego.
48. Ze stwierdzeń tych wywiódł on, iż co do zasady w przypadku, gdy złożony znak towarowy taki jak SAT.2 składa się wyłącznie z elementów pozbawionych charakteru odróżniającego, można stwierdzić, że ten znak towarowy rozpatrywany jako całość również może być zwyczajowo używany w obrocie do oznaczania rozważanych towarów i usług.
49. Sąd uznał wreszcie, że stwierdzenie takie może zostać podważone, tylko jeżeli istnieją konkretne przesłanki, w szczególności niezwyczajny sposób połączenia poszczególnych elementów, wskazujące na to, że złożony znak towarowy przedstawia coś więcej aniżeli sumę tworzących go elementów. Uznał on, że grupa składniowa „SAT.2” została utworzona w sposób zwyczajny i że argument wnoszącej odwołanie, zgodnie z którym zgłoszony znak towarowy rozpatrywany jako całość zawiera element fantazyjny, pozbawiony jest znaczenia.
50. Po zapoznaniu się z tymi wywodami Trybunał uznał, po pierwsze, że Sąd dokonał oceny charakteru odróżniającego grupy składniowej „SAT.2” głównie za pomocą odrębnej analizy każdego z jej elementów. Wskazał on, że Sąd oparł się na domniemaniu, że elementy pozbawione osobno charakteru odróżniającego nie mogą w przypadku połączenia wykazywać takiego charakteru, a nie, jak powinien był tego dokonać, na całościowym postrzeganiu tej grupy składniowej przez przeciętnego konsumenta. Trybunał orzekł, że Sąd dokonał analizy wrażenia wywieranego przez całość grupy składniowej jedynie pomocniczo, odmawiając wszelkiego znaczenia innym aspektom, które powinny były zostać wzięte pod uwagę w ramach tej analizy, takim jak występowanie elementu fantazyjnego.
51. Po drugie, Trybunał orzekł, że kryterium, na którym oparł się Sąd i zgodnie z którym nie rejestruje się znaków towarowych, które mogą być zwyczajowo używane w obrocie do oznaczania danych towarów lub usług, jest właściwe przy stosowaniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia, natomiast nie stanowi ono właściwego kryterium, na podstawie którego należy interpretować art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia.
52. Analizy podniesionych zarzutów, opartych na naruszeniu przez Sąd art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, chciałbym dokonać w oparciu o te wstępne rozważania. Rozpocznę od pierwszej części zarzutu, opartej na pominięciu całościowego wrażenia, w połączeniu z czwartą częścią zarzutu, opartą na uwzględnieniu niewłaściwego kryterium, w ramach których to części wnosząca odwołanie kwestionuje te same punkty uzasadnienia zaskarżonego wyroku.
C – W przedmiocie pominięcia całościowego wrażenia i uwzględnienia niewłaściwego kryterium oceny
1. Argumenty stron
53. BioID wskazuje przede wszystkim, że Sąd popełnił błąd w ocenie zdolności odróżniającej omawianego oznaczenia uznając, że konsumentami zainteresowanymi towarami i usługami określonymi we wniosku o rejestrację są osoby ogólnie dobrze poinformowane, gdy tymczasem te towary i usługi skierowane są do ogółu konsumentów.
54. Wnosząca odwołanie utrzymuje następnie, że Sąd, mimo przypomnienia, iż zdolność odróżniającą oznaczenia złożonego z kilku elementów należy oceniać z punktu widzenia wrażenia wywieranego przez nie jako całość, to nie dokonał tego rodzaju analizy. Jej zdaniem Sąd dokonał jedynie analizy poszczególnych elementów tworzących omawiane oznaczenie, tj. akronimu „BioID” i elementów figuratywnych.
55. BioID podnosi wreszcie, że kryterium, na podstawie którego Sąd stwierdził, iż sporne oznaczenie pozbawione jest charakteru odróżniającego, zostało uznane za niewłaściwe.
56. OHIM co do istoty przypomina, że w ramach odwołania wnosząca odwołanie nie może domagać się kontroli dokonanej przez Sąd oceny stanu faktycznego.
57. OHIM utrzymuje również, że Sąd przypomniał zasady dotyczące analizy poszczególnych elementów złożonego znaku towarowego i stosował się do nich, nie naruszając prawa. Zdaniem OHIM Sąd słusznie wskazał, że złożony znak towarowy składający się z elementów pozbawionych charakteru odróżniającego w odniesieniu do danych towarów i usług nie nabiera charakteru bardziej odróżniającego, gdy rozpatrywany jest jako całość, jeżeli brakuje konkretnych przesłanek wskazujących, że jest on czymś więcej aniżeli sumą tworzących go elementów. Zatem Sąd niewątpliwie dokonał całościowej oceny zgodnie z przedstawionymi zasadami.
58. Wreszcie jeżeli chodzi o wnioski, które należy wywieść z ww. wyroku w sprawie SAT.1 przeciwko OHIM, to w odniesieniu do kryterium uwzględnionego w zaskarżonym wyroku Sąd nie naruszył prawa, gdyż uznał on, że właściwy krąg odbiorców jest w niniejszej sprawie ograniczony. Możliwe wykorzystanie omawianego oznaczenia do przedstawiania danych towarów i usług potwierdza zatem, że w odniesieniu do nich oznaczenie to nie posiada charakteru odróżniającego.
2. Ocena
59. Prawdą jest, jak to również wskazał OHIM, że Sąd przypomniał zasady analizy zdolności odróżniającej oznaczenia w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, co w żaden sposób nie narusza prawa. Sąd słusznie przypomniał zatem, że charakter odróżniający oznaczenia należy oceniać, po pierwsze, w odniesieniu do towarów i usług objętych wnioskiem o rejestrację, oraz, po drugie, ze względu na sposób postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców.
60. OHIM utrzymuje równie zasadnie, że ocena Sądu, zgodnie z którą właściwy krąg odbiorców składa się w niniejszej sprawie z „odbiorców biegłych” w zakresie towarów i usług określonych we wniosku o rejestrację, ma charakter ustalenia faktycznego, należącego do wyłącznej kompetencji Sądu i w konsekwencji nie stanowi kwestii prawnej mogącej podlegać kontroli Trybunału w ramach odwołania, z wyłączeniem przypadków wypaczenia stanu faktycznego i środków dowodowych (29) .
61. Sąd, po przypomnieniu, że omawiane oznaczenie składa się z elementu słownego i elementów o charakterze figuratywnym, słusznie wskazał dalej, że ocena jego charakteru odróżniającego wymaga rozpatrywania go jako całości. Jednakże zgadzam się z wnoszącą odwołanie, że Sąd w zaskarżonym wyroku nie dokonał takiej analizy.
62. Wskazał on bowiem w pkt 28 i 29 zaskarżonego wyroku, że akronim „BioID” składa się z dwóch elementów, „Bio” i „ID”, które stanowią w języku angielskim, odpowiednio, potoczny skrót od rzeczownika „identification” i skrót od przymiotników „biological” (biologiczny) lub „biometrical” (biometryczny), tudzież od rzeczownika „biology” (biologia). Wywiódł on z tego, że akronim „BioID” składa się ze skrótów będących częścią leksyki języka odniesienia, nie odbiega od leksykalnych reguł tego języka i w konsekwencji nie jest niezwyczajny w swojej strukturze. Uznał on, że jeśli chodzi o towary i usługi określone we wniosku o rejestrację, to właściwy krąg odbiorców rozumie akronim „BioID” jako „biometrical identification” (identyfikacja biometryczna).
63. Sąd wskazał następnie w pkt 30 – 32 zaskarżonego wyroku, że identyfikacja biometryczna stanowi jedną z technicznych funkcji towarów objętych wnioskiem o rejestrację i wiąże się ona bezpośrednio z jedną z cech usług objętych wspomnianym wnioskiem lub też jest z nimi ściśle związana funkcjonalnie.
64. Z tych ustaleń faktycznych, których Trybunał nie może kwestionować w ramach niniejszego odwołania, Sąd wywiódł w pkt 34, że akronim „BioID” pozbawiony jest charakteru odróżniającego w odniesieniu do towarów i usług objętych wnioskiem o rejestrację.
65. Sąd dokonał następnie analizy elementów figuratywnych spornego oznaczenia. W odniesieniu do cech typograficznych akronimu „BioID” w formie przedstawionej w omawianym oznaczeniu wskazał on, że litery pisane czcionką „Arial” o różnej grubości są zwyczajowo używanie w obrocie do oznaczania wszelkich towarów i usług. Stwierdził on, że odnosi się to również do kropki, gdyż element ten jest zwyczajowo używany jako ostatni z kilku elementów słownego znaku towarowego i wskazuje, że mamy do czynienia ze skrótem.
66. Wreszcie w odniesieniu do elementu graficznego ® zdaniem Sądu podczas rozprawy OHIM słusznie oświadczył, że jego funkcja ogranicza się do wskazania, iż mamy do czynienia ze znakiem towarowym zarejestrowanym dla określonego terytorium oraz że w braku takiej rejestracji wykorzystanie tego elementu może wprowadzić odbiorców w błąd. Stwierdził on również, że element ten, w połączeniu z jednym lub kilkoma innymi oznaczeniami, jest zwyczajowo używany w obrocie do oznaczania wszystkich rodzajów towarów i usług.
67. Sąd oparł swoje rozumowanie przedstawione w pkt 40–44 zaskarżonego wyroku na następującym uzasadnieniu:
„40 Tak więc elementy graficzne określone powyżej w pkt 38 i 39 mogą być używane w obrocie do oznaczania towarów i usług określonych w zgłoszeniu znaku towarowego i w rezultacie pozbawione są charakteru odróżniającego w odniesieniu do tych towarów i usług.
41 Wynika z tego, iż zgłoszony znak towarowy składa się z kombinacji elementów, z których każdy, z uwagi na to, że może być zwyczajowo używany w obrocie do oznaczania towarów i usług należących do kategorii określonych w zgłoszeniu znaku towarowego, pozbawiony jest charakteru odróżniającego w odniesieniu do tych towarów i usług.
42 Ponadto z orzecznictwa wynika, że okoliczność, iż złożony znak towarowy składa się jedynie z elementów pozbawionych charakteru odróżniającego w odniesieniu do danych towarów lub usług, pozwala na stwierdzenie, że ten znak towarowy rozpatrywany jako całość również może być zwyczajowo używany w obrocie do oznaczania tych towarów i usług. Taki wniosek może zostać podważony jedynie w przypadku, gdy konkretne przesłanki, w szczególności sposób połączenia poszczególnych elementów, wskazują na to, że złożony znak towarowy rozpatrywany jako całość jest czymś więcej aniżeli sumą tworzących go elementów (zob. podobnie opinia rzecznika generalnego D. Ruiza-Jaraby Colomera w [ww.] sprawie […] Koninklijke KPN Nederland, pkt 65).
43 W niniejszej sprawie, wbrew temu co utrzymuje skarżąca, nie wydaje się, ażeby takie przesłanki istniały. W istocie struktura zgłoszonego znaku towarowego, charakteryzująca się zasadniczo kombinacją opisowego akronimu z, po pierwsze, cechami typograficznymi opisanymi powyżej w pkt 37 oraz, po drugie, elementami graficznymi wskazanymi powyżej w pkt 38 i 39, nie pozwala na wykluczenie możliwości, że znak towarowy rozpatrywany jako całość może być zwyczajowo używany w obrocie do oznaczania towarów i usług należących do kategorii określonych w zgłoszeniu znaku towarowego.
44 W konsekwencji zgłoszony znak towarowy pozbawiony jest charakteru odróżniającego w odniesieniu do omawianych kategorii towarów i usług”.
68. W moim przekonaniu z analizy tego uzasadnienia wynika, że podobnie jak w ww. wyroku w sprawie SAT.1 przeciwko OHIM (SAT.2), Sąd dokonał oceny charakteru odróżniającego spornego oznaczenia ograniczając się do odrębnej analizy poszczególnych, tworzących go elementów. W niemal identycznych słowach, jak użyte w pkt 49 wspomnianego wyroku, oparł się on, w pkt 42 zaskarżonego wyroku, na założeniu, że elementy osobno pozbawione charakteru odróżniającego nie mogą wykazywać takiego charakteru w przypadku połączenia, a nie na całościowym postrzeganiu tego oznaczenia przez właściwy krąg odbiorców, tak jak powinien był tego dokonać. Podobnie jak w przypadku wyroku w sprawie SAT.1 przeciwko OHIM (SAT.2), Sąd jedynie pomocniczo dokonał analizy całościowego wrażenia wywieranego przez sporne oznaczenie.
69. Stwierdzam zatem, że Sąd przyjął w zaskarżonym wyroku taką samą metodę analizy odróżniającego charakteru spornego oznaczenia, co zastosowana w ww. wyroku w sprawie SAT.1 przeciwko OHIM (SAT.2).
70. Ponadto w niniejszej sprawie Sąd nie rozstrzygał o słownym znaku towarowym, jak w przypadku ww. sprawy SAT.1 przeciwko OHIM (SAT.2), ale o graficznym znaku towarowym, składającym się z elementu słownego i kilku elementów figuratywnych. Stwierdził on, jak to zostało przedstawione powyżej, że słowny element „BioID” jest opisowy w odniesieniu do towarów i usług objętych wnioskiem o rejestrację lub ich cech. Słusznie wywiódł on z tego, że ten element omawianego oznaczenia pozbawiony jest charakteru odróżniającego.
71. Natomiast w pkt 35 i 36 zaskarżonego wyroku zakwestionował on analizę przeprowadzoną przez Drugą Izbę Odwoławczą w spornej decyzji, zgodnie z którą ten znak towarowy pozbawiony jest charakteru odróżniającego, ponieważ element słowny ma charakter opisowy, a relatywna waga elementów figuratywnych jest „bez znaczenia” w stosunku do wagi tego elementu słownego.
72. Tak więc w pkt 36 zaskarżonego wyroku Sąd wskazał w szczególności:
„W tym zakresie należy wskazać, że brak charakteru odróżniającego złożonego znaku towarowego nie może zostać stwierdzony na podstawie relatywnej wagi niektórych tworzących go elementów w stosunku do wagi jego innych elementów, w przypadku których brak charakteru odróżniającego został ustalony. W istocie złożony znak towarowy nie może zostać objęty zakresem stosowania art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia […], jeżeli jeden z tworzących go elementów jest odróżniający w odniesieniu do danych towarów lub usług. Może mieć to miejsce, nawet jeśli jedyny element odróżniający złożonego znaku towarowego nie ma charakteru dominującego w stosunku do innych elementów tworzących ten znak towarowy […]”.
73. Mam pewne wątpliwości co do trafności analizy przeprowadzonej przez Sąd w powyższych dwóch ostatnich zdaniach. Przede wszystkim zgodnie z orzecznictwem decydujące jest, jak to zostało już przedstawione, że omawiane oznaczenie rozpatrywane jako całość może posiadać, w odczuciu właściwego kręgu odbiorców, charakter odróżniający w odniesieniu do towarów i usług objętych wnioskiem o rejestrację. W konsekwencji, nawet jeśli nie można założyć, że oznaczenie składające się z elementów pozbawionych osobno charakteru odróżniającego jest jako takie pozbawione takiego charakteru, to wydaje się trudne przyjąć, że obecność w złożonym oznaczeniu elementu, który sam w sobie mógłby posiadać charakter odróżniający, wystarcza do nadania tego charakteru oznaczeniu jako całości.
74. Tak więc w przypadku gdy oznaczenie graficzne, o którego rejestrację wniesiono, składa się z elementu słownego, który jak w przypadku akronimu „BioID” jest całkowicie opisowy, gdyż nie zawiera żadnego dodatkowego słowa niebędącego opisowym, nie bardzo mogę zrozumieć w jaki sposób w oznaczeniu jako całości można dostrzec charakter odróżniający, jeżeli ten element słowny wykazuje charakter dominujący w stosunku do elementów figuratywnych oznaczenia. W takim przypadku należy sądzić, że to właśnie ten element słowny będzie przykuwał uwagę właściwego kręgu odbiorców i uniemożliwi postrzeganie całości oznaczenia jako wskazania pochodzenia.
75. W oznaczeniu graficznym złożonym m. in. ze słownego, całkowicie opisowego elementu nie można zatem, moim zdaniem, dostrzec charakteru odróżniającego, chyba że zawiera ono odróżniające elementy figuratywne na tyle przykuwające uwagę właściwego kręgu odbiorców, że to na nie – a nie na element słowny – zwróci on uwagę, lub też nawet elementy figuratywne mogące „zatrzeć” znaczenie tego elementu słownego i nadać oznaczeniu postrzeganemu jako całość efekt odróżniający.
76. Ponieważ elementy słowne są co do zasady łatwiej zapamiętywane niż elementy figuratywne, jestem przekonany, że takie wymogi z trudnością można uznać za spełnione. Nawet jeśli wynika z tego, że rejestracja oznaczeń graficznych tego typu w charakterze znaku towarowego okazuje się w praktyce trudna lub ograniczona do wyjątkowych przypadków, to zaostrzenie to wydaje mi się konieczne w celu uniknięcia sytuacji, w których rejestracja takich znaków towarowych mogłaby skutkować – w przypadku stosowania kryteriów przyjmowanych zwykle dla oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – nadaniem ich właścicielom wyłącznych praw do elementów słownych całkowicie opisowych w stosunku do cech danych towarów i usług.
77. Wreszcie jak słusznie podniosła wnosząca odwołanie, Sąd oparł swą ocenę na kryterium, które nie jest odpowiednie w ramach stosowania art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia.
78. Tak więc Sąd wywnioskował, że elementy tworzące sporne oznaczenie są pozbawione zdolności odróżniającej, na tej podstawie, że mogą być one używane w obrocie do oznaczania towarów i usług określonych we wniosku o rejestrację.
79. Jak to zostało przedstawione powyżej, nawet jeżeli kryterium to jest odpowiednie w odniesieniu do elementu opisowego towarów lub usług objętych wnioskiem o rejestrację lub ich cech, jakim w niniejszej sprawie jest słowny element „BioID”, to nie jest odpowiednie w przypadku elementów figuratywnych, takich jak litery napisane czcionką „Arial”, zwykła kropka lub element ®. Okoliczność, że elementy te, które nie posiadają same w sobie jakiegokolwiek charakteru opisowego dla omawianych towarów i usług, mogą być używane do ich oznaczania w obrocie, nie zakłada sama w sobie, że są one pozbawione jakiegokolwiek charakteru odróżniającego w odniesieniu do tych towarów i usług.
80. W ten sam sposób w pkt 43 zaskarżonego wyroku Sąd, wywodząc z oceny, zgodnie z którą „znak towarowy postrzegany jako całość może być zwyczajowo używany w obrocie do oznaczania towarów i usług” określonych we wniosku o rejestrację, że omawiane oznaczenie jest pozbawione charakteru odróżniającego, dokonał moim zdaniem błędnej wykładni art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia.
81. W moim przekonaniu wynika z tego, że zaskarżony wyrok narusza prawo w ten sam sposób, co ww. wyrok w sprawie SAT.1 przeciwko OHIM (SAT.2). Proponuję zatem, aby Trybunał zastosował te same konsekwencje, jak w przypadku ww. wyroku w sprawie SAT.1 przeciwko OHIM i orzekł, że zaskarżony wyrok należy uchylić.
82. Mając na uwadze tę propozycję, chciałbym przystąpić do zbadania dwóch pozostałych części zarzutu wnoszącej odwołanie, opartego na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia.
D – W przedmiocie nieuwzględnienia argumentacji wnoszącej odwołanie, że udowodnienie faktycznego używania omawianego oznaczenia przez odbiorców lub konkurentów nie było możliwe
83. BioID zarzuca Sądowi, iż nie uwzględnił on jej argumentu, że udowodnienie faktycznego używania spornego oznaczenia przez odbiorców lub jej konkurentów nie było możliwe. Sąd nie wziął również pod uwagę, że sporne oznaczenie nie występuje w słownikach i nie stanowi terminu technicznego.
84. BioID podnosi również, że Sąd dokonał niewłaściwej oceny stanu faktycznego, utrzymując, iż „Bio” jest skrótem, pomimo że chodzi tutaj o prefiks, oraz utrzymując, iż akronim „BioID” nie jest niezwyczajny w swojej strukturze.
85. W odniesieniu do akronimu „BioID” stwierdzam, że Sąd nie naruszył prawa uznając, iż do tego, by podstawa odmowy rejestracji określona w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia znalazła zastosowanie, nie jest konieczne przedłożenie dowodu faktycznego używania tego akronimu do oznaczania towarów lub usług objętych wnioskiem o rejestrację.
86. W istocie, jak to zostało stwierdzone w ww. wyroku w sprawie OHIM przeciwko Wrigley (30), aby podstawa odmowy rejestracji określona w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia znalazła zastosowanie, nie jest konieczne, ażeby określone w tym przepisie oznaczenia lub wskazówki tworzące znak towarowy były w chwili złożenia wniosku o rejestrację faktycznie używane w celu opisania towarów i usług takich jak objęte zgłoszeniem lub ich cech. Jak wskazuje samo brzmienie tego przepisu, wystarczy ażeby te oznaczenia lub wskazówki mogły być używane do takich celów. Na mocy tego przepisu odmawia się rejestracji oznaczenia słownego, jeżeli przynajmniej jedno z jego możliwych znaczeń opisuje cechę danych towarów lub usług.
87. Jeśli chodzi następnie o dokonaną przez Sąd analizę rozumienia przez właściwy krąg odbiorców elementów „Bio” i „ID”, to chodzi tu o ocenę o charakterze faktycznym, a wnosząca odwołanie nie wykazała, by Sąd wypaczył znaczenie tych ustaleń.
88. Wreszcie, argument dotyczący dowodu używania oznaczenia rozpatrywanego jako całość do oznaczania towarów i usług w obrocie pokrywa się zasadniczo z czwartą częścią zarzutu rozpatrzoną wcześniej, co do której zaproponowałem już orzeczenie, że tego rodzaju kryterium nie jest odpowiednie do oceny charakteru odróżniającego znaku towarowego złożonego z kilku elementów, z których nie wszystkie opisują towary i usługi objęte wnioskiem o rejestrację.
E – W przedmiocie części zarzutu, zgodnie z którą Sąd popełnił błąd w ocenie prawnej uznając, że porównywalne zarejestrowane znaki towarowe wskazują na odróżniający charakter omawianego znaku towarowego, oraz  naruszył zasadę równości traktowania
89. BioID zarzuca Sądowi popełnienie błędu w ocenie prawnej poprzez nieuwzględnienie, że zarejestrowane przez OHIM słowne znaki towarowe zawierające prefiks „bio” wskazują na odróżniający charakter omawianego oznaczenia. BioID kwestionuje również dokonaną przez Sąd w pkt 47 zaskarżonego wyroku ocenę, zg odnie z którą nie wskazała ona podstaw zawartych w decyzjach OHIM, które mogłyby podważyć ocenę, że omawiane oznaczenie pozbawione jest charakteru odróżniającego.
90. BioID podważa również dokonaną przez Sąd ocenę stanu faktycznego dotyczącą rejestracji przez OHIM słownego znaku towarowego „Bioid” dla towarów i usług identycznych z objętymi spornym wnioskiem o rejestrację. Zdaniem wnoszącej odwołanie Sąd naruszył prawo ustalając, że ten słowny znak towarowy ma odmienne znaczenie niż omawiane oznaczenie graficznego, gdyż w owym słownym znaku towarowym „id” zapisane zostało małymi literami. Sąd niesłusznie nie uwzględnił zatem faktu, że słowny znak towarowy chroniony jest z tytułu rejestracji w oderwaniu od zastosowanego zapisu. Ponadto Sąd naruszył zasadę równego traktowania, ponieważ niedopuszczalne jest, aby OHIM dopuścił do rejestracji słowny znak towarowy „Bioid” i odmówił rejestracji omawianego oznaczenia graficznego, które wymawiane jest w ten sam sposób i zawiera dodatkowo elementy graficzne.
91. Zagadnienie, czy decyzje OHIM zezwalające na rejestrację znaków towarowych identycznych lub porównywalnych z omawianym oznaczeniem mogą co do zasady zostać uwzględnione w ramach oceny charakteru odróżniającego, stanowi, moim zdaniem, kwestię prawną, która może w konsekwencji zostać poddana kontroli Trybunału w postępowaniu odwoławczym.
92. W tym względzie uważam, że Sąd w zaskarżonym wyroku nie naruszył prawa, ponieważ w pkt 47 wskazał on, iż „okoliczności faktyczne lub prawne zawarte we wcześniejszej decyzji mogą, oczywiście, stanowić argumenty wspierające zarzut oparty na naruszeniu przepisu rozporządzenia”. Poprzez to stwierdzenie Sąd, wbrew temu co wnosząca odwołanie stara się wskazać w swej argumentacji, nie wykluczył zatem, że podstawy prawne decyzji OHIM zezwalających na rejestrację znaków towarowych identycznych lub porównywalnych z omawianym oznaczeniem mogą zostać uwzględnione w ramach oceny jego charakteru odróżniającego (31) . Argumentacja wnoszącej odwołanie w tym względzie wynika zatem z niewłaściwej wykładni zaskarżonego wyroku.
93. Zawarta w pkt 47 zaskarżonego wyroku wzmianka, zgodnie z którą w niniejszej sprawie wnosząca odwołanie nie wskazała podstaw zawartych w decyzjach OHIM, które mogłyby podważyć ocenę, że omawiane oznaczenie pozbawione jest charakteru odróżniającego, stanowi w moim przekonaniu dokonaną przez Sąd ocenę środków dowodowych przedstawionych mu przez wnoszącą odwołanie. Należy przypomnieć, jak to również wynika z art. 225 WE i art. 58 Statutu Trybunału Sprawiedliwości, że odwołanie ograniczone jest do kwestii prawnych. Celem tego środka odwoławczego nie jest umożliwienie stronom doprowadzenia do wydania nowego orzeczenia obejmującego całość sporu rozstrzyganego przez Sąd, ale wyłącznie przeprowadzenie kontroli zgodności z prawem wydawanych przez niego orzeczeń. Wynika z tego, że Sąd posiada wyłączne kompetencje w zakresie oceny mocy dowodowej, którą należy nadać przedstawionym środkom dowodowym, z zastrzeżeniem przypadków ich wypaczenia (32) . W uwagach przedstawionych Trybunałowi wnosząca odwołanie nie przedstawiła okoliczności, które pozwalałyby na ustalenie, że doszło do takiego wypaczenia.
94. Wreszcie, zarzuty wnoszącej odwołanie dotyczące konsekwencji, jakie Sąd powinien był wywieść z decyzji OHIM zezwalających na rejestrację słownego znaku towarowego „Bioid” dla towarów i usług określonych jako „produkty drukarskie”, „telekomunikacja” i „oprogramowanie komputerowe”, także nie są uzasadnione. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o ocenę zawartą w pkt 48 zaskarżonego wyroku, zgodnie z którą okoliczność, iż „w słownym znaku towarowym Bioid »id« napisane zostało małymi literami, może odróżniać go pod względem semantycznym od akronimu »BioID« w formie przedstawionej w zgłoszonym znaku towarowym”, nie dowodzi ona, moim zdaniem, że Sąd przeoczył fakt, iż słowny znak towarowy nie zawiera elementów figuratywnych ani też, iż wniosek o rejestrację i wynikająca z rejestracji ochrona odnoszą się do wskazanego w tym wniosku słowa, a nie sposobu jego zapisu.
95. Moim zdaniem Sąd chciał zwyczajnie zwrócić uwagę na to, że słowo „bioid” w formie zapisanej we wniosku o rejestrację nie jest wymawiane a priori w identyczny sposób co akronim „BioID”, który wyraźnie składa się z dwóch elementów „Bio” i „ID”, które z uwagi na omawiane towary i usługi mogą być rozumiane przez właściwy krąg odbiorców jako skróty od „biometrical identification”.
96. Ponadto tę część uzasadnienia zaskarżonego wyroku można uznać za uzupełnienie uzasadnienia oceny Sądu, zgodnie z którą ta rejestracja dokonana przez OHIM nie podważa w istocie oceny, z której wynika, że sporne oznaczenie graficzne pozbawione jest charakteru odróżniającego, ponieważ Sąd stwierdził również, że oznaczenie to i słowny znak towarowy „Bioid” nie są zamienne. W konsekwencji argument wnoszącej odwołanie odnoszący się pkt 48 zaskarżonego wyroku i opierający się na zapisie zarejestrowanego przez OHIM znaku towarowego można uznać za nieistotny dla sprawy (33) .
97. Nie sądzę, iż Sąd naruszył zasadę równości traktowania
przez to, że powstrzymał się od wnioskowania z tej rejestracji, iż omawiane oznaczenie posiada charakter odróżniający. Zakładając, że zasada ta mogłaby w takim przypadku mieć znaczenie (34), chciałbym wskazać, iż Sąd stwierdził, że omawiane oznaczenie i zarejestrowany znak towarowy nie są zamienne. Wnosząca odwołanie nie wykazała, że ocena ta wynikała z wypaczenia stanu faktycznego. W tym względzie chciałbym zauważyć, że w oznaczeniu graficznym „BioID” dwie ostatnie litery napisane wielką literą o mniejszej grubości, jak również kropka, która została umieszczona na końcu tego akronimu ukazują, że element słowny składa się z dwóch odmiennych części, które mogą zostać zrozumiane przez właściwy krąg odbiorców jako skróty od „biometrical identification”, co niekoniecznie wynika ze słowa „bioid” zarejestrowanego jako słowny znak towarowy.
98. Należy również dodać, że opis towarów i usług, dla których słowny znak towarowy został zarejestrowany, różni się od opisu towarów i usług objętych zgłoszeniem oznaczenia graficznego. W istocie z uwag przedstawionych ustnie wynika, że wspomniany słowny znak towarowy został zarejestrowany dla oznaczania programów komputerowych zarejestrowanych na nośnikach danych wszelkiego rodzaju, produktów z zakresu telekomunikacji i oprogramowania komputerowego, bez dodatkowego uściślenia charakteru tych towarów i usług. We wniosku o rejestrację omawianego oznaczenia graficznego uściślono, że dane towary i usługi służą w szczególności do kontroli zezwoleń dostępu dzięki identyfikacji osób za pomocą szczególnych cech biometrycznych i w konsekwencji mają one związek z identyfikacją biometryczną.
F – W przedmiocie konsekwencji uchylenia zaskarżonego wyroku
99. Ostatnia pozostająca do rozstrzygnięcia kwestia dotyczy wyłącznie zagadnienia, czy omawiane oznaczenie graficzne rozpatrywane jako całość jest pozbawione charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w odniesieniu do towarów i usług określonych we wniosku o rejestrację.
100. Całościowe wrażenie wywierane przez omawiane oznaczenie było przedmiotem uwag przedstawionych ustnie, w szczególności w toku procedury ustnej przed Trybunałem. Wydaje mi się, że stan postępowania pozwala na orzeczenie w sprawie zgodnie z art. 61 Statutu Trybunału Sprawiedliwości, a przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania naruszałoby zasady ekonomiki procesowej. Proponuję zatem, by Trybunał orzekł w sprawie, jak to uczynił wcześniej w ww. wyroku w sprawie SAT.1 przeciwko OHIM.
101. Jak zostało przedstawione powyżej, omawiane oznaczenie składa się z elementu słownego, będącego akronimem „BioID” oraz z elementów figuratywnych, obejmujących, z jednej strony, cechy typograficzne tego akronimu oraz, z drugiej strony, elementy graficzne umieszczone po nim, a mianowicie kropkę i oznaczenie ®.
102. W odniesieniu do akronimu „BioID” zostało stwierdzone, że może on być zrozumiany przez właściwy krąg odbiorców, składający się z osób biegłych w zakresie omawianych towarów i usług, jako połączenie dwóch skrótów „Bio” i „ID” oznaczających „biometrical identification” (identyfikacja biometryczna). Wiemy również, że identyfikacja biometryczna stanowi jedną z technicznych funkcji towarów objętych wnioskiem o rejestrację i że odnosi się ona bezpośrednio do jednej z cech usług objętych wspomnianym wnioskiem lub też jest z nimi ściśle związana funkcjonalnie. A zatem zostało ustalone, że akronim „BioID”, jako słowny element całkowicie opisowy dla cechy towarów i usług objętych wnioskiem o rejestrację, jest pozbawiony charakteru odróżniającego w odniesieniu do tych towarów i usług.
103. Jeżeli chodzi o elementy figuratywne omawianego oznaczenia, przede wszystkim w odniesieniu do sposobu zapisu zastosowanego do przedstawienia akronimu „BioID” zostało wskazane, że litery pisane czcionką „Arial” są zwyczajowo używane w obrocie. Z uwag przedstawionych ustnie wynika jednocześnie, że kropka umieszczona na końcu akronimu „BioID” jest zwyczajowo stosowana jako ostatni z elementów słownego znaku towarowego w celu wskazania, iż mamy do czynienia ze skrótem. Natomiast element ® wskazuje zasadniczo, że oznaczenie, któremu towarzyszy, zostało zarejestrowane jako znak towarowy dla określonego terytorium.
104. Z tych stwierdzeń można wywieść, że żaden z elementów figuratywnych tworzących omawiane oznaczenie nie wykazuje sam w sobie szczególnego charakteru odróżniającego w odniesieniu do towarów i usług objętych wnioskiem o rejestrację. Omawiane oznaczenie składa się zatem z opisowego elementu słownego i z elementów figuratywnych, które rozpatrywane osobno są również pozbawione charakteru odróżniającego w odniesieniu do tych towarów i usług.
105. Dokonując analizy wrażenia wywieranego przez znak towarowy jako całość można stwierdzić, że współdziałanie tych poszczególnych elementów nie nadaje mu charakteru odróżniającego. Po pierwsze, element słowny „BioID” wyraźnie stanowi element dominujący, który ukazuje się przy analizie całości omawianego oznaczenia. Czcionka, którą został napisany, ma zwyczajny charakter. Natomiast znaczenie kropki i elementu ® w ramach oznaczenia w stosunku do elementu słownego „BioID” jest nikłe.
106. Należy zatem stwierdzić, że elementy figuratywne tworzące oznaczenie w żaden sposób nie zmieniają potencjalnego znaczenia akronimu „BioID” dla właściwego kręgu odbiorców i co za tym idzie – nie zmniejszają jego charakteru opisowego. Przeciwnie, można by uznać, że wzmacniają one to znaczenie lub też się do niego przyczyniają. Jak to zostało przedstawione powyżej, dwie ostanie litery akronimu zostały napisane dużą literą, pomimo że litery poprzedzające je zostały napisane małą literą. Jednocześnie dwie ostatnie litery „ID” zostały napisane czcionką o mniejszej grubości niż trzy poprzedzające je litery. Ta różnica w zapisie wzmaga wrażenie, że akronim „BioID” składa się z dwóch odrębnych części „Bio” i „ID”. W ten sam sposób kropka umieszczona po tym akronimie z uwagi na swoje potoczne znaczenie w dziedzinie znaków towarowych potwierdza, że w przypadku całości „BioID” mamy do czynienia ze skrótami.
107. Można z tego wnioskować, że omawiane oznaczenie jest pozbawione charakteru odróżniającego w odniesieniu do omawianych towarów i usług. Skargę BioID na sporną decyzję należy zatem oddalić.
108. Zgodnie z art. 122 akapit pierwszy regulaminu Trybunału Sprawiedliwości jeżeli odwołanie jest zasadne i Trybunał orzeka wyrokiem kończącym postępowanie w sprawie, rozstrzyga on o kosztach. Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu, stosowanym do postępowania odwoławczego na podstawie art. 118 tego regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Z uwagi na to, że OHIM wniósł o obciążenie kosztami wnoszącą odwołanie, która przegrała niniejszą sprawę, należy obciążyć ją kosztami postępowania.
V – Wnioski
109. Mając na uwadze powyższe rozważania, proponuję by Trybunał orzekł w następujący sposób:
1) uchylił wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie T-91/01 BioID przeciwko OHIM;
2) oddalił skargę na decyzję drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 20 lutego 2001 r. (sprawa R 538/1999-2);
3) obciążył wnoszącą odwołanie kosztami postępowania przed Sądem i Trybunałem.
(1) .
(2)
–	Zwaną dalej „BioID”.
(3)
–	Sprawa T-91/01, Rec. str. II-5159, zwany dalej „zaskarżonym wyrokiem”.
(4)
–	Zwany dalej „OHIM”.
(5)
–	Zwana dalej „sporną decyzją”.
(6)
–	Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) z późniejszymi zmianami (zwane dalej „rozporządzeniem”).
(7)
–	Porozumienie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane i zmienione.
(8)
–	Bardziej szczegółowo chodzi tutaj o następujące towary:
–	„programy komputerowe, sprzęt komputerowy i jego części, aparatura optyczna, akustyczna i elektroniczna oraz jej części, wszystkie powyżej wskazane towary w szczególności służące do kontroli zezwoleń dostępu i z tym związane, związane z sieciami komputerowymi i przeznaczone do identyfikacji lub weryfikacji osób dokonywanej za pomocą komputera i opierających się na jednej lub kilku specyficznych cechach biometrycznych”, należące do klasy 9;
–	„usługi telekomunikacyjne; usługi ochrony związane z sieciami komputerowymi, dostępem do baz danych, formami płatności elektronicznych, weryfikacją zezwoleń dostępu i identyfikacją lub weryfikacją osób dokonywaną za pomocą komputera i opierającą się na jednej lub kilku specyficznych cechach biometrycznych”, należące do klasy 38;
–	„instalacja oprogramowania komputerowego poprzez Internet i inne sieci komunikacji, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, wszystkie powyżej wskazane usługi służące kontroli zezwoleń dostępu i z tym związane, związane z sieciami komputerowymi i dotyczące identyfikacji lub weryfikacji osób dokonywanej za pomocą komputera i opierającej się na jednej lub kilku specyficznych cechach biometrycznych; rozwój techniczny systemów kontroli zezwoleń dostępu na potrzeby sieci komputerowych, jak również systemów służących identyfikacji lub weryfikacji osób dokonywanej za pomocą komputera i opierającej się na jednej lub kilku specyficznych cechach biometrycznych”, należące do klasy 42.
(9)
–	Wyrok z dnia 19 września 2002 r. w sprawie C-104/00 P DKV przeciwko OHIM, Rec. str. I-7561, pkt 29.
(10)  –	Ponieważ odwołanie zostało wniesione przez wnoszącą odwołanie w dniu 3 lutego 2003 r., a więc po wejściu w życie Traktatu nicejskiego w dniu 1 lutego 2003 r., używam numeracji artykułów Statutu wynikającej ze tego Traktatu.
(11)
–	Sprawa C-329/02 P, Rec. str. I-8317.
(12)
–	Wyrok z dnia 17 lipca 1997 r. w sprawie C-219/95 P Ferriere Nord przeciwko Komisji, Rec. str. I-4411, pkt 56, oraz postanowienie z dnia 9 grudnia 1999 r. w sprawie C-299/98 P CPL Imperial 2 i Unifrigo przeciwko Komisji, Rec. str. I-8683, pkt 54.
(13)  –	Zob. w szczególności wyrok z dnia 12 czerwca 1958 r. w sprawie 2/57 Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse przeciwko Wysokiej Władzy, Rec. str. 129, 146, oraz wyrok z dnia 29 maja 1997 r. w sprawie C-153/96 P De Rijk przeciwko Komisji, Rec. str. I-2901, pkt 19.
(14)
–	Sprawa T-323/00, Rec. str. II‑2839.
(15)
–	Zob. w szczególności wyrok z dnia 23 maja 1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, Rec. str. 1139, pkt 7, oraz wyrok z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. str. I-5475, pkt 30.
(16)
–	Wyrok z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. str. I-1619, pkt 86.
(17)
–	Wyrok z dnia 21 października 2004 r. w sprawie C-64/02 P OHIM przeciwko Erpo Möbelwerk, Zb.Orz. str. I‑10031, pkt 39.
(18)
–	Wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych C-456/01 P i C-457/01 P Henkel przeciwko OHIM, Rec. str. I‑5089, pkt 45 i 46.
(19)
–	Zob. w szczególności wyrok z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-191/01 P OHIM przeciwko Wrigley, Rec. str. I-12447, pkt 31, oraz postanowienie z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie C-326/01 P Telefon & Buch przeciwko OHIM, Rec. str. I-1371, pkt 27. W odniesieniu do identycznego przepisu art. 3 ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1) zob. wyrok z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. str. I-2779, pkt 25, wyrok z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawach połączonych od C-53/01 do C-55/01 Linde i in., Rec. str. I-3161, pkt 73, wyrok z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, Rec. str. I-3793, pkt 52, oraz ww. wyrok w sprawie Koninklijke KPN Nederland, pkt 54 i 55.
(20)
–	Pkt 60.
(21)
–	Ibidem, pkt 47.
(22)
–	Pkt 27.
(23)
–	Pkt 36.
(24)  –	Zatem Trybunał orzekł już wcześniej, przykładowo, że rejestracja znaku towarowego składającego się z oznaczeń lub wskazówek, które są poza tym używane w charakterze sloganów reklamowych, wskazówek odnośnie do jakości lub wyrażeń nakłaniających do dokonania zakupu towarów lub usług oznaczonych tym znakiem towarowym nie jest wykluczona jako taka z tytułu takiego używania (wyrok z dnia 4 października 2001 r. w sprawie C-517/99 Merz & Krell, Rec. str. I-6959, pkt 40). Jedynie jeżeli te oznaczenia lub wskazówki stały się zwyczajowe w języku potocznym lub w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych dla określania towarów lub usług oznaczonych wspomnianym znakiem towarowym, a w konsekwencji objęte są podstawą odmowy rejestracji określoną w art. 7 ust. 1 lit. d) rozporządzenia, to ich rejestracja podlega odmowie na podstawie tego ostatniego przepisu.
(25)
–	W odniesieniu do oceny charakteru odróżniającego zob. ww. wyrok w sprawie DKV przeciwko OHIM, pkt 24, a w odniesieniu do oceny charakteru opisowego zob. wyrok z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-265/00 Campina Melkunie, Rec. str. I-1699, pkt 37, oraz ww. wyrok w sprawie Koninklijke KPN Nederland, pkt 96.
(26)
–	Ww. wyrok w sprawie Koninklijke KPN Nederland, pkt 96.
(27)
–	Ibidem, pkt 99 i 100.
(28)
–	Pkt 28.
(29)
–	Ww. wyrok w sprawie DKV przeciwko OHIM, pkt 22 oraz powoływane orzecznictwo.
(30)
–	Pkt 32 (podkreślenie moje).
(31)  –	Mogłoby tutaj chodzić, przykładowo, o podstawy dotyczące znaczenia, w odczuciu właściwego kręgu odbiorców, elementu słownego względem określonych towarów lub usług.
(32)  –	Zob. podobnie wyrok z dnia 1 czerwca 1994 r. w sprawie C-136/92 P Komisja przeciwko Brazzelli Lualdi i in., Rec. str. I-1981, pkt 49 i 66, wyrok z dnia 15 października 2002 r. w sprawach połączonych C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, od C-250/99 P do C-252/99 P i C-254/99 P Limburgse Vinyl Maatschappij i in. przeciwko Komisji, Rec. str. I-8375, pkt 194, oraz wyrok z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawach połączonych C-24/01 P i C-25/01 P Glencore i Compagnie Continentale przeciwko Komisji, Rec. str. I-10119, pkt 65.
(33)  –	Zob. podobnie wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-496/99 P Komisja przeciwko CAS Succhi di Frutta, Rec. str. I-3801, pkt 68.
(34)  –	Zgodnie z orzecznictwem Sądu zasada ta nie znajduje zastosowania w takim przypadku, ponieważ stajemy przed następującym wyborem: albo odmienna decyzja OHIM zezwalająca na rejestrację znaku towarowego porównywalnego z omawianym oznaczeniem jest zgodna z rozporządzeniem i w tym przypadku Sąd musi logicznie stwierdzić, że decyzja odmawiająca rejestracji tego oznaczenia narusza właściwe przepisy rozporządzenia, albo odmienna decyzja OHIM nie jest prawidłowa i nikt nie może powoływać się na swoją korzyść na błąd popełniony na korzyść innej osoby [ww. wyrok w sprawie SAT.1 przeciwko OHIM (SAT.2), pkt 60–62; zob. również wyrok Sądu z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie T-127/02 Concept przeciwko OHIM (ECA), Rec. str. II‑1113, pkt 71 i powoływane orzecznictwo].