62007A0450
ARREST VAN HET GERECHT (Derde kamer)
12 juni 2009 (
*1
)
„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Communautair beeldmerk Pickwick COLOUR GROUP — Oudere nationale merken PicK OuiC en PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA — Verzoek tot bewijs van gebruik — Artikel 56, leden 2 en 3, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 57, leden 2 en 3, van verordening (EG) nr. 207/2009]”
In zaak T-450/07,
Harwin International LLC, gevestigd te Albany, New York (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door D. Przedborski, advocaat,
verzoekster,
tegen
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. Folliard-Monguiral als gemachtigde,
verweerder,
andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM:
Cuadrado, SA, gevestigd te Paterna (Spanje),
betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 10 september 2007 (zaak R 1245/2006-2) in een nietigheidsprocedure tussen Cuadrado, SA en Harwin International LLC,
wijst
HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Derde kamer),
samengesteld als volgt: J. Azizi, president, E. Cremona en S. Frimodt Nielsen (rapporteur), rechters,
griffier: N. Rosner, administrateur,
gezien het op 3 december 2007 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,
gezien de op 25 februari 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,
na de terechtzitting op 4 maart 2009, waaraan geen enkele partij heeft deelgenomen,
het navolgende
Arrest
Voorgeschiedenis van het geding
1
Op 15 mei 1998 heeft verzoekster, Harwin International LLC, krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)], bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend.
2
De aanvraag betrof de inschrijving als merk van het volgende beeldteken:
3
De waren waarvoor de inschrijving werd gevraagd, behoren tot klasse 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels”.
4
Het gemeenschapsmerk is ingeschreven op 1 september 2000.
5
Op 10 januari 2005 heeft Cuadrado, SA (hierna: „verzoekster tot nietigverklaring”) krachtens artikel 55 van verordening nr. 40/95 een vordering tot nietigverklaring van dat gemeenschapsmerk ingediend. De vordering gold voor alle waren waarop het gemeenschapsmerk betrekking had, en was gebaseerd op de volgende oudere nationale merken:
—
het woordmerk PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA, gedeponeerd op 24 april 1989 en ingeschreven op 5 september 1990 onder nr. 1318311 voor de volgende waren van klasse 25: „Kleding voor mannen, vrouwen en kinderen en schoeisel (met uitzondering van orthopedisch schoeisel”);
—
het hierna weergegeven beeldmerk, gedeponeerd op 2 april 1997 en ingeschreven op 6 oktober 1997 onder nr. 2083855 voor de volgende waren van klasse 25 („Boven- en onderkleding, schoeisel en hoofddeksels”.
6
Bij beslissing van 31 juli 2006 heeft de nietigheidsafdeling de vordering tot nietigverklaring toegewezen.
7
Op 22 september 2006 heeft verzoekster bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.
8
Bij beslissing van 10 september 2007 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de kamer van beroep het beroep verworpen. In deze beslissing heeft zij erop gewezen dat verzoekster haar met name had verzocht de beslissing van de nietigheidsafdeling te vernietigen op grond dat deze afdeling niet had onderzocht of verzoekster tot nietigverklaring het gebruik van haar merken had aangetoond. De kamer van beroep heeft daarop geantwoord dat de nietigheidsafdeling terecht heeft geoordeeld dat zij niet het recht had te beoordelen of de oudere merken van verzoekster tot nietigverklaring overeenkomstig artikel 56, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 57, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009) waren gebruikt, aangezien verzoekster in de loop van de procedure niet uitdrukkelijk om het bewijs van het gebruik had verzocht. Verder heeft de kamer van beroep erop gewezen dat een dergelijk verzoek niet voor het eerst in het stadium van het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling kon worden geformuleerd (punten 17 tot en met 21 van de bestreden beslissing).
Conclusies van partijen
9
Verzoekster concludeert dat het Gerecht behage:
—
de bestreden beslissing te vernietigen;
—
het BHIM te verwijzen in de kosten.
10
Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:
—
het beroep te verwerpen;
—
verzoekster te verwijzen in de kosten.
In rechte
11
Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan: het eerste middel betreft schending van artikel 56, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 en het tweede middel schending van de artikelen 52, lid 1, sub a, en 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (thans artikelen 53, lid 1, sub a, en 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009). Allereerst dient het eerste middel te worden onderzocht.
Argumenten van partijen
12
Verzoekster betoogt dat het ingevolge artikel 56, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 niet nodig was dat zij een formeel verzoek tot bewijs formuleerde, aangezien verzoekster tot nietigverklaring vrijwillig bewijzen had overgelegd. De kamer van beroep zou deze bepalingen hebben geschonden door haar weigering om nader in te gaan op de bezwaren die verzoekster heeft aangevoerd tegen de documenten die verzoekster tot nietigverklaring in haar verzoekschrift en ook nog daarna ten bewijze van het gebruik van haar oudere merken heeft overgelegd. Die bezwaren zouden steun vinden in de beslissing over het woordmerk PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA van verzoekster tot nietigverklaring, die de oppositieafdeling op 2 maart 2004 in het kader van een gelijklopende procedure heeft gegeven en waarin de oppositieafdeling heeft verklaard dat een aantal door verzoekster tot nietigverklaring overlegde documenten geen afdoende bewijs van normaal gebruikt vormden. Deze beslissing is bevestigd door de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 28 februari 2005 (zaak R 335/2004-1). Verder voert verzoekster aan dat de onderhavige zaak verschilt van die waarin het Gerecht uitspraak heeft gedaan in zijn arrest van 17 maart 2004, El Corte Inglés/BHIM — González Cabello en Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR) (T-183/02 en T-184/02, Jurispr. blz. II-965) en waarin de opposante uit eigen beweging elementen had aangedragen ten bewijze van de bekendheid, en niet van het normale gebruik, van het oudere merk.
13
Het BHIM bevestigt dat het normale gebruik van het oudere Spaanse merk PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA ter sprake is gekomen in een parallelle oppositieprocedure. Het wijst er echter op dat die procedure nog niet was afgesloten op het tijdstip van de indiening van het verzoek tot nietigverklaring op 10 januari 2005, aangezien de eerste kamer van beroep pas een maand later, namelijk op 28 februari 2005, uitspraak heeft gedaan.
14
Volgens het BHIM was verzoekster tot nietigverklaring van mening dat de ter ondersteuning van haar verzoek overlegde documenten verzoekster ervan zouden overtuigen dat een tweede discussie over het gebruik nutteloos was. Verzoekster tot nietigverklaring trachtte aldus te voorkomen dat verzoeker een formeel verzoek tot bewijs van het gebruik indient. Verzoekster had derhalve moeten preciseren dat zij van plan was een dergelijk verzoek te formuleren om door de nietigheidsafdeling te laten beoordelen of de oudere merken normaal werden gebruikt, alvorens de bewijswaarde te betwisten van de documenten die verzoekster tot nietigverklaring dienaangaande had overgelegd. In dat geval zou de nietigheidsafdeling verzoekster tot nietigverklaring een officiële kennisgeving met een termijn voor het leveren van het bewijs van het gebruik hebben toegestuurd. Een dergelijk officieel verzoek van het BHIM had verzoekster tot nietigverklaring ertoe kunnen aanzetten, zich af te vragen of de bij haar verzoek tot nietigverklaring gevoegde documenten prima facie een sluitend bewijs van het normale gebruik vormden.
15
Wat de beginselen betreft, stelt het BHIM dat er twee fundamentele redenen zijn waarom het verzoek tot bewijs van het gebruik uitdrukkelijk moet worden geformuleerd. In de eerste plaats legt een formeel verzoek tot bewijs van het gebruik de bewijslast betreffende dit gebruik bij de houder van het oudere merk. In de tweede plaats verleent een dergelijk verzoek het BHIM de bevoegdheid om uit te maken of het gebruik normaal is. Dit punt moet worden beslecht vóór de beslissing ten gronde over de oppositie of over het verzoek tot nietigverklaring. Zodra het BHIM deze bevoegdheid heeft gekregen, zal het de bewijselementen tegen elkaar afwegen en uitspraak doen over de bewijswaarde ervan zonder gebonden te zijn aan een eventueel akkoord tussen de partijen over een bepaald punt. Het is van weinig belang of verzoekster de bewijswaarde betwist van de stukken die verzoekster tot nietigverklaring in antwoord op een verzoek tot bewijs van het gebruik heeft overgelegd. Het BHIM zal zich zijn eigen mening kunnen vormen over die bewijzen en het verzoek tot nietigverklaring kunnen afwijzen indien het van mening is dat die bewijzen het normale gebruik van het oudere merk niet staven. Daarentegen kan het BHIM, zolang het niet ten gevolge van een verzoek tot bewijs van het gebruik de bevoegdheid heeft gekregen om de bewijzen van het gebruik te onderzoeken, geen standpunt innemen over deze kwestie en moet het aannemen dat het oudere merk wordt gebruikt.
16
In de onderhavige zaak betoogt het BHIM dat de loutere betwisting door verzoekster van de omvang van het gebruik van de oudere merken geen formeel verzoek tot bewijs van het gebruik in de zin van artikel 56, lid 2, van verordening nr. 40/94 vormt. Deze opvatting vindt steun in een letterlijke uitlegging van die bepaling, die, waar zij het heeft over een „verzoek van de houder van het gemeenschapsmerk”, een formeel verzoek eist om het BHIM de bevoegdheid te verlenen uitspraak te doen over het normale gebruik van de oudere merken. Verder blijkt uit de rechtspraak van het Gerecht dat zonder „uitdrukkelijk” verzoek het BHIM niet bevoegd is om uitspraak te doen over het punt of het oudere merk of de oudere merken normaal wordt/worden gebruikt [zie, met betrekking tot de oppositieprocedure van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009), arrest Gerecht van 22 maart 2007, Saint-Gobain Pam/BHIM — Propamsa (PAM PLUVIAL), T-364/05, Jurispr. blz. p. II-757, punt 34]. Het in punt 12 hierboven aangehaalde arrest MUNDICOR is dienaangaande expliciet. In die zaak heeft het Gerecht erop gewezen dat de door de opposante vrijwillig overlegde documenten de bekendheid van het oudere merk beoogden aan te tonen, doch indien die documenten waren overgelegd om het normale gebruik van het oudere merk aan te tonen, zou de uitkomst dezelfde zijn geweest, zoals duidelijk blijkt uit de punten 42 en 43 van dat arrest, die mutatis mutandis kunnen worden toegepast op de nietigheidsprocedure.
Beoordeling door het Gerecht
17
Artikel 56, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 bepaalt:
„2.   Op verzoek van de houder van het gemeenschapsmerk levert de houder van een ouder gemeenschapsmerk die partij is in de nietigheidsprocedure, het bewijs dat in de vijf jaren die voorafgaan aan de datum van de vordering tot nietigverklaring, het oudere gemeenschapsmerk in de Gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en die hij tot staving van zijn vordering aanvoert […] Bovendien moet de houder van het oudere gemeenschapsmerk, indien het oudere gemeenschapsmerk op de datum van publicatie van de aanvrage om het gemeenschapsmerk sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was, eveneens het bewijs leveren dat op die datum aan de in artikel 43, lid 2, gestelde voorwaarden voldaan was. Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt de vordering tot nietigverklaring afgewezen […]
3.   Lid 2 is van toepassing op de in artikel 8, lid 2, [sub] a, bedoelde oudere nationale merken, met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt.”
18
In de onderhavige zaak heeft verzoekster tot nietigverklaring uit eigen beweging bij haar verzoek van 10 januari 2005 documenten ten bewijze van het gebruik van haar oudere merken gevoegd (door verzoekster aangehaald verzoek tot nietigverklaring, blz. 200 van het door het BHIM aan het Gerecht overgelegde dossier).
19
In haar op 21 juli 2005 aan het BHIM toegestuurde opmerkingen over het verzoek tot nietigverklaring heeft verzoekster gesteld dat die bewijzen niet volstonden om een normaal gebruik aan te tonen (door verzoekster aangehaalde opmerkingen over het verzoek tot nietigverklaring, blz. 361 van het door het BHIM aan het Gerecht overgelegde dossier).
20
In haar opmerkingen wijst verzoekster er ook op dat haar bezwaren tegen de door verzoekster tot nietigverklaring overgelegde documenten steun vinden in de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 28 februari 2005 (zaak R 335/2004-1), die met betrekking tot diezelfde documenten heeft geoordeeld dat deze niet volstonden om het normale gebruik van het merk PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA aan te tonen. Deze opmerkingen eindigden met een verzoek aan de nietigheidsafdeling om de door verzoekster tot nietigverklaring geformuleerde vordering tot nietigverklaring af te wijzen (door verzoekster aangehaalde opmerkingen over het verzoek tot nietigverklaring, blz. 364 van het door het BHIM aan het Gerecht overgelegde dossier).
21
In antwoord op deze opmerkingen heeft verzoekster tot nietigverklaring bij brief van 3 oktober 2005 aanvullende documenten ten bewijze van het gebruik overlegd (door verzoekster aangehaald antwoord op de opmerkingen over het verzoek tot nietigverklaring, blz. 386 van het door het BHIM aan het Gerecht overgelegde dossier).
22
In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep uitspraak gedaan over het bewijs van het normale gebruik als bedoeld in artikel 56, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94. Zij overwoog enerzijds dat de nietigheidsafdeling terecht had geoordeeld dat zij niet het recht had te beoordelen of de oudere merken van verzoekster tot nietigverklaring overeenkomstig bovengenoemde bepalingen waren gebruikt, aangezien verzoekster in de loop van de procedure niet uitdrukkelijk om het bewijs van dat gebruik had verzocht, en dat een dergelijk verzoek niet voor het eerst in het stadium van het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling kon worden geformuleerd (zie punt 8 hierboven).
23
Het BHIM is van mening dat het ontbreken van een uitdrukkelijk verzoek tot bewijs van het gebruik, dat verzoekster bijvoorbeeld had kunnen formuleren op het moment waarop zij door het BHIM is verzocht om haar opmerkingen over het verzoek tot nietigverklaring in te dienen, verzoekster de mogelijkheid heeft ontnomen om het normale gebruik van het ter ondersteuning van het verzoek tot nietigverklaring aangevoerde oudere merk te betwisten. In het onderhavige geval heeft het BHIM de door verzoekster in haar antwoord op het verzoek tot nietigverklaring geformuleerde opmerkingen over dit punt niet willen gelijkstellen met een uitdrukkelijk verzoek in de zin van artikel 56, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94.
24
Een dergelijke benadering houdt geen rekening met de relevante elementen die de partijen dienaangaande tijdig aan de nietigheidsafdeling en later aan de kamer van beroep hebben meegedeeld.
25
Wat de beginselen betreft, berust de regeling die met betrekking tot de nietigheidsprocedure is neergelegd in artikel 56 van verordening nr. 40/94 en ook verwijst naar artikel 43 van die verordening, dat betrekking heeft op de oppositieprocedure, op de volgende logica:
—
de houder van een ouder merk is slechts verplicht het gebruik van zijn merk te bewijzen indien dit gebruik wordt betwist door de houder van het merk waarvan de nietigverklaring wordt gevorderd;
—
indien het gebruik niet wordt betwist, kan het BHIM zich beperken tot het onderzoek naar het bestaan van verwarringsgevaar zonder het bewijs van het gebruik te onderzoeken;
—
indien het gebruik wordt betwist, hetzij in de vorm van een verzoek tot bewijs van het gebruik ingediend door de houder van het merk waarvan de nietigverklaring wordt gevorderd, hetzij in de vorm van betwisting door deze laatste van de bewijselementen die de houder van het oudere merk dienaangaande heeft aangedragen, is het BHIM verplicht het bewijs van het gebruik te onderzoeken alvorens over te gaan tot het onderzoek naar het bestaan van verwarringsgevaar.
26
Met betrekking tot de letterlijke uitlegging van de in artikel 56, lid 2, van verordening nr. 40/94 gebruikte bewoordingen „op verzoek van de houder van het gemeenschapsmerk”, dient te worden opgemerkt dat deze bewoordingen aldus kunnen worden begrepen dat zij doelen op een verzoek als het verzoek dat in verzoeksters opmerkingen over het verzoek tot nietigverklaring is geformuleerd. Verzoekster tot nietigverklaring heeft dit verzoek overigens zeer goed begrepen aangezien zij in antwoord op de opmerkingen van verzoekster aanvullende bewijzen heeft overgelegd (zie punt 21 hierboven).
27
Wat de door het BHIM aangehaalde rechtspraak betreft, kan weliswaar een redenering worden gevolgd die overeenkomt met die welke is gevolgd in de rechtspraak betreffende artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94, dat betrekking heeft op de oppositieprocedure, aangezien die bepalingen vergelijkbaar zijn met die van artikel 56, leden 2 en 3, van die verordening, dat betrekking heeft op de nietigheidsprocedure, doch die rechtspraak kan niet mutatis mutandis worden toegepast op de feiten van de onderhavige zaak. De conclusies die het BHIM uit die rechtspraak trekt (zie punt 16 hierboven), zijn derhalve onjuist.
28
In het in de bestreden beslissing aangehaalde arrest van het Gerecht van 16 maart 2005, L’Oréal/BHIM — Revlon (FLEXI AIR) (T-112/03, Jurispr. blz. p. II-949), wordt er immers aan herinnerd dat overeenkomstig artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 bij het onderzoek van een krachtens artikel 42 van die verordening (thans artikel 41 van verordening nr. 207/2009) ingestelde oppositie het oudere merk wordt geacht normaal te zijn gebruikt zolang de aanvrager niet verzoekt om het bewijs van een dergelijk gebruik te leveren. De indiening van een dergelijk verzoek heeft dus tot gevolg dat de bewijslast voor het normale gebruik (of voor het bestaan van een geldige reden voor het niet gebruiken) op de opposant komt te rusten op straffe van afwijzing van zijn oppositie. Voor een dergelijk gevolg is vereist dat het verzoek uitdrukkelijk en tijdig voor het BHIM wordt geformuleerd (arrest FLEXI AIR, reeds aangehaald, punt 24, dat verwijst naar het arrest MUNDICOR, punt 12 hierboven, punt 38; arrest PAM PLUVIAL, punt 16 hierboven, punt 34).
29
Om de in punt 26 hierboven genoemde redenen is het verzoek tot bewijs van het gebruik door verzoekster uitdrukkelijk en tijdig geformuleerd. Het is in elk geval zeer goed begrepen door verzoekster tot nietigverklaring, die daarop heeft gereageerd in haar antwoord op de opmerkingen die verzoekster dienaangaande had ingediend.
30
In deze context volstaat de verwijzing in punt 18 van de bestreden beslissing naar (punt 28 van) het arrest FLEXI AIR, punt 28 hierboven, volgens hetwelk verzoekster in beginsel het bewijs van normaal gebruik van het oudere merk had moeten vragen binnen de door het BHIM gestelde termijn voor het indienen van opmerkingen over de oppositie, niet om aan te nemen dat verzoekster geen verzoek betreffende het bewijs van het gebruik heeft ingediend. Omgekeerd blijkt uit het onderzoek van de in antwoord op het verzoek tot nietigverklaring ingediende opmerkingen, dat in dat document wel degelijk een dergelijk verzoek tot bewijs van het gebruik is geformuleerd.
31
Met betrekking tot het in punt 12 hierboven aangehaalde arrest MUNDICOR, dient te worden opgemerkt daarin na een uiteenzetting van de in punt 28 hierboven in herinnering gebracht beginselen wordt geconcludeerd dat „het ontbreken van het bewijs van normaal gebruik alleen dan door afwijzing van de oppositie [kan] worden gesanctioneerd wanneer de aanvrager [van het gemeenschapsmerk] een dergelijk bewijs uitdrukkelijk en tijdig voor het BHIM heeft geëist” (punt 38). In die zaak heeft het Gerecht vastgesteld dat voor het BHIM nooit een verzoek in de zin van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 was geformuleerd, en vervolgens heeft het overwogen dat „[a]an deze conclusie niet wordt afgedaan door verzoeksters argument dat zij het bewijs van gebruik niet heeft gevraagd omdat Iberia spontaan aan de oppositieafdeling bewijsstukken heeft overgelegd waaruit blijkt dat zij de oudere merken heeft gebruikt in een andere vorm dan die waarin deze merken werden ingeschreven” (punt 42). Dienaangaande heeft het Gerecht er ook op gewezen dat dit argument duidelijk faalde, aangezien uit het dossier bleek dat Iberia deze bewijzen niet aan de oppositieafdeling had overgelegd om het gebruik van haar oudere merken te bewijzen, maar om het bewijs van de bekendheid van deze merken te leveren en dus ter staving van het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Volgens het Gerecht kan de overlegging van dergelijke bewijzen echter in geen geval een vervanging vormen voor het vereiste dat de aanvrager uitdrukkelijk om het bewijs van normaal gebruik verzoekt, waardoor het BHIM een dergelijk gebruik moet onderzoeken en daarover uitspraak moet doen (punt 43).
32
De feiten van de onderhavige zaak zijn niet vergelijkbaar met die welke aanleiding hebben gegeven tot het in punt 12 hierboven aangehaalde arrest MUNDICOR. In de onderhavige zaak is er immers tussen partijen een contradictoir debat gevoerd over het gebruik van het oudere merk. Dat debat is op gang gebracht in het verzoek tot nietigverklaring en verzoekster heeft daar uitdrukkelijk aan deelgenomen in haar opmerkingen op dat verzoek en later, zonder dat verzoekster tot nietigverklaring zich heeft kunnen vergissen omtrent de aard van dit debat.
33
Gelet op de opmerkingen die verzoekster over het normale gebruik van het oudere merk heeft ingediend in antwoord op de opmerkingen die verzoekster tot nietigverklaring daarover had gemaakt, en ten vervolge waarop deze laatste nieuwe bewijselementen dienaangaande heeft aangedragen, heeft de kamer van beroep artikel 56, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 geschonden door in de bestreden beslissing te oordelen dat de nietigheidsafdeling het normale gebruik van het oudere merk niet had mogen onderzoeken.
34
Mitsdien moet de bestreden beslissing worden vernietigd zonder dat uitspraak behoeft te worden gedaan op het tweede middel, betreffende schending van de artikelen 52, lid 1, sub a, en 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, aangezien het bewijs van het gebruik voorafgaat aan de in dit tweede middel aan de orde gestelde beoordeling van het verwarringsgevaar.
Kosten
35
Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd.
36
Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld en verzoekster heeft gevorderd dat het BHIM in de kosten worden verwezen, dient het BHIW te worden verwezen in zijn eigen kosten en in die welke verzoekster zijn opgekomen.
HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Derde kamer),
rechtdoende, verklaart:
1)
De beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 10 september 2007 (zaak R 1245/2006-2) wordt vernietigd.
2)
Het BHIM zal zijn eigen kosten dragen alsmede die welke Harwin International LLC zijn opgekomen.
Azizi
Cremona
Frimodt Nielsen
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 12 juni 2009.
ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Engels.