62001CC0191_PT
Conclusões do Advogado-Geral
Conclusões do Advogado-Geral
1 Na sequência do acórdão do Tribunal de Justiça no processo dito «Baby-Dry» (1), pede-se-lhe novamente que decida, em recurso de um acórdão do Tribunal de Primeira Instância (2), sobre a correcta interpretação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento sobre a marca comunitária (3). Por força desta disposição, não pode ser registada como marca comunitária uma marca composta exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar características do produto em questão.
2 Há que decidir, especificamente, se o vocábulo «Doublemint», utilizado para goma de mascar, é abrangido por esta categoria. Ao apreciar esta questão, o Tribunal de Justiça terá oportunidade de esclarecer, aperfeiçoar e desenvolver as orientações que forneceu sobre a interpretação dessa disposição no acórdão Baby-Dry. Tal oportunidade é, talvez, tanto mais bem-vinda quanto o efeito desse acórdão tem, na minha opinião, sido largamente mal-entendido.
Legislação aplicável (4)
3 O artigo 4.º do regulamento sobre a marca comunitária dispõe o seguinte:
«Podem constituir marcas comunitárias todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, e a forma do produto ou do seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.»
4 O artigo 7.º dispõe:
«1. Será recusado o registo:
a) Dos sinais que não estejam em conformidade com o artigo 4.º;
b) De marcas desprovidas de carácter distintivo;
c) De marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes;
[...]
2. O n.º 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade.
3. As alíneas b), c) e d) do n.º 1 não são aplicáveis se, na sequência da utilização da marca, esta tiver adquirido um carácter distintivo para os produtos ou serviços para os quais foi pedido o registo.»
5 O artigo 12.º do regulamento sobre a marca comunitária dispõe:
«O direito conferido pela marca comunitária não permite ao seu titular proibir a um terceiro a utilização, na vida comercial:
[...]
b) De indicações relativas à espécie, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à época de fabrico do produto ou da prestação do serviço ou a outras características destes;
[...]
Desde que essa utilização seja feita em conformidade com os usos honestos em matéria industrial ou comercial.»
Pedido de registo e tramitação do processo em primeira instância
6 Em 29 de Março de 1996, a Wm Wrigley Jr Company (a seguir «Wrigley») apresentou ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «Instituto») um pedido de registo do vocábulo «Doublemint» como marca comunitária para produtos, em especial para goma de mascar, em várias classes do acordo de Nice (5).
7 A Wrigley declarou na audiência do presente processo que o seu pedido de registo de marca comunitária visava consolidar a sua carteira de registos nacionais da mesma marca nos Estados-Membros, e que pretendia obter o registo, essencialmente, para a goma de mascar, sendo o pedido relativo às outras categorias feito em antecipação de uma eventual expansão das suas actividades comerciais (6).
8 O examinador do Instituto indeferiu o pedido. Considerou que a marca era «composta exclusivamente pelo vocábulo DOUBLEMINT, que pode servir, no comércio, para designar as características dos produtos. A expressão doublemint pode ser definida como a combinação de dois tipos de menta, a hortelã-pimenta e a hortelã, que constitui, em si, um sabor especial. A marca é descritiva de produtos susceptíveis de terem um duplo sabor de menta».
9 Em 16 de Junho de 1999, a Primeira Câmara de Recurso rejeitou o recurso que a Wrigley tinha interposto do indeferimento do examinador. Considerou que «Doublemint» era uma combinação de duas palavras inglesas sem qualquer elemento de fantasia ou imaginativo adicional, era descritivo de certas características dos produtos em questão, a saber, a sua composição e o seu sabor a menta, transmitindo imediatamente aos consumidores potenciais a mensagem de que os produtos contêm o dobro da quantidade normal de menta ou são aromatizados com duas variedades de menta; e que «Doublemint» não podia, como tal, ser registado como marca comunitária, por força do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94. O facto de a palavra composta «doublemint» não existir era irrelevante, uma vez que não nasce uma expressão arbitrariamente criada sempre que um adjectivo comum é combinado com um substantivo comum.
10 A Câmara também não aceitou a relevância dos significados alternativos tanto de «double» como de «mint». Ao apreciar se uma marca é descritiva, não se podem aplicar automaticamente as definições dos dicionários sem ter em conta a realidade comercial ou o contexto em que a marca será usada. Um consumidor que veja a expressão «doublemint» numa embalagem de goma de mascar ou num anúncio de goma de mascar parte do princípio de que o produto contém uma grande quantidade de menta ou de aroma de menta.
11 Em 1 de Setembro de 1999 a Wrigley recorreu para o Tribunal de Primeira Instância. No acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância observou que o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 impede o registo de sinais que, pela sua natureza puramente descritiva, sejam inadequados para distinguir os produtos de uma empresa dos de outra. Inversamente, os sinais ou indicações cujo significado ultrapasse o carácter exclusivamente descritivo são susceptíveis de ser registados como marcas comunitárias (7).
12 O Tribunal de Primeira Instância declarou que o vocábulo «Doublemint» não era exclusivamente descritivo. Utilizado como termo lisonjeiro, o adjectivo «double» (duplo) seria pouco usual em comparação com outras palavras inglesas tais como «much», «strong», «extra», «best» ou «finest» (muito, forte, extra, melhor, ou o mais fino). Combinado com a palavra «mint» (menta) tinha dois significados distintos para o potencial consumidor: «duas vezes mais hortelã do que a normal» e «com o sabor de duas espécies de hortelã». «Mint» (menta) é um termo genérico que inclui a hortelã, a hortelã-pimenta e outras plantas de uso culinário. Haveria, por conseguinte, várias possibilidades de combinação de duas espécies de menta, e diferentes intensidades de sabores em cada combinação (8).
13 Os numerosos significados de «Doublemint» impor-se-iam por si só, pelo menos por associação ou alusão, para um consumidor médio de expressão inglesa, privando este sinal de qualquer função descritiva, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do regulamento sobre a marca comunitária, ao passo que, para um consumidor que não dominasse suficientemente a língua inglesa, o vocábulo em causa teria um significado vago e fantasista (9).
14 O Tribunal de Primeira Instância concluiu que «Doublemint», quando relacionado com os produtos visados pelo pedido de registo, tinha um sentido equívoco e sugestivo, aberto a diversas interpretações e não permitia ao público visado detectar de imediato e sem mais reflexão a descrição da característica desses produtos (10). Uma vez que não era exclusivamente descritivo (11), não podia ser recusado o registo do vocábulo. A decisão da Câmara de Recursos foi portanto anulada, e é dessa anulação que o Instituto interpôs o presente recurso, que deu entrada em 20 de Abril de 2001.
Jurisprudência: Chiemsee e Baby-Dry
15 Dois acórdãos anteriores do Tribunal de Justiça têm particular relevo no caso em apreço: Windsurfing Chiemsee (12) e Baby-Dry (13).
16 O processo Windsurfing Chiemsee respeitava ao artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva sobre as marcas (14), cuja redacção é idêntica à do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do regulamento, mas que se aplica a marcas nacionais e não a marcas comunitárias. Uma das questões que se levantava era a de saber se o vocábulo Chiemsee, nome de um lago bávaro, podia ser registado para artigos de desporto comercializados localmente ou se, por ser um vocábulo de proveniência geográfica, não podia ser registado, por força do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), em especial à luz da noção de direito alemão de Freihaltebedürfnis (imperativo de disponibilidade), nos termos da qual o registo só pode ser recusado se houver uma necessidade concreta, actual ou séria de deixar o vocábulo disponível para ser utilizado por outros comerciantes.
17 No n.º 25 do acórdão, o Tribunal de Justiça declarou que «o artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva prossegue um fim de interesse geral, que exige que os sinais ou indicações descritivas das categorias de produtos ou serviços para as quais é pedido o registo possam ser livremente utilizadas por todos, nomeadamente como marcas colectivas ou em marcas complexas ou gráficas». Nos n.os 29 a 35, todavia, concluiu que o objectivo era mais amplo do que o do Freihaltebedürfnis do direito alemão; a aplicação do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), não depende da existência de uma necessidade concreta, actual ou séria de deixar um sinal ou uma indicação disponível mas antes da questão de saber se tal sinal ou indicação «pode servir, no comércio» para designar (nesse caso) a proveniência geográfica.
18 No acórdão Baby-Dry, estava em causa a interpretação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do regulamento, no contexto de uma marca com características parcialmente comparáveis às da «Doublemint». Na sequência do indeferimento do registo como marca comunitária, o Tribunal de Primeira Instância confirmou, no fundo, a posição da Câmara de Recurso, segundo a qual uma vez que ambos os vocábulos «baby» e «dry» podem ser utilizados para descrever características de fraldas para bebés, uma marca composta apenas por essas palavras não pode ser registada para tais produtos, por força do artigo 7.º, n.º 1, alínea c).
19 Nas conclusões que apresentei no subsequente recurso para o Tribunal de Justiça, defendi a tese segundo a qual, em primeiro lugar, uma marca comunitária pode conter elementos descritivos mas não pode ser exclusivamente composta por tais elementos (15). Entendi depois que a marca «Baby-Dry» continha elementos adicionais além dos vocábulos «baby» e «dry»: elipse extrema, estrutura pouco habitual e resistência a qualquer análise gramatical intuitiva que permitisse compreender imediatamente o seu sentido. Além disso, o sintagma «Baby-Dry» era inventado e, como tal, menos susceptível de ser utilizado, no comércio, como termo descritivo e podia, além disso, aludir a muitos tipos de produtos muito diferentes, diminuindo a sua capacidade descritiva relativamente a fraldas para bebés. O facto de não tomar em consideração estes factores consistia um erro de direito (16).
20 O Tribunal de Justiça declarou no seu acórdão que o objectivo do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), era impedir o registo de sinais ou de indicações que, em virtude de se identificarem com modalidades habituais de designação dos produtos ou serviços em causa ou das respectivas características, não permitiriam o preenchimento da função de identificação da empresa que os comercializa (17). Tais sinais e indicações são os que podem servir, numa utilização normal do ponto de vista do consumidor, para designar tais produtos ou serviços, seja directamente, seja por referência a uma das suas características essenciais. Não se deveria recusar o registo de uma marca que contivesse tais sinais e indicações, desde que incluísse outros sinais ou indicações, ou que os sinais e as indicações exclusivamente descritivos que a compõem fossem apresentados ou dispostos de uma forma que distinguisse o conjunto assim obtido das modalidades habituais de designação dos produtos ou serviços a que se referem ou das respectivas características essenciais (18).
21 Quanto às marcas compostas por palavras, o seu carácter descritivo deve ser determinado não só em relação a cada um dos termos considerado separadamente mas também em relação ao todo que aqueles compõem. Todo o afastamento perceptível na formulação do sintagma proposto a registo relativamente à terminologia empregue, na linguagem corrente da categoria de consumidores em causa, para designar o produto ou o serviço ou as respectivas características essenciais, é adequado para conferir a esse sintagma um carácter distintivo que lhe permite ser registado como marca (19).
22 Uma vez que um sintagma não pode ser registado como marca comunitária se tiver carácter unicamente descritivo numa das línguas utilizadas no comércio interno da Comunidade, a questão era a de saber se, do ponto de vista de um consumidor de língua inglesa, um sintagma tal como «Baby-Dry» podia ser entendido como uma forma normal de designar esse produto ou de apresentar as suas características essenciais em linguagem corrente. Embora cada um dos dois termos seja susceptível de fazer parte de expressões da linguagem corrente para designar a função das fraldas para bebés, a sua justaposição, invulgar na sua estrutura, não constituía uma expressão comum da língua inglesa para designar fraldas ou para descrever as suas características essenciais. O Tribunal de Primeira Instância tinha, assim, cometido um erro de direito, tendo sido anulado tanto o seu acórdão como a decisão da Câmara de Recurso (20).
Argumentos principais no presente recurso
23 Tanto o recurso do acórdão do Tribunal de Primeira Instância como a contestação foram apresentados entre a data da leitura das conclusões do advogado-geral e a do acórdão, no processo Baby-Dry. Depois de ser proferido o acórdão neste processo, tanto a Alemanha como o Reino Unido apresentaram pedidos de intervenção (em apoio da posição do IHMI) no presente caso.
24 No seu recurso, o Instituto reconhece que o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), não segue o conceito alemão de Freihaltebedürfnis, mas entende que as razões de interesse público que estão na sua base devem ser tidas em consideração. Refuta também a sugestão de que o artigo 12.º, alínea b), seja suficiente para proteger o uso leal de vocábulos descritivos quando palavras associadas sejam registadas como marcas, sendo, portanto, necessário excluir essas marcas na fase do registo.
25 Ao determinar se uma marca é abrangida pelo artigo 7.º, n.º 1, alínea c), o primeiro passo consiste em determinar se é imediatamente (normalmente, espontaneamente) perceptível para um consumidor normal que os vocábulos utilizados são descritivos de características dos produtos em questão. O facto de uma palavra poder ter vários sentidos não é relevante, desde que sejam todos descritivos. Além disso, um sinal não tem que já ser usado de modo descritivo no comércio, nem que ser efectivamente descritivo, bastando que seja susceptível de ser utilizado desse modo e de ser entendido pelos consumidores em questão como descritivo de uma ou outra característica do produto. O passo seguinte consiste em determinar se a marca é exclusivamente composta por tais elementos descritivos - por outras palavras, se existem ou não outros elementos, em especial figurativos, gramaticais ou semânticos, que tornem distintivo um sinal que, de outro modo, seria descritivo.
26 Segundo o raciocínio do Tribunal de Primeira Instância, i) tanto a palavra «double» como a palavra «mint» são ambíguas, e mais ainda quando combinadas; ii) os vários sentidos da palavra composta «Doublemint» são imediatamente perceptíveis para um consumidor médio de língua inglesa e, como tal, não lhe permitem detectar imediatamente e sem reflexão adicional a descrição de uma característica; iii) por conseguinte, o vocábulo não pode ser caracterizado como sendo exclusivamente descritivo.
27 Este raciocínio seria incorrecto porque i) a ambiguidade é menor do que a sugerida; ii) um consumidor normal de goma de mascar não entenderá tal ambiguidade no sentido de afectar a mensagem descritiva de um sabor a menta de algum modo duplicado; e iii) a questão não consiste em saber se a palavra composta é, em si, exclusivamente descritiva, mas em saber se é exclusivamente composta por elementos descritivos.
28 A Wrigley alega que uma combinação de palavras deve ser apreciada à luz do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), verificando se na sua apresentação exacta forma um sinal que tem exclusivamente características descritivas relativamente aos produtos e serviços em questão - um sinal que seja clara e incontestavelmente, completa e exclusivamente descritivo de determinadas características. Um critério adequado consistiria em verificar se a combinação de palavras é usada em linguagem corrente como referência aos produtos ou a qualquer uma das suas características. Não o sendo, tal indicaria que não é exclusivamente composta por sinais que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade ou quaisquer outras características dos produtos em questão. É irrelevante que cada elemento da palavra composta possa surgir, por si só, na linguagem corrente; o que estaria em causa seria saber se a combinação foi, ou pode ser usada como descrição de um produto e se pareceria a qualquer pessoa razoavelmente bem informada, observadora e ponderada, a saber, o consumidor médio, que a marca cujo registo foi pedido era apenas, simplesmente, uma descrição de uma determinada característica ou se, pelo contrário, no contexto da linguagem corrente e sem análise gramatical, era uma palavra inventada que, em si, não faz parte da linguagem corrente.
29 No que respeita à goma de mascar, a questão seria a de saber se, na perspectiva do consumidor médio, a marca em questão se lhe apresentaria como uma marca na embalagem ou como uma descrição de certas características do produto. Se lhe parece ser uma palavra inventada cuja estrutura gramatical não esclarece imediatamente o sentido exacto, ou se se mantém alguma ambiguidade quanto às exactas características descritas, é um vocábulo sugestivo e não exclusivamente descritivo.
30 Embora o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), possa não seguir completamente o conceito de Freihaltebedürfnis, cobriria a necessidade de manter a livre disponibilidade dos vocábulos descritivos. Todavia, tal aplicar-se-ia apenas quando existe uma necessidade razoavelmente clara e previsível dos concorrentes de utilizarem exactamente esse vocábulo para descrever características dos seus produtos. Durante quase um século, desde que o vocábulo «Doublemint» foi pela primeira vez registado como marca nos Estados Unidos, incluindo muitos anos de registo na Comunidade, nenhum concorrente tentou utilizar a palavra de modo descritivo - o que constitui uma sólida indicação de que o vocábulo não é exclusivamente descritivo e não necessita de ser mantido no domínio público.
31 Citando o acórdão recorrido e as conclusões apresentadas no processo Baby-Dry, a Wrigley sustenta que a combinação «doublemint» é elíptica e resiste a uma análise gramatical intuitiva. Tem significados múltiplos que não podem ser facilmente interpretados; não há uma norma de «single mint» (menta simples) pela qual possa ser medida; a primeira impressão do consumidor médio é a de uma marca e não a de uma descrição.
32 O Governo alemão entende que «Doublemint» é a uma palavra composta formada em conformidade com regras linguísticas - regras essas que são essencialmente as mesmas em alemão, pelo que a questão se levanta também quanto aos consumidores de língua alemã, que provavelmente assimilariam «Doublemint» ao seu equivalente em alemão «Doppelminze» - que se limita a fazer uma afirmação objectiva de que os produtos ou têm um sabor duplo (especialmente forte) a menta ou contêm duas variedades diferentes de menta, descrevendo, portanto, imediatamente a sua composição material. O vocábulo seria de facto utilizado no comércio, com esses sentidos, para descrever vários produtos. O facto de poder haver hesitação quanto a qual dos dois sentidos é visado não seria relevante, uma vez que ambos descrevem características dos produtos.
33 O Reino Unido sustenta que o objectivo do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), é impedir que sinais e indicações que sejam descritivos de características, ou que sejam simplesmente adequados para tal utilização descritiva por serem normalmente usados pelo consumidor médio, sejam utilizados como marcas por uma única empresa. Seria do interesse público que estejam livremente disponíveis para utilização, e o artigo 12.º não constitui uma salvaguarda suficiente, uma vez que não pode impedir o titular de uma marca de instaurar processos de infracção infundados, implicando consideráveis custos para os concorrentes.
34 O acórdão Baby-Dry seria dificilmente conciliável com o acórdão Windsurfing Chiemsee. O Tribunal de Justiça poderá querer agora esclarecer que uma palavra não tem que ter uma utilização descritiva actual para ser recusado o seu registo, bastando um razoável receio de que possa ter tal utilização no futuro e que, quando mais do que uma palavra seja adequada para descrever características de produtos, deve ser recusado o registo de cada uma dessas palavras.
35 O acórdão recorrido teria interpretado incorrectamente o regulamento sobre a marca comunitária quanto a quatro aspectos: i) o critério para verificar se o vocábulo permite ao público em causa detectar imediatamente e sem reflexão adicional a descrição de uma característica dos produtos em questão não consta do regulamento e é demasiado restritivo; ii) o conceito de «pouco usual» não devia ter sido usado relativamente ao adjectivo «double» - o critério que consta do regulamento é o que consiste em saber se o sinal é descritivo numa utilização normal pelo consumidor médio; iii) a ambiguidade não é, em si, suficiente - um vocábulo não deixa de ser descritivo pelo facto de ter mais do que um significado; iv) o regulamento não exige que o sinal em questão seja exclusivamente descritivo - «exclusivamente» refere-se a «compostas», pelo que deveria ser recusado o registo de um sinal que comporte uma dimensão descritiva, ainda que não seja exclusivamente descritivo.
36 A Wrigley poderia, todavia, ter direito ao registo com base na utilização prolongada e efectiva do sinal, ao abrigo do artigo 7.º, n.º 3, do regulamento, pelo menos para a goma de mascar, mas não para «bolos» e «chocolate», para os quais também pediu o registo.
Apreciação
37 Por um lado, o destino a dar ao presente recurso afigura-se bastante óbvio. Tal como foi salientado, em especial, pelo Instituto e pelo Governo do Reino Unido, há aparentemente duas falhas no raciocínio do Tribunal de Primeira Instância, que dificultam a confirmação do acórdão recorrido (21).
38 Em primeiro lugar, nos n.os 31 e 32 do acórdão, o Tribunal de Primeira Instância declara que a decisão impugnada deve ser anulada porque o vocábulo «Doublemint» «não pode [...] ser havido como exclusivamente descritivo», ao passo que o critério do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), é o de que não podem ser registadas marcas que sejam «compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar [...] características [do produto ou serviço]» em questão.
39 A palavra «exclusivamente» que consta dessa disposição diz respeito ao termo verbal «compostas»; refere-se aos elementos de que a marca é composta e não à sua capacidade de designar características. Para que um registo seja recusado nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do regulamento sobre a marca comunitária, todos os elementos devem ter capacidade descritiva; por outro lado, não é necessário que tenham qualquer outro significado não descritivo. Uma decisão sobre a possibilidade de registo que se baseie neste último critério, no contexto do artigo 7, n.º 1, alínea c), enferma, à primeira vista, de erro de direito.
40 É necessário, no entanto, examinar o acórdão recorrido com mais profundidade antes de decidir se deve ser anulado com tal fundamento. A formulação sucinta dos n.os 31 e 32 pode ser, simplesmente, uma compressão infeliz do critério correcto. Mais importante é o raciocínio através do qual o Tribunal de Primeira Instância chegou a essa conclusão nesses números.
41 Tal raciocínio consistia, essencialmente, em considerar que «double» não é um termo de elogio usual, e que, combinado com «mint», tem dois significados distintos, enquanto «mint», por si só, abrange diversas variedades de uma determinada planta. Os múltiplos significados dos dois vocábulos combinados são imediatamente perceptíveis para um consumidor médio de língua inglesa, pelo que a combinação não pode exercer uma função descritiva. Assim, «Doublemint» é ambíguo e sugestivo e não permite ao público em questão detectar imediatamente e sem mais reflexão uma descrição de características dos produtos em causa.
42 É aqui que reside a segunda e mais grave falha do acórdão recorrido. O facto de «double» e «mint», combinados, darem origem a uma variedade de significados possíveis - ambíguos ou sugestivos - não retira necessariamente a tal combinação a sua capacidade servir, no comércio, para designar características de um produto (tal como a goma de mascar).
43 É imediatamente possível pensar em muitos outros casos de características gerais que podem necessitar de maior definição antes de o consumidor poder saber com certeza ao que se referem, mas que, todavia, não deixam de ser claramente características do produto em questão. Para dar apenas um exemplo, qualificar um produto como «natural» é, indiscutivelmente, designar uma das suas características, embora deixe o consumidor com consideráveis dúvidas quanto à exacta natureza de tal característica, excepto se forem fornecidos mais pormenores. Com efeito, é relativamente difícil encontrar «indicações que possam servir para designar características» que não exijam, de algum modo, explicações adicionais.
44 E o vocábulo «double», embora talvez não seja uma expressão de elogio comum, está longe de ser pouco usual como qualificação que intensifica uma característica de um produto, em cujo contexto pode também carecer de precisão, sem dar natureza diferente ao conjunto da expressão. Se, por exemplo, um consumidor fica em dúvida quanto a saber se um chocolate de licor «double» contém dois tipos diferentes de licor (e/ou de chocolate) ou o dobro do licor (e/ou do chocolate) contido noutros tipos não especificados, é, todavia, praticamente certo que compreende que uma característica do produto (o seu ingrediente de licor ou de chocolate) é designado como sendo, de algum modo, duplo ou duplicado, ainda que assim não seja em termos rigorosos e precisos. O vocábulo em questão pode assim servir, no comércio, para designar tal característica.
45 A questão de saber se uma determinada expressão pode servir, no comércio, para designar uma característica de um determinado produto é uma questão de facto e o Tribunal de Justiça não é competente para anular um acórdão do Tribunal de Primeira Instância com base em tal questão. Acresce que pode haver casos em que o número de significados que pode ser atribuído a um vocábulo composto seja particularmente amplo, e que o único susceptível de designar características de produtos seja particularmente obscuro, sendo, portanto, pouco provável a sua utilização.
46 Todavia, o pressuposto em que o acórdão recorrido se baseia é o de que qualquer «multiplicidade de combinações semânticas» impede automaticamente qualquer vocábulo (composto) de designar uma característica do produto ou produtos relativamente aos quais o registo é pedido. Este pressuposto é uma interpretação da norma jurídica contida no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do regulamento sobre a marca comunitária. Na minha opinião, é manifestamente errado como princípio geral.
47 Observe-se que o próprio Tribunal de Primeira Instância a considerou errada no seu acórdão Truckcard (22), em que declarou que «[...] para cair sob a alçada do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, basta que um sinal, pelo menos num dos seus significados potenciais, designe uma característica dos produtos ou serviços em causa». Além disso, o número de combinações semânticas referidas pelo Tribunal de Primeira Instância no processo em apreço é limitado, e nenhuma delas é obscura como designação de uma característica da goma de mascar.
48 O acórdão recorrido pode, portanto, ser anulado com este fundamento.
49 Sendo o acórdão anulado, continua a ser necessário decidir se o pedido inicial da Wrigley ao Tribunal de Primeira Instância deve ser acolhido ou rejeitado. Neste contexto, convém examinar certos argumentos que foram avançados e que, em determinados aspectos, podem exigir um aperfeiçoamento da jurisprudência Baby-Dry.
Os contornos do «carácter descritivo»
50 A expressão «carácter descritivo» é frequentemente utilizada como capacidade dos vocábulos para designar, no comércio, características dos produtos, no contexto do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do regulamento sobre a marca comunitária. É uma abreviatura prática dessa noção, embora talvez seja preferível manter presente a substância do critério preciso, como procurarei fazer.
51 Nas conclusões que apresentei no processo Baby-Dry (23), sustentei a tese de que o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do regulamento sobre a marca comunitária, que impede o registo de sinais compostos apenas por elementos que podem ser utilizados no comércio para designar produtos ou as suas características, devia ser apreciado independentemente do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), que impede o registo de sinais desprovidos de carácter distintivo.
52 Não é uma opinião universalmente aceite. Embora o Tribunal de Primeira Instância tenda a adoptar a mesma perspectiva, considerando que os dois conjuntos de critérios são sobrepostos mas independentes (24), o Tribunal de Justiça parece assimilá-los, em certa medida, nos n.os 40 e 44 do seu acórdão Baby-Dry.
53 É certo que um vocábulo que pode servir no comércio para designar características de produtos será quase certamente desprovido de carácter distintivo. Mesmo assim, parece-me preferível, no contexto legislativo do regulamento sobre a marca comunitária, não fundir os dois critérios nem os considerar inerentemente interdependentes.
54 Não me debruçarei sobre este aspecto, uma vez que nunca esteve em causa, no caso em apreço, recusar o registo do vocábulo «Doublemint» com base na falta de carácter distintivo a que alude o artigo 7.º, n.º 1, alínea b).
55 É certo que a Wrigley afirmou que os consumidores entendem de facto o vocábulo como identificante de uma marca de goma de mascar, e não como descritivo do seu sabor. Todavia, este argumento, por si só, tem pouco relevo para a questão de saber se «Doublemint» é exclusivamente composto por vocábulos que podem servir, no comércio, para designar uma ou mais características do produto. Por outro lado, pode ter muita importância para a alegação muito plausível, mas completamente distinta, e que não foi feita no processo em apreço, de que o vocábulo «Doublemint» se tornou distinto quanto à marca de goma de mascar da Wrigley em resultado do uso que dele foi feito, pelo que o registo poderia ser perfeitamente possível ao abrigo do artigo 7.º, n.º 3, do regulamento sobre a marca comunitária.
56 Questão mais relevante no presente processo é a de saber se, tal como a Wrigley sustenta, o conteúdo semântico, que se reconhece ser impreciso, do vocábulo «Doublemint» o pode retirar do âmbito dos vocábulos descritivos [ou seja, do artigo 7.º, n.º 1, alínea c)], e inseri-lo no dos simplesmente alusivos ou sugestivos.
57 Há claramente que traçar uma linha entre os vocábulos que podem ser usados para designar os produtos ou as suas características e os que meramente sugerem tais características. Estes últimos podem ser registados e têm, evidentemente, grande valor para o titular da marca.
58 Já não é, todavia, tão evidente determinar exactamente onde é que essa linha deve ser traçada. Em qualquer caso, chegar-se-á a um ponto em que será necessário tomar uma decisão individual. Podem, no entanto, sugerir-se algumas orientações gerais.
59 Em primeiro lugar, é importante não perder de vista a questão a que se deve responder: relativamente ao produto ou produtos para os quais se pede o registo, trata-se de um sinal ou de uma indicação que possa servir, no comércio, para designar uma característica abrangida pelo artigo 7.º, n.º 1, alínea c)?
60 Seguidamente, se olharmos para a jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância e para as decisões das Câmaras de Recurso - e, aliás, para a jurisprudência de muitos órgãos jurisdicionais nacionais - verifica-se que os critérios que têm sido regularmente aplicados, embora expressos de formas diferentes, se integram num certo número de categorias coerentes. Não pretendo, nas observações que se seguem, inovar nem desenvolver esses critérios, mas antes sugerir um enquadramento em que se insiram com vista a facilitar a apreciação.
61 Parece evidente que não há uma distinção nítida entre as indicações que designam uma característica e as que meramente aludem à mesma. Não existe um ponto exacto a partir do qual um vocábulo passe subitamente de uma categoria para outra, mas antes uma escala difusa entre dois extremos, sendo muitas vezes necessário um elemento de apreciação subjectiva para determinar o extremo de que um vocábulo está mais próximo. À luz da prática e da jurisprudência existente, e com vista a estabelecer um grau de objectividade ligeiramente mais elevado, sugiro que a marca proposta seja apreciada sob três perspectivas, embora não defenda que esta lista seja definitiva nem exaustiva.
62 A primeira perspectiva respeita ao modo como um vocábulo está associado a um produto ou a uma das suas características. Quanto mais factual e objectiva for essa relação, mais provável é que o vocábulo possa ser usado no comércio como designação, pelo que o registo será impedido pelo artigo 7.º, n.º 1, alínea c); inversamente, quanto mais imaginativa e subjectiva for essa relação maior será a admissibilidade a registo do vocábulo.
63 A segunda perspectiva respeita ao modo como um vocábulo é entendido: qual é a rapidez de transmissão da mensagem? Quanto mais comum, definido e terra-a-terra for um vocábulo, mais rapidamente o consumidor entenderá uma designação de uma característica e maior será a probabilidade de o vocábulo não ser susceptível de registo como marca. Quando, no extremo oposto, for necessário recorrer à perícia de uma entusiasta de criptogramas para detectar uma conexão com a característica designada, fracas serão as razões para recusar o registo.
64 A terceira perspectiva respeita à relevância das características relativamente ao produto, especialmente no entendimento do consumidor. Quando a característica designada for essencial ou central para o produto, ou tenha particular importância para a escolha do consumidor, é forçoso recusar o registo; quando a característica designada for meramente incidental ou arbitrária, já dificilmente se poderá recusá-lo.
65 Saliente-se, no entanto, que a questão da precisão, exactidão e correcção factual não é normalmente relevante para a apreciação sob qualquer uma destas perspectivas. Tal como já referi atrás, praticamente todas as designações de produtos se podem tornar mais precisas e é evidente que as descrições usadas no comércio podem ser falsas, apesar de servirem para designar características de produtos - é, aliás, exactamente por isso que as descrições enganosas são geralmente proibidas.
66 Tendo a marca proposta sido apreciada separadamente sob cada uma das três perspectivas propostas, há que tomar uma decisão final. É impossível estabelecer regras absolutas, mas, de um modo geral, parece plausível que seja recusado o registo de uma marca, nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), quando, globalmente, pareça estar mais perto do extremo «não-registável» da escala, tomando em consideração as três perspectivas ou quando, ainda que só sob uma dessas perspectivas, esteja particularmente perto deste extremo da escala (25).
67 Ao aplicar esta abordagem ao vocábulo «Doublemint», chego à conclusão de que o pedido da Wrigley não merece acolhimento. Em primeiro lugar, o vocábulo composto constitui uma referência factual e objectiva ao sabor a menta, de algum modo duplicado; em segundo lugar, é rapidamente perceptível como tal; e, em terceiro lugar, tal sabor constitui uma característica proeminente do produto. O facto de não se poder determinar a variedade ou variedades particulares de menta em causa nem o modo exacto da duplicação não afecta de modo algum o facto de o vocábulo designar uma característica de «dupla menta».
A expressão «compostas exclusivamente por» constante do artigo 7.º, n.º 1, alínea c)
68 A Wrigley sustentou, além disso, tanto em primeira instância como no recurso, que embora tanto «double» como «mint» possam ser usados para designar características da goma de mascar, o vocábulo composto «Doublemint» consiste em mais do que apenas esses elementos. Salienta que o vocábulo não consta dos dicionários, sendo uma invenção lexical (26) da própria Wrigley. Sustenta também que, tal como o vocábulo «Baby-Dry», o vocábulo «Doublemint» tem uma «natureza elíptica», uma «estrutura pouco habitual» e uma «resistência a qualquer análise gramatical intuitiva» (27), e inclui uma «justaposição, invulgar na sua estrutura» (28). Tratam-se, na sua opinião, de elementos adicionais que fazem parte do vocábulo, dai resultando que o mesmo não é «composto exclusivamente» pelos elementos descritivos «double» e «mint».
69 Conforme referi nas conclusões que apresentei no processo Baby-Dry, tais elementos devem ser tidos em conta na apreciação de uma marca cujo registo é pedido. Todavia, a mera presença de um ou de vários desses elementos não implica necessariamente que o registo deva ser deferido. Deve também ter-se em conta o grau de elipse, de invulgaridade e de resistência a uma análise intuitiva.
70 No caso do vocábulo «Doublemint», estes elementos estão, na minha opinião, muito menos vincados do que no caso do vocábulo «Baby-Dry».
71 Para uma pessoa de língua inglesa, o aspecto que mais chama a atenção no vocábulo «Baby-Dry» é a inversão da ordem normal das palavras (29), de modo tal que exige que seja inserido numa frase mais comprida para adquirir sentido gramatical imediato e completo, sendo apenas essa frase mais comprida que tem capacidade para designar um produto, tal como as fraldas, ou uma característica do mesmo.
72 O vocábulo «Doublemint» não apresenta, todavia, tal inversão. A colocação de um qualificativo tal com «double» antes de uma característica tal como «mint» não é invulgar a nível estrutural nem sintáctico. Consequentemente, a combinação não é gramaticalmente elíptica nem resiste a uma análise gramatical intuitiva. A limitada elipse e resistência à análise que poderá apresentar são de carácter essencialmente semântico e não gramatical e, conforme já referi, não tornam o vocábulo impróprio para designar uma característica dos produtos em questão. Por fim, embora o vocábulo «doublemint» possa, enquanto tal, não constar dos dicionários, o nível de invenção lexical revelado na sua criação limita-se, essencialmente, à eliminação do espaço entre duas palavras que podem perfeitamente ser usadas em conjunto com carácter descritivo.
73 A afirmação que o Tribunal de Justiça faz no n.º 40 do seu acórdão Baby-Dry é aqui relevante: «Todo o afastamento perceptível na formulação do sintagma proposto a registo relativamente à terminologia empregue, na linguagem corrente da categoria de consumidores em causa, para designar o produto ou o serviço ou as respectivas características essenciais, é adequado para conferir a esse sintagma um carácter distintivo que lhe permite ser registado como marca». A questão que se levanta é a do sentido exacto da expressão «todo o afastamento perceptível», e poderá ser útil que o Tribunal de Justiça esclareça tal conceito no processo em apreço.
74 O advogado-geral D. Ruiz-Jarabo Colomer sugeriu certos critérios explicativos em duas conclusões recentes (30). Sublinha que «perceptível» é uma expressão relativa e que não se confunde com «mínimo» (31). Quanto às marcas verbais, propõe que «um afastamento seja considerado perceptível quando afecte elementos importantes da forma do sinal ou do seu significado. Relativamente à forma, esta diferença existirá sempre que, pelo carácter não habitual ou imaginativo da combinação, prevaleça o neologismo sobre a soma dos seus termos. No que se refere ao significado, o afastamento para ser perceptível, deverá pressupor que a referência que o sinal composto evoca não coincida exactamente com a soma das indicações dos elementos descritivos.» (32).
75 Num contexto diferente, embora relacionado, o Tribunal de Justiça declarou, muito recentemente, que, para os efeitos do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), da directiva sobre as marcas, um sinal pode ser considerado idêntico à marca quando, considerado no seu conjunto, contém diferenças tão insignificantes que podem passar despercebidas aos olhos de um consumidor médio (33).
76 De modo semelhante, as eventuais diferenças entre os vocábulos utilizados na marca cujo registo é pedido e os que possam servir, no comércio, para designar características dos produtos em questão devem ser mais do que mínimas para que o registo possa ser aceite. Não sendo assim, seria possível registar qualquer marca que para todos os efeitos e objectivos práticos fosse exclusivamente composta por vocábulos que podem servir para designar características de um produto, à excepção de umas discrepâncias insignificantes inseridas apenas para obter o registo. Tal situação seria manifestamente contrária ao objectivo legislativo do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do regulamento sobre a marca comunitária.
77 Todavia, o grau de diferença necessário para constituir um elemento adicional numa marca, para que deixe de ser exclusivamente composta por termos que possam servir, no comércio, para designar características dos produtos em questão, deve, na minha opinião, ser mais elevado do que o que faz com que duas marcas sejam semelhantes, e não idênticas. A referência do advogado-geral D. Ruiz-Jarabo Colomer aos «elementos importantes» da forma ou do significado parece-me constituir uma formulação adequada e os desenvolvimentos que depois apresenta são pertinentes e úteis. Numa perspectiva ligeiramente diferente, sugiro que a diferença - aposição de pelo menos um elemento ou subtracção de um elemento significativo - deve ser tal que seja evidente tanto para os comerciantes (34) como para os consumidores que a marca, no seu conjunto, não é apropriada para constituir, na linguagem corrente do comércio, uma designação de características do produto em questão.
78 A aplicação de tais critérios a qualquer caso concreto é necessariamente subjectiva em certa medida, mas parece-me que a linha de limite que traçam passa entre o caso de «Baby-Dry» e o de «Doublemint». As características sintácticas pouco usuais de «Baby-Dry» são um considerável acréscimo aos vocábulos lexicais usados na sua composição, ao passo que as de «Doublemint» não o são. O primeiro vocábulo não é adequado, na formulação para a qual foi pedido o registo, para designar, na linguagem corrente do comércio, a natureza ou as características das fraldas, ao passo que este último se presta visivelmente à designação de características de produtos com sabor ou aroma de menta.
O «ponto de vista de um consumidor de língua inglesa»
79 No n.º 42 do acórdão Baby-Dry, o Tribunal de Justiça declarou que, para apreciar esse sintagma, havia que «adoptar o ponto de vista de um consumidor de língua inglesa». Optei atrás pela mesma abordagem na apreciação que fiz de «Doublemint» - tal como o Tribunal de Primeira Instância o fez no acórdão recorrido.
80 Têm-se levantado dúvidas, no entanto, quanto à validade de tal método (35). Tem sido sugerido, por exemplo, que a inversão da ordem normal das palavras no vocábulo «Baby-Dry» pode perfeitamente não parecer invulgar a uma pessoa de língua românica, pelo que, para tal consumidor, esse aspecto não constitui um elemento adicional para além dos termos descritivos utilizados. Por força do artigo 7.º, n.º 2, do regulamento sobre a marca comunitária, deverá ser recusado o pedido de registo mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade. Assim, - presume-se - um sinal deve ser apreciado à luz da percepção dos consumidores em todos os Estados-Membros.
81 Numa linha ligeiramente diferente, o Governo alemão sustentou no presente recurso que se deve ter em conta o efeito que o vocábulo «Doublemint» tem sobre um consumidor de língua alemã, que tenderá a assimilá-lo à criação alemã «Doppelminze» e, como tal, a considerá-lo descritivo.
82 De facto, estes aspectos não são directamente relevantes para a abordagem que adoptei nas presentes conclusões, uma vez que a análise que faço leva a concluir que o vocábulo «Doublemint» é exclusivamente composto por termos que, na perspectiva de uma pessoa de língua inglesa, podem servir, no comércio, para designar características do produto em questão. Pela mesma razão, todavia, podiam ter sido mais relevantes se a minha análise tivesse levado à conclusão oposta, e pode ser útil apreciá-los sucintamente.
83 Em primeiro lugar, é evidente que quando é apresentado um pedido de registo de uma marca composta por vocábulos retirados de uma língua utilizada no comércio comunitário, a primeira fase da apreciação, à luz do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), deve partir da perspectiva de uma pessoa cuja língua materna seja a língua em questão. Se, nessa fase, for patente que as expressões podem servir, no comércio, para designar características dos produtos em causa, não é necessário apreciar a posição das pessoas de outras línguas (36).
84 Tanto no processo Baby-Dry como no Doublemint, o Instituto (quer o examinador quer a Câmara de Recurso) chegou a uma decisão com base na língua inglesa. Em nenhum dos casos o Tribunal de Primeira Instância considerou a situação - nem lhe foi pedido que a considerasse - sob a perspectiva de uma pessoa de qualquer outra língua. Nessas circunstâncias, não me parece adequado que o Tribunal de Justiça se envolva, em recurso, num exame sob tal perspectiva. Quando seja relevante, cabe ao Instituto fazê-lo, quando o processo lhe seja remetido.
85 Contudo, pode ser adequado, em certos casos, apreciar um sinal composto por expressões retiradas de uma língua com os olhos (ou os ouvidos) de um consumidor comunitário de língua diferente.
86 Por exemplo, a palavra inglesa «handy», que significa de fácil manejo, pode ser encarada como uma possível marca verbal, ou parte dela, para um telemóvel. Porém, como esta palavra é vulgarmente usada na Alemanha para designar os telemóveis, não poderia ser registada como marca comunitária. De igual modo, uma expressão derivada de uma língua pode adquirir um sentido ou uma conotação diferente noutra língua: a palavra inglesa «smoking» não designa, em inglês, qualquer característica de um traje formal de noite para homem, ao passo que em francês e italiano designa o que em inglês se chama «dinner jacket» ou (para quem chama «diapers» às fraldas) «tuxedo».
87 Isto é diferente, contudo (como foi sugerido a propósito de «Baby-Dry») da situação em que pessoas de uma determinada língua que sabem que um vocábulo pertence a outra língua possam não apreender correctamente a sua originalidade nessa outra língua, imprimindo-lhe características da sua própria língua. Não parece adequado tomar como bitola um consumidor que se debate com um conhecimento imperfeito de uma língua estrangeira.
88 É importante ter presente, além disso, que a existência de uma marca composta por termos de uma determinada língua não priva os comerciantes que usem uma língua diferente da utilização de quaisquer termos através dos quais pretendam designar características dos seus produtos na sua própria língua - sem prejuízo, naturalmente, do que acima foi dito acerca de termos que, pelo menos na forma, sejam comuns a mais de uma língua.
89 Independentemente do modo pelo qual as pessoas de língua italiana possam entender a marca «Baby-Dry», por exemplo, a série de vocábulos italianos com que os fornecedores de fraldas italianos podem descrever os seus produtos não é mais reduzida por esta marca do que o seria a série de vocábulos à disposição dos fabricantes de fraldas britânicos ou irlandeses por uma marca meramente descritiva (em italiano) tal como «Pannolino». É, aliás, por esta razão que, como foi salientado pelo agente do Instituto na audiência, muitos institutos nacionais de registo de marcas não têm em conta o significado das palavras de uma língua estrangeira ao apreciarem um pedido de marca nacional.
90 A apreciação à luz do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), não deve, portanto, basear-se na questão de saber se um vocábulo de uma língua usada numa parte da Comunidade (37) pode ser entendido noutra parte da Comunidade como designação de características de produtos, de modo que qualquer elemento inovador ou pouco usual na estrutura gramatical ou semântica de uma marca tenha de ser testado quanto ao seu carácter inovador ou pouco usual em cada uma dessas partes da Comunidade.
Disponibilidade para uso geral
91 Esta última consideração leva-me à questão de saber em que medida o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do regulamento sobre a marca comunitária deve ser interpretado à luz do objectivo referido no acórdão Windsurfing Chiemsee, a saber, que os sinais e indicações descritivos devem estar livremente disponíveis para serem utilizados por todos os comerciantes para os produtos em questão.
92 Nas conclusões que apresentei no processo Baby-Dry (38), defendi que, na economia do regulamento sobre a marca comunitária, uma marca pode incluir sinais ou indicações que designem características dos produtos mas não pode ser composta exclusivamente por estes. O titular da marca não pode, por força do artigo 12.º, alínea b), impedir outros comerciantes de utilizarem esses sinais para fins descritivos. O objectivo do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), é evitar o registo de marcas descritivas para as quais não seria possível qualquer protecção e não impedir uma qualquer monopolização de termos normalmente descritivos. O Tribunal de Primeira Instância adoptou uma posição muito semelhante no n.º 37 do seu acórdão.
93 No caso em apreço, tanto o Instituto como o Governo do Reino Unido exprimiram reservas quanto a esta abordagem, que também tem sido criticada na doutrina (39). Sublinharam que parece implicar um afastamento parcial da afirmação do Tribunal de Justiça no acórdão Windsurfing Chiemsee de que o artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva sobre as marcas «prossegue um fim de interesse geral, que exige que os sinais ou indicações descritivas das categorias de produtos ou serviços para as quais é pedido o registo possam ser livremente utilizados por todos» e de que o artigo 6.º, n.º 1, alínea b), [que corresponde ao artigo 12.º, alínea b), do regulamento] não influencia de modo determinante esta interpretação.
94 Pode temer-se que a abordagem em questão seja susceptível de alterar o equilíbrio de poderes a favor de um titular de uma marca com ambições monopolistas, que pode exercer ou ameaçar exercer os seus direitos contra um alegado «infractor» que pretende apenas utilizar vocábulos descritivos de modo descritivo e honesto. Na vida real, uma defesa ao abrigo do artigo 12.º, alínea b), pode valer menos a pena do que o seu aparente valor jurídico deixa supor.
95 Não se pode ignorar este risco. Um titular de uma marca que pretenda monopolizar não só a sua marca mas a área à volta desta pode ameaçar com processos injustificados um concorrente, que poderá ceder para não suportar os custos de um litígio nem correr o risco de um eventual desfecho desfavorável.
96 No entanto, pelas razões acima expostas, não me parece que o processo Baby-Dry, correctamente entendido, faça pender a balança no sentido que foi sugerido. E esse risco será evitado se o critério do «afastamento perceptível» estabelecido no n.º 40 do acórdão Baby-Dry for aplicado, como sugeri atrás, de modo a só aceitar o registo de uma marca quando seja claro tanto para os comerciantes como para os consumidores que, no seu conjunto, não é adequada para designar, na linguagem corrente do comércio, características do produto em questão (40).
97 De qualquer modo, parece claro que não houve qualquer intenção, no acórdão Baby-Dry, de se demarcar da tese do acórdão Windsurfing Chiemsee de que é uma questão de interesse público que os sinais descritivos possam ser livremente usados por todos. Muito recentemente, no acórdão Linde (41), o Tribunal de Justiça reafirmou expressamente esta posição.
Registos nacionais de marcas e listas de produtos
98 Passo finalmente aos dois argumentos avançados pela Wrigley em primeira instância, que podem ser sucintamente tratados: a existência de registos do vocábulo «Doublemint» nos Estados-Membros, na Austrália e nos Estados Unidos da América, e a omissão do Instituto de apreciar o vocábulo em relação com a lista exacta de produtos para os quais o pedido foi apresentado.
99 Quanto ao primeiro aspecto, o Instituto não contesta que tem de tomar em consideração os registos nos Estados-Membros e em países terceiros, como prova da susceptibilidade de registo, especialmente quando a língua do país de registo é a da marca cujo registo se pede. Sublinha, todavia, que tal prova não constitui necessariamente uma comprovação do respeito do critério estabelecido no artigo 7.º, n.º 1, alínea c).
100 Observe-se, a este respeito, que todos os registos invocados foram concedidos para marcas figurativas (que contêm outros elementos além do vocábulo «Doublemint») ou foram (pelos menos originariamente) concedidos ao abrigo de legislação nacional não sujeita à harmonização da directiva sobre marcas (não servindo, portanto, para prova de que foram respeitados os critérios do artigo 7.º, n.º 1, alínea c).
101 Uma vez que é manifesto, além disso, que a Câmara de Recurso tomou em consideração o argumento da Wrigley relativamente a este primeiro aspecto, não me causa qualquer problema julgá-lo desde já improcedente.
102 Quanto ao segundo aspecto, é manifesto que a Câmara de Recurso apreciou o vocábulo «Doublemint» à luz da sua capacidade para designar um sabor como característica de um produto. O Instituto declarou, sem que tal tenha sido contestado, que o presente processo não respeita ao pedido de registo para produtos das classes 25 e 28, relativamente aos quais o sabor não constitui normalmente uma característica destacada. Quanto às outras classes de produtos, parece que são só os «cosméticos», na classe 3, que não terão normalmente um sabor (a menta) como característica. Podem, todavia, conter menta como outra característica organoléptica, relativamente à qual a apreciação seria a mesma.
Conclusão
103 Às luz das considerações anteriores, proponho ao Tribunal de Justiça que:
1) anule o acórdão do Tribunal de Primeira Instância no processo T-193/99;
2) negue provimento ao recurso nesse processo; e
3) condene a Wm Wrigley Jr Company nas custas do processo em primeira instância e no presente recurso.
(1) - Acórdão de 20 de Setembro de 2001, Procter & Gamble/IHMI (C-383/99 P, Colect., p. I-6251).
(2) - Do acórdão de 31 de Janeiro de 2001, Wm Wrigley Jr Company/IHMI (Doublemint) (T-193/99, Colect., p. II-417, a seguir «acórdão recorrido»).
(3) - Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1).
(4) - V. também, para uma exposição um pouco mais alargada do contexto dessas disposições, os n.os 4 a 15 das conclusões que apresentei no processo Baby-Dry.
(5) - Acordo de Nice relativo à classificação internacional dos produtos e serviços aos quais se aplicam as marcas de fábrica ou de comércio, de 15 de Junho de 1957.
Tal como consta do pedido, o registo visava:
«Classe 3 - Cosméticos, dentífricos, incluindo gomas de mascar para fins cosméticos;
Classe 5 - produtos farmacêuticos, veterinários e higiénicos, incluindo gomas de mascar para uso medicinal, gomas de mascar com aditivos medicinais;
Classe 25 - Vestuário, calçado e chapelaria;
Classe 28 - Jogos, brinquedos; artigos de ginástica e de desporto (incluídos na classe 28); decorações para árvores de Natal.
Classe 30 - café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café, farinhas e preparações feitas de cereais, pão, biscoitos, bolos, pastelaria e confeitaria, caramelos, gelados comestíveis; mel; xarope de melaço, levedura, fermento em pó, sal, mostarda; pimenta, vinagre, molhos (condimentos), especiarias; gelo para refrescar; confeitaria e gomas de mascar sem aditivos medicinais, confeitaria, incluindo gomas de mascar; gomas de mascar revestidas com açúcar, gomas de mascar simples, confeitaria não medicinal, chocolate, açúcares, doçarias».
(6) - Note-se que, segundo o Instituto, e sem que a Wrigley o tenha contestado quanto a este aspecto, o processo em apreço respeita apenas aos pedidos de registo nas classes 3, 5 e 30, e não nas classes 25 e 28.
(7) - N.º 20 do acórdão.
(8) - N.os 23 a 28.
(9) - N.º 29.
(10) - N.º 30.
(11) - N.º 31.
(12) - Acórdão de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97, Colect., p. I-2779).
(13) - Já referido na nota 2. V. também as conclusões do advogado-geral D. Ruiz-Jarabo Colomer no processo Koninklijke KPN Nederland, dito «Postkantoor», (C-363/99, a aguardar julgamento), e no processo DKV Deutsche Krankenversicherung/IHMI, dito «Companyline» (C-104/00, Colect., p. I-7561, referido no n.º 74 infra).
(14) - Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO L 40, p. 1).
(15) - N.os 75 a 81.
(16) - N.os 82 a 97.
(17) - N.º 37.
(18) - N.º 39.
(19) - N.º 40.
(20) - N.os 41 a 46.
(21) - Devo aqui chamar a atenção para uma eventual interpretação incorrecta das conclusões que apresentei no processo Baby-Dry. O n.º 95 resume o acórdão do Tribunal de Primeira Instância no processo Doublemint e o n.º 96 começa «[...] este tipo de perspectiva, com o qual concordo [...]». Todavia, estava a concordar com uma abordagem mais ampla do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), exemplificada em várias decisões das Câmaras de Recurso e do Tribunal de Primeira Instância, indicadas nos n.os 93 a 95, e não a apoiar o raciocínio ou o resultado específicos em qualquer um desses casos.
(22) - Acórdão de 20 de Março de 2002, DaimlerChrysler/IHMI (Truckcard) (T-358/00, Colect., p. II-1993, n.º 31).
(23) - N.os 61 a 74.
(24) - V., por exemplo, os acórdãos de 26 de Outubro de 2000, Harbinger Corporation/IHMI (Trustedlink) (T-345/99, Colect., p. II-3525, n.º 31) e de 27 de Fevereiro de 2002, Eurocool Logistik/IHMI (Eurocool) (T-34/00, Colect., p. 683, n.º 25). V. também as conclusões do advogado-geral D. Ruiz-Jarabo Colomer no processo Postkantoor, já referido na nota 14, n.º 40.
(25) - Esta abordagem deve, evidentemente, ser temperada com bom senso. No caso, por exemplo, da goma de mascar vendida em tiras, o vocábulo «Two-Inch» (duas polegadas) pode ser uma referência meramente factual e rapidamente perceptível ao comprimento da tira, mas esta característica pode ser tão periférica que anule uma pontuação elevada obtida nas duas primeiras escalas.
(26) - V. acórdão Baby-Dry, n.º 44.
(27) - V. conclusões apresentadas no processo Baby-Dry, n.º 90.
(28) - V. acórdão Baby-Dry, n.º 43.
(29) - Trata-se, como o agente do Instituto doutamente observou na audiência, de uma anástrofe. Permito-me, no entanto, discordar da sua afirmação, talvez jocosa, de que «Advocate General» é também uma anástrofe. A expressão «Advocate General» faz parte de uma série comum e bem definida de palavras compostas em inglês, em que um substantivo é seguido do seu qualificativo. Só certos tipos de designação se integram nessas séries, e «baby dry» não se encontra entre elas. Pode comparar-se com a lendária crítica de teatro de Dorothy Parker, causticamente concisa, em que ridicularizou uma inversão pouco comum: «The House Beautiful is The Play Lousy» (A Casa Linda é a Peça Má) (citada em várias fontes, sob formas ligeiramente diferentes, mas surgida, ao que parece, originariamente no The New Yorker em 1933). Arrisco-me a sugerir que Dorothy Parker não teria optado pela mesma formulação para exprimir o seu escárnio se a o nome da peça, por muito má que fosse, tivesse sido «The Advocate General».
(30) - Nos processos Postkantoor e Companyline, ambos já referidos na nota 14.
(31) - Conclusões apresentadas no processo Companyline, n.º 50.
(32) - Conclusões apresentadas no processo Postkantoor, n.º 70, referindo-se ao artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da directiva sobre as marcas.
(33) - Acórdão de 20 de Março de 2003, LTJ Diffusion SA (C-291/00, ainda não publicado na Colectânea).
(34) - Uma vez que parece adequado considerar um vocábulo «que possa servir no comércio» também sob a perspectiva do comerciante.
(35) - V., em especial, as conclusões do advogado-geral D. Ruiz-Jarabo Colomer no processo Postkantoor, n.º 68 e nota 46, e Annette Kur, «Examining wordmarks after Baby-Dry - Still [a] worthwhile exercise?», IPR-Info 2001, p. 12, p. 14.
(36) - Cf., no que respeita ao carácter distintivo, o n.º 40 do acórdão Companyline.
(37) - E por que razão parar nas línguas comunitárias?.
(38) - N.os 75 a 81.
(39) - V., por exemplo, Tim Pfeiffer, Descriptive trade marks - The impact of the Baby-Dry case considered [2002] E.I.P.R. 373.
(40) - Além disso, deverá ter-se sempre presente que uma marca que inclua elementos que possam ser usados no comércio para designar características dos produtos só fica excluída do registo em cumprimento do disposto no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), se for constituída exclusivamente por esses elementos. O Instituto registou uma série de marcas verbais que incluíam o termo «mint» para produtos da classe 30, sendo claro que este termo se refere a uma característica do produto. Também registou, como marcas figurativas, a «Wrigley's Spearmint Chewing Gum» (goma de mascar da Wrigley com sabor a hortelã) e até a «Wrigley's Doublemint Chewing Gum» (goma de mascar da Wrigley «Duplamenta»). Em todos esses casos, existem outros termos e/ou outros elementos que tornam o registo possível. A presença desses outros elementos e o facto de termos como «mint», «spearmint» e «chewing gum» serem claramente adequados para designar características de produtos, de modo que qualquer utilização pelos concorrentes para fins descritivos está de modo igualmente claro coberta pelo artigo 12.º, alínea b), tornam consideravelmente improvável que o titular da marca caia na tentação de intimidar pela forma descrita ou que o seu concorrente capitule face a esse tipo de táctica.
(41) - De 8 de Abril de 2003, Linde e o. (C-53/01 a C-55/01, ainda não publicado na Colectânea, n.os 73 e 74 e n.º 2 da parte decisória).