62015TJ0512
ARREST VAN HET GERECHT (Zesde kamer)
22 september 2016 (
*1
)
„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniebeeldmerk SUN CALI — Ouder nationaal beeldmerk CaLi co — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 53, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Vertegenwoordiging voor de kamer van beroep — Werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel in de Unie — Economisch verbonden rechtspersonen — Artikel 92, lid 3, van verordening nr. 207/2009”
In zaak T‑512/15,
Sun Cali, Inc., gevestigd te Denver, Colorado (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door C. Thomas, advocaat,
verzoekster,
tegen
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door E. Zaera Cuadrado als gemachtigde,
verweerder,
andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO:
Abercrombie & Fitch Europe SA, gevestigd te Mendrisio (Zwitserland),
betreffende een beroep tegen de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 3 juni 2015 (gevoegde zaken R 1260/2014‑5 en R 1281/2014‑5) inzake een nietigheidsprocedure tussen Abercrombie & Fitch Europe en Sun Cali,
wijst
HET GERECHT (Zesde kamer),
ten tijde van de beraadslagingen samengesteld als volgt: S. Frimodt Nielsen, president, A. M. Collins en V. Valančius (rapporteur), rechters,
griffier: E. Coulon,
gezien het op 4 september 2015 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,
gezien de op 25 november 2015 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,
gezien het feit dat de hoofdpartijen niet binnen drie weken te rekenen vanaf de betekening van de sluiting van de schriftelijke behandeling hebben verzocht om een terechtzitting en na de beslissing krachtens artikel 106, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht om zonder mondelinge behandeling uitspraak te doen,
het navolgende
Arrest
Voorgeschiedenis van het geding
1
Op 20 november 2006 heeft verzoekster, Sun Cali, Inc., bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1)].
2
Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het volgende beeldteken:
3
De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 18, 25, 35 en 45 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:
—
klasse 18: „Handtassen”;
—
klasse 25: „Kleding voor vrouwen, te weten, lingerie, beha’s, panty’s, bustiers, body’s, nachtjaponnen, badjassen, kamizooltjes, jurken, t-shirts, bloezen, sweaters, jeans, kostuums, jassen, rokken, zwempakken, zonnejurken, bedekkende kledij tegen de zon, en wikkelkledij tegen de zon; kleding voor mannen; kleding voor kinderen, schoeisel”;
—
klasse 35: „Kleinhandelsdiensten met betrekking tot kleding, schoeisel, en handtassen”;
—
klasse 45: „Raadgevingsdiensten in verband met mode; garderobebeheerdiensten; raadgevingsdiensten met betrekking tot imago; persoonlijke shoppingdiensten voor derden”.
4
De Uniemerkaanvraag is in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 20/2007 van 21 mei 2007 gepubliceerd.
5
Op 21 november 2007 is het beeldteken onder het nummer 5482369 ingeschreven als Uniemerk.
6
Op 16 oktober 2012 heeft Abercrombie & Fitch Europe SA een vordering tot nietigverklaring van verzoeksters beeldmerk ingediend voor alle waren en diensten waarvoor het was ingeschreven.
7
De ter ondersteuning van die vordering aangevoerde nietigheidsgronden waren gebaseerd op de relatieve nietigheidsgronden van artikel 53, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 juncto artikel 8, lid 1, onder b), van deze verordening.
8
De vordering tot nietigverklaring was gebaseerd op het volgende op 7 april 2008 ingeschreven oudere Italiaanse beeldmerk, voor alle waren van klasse 25:
9
Bij beslissing van 17 maart 2014 heeft de nietigheidsafdeling de vordering tot nietigverklaring gedeeltelijk toegewezen en de nietigheid van het betwiste merk uitgesproken voor de waren van de klassen 18 en 25, op grond dat, gelet op het samenvallen van het element „cali”, dat het dominerende element van het oudere merk was, gevaar voor verwarring van het oudere merk en het betwiste merk bestond voor de waren van deze klassen. De nietigheidsafdeling heeft de vordering tot nietigverklaring van het betwiste merk daarentegen afgewezen voor de diensten van de klassen 35 en 45, op grond dat deze diensten niet soortgelijk waren aan de waren van klasse 25.
10
Verzoekster en Abercrombie & Fitch Europe hebben respectievelijk op 14 mei 2014 en 16 mei 2014 krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.
11
Bij beslissing van 3 juni 2015 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vijfde kamer van beroep van het EUIPO, ten eerste, verzoeksters beroep niet-ontvankelijk verklaard, op grond dat zij niet naar behoren was vertegenwoordigd in de zin van artikel 92, lid 2, van verordening nr. 207/2009 en, ten tweede, het beroep van Abercrombie & Fitch Europe gedeeltelijk toegewezen en de nietigheid van het betwiste merk ook uitgesproken voor diensten van klasse 35. Dienaangaande heeft zij geoordeeld dat gelet op de soortgelijkheid van deze diensten aan de waren van klasse 25, gevaar voor verwarring van het oudere merk met het betwiste merk bestond.
Conclusies van partijen
12
Verzoekster verzoekt het Gerecht:
—
de bestreden beslissing te vernietigen;
—
het EUIPO te verwijzen in de kosten.
13
Het EUIPO verzoekt het Gerecht:
—
het beroep te verwerpen;
—
verzoekster te verwijzen in de kosten.
In rechte
1. Voor het eerst voor het Gerecht overgelegde stukken
14
Verzoekster heeft als bijlage bij het verzoekschrift een reeks documenten gevoegd ter staving van de conclusie dat zij in de procedure voor de kamer van beroep naar behoren was vertegenwoordigd en ter ondersteuning van de stelling dat het oudere merk kan worden opgevat als een variant op de Italiaanse term „calcio”. Het betreft met name de bijlagen 3 en 18 tot en met 22.
15
Het EUIPO voert aan dat deze documenten niet-ontvankelijk moeten worden verklaard, omdat zij in de procedures voor haar niet zijn overgelegd.
16
In herinnering zij gebracht dat het beroep bij het Gerecht is gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het EUIPO in de zin van artikel 65 van verordening nr. 207/2009. Zoals is bepaald in artikel 65, lid 2, van verordening nr. 207/2009, kan het Gerecht een beslissing van een kamer van beroep van het EUIPO alleen vernietigen of herzien „wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het Verdrag, van [...] verordening [nr. 207/2009] of een uitvoeringsregeling daarvan, of wegens misbruik van bevoegdheid”. Uit deze bepaling volgt dat het Gerecht de beslissing die het voorwerp van het beroep vormt, slechts kan vernietigen of herzien indien de beslissing op het moment dat zij werd genomen, gebrekkig was wegens één van deze vernietigings- of herzieningsgronden. Daarentegen kan het Gerecht deze beslissing niet vernietigen of herzien op gronden die na de vaststelling ervan aan het licht komen (zie arrest van 13 maart 2007, BHIM/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, punt 53en aldaar aangehaalde rechtspraak). Uit deze bepaling volgt ook dat feiten die partijen niet voor de instanties van het EUIPO hebben aangevoerd, niet meer kunnen worden aangevoerd in het stadium van het beroep bij het Gerecht. Het Gerecht moet immers de rechtmatigheid van de beslissing van de kamer van beroep toetsen door na te gaan of deze het Unierecht heeft nageleefd, gelet met name op de feitelijke gegevens die voor deze kamer zijn aangevoerd, doch het kan bij deze toetsing geen rekening houden met feitelijke gegevens die voor het eerst voor hem zijn aangevoerd (arrest van 13 maart 2007, BHIM/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, punt 54). Het Gerecht heeft derhalve niet tot taak de feiten opnieuw te onderzoeken tegen de achtergrond van bewijsstukken die voor het eerst voor hem zijn overgelegd [zie in die zin arrest van 24 november 2005, Sadas/BHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, punt 19en aldaar aangehaalde rechtspraak].
17
Aangezien de in punt 14 supra vermelde documenten voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd, kan daarmee in casu geen rekening worden gehouden voor de toetsing van de rechtmatigheid van de bestreden beslissing en moeten zij bijgevolg buiten beschouwing worden gelaten.
2. Ten gronde
18
Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan: ten eerste, schending van artikel 92, lid 3, van verordening nr. 207/2009 en, ten tweede, schending van artikel 8, lid 1, onder b), van deze verordening.
Eerste middel: schending van artikel 92, lid 3, van verordening nr. 207/2009
19
In het kader van het eerste middel stelt verzoekster ten eerste dat zij overeenkomstig artikel 92, lid 3, eerste volzin, van verordening nr. 207/2009 voor het EUIPO kon optreden door tussenkomst van een van de werknemers van het filiaal dat zij in Duitsland bezat, aangezien dit een werkelijke en feitelijke vestiging voor handel in de Unie was in de zin van deze bepaling. Zij voert ten tweede aan dat, gesteld dat dit filiaal niet zou worden erkend als een aan haar toebehorende werkelijke en feitelijke vestiging voor handel in de Unie, zij overeenkomstig artikel 92, lid 3, tweede volzin, van verordening nr. 207/2009 niettemin voor het EUIPO kon optreden door tussenkomst van een van de werknemers van deze vestiging, aangezien zij daarmee economisch was verbonden. Zij leidt daaruit af dat de kamer van beroep haar beroep in ieder geval ontvankelijk had moeten verklaren.
20
Het EUIPO betwist verzoeksters argumenten.
21
Overeenkomstig artikel 92, lid 3, van verordening nr. 207/2009 kunnen natuurlijke en rechtspersonen die in de Unie een woonplaats, zetel of werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel hebben, voor het EUIPO optreden door tussenkomst van een werknemer. De werknemer van een dergelijke rechtspersoon kan ook handelen voor andere rechtspersonen die met deze rechtspersoon economisch verbonden zijn, ook indien die andere rechtspersonen in de Unie geen woonplaats, zetel, noch werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel hebben.
22
Overeenkomstig artikel 93, lid 1, van verordening nr. 207/2009 kunnen natuurlijke of rechtspersonen voor het EUIPO slechts worden vertegenwoordigd door een advocaat die bevoegd is op het grondgebied van een van de lidstaten praktijk uit te oefenen en kantoor houdt binnen de Unie, voor zover hij in die lidstaat bevoegd is op te treden als merkengemachtigde, of door een erkende gemachtigde die op een daartoe door het EUIPO bij te houden lijst staat ingeschreven.
23
Ten eerste staat vast dat verzoekster, die houdster is van het betwiste merk, een privaatrechtelijke rechtspersoon is die is gevestigd te Denver, Colorado (Verenigde Staten), en dat zij voor de kamer van beroep werd vertegenwoordigd door een natuurlijke persoon die zich – zoals blijkt uit de elementen van het dossier – voorstelde als enerzijds de directeur-generaal ervan, en anderzijds de werknemer van een vermeend in handen van verzoekster zijnde handelsvestiging te München (Duitsland).
24
Ten tweede blijkt uit de elementen van het dossier dat verzoekster bij brief van 3 maart 2015 door het EUIPO is verzocht om in het kader van de procedure voor de kamer van beroep een professionele vertegenwoordiger in de zin van artikel 93, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aan te duiden. Met deze brief heeft het EUIPO verzoekster ervan op de hoogte gebracht dat het ernstig twijfelde aan haar mogelijkheid om zich te laten vertegenwoordigen door een werknemer op basis van het bepaalde in artikel 92, lid 3, van deze verordening. Met haar antwoordbrief van 23 april 2015 heeft verzoekster zich beperkt tot de verklaring dat het haar, omdat zij een handelsvestiging in München bezat, overeenkomstig artikel 92, lid 3, van verordening nr. 207/2009 was toegestaan te worden vertegenwoordigd door een van de werknemers van deze vestiging. Verzoekster heeft bij haar antwoord geen bewijs gevoegd dat haar verklaringen kon staven, ondanks de door het EUIPO geuite twijfel, en heeft volstaan met een verwijzing naar de richtsnoeren van het EUIPO.
25
Ten derde blijkt uit de elementen van het dossier ook dat andere partij in de procedure voor de kamer van beroep, Abercrombie & Fitch Europe, in haar opmerkingen in antwoord op het door verzoekster bij de kamer van beroep ingestelde beroep heeft gesteld dat verzoekster voor de kamer van beroep niet naar behoren was vertegenwoordigd, omdat er met name geen werkelijke en feitelijke handelsvestiging in Duitsland bestond. Ter ondersteuning heeft Abercrombie & Fitch Europe aangevoerd dat verzoekster, wier woonplaats en zetel buiten Duitsland waren gevestigd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van het Handelsgesetzbuch (Duits wetboek van koophandel) verplicht was zich in te schrijven bij de rechter in eerste aanleg van het rechtsgebied waarin zij een handelsvestiging wenste te exploiteren, hetgeen zij niet heeft gedaan. Ter staving van haar betoog heeft Abercrombie & Fitch Europe, ten eerste, een uittreksel uit het Gemeinsames Registerportal der Länder (Duits gemeenschappelijk inschrijvingsportaal) toegevoegd, waaruit bleek dat geen enkele handelsvestiging waarvan de naam de termen „sun cali” bevat, was ingeschreven in Duitsland, en, ten tweede, een uittreksel uit het handelsregister van de stad München, waaruit de inschrijving als eenmanszaak bleek van een met de handelsnaam SUN CALI Inc. aangeduide handelsvestiging, op naam van de werknemer die verzoekster voor de kamer van beroep vertegenwoordigde en die ook haar directeur-generaal was.
26
In casu zij in de eerste plaats, met betrekking tot de vraag of verzoekster een werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel in de Unie bezat in de zin van artikel 92, lid 3, eerste volzin, van verordening nr. 207/2009, opgemerkt dat verzoekster voor de kamer van beroep, ter ondersteuning van haar verklaringen, bewijselementen heeft overgelegd die bestaan uit uittreksels uit een website, www.suncali.de, waarin een postadres in München wordt vermeld waar zich een vestiging zou bevinden waar onder het betwiste merk verkochte waren worden verhandeld, en foto’s die worden geacht de voorgevel van deze vestiging af te beelden.
27
Bovendien heeft verzoekster voor het EUIPO op 27 mei 2014 een door haar directeur-generaal ondertekende verklaring overgelegd, waarbij deze zichzelf machtigde om haar in zijn hoedanigheid van werknemer van de handelsvestiging te München te vertegenwoordigen, met name in het kader van de betrokken beroepsprocedure.
28
Vastgesteld zij dat deze door verzoekster voor de kamer van beroep overgelegde bewijselementen, namelijk, ten eerste, uittreksels uit een website, ten tweede, foto’s die worden geacht de voorgevel van een handelsvestiging in München weer te geven en, ten derde, een verklaring waarbij een werknemer wordt gemachtigd om haar te vertegenwoordigen, in de bijzondere omstandigheden van het concrete geval geen aanwijzingen en relevante toelichtingen zijn die het bestaan kunnen bewijzen van een werkelijke en feitelijke vestiging voor handel in de Unie in de zin van artikel 92, lid 3, van verordening nr. 207/2009.
29
Ten eerste kan op basis van dergelijke bewijzen weliswaar worden begrepen dat de aard van de economische activiteit waarop deze vestiging zich beroept, de kleinhandel in kleding, schoeisel en accessoires is. Alleen uittreksels uit een website en foto’s volstaan echter op zich en bij gebreke van andere elementen niet om te bewijzen dat een werkelijke en feitelijke handelsvestiging in de Unie bestaat.
30
Ten tweede zij eraan herinnerd dat het begrip filiaal volgens de rechtspraak een centrum van werkzaamheid impliceert, dat zich naar buiten duurzaam manifesteert als het verlengstuk van een moederbedrijf, met een eigen directie en materiële uitrusting, zodat het zaken met derden kan doen, en wel dusdanig dat dezen, ofschoon wetend dat eventueel een rechtsband met het in het buitenland gevestigde moederbedrijf zal ontstaan, zich niet rechtstreeks daartoe behoeven te wenden en zaken kunnen doen in bedoeld centrum, dat het verlengstuk ervan vormt (zie in die zin arrest van 22 november 1978, Somafer, 33/78, EU:C:1978:205, punt 12). Op basis van de bewijzen die verzoekster heeft overgelegd ter ondersteuning van de stelling dat zij over een Duits filiaal beschikt, kan kennelijk niet worden vastgesteld dat deze vestiging, waarop zij zich beroept, haar verlengstuk was en bijgevolg een filiaal van verzoekster kan zijn.
31
Bovendien bevestigen de door Abercrombie & Fitch Europe voor de kamer van beroep overgelegde stukken, met name het uittreksel uit het Duitse handelsregister, waaruit niet blijkt dat verzoekster beschikt over een in Duitsland ingeschreven vestiging, de conclusie op basis van de door verzoekster overgelegde bewijselementen, dat de vermeende vestiging in München niet kan worden beschouwd als een aan verzoekster toebehorende werkelijke en feitelijke handelsvestiging in de Unie.
32
Daaruit vloeit voort dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat niet was bewezen dat verzoekster een werkelijke en feitelijke vestiging in de Unie bezat in de zin van artikel 92, lid 3, van verordening nr. 207/2009.
33
In de tweede plaats, met betrekking tot de vraag of de werknemer van een rechtspersoon die in de Unie zijn zetel of woonplaats of een werkelijke en feitelijke vestiging heeft, een andere rechtspersoon die buiten de Unie is gevestigd, namelijk verzoekster, kan vertegenwoordigen omdat deze twee rechtspersonen economisch verbonden zijn in de zin van artikel 92, lid 3, tweede volzin, van verordening nr. 207/2009, zij opgemerkt dat verzoekster zich voor de kamer van beroep van het EUIPO heeft beperkt tot louter beweringen inzake het bestaan van dergelijke banden, zonder andere dan de in de punten 26 en 27 supra vermelde bewijzen te verstrekken.
34
Ten eerste blijkt, zoals in punt 25 supra is opgemerkt, uit de elementen van het dossier echter dat de vestiging in Duitsland in het handelsregister van de stad München is ingeschreven als een eenmanszaak, op naam van de natuurlijke persoon die verzoekster voorstelt als werknemer van deze vestiging. Vastgesteld zij dat een eenmanszaak zonder rechtspersoonlijkheid niet valt binnen de werkingssfeer van artikel 92, lid 3, tweede volzin, van verordening nr. 207/2009, zodat zij overeenkomstig deze bepaling geen buiten de Unie gevestigde rechtspersoon kan vertegenwoordigen waarmee zij in voorkomend geval economisch zou zijn verbonden in de zin van deze bepaling.
35
Ten tweede en in ieder geval, zelfs gesteld dat de vestiging in Duitsland waarop verzoekster zich beroept rechtspersoonlijkheid bezit, dient te worden opgemerkt dat de door verzoekster voor de kamer van beroep overgelegde bewijzen het in casu niet mogelijk maken zich ervan te vergewissen dat deze vestiging en verzoekster economisch verbonden zijn.
36
Dienaangaande zij vastgesteld dat alleen uittreksels uit een website en foto’s, op zich en bij gebreke van andere elementen, niet volstaan om aan te tonen dat de vestiging in Duitsland en verzoekster economisch verbonden zijn. Deze elementen kunnen immers bijvoorbeeld niet aantonen dat deze twee personen tot eenzelfde concern behoren of dat de bestaande beheersmechanismen dusdanig zijn dat een van deze rechtspersonen de andere controleert.
37
Daaruit vloeit voort dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat niet was bewezen dat verzoekster en de vestiging in Duitsland economisch waren verbonden in de zin van artikel 92, lid 3, van verordening nr. 207/2009.
38
Bijgevolg heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door in punt 37 van de bestreden beslissing te oordelen dat het door verzoekster ingestelde beroep niet in overeenstemming was met artikel 92 van verordening nr. 207/2009 en derhalve niet-ontvankelijk was.
39
Het eerste middel moet derhalve worden afgewezen. Daaruit volgt dat verzoekster niet gerechtigd is om te verzoeken om vernietiging van de bestreden beslissing voor zover deze betrekking heeft op het beroep dat zij bij de kamer van beroep had ingesteld.
40
Wat het door Abercrombie & Fitch Europe bij de kamer van beroep ingestelde beroep betreft, zij opgemerkt dat verzoekster overeenkomstig artikel 59 van verordening nr. 207/2009 weliswaar niet was vertegenwoordigd en in ieder geval geen opmerkingen had ingediend, maar van rechtswege partij was in deze beroepsprocedure. Zij blijft bijgevolg overeenkomstig artikel 65, lid 4, van verordening nr. 207/2009 gerechtigd om te verzoeken om vernietiging van de bestreden beslissing voor zover daarbij het door Abercrombie & Fitch Europe ingestelde beroep gedeeltelijk wordt toegewezen, en bijgevolg dient het tweede middel waarop verzoekster zich voor het Gerecht beroept te worden onderzocht.
Tweede middel: schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009
41
In het kader van het tweede middel stelt verzoekster dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat sprake was van gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens. Inzonderheid heeft de kamer van beroep volgens verzoekster ten onrechte vastgesteld dat, ten eerste, de conflicterende tekens overeenstemden en, ten tweede, de aangeduide waren en diensten soortgelijk waren, op basis waarvan zij heeft geoordeeld dat sprake was van verwarringsgevaar voor de diensten van klasse 35.
42
Het EUIPO betwist verzoeksters argumenten.
43
Artikel 53, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 juncto artikel 8, lid 1, onder b), van deze verordening bepaalt dat het ingeschreven Uniemerk op vordering door de houder van een ouder merk nietig wordt verklaard wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt. Verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.
44
Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Volgens deze rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld met inachtneming van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten opvat, en van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben [zie arrest van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM ‐ Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, punten 30‑33 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
45
Voor de toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 is slechts sprake van gevaar voor verwarring indien de conflicterende merken gelijk zijn of overeenstemmen en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben, dezelfde of soortgelijk zijn. Dit zijn cumulatieve voorwaarden [zie arrest van 22 januari 2009, Commercy/BHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Jurispr., EU:T:2009:14, punt 42en aldaar aangehaalde rechtspraak].
Motivering van de bestreden beslissing
46
Hoewel de motivering in punt 45 van de bestreden beslissing zeer beknopt is, dient rekening te worden gehouden met de meer gedetailleerde motivering dienaangaande in de beslissing van de nietigheidsafdeling. Aangezien de kamer van beroep deze beslissing heeft bevestigd wat de vergelijking van de tekens betreft, en gelet op de functionele continuïteit tussen de nietigheidsafdelingen en de kamers van beroep, die blijkt uit artikel 64, lid 1, van verordening nr. 207/2009 [zie in die zin arresten van 13 maart 2007, BHIM/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, punt 30, en van 10 juli 2006, La Baronia de Turis/BHIM – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, EU:T:2006:197, punten 57 en 58], maken deze beslissing en de motivering ervan immers deel uit van de context waarin de bestreden beslissing werd vastgesteld. Verzoekster is op de hoogte van deze context en de rechter kan op basis daarvan zijn toezicht op de rechtmatigheid volledig uitoefenen wat de gegrondheid van de beoordeling van het verwarringsgevaar betreft [zie in die zin arrest van 21 november 2007, Wesergold Getränkeindustrie/BHIM – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T‑111/06, niet gepubliceerd, EU:T:2007:352, punt 64].
Relevant publiek
47
Volgens de rechtspraak dient in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar te worden uitgegaan van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken warencategorie. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de categorie waren of diensten waarom het gaat [zie arrest van 13 februari 2007, Mundipharma/BHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, punt 42en aldaar aangehaalde rechtspraak].
48
In casu dient, gelet op de aard van de betrokken waren en diensten en het feit dat het oudere merk dat wordt aangevoerd ter ondersteuning van de vordering tot nietigverklaring in Italië is beschermd, de vaststelling van de kamer van beroep in de punten 43 en 44 van de bestreden beslissing, dat het verwarringsgevaar in wezen moet worden onderzocht uit het oogpunt van het relevante publiek dat bestaat uit het grote publiek, dit wil zeggen de gemiddelde Italiaanse consument, te worden bevestigd.
Vergelijking van de waren en diensten
49
Volgens vaste rechtspraak moet bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerende dan wel complementaire karakter ervan. Tevens kan rekening worden gehouden met andere factoren, zoals de distributiekanalen van de betrokken waren [zie arrest van 11 juli 2007, El Corte Inglés/BHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, punt 37en aldaar aangehaalde rechtspraak].
50
In casu heeft de kamer van beroep in punt 41 van de bestreden beslissing overwogen dat de kleinhandelsdiensten van klasse 35 een van de distributiekanalen van de waren van klasse 25 waren, zodat de mate van soortgelijkheid van deze waren en deze diensten volstond om het relevante publiek te doen geloven dat deze afkomstig waren van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen.
51
Verzoekster betwist deze analyse en stelt in wezen dat rekening moet worden gehouden met de geringe mate van overeenstemming van de conflicterende tekens om de mate van soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten te beoordelen.
52
Dienaangaande zij er meteen aan herinnerd dat de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens geen invloed heeft op de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren en diensten waarop deze tekens betrekking hebben [zie in die zin arrest van 24 juni 2014, Hut.com/BHIM – Intersport France (THE HUT), T‑330/12, niet gepubliceerd, EU:T:2014:569, punt 28]. Pas bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar zal de onderlinge samenhang tussen deze twee factoren immers kunnen worden onderzocht. Zo kan bijvoorbeeld een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de tekens, en omgekeerd.
53
Bijgevolg kan niet worden ingestemd met verzoeksters betoog inzake de vermeende onderlinge samenhang tussen de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en de mate van soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten.
54
Bovendien zij eraan herinnerd dat waren of diensten complementair zijn wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consument kan denken dat de verantwoordelijkheid voor de vervaardiging van deze waren of het verrichten van deze diensten in handen is van een en dezelfde onderneming [zie in die zin arrest van 24 juni 2014, Hut.com/BHIM – Intersport France (THE HUT), T‑330/12, niet gepubliceerd, EU:T:2014:569, punt 24].
55
In casu hebben „kleinhandelsdiensten met betrekking tot kleding, schoeisel, en handtassen” van klasse 35, zoals vermeld in punt 3 supra, waarvoor het betwiste merk is ingeschreven, betrekking op dezelfde waren als de door het oudere merk aangeduide waren, namelijk onder meer „kleding” en „schoeisel” van klasse 25.
56
Vastgesteld zij dat deze diensten en waren nauw verbonden zijn, in die zin dat deze waren onontbeerlijk of, op zijn minst, belangrijk zijn voor het verrichten van de door het betwiste merk aangeduide diensten, aangezien deze diensten juist worden verricht naar aanleiding van de verkoop van deze waren. De diensten en de waren waarop de conflicterende merken betrekking hebben, zijn bijgevolg complementair, zoals de kamer van beroep in punt 41 van de bestreden beslissing terecht heeft opgemerkt.
57
In deze omstandigheden dient, in navolging van hetgeen de kamer van beroep in punt 41 van de bestreden beslissing heeft overwogen, tot de slotsom te worden gekomen dat de waren en de diensten waarop de conflicterende merken betrekking hebben in zekere mate soortgelijk zijn.
Vergelijking van de tekens
58
Volgens de rechtspraak stemmen twee merken overeen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft [arrest van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, punt 30]. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende elementen ervan. De perceptie van de merken door de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waar als een geheel en let hij niet op de verschillende details ervan (zie arrest van 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punt 35en aldaar aangehaalde rechtspraak).
– Onderscheidende elementen
59
Om het onderscheidend vermogen van een element van een merk te beoordelen, moet worden nagegaan in hoeverre dit element geschikt is om de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Bij deze beoordeling dient met name rekening te worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van het betrokken element, voor het beantwoorden van de vraag of het al dan niet beschrijvend is voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven [arresten van 13 juni 2006, Inex/BHIM – Wiseman (Afbeelding van een koeienhuid), T‑153/03, EU:T:2006:157, punt 35, en van 13 december 2007, Cabrera Sánchez/BHIM – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, niet gepubliceerd, EU:T:2007:391, punt 51].
60
In casu voert verzoekster in wezen aan dat de beeldelementen van het betwiste merk een zeer groot onderscheidend vermogen hebben.
61
Ten eerste zij herinnerd aan de rechtspraak van het Gerecht volgens welke wanneer een merk bestaat uit woord- en beeldelementen, de eerste in beginsel meer onderscheidend zijn dan de tweede, aangezien de gemiddelde consument gemakkelijker naar de betrokken waar of dienst zal verwijzen door het noemen van de naam van het merk dan door het beschrijven van het beeldelement ervan [zie arrest van 7 februari 2013, AMC-Representações Têxteis/BHIM – MIP Metro (METRO KIDS COMPANY), T‑50/12, niet gepubliceerd, EU:T:2013:68, punt 29en aldaar aangehaalde rechtspraak].
62
Ten tweede zij ook opgemerkt dat gelet op het grote aantal vormen die in de kledingsector worden gebruikt, de afbeelding van een hart of van de helft van een hart niet dermate in het oog springt dat deze in het bijzonder de aandacht van de consument trekt. De consument zal daarin immers slechts een decoratieve vorm zien, waaraan hij evenwel geen bijzondere aandacht zal schenken en waarvoor hij niet de moeite zal nemen om deze te onderzoeken.
63
Bijgevolg dient, anders dan verzoekster stelt, te worden geoordeeld dat de beeldelementen van het betwiste merk, zonder daarom verwaarloosbaar te zijn, geen groot onderscheidend vermogen hebben voor de waren van klasse 25 en de diensten van klasse 35.
– Visuele en fonetische overeenstemming
64
De kamer van beroep heeft in punt 45 van de bestreden beslissing ingestemd met de analyse van de nietigheidsafdeling dat de conflicterende tekens overeenstemden. De kamer van beroep heeft opgemerkt dat de conflicterende tekens op visueel en fonetisch vlak overeenstemden, omdat zij overeenkwamen door het gemeenschappelijke element „cali”.
65
Verzoekster stelt in wezen dat de tekens op visueel en fonetisch vlak verschillen. Zij stelt dat de gemiddelde consument in het algemeen meer aandacht besteedt aan de elementen die zich aan het begin van een merk bevinden en dat geen overeenstemming bestaat tussen het woordelement „sun”, aan het begin van het betwiste merk, en het woordelement „cali”, aan het begin van het oudere merk.
66
Ofschoon de gemiddelde consument in het algemeen inderdaad meer aandacht besteedt aan de elementen die zich aan het begin van een merk bevinden, neemt dit niet weg dat dienaangaande als gevolg van bijzondere omstandigheden bij sommige merken uitzonderingen op die regel bestaan [zie in die zin arrest van 20 november 2007, Castellani/BHIM – Markant Handels und Service (CASTELLANI), T‑149/06, EU:T:2007:350, punt 54].
67
Bovendien zij eraan herinnerd dat volgens de in punt 58 supra gememoreerde rechtspraak twee merken overeenstemmen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft.
68
In casu volstaat louter de plaats van het woordelement „sun” aan het begin van het betwiste teken niet om daarvan het dominerende element in de door dit teken opgeroepen totaalindruk te maken, zodat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, de fonetische of de begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, moet worden gebaseerd op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk, en niet alleen op het woordelement aan het begin.
69
Ten eerste zij opgemerkt dat de woordelementen van de conflicterende tekens deels samenvallen, omdat de beide conflicterende merken het woordelement „cali” bevatten, dat vier van de zeven letters van het betwiste merk, en vier van de zes letters van het oudere merk vertegenwoordigt. De woordelementen van de conflicterende merken vallen dus voor meer dan de helft van de letters waaruit zij bestaan, samen.
70
Ten tweede zij, anders dan verzoekster stelt, opgemerkt dat het oudere teken, net zoals het betwiste teken, wel degelijk bestaat uit twee woordelementen en niet uit één, namelijk „cali” en „co”. Gelet op het gebruik van grote letters voor het woordelement „cali”, op de spatie tussen de twee woordelementen, en op het gebruik van kleine letters voor het woordelement „co”, kan immers niet worden geoordeeld dat het oudere teken bestaat uit één enkel woordelement „calico”. Bijgevolg komen de conflicterende tekens overeen doordat zij beide het woordelement „cali” bevatten en hun woordelementen derhalve voor een deel gelijk zijn.
71
Vastgesteld zij bovendien dat verzoekster geen enkel argument aanvoert dat kan afdoen aan de vaststelling dat gelet op het feit dat de conflicterende tekens het gemeenschappelijke woordelement „cali” bevatten, deze op visueel en fonetisch vlak in zekere mate overeenstemmen. Gelet op het feit dat de woordelementen „cali” in de conflicterende tekens gelijk zijn, dient te worden geoordeeld dat de ongelijke elementen, die in het bijzonder bestaan uit de beeldelementen ervan en de woordelementen „co” en „sun”, bij het relevante publiek de indruk niet kunnen wegnemen dat deze tekens, globaal beoordeeld, in zekere mate visueel en fonetisch overeenstemmen.
– Begripsmatige overeenstemming
72
De kamer van beroep heeft in punt 45 van de bestreden beslissing opgemerkt dat de conflicterende tekens op begripsmatig vlak overeenstemden voor het deel van het relevante publiek dat het gemeenschappelijke element „cali” zou associëren met „Californië”, een staat in de Verenigde Staten.
73
De stelling dat het oudere merk door het relevante publiek kan worden opgevat als een variant op de Italiaanse term „calcio”, wordt door geen enkel ontvankelijk bewijselement (zie punten 14‑17 supra) gestaafd en kan bijgevolg niet bewezen worden geacht.
74
Bijgevolg dient te worden geoordeeld dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door de vaststelling dat de conflicterende tekens begripsmatig overeenstemden voor het deel van het relevante publiek dat het gemeenschappelijke element „cali” zou associëren met „Californië”.
75
Uit het voorgaande vloeit voort dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat de conflicterende tekens op basis van de totaalindruk ervan overeenstemden.
Verwarringsgevaar
76
De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd [arresten van 29 september 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, punt 17, en van 14 december 2006, Mast-Jägermeister/BHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO met kader e.a.), T‑81/03, T‑82/03 en T‑103/03, EU:T:2006:397, punt 74].
77
De kamer van beroep heeft geoordeeld dat, gelet op de overeenstemming van de conflicterende tekens, verwarringsgevaar bestond voor de diensten van klasse 35, aangezien deze in zekere mate soortgelijk waren aan de waren van klasse 25.
78
Verzoekster voert aan dat, aangezien de conflicterende tekens verschillen, er geen sprake is van verwarringsgevaar.
79
In casu blijkt uit het onderzoek in de punten 49 tot en met 75 supra dat, gelet op de zekere mate van soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten, op de visuele en de fonetische overeenstemming van de conflicterende tekens, aangezien deze deels samenvallen door de aanwezigheid van het gemeenschappelijke woordelement „cali”, op de begripsmatige overeenstemming ervan voor een deel van het relevante publiek, en op het gemiddelde aandachtsniveau van dit publiek, sprake is van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.
80
Bijgevolg heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door in punt 47 van de bestreden beslissing te oordelen dat, gelet op de overeenstemming van de conflicterende tekens, verwarringsgevaar bestond voor de diensten van klasse 35 waarop het betwiste merk betrekking had, aangezien deze in zekere mate soortgelijk waren aan de waren van klasse 25.
81
Derhalve moet het tweede middel worden afgewezen.
82
Gelet op het voorgaande moet het beroep worden verworpen.
Kosten
83
Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd.
84
Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het EUIPO te worden verwezen in de kosten.
HET GERECHT (Zesde kamer),
rechtdoende, verklaart:
1)
Het beroep wordt verworpen.
2)
Sun Cali, Inc., wordt verwezen in de kosten.
Frimodt Nielsen
Collins
Valančius
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 22 september 2016.
ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Engels.