62008A0140
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)
14 de Outubro de 2009 (
*1
)
«Marca comunitária — Processo de declaração de nulidade — Marca figurativa comunitária TiMi KiNDERJOGHURT — Marca nominativa anterior KINDER — Motivo relativo de recusa — Falta de semelhança dos sinais — Processo de oposição anterior — Inexistência de autoridade de caso julgado — Artigo 8.o, n.o 1, alínea b), e n.o 5, e artigo 52.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.o 40/94 [actuais artigo 8.o, n.o 1, alínea b), e n.o 5, e artigo 53.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.o 207/2009]»
No processo T-140/08,
Ferrero SpA, com sede em Alba (Itália), representada por C. Gielen e F. Jacobacci, advogados,
recorrente,
contra
Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por D. Botis, na qualidade de agente,
recorrido,
sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do IHMI:
Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck, com sede em Innsbruck (Áustria),
que tem por objecto um recurso da decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 30 de Janeiro de 2008 (processo R 682/2007-2), relativa a um processo de declaração de nulidade entre a Ferrero SpA e a Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck,
O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Segunda Secção),
composto por: I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe (relatora) e S. Soldevila Fragoso, juízes,
secretário: B. Pastor, secretário adjunto,
vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 14 de Abril de 2008,
vista a resposta apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 22 de Julho de 2008,
após a audiência de 11 de Março de 2009,
profere o presente
Acórdão
Antecedentes do litígio
1
Em 8 de Abril de 1998, a Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck apresentou um pedido de registo de marca comunitária no Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), nos termos do Regulamento (CE) n.o 40/94 do Conselho, de, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (CE) n.o 207/2009 do Conselho, de, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1)].
2
A marca cujo registo foi pedido é o seguinte sinal figurativo:
3
Os produtos para os quais o registo foi pedido integram a classe 29, na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado, que corresponde à descrição seguinte:
«Iogurte, iogurte de fruta, iogurte líquido, iogurte líquido com frutos; alimentos semiconfeccionados ou preconfeccionados principalmente à base de iogurte ou de produtos com iogurte; cremes de iogurte.»
4
Em 14 de Janeiro de 1999, a recorrente, Ferrero SpA, deduziu oposição contra o registo da marca requerida em relação a todos os produtos por ela abrangidos, baseando-se na sua marca nominativa anterior KINDER, registada em Itália desde sob o número 168843 e, após renovação, sob o número 684985, para produtos da classe 30 e correspondentes à seguinte descrição: «Café, chá, açúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedâneos de café; pão, biscoitos, bolos, pastelaria e confeitaria, cremes gelados comestíveis, mel, xarope de melaço, levedura e fermento em pó; sal, mostarda; pimenta, vinagre, molhos; especiarias; gelado comestível; cacau, produtos à base de cacau, concretamente pasta de cacau para bebidas de cacau, pasta de chocolate; camadas, nomeadamente, camadas de chocolate, chocolate, pralines, decorações em chocolate para a árvore de Natal, produtos à base de chocolate recheado com bebidas alcoólicas, doçaria, confeitaria, incluindo massa dura e mole para bolos».
5
Por decisão de 29 de Setembro de 2000, a Divisão de Oposição indeferiu a oposição com base no disposto no artigo 8.o, n.o 1, alínea b), e n.o 5, do Regulamento n.o 40/94 [actual artigo 8.o, n.o 1, alínea b), e n.o 5, do Regulamento n.o 207/2009].
6
Esta decisão foi confirmada, posteriormente, pela Quarta Câmara de Recurso, em 3 de Novembro de 2003, no âmbito do processo R 1147/2000-4.
7
Indeferida a oposição, a marca foi objecto de publicação no Boletim de Marcas Comunitárias n.o 42/2004, de 11 de Outubro de 2004.
8
Em 19 de Agosto de 2005, a recorrente apresentou, ao abrigo do artigo 52.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento n.o 40/94 [actual artigo 53.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento n.o 207/2009], um pedido de declaração de nulidade do registo desta marca comunitária. Este pedido foi feito em relação a todos os produtos abrangidos pela marca comunitária.
9
A recorrente, baseando-se no n.o 1, alínea b), e n.o 5 do artigo 8.o do Regulamento n.o 40/94, para os quais o artigo 52.o, n.o 1, alínea a), do mesmo regulamento remete, invocou, para sustentar o seu pedido de declaração de nulidade, o registo italiano acima referido no n.o 4, bem como 35 outros direitos anteriores italianos, franceses, espanhóis e internacionais, enumerados no ponto 5 da petição inicial, que contêm todos o elemento «kinder» e outro elemento e/ou elementos figurativos.
10
Por decisão de 14 de Março de 2007, a Divisão de Anulação declarou a nulidade da marca comunitária TiMi KiNDERJOGHURT, nos termos do artigo 8.o, n.o 5, do Regulamento n.o 40/94.
11
Em 4 de Maio de 2007, a Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck interpôs recurso no IHMI, ao abrigo do artigo 59.o do Regulamento n.o 40/94 (actual artigo 60.o do Regulamento n.o 207/2009), da decisão da Divisão de Anulação.
12
Foi dado provimento a esse recurso por decisão de 30 de Janeiro de 2008 da Segunda Câmara de Recurso (a seguir «decisão impugnada»). A Câmara de Recurso anulou a decisão da Divisão de Anulação, julgando improcedente o pedido de declaração de nulidade.
13
A Câmara de Recurso considerou, no essencial, que, antes de mais, embora as decisões relativas à oposição não tenham autoridade de caso julgado, a Divisão de Anulação está vinculada pelo apuramento de factos e pelas conclusões de mérito das decisões anteriores do IHMI, por força da regra nemo potest venire contra factum proprium, segundo a qual a administração é obrigada a respeitar os seus próprios actos, em particular quando esses actos tenham permitido às partes no processo adquirir legitimamente direitos sobre uma marca registada. Em seguida, a Câmara de Recurso confirmou a decisão da Divisão de Oposição e a decisão da Quarta Câmara de Recurso de 3 de Novembro de 2003, segundo as quais as marcas são globalmente diferentes, tendo em conta as suas profundas diferenças nos planos visual e fonético. Por último, julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade pelo facto de não se encontrar preenchido um dos requisitos do artigo 8.o, n.o 1, alínea b), e n.o 5, do Regulamento n.o 40/94, concretamente, a identidade ou semelhança dos sinais.
Pedidos das partes
14
A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
—
anular a decisão impugnada;
—
condenar o IHMI nas despesas.
15
O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:
—
a título principal, negar provimento ao recurso na íntegra;
—
condenar a recorrente nas despesas;
—
a título subsidiário, se o Tribunal decidir que os sinais não são diferentes, pronunciar sobre a aplicação do artigo 8.o, n.o 5, do Regulamento n.o 40/94 se considerar que dispõe de informações suficientes ou remeter, em alternativa, o processo ao IHMI para que este lhe dê seguimento;
—
neste último caso, condenar o IHMI a suportar apenas as suas próprias despesas.
Quanto ao mérito
16
A recorrente invoca dois fundamentos de recurso, relativos, em primeiro lugar, à aplicação errada do princípio da autoridade de caso julgado e, em segundo lugar, à violação do artigo 8.o, n.o 1, alínea b), e n.o 5, do Regulamento n.o 40/94.
Quanto ao primeiro fundamento, relativo à aplicação errada do princípio da autoridade de caso julgado
Argumentos das partes
17
No âmbito do presente fundamento, a recorrente sustenta que a Câmara de Recurso se contradisse ao afirmar, por um lado, que as decisões relativas à oposição são destituídas do efeito negativo do caso julgado, uma vez que não constituem um obstáculo à admissibilidade de um pedido de declaração de nulidade ulterior, afirmando, por outro, que essas decisões não podem ser totalmente ignoradas quando o que está em causa é tomar uma decisão sobre um pedido de declaração de nulidade ulterior que opõe as mesmas partes e cujos objecto e fundamentação são idênticos. Com efeito, as decisões relativas à oposição não têm nenhum efeito vinculativo no âmbito de um processo de declaração de nulidade posterior. A recorrente, a este respeito, aduz as quatro seguintes razões.
18
Em primeiro lugar, a recorrente sustenta que os elementos de facto novos e os elementos probatórios suplementares apresentados na Divisão de Anulação, em particular os que demonstram o prestígio da marca KINDER e da família de marcas KINDER, bastam para alterar em grande medida o objecto do litígio, de tal forma que as conclusões a que se chegou na decisão relativa à oposição deixaram de ser pertinentes.
19
Em segundo lugar, a distinção operada pela Câmara de Recurso na decisão impugnada entre o «efeito positivo» e o «efeito negativo» da autoridade de caso julgado é artificial e não tem fundamento do ponto de vista jurídico. Das duas uma: ou uma decisão tem autoridade de caso julgado ou não tem.
20
Em terceiro lugar, a regra nemo potest venire contra factum proprium referida na decisão impugnada não é aplicável aos procedimentos administrativos.
21
Em quarto lugar, o indeferimento de uma oposição e o consequente registo de uma marca comunitária não criam uma situação de segurança jurídica e de confiança legítima para o titular de uma marca, uma vez que a regulamentação aplicável faculta a possibilidade de impugnar posteriormente o registo no âmbito de um pedido de declaração de nulidade ou de um pedido reconvencional deduzido no âmbito de um processo de contrafacção.
22
Da argumentação precedente, a recorrente conclui que a decisão impugnada deve ser «afastada».
23
O IHMI começa por salientar que está de acordo com a afirmação que consta da decisão impugnada e da petição inicial segundo a qual, quando a base factual do litígio mudar sensivelmente, a Divisão de Anulação não fica vinculada pelo resultado do processo de oposição, na medida em que deve, então, pronunciar-se sobre o novo processo.
24
Em seguida, o IHMI sustenta que, ao invés, no que diz respeito aos processos cujas questões de facto e de direito são idênticas, há que estabelecer uma importante distinção entre, por um lado, o «imperativo de coerência» que uma instância administrativa responsável pelo registo de marcas deve observar aplicando os mesmos princípios jurídicos em todos os processos e levando em conta, na medida do possível, os precedentes em processos idênticos ou semelhantes e, por outro, a obrigação da referida instância de chegar à mesma conclusão que num processo anterior, devido ao carácter juridicamente vinculativo da decisão anterior tomada por essa instância ou por uma instância administrativa ou judiciária superior.
25
A este respeito, o IHMI sustenta que o «imperativo de coerência» que se traduz na adopção de orientações internas, de notas práticas ou de controlos de qualidades mais ou menos vinculativos é limitado, de acordo com a jurisprudência, pela observância do princípio da legalidade. Daqui decorre que uma autoridade não pode ficar vinculada por uma decisão anterior viciada por um erro. Em particular, tendo em conta que as decisões relativas ao registo de um sinal como marca comunitária que o IHMI é chamado a tomar por força do Regulamento n.o 40/94 se enquadram no exercício de uma competência vinculada e não de um poder discricionário, a legalidade dessas decisões deve unicamente ser apreciada com base no Regulamento n.o 40/94, tal como é interpretado pelo juiz comunitário, e não com base numa prática decisória anterior do IHMI ou das suas Câmaras de Recurso.
26
Por conseguinte, e independentemente da questão da aplicabilidade da regra nemo potest venire contra factum proprium, o IHMI sustenta que esta regra não pode ser interpretada no caso em apreço no sentido de que a Divisão de Anulação estava vinculada pelas decisões anteriores da Divisão de Oposição ou da Câmara de Recurso proferidas no mesmo processo.
27
Além disso, esta interpretação está em conformidade com uma leitura a contrario do artigo 62.o, n.o 2, do Regulamento n.o 40/94 (actual artigo 64.o, n.o 2, do Regulamento n.o 207/2009), nos termos do qual a fundamentação e o dispositivo das decisões das Câmaras de Recurso apenas vinculam a «primeira instância» se o processo for remetido à instância que tomou a decisão impugnada e na medida em que os factos da causa sejam os mesmos.
28
Por outro lado, o IHMI subscreve o argumento da recorrente segundo o qual o indeferimento de uma oposição e o consequente registo de uma marca comunitária não podem criar uma confiança legítima.
29
Resulta do exposto que a Câmara de Recurso cometeu efectivamente um erro de direito ao concluir que a Divisão de Anulação estava vinculada pela decisão anterior da Divisão de Oposição.
30
Segundo o IHMI, no entanto, antes de declarar a nulidade da decisão impugnada, há que determinar se a Câmara de Recurso se pronunciou correctamente sobre o mérito da questão. Por conseguinte, deve apreciar-se, para efeitos do presente processo, a justeza da decisão impugnada no que diz respeito à análise feita pela Câmara de Recurso relativamente à semelhança dos sinais no contexto do artigo 8.o, n.o 1, alínea b), e n.o 5, do Regulamento n.o 40/94.
Apreciação do Tribunal de Primeira Instância
31
No âmbito do presente fundamento, importa analisar a pertinência, no contexto de um processo de declaração de nulidade no IHMI, das apreciações efectuadas e das conclusões a que chegou a Câmara de Recurso numa decisão anterior, proferida no âmbito de um processo de oposição entre as mesmas partes e que teve por objecto a mesma marca comunitária.
32
A este respeito, cumpre observar antes de mais que, independentemente da resposta que for dada a esta pergunta, a Câmara de Recurso, nos n.os 32 a 46 da decisão impugnada, procedeu a uma análise autónoma e completa do mérito da causa, nomeadamente da semelhança dos sinais em questão, que é objecto do segundo fundamento invocado pela recorrente.
33
Nestas circunstâncias, impõe-se concluir que, não obstante os factos apurados no n.o 30 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso não aplicou, no caso em apreço, o princípio da autoridade de caso julgado. Por conseguinte, o primeiro fundamento assenta num premissa errada e deve, por isso, ser julgado improcedente.
34
Todavia, antes de proceder à análise do segundo fundamento, há que referir, ainda assim, que a Câmara de Recurso afirmou correctamente, nos n.os 17 a 29 da decisão impugnada, que o princípio da autoridade de caso julgado, que impõe que o carácter definitivo de uma decisão judicial não seja posto em causa, não era aplicável na relação entre uma decisão final em matéria de oposição e um pedido de declaração de nulidade, tendo em conta, nomeadamente, por um lado, o facto de os processos no IHMI serem de natureza administrativa, e não de natureza jurisdicional, e, por outro, o facto de as disposições pertinentes do Regulamento n.o 40/94, ou seja, o artigo 52.o, n.o 4, e o artigo 96.o, n.o 2 (actuais artigo 53.o, n.o 4, e artigo 100.o, n.o 2, do Regulamento n.o 207/2009), não preverem uma regra que estipule nesse sentido.
35
Também foi correctamente que a Câmara de Recurso observou, no n.o 30 da decisão impugnada, que os factos apurados na decisão final em matéria de oposição não podem ser totalmente ignorados quando se trata de tomar uma decisão sobre o pedido de declaração de nulidade que opõe as mesmas partes, tem o mesmo objecto e se baseia nos mesmos fundamentos, desde que esse apuramento ou os pontos decididos não sejam alterados por novos elementos de facto, novas provas ou novos fundamentos. Com efeito, esta afirmação não passa de uma expressão específica da jurisprudência de acordo com a qual a prática decisória anterior do IHMI é um elemento que pode ser levado em consideração para apreciar se um sinal pode ser registado [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Julho de 2008, Reber/IHMI — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Colect., p. II-1927, n.os 45 e 53].
36
Ao invés, a Câmara de Recurso considerou erradamente, no n.o 30 da decisão impugnada, que, no âmbito de um processo de declaração de nulidade, as instâncias do IHMI estavam vinculadas pelos factos apurados na decisão final proferida no âmbito do processo de oposição, por força da regra nemo potest venire contra factum proprium, da protecção dos direitos adquiridos e dos princípios da segurança jurídica e da protecção da confiança legítima. Com efeito, por um lado, na medida em que a decisão, mesmo definitiva, proferida no âmbito de um processo de oposição não tem autoridade de caso julgado, não é susceptível de criar direitos adquiridos nem confiança legítima quanto ao resultado de um processo de declaração de nulidade ulterior. Por outro lado, se se aceitasse a argumentação da Câmara de Recurso sobre este ponto, a impugnação do registo de uma marca comunitária sobre a qual tivesse havido uma decisão em matéria de oposição através de um pedido de declaração de nulidade entre as mesmas partes, com o mesmo objecto e baseado nos mesmos fundamentos ficaria, apesar de ser possível, nos termos do Regulamento n.o 40/94, como resulta das considerações precedentes, destituída de qualquer efeito útil.
37
Por conseguinte, é errada a conclusão da Câmara de Recurso relativa ao carácter vinculativo, no âmbito do processo de declaração de nulidade posterior, do apuramento de factos efectuado na decisão final em matéria de oposição.
Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação do artigo 8.o, n.o 1, alínea b), e n.o 5, do Regulamento n.o 40/94
Argumentos das partes
38
No âmbito do segundo fundamento, em primeiro lugar, a recorrente considera que o prestígio das suas diversas marcas anteriores não foi devidamente levado em conta pela Câmara de Recurso.
39
A este respeito, antes de mais, recorda que, por um lado, no contexto do artigo 8.o, n.o 5, do Regulamento n.o 40/94, o prestígio e o carácter distintivo desempenham um «papel crucial» e, por outro, no contexto do artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do mesmo regulamento, são elementos essenciais para determinar se há ou não risco de confusão.
40
Em seguida, apesar do facto de, no n.o 35 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso ter confirmado a decisão da Divisão de Anulação no que diz respeito ao elevado grau de notoriedade da marca anterior, a Câmara de Recurso não levou em conta essa notoriedade, depois, para apreciar o carácter distintivo da marca anterior e a comparar com a marca impugnada.
41
Além disso, ao concluir, no n.o 35 da decisão impugnada, relativo à apreciação das provas da notoriedade da marca anterior, que havia estudos que demonstravam igualmente que a palavra «kinder» era espontaneamente associada aos produtos de confeitaria da marca KINDER, a Câmara de Recurso limitou indevidamente a gama de produtos a que o prestígio da marca KINDER está associado. Com efeito, uma apreciação correcta devia ter levado à conclusão de que a marca KINDER está associada não só à confeitaria mas também ao chocolate, aos ovos de chocolate, aos bolos (incluindo os bolos à base de leite) e às barras chocolatadas.
42
Por último, ao contrário do que afirma a Câmara de Recurso, o prestígio das marcas deve ser levado em conta para apreciar a semelhança entre dois sinais. A este respeito, a recorrente recorda a jurisprudência segundo a qual as marcas que têm um grande carácter distintivo, quer intrinsecamente quer devido ao conhecimento de que beneficiam no mercado, gozam de uma protecção mais ampla do que as marcas cujo carácter distintivo é menor. Embora esta jurisprudência seja relativa aos casos de semelhança cobertos pelo artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94, isso não impede que o prestígio, enquanto factor pertinente no presente caso, também deva ser levado em conta na apreciação da semelhança entre dois sinais feita no âmbito do artigo 8.o, n.o 5, do mesmo regulamento. A recorrente alega, a este respeito, que a existência de uma ligação entre a dimensão do prestígio e a semelhança das marcas é reconhecida pelo antigo direito das marcas do Benelux no sentido de que, quanto mais forte é a marca ou quanto mais prestígio tem, mais facilmente deve ser admitida a existência de associação ou de semelhança.
43
Em segundo lugar, mesmo que os produtos objecto da marca impugnada e os produtos objecto das marcas anteriores não sejam idênticos e não façam parte da mesma classe, não deixa de ser verdade que os produtos em causa são sensivelmente semelhantes. Com efeito, tendo em conta que, no espírito dos consumidores, os produtos da família das marcas que contêm o termo «kinder» são fortemente associados ao leite e aos produtos lácteos em geral, a utilização do sinal TiMi KiNDERJOGHURT em conjugação com os produtos à base de iogurte é susceptível de criar, no espírito dos consumidores, uma associação forte entre os produtos pertencentes à referida família de marcas e os produtos objecto da marca impugnada.
44
Em terceiro lugar, a recorrente também critica a Câmara de Recurso por não ter levado em conta, na decisão impugnada, o facto de ela ser proprietária de uma grande família de marcas que incluem o elemento «kinder» ou que são compostas por este elemento associado a palavras ou a símbolos distintivos ou descritivos.
45
Ora, a existência de uma mesma série ou família de marcas é um factor pertinente para efeitos da apreciação da existência ou inexistência de um risco de confusão. Com efeito, um risco de confusão pode ser criado pela possibilidade de associação entre a marca impugnada e as que fazem parte da série, quando a marca impugnada tem semelhanças com essas marcas anteriores susceptíveis de levar os consumidores a crer que faz parte da mesma série e, portanto, que os produtos que designa têm a mesma origem comercial que os cobertos pela marca anterior, ou uma origem aparentada. Tal risco pode existir mesmo quando, como no caso vertente, a comparação entre a marca impugnada e as marcas anteriores, cada uma considerada isoladamente, não permite estabelecer a existência de um risco de confusão directo.
46
No presente caso, tendo em conta que nunca foi contestado pela Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck nem pela Câmara de Recurso que o elemento «kinder» constitui o elemento essencial de uma família de marcas e que todas as marcas de que essa família se compõe são muito utilizadas no mercado e são consideradas pelos consumidores como uma família de marcas, é evidente que a marca impugnada é imediatamente considerada mais uma marca da família ou da série, pelo facto de também conter o elemento «kinder». Assim, o risco de confusão, incluindo o risco de associação na acepção do artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94, torna-se uma certeza.
47
Em quarto e último lugar, a recorrente considera que a apreciação efectuada pela Câmara de Recurso nos n.os 36 a 44 da decisão impugnada segundo a qual os dois sinais não são semelhantes é incoerente e errada. A este respeito, aduz as três seguintes razões.
48
Em primeiro lugar, a Câmara de Recurso não levou em conta a jurisprudência segundo a qual o grau de semelhança, para efeitos de comparação dos sinais nos termos do artigo 8.o, n.o 5, do Regulamento n.o 40/94, não é o mesmo que o imposto pelo artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do mesmo regulamento. Com efeito, contrariamente à segunda disposição, a primeira não exige que a semelhança dos sinais possa provocar um risco de confusão.
49
Em segundo lugar, em vez de apreciar a semelhança entre os sinais em função da impressão geral que causam, a Câmara de Recurso apreciou-a na sequência de uma «dissecção analítica» da marca impugnada.
50
Em terceiro lugar, a afirmação da Câmara de Recurso segundo a qual o elemento «timi» é o elemento dominante da marca impugnada é manifestamente errada. Com efeito, por um lado, o referido elemento está impresso em branco sobre um fundo mais escuro, o que o torna «menos imediatamente legível» do que se fosse impresso em preto sobre um fundo branco, e, por outro, a sua dimensão representa apenas uma pequena parte da marca no seu todo. Ao invés, é o elemento «kinder» o elemento dominante da marca. Com efeito, por um lado, o elemento «kinderjoghurt» está impresso em preto e ocupa um espaço muito maior do que o elemento «timi». Por outro, o elemento «joghurt», enquanto palavra descritiva, deve ser considerado ou um elemento insignificante ou um elemento que acentua, de facto, a semelhança com a família de marcas KINDER. Aliás, a conclusão da Câmara de Recurso que consta do n.o 41 da decisão impugnada segundo a qual o elemento «kinder» não sobressai ou não aparece como um elemento independente, estando unido ao elemento «joghurt», também é errada. Com efeito, de acordo com a jurisprudência, o facto de um elemento distintivo estar unido a um elemento descritivo não constitui um obstáculo à semelhança do elemento distintivo. Por último, mesmo admitindo que o elemento «timi» também seja pertinente, a Câmara de Recurso não podia ter omitido completamente o elemento «kinder» na comparação dos dois sinais. A recorrente recorda, a este respeito, que, num caso especial, uma marca anterior, utilizada por um terceiro num sinal composto que inclua a denominação da empresa desse terceiro, pode conservar uma posição distintiva autónoma no sinal composto, sem por isso constituir o seu elemento dominante. Numa hipótese desta natureza, a impressão de conjunto produzida pelo sinal composto pode conduzir o público a crer que os produtos ou serviços em causa provêm, no mínimo, de empresas ligadas economicamente, caso em que se deve considerar que existe um risco de confusão.
51
A recorrente conclui do que precede, antes de mais, que há um risco elevado de prejuízo na acepção do artigo 8.o, n.o 5, do Regulamento n.o 40/94, que consiste no facto de o carácter distintivo e o prestígio da marca nominativa KINDER serem afectados, em seguida, que a Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck tira indevidamente proveito desse carácter distintivo e desse prestígio e, por último, que também há um risco elevado de confusão na acepção do artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do mesmo regulamento, em relação à semelhança das marcas e dos produtos e tendo em conta o prestígio da marca KINDER e da família de marcas da recorrente.
52
O IHMI contesta os argumentos da recorrente.
Apreciação do Tribunal de Primeira Instância
53
Há que começar por referir que a existência de uma semelhança entre a marca anterior e a marca impugnada é um requisito de aplicação comum ao artigo 8.o, n.o 1, alínea b), e ao artigo 8.o, n.o 5, do Regulamento n.o 40/94, para os quais remete o artigo 52.o, n.o 1, alínea a), do mesmo regulamento. No que diz respeito à apreciação deste requisito, resulta da jurisprudência relativa à interpretação do artigo 5.o, n.o 2, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), cujo conteúdo normativo é, no essencial, idêntico ao do artigo 8.o, n.o 5, do Regulamento n.o 40/94, que o mesmo pressupõe a existência, em particular, de elementos de semelhança visual, auditiva ou conceptual (v. acórdão do Tribunal de Justiça de, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, C-408/01, Colect., p. I-12537, n.o 28 e jurisprudência aí referida).
54
Por outro lado, resulta ainda da jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à interpretação do artigo 5.o, n.o 2, da Directiva 89/104 que, para satisfazer o requisito relativo à semelhança, não é necessário demonstrar que existe, no espírito do público em causa, um risco de confusão entre a marca anterior que goza de prestígio e a marca impugnada. Basta que o grau de semelhança entre estas marcas leve o público em causa a estabelecer uma ligação entre as mesmas. A existência dessa ligação deve ser apreciada globalmente, tendo em consideração todos os factores relevantes do caso concreto. No que respeita à semelhança visual, auditiva ou conceptual das marcas em causa, a comparação dos sinais deve basear-se na impressão de conjunto produzida pelas marcas, tendo em conta, designadamente, os elementos distintivos e dominantes das mesmas [v., por analogia, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 16 de Abril de 2008, Citigroup e Citibank/IHMI — Citi (CITI), T-181/05, Colect., p. II-669, n.os 64, 65 e jurisprudência aí referida].
55
No caso em apreço, embora o elemento «kinder» esteja presente em ambos os sinais, há um certo número de características visuais e fonéticas, como referiu correctamente a Câmara de Recurso no n.o 42 da decisão impugnada, que excluem que os sinais sejam considerados semelhantes.
56
Em primeiro lugar, o elemento «kinder» faz corpo com o elemento «joghurt», o que os priva de uma existência autónoma específica. Com efeito, por um lado, não só os elementos «kinder» e «joghurt» têm a mesma importância visual mas as irregularidades estilizadas do tipo de letra dançante e ondulante do elemento «kinderjoghurt» fazem dele uma unidade harmoniosa em que os dois elementos que o compõem se tornaram quase imperceptíveis. Estas particularidades demonstram que, contrariamente ao que alega a recorrente, o elemento «kinder» não está simplesmente unido ao elemento «joghurt». Por outro, devido ao tipo de letra estilizado do elemento «kinder» utilizado na marca impugnada, esta não se parece, visualmente, com a marca nominativa anterior em que se baseia o pedido de declaração de nulidade, que é representada com um tipo de letra clássico.
57
Em segundo lugar, não se pode deixar de concluir que o elemento «kinder», na marca impugnada, faz simplesmente parte do elemento «kinderjoghurt», que tem apenas uma importância secundária em relação ao elemento «timi». A este respeito, não há que acolher os argumentos invocados pela recorrente destinados a demonstrar que o elemento «timi» não é o elemento dominante devido à sua pequena dimensão e ao seu carácter alegadamente menos legível do que o elemento «kinderjoghurt». Com efeito, por um lado, de uma perspectiva visual, este elemento é o ponto convergente do sinal, na medida em que está colocado, bem evidenciado, ao centro do sinal e acima do elemento «kinderjoghurt», de modo que é o primeiro a atrair o olhar. Esta localização central compensa largamente o facto de o elemento «timi» estar impresso num tipo de letra mais pequeno do que o utilizado para o elemento «kinderjoghurt», bem como o facto de a impressão em branco sobre um fundo preto poder eventualmente tornar o elemento «timi» menos legível do que o elemento «kinderjoghurt», colocado na parte de baixo do sinal. Por outro lado, de uma perspectiva fonética, não se pode deixar de referir que o elemento «timi» é o que é pronunciado em primeiro lugar, de modo que os consumidores lhe dão mais importância. O elemento «kinder» é, portanto, encoberto pelo elemento dominante «timi», que, sem dúvida, impressiona o espírito dos consumidores.
58
Em terceiro lugar, contrariamente à sua posição na marca nominativa anterior em que se baseia o pedido de declaração de nulidade, o elemento «kinder» encontra-se, na marca impugnada, entre dois outros elementos que são, por um lado, o elemento «timi» e, por outro, o elemento «joghurt». Esta diferença enfraquece substancialmente não só a semelhança fonética que pode existir entre os dois sinais devido ao elemento que partilham mas também a eventual semelhança visual que pode existir devido a esse elemento comum. Por conseguinte, o elemento «kinder» é um elemento insignificante na impressão de conjunto criada pela marca em causa.
59
Resulta do exposto que a Câmara de Recurso concluiu correctamente que os sinais em causa não eram semelhantes.
60
Esta conclusão não é infirmada pelos outros argumentos invocados pela recorrente.
61
Com efeito, em primeiro lugar, no que diz respeito tanto ao argumento relativo ao prestígio da marca anterior como ao argumento relativo à semelhança existente entre os produtos das marcas controvertidas, não se pode deixar de referir que, mesmo que os mencionados elementos possam ser levados em consideração para a apreciação de um risco de confusão, não deixa de ser verdade que não têm quaisquer efeitos sobre a apreciação da semelhança existente entre os sinais.
62
De qualquer forma, por um lado, no que diz respeito ao argumento relativo ao prestígio da marca anterior, há que observar que, no caso vertente, a falta de semelhança entre os sinais em causa, cuja existência foi acima apurada nos n.os 56 a 58, é de tal forma evidente que o prestígio da marca KINDER, independentemente do facto de ter ou não sido contestado, não pode pôr em questão essa falta de semelhança. Por outro, no que diz respeito ao argumento relativo à semelhança existente entre os produtos das marcas controvertidas, há que referir, antes de mais, que, enquanto os produtos da marca impugnada são todos relativos a iogurtes e integram todos a classe 29, os produtos objecto dos 36 direitos anteriores invocados em apoio do pedido de declaração de nulidade são essencialmente produtos de cacau e de chocolate, bem como bolos, pastelaria e confeitaria, e são todos da classe 30. Além disso, contrariamente ao que a recorrente alega, o facto de alguns destes últimos produtos poderem conter uma certa quantidade de leite não os torna semelhantes ao leite ou aos produtos lácteos em geral, nem, a fortiori, aos produtos de iogurte. Resulta das considerações precedentes que a falta de semelhança entre os sinais controvertidos não é certamente compensada pela existência de uma qualquer semelhança entre os produtos das marcas controvertidas.
63
Em segundo lugar, no que diz respeito ao argumento relativo à existência de uma família ou série de marcas, recorde-se que foi reconhecido pela jurisprudência que, quando está em causa uma família ou série de marcas, o risco de confusão, que deve ser apreciado no âmbito do artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94, é acrescido pelo facto de os consumidores se poderem enganar quanto à proveniência ou à origem dos produtos ou dos serviços abrangidos pela marca impugnada considerando, erradamente, que esta faz parte dessa família ou série de marcas (v., por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 13 de Setembro de 2007, Il Ponte Finanziaria/IHMI, C-234/06 P, Colect., p. I-7333, n.o 63). No entanto, como resulta desta jurisprudência, a existência de uma família ou série de marcas não é pertinente no âmbito da apreciação da questão de saber se se encontra ou não preenchido o requisito de aplicação comum ao artigo 8.o, n.o 1, alínea b), e ao artigo 8.o, n.o 5, do Regulamento n.o 40/94, concretamente, a existência de semelhança entre a marca anterior e a marca impugnada.
64
De qualquer forma, mesmo admitindo que a existência de uma família ou série de marcas seja um factor pertinente na apreciação da existência de tal semelhança, o risco de que os consumidores possam efectivamente considerar, no presente caso, que a marca impugnada faz parte dessa família ou série de marcas é muito fraco, ou mesmo inexistente, devido à importância das diferenças entre a marca impugnada e os sinais enumerados no ponto 5 da petição inicial.
65
Com efeito, importa salientar, a este respeito, em particular, os três seguintes aspectos. Em primeiro lugar, contrariamente aos sinais enumerados no ponto 5 da petição inicial, o elemento «kinderjoghurt» da marca impugnada é uma única palavra, não havendo nenhum espaço entre o elemento «kinder» e o elemento «joghurt». Em segundo lugar, contrariamente aos sinais enumerados no ponto 5 da petição inicial, a marca impugnada caracteriza-se pelas irregularidades estilizadas do elemento «kinderjoghurt», acima referidas no n.o 56. Em terceiro lugar, contrariamente aos sinais enumerados no ponto 5 da petição inicial, a marca impugnada contém o elemento «timi» que, devido ao seu carácter dominante, encobre o elemento «kinderjoghurt» e, a fortiori, o elemento «kinder», que faz parte dele.
66
Por conseguinte, o argumento relativo à existência de uma família ou série de marcas não deve ser acolhido.
67
Em terceiro lugar, no que diz respeito ao argumento segundo o qual a Câmara de Recurso não levou em conta o facto de, no âmbito do artigo 8.o, n.o 5, do Regulamento n.o 40/94, a apreciação do grau de semelhança não impor uma avaliação da existência de um risco de confusão, não se pode deixar de referir que os elementos evocados pela Câmara de Recurso, e que o Tribunal fez seus nos n.os 56 a 58 supra, demonstram a falta de semelhança independentemente da eventual possibilidade de o grau de semelhança criar um risco de confusão. O argumento da recorrente deve, portanto, ser rejeitado por ser inoperante.
68
Em quarto e último lugar, contrariamente ao que afirma a recorrente, a Câmara de Recurso não cometeu nenhum erro ao proceder a uma «dissecção analítica» da marca impugnada. Com efeito, no âmbito da apreciação do grau de semelhança, cumpre levar em conta a impressão de conjunto produzida pela conjugação dos elementos que compõem essas marcas, o que, porém, não é incompatível com uma análise sucessiva desses elementos. No caso em apreço, depois de ter considerado, no n.o 43 da decisão impugnada, que as diferenças entre os sinais contrabalançavam o único elemento de semelhança, a Câmara de Recurso salientou que, quando eram comparadas na sua globalidade, as impressões de conjunto deixadas pelos sinais em causa eram diferentes. Tendo em conta que a referida «dissecção analítica» não foi efectuada à custa da impressão de conjunto produzida pela conjugação dos elementos que compõem as marcas controvertidas, o argumento da recorrente improcede.
69
Decorre das considerações precedentes que o segundo fundamento deve ser julgado improcedente.
70
Em face do exposto, há que negar provimento ao recurso na íntegra.
Quanto às despesas
71
Por força do disposto no artigo 87.o, n.o 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas, em conformidade com o pedido do IHMI.
Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)
decide:
1)
É negado provimento ao recurso.
2)
A Ferrero SpA é condenada nas despesas.
Pelikánová
Jürimäe
Soldevila Fragoso
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 14 de Outubro de 2009.
Assinaturas
(
*1
)	Língua do processo: inglês.