2. De feiten
2.1. Red Bull is houder van het internationale woordmerk “RED
BULL”, IR nummer 641378, geregistreerd op 24 februari 1995. Deze
internationale merkregistratie was gebaseerd op de Duitse registratie van
dat woordmerk onder nummer 2081750, geregistreerd op 20 oktober
1994 met gelding voor de Benelux. Het merk is ingeschreven voor een
uiteenlopende reeks van waren, waaronder niet-alcoholische dranken en
snoep.
2.2. Red Bull is tevens houder van een Gemeenschapsmerk dat bestaat
uit hetzelfde woordmerk “RED BULL” als het onder 2.1 vermelde
internationale woordmerk.
2.3. Red Bull gebruikt haar woordmerk voor een non-alcoholische
frisdrank, die enkele stoffen met een opwekkende werking bevat en om
die reden wordt aangeduid als een “energy drink”. Red Bull verhandelt
deze energy drink in blikjes.
2.4. Procter & Gamble verhandelt onder het merk “Vicks” (in sommige
landen “Wick”) onder meer pastilles en hoestbonbons. In 2005 heeft
Procter & Gamble, eerst in Duitsland en Oostenrijk en later ook in
Nederland, onder de naam “RED ENERGY” een nieuw soort pastilles op de
markt gebracht, die één of meer stoffen bevatten met een opwekkende
werking. Deze pastilles worden verhandeld in zakjes, waarop behalve de
naam “RED ENERGY” ook het merk “Vicks” of “Wick” staat afgebeeld.
2.5. Red Bull heeft in Oostenrijk voor het Handelsgericht Wien een
gerechtelijke procedure aangespannen tegen een Oostenrijkse Procter &
Gamblevennootschap, twee Duitse Procter & Gamble-vennootschappen
en een Amerikaanse Procter & Gamble-vennootschap. In die procedure,
hierna ook te noemen: de Oostenrijkse procedure, heeft Red Bull
gevorderd dat aan de gedaagden het gebruik van het teken “RED
ENERGY” moest worden verboden op de grond dat de gedaagden door
gebruik van dat teken inbreuk maakten op haar, Red Bulls, merkrechten,
waaronder – voor zover hier van belang – het recht op het onder 2.2
vermelde gemeenschapswoordmerk “RED BULL” en op een woordmerk
“RED”. Het Handelsgericht Wien heeft het gevorderde verbod afgewezen
voor zover dit gebaseerd was op het woordmerk “RED BULL”, maar heeft
het verbod op grond van het woordmerk “RED” toegewezen.
3. Het geschil
3.1. Red Bull vordert – samengevat – het volgende:
a. Aan Procter & Gamble moet worden bevolen het gebruik te staken van
het teken “RED ENERGY” dan wel van enig ander teken dat overeenstemt
met het onder 2.1 bedoelde internationale woordmerk “RED BULL”;
b. Procter & Gamble moet binnen een bepaalde termijn door middel van
een accountant bepaalde gegevens verstrekken;
c. Procter & Gamble moet binnen een bepaalde termijn na opgave van de
onder b bedoelde gegevens de opgegeven hoeveelheid inbreukmakende
producten laten vernietigen in bijzijn van een deurwaarder;
d. Procter & Gamble moet EUR 100.000 betalen als voorschot op een
vergoeding van schade;
e. De termijn als bedoeld in art. 260 Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering moet worden bepaald op zes maanden na de betekening
van dit vonnis; de onderdelen a, b, en c op straffe van een dwangsom.
3.2. Procter & Gamble voert verweer.
3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang,
nader ingegaan.
4. De beoordeling
4.1. Procter & Gamble heeft als meest verstrekkend verweer aangevoerd
dat de Nederlandse rechter in deze zaak niet bevoegd is. Zij heeft
dit verweer primair gegrond op art. 27, lid 2, EEX-Verordening,
omdat het volgens haar in de Oostenrijkse procedure en in het
onderhavige kort geding gaat om vorderingen als bedoeld in lid 1
van dat Verordeningsartikel. Subsidiair legt Procter & Gamble aan de
onbevoegdheid ten grondslag dat Red Bull misbruik zou maken van
het procesrecht door in dit kort geding op inhoudelijk dezelfde gronden
als in de Oostenrijkse procedure een voorziening te vragen die in die
Oostenrijkse procedure reeds is geweigerd.
4.2. Dit verweer faalt. Red Bull heeft in dit kort geding haar vordering
gebaseerd op de Benelux-inschrijving van haar internationale
merkregistratie, zodat de Benelux-Merkenwet (BMW) van toepassing is.
De bevoegdheidsregels van deze wet gaan vóór op de bevoegdheidsregels
van de EEX-Verordening, nu het Benelux-Merkenverdrag, waar de BMW
deel van uitmaakt, als een verdrag in de zin van art. 71 EEX-Verordening
moet worden aangemerkt.
4.3. Echter, ook indien art. 27 EEX-Verordening van toepassing zou
zijn, zou het beroep op onbevoegdheid niet kunnen slagen. Dan zou
immers gelden dat het niet gaat om zaken tussen dezelfde partijen, nu
in Oostenrijk een Oostenrijkse, Duitse en Amerikaanse vennootschap
de gedaagden zijn en in het onderhavige geding een Nederlandse
vennootschap de gedaagde partij is. Het enkele feit dat alle gedaagde
vennootschappen tot dezelfde groep behoren en dat zij respectievelijk in
Oostenrijk en in Nederland dezelfde Vicks-pastilles verhandelen, brengt
immers nog niet mee dat die vennootschappen met elkaar vereenzelvigd
zouden kunnen of moeten worden. Daarvoor zouden nadere feiten of
omstandigheden vereist zijn, doch dergelijke feiten of omstandigheden
zijn in dit geding niet gesteld en zijn ook niet gebleken.
4.4. De subsidiaire grond voor de onbevoegdheid, misbruik van
procesrecht, kan niet slagen, omdat – zoals hiervoor onder 4.3 reeds is
overwogen – geen van de gedaagde partijen in Oostenrijk dezelfde is
als de gedaagde partij in het onderhavige geding, zodat de uitspraak in
de Oostenrijkse procedure niet kan gelden voor de gedaagde in dit kort
geding.
4.5. Om diezelfde reden kan toepassing van art. 105 Verordening inzake
het Gemeenschapsmerk (Verordening EG 40/94) ook buiten toepassing
blijven.
4.6. Procter & Gamble heeft verder nog verzocht om aanhouding van de
zaak op grond van art. 28, lid 1, EEX-Verordening. Zij heeft daarbij echter
geen of onvoldoende belang, nu zij zelf – zoals gezegd – niet gebonden
wordt door de uitspraak in de Oostenrijkse procedure en het risico van
onverenigbare beslissingen zich niet voordoet, gezien het voorlopige
karakter van een eventuele voorziening in dit kort geding.
4.7. Nu uit het voorgaande volgt (i) dat het beroep op onbevoegdheid
en het verzoek om aanhouding afgewezen moeten worden en (ii) dat de
BMW van toepassing is, wordt ter voldoening aan het vereiste van art.
37 BMW vastgesteld dat (de voorzieningenrechter in) deze rechtbank
bevoegd is, nu de door Red Bull gestelde merkinbreuk (mede) in dit
arrondissement plaatsvindt en het gevorderde bevel tot het staken van
die merkinbreuk (mede) in dit arrondissement moet worden uitgevoerd.’