62007A0434
TRIBUNALENS DOM (sjätte avdelningen)
den 2 december 2009 (
*1
)
”Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket SOLVO — De äldre ord- och figurmärkena VOLVO registrerade som gemenskapsvarumärken och nationella varumärken — Relativt registreringshinder — Artikel 8.1 b och 8.5 i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b och 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009)”
I mål T-434/07,
Volvo Trademark Holding AB, Göteborg (Sverige), företrätt av advokaterna T. Dolde, V. von Bomhard och A. Renck,
sökande,
mot
Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av S. Laitinen och A. Folliard-Monguiral, båda i egenskap av ombud,
svarande,
varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var
Elena Grebenshikova, Sankt Petersburg (Ryssland), företrädd av advokaten M. Björkenfeldt,
angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 2 augusti 2007 (ärende R 1240/2006-2) om ett invändningsförfarande mellan Volvo Trademark Holding AB och Elena Grebenshikova,
meddelar
TRIBUNALEN (sjätte avdelningen)
sammansatt av ordföranden A.W.H. Meij (referent) samt domarna V. Vadapalas och T. Tchipev,
justitiesekreterare: handläggaren N. Rosner,
med beaktande av ansökan, som inkom till förstainstansrättens kansli den 28 november 2007,
med beaktande av intervenientens svarsinlaga, som inkom till förstainstansrättens kansli den 3 mars 2008,
med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga, som inkom till förstainstansrättens kansli den 18 mars 2008,
efter förhandlingen den 4 juni 2009,
följande
Dom
Bakgrund till tvisten
1
Intervenienten, Elena Grebenshikova, ingav den 26 november 2003 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)).
2
Registreringsansökan avsåg följande figurkännetecken:
3
De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 9, 39 och 42 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.
4
Denna ansökan offentliggjordes i Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 47/2004 av den 22 november 2004.
5
Sökanden, Volvo Trademark Holding AB, framställde den 17 februari 2005, med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 (nu artikel 41 i förordning nr 207/2009), en invändning mot registrering av det sökta varumärket.
6
Invändningen grundade sig på två äldre gemenskapsvarumärkesregistreringar, nr 2347193 respektive 2361087, och på fyra äldre registreringar i Förenade kungariket, nr 747362, 1102971, 1552528 respektive 1552529. Samtliga dessa registreringar avsåg ordkännetecknet VOLVO.
7
Invändningen grundade sig även på en äldre registrering i Förenade kungariket, nr 747361, som avser följande figurkännetecken:
8
De äldre varumärkena, vilka enligt sökanden var kända i Europeiska gemenskapen, omfattade ett stort antal varor och tjänster. Det påpekades i synnerhet att gemenskapsvarumärket nr 2361087 bland annat avsåg ”programvara” i klass 9.
9
Invändningen grundade sig på samtliga varor och tjänster som omfattades av de äldre varumärkena och riktade sig mot samtliga varor och tjänster som angavs i ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke.
10
Grunderna för invändningen var de som anges i artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 207/2009).
11
Den 1 juni 2005 begränsade intervenienten sin ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke till att avse ”datorprogram för lagerstyrningssystem och datorprogram för containerterminalsystem” i klass 9.
12
Genom beslut av den 23 augusti 2006 avslog invändningsenheten invändningen med motiveringen att de omtvistade kännetecknen inte liknade varandra. Vid prövningen av invändningen beaktade invändningsenheten endast det äldre gemenskapsvarumärket nr 2361087, vilket avsåg ordkännetecknet VOLVO och omfattade varor och tjänster i klasserna 9 och 42. Invändningsenheten ansåg nämligen att detta tillvägagångssätt inte påverkade sökandens sak negativt.
13
Sökanden överklagade invändningsenhetens beslut den 21 september 2006.
14
Andra överklagandenämnden avslog överklagandet genom beslut av den 2 augusti 2007 (nedan kallat det angripna beslutet). I likhet med invändningsenheten beaktade överklagandenämnden vid sin prövning av huruvida invändningen var välgrundad endast det äldre gemenskapsvarumärket nr 2361087, vilket avsåg ordkännetecknet VOLVO.
15
Vad gäller artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 fann överklagandenämnden att de omtvistade varumärkena inte liknade varandra och följaktligen att ett av rekvisiten i denna bestämmelse inte var uppfyllt. Med avseende på artikel 8.5 i förordning nr 40/94 slog överklagandenämnden fast att utöver det faktum att de omtvistade varumärkena inte liknade varandra fanns det inte någon gemensam nämnare mellan de båda kännetecknen som kunde ge anledning att tro att det fanns ett ekonomiskt band dem emellan.
Parternas yrkanden
16
Sökanden har yrkat att tribunalen ska
—
ogiltigförklara det angripna beslutet, och
—
förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.
17
Vid förhandlingen yrkade sökanden även att rätten ska förplikta intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.
18
Harmoniseringsbyrån har yrkat att tribunalen ska
—
ogilla talan, och
—
förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.
19
Intervenienten har yrkat att tribunalen ska
—
ogilla talan, och
—
förplikta sökanden att ersätta kostnaderna för förfarandet vid tribunalen och kostnaderna för förfarandet vid överklagandenämnden.
Rättslig bedömning
20
Sökanden har åberopat två grunder, avseende åsidosättande av artikel 8.1 b respektive artikel 8.5 i förordning nr 40/94.
Den första grunden: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94
Parternas argument
21
Sökanden har gjort gällande att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den slog fast att de omtvistade kännetecknen inte liknade varandra och har i detta avseende anfört fyra argument. För det första räcker det inte att de ifrågavarande kännetecknen har olika begynnelsebokstav för att de inte alls ska anses likna varandra, med hänsyn till att fyra av de fem bokstäver de består av är identiska och har samma plats. För det andra inriktade överklagandenämnden sig på upprepningen av bokstaven ”v” i de äldre varumärkena utan att tillmäta upprepningen av vokalen ”o” någon som helst betydelse. Denna vokal förekommer emellertid i de omtvistade kännetecknen. För det tredje var det fel av överklagandenämnden att grunda sig på den särskilda typografin i det sökta varumärket utan att beakta att de äldre ordmärkena också kan komma att återges med en liknande typografi. För det fjärde tillmätte överklagandenämnden figurelementet i det sökta varumärket orimligt stor betydelse. Sökanden anser följaktligen att överklagandenämnden borde ha gjort en helhetsbedömning av risken för förväxling.
22
Harmoniseringsbyrån har inledningsvis gjort gällande att den specialiserade programvaran i lagerstyrningssystem och containerterminalsystem är avsedd för fackmän som har en relativt hög uppmärksamhetsnivå.
23
De visuella och fonetiska skillnaderna motiverar enligt harmoniseringsbyrån att de omtvistade kännetecknen inte ska anses likna varandra. Vad gäller de omtvistade kännetecknens visuella likhet har harmoniseringsbyrån sålunda påpekat att respektive kännetecken har olika begynnelsebokstav och att det sökta varumärket har ett speciellt typsnitt, vilket har stor betydelse för det helhetsintryck som varumärket åstadkommer. Harmoniseringsbyrån har även påpekat att det sökta varumärket ger ett övervägande asymmetriskt intryck, medan det äldre ordkännetecknet framstår som symmetriskt till följd av upprepningen av bokstavsgruppen ”vo”. Vidare medför figurelementet i det sökta varumärket en betydande visuell skillnad. Vad gäller den fonetiska likheten har harmoniseringsbyrån gjort gällande att det faktum att de omtvistade kännetecknen har olika begynnelsebokstav räcker för att de inte ska anses likna varandra.
24
Intervenienten anser att överklagandenämnden har gjort en riktig bedömning. Hon har bland annat betonat det fenomen som innebär att när ett varumärke är mycket känt bland konsumenterna så kan de paradoxalt nog i större utsträckning särskilja detta varumärke från andra varumärken genom att lägga märke till skillnaderna dem emellan, vilket minskar risken för förväxling. Intervenienten har vidare gjort gällande att de omtvistade kännetecknen är olika i begreppsmässigt hänseende på grund av de olika betydelser på latin som orden ”solvo” och ”volvo” kan antyda. Intervenienten framhöll återigen vid förhandlingen att dessa ord kommer från latin.
Tribunalens bedömning
25
I artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 föreskrivs att om innehavaren av ett äldre varumärke invänder ska det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat.
26
Enligt fast rättspraxis föreligger risk för förväxling om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller, i förekommande fall, från företag med ekonomiska band. Vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling ska det göras en helhetsbedömning med utgångspunkt i hur omsättningskretsen uppfattar de ifrågavarande kännetecknen och varorna eller tjänsterna, mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003 i mål T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821, punkterna 31–33 och där angiven rättspraxis).
27
Vid denna helhetsbedömning ska särskilt beaktas i hur hög grad varumärket är känt på marknaden liksom graden av likhet mellan varumärkena och de aktuella varorna eller tjänsterna. Vid bedömningen föreligger i detta avseende ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas. Låg varu- eller tjänsteslagslikhet kan således kompenseras av hög varumärkeslikhet och omvänt (domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 17, och av den i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 19).
28
Tribunalen påpekar inledningsvis att sökanden i förevarande fall har åberopat sju äldre varumärken till stöd för sin invändning. Dessa utgörs av både ordkännetecknet VOLVO och det figurkännetecken som återges i punkt 7 ovan. Sökanden har emellertid inte kritiserat att invändningsenheten och överklagandenämnden vid bedömningen av risken för förväxling endast beaktade det äldre gemenskapsvarumärket nr 2361087, som avser ordkännetecknet VOLVO. Detta ordkännetecken är det kännetecken som mest liknar det sökta varumärket, och registreringen omfattar, bland annat, programvara, således även varor som är identiska med dem som kännetecknas av det sökta varumärket, det vill säga programvara för lagerstyrningssystem och containerterminalsystem. Av dessa skäl kunde en bedömning som endast grundade sig på det nämnda äldre varumärket inte vara till skada för sökandens intressen.
29
Det ska därefter konstateras att parterna inte har bestritt att de aktuella varorna är identiska. Det är endast känneteckenslikheten som är omstridd mellan parterna.
30
Vad gäller de motstående kännetecknens visuella, fonetiska eller begreppsmässiga likhet ska helhetsbedömningen av risken för förväxling grunda sig på det helhetsintryck som kännetecknen åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (se förstainstansrättens dom av den 14 oktober 2003 i mål T-292/01, Phillips-Van Heusen mot harmoniseringsbyrån – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), REG 2003, s. II-4335, punkt 47, och av den i mål T-153/03, Inex mot harmoniseringsbyrån – Wiseman (återgivning av en kohud), REG 2006, s. II-1677, punkt 26).
31
Det har vidare slagits fast att två varumärken liknar varandra om det ur omsättningskretsens synvinkel förekommer åtminstone delvis identitet mellan dem med avseende på en eller flera visuella, fonetiska och begreppsmässiga omständigheter (förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån – Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002, s. II-4335, punkt 30, och av den i mål T-211/03, Faber Chimica mot harmoniseringsbyrån – Nabersa (Faber), REG 2005, s. II-1297, punkt 26).
32
I förevarande fall rör det sig om, å ena sidan, ett figurkännetecken, bestående av ordelementet ”solvo” som återges med ett stiliserat typsnitt och med en grafisk beståndsdel placerad till höger om ordelementet, och, å andra sidan, ordkännetecknet VOLVO.
33
Vad gäller den visuella likheten konstaterar tribunalen att ordelementet i det sökta varumärket ensamt dominerar omsättningskretsens minnesbild av detta kännetecken, vilket medför att figurelementet till höger om ordelementet inte är förhärskande i det helhetsintryck som kännetecknet åstadkommer.
34
Överklagandenämnden fann att det på grund av de omtvistade kännetecknens olika begynnelsebokstäver och det sökta varumärkets stiliserade typsnitt förelåg betydande skillnader som medförde att det inte förelåg någon som helst visuell likhet.
35
Det ska härvid påpekas att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den slog fast att det stiliserade typsnittet i det sökta varumärket är en starkt särskiljande beståndsdel som gör att detta varumärke skiljer sig avsevärt från det äldre ordmärket VOLVO. Detta typsnitt påverkar nämligen i stor utsträckning det helhetsintryck som det sökta varumärket åstadkommer, eftersom det utmärker varumärkets dominerande ordelement.
36
Såsom överklagandenämnden angav förstärker figurelementet i det sökta varumärket den betydande skillnad som följer av detta särskilda typsnitt. I detta avseende kan sökanden inte med framgång hävda att överklagandenämnden tillmätte detta figurelement orimligt stor betydelse. Det framgår nämligen av det angripna beslutet att överklagandenämndens slutsats angående den visuella olikheten mellan de omtvistade kännetecknen inte huvudsakligen grundade sig på förekomsten av detta figurelement. Överklagandenämnden grundade i stället helt riktigt sin bedömning avseende denna olikhet i första hand på det stiliserade typsnitt som använts vid återgivningen av det sökta varumärkets ordelement.
37
Sökanden kan inte heller med framgång göra gällande att det äldre ordkännetecknet kan komma att återges med en liknande typografi som den som används i det sökta varumärket. Det är viktigt att framhålla att undersökningen av likheten mellan de omtvistade varumärkena sker med beaktande av varumärkena i deras helhet, såsom de har registrerats eller såsom de framställs i registreringsansökan. Ett ordmärke är ett varumärke som uteslutande består av bokstäver, ord eller ordsammansättningar, som skrivs med tryckbokstäver i ett standardtypsnitt och som inte har något särskilt figurelement. Det skydd som uppkommer till följd av registreringen av ett ordmärke avser det ord som anges i registreringsansökan och inte den särskilda figurativa eller stilistiska utformning som varumärket eventuellt har. Det saknas således skäl att vid likhetsbedömningen beakta vilken grafisk utformning som det äldre ordkännetecknet skulle kunna ges i framtiden (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom i det ovannämnda målet Faber, punkterna 36 och 37, av den 13 februari 2007 i mål T-353/04, Ontex mot harmoniseringsbyrån – Curon Medical (CURON), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 74, och av den i mål T-254/06, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden mot harmoniseringsbyrån (RadioCom), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 43).
38
Vad gäller den fonetiska likheten fann överklagandenämnden att de omtvistade kännetecknen var olika på grund av att deras begynnelsebokstav uttalas olika. S-ljudet i beståndsdelen solvo i det sökta varumärket är en tonlös frikativa medan v-ljudet i varumärket VOLVO är en tonande frikativa.
39
Såsom sökanden har gjort gällande är det emellertid så att skillnaden i begynnelsebokstav i de omtvistade kännetecknen visserligen leder till en fonetisk olikhet, men den kombination av fyra bokstäver som följer, ”olvo”, har ett identiskt uttal och medför sålunda med nödvändighet en viss grad av likhet (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-388/00, Institut für Lernsysteme mot harmoniseringsbyrån – ELS Educational Services (ELS), REG 2002, s. II-4301, punkterna 69–73).
40
Trots att det, såsom överklagandenämnden har påpekat, är riktigt att början av ett kännetecken är viktig för det helhetsintryck som kännetecknet åstadkommer, kan det inte förnekas att det i förevarande fall förekommer en viss likhet med hänsyn till att en stor del av bokstäverna i de omtvistade kännetecknen – fyra av fem – uttalas likadant.
41
Överklagandenämndens bedömning att det inte förelåg en viss grad av fonetisk likhet mellan de omtvistade kännetecknen är följaktligen oriktig.
42
Vad gäller den begreppsmässiga likheten har sökanden godtagit överklagandenämndens uppfattning att konsumenterna sannolikt inte har tillräckliga kunskaper för att kunna urskilja de omtvistade kännetecknens latinska ursprung. Det är endast intervenienten som har gjort gällande att varumärkenas latinska ursprung antyder en olikhet i begreppsmässigt hänseende.
43
Tribunalen anser emellertid att det är föga sannolikt att konsumenterna uppfattar den innebörd som de omtvistade varumärkena kan ha mot bakgrund av deras latinska ursprung, eftersom det allmänt sett är föga troligt att en betydande andel av konsumenterna skulle se ett samband mellan de ord som förekommer i nämnda varumärken och latinet. Tribunalen slår således fast att den begreppsmässiga likheten endast har mycket liten betydelse vid bedömningen av likheten mellan de omtvistade kännetecknen.
44
Av det ovan anförda följer att överklagandenämnden visserligen korrekt slog fast att det sökta varumärket SOLVO och det äldre ordkännetecknet VOLVO inte liknar varandra i visuellt eller begreppsmässigt hänseende, men att överklagandenämnden gjorde en oriktig bedömning när den fann att det inte förelåg någon som helst fonetisk likhet.
45
Harmoniseringsbyrån har emellertid gjort gällande att de ifrågavarande varorna, det vill säga den specialiserade programvaran för lagerstyrningssystem och containerterminalsystem, är avsedda för fackmän. Vid prövningen av huruvida överklagandenämndens bedömning avseende känneteckenslikheten var laglig ska det enligt harmoniseringsbyrån beaktas att fackmän har en relativt hög uppmärksamhetsnivå.
46
Tribunalen påpekar emellertid att överklagandenämnden inte beaktade omsättningskretsen vid bedömningen av känneteckenslikheten. Harmoniseringsbyråns argument syftar alltså inte till att förtydliga en motivering som redan finns i det aktuella beslutet, utan till att anföra ytterligare ett skäl till stöd för att överklagandenämndens slutsats i det angripna beslutet är korrekt, det vill säga ett skäl som inte anges i nämnda beslut. Det ska erinras om att en gemenskapsrättsakts lagenlighet ska bedömas i förhållande till de faktiska och rättsliga omständigheter som förelåg den dag då rättsakten antogs (förstainstansrättens dom av den 3 december 2003 i mål T-16/02, Audi mot harmoniseringsbyrån (TDI), REG 2003, s. II-5167, punkt 63, och av den i mål T-247/01, eCopy mot harmoniseringsbyrån (ECOPY), REG 2002, s. II-5301, punkt 46).
47
Det kan i detta avseende inte anses att, såsom harmoniseringsbyrån gjorde gällande vid förhandlingen, frågan hur omsättningskretsen ska definieras utgör en rättsfråga som kan prövas ex officio och för första gången av tribunalen. Definitionen av omsättningskretsen bygger nämligen på faktiska omständigheter som först ska prövas av harmoniseringsbyrån med iakttagande av föreskrifterna i artikel 74.1 i förordning nr 40/94 och vars lagenlighet, i förekommande fall, kan prövas av gemenskapsdomstolen mot bakgrund av de argument och den bevisning som parterna har åberopat.
48
Det ska dessutom påpekas att det visserligen följer av rättspraxis att bedömningen av känneteckenslikheten, vilken utgör en grundläggande del av helhetsbedömningen av risken för förväxling, liksom helhetsbedömningen ska göras i förhållande till omsättningskretsens uppfattning (förstainstansrättens dom av den 22 juni 2004 i mål T-185/02, Ruiz-Picasso m.fl. mot harmoniseringsbyrån – DaimlerChrysler (PICARO), REG 2004, s. II-1739, punkt 53, se även förstainstansrättens dom av den i mål T-256/04, Mundipharma mot harmoniseringsbyrån – Altana Pharma (RESPICUR), REG 2007, s. II-449, punkt 58). Detta gäller dock huvudsakligen endast om konsumenterna har sådana specifika egenskaper som kan påverka deras uppfattning av likheten mellan de omtvistade kännetecknen. Detta gäller bland annat konsumenternas uppfattning av graden av fonetisk och begreppsmässig likhet, vilken uppfattning kan variera beroende på konsumenternas språk och kulturella miljö, till och med beroende på hur väl de känner till vissa specialtermer för vilket deras egenskap av fackmän kan vara avgörande.
49
I den mån omsättningskretsens uppfattning kan ha betydelse för huruvida det föreligger risk för förväxling, det vill säga för föreställningen att de ifrågavarande varorna eller tjänsterna kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band, ska den däremot beaktas vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Det gäller bland annat i fråga om fackmäns normalt sett högre uppmärksamhetsnivå.
50
I förevarande fall föreligger en viss grad av likhet mellan de omtvistade kännetecknen i fråga om en av de relevanta faktorerna, nämligen den fonetiska likheten. Därför kan det inte anses att ett av de grundläggande villkoren för tillämpningen av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 är ouppfyllt. Under dessa omständigheter är överklagandenämnden skyldig att göra en helhetsbedömning av risken för förväxling i syfte att fastställa huruvida de omständigheterna att det förelåg en viss grad av fonetisk likhet mellan de omtvistade kännetecknen, att varorna är identiska och att det äldre kännetecknet är välkänt kan medföra att omsättningskretsen tror att varorna kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band.
51
Intervenienten har emellertid gjort gällande att när ett varumärke är mycket känt bland konsumenterna så kan dessa paradoxalt nog i större utsträckning särskilja detta varumärke från andra varumärken genom att lägga märke till skillnaderna dem emellan, vilket minskar risken för förväxling.
52
Det ska härvid erinras om att ju högre särskiljningsförmåga det äldre varumärket har, desto större är risken för förväxling (domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 24, förstainstansrättens dom av den i mål T-85/02, Díaz mot harmoniseringsbyrån – Granjas Castelló (CASTILLO), REG 2003, s. II-4835, punkt 44). Tribunalen ska inte föregripa bedömningen av huruvida intervenientens argument är välgrundat i förevarande fall, men påpekar i vart fall att det ska beaktas vid helhetsbedömningen av risken för förväxling och att det inte kan leda till någon annan uppfattning än att de omtvistade varumärkena inte är helt olika.
53
Överklagandenämnden gjorde i förevarande fall inte någon helhetsbedömning av risken för förväxling och tribunalen finner därför att den har åsidosatt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Talan ska således bifallas såvitt avser den första grunden och det angripna beslutet ska ogiltigförklaras.
Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 40/94
Parternas argument
54
Sökanden har av de skäl som anförts inom ramen för den första grunden gjort gällande att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den slog fast att de omtvistade kännetecknen inte liknade varandra i tillräcklig utsträckning. Även om det anses att de omtvistade kännetecknen inte uppvisar tillräckliga likheter för att det ska vara motiverat att tillämpa artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 anser sökanden att de i vart fall liknar varandra tillräckligt mycket för att artikel 8.5 i förordning nr 40/94 ska kunna tillämpas.
55
Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att även om det krävs en mindre grad av känneteckenslikhet enligt artikel 8.5 i förordning nr 40/94 än enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 skulle det i förevarande fall hur som helst vara omöjligt att finna ett samband mellan de omtvistade varumärkena, eftersom de är olika i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 och således inte alls liknar varandra.
56
Intervenienten har bestritt att talan kan vinna bifall på den andra grunden och har gjort gällande att de omtvistade varumärkena inte förekommer på samma marknad. Hon har tillagt att ett samband mellan varumärkena ska påverka konsumentens ekonomiska beteende och att det inte räcker att ett kännetecken för tankarna till ett äldre varumärke.
Tribunalens bedömning
57
I artikel 8.5 i förordning nr 40/94 föreskrivs att ”[d]essutom gäller att, efter invändning från innehavaren av ett äldre varumärke enligt punkt 2, det varumärke som ansökan om registrering avser inte får registreras om det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och avses bli registrerat för varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, när – i fråga om ett äldre gemenskapsvarumärke – det är känt i gemenskapen, eller, när – i fråga om ett äldre nationellt varumärke – det är känt i medlemsstaten ifråga, och användningen av det varumärke som ansökan avser utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé”.
58
Det följer av domstolens rättspraxis avseende tolkningen av artikel 5.2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) (vars normativa innehåll i huvudsak är identiskt med det i artikel 8.5 i förordning nr 40/94) att det, för att villkoret att varumärkena ska likna varandra ska vara uppfyllt, inte är nödvändigt att styrka att det hos omsättningskretsen finns en risk för förväxling mellan det äldre varumärket som är känt och det sökta varumärket. Det räcker att graden av likhet mellan dessa varumärken får till följd att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband dem emellan (domstolens dom av den i mål C-408/01, Adidas-Salomon och Adidas Benelux, REG 2003, s. I-12537, punkt 31, se även förstainstansrättens dom av den i mål T-181/05, Citigroup och Citibank mot harmoniseringsbyrån – Citi (CITI), REG 2008, s. II-669, punkt 64).
59
Vid prövningen av huruvida det föreligger ett sådant samband ska det göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (domen i det ovannämnda målet Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkt 30). Domstolen har slagit fast att dessa faktorer bland annat utgörs av graden av likhet mellan de motstående varumärkena, arten av de ifrågavarande varorna och tjänsterna och graden av likhet dem emellan, i hur hög grad det äldre varumärket är känt, graden av ursprunglig eller genom användning förvärvad särskiljningsförmåga hos det äldre varumärket och förekomsten av risk för förväxling hos allmänheten (domstolens dom av den 27 november 2008 i mål C-252/07, Intel Corporation, REG 2008, s. I-8823, punkt 42).
60
Överklagandenämnden slog fast att det inte förelåg en tillräcklig grad av likhet mellan de omtvistade kännetecknen för att allmänheten skulle kunna få uppfattningen att det finns ett samband dem emellan så att artikel 8.5 i förordning nr 40/94 skulle kunna tillämpas.
61
Denna slutsats följer emellertid delvis av överklagandenämndens bedömning av känneteckenslikheten vid tillämpningen av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Det följer av prövningen av den första grunden att överklagandenämnden gjorde en oriktig bedömning när den slog fast att de omtvistade kännetecknen är helt olika, eftersom de faktiskt uppvisar en viss grad av fonetisk likhet.
62
Eftersom denna oriktiga bedömning kan påverka bedömningen av huruvida omsättningskretsen – mot bakgrund av graden av likhet mellan kännetecknen – kan få uppfattningen att det finns ett samband dem emellan, konstaterar tribunalen att överklagandenämnden har tillämpat artikel 8.5 i förordning nr 40/94 felaktigt.
63
Talan ska därför bifallas såvitt avser den andra grunden och det angripna beslutet ska ogiltigförklaras även av detta skäl.
Rättegångskostnader
64
Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Sökanden har yrkat att harmoniseringsbyrån och intervenienten ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyrån och intervenienten har tappat målet, ska sökandens yrkande bifallas.
Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (sjätte avdelningen)
följande:
1)
Det beslut som fattats av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 2 augusti 2007 (ärende R 1240/2006-2) om ett invändningsförfarande mellan Volvo Trademark Holding AB och Elena Grebenshikova ogiltigförklaras.
2)
Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) ska bära sin rättegångskostnad och ersätta hälften av Volvo Trademark Holdings rättegångskostnad.
3)
Elena Grebenshikova ska bära sin rättegångskostnad och ersätta hälften av Volvo Trademark Holdings rättegångskostnad.
Meij
Vadapalas
Tchipev
Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 2 december 2009.
Underskrifter
(
*1
)	Rättegångsspråk: engelska.