Mål C‑280/15
Irina Nikolajeva
mot
Multi Protect OÜ
(begäran om förhandsavgörande från Harju Maakohus)
”Begäran om förhandsavgörande – EU-varumärke – Förordning (EG) nr 207/2009 – Artikel 9.3 och artikel 102.1 – Huruvida en domstol för EU-varumärken är skyldig att fatta ett beslut om att tredje man ska förbjudas att fortsätta göra intrång – Något yrkande om sådant beslut har inte framställts – Begreppet ’särskilda skäl’ att inte meddela ett sådant förbud – Begreppet ’skälig ersättning’ beträffande handlingar som företas efter offentliggörandet av en ansökan om registrering av ett EU-varumärke och före offentliggörandet av registreringen av ett sådant varumärke”
Sammanfattning – Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 22 juni 2016
1.        EU-varumärke – Tvister avseende intrång i och giltighet av EU-varumärken – Påföljder vid intrång eller när det finns risk för intrång – Domstolarna för EU-varumärkens skyldigheter – Antagande av ett beslut som förbjuder svaranden att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång – Något yrkande om sådant beslut har inte framställts – Begreppet ”särskilda skäl” att inte meddela ett sådant förbud
(Rådets förordning nr 207/2009, artiklarna 101.3 och 102.1)
2.        EU-varumärke – EU-varumärkets rättsverkan – Rättigheter som är knutna till varumärket – Rättigheterna gäller i förhållande till tredje man från dagen för offentliggörandet av varumärkets registrering – Undantag – Skälig ersättning beträffande handlingar som företas efter offentliggörandet av en ansökan om registrering av ett EU-varumärke – Begreppet ”skälig ersättning”
(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 9.3)
1.        Artikel 102.1 i förordning nr 207/2009 om EU-varumärken ska tolkas så, att den inte utgör hinder för att en domstol för EU-varumärken – med tillämpning av vissa principer i nationell processrätt – avstår från att fatta ett beslut om att tredje man ska förbjudas att fortsätta intrånget på grund av att innehavaren av det aktuella varumärket inte har framställt något sådant yrkande vid nämnda domstol.
Det ska i detta hänseende erinras om att domstolen för EU-varumärken enligt lydelsen i artikel 101.3 i förordning nr 207/2009, om inte annat föreskrivs i denna förordning, ska tillämpa de rättegångsregler som gäller i fråga om ett nationellt varumärke i den medlemsstat där domstolen har sitt säte.
Eftersom något annat inte föreskrivs i nämnda förordning, utgör förordningen inte hinder för att dispositionsprincipen och principen om att domstolen inte ska döma utöver vad som har yrkats av parterna (ultra petita) tillämpas.
Den omständigheten att innehavaren av ett EU-varumärke i sin talan vid domstolen för EU-varumärken endast yrkat fastställelse av intrång, men inte att nämnda domstol ska förordna att intrånget ska upphöra, kan under alla omständigheter inte anses utgöra ett ”särskilt skäl” i den mening som avses i artikel 102.1 i förordning nr 207/2009.
Det begreppet avser nämligen endast särskilda fall, i vilka en sådan domstol med hänsyn till den särskilda karaktären av det handlande som tredje man klandras för – bland annat den omständigheten att det är omöjligt för tredje man att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång, vilka denna klandras för – inte är skyldig att fatta ett beslut om att tredje man ska förbjudas att fortsätta intrånget, även om ett sådant yrkande har framställts av innehavaren av varumärket.
(se punkterna 28, 29 och 32–34 samt punkt 1 i domslutet)
2.        Artikel 9.3 andra meningen i förordning nr 207/2009 om EU-varumärken ska tolkas så, att den utgör hinder för att innehavaren av ett EU-varumärke kan kräva ersättning beträffande handlingar som företas av tredje man före offentliggörandet av en ansökan om registrering av varumärke. Begreppet ”skälig ersättning” i nämnda bestämmelse ska – när det gäller handlingar som företas av tredje man under perioden efter offentliggörandet av ansökan om registrering av det aktuella varumärket men före offentliggörandet av registreringen av detsamma – omfatta återbetalning av den vinst som tredje man faktiskt har erhållit genom att använda varumärket under nämnda period. Begreppet ”skälig ersättning” omfattar däremot inte ersättning för den mer omfattande skada som innehavaren av varumärket eventuellt kan ha orsakats, vilken i förekommande fall även omfattar ideell skada.
Det kan inte krävas någon ersättning med stöd av artikel 9.3 andra meningen i förordning nr 207/2009 beträffande händelser som företagits före offentliggörandet av ansökan om registrering av ett EU-varumärke, eftersom nämnda bestämmelse medför ett undantag som är tydligt avgränsat från bestämmelsen om att ett EU-varumärke inte kan göras gällande före offentliggörandet av dess registrering.
Eftersom artikel 9.3 andra meningen i förordning nr 207/2009 syftar till att knyta villkorliga rättigheter till ett varumärke från och med offentliggörandet av ansökan om registrering av nämnda varumärke och före offentliggörandet av varumärkets registrering, bör ”skälig ersättning” i den mening som avses i den bestämmelsen dessutom vara mindre omfattande än det skadestånd som en innehavare av ett EU-varumärke kan kräva beträffande intrång efter det att registreringen av varumärket har offentliggjorts och vilket i princip avser att säkerställa full ersättning för den skada som faktiskt har orsakats, vilken i förekommande fall kan omfatta ideell skada.
I syfte att fastställa ”skälig ersättning” i den mening som avses i artikel 9.3 andra meningen i förordning nr 207/2009, finner EU-domstolen således att rekvisitet återbetalning av vinst ska ligga till grund för bedömningen. Ersättning för den mer omfattande skada som innehavaren av det aktuella varumärket kan ha orsakats på grund av att nämnda varumärke har använts, vilken i synnerhet kan omfatta ideell skada, ska inte ingå i den typen av ersättning.
Rekvisitet återbetalning av vinst syftar till återbetalning av den vinst som tredje man otillbörligen har erhållit till följd av att det aktuella varumärket har använts under den period som avses i artikel 9.3 andra meningen i förordning nr 207/2009; därmed bidrar det rekvisitet till det mål som eftersträvas i nämnda bestämmelse, nämligen att hindra tredje man från att dra otillbörlig fördel av det faktiska ekonomiska värde som en registreringsansökan representerar då tredje man antas ha haft kännedom om ansökan till följd av dess offentliggörande.
(se punkterna 44 och 56–59 samt punkt 1 i domslutet)