62009TJ0331_IT
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parti
Nella causa T‑331/09,
Novartis AG,
con sede in Basilea (Svizzera), rappresentata dall’avv. N. Hebeis,
ricorrente,
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI),
rappresentato dalla sig.ra B. Schmidt, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI:
Sanochemia Pharmazeutika AG,
con sede in Vienna (Austria),
avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 18 giugno 2009 (procedimento R 1601/2007‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Novartis AG e la Sanochemia Pharmazeutika AG,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione),
composto dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka (relatore), presidente, dai sigg. F. Dehousse e H. Kanninen, giudici,
cancelliere: sig.ra C. Heeren, amministratore
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 agosto 2009,
visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 dicembre 2009,
in seguito all’udienza del 15 giugno 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Fatti
1. Il 22 novembre 2004 la Sanochemia Pharmazeutika AG ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].
2. Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo TOLPOSAN.
3. I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 5 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Farmaci contenenti tolperisone; preparati veterinari contenenti tolperisone».
4. La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 26/2005 del 27 giugno 2005.
5. Il 6 luglio 2005 la ricorrente, Novartis AG, ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 41 del regolamento n. 207/2009) avverso la registrazione del marchio TOLPOSAN per i prodotti menzionati al precedente punto 3.
6. L’opposizione si basava sulla registrazione internazionale n. 227508 del marchio denominativo TONOPAN, richiesta il 13 gennaio 1960, avente effetto in particolare in Austria ed in Spagna, per prodotti rientranti nella classe 5 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Prodotti farmaceutici».
7. Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era quello previsto dall’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009].
8. A seguito di domanda del 20 marzo 2006 della richiedente il marchio comunitario, la ricorrente è stata invitata dall’UAMI, in data 12 aprile 2006, a fornire la prova, conformemente all’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009) del fatto che, nel corso dei cinque anni precedenti la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio anteriore aveva formato oggetto di un uso effettivo negli Stati membri nei quali tale marchio è tutelato.
9. Il 5 luglio 2006 la ricorrente, entro il termine impartito, ha prodotti vari documenti al fine di dimostrare che il marchio sul quale si basava l’opposizione aveva formato oggetto di un uso effettivo in Austria ed in Spagna.
10. Il 27 settembre 2006 la richiedente, considerato il fatto che era stata fornita la prova dell’uso effettivo del marchio per un analgesico utilizzato nella terapia contro le cefalee, ha ristretto i prodotti oggetto della domanda di registrazione a quelli della classe 5 corrispondenti alla seguente descrizione: «Farmaci contenenti tolperisone con effetto miorilassante; preparati veterinari contenenti tolperisone con effetto miorilassante».
11. Con lettera del 28 ottobre 2006, la ricorrente ha indicato all’UAMI che il farmaco contrassegnato dal marchio anteriore doveva essere considerato un analgesico generale.
12. Con decisione 14 agosto 2007, la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione. Essa ha dichiarato che i marchi in conflitto non erano simili e che non occorreva quindi esaminare la sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Essa ha altresì ritenuto che non fosse necessario prendere in considerazione i documenti prodotti dalla ricorrente per provare l’uso effettivo del marchio anteriore, dato che ciò non avrebbe modificato la sua conclusione.
13. Il 9 ottobre 2007 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi degli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58‑64 del regolamento n. 207/2009), avverso la decisione della divisione di opposizione.
14. Con decisione 18 giugno 2009 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso. Essa ha ritenuto che, poiché i prodotti in questione rientrano nella classe 5, il pubblico di riferimento fosse composto da professionisti (medici, chimici e farmacisti) e dal grande pubblico, i quali prestano un livello di attenzione più elevato, e che il territorio pertinente fosse costituito dall’Austria e dalla Spagna. La commissione di ricorso ha rilevato che non vi era contestazione sul fatto che la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore era stata fornita solamente per una parte dei prodotti per i quali esso era registrato e che pertanto, in applicazione dell’art. 42, n. 3, del regolamento n. 207/2009, ai fini dell’esame dell’opposizione il marchio anteriore si intendeva registrato solo per un prodotto farmaceutico specifico, vale a dire un analgesico indicato segnatamente per la terapia delle cefalee e dell’emicrania. Con riguardo al confronto tra i prodotti, la commissione di ricorso ha ritenuto che i prodotti in questione presentassero una leggera somiglianza. Quanto al confronto tra i segni, la commissione di ricorso ha affermato che una valutazione globale dei segni in conflitto sui piani visivo e fonetico la portava a concludere che, considerata l’identità tra le parti iniziali e finali e le differenze tra le parti centrali, i segni presentavano una somiglianza media. Sotto il profilo concettuale, la commissione di ricorso ha rilevato che i segni in conflitto non avevano alcun significato per il consumatore medio spagnolo o austriaco. Pertanto, alla luce della leggera somiglianza tra i prodotti in questione e della media somiglianza tra i segni in conflitto, nonché del livello di attenzione più elevato del pubblico di riferimento, la commissione di ricorso ha concluso che non vi era rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009.
Conclusioni delle parti
15. La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare l’UAMI alle spese.
16. L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
17. La ricorrente deduce un unico motivo, attinente alla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009.
18. Ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. Peraltro, si devono intendere per «marchi anteriori», in base all’art. 8, n. 2, lett. a), sub iii), del regolamento n. 207/2009, i marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro.
19. Secondo costante giurisprudenza, costituisce un rischio di confusione il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro. Secondo la stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, secondo la percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi e tenendo conto di tutti i fattori pertinenti nella fattispecie, in particolare dell’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi designati [sentenze del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑162/01, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II‑2821, punti 30‑33, e 16 dicembre 2008, causa T‑357/07, Focus Magazin Verlag/UAMI – Editorial Planeta (FOCUS Radio), Racc. pag. II-325, punti 24 e 25].
20. Nel caso di specie, è pacifico che il marchio anteriore TONOPAN è stato oggetto di registrazione internazionale con effetto in Austria ed in Spagna, le quali costituiscono dunque il territorio pertinente per l’analisi del rischio di confusione.
21. Quanto al pubblico di riferimento, secondo la giurisprudenza, qualora i prodotti in questione siano farmaci, il pubblico di riferimento è costituito, da un lato, dai professionisti del settore medico e, dall’altro, dai pazienti in quanto consumatori finali di tali prodotti [v. sentenza del Tribunale 21 ottobre 2008, causa T‑95/07, Aventis Pharma/UAMI – Nycomed (PRAZOL), Racc. pag. II-229, punto 27 e la giurisprudenza citata]. Nel caso di specie, non vi è dubbio che il pubblico di riferimento sia composto da professionisti, ovverosia dai medici e dai farmacisti, e dai consumatori finali, vale a dire dai pazienti.
22. La ricorrente contesta, per contro, le valutazioni della commissione di ricorso relative al livello di attenzione del pubblico di riferimento, al confronto tra i prodotti, al confronto tra i segni nonché alla sussistenza, nel caso di specie, di un rischio di confusione.
Sul livello di attenzione del pubblico di riferimento
23. Secondo la giurisprudenza, per quanto riguarda il livello di attenzione del pubblico di riferimento, ai fini della valutazione globale del rischio di confusione, si ritiene che il consumatore medio dei prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi [v. sentenza del Tribunale 13 febbraio 2007, causa T‑256/04, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), Racc. pag. II‑449, punto 42 e la giurisprudenza citata].
24. Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha dichiarato che, poiché i prodotti in questione non erano prodotti di consumo corrente, ma prodotti relativi alla salute del consumatore, il consumatore finale prestava un livello di attenzione più elevato.
25. La ricorrente sostiene che i prodotti contraddistinti dal marchio anteriore sono farmaci antalgici di prezzo contenuto venduti senza prescrizione, che il consumatore considera beni di consumo corrente e per i quali non presta maggiore attenzione al momento dell’acquisto rispetto ad altri beni di consumo. Essa contesta altresì l’affermazione della commissione di ricorso secondo cui il grande pubblico è solito chiedere consiglio ai farmacisti ed ai medici quando deve scegliere un farmaco. Per la valutazione del rischio di confusione, i consumatori finali che effettuano i propri acquisti andrebbero presi in considerazione senza l’ausilio dei professionisti. Infatti, i farmaci contraddistinti dal marchio anteriore sarebbero venduti senza prescrizione e su Internet, il che eliminerebbe il controllo del professionista.
26. Dalla giurisprudenza emerge che, da un lato, i professionisti del settore medico prestano un elevato livello di attenzione quando prescrivono farmaci. Ne emerge, dall’altro, che, per quanto attiene ai consumatori finali, nel caso in cui vengano venduti prodotti farmaceutici senza prescrizione, si deve supporre che tali prodotti interessino i consumatori che si presumono ragionevolmente ben informati, attenti ed avveduti, dal momento che i prodotti in questione incidono sul loro stato di salute, e che detti consumatori abbiano meno probabilità di confondere le varie versioni dei suddetti prodotti. Inoltre, anche qualora vi fosse l’obbligo di prescrizione medica, è probabile che i consumatori presterebbero un elevato livello di attenzione al momento della prescrizione dei prodotti in questione, in quanto si tratta di prodotti farmaceutici [sentenze del Tribunale PRAZOL, punto 21 supra, punto 29, e 8 luglio 2009, causa T‑240/08, Procter & Gamble/UAMI – Laboratorios Alcala Farma (oli), Racc. pag. II-114, punto 50]. Pertanto i farmaci, che siano o meno venduti su prescrizione medica, possono essere considerati oggetto di un livello di attenzione più elevato da parte dei consumatori normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti [sentenza del Tribunale 15 dicembre 2009, causa T‑412/08, Trubion Pharmaceuticals/UAMI – Merck (TRUBION), Racc. pag. II-239, punto 28].
27. Pertanto, occorre ritenere che, nel caso di specie, sia probabile che il pubblico di riferimento presti in ogni caso un livello di attenzione superiore alla media.
28. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il fatto che il consumatore finale possa eventualmente procurarsi su Internet un farmaco venduto senza prescrizione, senza il consiglio di un farmacista o di un medico, non è idoneo a diminuire il suo livello di attenzione al momento dell’acquisto di un simile prodotto.
29. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha correttamente dichiarato che il pubblico di riferimento è composto dai professionisti del settore medico e dai consumatori finali, austriaci e spagnoli, che prestano un livello di attenzione più elevato.
Sul confronto tra i prodotti
30. Secondo costante giurisprudenza, ai fini della valutazione della somiglianza tra i prodotti o servizi, occorre tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra questi ultimi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità. Possono essere esaminati anche altri fattori, come i canali di distribuzione dei prodotti in questione [v. sentenza del Tribunale 11 luglio 2007, causa T‑443/05, El Corte Inglés/UAMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM di seño original Juan Bolaños), Racc. pag. II‑2579, punto 37 e la giurisprudenza citata].
31. Nel caso di specie, occorre anzitutto rilevare che il marchio anteriore è stato registrato per «prodotti farmaceutici» rientranti nella classe 5. È pacifico tra le parti che la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore è stata fornita dalla ricorrente solamente per una sottocategoria di tali prodotti, corrispondente ad un «analgesico indicato in particolare per la terapia delle cefalee e dell’emicrania», e che, in applicazione dell’art. 42, n. 2, del regolamento n. 207/2009, ai fini dell’esame dell’opposizione il marchio anteriore si intende registrato solamente per tali prodotti.
32. Così, ai fini della valutazione della somiglianza tra i prodotti, la commissione di ricorso ha correttamente preso in considerazione, da un lato, gli «analgesici che alleviano il dolore, in particolare nella terapia delle cefalee e dell’emicrania», appartenenti alla classe 5 e contraddistinti dal marchio anteriore e, dall’altro, i «farmaci contenenti tolperisone con effetto miorilassante [ed i] preparati veterinari contenenti tolperisone con effetto miorilassante» rientranti nella classe 5 e per i quali è stata chiesta la registrazione.
33. La commissione di ricorso ha affermato che, sebbene i prodotti in questione fossero simili in quanto rientranti nella classe 5, essi erano tutt’al più leggermente simili, dato che i prodotti contraddistinti dal marchio anteriore appartenevano alla sottocategoria degli analgesici, mentre i prodotti per i quali era stata chiesta la registrazione appartenevano alla sottocategoria dei miorilassanti.
34. La ricorrente sostiene che il grado di somiglianza tra i prodotti in questione è molto elevato. Essa addebita alla commissione di ricorso di non aver considerato il fatto che i prodotti per i quali è chiesta la registrazione sono miorilassanti che hanno altresì effetto antalgico e che presentano quindi una forte somiglianza con gli analgesici contraddistinti dal marchio anteriore. Essa fa valere che si tratta di farmaci la cui destinazione comporta sovrapposizioni, dato che i miorilassanti avrebbero, come gli analgesici, l’effetto di alleviare i dolori provocati da contratture muscolari. Inoltre, essi sarebbero impiegati come farmaci ad azione sinergica, sarebbero prodotti da imprese farmaceutiche e distribuiti attraverso lo stesso canale di commercializzazione e si rivolgerebbero allo stesso consumatore finale. Pertanto, tutti i fattori rilevanti coinciderebbero, ad eccezione della destinazione dei prodotti, vale a dire la loro indicazione terapeutica. La ricorrente ritiene che la circostanza che i prodotti in questione siano ad azione sinergica, potendo gli analgesici essere prescritti in caso di contratture muscolari dolorose, è uno dei fattori che induce a concludere che i prodotti in questione sono estremamente simili.
35. Occorre constatare che i prodotti come i farmaci sono della stessa natura (prodotti farmaceutici), hanno la stessa finalità o destinazione (trattamento di problemi di salute umana), sono rivolti agli stessi consumatori (professionisti del settore medico e pazienti) e utilizzano gli stessi canali di distribuzione (di norma le farmacie). Tale constatazione deriva dall’appartenenza dei prodotti in questione alla stessa categoria generale di prodotti, i farmaci. Orbene, si tratta di una categoria assai vasta, comprendente prodotti che possono essere differenti. Così, si deve rilevare che l’appartenenza dei farmaci alla stessa categoria generale di prodotti permette di constatare solamente un modesto grado di somiglianza tra tutti i farmaci.
36. Poiché i fattori considerati al precedente punto 35 non consentono di distinguere tra le varie sottocategorie di farmaci, per valutare correttamente la somiglianza tra farmaci occorre esaminare altri fattori. Tali fattori sono in particolare la concorrenzialità e la complementarità dei farmaci nonché la loro finalità e la loro destinazione particolare (trattamento di problemi specifici di salute). Nell’esame di tali fattori, l’indicazione terapeutica di un medicinale riveste importanza decisiva.
37. Tale peculiarità dei farmaci è già stata presa in considerazione dalla giurisprudenza secondo la quale, dal momento che il consumatore cerca innanzi tutto un prodotto ovvero un servizio che possa rispondere ai suoi specifici bisogni, la finalità o la destinazione del prodotto o servizio di cui trattasi riveste un carattere essenziale nell’orientamento della sua scelta. Pertanto, in quanto applicato dal consumatore prima di qualsiasi acquisto, il criterio della finalità o della destinazione costituisce un criterio fondamentale nella definizione di una sottocategoria di prodotti o servizi. La finalità e la destinazione di un prodotto terapeutico figurano nella sua indicazione terapeutica (sentenza RESPICUR, punto 23 supra, punti 29 e 30).
38. Nel caso di specie, è pacifico che i prodotti in questione si distinguono per la loro indicazione terapeutica principale. Infatti, i prodotti contrassegnati dal marchio anteriore sono analgesici diretti ad alleviare i dolori, in particolare i mal di testa, mentre i prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione mirano a curare gli indolenzimenti muscolari mediante un effetto miorilassante. La commissione di ricorso ha quindi correttamente ritenuto che i prodotti in questione appartenessero a sottocategorie diverse di farmaci. Si deve affermare pertanto che i prodotti in questione non sono concorrenti (intercambiabili).
39. Certamente, come rilevato dalla ricorrente, i miorilassanti oggetto del marchio richiesto possono altresì avere l’effetto di alleviare il dolore. Tuttavia, ciò non modifica la constatazione secondo cui la finalità di tali farmaci, quale descritta dalla loro indicazione terapeutica, è di rilassare i muscoli, ed è pertanto distinta da quella degli analgesici contrassegnati dal marchio anteriore.
40. Parimenti, ha scarsa importanza, per la valutazione della somiglianza tra farmaci, che uno stesso paziente possa soffrire di più patologie diverse e possa assumere più farmaci contemporaneamente. Tale constatazione vale in particolare nel caso di specie, poiché gli analgesici possono essere assunti con altri farmaci.
41. Pertanto, il fatto che i prodotti in questione possano essere utilizzati contemporaneamente dal medesimo consumatore non è sufficiente a qualificarli come complementari ai sensi della giurisprudenza. Infatti, sono complementari quei prodotti o servizi tra i quali esiste una stretta correlazione, nel senso che l’uno è indispensabile o importante per l’uso dell’altro, di modo che i consumatori possano supporre che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti o della fornitura di questi servizi sia riconducibile a una stessa impresa [v. sentenza del Tribunale 22 gennaio 2009, causa T‑316/07, Commercy/UAMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), Racc. pag. II‑43, punto 57 e la giurisprudenza citata].
42. Da quanto sopra esposto emerge che, considerati gli elementi di somiglianza tra i prodotti in questione constatati al precedente punto 35 e la differenza legata alle loro indicazioni terapeutiche, la commissione di ricorso non ha commesso errori nel concludere che i prodotti in questione sono tutt’al più leggermente simili.
Sul confronto tra i segni
43. Secondo la giurisprudenza, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico di riferimento, esiste tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti rilevanti, vale a dire gli aspetti visivi, fonetici e concettuali [sentenze del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T‑6/01, Matratzen Concord/UAMI – Hukla Germany (MATRATZEN), Racc. pag. II‑4335, punto 30, e 10 dicembre 2008, causa T‑290/07, MIP Metro/UAMI – Metronia (METRONIA), Racc. pag. II-315, punto 41].
44. Inoltre, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta da questi ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che il consumatore medio ha dei prodotti o dei servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. Orbene, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi [sentenza della Corte 12 giugno 2007, causa C‑334/05 P, UAMI/Shaker, Racc. pag. I‑4529, punto 35, e sentenza del Tribunale 4 marzo 2009, causa T‑168/07, Professional Tennis Registry/UAMI – Registro Profesional de Tenis (PTR PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY), Racc. pag. II-24, punto 28].
45. Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha ritenuto che i due segni denominativi in questione, TOLPOSAN e TONOPAN, presentassero una media somiglianza sul piano visivo e fonetico, in considerazione dell’identità tra le loro parti iniziali e finali e delle differenze tra le loro parti centrali, e che, sul piano concettuale, non fosse possibile alcun confronto tra i segni in conflitto.
46. Si deve anzitutto rilevare che, sul piano concettuale, la ricorrente non contesta la valutazione della commissione di ricorso secondo la quale i marchi in conflitto sono privi di significato per il consumatore medio austriaco e spagnolo.
47. La ricorrente concentra la propria argomentazione sul confronto tra i segni in conflitto sul piano visivo e fonetico compiuto dalla commissione di ricorso.
48. Essa sostiene che i marchi in conflitto presentano un grado di somiglianza molto elevato sul piano visivo e fonetico, poiché gli elementi comuni tra tali marchi prevalgono nettamente sulle differenze. Sul piano visivo, essa fa valere che i marchi in conflitto contengono sei lettere identiche, cinque delle quali poste nello stesso ordine («t», «o», «o», «a» e «n») e che la lettera «p» è posizionata dopo la vocale «o» nel marchio anteriore e prima della vocale «o» nel marchio di cui è stata chiesta la registrazione. Sul piano fonetico, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di non avere tenuto conto delle somiglianze presenti nelle parti centrali di tali marchi, vale a dire i suoni «op» e «po», l’identica successione delle vocali («o», «o» ed «a») e l’identità delle lettere «p» ed «o». Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso ha scomposto i marchi in conflitto in elementi identici e differenti e non ha considerato l’impressione complessiva prodotta dai medesimi.
49. Anzitutto, per quanto riguarda la somiglianza visiva, è necessario rilevare che il marchio TOLPOSAN ed il marchio TONOPAN sono composti da una sola parola di tre sillabe, contenente all’incirca lo stesso numero di lettere, rispettivamente otto e sette, e le cui vocali sono poste nello stesso ordine («o», «o» ed «a»). I marchi in conflitto cominciano con le due medesime lettere, «t» ed «o», e terminano con le due medesime lettere, «a» e «n». Tuttavia, si deve altresì osservare che tali marchi presentano differenze sul piano visivo derivanti, da un lato, dalla presenza delle lettere «l» e «s» nella parte centrale del marchio di cui è stata chiesta la registrazione e, dall’altro, dal fatto che le lettere «p» ed «o» sono poste in ordine inverso nelle parti centrali dei marchi in conflitto.
50. Di conseguenza, la commissione di ricorso non ha commesso errori considerando che le parti iniziali, «to», e le parti finali, «an», dei segni in conflitto erano identiche e che le loro parti centrali, «lpos» e «nop», erano diverse.
51. Inoltre, con riguardo alla somiglianza fonetica, occorre rilevare che i marchi in conflitto cominciano con lo stesso suono, «to», e finiscono con lo stesso suono, «an». Le loro parti centrali, «lpos» e «nop», comprendono la vocale «o», ma si pronunciano in maniera diversa. A tale riguardo, da un lato, l’inversione delle lettere «o» e «p» nella parte centrale dei marchi in conflitto fa sì che la pronuncia dei marchi sia differente. Dall’altro, la presenza, nel marchio di cui è stata chiesta la registrazione, della lettera «l» dinanzi alla lettera «p» e della lettera «s» accentua tale differenza di pronuncia.
52. Pertanto, la commissione di ricorso non ha commesso errori affermando che, sul piano fonetico, i segni in conflitto avevano una pronuncia diversa a causa di una sequenza di lettere non identiche e della presenza di lettere differenti nelle loro parti centrali.
53. Ne consegue che la commissione di ricorso ha correttamente dichiarato che, sul piano visivo e fonetico, i segni in conflitto presentavano un grado di somiglianza medio.
54. Infine, per quanto riguarda l’addebito della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso non avrebbe considerato l’impressione complessiva prodotta dai marchi in conflitto, è sufficiente rilevare che, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha affermato che è stata una valutazione globale dei segni in conflitto sul piano visivo e fonetico ad indurla a concludere che detti segni presentavano un grado di somiglianza medio. Inoltre, essa ha indicato che la considerazione del fatto che le loro parti iniziali identiche, vale a dire «to», cattureranno maggiormente l’attenzione del pubblico di riferimento non può rimettere in discussione tale conclusione. Essa ha aggiunto che un simile approccio, consistente nel prestare attenzione unicamente alla parte iniziale del segno, equivarrebbe a ignorare la valutazione dell’impressione complessiva prodotta dai marchi in conflitto.
55. La circostanza che la commissione di ricorso abbia ravvisato la sussistenza di una somiglianza globale media fra i marchi in conflitto dimostra che, al contrario di quanto sostiene la ricorrente, la commissione di ricorso ha effettivamente proceduto ad una valutazione complessiva di detti marchi, tenendo conto sia dei loro elementi identici sia dei loro elementi diversi. Come sottolineato dall’UAMI, la valutazione dell’impressione complessiva prodotta dai marchi in conflitto non impedisce di procedere ad un confronto dei loro differenti elementi e sillabe, quali si presentano al consumatore.
56. Da quanto precede emerge che, alla luce del grado di somiglianza medio sul piano visivo e fonetico tra i segni in conflitto e della loro mancanza di significato sul piano concettuale, la commissione di ricorso ha correttamente affermato che, globalmente, i segni in conflitto presentavano un grado di somiglianza medio.
Sul rischio di confusione
57. La commissione di ricorso ha concluso che, data la leggera somiglianza tra i prodotti e la media somiglianza tra i segni, un esame globale consentiva di escludere un qualunque rischio di confusione nelle regioni germanofone ed ispanofone. Essa ha precisato che tale conclusione poggiava sulla considerazione che il pubblico di riferimento è più attento ai prodotti controversi, i quali riguardano la sua salute, e più cauto nel momento in cui si trova a sceglierli.
58. Quanto alla valutazione globale del rischio di confusione, dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che, poiché, da un lato, i prodotti in questione sono solo leggermente simili ed i marchi in conflitto presentano un grado di somiglianza medio e, dall’altro, il pubblico di riferimento presta un livello di attenzione superiore alla media, la commissione di ricorso non ha commesso errori nell’affermare l’insussistenza di rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009.
59. Tale conclusione non può essere rimessa in discussione, anche se, come sottolinea la ricorrente, dalla giurisprudenza emerge che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto tra i vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine imperfetta che ne ha conservato nella memoria [sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I‑3819, punto 26, e sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T‑104/01, Oberhauser/UAMI – Petit Liberto (Fifties), Racc. pag. II‑4359, punto 28]. Infatti, come sopra osservato, nel caso di specie il pubblico di riferimento presta un livello di attenzione più elevato al momento dell’acquisto dei prodotti in questione.
60. Parimenti, tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui, dato che il consumatore finale esprime verbalmente la sua intenzione di acquisto al farmacista ed i farmaci sono ordinati dai farmacisti, per telefono, presso i grossisti, la somiglianza dei segni in conflitto sul piano fonetico avrebbe un’importanza maggiore.
61. Certamente, secondo la giurisprudenza, nel contesto della valutazione globale del rischio di confusione, gli aspetti visivo, fonetico e concettuale dei segni in conflitto non hanno sempre lo stesso valore ed occorre analizzare le condizioni obiettive nelle quali i marchi possono presentarsi sul mercato [sentenze del Tribunale 3 luglio 2003, causa T‑129/01, Alejandro/UAMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), Racc. pag. II‑2251, punto 57, e 6 ottobre 2004, cause riunite da T‑117/03 a T‑119/03 e T‑171/03, New Look/UAMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection), Racc. pag. II‑3471, punto 49]. L’importanza degli elementi di somiglianza o di differenza tra i segni in conflitto può dipendere, in particolare, dalle caratteristiche intrinseche degli stessi o dalle condizioni di commercializzazione dei prodotti o servizi da essi contrassegnati. Ove i prodotti contrassegnati dai marchi in questione siano, di norma, venduti in negozi self-service, in cui è lo stesso consumatore a scegliere il prodotto, facendo quindi affidamento principalmente sull’immagine del marchio apposto su di esso, una somiglianza visiva tra i segni avrà, in linea generale, maggiore rilevanza. Se, invece, il prodotto considerato viene per lo più offerto in vendita oralmente, verrà normalmente attribuito più valore ad una somiglianza fonetica tra i segni (sentenza NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection, cit., punto 49).
62. Tuttavia, nel caso di specie, il grado di somiglianza sul piano fonetico tra i marchi in conflitto non è molto elevato ed è dello stesso livello del grado di somiglianza sul profilo visivo. Conseguentemente, la circostanza che la somiglianza sul piano fonetico abbia maggior valore rispetto alla somiglianza sul piano visivo, per via del fatto che i prodotti in questione sono tradizionalmente offerti in vendita oralmente, non consente di affermare la sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009.
63. Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il motivo unico, attinente alla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, deve essere respinto.
Sulle spese
64. Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Novartis AG è condannata alle spese.