62005CC0273_SV
Generaladvokatens förslag till avgörande
Generaladvokatens förslag till avgörande
1. Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån) har ingett förevarande överklagande av förstainstansrättens dom i målet Celltech R & D mot harmoniseringsbyrån(2), genom vilket förstainstansrätten ogiltigförklarade ett beslut av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd (nedan kallad överklagandenämnden). Överklagandet avser särskilt den korrekta tolkningen och tillämpningen av begreppen särskiljningsförmåga och beskrivande karaktär i den mening som avses i artikel 7.1 b respektive c i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (nedan kallad förordningen).(3)
Förordningen
2. I artikel 7.1 i förordningen anges en förteckning över så kallade absoluta registreringshinder för ett sökt varumärke. Absoluta registreringshinder utesluter automatiskt registrering, till skillnad från ”relativa” registreringshinder (såsom likhet mellan ett sökt varumärke och ett existerande varumärke), vilka kan utesluta registrering eller inte beroende på omständigheterna.
3.
I artikel 7.1 föreskrivs i relevanta delar följande:
”Följande får inte registreras:
…
b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.
(c) Varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för dess framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.”
4. Nedan kallar jag de kännetecken och upplysningar som omfattas av artikel 7.1 c för ”beskrivande”.
5. Vid tolkningen av artikel 7.1 b och c i förordningen skall hänsyn även tas till domstolens rättspraxis angående tolkningen av den identiskt lydande artikeln 3.1 b och c i varumärkesdirektivet.(4)
6. I artikel 73 i förordningen föreskrivs att byråns beslut ”skall innehålla beslutets grunder”.
Bakgrund till målet
7. I juni 2000 ingav Celltech R & D Ltd (nedan kallad varumärkessökanden eller sökanden) en ansökan om registrering av ordmärket CELLTECH som gemenskapsvarumärke. Registrering söktes för i) farmaceutiska, veterinära och hygieniska preparat, sammansättningar och substanser, vilka omfattas av klass 5 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, ii) kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument, vilka omfattas av klass 10 i denna överenskommelse, samt iii) forsknings- och utvecklingsverksamhet, konsulttjänster, samtliga inom området för biologisk, medicinsk och kemisk vetenskap, vilka omfattas av klass 42.
8. I juni 2002 avslog harmoniseringsbyråns granskare (nedan kallad granskaren) ansökan om registrering med stöd av artikel 7.1 b och c i förordningen. Hon ansåg att varumärket bestod av en grammatiskt korrekt sammansättning av de två orden cell och tech (som är en förkortning av technical eller technology). Hon fann följaktligen att det sökta varumärket inte kunde utgöra en ursprungsangivelse för de varor och tjänster för vilka registrering sökts, eftersom nämnda varor och tjänster hörde till området för cellteknologi.
9. I maj 2003 avslog överklagandenämnden sökandens överklagande. Överklagandenämnden ansåg att ordet CELLTECH ”omedelbart och otvetydigt [kunde] uppfattas som ett ord som anger verksamhet på området för cellteknologi, samt produkter, apparater och material som används inom ramen för denna verksamhet eller som följer av denna verksamhet”. Sambandet mellan varorna och varumärket var följaktligen inte tillräckligt indirekt för att varumärket skulle kunna anses ha den minsta grad av den särskiljningsförmåga som krävs enligt artikel 7.1 b i förordningen. Överklagandenämnden tillade att det, eftersom registreringshinder förelåg enligt artikel 7.1 b, inte var nödvändigt att undersöka huruvida även artikel 7.1 c var tillämplig.
10. Varumärkessökanden överklagade detta beslut (nedan kallat det omtvistade beslutet) till förstainstansrätten. Sökanden åberopade ”en enda grund som avser åsidosättande av artikel 7.1 b …”.(5)
Förstainstansrättens dom
11. Förstainstansrätten biföll överklagandet.
12. Eftersom de relevanta delarna av domen återges i fulltext i lämpliga avsnitt nedan, skall jag i detta skede endast redogöra kort för innehållet i domen.
13. Inledningsvis sammanfattade förstainstansrätten domstolens och förstainstansrättens rättspraxis angående varumärkets grundläggande funktion och den korrekta tolkningen av de olika registreringshinder som anges i artikel 7.1 i förordningen.(6) Förstainstansrätten angav särskilt att ett ordmärke som är beskrivande för egenskaper hos varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordningen av denna anledning nödvändigtvis saknar särskiljningsförmåga i förhållande till samma varor och tjänster i den mening som avses i artikel 7.1 b.(7)
14.
Förstainstansrätten sammanfattade sedan punkterna 10–12 i det omtvistade beslutet, och kom fram till slutsatsen att överklagandenämnden ”[således] fastställde … att tecknet CELLTECH saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, eftersom ordet av omsättningskretsen uppfattas som en beskrivning av det slags varor och tjänster som är i fråga”.(8) Förstainstansrätten ansåg därför att det var lämpligt att undersöka huruvida överklagandenämnden hade visat att tecknet var beskrivande för de varor och tjänster som ansökan omfattade. Om så var fallet skulle det omtvistade beslutet fastställas med stöd av den rättspraxis(9) enligt vilken beskrivande kännetecken nödvändigtvis saknar särskiljningsförmåga. Om inte, skulle det i enlighet med domen i målet SAT.1(10) prövas huruvida överklagandenämnden hade framfört andra argument för att fastställa att det sökta tecknet saknade särskiljningsförmåga.(11)
15. Förstainstansrätten tog således upp frågan huruvida överklagandenämnden hade visat att varumärket var beskrivande. Den bekräftade överklagandenämndens bedömning(12) att omsättningskretsen inte endast bestod av fackmän från den medicinska sektorn, vilka hade kännedom om engelskspråkiga facktermer inom sina verksamhetsområden oavsett vilket modersmål de hade, utan även av genomsnittskonsumenter.(13) Förstainstansrätten kom efter en prövning av det omstridda beslutet fram till slutsatsen att överklagandenämnden inte hade visat att varumärket var beskrivande för de varor och tjänster som avsågs.(14)
16. Förstainstansrätten undersökte vidare huruvida överklagandenämnden hade framfört andra argument som visade att varumärket saknade särskiljningsförmåga. Rätten kom fram till att överklagandenämnden inte hade visat att varumärket, som helhet betraktat, inte möjliggjorde för omsättningskretsen att särskilja sökandens varor och tjänster från dem som hade ett annat kommersiellt ursprung.(15)
17. Förstainstansrätten drog följaktligen slutsatsen att överklagandenämnden inte hade visat att det förelåg registreringshinder för varumärket på grund av att det var beskrivande och därför skulle omfattas av artikel 7.1 c i förordningen. Eftersom överklagandenämnden inte hade angivit några andra skäl för att varumärket likväl saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b, hade den felaktigt fastställt att registreringshinder förelåg för varumärket enligt artikel 7.1 b. Förstainstansrätten ogiltigförklarade därför det omtvistade beslutet.(16)
18. Harmoniseringsbyrån har angivit fem grunder för sitt överklagande av förstainstansrättens dom och gjort gällande att domen ”strider mot artikel 7.1 b och c ... och är felaktig, eftersom den inte är tillräckligt motiverad”.
Huruvida överklagandet kan tas upp till sakprövning
19. Varumärkessökanden anser att överklagandet inte kan tas upp till sakprövning i den del det avser artikel 7.1 c i förordningen. Sökanden har gjort gällande att överklagandenämnden inte gjorde någon bedömning med hänsyn till denna bestämmelse, utan avslog ansökan avseende varumärket CELLTECH enbart med stöd av artikel 7.1 b i förordningen. Harmoniseringsbyrån hävdade inte heller, i målet vid förstainstansrätten, att registreringshinder förelåg enligt artikel 7.1 c, utan uppgav tvärtom att CELLTECH ”därför inte är särskiljande i förhållande till de berörda varorna och tjänsterna varför registreringshinder således föreligger enligt artikel 7.1 b ”.(17) Nästan hela harmoniseringsbyråns överklagande är däremot fokuserat på artikel 7.1 c.
20. Sökandens ombud utvecklade detta argument vid förhandlingen. Han hänvisade till domstolens rättspraxis i vilken det slagits fast att alla de registreringshinder som anges i artikel 7.1 är oberoende av varandra och skall prövas separat,(18) att det är uppenbart att tillämpningsområdena för de registreringshinder som anges i artikel 7.1 b–d överlappar varandra(19) och att ett ordmärke som är beskrivande för varors eller tjänsters egenskaper i den mening som avses i artikel 7.1 c av denna anledning nödvändigtvis saknar särskiljningsförmåga i förhållande till dessa samma varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 7.1 b.(20) Nödvändigheten av att tydligt skilja mellan artikel 7.1 b och artikel 7.1 c behandlades klart i domstolens dom i målet BioID,(21) i vilken domstolen upphävde förstainstansrättens dom, på grund av att den senare inte fullständigt hade beaktat skillnaden mellan dessa två bestämmelser.
21. Sökandens ombud framhöll att förstainstansrättens dom i målet meddelades den 14 april 2005 och att domstolens dom i målet BioID meddelades den 15 september 2005. Han hävdade att ”det inte råder några tvivel om att förstainstansrätten, om den skulle avgöra detta mål i dag, skulle ha fokuserat på artikel 7.1 b och inte alls hänvisat till artikel 7.1 c. Förstainstansrätten skulle ha angett att ’registreringshinder enligt artikel 7.1 b skall undersökas mot bakgrund av att registreringshinder för varumärket enligt artikel 7.1 c saknas’”.
22. Jag finner varken detta påstående eller, mer allmänt, argumentet att överklagandet inte kan tas upp till sakprövning, övertygande.
23. Jag anser att domstolen i sin dom i målet BioID endast tillämpade de principer som den hade slagit fast ett år tidigare i sin dom i målet SAT.1.(22) Domstolen upphävde i båda målen förstainstansrättens dom på grund av att förstainstansrätten vid sin tolkning av artikel 7.1 b hade använt sig av ett kriterium (nämligen att varumärken som kan vara allmänt förekommande i handeln för att presentera de aktuella varorna eller tjänsterna inte får registreras) som var relevant inom ramen för artikel 7.1 c.(23) Av denna anledning anser jag inte att datumen för domstolens dom i målet BioID respektive förstainstansrättens dom i förevarande mål är av betydelse.
24. Domstolen upphävde, närmare bestämt, förstainstansrättens dom i målet BioID på den grunden att förstainstansrätten huvudsakligen hade grundat sin bedömning att det sökta varumärket omfattades av artikel 7.1 b på det faktum att det kunde vara allmänt förekommande i handeln. Domstolen slog fast att detta kriterium, även om det är relevant inom ramen för artikel 7.1 c, inte skulle ligga till grund för tolkningen av artikel 7.1 b.(24)
I förevarande mål stödde överklagandenämnden sig däremot inte på kriteriet möjlig allmän förekomst i handeln.
25. Vad som enligt min uppfattning är mer relevant är att domstolens dom i målet SAT.1 meddelades efter det omtvistade beslutet men före förstainstansrättens dom i förevarande mål. Förstainstansrätten prövade det omtvistade beslutet mot bakgrund av domstolens dom i målet SAT.1. Domstolen slog i den domen fast att när harmoniseringsbyrån anser att ett varumärke för vilket registreringshinder enligt artikel 7.1 c inte föreligger (eftersom det inte är rent beskrivande) likväl saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b, måste den ange skälen till denna uppfattning.(25)
26. Förstainstansrätten ansåg, mot bakgrund av det uttalandet, att överklagandenämnden i det omtvistade beslutet huvudsakligen hade bedömt att kännetecknet CELLTECH saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b, eftersom det av omsättningskretsen skulle komma att uppfattas som en beskrivning av det slags varor och tjänster som det avsåg.(26) Förstainstansrätten ansåg följaktligen att det inledningsvis skulle undersökas huruvida överklagandenämnden hade visat att kännetecknet var beskrivande för dessa varor och tjänster.(27)
27.
Det omtvistade beslutet grundar sig på överklagandenämndens bedömning att den relevante konsumenten kommer att se varumärket först och främst som en upplysning om vilket slags varor och tjänster som täcks av varumärket (det vill säga som rent beskrivande).(28) Överklagandenämnden fastställde efter denna bedömning att registreringshinder förelåg enligt artikel 7.1 b. Den kunde likaledes – och borde kanske i stället – ha fastställt att registreringshinder förelåg enligt artikel 7.1 c.(29) Det kan, som klagandens ombud föreföll godta vid förhandlingen, även anses att förstainstansrätten under dessa omständigheter inte borde ha diskuterat artikel 7.1 c. Överklagandenämnden och granskaren uppehöll sig emellertid enbart vid frågan huruvida det sökta varumärket var beskrivande. Mot bakgrund av den rättspraxis i vilken domstolen har slagit fast att ett ordmärke som är beskrivande för varors eller tjänsters egenskaper i den mening som avses i artikel 7.1 c av denna anledning nödvändigtvis saknar särskiljningsförmåga i förhållande till dessa varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 7.1 b,(30)
förefaller inte det förhållande att förstainstansrätten fokuserade på artikel 7.1 c ologiskt eller olämpligt . Även om man är av den uppfattningen att förstainstansrätten inte borde ha gjort så, skulle detta snarare innebära ett ifrågasättande av riktigheten av förstainstansrättens dom – vilket sökanden, kan det antas, definitivt inte önskar göra – än av möjligheten att uppta överklagandet av den till sakprövning.
28. Förstainstansrätten ägnade i vart fall punkterna 27–40 i sin dom åt en analys av överklagandenämndens bedömning av huruvida kännetecknet CELLTECH var beskrivande. Rätten fastställde i punkt 41 att ”överklagandenämnden [inte har] visat att ordtecknet CELLTECH beskriver de varor och tjänster för vilka registrering har sökts”. Däremot ägnade förstainstansrätten knappt två punkter (43 och 44) åt en analys av ”huruvida överklagandenämnden har framfört andra argument i det omtvistade beslutet som visar att det ifrågavarande ordtecknet saknar särskiljningsförmåga” (artikel 7.1 b).(31) Slutligen anges i punkt 45 i förstainstansrättens dom den övergripande slutsatsen att ”överklagandenämnden inte har visat att det föreligger något registreringshinder enligt artikel 7.1 c”.
29. Det skulle därför enligt min uppfattning vara absurt att inte ta upp överklagandet till sakprövning på grund av att det avser huruvida förstainstansrättens bedömning av ordtecknets beskrivande karaktär var riktig. Detta skulle nämligen innebära att harmoniseringsbyrån nekades möjligheten att ifrågasätta domen på själva grunderna för denna.
30. Följaktligen anser jag att överklagandet kan tas upp till sakprövning.
Grunderna för överklagandet
31. Harmoniseringsbyrån har till stöd för sitt överklagande åberopat fem specifika grunder. De kan enligt min mening med fördel undersökas i den ordning som överensstämmer med numreringen av de punkter i domen som de hänför sig till.
Punkterna 35–37 i förstainstansrättens dom: den första och (delvis) den andra grunden för överklagandet
32. Den första grunden för överklagandet avser punkterna 36 och 37 i förstainstansrättens dom, medan den andra grunden delvis avser punkt 35. Det är tydligt att punkterna 35–37 tillsammans utgör en i sig sammanhängande följd av överväganden. Det skulle vara konstlat att skilja dem åt. Jag skall därför undersöka den första och den andra(32) grunden för överklagandet tillsammans.
33. Eftersom punkterna 35–37 är knutna till punkterna 32–34, och det i punkt 34 hänvisas till punkt 12 i det omtvistade beslutet, är det lämpligt att inleda med denna punkt i överklagandenämndens resonemang:
”Det är överklagandenämndens uppfattning att kombinationen ’CELLTECH’ omedelbart och otvetydigt av den relevante konsumenten kommer att uppfattas som ett ord som anger verksamhet på området för cellteknologi, samt produkter, apparater och material som används inom ramen för denna verksamhet eller som följer av denna verksamhet. Överklagandenämnden anser följaktligen att sambandet mellan de varor och tjänster som registreringsansökan avser och varumärket inte är tillräckligt indirekt för att varumärket skall kunna anses ha den minsta grad av särskiljningsförmåga som krävs enligt artikel 7.1 b [i förordningen].”
34. Punkterna 32–37 i förstainstansrättens dom har följande lydelse:
”32	… CELLTECH består av två substantiv från det engelska språket, varav det andra återges såsom förkortning. Vad beträffar beståndsdelen cell, står det klart att den, inom biologiområdet, hänför sig till den minsta biologiska enhet som kan upprätthålla självständig ämnesomsättning. Beståndsdelen tech utgör den vanliga förkortningen för ordet technology (teknologi) och följer således, i egenskap av förkortning, det engelska språkets lexikaliska regler (se, för ett liknande resonemang, domen i målet SAT.1, punkt 31).
33	Det kan följaktligen fastställas att cell technology (cellteknologi) är åtminstone en betydelse av ordtecknet CELLTECH.
34	Vad beträffar förhållandet mellan ordtecknet CELLTECH och de berörda varorna och tjänsterna, har överklagandenämnden i punkt 12 i det omtvistade beslutet fastställt att detta ord anger verksamhet på området för cellteknologi samt produkter, apparater och material som används inom ramen för denna verksamhet eller som följer av denna verksamhet.
35	Det skall således prövas huruvida överklagandenämnden har visat att ordtecknet CELLTECH, uppfattat som cell technology, beskriver de berörda varorna och tjänsterna, som hör till det farmaceutiska området.
36	Härvid skall det noteras att varken överklagandenämnden eller harmoniseringsbyrån har angivit den vetenskapliga definitionen av cellteknologi. Harmoniseringsbyrån har endast såsom bilaga till sin svarsinlaga ingivit ett utdrag ur Collins English Dictionary
med definitioner av orden cell och tech.
37	Varken överklagandenämnden eller harmoniseringsbyrån har förklarat på vilket sätt dessa ord skulle ge en upplysning om den avsedda användningen och arten av de varor och tjänster som avses i registreringsansökan, bland annat deras användning inom ramen för cellteknologi eller på vilket sätt de är en följd därav.”
Den andra grunden för överklagandet (punkt 35)
35. Harmoniseringsbyrån har som andra grund för överklagandet gjort gällande att förstainstansrätten, när den prövade huruvida ordet CELLTECH endast består av kännetecken eller upplysningar som visar egenskaper hos de berörda varorna och tjänsterna, med orätt bortsåg från den individuella betydelsen av orden cell och tech. Förstainstansrätten fokuserade i stället enbart på betydelsen av kännetecknet CELLTECH eller cell technology (cellteknologi) som helhet. Därigenom åsidosatte förstainstansrätten principen att en enkel kombination av beståndsdelar, vilka var för sig är beskrivande för egenskaper hos de berörda varorna eller tjänsterna, utan några ovanliga avvikelser avseende syntax eller betydelse, förblir beskrivande för dessa egenskaper i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordningen.
36. Varumärket CELLTECH består av ett beskrivande ord (cell) och en normal förkortning av ett annat beskrivande ord (tech).
37. Det står klart att för att ett varumärke som består av en språklig nybildning bestående av en kombination av beståndsdelar skall anses ha beskrivande karaktär i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordningen (vilken har samma lydelse som artikel 3.1 c i direktivet(33) ), räcker det inte att var och en av dessa beståndsdelar eventuellt har beskrivande karaktär. Det måste dessutom konstateras att det nya ordet i sig har beskrivande karaktär.(34)
38. Enbart en kombination av beståndsdelar som var och en för sig är beskrivande för egenskaper hos varor eller tjänster är visserligen som huvudregel
fortfarande beskrivande för dessa egenskaper i den mening som avses i dessa bestämmelser, även om denna kombination utgör en språklig nybildning. Att förena dylika delar utan att göra någon ovanlig ändring, särskilt i syntaktiskt eller semantiskt avseende, kan nämligen bara
ge upphov till ett varumärke som endast består av kännetecken eller upplysningar som i handeln visar egenskaper hos nämnda varor eller tjänster.(35)
39.
Domstolen har emellertid slagit fast att när en sådan kombination ger upphov till ett intryck som är tillräckligt avlägset från det intryck som ges genom att dylika delar blott förenas, det vill säga när det finns en uppfattbar skillnad mellan nybildningen själv och blotta summan av dess delar, kan resultatet inte anses beskrivande i den mening som avses i lagstiftningen.(36)
40. Det står således klart att det som är avgörande är det helhetsintryck som varumärket skapar. Detta är föga förvånande. Som domstolen angav i sin första dom avseende varumärkesdirektivet (vilken meddelades i ett mål som gällde bedömning av ”risken för förväxling” mellan liknande varumärken i den mening som avses i artikel 4.1 b i direktivet, men som dock har ansetts(37) som mer allmänt tillämplig): ”Genomsnittskonsumenten uppfattar normalt sett varumärket som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka dess olika detaljer.”(38)
41. Jag instämmer därför med varumärkessökandens uppfattning att det var med rätta som förstainstansrätten prövade huruvida varumärket CELLTECH var beskrivande i sin helhet.
42.
Jag anser följaktligen att överklagandet inte kan bifallas på klagandens andra grund i den del den rör punkt 35 i förstainstansrättens dom.
Den första grunden för överklagandet: punkterna 36 och 37
43. Harmoniseringsbyrån har som första grund för överklagandet gjort gällande att förstainstansrätten, även om den fastställde att ”cell technology (cellteknologi) är åtminstone en betydelse av ordtecknet CELLTECH”,(39) gjorde sig skyldig till en felaktig rättstillämpning genom att begära att överklagandenämnden, som villkor för att kunna avslå ansökan om registrering av CELLTECH med hänvisning till dess beskrivande karaktär, skulle ange ”den vetenskapliga definitionen av cellteknologi” (punkt 36) och i synnerhet förklara ”på vilket sätt dessa ord skulle ge en upplysning om den avsedda användningen och arten av de varor och tjänster som avses i registreringsansökan, bland annat av deras användning inom ramen för cellteknologi eller på vilket sätt de är en följd därav” (punkt 37).
44. Harmoniseringsbyrån har medgett att den för att motivera avslag på en registreringsansökan med stöd av artikel 7.1 c måste ange tillräckliga skäl, utöver själva påståendet att ett ord är beskrivande. Harmoniseringsbyrån anser emellertid inte att den är skyldig att ge en vetenskaplig förklaring.
45. Varumärkessökanden har gjort gällande att det är sunt förnuft att kräva att överklagandenämnden förklarar betydelsen av cellteknologi innan den avslår ansökan om registrering av ett varumärke på grund av att det är beskrivande. Om ett ord påstås vara beskrivande måste det kunna förklaras vad det beskriver. Sökanden har medgett att det inte är nödvändigt för harmoniseringsbyrån att frambringa bevisning angående betydelsen i varje fall. När ett sammansatt uttryck påstås vara beskrivande (vilket medför att det föreligger registreringshinder för detta enligt artikel 7.1 c) och det inte rör sig om en standardbeskrivning, bör emellertid någon typ av bevisning avseende den beskrivande användningen av ordet frambringas.
46. Enligt min uppfattning är det uppenbart att förstainstansrätten i punkt 37 i sin dom tog ställning till punkt 12 i det omtvistade beslutet.
47. För att kunna bedöma huruvida förstainstansrätten gjorde fel i att kritisera överklagandenämnden för att inte ha ”angivit den vetenskapliga definitionen av cellteknologi” eller ha förklarat ”på vilket sätt dessa ord skulle ge en upplysning om … [de berörda varornas och tjänsternas] användning inom ramen för cellteknologi eller på vilket sätt de är en följd därav”, är det nödvändigt att undersöka utsträckningen av en varumärkesmyndighets motiveringsskyldighet vid avslag på en ansökan om registrering av ett varumärke.
48. I artikel 73 i förordningen föreskrivs att harmoniseringsbyråns beslut skall innehålla beslutets grunder. Domstolen har slagit fast att denna skyldighet har samma omfattning som den som föreskrivs i artikel 253 EG. Det är fast rättspraxis att det av den motivering som krävs enligt artikel 253 EG klart och tydligt måste framgå hur den institution som har antagit rättsakten har resonerat, så att de som berörs därav kan få kännedom om skälen för den vidtagna åtgärden och så att den behöriga domstolen ges möjlighet att utöva sin prövningsrätt. Det krävs inte att alla relevanta faktiska och rättsliga omständigheter anges i motiveringen, eftersom bedömningen av om motiveringen av en rättsakt uppfyller kraven i artikel 253 EG inte skall ske endast utifrån rättsaktens lydelse utan även utifrån sammanhanget och reglerna på det ifrågavarande området.(40)
49.
Domstolen har med tillämpning av dessa principer slagit fast att harmoniseringsbyrån är skyldig att lämna en ”fullständig och noggrann motivering” till ett avslag av en ansökan om registrering av ett varumärke.(41) Förstainstansrätten har godtagit att en motivering av ett sådant beslut emellertid kan vara kortfattad, under förutsättning att den möjliggör för sökanden att få kännedom om skälen för avslaget på registreringsansökan och gör det möjligt att på ett ändamålsenligt sätt väcka talan mot beslutet.(42)
50. En motsvarighet till detta villkor följer av domstolens rättspraxis, enligt vilken det bör finnas en rätt till domstolskontroll av varje beslut genom vilket en nationell varumärkesmyndighet förvägrar en rätt som erkänns i gemenskapsrätten. Eftersom en effektiv domstolskontroll måste kunna omfatta en laglighetsprövning av skälen till det beslut mot vilket talan väckts, måste en nationell varumärkesmyndighet ange skälen för ett beslut att avslå en ansökan om registrering av ett varumärke. Enligt fast rättspraxis, som domstolen tillämpar även inom varumärkesområdet, skall det av motiveringen klart och tydligt framgå hur den institution som har vidtagit åtgärden har resonerat, så att de som berörs kan få kännedom om skälen för den vidtagna åtgärden och så att den behöriga domstolen ges möjlighet att utöva sin prövningsrätt.(43)
51. När ett sökt varumärke inte enbart består av en tydlig beskrivning av dess egenskaper i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordningen, och således inte självfallet är beskrivande, är det uppenbart att endast harmoniseringsbyråns konstaterande att det är beskrivande inte kan anses uppfylla detta krav. Således ogiltigförklarade domstolen i målet SAT.1 ett beslut från harmoniseringsbyrån, bland annat på grund av att harmoniseringsbyrån ”enbart [hade uppgett] att beståndsdelarna SAT och 2 var beskrivande … utan att ange varför ordkombinationen SAT.2, sedd som en helhet, inte kunde särskilja klagandens tjänster från andra företags tjänster”.(44)
52. Jag anser att harmoniseringsbyrån, för att kunna uppfylla sin motiveringsskyldighet vid avslag på en ansökan om registrering av ett varumärke, kortfattat bör ange vilken betydelse den anser att det ord för vilket registrering sökts har. I förevarande fall ålade förstainstansrätten harmoniseringsbyrån en avsevärt strängare skyldighet genom att kräva att överklagandenämnden, som en förutsättning för att kunna avslå ansökan om registrering av CELLTECH på den grunden att den var beskrivande, var skyldig att ange ”den vetenskapliga definitionen av cellteknologi” (punkt 36) och i synnerhet förklara ”på vilket sätt dessa ord [cell och tech] skulle ge en upplysning om den avsedda användningen och arten av de varor och tjänster som avses i registreringsansökan, bland annat deras användning inom ramen för cellteknologi eller på vilket sätt de är en följd därav” (punkt 37).
53. Jag anser följaktligen att överklagandet skall bifallas såvitt avser harmoniseringsbyråns första grund.
Punkt 39 i förstainstansrättens dom: den tredje grunden för överklagandet
54. Den tredje grunden för överklagandet avser punkt 39 i förstainstansrättens dom, vilken med fördel kan jämföras med punkt 38:
”38	Visserligen är de varor och tjänster som avses i registreringsansökan generellt sett farmaceutiska varor och tjänster och har därför ett samband med kroppar som består av celler. Överklagandenämnden har emellertid inte visat att omsättningskretsen omedelbart och utan ytterligare analys kan se ett konkret och direkt samband mellan de farmaceutiska varor och tjänster som ansökan omfattar och innebörden av ordtecknet CELLTECH (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 7 juni 2001 i mål T‑359/99, DKV mot harmoniseringsbyrån (EuroHealth), REG 2001, s. II‑1645, punkt 35).
39	Även för det fall dessa varor och tjänster skulle kunna användas i ett funktionellt sammanhang som innefattar cellteknologi, är denna omständighet inte tillräcklig för att ordtecknet CELLTECH skall anses kunna användas för att beskriva deras avsedda användning. En sådan användning skulle på sin höjd utgöra ett av flera användningsområden, men inte en teknisk funktion (dom i … [mål T-356/00, Daimler Chrysler mot harmoniseringsbyrån] (CARCARD) [REG 2002, s. II-1963], punkt 40).”
55. Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att förstainstansrätten gjorde sig skyldig till en felaktig rättstillämpning när den angav att konstaterandet att ett varumärke är beskrivande eller saknar särskiljningsförmåga fordrar en beskrivning av den ”avsedda användningen” av varorna och tjänsterna. Även om förstainstansrätten fastställde att cellteknologi är ett ”användningsområde” för de berörda varorna och tjänsterna, slog den felaktigt fast att beskrivningen av ett sådant användningsområde inte räckte för att fastställa att tecknet CELLTECH var beskrivande och därför saknade särskiljningsförmåga.
56. Förstainstansrätten gjorde sig närmare bestämt skyldig till en felaktig rättstillämpning när den fann att användningen av varor och tjänster i samband med cellteknologi inte var en följd av deras naturliga funktion utan endast ett möjligt tillämpningsområde eller användningsområde bland många andra. Ett sådant användningsområde omfattades enligt förstainstansrätten inte av artikel 7.1 c. Förstainstansrätten gjorde således en åtskillnad mellan vissa egenskaper, såsom avsedd användning och teknisk funktion, av vilka en beskrivning omfattas av artikel 7.1 c, och övriga egenskaper, såsom användningsområde, av vilket en beskrivning inte motiverar en tillämpning av artikel 7.1 c.
57. Varumärkessökanden har gjort gällande att förstainstansrätten endast menade att överklagandenämnden inte hade visat att ordet CELLTECH, även om det antas betyda cellteknologi, omedelbart och otvetydigt skulle ha uppfattats som beskrivande för egenskaperna hos de berörda varorna och tjänsterna.
58. Jag anser att ett antal faktorer talar för en extensiv tolkning av de egenskaper som omfattas av artikel 7.1 c och som medför att varumärket skall anses beskrivande och att registrering automatiskt skall vägras.
59. För det första står det klart att bestämmelsens lydelse snarare är inberäknande än uteslutande, genom att den utgör hinder för registrering av ”[v]arumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna”. Formuleringen i den engelska versionen ”which may
serve”(45), den långa förteckningen över egenskaper varav de flesta är av allmän karaktär och uppsamlingsbegreppet ”andra egenskaper” utgör alla stöd för denna tolkning.
60. Vidare är det fast rättspraxis att artikel 3.1 c i direktivet, och således i förlängningen artikel 7.1 c i förordningen,(46) har ett syfte av allmänintresse, nämligen att kännetecken och upplysningar som är beskrivande för de kategorier av varor eller tjänster som är föremål för registreringsansökan skall kunna användas fritt av alla, inbegripet som kollektivmärke eller som en del av sammansatta eller grafiska varumärken. Dessa bestämmelser utgör således hinder för att sådana kännetecken eller upplysningar förbehålls ett enda företag genom att de registreras som varumärke.(47) Det allmänintresse som ligger till grund för dem är att säkerställa att alla varumärken som endast består av tecken eller upplysningar som visar egenskaper hos varor eller tjänster i den mening som avses i den bestämmelsen kan användas fritt av alla och får inte registreras som varumärken.(48) En tolkning mot bakgrund av detta allmänintresse måste innebära att en möjlig ”användning i funktionella sammanhang” av de berörda varorna och tjänsterna, eller ett användningsområde för dessa skall anses som sådana tecken eller upplysningar.
61. Domstolen har alltid fäst stor vikt vid detta allmänintresse och har, mot bakgrund därav, tolkat artikel 3.1 c i direktivet extensivt. Domstolen har således nyligen angett att det allmänintresse som ligger till grund för denna bestämmelse kräver att samtliga kännetecken eller upplysningar som visar egenskaper hos de varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts skall stå till samtliga företags förfogande, så att de kan använda dem för att beskriva samma egenskaper hos sina egna produkter. Det krävs inte att de kännetecken eller upplysningar som varumärket består av faktiskt används vid tidpunkten för registreringsansökan för att beskriva sådana varor eller tjänster som dem som ansökan avser eller dessa varors eller tjänsters egenskaper. Det är tillräckligt att dessa kännetecken och upplysningar kan användas för sådana ändamål. Registrering av ett ordmärke skall således vägras med stöd av artikel 3.1 c om åtminstone en av dess potentiella betydelser avser en egenskap hos de berörda varorna eller tjänsterna. Det saknar vidare betydelse huruvida de egenskaper hos varorna eller tjänsterna som beskrivs är av grundläggande eller underordnad betydelse i kommersiellt hänseende. Det görs ingen åtskillnad med hänsyn till vilka egenskaper som beskrivs genom de kännetecken eller upplysningar som varumärket består av. Mot bakgrund av det allmänintresse som ligger till grund för artikel 3.1.c skall alla företag fritt kunna använda dylika kännetecken eller upplysningar för att beskriva vilken egenskap som helst hos sina produkter, oavsett vilken betydelse de har i kommersiellt hänseende.(49)
62. Det ovan anförda stöder enligt min uppfattning en generös tolkning av de egenskaper som omfattas av artikel 7.1 c i förordningen och artikel 3.1 c i direktivet.
63. Förstainstansrätten hänvisade, till stöd för sin uppfattning att användningsområdet för en vara eller tjänst inte utgör en sådan egenskap, i punkt 39 i sin dom i förevarande mål till sin dom i målet CARCARD.(50) Förstainstansrätten hade i den domen angett följande:
”Vad beträffar de varor som hör till de kategorier som benämns stationär och flyttbar utrustning för databehandling; program lagrade på databärare för data-, text- eller bildbehandling, vilka omfattas av klass 9, framgår det inte att uttrycket CARCARD kan användas för att beskriva en kvalitet hos dessa varor. Även för det fall dessa varor skulle kunna användas i ett funktionellt sammanhang som även förutsätter ett kort som har samband med en bil, är denna omständighet inte tillräcklig för att uttrycket CARCARD skall anses kunna användas för att beskriva de ovannämnda varornas avsedda användning. En sådan användning skulle på sin höjd utgöra ett av flera användningsområden, men inte en teknisk funktion.”
64. Påståendet, vilket uppenbarligen har sitt ursprung i den domen, att ett användningsområde för de varor som det sökta varumärket avser inte utgör en egenskap hos dessa varor i den mening som avses i artikel 7.1.c är enligt min mening inte övertygande. Intressant nog har förstainstansen sökt ta avstånd från denna punkt i den enda senare dom i vilken den hänvisat till den.(51)
65. Av dessa skäl anser jag att förstainstansrätten i förevarande mål gjorde fel när den särskilde vissa egenskaper, såsom avsedd användning eller teknisk funktion, av vilka en beskrivning omfattas av artikel 7.1 c, från andra egenskaper såsom användningsområde, av vilken en beskrivning inte motiverar en tillämpning av artikel 7.1 c. Följaktligen anser jag att överklagandet skall bifallas såvitt avser den tredje grunden.
Punkt 40 i förstainstansrättens dom: den fjärde och den femte grunden för överklagandet
66. Den fjärde och den femte grunden för överklagandet avser punkt 40 i förstainstansrättens dom, som har följande lydelse:
”Av det ovanstående följer att överklagandenämnden inte har visat att ordet celltech, även om det antas betyda cellteknologi, omedelbart och otvetydigt uppfattas som ett ord som anger verksamhet på området för cellteknologi, samt produkter, apparater och material som används inom ramen för denna verksamhet eller som följer av denna verksamhet. Den har inte heller visat att omsättningskretsen endast uppfattar detta tecken som en upplysning om vilket slags varor och tjänster som tecknet anger.”
Den fjärde grunden för överklagandet
67. Jag finner den fjärde grunden för överklagandet särskilt svårgripbar. Harmoniseringsbyrån har omväxlande hävdat att förstainstansrätten i) felaktigt har slagit fast att en beskrivning av processen för framställning eller tillhandahållande av de ifrågavarande varorna och tjänsterna inte omfattas av artikel 7.1 c i förordningen, ii) har åsidosatt denna bestämmelse genom att underkänna påståendet att ordet cellteknologi beskriver den vetenskapliga processen för framställning av de ifrågavarande varorna eller tillhandhållande av de ifrågavarande tjänsterna, iii) har underlåtit att undersöka huruvida orden CELLTECH eller cellteknologi, såsom överklagandenämnden hävdade, ”omedelbart och otvetydigt [skulle komma att] uppfattas som ett ord som anger verksamhet på området för cellteknologi, samt produkter, apparater och material … som följer av
denna verksamhet”,(52) iv) har underlåtit att kontrollera huruvida orden CELLTECH eller cellteknologi på ett tillräckligt uttryckligt och direkt sätt beskrev processen för framställning eller tillhandahållandet av de berörda varorna och tjänsterna och v) felaktigt har förnekat att beteckningen av en vetenskaplig metod för att få fram de berörda varorna och tjänsterna är beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 c.
68. Enligt min uppfattning gjorde förstainstansrätten emellertid i punkt 40 i sin dom inget av detta. Förstainstansrätten angav endast att överklagandenämnden inte hade visat att CELLTECH ”omedelbart och otvetydigt uppfattas som ett ord som anger verksamhet på området för cellteknologi, samt produkter, apparater och material som används inom ramen för denna verksamhet eller som följer av denna verksamhet”. Jag är kritisk till denna prövning av förstainstansrätten av vad som i huvudsak är ett konstaterande av överklagandenämnden avseende de faktiska omständigheterna.(53) Men jag kan inte se på vilket sätt detta uttalande av förstainstansrätten kan angripas på de grunder som harmoniseringsbyrån har angett.
69. Jag anser därför att överklagandet inte kan bifallas på den fjärde grunden.
Den femte grunden för överklagandet
70. Harmoniseringsbyrån har som femte grund för överklagandet gjort gällande att domen är felaktig eftersom den inte innehåller någon tillräcklig motivering som hade kunnat göra det möjligt för harmoniseringsbyrån och utomstående parter att förstå varför
orden CELLTECH eller cellteknologi inte beskriver den egenskap som består av den vetenskapliga metoden för framställning av de berörda varorna och tjänsterna.
71. Punkt 40 i förstainstansrättens dom är uttryckt som en slutsats av dess resonemang (och inleds med ”Av det ovanstående följer att”, vilket tydligt avser punkterna 36–39). Förstainstansrätten angav i denna punkt att ”överklagandenämnden inte har visat att ordet celltech … omedelbart och otvetydigt uppfattas …” etc. Detta uttalande gäller enligt min mening överklagandenämndens bedömning. Som jag har påpekat är jag inte övertygad om att förstainstansrätten har behörighet att ifrågasätta denna bedömning. Detta har emellertid inte bestridits. Under alla omständigheter, och som varumärkessökanden har gjort gällande, förefaller förstainstansrätten (i punkterna 36–39) ha gett en tillräcklig motivering till sin slutsats i punkt 40. Följaktligen anser jag att överklagandet inte kan bifallas på den femte grunden.
Punkt 43 i förstainstansrättens dom: (del av) den andra grunden för överklagandet
72. Den andra delen av den andra grunden för överklagandet avser punkt 43 i förstainstansrättens dom, vilken måste ses i sitt sammanhang:
”41	Det skall följaktligen(54) fastställas att överklagandenämnden inte har visat att ordtecknet CELLTECH beskriver de varor och tjänster för vilka registrering sökts.
42	Det skall således prövas huruvida överklagandenämnden har framfört andra argument i det omtvistade beslutet som visar att det ifrågavarande ordtecknet saknar särskiljningsförmåga.
43	Vad beträffar ett varumärke som består av ord kan bedömningen av huruvida varumärket har särskiljningsförmåga delvis avse varje ord eller varje beståndsdel sedd för sig, men frågan skall under alla omständigheter avgöras genom en bedömning av den helhet som de utgör. Enbart den omständigheten att varje enskild beståndsdel sedd för sig saknar särskiljningsförmåga hindrar nämligen inte att den kombination som de bildar kan ha särskiljningsförmåga (se, för ett liknande resonemang, domen i målet SAT.1, punkt 28).”
73. Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att punkt 43 och den hänvisning som den innehåller till domen i målet SAT.1(55) är felaktiga. Byrån har hävdat att domstolens uttalande i det målet, som förstainstansrätten har hänvisat till, gällde sammanfogningen av en beskrivande beståndsdel och en beståndsdel som saknade särskiljningsförmåga på ett sådant sätt att kombinationen som helhet inte kunde anses beskrivande för de berörda varorna och tjänsterna. Det uttalandet är således inte relevant i förevarande mål, vilket gäller en kombination av två beskrivande beståndsdelar.
74. Jag anser att domen i målet SAT.1 stöder det påstående till stöd för vilket hänvisningen till den har gjorts. Förstainstansrätten tog emellertid uppenbarligen(56) i punkt 43 upp frågan huruvida överklagandenämnden hade framfört andra argument i det omtvistade beslutet som visade att det ifrågavarande ordtecknet saknade särskiljningsförmåga. Förstainstansrätten hade redan avgjort sin diskussion angående huruvida varumärket var beskrivande.(57) Det är följaktligen tydligt att förstainstansrättens hänvisning till domen i målet SAT.1 i detta sammanhang var rimlig.
75. Jag anser därför att överklagandet inte kan bifallas på den andra grunden i den del den avser punkt 43 i förstainstansrättens dom.
Slutsats avseende överklagandet
76. Mot bakgrund av det ovan anförda anser jag att förstainstansrättens dom skall upphävas. För det första har förstainstansrätten – genom att ställa ett krav på att överklagandenämnden, som en förutsättning för att kunna avslå en ansökan om registrering av CELLTECH på grund av dess beskrivande karaktär, skall ange ”den vetenskapliga definitionen av cellteknologi” (punkt 36 i domen) och i synnerhet förklara ”på vilket sätt dessa ord skulle ge en upplysning om den avsedda användningen och arten av de varor och tjänster som avses i registreringsansökan, bland annat deras användning inom ramen för cellteknologi eller på vilket sätt de är en följd därav ” (punkt 37 i domen) – ålagt överklagandenämnden en strängare skyldighet än den som följer av artikel 73 i förordningen. Vidare har förstainstansrätten, genom att (i punkt 39 i domen) slå fast att en beskrivning av ett användningsområde för varor och tjänster inte var en beskrivning av en egenskap hos dessa varor och tjänster i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordningen, gjort en felaktig tolkning av denna bestämmelse.
Grunden för talan i första instans
77. I artikel 61 i domstolens stadga föreskrivs att domstolen, efter att ha upphävt förstainstansrättens avgörande, själv kan avgöra ärendet slutgiltigt om detta är klart för avgörande. Detta är fallet i förevarande mål.
78. Varumärkessökanden gjorde i sin talan mot överklagandenämndens beslut gällande att överklagandenämndens bedömning av kraven i artikel 7.1 b i förordningen avseende
särskiljningsförmåga var felaktig och att det omtvistade beslutet därför skulle ogiltigförklaras i sin helhet, eller i andra hand, delvis.(58)
79. Varumärkessökandens huvudsakliga argument var att överklagandenämnden inte hade gjort en korrekt bedömning av varumärket i dess helhet.
80. Överklagandenämnden angav i de relevanta punkterna i det omtvistade beslutet, efter att först ha konstaterat att ett varumärke skall bedömas i sin helhet, att sammansättningen av det engelska ordet cell och den engelska förkortningen tech, vilka var för sig saknade särskiljningsförmåga, inte var något annat än summan av dess beståndsdelar, eftersom sammanfogningen av dessa inte resulterade i något särskiljande drag.(59)
81. Detta uttalande reflekterar enligt min mening domstolens rättspraxis på ett korrekt sätt. Även om särskiljningsförmågan hos de individuella delarna av ett sammansatt varumärke kan ha betydelse för bedömningen av särskiljningsförmågan hos varumärket som helhet, är det klart att denna fråga under alla omständigheter skall avgöras på grundval av den helhetsbedömning som omsättningskretsen gör av varumärket.(60)
82. Domstolen godkände i sin dom i målet BioID förstainstansrättens resonemang, enligt vilket ett sammansatt varumärke saknar särskiljningsförmåga när det inte framkommit att det föreligger konkreta indikationer, exempelvis avseende det sätt på vilket de olika delarna är sammansatta, på att det sammansatta varumärket, betraktat i sin helhet, har en vidare innebörd än summan av dessa beståndsdelar.(61) Domstolen angav i samma anda i sin dom i målet SAT.1 att sådana aspekter som inslag av fantasi skulle beaktas vid bedömningen av huruvida ett sammansatt varumärke innehållande beståndsdelar som saknade särskiljningsförmåga i sig hade särskiljningsförmåga,(62) och bekräftade således uppfattningen att en tilläggsfaktor är nödvändig för att en sammansättning av två beståndsdelar som saknar särskiljningsförmåga skall kunna omvandlas till en helhet som har sådan förmåga.
83. Detta synsätt överensstämmer dessutom med rättspraxis angående bedömningen av särskiljningsförmågan hos sammansatta varumärken som endast innehåller beståndsdelar som saknar särskiljningsförmåga, vilken kan anses som analogt tillämplig.(63) Domstolen har slagit fast att det kan anses att ett sådant varumärke inte är beskrivande, under förutsättning av det ger upphov till ett intryck som är tillräckligt avlägset från det intryck som ges genom att dylika delar blott förenas.
Det måste finnas en uppfattbar skillnad mellan varumärket och blotta summan av dess delar, vilket innebär att varumärket, på grund av sammansättningens ovanliga karaktär i förhållande till varorna och tjänsterna, skall ge upphov till ett intryck som är tillräckligt avlägset från det intryck som ges genom att de upplysningar som erhålls genom de delar som ordet består av blott förenas .(64)
84. I förevarande mål har överklagandenämnden, efter att ha konstaterat att förteckningen över varor och tjänster i ansökan omfattade såväl konsumenter med sakkunskap som konsumenter utan sakkunskap,(65) angett att det var ”överklagandenämndens uppfattning att sammansättningen CELLTECH omedelbart och otvetydigt uppfattas som ett ord som anger verksamhet på området för cellteknologi, samt produkter, apparater och material som används inom ramen för denna verksamhet eller som följer av denna verksamhet”.(66)
85. Domstolen har nyligen slagit fast att ”den konkreta bedömningen av det intryck varumärket ger konsumenten, som tydligt fastställs i förhållande till de varor och tjänster som registreringsansökan avser, utgör en faktisk omständighet”.(67) Även om det uttalandet avsåg domstolens behörighet att ompröva faktiska omständigheter som fastställts av förstainstansrätten, bekräftar det min uppfattning att en domstol vid vilken talan kan föras mot överklagandenämndens beslut inte utan giltiga skäl skall ifrågasätta en faktisk omständighet som fastställts av överklagandenämnden (vars avgörande redan avser ett överklagande av ett beslut av en granskare vid harmoniseringsbyrån.(68) .
86. Detta resonemang finner även stöd i ordalydelsen i artikel 63.2 i förordningen, enligt vilken ett överklagande ”får grundas på bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, åsidosättande av fördraget, av denna förordning eller av någon rättsregel som gäller deras tillämpning eller rörande maktmissbruk”. Enligt min mening talar denna lydelse starkt för att förstainstansrättens behörighet vid prövning av ett sådant beslut är begränsad till rättsfrågor. Härav följer att denna domstol vid prövningen av ett beslut av harmoniseringsbyråns överklagandenämnd ”endast [skall] pröva huruvida beslutet är lagenligt, och … inte ompröva harmoniseringsbyråns olika organs bedömning av de faktiska omständigheterna”.(69) Jag kan emellertid godta att det uttalandet inte är representativt för förstainstansrättens hittills fasta rättspraxis i mål där talan väckts mot beslut av harmoniseringsbyråns överklagandenämnder.
87. Jag anser att överklagandenämndens uttalande i förevarande mål om att CELLTECH av den relevante konsumenten skulle uppfattas som ett ord som anger verksamhet på området för cellteknologi utgör en faktisk omständighet som inte kan ifrågasättas inom ramen för en talan mot det omtvistade beslutet. Det framgår, i mer allmänt hänseende, tydligt av det beslutet att överklagandenämnden inte har underlåtit att göra en helhetsbedömning av varumärket. Talan mot det omtvistade beslutet kan därför inte bifallas på varumärkessökandens huvudsakliga grund.
88. Omsättningskretsens uppfattning av varumärket är emellertid endast ett av kriterierna för att bedöma huruvida ett varumärke har särskiljningsförmåga. Särskiljningsförmågan måste dessutom bedömas med hänsyn till de varor och tjänster som avses med registreringsansökan.(70) Detta är varumärkessökandens andrahandsgrund för sin talan mot det omtvistade beslutet. Sökanden gjorde gällande att överklagandenämnden inte hade undersökt huruvida det sökta varumärket CELLTECH har särskiljningsförmåga i förhållande till de specifika varor och tjänster för vilka det ansökts om registrering. Sökanden påpekade att dessa varor omfattar ”farmaceutiska, veterinära och hygieniska preparat, sammansättningar och substanser” och ”kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument”. Sökanden anser att orden cell och/eller tech inte heller individuellt används, eller naturligt skulle kunna användas, för att beskriva sådana varor, och gjorde gällande att överklagandenämnden inte har undersökt denna fråga.
89. Detta kan enligt min mening utgöra ett tungt argument.
90. Eftersom registrering av ett varumärke alltid begärs för de varor och tjänster som avses i ansökan, skall en konkret bedömning utifrån nämnda varor och tjänster göras av frågan huruvida varumärket omfattas av något av de absoluta registreringshindren.(71) Denna bedömning skall vara grundlig och fullständig.(72)
Jag anser emellertid inte att det, när registrering av ett varumärke begärs avseende ett flertal varor eller tjänster, är nödvändigt att en varumärkesmyndighet när den fattar ett beslut om att avslå en ansökan om registrering av ett varumärke på grund av ett absolut registreringshinder skall motivera sin bedömning för varje enskild vara och tjänst. Myndigheten måste emellertid, när registreringsansökan avslås på denna grund för en hel grupp eller kategori av varor eller tjänster, noggrant i förklara beslutet varför registrering inte kan göras för gruppen eller kategorin som sådan.(73)
91. Enligt min mening ges inte i punkt 12 i det omtvistade beslutet någon sådan förklaring. Som jag har påpekat anser jag inte att överklagandenämnden var tvungen att ange ”den vetenskapliga definitionen av cellteknologi” eller förklara på vilket sätt orden cell och tech ”skulle ge en upplysning om … [de berörda varornas och tjänsternas] användning inom ramen för cellteknologi eller på vilket sätt de är en följd därav”.(74) Jag anser emellertid att överklagandenämnden hade skyldighet att förklara varför den anser (vilket den uppenbarligen gör) att ”farmaceutiska, veterinära och hygieniska preparat, sammansättningar och substanser” och ”kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument” utgör ”produkter, apparater och material som används inom ramen för … eller som följer av [verksamhet på området för cellteknologi]”. Det omtvistade beslutet innehåller ingen sådan förklaring. Jag anser därför att det skall ogiltigförklaras.
Rättegångskostnader
92. Enligt artikel 122 i domstolens rättegångsregler skall domstolen, när slutgiltig dom avkunnas, besluta om rättegångskostnaderna. Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna, som enligt artikel 118 i dessa regler skall tillämpas i mål om överklagande, skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Varumärkessökanden yrkade i första instans att harmoniseringsbyrån skulle ersätta rättegångskostnaderna, och den senare skall enligt min mening tappa målet. Följaktligen anser jag att harmoniseringsbyrån skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna
i målet i första instans, och varumärkessökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna i målet om överklagande.
Förslag till avgörande
93. Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår jag att domstolen slår fast följande:
– Förstainstansrättens dom i mål T-260/03 upphävs.
– Andra överklagandenämndens beslut av den 19 maj 2003 ogiltigförklaras.
– Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) förpliktas att ersätta kostnaderna i målet i första instans, och Celltech R & D Ltd förpliktas att ersätta kostnaderna i målet om överklagande.
(1) .
(2)
–	Dom av den 14 april 2005 i mål T-260/03, Celltech R & D Ltd mot harmoniseringsbyrån (REG 2005, s. I-1215).
(3)
–	EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3.
(4)
–	Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178). Domstolen har beträffande andra identiskt lydande bestämmelser i varumärkesdirektivet och i förordningen slagit fast att tolkningen av den ena bestämmelsen även skall tillämpas på den andra (domstolens dom av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, Marca Mode, REG 2000, s. I-4861, punkterna 26–28).
(5)
–	Punkt 9 i förstainstansrättens dom.
(6)
–	Punkterna 19–24.
(7)
–	Domstolens dom av den 12 februari 2004 i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland (REG 2004, s. I-1619), punkt 86, och i mål C-265/00, Campina Melkunie (REG 2004, s. I‑1699), punkt 18.
(8)
–	Punkterna 25 och 26.
(9)
–	Se fotnot 7.
(10)
–	Domstolens dom av den 16 december 2004 i mål C-329/02 P, SAT.1 SatellitenFernsehen mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-8317). Detta mål benämns på ett oklart sätt omväxlande SAT.1 respektive SAT.2, varav det senare är det varumärke för vilket registrering begärts. Nedan kallar jag målet SAT.1.
(11)
–	Punkt 27.
(12)
–	Vilken förefaller ostridig mellan parterna.
(13)
–	Punkterna 28–31.
(14)
–	Punkterna 32–42, av vilka flera punkter är föremål för den första till den fjärde överklagandegrunden.
(15)
–	Punkterna 42–44, av vilka punkt 43 är föremål för den femte överklagandegrunden.
(16)
–	Punkterna 45 och 46.
(17)
–	Sökandens kursivering.
(18)
–	Se domstolens dom i målet Koninklijke KPN Nederland (ovan fotnot 7), punkterna 67 och 85, och i målet Campina Melkunie (ovan fotnot 7), punkt 18. Resonemanget härrör ursprungligen från domstolens dom av den 4 oktober 2001 i mål C-517/99, Merz & Krell (REG 2001, s. I‑6959), punkt 35.
(19)
–	Se domstolens dom i målet Koninklijke KPN Nederland (ovan fotnot 7), punkterna 67 och 85, och i målet Campina Melkunie (ovan fotnot 7), punkt 18.
(20)
–	Se domstolens dom i målet Koninklijke KPN Nederland (ovan fotnot 7), punkt 86, och i målet Campina Melkunie (ovan fotnot 7), punkt 19.
(21)
–	Domstolens dom av den 15 september 2005 i mål C-37/03 P, BioID mot harmoniseringsbyrån (REG 2005, s. I-7975).
(22)
–	Se fotnot 10.
(23)
–	Se domstolens dom i målet SAT.1 (ovan fotnot 10), punkt 36, vilken citerades i domstolens dom i målet BioID (ovan fotnot 21) i punkterna 62 och 63.
(24)
–	Punkterna 61–65.
(25)
–	Punkt 42.
(26)
–	Punkterna 24–26.
(27)
–	Punkt 27.
(28)
–	Punkt 11 i det omtvistade beslutet.
(29)
–	Det skall emellertid påpekas att domstolen inte själv följde detta resonemang i sin dom i målet BioID, i vilken den slog fast att förkortningen BioID – den dominerande beståndsdelen av det sökta varumärket (BioID.®), som inte kunde skiljas från de varor och tjänster som avsågs i registreringsansökan (alla inom området biometrisk identifiering) – inte, vare sig för konsumenten eller slutanvändaren av en vara eller tjänst som täcks av varumärket, kunde garantera dess ursprung med utgångspunkt i omsättningskretsens uppfattning och att den följaktligen saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b, punkterna 70–75. Artikel 7.1 c var inte föremål för domstolens bedömning eller slutsatser i nämnda mål, trots att den bestämmelsen (jämte artikel 7.1 b) hade legat till grund för såväl de beslut som fattats av harmoniseringsbyråns granskare och överklagandenämnd som överklagandet till förstainstansrätten..
(30)
–	Se domstolens domar i målen Koninklijke KPN Nederland och Campina Melkunie (ovan fotnot 7).
(31)
–	Detta är kanske föga förvånande. Det kan under förevarande omständigheter inte ha tagit särskilt lång tid för förstainstansrätten att pröva det omtvistade beslutet för att avgöra huruvida överklagandenämnden hade identifierat andra grunder än varumärkets rent beskrivande karaktär, som juridiskt skulle medföra att det saknade särskiljningsförmåga, och för att att konstatera att det omtvistade beslutet inte innehöll några sådana grunder.
(32)
–	‚I den utsträckning den rör punkt 35. I den del den rör punkt 43 i förstainstansrättens dom undersöker jag den i punkterna 72–75 nedan.
(33)
–	Se fotnot 4.
(34)
–	Se domstolens dom i målet Campina Melkunie (ovan fotnot 7), punkt 37.
(35)
–	Ibidem, punkt 39. Min kursivering.
(36)
–	Ibidem, punkterna 40 och 41. Domstolen återgav i punkterna 37 och 39–41 i sin dom i målet Campina Melkunie vad den angett i så gott som identiska ordalag i punkterna 96 och 98–100 i sin dom i målet Koninklijke KPN Nederland, vilken meddelades samma dag.
Enligt min mening är domen i målet Campina Melkunie den mest relevanta i förevarande fall. Målet Campina Melkunie gällde en språklig nybildning (BIOMILD), sammansatt av delar som ansågs beskriva egenskaper hos de berörda varorna och tjänsterna, medan det i målet Koninklijke KPN Nederland ifrågasatta ordmärket (postkantoor eller postkontor) var ett självständigt ord.
(37)
–	Se exempelvis domen i målet BioID (ovan fotnot 21), punkt 29.
(38)
–	Domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, Sabel mot Puma (REG 1997, s. I‑6191), punkt 23.
(39)
–	Punkt 33 i domen.
(40)
–	Domstolens dom av den 21 oktober 2004 i mål C-447/02 P, KWS Saat mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-10107), punkterna 63–65.
(41)
–	Ibidem, punkt 67.
(42)
–	Dom av den 13 juli 2005 i mål T-242/02, Sunrider mot harmoniseringsbyrån (TOP) (REG 2005, s. II‑2793), punkterna 72–75.
(43)
–	Se punkt 40 i mitt förslag till avgörande av den 6 juli 2006 i mål C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy.
(44)
–	Punkt 43.
(45)
–	 Min kursivering. Denna formulering återkommer även i andra språkversioner, exempelvis den franska, ”pouvant servir”, och den tyska, ”dienen können”.
(46)
–	Se fotnot 4.
(47)
–	Domstolens dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee (REG 1999, s. I-2779), punkt 25.
(48)
–	Domstolens dom av den 8 april 2003 i de förenade målen C-53/01 och C-55/01, Linde (REG 2003, s. I-3161), punkterna 74 och 75.
(49)
–	Domen i målet Koninklijke KPN Nederland (ovan fotnot 7), punkterna 55, 97 och 102.
(50)
–	Se punkt 54 ovan.
(51)
–	Se förstainstansrättens dom av den 26 november 2003 i mål T-222/02, HERON Robotunits mot harmoniseringsbyrån (REG 2003, s. II-4995), punkt 47.
(52)
–	Min kursivering.
(53)
–	Se punkt 85 nedan.
(54)
–	Det vill säga mot bakgrund av punkterna 35–40.
(55)
–	Se ovan fotnot 10.
(56)
–	Se punkt 42.
(57)
–	Punkt 41.
(58)
–	Sökanden yrkade i andra hand att registrering av varumärket för varorna i klass 5, eller alternativt klasserna 5 och 10, skulle godkännas och att det omtvistade beslutet skulle ogiltigförklaras med avseende på dessa varor.
(59)
–	Punkt 10 i det omtvistade beslutet.
(60)
–	Se domen i målet SAT.1 (ovan fotnot 10), punkt 28, och i målet BioID (ovan fotnot 21), punkt 29.
(61)
–	Punkt 34.
(62)
–	Punkt 35.
(63)
–	Se domen i målet SAT.1 (ovan fotnot 10), punkt 28, för ett erkännande av att situationerna är jämförbara.
(64)
–	Se domen i målet Campina Melkunie (ovan fotnot 7), punkterna 40 och 41 (min kursivering).
(65)
–	Varumärkessökanden förefaller inte ifrågasätta överklagandenämndens bedömning av den relevanta konsumenten.
(66)
–	Punkterna 11 och 12.
(67)
–	Punkt 42 i domen i målet BioID (ovan fotnot 21).
(68)
–	Vilket beslut, när det gäller ett avslag av en registreringsansökan med stöd av ett absolut registreringshinder, i sig får fattas slutgiltigt först efter det att varumärkessökanden har beretts möjlighet att yttra sig (artikel 38.3 i förordningen).
(69)
–	Domstolens dom av den 18 juli 2006 i mål C-214/05 P, Sergio Rossi (REG 2006, s. I-0000), punkt 50.
(70)
–	Domstolens dom av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel (REG 2003, s. I‑3793), punkt 75.
(71)
–	Domen i målet Koninklijke KPN Nederland (ovan fotnot 7), punkt 33.
(72)
–	Domen i målet Koninklijke KPN Nederland (ovan fotnot 7), punkt 123.
(73)
–	Se punkterna 39–41 i mitt förslag till avgörande i målet Management, Training en Consultancy (ovan fotnot 43).
(74)
–	Se punkterna 47–52 ovan.