62016TJ0020
ARREST VAN HET GERECHT (Vijfde kamer)
21 juni 2017 (
*1
)
„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniebeeldmerk dat een visgraat tussen twee parallelle lijnen weergeeft — Onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Onderzoek van het merk zoals ingeschreven”
In zaak T‑20/16,
M/S. Indeutsch International, gevestigd te Noida (India), aanvankelijk vertegenwoordigd door D. Stone, D. Meale, A. Dykes, solicitors, en S. Malynicz, QC, vervolgens door D. Stone en S. Malynicz, en ten slotte door D. Stone, S. Malynicz en M. Siddiqui, solicitor,
verzoekster,
tegen
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door D. Gája als gemachtigde,
verweerder,
andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht:
Crafts Americana Group, Inc., gevestigd te Vancouver, Washington (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door J. Fish en V. Leitch, solicitors en A. Bryson, barrister,
betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 5 november 2015 (zaak R 1814/2014‑1) inzake een nietigheidsprocedure tussen Crafts Americana Group en M/S. Indeutsch International,
wijst
HET GERECHT (Vijfde kamer),
samengesteld als volgt: D. Gratsias (rapporteur), president, I. Labucka en I. Ulloa Rubio, rechters,
griffier: I. Dragan, administrateur,
gezien het op 21 januari 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,
gezien de op 4 april 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het EUIPO,
gezien de op 12 april 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,
gezien de schriftelijke vraag van het Gerecht aan partijen,
na de terechtzitting op 12 januari 2017,
gezien de beschikking van 2 februari 2017 houdende heropening van de mondelinge behandeling,
het navolgende
Arrest
Voorgeschiedenis van het geding
1
Op 15 februari 2010 heeft verzoekster, M/S. Indeutsch International, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1).
2
Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het volgende beeldteken:
3
Bij dit teken was de volgende beschrijving gevoegd:
„Het merk bestaat uit een zich herhalend geometrisch design.”
4
Om inschrijving van dit merk is verzocht voor „breinaalden” en „haaknaalden” van klasse 26 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.
5
Het betrokken merk is op 10 augustus 2010 ingeschreven.
6
Op 9 januari 2013 heeft interveniënte, Crafts Americana Group, Inc., op grond van artikel 52, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 juncto artikel 7, lid 1, onder a) en b), van deze verordening bij het EUIPO een vordering tot nietigverklaring van het betwiste merk ingesteld.
7
Bij beslissing van 7 mei 2014 heeft de nietigheidsafdeling de vordering tot nietigverklaring afgewezen. In het bijzonder heeft de nietigheidsafdeling geoordeeld dat de grafische voorstelling van het betwiste merk duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief was, zodat deze voldeed aan de vereisten van artikel 7, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009. Bovendien heeft de nietigheidsafdeling wat betreft de toepassing van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 geoordeeld dat het betwiste merk onderscheidend vermogen had. Dienaangaande heeft de nietigheidsafdeling benadrukt dat het betrokken merk geen driedimensionaal merk was en niet het uiterlijk weergaf van de waren waarop de inschrijving ervan betrekking had.
8
Op 14 juli 2014 heeft interveniënte krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.
9
Bij beslissing van 5 november 2015 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de kamer van beroep de beslissing van de nietigheidsafdeling vernietigd op grond dat het betwiste merk onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.
10
In het bijzonder heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het betwiste merk, dat de houdster ervan aanduidt als het „visgraatmerk”, een motief weergaf dat op een deel van de waren werd aangebracht of het volledige oppervlak ervan bedekte. Op basis van deze vaststelling heeft de kamer van beroep rekening gehouden met de foto’s en de monsters van de waren die verzoekster op het tijdstip van de merkaanvraag verkocht, om de wezenlijke kenmerken van het merk te identificeren. In deze context heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het decoratieve uiterlijk van het merk het relevante publiek, dat bestond uit de gemiddelde consument van brei- en haaknaalden, ertoe zou brengen het betwiste merk op te vatten als een versiering van deze waren. Volgens de kamer van beroep is het relevante publiek gewend aan de praktijk van de fabrikanten die erin bestaat de waren waarop het betwiste merk betrekking heeft te versieren, zodat het dit merk, zoals aangebracht op het oppervlak van de betrokken waren, zal opvatten als een variant op de op de markt aanwezige versieringen, waarvan het niet aanmerkelijk afwijkt. Subsidiair heeft de kamer van beroep geoordeeld dat dit publiek dit merk aldus zal opvatten dat het eruitziet als de nerfstructuur van hout, het materiaal waaruit de betrokken waren zijn vervaardigd, en niet als een aanduiding van commerciële herkomst. Daaruit vloeit voort dat het betwiste merk niet het onderscheidend vermogen bezit dat door artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 wordt vereist om de functie van een merk te vervullen.
11
In deze context heeft de kamer van beroep de beslissing van de nietigheidsafdeling vernietigd zonder te onderzoeken of het betwiste merk viel onder artikel 7, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009. Bovendien heeft de kamer van beroep, aangezien verzoekster voor de nietigheidsafdeling had aangevoerd dat het betwiste merk overeenkomstig artikel 7, lid 3, van deze verordening in ieder geval onderscheidend vermogen had verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan was gemaakt, de zaak terugverwezen naar de nietigheidsafdeling, opdat deze over deze vraag uitspraak zou doen.
Conclusies van partijen
12
Verzoekster verzoekt het Gerecht:
—
de bestreden beslissing te vernietigen;
—
het EUIPO te verwijzen in de kosten.
13
Het EUIPO en interveniënte verzoeken het Gerecht:
—
het beroep te verwerpen;
—
verzoekster te verwijzen in de kosten.
In rechte
14
Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster vijf middelen aan, die alle in wezen zijn gebaseerd op schending van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Inzonderheid wordt met het eerste middel aangevoerd dat met het betwiste merk wezenlijk wordt afgeweken van de heersende praktijken in de sector waartoe de waren behoren waarop de aanvraag betrekking heeft. Het tweede middel betreft schending van de regels inzake de bewijslast. Het derde middel is ontleend aan een onjuiste beoordeling van de decoratieve aard van het betwiste merk. Het vierde middel betreft onjuiste opvattingen inzake het uiterlijk van het betwiste merk, en het vijfde middel betreft ten slotte de perceptie van het betwiste merk door het relevante publiek.
15
Meer in het bijzonder voert verzoekster ten eerste aan dat, zoals blijkt uit de bewijzen die de kamer van beroep ter beschikking had, op het oppervlak van de waren waarop de merkaanvraag betrekking heeft gewoonlijk geen opvallende motieven voorkomen, zodat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat de motieven die het betwiste merk weergaf, die het resultaat waren van een complexe productiemethode, varianten waren op de gebruikelijke uiterlijke aspecten van deze waren. Ten tweede heeft de kamer van beroep, door op grond van de door verzoekster overgelegde elementen te oordelen dat het betwiste merk onderscheidend vermogen miste, de ter zake geldende regel inzake de bewijslast geschonden. Ten derde voert verzoekster aan dat de door het betwiste merk weergegeven motieven, bij gebreke van een gevestigde praktijk die erin bestaat de door dit merk aangeduide waren te versieren, door het relevante publiek worden opgevat als aanduidingen van de commerciële herkomst. Ten vierde heeft de kamer van beroep blijk gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat het motief waarin het betwiste merk bestaat de nerfstructuur van hout weergaf, aangezien deze er asymmetrisch en onregelmatig uitziet, in tegenstelling tot het betrokken motief, dat als kunstmatig wordt opgevat. Ten slotte voert verzoekster ten vijfde aan dat de gemiddelde consument waaruit het relevante publiek bestaat, vooral diegene die nog niet vertrouwd is met breien, onder de indruk zal zijn van het motief waarin het betwiste merk bestaat, zodat hij dit zal beschouwen als een aanduiding van de commerciële herkomst van de brei- en haaknaalden.
Opmerkingen vooraf
16
Het onderhavige geding betreft de vraag of het betwiste merk, dat in punt 2 supra wordt weergegeven, onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Zoals hierna meer in detail zal worden uiteengezet, blijkt uit de bestreden beslissing dat het oordeel van de kamer van beroep over deze vraag in werkelijkheid niet is gebaseerd op de kenmerken van dit merk zoals ingeschreven, maar op de kenmerken van het uiterlijk van verzoeksters waren, die volgens de kamer van beroep aangeven hoe dit merk is gebruikt.
17
Verzoekster voert van haar kant aan dat in de beoordeling van de kamer van beroep blijk wordt gegeven van onjuiste opvattingen die schending opleveren van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. De rechtmatigheid van de bestreden beslissing dient dus in het licht van deze bepaling te worden beoordeeld.
Redenering van de kamer van beroep
18
Zoals blijkt uit de punten 21, 22 en 30 tot en met 34 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het betwiste merk een visgraatmotief vormde dat was aangebracht op het oppervlak van de brei- en haaknaalden, en dat het onderscheidend vermogen ervan bijgevolg moest worden beoordeeld ten aanzien van de regels inzake beeldmerken die bestaan in een deel van de vorm van de erdoor aangeduide waar. Volgens de kamer van beroep is het in de sector waartoe de betrokken waren behoren een courante praktijk om deze oppervlakken te versieren met intense kleuren, zodat de versiering die het betwiste merk vormt, zoals aangebracht op het oppervlak van de brei- en haaknaalden, niet aanmerkelijk afwijkt van de betrokken praktijk. In deze omstandigheden heeft de kamer van beroep, gelet op de in de punten 23 tot en met 26 van de bestreden beslissing uiteengezette toepasselijke regels voor een beeldmerk dat bestaat in een deel van de vorm van de erdoor aangeduide waar, geoordeeld dat het betwiste merk onderscheidend vermogen miste.
19
In het bijzonder zet de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beslissing uiteen dat „zoals de houdster van het [betwiste merk] [in haar opmerkingen van 12 juni 2013] zelf heeft benadrukt en zoals duidelijk blijkt uit de [foto’s en monsters in het dossier], het [betwiste] merk een motief vormt dat wordt aangebracht op een deel van de waren of het volledige oppervlak ervan bedekt”.
20
Dit oordeel is met name gebaseerd op de volgende afbeelding van verzoeksters waren in punt 21 van de bestreden beslissing:
21
Bovendien verwijst de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beslissing ook, zonder dat deze worden afgebeeld, naar de foto’s die waren gevoegd bij de getuigenis van een commercieel medewerker van verzoekster, die verzoekster voor de nietigheidsafdeling had overgelegd.
22
In deze context heeft de kamer van beroep in punt 22 van de bestreden beslissing opgemerkt dat „aangezien het betrokken motief [het oppervlak van de waren] in min of meer grote mate bedekt[e] en bijgevolg overeen[kwam] met het uiterlijk van deze waren, het onderscheidend vermogen van het betwiste merk moe[s]t worden beoordeeld op basis van de beginselen die van toepassing waren op (twee- of driedimensionale) merken die bestonden in het uiterlijk van de waren zelf of in het uiterlijk van een deel van deze waren”.
23
Nadat zij had herinnerd aan de betrokken regels, heeft de kamer van beroep in punt 28 van de bestreden beslissing benadrukt dat zij overeenkomstig deze regels een grondig onderzoek kon verrichten, in het kader waarvan niet alleen rekening werd gehouden met de grafische voorstelling en de eventuele beschrijvingen die waren neergelegd bij de indiening van de inschrijvingsaanvraag, maar ook met elementen die nuttig waren om de wezenlijke kenmerken van een teken naar behoren te identificeren. Zo heeft de kamer van beroep volgens punt 29 van de bestreden beslissing, voor het onderzoek van de wezenlijke kenmerken van het betwiste merk, rekening gehouden met de foto’s en de monsters van de betrokken waren, die verzoekster voor de nietigheidsafdeling had overgelegd, en inzonderheid met het feit dat deze waren op de datum van indiening van de merkaanvraag door verzoekster daadwerkelijk werden verkocht.
24
Voorts benadrukt de kamer van beroep in punt 30 van de bestreden beslissing dat „gelet op de voorstelling [van het betwiste merk] en de beschrijving ervan [...], die worden bevestigd door de afbeeldingen van [verzoeksters] waren, het duidelijk is dat het betwiste merk bestaat in een motief dat wordt aangebracht op het oppervlak van de betrokken waren, namelijk brei- en haaknaalden”. Zij preciseert dat „[h]et motief, zoals het is ingeschreven en wordt gebruikt door [verzoekster] bovendien eruitziet als de [nerfstructuur] van het hout zelf, een materie waarin de betrokken waren kunnen worden vervaardigd en [waarin deze] daadwerkelijk worden vervaardigd”. Verder beschrijft de kamer van beroep in punt 34 van de bestreden beslissing het betwiste merk als „een eenvoudig motief dat is aangebracht op het oppervlak van de betrokken waren”.
25
Daarenboven heeft de kamer van beroep, zoals blijkt uit de punten 33 en 34 van de bestreden beslissing, zich gesteund op de versiering in kleur van de hierna afgebeelde haaknaalden:
26
Op basis van deze foto, die één van de door verzoekster overgelegde elementen is en door andere fabrikanten vervaardigde haaknaalden illustreert, is de kamer van beroep tot de slotsom gekomen dat de versiering van verzoeksters waren met een gekleurd visgraatmotief geen onderscheidend vermogen had in de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. De kamer van beroep heeft dienaangaande opgemerkt dat het betwiste merk bestond in een gekleurde versiering van de door verzoekster geproduceerde brei- en haaknaalden en dus op zich slechts een variant vormde op de versieringen, in de vorm van een gekleurd oppervlak, van de op de markt beschikbare brei- en haaknaalden, zoals aangetoond door de foto in punt 25 supra. De kamer van beroep heeft zich op geen enkele andere vorm van versiering dan het gekleurde oppervlak van de haaknaalden beroepen ter rechtvaardiging van deze conclusie, hetgeen wordt bevestigd in punt 49 van de memorie van antwoord van het EUIPO.
27
Het door het EUIPO ter terechtzitting verdedigde standpunt dat de kamer van beroep gewoon rekening heeft gehouden met het uiterlijk van verzoeksters waren, terwijl zij in werkelijkheid het onderscheidend vermogen van het betwiste merk zoals ingeschreven heeft beoordeeld, kan niet worden aanvaard. De vraag van welk teken de kamer van beroep het onderscheidend vermogen juist heeft onderzocht, moet worden beantwoord op basis van objectieve en verifieerbare elementen. Zoals blijkt uit de punten 18 tot en met 26 supra, heeft de kamer van beroep het onderscheidend vermogen van het betwiste merk beoordeeld door te verwijzen naar, ten eerste, het gekleurde uiterlijk van verzoeksters waren, en, ten tweede, het gekleurde oppervlak van de in punt 25 supra vermelde haaknaalden. Aangezien het betwiste merk in zijn ingeschreven vorm in zwart-wit wordt vermeld, en de begeleidende beschrijving niet verwijst naar veelkleurige versies, dient te worden vastgesteld dat de kamer van beroep haar beoordeling in wezen heeft gebaseerd op het uiterlijk van verzoeksters waren, zoals die deel uitmaakten van het dossier van het EUIPO in de vorm van fysieke monsters en kleurenfoto’s.
28
Het EUIPO verwijst op zijn beurt herhaaldelijk naar het „aanbrengen” of naar het concrete „gebruik” van het betwiste merk op het oppervlak van verzoeksters waren (zie punten 21, 51, 52, 55 en 58 van de memorie van antwoord van het EUIPO). Het is juist dit concrete aanbrengen dat volgens het EUIPO slechts een variant vormt op het aanbrengen van een opvallende kleur op het oppervlak van de betrokken waren (zie punt 58 van de memorie van antwoord van het EUIPO).
Rechtmatigheid van de redenering van de kamer van beroep
29
In herinnering zij gebracht dat verzoekster verschillende grieven aanvoert, die alle strekken tot de vaststelling dat de kamer van beroep inbreuk heeft gemaakt op artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 wegens onjuistheden bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het betwiste merk. Zo betwist verzoekster in het kader van het eerste en het derde middel de beoordeling van de kamer van beroep met betrekking tot het onderscheidend vermogen van het betwiste merk gelet op wat in de betrokken sector gangbaar is en de perceptie van het relevante publiek. Bovendien betreft het vierde middel de perceptie „van het motief dat in het merk verschijnt” als nerfstructuur van hout. Het onderzoek van dit middel noopt het Gerecht ertoe in te gaan op de vraag of de kamer van beroep zich terecht kon baseren, niet op het betwiste merk zoals ingeschreven, maar op de vormen waarin de kamer van beroep meende dat dit merk daadwerkelijk was gebruikt. Het is immers weliswaar zo dat deze vraag in het kader van het vierde middel wordt opgeworpen vanuit het specifieke oogpunt van de beoordeling van de kamer van beroep met betrekking tot de perceptie van het betwiste merk als nerfstructuur van hout, maar dit neemt niet weg dat de mogelijkheid voor de kamer van beroep om zijn redenering te baseren op de vormen waarin zij meende dat het betwiste merk daadwerkelijk werd gebruikt, de noodzakelijke premisse vormt voor de beoordelingen in de bestreden beslissing over het onderscheidend vermogen van het betwiste merk.
30
Dienaangaande zij eraan herinnerd dat hoewel de rechter enkel uitspraak hoeft te doen over de vordering van partijen, die de grenzen van het geding dienen af te bakenen, hij zich niet hoeft te beperken tot de argumenten die partijen tot staving van hun aanspraken hebben aangevoerd. Anders zou hij zich in voorkomend geval gedwongen zien, zijn beslissing op onjuiste overwegingen rechtens te baseren [beschikking van 13 juni 2006, Mancini/Commissie, C‑172/05 P, EU:C:2006:393, punt 41, en arrest van 11 december 2014, Sherwin-Williams Sweden/BHIM – Akzo Nobel Coatings International (ARTI), T‑12/13, niet gepubliceerd, EU:T:2014:1054, punt 34].
31
In dit kader zij benadrukt dat de vraag of het betwiste merk bestaat in een deel van de vorm van de erdoor aangeduide waar zowel voor de nietigheidsafdeling als voor de kamer van beroep is behandeld (zie punten 7 en 10 supra) en dat partijen is verzocht om ter terechtzitting commentaar te geven bij dit deel van de bestreden beslissing. Bijgevolg is het noodzakelijk om de juridische gegrondheid van de hoeksteen van de redenering van de kamer van beroep met betrekking tot de toepassing van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 te onderzoeken, en dit uit een ruimer oogpunt dan in het vierde middel vermeld. Een arrest dat de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het betwiste merk in een andere vorm dan de vorm waarin dit merk is ingeschreven bevestigt of ontkracht, zal immers impliciet maar noodzakelijkerwijs impliceren dat dit onderscheidend vermogen rechtmatig kon worden beoordeeld rekening houdend met deze andere vorm. Indien deze rechtsvraag ontkennend moet worden beantwoord, zal de volledige redenering van de kamer van beroep echter schending van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 vormen.
32
Zoals blijkt uit punt 1 van de bestreden beslissing en uit het inschrijvingsbewijs op bladzijde 11 van het dossier van het EUIPO, bestaat het betwiste merk zoals ingeschreven in het volgende beeldteken:
33
Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de inschrijving van een merk in een openbaar register tot doel heeft het merk toegankelijk te maken voor de bevoegde autoriteiten en voor het publiek, met name voor de marktdeelnemers. Het is bijgevolg op basis van deze inschrijving dat de bevoegde autoriteiten zich een duidelijk en nauwkeurig beeld kunnen vormen van de aard van de tekens die een merk vormen, teneinde te kunnen voldoen aan hun verplichtingen met betrekking tot het vooronderzoek van de inschrijvingsaanvragen, en dat de gebruikers van het register toegang hebben tot de grafische voorstelling ervan, die de precieze aard ervan bepaalt (zie in die zin arrest van 12 december 2002, Sieckmann, C‑273/00, EU:C:2002:748, punten 49, 50 en 52).
34
Bovendien heeft de grafische voorstelling in het register met name tot doel het merk zelf af te bakenen om aldus te bepalen wat precies de bescherming is die aan de houder ervan wordt verleend (arrest van 6 maart 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry, C‑337/12 P–C‑340/12 P, niet gepubliceerd, EU:C:2014:129, punt 57). Bijgevolg kunnen de marktdeelnemers op basis van het register duidelijk en nauwkeurig achterhalen welke inschrijvingen hun feitelijke of potentiële concurrenten hebben verricht of welke aanvragen deze hebben ingediend, en aldus relevante informatie over de rechten van derden krijgen (arrest van 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, punt 48).
35
Het onderscheidend vermogen dient bijgevolg te worden onderzocht rekening houdend met het merk zoals het is ingeschreven of zoals het in de inschrijvingsaanvraag is opgenomen, ongeacht de wijze waarop het wordt gebruikt [zie in die zin arresten van 18 oktober 2007, AMS/BHIM – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T‑425/03, EU:T:2007:311, punt 91; van 9 april 2014, Pico Food/BHIM – Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE), T‑623/11, EU:T:2014:199, punt 38, en van 7 mei 2015, Cosmowell/BHIM – Haw Par (GELENKGOLD), T‑599/13, EU:T:2015:262, punt 35].
36
Deze regel vloeit voort uit de dwingende redenen van rechtszekerheid die worden gewaarborgd door het bestaan van het register van Uniemerken, waarin is voorzien in artikel 87 van verordening nr. 207/2009. Zou bij de toepassing van de artikelen 7 en 8 van verordening nr. 207/2009 niet worden gezien naar de Uniemerken zoals deze zijn aangevraagd of ingeschreven, maar zoals deze worden gebruikt, dan zou immers het doel van dit register als waarborg voor de zekerheid die moet bestaan omtrent de precieze aard van de rechten die het wordt geacht te beschermen, volledig worden tenietgedaan (zie punt 33 supra).
37
Gelet op één en ander, hangt het onderscheidend vermogen van een aangevraagd of ingeschreven merk, wanneer dit bestaat in een twee- of driedimensionale afbeelding van de erdoor aangeduide waar, af van de vraag of het aanmerkelijk afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve de wezenlijke functie van identificatie van de herkomst van de waar kan vervullen [arrest van 23 mei 2007, Procter & Gamble/BHIM (Vierkante witte tablet met bloemdessin in kleur), T‑241/05, T‑262/05–T‑264/05, T‑346/05, T‑347/05 en T‑29/06–T‑31/06, EU:T:2007:151, punt 44].
38
Zoals de kamer van beroep in punt 26 van de bestreden beslissing uiteenzet, is dit ook het geval wanneer het merk bestaat in een deel van de vorm van de erdoor aangeduide waar, voor zover het relevante publiek dit onmiddellijk en zonder specifiek na te denken zal opvatten als een afbeelding van een detail of een aspect van de betrokken waar [arrest van 19 september 2012, Fraas/BHIM (Ruitmotief in donkergrijs, lichtgrijs, zwart, beige, donkerrood en lichtrood), T‑50/11, niet gepubliceerd, EU:T:2012:442, punt 43]. In een dergelijk geval is niet de kwalificatie van het betrokken teken als beeldteken, driedimensionaal teken of ander soort teken doorslaggevend, maar het feit dat het teken samenvalt met het uiterlijk van de aangeduide waar [arrest van 9 november 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Weergave van een patroon van elkaar kruisende golvende lijnen), T‑579/14, waartegen hogere voorziening is ingesteld, EU:T:2016:650, punt 28].
39
Indien in een dergelijk geval het onderscheidend vermogen van het merk niet werd beoordeeld met verwijzing naar de afwijking die het vertoont in vergelijking met wat in de sector van de aangeduide waren de norm of gangbaar is, zou het immers volstaan te verzoeken om inschrijving van een teken dat onmiddellijk kan worden opgevat als een deel van de aangeduide waar, om de mogelijkheid te verhogen dat het wordt ingeschreven en aldus nagenoeg automatisch bescherming te verlenen aan het uiterlijk of de vorm van de waar zelf. Aangezien de gemiddelde consument niet de gewoonte heeft de herkomst van de waar af te leiden uit het uiterlijk of de vorm ervan (arrest van 6 september 2012, Storck/BHIM, C‑96/11 P, niet gepubliceerd, EU:C:2012:537, punt 35), zou deze mogelijkheid echter een aanzienlijk risico op ontwijking van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 opleveren, en dus afdoen aan het algemeen belang dat door deze bepaling wordt gewaarborgd.
40
Wat betreft merken die bestaan in de vorm van de erdoor aangeduide waar, staat het de bevoegde autoriteit bovendien vrij om de wezenlijke kenmerken ervan te identificeren door de waar zelf te onderzoeken. Een dergelijk onderzoek is immers geboden wanneer de identificatie van een wezenlijk kenmerk van het merk noodzakelijk is om de precieze aard te bepalen van de elementen die deel uitmaken van de grafische voorstelling en van de eventuele beschrijvingen die zijn overgelegd bij de indiening van de inschrijvingsaanvraag, en aldus het aan artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 207/2009 ten grondslag liggende algemeen belang te waarborgen. Dit belang bestaat erin een marktdeelnemer te verbieden zich een teken dat bestaat in de vorm van de waar en een technische oplossing bevat, onrechtmatig toe te eigenen (zie in die zin arrest van 6 maart 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry, C‑337/12 P–C‑340/12 P, niet gepubliceerd, EU:C:2014:129, punten 50 en 54‑56). Dit probleem doet zich per definitie voor bij een merk dat bestaat in de vorm van een concrete waar en niet uit een abstracte vorm (arrest van 10 november 2016, Simba Toys/EUIPO, C‑30/15 P, EU:C:2016:849, punt 47).
41
In casu kan echter – zoals de nietigheidsafdeling heeft opgemerkt (zie punt 7 supra) – niet op goede gronden worden betoogd dat het betwiste merk (zie punt 32 supra) onmiddellijk en zonder specifiek na te denken zal worden opgevat als een afbeelding van een detail of een aspect van de erdoor aangeduide waren, en nog minder dat het bestaat in de vorm van de door verzoekster geproduceerde brei- en haaknaalden.
42
Enkele voorbeelden van de betrokken waren uit het dossier van het EUIPO worden hierna afgebeeld:
43
Uit de monsters en de foto’s van deze waren, die alle deel uitmaken van het dossier van het EUIPO, blijkt dat de motieven die op de betrokken waren zijn aangebracht op niet-verwaarloosbare punten van dit merk verschillen. In het bijzonder zijn de betrokken motieven gekleurd, zijn deze verdeeld over onregelmatige intervallen, is de kleuring binnen elk oppervlak dat de vorm van een visgraat aanneemt niet homogeen, verloopt de overgang tussen de kleuren niet via een duidelijke grenslijn en is de opeenvolging van kleuren willekeurig. Deze kenmerken gelden ook voor de beige naalden die in punt 21 van de bestreden beslissing zijn afgebeeld, met uitzondering van het grote aantal verschillende kleuren, dat plaats maakt voor tinten beige.
44
Het betwiste merk zoals ingeschreven heeft daarentegen de kenmerken van een abstracte geometrische vorm die bestaat uit een repetitief motief bestaande uit twee parallelle lijnen die duidelijk afgebakende visgraten omsluiten, dit alles in zwart-wit.
45
Hieruit volgt dat wanneer in de omstandigheden van de onderhavige zaak wordt gesteund op het feit dat op het oppervlak van verzoeksters waren motieven worden getoond in de vorm van veelkleurige visgraten, om het onderscheidend vermogen van het uiterlijk van deze waren in de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 te onderzoeken, en niet op het betwiste merk zoals ingeschreven – anders dan de kamer van beroep meent – niet de wezenlijke kenmerken ervan worden geïdentificeerd, maar deze kenmerken aanzienlijk worden gewijzigd. Deze wijziging heeft tot gevolg gehad dat een merk dat is ingeschreven als een abstracte vorm en dat bijgevolg een door deze vorm bepaalde bescherming geniet (arrest van 6 maart 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry, C‑337/12 P–C‑340/12 P, niet gepubliceerd, EU:C:2014:129, punt 57), wordt omgevormd tot een merk dat bestaat in de specifieke vorm van de erdoor aangeduide waren. De mate waarin deze wijziging doorslaggevend blijkt, wordt aangetoond door het feit dat de kamer van beroep zich juist op de versiering in kleur van de in punt 25 supra geïllustreerde haaknaalden heeft gebaseerd om tot de slotsom te komen dat de motieven op het oppervlak van verzoeksters waren geen onderscheidend vermogen hadden en om, van daaruit, deze conclusie door te trekken naar het betwiste merk.
46
De verklaring van verzoekster, waarop de kamer van beroep zich in punt 21 van de bestreden beslissing beroept, dat zij voornemens was het visgraatmotief aan te brengen op de lengte van de brei- en haaknaalden, kan aan deze conclusies niet afdoen. Zoals blijkt uit de punten 33 en 34 supra beoogt de inschrijving van een merk in het register immers de kamer van beroep in de gelegenheid te stellen haar bevoegdheden uit te oefenen en de belangen van de partijen in een geding te waarborgen, maar beoogt het ook derden te informeren over de precieze aard van de ingeschreven rechten en dus het voorwerp van de verleende bescherming af te bakenen. Zelfs gesteld dat verzoeksters verklaring aldus kan worden begrepen dat deze impliceert dat verzoekster er zich niet tegen verzet dat de kamer van beroep het onderscheidend vermogen van het betwiste merk onderzoekt rekening houdend met het uiterlijk van de in punt 21 van de bestreden beslissing vermelde waren, is deze verklaring bijgevolg in casu niet relevant. Evenmin relevant is in ieder geval de door verzoekster ter terechtzitting vermelde omstandigheid dat verzoekster het betwiste merk, in de ingeschreven vorm ervan, wellicht heeft aangebracht op de verpakking van de door haar verkochte waren. Dienaangaande hoeft slechts in herinnering te worden gebracht dat de kamer van beroep het onderscheidend vermogen van het betwiste merk ten aanzien van deze vorm niet heeft beoordeeld. De rechtmatigheid van de bestreden beslissing dient echter alleen te worden beoordeeld ten aanzien van de overwegingen ter ondersteuning van het dictum ervan.
47
Daaruit vloeit voort dat het onderzoeken van het onderscheidend vermogen van het betwiste merk rekening houdend met substantieel gewijzigde kenmerken ervan schending vormt van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Zoals verzoekster aanvoert, heeft de kamer van beroep het onderscheidend vermogen van het betwiste merk dus in strijd met deze bepaling beoordeeld door zich te baseren op de motieven op het oppervlak van de door verzoekster geproduceerde brei- en haaknaalden, zodat de bestreden beslissing dient te worden vernietigd.
Kosten
48
Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd. Aangezien het EUIPO in het ongelijk is gesteld, dient het overeenkomstig verzoeksters vordering te worden verwezen in de kosten.
49
Overeenkomstig artikel 138, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering zal interveniënte haar eigen kosten dragen.
HET GERECHT (Vijfde kamer),
rechtdoende, verklaart:
1)
De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 5 november 2015 (zaak R 1814/2014‑1) wordt vernietigd.
2)
Het EUIPO wordt verwezen in de kosten van M/S. Indeutsch International.
3)
Crafts Americana Group, Inc. zal haar eigen kosten dragen.
Gratsias
Labucka
Ulloa Rubio
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 21 juni 2017.
ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Engels.