62009CC0263_SV
Generaladvokatens förslag till avgörande
Generaladvokatens förslag till avgörande
I – Inledning
1. Klaganden Edwin Co. Ltd och Elio Fiorucci är oeniga om vem som får vara innehavare av gemenskapsordmärket ELIO FIORUCCI. Elio Fiorucci har hänvisat till italienska bestämmelser på vilka han stöder sin uppfattning att han är den ende som har rätt att låta registrera det omtvistade varumärket.
2. Till att börja med var Elio Fiorucci och klaganden parter i ett ogiltighetsförfarande och i ett besvärsförfarande vid byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån). Där gjorde Elio Fiorucci sin rätt till sitt egennamn gällande, vilket åtnjuter särskilt skydd enligt italiensk rätt. De tvistade huvudsakligen om huruvida detta skydd förelåg och huruvida Elio Fiorucci – med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken(2) i förening med italiensk rätt – kan förhindra att en tredje part är innehavare av gemenskapsordmärket ELIO FIORUCCI. I förfarandet vid överklagandenämnden kunde Elio Fiorucci inte vinna gehör för sin uppfattning.
3. Genom dom av den 14 maj 2009 i målet Fiorucci mot harmoniseringsbyrån(3) (nedan kallad den överklagade domen) ogiltigförklarade Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt (nedan kallad förstainstansrätten)[*] det omtvistade beslutet, som hade fattats av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån, ”eftersom artikel 8.3 i Codice della Proprietà Industriale (den italienska lagen om industriell och immateriell äganderätt) [nedan kallad CPI] i beslutet har tolkats på ett sådant sätt att det föreligger felaktig rättstillämpning” (punkt 1 i domslutet). I den överklagade domen undersöks och tolkas denna italienska bestämmelse i förening med artikel 52.2 a i förordning (EG) nr 40/94 i dess ändrade lydelse (nedan kallad förordning nr 40/94). [* Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt bytte den 1 december 2009 namn till Europeiska unionens tribunal. Övers. anm.]
4. Klaganden överklagade ovanstående dom och gjorde i första hand gällande att förstainstansrätten gjort en felaktig tolkning av den ovannämnda italienska bestämmelsen.
5. Kommer det emellertid an på domstolen att yttra sig beträffande frågor om tolkningen av nationella bestämmelser i mål om överklagande?
II – Tillämpliga bestämmelser
A – De unionsrättsliga bestämmelserna
1. Fördraget om Europeiska unionen (FEU)
6. I artikel 19.1 FEU föreskrivs följande:
”Europeiska unionens domstol ska bestå av domstolen, tribunalen och specialdomstolar. Den ska säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av fördragen.
Medlemsstaterna ska fastställa de möjligheter till överklagande som behövs för att säkerställa ett effektivt domstolsskydd inom de områden som omfattas av unionsrätten.”
2. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF)
7. I artikel 256.1 andra stycket FEUF föreskrivs följande:
”Tribunalens avgöranden … kan överklagas till domstolen, dock endast i rättsfrågor, i enlighet med de villkor och begränsningar som fastställs i stadgan.”
8. I artikel 263 FEUF föreskrivs följande:
”Europeiska unionens domstol ska granska lagenligheten av lagstiftningsakter, sådana akter som antas av rådet, av kommissionen eller av Europeiska centralbanken och som inte är rekommendationer och yttranden, samt sådana rättsakter som antas av Europaparlamentet och av Europeiska rådet och som ska ha rättsverkan i förhållande till tredje man. Den ska även granska lagenligheten av sådana akter antagna av unionens organ eller byråer som är avsedda att ha rättsverkan i förhållande till tredje man.
För detta ändamål ska domstolen vara behörig att pröva talan som väcks av en medlemsstat, av Europaparlamentet, av rådet eller av kommissionen rörande bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, åsidosättande av fördragen eller av någon rättsregel som gäller deras tillämpning eller rörande maktmissbruk.
…”
3. Domstolens stadga
9. Artikel 58 första stycket i domstolens stadga(4) har följande lydelse:
”Ett överklagande till domstolen skall vara begränsat till rättsfrågor. Det kan endast grundas på bristande behörighet hos tribunalen, på rättegångsfel som kränker den överklagandes intressen eller på att tribunalen har åsidosatt unionsrätten.”
4. Förordning nr 40/94
a) Tillämplig version av förordning nr 40/94
10. I förevarande mål är förordning nr 40/94 i den version som gällde vid den tidpunkt då överklagandet avgjordes tillämplig i materiellt hänseende.
11. Överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån hade att utgå från det sak- och rättsläge som rådde vid tidpunkten för avgörandet.(5) Överklagandet vid förstainstansrätten avsåg med stöd av artikel 63.1 i förordning nr 40/94(6) överklagandenämndens beslut. Frågan huruvida överklagandenämnden gjorde en felaktig rättstillämpning i beslutet kunde bara bedömas med ledning av rättsläget vid den tidpunkt då överklagandet avgjordes.(7) Till grund för prövningen lade förstainstansrätten följaktligen den version av förordning nr 40/94, vilken gällde när överklagandet avgjordes.(8) Denna version gäller numera också för målet om överklagande.
b) Relevanta bestämmelser
12. I artikel 50.1 i förordning nr 40/94(9) föreskrivs följande:
”Efter ansökan till byrån eller på grundval av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång skall de rättigheter som tillhör en innehavare av ett gemenskapsvarumärke förklaras upphävda i följande fall:
…
c) Om varumärket, på grund av den användning som skett av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke i fråga om de varor eller tjänster för vilka det är registrerat, är ägnat att vilseleda allmänheten, särskilt vad avser art, kvalitet eller geografiskt ursprung för dessa varor eller tjänster.”
13. I artikel 52.2 i förordning nr 40/94(10) föreskrivs följande:
”Efter ansökan till byrån eller på grund av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång skall ett gemenskapsvarumärke också förklaras ogiltigt om användningen av ett sådant varumärke kan förbjudas på grund av en annan äldre rättighet, särskilt
a) rätten till namn,
b) rätten till egen bild,
c) upphovsrätt,
d) industriell äganderätt,
enligt gemenskapslagstiftningen eller enligt den nationella rätt som ger detta skydd.”
14. I artikel 63 i förordning nr 40/94(11) föreskrivs följande:
”1. Beslut av överklagandenämnden får överklagas till Europeiska gemenskapernas domstol.
2. Ett överklagande får grundas på bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, åsidosättande av fördraget, av denna förordning eller av någon rättsregel som gäller deras tillämpning[(12) ] eller rörande maktmissbruk.
3. Europeiska gemenskapernas domstol skall vara behörig att upphäva eller ändra ett överklagat beslut.
...
6. Byrån ska vidta de åtgärder som krävs för att följa Europeiska gemenskapernas domstols dom.”
5. Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94(13) (nedan kallad genomförandeförordningen)
15. Här återges bestämmelser i genomförandeförordningen i den version som gällde vid tidpunkten för annulleringsenhetens(14) beslut och vid tidpunkten för överklagandeenhetens beslut(15) .
16. Under rubriken ”Ansökan om hävning eller ogiltigförklaring” föreskrivs följande i regel 37:
”En ansökan till Byrån om hävning eller ogiltigförklaring … skall innehålla följande:
…
b) Beträffande grunderna för ansökan
…
iii) vid en ansökan i enlighet med artikel 52.2 i förordningen, information om den rättighet på vilken ansökan om ogiltigförklaring baseras och information som visar[(16) ] att sökanden är innehavare av en tidigare rättighet som anges i artikel 52.2 i förordningen eller att denne under tillämplig nationell lag är berättigad att göra anspråk på den rättigheten,
…”
B – Den nationella lagstiftningen
17. Enligt artikel 8.3 CPI(17) i den lydelse som är tillämplig i det aktuella fallet(18) kan personnamn, kännetecken som används inom områdena konst, litteratur, vetenskap, politik eller sport, namn och akronymer avseende evenemang eller ideella organisationer, inklusive deras karakteristiska emblem, om de är välkända registreras som varumärke endast av innehavaren eller med samtycke från innehavaren eller från de personer(19) som nämns i punkt 1.
III – Bakgrund till tvisten
18. Förstainstansrätten beskrev bakgrunden till tvisten enligt följande:
”1 Sökanden, modedesignern Elio Fiorucci, blev välkänd i Italien på 1970‑talet. Till följd av ekonomiska svårigheter under 1980‑talet inleddes ett förenklat konkursförfarande mot sökandens bolag Fiorucci SpA.
2 Den 21 december 1990 överlät Fiorucci [SpA] alla sina immateriella tillgångar till intervenienten Edwin Co. Ltd, som är ett multinationellt japanskt bolag. I artikel 1 i överlåtelseavtalet angavs följande:
’Bolaget Fiorucci överlåter, säljer och överför till bolaget Edwin … som, å sin sida, förvärvar:
i) alla registrerade varumärken och varumärkesansökningar i hela världen, alla patent, mönster och bruksmodeller samt alla andra särskiljande kännetecken som tillhör bolaget Fiorucci, vilka uppräknas … i bilagan till detta avtal …
iv) alla exklusiva rättigheter att använda namnet ′FIORUCCI′ och att tillverka och sälja kläder och andra produkter under märket ′FIORUCCI′.’
…
4 Intervenienten ingav den 23 december 1997 en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket ELIO FIORUCCI … till harmoniseringsbyrån.
5 Ordmärket ELIO FIORUCCI registrerades av harmoniseringsbyrån den 6 april 1999 …
6 Den 3 februari 2003 ingav sökanden en ansökan om upphävande och ogiltighetsförklaring av varumärket med stöd av artiklarna 50.1 c och 52.2 a i … förordning … nr 40/94 … i dess ändrade lydelse.
7 Genom beslut av den 23 december 2004 biföll harmoniseringsbyråns annulleringsenhet ansökan om ogiltigförklaring av varumärket ELIO FIORUCCI, med motiveringen att artikel 52.2 i förordning nr 40/94 hade åsidosatts …
8 Annulleringsenheten fann att artikel 21.3 i Legge Marchi (den italienska lagen om varumärken) (nu artikel 8.3 [CPI]) var tillämplig och ogiltigförklarade registreringen av det aktuella varumärket, eftersom det hade visats att namnet Elio Fiorucci var välkänt och eftersom det inte hade visats föreligga något uttryckligt, klart och otvetydigt samtycke till att detta namn registrerades som gemenskapsvarumärke. ...
9 Intervenienten överklagade därför beslutet till harmoniseringsbyråns överklagandenämnd med yrkande om att nämnden, med ändring av det överklagade beslutet, skulle avslå ansökan om ogiltighetsförklaring av det aktuella varumärket och upprätthålla registreringen.
10 Genom beslut av den 6 april 2006 … biföll första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån intervenientens överklagande och upphävde annulleringsenhetens beslut, med motiveringen att den relativa ogiltighetsgrund som avses i artikel 52.2 i förordning nr 40/94 inte var tillämplig i det föreliggande fallet, vilket inte var ett sådant fall som omfattades av den nationella lagstiftningen (artikel 8.3 [CPI]). Sökandens ansökan om upphävande av det aktuella varumärket på den grunden att artikel 50.1 c i förordning nr 40/94 hade åsidosatts avslogs likaledes av överklagandenämnden.
11 Överklagandenämnden framhöll särskilt att själva syftet med artikel 8.3 [CPI] är att en berömd persons namn inte ska kunna användas av andra i kommersiellt syfte. ... Överklagandenämnden angav att, såvitt nämnden känner till, denna frågeställning inte avgjorts i rättspraxis, men att ”de mest auktoritativa författarna inom den italienska juridiska doktrinen” synes bekräfta att denna bestämmelse förlorar sitt syfte i de fall då denna marknadspotential redan i hög grad har utnyttjats. Överklagandenämnden angav att det förhållandet att namnet Elio Fiorucci i det föreliggande fallet var välkänt i Italien förvisso inte kunde följa av att namnet ursprungligen hade använts i icke kommersiella sammanhang. …
12 När det gäller ansökan om upphävande enligt artikel 50.1 c i förordning nr 40/94 angav överklagandenämnden närmare …
13 … att … detta beror på att allmänheten är medveten om att efternamn ofta används som varumärken i kommersiellt syfte, utan att detta innebär att nämnda efternamn motsvarar en verklig person. Dessutom hade sökanden, genom den överlåtelse som genomfördes år 1990, avsagt sig alla rättigheter att använda såväl varumärket FIORUCCI som varumärket ELIO FIORUCCI. …
14 … I förevarande fall fann överklagandenämnden att varumärket ELIO FIORUCCI, vilket endast återger namnet på en person, inte förmedlar några uppgifter om bestämda goda kvalitativa egenskaper och att det således inte kunde vilseleda allmänheten.”
IV – Den överklagade domen
19. Genom sitt överklagande yrkade Elio Fiorucci både att överklagandenämndens beslut skulle upphävas och att det omtvistade gemenskapsvarumärket skulle upphävas och ogiltigförklaras av förstainstansrätten. Han gjorde gällande att artiklarna 50.1 c och 52.2 a i förordning nr 40/94 hade åsidosatts.
20. Överklagandet bifölls till en del.
21. Förstainstansrätten fann förvisso att skäl för upphävande i enlighet med artikel 50.1 c i förordning nr 40/94 inte förelåg. De särskilda villkoren för att ett varumärke ska anses vara vilseledande i samband med namnet på en designer(20) var inte uppfyllda. Dessutom hade det inte styrkts att varumärket hade använts på ett vilseledande sätt.(21)
22. I samband med granskningen av artikel 52.2 a i förordning nr 40/94 gjorde förstainstansrätten en noggrann undersökning(22) av tolkningen av artikel 8.3 CPI och förklarade bland annat följande:
”50 Överklagandenämndens tolkning av artikel 8.3 [CPI] vinner inte stöd i denna bestämmelses ordalydelse. Enligt denna ordalydelse avses namn på välkända personer, utan att det görs någon skillnad beroende på inom vilket område de har blivit välkända.
…
53 Även om ett välkänt personnamn redan hade registrerats eller använts som de facto-varumärke, skulle det skydd som följer av artikel 8.3 [CPI], i motsats till vad överklagandenämnden har antytt …, på intet sätt vara överflödigt eller utan mening.
…
55 Det är [nämligen] inte uteslutet att ett namn på en välkänd person, som har registrerats eller använts som varumärke för vissa varor eller tjänster, kan bli föremål för en ny registrering för andra varor eller tjänster, vilka inte är av liknande slag som de varor eller tjänster som omfattas av den äldre registreringen. ...
56 Det kan dessutom konstateras att det för att artikel 8.3 [CPI] ska kunna tillämpas inte ställs andra villkor än att det aktuella personnamnet ska vara välkänt. …
57 Det kan inte heller med stöd av den del av doktrinen som har citerats i … i det angripna beslutet dras slutsatsen att överklagandenämndens tolkning av artikel 8.3 [CPI] är korrekt.
58 Adriano Vanzetti, som tillsammans med Vincenzo Di Cataldo är författare till det verk som citerats i … i det angripna beslutet, deltog nämligen vid förhandlingen i egenskap av sökandens advokat. Han uppgav därvid att den ståndpunkt som intagits av överklagandenämnden på intet sätt följer av innehållet i det aktuella verket. …
59 Marco Ricolfi … hänvisar enligt överklagandenämnden till ’[personnamn] som blivit välkända till följd av att de ursprungligen har använts på ett sätt som ofta inte kan karakteriseras som näringsverksamhet’. Detta innebär på intet sätt ett uteslutande av personnamn som blivit välkända till följd av att de har använts ’inom näringsverksamhet’ … .
60 Maurizio Ammendola … är den ende som talar om en användning ’utanför den kommersiella sfären’, utan att för den skull uttryckligen dra slutsatsen att artikel 8.3 [CPI] inte kan åberopas till skydd för ett personnamn som inte har blivit välkänt inom denna sfär. Under alla omständigheter kan förstainstansrätten inte, med hänsyn till vad som ovan anförts, endast på grundval av denna enda författares inställning uppställa ett villkor för tillämpningen av den aktuella bestämmelsen som inte framgår av dess ordalydelse.
61 Härav följer att överklagandenämnden gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning vid tolkningen av artikel 8.3 [CPI]. Denna felaktiga rättstillämpning medförde att bestämmelsen med orätt inte ansågs tillämplig på sökandens namn, trots att det är utrett att det rör sig om ett känt personnamn.
…”
23. Mot bakgrund härav upphävde förstainstansrätten visserligen överklagandenämndens beslut i punkt 1 i domslutet i den del det innehöll en felaktig tolkning av artikel 8.3 CPI, men den ogiltigförklarade inte det ifrågavarande varumärket. Argumentet att även varumärket ELIO FIORUCCI hade varit inkluderat när alla varumärken och särskiljande kännetecken överfördes hade nämligen inte prövats av överklagandenämnden. Klagandens ansökan om att överklagandenämndens beslut skulle ändras och det ifrågavarande varumärket ogiltigförklaras kunde inte bifallas, eftersom detta i princip skulle innebära att förstainstansrätten utförde sådana administrativa uppgifter och utredningsuppgifter som ankommer på harmoniseringsbyrån och därmed skulle strida mot den institutionella jämvikten.(23)
V – Överklagandet och parternas yrkanden
24. I sitt överklagande har klaganden ifrågasatt den överklagade domen och yrkat att punkt 1 i domslutet ska upphävas. I andra hand har klaganden åberopat bristande motivering – och dessutom yrkat att harmoniseringsbyrån ska åläggas att pröva detta argument – samt rättsvägran då artikel 63.3 i förordning nr 40/94 åsidosatts. I tredje hand har klaganden yrkat att harmoniseringsbyrån ska åläggas att pröva detta argument. Slutligen har klaganden yrkat att Elio Fiorucci ska förpliktas att ersätta samtliga rättegångskostnader i första och andra instans och att kostnaderna ska delas, om överklagandet inte bifalls.
25. Harmoniseringsbyrån har yrkat att domstolen ska upphäva den överklagade domen och förplikta Elio Fiorucci att ersätta rättegångskostnaderna.
26. Elio Fiorucci har yrkat att punkterna 1, 3 och 4 i domslutet ska fastställas, att punkterna 33–35 i domen ska ändras och att han ska ersättas för kostnaderna i överklagandeinstansen.
27. Klaganden har yrkat att Elio Fiorruccis yrkande om ändring ska ogillas.
VI – Bedömning av grunderna för överklagandet
A – Den första och den andra grunden: åsidosättande av artikel 52.2 a i förordning nr 40/94 och av artikel 8.3 CPI
28. Eftersom de ovannämnda bestämmelserna, på grund av normstrukturen i artikel 52.2 i förordning nr 40/94, griper in i varandra och parternas argument överlappar varandra, anser jag att det är meningsfullt att undersöka de båda första grunderna tillsammans. Innehållsmässigt kan parternas argument delas in utifrån den omständigheten att tillämpligheten av artikel 52.2 a i förordning nr 40/94 på det aktuella fallet generellt har bestritts och att tolkningen av artikel 8 CPI diskuterats i samband med tillämpningen av förordning nr 40/94.
1. Är artikel 52.2 a i förordning nr 40/94 tillämplig?
29. Jag ska till att börja med undersöka det materiella tillämpningsområdet för artikel 52.2 a i förordning nr 40/94. Klaganden har nämligen gjort gällande att den företrädesrätt till registrering som gäller enligt artikel 8 CPI skyddar rent förmögenhetsrättsliga intressen i fråga om varumärken som har blivit välkända till följd av att de har använts i icke kommersiella sammanhang. Genom artikel 52.2 a i förordning nr 40/94 skyddas däremot de namnrättsliga intressena i samband med ideella rättigheter. Elio Fiorrucci har emellertid inte visat att dessa intressen har åsidosatts.
a) Det materiella tillämpningsområdet för artikel 52.2 a i förordning nr 40/94
30. Enligt artikel 52.2 i förordning nr 40/94 kan en ansökan om ogiltigförklaring ”särskilt” stödja sig på rätten till ett namn (punkt a) och även på rätten till egen bild (punkt b), upphovsrätt (punkt c), industriell äganderätt (punkt d) eller en annan äldre rättighet när användning av det klandrade varumärket kan förbjudas enligt den lagstiftning som gäller för detta skydd.
31. Bestämmelsens tillämpningsområde är därmed mycket brett och obestämt. Ingen av de rättigheter som uttryckligen anges i förteckningen, vilken emellertid inte är uttömmande, är av varumärkesrättslig art. Det enda de har gemensamt bortsett från detta är att de ger innehavaren rätt att förbjuda användning av varumärket av vilket skäl det än må vara.
32. Man kan därför knappast med ledning av bestämmelsens ordalydelse utgå från att den är begränsad till att innehavarens ideella rättigheter eller immaterialrättsliga intressen hotas, i synnerhet som tyngdpunkten torde ligga inom det materiella området både vad gäller upphovsrätten och den industriella äganderätten i allmänhet. En bokstavstolkning och en systematisk tolkning av artikel 52.2 a i förordning nr 40/94 talar alltså emot att bestämmelsen ska tolkas restriktivt.
33. Denna tolkning bekräftas av praxis från överklagandenämnderna vid harmoniseringsbyrån. De har till exempel bifallit ansökningar om ogiltigförklaring på grund av rätt till egen bild(24) och en upphovsrättsligt skyddad återgivning av ett vinblad(25) och tagit ställning till huruvida artikel 52.2 i förordning nr 40/94 är tillämplig på filmtitlar(26), utan att ta upp frågan om en teleologisk inskränkning på det sätt som klaganden har föreslagit.
b) Slutsats i denna del
34. Artikel 52.2 i förordning nr 40/94 ska således tillämpas i det aktuella fallet, om den rätt som Elio Fiorucci har gjort gällande med stöd av artikel 8 CPI faktiskt föreligger.
2. Har artikel 52.2 a i förordning nr 40/94 åsidosatts genom att artikel 8 CPI bedömts på ett felaktigt sätt?
a) Parternas argument
35. Klaganden och harmoniseringsbyrån anser att artikel 8 CPI tolkades felaktigt av förstainstansrätten och att härav nödvändigtvis följer att artikel 52.2 a i förordning nr 40/94 åsidosattes.
36. Enligt klaganden har artikel 8.3 CPI blivit en ”oskiljaktig del av Europeiska unionens rättssystem” genom hänvisningen i artikel 52.2 i förordning nr 40/94. Artikel 8.3 CPI ger dock inte Elio Fiorucci rätt att som innehavare av namnet förbjuda användning av varumärket, utan endast rätt till en första registrering av namnet som varumärke. Elio Fiorucci hade redan låtit registrera varumärken med beståndsdelen FIORUCCI, bland dessa jämte de italienska varumärkena FIORUCCI också det nyzeeländska varumärket ELIO FIORUCCI. Därefter överlät han dessa varumärken till klaganden via Fiorucci SpA. Några ytterligare varumärken med beståndsdelen FIORUCCI kan Elio Fiorucci nu inte längre låta registrera mot innehavarens vilja på grund av risken för förväxling med varumärken som redan är skyddade.(27)
37. Dessutom gäller artikel 8.3 CPI bara för namn som ursprungligen har blivit välkända till följd av att de har använts i icke kommersiella sammanhang. Detta följer både av den italienska doktrinen och av de beslut som hittills har fattats i enlighet med artikel 8.3 CPI, vilka endast avsett ”icke-kommersiella varumärken”. Klaganden kan inte förstå att förstainstansrätten inte behandlade denna rättspraxis som anfördes även i första instans.
38. Harmoniseringsbyrån har huvudsakligen gjort gällande att förstainstansrätten inte undersökte hur överlåtelsen av samtliga varumärken med beståndsdelen FIORUCCI inverkade på tolkningen av artikel 8.3 CPI. Dessa märken registrerades med Elio Fioruccis samtycke. Därmed utsläcktes hans rättigheter enligt artikel 8.3 CPI. I artikel 52.2 a i förordning nr 40/94 hänvisas till artikel 8.3 CPI. Den felaktiga bedömningen av den italienska bestämmelsen kunde därför innebära att artikel 52.2 a i förordning nr 40/94 åsidosattes.
39. Elio Fiorucci har bestritt dessa argument. Han anser dels att de inte kan tas upp till prövning, eftersom de inte framfördes i lägre instans, dels att de saknar grund.
b) Frågor som behöver klarläggas
40. Eftersom artikel 8 CPI inte är en unionsrättslig bestämmelse, utan en bestämmelse i italiensk rätt, ska jag till att börja med undersöka på vilket sätt den ska beaktas vid tillämpningen av artikel 52.2 i förordning nr 40/94.
41. Jag ska sedan i ett andra steg gå in på frågan huruvida och i vad mån det kan göras gällande vid unionsdomstolarna att artikel 8 CPI har tolkats felaktigt.
i) Normstrukturen i artikel 52.2 a i förordning nr 40/94 i samband med nationell rätt: den nationella rätten är inte en integrerad del av unionsrätten
– Bokstavstolkning och systematisk tolkning av bestämmelsen
42. Om man betraktar ordalydelsen i artikel 52.2 i förordning nr 40/94 framgår det att ”gällande gemenskapsrätt eller
nationell lagstiftning”(28) ska tillämpas för att härleda den rätt till namn som medför att ett varumärke inte får användas. Av denna ”tvåspåriga” strategi som föreskrivs av lagstiftaren framgår att den nationella lagstiftningen kan behöva prövas som en inledande fråga när artikel 52.2 i förordning nr 40/94 tillämpas, om det gäller att undersöka relevansen av rätten till namn i förhållande till ett nyare varumärke.
43. Denna omständighet ger emellertid inte den nationella rätten någon unionsrättslig prägel. I synnerhet är den rättspraxis enligt vilken internationell rätt kan vara en integrerad del av unionsrätten inte relevant i det aktuella fallet.(29) Snarare talar redan bestämmelsens ordalydelse mot att den nationella lagstiftningen skulle kunna vara en integrerad del av unionsrätten och för att de båda rättsområdena ska hållas isär. Artikel 8 CPI ska således anses vara en nationell bestämmelse också när ”rätten till namn” prövas.
– Den nationella rättens särställning mot bakgrund av genomförandeförordningen
44. Av genomförandeförordningen framgår att den nationella rätten, till vilken hänvisas i artikel 52.2 i förordning nr 40/94, inte är en integrerad del av unionsrätten, utan att den ska inordnas i ett eget sammanhang som är skilt från unionsrätten.
45. Enligt regel 37 måste sökanden nämligen ”[framlägga] uppgifter som visar
att [han] … är innehavare av en tidigare rättighet som anges i artikel 52.2 i förordningen eller att denne under tillämplig nationell lag är berättigad att göra anspråk på den rättigheten”.(30)
46. Sökanden har således bevisbördan när det gäller att visa för harmoniseringsbyrån att han har den rättighet att förbjuda användning av ett nyare varumärke som han har gjort gällande.(31)
47. Vid en första anblick tycks denna fördelning av bevisbördan vara märklig, eftersom det nationella rättsläget härigenom kommer att utgöra faktiska omständigheter.(32) Vid en närmare granskning visar sig detta dock vara följdriktigt och den nationella rättens funktion rimlig, om hänvisning görs till denna inom ramen för unionsrättsliga bestämmelser.
48. I unionsrättsliga förfaranden är nämligen den nationella rätten och unionsrätten väsensskilda, och det finns betydande praktiska skillnader när det gäller hur de ska handhas. Dessa framgår också av rättspraxis.
ii) Den nationella rättens särställning i unionsdomstolarnas praxis
– Allmän inledande anmärkning
49. Unionsdomstolarna ska ”säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av fördragen ”(33) (artikel 19 FEU). Att tolka den nationella rätten hör till att börja med inte till deras uppgifter. Detta har domstolarna i medlemsstaterna som uppgift. Så som i det aktuella fallet kan frågor ändå ställas om innehållet i och tolkningen av den nationella rätten, när de unionsrättsliga bestämmelserna tillämpas.
50. Unionsdomstolarna har emellertid inga speciella verktyg för att utreda det nationella rättsläget vad gäller bestämda faktiska omständigheter. I unionsrätten föreskrivs inte att de ska vända sig till de nationella högre rättsinstanserna eller andra nationella instanser för att få ett bindande klargörande av ett konkret nationellt rättsläge, så att säga en motsvarighet till begäran om förhandsavgörande.
51. I unionens rättegångsregler föreskrivs inte heller att målet i sådana fall ska vilandeförklaras och parterna åläggas att vända sig till medlemsstaternas domstolar och få till stånd ett klarläggande av rättsläget genom fastställelsetalan. För unionsdomstolarna och i synnerhet andra myndigheter som har som uppgift att tillämpa unionsrätten(34) torde det i regel av naturliga praktiska skäl vara betydligt svårare att undersöka den tillämpliga nationella rätten vad gäller bestämda faktiska omständigheter än att bedöma fallet utifrån dess unionsrättsliga aspekter.
52. Artikel 24.2 i domstolens stadga(35) gör det visserligen generellt möjligt för EU-domstolen att av medlemsstaterna ”begära alla upplysningar som domstolen anser behövs för handläggningen”, men denna bestämmelse ger för det första ingen ytterligare hjälp när domstolen konfronteras med en icke‑medlemsstats nationella rätt, och för det andra kan en upplysning om exempelvis innehållet i nationella skattebestämmelser inte jämställas med ett bindande klarläggande av en domstol av rättsläget vad gäller bestämda faktiska omständigheter.
– Den nationella rätten inom ramen för artikel 52.2 i förordning nr 40/94
53. Unionsdomstolarna slipper detta problem åtminstone i det aktuella fallet med artikel 52.2 i förordning nr 40/94. Enligt genomförandeförordningen har sökanden nämligen själv bevisbördan för den rättighet som han har gjort gällande. Att bedöma de bevismedel som han har framlagt ? och inget annat(36) – åligger därmed harmoniseringsbyrån eller, om förfarandet fortsätter, unionsdomstolarna.
54. Det finns visserligen ingen speciell bestämmelse för domstolsförfaranden som motsvarar regel 37 i genomförandeförordningen, men det finns inget som talar för att principen ska frångås i domstolsförfaranden. Om tvisteföremålet i överklagandenämnden och förstainstansrätten är identiskt(37) måste detta följdriktigt gälla också för fördelningen och omfattningen av parternas bevisbörda.
55. Därmed lämnar den nationella rätten, vilken ska prövas som en inledande fråga, den rättsliga sfären ur unionens rättstillämpares synvinkel och kommer att utgöra faktiska omständigheter som kan bevisas.(38)
56. Genom att unionsrätten placerar den nationella rätten, vilken ska prövas som en inledande fråga, på samma nivå som bevisbördan i samband med faktiska omständigheter(39), står den för det första i överensstämmelse med klassiska principer inom den internationella privaträtten.(40) För det andra motsvarar denna lösning, vilken uttryckligen från fall till fall tycks vara positivrättsligt förankrad i genomförandeförordningen på området varumärkesrätt i unionen, också de internationella domstolarnas och skiljedomstolarnas hävdvunna praxis.(41) Principen jura novit curia gäller, om den över huvud taget gäller, för det internationella rättsområdet i fråga, men inte för nationell rätt(42), vars innehåll i förekommande fall ska bevisas genom framläggande av bevis och som ska bedömas med ledning av parternas argument, utan att förstainstansrätten har någon ytterligare undersökningsskyldighet.
– Slutsats i denna del
57. Om enbart hänvisningen till nationell rätt i förordning nr 40/94 således inte gör den nationella rätten till unionsrätt, kan ändå en felaktig bedömning av den nationella rätten, om detta blir relevant som en inledande fråga på nivån för faktiska omständigheter enligt artikel 52.2 a i förordning nr 40/94, leda till att en faktisk omständighet, som till exempel den rätt till namn som medför att ett varumärke inte får användas, felaktigt förklaras föreligga eller inte föreligga.
58. Jag ska nedan behandla frågan huruvida ett sådant argument får prövas av tribunalen eller i mål om överklagande vid EU‑domstolen.
iii) Åsidosättande av artikel 8.3 CPI vid unionsdomstolarna
59. I sina inlagor stödde sig klaganden och Elio Fiorucci båda på den italienska doktrinen och redogjorde till en del detaljerat för de olika tolkningsförslagen i denna beträffande den ovannämnda bestämmelsen. Frågan huruvida EU-domstolen vid överklagande över huvud taget har befogenhet att pröva överklagandeinstansens bedömning av den nationella rätten togs emellertid inte up p. Under den muntliga förhandlingen hävdade klaganden att den nationella rätten kan prövas i full utsträckning i överklagandeinstansen, om det hänvisas till denna rätt i unionsrättsliga bestämmelser. När det gäller harmoniseringsbyrån tycks däremot bara en begränsad prövning med avseende på uppenbara fel på grundval av de bevis som har framlagts för rätten komma i fråga. Elio Fiorucci anser att överklagandeinstansen är strikt begränsad till att pröva unionsrätten.
60. En analys av varumärkesbestämmelserna och de processrättsliga bestämmelserna visar till att börja med att bedömningskriterierna inte nödvändigtvis måste vara desamma vid unionsdomstolarna, när det gäller frågan huruvida tillämpningen av nationell rätt får undersökas med avseende på felaktig rättstillämpning. För förfaranden vid tribunalen och för förfaranden om överklagande vid EU‑domstolen gäller olika principer. Detta motiveras av att den nationella rätten, vilken fråntas sin normativa karaktär vid unionsdomstolarna, så att säga hänförs till parternas redogörelse för de faktiska omständigheterna. Den kan därför i enlighet med dess behandling som en redogörelse för de faktiska omständigheterna i överklagande bara prövas i begränsad omfattning.
– Förstainstansrättens prövning av artikel 63 mot bakgrund av förordning nr 40/94 (nu artikel 65 i förordning nr 207/2009)
61. Enligt artikel 63.2 i förordning nr 40/94 får ett överklagande till Europeiska gemenskapens domstol av beslut av överklagandenämnderna ”grundas på bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, åsidosättande av fördraget, av denna förordning eller av någon rättsregel som gäller deras tillämpning eller rörande maktmissbruk.”
62. Med begreppet ”Europeiska gemenskapernas domstol” i denna bestämmelse avses hela domstolen som en institution och inte som en rättsinstans.(43) Artikel 63.2 i förordning nr 40/94 ska således tolkas så, att talan som har väckts i domstol
bland annat kan grundas på ”åsidosättande av fördraget, av denna förordning eller av någon rättsregel som gäller deras tillämpning ”(44) .
63. Jag ska till att börja med undersöka vad som avses med ”någon rättsregel som gäller … tillämpning[en] [av förordning nr 40/94]”.
64. Det allmänt hållna begreppet ”rättsregel” innefattar, om man gör en ordagrann tolkning, inte bara de unionsrättsliga bestämmelserna, utan också bestämmelser i medlemsstaternas lagstiftning. I förordning nr 40/94 finns i själva verket ett stort antal hänvisningar till nationell rätt, särskilt i sammanhang där, såsom i det aktuella fallet, äldre rättigheter kommer i konflikt med gemenskapsvarumärket.(45)
65. Med rättsregler ”som gäller deras tillämpning” avses dessutom inte bara bestämmelserna i genomförandeförordningen. Om man lade en snävare tolkning som bara omfattade genomförandeförordningen till grund, skulle hänvisningarna i förordning nr 40/94 till nationell rätt inte räknas hit, och de skulle inte kunna kontrolleras av rätten. Detta skulle vara betänkligt med tanke på principen om ett effektivt rättsskydd.
66. I andra språkversioner(46) bekräftas den tolkning av förordning nr 40/94 enligt vilken ett rättsligt skydd föreligger. Det är nämligen anmärkningsvärt att det i exempelvis den franska språkversionen i artikel 63.2 i förordning nr 40/94 talas om ”violation du traité, du présent règlement
ou de toute règle de droit relative à leur
application(47) ”. Det possessiva pronomenet ”leur” i plural visar ? med större tydlighet än den tyska språkversionen ? att tillämpning både av fördraget och av förordning nr 40/94 avses. Att begränsa begreppet ”rättsregel” till bestämmelser i genomförandeförordningen, som ju bara avser förordning nr 40/94 men inte fördraget som sådant, skulle vara ologiskt mot bakgrund av ovanstående.(48) Alla bestämmelser som ska beaktas vid tolkningen och tillämpningen av förordning nr 40/94 och av fördraget omfattas således av begreppet rättsregel.
67. Som slutsats i denna del kan således konstateras att talan i varje fall kan väckas vid tribunalen avseende en felaktig tolkning av den nationella rätten, om denna ska tillämpas vid genomförandet av förordning nr 40/94.(49)
68. Att det i den överklagade domen(50) gjordes en noggrann prövning av artikel 8.3 CPI mot bakgrund av de bevis som hade framlagts vid överklagandenämnden(51) kan därför i själva verket inte kritiseras enligt artikel 63 i förordning nr 40/94.
69. Därmed har emellertid ännu ingenting sagts om den fråga som är avgörande för det aktuella målet om överklagande, nämligen huruvida den bedömning av den nationella rätten som förstainstansrätten gjorde och hade rätt att göra enligt artikel 63.2 i förordning 40/94 kan prövas av EU-domstolen.
iv) Ingen prövning av den nationella rätten i överklagandeinstansen med avseende på artikel 58 i domstolens stadga
70. Enligt artikel 58 i domstolens stadga ska överklaganden vara begränsade till rättsfrågor. De kan endast grundas på bristande behörighet hos tribunalen, på rättegångsfel som kränker den överklagandes intressen eller på att tribunalen har åsidosatt unionsrätten.
– Bokstavstolkning
71. Om man gör en bokstavstolkning av artikel 58 i domstolens stadga framgår det att domstolen inte får pröva en överklagandegrund genom vilken det görs gällande att den nationella rätten har åsidosatts. Med en sådan överklagandegrund skulle det nämligen inte alls göras gällande att förstainstansrätten gjort sig skyldig till ”åsidosättande av unionsrätten”, utan bara att den tillämpat den nationella rätten på ett felaktigt sätt.
72. Den omständigheten att det enligt artikel 52.2 i förordning nr 40/94 kan krävas att nationell rätt tillämpas för att bedöma huruvida äldre rätt till namn är relevant i förhållande till nyare varumärken medför inte att den nationella rätt som härvid tillämpas kommer att utgöra unionsrätt som kan angripas genom överklagande.(52)
73. Inte bara den materiellrättsliga bestämmelsens struktur och ordalydelse, utan också de processrättsliga bestämmelserna i sin helhet beträffande talan och överklagande ger för övrigt stöd för denna slutsats.
– Systematisk tolkning
74. Om man jämför artikel 58 i domstolens stadga med artikel 63.2 i förordning nr 40/94 framgår det att varje rättsregel som ska tillämpas vid genomförandet av förordning nr 40/94 enligt den sistnämnda bestämmelsen uttryckligen kan prövas genom överklagande, medan man i domstolens stadga när det gäller överklagande
uttryckligen utgår från det snävare begreppet unionsrätt . Lagstiftaren skulle utan vidare också ha kunnat överföra den subtila skillnaden i artikel 63.2 i förordning nr 40/94 till artikel 58 i stadgan och utsträcka överklagandeinstansens tillämpning inte bara till unionsrätten, utan, med en parallell formulering, också till någon annan ”rättsregel som gäller dess tillämpning”.
75. Detta har dock inte skett, till skillnad från vad som för övrigt också generellt föreskrivs i artikel 263 andra stycket FEUF för talan som väcks i första instans. Om man jämför artikel 263 andra stycket FEUF med artikel 63.2 i förordning nr 40/94 och med artikel 58 i stadgan, framgår det att rättsregler som inte är ursprungliga unionsbestämmelser inte kan prövas i överklagandeinstansen, till skillnad från vad som eventuellt är fallet i första instans.
76. Artikel 256.1 andra stycket FEUF leder inte heller till någon annan slutsats. Enligt denna kan tribunalens avgöranden generellt ”överklagas till domstolen, dock endast i rättsfrågor”, vilket vid en första anblick också borde innefatta rättsfrågor beträffande den nationella rätten. Överklagandet måste emellertid följa de ”begränsningar som fastställs i stadgan”, vilket i sin tur leder till att det i förfaranden om överklagande inte kan göras gällande att den nationella rätten har åsidosatts.
77. En systematisk genomgång av de bestämmelser som gäller för talan och överklagande talar alltså också för att nationella bestämmelser inte kan prövas i överklagandeinstansen. Detta är också logiskt, eftersom den nationella rättsregeln ur unionens rättstillämpares synvinkel hör till området faktiska omständigheter, vilka inte ska bedömas av överklagandeinstansen, åtminstone om det inte görs gällande att innehållet i inlagor i första instans eller i bevismedel uppenbarligen har förvanskats av förstainstansrätten.(53)
78. Påstådd felaktig tillämpning av artikel 52.2 i förordning nr 40/94 när det gäller omfattningen av skyddet för en ”annan äldre rättighet” kan således också i stor utsträckning prövas i överklagandeinstansen, om denna äldre rättighet har sina rötter i unionsrätten, men bara i första instans, om nationell rätt gäller för skyddet av den andra, äldre rättigheten.
– Slutsats i denna del
79. Om man utgår från denna strikta tolkning till grund ska överklagandet, enligt vilket artikel 8.3 CPI har åsidosatts, avvisas och inte tas upp till sakprövning. I unionens processrätt föreskrivs i vart fall inom ramen för varumärkesförordningen, vilken gäller i det aktuella fallet, ett vad beträffar prövningens omfattning klart och välbalanserat rättsligt system i två steg för överklagande: enligt detta ska ett överklagande i vilket nationell rätt diskuteras godtas enligt artikel 63.2 i förordning nr 40/94, men ett överklagande som utgår från denna kan i princip inte tas upp till sakprövning.
– Ingen förvanskning
80. Den omständigheten att bedömningen av den nationella rätten närmar sig en bedömning av faktiska omständigheter vid tillämpning av artikel 52.2 i förordning nr 40/94 ger dock en snävt begränsad möjlighet till prövning genom överklagande. I princip är tribunalen ensam behörig att fastställa de faktiska omständigheterna och att bedöma bevisningen,(54) men det föreligger en rättsfråga som kan diskuteras inom ramen för överklagandet, om det görs gällande att det tydligt framgår av inlagorna i första instans att det som har fastställts i första instans faktiskt är felaktigt(55) eller att tribunalen har förvanskat de bevis som har framlagts för denna. Det senare har redan bekräftats, om bedömningen av de föreliggande bevisen var uppenbart oriktig(56), men en sådan rättsfråga föreligger i vart fall när en sådan förvanskning tydligt framgår av akterna, utan att någon ny bedömning av de faktiska omständigheterna och bevisen behöver göras.(57)
81. Det torde inte med framgång kunna hävdas att förstainstansrätten gjorde sig skyldig till förvanskning i den överklagade domen. Förstainstansrätten behandlade tvärtom ingående ordalydelsen i den ifrågavarande italienska bestämmelsen och bedömde det bevismaterial som framlagts för överklagandenämnden och för förstainstansrätten på ett sätt som var logiskt och begripligt. Det finns inget som tyder på att parternas redogörelser eller bevisen förvanskats.
82. Förstainstansrätten var inte skyldig att genomföra några ytterligare oberoende undersökningar beträffande det nationella rättsläget. Det förhöll sig tvärtom så att eftersom tvisteföremålet i förfarandet vid förstainstansrätten definieras genom tvistemålet vid överklagandenämnden(58), måste förstainstansrätten begränsa sig till det material som har framlagts för överklagandenämnden också vad gäller det nationella rättsläget. Detta följer dels av att den nationella rätten anses utgöra faktiska omständigheter för vilka bevisbörda föreligger, dels av att en prövning av frågan huruvida överklagandenämndens beslut var lagligt bara kan göras på grundval av bevis som överklagandenämnden redan hade tillgång till.(59)
83. Förstainstansrätten hade att avgöra frågan huruvida överklagandenämndens bedömning av den nationella rätten var välgrundad eller om i annat fall en rättsregel(60) hade åsidosatts som skulle tillämpas vid genomförandet av förordning nr 40/94. Att klaganden nu hävdar att det i första instans dessutom hade hänvisats till olika relevanta avgöranden vid italienska domstolar som förstainstansrätten inte beaktade saknar betydelse. Även om tribunalen är skyldig att kontrollera huruvida överklagandenämndens beslut är lagligt får den dock inte beakta bevis som för första gången har framlagts i en bilaga till ansökan.(61)
v) Avgränsning i förhållande till skiljedomsklausuler (artikel 272 FEUF)
84. När det gäller skiljedomsklausuler finns det ingen sådan subtil och komplex bestämmelse som i samspelet mellan de varumärkesrättsliga och processrättsliga bestämmelserna.
85. Något som är anmärkningsvärt i samband med skiljedomsklausuler är att unionens domstolar ”ska vara behöriga att träffa avgöranden med stöd av en skiljedomsklausul i ett offentligrättsligt eller privaträttsligt avtal som ingåtts av unionen eller för dess räkning” (artikel 272 FEUF) och i vilket vanligen en medlemsstats lagstiftning förklaras vara tillämplig som materiell rätt.
86. I det aktuella fallet kan det lämnas öppet huruvida rättsläget blir ett annat när det gäller möjligheten att pröva nationell rätt i överklagandeinstansen, om det med stöd av en skiljedomsklausul görs gällande att den nationella rätten har åsidosatts vid unionsdomstolarna.
3. Resultat beträffande den första och den andra grunden
87. Eftersom det varken kan göras gällande att artikel 52.2 a i förordning nr 40/94 eller artikel 8 CPI åsidosattes i överklagandeinstansen, kan den första och den andra grunden inte godtas.
B – Den tredje och den fjärde grunden: bristande motivering, vägran av domstol att döma och åsidosättande av artikel 63.3 i förordning nr 40/94
88. Även dessa båda grunder kan diskuteras tillsammans, eftersom de huvudsakligen avser uppgiftsfördelningen mellan tribunalen och överklagandenämnden och i synnerhet omfattningen av tribunalens behörighet.
1. Bristande motivering
89. I andra hand har klaganden hävdat bristande motivering till stöd för sitt yrkande, eftersom förstainstansrätten inte behandlade de argument och bevis som denna framlagt och enligt vilka Elio Fiorucci hade gett sitt samtycke till ansökan om registrering av varumärket. Detta påstådda samtycke kan för det första ”förmodas” föreligga, eftersom ansökan om ogiltigförklaring inte hade ingetts förrän flera år efter det att ansökan om registrering av det omtvistade varumärket hade lämnats in, och för det andra hade överklagandenämnden framlagt en förklaring från en medarbetare i ledande ställning vid Fiorucci SpA, inför vilken Elio Fiorucci hade gett sitt samtycke.
90. Jag vill inledningsvis erinra om att frågan huruvida motiveringen av en av tribunalens domar är motsägelsefull och otillräcklig utgör en rättsfråga, vilken som sådan kan åberopas i mål om överklagande.(62)
91. Enligt artikel 36 i domstolens stadga, vilken enligt artikel 53.1 i stadgan gäller på motsvarande sätt för tribunalen, ska tribunalens domar motiveras. Några närmare krav på detaljer beträffande denna skyldighet att motivera finns inte i bestämmelsen.
92. Enligt fast rättspraxis innebär inte tribunalens motiveringsskyldighet att denna är skyldig att på ett uttömmande sätt bemöta samtliga de argument som parterna i målet anfört. Motiveringen kan således vara underförstådd, under förutsättning att den ger de berörda personerna möjlighet att få reda på skälen till varför tribunalen inte biföll deras yrkanden och under förutsättning att domstolen kan utöva sin kontroll.(63)
93. Förstainstansrätten prövade inte klagandens argument i sak vad gäller relevansen av Elio Fioruccis samtycke i punkterna 64 och 65 i den överklagade domen, eftersom det inte var av detta skäl som överklagandenämnden avvisade ansökan om ogiltigförklaring och förstainstansrätten inte kunde ersätta den motivering som hade lämnats med sin egen motivering.
94. Därmed fullgjorde förstainstansrätten sin motiveringsskyldighet. Frågan huruvida dess bedömningar var välgrundade saknar betydelse i det aktuella fallet. Det finns således inget som tyder på bristande motivering.
2. Vägran av domstol att döma och åsidosättande av artikel 63.3 i förordning nr 40/94
95. Klaganden stöder vidare i andra hand sin ansökan på vägran av domstol att döma och har hävdat att förstainstansrätten felaktigt med hänvisning till tvisteföremålet vid överklagandenämnden inte prövade problematiken med förvärvet av varumärket ELIO FIORUCCI och gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att inte ändra överklagandenämndens beslut till klagandens fördel. Artikel 63.3 i förordning nr 40/94 åsidosattes således.
96. I tredje hand har klaganden yrkat att harmoniseringsbyrån ska åläggas att pröva detta argument.
97. Förstainstansrätten kan dock inte klandras för att den i den överklagade domen inte prövade ? den även av harmoniseringsbyrån ifrågasatta ? relevansen av det avtalade förvärvet av varumärket också med avseende på artikel 8 CPI och inte ändrade överklagandenämndens beslut.
98. Enligt artikel 63.3 i förordning nr 40/94 kunde förstainstansrätten visserligen i princip också undanröja eller ändra överklagandenämndens beslut.
99. I det aktuella fallet fanns det emellertid ingen anledning till detta. Mot bakgrund av föremålet för tvisten var förstainstansrätten snarare förhindrad att fatta beslut om ändring. Rättsskyddet enligt varumärkesrätten är utformat i tre steg, och på nivån för faktiska omständigheter har överklagandenämnden den centrala rollen, vilken utgår från tvisteföremålet. I punkt 64 i den överklagade domen påpekas därför helt riktigt att överklagandenämnden inte i tillräcklig utsträckning utgick från förvärvet av varumärket och att den avslog ansökan om ogiltigförklaring (och således ansåg att artikel 8 CPI inte var tillämplig) av andra skäl. Att göra en ny, mer omfattande prövning, som inbegriper denna fråga, av den nationella rätten, vilken ska bedömas som en fråga om faktiska omständigheter och därmed är en del av tvisteföremålet, åligger emellertid inte unionsdomstolarna.
100. Det finns inget som tyder på att artikel 63.3 i förordning nr 40/94 skulle ha åsidosatts genom detta eller att rätten skulle ha gjort sig skyldig till den av klaganden hävdade vägran att döma.
101. Enligt artikel 63.6 i förordning nr 40/94 ska harmoniseringsbyrån dock vidta de åtgärder som krävs för att följa unionsdomstolarnas domar. Om en överklagandenämnds beslut helt eller delvis upphävs kan detta innebära att det enligt artikel 1 d i kommissionens förordning (EG) nr 216/96 av den 5 februari 1996 om processordningen för överklagandenämnderna vid Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden(64) blir nödvändigt att ”ompröva ärendet i någon av överklagandenämnderna”. Med detta avses en ingående prövning mot bakgrund av domen i fråga, som harmoniseringsbyrån ska göra på eget initiativ och oberoende av förstainstansrättens förelägganden.(65)
102. I det aktuella fallet skulle därför överklagandenämnden i ett nytt avgörande till att börja med behandla frågan huruvida Elio Fiorucci faktiskt gav sitt samtycke till ansökan om registrering av varumärket. Denna fråga som rör de faktiska omständigheterna blir nämligen, även om den saknar betydelse vad gäller bristande motivering, förmodligen relevant mot bakgrund av den tolkning av artikel 8 CPI som ifrågasattes av förstainstansrätten, och den kan då inte längre lämnas utan avseende. Detsamma gäller för frågan i vilken omfattning varumärken och särskiljande kännetecken överläts till klaganden genom avtalet om överlåtelse.
103. Även om klagandens yrkande i tredje hand avser att harmoniseringsbyrån ska åläggas att göra exakt denna prövning kan detta inte godtas. Harmoniseringsbyråns skyldigheter att pröva följer nämligen direkt av de tillämpliga bestämmelserna. Unionsdomstolarna kan däremot inte ge harmoniseringsbyrån förelägganden.
3. Slutsats i denna del
104. Överklagandet kan således inte vinna bifall på den tredje eller fjärde grunden.
C – Slutsats beträffande överklagandet
105. Eftersom överklagandet inte kan vinna bifall på någon av de grunder som klaganden gjort gällande, ska överklagandet ogillas i sin helhet.
VII – Elio Fioruccis ansökan om ändring av punkterna 33 och 35 i den överklagade domen
106. Elio Fiorucci anser att redogörelserna i de ovannämnda punkterna inte är korrekta. Han har krävt ett slags ”korrigering av domen”, utan att förklara vad detta skulle innebära för domslutet.
107. Detta är inget yrkande som kan ställas i svarsskrivelsen, eftersom det varken yrkas att förstainstansrättens beslut åtminstone delvis ska upphävas eller att ett yrkande som har ställts i första instans kvarstår.(66)
108. Att i stället tolka detta yrkande som ett anslutningsöverklagande kommer av samma skäl inte i fråga.(67)
109. Elio Fioruccis yrkande ska följaktligen avvisas.
VIII – Rättegångskostnader
110. Enligt artikel 118 i domstolens rättegångsregler jämförd med artikel 69.3 i dessa kan domstolen, om parterna ömsom tappar målet på en eller flera punkter, eller om särskilda omständigheter motiverar det, besluta att kostnaderna ska delas eller att vardera parten ska bära sina kostnader.
111. Det kan i det aktuella fallet fastställas att Elio Fioruccis talan ska bifallas, bortsett från yrkandet om korrigering av domen. Klagandens talan ska däremot ogillas i sin helhet, bortsett från yrkandet om att Elio Fioruccis ansökan om ändring ska ogillas. Harmoniseringsbyråns talan ska ogillas i sin helhet.
112. Det tycks följaktligen vara skäligt att förplikta harmoniseringsbyrån och klaganden att ersätta tre fjärdedelar av Elio Fioruccis rättegångskostnader och att bära sina egna rättegångskostnader. Elio Fiorucci ska följaktligen bära en fjärdedel av sina rättegångskostnader.
IX – Förslag till avgörande
113. Mot denna bakgrund föreslår jag att domstolen ska meddela följande:
1) Överklagandet ogillas.
2) Elio Fioruccis ansökan om ändring av domen ogillas.
3) Klaganden och harmoniseringsbyrån ska förpliktas att bära sina egna rättegångskostnader och med solidariskt betalningsansvar ersätta tre fjärdedelar av Elio Fioruccis rättegångskostnader.
4) Elio Fiorucci ska bära en fjärdedel av sina rättegångskostnader.
(1) .
(2)  –	EGT L 11, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3.
(3)  –	T‑165/06, REG 2009, s. II‑1375.
(4)  –	Protokoll (nr 3) om stadgan för Europeiska unionens domstol (EUT C 115, 2008, s. 210).
(5)  –	Förstainstansrättens dom av den 13 september 2006 i mål T‑191/04, MIP Metro mot harmoniseringsbyrån – Tesco Stores (METRO) (REG 2006, s. II‑2855), punkt 36, enligt vilken överklagandenämnden inte ”får fatta ett beslut som inte är lagenligt vid den tidpunkt då de avgör ärendet mot bakgrund av bevisning som åberopats av parterna under förfarandet”.
(6)  –	Nu artikel 65 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (kodifierad version) (EUT L 78, s. 1).
(7)  –	Förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T‑247/01, eCopy mot harmoniseringsbyrån (ECOPY) (REG 2002, s. II‑5301), punkt 46, enligt vilken ”såväl undanröjande som ändring av ett avgörande från överklagandenämnden förutsätter att avgörandet är rättsstridigt i materiellt eller formellt hänseende. Enligt fast rättspraxis skall rättsaktens lagenlighet vidare bedömas i förhållande till de faktiska och rättsliga omständigheter som rådde den dag då rättsakten antogs[.]”
(8)  –	Den överklagade domen, punkt 40.
(9)  –	Nu artikel 51 i förordning nr 207/2009.
(10)  –	Nu artikel 53 i förordning nr 207/2009.
(11)  –	Nu artikel 65 i förordning nr 207/2009.
(12)  – Se, för ett liknande resonemang, de andra språkversionerna på harmoniseringsbyråns officiella språk, alltså den franska versionen (”violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application”), den italienska versionen (”violazione del trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione”), den spanska versionen (”violación de Tratado, del presente Reglamento o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación”), den engelska versionen (”infringement of the Treaty, of this Regulation or of any rule of law relating to their application”) och den tyska versionen (”Verletzung des Vertrages, dieser Verordnung oder einer bei ihrer Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm”).
(13)  –	EGT L 303, s. 1
(14)  –	Den överklagade domen, punkterna 6?8.
(15)  –	Den överklagade domen, punkt 10.
(16)  – Se, för ett liknande resonemang, de andra språkversionerna på harmoniseringsbyråns officiella språk, alltså den franska versionen av genomförandeförordningen (”des éléments démontrant
que le demandeur est titulaire de l’un des droits antérieurs énoncés à l’article 52 paragraphe 2 du règlement ou qu’il est habilité, en vertu de la législation nationale applicable, à faire valoir ce droit”), den italienska versionen (”indicazioni da cui risulti
che il richiedente è titolare di uno dei diritti anteriori di cui all’articolo 52, paragrafo 2 del regolamento oppure che, a norma della legislazione nazionale applicabile, è legittimato a far valere tale diritto”), den spanska versionen (”los datos que acrediten
que el solicitante es el titular de un derecho anterior a que se refiere el apartado 2 del artículo 52 del Reglamento o que, en virtud de la legislación nacional vigente, está legitimado para reivindicar tal derecho”), den engelska versionen (”particulars showing
that the applicant is the proprietor of an earlier right as referred to in Article 52 (2) of the Regulation or that he is entitled under the national law applicable to lay claim to that right”) och den tyska versionen (”Angaben, die beweisen, dass der Antragsteller Inhaber eines in Artikel 52 Absatz 2 der Verordnung genannten älteren Rechts ist oder dass er nach einschlägigem nationalen Recht berechtigt ist, dieses Recht geltend zu machen”) (min kursivering).
(17)  –	Decreto Legislativo av den 10 februari 2005, nr 30 (offentliggjort i Gazzetta Ufficiale
nr 52 av den 4 mars 2005 – Supplemento Ordinario
nr 28).
(18)  –	Se punkt 42 i den överklagade domen. Den version av bestämmelsen som återges där ändrades nyligen genom Decreto Legislativo av den 13 augusti 2010, nr 131, som började gälla den 2 september 2010, och enligt detta krävs nu tillstånd inte bara för registrering, utan också för användning som varumärke (”registrati o usati come marchio”). Av de skäl som anges i punkt 10 i detta förslag till avgörande ska dock inte de senaste ändringarna beaktas i förevarande mål.
(19)  –	Det rör sig här om vissa anhöriga som efter vederbörandes död kan ge sådant samtycke.
(20)  –	Domstolens dom av den 30 mars 2006 i mål C‑259/04, Emanuel (REG 2006, s. I‑3089), punkt 53.
(21)  –	Den överklagade domen, punkterna 31–37.
(22)  –	Den överklagade domen, punkterna 43–63.
(23)  –	Den överklagade domen, punkt 67.
(24)  –	Beslut fattat av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 14 april 2005 (R 635/2003-2), punkt 21.
(25)  –	Beslut fattat av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 6 juli 2005 (R 869/2004-1), punkt 43.
(26)  –	Beslut fattat av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 7 augusti 2002 (R 607/2001-2), punkt 43.
(27)  –	K laganden har åberopat förstainstansrättens dom av den 1 mars 2005 i mål T‑185/03, Fusco mot harmoniseringsbyrån – Fusco International (ENZO FUSCO) (REG 2005, s. II‑715).
(28)  –	Min kursivering.
(29)  –	Klaganden har åberopat rättspraxis beträffande förhållandet mellan unionsrätten och internationella överenskommelser som inte är relevant i det aktuella fallet, till exempel domstolens dom av den 16 juli 2009 i de förenade målen C‑202/08 P och C‑208/08 P, American Clothing Associates mot harmoniseringsbyrån (REG 2009, s. I‑6933), och av den 4 maj 2010 i mål C‑533/08, TNT Express Nederland (REU 2010, s. I‑0000).
(30)  –	Min kursivering.
(31)  –	Detta gäller för äldre rättigheter enligt artikel 52.1 c i förordning nr 40/94, se förstainstansrättens dom av den 11 juni 2009 i de förenade målen T‑114/07 och T‑115/07, Last Minute Network mot harmoniseringsbyrån – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR) (REG 2009, s. II‑1919), punkt 47, och av den 12 juni 2007 i de förenade målen T‑53/04?T‑56/04, T‑58/04 och T‑59/04, Budějovický Budvar mot harmoniseringsbyrån ? Anheuser-Busch (BUDWEISER) (REG 2007, s. II‑57*), punkt 74.
(32)  –	Se fotnot 31. Harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnds avgörande av den 25 oktober 2004 (R 790/2001-4, punkt 17) är anmärkningsvärt tydligt. I detta anges följande: ”… It is for the applicant for a declaration of invalidity to furnish proof … especially as to the national law referred to by the provision which, because the Office is a Community body, amounts to a factual element …”.
(33)  –	Min kursivering.
(34)  –	Harmoniseringsbyrån har, beträffande detta, förklarat följande i samband med liknande förfaranden om överklagande: ”The Office is not in a position to determine with sufficient accuracy on [its] own motion what the law relating to Article 8 (4) rights is in all the Member States. … Thus, as regards questions of law, i.e. the rules and norms of the respective national law applicable to the specific case, the Office will generally require the opponent to provide the necessary elements for the Office to take a decision. It is only when such elements have already been previously established by the Office … that such proof will not be necessary. …” (enligt harmoniseringsbyråns handbok om varumärkespraxis som finns tillgänglig på Internet på http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/OHIMManual.en.do (punkt 5.4 under rubriken ”Non-registered rights”, version: 16 september 2009)).
(35)  –	Se Rodriguez Iglesias, G.C., ”Le droit interne devant le juge international et communautaire”, Du droit international au droit de l’intégration, Liber amicorum Pierre Pescatore, Nomos, Baden-Baden 1987, s. 583 och 597, särskilt fotnot 43.
(36)  –	Se rättspraxis som anförts i fotnot 31 ovan. Även domen av den 30 juni 2009 i mål T‑435/05, Danjaq mot harmoniseringsbyrån – Mission Productions (Dr. No) (REG 2009, s. II‑2097), punkt 43, avser bedömning av handlingar som har åberopats som bevismedel. I domen av den 20 april 2005 i mål T‑318/03, Atomic Austria mot harmoniseringsbyrån – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ) (REG 2005, s. II‑1319), punkterna 33?38, tycks förstainstansrätten ha gått längre och framfört följande ståndpunkt i förfarandet om överklagande: det åligger visserligen harmoniseringsbyrån att bedöma den ”bevisning som parterna förebringat”, men den ska ”på eget initiativ inhämta upplysningar om den nationella rätten i den berörda medlemsstaten på det sätt som förefaller lämpligt [till exempel genom att uppmana parterna att inkomma med upplysningar]”. Denna strategi är inte förenlig med ordalydelsen i regel 37 i genomförandeförordningen, eftersom principen om utredning på eget initiativ är begränsad i enlighet med fördelningen av bevisbördan. Annars skulle den vara verkningslös.
(37)  –	Se artikel 63.1 i förordning nr 40/94 och artikel 135.4 i tribunalens rättegångsregler.
(38)  –	Chanteloup, H., ”La prise en considération du droit national par le juge communautaire”, Revue critique de droit international privé
2007, s. 539, talar inledningsvis i målande ordalag om att den nationella rätten i detta sammanhang har avklätts sin normativa karaktär och bär ”de faktiska omständigheternas dräkt”. På s. 559 framhåller hon mera lakoniskt: ”Le droit national pris en considération est un fait[.]”
(39)  –	Så uttryckligen (och alltför långtgående i hänvisningen till medlemsstaternas påstått samstämmiga internationella privaträtt) harmoniseringsbyråns handbok om varumärkespraxis (ovan fotnot 32), enligt vilken medlemsstaternas rätt ”[ska behandlas]” som ”issue of fact, subject to proof by the party alleging such right”.
(40)  –	Se den en gång vägledande, i dag delvis föråldrade, domen av den 25 maj 1948 i målet Latour, som meddelades av den franska Cour de Cassation, tryckt och kommenterad hos Ancel, B. och Lequette, Y., Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, Paris Dalloz, femte upplagan, 2006, s. 165 och 171. Enligt denna har den part som gör ett krav gällande vid en domstol bevisbördan för den lagstiftning i en annan stat som gäller för kravet. Även enligt senare fransk rättspraxis, Amerford och Itraco, tryckt och kommenterad hos Ancel, B., och Lequette, Y., ovan anfört arbete, s. 718 och s. 723 och följande sidor, åligger det i första hand, om än inte uteslutande, parterna att undersöka loi étrangère, och den kontroll som Cour de Cassation gör av denna tycks huvudsakligen vara begränsad till förvanskning av innehållet i den utländska rätten ( dénaturation ) och uppenbara fel (erreur manifeste de compréhension ). Detta förfarande är emellertid inte allmänt tillämpligt internationellt. Enligt tysk rätt åligger det till exempel domaren att på eget initiativ undersöka och tillämpa den utländska rätt som är tillämplig enligt den tyska internationella privaträtten, och detta vad gäller hela innehållet i lagar och rättspraxis. I processrättsligt avseende behandlas följaktligen utländsk rätt inte som faktiska omständigheter, trots att den kan vara föremål för bevisupptagning (293 § i civilprocesslagen (Zivilprozessordnung, nedan kallad ZPO). Huruvida den enligt 545 § ZPO i dess nya lydelse också har blivit reversibel är fortfarande omtvistat i doktrinen (se, vad gäller tvisten, Schack, H., Internationales Zivilverfahrensrecht, femte upplagan, Verlag C.H. Beck, München 2010, punkterna 723?727).
(41)  –	Se Santulli, C., Le statut international de l’ordre juridique étatique, Editions A. Pedone, Paris 2001, s. 271?277. Där citeras i fotnoterna 561 och 562 ett särskilt anmärkningsvärt beslut som meddelades av Internationella domstolen i Haag den 12 juli 1929 (Affaire relative au paiement, en or, des emprunts fédéraux brésiliens émis en France, rättsfallssamling C.P.J.I., serie A, nr 20/21, s. 93?126, särskilt s. 124). Se dessutom Rivier, R., ”La preuve devant les juridictions interétatiques à vocation universelle (CIJ et TIDM)” i Ruiz Fabri, H., och Sorel, J.-M., La preuve devant les juridictions internationales, Editions A. Pedone, Paris 2007, s. 49?51.
(42)  –	Chanteloup (ovan fotnot 38) nämner på s. 559 det beslut som meddelades av Internationella domstolen i Haag den 7 juni 1932 (Affaire relative à certains intérêts allemands en Haute Silésie, rättsfallssamling C.P.J.I., serie A, nr 7, s. 19), i vilket klargörs att de nationella lagstiftningarna ur folkrättens och Haagdomstolens synvinkel är enbart faktiska omständigheter som uttryck för staternas vilja och verksamhet.
(43)  –	Eisenführ, G., och Schennen, D., Gemeinschaftsmarkenverordnung, tredje upplagan, Carl Heymanns Verlag, Köln 2010, artikel 65 punkt 1.
(44)  –	Min kursivering.
(45)  –	Se, beträffande invändningsförfarande, artikel 8.4 i förordning nr 40/94.
(46)  –	Se ovan fotnot 12.
(47)  –	Min kursivering.
(48)  –	En jämförelse av de andra språkversionerna i fotnot 12 ovan ger samma resultat.
(49)  –	Eisenführ och Schennen (ovan fotnot 43), artikel 65 punkt 16, påpekar att frågan om rättslig kontroll av ”tillämpningen av de nationella bestämmelser eller rent av oskrivna rättsprinciper som ligger till grund” ännu aldrig har behandlats.
(50)  –	Punkterna 43?63 i domen.
(51)  –	Se, beträffande förstainstansrättens begränsning till tvisteföremålet vid överklagandenämnden, vilken bör beaktas i detta avseende, punkt 54 i detta förslag till avgörande.
(52)  –	Se förklaring ovan i punkt 42 och följande punkter.
(53)  –	Till grund för detta ligger domstolens dom av den 2 mars 1994 i mål C‑53/92 P, Hilti mot kommissionen (REG 1994, s. I‑667), punkt 42, och av den 1 juni 1994 i mål C‑136/92 P, kommissionen mot Brazzelli Lualdi m.fl. (REG 1994, s. I‑1981), punkt 49. Se, för närmare detaljer, punkterna 80?83 i detta förslag till avgörande.
(54)  –	Domstolens dom av den 30 juni 2005 i mål C‑286/04 P, Eurocermex mot harmoniseringsbyrån (REG 2005, s. I‑5797), punkt 43.
(55)  –	Den ovannämnda domen i målet kommissionen mot Brazzelli Lualdi (ovan fotnot 53).
(56)  –	Domstolens dom av den 18 januari 2007 i mål C‑229/05 P, PKK och KNK mot rådet (REG 2007, s. I‑439), punkt 37.
(57)  –	Domstolens dom av den 6 april 2006 i mål C‑551/03 P, General Motors mot kommissionen (REG 2006, s. I‑3173), punkt 54. Se, beträffande denna problematik, Wägenbaur, B., EuGH VerfO, Satzung und Verfahrensordnungen EuGH/EuG, Verlag C.H. Beck, München 2008, och artikel 58 i domstolens stadga, punkterna 8?12.
(58)  –	Se artikel 135.4 i tribunalens rättegångsregler.
(59)  –	Förstainstansrättens dom av den 29 april 2004 i mål T‑399/02, Eurocermex mot harmoniseringsbyrån (en flaskas form) (REG 2004, s. II‑1391), punkt 52, och domstolens dom av den 18 juli 2006 i mål C‑214/05 P, Rossi mot harmoniseringsbyrån (REG 2006, s. I‑7057), punkterna 50?53.
(60)  –	Artikel 63.2 i förordning nr 40/94.
(61)  –	Se ovan fotnot 59.
(62)  –	Domstolens dom av den 16 december 2008 i mål C‑47/07 P, Masdar (UK) mot kommissionen (REG 2008, s. I‑9761), punkt 76.
(63)  –	Domstolens dom av den 20 maj 2010 i mål C‑583/08 P, Gogos mot kommissionen (REU 2010, s. I‑0000), punkt 30.
(64)  –	EGT L 28, s. 11.
(65)  –	Dom av den 8 juli 1999 i mål T‑163/98, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (BABY-DRY) (REG 1999, s. II‑2383), punkt 53.
(66)  –	Artikel 116 i domstolens rättegångsregler.
(67)  –	Artikel 113 i domstolens rättegångsregler.