61981C0001
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DELL' 8 OTTOBRE 1981
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1.
Le domande pregiudiziali alle quali si tratta di rispondere nella presente causa riguardano la delicata materia dei limiti posti dal diritto comunitario (e precisamente dall'articolo 36 del Trattato CEE) alla tutela del marchio di fabbrica. Il caso di specie è caratterizzato da tre elementi: l'importazione parallela di un medicinale da uno Stato membro in un altro Stato membro; la nuova confezione del prodotto ad opera dell'importatore; la reazione del titolare del marchio nello Stato di importazione, che cerca di far valere l'esclusività del suo diritto per bloccare la vendita del prodotto riconfezionato. Vi sono evidenti punti di contatto con le situazioni da cui ebbero origine le cause 102/77, Hofmann-La Roche c/ Centrafarm, decisa da questa Corte con sentenza del 23 maggio 1978 (Raccolta 1978, p. 1139) e 3/78, Centrafarm c/American Home Products, decisa con sentenza del 10 ottobre dello stesso anno (Raccolta 1978, p. 1823); perciò è comprensibile che questi due precedenti siano stati citati dalle parti, le quali tuttavia ne hanno tratto deduzioni non concordanti.
2.
È opportuno ricapitolare con maggiore precisione i fatti salienti. L'impresa tedesca Eurim-Pharm ha importato dal Regno Unito nella Repubblica federale un antibiotico che si chiama Vibramycin, prodotto dalla filiale britannica della società multinazionale Pfizer. In Germania, lo stesso medicinale è venduto dalla filiale tedesca della ditta Pfizer, ed è protetto da un marchio registrato del quale è titolare la società-madre. Le capsule di Vibramycin vengono condizionate dal fabbricante in placchette alveolari (dette in inglese «blisters»), che recano stampata sul retro la dicitura «Vibramycin Pfizer»; ciascuna di esse racchiude cinque capsule. A loro volta, le placchette sono contenute in imballaggi di due (10 capsule) o di dieci (50 capsule).
L'importatore Eurim-Pharm ha sostituito a questi imballaggi delle nuove scatole di cartone, mettendo in ciascuna di esse una delle placchette originali; e dato che le scatole hanno un lato di materiale trasparente, la dicitura «Vibramycin Pfizer», figurante sul verso della placchetta, è ben visibile. Il lato opposto delle scatole, sotto la scritta «antibiotico ad ampio spettro», reca in primo luogo l'indicazione «produttore: Pfizer Ltd., Sandwich, Kent, G.B.» e, più sotto, la menzione: «importatore Eurim-Pharm GmbH, commercio all'ingrosso di medicinali, 8229 Piding; riconfezionato dall'importatore: Vertrieb Eurim-Pharm GmbH, 8229 Piding». Nel nuovo imballaggio è inserito un foglietto di istruzioni, corrispondenti alle norme tedesche, e si ripete l'avvertenza che il prodotto è stato riconfezionato dall'importatore.
La società Pfizer, sostenendo che il ricondizionamento del prodotto in questione da parte della Eurim-Pharm costituisse violazione del suo diritto al marchio secondo la legge tedesca, ha promosso davanti al Landgericht di Amburgo sia un giudizio di merito, per fare accertare la detta violazione, sia una procedura d'urgenza, affinché fosse immediatamente vietato alla ditta importatrice di ricondizionare il Vibramycin e di metterlo in vendita nella nuova confezione. Nel quadro della procedura d'urgenza, il Tribunale adito ha accolto la domanda, pronunciando prima un'ordinanza (in data 27 luglio 1979) e poi una sentenza (il 10 agosto 1979); ma in sede d'appello l'Hanseatische Oberlandesgericht, con sentenza del 24 gennaio 1980, ha ritenuto invece che l'esercizio del diritto di marchio fosse precluso, nel caso di specie, dalle disposizioni degli articoli 30 e 36 del Trattato CEE. Dopo di ciò, essendo proseguito il giudizio di merito innanzi al Tribunale di prima instanza, questo ha deciso di sottoporre alla nostra Corte, ai sensi dell'articolo 177 del Trattato CEE, le due domande seguenti:
«1)
Se, a norma dell'articolo 36 del Trattato CEE, il titolare di un marchio depositato nello Stato membro A possa, invocando questo diritto, impedire che un importatore compri da un'affiliata del titolare del marchio un medicinale regolarmente e col consenso del titolare munito del marchio nello Stato membro B ed ivi posto in commercio con tale marchio, lo riconfezioni in conformità alle diverse abitudini di ricettamento dei medici esistenti nello Stato membro A e lo ponga in commercio nello Stato membro A in una confezione esterna predisposta dall'importatore, la quale reca sul lato anteriore un' apertura attraverso la quale è visibile il marchio che si trova a tergo della confezione a schiacciamento che è a contatto immediato col medicinale.
2)
Se, perché sussista una restrizione del commercio vietata ai sensi dell'articolo 36, 2o inciso, del Trattato CEE, sia sufficiente che l'esercizio del diritto nazionale al marchio in relazione col sistema di distribuzione usato dal titolare del marchio porti obiettivamente alla separazione dei mercati fra gli Stati membri, ovvero sia necessaria la prova che il titolare del marchio si vale del suo diritto al marchio in relazione al sistema di distribuzione da lui usato con lo scopo finale di ottenere la separazione dei mercati».
3.
È noto che, in linea di principio, il titolare di un diritto di proprietà industriale o commerciale, tutelato dalla legislazione di uno Stato membro, non può invocare questa legislazione per opporsi all'importazione di un prodotto già messo in vendita sul mercato di un altro Stato membro ad opera dello stesso titolare del diritto o con il suo assenso. La giurisprudenza di questa Corte è chiara, in proposito: mi limiterò a ricordare le sentenze del 31 ottobre 1974 nella causa 16/74, Centrafarm c/Winthrop (Raccolta 1974, p. 1183), del 10 ottobre 1978 nella causa 3/78, Centrafarm c/American Home Products (già citata) e del 20 gennaio 1981 nelle cause riunite 55 e 57/80, Musik-Vertrieb membran GmbH (non ancora pubblicata). Ogni misura che impedisca ad un importatore «parallelo» la vendita del prodotto da lui legittimamente acquistato in un altro Stato membro è di per sé incompatibile con l'articolo 30 del Trattato CEE, in quanto ha effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione: di ciò il giudice di merito si è mostrato ben consapevole.
E altresì noto che l'articolo 36 consente di far eccezione al principio della libera circolazione delle merci solo nella misura in cui una deroga appaia indispensabile per salvaguardare i diritti che costituiscono l'oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale (v. la citata sentenza Centrafarm c/Winthrop, punto 7 della motivazione). Quanto al marchio, la Corte ha ritenuto che rientri nel suo oggetto specifico «il fatto che venga garantito al titolare il diritto esclusivo di servirsi del marchio per la prima immissione di un prodotto sul mercato, tutelandolo, in tal modo, contro eventuali concorrenti che intendessero sfruttare la posizione dell'impresa e la reputazione del marchio, mediante utilizzazione abusiva di questo (citata sentenza Centrafarm c/Winthrop, punto 8 della motivazione). Evidentemente, in casi di importazione parallela come quello di cui stiamo discutendo, la prima immissione del prodotto sul mercato era già avvenuta quando il titolare del marchio ha agito in giudizio. Ma la Corte ha generalmente dato rilievo anche alla «funzione essenziale» del marchio, consistente nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto contrassegnato (v. le citate sentenze Hoffmann-La Roche e/Centrafarm, punto 7 della motivazione, Centrafarm c/American Home Products, punto 12 della motivazione). Questa garanzia della provenienza implica in particolare la tutela dell'affidamento del consumatore a che non venga alterato lo stato originario del prodotto ad opera di terzi senza autorizzazione del titolare del marchio (citata sentenza Hoffmann-La Roche e/Centrafarm, punto 7 della motivazione).
Nel presente caso, il problema centrale si può dunque tradurre nei seguenti termini: quando l'importatore ricondiziona un medicinale limitandosi a sostituire l'imballaggio esterno, ma senza toccare la confezione interna, e rende visibile il marchio apposto dal fabbricante su tale confezione, si può dire che lo stato originario del prodotto sia stato alterato in maniera tale da indebolire la garanzia della provenienza? In effetti, è essenzialmente su questo problema che si sono contrapposti i punti di vista dei giudici di merito rispettivamente di primo e di secondo grado. Secondo il Landgericht, ¡I modo di ricondizionamento realizzato dalla società Eurim-Pharm sarebbe stato equivalente giuridicamente all'apposizione del marchio sull'imballaggio esterno, in violazione della garanzia di origine la quale riguarderebbe l'intera confezione. Secondo l'Oberlandesgericht, invece, sarebbe sufficiente considerare che la nuova presentazione del prodotto non trae in inganno circa la sua provenienza, e che le capsule di Vibramycin sono rimaste nelle condizioni in cui le aveva poste il fabbricante (cioè inserite nelle placchette e contrassegnate dal suo marchio).
4.
A mio avviso, la citata sentenza del 23 maggio 1978, relativa al caso Hoffmann-La Roche e/Centrafarm, contiene gli elementi necessari per individuare la soluzione dell'anzidetto problema. Noto che anche in quel caso le domande pregiudiziali scaturivano da una situazione di fatto in cui un medicinale era stato importato dalla Gran Bretagna nella Repubblica federale e ricondizionato dall'importatore, e contro di questo aveva presentato opposizione, in base alla legislazione tedesca sul marchio, la filiale del gruppo multinazionale da cui dipendeva anche il fabbricante britannico del prodotto. Ma il ricondizionamento aveva riguardato l'intera confezione (flaconi e scatole) e sul nuovo imballaggio l'importatore aveva stampato il marchio del produttore. La Corte, dopo aver precisato che cosa si trattava di.stabilire (precisamente «se il riconfezionamento di un prodotto di marca ... possa alterare lo stato originario del prodotto»: punto 9 della motivazione), ammise la possibilità «che il riconfezionamento venga effettuato in circostanze tali da non alterare lo stato originario del prodotto» e aggiunse: «ciò può accadere, ad esempio, qualora il titolare del marchio abbia messo in circolazione il prodotto in un doppio imballaggio e il riconfezionamento interessi solo l'imballaggio esterno lasciando intatto quello interno ...» (punto 10 della motivazione). Nel dispositivo della sentenza, la Corte considerò giustificata, ai sensi dell'articolo 36, prima frase, del Trattato CEE «l'opposizione, da parte del titolare di un diritto al marchio tutelato contemporaneamente in due Stati membri, a che un prodotto, legittimamente contrassegnato con il suo marchio in uno di tali Stati, sia messo in commercio nell'altro Stato membro dopo essere stato riconfezionato in un nuovo imballaggio sul quale un terzo ha apposto lo stesso marchio»; ma subito dopo affermò che «tale opposizione costituisce tuttavia restrizione dissimulata del commercio fra gli Stati membri ai sensi dell'articolo 36, seconda frase, del Trattato, qualora: sia provato che l'esercizio del diritto al marchio da parte del titolare, tenuto conto del sistema di distribuzione da questo adottato, contribuirebbe ad isolare artificiosamente i mercati nazionali nell'ambito della Comunità; sia' dimostrato che il riconfezionamento non può alterare lo stato originario del prodotto; il titolare del marchio venga previamente informato della messa in vendita del prodotto riconfezionato; sul nuovo imballaggio sia precisato da chi è stato effettuato il riconfezionamento».
È da questa decisione che si deve partire per rispondere alle domande poste dal Landgericht di Amburgo. Accantoniamo per il momento la questione dell'isolamento dei mercati nazionali in conseguenza dell'esercizio del diritto di marchio, la quale forma oggetto della seconda domanda. Riguardo alle altre tre condizioni indicate nella sentenza affinché sia applicabile l'articolo 36, seconda frase, del Trattato CEE (affinché si ravvisi, cioè, una restrizione dissimulata del commercio fra gli Stati membri), credo sia giustificato affermare: a) che lo stato originario del prodotto non è alterato quando il riconfezionamento lascia intatto l'involucro interno; b) che non è essenziale informare il titolare del marchio della messa in vendita del prodotto riconfezionato se non c'è stata una nuova apposizione del marchio ad opera dell'importatore, ma il marchio lasciato in evidenza è quello originale; e) che resta essenziale precisare, sul nuovo imballaggio esterno, che l'importatore ha provveduto al riconfezionamento del prodotto.
Queste tre affermazioni richiedono qualche commento. Sul punto a) osservo che nella citata sentenza Hoffmann-La Roche e/Centrafarm la Corte non condivise la posizione rigidamente formalistica che gli interessati basavano sul diritto tedesco, ravvisando in qualsiasi modificazione sia pure esteriore della confezione una violazione del diritto di marchio. Essa ritenne che questo diritto possa essere legittimamente esercitato solo per impedire quegli interventi dei terzi sull'imballaggio che appaiano atti a comportare il rischio di alterazione del prodotto nelle sue proprietà intrinseche; e come esempio di un riconfezionamento privo di tale rischio indicò proprio quello consistente nel sostituire l'imballaggio esterno lasciando intatto l'involucro interno. E d'altronde evidente che, se si includesse tutto l'imballaggio predisposto dal fabbricante nel concetto di «stato originario del prodotto», qualsiasi riconfezionamento comporterebbe l'alterazione di tale stato; viceversa, una volta ammessa la possibilità che un prodotto venga riconfezionato senza che muti il suo stato originario, il più semplice esempio concreto è quello di una sostituzione del solo involucro esterno di un prodotto a doppio imballaggio. L'esempio diventa poi ancora più persuasivo se la confezione originaria interna è ermeticamente sigillata, cosicché il mutamento della scatola esterna non può mettere in pericolo le caratteristiche intrinseche del prodotto.
A proposito del punto b) conviene ricordare su quale base la Corte dichiarò che l'importatore parallelo dovesse informare preventivamente il titolare del marchio dell'introduzione sul mercato del prodotto riconfezionato: «tenuto conto dell'interesse del titolare del marchio a che il consumatore non venga indotto in errore circa la provenienza della merce», e trattandosi di vendere il prodotto in un nuovo imballaggio sul quale è stato apposto il marchio considerato (citata sentenza Hoffmann-La Roche, punto 12 della motivazione). Ben diversa è la situazione allorché il marchio non è ristampato a cura dell'importatore sul nuovo imballaggio, ma è quello originario, apposto dal fabbricante sull'involucro interno, ed il nuovo imballaggio si limita al riconfezionamento esterno. In tali condizioni, né la provenienza né l'autenticità della merce possono essere contestate, e viene meno la ragione di esigere che il titolare del marchio sia messo al corrente dell'iniziativa dell'importatore parallelo. Rimane invece essenziale, e l'ho detto al punto e), che l'importatore dichiari di aver riconfezionato il prodotto, in quanto ciò completa la tutela della provenienza sotto un altro profilo: in effetti, mentre la visibilità del marchio apposto dal fabbricante rassicura il consumatore circa l'origine del prodotto, la dichiarazione dell'importatore esclude che il pubblico possa considerare tutta la confezione (ineluso l'involucro esterno) come proveniente dal produttore.
5.
Il punto di vista da me accolto si discosta, beninteso, da quello del giudice a quo, il quale ha ravvisato nel caso di specie una violazione del diritto tedesco dei marchi di fabbrica, e ha difeso una determinata concezione dell'oggetto specifico del marchio, secondo la quale esso coprirebbe la presentazione del prodotto scelta dal fabbricante non meno che le caratteristiche intrinseche del prodotto. In proposito, mi limito a notare che questa concezione non vincola la Corte e che, trattandosi qui di interpretare l'articolo 36 del Trattato CEE, l'oggetto e la funzione del marchio debbono essere determinati secondo la linea restrittiva tracciata dalla giurisprudenza comunitaria, nell'ottica del principio della libertà di circolazione delle merci.
6.
Abbiamo visto che, secondo il dispositivo della sentenza del 23 maggio 1978 nel caso Hoffmann-La Roche e/Centrafarm, la prima condizione affinché si possa parlare di restrizione dissimulata del commercio fra gli Stati membri è che sia provato che l'esercizio del diritto al marchio da parte del titolare, tenuto conto del sistema di distribuzione da questi adottato, contribuirebbe a isolare artificiosamente i mercati nazionali all'interno della Comunità. Con la sua seconda domanda pregiudiziale, il Landgericht di Amburgo mira essenzialmente a stabilire se basti dimostrare un isolamento dei mercati verificatosi come conseguenza obbiettiva dell'esercizio del diritto al marchio, o se sia necessario in più un connotato soggettivo: l'intenzione del titolare del diritto di provocare l'iso- -lamento.
Il dubbio non sarebbe giustificato dal linguaggio della citata sentenza Hoffmann-La Roche e/Centrafarm, il quale chiaramente si riferisce alla prova dell'effetto negativo sugli scambi che ha l'esercizio del diritto di marchio, in relazione al sistema di distribuzione scelto dal fabbricante, senza far parola di una ricerca dell'intenzione di quest'ultimo, o meglio dello scopo da lui perseguito. Ma è vero che nella sentenza Centrafarm c/American Home Products del 10 ottobre 1978 l'accento fu messo sull'elemento soggettivo della volontà del titolare del marchio: al n. 2 del dispositivo, infatti, l'opposizione di quest'ultimo all'importatore parallelo è considerata equivalente ad una restrizione dissimulata del commercio fra gli Stati membri «qualora sia provato che la prassi di usare marchi diversi per lo stesso prodotto è seguita dal titolare allo scopo di isolare artificialmente i mercati».
A proposito di questo precedente, la Commissione ha giustamente osservato che si trattava di una ipotesi particolare, consistente nella titolarità da parte della stessa impresa, nei diversi Stati membri, di marchi differenti per uno stesso prodotto. Quando ciò si verifica, l'esercizio del diritto di marchio ha inevitabilmente per effetto di compartimentare i mercati nazionali, e perciò, sulla base del criterio obbiettivo accolto nella sentenza Hoffmann-La Roche e/Centrafarm, il titolare dei marchi paralleli finirebbe per non poter mai esercitare lecitamente il suo diritto alla luce del diritto comunitario. Per evitare questa conseguenza eccessivamente restrittiva, la Corte ha ritenuto che in una ipotesi del genere non si possa parlare di restrizione dissimulata degli scambi intracomunitari se non quando la pratica consistente nell'utilizzare marchi diversi per lo stesso prodotto nei diversi Stati membri ad opera dello stesso titolare rifletta un piano volto alla compartimentazione dei mercati. Ma è chiaro che, in situazioni diverse da quella ora descritta, il precedente Centrafarm c/American Home Products non può essere invocato.
In linea generale, dunque, per stabilire se l'esercizio di un diritto di marchio equivalga a una restrizione degli scambi contraria all'articolo 36, secondo inciso, non occorre accertare l'esistenza di un intento soggettivo abusivo, ma è sufficiente constatare che, per effetto di quell'esercizio, si verifichi una compartimentazione artificiale dei mercati nell'ambito della Comunità. D'altra parte, non va dimenticato che l'esercizio del diritto di marchio va considerato nel contesto del sistema di distribuzione usato dal titolare del marchio; e se è vero che questo sistema deve essere accertato obbiettivamente in quanto rappresenta uno stato di fatto, non si può tuttavia negare che esso rientri nel quadro della pianificazione commerciale decisa dal fabbricante. Ciò significa che vi è un elemento soggettivo implicito in una delle circostanze da provare; ma il punto decisivo è che tale elemento non deve necessariamente identificarsi con la volontà di isolare i mercati, e comunque non deve essere oggetto di una prova specifica.
7.
Per questo insieme di considerazioni, concludo suggerendo che la Corte, in risposta alle domande pregiudiziali formulate dal Landgericht di Amburgo nella sua ordinanza del 5 novembre 1980, dichiari:
1.
Ai sensi dell'articolo 36 del Trattato CEE, il titolare di un marchio di fabbrica depositato in uno Stato membro non può impedire ad un importatore, il quale abbia acquistato in un altro Stato membro da un'affiliata del detto titolare un medicinale contrassegnato da quel marchio e lo abbia riconfezionato secondo le diverse abitudini di ricettamento dei medici locali, di mettere in commercio il prodotto nel nuovo imballaggio, quando: a) il riconfezionamento si limiti alla sostituzione dell'involucro esterno del prodotto, restando intatto l'involucro interno originario; b) il marchio di origine, apposto sulla confezione interna, sia visibile attraverso il nuovo imballaggio esterno; e) su questo imballaggio sia precisato chi ha proceduto al riconfezionamento; e sempre che d) l'esercizio del diritto di marchio da parte del titolare, tenuto anche conto del sistema di distribuzione da lui adottato, sia suscettibile di isolare artificiosamente i mercati nazionali nell'ambito della Comunità.
2.
Perché sussista una restrizione del commercio vietata ai sensi dell'articolo 36, secondo inciso, del Trattato CEE, è sufficiente che l'esercizio del diritto di marchio, considerato nel contesto del sistema di distribuzione usato dal titolare del marchio, sia oggettivamente suscettibile di isolare i mercati nazionali all'interno della Comunità, quale che fosse lo scopo perseguito dal detto titolare.