62005CC0276
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ELEANOR SHARPSTON
presentate il 9 ottobre 2008 (
1
)
Causa C-276/05
The Wellcome Foundation Ltd
contro
Paranova Pharmazeutika Handels GmbH
«Marchio — Prodotto farmaceutico — Riconfezionamento — Importazione parallela — Modifica sostanziale dell’aspetto dell’imballaggio — Obbligo di preavviso»
1.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) austriaco verte sull’interpretazione dell’art. 7 della direttiva sui marchi d’impresa (
2
). Si tratta (riguardo all’oggetto, se non alle parti) di un nuovo episodio della lunga saga che ha recentemente coinvolto le cause C-143/00, Boehringer Ingelheim e a. (in prosieguo: la «Boehringer I») (
3
) e C-348/04, Boehringer Ingelheim e a. (in prosieguo: la «Boehringer II») (
4
).
2.
In tali sentenze, la Corte ha fornito indicazioni precise sulle circostanze in cui il titolare di un marchio d’impresa può impedire che un importatore parallelo immetta in commercio prodotti farmaceutici recanti il proprio marchio d’impresa qualora detto importatore li abbia riconfezionati.
3.
Nel caso di specie, il giudice del rinvio riconosce che la sua questione principale è già stata risolta dalla sentenza della Corte nella causa Boehringer II, pronunciata dopo che il rinvio pregiudiziale era stato effettuato. Tuttavia, ha voluto mantenere due questioni ancora insolute che riguardano l’aspetto esterno del riconfezionamento consentito e la ratio dell’obbligo dell’importatore di informare il titolare del marchio d’impresa del progettato riconfezionamento.
Il contesto normativo
4.
L’art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi d’impresa prevede che il diritto del titolare di impedire l’uso del marchio «non permette al titolare dello stesso di vietare l’uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nell[o Spazio economico europeo (in prosieguo: il «SEE»)] (
5
) con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso».
5.
L’art. 7, n. 2, stabilisce che il precedente n. 1 «non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio».
6.
L’art. 10, lett. b), primo e secondo comma, della Markenschutzgesetz (legge austriaca sulla protezione dei marchi) traspone testualmente l’art. 7 della direttiva 89/104.
7.
Le origini della direttiva sui marchi d’impresa sono rintracciabili nella giurisprudenza della Corte in merito agli artt. 28 e 30 CE. Tale giurisprudenza, unitamente ad un certo numero di dichiarazioni della Corte sulla direttiva, è stata ampiamente analizzata nelle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Boehringer I, nonché nelle mie conclusioni nella causa Boehringer II. Pertanto, per tale ragione, non suggerisco di esaminare ex novo la giurisprudenza in generale e mi limiterò, ai fini del caso di specie, a citare la giurisprudenza contenuta nelle sentenze Bristol-Myers Squibb (
6
) e Boehringer I e II (
7
).
8.
Nella sentenza Bristol-Myers Squibb, la Corte ha affermato che, in forza dell’art. 7, n. 2, della direttiva, il titolare del marchio può legittimamente opporsi all’ulteriore smercio di un prodotto farmaceutico riconfezionato, a meno che:
(1)
così facendo, egli contribuisca ad isolare artificiosamente i mercati nazionali nell’ambito della Comunità. Ciò si verifica, in particolare, qualora il titolare abbia messo in commercio in vari Stati membri un prodotto farmaceutico identico in confezioni diverse ed il riconfezionamento, da un lato, sia necessario per lo smercio del prodotto nello Stato membro dell’importazione e, dall’altro, avvenga secondo modalità tali che lo stato originario del prodotto non può risultarne alterato;
(2)
il riconfezionamento non possa alterare lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione;
(3)
siano indicati chiaramente sulla nuova confezione l’autore del riconfezionamento del prodotto e il nome del relativo fabbricante;
(4)
la presentazione del prodotto riconfezionato non sia atta a nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare: così, la confezione non dev’essere difettosa, di cattiva qualità o grossolana, e
(5)
l’importatore, prima di mettere in vendita il prodotto riconfezionato, ne informi il titolare del marchio e gli fornisca, su sua richiesta, un campione del prodotto riconfezionato.
9.
Farò riferimento in prosieguo a questi cinque requisiti, chiamandoli «requisiti BMS».
10.
Nella sentenza Boehringer I, la Corte ha fornito ulteriori elementi di riferimento sul concetto di «necessario» di cui al primo requisito BMS e sulla condizione di preavviso di cui al quinto requisito BMS. Per quanto di rilievo nella fattispecie, la Corte ha così statuito:
—
Un riconfezionamento di medicinali mediante sostituzione delle confezioni è oggettivamente necessario ai sensi della giurisprudenza della Corte se, senza quest’ultimo, l’accesso effettivo al mercato di cui trattasi o ad una parte rilevante di esso deve considerarsi ostacolato a seguito di una forte resistenza da parte di una percentuale significativa di consumatori nei confronti dei medicinali rietichettati.
—
L’importatore parallelo, in ogni caso, per avere il diritto di riconfezionare medicinali muniti di marchio, deve rispettare la condizione di preavviso. Se l’importatore parallelo non rispetta questa condizione, il titolare del marchio può opporsi alla commercializzazione del medicinale riconfezionato. Spetta all’importatore parallelo informare egli stesso il titolare del marchio del riconfezionamento progettato. In caso di contestazione, spetta al giudice nazionale valutare, prendendo in considerazione tutte le circostanze pertinenti, se il titolare abbia avuto a disposizione un termine ragionevole per reagire al progettato riconfezionamento.
11.
Nella sentenza Boehringer II, in risposta ad un’ulteriore serie di questioni riguardanti il significato di «necessario», l’onere della prova e le conseguenze del mancato preavviso, la Corte, per quanto qui di rilievo, ha così statuito:
—
Il requisito secondo cui il riconfezionamento del prodotto farmaceutico dev’essere necessario alla sua ulteriore commercializzazione nello Stato membro di importazione riguarda esclusivamente il riconfezionamento di per sé e non la modalità o lo stile con i quali tale riconfezionamento viene effettuato.
—
Il requisito secondo cui la presentazione del prodotto farmaceutico non dev’essere tale da nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare non è circoscritto ai soli casi di riconfezionamento difettoso, di cattiva qualità o grossolano.
—
Rappresenta una questione di fatto che spetta al giudice nazionale valutare, con riferimento alle circostanze specifiche di ciascuna fattispecie, se il fatto che un importatore parallelo non apponga il marchio sulla nuova confezione esterna del prodotto («smarchiatura»), o apponga su tale confezione il proprio logo o stile, o adotti una propria modalità particolare di presentazione del prodotto oppure una presentazione utilizzata per più prodotti differenti («co-marchiatura»), o applichi un’etichetta aggiuntiva sulla confezione stessa in modo tale da coprire interamente o parzialmente il marchio del titolare, o non precisi sull’etichetta aggiuntiva che il marchio in questione appartiene al titolare, oppure stampi il nome dell’importatore parallelo in lettere maiuscole, sia tale da nuocere alla reputazione del marchio.
Causa principale e questioni pregiudiziali
12.
I fatti rilevanti ai fini della trattazione delle questioni dinanzi alla Corte possono essere brevemente sintetizzati come segue.
13.
The Wellcome Foundation Ltd (in prosieguo: la «Wellcome») è titolare del marchio d’impresa ZOVIRAX (
8
), registrato in Austria per prodotti farmaceutici e commercializzato direttamente o con il suo consenso all’interno del SEE. La Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (in prosieguo: la «Paranova») importava prodotti a marchio ZOVIRAX dalla Grecia, ove sono venduti in confezioni da 70 compresse. Giacché l’Austria prevede che la confezione sia di 60 compresse, la Paranova riconfezionava i prodotti in confezioni da 60 compresse da 400 mg ciascuna. Il nuovo imballaggio differisce da quello del prodotto originale anche per il fatto che sul lato anteriore figura, in grassetto e in stampatello, l’indicazione «Riconfezionato e importato da Paranova»; il fabbricante è indicato in caratteri normali lateralmente e sul retro mentre, sui bordi vi è una striscia blu come quella abitualmente utilizzata dalla Paranova per i prodotti farmaceutici che essa commercializza.
14.
La Paranova informava la Wellcome circa la progettata commercializzazione in Austria dello ZOVIRAX. Allegava stampe a colori della confezione esterna, dei blister di compresse e delle istruzioni per l’uso. La Wellcome chiedeva che, in futuro, la Paranova allegasse in primo luogo una campionatura completa di ciascun tipo di imballaggio e, in secondo luogo, comunicasse lo Stato di esportazione e i motivi precisi alla base del riconfezionamento. La Paranova forniva detti motivi (diversa dimensione dell’imballaggio), ma non comunicava lo Stato di esportazione; rifiutava inoltre di trasmettere un campione se non a spese della Wellcome. Veniva nuovamente invitata a comunicare lo Stato di esportazione e i motivi precisi alla base del riconfezionamento. La Wellcome censurava inoltre l’aspetto del nuovo imballaggio di cui sopra.
15.
La Wellcome chiedeva un provvedimento che inibisse alla Paranova di commercializzare lo ZOVIRAX in confezioni aventi le suddette caratteristiche fintanto che non le avesse comunicato lo Stato di esportazione e i motivi precisi alla base del riconfezionamento. La controversia è ora pendente dinanzi all’Oberster Gerichtshof, che ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1
(a)
Se l’art. 7 della direttiva in materia di marchi d’impresa e la giurisprudenza al riguardo emessa dalla Corte vadano interpretati nel senso che la prova secondo cui l’esercizio del diritto di marchio avrebbe contributo all'isolamento artificioso del mercato debba essere fornita non solo per il riconfezionamento in quanto tale ma anche per l'aspetto esterno del nuovo imballaggio.
In caso di soluzione negativa di tale questione:
(b)
Se l’aspetto esterno del nuovo imballaggio vada apprezzato in base al principio della minima modifica possibile oppure solo sulla base della circostanza che possa nuocere alla reputazione del marchio e del suo titolare.
2
Se l’art. 7 della direttiva in materia di marchi d'impresa e la giurisprudenza al riguardo emessa dalla Corte vadano interpretati nel senso che l’importatore parallelo soddisfa il suo obbligo di informazione soltanto se comunica al titolare del marchio anche lo Stato di esportazione ed i motivi precisi alla base del riconfezionamento».
16.
Alla luce della sovrapposizione tra le questioni sottoposte, il procedimento è stato sospeso fino alla sentenza della Corte 26 aprile 2007 nella causa Boehringer II, la quale ha fornito una soluzione negativa alla questione n. 1, lett. a). Il giudice del rinvio della causa in esame ha indicato di voler mantenere le questioni n. 1, lett. b) e n. 2, alle quali non era stata data una risposta specifica.
17.
Hanno presentato osservazioni scritte la Wellcome, la Paranova, i governi greco e portoghese e la Commissione, tutti rappresentati in udienza.
Il criterio per la valutazione dell’aspetto esterno del riconfezionamento
18.
Con la questione n. 1, lett. b), il giudice del rinvio si chiede se l’aspetto esterno del nuovo imballaggio debba essere apprezzato in base al principio del ricorso al mezzo più leggero possibile oppure solo sulla base della circostanza che possa nuocere alla reputazione del marchio e del suo titolare.
19.
Il giudice a quo, nella sua ordinanza di rinvio, precisa che, per «principio del ricorso alla minima modifica possibile», si intende che «la persona che procede alla rietichettatura deve far uso di mezzi che rendano il commercio parallelo realizzabile e menomino nel contempo nella minore misura possibile l’oggetto specifico del diritto di marchio», come affermato dalla Corte nella sentenza Loendersloot (
9
).
20.
La Wellcome e i governi greco e portoghese sostengono che l’aspetto esterno del riconfezionamento dev’essere valutato non solo dal punto di vista dell’eventuale danno alla reputazione del marchio e del suo titolare, bensì anche sulla base del suddetto principio. La Paranova e la Commissione sostengono la tesi contraria.
21.
Condivido l’opinione della Paranova e della Commissione sul fatto che l’aspetto esterno del riconfezionamento debba essere valutato solo dal punto di vista dell’eventuale danno alla reputazione del marchio e del suo titolare.
La sentenza Loendersloot
22.
La sentenza Loendersloot è scaturita dal tentativo del titolare di un marchio di impedire all’importatore parallelo del whisky recante il proprio marchio d’impresa di rimuovere, in primo luogo, le etichette sulle bottiglie e di sostituirle con etichette simili sulle quali era stata omessa l’indicazione «pure» (puro) — presente sulle etichette originali — e/o sulle quali il nome dell’importatore autorizzato dal titolare del marchio d’impresa era stato sostituito con un altro nome e, in secondo luogo, di eliminare i numeri di identificazione figuranti sopra o dietro le etichette originali, nonché sugli imballaggi.
23.
La Wellcome, nonché i governi greco e portoghese, si basano molto sull’affermazione della Corte contenuta nella sentenza Loendersloot e riportata al paragrafo 19, supra. Io non sono convinta, tuttavia, che detta affermazione possa essere utile nell’ambito della presente controversia.
24.
Anzitutto, prima della sentenza Loendersloot, la Corte aveva già statuito — nella sentenza Bristol Myers-Squibb — che il titolare poteva opporsi al riconfezionamento del prodotto quando l’importatore era in grado di riutilizzare la confezione originale per commercializzare il prodotto nello Stato membro di importazione apponendovi etichette (
10
). La causa Bristol-Myers Squibb, tuttavia, riguardava anch’essa prodotti farmaceutici riconfezionati dall’importatore parallelo (la Paranova, per l’appunto) in maniera specifica (
11
). Nulla di quanto contenuto nella sentenza suggerisce che tale riconfezionamento fosse di per sé precluso. La sentenza sembra anzi basarsi sulla premessa che il riconfezionamento è legittimo purché siano rispettate le condizioni stabilite dalla sentenza medesima.
25.
In secondo luogo, come sottolineato dalla Commissione, nella sentenza Loendersloot la Corte ha valutato se il riconfezionamento (inteso in senso lato, compresa la rietichettatura) fosse necessario per la commercializzazione del prodotto nello Stato membro di importazione. Tuttavia, dalla lettura della sentenza Boehringer II, appare ora evidente che «il citato requisito di necessità riguarda esclusivamente il fatto di procedere al riconfezionamento del prodotto — come anche la scelta tra una nuova confezione e una nuova etichettatura — per permettere la commercializzazione di tale prodotto sul mercato dello Stato di importazione, e non la modalità o lo stile secondo i quali tale riconfezionamento viene effettuato» (
12
).
26.
In terzo luogo, la sentenza Loendersloot ha espressamente distinto i casi riguardanti prodotti farmaceutici da quelli, come la fattispecie relativa al suddetto procedimento, non riguardanti tali prodotti (
13
).
27.
Infine, l’affermazione della Corte nella sentenza Loendersloot, su cui ci si basa nel caso di specie, si riferisce al riconfezionamento che «menom[i] nella minore misura possibile l’oggetto specifico del diritto di marchio».
28.
Come ho rilevato nelle mie conclusioni nella causa Boehringer II, dalla giurisprudenza della Corte emerge che l’oggetto specifico di un diritto di marchio presenta due componenti: il diritto di utilizzare il marchio ai fini della prima immissione sul mercato nel SEE, dopodiché tale diritto si esaurisce, e il diritto di opporsi a qualsiasi uso del marchio atto a falsare la garanzia di provenienza del prodotto, il che comprende sia la garanzia dell’identità dell’origine sia la garanzia dell’integrità del prodotto contrassegnato (
14
).
29.
In casi come quello presente, che riguardano merce già immessa sul mercato nel SEE dal titolare del marchio d’impresa ovvero con il suo consenso, il primo diritto è evidentemente esaurito.
30.
Riguardo al secondo diritto, che ha una duplice natura, mi pare che entrambi gli elementi della garanzia siano adeguatamente tutelati senza che sia necessario imporre l’ulteriore limitazione richiesta dalla Wellcome.
31.
Il secondo requisito BMS prevede espressamente la tutela della garanzia di integrità del prodotto contrassegnato.
32.
Pertanto, ciò che rimane è la garanzia dell’identità dell’origine. La Corte, nella sentenza Boehringer II, è stata chiamata a decidere se la co-marchiatura nuocesse di per sé alla reputazione di un marchio d’impresa o se il danno alla reputazione fosse una questione di fatto. Siffatta questione è sorta poiché il giudice del rinvio ha ritenuto che in taluni casi la co-marchiatura può arrecare un tale pregiudizio, ad esempio qualora susciti l’impressione che il titolare del co-marchio sia il produttore, ovvero che l’importatore e il produttore operino in una sorta di «joint-venture». La Corte ha statuito che: «al pari dell’accertare se una pubblicità sia tale da poter dare l’impressione che esista un legame commerciale fra il rivenditore e il titolare del marchio e, pertanto, possa costituire motivo legittimo ai sensi dell’art. 7, n. 2, della direttiva [sui marchi d’impresa] (…), l’accertare se [il fatto che un importatore parallelo apponga un co-marchio sia tale] da nuocere alla reputazione del marchio rappresenta una questione di fatto che spetta al giudice nazionale valutare con riferimento alle circostanze specifiche di ciascuna fattispecie» (
15
). Appare evidente, pertanto, che la Corte ha affrontato la garanzia dell’identità dell’origine nell’ambito della co-marchiatura dal punto di vista della reputazione. Se fosse stato applicabile il principio del ricorso al mezzo più leggero possibile, siffatto approccio non sarebbe stato necessario e sarebbe bastato affermare che la co-marchiatura era di per sé illegittima.
Nuovo imballaggio con propria grafica
33.
Mi sembra quanto meno dubbio che la Corte abbia implicitamente e indirettamente accolto la tesi che l’aspetto esterno del nuovo imballaggio dev’essere apprezzato in base al principio della minima modifica possibile quando ha rilevato, nella sentenza Boehringer II, che «il citato requisito di necessità riguarda esclusivamente il fatto di procedere al riconfezionamento del prodotto — come anche la scelta tra una nuova confezione e una nuova etichettatura — per permettere la commercializzazione di tale prodotto sul mercato dello Stato di importazione, e non la modalità o lo stile secondo i quali tale riconfezionamento viene effettuato (v. altresì sentenza della Corte AELS 8 luglio 2003, causa E-3/02, Paranova/Merck, EFTA Court Report 2004, pag. 1, punti 41-45)» (
16
).
34.
Nella causa Paranova/Merck, era stato chiesto alla Corte EFTA, inter alia, se il criterio della necessità applicato dalla Corte di giustizia nell’interpretazione dei «motivi legittimi» ai sensi dell’art. 7, n 2, della direttiva sui marchi trovasse applicazione anche con riguardo alle specifiche caratteristiche grafiche della confezione, ovvero se tali specifiche caratteristiche dovessero essere valutate unicamente sulla base del requisito secondo cui il riconfezionamento non deve pregiudicare la reputazione del titolare del marchio o il marchio medesimo.
35.
La Corte EFTA ha rielaborato la giurisprudenza della Corte di giustizia e, segnatamente, i requisiti BMS, rilevando che, alla luce del primo requisito, «occorrerà accertare se l’importatore parallelo disponga del diritto di riconfezionare il prodotto e riapporre il marchio del produttore, ove gli altri criteri definiscono i requisiti dell’esercizio di tale diritto ai fini della salvaguardia dei legittimi interessi del titolare del marchio». Richiamandosi alle sentenze Bristol-Myers Squibb, Merck Sharp & Dohme (
17
), Boehringer I e Pharmacia & Upjohn (
18
), la Corte EFTA ha affermato che «consentire le importazioni parallele ed il riconfezionamento significa costituire strumenti diretti ad assicurare la libera circolazione delle merci. (…) Il diritto dell’importatore parallelo di riconfezionare il prodotto è, in altre parole, giustificato, in quanto rappresenta un importante contributo per il superamento del contingentamento del mercato SEE lungo le frontiere internazionali. Ciò premesso, la Corte di giustizia ha affermato il principio della verifica della necessità (…)[. N]e consegue che [tale verifica] è pertinente al fine di accertare il diritto dell’importatore parallelo di procedere al riconfezionamento in quanto tale, ove il comportamento del titolare del marchio e le barriere giuridiche o di fatto costituiscono un ostacolo effettivo all’accesso al mercato dello Stato d’importazione. Qualora il diritto al riconfezionamento sia fuori dubbio e l’importatore parallelo abbia realizzato, per il suo esercizio, l’accesso effettivo al mercato, il requisito di necessità non potrà essere decisivo nell’interpretazione della locuzione «legittimi motivi» di cui all’art. 7, n. 2 della direttiva. (…) Imporre il requisito della necessità con riguardo alla condotta di mercato dell’importatore parallelo successivamente all’accesso al mercato del medesimo, in particolare alla sua strategia di presentazione del prodotto, quali le azioni pubblicitarie o il design del confezionamento, costituirebbe una restrizione sproporzionata alla libera circolazione delle merci» (
19
).
36.
Mi sembra che tale affermazione della Corte EFTA — e quindi il relativo implicito accoglimento della Corte nella sentenza Boehringer II — sia priva di senso nel caso in cui il riconfezionamento che supera il limite del principio della modifica minima possibile divenga automaticamente illegittimo.
37.
Inoltre, nella sentenza Merck Sharp & Dohme (
20
) si può osservare che la Corte ha chiarito che «la questione sottoposta riguarda una situazione in cui il titolare di un marchio si è opposto ad un riconfezionamento consistente nella sostituzione dell’imballaggio di origine con un nuovo imballaggio ideato dall’importatore ed ha richiesto che quest’ultimo si limitasse ad una rietichettatura mediante adesivi» (
21
). Essa ha poi continuato affermando che «un riconfezionamento di medicinali mediante sostituzione delle confezioni è oggettivamente necessario ai sensi della giurisprudenza della Corte se, senza quest’ultimo, l’accesso effettivo al mercato interessato o ad una parte rilevante del detto mercato deve considerarsi ostacolato a seguito di una forte resistenza da parte di una percentuale significativa di consumatori nei confronti dei medicinali rietichettati» (
22
). In tal modo la Corte non ha più citato il fatto che l’importatore parallelo avesse usato nuovi imballaggi caratterizzati da una propria grafica. È quindi ragionevole ritenere che la Corte non abbia ritenuto tale circostanza di per sé preclusa.
Vantaggio commerciale
38.
Da ultimo, la Wellcome sostiene che, se l’aspetto esterno del riconfezionamento non fosse soggetto al principio del ricorso della modifica minima possibile, l’importatore parallelo potrebbe effettuare tale riconfezionamento all’unico scopo di trarne un vantaggio economico. I legittimi interessi del titolare del marchio d’impresa e dell’importatore parallelo sono correttamente ponderabili, ed è altresì possibile garantire che quest’ultimo non tragga beneficio dall’avviamento e dalla reputazione del marchio, solo se l’aspetto esterno del riconfezionamento è soggetto al principio della modifica minima possibile.
39.
A me pare, tuttavia, che tale argomento poggi su due premesse inesatte.
40.
In primo luogo, la Corte ha precisato che il requisito di necessità del riconfezionamento non è in ogni caso soddisfatto se detto riconfezionamento del prodotto si spiega esclusivamente col desiderio da parte dell’importatore parallelo di conseguire un vantaggio commerciale (
23
). Pertanto, un riconfezionamento volto unicamente a conseguire un vantaggio commerciale non sarebbe consentito in misura maggiore o minore a seconda che il principio del ricorso alla modifica minima possibile costituisca o meno il criterio pertinente per decidere sull’ammissibilità del riconfezionamento specifico: questo tipo di riconfezionamento è sempre inammissibile.
41.
In secondo luogo, dallo schema della direttiva sui marchi d’impresa emerge con chiarezza che il titolare del marchio non vanta necessariamente il diritto di opporsi all’uso del proprio marchio da parte di terzi «qualora tale uso privo di giusta causa consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio». Tale diritto non figura nell’elenco di quelli conferiti dall’art. 5, n. 1, della direttiva; esso sussisterà unicamente se lo Stato membro interessato avrà fatto ricorso alla facoltà di cui all’art. 5, n. 2.
42.
Inoltre, e in ogni caso, va rammentato che in casi come quello in esame occorre partire dal fatto che il titolare del marchio d’impresa abbia esaurito tali diritti, come è accaduto nella fattispecie. Siffatti diritti vengono ripristinati solo qualora vi siano «motivi legittimi» per opporsi all’ulteriore commercializzazione, a norma dell’art. 7, n. 2.
La portata dell’obbligo di notifica
43.
Con la seconda questione, il giudice del rinvio vuole sostanzialmente sapere se l’art. 7 della direttiva sui marchi d’impresa prevede che l’importatore parallelo debba comunicare al titolare del marchio l’identità dello Stato di esportazione e i motivi precisi alla base del riconfezionamento.
44.
La Wellcome e il governo portoghese ritengono che la questione andrebbe risolta in senso affermativo mentre la Paranova e il governo greco sono di avviso contrario e la Commissione esprime un’opinione più sfumata.
Identificazione dello Stato di esportazione
45.
La condizione della previa informazione risale alla sentenza Hoffmann-La Roche (
24
). In tale occasione la Corte ha affermato che, tenuto conto dell’interesse del titolare del marchio a che il consumatore non venga indotto in errore circa la provenienza della merce, è del pari opportuno riconoscere all’importatore la facoltà di vendere il prodotto nel nuovo imballaggio solo a condizione che egli ne informi preventivamente il titolare. Nella sentenza Bristol Myers-Squibb la Corte ha aggiunto che il titolare può altresì esigere che l’importatore gli fornisca un campione di tale prodotto prima di metterlo in commercio per poter accertare che il riconfezionamento non sia stato effettuato in modo da alterare direttamente o indirettamente lo stato originario del prodotto, che la presentazione del prodotto a seguito del riconfezionamento non sia atta a nuocere alla reputazione del marchio e che tale condizione consenta al titolare del marchio di tutelarsi meglio contro le attività dei contraffattori (
25
).
46.
Nella sentenza Boehringer I, la Corte ha inoltre affermato che «[tali] condizioni (…) mirano a salvaguardare i legittimi interessi dei titolari del marchio. (…) [I]l rispetto di tali condizioni non pone alcun problema pratico reale agli importatori paralleli purché i titolari reagiscano entro termini ragionevoli al preavviso. Infatti un funzionamento adeguato del sistema di preavviso presuppone che ciascuna delle parti interessate si sforzi lealmente di rispettare i legittimi interessi dell’altra» (
26
).
47.
In tale contesto, dalla sentenza Bristol-Myers Squibb emerge che i legittimi interessi del titolare del marchio a cui la Corte fa riferimento sono i seguenti: (i) che il consumatore non venga indotto in errore circa la provenienza della merce, (ii) che il riconfezionamento non alteri lo stato originario del prodotto, (iii) che la presentazione del prodotto a seguito del riconfezionamento non sia atta a nuocere alla reputazione del marchio e (iv) che il prodotto da commercializzare non sia contraffatto (
27
). Occorre rammentare che il titolare del marchio ha diritto non solo al preavviso ma anche di esigere un campione del prodotto riconfezionato prima che questo sia messo in commercio. Alla luce di quanto sopra, concordo con la Paranova, con il governo greco e con la Commissione sul fatto che chiedere all’importatore parallelo di identificare lo Stato di esportazione non soddisfa nessuno dei suddetti interessi.
48.
La Wellcome deduce che tale informazione è necessaria al titolare del marchio d’impresa per poter verificare che il riconfezionamento sia effettivamente necessario e ciò in quanto solo la conoscenza dello Stato di esportazione gli consente di valutare se l’unico imballaggio del prodotto autorizzato in detto Stato differisce da quello dello Stato di importazione.
49.
Non sono persuasa di tale argomento. Nella sentenza Bristol-Myers Squibb, la Corte ha affermato che «qualora, in conformità delle norme e delle prassi vigenti nello Stato membro importatore, il titolare usi in tale Stato confezioni di formati diversi, il fatto che uno di tali formati sia smerciato anche nello Stato membro esportatore non è sufficiente perché si possa concludere che non è necessario riconfezionare il prodotto. Infatti, sussisterebbe un isolamento dei mercati se l’importatore potesse smerciare il prodotto soltanto su una parte limitata del mercato di questo» (
28
).
50.
Conseguentemente, non è risolutivo il fatto che l’unico imballaggio del prodotto autorizzato nello Stato di esportazione differisca da quello autorizzato nello Stato di importazione. Anche se l’imballaggio «giusto» esiste davvero nello Stato di esportazione, ciò non significa necessariamente che l’importatore non possa mai effettuare un riconfezionamento.
51.
La Paranova sostiene che, qualora l’importatore parallelo fosse tenuto a comunicare al titolare del marchio lo Stato di esportazione, ciò consentirebbe a quest’ultimo di imporre dei limiti alla fornitura dei propri prodotti farmaceutici, il che ostacolerebbe la concorrenza.
52.
Il 16 settembre 2008 la Corte ha emesso la sentenza nella causa Sot. Lélos Kai Sia (
29
). La Corte ha giudicato che, per quanto l'art. 82 CE si applichi alle pratiche di una società farmaceutica in posizione dominante intesa a evitare tutte le esportazioni parallele da uno Stato membro ad un altro, la detta società deve cionondimeno essere in una posizione tale da adottare iniziative ragionevoli e proporzionate rispetto alla necessità di tutelare i propri interessi commerciali (
30
). Va osservato che la Corte, nella sentenza Loendersloot (che naturalmente non verteva su prodotti farmaceutici), ha statuito che, in una situazione in cui sia dimostrato che, da un lato, i numeri di identificazione sono stati apposti per scopi legittimi sotto il profilo del diritto comunitario — quali l’ottemperanza dell’obbligo legale di facilitare il ritiro dei prodotti difettosi ovvero la lotta alla contraffazione — ma, dall’altro lato, vengano parimenti utilizzati dal titolare del marchio per risalire alle smagliature esistenti nella sua organizzazione di vendita e contrastare in tal modo il commercio parallelo dei suoi prodotti, le persone che operano nel commercio parallelo sarebbero tutelate da questi ultimi atti nell’ambito delle norme del Trattato relative alla concorrenza (
31
).
Motivi precisi alla base del riconfezionamento
53.
Riguardo alla pretesa che la comunicazione dell’importatore parallelo al titolare del marchio debba contenere i motivi precisi alla base del riconfezionamento, la Corte, nella sentenza Boehringer II, ha statuito che spetta agli importatori paralleli dimostrare la sussistenza dei cinque requisiti BMS (
32
).
54.
Il primo di tali requisiti (come riformulato dalla Corte nella sentenza Boehringer II) è che l’esercizio del diritto di marchio da parte del titolare dello stesso per opporsi allo smercio dei prodotti riconfezionati con il detto marchio contribuirebbe a compartimentare artificiosamente i mercati tra gli Stati membri.
55.
Secondo una giurisprudenza consolidata, il titolare di un marchio che faccia valere i suoi diritti di marchio al fine di impedire ad un importatore parallelo di procedere ad un riconfezionamento necessario alla commercializzazione dei medicinali interessati nello Stato d’importazione contribuisce ad un isolamento artificioso dei mercati tra Stati membri, contrario al diritto comunitario. L’opposizione del titolare di un marchio al riconfezionamento non è giustificata qualora ostacoli l’accesso effettivo del prodotto importato al mercato di tale Stato (
33
).
56.
Pertanto, spetta all’importatore parallelo dimostrare, in primo luogo, che il titolare di un marchio che faccia valere i suoi diritti per opporsi allo smercio dei prodotti riconfezionati con il detto marchio contribuirebbe a compartimentare artificiosamente i mercati tra gli Stati membri e, in secondo luogo, che siffatto esercizio contribuirebbe a compartimentare artificiosamente i mercati qualora il riconfezionamento fosse necessario per assicurare un accesso effettivo al mercato.
57.
Sembra inevitabile concludere che spetta all’importatore parallelo dimostrare il requisito della necessità.
58.
Tuttavia, siffatta conclusione deriva dalla giurisprudenza della Corte sviluppata in risposta a questioni pregiudiziali in procedimenti ancora in corso e per me non è ovvio che se ne possa fare uso per ampliare la portata dell’obbligo dell’importatore parallelo di preavvisare il titolare del marchio circa la progettata commercializzazione di un prodotto riconfezionato.
59.
Ribadisco, inoltre, che dalla sentenza Boehringer II risulta chiaramente che il requisito della necessità del riconfezionamento del prodotto farmaceutico riguarda esclusivamente il riconfezionamento di per sé e non la modalità o lo stile con i quali esso viene effettuato.
60.
A mio parere, spetta all’importatore parallelo fornire al titolare del marchio informazioni sufficienti, in maniera adeguatamente dettagliata, per dimostrare la necessità del riconfezionamento. L’importatore parallelo potrà fornire tali informazioni, a seconda dei casi, in qualsiasi combinazione atta a dimostrare, obiettivamente, che il riconfezionamento gli è necessario per poter commercializzare i prodotti nello Stato di importazione. Le informazioni fornite dall’importatore parallelo al titolare del marchio costituiranno il fondamento giuridico del proprio caso.
61.
Spetta quindi al titolare del marchio decidere, sulla base delle informazioni fornite, se ammettere o meno la necessità del riconfezionamento ovvero intervenire nei confronti dell’importatore parallelo per impedirgli di commercializzare i prodotti riconfezionati. Qualora il titolare del marchio intenti causa, i motivi addotti dall’importatore parallelo per dimostrare la necessità del riconfezionamento dovranno essere accolti o respinti in base al valore probatorio del materiale fornito al titolare del marchio, e l’importatore parallelo non dovrebbe, in questa fase, poter modificare i suoi argomenti.
62.
Qualora riscontri l’oggettiva dimostrazione del requisito di necessità, il giudice nazionale competente a decidere del procedimento non vieterà all’importatore parallelo di commercializzare i prodotti riconfezionati. Nel caso in cui l’importatore parallelo non abbia invece dimostrato tale necessità, il giudice nazionale emetterà un provvedimento inibitorio.
Conclusione
63.
Per le suesposte ragioni, sono del parere che le questioni sottoposte dal Oberster Gerichtshof dovrebbero essere risolte nel seguente modo:
1)
Qualora un importatore parallelo di prodotti farmaceutici li riconfezioni perché il riconfezionamento è necessario per commercializzare il prodotto nello Stato membro di importazione, la legittimità del nuovo imballaggio dev’essere valutata unicamente sulla base della circostanza che possa nuocere alla reputazione del marchio e del suo titolare.
2)
In tal caso, l’importatore parallelo, per adempiere il suo obbligo di informazione di cui all’art. 7 della direttiva sui marchi d’impresa, come interpretato dalla Corte, deve fornire al titolare del marchio le informazioni che dimostrino obiettivamente la necessità del riconfezionamento. Siffatte informazioni non devono necessariamente comprendere l’indicazione dello Stato membro di esportazione.
(
1
)	Lingua originale: l’inglese.
(
2
)	Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, n. 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989 L 40, pag. 1).
(
3
)	Sentenza 23 aprile 2002, causa C-143/00, Boehringer Ingelheim e a. (Racc. pag. I-3759).
(
4
)	Sentenza 26 aprile 2007, causa C-348/04, Boehringer Ingelheim e a. (Racc. pag. I-3391).
(
5
)	Ai sensi dell’art. 65, n. 2, e del punto 4 dell’Allegato XVII all’Accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 (GU 1994 L 1, pag. 3), l’art. 7, n. 1, ai fini del suddetto accordo, dev’essere interpretato sostituendo le parole originali «nella Comunità» con «in una parte contraente».
(
6
)	Sentenza 11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Myers Squibb (Racc. pag. I-3457, punto 41).
(
7
)	Per ulteriori particolari sui procedimenti che hanno portato alle due sentenze Boehringer, v. paragrafi 21-27 delle mie conclusioni nella causa Boehringer II.
(
8
)	In verità, essa è titolare di due distinti marchi denominativi e di un marchio misto, figurativo e denominativo, ma il numero o il tipo di marchio non è essenziale nella fattispecie.
(
9
)	Sentenza 11 novembre 1997, causa C-349/95, Loendersloot (Racc. pag. I-6227, punto 46).
(
10
)	Sentenza Brystol Myers-Squibb, cit., punto 55.
(
11
)	Ibidem, punto 11.
(
12
)	Sentenza Boehringer II, cit., punto 38.
(
13
)	Sentenza Loendersloot, cit., punto 38.
(
14
)	V. paragrafo 9.
(
15
)	Sentenza Boehringer II, cit., punto 46.
(
16
)	Ibidem, punto 38.
(
17
)	Sentenza 23 aprile 2002, causa C-443/99 Merck Sharp & Dohme, (Racc. pag. I-3703).
(
18
)	Sentenza 12 ottobre 1999, causa C-379/97, Pharmacia & Upjohn (Racc. pag. I-6927).
(
19
)	Punti 41-45, il corsivo è mio.
(
20
)	Citata alla nota 17.
(
21
)	Punto 22, il corsivo è mio.
(
22
)	Punto 33 e dispositivo.
(
23
)	Sentenza Boehringer II, cit., punto 37.
(
24
)	Sentenza 23 maggio 1978, causa Hoffmann/La Roche, 102/77 (Racc. pag. 1139, punto 12).
(
25
)	Punto 78.
(
26
)	Sentenza cit., punto 62.
(
27
)	Sentenza cit., punto 78.
(
28
)	Sentenza cit., punto 54. Le ultime due parole nella versione in lingua inglese sono «his market». Tuttavia, dalla versione in lingua francese dell’ultima frase («En effet, il existerait un cloisonnement des marchés si l'importateur ne pouvait commercialiser le produit que sur une partie limitée du marché de celui-ci») risulta chiaramente che il testo sopra indicato costituisce la traduzione corretta.
(
29
)	V. cause riunite da C-468/06 a C-478/06, Racc. pag. I-7139. Vedasi altresì le conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il 1o aprile 2008. Nella causa C-53/03, Syfait e a., Racc. pag. 609, nella quale viene affrontata un'analoga problematica, la Corte ha deciso che il rinvio pregiudiziale era inammissibile e non si è pronunciata sulle questioni sottopostele. Le conclusioni dell'avvocato generale, in senso contrario, hanno trattato la questione nel merito, nei termini sui quali si è poi allineata la decisione nella causa Sot. Lélos Kai Sia.
(
30
)	Vedasi punti 66-69 della sentenza Sot. Lélos Kai Sia, citata alla nota 29.
(
31
)	Sentenza cit., punti 41-43.
(
32
)	Sentenza cit., punti 52 e 54 e dispositivo.
(
33
)	Sentenza Boehringer I, cit., punti 45 e 46.