62003CC0353_FI
Julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset
Julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset
I Johdanto
1. Yhteisöjen tuomioistuinta on kyseessä olevassa asiassa jälleen kerran pyydetty ottamaan kantaa erottamiskykyä koskeviin säännöksiin. Tällä kertaa kiista koskee sitä, voiko iskulause tai mainoslause ”HAVE A BREAK” tulla erottamiskykyiseksi sitä kautta, että sitä käytetään rekisteröidyn tavaramerkin ”HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT” osana. Oikeusriidan ydin on kysymys, voiko merkin tällainen käyttö vaikuttaa tavaramerkkioikeudellisesti merkitykselliseen erottamiskykyyn tai muodostaa esteen sen tunnustamiselle tavaramerkkinä.
II Asiaa koskevat oikeussäännöt
2. Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY(2) 2 artiklassa määritellään tavaramerkki seuraavasti:
”Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanoin, henkilönnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muodon avulla, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.”
3. Tavaramerkkien rekisteröinnin esteistä säädetään 3 artiklassa. Tässä asiassa merkitystä on erityisesti 1 kohdan b alakohdalla:
”Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:
a) – –
b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus;
c) – h) – – .”
4. Direktiivin 3 artiklan 3 kohdan 1 alakohdassa säädetään kuitenkin poikkeus tästä rekisteröintikiellosta:
”Tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä tai sitä julistaa mitättömäksi 1 kohdan b, c tai d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottuvaksi.”
5. Nämä säännökset saatettiin Isossa-Britanniassa osaksi kansallista lainsäädäntöä vuoden 1994 Trade Mark Actin 3 §:llä.
6. Direktiivin 89/104 5 artiklassa säädetään tavaramerkkiin kuuluvista oikeuksista:
”1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;
b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.
2. – 5. – – ”
7. Direktiivin 10 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkennetaan tavaramerkin käyttämisen käsitettä tavaramerkin säilyttävän käytön kannalta:
”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua käyttöä on myös:
a) tavaramerkin käyttäminen muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta vain sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta merkin erottuvuuteen;”
8. Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annettu neuvoston asetus(3) (EY) N:o 40/94 sisältää pitkälti samanlaisia säännöksiä.
III Ennakkoratkaisupyyntö
9. Court of Appealin käsittelemässä oikeusriidassa on kyse siitä, voidaanko iskulause ”HAVE A BREAK” rekisteröidä Isossa-Britanniassa tavaramerkkinä suklaalle, suklaatuotteille, konvehdeille, makeisille ja leivonnaisille. Hakijana on Société des produits Nestlé SA, joka on samoihin tavaraluokkiin rekisteröityjen tavaramerkkien ”HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT” ja ”KIT KAT” haltija. Mars UK Ltd. vastustaa tavaramerkin ”HAVE A BREAK” rekisteröintiä.
10. Osapuolet kiistelevät siitä, onko iskulause ”HAVE A BREAK” yksin tarkasteltuna (luonnostaan) tai sen perusteella, että sitä käytetään tavaramerkin ”HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT” osana, tosiasiallisesti erottamiskykyinen siinä mielessä, että sillä mainostettu tuote yhdistettäisiin Kit Kat -suklaapatukan valmistajaan.
11. Ison-Britannian patenttiviraston kuulemisesta vastaava neuvonantaja ja alioikeus hylkäsivät merkin rekisteröinnin sillä perusteella, että ”HAVE A BREAK” ei ole luonnostaan erottamiskykyinen eikä se ole saavuttanut vaadittavaa erottamiskykyä ilmaisun ”HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT” käytön perusteella.
12. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella Court of Appeal on sikäli yhtä mieltä alempien tuomioistuinten kanssa, että ”HAVE A BREAK” ei ole direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla luonnostaan erottamiskykyinen.
13. Court of Appeal ei kuitenkaan sulje pois sitä, että ”HAVE A BREAK” olisi tullut erottamiskykyiseksi sen perusteella, että sitä on käytetty tavaramerkkinä suojatun iskulauseen ”HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT” osana. Alemmat tuomioistuimet ovat katsoneet, että käytöllä tavaramerkin osana ei ole minkäänlaista todistusarvoa itsenäisen erottamiskyvyn osalta, mutta Court of Appealin näkökannan mukaan tuollainen osa voi kuitenkin saavuttaa itsenäisen erottamiskyvyn, esimerkiksi kun kuluttaja väistämättä yhdistää sen suojattuun tavaramerkkiin.
14. Näillä perusteilla se on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavan kysymyksen ennakkoratkaisun saamiseksi:
”Voiko tavaramerkki tulla erottamiskykyiseksi neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 3 kohdassa ja neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sen seurauksena tai sen johdosta, että tätä tavaramerkkiä on käytetty toisen tavaramerkin osana tai yhdessä tämän kanssa?”
IV Arviointi
A Johdanto
15. Ennakkoratkaisukysymys koskee kysymystä, voidaanko sanaryhmä ”HAVE A BREAK” rekisteröidä tavaramerkkinä. Lukuun ottamatta tiettyjä, tähän soveltumattomia erityistapauksia(4) merkki voidaan – eli myös sanaryhmä – rekisteröidä tavaramerkkinä direktiivin 89/104(5) mukaan, kun tämä merkki on erottamiskykyinen. Tämä ilmenee myös erilaisten rekisteröintiesteitä koskevien direktiivin säännösten sanamuodosta ja rakenteesta sekä perusteluista.(6)
16. Erottamiskyky tarkoittaa sitä, että merkin avulla voidaan osoittaa tavaran tai palvelun olevan peräisin tietystä yrityksestä ja siten erottaa se muiden yritysten tavaroista tai palveluista.(7) Yhteisöjen tuomioistuin pitää lähtökohtana erottamiskyvyn yleismaailmallista käsitettä, jota ei voida korvata erityisiä tavaramerkkejä koskevin erityisin arviointiperustein.(8)
17. Tutkittaessa, onko tavaramerkki erottamiskykyinen, on otettava huomioon hakemuksen kattamat tavarat tai palvelut ja se, kuinka kohdeyleisö, joka koostuu tavanomaisesti valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista näiden tavaroiden tai näiden palvelujen keskivertokuluttajista, oletettavasti mieltää tavaramerkin.(9) Tämän täytyy olla konkreettisen arvioinnin kohteena.(10)
18. Luontaisen ja hankitun erottamiskyvyn välillä tehdään ero. Luontainen erottamiskyky tarkistetaan direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan puuttuvaa erottamiskykyä koskevan rekisteröintiesteen yhteydessä. Tämä tarkistus on suoritettava periaatteessa riippumatta merkin käytöstä. Se liittyy ainoastaan siihen, onko merkki sellaisenaan erottamiskykyinen.
19. Court of Appeal on käsiteltävänä olevassa asiassa jo todennut, että asianomaiset kuluttajat käsittävät sanaryhmän ”HAVE A BREAK” taustansa osalta neutraaliksi kehotukseksi, eikä se ole näin ollen luonnostaan erottamiskykyinen.
B Käytön käsite
20. Merkki voi direktiivin 89/104 3 artiklan 3 kohdan mukaan tulla erottamiskykyiseksi käytön perusteella, vaikka se ei alun perin ollut erottamiskykyinen, ja näin ollen rekisteröidyksi tavaramerkkinä. Merkki saavuttaa siis vasta käytön seurauksena erottamiskyvyn, joka on edellytys sen rekisteröimiselle. Tämä säännös heikentää huomattavasti 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan säännöstä, jonka mukaan merkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä.(11)
21. Court of Appealin kysymys koskee sitä, voiko myös tavaramerkin osa saavuttaa 3 artiklan 3 kohdan nojalla päätavaramerkin käytön kautta itsenäisesti ja päätavaramerkistä riippumatta erottamiskyvyn. Nestlé nimittäin pyrkii osoittamaan, että päätavaramerkin ”HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT” kautta myös riidan kohteena oleva osa ”HAVE A BREAK” on tullut erottamiskykyiseksi. Mars puolestaan kieltää niiden todisteiden arvon, jotka liittyvät päätavaramerkin käyttämiseen, ja pitää merkittävänä ainoastaan päätavaramerkistä riippumatonta osan käyttöä.
22. Tältä osin on ensiksi selvitettävä, että yhteisöjen tuomioistuin ei voi todeta ennakkoratkaisumenettelyssä, onko tietty merkki tullut erottamiskykyiseksi. Yhteisöjen tuomioistuimen tehtävä on pikemminkin tulkita yhteisön lainsäädäntöä siten, että ennakkoratkaisukysymyksen esittänyt tuomioistuin voi soveltaa sitä oikein käsiteltävänään olevassa asiassa. Yhteisöjen tuomioistuin voi vastaavasti ilmaista kantansa ainoastaan direktiivin 89/104 3 artiklan 3 kohdan tulkintaan eikä kysymykseen, onko ”HAVE A BREAK” tullut erottamiskykyiseksi Isossa-Britanniassa.
23. Direktiivin 89/104 3 artiklan 3 kohdan mukaan tavaramerkin rekisteröinti on mahdollista, kun se on tullut käytössä erottuvaksi (saksankielisen sanamuodon mukaan käyttö nsä perusteella erottuvaksi). Mars ja komissio johtavat tästä sanamuodosta sen, että käyttöä toisen tavaramerkin osana ei tulisi ottaa huomioon näytettäessä toteen direktiivin 89/104 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua erottamiskykyä. Tämä käsitys ei vakuuta, koska – kuten Irlannin hallitus esittää – tavaramerkin käyttö sisältää tämän ilmaisun merkityksen puolesta sekä sen riippumattoman käytön että sen käytön muun tavaramerkin osana.
24. Ison-Britannian käsityksen vastaisesti direktiivin 89/104 10 artiklasta ei voida johtaa mitään muuta. Direktiivin 10 artikla ja sitä seuraavat artiklat koskevat tavaramerkkioikeudellisen suojan menettämistä sillä perusteella, että tavaramerkkiä ei ole käytetty. Tavaramerkin haltija voi varata tiettyjä merkkejä tavaramerkkioikeudellisesti yksinomaiseen käyttöönsä ainoastaan silloin, kun hän tosiasiassa käyttää niitä. Johdonmukaisesti olisi varmasti väärin tunnustaa käyttö erottamiskyvyn saavuttamiseksi, mutta katsoa se riittämättömäksi estämään tavaramerkkisuojan menettämisen. Ei ole kuitenkaan poissuljettua, että tavaramerkin käyttö toisen tavaramerkin osana olisi riittävää myös 10 artiklan tarkoituksessa. Direktiivin 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan käyttöä on myös tavaramerkin käyttäminen muodossa, joka poikkeaa rekisteröidystä muodosta vain sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta merkin erottuvuuteen. Tämän määritelmän voidaan katsoa sisältävän myös merkin käytön päätavaramerkin osana. Tämä osa ei tosin olisi rekisteröity ainoastaan päätavaramerkin osana, vaan myös yksin ilman päätavaramerkin muita osia, mutta päätavaramerkin käyttö eroaisi ainoastaan osittain rekisteröidystä osatavaramerkistä. Tämä ei vaikuttaisi osatavaramerkin erottamiskykyyn, kun se on saavuttanut erottamiskyvyn saman käytön perusteella ennen rekisteröimistään.
25. Tavaramerkin käyttämisen käsitettä käytetään direktiivin 89/104 3 artiklan 3 kohdan ja 10 artiklan lisäksi myös 5 artiklassa, jossa määritellään tavaramerkistä syntyvät oikeudet. Tavaramerkin haltija voi kieltää kolmansia käyttämästä tavaramerkkiään tai muita merkkejä, kun on olemassa sekaantumisvaara. Tässä yhteydessä yhteisöjen tuomioistuin on rajoittanut käyttämisen käsitteen tapauksiin, joissa se, että kolmas käyttää merkkiä, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville eli erityisesti sen keskeiselle tehtävälle, joka on tavaran alkuperän takaaminen kuluttajalle.(12) Tämä rajoitus ilmenee siitä, että tavaramerkkioikeudellisen suojan päämäärät eivät oikeuta sitä, että käyttö kielletään – ja siten käyttäjien vapautta rajoitetaan –, kun kyseinen käyttö on merkityksetöntä tavaramerkin tehtävien kannalta.(13)
26. Käytön käsite direktiivin 89/104 3 artiklan 3 kohdan yhteydessä on kuitenkin laajempi kuin 5 artiklan 1 kohdassa, jossa sille annetaan täysin toinen tehtävä. Sen ei ole 3 artiklan 3 kohdan mukaan määriteltävä tavaramerkkioikeudellisen suojan laajuutta, vaan ainoastaan kuvailtava, kuinka sellaisenaan erottamiskyvytön merkki voi tulla erottamiskykyiseksi, nimittäin käytön perusteella. Ratkaisevaa on tämän vuoksi myös tavaramerkin osan kyseessä ollessa, johtaako käyttö erottamiskyvyn saavuttamiseen.
27. Marsin käsityksen mukaan tämä tulkinta on vastoin asiassa Philips(14) annetussa tuomiossa esitettyä. Tässä tapauksessa yhteisöjen tuomioistuin on vaatinut erottamiskyvyn saavuttamiseen nimenomaisesti ”tavaramerkin käyttöä tavaramerkkinä”.
28. Yhteisöjen tuomioistuin tarkasteli asiassa Philips muun muassa sitä, voiko tavaran muodosta koostuva merkki tulla erottamiskykyiseksi käytön perusteella. Tässä oli kyse sähköparranajokoneen ylempää osaa esittävästä kuviosta, jossa on kolme pyöreää teräyksikköä, joissa jokaisessa on pyörivä terä ja jotka on aseteltu kolmikulmion muotoon. Philips oli tarjonnut pidemmän aikaa nimenomaan tämän muotoisia parranajokoneita ja puolsi käsitystä, että tavaramerkkihakemuksen kohteena oleva kuvio oli tullut erottamiskykyiseksi pitkäaikaisen yksinomaisen markkinoinnin perusteella.
29. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että tavaran muodosta muodostuvan merkin erottamiskykyä ja siten myös tällaisen merkin käyttöön perustuvaa erottamiskykyä on arvioitava ottamalla huomioon se, miten kyseisentyyppisten tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja oletettavasti mieltää tavaramerkin.(15)
30. Se kuitenkin tarkensi tätä toteamusta seuraavasti:
”Sen, että tavaran kohderyhmässä tavaran tiedetään olevan peräisin tietystä yrityksestä, on johduttava tavaramerkin käyttämisestä tavaramerkkinä eli tavaramerkin luonteesta ja vaikutuksesta, jotka tekevät tavaramerkistä sellaisen, että sillä voidaan erottaa kyseinen tavara muiden yritysten tavaroista.”(16)
31. Mars tekee tästä sellaisen johtopäätöksen, että merkin käyttöä tavaramerkin osana ei voida käyttää erottamiskyvyn osoittamiseen. Tämä johtopäätös ei kuitenkaan vakuuta jo senkään vuoksi, että asiassa Philips annettu tuomio ei sisällä minkäänlaista viittausta siihen, että merkkiryhmän käyttäminen tavaramerkin osana ei olisi tavaramerkin käyttämistä tavaramerkkinä.
32. Tämän lisäksi yllä mainittu kohta voidaan sijoittaa tavaramerkkioikeudellisen oikeuskäytännön yhteyteen ainoastaan silloin, kun tavaramerkin käyttö tavaramerkkinä sisältää kaikenlaisen käytön, joka johtaa erottamiskyvyn saavuttamiseen. Muussa tapauksessa erottamiskykyisiksi tulleet merkit eivät voisi saada suojaa tavaramerkkeinä vain siksi, että erottamiskyvyn saavuttamiseen johtanut merkin käyttö ei ole ”käyttöä tavaramerkkinä”. Yhteisöjen tuomioistuin arvioi nimittäin yksinomaan erottamiskykyä eikä sovella erityisiä arviointiperusteita tietyntyyppisille tavaramerkeille.(17) Ainoastaan siinä tapauksessa, että on olemassa jokin direktiivin 89/104 3 artiklan 1 ja 3 kohdassa ehdottomaksi määritelty – asiassa Linde annetun tuomion mukaan ”ennakkoeste” – rekisteröintieste, ei erottamiskykyisiä merkkejä voida tunnustaa tavaramerkeiksi.(18)
33. Direktiivin 89/104 3 artiklan 3 kohdassa oleva käyttämisen käsite on näin ollen ymmärrettävä tuloksensa kautta. Jokainen käyttö, joka antaa merkille tavaramerkin rekisteröinnin vaatiman erottamiskyvyn, on katsottava tavaramerkin käytöksi tavaramerkkinä ja täyttää 3 artiklan 3 kohdan vaatimukset. Tämä tulkinta vahvistetaan edellä mainitussa asiassa Philips annetun tuomion kohdassa sikäli kun yhteisöjen tuomioistuin arvioi myös tavaramerkin ”luonnetta ja vaikutusta”.(19) Tavaramerkin luonne ja vaikutus liittyvät kuitenkin juuri erottamistehtävään. Käyttö, joka johtaa erottamiskyvyn saavuttamiseen, on näin ollen otettava huomioon 3 artiklan 3 kohdan yhteydessä.
34. Ankarampien
arviointiperusteiden käyttämistä tavaramerkin osien erottamiskykyä arvioitaessa puoltaa Ison-Britannian hallituksen ja Marsin käsityksen mukaan kuitenkin vaara päätavaramerkin suojan perusteettomasta laajenemisesta . Tämä pelko perustuu ajatukseen, jonka mukaan tavaramerkin osat eivät saavuta itsenäistä erottamiskykyä, vaan se johdetaan ainoastaan päätavaramerkin erottamiskyvystä. Mikäli tämä välillinen erottamiskyky tunnustettaisiin, täytyisi tunnustaa myös toisen asteen johdetut tavaramerkit, jotka eivät ole osaltaan tulleet erottamiskykyisiksi, vaan ne ainoastaan johdetaan ensimmäisen asteen johdetuista tavaramerkeistä. Tämä laajeneminen voisi jatkua loputtomasti.
35. Ensi näkemältä vaikuttaa siltä, että tämä riski ei ole vältettävissä. Tarkemmin tarkasteltaessa kyse on kuitenkin illuusiosta. Erottamiskyvyn mahdollinen johtaminen riippuu nimittäin kulloinkin kyseessä olevan päätavaramerkin erottamiskyvystä, joka on sille luontainen tai jonka se on saavuttanut käytön seurauksena. Päätavaramerkit, joilla on vahva erottamiskyky, voivat tapauskohtaisesti luoda suhteellisen paljon erottamiskykyä merkin osille. Samanaikaisesti vahvojen tavaramerkkien osalta on olemassa suhteellisen paljon päätavaramerkin osia ja muunnelmia, jotka ovat jo päätavaramerkin käytön perusteella itsenäisinä erottamiskykyisiä, sikäli kuin ne liittävät kohdeyleisön päätavaramerkkiin ja siten tavaroiden alkuperään, myös kun niitä käytetään päätavaramerkkiin nähden itsenäisinä tavaramerkkeinä. Erottamiskykyinen päätavaramerkki välittää siten erottamiskykyä johdetuille tavaramerkeille. Tavaramerkkisuojan laajeneminen on siten välttämätön seuraus tästä välittyneestä erottamiskyvystä.
36. Johdetut tavaramerkit eivät kuitenkaan voi säännöllisesti siirtää samaa määrää erottamiskykyä muille, niistä johdetuille tavaramerkeille. Ne ovat paljon vähemmän tunnettuja kuin päätavaramerkki. Kun ensimmäisen asteen johdetulla tavaramerkillä ei ole riittävää itsenäistä erottamiskykyä, vaan se tulee erottamiskykyiseksi ainoastaan yhteydessä päätavaramerkkiin, on epätodennäköistä, että toisen asteen johdettu tavaramerkki voisi tulla erottamiskykyiseksi vain sillä ensimmäiseen johdettuun tavaramerkkiin olevan suhteen perusteella. Vastaavasti tavaramerkkioikeudellisen suojan laajenemista on tuskin syytä pelätä.
37. Ison-Britannian hallitus viittaa tältä osin kuulemisesta vastaavan neuvonantajan päätökseen, jossa tämä hylkäsi sellaisten tavaramerkkien rekisteröinnin, jotka ainoastaan muistuttavat rekisteröityä tavaramerkkiä ja jotka tämän vuoksi voidaan sekoittaa siihen. Rekisteröinti on mahdollista ainoastaan silloin, kun merkkejä on tosiasiallisesti käytetty ja asianomaiset kuluttajat käsittävät ne yksinään osoitukseksi tavaran alkuperästä.
38. Tämä käsitys pitää paikkansa sikäli kuin se sulkee sellaiset merkit rekisteröinnin ulkopuolelle, joilla ei joko ole luontaista erottamiskykyä tai joita ei ole sellaisenaan käytetty. Direktiivin 89/104 3 artiklan 3 kohdan mukaan merkit, jotka eivät ole luontaisesti erottamiskykyisiä, voivat tulla erottamiskykyisiksi vain käytön kautta. Tältä osin sellaisten merkkien tavaramerkkinä rekisteröiminen, joiden erottamiskyky johdetaan ainoastaan niiden samankaltaisuudesta vahvan päätavaramerkin kanssa ja joita ei ole käytetty tämän päätavaramerkin kanssa, on vastoin käytön välttämättömyyttä. Tällä tavoin ei kuitenkaan ole poissuljettua, että merkin osien käyttäminen päätavaramerkin osana vaikuttaa erottamiskyvyn saavuttamiseen näiden osien kautta.
39. Kuitenkin myös esitetty tavaramerkin edellyttämän erottamiskyvyn ja tavaramerkin rekisteröintiesteenä olevan sekaantumisvaaran vastakkainasettelu on lopulta perusteeton. Sekaantumisvaara ja erottamiskyky perustuvat molemmat siihen, että kuluttaja käsittää tavaramerkkinä käytetyn merkin perusteella, että sillä varustettu tavara on peräisin tavaramerkin haltijalta. Tämän vuoksi on olemassa osittainen päällekkäisyys niiden merkkien määrän välillä, jotka asianomaiset kuluttajat voivat sekoittaa vahvaan päätavaramerkkiin, ja näiden päätavaramerkkien osien määrän välillä, joista kuluttaja saa saman käsityksen merkillä varustetun tuotteen alkuperästä, kuin tavaramerkistä itsestään. Tästä päällekkäisyydestä huolimatta on niin, että nämä osat voidaan tunnustaa tavaramerkkeinä, kun ne ovat tulleet erottamiskykyisiksi.
40. Toisaalta myös tähänastisessa yhteisön toimivaltaisten toimielinten oikeuskäytännössä ei ole periaatteessa kielletty tunnustamasta tavaramerkkinä tavaramerkin osia, jotka ovat (nähtävästi) tulleet erottamiskykyisiksi päätavaramerkin käytön kautta. Asiassa Windsurfing Chiemsee annetussa tuomiossa kyseinen merkki oli sana Chiemsee, joka tuli erottamiskykyiseksi perustuen käyttöön kuviomerkissä.(20) Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin käsitteli asiassa Alcon(21) monimutkaisen sanamerkin osaa ja asiassa Eurocermex(22) kuviomerkkiä, jota käytettiin yleensä yhdessä sanamerkkien kanssa, ilman että kysymys yhteisestä käytöstä päätavaramerkin kanssa nousi ongelmaksi. Myöskään SMHV:n valituslautakunta ei ole asianosaisten mainitsemassa valitusmenettelyssä asiassa Ringling Bros. katsonut sanamerkin käyttöä yhdistetyssä sana-/kuviomerkissä syyksi sulkea pois mahdollinen erottamiskyvyn saavuttaminen.(23) Myös SMHV:n tutkimusosaston 1.3.1999 antama tekninen tiedonanto mahdollistaa sen, että todisteeksi käytöstä katsotaan todiste käytöstä monimutkaisemman merkin osana.(24)
41. Tämän vuoksi sanaryhmän käyttäminen sanamerkin osana voi periaatteessa johtaa siihen, että tämä sanaryhmä saa tarvittavan erottamiskyvyn sen rekisteröimiseksi tavaramerkkinä.
C Saavutettua erottamiskykyä osoittavien todisteiden arvioinnista
42. Ennakkoratkaisupyyntö osoittaa samaten, että käytettyjen tavaramerkkien osien erottamiskykyyn liittyy erityisiä vaikeuksia. Nämä voidaan ottaa huomioon erottamiskyvyn arviointiperusteen yleismaailmallisesta pätevyydestä huolimatta. Yhteisöjen tuomioistuin on nimittäin päättänyt, että erottamiskyvyn arvioimisen arviointiperusteet ovat tosin samat kaikille tavaramerkkityypeille, mutta että näiden arviointiperusteiden käytön yhteydessä voi ilmetä, että kohdeyleisö ei välttämättä käsitä kaikkia näitä tyyppejä samalla tavoin, ja tämän vuoksi tietyn tyyppisten tavaramerkkien erottamiskyvyn osoittaminen voi olla vaikeaa.(25)
43. Kohdeyleisö käsittää – kuten komissio on perustellusti painottanut – monimutkaiset tavaramerkit yleensä kokonaisuutena eikä kiinnitä huomiota erilaisiin yksityiskohtiin, erityisesti tavaramerkin osiin.(26) Jo tällä perusteella yhteisöjen tuomioistuin on yhdistelmämerkkejä arvioidessaan kieltäytynyt arvioimasta niiden osia ainoastaan erikseen. Huomioon on otettava pikemmin niiden synnyttämä kokonaisvaikutelma.(27) Tämän vuoksi todistukseksi yhdistelmämerkin osan käyttämisen perusteella saavutetusta erottamiskyvystä riittäväksi ei katsota koko tavaramerkin käytön osoittamista. Täytyy myös näyttää toteen etenkin se, että kohdeyleisö käsittää kyseessä olevan osan sitä erikseen käytettäessä siten, että sillä osoitetaan tavaran olevan peräisin tietystä yrityksestä ja siten erotetaan se muiden yritysten tavaroista.
44. Erottamiskyvyn saavuttaminen on lähellä, kun kyseinen osa on suhteessa koko tavaramerkkiin keskeinen, kuten esimerkiksi asiassa Windsurfing Chiemsee annetussa tuomiossa kyseessä olleen tavaramerkin osalta.(28) Sitä vastoin näyttää epätodennäköiseltä, että epäolennaiset osat tulisivat erottamiskykyisiksi niitä erikseen käytettäessä. Asianomaiset kuluttajat eivät säännönmukaisesti yhdistä epäolennaisella tavaramerkin osalla varustettuja tavaroita ja palveluita koko tavaramerkin haltijaan.
45. Käsiteltävänä olevassa tapauksessa ei voida kuitenkaan katsoa olevan kyse epäolennaisesta osasta senkin vuoksi, että jo iskulause ”HAVE A BREAK” erikseen käytettäessä oletettavasti johtaa asianomaisten kuluttajien keskuudessa refleksinomaiseen täydentämiseen sanoilla ”HAVE A KIT KAT”. Myöskään tämä refleksi yksin ei riitä kuitenkaan erottamiskyvyn saavuttamiseen. Pikemminkin täytyy osoittaa, että merkitykselliset kuluttajat yhdistävät tavaramerkinomaisesti sanoilla ”HAVE A BREAK” varustetun tavaran tai palvelun, siis esimerkiksi suklaatehtaan merkinnän tai keksipaketin päällysmerkinnän, Kit Katin valmistajiin. Ison-Britannian hallitus esittää tältä osin perustellusti, että ei ole riittävää, että kuluttajat ainoastaan pohtivat, onko tavara tai palvelu peräisin tuolta valmistajalta. Tähän sisältyisi sekaannusvaara.
V Ratkaisuehdotus
46. Näillä perusteilla ehdotan yhteisöjen tuomioistuimelle, että ennakkoratkaisukysymykseen vastataan seuraavasti:
Sanaryhmän käyttäminen sanamerkin osana voi periaatteessa johtaa siihen, että tämä sanaryhmä saavuttaa tavaramerkin rekisteröinnin vaatiman erottamiskyvyn. Käyttöön tavaramerkin osana perustuvan erottamiskyvyn osoittaminen edellyttää sitä, että kohdeyleisö käsittää kyseessä olevan osan sitä erikseen käytettäessä siten, että sillä osoitetaan tavaran olevan peräisin tietystä yrityksestä ja siten erotetaan tavara muiden yritysten tavaroista.
(1) .
(2)
–	EYVL 1989, L 40, s. 1, viimeksi muutettu 19.12.1991 tehdyllä neuvoston päätöksellä 92/10/ETY, EYVL 1992, L 6, s. 35.
(3)
–	EYVL 1994, L 11, s. 1, viimeksi muutettu yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 muuttamisesta siten, että otetaan huomioon Euroopan yhteisön liittyminen tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Madridin sopimukseen liittyvään, Madridissa 27 päivänä kesäkuuta 1989 tehtyyn pöytäkirjaan, 27 päivänä lokakuuta 2003 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1992/2003 (EYVL L 296, s.1).
(4)
–	Nämä ovat rekisteröintiä koskevia ”ennakkoesteitä”, esim. direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan e alakohta. Katso tältä osin asia C‑299/99, Philips, tuomio 18.6.2002 (Kok. 2002, s. I‑5475, 74 kohta ja sitä seuraavat kohdat) ja yhdistetyt asiat C‑53/01–C‑55/01, Linde ym., tuomio 8.4.2003 (Kok. 2003, s. I‑3161, 43 kohta ja sitä seuraavat kohdat).
(5)
–	Käsiteltävänä olevassa asiassa Court of Appealin mainitsema asetus N:o 40/94 ei sovellu, minkä vuoksi sitä ei seuraavassa enää mainita. Sikäli kuin se soveltuu, vedotaan kuitenkin oikeuskäytäntöön vastaavien asetuksen säännösten ja käsitteiden yhteydessä.
(6)
–	Edellä alaviitteessä 4 mainittu asia Philips, tuomion 29 kohta ja sitä seuraavat kohdat.
(7)
–	Yhdistetyt asiat C‑108/97 ja C‑109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999 (Kok. 1999, s. I‑2779, 46 kohta); edellä alaviitteessä 4 mainittu asia Linde, tuomion 40 ja 47 kohta ja asia C‑64/02 P, SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomio 21.10.2004, 33 kohta (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
(8)
–	Edellä alaviitteessä 7 mainittu asia SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomion 36 kohta.
(9)
–	Edellä alaviitteessä 4 mainittu asia Philips, tuomion 59 ja 63 kohta; edellä alaviitteessä 4 mainittu asia Linde, tuomion 41 kohta; asia C‑218/01, Henkel, tuomio 12.2.2004, 50 kohta (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa), asia C‑363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, 34 kohta (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa); yhdistetyt asiat C‑456/01 P ja C‑457/01 P, Henkel v. SMHV, 35 kohta (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa), yhdistetyt asiat C‑468/01 P–C‑472/01 P, Procter & Gamble v. SMHV, 33 kohta (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa) ja yhdistetyt asiat C‑473/01 P ja C‑474/01 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 29.4.2004, 33 kohta (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
(10)
–	Asia C‑404/02, Nichols, tuomio 16.9.2004 (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa, 27 kohta).
(11)
–	Edellä alaviitteessä 7 mainittu asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 44 kohta ja sitä seuraava kohta.
(12)
–	Vrt. asia C‑2/00, Hölterhoff, tuomio 14.5.2002 (Kok. 2002, s. I‑4187, 16 kohta); asia C‑206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002 (Kok. 2002, s. I‑10273, 51 ja 54 kohta) ja asia C‑245/02, Anheuser‑Busch, tuomio 16.11.2004, 59 kohta (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
(13)
–	Edellä alaviitteessä 12 mainittu asia Arsenal, tuomion 51 kohta ja sit ä seuraavat kohdat.
(14)
–	Mainittu alaviitteessä 4.
(15)
–	Edellä alaviitteessä 4 mainittu asia Philips, tuomion 63 kohta.
(16)
– Edellä alaviitteessä 4 mainittu asia Philips, tuomion 64 kohta.
(17)
–	Katso viimeksi edellä alaviitteessä 7 mainittu asia SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomion 33 kohta ja sitä seuraava kohta.
(18)
–	Mainittu yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Philips (mainittu alaviitteessä 4, tuomion 64 kohta) antamassa tuomiossa oleva lausuma selittyy direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisen rekisteröintiä koskevan ennakkoesteen pohjalta – teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämätön tavaran muoto. Merkin potentiaalinen erottamiskyky ei nimittäin johdu merkistä tai sen käytöstä, vaan oletettavasti siitä seikasta, että kuluttajat katsovat kaikkien kyseessä olevan kaltaisten laitteiden olevan peräisin siihenastiselta yksinoikeuden haltijalta ja käsittävät vastaavasti myös tuollaisten laitteiden kuvauksen viittaukseksi tuohon yritykseen. Olisi kuitenkin riittänyt, mikäli yhteisöjen tuomioistuin olisi rajoittanut toteamuksensa tähän ennakkoesteeseen, yrittämättä yhdistää niitä direktiivin 89/104 3 artiklan 3 kohdan tulkintaan.
(19)
–	Tämä viittaus tulee asiassa Philips annetun tuomion (mainittu edellä alaviitteessä 4, tuomion 64 kohta) ranskankielisessä versiossa selvemmin esiin kuin saksan‑ tai englanninkielisessä versiossa, koska ranskan kielessä l’usage
on maskuliini ja la marque
feminiini.
(20)
–	Mainittu edellä alaviitteessä 7, tuomion 10 kohta.
(21)
–	Asia T‑237/01, Alcon v. SMHV – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), tuomio 5.3.2003 (Kok. 2003, s. II‑411, 59 kohta).
(22)
–	Asia T‑399/02, Eurocermex SA, tuomio 29.4.2004, 50 kohta ja sitä seuraava kohta (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
(23)
–	Toisen valituslautakunnan asiassa R 111/2000‑2, Ringling Bros.-Barnum & Bailey combined shows, Inc. [THE GREATEST SHOW ON EARTH], 23.5.2001 tekemä päätös.
(24)
–	http://www.habm.eu.int/en/mark/marque/practice_note.htm, viimeksi katsottu 16.12.2004.
(25)
–	Asia SMHV v. Erpo Möbelwerk (mainittu edellä alaviitteessä 8, tuomion 34 kohta).
(26)
–	Asia C‑251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I‑6191, 23 kohta) ja asia C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999 (Kok. 1999, s. I‑3819, 25 kohta).
(27)
–	Asia SABEL (mainittu edellä alaviitteessä 26, tuomion 23 kohta) ja sanamerkkiä koskeva asia C‑104/00 P, DKV v. SMHV (COMPANYLINE), tuomio 19.9.2002 (Kok. 2002, s. I‑7561, 24 kohta).
(28)
–	Mainittu edellä alaviitteessä 7, tuomion 10 kohta.