62023TJ1103
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)
2 luglio 2025 (
*1
)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo TESTAROSSA – Uso effettivo del marchio – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]» – Uso da parte di terzi – Natura dell’uso – Consenso implicito del titolare del marchio – Prova dell’uso effettivo – Autoveicoli usati – Pezzi di ricambio e accessori»
Nella causa T‑1103/23,
Ferrari SpA, con sede in Modena (Italia), rappresentata da K. Muraro, G. Russo e C. Comolli Acquaviva, avvocati,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da E. Markakis, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:
Kurt Hesse, residente in Norimberga (Germania), rappresentato da M. Krogmann, avvocato,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),
composto da A. Kornezov (relatore), presidente, G. De Baere, D. Petrlík, K. Kecsmár e S. Kingston, giudici,
cancelliere: G. Mitrev, amministratore
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza del 12 dicembre 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Ferrari SpA, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 agosto 2023 (procedimenti riuniti R 334/2017-5 e R 343/2017-5), come rettificata il 28 settembre 2023 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Fatti
2
Con una registrazione internazionale del 17 ottobre 2006, che designa l’Unione europea e ricevuta dall’EUIPO l’8 febbraio 2007, la Ferrari SpA ha chiesto la protezione nell’Unione del marchio denominativo TESTAROSSA.
3
I prodotti contrassegnati dalla registrazione internazionale rientravano, segnatamente, nella classe 12 ai sensi dell’accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondevano alla seguente descrizione: «Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici; veicoli terrestri a motore, automobili, pezzi, componenti e accessori strutturali e di ricambio relativi agli stessi compresi in questa classe; freni, motori, pneumatici per veicoli terrestri a motore compresi in questa classe; biciclette, motociclette, furgoni e camion».
4
La registrazione internazionale è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari l’8 febbraio 2007 ed è stata iscritta nel registro dei marchi comunitari il 12 dicembre 2007.
5
Il 7 settembre 2015 l’interveniente, sig. Kurt Hesse, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità degli effetti della registrazione internazionale per i prodotti citati al precedente punto 3, ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [divenuto articolo 198, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)], in combinato disposto con l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001].
6
Con decisione del 16 dicembre 2016, la divisione di annullamento ha parzialmente accolto tale domanda e ha dichiarato la decadenza del marchio contestato per quanto riguarda «veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici; veicoli terrestri a motore, pezzi, componenti e accessori strutturali e di ricambio relativi agli stessi compresi in questa classe; freni, motori, pneumatici per veicoli terrestri a motore compresi in questa classe; biciclette, motociclette, furgoni e camion», con effetto dal 16 dicembre 2016. Per contro, essa ha respinto la domanda di decadenza per «automobili».
7
Il 13 febbraio 2017 l’interveniente ha proposto un ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento, chiedendone l’annullamento parziale, nei limiti in cui detta divisione aveva respinto la domanda di decadenza del marchio contestato per «automobili».
8
Il 14 febbraio 2017 anche la ricorrente ha proposto un ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento, chiedendo l’annullamento parziale di tale decisione, nella parte in cui detta divisione aveva dichiarato la decadenza del marchio contestato per quanto riguarda «pezzi, componenti e accessori strutturali e di ricambio (per veicoli) relativi agli stessi compresi in questa classe; motori» (in prosieguo: i «pezzi di ricambio e accessori»).
9
Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha accolto il ricorso dell’interveniente e ha respinto quello della ricorrente. Pertanto, la ricorrente è decaduta dai diritti sul marchio contestato per tutti i prodotti menzionati al precedente punto 3.
Conclusioni delle parti
10
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata;
–
riformare la decisione impugnata, in quanto l’uso effettivo del marchio contestato è stato dimostrato per le «automobili» e i pezzi di ricambio e gli accessori, rientranti nella classe 12;
–
condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese sostenute dinanzi alla commissione di ricorso e nel presente procedimento.
11
All’udienza, la ricorrente ha rinunciato al secondo capo delle sue conclusioni, circostanza di cui il Tribunale ha preso atto nel verbale d’udienza.
12
L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare la ricorrente alle spese sostenute in caso di udienza.
13
L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
Sulla determinazione del diritto sostanziale e processuale applicabile ratione temporis
14
Tenuto conto della data di presentazione della domanda di decadenza di cui trattasi, ossia il 7 settembre 2015, che è determinante ai fini dell’individuazione del diritto sostanziale applicabile, i fatti del caso di specie sono disciplinati dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009 e del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1) (v., in tal senso, sentenze del 6 giugno 2019, Deichmann/EUIPO, C‑223/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:471, punto 2, e del 3 luglio 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO, C‑668/17 P, EU:C:2019:557, punto 3).
15
A tal riguardo, dalle disposizioni dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 risulta che l’effetto di un’eventuale dichiarazione di decadenza è retroattivo a decorrere dalla data della domanda di decadenza. Peraltro, atteso che, secondo costante giurisprudenza, le norme procedurali si considerano generalmente applicabili al momento in cui esse entrano in vigore (v. sentenza dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C‑610/10, EU:C:2012:781, punto 45 e giurisprudenza citata), la controversia è disciplinata dalle disposizioni procedurali del regolamento 2017/1001. Occorre tuttavia rilevare che, per quanto riguarda la prova dell’uso effettivo del marchio contestato, in applicazione, in particolare, dell’articolo 82, paragrafo 2, lettere d), f), e i), del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento 2017/1001 e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1), la controversia è disciplinata dalle disposizioni del regolamento n. 2868/95 [sentenza del 24 marzo 2021, Novomatic/EUIPO – adp Gauselmann (Power Stars), T‑588/19, non pubblicata, EU:T:2021:157, punto 20].
16
Di conseguenza, nel caso di specie, per quanto riguarda le norme sostanziali, occorre intendere i riferimenti alle disposizioni del regolamento 2017/1001 operati dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata e dalle parti nelle loro memorie come riferiti alle disposizioni di identico tenore del regolamento n. 207/2009.
Nel merito
17
La ricorrente deduce quattro motivi, vertenti, in sostanza, il primo, su un difetto di motivazione in quanto, nella valutazione dell’uso effettivo del marchio contestato, non sarebbero stati presi in considerazione tutti i fattori pertinenti; il secondo, su una violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009; il terzo, su una violazione dell’articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento (divenuto articolo 18, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001) e, il quarto, su errori di valutazione quanto all’uso del marchio contestato per i pezzi di ricambio e gli accessori.
18
Ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, il titolare di un marchio dell’Unione europea è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all’EUIPO se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, nel caso di specie, dal 7 settembre 2010 al 6 settembre 2015 incluso (in prosieguo: il «periodo di riferimento»), non ha formato oggetto di un uso effettivo nell’Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per tale mancata utilizzazione.
19
Ai sensi della regola 22, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95, che si applica mutatis mutandis ai procedimenti di decadenza, conformemente alla regola 40, paragrafo 5, del medesimo regolamento, la prova dell’utilizzazione deve riguardare il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio anteriore. Ai sensi del paragrafo 4 di tale regola, le prove devono limitarsi, in linea di principio, alla presentazione di documenti giustificativi quali imballaggi, etichette, elenchi di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni scritte di cui all’articolo 78, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009.
20
Pertanto, sussiste un uso effettivo del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio (v., per analogia, sentenza dell’11 marzo 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, punto 43). Inoltre, la condizione dell’uso effettivo del marchio richiede che quest’ultimo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l’esterno [v. sentenze del 18 marzo 2015, Naazneen Investments/UAMI – Energy Brands (SMART WATER), T‑250/13, non pubblicata, EU:T:2015:160, punto 25 e giurisprudenza citata, e dell’11 gennaio 2023, Hecht Pharma/EUIPO – Gufic BioSciences (Gufic), T‑346/21, EU:T:2023:2, punto 22 (non pubblicata) e giurisprudenza citata].
21
D’altronde, l’uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato con calcoli di probabilità o presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un’utilizzazione effettiva e sufficiente del marchio nel mercato interessato [v. sentenza del 23 settembre 2009, Cohausz/UAMI – Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07, non pubblicata, EU:T:2009:354, punto 36 e giurisprudenza citata)].
22
Risulta da una giurisprudenza costante che, nel verificare l’uso effettivo del marchio occorre prendere in considerazione l’insieme dei fatti e delle circostanze che possano provare che esso è realmente sfruttato commercialmente, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico di cui trattasi, per mantenere o creare quote di mercato per i prodotti o per i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio (v. sentenza del 18 marzo 2015, SMART WATER, T‑250/13, non pubblicata, EU:T:2015:160, punto 26 e giurisprudenza citata).
23
È alla luce di tali principi che occorre esaminare gli argomenti della ricorrente, con i quali essa critica, in sostanza, le valutazioni della commissione di ricorso relative al mancato uso effettivo del marchio contestato, da un lato, per le «automobili» rientranti nella classe 12 e, dall’altro, per i pezzi di ricambio e gli accessori compresi nella medesima classe. Occorre quindi esaminare, anzitutto e congiuntamente, il secondo e il terzo motivo, poi il quarto motivo e, infine, se del caso, il primo motivo.
Sul secondo e sul terzo motivo, relativi alla prova dell’uso effettivo del marchio contestato per le automobili
24
Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato, anzitutto, che la ricorrente non aveva fabbricato o distribuito, nel corso del periodo di riferimento, alcuna nuova automobile con il marchio contestato e non aveva neppure venduto essa stessa autovetture usate del marchio TESTAROSSA. In seguito, per quanto riguarda la vendita, da parte di terzi, di autovetture usate del marchio TESTAROSSA, la commissione di ricorso ha considerato, in sostanza, che, al fine di provare l’uso effettivo di tale marchio, il titolare doveva dimostrare che siffatte vendite erano state effettuate con il suo consenso. A suo avviso, non esiste alcun automatismo secondo cui qualsiasi vendita di seconda mano di cui il titolare del marchio sia a conoscenza debba essere considerata come un uso effettivo del marchio con il suo consenso, in quanto il consenso del titolare del marchio non è richiesto per la rivendita di tali prodotti di seconda mano. A tal riguardo, la commissione di ricorso ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato di aver acconsentito alla vendita di automobili usate del marchio TESTAROSSA da parte di terzi, ai sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 207/2009. Infine, essa ha rilevato che il fatto che la ricorrente fornisca un servizio consistente nel certificare che una determinata autovettura usata è un’autovettura autentica Testarossa (in prosieguo: il «servizio di certificazione») non era pertinente, in quanto tale servizio era fornito con il marchio Ferrari e non con il marchio contestato, cosicché non provava l’uso effettivo di quest’ultimo.
25
La ricorrente contesta tali valutazioni facendo valere, in primo luogo, che le vendite di autovetture usate della marca TESTAROSSA da parte di concessionari autorizzati, che essa suffraga con fatture, hanno avuto luogo con il suo consenso. A suo avviso, il fatto che tali concessionari le abbiano fornito fatture attestanti la vendita di autovetture usate del marchio TESTAROSSA conferma, implicitamente, che essi hanno utilizzato il marchio contestato con il suo consenso. In secondo luogo, la ricorrente sostiene di fornire ai rivenditori il servizio di certificazione, dietro corrispettivo. Pertanto, tale servizio genererebbe introiti a suo favore e sarebbe direttamente connesso alle vendite di autovetture usate del marchio TESTAROSSA da parte dei concessionari autorizzati, in quanto i certificati rilasciati in tale ambito aumenterebbero il valore di dette autovetture e faciliterebbero la loro rivendita.
26
In primo luogo, l’EUIPO e l’interveniente fanno valere che il consenso della ricorrente non può essere presunto per il semplice fatto che quest’ultima non si è opposta all’uso del marchio contestato da parte di terzi. L’assenza di una licenza riguardante esplicitamente il marchio contestato, o di un’altra forma di consenso della ricorrente all’uso di quest’ultimo da parte di terzi, illustrerebbe la sua passività. In secondo luogo, secondo l’EUIPO, la ricorrente non avrebbe dimostrato di aver adottato un comportamento attivo sul mercato delle autovetture usate che le consentisse di conservare la possibilità di controllare la qualità dei prodotti di cui trattasi. L’interveniente aggiunge che la commissione di ricorso ha ritenuto giustamente che il servizio di certificazione non fosse pertinente, in quanto fornito con il marchio Ferrari.
27
In via preliminare, occorre ricordare, come rilevato al precedente punto 19, che la prova dell’uso deve riguardare il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio anteriore. Nel caso di specie, come è stato peraltro confermato dall’EUIPO in udienza, la commissione di ricorso si è limitata, nella decisione impugnata, a valutare la natura dell’uso del marchio contestato. In tali circostanze, detto criterio è l’unico soggetto al controllo del Tribunale nella presente causa.
28
Occorre altresì precisare che è pacifico tra le parti che la costruzione di automobili del modello Testarossa ha avuto luogo tra il 1984 e il 1996 e che, di conseguenza, nel corso del periodo di riferimento, nessuna autovettura nuova è stata prodotta o immessa in commercio con il marchio contestato.
29
Del pari, è pacifico, come confermato dalla ricorrente e dall’EUIPO in udienza, che, nel corso del periodo di riferimento, autovetture usate del marchio TESTAROSSA sono state commercializzate non già dalla ricorrente stessa, bensì da terzi, vale a dire, in particolare, concessionari o distributori autorizzati dalla ricorrente, stabiliti in Italia, in Germania, in Belgio, in Francia e in Spagna.
30
Secondo la giurisprudenza, la rivendita, in quanto tale, di un prodotto di seconda mano recante un marchio non significa che tale marchio abbia formato oggetto di un «uso» ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. Tale marchio è infatti stato usato quando è stato apposto, dal suo titolare, sul prodotto nuovo al momento della prima immissione in commercio di tale prodotto. Tuttavia, se il titolare del marchio di cui trattasi usa effettivamente tale marchio, conformemente alla sua funzione essenziale di garantire l’identità di origine dei prodotti per i quali è stato registrato, al momento della rivendita di prodotti di seconda mano, tale uso può costituire un «uso effettivo» di detto marchio ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 207/2009 (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2020, Ferrari, C‑720/18 e C‑721/18, EU:C:2020:854, punti 55 e 56).
31
L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, relativo all’esaurimento dei diritti conferiti dal marchio, conferma tale interpretazione. Dalla citata disposizione emerge, infatti, che il diritto conferito dal marchio non consente al suo titolare di vietarne l’uso per prodotti già immessi in commercio nell’Unione con tale marchio da detto titolare o con il suo consenso. Ne consegue che un marchio può essere usato per prodotti già immessi in commercio con tale marchio. Il fatto che il titolare del marchio non possa vietare a terzi l’uso del suo marchio per prodotti già immessi in commercio con quest’ultimo marchio non significa che non possa farne uso egli stesso per tali prodotti (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2020, Ferrari, C‑720/18 e C‑721/18, EU:C:2020:854, punti 58 e 59).
32
Inoltre, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, l’uso del marchio con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare. Pertanto, come correttamente rilevato dalla commissione di ricorso al punto 76 della decisione impugnata, la conclusione di cui al precedente punto 31 si applica anche all’uso del marchio da parte di terzi con il consenso del titolare, circostanza che, del resto, le parti non contestano. Di conseguenza, il titolare del marchio resta libero di dimostrare che quest’ultimo ha formato oggetto di un uso effettivo per prodotti di seconda mano venduti con tale marchio da terzi con il suo consenso.
33
Peraltro, incombe al titolare del marchio fornire la prova di aver acconsentito all’uso invocato di tale marchio da parte di un terzo [v., in tal senso, sentenza dell’11 maggio 2006, Sunrider/UAMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, punto 44].
34
Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente non ha prodotto elementi di prova, come una licenza, che attestino il suo consenso esplicito all’uso del marchio contestato da parte di terzi durante il periodo di riferimento. Essa sostiene tuttavia che gli elementi di prova da essa prodotti sono idonei a dimostrare che tale uso è stato fatto con il suo consenso implicito.
35
A tal riguardo, secondo la giurisprudenza, il consenso del titolare del marchio può essere espresso in modo esplicito o implicito. Il consenso del titolare, in effetti, deve essere espresso in modo da tradurre in modo certo una volontà di rinunciare al suo diritto esclusivo sul marchio. Una siffatta volontà risulta di norma da una manifestazione espressa del consenso. Tuttavia, non si può escludere che, in determinati casi, essa possa risultare in modo implicito da elementi e circostanze anteriori, concomitanti o posteriori all’uso del marchio di cui trattasi da parte di un terzo, che esprimano parimenti, con certezza, una rinuncia del titolare al proprio diritto [v. sentenze del 13 gennaio 2011, Park/UAMI – Bae (PINE TREE), T‑28/09, non pubblicata, EU:T:2011:7, punto 61 e giurisprudenza citata, e dell’8 giugno 2022, Muschaweck/EUIPO – Conze (UM), T‑293/21, EU:T:2022:345, punto 71 (non pubblicata) e giurisprudenza citata].
36
Occorre quindi esaminare se un siffatto consenso implicito del titolare risulti da circostanze e da elementi anteriori, concomitanti o posteriori all’uso da parte di un terzo del marchio contestato.
37
A tal riguardo, secondo la giurisprudenza, qualora il titolare di un marchio oggetto di un procedimento di decadenza invochi atti di uso di tale marchio da parte di un terzo, al fine di dimostrare l’uso effettivo ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, tale titolare afferma, implicitamente, che detto uso è stato fatto con il suo consenso [sentenza dell’8 luglio 2004, Sunrider/UAMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, punto 24].
38
Tuttavia, al pari dell’EUIPO, occorre precisare che, nell’ambito specifico dell’uso di un marchio per prodotti di seconda mano, un siffatto consenso implicito non può dedursi dal mero fatto che il titolare fosse a conoscenza dell’uso del marchio da parte di un terzo e non vi si sia opposto. Infatti, il consenso del titolare non è giuridicamente necessario affinché un terzo utilizzi il marchio per prodotti di seconda mano. Affinché l’esistenza di un siffatto consenso implicito possa essere rilevata in tale specifico contesto è altresì necessario che il titolare sia coinvolto nell’uso del marchio da parte di terzi.
39
Le circostanze e gli elementi pertinenti che possono riflettere l’esistenza di un siffatto consenso implicito devono essere esaminati, come del resto rilevato dall’EUIPO in udienza, alla luce, in particolare, degli usi considerati giustificati, nel settore economico di cui trattasi, per mantenere o creare quote di mercato per i prodotti tutelati dal marchio e per le caratteristiche del mercato (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 18 marzo 2015, SMART WATER, T‑250/13, non pubblicata, EU:T:2015:160, punto 26 e giurisprudenza citata).
40
Nel caso di specie, in primo luogo, la ricorrente ha presentato fatture di vendita di autovetture usate della marca TESTAROSSA emesse da concessionari da essa autorizzati, recanti le seguenti menzioni: «Ferrari Vertragshändler» (concessionario Ferrari), «Ferrari und Ferrari Classiche Vetragspartner» (partner contrattuale di Ferrari e di Ferrari Classiche), «Offizieller Ferrari und Maserati Vetragshändler» (concessionario ufficiale Ferrari e Maserati) o anche «distributore-riparatore autorizzato».
41
Ne consegue che l’uso del marchio contestato fatto valere dalla ricorrente non è un uso effettuato da un qualsiasi terzo, che non ha alcun rapporto con essa, bensì un uso fatto da concessionari e distributori autorizzati, con i quali la ricorrente intrattiene legami economici e contrattuali, il che non è contestato nel caso di specie.
42
A tal riguardo, il Tribunale ha avuto occasione di dichiarare che l’uso del marchio di una società di produzione da parte di una società di distribuzione economicamente collegata a quest’ultima può essere riconosciuto come uso di tale marchio fatto con il consenso del titolare ed essere quindi considerato come fatto dal titolare, conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. [v., in tal senso, sentenze del 17 febbraio 2011, J & F Participações/UAMI – Plusfood Wrexham (Friboi), T‑324/09, non pubblicata, EU:T:2011:47, punto 32; del 5 marzo 2019, Meblo Trade/EUIPO – Meblo Int (MEBLO), T‑263/18, non pubblicata, EU:T:2019:134, punto 80 e giurisprudenza citata, e del 16 ottobre 2024, Fractal Analytics/EUIPO – Fractalia Remote Systems (FRACTALIA), T‑194/23, non pubblicata, EU:T:2024:696, punto 102 e giurisprudenza citata).
43
Tali considerazioni si applicano mutatis mutandis quando il marchio di una società di produzione, come il marchio contestato, è utilizzato da una società di distribuzione autorizzata dal titolare di tale marchio, nei limiti in cui una siffatta autorizzazione stabilisce un nesso tra queste due società, il quale, in mancanza di indicazione contraria, presuppone che il titolare del marchio abbia autorizzato, foss’anche implicitamente, detto concessionario o distributore autorizzato ad utilizzare i suoi marchi nell’ambito delle sue attività economiche sul mercato.
44
Tale valutazione è corroborata, nel caso di specie, dagli usi considerati giustificati nel settore economico interessato e dalle caratteristiche del mercato di cui trattasi. Infatti, è uso nel mercato automobilistico che le automobili siano correntemente commercializzate con un marchio che designa il loro costruttore, come, nel caso di specie, il marchio denominativo Ferrari o il marchio figurativo della ricorrente raffigurante un cavallino rampante, e con un secondo marchio, che designa il loro modello, come il marchio contestato, e i due marchi sono intrinsecamente connessi. Pertanto, secondo gli usi considerati giustificati in tale settore, un distributore o concessionario autorizzato dalla Ferrari è considerato autorizzato a commercializzare tutti i modelli di automobili di tale costruttore. Inoltre, conformemente agli usi considerati giustificati nel settore delle automobili di seconda mano, occorre distinguere le vendite di autovetture di seconda mano effettuate da un terzo indipendente, che non ha alcun legame con il costruttore di tali autovetture, da quelle effettuate da un concessionario o da un distributore autorizzato da detto costruttore. Ciò vale a maggior ragione quando si tratta, come nel caso di specie, di autovetture di seconda mano classiche da collezione, di lusso e di alta gamma, che sono particolarmente rinomate e apprezzate dai collezionisti. Infatti, è notorio che su tale mercato specifico il fatto che una siffatta autovettura sia venduta da un concessionario o da un distributore autorizzato dal titolare del marchio può indicare l’origine commerciale di tale autovettura e rassicurare la clientela quanto al fatto che la sua manutenzione nonché, se del caso, la sostituzione dei pezzi di ricambio e degli accessori della stessa sono state effettuate senza alterare l’origine commerciale dell’autovettura.
45
Pertanto, contrariamente a quanto ha fatto la commissione di ricorso, si deve ritenere che la vendita di un’autovettura di seconda mano del marchio TESTAROSSA da parte di un concessionario o di un distributore autorizzato dal titolare del marchio contestato costituisca un indizio del fatto che tale vendita è effettuata con il consenso, foss’anche solo implicito, di quest’ultimo.
46
In secondo luogo, la ricorrente ha altresì prodotto fatture da essa stessa emesse, indirizzate a clienti in Italia, in Svizzera, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito, nell’ambito del servizio di certificazione di cui ai precedenti punti 24 e 25.
47
Secondo la giurisprudenza, l’uso effettivo, da parte del suo titolare, di un marchio registrato per determinati prodotti, per servizi che si riferiscono direttamente ai prodotti già in commercio e che sono destinati a soddisfare le esigenze della clientela di tali prodotti, può costituire un «uso effettivo» di tale marchio, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2020, Ferrari, C‑720/18 e C‑721/18, EU:C:2020:854, punto 62).
48
Tuttavia, un siffatto uso presuppone l’utilizzazione effettiva del marchio interessato al momento della fornitura dei servizi di cui trattasi. In mancanza di un’utilizzazione di tale marchio, infatti, non si può evidentemente parlare di «uso effettivo» ai sensi dello stesso articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2020, Ferrari, C‑720/18 e C‑721/18, EU:C:2020:854, punto 63).
49
Nel caso di specie, dal fascicolo e, in particolare, dal contenuto delle fatture risulta che il servizio di certificazione ha lo scopo di attestare l’autenticità delle autovetture usate del marchio TESTAROSSA («certificazione autenticità vettura Testarossa» [...]). Come spiegato dalla ricorrente in udienza, una siffatta «certificazione autenticità», che essa fornisce in particolare ai suoi concessionari autorizzati nell’ambito della vendita di autovetture usate del marchio TESTAROSSA, dimostra, dietro corrispettivo e dopo le verifiche necessarie, che l’autovettura di cui trattasi è un modello Testarossa di origine.
50
La ricorrente ha altresì prodotto un documento intitolato «scheda tecnica», che costituisce un esempio di domanda di certificazione di un’autovettura usata del marchio TESTAROSSA. Ne consegue che, al fine di ottenere una certificazione di autenticità, il richiedente deve fornire informazioni precise sull’origine di ciascuna delle parti principali dell’autovettura, quali il motore, il cambio, il serbatoio o ancora la pompa del carburante, nonché sulla cronistoria della loro eventuale sostituzione, il tutto suffragato da fotografie dell’autovettura e delle sue parti.
51
La ricorrente ha inoltre spiegato, nella sua risposta ad un quesito scritto del Tribunale nonché in udienza, che tali certificazioni svolgevano un ruolo importante nella vendita di autovetture usate del marchio TESTAROSSA, in quanto rassicurano gli acquirenti circa l’origine commerciale di una siffatta autovettura e aumentano il valore di quest’ultima, rispetto ad un’autovettura usata che non dispone di una siffatta certificazione.
52
Ne consegue che il servizio di certificazione si riferisce direttamente alle vendite di autovetture usate del marchio TESTAROSSA da parte di concessionari autorizzati e mira a soddisfare le esigenze della clientela di tali automobili, cosicché un siffatto uso può, conformemente alla giurisprudenza ricordata al precedente punto 47, costituire un «uso effettivo» di tale marchio, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.
53
Quanto al fatto, rilevato dalla commissione di ricorso, che detta certificazione sarebbe fornita non già con il marchio contestato, bensì con il marchio Ferrari, è sufficiente constatare che il marchio contestato figura, anch’esso, in modo chiaramente visibile e identificabile nell’oggetto stesso di tali fatture.
54
Orbene, da una giurisprudenza costante risulta che non esiste alcuna regola in materia di marchio dell’Unione che obblighi il suo titolare a provare l’uso del suo marchio considerato isolatamente, a prescindere da qualsiasi altro marchio o segno. Pertanto, è possibile che due o più marchi siano oggetto di un uso congiunto e autonomo con o senza il nome della società del fabbricante. Pertanto, l’uso congiunto di un altro marchio con il marchio contestato non può, di per sé, pregiudicare la funzione di identificazione svolta da quest’altro marchio nei confronti dei prodotti interessati [v. sentenza dell’8 giugno 2022, Apple/EUIPO – Swatch (THINK DIFFERENT), da T‑26/21 a T‑28/21, non pubblicata, EU:T:2022:350, punto 87 e giurisprudenza citata]. Inoltre, il requisito dell’uso effettivo di un marchio può essere soddisfatto quando un marchio è utilizzato unitamente ad un altro marchio, sempre che il primo marchio continui ad essere percepito come un’indicazione dell’origine del prodotto in questione [v. sentenza del 23 settembre 2020, CEDC International/EUIPO – Underberg (Forma di un filo d’erba in una bottiglia), T‑796/16, EU:T:2020:439, punto 142 e giurisprudenza citata).
55
Nel caso di specie, come rilevato al precedente punto 44, è notorio che le automobili sono comunemente commercializzate sia con un marchio che designa il costruttore di queste ultime sia con un secondo marchio, che designa il loro modello, di modo che l’uso concomitante del marchio Ferrari e del marchio contestato, il quale designa un modello specifico di autovetture Ferrari, sulle fatture relative al servizio di certificazione, è conforme agli usi del mercato di cui trattasi.
56
Pertanto, erroneamente la commissione di ricorso ha respinto in quanto privi di pertinenza gli elementi di prova relativi alla certificazione di autovetture usate del marchio TESTAROSSA.
57
Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento dell’EUIPO secondo cui la ricorrente sarebbe rimasta passiva durante il periodo di riferimento, in quanto, dalle considerazioni che precedono, e in particolare da quelle relative al servizio di certificazione, risulta che la ricorrente è stata coinvolta in talune vendite di automobili usate del marchio TESTAROSSA, effettuate dai suoi concessionari e distributori autorizzati, traendone un beneficio economico derivante dai ricavi che esso genera attraverso tale servizio.
58
Inoltre, nei limiti in cui la ricorrente fa valere la notorietà nell’Unione del marchio contestato durante il periodo di riferimento, occorre ricordare che la prova dell’uso incombente al titolare del marchio contestato non può essere fornita o alleggerita per il motivo che tale marchio godeva di notorietà all’interno dell’Unione durante il periodo di riferimento [sentenza dell’8 aprile 2016, Frinsa del Noroeste/EUIPO – Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA), T‑638/14, non pubblicata, EU:T:2016:199, punto 35], e tale prova deve quindi essere fornita indipendentemente dalla notorietà.
59
Tuttavia, non si può per questo escludere che, secondo le circostanze, come nel caso di specie, la notorietà del marchio contestato possa costituire un elemento tra gli altri idoneo a informare sugli usi considerati giustificati nel settore economico interessato per mantenere o creare quote di mercato per i prodotti tutelati dal marchio, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 22. In particolare, come rilevato al punto 44 supra, la circostanza che un’autovettura particolarmente rinomata sia venduta da un concessionario o da un distributore autorizzato dal titolare del marchio è tale da rassicurare la clientela quanto al fatto che la sua manutenzione nonché, se del caso, la sostituzione dei pezzi di ricambio e degli accessori della stessa siano stati effettuati senza incidere sull’origine commerciale dell’autovettura.
60
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rilevare che la commissione di ricorso è incorsa in un errore di valutazione nel concludere che la ricorrente non aveva dimostrato di aver acconsentito, implicitamente, all’uso del marchio contestato da parte di terzi per «automobili», rientranti nella classe 12.
61
Pertanto, il secondo e il terzo motivo devono essere accolti.
Sul quarto motivo, relativo alla prova dell’uso effettivo del marchio contestato per pezzi di ricambio e accessori
62
Nella decisione impugnata la commissione di ricorso ha respinto in quanto irricevibili, nell’ambito del ricorso proposto dalla ricorrente, gli elementi di prova relativi all’uso del marchio contestato per pezzi di ricambio e accessori, rientranti nella classe 12, prodotti dalla ricorrente per la prima volta dinanzi ad essa, prima di respingerli nel merito. Per contro, nell’ambito del ricorso proposto dall’interveniente, essa ha esaminato nel merito questi stessi elementi di prova, senza pronunciarsi sulla loro ricevibilità. Al termine di tale esame, essa ha ritenuto che detti elementi di prova non consentissero di dimostrare l’uso effettivo del marchio contestato per i pezzi di ricambio e gli accessori.
63
Occorre esaminare la motivazione della decisione impugnata relativa alla ricevibilità degli elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, poi gli argomenti della ricorrente nel merito.
– Sulla motivazione della decisione impugnata
64
Secondo costante giurisprudenza, il difetto o l’insufficienza di motivazione rientra nell’inosservanza delle forme sostanziali ai sensi dell’articolo 263 TFUE e costituisce un motivo di ordine pubblico che può, e anzi deve, essere sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione (sentenze del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punto 34, e del 9 marzo 2023, Les Mousquetaires e ITM Entreprises/Commissione, C‑682/20 P, EU:C:2023:170, punto 39). A tal riguardo, occorre aggiungere che il principio del contraddittorio fa parte dei diritti della difesa e che esso si applica ad ogni procedura che possa sfociare in una decisione di un’istituzione dell’Unione che pregiudichi sensibilmente gli interessi di una persona (sentenza del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punto 50). Pertanto, il giudice stesso deve rispettare il principio del contraddittorio, in particolare laddove dirima una controversia sulla base di un motivo rilevato d’ufficio (sentenza del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punto 54).
65
In proposito occorre ricordare che, in forza dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, l’EUIPO può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo.
66
Dalla formulazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 si evince che, come regola generale e salvo disposizione contraria, la deduzione di fatti e di prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale deduzione in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 207/2009 e che all’EUIPO non è affatto vietato tenere conto di fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti (sentenze del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, punto 42, e del 24 gennaio 2018, EUIPO/European Food, C‑634/16 P, EU:C:2018:30, punto 55).
67
Precisando che l’EUIPO «può», in un caso del genere, decidere di non tenere conto di tali prove, l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 gli conferisce, infatti, un ampio potere discrezionale al fine di decidere, pur motivando la propria decisione su tale punto, se occorra o no tenere conto di dette prove (sentenze del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, punto 43, e del 28 febbraio 2018, mobile.de/EUIPO, C‑418/16 P, EU:C:2018:128, punto 49).
68
Per quanto riguarda l’esercizio di tale potere discrezionale occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la considerazione di tali prove è, in particolare, giustificabile quando l’EUIPO ritenga che, da un lato, gli elementi prodotti tardivamente possano, a prima vista, rivestire un’effettiva rilevanza e, dall’altro, la fase del procedimento in cui interviene tale produzione tardiva e le circostanze che l’accompagnano non ostino a tale presa in considerazione [v., in tal senso, sentenze del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, punto 44; del 28 febbraio 2018, mobile.de/EUIPO, C‑418/16 P, EU:C:2018:128, punto 63, e del 4 ottobre 2018, Blackmore/EUIPO – Paice (DEEP PURPLE), T‑344/16, non pubblicata, EU:T:2018:648, punto 54].
69
Nel caso di specie, in primo luogo, come ricordato al precedente punto 62, nell’ambito dell’esame del ricorso proposto dalla ricorrente, la commissione di ricorso ha concluso per l’irricevibilità degli elementi di prova prodotti da quest’ultima per la prima volta dinanzi ad essa, vertenti sui pezzi di ricambio e sugli accessori, in quanto prodotti tardivamente. A tal fine, ai punti 168 e 169 della decisione impugnata, essa si è limitata ad indicare che gli elementi di prova prodotti dinanzi alla divisione di annullamento non erano «soddisfacenti» e che, «tenuto conto della [loro] debolezza, il potere discrezionale non [poteva] essere esercitato a favore della [ricorrente]».
70
Tale motivazione non consente di assicurarsi che la commissione di ricorso abbia esaminato la ricevibilità di tali elementi di prova alla luce dei criteri giurisprudenziali ricordati al precedente punto 68. In particolare, essa non consente di verificare che la commissione di ricorso abbia esaminato se tali elementi di prova fossero, a prima vista, idonei a rivestire una reale pertinenza per la soluzione del ricorso proposto dinanzi ad essa e se la fase del procedimento in cui interveniva tale produzione tardiva e le circostanze che accompagnavano detta produzione ostassero alla loro presa in considerazione. A tal riguardo, la mera affermazione secondo cui gli elementi di prova prodotti dinanzi alla divisione di annullamento non erano «soddisfacenti» non costituisce una motivazione sufficiente, dal momento che essa non fornisce alcun elemento che consenta di comprendere sotto che profilo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza, che consentono alle commissioni di ricorso di prendere in considerazione elementi di prova prodotti tardivamente, non siano soddisfatti nel caso di specie.
71
L’EUIPO, interpellato in udienza in merito alla questione volta a chiarire se la decisione impugnata fosse viziata da un’insufficienza di motivazione quanto alla ricevibilità degli elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, ha indicato, in sostanza, che un’analisi di tali criteri non era necessaria in quanto, in ogni caso, tali elementi erano stati successivamente esaminati nel merito nella decisione impugnata.
72
Tuttavia, il fatto che tali elementi di prova siano stati esaminati comunque nel merito non ovvia all’insufficienza di motivazione da cui è viziata la decisione impugnata quanto alla loro irricevibilità, ma riguarda piuttosto le conseguenze di tale insufficienza sulla legittimità della decisione impugnata, le quali saranno esaminate in prosieguo.
73
In tali circostanze, occorre constatare che la decisione impugnata è viziata da un’insufficienza di motivazione, che il Tribunale deve rilevare d’ufficio.
74
In secondo luogo, e come rilevato al precedente punto 62, è giocoforza constatare che la commissione di ricorso, da un lato, ha respinto in quanto irricevibili, nell’ambito del ricorso proposto dalla ricorrente, detti elementi di prova, mentre, dall’altro, nell’ambito del ricorso proposto dall’interveniente, essa non ha rilevato la presunta irricevibilità di questi stessi elementi di prova, e li ha esaminati direttamente nel merito.
75
Tramite un quesito scritto, il Tribunale ha invitato le parti a presentare le loro osservazioni in merito all’eventuale incoerenza della motivazione della decisione impugnata al riguardo, nell’ipotesi in cui il Tribunale ritenesse pertinente sollevare d’ufficio tale questione. In risposta a tale quesito, la ricorrente ha fatto valere che la decisione impugnata era viziata da una contraddittorietà della motivazione su tale punto, la quale doveva comportare l’annullamento della decisione impugnata. L’EUIPO ha indicato, dal canto suo, che l’approccio della commissione di ricorso non era contraddittorio, dal momento che, in ogni caso, gli elementi di prova di cui trattasi, nell’ambito dei due ricorsi, erano stati esaminati e respinti nel merito, cosicché la contraddittorietà della motivazione in questione non inciderebbe sulla legittimità della decisione impugnata. L’interveniente ha sostenuto un’argomentazione analoga.
76
A tal riguardo, occorre constatare che la decisione impugnata è viziata da una motivazione contraddittoria che il Tribunale deve rilevare d’ufficio, poiché gli stessi elementi di prova sono stati respinti, in via principale, in quanto irricevibili nell’ambito del ricorso proposto dalla ricorrente, mentre essi sono stati considerati, implicitamente ma necessariamente, ricevibili nell’ambito del ricorso proposto dall’interveniente.
77
Quanto all’argomento dell’EUIPO riprodotto al precedente punto 75, è giocoforza constatare, al pari di quanto constatato al precedente punto 72, che esso non incide in alcun modo sul fatto che la decisione impugnata sia viziata da una motivazione contraddittoria per quanto riguarda la ricevibilità degli elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, ma riguarda piuttosto le conseguenze di tale contraddizione sulla legittimità della decisione impugnata, le quali saranno esaminate di seguito.
78
Tenuto conto di quanto precede, il Tribunale non è in grado di stabilire se la commissione di ricorso potesse, senza commettere errori, respingere gli elementi di prova in questione in quanto irricevibili. Infatti, come constatato ai precedenti punti 72 e 76, la decisione impugnata è viziata, da un lato, da un’insufficienza di motivazione e, dall’altro, da una motivazione contraddittoria.
79
In tali circostanze, occorre esaminare l’argomento dell’EUIPO secondo cui i vizi di motivazione sopra rilevati non incidono sulla legittimità della decisione impugnata, in quanto la commissione di ricorso ha, in ogni caso, respinto nel merito detti elementi di prova.
– Nel merito
80
Nella decisione impugnata, in primo luogo, la commissione di ricorso ha considerato che il marchio contestato era stato utilizzato per pezzi di ricambio e accessori non già dalla ricorrente, bensì da commercianti indipendenti, e che dagli elementi di prova non risultava che tale uso fosse stato fatto con il consenso della ricorrente. In secondo luogo, essa ha rilevato che il marchio contestato era stato utilizzato, per detti prodotti, a fini «descrittivi» e non già per indicare l’origine commerciale degli stessi. Secondo la commissione di ricorso, gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente non distinguevano tra i pezzi di ricambio e gli accessori venduti con il marchio contestato e i pezzi di ricambio e gli accessori generici compatibili con le automobili del modello Testarossa. In terzo luogo, per quanto riguarda gli elementi di prova che mostrano pezzi di ricambio e accessori recanti il marchio contestato, la commissione di ricorso ha rilevato che si trattava di casi isolati, che non bastavano per dimostrare un uso effettivo del marchio contestato per tali pezzi e accessori.
81
Da un lato, la ricorrente fa valere che la commissione di ricorso ha erroneamente rifiutato di riconoscere l’uso effettivo del marchio contestato per i pezzi di ricambio e gli accessori. A tal riguardo, essa addebita a detta commissione di aver erroneamente affermato che i terzi partecipanti alla vendita di tali pezzi e accessori erano «commercianti indipendenti» e che non si può ritenere che l’uso del marchio contestato per tali prodotti dimostri un uso effettivo per le automobili «a causa della sproporzione del [loro] valore». Essa sottolinea altresì che la commissione di ricorso non ha preso in considerazione i criteri pertinenti per la valutazione dell’uso effettivo, vale a dire la natura dei prodotti di cui trattasi, le caratteristiche del mercato e la frequenza dell’uso nell’ambito del suo esame. Inoltre, la commissione di ricorso avrebbe commesso un errore nell’interpretazione della nozione di «uso effettivo» e nella valutazione di tale uso da parte di terzi, ritenendo erroneamente che gli elementi di prova prodotti non bastassero per dimostrare che la funzione essenziale del marchio era soddisfatta.
82
Dall’altro lato, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non ha tenuto conto della giurisprudenza secondo la quale l’uso di un marchio registrato per pezzi di ricambio che costituiscono parte integrante dei prodotti coperti da tale marchio può costituire un uso effettivo non solo per i pezzi di ricambio stessi, ma anche per i prodotti coperti da tale marchio.
83
L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente e sostengono che l’uso effettivo del marchio contestato per i pezzi di ricambio e gli accessori non è stato provato e non può, in ogni caso, dimostrare un uso per le «automobili». Essi ritengono che la sentenza del 22 ottobre 2020, Ferrari (C‑720/18 e C‑721/18, EU:C:2020:854), non consenta di concludere automaticamente che un uso per pezzi di ricambio costituisca un uso effettivo per le automobili. L’interveniente insiste sul fatto che i pezzi di ricambio e gli accessori sono prodotti secondari, generalmente venduti da rivenditori indipendenti che utilizzano il marchio a titolo «descrittivo», senza stabilire un nesso diretto con la titolare di quest’ultimo. Esso sostiene altresì che la ricorrente non ha prodotto contratti di licenza relativi all’uso del marchio contestato per pezzi di ricambio e accessori.
84
Nel caso di specie, la ricorrente non contesta la conclusione della commissione di ricorso secondo cui i pezzi di ricambio e gli accessori commercializzati con il marchio contestato durante il periodo di riferimento erano «principalmente» pezzi di seconda mano.
85
Inoltre, è pacifico tra le parti che l’uso del marchio contestato per i pezzi di ricambio e gli accessori di cui si avvale la ricorrente non è stato fatto da essa stessa, ma da terzi.
86
A tal riguardo, la ricorrente non sostiene di aver acconsentito espressamente a tale uso. Per contro, essa fa valere che gli elementi di prova da essa prodotti dinanzi all’EUIPO, considerati nel loro insieme, sono idonei a dimostrare che essa ha acconsentito implicitamente a tale uso.
87
In udienza, la ricorrente ha altresì fatto valere che uno dei suoi concessionari, il quale, durante il periodo di riferimento, vendeva pezzi di ricambio e accessori con il marchio contestato, vale a dire la Maranello, apparteneva, in realtà, allo stesso gruppo di società della ricorrente. Tuttavia, poiché tale circostanza non risulta dal fascicolo e non è stata suffragata da alcun elemento di prova, il Tribunale non può prenderla in considerazione.
88
In primo luogo, è giocoforza constatare, al pari della ricorrente e contrariamente a quanto rilevato dalla commissione di ricorso, che l’uso del marchio contestato per i pezzi di ricambio e gli accessori è stato fatto, durante il periodo di riferimento e come risulta dagli elementi di prova presentati dalla ricorrente, non già da commercianti indipendenti, che non intrattenevano alcun rapporto con la ricorrente, bensì da concessionari e distributori autorizzati, con i quali la ricorrente intratteneva legami economici e contrattuali.
89
Infatti, tra gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente figurano varie catture di schermate ed estratti dal sito Internet della Maranello, da cui risulta che tale impresa detiene i «diritti esclusivi di distribuzione mondiale di tutti i pezzi costruiti in fabbrica per le automobili Ferrari risalenti a prima del 1995» e che essa vende pezzi di ricambio e accessori «Ferrari», descritti come «pezzi originali» («genuine parts»), conformi agli standard approvati, la cui qualità, sicurezza e affidabilità sono state verificate. La ricorrente ha altresì presentato fatture emesse dalla Maranello nonché da altri concessionari autorizzati, che menzionavano la vendita di tali pezzi e accessori a privati in Germania, in Svizzera e nella Repubblica ceca, o ancora fatture di servizi di riparazione di automobili del marchio TESTAROSSA.
90
Inoltre, come constatato ai precedenti punti 49 e 50, la ricorrente propone, in particolare ai concessionari e ai distributori autorizzati, il servizio di certificazione, il quale ha lo scopo di certificare l’autenticità di un’autovettura usata del marchio TESTAROSSA e include una verifica dell’origine commerciale delle parti principali dell’autovettura.
91
Pertanto, per motivi analoghi a quelli esposti ai precedenti punti da 34 a 56, occorre rilevare che la ricorrente ha dimostrato di aver acconsentito, implicitamente, all’uso, da parte di terzi, del marchio contestato per pezzi di ricambio e accessori.
92
In secondo luogo, la commissione di ricorso ha constatato che gli elementi di prova presentati dalla ricorrente menzionavano un uso «descrittivo» del marchio contestato per i pezzi di ricambio e gli accessori, al solo scopo di indicare che tali prodotti erano compatibili con un’autovettura del marchio TESTAROSSA.
93
A tal riguardo, occorre constatare che la commissione di ricorso non ha sufficientemente considerato il fatto che le vendite dei pezzi di ricambio e degli accessori effettuate da concessionari autorizzati, in particolare dalla Maranello, riguardavano segnatamente pezzi originali («genuine parts») del marchio TESTAROSSA, come la ricorrente aveva già fatto valere dinanzi alla commissione di ricorso e dinanzi alla divisione di annullamento, e come risulta dal precedente punto 89. A tal riguardo, è altresì giocoforza rilevare che taluni elementi di prova, come le fatture emesse dalla Maranello, contengono numerosi riferimenti a pezzi di ricambio e accessori designati specificamente dal marchio contestato.
94
In ogni caso, la commissione di ricorso stessa ha riconosciuto, al punto 197 della decisione impugnata, che taluni pezzi di ricambio e taluni accessori recavano il marchio contestato, pur ritenendo che si trattasse di «casi isolati». Tuttavia, la questione se si tratti o meno di «casi isolati» rientra nell’importanza dell’uso del marchio per tali pezzi e accessori e non nella natura di tale uso, la quale, come ricordato al precedente punto 27, costituisce l’unico oggetto della presente controversia.
95
Ne consegue che le valutazioni della commissione di ricorso relative all’uso del marchio contestato per pezzi di ricambio e accessori sono viziate da errori.
96
Inoltre, occorre rilevare, al pari della ricorrente, che l’uso del marchio contestato per i pezzi di ricambio e gli accessori può costituire un uso di quest’ultimo anche per le «automobili», circostanza che la commissione di ricorso ha erroneamente negato.
97
Infatti, la Corte ha già statuito che l’uso, da parte del suo titolare, di un marchio registrato per i pezzi di ricambio che costituiscono parte integrante dei prodotti contrassegnati da tale marchio può costituire un «uso effettivo», ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, non solo per i pezzi di ricambio stessi, ma anche per i prodotti contrassegnati da tale marchio. A questo riguardo è indifferente che la registrazione di detto marchio copra non solo i prodotti interi, ma anche i loro pezzi di ricambio (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2020, Ferrari, C‑720/18 e C‑721/18, EU:C:2020:854, punto 35).
98
Pertanto, occorre ritenere che un marchio registrato per una categoria di prodotti e di pezzi di ricambio che li compongono ha formato oggetto di un «uso effettivo», ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, per l’insieme dei prodotti rientranti in tale categoria e per i pezzi di ricambio che li compongono, se esso ha formato oggetto di un siffatto uso solo per alcuni di tali prodotti, quali le automobili sportive di lusso di valore molto elevato, o solamente per i pezzi di ricambio o gli accessori che compongono alcuni di detti prodotti, a meno che non risulti dai fatti e dalle prove pertinenti che il consumatore che desidera acquistare gli stessi prodotti li percepisce come costituenti una sottocategoria autonoma della categoria dei prodotti per la quale il marchio di cui trattasi è stato registrato (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2020, Ferrari, C‑720/18 e C‑721/18, EU:C:2020:854, punto 53).
99
La commissione di ricorso era quindi tenuta a valutare concretamente, principalmente in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali il titolare di un marchio ha fornito la prova dell’uso del suo marchio, se essi costituiscano una sottocategoria autonoma rispetto ai prodotti e ai servizi rientranti nella classe di prodotti o di servizi interessata, in modo da mettere in relazione i prodotti o i servizi per i quali è stato provato l’uso effettivo del marchio con la categoria dei prodotti o dei servizi coperti dalla registrazione di tale marchio (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 22 ottobre 2020, Ferrari, C‑720/18 e C‑721/18, EU:C:2020:854, punto 41 e giurisprudenza citata).
100
Orbene, la commissione di ricorso non ha effettuato un siffatto esame nella decisione impugnata. Infatti, essa non ha constatato che tali pezzi di ricambio e accessori costituivano una sottocategoria autonoma rispetto alle automobili cosicché la prova dell’uso di queste ultime sarebbe irrilevante per le seconde.
101
La commissione di ricorso si è limitata a rilevare, da un lato, l’esistenza di una sproporzione di valore economico tra i pezzi di ricambio e gli accessori e le automobili. Tuttavia, occorre rilevare, al pari della ricorrente, che, basandosi sul valore economico dei pezzi di ricambio e degli accessori, la commissione di ricorso non ha tenuto conto della giurisprudenza costante secondo la quale, dal momento che il consumatore cerca innanzitutto un prodotto ovvero un servizio che possa rispondere ai suoi specifici bisogni, la finalità o la destinazione del prodotto o servizio controverso riveste un carattere essenziale nell’orientamento della sua scelta. Pertanto, in quanto è applicato dal consumatore prima di qualsiasi acquisto, il criterio della finalità o della destinazione costituisce un criterio fondamentale nella definizione di una sotto-categoria di prodotti o servizi [sentenze del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, punto 29; del 16 maggio 2013, Aleris/UAMI – Carefusion 303 (ALARIS), T‑353/12, non pubblicata, EU:T:2013:257, punto 22, e del 24 gennaio 2024, Agus/EUIPO – Alpen Food Group (ROYAL MILK), T‑603/22, non pubblicata, EU:T:2024:29, punto 32].
102
Dall’altro lato, la commissione di ricorso ha rilevato che il pubblico di riferimento non riterrebbe che il produttore dei pezzi di ricambio e degli accessori abbia la capacità tecnica di costruire automobili, nei limiti in cui era noto che i costruttori di auto non producevano tutti i pezzi di ricambio e gli accessori delle loro automobili. Tuttavia, sebbene tutti i pezzi di ricambio e gli accessori non siano di norma prodotti dai costruttori di auto stessi e, per converso, i fabbricanti di tali pezzi e accessori non fabbrichino necessariamente automobili, è altrettanto notorio che un certo numero di pezzi di ricambio e accessori sono effettivamente prodotti dagli stessi costruttori di auto o da terzi su licenza. Pertanto, non esiste una regola generale secondo la quale il pubblico di riferimento considera necessariamente che le automobili provengono da costruttori diversi da quelli che fabbricano i pezzi di ricambio e gli accessori di tali automobili.
103
Considerato quanto sopra, la decisione impugnata è viziata da errori di valutazione anche per quanto riguarda la pertinenza degli elementi di prova relativi ai pezzi di ricambio e agli accessori per dimostrare l’uso del marchio contestato per le automobili. Tali errori si aggiungono a quello rilevato al precedente punto 60.
104
Da quanto precede risulta che il quarto motivo deve essere accolto.
105
Alla luce di quanto sopra, e contrariamente a quanto sostenuto dall’EUIPO, i vizi di motivazione rilevati ai precedenti punti 72 e 78 incidono sulla soluzione della controversia. Infatti, ne consegue che la decisione impugnata è viziata sia a causa di un difetto di motivazione, per quanto riguarda la ricevibilità degli elementi di prova relativi ai pezzi di ricambio e accessori, sia a causa di errori di valutazione, per quanto riguarda il loro esame nel merito, cosicché essa non può che essere annullata anche su questo punto.
106
Pertanto, occorre annullare integralmente la decisione impugnata, senza che sia necessario esaminare il primo motivo.
Sulle spese
107
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’EUIPO e l’interveniente sono rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.
108
Inoltre, la ricorrente ha chiesto la condanna dell’EUIPO e dell’interveniente alle spese da essa sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. In proposito si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura, solo le spese indispensabili sostenute dalle parti ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate spese ripetibili. Pertanto, occorre altresì condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese indispensabili sostenute dalla ricorrente ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 agosto 2023 (procedimenti riuniti R 334/2017-5 e R 343/2017-5) è annullata.
2)
L’EUIPO e il sig. Kurt Hesse si fanno carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sopportate dalla Ferrari SpA, ivi incluse le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
Kornezov
De Baere
Petrlík
Kecsmár
Kingston
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 luglio 2025.
Firme
(
*1
)	Lingua processuale: l’inglese.