62023TJ1104_RES
(Zadeva T‑1103/23)
Ferrari SpA
proti
Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino
Sodba Splošnega sodišča (osmi razširjeni senat) z dne 2. julija 2025
„Znamka Evropske unije – Postopek za razveljavitev – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Besedna znamka TESTAROSSA – Resna in dejanska uporaba znamke – Člen 51(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 58(1)(a) Uredbe (EU) 2017/1001) – Uporaba s strani tretjih oseb – Narava uporabe – Implicitno soglasje imetnika znamke – Dokaz resne in dejanske uporabe – Modeli kopenskih motornih vozil v merilu (igrače)“
Znamka Evropske unije – Učinki znamke Evropske unije – Pravice, podeljene z znamko – Pravica do prepovedi uporabe znamke – Pogoj – Uporaba s strani tretje osebe, ki lahko posega v funkcije znamke – Pojem – Namestitev znaka, enakega znamki, registrirani za modele vozil v merilu, s strani tretje osebe – Uporaba, omejena na označbo, da gre za natančno kopijo modela avtomobila – Izključitev
(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 9(1))
(Glej točke od 27 do 29, 32 in 33.)
Znamka Evropske unije – Odpoved, razveljavitev in ničnost – Razlogi za razveljavitev – Neobstoj resne in dejanske uporabe znamke – Besedna znamka TESTAROSSA
(Uredba Sveta št. 207/2009, člena 15(1) in 51(1)(a))
(Glej točke od 47 do 52, 59, 65 in 71.)
Znamka Evropske unije – Odpoved, razveljavitev in ničnost – Razlogi za razveljavitev – Neobstoj resne in dejanske uporabe znamke – Uporaba s strani tretje osebe s soglasjem imetnika znamke – Implicitno soglasje – Merila presoje – Uporaba znamke za modele vozil v merilu
(Uredba Sveta št. 207/2009, člena 15(1) in 51(1)(a))
(Glej točke 60, od 62 do 64 in od 68 do 70.)
Povzetek
Splošno sodišče, ki je odločalo v razširjeni sestavi, je delno razveljavilo odločbo odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) (
1
) in se izreklo o pojmu resne in dejanske uporabe v okviru uporabe znamke s strani tretjih oseb z implicitnim soglasjem imetnika te znamke. Pojasnilo je zlasti sodno prakso, ki izhaja iz sodbe Opel, (
2
) in pogoje, pod katerimi se lahko dokaže resna in dejanska uporaba znamke, kadar navade v sektorju in na zadevnem trgu pod nekaterimi pogoji omogočajo, da nekateri gospodarski subjekti uporabljajo registrirano znamko za opis zadevnih proizvodov.
Družba Ferrari SpA, tožeča stranka, je imetnica mednarodne registracije, v kateri je imenovana Evropska unija, za besedno znamko TESTAROSSA za med drugim modele vozil v merilu in igrače. (
3
) Kurt Hesse, intervenient, je 14. novembra 2014 vložil zahtevo za ugotovitev ničnosti učinkov te mednarodne registracije. (
4
) Oddelek za izbris je delno ugodil zahtevi za razveljavitev in jo zavrnil za „modele kopenskih motornih vozil v merilu (igrače)“.
Intervenient in tožeča stranka sta zoper to odločbo vložila pritožbi, s katerima sta predlagala delno razveljavitev. Odbor za pritožbe pri EUIPO je pritožbi intervenienta ugodil, pritožbo tožeče stranke pa zavrnil, tako da so bile njene pravice na sporni znamki razveljavljene za vse proizvode. Tožeča stranka je pri Splošnem sodišču vložilo tožbo za razveljavitev te odločbe.
Presoja Splošnega sodišča
Splošno sodišče je najprej poudarilo, da je to, da tretja oseba namesti znak, enak znamki, registrirani za igrače, na modele vozil v merilu, mogoče prepovedati le, če posega ali bi lahko posegalo v funkcije te znamke, kar je treba presojati glede na značilnosti trga modelov vozil v merilu. Za ta trg je značilen soobstoj neodvisnih proizvajalcev igrač, ki znamke, registrirane za avtomobile, uporabljajo zgolj kot označbe, da je model v merilu natančna kopija modela resničnega vozila, na eni strani, in modelov vozil v merilu, ki jih proizvajajo in tržijo imetniki znamk, registriranih za avtomobile, ali podjetja, ki so z njimi gospodarsko povezana prek licence, na drugi strani. Upoštevna javnost je torej navajena videti modele vozil v merilu tako z licenco proizvajalca avtomobilov kot brez nje in jih razlikovati glede na informacije na njihovi embalaži. Tako je Splošno sodišče navedlo, da lahko tretja oseba uporablja tako znamko brez soglasja njenega imetnika, če njena uporaba na modelu vozila v merilu upoštevni javnosti zgolj sporoča, da je model natančna kopija resničnega modela avtomobila. Kadar pa je pri uporabi znamke s strani tretje osebe podano na primer sklicevanje na licenčno pogodbo, sklenjeno z imetnikom te znamke, se bo taka uporaba dojemala kot označba, da ti proizvodi izvirajo od proizvajalca avtomobilov ali podjetja, ki je z njim gospodarsko povezano. V takem primeru imetnik znamke utemeljeno nasprotuje taki uporabi, če je do nje prišlo brez njegovega soglasja.
Kar zadeva obravnavani primer, na prvem mestu, Splošno sodišče je preučilo, ali je bila uporaba znamke s strani tretje osebe v skladu z njeno bistveno funkcijo. Navedlo je, da dokazi, ki jih je predložila tožeča stranka, med drugim vključujejo več katalogov in fotografij modelov v merilu, na katerih so sporna znamka, znamke tretjih oseb, pa tudi navedba „uradni proizvod z licenco Ferrari“. V zvezi s tem je ugotovilo, da te navedbe upoštevni javnosti omogočajo razumeti, da te modele v merilu proizvaja tretja oseba z licenco tožeče stranke, čeprav je sporna znamka nameščena poleg znamk tretjih oseb. Zato je taka uporaba sporne znamke v skladu z njeno bistveno funkcijo, ki je zagotavljanje trgovskega izvora proizvodov potrošnikom. Dejstvo, da modele vozil v merilu, na katerih je sporna znamko, tržijo različna podjetja ter da se njihova kakovost in cena razlikujeta, ne more omajati te ugotovitve. Prav tako ni pomembno, da v navedbah „uradni proizvod z licenco Ferrari“ ni sklicevanja na sporno znamko, saj je povezava med uporabo znamke Ferrari in sporno znamko na embalažah in v katalogih v skladu s prakso na zadevnem trgu. Splošno sodišče je namreč navedlo, da se na avtomobilskem trgu avtomobili tržijo hkrati pod prvo znamko, ki označuje njihovega proizvajalca, in pod drugo znamko, ki označuje njihov model, ter da so ti preudarki upoštevni tudi za trg modelov vozil v merilu. Poleg tega nenavedba simbolov „®“ ali „TM“ ob sporni znamki ne spremeni zmožnosti te znamke, da izpolnjuje svojo bistveno funkcijo. Glede na navedeno je Splošno sodišče ugotovilo, da se je sporna znamka v upoštevnem obdobju uporabljala za modele vozil v merilu v skladu s svojo bistveno funkcijo.
Na drugem mestu, Splošno sodišče je preučilo, ali so tretje osebe sporno znamko uporabljale s soglasjem imetnika. Ugotovilo je, da odlomki iz licenčnih pogodb, ki jih je predložila tožeča stranka, ne vsebujejo seznama znamk, ki so predmet navedenih pogodb, tako da na njihovi podlagi ni mogoče ugotoviti, da je tožeča stranka izrecno soglašala s tem, da te tretje osebe uporabljajo njeno znamko. Vendar je poudarilo, da lahko soglasje imetnika za to, da znamko uporabljajo tretje osebe, implicitno izhaja tudi iz okoliščin in elementov, ki so obstajali pred to uporabo, med njo ali po njej in ki jih je treba preučiti ob upoštevanju uporab, ki se štejejo za upravičene v zadevnem gospodarskem sektorju.
Tako je Splošno sodišče, prvič, navedlo, da v specifičnem okviru zadevnega trga implicitno soglasje imetnika sporne znamke izhaja iz tega, da je ta vedel, da njegovo znamko uporabljajo tretje osebe, in temu ni nasprotoval, ter ugotovilo, da je v obravnavani zadevi tako. Drugič, pojasnilo je, da se uporaba znamke družbe za proizvodnjo s strani druge družbe, ki trži zadevne proizvode kot „uradne“ proizvode z licenco prve družbe, lahko prizna kot uporaba s soglasjem imetnika te znamke, če taka uporaba vzpostavlja povezavo med tema družbama, ki pomeni, da je zadnjenavedeni dovolil, da zadevna družba uporablja njegove znamke. Tretjič, ugotovilo je, da tožeča stranka s predložitvijo računov in naročilnic, ki so jih izdale tretje osebe za prodajo modelov vozil, označenih s sporno znamko, v merilu, da bi dokazala resno in dejansko uporabo, implicitno trdi, da se je ta znamka uporabljala z njenim soglasjem. Posledično je Splošno sodišče ugotovilo, da je tožeča stranka implicitno soglašala s tem, da tretje osebe uporabljajo sporno znamko za zadevne proizvode.
Zato je Splošno sodišče glede na zgornje preudarke odločbo odbora za pritožbe razveljavilo v delu, v katerem je bila sporna znamka razveljavljena za modele vozil v merilu.
(
1
)	Odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 29. avgusta 2023 (zadeva R 887/2016-5).
(
2
)	Sodba z dne 25. januarja 2007, Adam Opel (C‑48/05, EU:C:2007:55).
(
3
)	Proizvodi iz razreda 28 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen.
(
4
)	Na podlagi člena 158(2) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1) v povezavi s členom 51(1)(a) te uredbe.