62023TJ1104_RES
Sprawa T‑1104/23
Ferrari SpA
przeciwko
Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
Wyrok Sądu (ósma izba w składzie powiększonym) z dnia 2 lipca 2025 r.
Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Słowny znak towarowy TESTAROSSA – Rzeczywiste używanie znaku towarowego – Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Używanie przez osoby trzecie – Charakter używania – Dorozumiana zgoda właściciela znaku towarowego – Dowód rzeczywistego używania – Modele redukcyjne lądowych pojazdów silnikowych (zabawki)
Znak towarowy Unii Europejskiej – Skutki unijnego znaku towarowego – Prawa wynikające ze znaku towarowego – Prawo do zakazania używania znaku towarowego – Przesłanka – Używanie przez osobę trzecią mogące wpływać negatywnie na funkcje znaku towarowego – Pojęcie – Umieszczanie przez osobę trzecią oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym, który został zarejestrowany dla modeli redukcyjnych pojazdów – Używanie ograniczające się do wskazania na wierny charakter odtworzenia modelu samochodu – Wyłączenie
(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 9 ust. 1)
(zob. pkt 27–29, 32, 33)
Znak towarowy Unii Europejskiej – Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie – Podstawy wygaśnięcia – Brak rzeczywistego używania znaku towarowego – Słowny znak towarowy TESTAROSSA
[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 15 ust. 1, art. 51 ust. 1 lit. a)]
(zob. pkt 47–52, 59, 65, 71)
Znak towarowy Unii Europejskiej – Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie – Podstawy wygaśnięcia – Brak rzeczywistego używania znaku towarowego – Używanie przez osobę trzecią za zgodą właściciela znaku towarowego – Dorozumiana zgoda – Kryteria oceny – Używanie znaku towarowego dla modeli redukcyjnych pojazdów
[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 15 ust. 1, art. 51 ust. 1 lit. a)]
(zob. pkt 60, 62–64, 68–70)
Streszczenie
Sąd, orzekając w składzie powiększonym, stwierdził częściową nieważność decyzji Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (
1
) i wypowiedział się w przedmiocie pojęcia rzeczywistego używania w kontekście używania znaku towarowego przez osoby trzecie za dorozumianą zgodą właściciela tego znaku. Wyjaśnił on w szczególności orzecznictwo, którego źródłem jest wyrok Opel (
2
), i doprecyzował warunki, na jakich rzeczywiste używanie znaku towarowego może zostać wykazane, gdy zwyczaje panujące w danej branży i na danym rynku pozwalają w pewnych okolicznościach na używanie zarejestrowanego znaku towarowego przez niektóre podmioty w celu opisania danych towarów.
Ferrari SpA, skarżąca, jest uprawniona z rejestracji międzynarodowej wskazującej Unię Europejską słownego znaku towarowego TESTAROSSA dla, między innymi, modeli redukcyjnych pojazdów i zabawek (
3
). W dniu 14 listopada 2014 r. Kurt Hesse, interwenient, wystąpił z wnioskiem o unieważnienie skutków tej rejestracji międzynarodowej (
4
). Wydział Unieważnień uwzględnił częściowo wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, jednak oddalił go w odniesieniu do „modeli redukcyjnych lądowych pojazdów silnikowych (zabawki)”.
Zarówno interwenient, jak i skarżąca wnieśli odwołanie, domagając się częściowego uchylenia tej decyzji. Izba Odwoławcza EUIPO uwzględniła odwołanie interwenienta i oddaliła odwołanie skarżącej, która w rezultacie utraciła swoje prawa do spornego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towarów. Skarżąca wniosła do Sądu skargę o stwierdzenie nieważności tej decyzji.
Ocena Sądu
Na wstępie Sąd podkreślił, że umieszczanie przez osobę trzecią na modelach redukcyjnych pojazdów oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym zarejestrowanym dla zabawek może być zakazane tylko wtedy, gdy wpływa ono lub może wpływać negatywnie na funkcje tego znaku towarowego, co należy oceniać według cech rynku modeli redukcyjnych pojazdów. Rynek ten charakteryzuje się współistnieniem z jednej strony zabawek niezależnych producentów – którzy używają znaków towarowych zarejestrowanych dla samochodów jako zwykłych wskazówek, że model redukcyjny jest wierną repliką rzeczywistego modelu samochodu – oraz z drugiej strony modeli redukcyjnych pojazdów wytwarzanych i sprzedawanych bezpośrednio przez właścicieli znaków towarowych zarejestrowanych dla samochodów lub przez przedsiębiorstwa, które są z nimi powiązane gospodarczo w drodze licencji. Właściwy krąg odbiorców jest zatem przyzwyczajony do stykania się z modelami redukcyjnymi pojazdów, objętymi lub nieobjętymi licencją producenta samochodów, i do odróżniania ich w zależności od informacji znajdujących się na ich opakowaniach. Sąd wskazał zatem, że osoba trzecia może używać takiego znaku towarowego bez zgody jego właściciela, pod warunkiem że używanie go na modelu redukcyjnym pojazdu ogranicza się do wskazania właściwemu kręgowi odbiorców, że ów model stanowi wierną replikę prawdziwego modelu samochodu. Natomiast w przypadku gdy używanie znaku towarowego przez osobę trzecią jest na przykład oparte na umowie licencyjnej zawartej z właścicielem tego znaku towarowego, będzie ono postrzegane jako wskazanie, że towary te pochodzą od producenta samochodów lub od przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo. W takim przypadku właściciel znaku towarowego ma prawo sprzeciwić się takiemu używaniu, jeżeli miało ono miejsce bez jego zgody.
Co się tyczy niniejszej sprawy, w pierwszej kolejności Sąd zbadał, czy używanie znaku towarowego przez osoby trzecie jest zgodne z podstawową funkcją tego znaku. Wskazał on, że przedstawione przez skarżącą dowody obejmują w szczególności szereg katalogów i fotografii modeli redukcyjnych, na których występował sporny znak towarowy, znaki towarowe osób trzecich, ale także wzmianka „oficjalny produkt objęty licencją Ferrari”. W tym względzie stwierdził on, że wskazówki te pozwalają właściwemu kręgowi odbiorców zrozumieć, że owe modele redukcyjne są produkowane przez osobę trzecią na podstawie licencji udzielonej przez skarżącą, chociaż sporny znak towarowy jest umieszczany obok znaków towarowych osób trzecich. W rezultacie takie używanie spornego znaku towarowego jest zgodne z jego podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie konsumentom pochodzenia handlowego towarów. Okoliczność, że obrót modelami redukcyjnymi pojazdów opatrzonymi spornym znakiem towarowym prowadzą różne przedsiębiorstwa i że modele te różnią się jakością i ceną, nie pozwala na podważenie tego wniosku. Podobnie nie ma znaczenia, że wzmianki „oficjalny produkt objęty licencją Ferrari” nie nawiązują do spornego znaku towarowego, ponieważ związek między używaniem znaku towarowego Ferrari i spornego znaku towarowego na opakowaniach i w katalogach jest zgodny ze zwyczajami danego rynku. Sąd zauważył bowiem, że na rynku samochodów samochody są sprzedawane jednocześnie pod znakiem towarowym oznaczającym ich producenta i pod innym znakiem towarowym oznaczającym ich model oraz że rozważania te odnoszą się również do rynku modeli redukcyjnych pojazdów. Ponadto nieumieszczanie symboli „®” lub „TM” obok spornego znaku towarowego nie wpływa na zdolność tego znaku towarowego do pełnienia jego podstawowej funkcji. W świetle powyższego Sąd stwierdził, że w rozpatrywanym okresie sporny znak towarowy był używany dla modeli redukcyjnych pojazdów zgodnie z jego podstawową funkcją.
W drugiej kolejności Sąd zbadał, czy sporny znak towarowy był używany przez osoby trzecie za zgodą właściciela. Zauważył on, że przedstawione przez skarżącą wyciągi z umów licencyjnych nie zawierają wykazu znaków towarowych będących przedmiotem tych umów, wobec czego wyciągi te nie pozwalają wykazać, iż skarżąca wyraźnie wyraziła zgodę na używanie swojego znaku towarowego przez te osoby trzecie. Sąd podkreślił niemniej jednak, że zgoda właściciela na używanie znaku towarowego przez osoby trzecie może również wynikać w sposób dorozumiany z okoliczności i dowodów wcześniejszych, równoczesnych lub późniejszych względem tego używania, które należy rozpatrywać w świetle sposobów korzystania ze znaku uznawanych w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione.
I tak, po pierwsze, Sąd wskazał, że w szczególnych ramach rozpatrywanego rynku dorozumiana zgoda właściciela spornego znaku towarowego wynika z faktu, że wiedział on o używaniu jego znaku towarowego przez osoby trzecie i nie sprzeciwił się temu, a następnie uznał, że jest tak w niniejszym wypadku. Po drugie, uściślił on, że używanie znaku towarowego spółki produkcyjnej przez inną spółkę prowadzącą obrót rozpatrywanymi towarami jako „oficjalnymi” produktami objętymi licencją pierwszej z tych spółek można uznać za używanie za zgodą właściciela tego znaku w zakresie, w jakim takie używanie ustanawia związek między tymi dwiema spółkami, który pozwala założyć, że ten właściciel zezwolił na używanie swoich znaków towarowych przez daną spółkę. Po trzecie, Sąd uznał, że przedstawiając faktury i formularze zamówienia wystawione przez osoby trzecie w związku ze sprzedażą modeli redukcyjnych pojazdów opatrzonych spornym znakiem towarowym w celu wykazania rzeczywistego używania, skarżąca twierdzi w sposób dorozumiany, że używanie to miało miejsce za jej zgodą. W konsekwencji Sąd stwierdził, że skarżąca wyraziła dorozumianą zgodę na używanie spornego znaku towarowego przez osoby trzecie w odniesieniu do rozpatrywanych towarów.
W rezultacie w świetle powyższych rozważań Sąd stwierdził nieważność decyzji Izby Odwoławczej w zakresie dotyczącym stwierdzenia wygaśnięcia prawa do spornego znaku towarowego w odniesieniu do modeli redukcyjnych pojazdów.
(
1
)	Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 29 sierpnia 2023 r. (sprawa R 887/2016‑5).
(
2
)	Wyrok z dnia 25 stycznia 2007 r., Adam Opel (C‑48/05, EU:C:2007:55).
(
3
)	Towary należące do klasy 28 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.
(
4
)	Na podstawie art. 158 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1) w związku z art. 51 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia.