62016TJ0389
RETTENS DOM (Ottende Afdeling)
13. juli 2017 (
*1
)
»EU-varemærker – ugyldighedssag – EU-ordmærket MONTORSI F. & F. – det ældre nationale ordmærke Casa Montorsi – relativ ugyldighedsgrund – risiko for forveksling – artikel 53, stk. 1, litra a), og artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 – aftale om sameksistens af varemærkerne – rækkevidde – artikel 53, stk. 3, i forordning nr. 207/2009«
I sag T-389/16,
Agricola italiana alimentare SpA (AIA), San Martino Buon Albergo (Italien), ved advokat S. Rizzo,
sagsøger,
mod
Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) ved L. Rampini, som befuldmægtiget,
sagsøgt,
den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO og intervenient ved Retten:
Casa Montorsi Srl, Vignola (Italie), ved advokaterne S. Verea, K. Muraro og M. Balestriero,
angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 28. april 2016 af Første Appelkammer ved EUIPO (sag R 1239/2014-1) vedrørende en ugyldighedssag mellem Casa Montorsi og AIA,
har
RETTEN (Ottende Afdeling),
sammensat af afdelingsformanden, A.M. Collins, og dommerne M. Kancheva og M.J. Passer (refererende dommer),
justitssekretær: E. Coulon,
under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 22. juli 2016,
under henvisning til svarskriftet fra EUIPO, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 11. oktober 2016,
under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 13. oktober 2016,
under henvisning til, at ingen af hovedparterne har anmodet om afholdelse af et retsmøde inden for fristen på tre uger efter, at det er forkyndt, at retsforhandlingernes skriftlige del er afsluttet, og at Retten i henhold til artikel 106, stk. 3, i Rettens procesreglement har besluttet at træffe afgørelse, uden at retsforhandlingerne omfatter en mundtlig del,
afsagt følgende
Dom
Tvistens baggrund
1
Den 12. februar 2007 indgav sagsøgeren Montorsi Francesco & Figli SpA en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994, L 11, s. 1), som ændret (erstattet af Rådets forordning nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker, EUT 2009, L 78, s. 1).
2
Det varemærke, der søges registreret, er ordmærket MONTORSI F. & F.
3
De varer, som varemærkesansøgningen vedrører, henhører under klasse 29 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse: »kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geleer, syltetøj, æg, mælk og mælkeprodukter; spiselige olier og spisefedt«.
4
EU-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i EF-Varemærketidende nr. 38/2007 af 30. juli 2007, og det relevante varemærke blev registreret den 18. januar 2008.
5
Den 28. december 2010 indgav intervenienten, Casa Montorsi Srl, en begæring om, at det anfægtede varemærke blev erklæret ugyldigt i medfør af artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 for alle de i præmis 3 ovenfor nævnte varer.
6
Ugyldighedsbegæringen var baseret på det ældre italienske ordmærke Casa Montorsi, der var ansøgt om den 24. februar 1995, registreret den 2. juni 1998 med nr. 751820 og efterfølgende fornyet, og som bl.a. omfattede varer, som henhører under klasse 29 med følgende beskrivelse: »kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geleer, syltetøj, frugtsauce; æg, mælk og mælkeprodukter; spiselige olier og spisefedt«.
7
Den grund, der blev påberåbt til støtte for ugyldighedsbegæringen, var den, der er indeholdt i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 om tilstedeværelsen af en risiko for forveksling.
8
Under den administrative procedure blev det anfægtede varemærke overdraget til Negroni SpA og efterfølgende til sagsøgeren, Agricola italiana alimentare SpA (AIA).
9
Sagsøgeren krævede, at der skulle gives afslag på ugyldighedsbegæringen med den begrundelse, at den var i strid med et privat dokument, som sagsøgeren og intervenienten havde underskrevet den 4. maj 2000 (herefter »aftalen«), hvorved de havde accepteret varemærkernes sameksistens på det italienske marked og gensidigt forpligtet sig til ikke at modsætte sig udnyttelsen af varemærkerne. Sagsøgeren krævede ligeledes bevis for, at der var gjort brug af det ældre varemærke.
10
Den 20. marts 2014 erklærede annullationsafdelingen det anfægtede varemærke ugyldigt for varerne »kød, fisk, fjerkræ og vildt; æg«, men bekræftede dets gyldighed for de andre varer, der er omfattet af dette varemærke, dvs. »kødekstrakter; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj; mælk og andre mejeriprodukter; spiselige olier og spisefedt«, og for andre varer, som ikke er nævnt i varefortegnelsen for det anfægtede varemærke.
11
Annullationsafdelingen var navnlig af den opfattelse, at aftalen ikke var til hinder for en realitetspåkendelse af intervenientens ugyldighedsbegæring, eftersom denne aftale, henset til dens upræcise indhold hvad angår område og varighed, ikke kunne anses for et udtrykkeligt afgivet samtykke som omhandlet i artikel 53, stk. 3, i forordning nr. 207/2009. Hvad angår intervenientens bevis for brugen af det ældre varemærke var annullationsafdelingen af den opfattelse, at dette bevis var blevet ført, men kun for varerne »skinke, pølser og pålægsprodukter«, som henhører under underkategorien »kød«. Hvad angår sammenligningen af varerne anførte annullationsafdelingen, at blandt de varer, som er omfattet af det anfægtede varemærke, er det alene varerne »kød, fisk, fjerkræ og vildt; æg«, som er af samme eller lignende art som dem, for hvilke det ældre varemærke er blevet anvendt, dvs. dem, der henhører under underkategorien »kød«. Hvad angår sammenligningen af tegnene anførte annullationsafdelingen, at det anfægtede varemærke kun udviste en gennemsnitlig grad af visuel lighed med det ældre varemærke, eftersom begge disse varemærker omfattede familienavnet Montorsi. Endelig var annullationsafdelingen af den opfattelse, at henset til, at varerne er af samme eller lignende art, og de omtvistede varemærker er identiske med eller ligner hinanden, forelå der en risiko for forveksling for den italienske kundekreds for så vidt angår varerne »kød, fisk, fjerkræ og vildt; æg«, der er omfattet af det anfægtede varemærke, og at dette varemærke skulle erklæres ugyldigt for så vidt angår disse varer.
12
Den 12. maj 2014 indgav sagsøgeren en klage til EUIPO i henhold til artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009 over annullationsafdelingens afgørelse med henblik på, at det anfægtede varemærke forbliver registreret for varerne »kød, fisk, fjerkræ og vildt; æg«.
13
Ved afgørelse af 28. april 2016 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afslog Første Appelkammer ved EUIPO denne klage.
14
Appelkammeret bemærkede indledningsvis, at sagsøgeren ikke havde anfægtet nogen af annullationsafdelingens vurderinger vedrørende beviset for brug af det ældre varemærke, ligheden mellem tegnene og mellem varerne og risikoen for forveksling. Klagens eneste argument var begrundet i aftalen, som ifølge sagsøgeren var til hinder for, at der kunne fremsættes en begæring om, at det anfægtede varemærke erklæres ugyldigt som følge af en risiko for forveksling.
15
Appelkammeret bemærkede indledningsvis, at EUIPO ikke var bundet af aftalen, som regulererede private interesser, men at det skulle undersøge, om der af denne aftale kunne udledes et »udtrykkeligt samtykke til registrering« som omhandlet i artikel 53, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, eller til en sameksistens mellem de omtvistede varemærker. Appelkammeret var af den opfattelse, at aftalen ikke gjorde det muligt at fastslå, at der er afgivet et sådant samtykke. Det tilføjede, at selv om der blev taget hensyn til den del af aftalen, hvori aftalens parter »anerkend[te], at deres respektive varemærker [kunne] eksistere side om side«, skulle det stadig bevises, at sameksistensen skyldtes den manglende risiko for forveksling i den relevante kundekreds’ bevidsthed, hvilket bevis krævede, at det blev påvist, at de omtvistede varemærker har eksisteret sideløbende i en tilstrækkelig lang periode inden tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om det anfægtede varemærke. Der var ikke blevet ført bevis for en sådan samtidig brug og endnu mindre for, at denne samtidige brug ikke medførte en risiko for forveksling. Appelkammeret gav derfor afslag på klagen.
Parternes påstande
16
Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
–
Den anfægtede afgørelse annulleres.
–
EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
17
EUIPO og intervenienten har nedlagt følgende påstande:
–
Frifindelse.
–
Sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
Retlige bemærkninger
18
Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremført to anbringender vedrørende for det første en tilsidesættelse af artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med forordningens artikel 8, stk. 1, litra b), og for det andet en tilsidesættelse af denne forordnings artikel 53, stk. 3.
19
Det er hensigtsmæssigt at behandle det andet anbringende først.
Det andet anbringende om tilsidesættelse af artikel 53, stk. 3, i forordning nr. 207/2009
20
Sagsøgeren har gjort gældende, at det er ubestridt, at aftalens parter har accepteret, at deres respektive eksisterende og kommende varemærker eksisterer side om side på det italienske marked, hvilket bevirker, at intervenienten ikke kan kræve det anfægtede varemærke erklæret ugyldigt.
21
Sagsøgeren har gjort gældende, at intervenienten under alle omstændigheder ikke kan forhindre registreringen af det anfægtede varemærke i andre af Den Europæiske Unions lande end i Italien og end ikke registreringen af dette varemærke i Italien ifølge aftalen.
22
Sagsøgeren har kritiseret appelkammeret for ikke at have taget hensyn til »princippet om, at de ugyldighedsgrunde, der skyldes, at ældre rettigheder er i konflikt med hinanden, skal være relative«. Relative registreringshindringer beskytter alene private interesser. Selv om et samtykke fra indehaveren af en ældre rettighed ikke gør det muligt at overvinde en absolut registreringshindring, gør et sådant samtykke det muligt at overvinde en relativ registreringshindring. Ifølge Rettens praksis vedrører en konflikt mellem to varemærker alene konkurrerende virksomheder og ikke forbrugere.
23
Hvad mere specifikt angår tilsidesættelsen af artikel 53, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 har sagsøgeren for det første bestridt appelkammerets konstatering i de to første punktummer i den anfægtede afgørelses punkt 25, hvorefter det er nødvendigt, at det tegn, der skal registreres, er præcist identificeret, for at et samtykke kan anses for afgivet, hvilket ikke er tilfældet i den foreliggende sag.
24
I aftalen henvises der ikke tydeligt til varemærket MONTORSI i egentlig forstand, men til nutidige eller fremtidige registreringer eller brug af ordet »montorsi« i et tegn med fornødent særpræg for så vidt angår varer i klasse 29. Sagsøgeren har følgelig gjort gældende, at i modsætning til det af appelkammeret anførte i den anfægtede afgørelse havde parterne i denne aftale udtrykkeligt givet deres samtykke til registreringen og brugen ikke alene af varemærket MONTORSI i egentlig forstand, men også til ethvert tilsvarende tegn med fornødent særpræg, der indeholder ordet »montorsi«, således som det er tilfældet med varemærket MONTORSI F. & F.
25
Ifølge sagsøgeren er appelkammerets fortolkning i den anfægtede afgørelses punkt 25, hvorefter det ikke kan udledes af aftalen, at der er givet et udtrykkeligt samtykke til registreringen af det omtvistede varemærke som EU-varemærke, for det andet overdrevet formalistisk. Det er korrekt, at gyldigheden af aftalen er begrænset til at gælde i Italien. I det foreliggende tilfælde indebærer det udtrykkelige samtykke, der er givet for så vidt angår Italien, imidlertid nødvendigvis et samtykke til registreringen af det omtvistede varemærke på EU-niveau. For så vidt som intervenienten har givet sit samtykke til, at varemærkerne kan eksistere side om side i Italien, hvilket samtykke omfatter fremtidige registreringer af varemærker, der indeholder ordet »montorsi«, vil det være ulogisk i nærværende tilfælde at afvise, at dette samtykke også er givet for så vidt angår det anfægtede varemærke med henvisning til en hypotetisk konflikt, der præcist er afgrænset til Italien. Sagsøgeren ville ikke have haft nogen indflydelse, såfremt intervenienten havde forsøgt at annullere registreringen af det anfægtede varemærke på baggrund af ældre franske rettigheder, ældre spanske rettigheder eller ældre rettigheder i andre af EU’s lande ud over Italien.
26
EUIPO, støttet af intervenienten, er af den opfattelse, at argumentet om, at intervenientens samtykke i aftalen bevirker, at sidstnævnte ikke kan gøre sine rettigheder over det ældre varemærke gældende, dementeres af de faktiske omstændigheder. Sagsøgeren har med rette hævdet, at i tilfælde af relative registreringshindringer kan indehaveren af en ældre rettighed vælge at beskytte sit eget varemærke, og såfremt han bestemmer sig herfor, handle udelukkende i egen interesse. I det foreliggende tilfælde valgte intervenienten tydeligvis at beskytte det ældre varemærke, idet intervenienten indgav en ugyldighedsbegæring til EUIPO vedrørende det anfægtede varemærke. Den omstændighed, at intervenienten tidligere underskrev en aftale, og at det forekommer, at intervenienten ikke har opfyldt sine forpligtelser, jf. det private dokument, vedrører den private sfære mellem aftalens parter, som eventuelt vil kunne gøre enhver eventuelt manglende overholdelse gældende for de nationale retsinstanser.
27
Argumentet om, at de relative registreringshindringer kun beskytter private interesser, påvirker ikke konklusionen vedrørende kravet om, at der skal foreligge et udtrykkeligt samtykke som omhandlet i artikel 53, stk. 3, i forordning nr. 207/2009. Den af sagsøgeren nævnte retspraksis vedrører et andet spørgsmål, nemlig spørgsmålet om, hvilke muligheder personer, som har til hensigt at gøre relative registreringshindringer gældende mod registreringen af et EU-varemærke, har for at handle.
28
Hvad angår EUIPO’s kompetence skal sidstnævnte faktisk tage hensyn til den omhandlede aftale dels med henblik på at undersøge, om der kan udledes et klart samtykke i denne akt mod registreringen af det anfægtede varemærke som omhandlet i artikel 53, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, dels med henblik på at undersøge, om betingelserne for, at de omhandlede varemærker kan eksistere side om side på markedet, er opfyldt, hvilket er en relevant faktor i forhold til artikel 53, stk. 1, litra a), sammenholdt med artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.
29
Desuden fremgår det ikke på nogen måde af aftalen, at intervenienten udtrykkeligt skulle have givet sit samtykke til registreringen af det anfægtede varemærke som EU-varemærke. EUIPO har henvist til, at artikel 53, stk. 3, i nr. 207/2009 udgør en undtagelse, der skal fortolkes strengt. For at aftalen kan anses for et samtykke til registrering af det anfægtede varemærke, skal den tydeligt, åbenlyst og udtrykkeligt henvise til dette varemærke, og bevisbyrden herfor påhviler den, der påberåber sig samtykket, idet den anden part i aftalen ikke er forpligtet til at godtgøre sin manglende accept.
30
Aftalen indeholder ikke noget tydeligt og præcist samtykke til registreringen af det anfægtede varemærke som EU-varemærke af de grunde, som tydeligt er angivet i den anfægtede afgørelse. Aftalen er uklar og upræcis. Den territoriale udstrækning og anvendelsesperioden for aftalen er ikke udtrykkeligt specificeret. Navnlig er varemærket MONTORSI F. & F. ikke identificeret korrekt i aftalen. For det første er dette varemærke nemlig ikke nævnt i det private dokument. For det andet nævnes ordet »fællesskabs« eller »EU« aldrig i aftalen, der alene nævner de italienske registreringer og en tvist for Tribunale di Modena (retten i Modena). Endelig fremgår det af aftalens punkt 2, at »parterne anerkender, at de særlige kendetegn, som de hver især hidtil har registreret og/eller anvendt for de varer, som henhører under den internationale klasse 29, kan eksistere side om side«. Eftersom der blev givet tilladelse til registreringen af det anfægtede varemærke den 18. januar 2008, bevirker dette vigtige punkt i aftalen, at det må konkluderes, at det anfægtede varemærke ikke kan anses for en del af denne aftale. Aftalerne om sameksistensen mellem varemærkerne og deres registrering forekommer dermed snarere at vedrøre de italienske registreringer, således som det med rette er bemærket i den anfægtede afgørelse. EUIPO er under alle omstændigheder af den opfattelse, at den omstændighed, at det anfægtede varemærke ikke er tydeligt identificeret i aftalen, ikke i sig selv kan udelukke, at intervenienten har givet udtrykkeligt samtykke til registreringen af dette varemærke i EU.
31
I modsætning til det af sagsøgeren anførte foreligger der endvidere en tvist mellem parterne i aftalen vedrørende fortolkningen af visse væsentlige dele af aftalen, navnlig vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt aftalen alene vedrører internationale varemærker eller ligeledes udenlandske, internationale eller EU-varemærker.
32
Den ukorrekte fortolkning af aftalen bekræftes af parternes adfærd ved EUIPO og de nationale retter. Denne adfærd svarer ikke til en uigennemsigtig, sammenhængende og fredelig adfærd.
33
Det kan således konkluderes, at aftalen ikke indeholder »et udtrykkeligt samtykke« fra intervenienten til registreringen af det anfægtede varemærke. Appelkammeret har dermed ikke tilsidesat artikel 53, stk. 3, i forordning nr. 207/2009.
34
Intervenienten har gjort gældende, at eventuelle private aftaler mellem parterne på ingen måde er bindende for EUIPO, hvilket i øvrigt også er bekræftet af annullationsafdelingen og i den anfægtede afgørelse. Der findes ikke noget retsgrundlag herfor. Det samme gør sig gældende for så vidt angår den omstændighed, at aftalerne alene har virkning mellem parterne og dermed er uforenelige med virkningen erga omnes af en afgørelse om indsigelse eller om ugyldighed. Der er således ikke nogen offentlig interesse at beskytte. Det var derfor med rette, at appelkammeret fastslog, at EUIPO ikke er bundet af aftalen, men at det skal undersøge, om der kan udledes et samtykke af aftalen, eller om varemærkerne eksisterer side om side.
35
Intervenienten har ligeledes gjort gældende, at det ikke er bevist, at der foreligger et samtykke, hvilket hovedsageligt skyldes den upræcise formulering af aftalen således som angivet af appelkammeret, men også den manglende relevans af den indsigelse, som sagsøgeren indgav den 15. april 2008 mod intervenientens ansøgning nr. 6832125 om registrering af varemærket CASA MONTORSI som EU-varemærke. Der er ikke sammenhæng i sagsøgerens argumentation i denne henseende.
36
Det anfægtede varemærke er under alle omstændigheder ikke specifikt nævnt i aftalen, og som det med rette er angivet i den anfægtede afgørelse, fremgår udtrykkene »EF-varemærke«, »EF-registrering« eller »EU-varemærke« heller ikke af aftalen. Samtykket kan hverken anses for stiltiende eller indforstået. Det er ikke appelkammeret, der er »overdrevet formalistisk«. Sagsøgeren ønsker for enhver pris at fortolke aftalen ene og alene til sin egen fordel.
37
Det skal bemærkes, at artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 navnlig bestemmer, at »[EU-varemærket] erklæres ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til kontoret […] når der findes et af de i artikel 8, stk. 2, omhandlede ældre varemærker, og betingelserne i artikel 8, stk. 1 […], er opfyldt«.
38
Artikel 53, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 bestemmer, at »[EU-varemærket] kan ikke erklæres ugyldigt, såfremt indehaveren af en rettighed som omhandlet i stk. 1 eller 2 udtrykkeligt giver sit samtykke til dette varemærkes registrering, inden der er indgivet begæring om ugyldighed eller fremsat modkrav«.
39
Artikel 53, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 kræver dermed, at indehaveren af en ældre rettighed udtrykkeligt har givet sit samtykke til registreringen af et EU-varemærke, for at han efterfølgende vil være forhindret i at indgive en begæring om, at dette varemærke bliver erklæret ugyldigt.
40
I en sag, hvor indehaveren af varemærker, som var blevet anfægtet, gjorde gældende, at de parter, som havde begæret, at disse varemærker blev erklæret ugyldige som følge af en risiko for forveksling, havde givet samtykke til registreringen af disse varemærker gennem bl.a. en fredelig sameksistens og en aftale om sameksistens, erindrede Retten om, at indehaveren af en rettigheds samtykke skal være udtrykkeligt, for at et tegn, der kan føre til risiko for forveksling, kan registreres. Retten har heraf udledt dels, at en fredelig sameksistens mellem varemærkerne ikke kan træde i stedet for et udtrykkeligt samtykke som omhandlet i artikel 53, stk. 3, i forordning nr. 207/2009. Hvad angår aftalen om sameksistens anførte Retten dels – efter at have konstateret, at genstanden for aftalen ikke var de anfægtede varemærker, men et andet varemærke – at denne aftale ikke kunne fortolkes således, at den går videre end dens anvendelsesområde uden udtrykkeligt samtykke fra parterne i henhold til artikel 53, stk. 3, i forordning nr. 207/2009. Retten fastslog, at der ikke forelå et sådant udtrykkeligt samtykke (dom af 3.6.2015, Pensa Pharma mod KHIM – Ferring og Farmaceutisk Laboratorium Ferring (PENSA PHARMA et pensa), T-544/12 og T-546/12, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:355, præmis 35, 37, 40, 49 og 51).
41
I det foreliggende tilfælde er der i den indledende del af aftalen (punkt A-C) henvist til en tvist mellem parterne ved Tribunale di Modena (retten i Modena) vedrørende brugen af ordet »montorsi« inden for sektoren for tørret kød og til de forhandlinger, som er ført mellem parterne med henblik på at løse denne tvist og forebygge fremtidige konflikter for så vidt angår brugen af dette ord i forhold til alle varer i klasse 29. Aftalens indledning nævner italienske varemærker, der indeholder ordet »montorsi«.
42
Det bestemmes i denne aftales punkt 2, første afsnit, at »parterne anerkender, at de særlige kendetegn, som de hver især hidtil har registreret og/eller anvendt for de varer, som henhører under den internationale klasse 29 (navnlig for kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce (kompot), æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt), kan eksistere side om side«. Aftalens punkt 2, andet afsnit, bestemmer, at »parterne, såvel dem selv som dem, til hvem retten er overgået, gensidigt afstår fra at anfægte registreringerne af disse tegn som varemærker og modsætte sig andre parters brug af disse tegn både som firmanavn, varemærke, kendetegn eller anden atypisk funktion«. Aftalens punkt 3 bestemmer desuden, at »[p]arterne frafalder ethvert krav, som de måtte have vedrørende andre parters hidtidige brug af det særlige kendetegn MONTORSI«.
43
Som anført af EUIPO henviser aftalen til italienske tegn, italienske registreringer og en tvist i Italien. Den henviser på ingen måde til EU eller EU-retten. Aftalen nævner ordet »montorsi«, men ikke det i den foreliggende sag omhandlede ordtegn MONTORSI F. & F. Sameksistensen af varemærkerne og det frafald på at stille krav, som er nævnt i aftalen, vedrører desuden de tegn, som er registreret eller anvendt »hidtil«, dvs. indtil den 4. maj 2000. Endelig frafalder parterne ifølge aftalen alle krav, som de måtte have for så vidt angår den anden parts hidtidige brug af »det særlige kendetegn MONTORSI«.
44
Det følger heraf, at som annullationsafdelingen og appelkammeret i det væsentlige har anført, forekommer aftalen at være begrænset til tegn, som er registreret eller brugt indtil tidspunktet for dens indgåelse, og til Italien. Som appelkammeret med rette har anført, indikerer formuleringen af aftalen unægteligt, at aftalerne vedrørende sameksistensen mellem varemærkerne og deres registrering vedrører alene italienske rettigheder. Aftalen nævner ikke det i den foreliggende sag omhandlede tegn MONTORSI F. & F., og i endnu mindre grad en fremtidig registrering af dette tegn som EU-varemærke, og for øvrigt heller ikke noget tegn, der indeholder ordet »montorsi«.
45
Henset til disse forhold, som i det mindste viser en manglende angivelse i aftalen af parternes holdning til spørgsmålet om registrering af varemærker, som indeholder ordet »montorsi« på EU-plan, og henset til, at der skal foreligge et udtrykkeligt samtykke i henhold til artikel 53, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, var det med rette, at appelkammeret konkluderede, at det ikke af aftalen kan udledes, at intervenienten har givet et udtrykkeligt samtykke til registreringen af tegnet MONTORSI F. & F. som EU-varemærke.
46
I modsætning til det, som sagsøgeren har gjort gældende, er appelkammerets konklusion ikke overdrevent formalistisk. Konklusionen er udledt af aftalens ordlyd og kravene i artikel 53, stk. 3, i forordning nr. 207/2009. Sagsøgeren har desuden selv medgivet, at aftalens gyldighed er begrænset til Italien. Som intervenienten i det væsentlige har gjort gældende, er det sagsøgeren, som forsøger at tillægge aftalen en anden betydning ud over dens ordlyd.
47
Ifølge sagsøgeren er denne konklusion imidlertid ulogisk, eftersom sagsøgeren i henhold til aftalen vil kunne registrere det anfægtede varemærke i alle andre lande i EU end Italien, eftersom intervenienten ikke er indehaver af ældre rettigheder i disse lande med undtagelse af Italien. Sagsøgeren har tilføjet, at det ville være ulogisk at erklære det anfægtede varemærke, som er registreret i EU, ugyldigt som følge af en risiko for forveksling, der alene er påberåbt for og konstateret i Italien, når intervenienten gennem aftalen har givet afkald på at anfægte varemærket i Italien og dermed udtrykkeligt påtaget sig risikoen for en eventuel forveksling i Italien.
48
Disse argumenter fra sagsøgerens side svækker ikke appelkammerets synspunkt.
49
Den omstændighed, at intervenienten af egne økonomiske, strategiske eller lignende interesser sammen med sagsøgeren foretrak at give samtykke til, at de af deres tegn og varemærker, som fandtes på tidspunktet for indgåelsen af aftalen, kunne eksistere side om side i Italien, frem for at indlede en sag mod sagsøgeren, indebærer ikke, at intervenienten har givet afkald på sin ret til at gøre indsigelse mod et EU-varemærke. Et sådant samtykke indebærer ikke, at en eventuel risiko for forveksling, som ifølge en aftale er accepteret for så vidt angår Italien og inden for rammerne af en aftale om sameksistens, ligeledes skal anses for accepteret uden for disse rammer, og navnlig ikke for så vidt angår et EU-varemærke. Hvad angår et sådant varemærke, hvis betydning og virkninger er mere vidtrækkende end betydningen og virkningerne for et nationalt varemærke, kan intervenienten i mangel af et udtrykkeligt samtykke til registreringen af dette varemærke påberåbe sig en risiko for forveksling.
50
Det skal desuden bemærkes, at sagsøgeren selv har påberåbt sig den rettighed samtidig med, at sagsøgeren nægter en sådan rettighed. Som det fremgår af sagsakterne for EUIPO, og som EUIPO og intervenienten har anført, var sagsøgeren samtidig med, at denne i det foreliggende tilfælde afviste, at intervenienten var berettiget til at begære det omtvistede varemærke erklæret ugyldigt, ikke tilbageholdende med at rejse indsigelse mod intervenientens ansøgning om registrering af tegnet CASA MONTORSI som EU-varemærke. Det fremgår imidlertid ikke af aftalen, at den fastsætter asymmetriske forpligtelser mellem parterne. Den indeholder derimod et gensidigt samtykke fra parterne til sameksistens mellem de af deres tegn og varemærker, som fandtes på tidspunktet for aftalens indgåelse.
51
Hvad dernæst angår påstanden om, at de relative registreringshindringer kun beskytter private interesser, og om, at et samtykke fra indehaveren af en ældre rettighed dermed er bindende for EUIPO, er det tilstrækkeligt at bemærke, at der under alle omstændigheder ikke blev givet et sådant samtykke til registrering af det anfægtede varemærke i den foreliggende sag.
52
Endvidere og som i det væsentlige anført af EUIPO og intervenienten vedrører den dom, som sagsøgeren har påberåbt sig til støtte for denne påstand, ikke spørgsmålet om rækkevidden af en aftale om sameksistens mellem varemærker. Den pågældende dom vedrører et andet og for den foreliggende sag ikke relevant spørgsmål om, hvilke personer der kan påberåbe sig en absolut eller relativ ugyldighedsgrund mod registreringen af et EU-varemærke (dom af 8.7.2008, Lancôme mod KHIM – CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION), T-160/07, EU:T:2008:261, præmis 20-26).
53
Det følger af det foranstående, at det andet annullationsanbringende er ugrundet og må forkastes.
Det første annullationsanbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 8, stk. 1, litra b)
54
Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammerets vurdering, hvorefter sagsøgeren ikke alene burde have godtgjort, at varemærkernes sameksistens var accepteret, men også at sameksistensen var accepteret, fordi der ikke foreligger nogen risiko for forveksling, er forkert.
55
Artikel 53, stk. 1, litra a), og artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 har nemlig ikke til formål at beskytte forbrugernes interesser, men indehavere af ældre rettigheders interesser. Spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en eventuel risiko for forveksling, er ikke relevant, når indehaveren af en ældre rettighed som i det foreliggende tilfælde udtrykkeligt har accepteret, at varemærkerne eksisterer side om side i Italien. I tilfælde af relative registreringshindringer har indehaveren af en ældre rettighed valget mellem at beskytte sit varemærke eller ej, og såfremt han beslutter sig herfor, handler han i egen interesse. Den omstændighed, at dette ville være til fordel for alle, er en sidegevinst af en begæring af indehaveren af den ældre rettighed.
56
Det har under alle omstændigheder ikke betydning for det italienske marked – hvor det ældre varemærke og det italienske varemærke MONTORSI F. & F. fortsat eksisterer side om side – om der gives medhold i det foreliggende søgsmål, og om det anfægtede varemærke kan opretholdes for »kød, fisk, fjerkræ og vildt; æg«.
57
EUIPO og intervenienten har anfægtet sagsøgerens argumentation.
58
EUIPO har gjort gældende, at selv om de to varemærkers sameksistens på markedet eventuelt vil kunne mindske risikoen for forveksling mellem disse to varemærker, skal denne mulighed alene tages i betragtning, hvis EU-varemærkeansøgeren i det mindste under den administrative procedure har godtgjort, at sameksistens beror på en manglende risiko for forveksling. Perioden med sameksistens skal desuden være tilstrækkelig lang til at kunne påvirke kundekredsens opfattelse.
59
Sagsøgeren burde således have godtgjort, at de relevante italienske forbrugere havde været udsat for en samtidig brug af varemærker, som indeholder ordet »montorsi«, og at denne brug ikke havde forårsaget nogen forveksling. Eftersom det ikke i tilstrækkelig grad er bevist, at de omtvistede varemærker har eksisteret side om side på markedet, og at denne sameksistens skyldes, at der ikke foreligger nogen risiko for forveksling, kan den af sagsøgeren påberåbte sameksistens ikke anses for et forhold, der skal tages i betragtning ved vurderingen af risikoen for forveksling.
60
Vurderingen af, om der foreligger en risiko for forveksling eller ej, forudsætter, at der tages hensyn til samtlige relevante faktorer, heriblandt såvel sameksistensen mellem de omhandlede varemærker som graden af lighed mellem både varemærkerne og varerne.
61
Intervenienten har gjort gældende, at sagsøgerens argumentation om, at det ikke er relevant, hvorvidt der foreligger en risiko for forveksling, eftersom der alene er tale om en beskyttelse af en varemærkeindehavers private interesser, støtter sig på et postulat om, at relative registreringshindringer ikke har til formål at beskytte forbrugernes interesser, men alene indehavere af ældre rettigheders interesser.
62
Intervenienten har desuden anført, at når varemærker eksisterer side om side, er der normalt en risiko for forveksling i kundekredsens bevidsthed som følge af tegnenes eventulle påvirkning af markedet, og at der ikke er nogen tvivl om, at en aftale om sameksistens ikke må modvirke beskyttelsen af forbrugerne, som ikke må udsættes for en risiko for forveksling.
63
Uagtet disse betragtninger skal det bemærkes, at genstanden for begæringen om ugyldighed i den foreliggende sag er et EU-varemærke, som på alle områder er et udenlandsk varemærke i forhold til et nationalt varemærke, og hvis gyldighed udstrækker sig til alle lande i EU, og at et nationalt varemærke dermed kan danne grundlag for en indsigelse mod et EU-varemærke. Det relevante område for den foreliggende sag er ikke Italien, men EU. Der er ingen »retlige aspekter«, der ville kunne anses for ulogisk, således at det må kunne antages, at et eventuelt samtykke til registrering i et enkelt land i sig selv indebærer, at rækkevidden heraf udstrækkes til de 27 andre medlemsstater.
64
Tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om det anfægtede varemærke er desuden den 12. februar 2007, hvilket bevirker, at dette varemærkes eventuelle overgang til et italiensk nationalt varemærke i henhold til artikel 112 i forordning nr. 207/2009 under alle omstændigheder ville være sket efter aftalens ikrafttrædelse. Heraf følger, at det nationale varemærke, som ville opstå efter en sådan overgang, ikke kan eksistere side om side med »særlige kendetegn, som […] hver [part] […] hidtil har registreret og/eller anvendt for de varer, som henhører under den internationale klasse 29« (aftalens punkt 2), eftersom de ikke eksisterede på tidspunktet for undertegnelsen af aftalen den 4. maj 2000. En henvisning til sagsøgerens identiske italienske varemærke, som er registreret med nr. 1205683, er ikke relevant i denne forbindelse, eftersom der er tale om et varemærke, der er yngre end aftalen, og som blev ansøgt den 22. november 2006 og registreret den 1. juli 2009, og som dermed ikke var en del af »de »særlige kendetegn, som […] hver [part] […] hidtil har registreret og/eller anvendt for de varer, som henhører under den internationale klasse 29«.
65
Det skal endelig fremhæves, at sagsøgeren med sit argument om, at aftalen kun er gyldig i Italien, og at der ikke kan gives medhold i begæringen om ugyldighed, eftersom den er begrundet i en ældre italiensk rettighed, har indrømmet, at de af sagsøgerens varemærker, der er ansøgt om, eller som er registreret uden for det nationale område, i princippet frit kan anfægtes af intervenienten, hvilket viser, at problemet ikke vedrører et spørgsmål om gyldighed eller en realitetspåkendelse af ugyldighedsbegæringen som sådan – dvs. en anvendelse af princippet om beskyttelsen af en offentlig interesse – men alene en eventuel tilsidesættelse af en privat interesse som følge af en privat aftale, som EUIPO ikke har kompetence til at træffe afgørelse om.
66
Ved undersøgelsen af det andet appelanbringende blev det allerede fastslået, at aftalen ikke omfatter et udtrykkeligt samtykke fra intervenientens side til en registrering af det anfægtede varemærke som EU-varemærke. Det blev også bemærket, at artikel 53, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 ikke er til hinder for, at intervenienten begærer det anfægtede varemærke erklæret ugyldigt med henvisning til, at der foreligger en risiko for forveksling. Med det foreliggende anbringende gør sagsøgeren dermed på ny forgæves gældende, at accepten af, at varemærkerne kan eksistere side om side i Italien, gør det umuligt med held at påberåbe sig en risiko for forveksling vedrørende det anfægtede varemærke.
67
Ud over det ovenstående har sagsøgeren gjort gældende, at appelkammerets vurdering om, at sagsøgeren med henblik på at kunne tilbagevise ugyldighedsbegæringen ikke alene skulle bevise, at der forelå en accept af sameksistens af varemærkerne, men også at denne sameksistens kunne forekomme, fordi der ikke var en risiko for forveksling, er forkert.
68
Sagsøgerens argumentation kan ikke tiltrædes.
69
Det skal for det første bemærkes, at appelkammeret ikke har nævnt, at sagsøgeren skulle godtgøre, at der foreligger en accept af sameksistensen af varemærkerne, men at appelkammeret nævnte, at sagsøgeren skulle bevise, at disse varemærker eksisterede side om side.
70
Det skal for det andet bemærkes, at det følger af retspraksis, at selv om det ikke er udelukket, at den samtidige tilstedeværelse af ældre varemærker på markedet i visse tilfælde kan mindske risikoen for forveksling mellem to omtvistede varemærker, kan en sådan mulighed kun tages i betragtning, hvis indehaveren af et EU-varemærke i løbet af sagen ved EUIPO i tilstrækkelig grad har bevist, at denne samtidige tilstedeværelse hviler på det grundlag, at der i den relevante kundekreds’ bevidsthed ikke er en risiko for forveksling mellem de ældre varemærker, som indehaveren gør gældende, og det ældre varemærke, der ligger til grund for begæringen om ugyldighed, og forudsat at de ældre varemærker og de omtvistede varemærker er identiske (jf. i denne retning dom af 11.5.2005, Grupo Sada mod KHIM – Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, EU:T:2005:169, præmis 86, af 7.11.2007, NV Marly mod KHIM – Erdal (Top iX), T-57/06, ikke trykt i Sml., EU:T:2007:333, præmis 97, af 20.1.2010, Nokia mod KHIM – Medion (LIFE BLOG), T-460/07, EU:T:2010:18, præmis 68, og af 10.4.2013, Höganäs mod KHIM – Haynes (ASTALOY), T-505/10, ikke trykt i Sml., EU:T:2013:160, præmis 48).
71
Det var dermed med rette, at appelkammeret fandt, at sagsøgeren med henblik på at anfægte ugyldighedsbegæringen, der var støttet på en risiko for forveksling, ikke alene ved fremlæggelsen af beviser såsom meningsmålinger, udtalelse fra forbrugerorganisationer eller andet skulle godtgøre, at varemærkerne eksisterer side om side, hvilket sagsøgeren ikke har gjort, men også at denne sameksistens skyldes det forhold, at der ikke foreligger nogen risiko for forveksling.
72
Det foreliggende anbringende skal derfor forkastes.
73
Eftersom ingen af de anbringender, der er fremført til støtte for det foreliggende søgsmål, er velbegrundede, bør EUIPO frifindes.
Sagsomkostninger
74
Ifølge Rettens procesreglements artikel 134, stk. 1, pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom.
75
Sagsøgeren har tabt sagen og pålægges derfor at betale sagsomkostningerne i overensstemmelse med EUIPO’s og intervenientens påstand herom.
På grundlag af disse præmisser
udtaler og bestemmer
RETTEN (Ottende Afdeling):
1)
Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.
2)
Agricola italiana alimentare SpA (AIA) betaler sagens omkostninger.
Collins
Kancheva
Passer
Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 13. juli 2017.
Underskrifter
(
*1
) – Processprog: italiensk.