62023TJ1104_RES
Asia T-1104/23
Ferrari SpA
vastaan
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto
Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (laajennettu kahdeksas jaosto) 2.7.2025
EU-tavaramerkki – Menettämismenettely – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Sanamerkki TESTAROSSA – Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohta) – Käyttäjinä kolmannet osapuolet – Käytön luonne – Tavaramerkin haltijan hiljainen suostumus – Näyttö tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä – Moottoriajoneuvojen pienoismallit (lelut)
EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin vaikutukset – Tavaramerkkiin perustuvat oikeudet – Oikeus kieltää tavaramerkin käyttäminen – Edellytys – Kolmansien osapuolten käyttö, joka voi aiheuttaa haittaa tavaramerkin tehtäville – Käsite – Se, että kolmas osapuoli kiinnittää ajoneuvojen pienoismalleihin rekisteröidyn tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin – Tavaramerkin käyttäminen ainoastaan osoituksena siitä, että pienoismalli on oikean automallin tarkka jäljennös – Ei kuulu käsitteen alaan
(Neuvoston asetus N:o 207/2009, 9 artiklan 1 kohta)
(ks. 27–29, 32 ja 33 kohta)
EU-tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Menettämisen syyt – Tavaramerkin tosiasiallisen käytön puuttuminen – Sanamerkki TESTAROSSA
(Neuvoston asetus N:o 207/2009, 15 artiklan 1 kohta ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohta)
(ks. 47–52, 59, 65 ja 71 kohta)
EU-tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Menettämisen syyt – Tavaramerkin tosiasiallisen käytön puuttuminen – Kolmas osapuoli käyttää tavaramerkkiä sen haltijan suostumuksella – Hiljainen suostumus – Arviointiperusteet – Tavaramerkin käyttö ajoneuvojen pienoismalleja varten
(Neuvoston asetus N:o 207/2009, 15 artiklan 1 kohta ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohta)
(ks. 60, 62–64 ja 68–70 kohta)
Tiivistelmä
Unionin yleinen tuomioistuin, joka antaa ratkaisunsa laajennetussa kokoonpanossa, kumoaa osittain Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) viidennen valituslautakunnan tekemän päätöksen (
1
) ja ottaa kantaa tosiasiallisen käytön käsitteeseen tilanteessa, jossa kolmannet osapuolet käyttävät tavaramerkkiä sen haltijan implisiittisellä suostumuksella. Unionin yleinen tuomioistuin selventää erityisesti tuomioon Opel (
2
) perustuvaa oikeuskäytäntöään ja täsmentää, millä edellytyksillä tavaramerkin tosiasiallinen käyttö voidaan osoittaa silloin, kun kyseisen alan tai kyseisten markkinoiden tottumusten mukaan tietyt toimijat voivat tietyin edellytyksin käyttää rekisteröityä tavaramerkkiä kuvailemaan kyseisiä tavaroita.
Kantajana oleva Ferrari SpA sai Euroopan unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin sanamerkille TESTAROSSA. Rekisteröinti myönnettiin muun muassa ajoneuvojen pienoismalleja ja leluja varten. (
3
) Väliintulijana oleva Kurt Hesse esitti 14.11.2014 vaatimuksen kyseisen kansainvälisen rekisteröinnin julistamisesta mitättömäksi. (
4
) Mitättömyysosasto hyväksyi osittain tämän vaatimuksen mutta hylkäsi sen tavaroiden ”moottoriajoneuvojen pienoismallit (lelut)” osalta.
Väliintulija ja kantaja tekivät kumpikin valitukset, joissa ne vaativat kyseisen päätöksen osittaista kumoamista. EUIPO:n valituslautakunta hyväksyi väliintulijan valituksen mutta hylkäsi kantajan valituksen, jolloin kantaja menetti oikeutensa riidanalaiseen tavaramerkkiin kaikkien sen kattamien tavaroiden osalta. Kantaja nosti unionin yleisessä tuomioistuimessa kanteen, jossa se vaati tämän päätöksen kumoamista.
Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi
Aluksi unionin yleinen tuomioistuin korostaa, että se, että kolmas kiinnittää leluja varten rekisteröidyn tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin ajoneuvojen pienoismalleihin, voidaan kieltää ainoastaan siinä tapauksessa, että tämä aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa kyseisen tavaramerkin tehtäville, ja että tätä arvioitaessa on otettava huomioon ajoneuvojen pienoismallien markkinoiden ominaispiirteet. Ajoneuvojen pienoismallien markkinoille on ominaista se, että niillä toimii rinnakkain yhtäältä riippumattomia leluvalmistajia, jotka käyttävät ajoneuvoja varten rekisteröityjä tavaramerkkejä ainoastaan osoituksena siitä, että pienoismalli on oikean ajoneuvomallin tarkka jäljennös, ja toisaalta mainittujen tavaramerkkien haltijoita tai niihin lisenssin nojalla taloudellisesti sidoksissa olevia yrityksiä, jotka valmistavat ja myyvät ajoneuvojen pienoismalleja suoraan. Kohdeyleisö on siis tottunut siihen, että tarjolla on sekä ajoneuvojen valmistajan lisenssillä että ilman lisenssiä valmistettuja ajoneuvojen pienoismalleja, ja tekemään eron niiden välillä sen mukaan, mitä tietoja niiden pakkauksissa ilmoitetaan. Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin toteaa, että kolmas osapuoli voi käyttää tällaista tavaramerkkiä ilman sen haltijan suostumusta edellyttäen, että tavaramerkin käytöllä ajoneuvon pienoismallissa ainoastaan osoitetaan kohdeyleisölle, että pienoismalli on oikean automallin tarkka jäljennös. Sitä vastoin silloin, kun kolmannen osapuolen tavaramerkin käytöllä viitataan esimerkiksi tavaramerkin haltijan kanssa tehtyyn lisenssisopimukseen, tällainen käyttö mielletään osoitukseksi siitä, että tavarat ovat peräisin ajoneuvojen valmistajalta tai siihen mainitun sopimuksen nojalla sidoksissa olevalta yritykseltä. Tässä tapauksessa tavaramerkin haltija voi perustellusti kieltää kolmatta osapuolta käyttämästä sen tavaramerkkiä tällä tavoin ilman sen suostumusta.
Käsiteltävässä asiassa unionin yleinen tuomioistuin tutkii aluksi, ovatko kolmannet osapuolet käyttäneet riidanalaista tavaramerkkiä tavaramerkin keskeisen tehtävän mukaisesti. Se toteaa, että kantajan esittämä todistusaineisto koostuu muun muassa useista tuoteluetteloista sekä pienoismalleja esittävistä valokuvista, joissa esiintyvät riidanalainen tavaramerkki, kolmansien osapuolten tavaramerkit sekä maininta ”Ferrarin virallinen lisenssituote”. Tältä osin unionin yleinen tuomioistuin toteaa, että näiden mainintojen avulla kohdeyleisö voi ymmärtää, että kolmannet osapuolet ovat valmistaneet riidanalaisella tavaramerkillä varustetut ajoneuvojen pienoismallit kantajan lisenssillä, vaikka riidanalainen tavaramerkki on kiinnitetty kolmansien osapuolten tavaramerkkien viereen. Tällainen riidanalaisen tavaramerkin käyttö siis täyttää tavaramerkin keskeisen tehtävän, joka on taata kuluttajille tavaroiden kaupallinen alkuperä. Tätä päätelmää ei voida kyseenalaistaa sillä, että riidanalaisella tavaramerkillä varustettuja pienoismalleja myyvät monenlaiset yritykset ja että niiden laatu ja hinta vaihtelevat. Merkitystä ei myöskään ole sillä, että maininnassa ”Ferrarin virallinen lisenssituote” ei itsessään ole viittausta riidanalaiseen tavaramerkkiin, sillä Ferrari-tavaramerkin käyttö yhdessä riidanalaisen tavaramerkin kanssa kyseisissä pakkauksissa ja luetteloissa on kyseisten markkinoiden tottumusten mukaista. Unionin yleinen tuomioistuin nimittäin toteaa, että automarkkinoilla ajoneuvoja myydään sekä ajoneuvon valmistajaa osoittavalla tavaramerkillä että toisella, ajoneuvon mallia osoittavalla tavaramerkillä ja että nämä seikat ovat merkityksellisiä myös tarkasteltaessa ajoneuvojen pienoismallien markkinoita. Se, ettei riidanalaisen tavaramerkin vieressä ole TM- tai ®-tunnusta, ei vaikuta millään tavoin riidanalaisen tavaramerkin kykyyn täyttää keskeinen tehtävänsä. Edellä esitetyn perusteella unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että riidanalaista tavaramerkkiä on käytetty merkityksellisenä ajanjaksona ajoneuvojen pienoismalleja varten tavaramerkin keskeisen tehtävän mukaisesti.
Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin tutkii, ovatko kolmannet osapuolet käyttäneet riidanalaista tavaramerkkiä sen haltijan suostumuksella. Se huomauttaa, ettei kantajan esittämiin lisenssisopimusten otteisiin sisälly luetteloa tavaramerkeistä, joita kyseiset sopimukset koskevat, joten kyseisten otteiden perusteella ei voida osoittaa kantajan nimenomaisesti suostuneen siihen, että kolmannet osapuolet käyttävät sen tavaramerkkiä. Unionin yleinen tuomioistuin kuitenkin korostaa, että tavaramerkin haltijan suostumus siihen, että kolmannet osapuolet käyttävät riidanalaista tavaramerkkiä, voi ilmetä myös implisiittisesti sitä, että kolmas otti tavaramerkin käyttöön, ajallisesti edeltävistä tai sen kanssa samanaikaisista ja sitä ajallisesti seuraavista tekijöistä tai olosuhteista, jotka on tutkittava erityisesti sellaisten käyttötapojen valossa, joita voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina.
Ensinnäkin unionin yleinen tuomioistuin toteaa, että kyseessä olevien markkinoiden erityisessä asiayhteydessä riidanalaisen tavaramerkin haltijan implisiittinen suostumus ilmenee siitä, että se on tiennyt, että kolmannet osapuolet käyttävät sen tavaramerkkiä, eikä ole kieltänyt sitä. Unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että käsiteltävässä asiassa tilanne on juuri tällainen. Toiseksi se täsmentää, että sitä, että valmistajan tavaramerkkiä käyttää toinen yritys, joka myy kyseisiä tavaroita ensin mainitun yrityksen virallisina lisenssituotteina, voidaan pitää tavaramerkin käyttönä sen haltijan suostumuksella, koska tällainen käyttö luo kyseisten kahden yrityksen välille sidoksen, joka tarkoittaa, että tavaramerkin haltija on antanut toiselle yritykselle luvan käyttää sen tavaramerkkiä. Kolmanneksi unionin yleinen tuomioistuin toteaa, että kun kantaja esittää kolmansien osapuolten lähettämiä laskuja ja tilauslomakkeita riidanalaisella tavaramerkillä varustettujen ajoneuvojen pienoismallien myynnistä sen osoittamiseksi, että kyse on tosiasiallisesta käytöstä, se tarkoittaa implisiittisesti, että kyseinen käyttö on tapahtunut sen suostumuksella. Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että kantaja on implisiittisesti suostunut siihen, että kolmannet osapuolet käyttävät riidanalaista tavaramerkkiä kyseisiä tavaroita varten.
Edellä esitetyn perusteella unionin yleinen tuomioistuin kumoaa valituslautakunnan päätöksen siltä osin kuin riidanalainen tavaramerkki on julistettu menetetyksi ajoneuvojen pienoismallien osalta.
(
1
)	EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 29.8.2023 tekemä päätös (asia R 887/2016-5).
(
2
)	Tuomio 25.1.2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55).
(
3
)	Tavarat kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, luokkaan 28.
(
4
)	Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) 158 artiklan 2 kohdan, luettuna yhdessä 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa, perusteella.