62003TJ0420
FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)
den 17 juni 2008 (
*1
)
”Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket BoomerangTV — De äldre nationella och gemenskapsrättsliga ord- och figurmärkena BOOMERANG och Boomerang — Relativa registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Varumärke som är välkänt i den mening som avses i artikel 6 bis i Pariskonventionen föreligger inte — Ej till förfång för varumärkets renommé — Underlåtenhet att inkomma med bevisning eller översättning av bevisning vid invändningsenheten avseende förekomsten av vissa äldre varumärken — Bevisning som har åberopats för första gången vid överklagandenämnden — Artiklarna 8.1 b, 8.2 c, 8.5 och 74.2 i förordning (EG) nr 40/94 — Reglerna 16.2, 16.3, 17.2 och 20.2 i förordning (EG) nr 2868/95”
I mål T-420/03,
El Corte Inglés, SA, Madrid (Spanien), företrätt av advokaterna J. Rivas Zurdo och E. López Leiva,
sökande,
mot
Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av I. de Medrano Caballero, i egenskap av ombud,
svarande,
varvid motparterna i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid förstainstansrätten, var
José Matías Abril Sánchez och Pedro Ricote Saugar, Madrid, företrädda av advokaten J.M. Iglesias Monravá,
angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 1 oktober 2003 (ärende R 88/2003-2) om ett invändningsförfarande mellan å ena sidan El Corte Inglés, SA och å andra sidan J.M. Abril Sánchez och P. Ricote Saugar,
meddelar
FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)
sammansatt av domarna I. Wiszniewska-Białecka (referent), tillförordnad ordförande, samt domarna E. Moavero Milanesi och N. Wahl,
justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren B. Pastor,
med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 17 december 2003,
med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 23 april 2004,
med beaktande av intervenienternas svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 13 april 2004,
med beaktande av förstainstansrättens editionsföreläggande mot intervenienterna av den 30 september 2004,
med beaktande av sökandens och harmoniseringsbyråns yttranden som inkom till förstainstansrättens kansli den 1 december respektive den 25 november 2004,
med beaktande av förstainstansrättens skriftliga fråga till parterna av den 4 juli 2005,
med beaktande av parternas yttranden som inkom till förstainstansrättens kansli den 19 juli, den 3 augusti och den 16 september 2005,
med beaktande av beslutet om vilandeförklaring av den 13 oktober 2005,
med beaktande av förstainstansrättens skriftliga fråga till parterna av den 13 mars 2007,
med beaktande av parternas yttranden som inkom till förstainstansrättens kansli den 22 mars, den 28 mars och den 12 april 2007,
efter förhandlingen den 19 september 2007,
följande
Dom
Bakgrund till tvisten
1
Intervenienterna José Matías Abril Sánchez och Pedro Ricote Saugar ingav den 3 maj 1999 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse. Ansökan var avfattad på spanska.
2
Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken:
3
De tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 38 och 41 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg (nedan kallad Niceöverenskommelsen), och motsvarar följande beskrivning:
—
klass 38: ”Telekommunikation; radio- och televisionsprogram, radio- och tv-program samt radio- och tv-sändningar”;
—
klass 41: ”Undervisning/utbildning, träning och underhållning; kulturverksamhet; film- och inspelningsstudior; videouthyrning; tävlingar (underhållning); produktion av radio- och teveprogram; filmproduktion”.
4
Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke offentliggjordes i Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 95/99 av den 29 november 1999.
5
Sökanden, det spanska bolaget El Corte Inglés, framställde den 18 februari 2000 en invändning mot registrering av det sökta varumärket för samtliga tjänster som avsågs i registreringsansökan.
6
Det språk som användes vid invändningsförfarandet var engelska.
7
Invändningen grundade sig på följande äldre rättigheter:
—
figurmärken som är föremål för de spanska registreringarna nr 2 163 613 (för tjänsten ”telekommunikation”, vilken ingår i klass 38) och nr 2 163 616 (för tjänsterna ”undervisning och underhållning”, vilka ingår i klass 41), för vilka ansökan gjordes den 22 maj 1998, och de spanska registreringarna nr 2 035 514 (för varorna ”kläder, fotbeklädnader, huvudbonader”, vilka ingår i klass 25, nr 2 035 507 (för varorna ”apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitetsanläggningar”, vilka ingår i klass 11), nr 2 035 505 (för varorna ”handmanövrerade verktyg och handredskap; knivsmidesvaror, gafflar, skedar; blanka vapen; rakhyvlar och -apparater”, vilka ingår i klass 8) och nr 2 035 508–2 035 513, för vilka ansökan gjordes den 19 juni 1996, återgivna nedan.
—
figurmärken som är föremål för de spanska registreringarna nr 1 236 024 (för varorna ”herr- dam- och barnkläder, fotbeklädnader”, vilka ingår i klass 25) och nr 1 236 025 (för varorna ”gymnastik- och sportartiklar (förutom kläder och fotbeklädnader); spel och leksaker”, vilka ingår i klass 28), för vilka ansökan gjordes den 23 februari 1988, och den spanska registreringen nr 1 282 250 (för varorna ”läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, och sadelmakerivaror”, vilka ingår i klass 18), för vilka ansökan gjordes den 3 november 1988, återgivna nedan:
—
ordmärket BOOMERANG, som är föremål för den spanska registreringen nr 456 466 (för varorna ”alla slags herr-, dam- och barnkläder, näsdukar, servetter och handdukar, underkläder, draperier, sängöverkast och bordsdukar”, vilka ingår i klasserna 24 och 25), för vilka ansökan gjordes den 25 september 1964,
—
figurmärken som är föremål för den spanska registreringen nr 2 227 732, för vilken ansökan gjordes den 16 april 1999, och de spanska registreringsansökningarna nr 2 227 731 (för varorna ”papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; tidningar och tidskrifter, böcker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror; klister och lim för pappersvaror; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); spelkort; trycktyper; klichéer (stereotyper)”, vilka ingår i klass 16) och nr 2 227 734, vilka ingavs den 16 april 1999, återgivna nedan:
—
figurmärke som är föremål för registrering nr 1 494 568 i Förenade kungariket (för varorna ”kostymer och dräkter, kappor och regnrockar, byxor, kjolar, kortbyxor, t-tröjor, trikåer, tröjor, jackor, sweatshirts, strumpor, halsdukar och scarfs, handskar, hårband och muddar; skor, tofflor, stövlar, sportskor; samtliga i klass 25”, vilka ingår i klass 25), för vilket ansökan gjordes den 18 mars 1992, återgivet nedan:
—
figurmärken som är föremål för den irländska registreringen nr 153 228 (för varorna ”kläder, huvudbonader och fotbeklädnader, samtliga i klass 25” vilka ingår i klass 25, för vilket ansökan gjordes den 13 mars 1992, och den grekiska registreringen nr 109 387 (för varorna ”klädesplagg, inbegripet stövlar och tofflor” vilka ingår i klass 25), för vilken ansökan gjordes den 16 mars 1992, återgivna nedan:
—
figurmärke, vilket är föremål för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 448 514, vilken ingavs den 3 februari 1997, för en rad varor som omfattas av klasserna 3, 18 och 25, återgivet nedan:
—
figurmärken som notoriskt kända[*] i den mening som avses i artikel 6 bis i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd av den 20 mars 1883, med ändringar och tillägg (nedan kallad Pariskonventionen) i Spanien, Irland, Grekland och Förenade kungariket, och som omfattar samtliga varor och tjänster som ingår i klasserna 18, 25, 38 och 41, återgivna nedan: [* I direktiv 89/104 och förordning nr 40/94 används i detta sammanhang begreppet ”välkänt”. I överensstämmelse med terminologin i gemenskapslagstiftningen används därför nedan begreppet ”välkänt varumärke” i stället för ”notoriskt känt märke”. Övers. anm.]
8
De grunder som anfördes till stöd för invändningen var de som avses i artikel 8.1 a och b och 8.5 i förordning nr 40/94.
9
Harmoniseringsbyrån underrättade sökanden per telefax av den 20 mars 2000 om att denne inte korrekt hade angett samtliga de varor och tjänster som skyddades av dess äldre rättigheter. Harmoniseringsbyrån beviljade sökanden en tidsfrist om två månader för att åtgärda dessa brister.
10
Genom skrivelse till harmoniseringsbyrån av den 21 mars 2000 specificerade sökanden, på engelska, de varor och tjänster som omfattades av de spanska registreringarna nr 2 035 505, nr 2 035 507, nr 2 035 514, nr 456 466, nr 1 236 024, nr 1 236 025, nr 1 282 250, nr 2 227 731, nr 2 163 613 och nr 2 163 616, den grekiska registreringen nr 109 387, registrering nr 1 494 568 i Förenade kungariket och den irländska registreringen nr 153 228.
11
Sökanden fogade till denna skrivelse även kopior av certifikat på registreringar eller förnyelser av de spanska varumärkena nr 2 035 505, nr 2 035 507, nr 2 035 514, nr 1 236 024, nr 1 236 025 och nr 1 282 250, på spanska, samt engelska översättningar av dem; en kopia av ansökan om det spanska varumärket nr 456 466 och en handling rörande överföringen av denna rätt till förmån för sökanden, med engelska översättningar av dem; en kopia av ansökningsformuläret för den spanska registreringsansökningen nr 2 227 731, med en engelsk översättning; kopior av certifikat rörande registrering i Förenade kungariket med nr 1 494 568 och i Irland med nr 153 228, på engelska; en kopia av sidan två i ett grekiskt registreringsintyg nr 109 387, tillsammans med en engelsk översättning av hela intyget; kopior av ansökningsformulären för de spanska registreringarna nr 2 163 613 och nr 2 163 616, i vilka de avsedda tjänsterna är angivna på spanska, samt kopior av de tillhörande spanska besluten om registrering, i vilka det hänvisas till klasserna 38 respektive 41, men utan angivande av de tjänster som omfattas av registreringarna, samt den engelska översättningen av dessa beslut.
12
Genom telefax av den 7 augusti 2000 angav harmoniseringsbyrån för sökanden dels att de spanska registreringarna nr 2 035 508–2 035 513, nr 2 227 732 och nr 2 227 734 inte skulle komma att beaktas, eftersom de varor och tjänster som omfattades av dessa inte hade angetts på det språk som användes vid invändningsförfarandet, dels att sökanden hade frist till den 17 december 2000 för att inkomma med uppgifter om de fakta, bevis och skäl på vilka den grundade sin invändning. Harmoniseringsbyrån angav även i detta telefax att samtliga handlingar skulle inges på det språk som användes vid invändningsförfarandet eller åtföljas av en översättning, samt att översättningar även skulle inges för samtliga de handlingar som redan hade ingetts i målet och som inte var avfattade på det språk som användes vid invändningsförfarandet. Den angav slutligen att de dokument som inte var översatta till det språk som användes vid invändningsförfarandet inte skulle komma att beaktas, i likhet med de översättningar som hade ingetts utan kopior av originaldokumentet.
13
Till telefaxet var fogad en förklarande anmärkning med rubriken ”Information avseende bevisning”, i vilken det bland annat angavs att samtliga formaliteter och sakupplysningar skulle inges rörande äldre rättigheter och då i synnerhet upplysningar om den myndighet från vilken informationen härrörde, de varor och tjänster som omfattades, datumet för registreringen och rättighetsinnehavaren. I anmärkningen angavs också att även standardformuleringar i de ingivna handlingarna skulle vara översatta.
14
Den 3 oktober 2000 inkom intervenienterna med sitt yttrande avseende invändningen och de begränsade de tjänster för vilka de ansökte om registrering av varumärket BoomerangTV till dem som omfattas av klass 41 och motsvarar följande beskrivning: ”film- och inspelningsstudior; videouthyrning; tävlingar (underhållning); produktion av radio- och teveprogram; filmproduktion”.
15
Genom telefax av den 20 november 2000 underrättade harmoniseringsbyrån sökanden om denna begränsning och frågade om denne önskade vidhålla sin invändning. Harmoniseringsbyrån förlängde också den tidsfrist som hade angetts i telefaxet av den 7 augusti 2000 till den 20 januari 2001.
16
Genom telefax av den 19 januari 2001 underrättade sökanden harmoniseringsbyrån om att den vidhöll sin invändning, bland annat av det skälet att risken för förväxling med dess varumärke nr 2 163 616 kvartstod trots begränsningen av de tjänster för vilka registreringsansökan gjordes. Sökanden inkom även med ett visst antal handlingar avsedda att påvisa att de äldre varumärkena var kända. Intervenienterna inkom samma dag med ett nytt yttrande i vilket de bland annat hävdade att sökanden hade underlåtit att inkomma med bevis på användning avseende sina äldre rättigheter.
17
Den 29 november 2002 beslutade invändningsenheten att inte bifalla sökandens invändning. Den konstaterade bland annat att sökanden, trots en uppmaning därom, hade försummat att inge en förteckning över de varor och tjänster som avsågs med de spanska varumärkena nr 2 035 508–2 035 513, 2 227 732 och 2 227 734. Invändningsenheten ansåg således att invändningen inte kunde tas upp till sakprövning, i den mån den grundade sig på dessa varumärken. Den fann dessutom att invändningen inte kunde vinna bifall i den mån den grundade sig på de äldre rättigheterna nr 2 163 613, nr 2 163 616, nr 456 466 och nr 109 387, eftersom det inte hade inkommit någon bevisning avseende förekomsten av dessa rättigheter. Invändningsenheten påpekade på så sätt att sökanden varken hade inkommit med engelska översättningar av ansökningsformulären för de spanska registreringarna nr 2 163 613 och 2 163 616 – och att uppgifterna om de myndigheter som hade utfärdat dessa handlingar, om innehavarna av registreringarna, om datum och nummer för ansökningarna och uppgiften om vilka tjänster som registreringarna gällde således inte hade översatts till det språk som användes vid invändningsförfarandet – eller med någon officiell handling med uppgift om registreringsdatumet för den spanska registreringen nr 456 466 eller det datum då den började gälla, och ej heller med någon officiell handling med uppgift om innehavaren av den grekiska registreringen nr 109 387, om datumen för ansökan och registreringen av dessa rättigheter, om vilka varor som denna registrering gällde för eller en återgivning av det aktuella kännetecknet.
18
Invändningsenheten fann dessutom att sökanden inte hade styrkt förekomsten av dessa varumärken, välkända i Spanien, Irland, Grekland och Förenade kungariket i den mening som avses i artikel 6 bis i Pariskonventionen, och att invändningen därför inte heller i detta avseende kunde vinna bifall.
19
Slutligen ansåg den att villkoren för tillämpning av artikel 8.1 a och b och 8.5 i förordning nr 40/94 inte var uppfyllda, bland annat på grund av att de äldre rättigheter vilkas förekomst sökanden hade styrkt (de spanska registreringarna nr 2 035 505, nr 2 035 507, nr 2 035 514, nr 1 236 024, nr 1 236 025, nr 1 282 250 och nr 2 227 731, registreringen i Förenade kungariket nr 1 494 568 och i Irland nr 153 228 samt ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke nr 448 514) omfattade varor och tjänster som inte var av liknande slag som de varor och tjänster som ansökan om registrering av varumärket BoomerangTV avsåg, och att den bevisning som hade ingetts inte var tillräcklig för att påvisa att de äldre varumärkena var kända.
20
Den 24 januari 2003 överklagade sökanden invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån. Till överklagandet fogade sökanden bland annat utdrag ur databasen Sitadex vid Oficina Española de Patentes y Marcas (den spanska patent- och varumärkesbyrån) (nedan kallad OEPM), vilka rörde sökandens spanska registreringar nr 2 163 613, nr 2 163 616 och nr 456 466 och intervenienternas spanska registrering nr 2 184 868, tillsammans med engelska översättningar av dem, och en tidningsartikel om omfattningen av och mångfalden i dess kommersiella verksamhet i Spanien.
21
Genom beslut av den 1 oktober 2003 (nedan kallat det angripna beslutet) avslog harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd överklagandet. För det första tillät den inte, med hänsyn till sin egen beslutspraxis och rättspraxis vid förstainstansrätten, de handlingar som hade ingetts för första gången som bilaga till överklagandet. För det andra fastställde den invändningsenhetens bedömning, enligt vilken invändningen inte kunde tas upp till sakprövning i den mån den grundade sig på de spanska registreringarna nr 2 035 508–2 035 513, nr 2 227 732 och nr 2 227 734, eftersom sökanden inte hade åberopat någon omständighet som vederlade att den hade underlåtit att ange de varor och tjänster som registreringarna gällde. För det tredje fann den, bland annat, att enligt reglerna 16.1–16.3, 17.2 och 20.2 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1), i deras lydelser vid tidpunkten för omständigheterna, fick invändningsenheten avslå invändningen av det skälet att sökanden inte hade inkommit med, på det språk som användes vid invändningsförfarandet, de handlingar som fordrades för att påvisa förekomsten av de äldre rättigheterna nr 2 163 613 och nr 2 163 616. För det fjärde godtog överklagandenämnden invändningsenhetens slutsatser, enligt vilka bevis för förekomsten av den grekiska registreringen nr 109 387 och den spanska registreringen nr 456 466 inte hade företetts, eftersom sökanden inte hade framfört något argument för motsatsen, och enligt vilka den bevisning som sökanden hade inkommit med inte var tillräcklig för att fastställa att de villkor som ställs för skyddet av välkända varumärken i den mening som avses i artikel 6 bis i Pariskonventionen var uppfyllda, eftersom sökanden inte hade framfört något argument som visade motsatsen.
22
Överklagandenämnden prövade således invändningen endast på grundval av de spanska registreringarna nr 2 035 505, nr 2 035 507, nr 2 035 514, nr 1 236 024, nr 1 236 025, nr 1 282 250 och nr 2 227 731, registrering nr 1 494 568 i Förenade kungariket och den irländska registreringen nr 153 228 samt på grundval av ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke nr 448 514. Efter att ha uteslutit tillämpningen av artikel 8.1 a i förordning nr 40/94, av det skälet att inte något av de äldre varumärkena var identiskt med det sökta varumärket, konstaterade överklagandenämnden att det inte förelåg någon risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, eftersom de varor som de äldre rättigheterna gällde inte var av liknande slag som de tjänster som avsågs i registreringsansökan. Slutligen instämde den i invändningsenhetens bedömning att artikel 8.5 i förordning nr 40/94 inte var tillämplig, eftersom sökanden inte hade styrkt att dess varumärken innehållande ordet ”boomerang” var kända.
Parternas yrkanden
23
Sökanden har yrkat att förstainstansrätten ska
—
ogiltigförklara det angripna beslutet,
—
avslå ansökan om registrering av varumärket BoomerangTV och
—
förplikta harmoniseringsbyrån och intervenienterna att ersätta rättegångskostnaderna.
24
Sökanden har dessutom hemställt att förstainstansrätten ska beakta ny bevisning.
25
Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten ska
—
ogilla talan och
—
förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.
26
Intervenienterna har yrkat att förstainstansrätten ska
—
ogilla talan,
—
fastställa det angripna beslutet,
—
godkänna registreringen av varumärket BoomerangTV för tjänster som omfattas av klass 41 och
—
förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.
27
I sitt svar av den 22 mars 2007 på förstainstansrättens skriftliga fråga, genom vilken parterna bereddes tillfälle att inkomma med yttrande avseende vilka följder domstolens dom av den 13 mars 2007 i mål C-29/05 P, harmoniseringsbyrån mot Kaul (REG 2007, s. I-2213), skulle kunna ha för förevarande mål, angav intervenienterna att de tjänster som deras registreringsansökan avsåg skulle kunna begränsas till ”film- och inspelningsstudior; tv-tävlingar; filmproduktion”. Som svar på en fråga från förstainstansrätten under förhandlingen, preciserade intervenienterna att denna begränsning endast föreslogs i andra hand, vilket förstainstansrätten förde till protokollet.
28
Intervenienterna föreslog dessutom förstainstansrätten att vidta en åtgärd för bevisupptagning, i syfte att akten från förfarandet vid harmoniseringsbyrån och ett intyg från det centrala handelsregistret i Madrid avseende föremålet för sökandens verksamhet skulle inges till rätten.
Rättslig bedömning
29
Sökanden har till stöd för sin talan i huvudsak åberopat fyra grunder. Som första grund har det gjorts gällande att överklagandenämnden åsidosatte sin skyldighet att pröva den bevisning som förebringats. Den andra grunden avser fel som harmoniseringsbyrån begick avseende bedömningen av bevisen för förekomsten av vissa av sökandens äldre rättigheter. Såvitt avser den tredje grunden har sökanden gjort gällande att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 åsidosattes. Sökanden har som fjärde grund gjort gällande ett åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 40/94. Förstainstansrätten ska emellertid inledningsvis uttala sig om huruvida vissa av yrkandena kan prövas i sak och huruvida den nya bevisning som sökanden har åberopat kan tillåtas.
Huruvida vissa av yrkandena kan prövas i sak
30
Genom sitt andra yrkande har sökanden i huvudsak begärt att förstainstansrätten ska förelägga harmoniseringsbyrån att avslå ansökan om registrering av varumärket BoomerangTV. Genom sitt tredje yrkande har intervenienterna i huvudsak begärt att förstainstansrätten ska förelägga harmoniseringsbyrån att godkänna registreringen av varumärket BoomerangTV för tjänster som omfattas av klass 41 i den mening som avses i Niceöverenskommelsen.
31
Harmoniseringsbyrån är emellertid, enligt artikel 63.6 i förordning nr 40/94, skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att följa gemenskapsdomstolens dom. Det ankommer därför inte på förstainstansrätten att rikta förelägganden till harmoniseringsbyrån. Det åligger nämligen harmoniseringsbyrån att rätta sig efter domslutet och domskälen i förstainstansrättens domar (dom av den 31 januari 2001 i mål T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot harmoniseringsbyrån (Giroform), REG 2001, s. II-433, punkt 33, och av den 11 juli 2007 i mål T-192/04, Flex Equipos de Descanso mot harmoniseringsbyrån – Leggett & Platt (LURA-FLEX), REG 2007, s. II-2411, punkt 33). Sökandens andra yrkande och intervenienternas tredje yrkande kan följaktligen inte prövas i sak.
Ny bevisning som har åberopats vid förstainstansrätten
Parternas argument
32
Sökanden har till sin ansökan fogat diverse handlingar som bland annat är avsedda att visa att sökanden som bolag är välkänd och känd och att detsamma gäller dess äldre varumärken. Sökanden har även hemställt om att få inkomma med viss ytterligare bevisning.
33
Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att den nya bevisning som sökanden har åberopat för första gången vid förstainstansrätten inte ska tillåtas och att sökandens hemställan om att få inkomma med ny ytterligare bevisning ska avvisas.
Förstainstansrättens bedömning
34
Det framgår av handlingarna att det är vid förstainstansrätten som sökanden för första gången har åberopat vissa dokument. Det är därvid fråga om dels den dom som Tribunal Superior de Justicia de Madrid (högsta domstolen i Madrid, Spanien) meddelade den 11 september 2003 i överklagande nr 1118/2000 mellan intervenienterna och OEPM om byråns avslag på ansökan om registrering av figurmärket BoomerangTV avseende tjänster som omfattats av klass 41 i den mening som avses i Niceöverenskommelsen (bilaga 4 till ansökan), dels diverse handlingar avsedda att visa att sökanden som bolag är välkänd och känd och att detsamma gäller dennes äldre varumärken (bilagorna 5–8 och 14 till ansökan) och dels och ett utdrag ur databasen Sitadex som rörde ansökan nr 2 184 869 om registrering av figurmärket BoomerangTV för tjänster som omfattas av klass 41 i den mening som avses i Niceöverenskommelsen, vilken intervenienterna gett in till OEPM (de tre sista sidorna i bilaga 13 till ansökan).
35
Det ska i detta avseende erinras om att en talan vid förstainstansrätten syftar till att rätten ska pröva lagenligheten av överklagandenämndernas beslut i den mening som avses i artikel 63 i förordning nr 40/94. Förstainstansrättens uppgift är således inte att pröva de faktiska omständigheterna på nytt mot bakgrund av bevisning som har åberopats för första gången vid denna. Att tillåta sådan bevisning skulle nämligen strida mot artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler, enligt vilken parternas inlagor inte kan ändra föremålet för tvisten i överklagandenämnden. Denna bevisning kan därför inte tillåtas och ska avvisas, utan att det är nödvändigt att pröva dess bevisvärde (förstainstansrättens dom av den 6 mars 2003 i mål T-128/01, Daimler Chrysler mot harmoniseringsbyrån (kylargaller), REG 2003, s. II-701, punkt 18, och av den 23 maj 2007 i mål T-342/05, Henkel mot harmoniseringsbyrån – SERCA (COR), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 31). Av samma skäl ska även en parts erbjudande om ny bevisning avvisas (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 17 mars 2004 i de förenade målen T-183/02 och T-184/02, El Corte Inglés mot harmoniseringsbyrån – González Cabello och Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), REG 2004, s. II-965, punkt 97).
36
Av detta följer, i förevarande fall, att bilagorna 5–8 och 14 samt de tre sista sidorna i bilaga 13 inte ska tillåtas, eftersom det rör sig om ny bevisning som inte har åberopats under förfarandet vid harmoniseringsbyrån, och att inte heller sökandens hemställan om att få inge ytterligare bevisning ska godtas.
37
Emellertid kan det inte vara otillåtet vare sig för parterna eller för förstainstansrätten att, vid tolkningen av gemenskapsrätten, vägledas av gemenskapens rättspraxis eller av nationell eller internationell rättspraxis. Den rättspraxis som omnämnts ovan i punkt 35 omfattar sålunda inte en sådan möjlighet att hänvisa till nationella avgöranden, eftersom det inte gjordes gällande att överklagandenämnden felaktigt underlät att beakta de faktiska omständigheterna i ett visst nationellt avgörande, utan att överklagandenämnden åsidosatte en bestämmelse i förordning nr 40/94, varvid rättspraxis åberopades till stöd för detta påstående (förstainstansrättens dom av den 12 juli 2006 i mål T-277/04, Vitakraft-Werke Wührmann mot harmoniseringsbyrån – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), REG 2006, s. II-2211, punkt 71). Huruvida förstainstansrätten ska beakta den dom som meddelades av Tribunal Superior de Justicia de Madrid, vilken har ingetts i bilaga 4 till ansökan, beror således på av vilket skäl denna dom har åberopats av sökanden. Förstainstansrättens möjlighet att beakta den ska därför bedömas vid sakprövningen av den grund inom ramen för vilken domen har åberopats.
Den första grunden: Åsidosättande av skyldigheten att pröva den bevisning som har åberopats för första gången vid överklagandenämnden
Parternas argument
38
Sökanden har gjort gällande att den bevisning som för första gången åberopades vid överklagandenämnden borde ha tillåtits och att domen i det ovan i punkt 27 nämnda målet harmoniseringsbyrån mot Kaul bekräftar möjligheten att åberopa faktiska omständigheter och bevisning för första gången vid överklagandenämnden. Enligt den domen kan inte heller ett överklagande ogillas av det enda skälet att faktiska omständigheter och bevisning inte längre får åberopas vid överklagandenämnden. En tillämpning i förevarande mål av det resonemang som förs i nämnda dom skulle leda till att det angripna beslutet ogiltigförklarades.
39
Harmoniseringsbyrån och intervenienterna har hävdat att det var med rätta som överklagandenämnden avvisade den bevisning som sökanden för första gången åberopade med överklagandet. De har även gjort gällande att domen i det ovan i punkt 27 nämnda målet harmoniseringsbyrån mot Kaul inte är relevant i förevarande fall, eftersom det rör sig om olika slags bevisning.
Förstainstansrättens bedömning
40
Som första grund har sökanden i huvudsak hävdat att överklagandenämnden åsidosatte artikel 74.2 i förordning nr 40/94. Enligt denna bestämmelse behöver harmoniseringsbyrån inte beakta omständigheter eller bevis som part inte åberopat eller ingivit i rätt tid.
41
Av detta följer att parterna – som regel och såvida inget annat föreskrivs – har möjlighet att åberopa omständigheter och inge bevisning även efter utgången av de tidsfrister som gäller enligt bestämmelserna i förordning nr 40/94, och att harmoniseringsbyrån inte är förhindrad att beakta omständigheter och bevisning som således har åberopats respektive ingetts för sent. Den omständigheten att en part på detta sätt åberopar respektive inger omständigheter eller bevisning för sent ger däremot inte denna part en ovillkorlig rätt att kräva att harmoniseringsbyrån ska beakta dessa omständigheter och denna bevisning. Genom att det i artikel 74.2 i förordning nr 40/94 anges att harmoniseringsbyrån i ett sådant fall ”inte behöver” beakta sådana omständigheter och bevis tillerkänns byrån i denna bestämmelse ett stort utrymme för skönsmässig bedömning för att besluta, med angivande av en motivering till sitt beslut, huruvida dessa omständigheter och bevis ska beaktas eller inte (domen i det ovan i punkt 27 nämnda målet harmoniseringsbyrån mot Kaul, punkterna 42 och 43).
42
Det kan framför allt vara befogat att harmoniseringsbyrån inom ramen för ett invändningsförfarande beaktar omständigheter och bevisning som åberopats respektive ingetts för sent när byrån anser dels att det som har åberopats och ingetts för sent vid ett första påseende förefaller kunna få en faktisk inverkan på utgången i invändningsförfarandet, dels att det inte föreligger några hinder för ett sådant beaktande med hänsyn till på vilket stadium i förfarandet som dessa omständigheter och denna bevisning har åberopats respektive ingetts och under vilka omständigheter det har skett (domen i det ovan i punkt 27 nämnda målet harmoniseringsbyrån mot Kaul, punkt 44).
43
Av detta följer att överklagandenämnden, tvärtemot vad sökanden har anfört, inte var skyldig att beakta omständigheter som åberopades för första gången vid denna. Det ska emellertid prövas om överklagandenämnden, när den nekade till att beakta dessa omständigheter, inte överträdde artikel 74.2 i förordning nr 40/94 genom att inte anse sig ha något utrymme för skönsmässig bedömning i detta avseende. Tvärtemot vad harmoniseringsbyrån och intervenienterna har hävdat ska nämligen i princip inte tillämpningen av de principer som anges i punkterna 40–42 ovan begränsas på grundval av beskaffenheten av de aktuella sakomständigheterna och bevisen, eftersom en sådan begränsning inte föreskrivs i artikel 74.2 i förordning nr 40/94. Beskaffenheten av de aktuella sakomständigheterna och bevisen är emellertid någonting som får beaktas inom ramen för harmoniseringsbyråns utövande av det utrymme för skönsmässig bedömning som den tillerkänns enligt artikeln.
44
I förevarande fall angav överklagandenämnden i punkt 27 i det angripna beslutet att det var i överensstämmelse med praxis vid överklagandenämnderna att avvisa handlingar som för första gången ingavs tillsammans med överklagandet. Den tillade att dylika handlingar borde ha getts in till invändningsenheten inom angiven tid och att en part inte med framgång kan använda ett överklagande för att föra in, bland annat, ny bevisning som inte ingetts i tid. Den hänvisade i detta avseende till två tidigare beslut av överklagandenämnder vid harmoniseringsbyrån och till förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-388/00, Institut für Lernsysteme mot harmoniseringsbyrån – Educational Services (ELS) (REG 2002, s. II-4301).
45
För att på så sätt komma fram till att handlingar som har getts in till överklagandenämnden för första gången inte ska tillåtas, grundade överklagandenämnden sig på den omständigheten att sökanden redan hade haft möjlighet att inge samtliga de aktuella handlingarna vid invändningsenheten. Den ansåg således underförstått att de omständigheter under vilka handlingarna getts in utgjorde hinder för att de beaktades. Det framgår för övigt av handlingarna i målet att den tidsfrist som sökanden hade beviljats för att ge in de aktuella handlingarna vid invändningsenheten hade förlängts och att sökanden inte på något sätt hade invänt att den inte hade möjlighet att ge in de aktuella handlingarna vid invändningsenheten när invändningsenheten beviljade sökanden ytterligare anstånd för att göra detta.
46
Det framgår således av det angripna beslutet att överklagandenämnden inte principiellt ansåg att handlingar som sökanden gett in vid den för första gången inte kunde tillåtas, utan att den beaktade omständigheterna i ärendet och motiverade sitt beslut i detta avseende. Motiveringen är förvisso kortfattad och de omständigheter till vilka överklagandenämnden hänvisar överensstämmer inte uttryckligen med dem som domstolen nämner i domen det ovan i punkt 27 nämnda målet harmoniseringsbyrån mot Kaul. Detta innebär emellertid inte att slutsatsen kan dras att överklagandenämnden åsidosatte artikel 74.2 i förordning nr 40/94.
47
Enligt domen det ovan i punkt 27 nämnda målet harmoniseringsbyrån mot Kaul (se, för ett motsvarande synsätt, punkterna 42 och 43) är det ett grundläggande krav att överklagandenämnden inte ska anse sig vara oundvikligen förhindrad att beakta omständigheter och bevis som åberopas respektive inges för första gången vid den. Såsom har angetts i punkterna 44 och 45 ovan var det emellertid inte på det viset i förevarande fall. Vidare tjänar de omständigheter som domstolen har angett som tänkbara för att motivera att för sent åberopade respektive ingivna omständigheter och bevis beaktas av överklagandenämnden endast som exempel, såsom framgår av uttrycket ”framför allt” (se punkt 42 ovan). Hänvisningen i förevarande fall till omständigheter som inte överensstämmer med dem som domstolen har angett i den domen kan således inte innebära att motiveringen brister i den mening som avses i samma dom. Detta gäller än mer genom att domstolen inte uttryckligen uttalar sig mer än om omständigheter som skulle kunna motivera att för sent åberopade omständigheter och för sent ingiven bevisning beaktas, medan, såsom det konstaterades i punkt 41 ovan, det enligt artikel 74.2 i förordning nr 40/94 även är möjligt att, i förekommande fall, avvisa sådana omständigheter och sådan bevisning.
48
Av detta följer att överklagandenämnden inte ogillade sökandens överklagande av det enda skälet att denne hade åberopat respektive ingett omständigheter och bevisning för sent och att den heller inte ansåg sig vara helt utan utrymme för skönsmässig bedömning avseende möjligheten att beakta handlingar som sökanden för första gången gett in vid den. Den har tvärtom utnyttjat det stora utrymme för skönsmässig bedömning som tillfaller den enligt artikel 74.2 i förordning nr 40/94, eftersom det var först efter det att den hade undersökt omständigheterna i ärendet och rättsläget som den beslutade att inte tillåta handlingarna ifråga.
49
Eftersom överklagandenämnden inte gjorde någon uppenbart oriktig bedömning i detta avseende är det inte styrkt att artikel 74.2 i förordning nr 40/94 åsidosattes. Följaktligen kan talan inte bifallas på den första grunden.
Den andra grunden: Fel som harmoniseringsbyrån begick avseende bedömningen av bevisen för förekomsten av vissa äldre rättigheter
Parternas argument
50
Sökanden har för det första gjort gällande att den, genom skrivelse av den 21 mars 2000, i tid ingav de begärda översättningarna avseende de spanska registreringarna nr 2 163 613 och nr 2 163 616, liksom de grundläggande uppgifterna om den spanska registreringen nr 456 466. Invändningsenheten och överklagandenämnden hade för övrigt godkänt detta vad gäller registreringarna nr 2 163 613 och nr 2 163 616, genom att de medgav att invändningen prövades i sak i den mån den grundade sig på dessa rättigheter. Eftersom invändningsenheten och överklagandenämnden därefter har bortsett från dessa rättigheter som grund för invändningen, är deras resonemang motsägelsefullt.
51
Därefter har sökanden påpekat att harmoniseringsbyrån, i strid med regel 20.2 i förordning nr 2868/95, i dess lydelse vid tidpunkten för omständigheterna, inte begärde att sökanden skulle inge de saknade översättningarna avseende registreringarna nr 2 163 613 och nr 2 163 616. Harmoniseringsbyråns telefax av den7 augusti 2000 innebar att översättningarna avseende de registreringar som inte var omnämnda däri hade bedömts vara tillåtna.
52
Sökanden har slutligen hävdat att intervenienterna själva, genom att jämföra den spanska registreringen nr 2 163 616 med det sökta varumärket, godtog giltigheten av denna registrering, vilken således ska godkännas.
53
Av detta följer att överklagandenämnden, precis som invändningsenheten, gjorde fel när den underlät att beaktade vissa äldre rättigheter, däribland den spanska registreringen nr 2 163 616, vilket ledde till att den åsidosatte sökandens rättigheter enligt artikel 8.1 och 8.2 i förordning nr 40/94.
54
Samma sak gäller med avseende på sökandens välkända varumärken. Den bevisning som ingavs till invändningsenheten, kompletterad med den som gavs in vid överklagandenämnden, räcker för att styrka förekomsten av välkända varumärken i den mening som avses i artikel 8.2 c i förordning nr 40/94.
55
För alla eventualiteters skull har sökanden, i bilagorna 10–12 till sin ansökan, bifogat de utdrag ur databasen Sitadex som rör de spanska registreringarna nr 2 163 613, nr 2 163 616 och nr 456 466, och den har insisterat på att i synnerhet de första två registreringarna ska beaktas som grund för dess invändning och att, vad gäller registreringen nr 456 466, det relevanta utdraget ur databasen Sitadex gavs in redan vid överklagandenämnden. Sökanden har dessutom framhållit att den som företag är välkänd, vilket visades vid överklagandenämnden.
56
Harmoniseringsbyrån har inledningsvis gjort gällande att sökandens första argument, enligt vilket de nödvändiga översättningarna hade ingetts genom skrivelse av den 21 mars 2000, inte åberopades vid överklagandenämnden och således strider mot artikel 135.4 i rättegångsreglerna. I sak har harmoniseringsbyrån och intervenienterna bestritt de argument som sökanden har fört fram.
Förstainstansrättens bedömning
57
Eftersom sökandens argument endast gäller varumärkena nr 2 163 613, nr 2 163 616 och nr 456 466 och dennes välkända varumärken, ska överklagandenämndens slutsats, att bevis för förekomsten av den grekiska registreringen nr 109 387 inte har getts in, anses vara slutgiltig.
58
Vad gäller de äldre rättigheter avseende vilka sökanden har ifrågasatt överklagandenämndens slutsatser, syftar sökandens resonemang huvudsakligen till att påvisa att överklagandenämnden gjorde en felaktig rättstillämpning när den bedömde dels, helt allmänt, att invändningsenheten hade grund för sin slutsats att bevis för förekomsten av dessa äldre rättigheter inte hade getts in, dels, mer specifikt, att sökanden inte hade styrkt förekomsten av varumärken som var välkända i den mening som avses i artikel 6 bis i Pariskonventionen.
— Bevis för förekomsten av äldre rättigheter
59
I artikel 42.3 i förordning nr 40/94 anges att en invändning ska framställas skriftligen och ska närmare ange vilka grunder som åberopas, att den inte ska anses som vederbörligen framställd förrän invändningsavgiften har betalats och att den som framställer en invändning får lägga fram fakta, bevisning och argument till stöd för sin talan inom den tid som harmonsieringsbyrån fastställer. I enlighet med regel 18.1 i förordning nr 2868/95, i dess lydelse vid tidpunkten för omständigheterna, ska harmoniseringsbyrån, om den noterar att meddelandet om invändning inte uppfyller bestämmelserna i denna artikel, eller då meddelandet om invändning inte klart identifierar, bland annat, det äldre varumärket eller de tidigare rättigheter på basis av vilka invändningen inlämnas, avvisa anmälan om invändning, såvida dessa brister inte har åtgärdats före utgången av invändningsperioden.
60
I enlighet med lydelsen av regel 15.2 b vii i förordning nr 2868/95, i dess lydelse vid tidpunkten för omständigheterna, ska anmälan om invändning innehålla, beträffande det tidigare varumärke eller den tidigare rättighet som ligger till grund för invändningen, de varor och tjänster för vilka det äldre varumärket har registrerats eller registreringen sökts eller i förhållande till vilka det äldre märket är välkänt eller har ett renommé. Enligt regel 18.2 i samma förordning, i dess lydelse vid tidpunkten för omständigheterna, ska harmoniseringsbyrån, om meddelandet om invändning inte uppfyller andra bestämmelser i förordning nr 40/94 än artikel 42 eller bestämmelserna i förordning nr 2868/95, förutom dem som anges i regel 18.1, och således bland annat om meddelandet om invändning inte uppfyller regel 15.2 b vii i förordning nr 2868/95, meddela den invändande parten detta och denne ska inbjudas att åtgärda de noterade bristerna inom en period om två månader och om så inte sker ska harmoniseringsbyrån avvisa meddelandet om invändning.
61
Enligt regel 16.2 och 16.3 i förordning nr 2868/95, i dess lydelse vid tidpunkten för omständigheterna, ska dessutom anmälan om invändning om möjligt åtföljas av ett bevis på förekomsten av äldre rättigheter och de får, om sådana bevis inte överlämnats samtidigt med invändningen eller i anslutning därtill, inlämnas inom den period efter det att invändningsförfarandet inletts som harmoniseringsbyrån fastställer enligt regel 20.2 i samma förordning.
62
Enligt regel 17.2 i förordning nr 2868/95, i dess lydelse vid tidpunkten för omständigheterna, ska den invändande parten, om de bevis som styrker invändningen enligt regel 16.2 inte inlämnas på det språk som används vid invändningsförfarandet, inlämna en på det språket gjord översättning av bevisen inom en månad från utgången av invändningsperioden eller, där så är tillämpligt, inom den period som fastställs av harmoniseringsbyrån i enlighet med regel 16.3 i samma förordning.
63
Slutligen, enligt regel 20.2 i förordning nr 2868/95, i dess lydelse vid tidpunkten för omständigheterna, ska harmoniseringsbyrån, om anmälan om invändning inte innehåller uppgifter om, bland annat, bevis enligt regel 16.2, uppmana den invändande parten att överlämna sådant material inom en av harmoniseringsbyrån fastställd tidsfrist.
64
Det följer på så sätt av artikel 42 i förordning nr 40/94, jämförd med reglerna 16, 17, 18 och 20 i förordning nr 2868/95, i deras lydelser vid tidpunkten för omständigheterna, att lagstiftaren gör skillnad mellan, å ena sidan, villkor som en invändning måste uppfylla, det vill säga villkor för att invändningen ska kunna upptas till prövning, och, å andra sidan, ingivande av fakta, bevis och skäl och övriga bestyrkande dokument till stöd för invändningen, som rör prövningen av invändningen (förstainstansrättens dom av den 13 juni 2002 i mål T-232/00, Chef Revival USA mot harmoniseringsbyrån – Massagué Marín (Chef), REG 2002, s. II-2749, punkt 31, och av den 15 maj 2007 i de förenade målen T-239/05, T-240/05, T-245/05–T-247/05, T-255/05 och T-274/05–T-280/05, Black & Decker mot harmoniseringsbyrån – Atlas Copco (tredimensionell återgivning av ett gult och svart elektriskt verktyg), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 84).
65
Beträffande de villkor som leder till att invändningen ska avvisas om dessa inte uppfylls i invändningen, görs det i regel 18 i förordning nr 2868/95, i dess lydelse vid tidpunkten för omständigheterna, skillnad mellan de sakprövningsförutsättningar som gäller enligt artikel 18.1 och dem som gäller enligt artikel 18.2. Såsom framgår av punkt 60 ovan är det enbart i de fall då invändningen inte uppfyller en eller flera sakprövningsförutsättningar, utöver dem som uttryckligen nämns i regel 18.1 i förordning nr 2868/95, i dess lydelse vid tidpunkten för omständigheterna, som harmoniseringsbyrån enligt andra punkten i samma regel är skyldig att underrätta den invändande parten härom och ge parten möjlighet att åtgärda bristerna inom två månader, innan invändningen avvisas (domen i det ovan i punkt 64 nämnda målet Chef, punkterna 33 och 36).
66
Däremot utgör inte de rättsliga kraven på att inkomma med fakta, bevis och skäl samt övriga bestyrkande handlingar till stöd för invändningen, jämte en översättning av dessa handlingar till det språk som används vid invändningsförfarandet, sakprövningsförutsättningar för invändningen, utan villkor som rör prövningen av invändningen i sak. Invändningsenheten är följaktligen inte skyldig att upplysa den invändande parten om den brist som består i att denne underlåtit att inge sådan bevisning till stöd för sin invändning, eller översättningar av den till det språk som används vid invändningsförfarandet (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 64 nämnda målet Chef, punkterna 37, 52 och 53, och i det ovan i punkt 31 nämnda målet LURA-FLEX, punkterna 55 och 56).
67
Om den invändande parten inte inkommer med de bevis till stöd för invändningen och en översättning av dessa till det språk som används vid invändningsförfarandet före utgången av den frist som inledningsvis beviljades av harmoniseringsbyrån för detta ändamål eller före utgången av en eventuell förlängning av denna frist i enlighet med regel 71.1 i förordning nr 2868/95, får harmoniseringsbyrån avslå invändningen, såvitt inte byrån i enlighet med regel 20.3 i förordning nr 2868/95, i dess lydelse vid tidpunkten för omständigheterna, kan besluta om invändningen på grundval av det bevismaterial som eventuellt redan finns tillgängligt. Att invändningen avslås i ett sådant fall beror på att ett materiellt villkor för invändningen inte har uppfyllts. Den invändande parten har nämligen inte styrkt de omständigheter och rättigheter som invändningen grundar sig på, eftersom den inte har inkommit med relevanta bevis och bestyrkande dokument inom fristen (domen i det ovan i punkt 64 nämnda målet Chef, punkt 44, och förstainstansrättens beslut av den 17 november 2003 i mål T-235/02, Strongline mot harmoniseringsbyrån – Scala (SCALA), REG 2003, s. II-4903, punkt 39).
68
Det är i förevarande fall utrett att harmoniseringsbyrån underrättade sökanden per telefax av den 20 mars 2000 om att denne bland annat inte på ett korrekt sätt hade angivit samtliga de varor och tjänster som skyddades av dess äldre rättigheter och att den beviljade sökanden ett anstånd på två månader, vilket löpte ut den 20 maj 2000, för att åtgärda dessa brister.
69
Det är även utrett att sökanden, genom skrivelse av den 21 mars 2000, på engelska specificerade de varor och tjänster som bland annat omfattades av de spanska registreringarna nr 2 163 613, nr 2 163 616 och nr 456 466. Sökanden ingav vidare till harmoniseringsbyrån, vad gäller den spanska registreringen nr 456 466, en kopia av den ansökan om varumärkesregistrering som år 1964 publicerades i den spanska officiella tidningen för industriell äganderätt, och en handling rörande överföringen av denna rätt till förmån för sökanden, med engelska översättningar av dessa, samt, vad gäller de spanska registreringarna nr 2 163 613 och nr 2 163 616, kopior av ansökningsformulären för registrering i Spanien, i vilka de avsedda tjänsterna anges, samt kopior av de tillhörande spanska besluten om registrering, i vilka det hänvisas till klasserna 38 respektive 41, dock utan att det anges precis vilka tjänster som omfattas, liksom engelska översättningar av endast dessa beslut.
70
Det är slutligen utrett att invändningsenheten, genom telefax av den 7 augusti 2000, angav för sökanden att de spanska registreringarna nr 2 035 508–2 035 513, nr 2 227 732 och nr 2 227 734 inte skulle komma att beaktas, eftersom de varor och tjänster som omfattades av dessa inte hade angetts på det språk som användes vid invändningsförfarandet, och att den beviljade sökanden fyra månaders anstånd, vilket löpte ut den 17 december 2000, för att inkomma med uppgifter om de fakta, bevis och skäl på vilka den grundade sin invändning, samtidigt som den angav att samtliga handlingar skulle inges på det språk som användes vid invändningsförfarandet eller åtföljas av en översättning. Genom telefax av den 20 november 2000 förlängdes denna tidsfrist till den 20 januari 2001. Det framgår av handlingarna att sökanden, som svar på detta telefax, den 19 januari 2001 endast ingav handlingar avsedda att påvisa att de äldre varumärkena var kända.
71
Av detta följer, för det första, att sökanden, tvärtemot vad den har påstått, inte ingav nödvändig bevisning vid invändningsenheten för förekomsten av dess spanska varumärken nr 2 163 613, nr 2 163 616 och nr 456 466. Även om det är riktigt att den genom skrivelse av den 21 mars 2000 specificerade, på det språk som användes vid invändningsförfarandet, de varor och tjänster som dess varumärken avsåg, åstadkom den därigenom endast att invändningen blev förenlig med andra bestämmelser i förordning nr 40/94 eller i förordning nr 2868/95 som avses i regel 18.2 i förordning nr 2868/95, i dess lydelse vid tidpunkten för omständigheterna.
72
Såsom har angetts i punkterna 10 och 11 ovan ingav sökanden, i denna skrivelse, nämligen varken certifikatet avseende den spanska varumärkesregistreringen nr 456 466 eller någon annan officiell handling, i förekommande fall åtföljd av dess engelska översättning, i vilken samtliga sakliga och formella omständigheter avseende denna rättighet skulle ha framgått och som skulle ha gjort det möjligt för invändningsenheten att fastställa förekomsten av den, och detta trots att invändningsenheten uttryckligen hade angett att dessa handlingar liksom eventuella översättningar av dem skulle ges in i syfte att påvisa förekomsten av de aktuella äldre rättigheterna (se punkterna 12 och 13 ovan). Sökanden inkom inte heller med någon officiell handling, i förekommande fall åtföljd av en engelsk översättning, genom vilken det bland annat intygades för vilka varor eller tjänster varumärkena nr 2 163 613 och nr 2 163 616 hade registrerats, och inte heller ingav den handlingar i syfte att visa att de aktuella äldre varumärkena var välkända. De handlingar som sökanden gav in den 19 januari 2001 kunde inte heller avhjälpa den bristande bevisningen avseende förekomsten av varumärkena nr 2 163 613, 2 163 616 och 456 466, eftersom de endast avsåg att styrka att de äldre varumärkena var kända och ingen annan officiell handling avseende varumärkena nr 2 163 613, 2 163 616 och 456 466 ingavs vid invändningsenheten.
73
Specificeringen, på det språk som användes vid invändningsförfarandet, av de varor och tjänster som de äldre varumärkena avsåg utgör emellertid inte och kan inte jämställas med en översättning av bevisen för förekomsten av de ifrågavarande äldre rättigheterna (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 64 nämnda målet Chef, punkt 64) och, i avsaknad av en översättning, på det språk som användes vid invändningsförfarandet, av bevisen för förekomsten av dessa äldre rättigheter kunde invändningsenheten med rätta göra bedömningen att invändningen saknade grund i den mån det i denna hänvisades till dessa rättigheter, vilkas förekomst inte hade styrkts (se punkt 67 ovan och, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 64 nämnda målet Chef, punkterna 44 och 57).
74
Eftersom bevisningen av förekomsten av de äldre rättigheterna hör samman med invändningen i sak, resonerade invändningsenheten heller inte på ett motsägelsefullt sätt då den ansåg att invändningen kunde prövas även i den mån den grundade sig på äldre rättigheter vilkas förekomst invändningsenheten senare konstaterade inte vara styrkt.
75
För det andra framgår det av de ostridiga fakta som har angetts i punkterna 68–70 ovan att invändningsenheten, genom att sända telefaxet av den 20 mars 2000 med en uppmaning till sökanden att avhjälpa bristerna i dess invändning, gjorde en korrekt tillämpning av regel 18.2 i förordning nr 2868/95, i dess lydelse vid tidpunkten för omständigheterna. Genom att sända telefaxet av den 7 augusti 2000, med en uppmaning till sökanden att inom fyra månader, senare förlängt med en månad, inkomma med fakta, bevis och skäl till stöd för sin invändning, gjorde invändningsenheten dessutom en korrekt tillämpning av regel 20.2 i förordning nr 2868/95, i dess lydelse vid tidpunkten för omständigheterna.
76
I motsats till vad sökanden har hävdat var invändningsenheten inte heller skyldig att begära att sökanden skulle inkomma med de saknade översättningarna eller göra den uppmärksam på den otillräckliga karaktären av den bevisning den hade ingett i syfte att påvisa förekomsten av rättigheterna i fråga, och därvid bevilja den en tidsfrist för att avhjälpa dessa brister. Denna skyldighet åligger nämligen harmoniseringsbyrån endast med hänsyn till de sakprövningsförutsättningar beträffande invändningen som avses i regel 18.2 i förordning nr 2868/95, i dess lydelse vid tidpunkten för omständigheterna. Det är således inte styrkt att regel 20.2 i förordning nr 2868/95, i dess lydelse vid tidpunkten för omständigheterna, åsidosattes.
77
För det tredje, även om det antogs att intervenienterna verkligen godtog ”giltigheten” hos den spanska registreringen nr 2 163 616, och rent av hos de andra äldre rättigheterna i fråga, vilket inte är fallet, skulle inte det innebära att invändningsenheten och överklagandenämnden var skyldiga att finna att förekomsten av dessa rättigheter var styrkt. I artikel 8 i förordning nr 40/94 föreskrivs, i huvudsak, att det kan finnas ett relativt registreringshinder endast om det sökta gemenskapsvarumärket står i strid med ett äldre varumärke. Enligt rättspraxis ankommer det på harmoniseringsbyrån att, på grundval av de bevis som det åligger den som har framställt invändningen att lägga fram, kontrollera huruvida de varumärken som åberopats till stöd för invändningen finns (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 21 april 2005 i mål T-269/02, PepsiCo mot harmoniseringsbyrån – Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), REG 2005, s. II-1341, punkt 26). Frågan om förekomsten av ett äldre varumärke är således inte en omständighet som kan lämnas åt parternas fria bedömning. Sökandens argument om intervenienternas påstådda godtagande av förekomsten av en, eller till och med flera, av dess äldre rättigheter ska därför underkännas.
78
Av allt det som anförts följer att överklagandenämnden inte gjorde en felaktig bedömning när den instämde i invändningsenhetens bedömning att bevis för förekomsten av de äldre varumärkena nr 2 163 613, 2 163 616 och 456 466 inte hade getts in och att invändningen saknade grund i den mån den hänförde sig till dessa rättigheter. Talan kan därför inte vinna bifall på den första delen av den andra grunden, och det saknas anledning att pröva huruvida sökandens första argument kan tas upp till sakprövning (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 23 mars 2004 i mål C-233/02, Frankrike mot kommissionen, REG 2004, s. I-2759, punkt 26).
— Bevis för förekomsten av de äldre välkända varumärkena
79
Eftersom det i artikel 8.2 c i förordning nr 40/94 hänvisas till varumärken som är ”välkända i en medlemsstat, i den betydelse som ordet välkänt ges i artikel 6 [bis] i Pariskonventionen”, finns det, i syfte att fastställa hur bevisningen för förekomsten av ett välkänt varumärke kan se ut, skäl att vända sig till tolkningsdirektiven avseende denna artikel 6 bis.
80
Enligt artikel 2 i den gemensamma rekommendation angående bestämmelserna om skydd för välkända varumärken, vilken antogs av församlingarna för Parisunionen och Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) vid den trettiofjärde serien av möten för församlingarna av medlemsstater i WIPO (den 20–29 september 1999), ska den behöriga myndigheten, för att fastställa om ett varumärke är välkänt i den mening som avses i Pariskonventionen, beakta samtliga omständigheter som kan visa att varumärket är välkänt, däribland hur känt eller erkänt varumärket är hos omsättningskretsen, varaktigheten, omfattningen och den geografiska räckvidden av varje användning av varumärket, varaktigheten, omfattningen och den geografiska räckvidden av varje marknadsföring av varumärket, inklusive reklam eller kampanjer och presentationer på mässor och utställningar av de varor eller tjänster som omfattas av varumärket, varaktigheten och den geografiska räckvidden av varje registrering eller ansökan om registrering av varumärket, i den mån de speglar användningen av varumärket eller hur erkänt det är, bekräftelse på att rättigheterna till varumärket kan göras gällande, i synnerhet i vilken mån de behöriga myndigheterna har erkänt att varumärket är välkänt, samt det värde varumärket tillmäts.
81
Det framgår i förevarande fall av handlingarna att sökanden, i syfte att fastställa förekomsten av dess äldre, i Spanien, Irland, Grekland och Förenade kungariket välkända, varumärken, till invändningsenheten ingav, för det första, utdrag ur kataloger över dess varor, utvisande att benämningen ”boomerang” används för diverse kläder, accessoarer och utrustning för sport, för det andra, ett fotografi med två luftskepp med påskriften ”boomerang”, taget vid ett sportevenemang, och för det tredje, ett flertal spanska tidningsartiklar om en inomhusfotbollsklubb kallad ”Boomerang Interviú” och senare ”Boomerang”, sponsrad av sökanden.
82
Såsom invändningsenheten med rätta angav, och såsom överklagandenämnden fastställde i punkt 41 i det angripna beslutet, i vilken den anslöt sig till de skäl som invändningsenheten hade angett, visar dessa handlingar således inte att varumärkena i fråga har använts, eller ens att de är kända eller erkända, i Irland, Grekland och Förenade kungariket. Även om dessa handlingar visar att åtminstone vissa av varumärkena i fråga har använts av sökanden i Spanien, innehåller de inte heller någon information avseende varaktigheten och omfattningen av denna användning, till vilken grad varumärkena i fråga var kända eller erkända i Spanien eller någon annan omständighet av vilken det skulle kunna slutledas att varumärkena i fråga är välkända i Spanien eller inom en betydande del av Spanien.
83
Av detta följer att överklagandenämnden inte gjorde en oriktig bedömning när den fastställde att det var med rätta som invändningsenheten hade funnit att sökanden inte hade visat att de villkor som anges i artikel 8.2 c i förordning nr 40/94 var uppfyllda.
84
Dessutom var det, såsom konstaterades inom ramen för prövningen av den första grunden och som följer av punkt 76 ovan, befogat att överklagandenämnden avvisade de handlingar som sökanden gav in för första gången vid denna och att den fastställde att invändningsenheten inte var skyldig att underrätta sökanden om att den bevisning som ingetts för att påvisa förekomsten av dess, i den mening som avses i artikel 6 bis i Pariskonventionen, välkända varumärken var otillräcklig.
85
Talan kan således inte vinna bifall på den andra grundens andra del och således inte på den andra grunden i dess helhet. Av det som har anförts följer att det inte är nödvändigt, inom ramen för förevarande grund, att förstainstansrätten prövar de handlingar som återfinns i bilagorna 10–12 till ansökan.
Den tredje grunden: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94
Parternas argument
86
Sökanden har till att börja med gjort gällande att den vidhåller de argument som den framförde under förfarandet vid harmoniseringsbyrån. Den menar att dessa ”till fullo återgetts” och yrkar på grundval av dem att intervenienternas ansökan om registrering ska avslås.
87
Sökanden har därefter understrukit att ordet ”boomerang” är den dominerande beståndsdelen i dess familj av äldre varumärken och att dess dominerande karaktär inte kan ifrågasättas på grund av att ordet ”aventura” förekommer i vissa av dem. Konsumenter hänvisar i allmänhet till varumärken muntligt, varför figurelementen inte heller är relevanta. Inte heller ska beståndsdelen ”tv” i det sökta varumärket beaktas inom ramen för jämförelsen av de motstående varumärkena, eftersom den är generisk och beskrivande. Det sökta varumärket är således sammansatt av den beståndsdel som är dominerande i de äldre varumärkena. Överklagandenämnden har inte i tillräcklig utsträckning beaktat detta.
88
De tjänster som det sökta varumärket avser och de som varumärke nr 2 163 616 avser är identiska eller av liknande slag, och detta även om den förteckning över tjänster för vilka registrering av varumärket BoomerangTV har sökts begränsades under förfarandet vid harmoniseringsbyrån. Risken för förväxling är således styrkt vad gäller dessa två varumärken. Vad gäller de varor som avses med de andra äldre varumärkena, skulle åtskilliga bland dessa, såsom väskor eller kläder, kunna tjäna som stöd för reklam för aktiviteter i klass 41, för vilka registrering av varumärket BoomerangTV har sökts. Den sektor inom vilken de äldre varumärkena förekommer, nämligen sportsektorn, har dessutom kopplingar till sektorn för tv-underhållning och tv-produktion. På grund av denna koppling och på grund av beståndsdelen ”boomerang”, som är gemensam för de motstående varumärkena, är det även styrkt att det föreligger risk för förväxling med hänsyn till dessa andra äldre varumärken.
89
De äldre varumärkenas ytterst höga särskiljningsförmåga – varumärkena är välkända och kända inom klädes- och modesektorn i Spanien, åtminstone i egenskap av varumärke hos ett företag som i sig är känt i Spanien – förstärker ytterligare risken för förväxling i förevarande fall.
90
Sökanden har slutligen tillfogat att intervenienterna förgäves har försökt registrera varumärket BoomerangTV i Spanien för tjänster som omfattas av klasserna 38 och 41 – de utdrag ur databasen Sitadex som hänför sig till dessa avslagsbeslut har infogats i bilaga 13 till ansökan – och att OEPM avslog deras ansökan om registrering på grund av att det förelåg risk för förväxling med sökandens äldre spanska varumärken. Harmoniseringsbyrån borde ha beaktat dessa avslag. Förekomsten av motstridiga beslut skadar dessutom harmoniseringen inom den inre marknaden. I en dom av Tribunal Superior de Justicia de Madrid av den 11 september 2003, vilken återfinns i bilaga 4 till ansökan, i en tvist mellan samma parter avseende samma varumärken, men begränsad till klass 41, fastställdes för övrigt även att det förelåg risk för förväxling.
91
Harmoniseringsbyrån och intervenienterna har i förevarande fall bestritt att det föreligger risk för förväxling.
Förstainstansrättens bedömning
92
Det ska inledningsvis erinras om att det följer av fast rättspraxis att även om innehållet i en ansökan kan understödjas och kompletteras i specifika avseenden genom hänvisning till utdrag ur bifogade handlingar kan enligt artikel 44.1 i rättegångsreglerna, som i enlighet med artiklarna 130.1 och 132.1 i dessa rättegångsregler är tillämplig i immaterialrättsliga mål, en generell hänvisning till andra inlagor inte kompensera att väsentliga delar av den rättsliga argumenteringen saknas, som enligt ovannämnda bestämmelser ska återfinnas i själva ansökan (förstainstansrättens dom av den 8 juli 2004 i mål T-270/02, MLP Finanzdienstleistungen mot harmoniseringsbyrån (bestpartner), REG 2004, s. II-2837, punkt 16, och av den 13 februari 2007 i mål T-256/04, Mundipharma mot harmoniseringsbyrån – Altana Pharma (RESPICUR), REG 2007, s. II-449, punkt 14).
93
Inte heller är förstainstansrätten skyldig att i harmoniseringsbyråns akt i ärendet söka rätt på de argument som sökanden möjligtvis hänvisar till och att undersöka dem, eftersom sådana argument inte kan tas upp till sakprövning (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 21 april 2004 i mål T-127/02, Concept mot harmoniseringsbyrån (ECA), REG 2004, s. II-1113, punkt 21, och av den 14 december 2005 i mål T-209/01, Honeywell mot kommissionen, REG 2005, s. II-5527, punkt 57). Ansökan kan följaktligen inte tas upp till prövning i den mån det där hänvisas till skrifter som sökanden ingett till harmoniseringsbyrån, och det är endast med hänsyn till de argument som har framförts i ansökan som förevarande grund prövas i sak.
94
Sökanden har inte heller bestritt att förekomsten av den grekiska registreringen nr 109 387 inte har styrkts. Såsom framgår av prövningen av den första och den andra grunden var det dessutom med rätta som överklagandenämnden dels konstaterade att förekomsten av varumärkena nr 2 163 613, nr 2 163 616 och nr 456 466 och de äldre välkända varumärkena inte hade visats vid invändningsenheten, dels avvisade de handlingar som för första gången getts in vid överklagandenämnden. De handlingar som för första gången gavs in vid förstainstansrätten ska dessutom avvisas (se punkt 36 ovan). Slutligen ska även de handlingar som har ingetts som bilagor 10–12 till ansökan (se punkt 55 ovan) avvisas, även om sökanden hade gett in dem redan vid överklagandenämnden. Eftersom överklagandenämnden inte gjorde någon felaktig bedömning när den förklarade att de skulle avvisas (se punkt 49 ovan), skulle föremålet för tvisten, såsom överklagandenämnden bedömt det, ändras om de tilläts som bevisning vid förstainstansrätten, vilket skulle strida mot artikel 135.4 i rättegångsreglerna (se punkt 35 ovan).
95
Det är följaktligen endast mot bakgrund av de äldre rättigheter vilkas förekomst styrktes under förfarandet vid invändningsenheten, det vill säga de spanska registreringarna nr 2 035 505, nr 2 035 507, nr 2 035 514, nr 1 236 024, nr 1 236 025, nr 1 282 250 och nr 2 227 731, registrering nr 1 494 568 i Förenade kungariket och nr 153 228 i Irland jämte ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 448 514, som förstainstansrätten ska pröva förevarande grund.
96
I artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 föreskrivs att om innehavaren av ett äldre varumärke invänder ska det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat. Dessutom ska enligt artikel 8.2 a i och ii och 8.2 b i förordning nr 40/94 med äldre varumärken avses sådana varumärken som har registrerats i en medlemsstat och för vilka ansökan om registrering har gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket och ansökningar om gemenskapsvarumärken under förutsättning att de registreras.
97
För att det ska föreligga risk för förväxling krävs det såväl att det sökta varumärket är identiskt med eller liknar det äldre varumärket som att de varor eller tjänster som avses i registreringsansökan är identiska med eller av liknande slag som de varor eller tjänster beträffande vilka det äldre varumärket registrerades. Det är fråga om kumulativa villkor (domstolens dom av den 12 oktober 2004 i mål C-106/03 P, Vedial mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-9573, punkt 51). När ett av dessa tvingande villkor för tillämpningen av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 inte är uppfyllt, kan det således inte föreligga risk för förväxling.
98
I förevarande fall är det utrett att överklagandenämnden endast grundade sin slutsats att det inte förelåg risk för förväxling på att de motstående varorna och tjänsterna inte var av liknande slag. Enligt fast rättspraxis ska, vid bedömningen av varu- eller tjänsteslagslikheten, samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, särskilt deras art, avsedda ändamål, användningsområde samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-1237, punkt 23, och förstainstansrättens dom av den 11 juli 2007 i mål T-150/04, Mülhens mot harmoniseringsbyrån – Minoronzoni (TOSCA BLU), REG 2007, s. II-2353, punkt 29), varvid kompletterande varor eller tjänster utgörs av varor eller tjänster mellan vilka det finns ett nära samband, i den meningen att den ena varan är nödvändig eller viktig för användningen av den andra, och att konsumenterna därför kan ha uppfattningen att ett och samma företag ansvarar för tillverkningen av dessa varor eller tillhandahållandet av dessa tjänster (förstainstansrättens dom av den 1 mars 2005 i mål T-169/03, Sergio Rossi mot harmoniseringsbyrån – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), REG 2005, s. II-685, punkt 60, och av den 15 mars 2006 i mål T-31/04, Eurodrive Services and Distribution mot harmoniseringsbyrån – Gómez Frías (euroMASTER), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 35).
99
Det framgår emellertid av beskrivningarna av de aktuella varorna och tjänsterna, återgivna i punkterna 7 och 14 ovan, att de varor som de äldre rättigheterna avser skiljer sig vad avser arten, det avsedda ändamålet och användningsområdet från de tjänster för vilka registrering av varumärket BoomerangTV har sökts. Inte heller är dessa varor och tjänster på något sätt av konkurrerande eller kompletterande slag i den mening som avses i den rättspraxis som refererades i föregående punkt. Det var därför med rätta som överklagandenämnden fastställde att de motstående varorna respektive tjänsterna inte var av liknande slag och, följaktligen, att det inte förelåg risk för förväxling.
100
Den omständigheten att vissa av de varor som de äldre rättigheterna avser kan användas, vilket inte sker, för reklam för de tjänster för vilka registrering av varumärket BoomerangTV har sökts, eller att sportsektorn, som omfattar många äldre rättigheter, kan ha kopplingar till tv-produktionssektorn, som omfattar det sökta varumärket, kan inte utgöra grund för att ifrågasätta denna slutsats. Sådana kopplingar är alltför obestämda och osäkra för att slutsatsen ska kunna dras att de aktuella varorna och tjänsterna kompletterar varandra i den mening som avses i den rättspraxis som refereras i punkt 98 ovan.
101
Av detta följer att sökandens argument avseende jämförelsen av de motstående varumärkena och avseende dess äldre varumärkens ytterst höga särskiljningsförmåga är verkningslösa och inte kan vinna framgång. Vad gäller OEPM:s beslut om avslag på ansökan om registrering av varumärket BoomerangTV i Spanien, ska de avvisas av samma skäl som dem som redan har redovisats i punkt 94 ovan. Beträffande domen från Tribunal Superior de Justicia de Madrid om avslag på ansökan om registrering av varumärket BoomerangTV i Spanien, återgiven i bilaga 4 till ansökan, räcker det att konstatera att gemenskapsordningen för varumärken är ett självständigt system, som ska tillämpas utan hänsyn till de nationella systemen (förstainstansrättens dom av den 5 december 2000 i mål T-32/00, Messe München mot harmoniseringsbyrån (electronica), REG 2000, s. II-3829, punkt 47, och i det ovan i punkt 98 nämnda målet TOSCA BLU, punkt 40). Domen är således inte relevant och ska inte ligga till grund för bedömningen, och det är inte nödvändigt att pröva huruvida den kan tillåtas (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 78 nämnda målet Frankrike mot kommissionen, punkt 26).
102
Med hänsyn till allt vad som har angetts ska talan därför inte bifallas på denna grund och anledning saknas att pröva intervenienternas alternativa begränsning av förteckningen över de tjänster för vilka de har ansökt om registrering av varumärket BoomerangTV.
Den fjärde grunden: Åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 40/94
Parternas argument
103
Sökanden har gjort gällande att dess äldre varumärken, registrerade i synnerhet för varor med koppling till sektorn för kläder, sportmode och sportkläder, i huvudsak tillhörande klasserna 18, 24, 25 och 28, är kända. Att sökandens varumärken är kända, liksom att sökanden själv som bolag är känd, fastställdes redan under förfarandet vid harmoniseringsbyrån. Sökanden har hänvisat bland annat till sin hemsida på Internet och till bilagorna 5–8 och 14 till ansökan och erbjudit sig att inkomma med kompletterande bevisning.
104
Artikel 8.5 i förordning nr 40/94 är tillämplig i förevarande fall. En användning utan skälig anledning av det varumärke som intervenienternas ansökan avser skulle dra otillbörlig fördel av, eller vara till förfång för, sökandens äldre varumärkens särskiljningsförmåga eller renommé. I synnerhet skulle deras särskiljningsförmåga försvagas, deras anseende kunna minska om kvaliteten var låg på de tjänster som betecknades av varumärket BoomerangTV, och innehavarna av varumärket BoomerangTV skulle kunna spara in på vissa reklaminvesteringar. Det kan inte heller uteslutas att sökanden breddar sin verksamhet inom det område som omfattar det sökta varumärket.
105
Harmoniseringsbyrån och intervenienterna har genmält att det var med rätta som överklagandenämnden fann att villkoren för en tillämpning av artikel 8.5 i förordning nr 40/94 inte var uppfyllda, eftersom det inte hade styrkts att de äldre varumärkena är kända.
Förstainstansrättens bedömning
106
Enligt lydelsen av artikel 8.5 i förordning nr 40/94 gäller att ”efter invändning från innehavaren av ett äldre varumärke… [får] det varumärke som ansökan om registrering avser inte … registreras om det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och avses bli registrerat för varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, när – i fråga om ett äldre gemenskapsvarumärke – det är känt i gemenskapen, eller, när – i fråga om ett äldre nationellt varumärke – det är känt i medlemsstaten ifråga, och användningen av det varumärke som ansökan avser utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé”.
107
Enligt rättspraxis ska ett äldre varumärke, för att uppfylla kravet på att vara känt, vara känt av en betydande del av den allmänhet som berörs av de varor eller tjänster som omfattas av varumärket, det vill säga, beroende på den saluförda varan eller tjänsten, antingen av den stora allmänheten eller av en mer specialiserad omsättningskrets, såsom en viss yrkeskrets. Vid bedömningen av detta villkor ska samtliga relevanta omständigheter beaktas, nämligen bland annat det äldre varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning, på hur stort geografiskt område och hur länge varumärket har använts samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra det, utan att det krävs att varumärket är känt av en viss procentandel av den på så sätt definierade omsättningskretsen eller att varumärket är känt inom hela det berörda territoriet, när det är känt inom en väsentlig del av detsamma (förstainstansrättens dom av den 13 december 2004 i mål T-8/03, El Corte Inglés mot harmoniseringsbyrån – Pucci (EMILIO PUCCI), REG 2004, s. II-4297, punkt 67).
108
Förstainstansrätten ska, av samma skäl som redovisas i punkt 94 ovan, vid prövningen av förevarande grund endast beakta den bevisning som sökanden gav in vid invändningsenheten och endast de äldre rättigheter som nämns i punkt 95 ovan.
109
Det framgår av akten att de handlingar som sökanden ingav vid invändningsenheten i syfte att styrka att de äldre varumärkena är kända är de som invändningsenheten hänvisade till som avsedda att styrka förekomsten av sökandens välkända varumärken. Det följer emellertid av punkt 81 ovan, i vilken de aktuella handlingarna redovisas i detalj, att sökanden inte inkom med några upplysningar avseende i hur stor omfattning, på hur stort geografiskt område och hur länge dess äldre rättigheter hade använts, och inte heller avseende hur stora investeringar företaget hade gjort för att marknadsföra dem, eller någon annan omständighet som visade att dess äldre rättigheter var kända av en betydande del av omsättningskretsen.
110
Av detta följer att även om den grad av igenkännande som ska styrkas är lägre när det rör sig om kända varumärken i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 än när det rör sig om välkända varumärken i den mening som avses i artikel 6 bis i Pariskonventionen, gjorde överklagandenämnden inte någon felaktig rättstillämpning när den fastställde invändningsenhetens slutsats att det inte var styrkt att de äldre varumärkena var kända och följaktligen fann att artikel 8.5 i förordning nr 40/94 inte var tillämplig i förevarande fall. Talan kan därför inte vinna bifall på den fjärde grunden och talan ska ogillas i sin helhet, utan att det finns skäl för förstainstansrätten att pröva intervenienternas ansökan om åtgärder för bevisupptagning.
Rättegångskostnader
111
Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och intervenienterna har yrkat att sökanden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, ska yrkandet bifallas.
Mot denna bakgrund beslutar
FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)
följande:
1)
Talan ogillas.
2)
El Corte Inglés, SA ska ersätta rättegångskostnaderna.
Wiszniewska-Białecka
Moavero Milanesi
Wahl
Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 17 juni 2008.
E. Coulon
Justitiesekreterare
I. Wiszniewska-Białecka
Tillförordnad ordförande
(
*1
)	Rättegångsspråk: spanska.