62012CC0591_PL
Opinion of the Advocate-General
Opinion of the Advocate-General
1. W odwołaniu będącym przedmiotem niniejszego postępowania Bimbo SA (zwana dalej „wnoszącą odwołanie”) wnosi o uchylenie wyroku z dnia 10 października 2012 r. w sprawie Bimbo przeciwko OHIM – Panrico (BIMBO DOUGHNUTS)(2) ( zwanego da lej
„zaskarżonym wyrokiem” ), mocą którego Sąd oddalił skargę wnoszącej odwołanie na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 7 października 2010 r.(3) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Panrico, SA (zwaną dalej „Panrico”) a wnoszącą odwołanie (zwaną dalej „sporną decyzją”).
I – Okoliczności faktyczne leżące u podstaw postępowania odwoławczego
2. Okoliczności faktyczne, stanowiące podstawę niniejszego postępowania, tak jak opisane w zaskarżonym wyroku, zostaną zwięźle przedstawione poniżej.
3. W dniu 25 maja 2006 r. wnosząca odwołanie dokonała w OHIM, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 40/94 z późniejszymi zmianami(4), zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, którego przedmiotem był znak słowny BIMBO DOUGHNUTS. Towary objęte wnioskiem o rejestrację zaliczane są do klasy 30 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „produkty cukiernicze, piekarskie, a w szczególności pączki”. Zgłoszenie to zostało opublikowane w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych
dnia 16 października 2006 r.
4. W dniu 16 stycznia 2007 Panrico wniosła sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego będącego przedmiotem wskazanego wyżej wniosku na postawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94. Sprzeciw oparty był na istnieniu innych, wcześniejszych znaków towarowych, krajowych i międzynarodowych, tak słownych, jak i graficznych, wśród których, w szczególności, hiszpańskiego znaku słownego DOGHNUTS, zarejestrowanego w dniu 18 czerwca 1994 r. dla produktów zaliczanych do tej samej klasy 30 i odpowiadających następującemu opisowi: „produkty i preparaty [...] cukiernicze [...]; [...], pączki w kształcie okrągłym [...]”. Podstawą uzasadnienia sprzeciwu był art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.
5. W dniu 25 maja 2009 r. Wydział Sprzeciwów OHIM uwzględnił sprzeciw. Sporną decyzją Czwarta Izba Odwoławcza OHIM potwierdziła analizę dokonaną przez Wydział Sprzeciwów.
II – Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok
6. W skardze złożonej w sekretariacie Trybunału w dniu 13 grudnia 2010 r. wnosząca odwołanie zażądała przede wszystkim zmiany spornej decyzji i uwzględnienia wniosku o rejestrację wskazanego w nim znaku towarowego oraz, tytułem żądania ewentualnego, stwierdzenia nieważności rzeczonej decyzji. Na poparcie swojej skargi powoływała się ona na dwa zarzuty, z których drugi dotyczył naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. Zaskarżonym wyrokiem, po uznaniu żądania wnoszącej odwołanie w zakresie zmiany spornej decyzji i rejestracji wskazanego w nim znaku towarowego za niedopuszczalne oraz oddaliwszy co do istoty oba zarzuty, Sąd oddalił skargę i obciążył wnoszącą odwołanie kosztami postępowania związanymi z jej udziałem w sprawie, jak również kosztami poniesionymi przez OHIM. W odniesieniu do drugiego zarzutu, w którym wnosząca odwołanie zakwestionowała ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd dokonaną przez Izbę Odwoławczą, Sąd, po pierwsze, potwierdził, że właściwy krąg odbiorców dla celów takiej oceny składa się z przeciętnych konsumentów hiszpańskich oraz że towary, których dotyczy postępowanie, są identyczne. Po drugie, w ramach porównania oznaczeń, Sąd oddalił z jednej strony argument wnoszącej odwołanie, że słowo „doughnuts” w zgłoszonym znaku towarowym winno zostać uznane za element opisowy, a więc pozbawiony charakteru odróżniającego dla hiszpańskiego kręgu odbiorców (pkt 57–74), zaś z drugiej strony twierdzenie, wedle którego określenie „bimbo” miało znaczenie dominujące dla tego znaku towarowego, gdyż odpowiadało znakowi towarowemu cieszącemu się renomą w Hiszpanii (pkt 75–80). W tym względzie Sąd stwierdził, że nawet gdyby potwierdzona została renoma znaku towarowego BIMBO, a więc najważniejsze znacznie w ramach rzeczonego oznaczenia miałby element, który go powtarza, to nie byłoby to wystarczające, aby zezwolić na ograniczenie oceny podobieństwa pomiędzy spornymi oznaczeniami do tego tylko elementu, ponieważ słowo „doughnuts” nie może w żadnym wypadku być uznane za nieistotne w całościowym wrażeniu wywieranym przez zgłoszony znak towarowy. Po trzecie, Sąd potwierdził ocenę Izby Odwoławczej dotyczącą istnienia przeciętnego stopnia podobieństwa wizualnego i fonetycznego między porównywanymi oznaczeniami oraz niemożliwości przeprowadzenia porównania z pojęciowego punktu widzenia. Wreszcie w ramach całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd Sąd odniósł się do twierdzenia wnoszącej odwołanie dotyczącego rzekomego dominującego charakteru słowa „bimbo” w zgłoszonym znaku towarowym poprzez odesłanie do wyroku Trybunału w sprawie Medion(5), precyzując w pkt 96 zaskarżonego wyroku, że „w przypadku identyczności towarów lub usług prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może występować w odczuciu odbiorców, jeżeli sporne oznaczenie składa się z zestawienia z jednej strony nazwy przedsiębiorstwa osoby trzeciej, zaś z drugiej strony zarejestrowanego znaku towarowego, posiadającego zwykły charakter odróżniający, który mimo iż samodzielnie nie tworzy całościowego wrażenia, wywieranego przez złożone oznaczenie, to jednak zachowuje w nim niezależną pozycję odróżniającą”. Sąd stwierdził następnie, że słowo „doughnuts” odznaczało się niezależną pozycją odróżniającą w ramach zgłoszonego znaku towarowego, jako że z jednej strony „miało przeciętny charakter odróżniający w odniesieniu do tej części kręgu odbiorców, która nie zna języka angielskiego”, zaś z drugiej strony, będąc pozbawionym jakiegokolwiek znaczenia dla takiego konsumenta, nie scalało się w zgłoszonym znaku towarowym ze słowem „bimbo” w niezależną „jednostkową całość” lub w „logiczną jednostkę”, zdolną do identyfikacji odnośnych produktów jako „pączków produkowanych przez przedsiębiorstwo Bimbo” (pkt 97). Na podstawie tych rozważań oraz mając na uwadze w szczególności identyczność spornych towarów, obniżony poziom uwagi konsumentów ze względu na charakter tych towarów, jak również podobieństwo wizualne oraz fonetyczne pomiędzy porównywanymi oznaczeniami, Sąd doszedł do wniosku, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, że w tej sprawie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
III – Postępowanie przed Trybunałem i żądania stron
7.	Pismem przedstawionym w sekretariacie Trybunału w dniu 14 grudnia 2012 r. wnosząca odwołanie złożyła odwołanie od zaskarżonego wyroku. Zawiera ono żądanie uchylenia zaskarżonego wyroku, uwzględnienia stanowiska prezentowanego w postępowaniu w pierwszej instancji dotyczącego stwierdzenia nieważności spornej decyzji jako wydanej z naruszeniem art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 oraz obciążenia OHIM kosztami postępowania. OHIM i Panrico wnoszą o oddalenie odwołania i obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami postępowania. Przedstawiciele stron zostali wysłuchani na rozprawie, która odbyła się w dniu 7 listopada 2013 r.
IV – W przedmiocie odwołania
8.	W uzasadnieniu wnosząca odwołanie podnosi tylko jeden zarzut, dotyczący naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. Zarzut ten dzieli się na dwie części. Pierwsza część dotyczy naruszenia prawa, które Sąd miał popełnić, przypisując słowu „doughnuts” niezależną pozycję odróżniającą w zgłoszonym znaku towarowym, jak również błędnie interpretując i stosując orzecznictwo Trybunału, a w szczególności ww. wyrok w sprawie Medion. W drugiej części wnosząca odwołanie twierdzi, że Sąd w całościowej ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie wziął pod uwagę wszystkich istotnych okoliczności sprawy.
A – W przedmiocie części pierwszej jedynego zarzutu odwołania: błędnego przypisania słowu „doughnuts” niezależnej pozycji odróżniającej w ramach zgłoszonego znaku towarowego
1. Argumenty stron
9.	Zdaniem wnoszącej odwołanie Sąd niesłusznie, i w zasadzie w sposób automatyczny, przypisał niezależną pozycję odróżniającą słowu „doughnuts” w zgłoszonym znaku towarowym w oparciu o ustalenie, że ten element ma przeciętny odróżniający charakter i jest pozbawiony jakiegokolwiek znaczenia dla przeciętnego konsumenta hiszpańskiego. Postępując w ten sposób, Sąd miał pomylić „odróżniający charakter” i „brak znaczenia” jednego z elementów złożonego znaku towarowego z jego „niezależną pozycją odróżniającą”, przyznając temu, co zostało stwierdzone przez Trybunał w ww. wyroku w sprawie Medion jedynie w drodze wyjątku, charakter zasady ogólnej. Zdaniem wnoszącej odwołanie istnienie pewnej „niezależnej pozycji odróżniającej” musi zostać ustalone indywidualnie w każdej sprawie, mając na uwadze, jak sugeruje samo wykorzystanie słowa „pozycja”, właściwości innych elementów tworzących złożony znak towarowy oraz w świetle wszystkich istotnych okoliczności w sprawie. Tymczasem takiej oceny miało w zaskarżonym wyroku nie być. Przeciwnie, rozumowanie przeprowadzone przez Sąd miało automatycznie doprowadzić do wykluczenia, że znak towarowy złożony z dwóch elementów, z których jeden stanowi znak towarowy cieszący się renomą, zaś drugi ma charakter przeciętnie odróżniający i pozbawiony znaczenia dla kręgu odbiorców, może stworzyć „jednostkową całość” lub „logiczną jednostkę”, co z kolei miało nadać, znów w sposób automatyczny, drugiemu z elementów „niezależną pozycję odróżniającą”. Wnosząca odwołanie zwraca ponadto uwagę, że pojęcia „jednostkowej całości” i „logicznej jednostki”, które zostały użyte w zaskarżonym wyroku, nie zostały sprecyzowane przez Sąd i pozostają niejasne. Na wypadek gdyby zamierzeniem Sądu w odwoływaniu się do tych pojęć było pokreślenie braku związku pomiędzy elementami zgłoszonego znaku towarowego, wnosząca odwołanie zauważa, że sama tylko okoliczność, jakoby jeden albo więcej elementów złożonego znaku towarowego były pozbawione związku z innymi elementami, które ten znak towarowy tworzą, nie oznacza koniecznie, że rzeczone elementy mają niezależną pozycję odróżniającą.
10.	Zdaniem OHIM i Panrico jedyny zarzutu rozpoznawanego odwołania winien w części zostać oddalony jako bezzasadny, a w części odrzucony jako w sposób oczywisty niedopuszczalny, ponieważ jego celem jest przeprowadzenie przez Trybunał powtórnego badania okoliczności faktycznych w sprawie.
2. Analiza
11.	Argumentacja wnoszącej odwołanie, która nie odznacza się szczególną jasnością, wydaje się podnosić w istocie dwa mające ze sobą związek zarzuty. Z jednej strony, wywodząc niezależną pozycję odróżniającą jednego z elementów w ramach złożonego znaku towarowego z jego zdolności odróżniającej oraz z faktu, że ten element, nie mieszając się z innymi elementami znaku towarowego w odróżniającą się pojęciowo całość, utrzymuje swoją autonomię, Sąd niesłusznie miał uciec się do automatyzmu, zamiast dokonać oceny całości okoliczności niniejszej sprawy. Z drugiej strony, właśnie w duchu takiego automatyzmu, Sąd miał nadać ww. wyrokowi w sprawie Medion znaczenie ogólne, co pozostaje w sprzeczności z jego treścią.
12. W celu zbadania tych zarzutów należy przede wszystkim przypomnieć pokrótce ustalenia Trybunału we wspomnianym wyroku w sprawie Medion, którego interpretacja dokonywana przez strony niniejszego postępowania wydaje się być, przynajmniej w części, rozbieżna [lit. a)]. Przejdę następnie do zobrazowania sposobu, w jaki ten wyrok został zinterpretowany i był stosowany w późniejszym orzecznictwie Trybunału i Sądu [lit. b)], zanim spróbuję zdefiniować jego dokładne znaczenie [lit. c)]. Przystąpię wreszcie do zbadania zarzutów podniesionych przez wnoszącą odwołanie [lit. d)].
a) Wyrok w sprawie Medion
13.	W odesłaniu prejudycjalnym leżącym u podstaw wyroku w sprawie Medion Oberlandesgericht Düsseldorf zadał zasadniczo Trybunałowi pytanie, czy art. 5 ust. 1 zdanie drugie lit. b) dyrektywy 89/104/EWG (zwanej dalej „dyrektywą”)(6), który ma taką samą treść jak art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, należy interpretować w ten sposób, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, w przypadku identyczności towarów lub usług, pomiędzy wcześniejszym słownym znakiem towarowym, o normalnym charakterze odróżniającym, a późniejszym złożonym oznaczeniem (słownym lub słowno-graficznym) podmiotu trzeciego, w którym występuje wcześniejszy znak towarowy, poprzedzony nazwą handlową osoby trzeciej, w przypadku gdy taki znak towarowy, bez zdominowania całościowego wrażenia wywieranego przez złożone oznaczenie, zachowuje w jego ramach niezależną pozycję odróżniającą. Zadając to pytanie, sąd odsyłający zwraca uwagę, że zgodnie z aktualnym orzecznictwem Bundesgerichtshof, opierającym się na teorii nazywanej „Prägetheorie” (teoria wywieranego wrażenia), celem oceny podobieństwa spornego oznaczenia należy odnieść się do całościowego wrażenia wywieranego przez każde z dwóch oznaczeń i zbadać, czy identyczna część charakteryzuje złożone oznaczenie w taki sposób, że w tworzeniu całościowego wrażenia pozostałe elementy w dużym stopniu przesuwają się na drugi plan. Według tej teorii prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd nie byłoby możliwe, w przypadku gdyby element identyczny został ograniczony do udziału w tworzeniu ogólnego wrażenia oznaczenia, nawet jeżeli w złożonym oznaczeniu miałby zachować niezależną pozycję odróżniającą. Skarżący w postępowaniu głównym, właściciel wcześniejszego znaku towarowego LIFE, zarejestrowanego dla sprzętu elektronicznego używanego z zakresu rozrywki, starał się uzyskać zakaz używania przez spółkę Thomson oznaczenia THOMSON LIFE w odniesieniu do takich samych towarów. Sąd odsyłający stwierdził, że w zasadzie, ze względu na istnienie w sektorze omawianych produktów praktyki oznaczania skłaniającej się do wysuwania na pierwszy plan nazwy producenta, element „thomson” przyczyniał się w istotny sposób do całościowego wrażenia wywieranego przez oznaczenie THOMSON LIFE, pomimo normalnego charakteru odróżniającego elementu „life”.
14.	Po sprecyzowaniu, że art. 5 ust. 1 lit. b) „dyrektywy podlega zastosowaniu jedynie wtedy, gdy z powodu identyczności lub podobieństwa znaków [i] towarów lub usług w odczuciu odbiorców istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd” i wskazując, że prawdopodobieństwo takie, w rozumieniu rzeczonego przepisu, istnieje, jeżeli krąg odbiorców może uznać, iż dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub, ewentualnie, z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo(7), Trybunał przywołał orzecznictwo, zgodnie z którym istnienie takiego prawdopodobieństwa powinno być przedmiotem całościowej oceny, którą należy oprzeć, „w zakresie, w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa spornych znaków, [...] na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, przy uwzględnieniu w szczególności ich elementów odróżniających i dominujących”(8) . Następnie Trybunał przypomniał, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem postrzeganie znaków towarowych przez przeciętnych konsumentów danych towarów lub usług „odgrywa w [tej] ocenie [...] decydującą rolę”, a konsument taki „postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali”(9) . Trybunał dodał jeszcze, że dla weryfikacji istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd „ocena podobieństwa dwóch znaków towarowych nie opiera się jedynie na uwzględnieniu części tworzących złożony znak towarowy i na porównaniu go z innymi znakami towarowymi”; zasadne jest natomiast dokonanie porównania „poprzez analizę danych znaków towarowych postrzeganych jako całość, co nie wyklucza, że całościowe wrażenie wywierane przez złożony znak towarowy w pamięci właściwego kręgu odbiorców może w niektórych przypadkach zostać zdominowane przez jeden lub kilka z jego składników”.
15. Wobec powyższego Trybunał w pkt 30 wyroku orzekł, co następuje:
„30. Jednakże poza zwykł ymi przypadkami, w których przeciętny konsument postrzega znak towarowy jako całość, i z zastrzeżeniem okoliczności, że całościowe wrażenie może być zdominowane przez jeden lub kilka ze składników złożonego znaku towarowego, w żaden sposób nie można wykluczyć, że w szczególnych przypadkach wcześniejszy znak towarowy używany przez osoby trzecie w oznaczeniu złożonym zawierającym nazwę przedsiębiorstwa tej osoby, który zachowuje w tym oznaczeniu złożonym niezależną pozycję nadającą charakter odróżniający, nie stanowi z tego względu elementu dominującego”.
16. Zdaniem Trybunału w takim przypadku krąg odbiorców może dojść do przekonania, że dane towary lub usługi pochodzą przynajmniej z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo, co stanowi sytuację wystarczającą, aby założyć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd(10) . Trybunał dodał, że uzależnienie ustalenia istnienia takiego prawdopodobieństwa od warunku, że w całościowym wrażeniu wywieranym przez złożone oznaczenie dominuje element, który składał się na wcześniejszy znak towarowy, pozbawiłoby właściciela tego ostatniego wyłącznego prawa, przyznanego na mocy art. 5 ust. 1 dyrektywy, zawsze wtedy, gdy osoba trzecia używa złożonego oznaczenia składającego się z takiego znaku towarowego i nazwy handlowej lub ze znaku towarowego osoby trzeciej, które cieszą się renomą, jako że te elementy byłyby w stanie, w większości przypadków, zdominować wrażenie ogólne wywierane przez oznaczenie(11) .
b)	Późniejsze zastosowania wyroku w sprawie Medion
17. Z analizy orzecznictwa późniejszego w stosunku do wyroku w sprawie Medion wynika przede wszystkim, że pierwsza część uzasadnienia tego orzeczenia, a mianowicie pkt 27–29, których treść została pokrótce przywołana w pkt 14 niniejszej opinii, była w sposób praktycznie jednolity cytowana celem zobrazowania sposobu postępowania przy dokonywaniu oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w przypadku gdy jeden lub oba sporne znaki towarowe mają charakter złożonego oznaczenia(12) . W tym kontekście rzeczony wyrok był interpretowany z jednej strony jako podkreślenie zasady, zgodnie z którą ustalenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd musi być przedmiotem całościowej oceny, opartej, w odniesieniu do podobieństwa pomiędzy oznaczeniami, na kryterium całościowego wrażenia
wywieranego przez te oznaczenia, z drugiej zaś strony, jako potwierdzenie tego, co zostało już stwierdzone przez Sąd i Trybunał w sprawach Matratzen, a mianowicie że konieczność dokonania porównania pomiędzy spornymi znakami towarowymi, postrzeganymi każdy jako całość, „nie wyklucza, że całościowe wrażenie wywierane w świadomości odbiorców, a dotyczące znaku złożonego, mogłoby, w określonych okolicznościach, zostać zdominowane przez jeden lub kilka jego składników”(13) .
18.	W różnych wyrokach, w szczególności wyrokach Sądu, można następnie znaleźć odniesienie do wyjaśnień zawartych w pkt 30–37 wyroku w sprawie Medion, których treść została streszczona w pkt 15 i 16 niniejszej opinii, jak również do pojęcia „niezależnej pozycji odróżniającej”. Pierwszą okolicznością, która wyłania się z analizy tych wyroków, jest tendencja do rozszerzania znaczenia tej części uzasadnienia wyroku w sprawie Medion poza przypadki jasno w nim przewidziane, odnoszące się, jak stwierdzono powyżej, do użycia przez osobę trzecią, w przypadku identyczności towarów, oznaczenia złożonego z powtórzenia
wcześniejszego znaku towarowego o niezależnym charakterze odróżniającym
wraz z nazwą przedsiębiorstwa
osoby trzeciej lub z należącym do niej znakiem towarowym(14) . Niezależnie od istnienia kilku orzeczeń wydanych w odmiennym duchu(15) w istocie, najpierw w orzecznictwie Sądu(16), zaś następnie stopniowo także i w orzecznictwie Trybunału(17), przeważył kierunek polegający na wywnioskowaniu przez analogię ze wskazanych wyżej punktów wyroku w sprawie Medion „reguły” mającej zastosowanie we wszystkich sprawach, w których wcześniejszy znak towarowy(18) występuje jako element późniejszego oznaczenia złożonego, i to nawet jeżeli nie jest przedstawiony identycznie(19) .
19. Podobnie została również dokonana nadinterpretacja pojęcia „niezależnej pozycji odróżniającej”, zaś pojęcie to było wykorzystywane także w okolicznościach różnych od tych, które charakteryzowały postępowanie główne w sprawie Medion, na przykład w przypadku istnienia wcześniejszego graficznego znaku towarowego(20) . Jakkolwiek nie można odnaleźć w orzecznictwie definicji tego pojęcia, zostało ono z czasem związane z „widocznością” lub „rozpoznawalnością” wcześniejszego znaku towarowego wewnątrz zgłoszonego znaku towarowego, w którym to pierwszy znak lub jego element(21) jest powtarzany(22) . W innych natomiast przypadkach zostało ono uznane za nadające się do zastosowania względem elementu „niezależnego, centralnego i wywołującego efekt”(23), elementu o „własnym charakterze odróżniającym”(24) lub o „wystarczającym potencjale przyciągania”(25) czy też zostało wyprowadzone z jego „niepomijalnego” charakteru w całościowym wrażeniu wywoływanym przez złożone oznaczenie(26) . W odniesieniu do stopnia charakteru odróżniającego niezbędnego do rozróżnienia takiej pozycji orzecznictwo jest wyjątkowo niejednolite. W niektórych wyrokach wykluczono, aby powtórzenie wcześniejszego znaku towarowego w późniejszym oznaczeniu złożonym mogło, w ramach takiego oznaczenia, zająć niezależną pozycję odróżniającą, w przypadkach, w których rzeczony znak towarowy (lub raczej element późniejszego oznaczenia, które stanowi powtórzenie tego znaku) miałby charakter słowny(27) lub niewielki charakter odróżniający(28) . W innych zaś przypadkach przyjęto rozwiązanie odmienne(29) . Orzecznictwo wydaje się natomiast być ugruntowane w twierdzeniu, że nie sposób przypisać niezależnej pozycji odróżniającej elementowi oznaczenia późniejszego, który powtarza wcześniejszy znak towarowy, w przypadku gdy razem z innymi elementami rzeczonego znaku tworzy on samodzielną logiczną jednostkę, tracąc w ten sposób własną niezależność pojęciową(30) .
20. W odniesieniu do skutków związanych z ustaleniem niezależnej pozycji odróżniającej, którą wcześniejszy znak towarowy zachowuje w oznaczeniu późniejszym, różne orzeczenia wywodzą automatycznie z takiego twierdzenia istnienie podobieństwa wizualnego
pomiędzy porównywanymi oznaczeniami(31) . Większa rozwaga widoczna jest natomiast na etapie całościowej oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. W tym zakresie wskazano, że rzeczone prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd nie może zostać wywnioskowane z jednej tylko okoliczności, że wcześniejszy znak towarowy zajmuje w późniejszym znaku towarowym pewną pozycję odróżniającą, nawet jeżeli nie dominującą(32), ale musi zostać ustalone na podstawie wszystkich istotnych okoliczności w sprawie(33) .
21. Wreszcie chcę uwidocznić niepewność prezentowaną w orzecznictwie w zakresie znaczenia, jakie nadać obecności w znaku towarowym oznaczenia nazwy producenta. Podczas gdy w samym wyroku w sprawie Medion i w późniejszych orzeczeniach uznano, że oznaczenie tego typu, biorąc pod uwagę jego funkcję identyfikującą pochodzenie produktu, nie mogłoby być uznane za element nieistotny(34), a nawet został mu przypisany charakter potencjalnie dominujący(35), to w innych wyrokach zostało ono uznane, właśnie przez wzgląd na rzeczoną funkcję, za element o znaczeniu drugorzędnym(36) .
c)	Znaczenie wyroku z sprawie Medion
22. Krótkie badanie wcześniejszego orzecznictwa ukazuje pewną trudność w nakreśleniu rzeczywistego znaczenia wyroku w sprawie Medion i nadaniu treści pojęciu „niezależnej pozycji odróżniającej”, które zawarte jest w cytowanym powyżej pkt 30 tego wyroku. Nawet jeśli użyta w tym punkcie przez Trybunał terminologia pozwala na przyjęcie, że celem, który mu przyświecał, było wprowadzenie wyjątku do utrwalonych w orzecznictwie unijnym zasad w przedmiocie oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, to taka interpretacja nie wydaje mi się satysfakcjonująca. Zróżnicowanie kryteriów mających zastosowanie do oceny podobieństwa pomiędzy znakami towarowymi, które dla pewnej samodzielnej kategorii złożonych znaków towarowych powoduje odstępstwo od reguł dotyczących postrzegania znaku towarowego przez krąg odbiorców, nie znajduje w mojej ocenie żadnego przekonywującego uzasadnienia. W szczególności nie może stanowić takiego uzasadnienia potrzeba ochrony wcześniejszego znaku towarowego przed ewentualnym przywłaszczeniem przez osoby trzecie, którą Trybunał wydaje się uwypuklać w pkt 33–35 wyroku w sprawie Medion. W istocie potrzeba taka, nawet jeśli uzasadniona, obca jest ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i, jak już zauważył rzecznik generalny F.G. Jacobs w opinii przedstawionej w sprawie prowadzącej do wydania rzeczonego wyroku, musi zostać zaspokojona na podstawie innych norm niż te, które rządzą dokonywaniem takiej oceny(37) .
23. Moim zdaniem konieczne zatem jest podjęcie próby dokonania innej wykładni wyroku w sprawie Medion. W tym celu należy przede wszystkim przypomnieć, że omawiane orzeczenie wydane zostało w postępowaniu toczącym się na skutek pytania prejudycjalnego, w którym każda ocena okoliczności faktycznych należy do wyłącznej kompetencji sądu odsyłającego. W takim kontekście Trybunał nie zajął żadnego stanowiska w przedmiocie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w tej sprawie (porównanie pomiędzy znakami towarowymi THOMSON LIFE i LIFE), ograniczając się jedynie do odpowiedzi na zadane mu pytanie, precyzując, na podstawie informacji dostarczonych przez sąd krajowy, kryteria, w oparciu o które należy dokonać oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. W tym kontekście omawiane orzeczenie ogranicza się w zasadzie do stwierdzenia, że nie można wykluczyć a priori istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd pomiędzy wcześniejszym znakiem towarowym, wykorzystanym przez osobę trzecią w ramach oznaczenia złożonego, a tym oznaczeniem, w przypadku gdy wcześniejszy znak towarowy, nawet jeżeli nie stanowi elementu dominującego oznaczenia złożonego, zajmuje w nim taką pozycję, że prowadzi właściwy krąg odbiorców do przypisania „[również] właścicielowi tego znaku towarowego pochodzenia [...] towar[ów] lub usłu[g] oznaczon[ych] oznaczeniem złożonym”(38) .
24.	Bardziej ogólnie, i wychodząc poza okoliczności sprawy rozpoznawanej przez Trybunał, takie stwierdzenie powoduje, że w przypadku gdy element złożonego oznaczenia, identyczny lub podobny do wcześniejszego znaku towarowego, znacząco przyczynia się do tworzenia wizerunku tego znaku towarowego, który właściwy krąg odbiorców zachowuje w świadomości, nie dominując go jednak, i pomimo ewentualnej przewagi innego składnika znaczenia, rzeczony element musi zostać wzięty pod uwagę przy ocenie podobieństwa pomiędzy złożonym oznaczeniem a wcześniejszym znakiem towarowym i zostać rozważony przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. W takim sens ie, daleko od wprowadzania odstępstwa od zasad rządzących taką oceną, omawiany wyrok miał w mojej ocenie za zadanie złagodzić rygor wyrażony w niektórych wcześniejszych orzeczeniach, w szczególności w sprawach Matratzen Concord przeciwko OHIM, które mogły zostać zinterpretowane jako przykład ścisłego zastosowania teorii Prägetheorie(39) . Taka interpretacja wyroku w sprawie Medion została potwierdzona przez wyrok w sprawie OHIM przeciwko Shaker(40), w którym Trybunał, w celu złagodzenia pozornej niespójności pomiędzy rzeczonymi wyrokami a wyrokiem w sprawie Medion, wskazanym w opinii rzecznik generalnej J. Kokott, do której wyrok odsyła, orzekł, że choć nie można wykluczyć, aby całościowe wrażenie wywierane przez złożony znak towarowy mogło, w określonych okolicznościach, zostać zdominowane przez jeden lub więcej jego składników, to jednak „tylko wtedy, gdy wszystkie pozostałe składniki znaku towarowego są bez znaczenia, ocena podobieństwa [pomiędzy dwoma znakami towarowymi] może zależeć wyłącznie od składnika dominującego”(41) . Taka interpretacja była stale powtarzana w późniejszym orzecznictwie Trybunału(42) .
25.	W tym miejscu konieczne jest wyjaśnienie dwóch kwestii. Po pierwsze, potwierdzenie, że przy ocenie podobieństwa pomiędzy dwoma znakami towarowymi, z których jeden jest złożony z większej ilości elementów, wśród nich zaś pojawia się powtórzony, w sposób identyczny lub podobny, jedyny element drugiego znaku towarowego, należy uwzględnić element wspólny, jeżeli nie jest marginalny w całościowym wrażeniu wywieranym przez złożony znak towarowy, nawet jeżeli nie dominuje on tego wrażenia, nie powoduje, by można było odstąpić od kryteriów postrzegania znaku towarowego przez właściwy krąg odbiorców, którym orzecznictwo nadało charakter prawdziwych i właściwych parametrów prawnych. Pierwszym z takich parametrów, uznanym w utrwalonym już orzecznictwie, na którym opiera się wyrok w sprawie Medion, jest ten, wedle którego przeciętny konsument zwyczajowo postrzega znak towarowy jako jedną całość, nie dokonując badania poszczególnych jego elementów(43) . Z tej zasady wynika, że analiza
komponentów znaku towarowego oraz ich znaczenia w jego ramach służy indywidualizacji, w drodze syntezy, całościowego wrażenia, które ten znak towarowy wywołuje, zdolnego do bycia zapamiętanym przez konsumentów i do pokierowania ich przyszłymi wyborami przy zakupie towarów. Taki proces syntezy jest niezbędny również w przypadku znaków towarowych złożonych z większej liczby elementów charakterystycznych, które tworzą całościowe wrażenie wywierane przez ten znak towarowy, nie będąc przy tym rozstrzygającymi, gdy każdy z nich jest rozważany odrębnie. Synteza okazuje się także konieczna w okolicznościach opisanych w wyroku w sprawie Medion, czyli w przypadku gdy wcześniejszy znak towarowy występuje w oznaczeniu osoby trzeciej wraz z nazwą handlową tej osoby(44) . Bardziej ogólnie, nie jest zatem istotna pozycja, którą zajmuje w późniejszym oznaczeniu jego element powtarzający wcześniejszy znak towarowy, ale zdolność tego elementu do bycia autonomicznie postrzeganym i zapamiętanym przez odbiorców w kontekście rzeczonego oznaczenia.
26.	Po drugie, niezależnie od pozycji, którą wcześniejszy znak towarowy zajmuje w ogólnym wrażeniu wywieranym przez późniejsze oznaczenie, konieczne jest ustalenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, i to nie w sposób abstrakcyjny, ale w świetle ogółu czynników istotnych w danej sprawie, wśród których znajdują się w szczególności, poza podobieństwem wizualnym, fonetycznym i pojęciowym pomiędzy spornymi oznaczeniami, natura danych towarów i usług, metody ich marketingu, mniejsza lub większa świadomość właściwego kręgu odbiorców, jak również zwyczaje rzeczonych odbiorców w danym sektorze(45) . Z powyższego wynika niemożliwość automatycznego wnioskowania – w oparciu o okoliczność, iż wcześniejszy znak towarowy zachowuje, w złożonym późniejszym znaku towarowym, niezależną pozycję odróżniającą – że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd pomiędzy rozważanymi oznaczeniami(46) . W szczególności potrzeba ochrony wcześniejszego znaku towarowego nie pozwala na zrezygnowanie z ustalenia takiego prawdopodobieństwa, jak również, w mojej ocenie, jasno wynika z samych pkt 31 i 36 wyroku w sprawie Medion.
27. W oparciu o zasady przedstawione powyżej przejdę do zbadania argumentów podniesionych przez wnoszącą odwołanie w pierwszej części jej jedynego zarzutu odwołania.
d)	Analiza zarzutów
28. Wnosząca odwołanie twierdzi przede wszystkim, że Sąd doszedł do konkluzji, że element „doughnuts” zajmuje w oznaczeniu, o rejestrację którego wnosi, niezależną pozycję odróżniającą w rozumieniu wyroku w sprawie Medion, bez dokonania całościowej oceny okoliczności w niniejszej sprawie. W związku z tym na wstępie wskażę, że pkt 96 i 97 zaskarżonego wyroku, których dotyczy analizowany zarzut, zawierają odpowiedź na argument wnoszącej odwołanie, wedle którego, element „bimbo” ma charakter dominujący w zgłoszonym znaku towarowym. W takim kontekście odwołanie się do wyroku w sprawie Medion, które zawarte jest w tych punktach, musi zostać odczytane jako przypomnienie zasady, potwierdzonej w rzeczonym wyroku, wedle której ustalenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie może zostać podporządkowane okoliczności, że w całościowym wrażeniu wywieranym przez złożone oznaczenie pozycję dominującą zajmuje ta jego część, która tworzy wcześniejszy znak towarowy(47) . Innymi słowy Sąd obrał sobie za cel wyjaśnienie, że nawet jeśliby przyjąć, że element „bimbo” ma charakter dominujący, który przypisuje mu wnosząca odwołanie, to okoliczność ta nie byłaby wystarczająca do wykluczenia jego znaczenia w ramach oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd przez element „doughnuts”. Do podobnego wniosku Sąd doszedł także w pkt 81 zaskarżonego wyroku, w którym wyjaśnił, że ten ostatni element musi zostać wzięty pod uwagę w porównaniu pomiędzy omawianymi oznaczeniami, jako że nie pozostaje on bez znaczenia w całościowym wrażeniu wywieranym przez zgłoszony znak.
29. To powiedziawszy, nie uważam, aby Sąd naruszył prawo poprzez powiązanie w pkt 97 zaskarżonego wyroku niezależnej pozycji odróżniającej elementu „doughnuts” w zgłoszonym znaku towarowym z jego odróżniającym charakterem oraz okolicznością, że nie łączy się on z innym elementem tego znaku towarowego w całość pojęciowo odrębną. W istocie z jednej strony ten punkt musi być interpretowany w świetle ustaleń dokonanych już przez Sąd, a dotyczących zdolności elementu „doughnuts” do zwrócenia uwagi odbiorców i do bycia przez nich w konsekwencji autonomicznie postrzeganym, jak również, jego zdolności przyczynienia się do stworzenia całościowego wrażenia wywieranego przez znak towarowy (w szczególności pkt 79–81, 85, 86 i 92). Z drugiej strony, jak zostanie wykazane przy badaniu drugiej części jedynego zarzutu odwołania, Sąd nie wyciągnął z ustalenia odróżniającego i autonomicznego charakteru powyższego elementu automatycznie wniosku, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
30. Jeśli chodzi o drugi zarzut, zgodnie z którym Sąd miałby niezasadnie rozszerzyć zakres ww. wyroku w sprawie Medion, to wywodzi się on z interpretacji tego wyroku odmiennej od tej, która dokonana została w niniejszej opinii, a zatem w mojej ocenie oparty jest na błędnej z prawnego punktu widzenia przesłance.
31. Na podstawie całości powyższych rozważań proponuję, aby Trybunał oddalił pierwszą część jedynego zarzutu odwołania jako bezzasadną.
B – W przedmiocie części drugiej jedynego zarzutu odwołania: braku rozważenia wszystkich okoliczności istotnych celem dokonania oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd
1.
Argumenty stron
32. Po pierwsze, wnosząca odwołanie podnosi, że Sąd oparł swój wniosek dotyczący istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd na jednym tylko ustaleniu – domniemywanej – niezależnej pozycji odróżniającej elementu „doughnuts”, z pominięciem innych istotnych czynników, a w szczególności okoliczności, że element „bimbo” nie stanowi jedynie nazwy handlowej, ale także znak towarowy, cieszący się renomą w Hiszpanii w odniesieniu do produktów, które obejmował wniosek o rejestrację, faktu, że taki element występuje na początku zgłoszonego znaku, słabej zdolności odróżniającej wcześniejszego znaku towarowego oraz okoliczności, że wcześniejszy znak towarowy nie jest powtórzony w sposób identyczny w zgłoszonym znaku towarowym. W szczególności, w opinii wnoszącej odwołanie, fakt, że pierwszym elementem zgłoszonego znaku towarowego jest cieszący się renomą znak towarowy, powinien spowodować wykluczenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd pomiędzy spornymi oznaczeniami, analogicznie do tego, co Trybunał stwierdził w ww. wyroku w sprawie Becker przeciwko Harman International Industries.
33. Po drugie, wnosząca odwołanie podnosi, że w zaskarżonym wyroku brak jest uzasadnienia, gdyż Sąd miał nie wyjaśnić, z jakiego powodu właściwy krąg odbiorców miałby być skłonny do pomijania pierwszego elementu złożonego znaku towarowego, który identyfikuje powszechnie znane pochodzenie handlowe danych towarów, i do przypisywania pochodzenia tych ostatnich właścicielowi wcześniejszego znaku towarowego lub przedsiębiorstwom powiązanym gospodarczo.
34. Po trzecie, wnosząca odwołanie podkreśla, że kontekst, w którym Trybunał wydał wyrok w sprawie Medion, jest inny od kontekstu niniejszej sprawy, w której, inaczej niż w sektorze produktów elektronicznych, tworzenie powiązań gospodarczych pomiędzy konkurującymi firmami byłoby nietypowe.
35. OHIM i Panrico uważają, że argumenty wnoszącej odwołanie są po części niedopuszczalne, zaś po części w sposób oczywisty bezzasadne.
2.
Analiza
36. Zgadzając się z założeniem, z którego wychodzi wnosząca odwołanie – że wyrok w sprawie Medion nie pozwala ani na odstąpienie od kryterium całościowego wrażenia wywieranego przez złożony znak towarowy, ani na pominięcie całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – uznaję mimo wszystko za bezzasadne argumenty, które wnosząca odwołanie wysuwa w tej części jedynego zarzutu odwołania.
37. Z kompleksowej – a nie selektywnej, jak proponuje wnosząca odwołanie – wykładni zaskarżonego wyroku wynika w istocie, że Sąd nie uznał, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd na podstawie jednego tylko ustalenia, że element „doughnuts” zajmuje w zgłoszonym znaku towarowym niezależną pozycję odróżniającą, ale oparł się w tym celu na wielu czynnikach, w ramach dokonywania ogólnej oceny, w zgodzie z orzecznictwem cytowanym przez niego w pkt 51 wyroku.
38. Przeciwnie niż to twierdzi wnosząca odwołanie, przy porównywaniu odnośnych znaków towarowych Sąd wziął pod uwagę zarówno cieszący się rzekomo renomą charakter znaku towarowego BIMBO, jak i okoliczność, że ten ostatni stanowi pierwszy z dwóch elementów, z których składa się zgłoszony znak towarowy. Jeśli chodzi o pierwszy aspekt, nie wykluczając, że okoliczność, iż element złożonego oznaczenia stanowi znak towarowy cieszący się renomą, może mieć znaczenie przy ocenie względnej wagi poszczególnych składników tego oznaczenia, Sąd stwierdził jednak, że nie powoduje to automatycznie, by porównanie między spornymi znakami towarowymi musiało ograniczyć się do wzięcia pod uwagę tylko tego elementu, jeżeli okaże się, że inne składniki tego oznaczenia nie pozostają bez znaczenia w całościowym wrażeniu przez niego wywieranym(48) . Jeśli chodzi o drugi aspekt, w pkt 80, 83 i 84 zaskarżonego wyroku Sąd wskazał, że chociaż umiejscowiony w zgłoszonym znaku towarowym po elemencie „bimbo”, element „doughnuts” był jednak zdolny przyciągnąć uwagę hiszpańskiego kręgu odbiorców, z powodu tego, że jest dłuższy oraz posiada nietypowy dla języka hiszpańskiego charakter sekwencji spółgłosek „ghn”, i dlatego powinien zostać wzięty pod uwagę przy ocenie podobieństwa wizualnego pomiędzy spornymi oznaczeniami. Co do istoty sprawy – takie ustalenia o charakterze faktycznym nie mogą być przedmiotem kontroli dokonywanej przez Trybunał w postępowaniu odwoławczym.
39. Sąd wziął również pod uwagę, przeciwnie niż twierdzi wnosząca odwołanie, okoliczność, że wcześniejszy znak towarowy nie był powtórzony w sposób identyczny w zgłoszonym znaku, podkreślając w pkt 82, że jedyna różnica dotyczyła jednej litery, umiejscowionej na trzecim miejscu wewnątrz relatywnie długiego słowa. Podniósł on, że taka różnica nie modyfikuje znacząco ani długości, ani – pod względem fonetycznym – wymowy odnośnego słowa.
40. Co się tyczy twierdzenia, zgodnie z którym element „bimbo” nie stanowi jedynie nazwy handlowej, ale także znak towarowy cieszący się renomą w Hiszpanii w odniesieniu do danych produktów, wskażę, że wnosząca odwołanie nie uzyskuje na jego podstawie żadnego konkretnego skutku w wymiarze prawnym. Jeżeli jej zamiarem jest odróżnienie w ten sposób niniejszego postępowania od postępowania głównego w sprawie Medion, to zwracam uwagę, że w konstrukcji wyroku wydanego w tamtej sprawie fakt, że wcześniejszy znak towarowy jest używany w złożonym oznaczeniu osoby trzeciej wraz z jej nazwą handlową lub z posiadanym przez nią znakiem towarowym, nie wydaje się mieć żadnego znaczenia. W istocie z jednej strony w pkt 36 rzeczonego wyroku Trybunał zrównał te dwie hipotezy, zaś z drugiej strony z tego, co stwierdził sąd odsyłający, wynikało, że na rynku omawianych towarów istniała rozpowszechniona praktyka umieszczania nazwy handlowej przedsiębiorstwa w znaku towarowym, z takim skutkiem, że nazwa ta traciła swoją typową cechę oznaczenia, które charakteryzuje przedsiębiorstwo, aby stać się elementem identyfikującym produkt(49) .
41. Dokonując całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, Sąd wziął pod uwagę stopień podobieństwa wizualnego i fonetycznego pomiędzy porównywanymi oznaczeniami, oceniony jako średni, identyczność produktów (pkt 91), średni charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego (pkt 92) (pkt 95–97), naturę odnośnych produktów oraz raczej niski poziom uwagi odbiorców w momencie zakupu (pkt 99). Odnosząc się do całokształtu takich czynników, a w szczególności do średniego poziomu podobieństwa wizualnego i fonetycznego pomiędzy oznaczeniami i do identyczności produktów, Sąd ostatecznie doszedł do przekonania, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
42. W takich okolicznościach nie uważam, aby można było zarzucić Sądowi, że wyprowadził automatyczny wniosek co do istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd pomiędzy spornymi oznaczeniami ze stwierdzenia niezależnej pozycji odróżniającej elementu „doughnuts” w zgłoszonym znaku ani też że nie dokonał całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
43. Podlega również oddaleniu zarzut dotyczący braku uzasadnienia zaskarżonego wyroku. Powody, dla których Sąd oddalił argument wnoszącej odwołanie, dotyczycące decydującego charakteru rzekomej dominacji słowa „bimbo” w zgłoszonym znaku, przedstawione są, poza pkt 95–97 zaskarżonego wyroku, również w jego pkt 76–81.
44. Wreszcie argument wnoszącej odwołanie, zgodnie z którym wyrok w sprawie Medion nie może znaleźć zastosowania w niniejszej sprawie z uwagi na różnicę w praktykach handlowych w sektorze sprzętu elektronicznego, służącego celom rozrywki oraz w sektorze cukierniczym, jest moim zdaniem w rzeczywistości bezpodstawny. W istocie, przeciwnie niż zdaje się twierdzić wnosząca odwołanie, z analizy wyroku i opinii nie wynika, aby częstotliwość więzi gospodarczych między przedsiębiorstwami działającymi na rynku odniesienia stanowiła część kontekstu faktycznego w postępowaniu głównym, opisanego przez sąd odsyłający. Jak już zostało podkreślone w pkt 40 niniejszej opinii, sąd ten podniósł natomiast, że w odnośnym sektorze handlowym praktyka dotycząca oznaczania przyznawała większe znaczenie nazwie producenta, który w innym wypadku zostałby zepchnięty na dalszy plan w ogólnym wrażeniu wywoływanym przez złożony znak towarowy, biorąc pod uwagę, że odbiorcy mają zwykle skłonność do identyfikowania pochodzenia produktu na podstawie innego elementu oznaczenia(50) . Istnienie takich praktyk handlowych, które, jeżeli są udokumentowane, muszą z pewnością zostać wzięte pod uwagę jako istotny czynnik w całościowej ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, nie zostało przez wnoszącą odwołanie ani wykazane, ani podniesione w odniesieniu do rynku odnośnych produktów.
45. Na podstawie całokształtu powyższych rozważań proponuję, aby Trybunał oddalił jako bezpodstawną również część drugą jedynego zarzutu odwołania.
V – Wnioski
46. W świetle powyższych rozważań proponuję, aby Trybunał oddalił odwołanie i obciążył wnoszącą odwołanie kosztami postępowania.
(1) .
(2)
–	T‑569/10.
(3)
–	R 838/2009‑4.
(4)
– Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1). Z dniem 13 kwietnia 2009 r. rozporządzenie nr 40/94 zostało uchylone i zastąpione rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).
(5)
–	Wyrok z dnia 6 października 2005 r. w sprawie C‑120/04, Zb.Orz. s. I‑8551.
(6)
–	Pierwsza dyrektywa Rady nr 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1).
(7)
–	Punkty 25–27.
(8)
–	Punkty 27, 28.
(9)
– 	Trybunał cytował w szczególności wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C‑251/95 SABEL, Rec. s. I‑6191; z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C‑342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I‑3819; postanowienie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie C‑3/03 P Matratzen Concord przeciwko OHIM, Rec. s. I‑3657.
(10)
–	Punkty 31, 36.
(11)
–	Punkty 32–34.
(12)
–	Zobacz w szczególności wyroki: z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie C‑655/11 P Seven for all mankind przeciwko Seven, pkt 71, 72; z dnia 2 września 2010 r. w sprawie C‑254/09 P Calvin Klein Trademark Trust przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I‑7989, pkt 43–45; z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawach połączonych C‑202/08 P i C‑208/08 P American Clothing Associates przeciwko OHIM i OHIM przeciwko American Clothing Associate, Zb.Orz. s. I‑6933, pkt 61; z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C‑334/05 P OHIM przeciwko Shaker, Zb.Orz. s. I‑4529, pkt 33, 35, 41; postanowienia: z dnia 20 października 2011 r. w sprawie C‑67/11 P DTL przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I‑156, pkt 39–41; z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie C‑579/08 P Messer Group przeciwko Air Products and Chemicals, Zb.Orz. s. I‑2, pkt 71, z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie C‑210/08 P Sebirán przeciwko OHIM i El Coto De Rioja, Zb.Orz. s. I‑6, pkt 35. Jeżeli chodzi o Sąd, zob. w szczególności wyrok z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie T‑491/04 Merant przeciwko OHIM – Focus Magazin verlag (FOCUS), niepublikowany w Zbiorze, pkt 43, 44.
(13)
–	Wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T‑6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. s. II‑4335, pkt 34, ww. postanowienie w sprawie Matratzen Concord przeciwko OHIM, pkt 32, ww. wyrok w sprawie Medion, pkt 29. Zobacz podobnie w szczególności wyrok z dnia 20 września 2007 r. w sprawie C‑193/06 P Nestlé przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I‑114, punkt 42; ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 41.
(14)
–	Jak już miałem okazję podkreślić w pkt 16 niniejszej opinii, w pkt 34 wyroku w sprawie Medion Trybunał czyni odniesienie nie tylko do hipotezy, w której do wcześniejszego znaku towarowego dołącza się, w złożonym późniejszym oznaczeniu, nazwę handlową przedsiębiorstwa osoby trzeciej, ale także do hipotezy, w której element dodatkowy stanowi (cieszący się renomą) znak towarowy należący do tej osoby trzeciej.
(15)
–	Zobacz wyroki Sądu: z dnia 29 września 2011 r. w sprawie T‑107/10 Procter & Gamble Manufacturing Cologne przeciwko OHIM – Natura Cosméticos (NATURAVIVA), niepublikowany w Zbiorze, pkt 43; z dnia 13 września 2010 r. w sprawie T‑366/07 Procter & Gamble przeciwko OHIM – Prestige Cosmetics (P & G PRESTIGE BEAUTE), niepublikowany w Zbiorze, pkt 82).
(16)
–	Zobacz podobnie wyroki: z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie T‑109/07 L’Oréal przeciwko OHIM – Spa Monopole (SPA THERAPY), Zb.Orz. s. II‑675, pkt 19; z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie T‑247/11 FairWild Foundation przeciwko OHIM – Wild (FAIRWILD), pkt 49; z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie T‑348/10 Panzeri przeciwko OHIM – Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport), pkt 33; z dnia 25 marca 2010 r. w sprawach połączonych od T‑5/08 do T‑7/08 Nestlé przeciwko OHIM – Master Beverage Industries (Golden Eagle), Zb.Orz. s. II‑1177, pkt 60; z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie T‑376/09 Glenton España przeciwko OHIM – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA), niepublikowany w Zbiorze, pkt 34; z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie T‑169/10 Grupo Osborne przeciwko OHIM – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL), pkt 27; z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie T‑231/12 Rocket Dog Brands przeciwko OHIM – Julius-K9 (JULIUS K9), pkt 30; z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie T‑212/07 Harman International Industries przeciwko OHIM – Becker (Barbara Becker) Zb.Orz. s. II‑3431, pkt 37, 41; z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie T‑460/07 Nokia przeciwko OHIM – Medion (LIFE BLOG), Zb.Orz. s. II‑89, pkt 73.
(17)
–	Zobacz postanowienia: z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie C‑23/09 P ecoblue przeciwko OHIM i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Zb.Orz. s. I‑7, pkt 45; z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie C‑353/09 P, Zb.Orz. s. I‑12, pkt 34. Wydaje się, że do takiego wniosku, interpretując punkt 30 i następne wyroku w sprawie Medion jako wyjątek od zasady, wedle której konsument postrzega znak towarowy jako całość, doszedł również rzecznik generalny P. Cruz Villalon w sprawie C‑51/09 P Becker przeciwko Harman International Industries, pkt 53, 55, 56 (wyrok z dnia 24 czerwca 2010 r.), Zb.Orz. s. I‑5805; zob. również, implicite, pkt 34–39 tegoż wyroku.
(18)
–	Powtórzony w całości – zob. wyrok Sądu z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie T‑231/12 Rocket Dog Brands przeciwko OHIM – Julius-K9 (JULIUS K9), pkt 31; ww. wyrok w sprawie Focus Magazin Verlag przeciwko OHIM – Editorial Planeta (FOCUS Radio), pkt 40. W sposób dorozumiany w sensie przeciwnym zob. jednak wyrok z dnia 16 września 2009 r. w sprawach połączonych T‑305/07 i T‑306/07 Offshore Legends przeciwko OHIM – Acteon (OFFSHORE LEGENDS w kolorach białym i czarnym oraz OFFSHORE LEGENDS w kolorach niebieskim, zielonym i czarnym), niepublikowany w Zbiorze, pkt 86.
(19)
–	Zobacz ww. wyroki: w sprawie Panzeri przeciwko OHIM, pkt 33; w sprawie Nestlé przeciwko OHIM – Master Beverage Industries (Golden Eagle), pkt 60; w sprawie Glenton España przeciwko OHIM – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA), pkt 34; w sprawie Grupo Osborne przeciwko OHIM – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL), pkt 27. Zobacz jednak w sensie przeciwnym wyrok z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie T‑160/09 Winzer Pharma przeciwko OHIM – Alcon (OFTAL CUSI), niepublikowany w Zbiorze.
(20)
–	Zobacz ww. wyrok Sądu w sprawie Glenton España przeciwko OHIM – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA), pkt 54. Podobnie zob. również wyrok z dnia 23 września 2009 r. w sprawie T‑99/06 Phildar przeciwko OHIM – Comercial Jacinto Parera (FILDOR), pkt 43, w którym Sąd potwierdził poprawność używania takiego pojęcia przez izbę odwoławczą w celu dokonania oceny znaczenia elementu graficznego w całościowym wrażeniu wywieranym przez wcześniejszy znak towarowy.
(21)
–	Zobacz wyrok Sądu z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie T‑228/09 United States Polo Association przeciwko OHIM – Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.), niepublikowany w Zbiorze, pkt 38, potwierdzony wyrokiem z dnia 6 września 2012 r. w sprawie C‑327/11 P United States Polo Association przeciwko OHIM, w którym Trybunał precyzuje, w pkt 51 i 52, że Sąd nie zastosował w tej sprawie wyroku w sprawie Medion.
(22)
–	Zobacz na przykład ww. wyroki Sądu: w sprawie Harman International Industries przeciwko OHIM – Becker (Barbara Becker), pkt 37; w sprawie FairWild Foundation przeciwko OHIM – Wild (FAIRWILD), pkt 50.
(23)
–	Zobacz ww. wyrok Sądu w sprawie Glenton España przeciwko OHIM – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA), pkt 54.
(24)
–	Zobacz ww. postanowienie w sprawie Perfetti Van Melle przeciwko OHIM, pkt 37.
(25)
–	Wyżej wymieniony wyrok Sądu w sprawie Grupo Osborne przeciwko OHIM – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL), pkt 42.
(26)
–	Zobacz na przykład ww. wyroki: w sprawie Nestlé przeciwko OHIM – Master Beverage Industries (Golden Eagle), pkt 60–63; w sprawie Offshore Legends przeciwko OHIM – Acteon (OFFSHORE LEGENDS w kolorach białym i czarnym oraz OFFSHORE LEGENDS w kolorach niebieskim, czarnym i zielonym), pkt 82–86.
(27)
–	Zobacz na przykład wyrok Sądu z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie T‑434/05 Gateway przeciwko OHIM – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway), niepublikowany w Zbiorze, pkt 49, potwierdzony wyrokiem w sprawie C‑57/08; wyrok z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie T‑10/09 Formula One Licensing przeciwko OHIM – Global Sports Media (F1 – LIVE), Zb.Orz. s. II‑427, pkt 51, uchylony przez Trybunał w odniesieniu do stwierdzenia charakteru opisowego elementu odpowiadającego wcześniejszemu znakowi towarowemu; zob. wyrok z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie C‑196/11 P Formula One Licensing przeciwko OHIM.
(28)
–	Zobacz na przykład ww. wyrok Sądu w sprawie Grupo Osborne przeciwko OHIM – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL), pkt 42.
(29)
–	Zobacz na przykład wyrok Sądu z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie T‑63/09 Volkswagen przeciwko OHIM – Suzuki Motor (SWIFT GTi), pkt 111; ww. wyrok w sprawie Offshore Legends przeciwko OHIM – Acteon (OFFSHORE LEGENDS w kolorze białym i czarnym oraz OFFSHORE LEGENDS w kolorze niebieskim, zielonym i czarnym), pkt 82; w sposób dorozumiany postanowienie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie C‑235/05 P L’Oréal przeciwko OHIM Zb.Orz. s. I‑57, pkt 32.
(30)
–	Zobacz na przykład ww. wyroki Sądu: w sprawie Procter & Gamble Manufacturing Cologne przeciwko OHIM – Natura Cosméticos (NATURAVIVA), pkt 43; w sprawie Grupo Osborne przeciwko OHIM – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL), pkt 40, wyrok z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie T‑243/08 Ravensburger przeciwko OHIM – Educa Borras (EDUCA Memory game), niepublikowany w Zbiorze, pkt 33–42, potwierdzony postanowieniem z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie C‑370/10 P Ravensburger przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I‑27; wyrok z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie T‑16/08 Perfetti Van Melle przeciwko OHIM – Cloetta Fazer (CENTER SHOCK), niepublikowany w Zbiorze, a contrario, pkt 44–48, potwierdzony ww. postanowieniem w sprawie Perfetti Van Melle przeciwko OHIM, pkt 37.
(31)
–	Wyżej wymienione wyroki Sądu: w sprawie Panzeri przeciwko OHIM – Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport), pkt 33; w sprawie Nestlé przeciwko OHIM – Master Beverage Industries (Golden Eagle), pkt 60; w sprawie Glenton España przeciwko OHIM – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA), pkt 34.
(32)
–	Wyżej wymienione wyroki Sądu: w sprawie Volkswagen przeciwko OHIM – Suzuki Motor (SWIFT GTi), pkt 109; w sprawie Gateway przeciwko OHIM – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway), pkt 49; wyrok z dnia 9 września 2011 r. w sprawie T‑197/10 BVR przeciwko OHIM – Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich), niepublikowany w Zbiorze, pkt 61; w sprawie T‑199/10 DRV przeciwko OHIM – Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich), niepublikowany w Zbiorze, pkt 61.
(33)
– 	Wyrok Sądu z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie T‑385/09 Annco przeciwko OHIM – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), Zb.Orz. s. II‑455, pkt 49–50; ww. wyrok w sprawie Volkswagen przeciwko OHIM – Suzuki Motor (SWIFT GTi), pkt 113.
(34)
–	Wyrok Sądu z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie T‑42/09 A. Loacker przeciwko OHIM – Editrice Quadratum (QUADRATUM), pkt 34, 35.
(35)
–	Zobacz ww. wyrok w sprawie Medion, pkt 34.
(36)
–	Zobacz wyrok Sądu z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie T‑43/05 Camper przeciwko OHIM – JC (BROTHERS by CAMPER), niepublikowany w Zbiorze, pkt 65 i nast.
(37)
–	Na przykład w kontekście przepisów krajowych w przedmiocie nieuczciwej konkurencji zob. opinia rzecznika generalnego F.G. Jacobsa, pkt 40.
(38)
–	Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Medion, pkt 36.
(39)
– W punkcie 33 ww. wyroku w sprawie Matratzen Concord przeciwko OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), przywołanego przez rzecznika generalnego F.G. Jacobsa w jego opinii w sprawie Medion, Sąd potwierdził, że „złożony znak towarowy może zostać uznany za podobny do innego znaku towarowego, który jest identyczny z jednym z elementów złożonego znaku towarowego lub podobny do niego, wyłącznie wtedy, gdy element ten stanowi element dominujący w całościowym wrażeniu wywieranym przez złożony znak towarowy”, precyzując jednakże natychmiast później, że „takie podejście nie oznacza wzięcia pod uwagę jednego tylko składnika złożonego znaku towarowego i porównania go z innym znakiem towarowym”, podczas gdy powinno się natomiast „wykonać takie porównanie poprzez analizę rozpatrywanych znaków, z których każdy, winien być rozważany jako całość”, uwzględniając okoliczność, że „całościowe wrażenie wywierane przez złożony znak towarowy w pamięci właściwego kręgu odbiorców może w niektórych przypadkach zostać zdominowane przez jeden lub kilka z jego składników” (pkt 34).
(40)
–	Cytowany w przypisie 12.
(41)
–	Zobacz pkt 42. Taka zasada wynikała już z definicji pojęcia „elementu dominującego”, z uwagi na pkt 34 ww. wyroku Sądu w sprawie Matratzen Concord przeciwko OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN).
(42)
– Zobacz na przykład ww. wyroki: w sprawie Calvin Klein Trademark Trust przeciwko OHIM, pkt 56, 57; w sprawie Nestlé przeciwko OHIM, pkt 41–43; w sprawie DTL przeciwko OHIM, pkt 41.
(43)
–	Zobacz ww. wyroki: w sprawie SABEL, pkt 23; w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 25; w sprawie Medion, pkt 28.
(44)
–	Zobacz postanowienia: z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie C‑532/10 P adp Gauselmann przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I‑94, pkt 43; z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie C‑204/10 P Enercon przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I‑156, pkt 23–26.
(45)
–	Zobacz ww. wyrok w sprawie SABEL, pkt 22; wyrok Sądu w sprawie Annco przeciwko OHIM – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), pkt 50.
(46)
– Zobacz podobnie ww. wyroki Sądu: w sprawie Annco przeciwko OHIM – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), pkt 49; w sprawie L’Oréal przeciwko OHIM – Spa Monopole (SPA THERAPY), pkt 29; w sprawie Volkswagen przeciwko OHIM – Suzuki Motor (SWIFT GTi), pkt 113, zob. również ww. wyrok w sprawie Becker przeciwko Harman International Industries, pkt 40.
(47)
–	Zobacz ww. wyrok w sprawie Medion, pkt 32.
(48)
–	Punkty 77, 78.
(49)
–	Zobacz ww. opinia rzecznika generalnego F.G. Jacobsa, pkt 9, 10.
(50)
–	Zobacz ww. opinia rzecznika generalnego F.G. Jacobsa, pkt 8–10.