62016CC0085
FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
ELEANOR SHARPSTON
föredraget den 7 december 2017 (
1
)
Förenade målen C‑85/16 P och C‑86/16 P
Kenzo Tsujimoto
mot
Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)
”Överklaganden – Ansökan om registrering av ett EU-varumärke – KENZO ESTATE – Äldre EU-varumärket ’KENZO’ – Relativa registreringshinder – Artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 – Tolkning av ’när användningen av det varumärke som ansökan avser utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé’ – Huruvida användning av en persons förnamn utgör användning av skälig anledning”
1.
Kenzo Tsujimoto har i sina överklaganden yrkat att domstolen ska upphäva tribunalens båda domar av den 2 december 2015 i dels målet Tsujimoto/harmoniseringskontoret (
2
), dels målet Tsujimoto/harmoniseringskontoret. (
3
) Jag har av domstolen blivit ombedd att i detta förslag till avgörande fokusera på en viss del av Kenzo Tsujimotos överklagande, nämligen tolkningen av de relativa registreringshinder som föreskrivs i artikel 8.5 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken. (
4
) Den fråga som ska bedömas är huruvida ordmärket ”KENZO ESTATE”, som Kenzo Tsujimoto vill få registrerat som ett EU-varumärke, omfattas av innebörden i uttrycket ”användning[…] av det varumärke som ansökan avser utan skälig anledning” i denna bestämmelse. Kenzo Tsujimoto har anfört att detta märke delvis består av hans förnamn och att en registrering härav därför utgör användning av skälig anledning. Enligt hans mening är artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 inte tillämplig.
Förordning nr 207/2009
2.
I skäl 7 sägs att ”rätten till ett [EU-]varumärke kan endast förvärvas genom registrering och sådan ska vägras särskilt om varumärket saknar särskiljningsförmåga eller om äldre rättigheter hindrar registrering”.
3.
I artikel 8 anges de hinder som föreligger för registrering av ett varumärke i det fall en innehavare av ett äldre varumärke invänder mot ansökan. Dessa hinder är tvåfaldiga. Det varumärke som ansökan avser ska inte registreras ”om det är identiskt med det äldre varumärket och de varor eller tjänster som varumärket har ansökts för är identiska med de varor och tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat” (artikel 8.1 a). Registrering av det varumärke som ansökan avser ska även vägras ”om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket (artikel 8.1 b). Med ”äldre varumärke” åsyftas bland annat EU-varumärke (artikel 8.2 a i).
4.
I artikel 8.5 föreskrivs att ”[e]fter invändning från innehavaren av ett äldre varumärke enligt punkt 2, det varumärke som ansökan avser inte får registreras om det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och avses bli registrerat för varor och tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, när – i fråga om ett äldre [EU-]varumärke – det är känt i [unionen] eller när – i fråga om ett äldre nationellt varumärke – det är känt i medlemsstaten i fråga och användningen av det varumärke som ansökan avser utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé”. (
5
)
5.
En ordalydelse som liknar den i artikel 8.5 används i artikel 9 (”Rättigheter som är knutna till ett [EU-]varumärke”). Artikel 9 står i avsnitt 2, som har rubriken ”[EU-]varumärkens rättsverkan”. Artikel 9.1 innehåller en uppräkning av de situationer i vilka innehavaren av ett EU-varumärke har rätt att förhindra tredje man som inte har vederbörandes medgivande att i näringsverksamhet använda ett tecken. Dessa situationer omfattar enligt artikel 9.1 c användning av ”ett tecken som är identiskt med eller liknar [EU-]varumärket med avseende även på varor och tjänster av annat slag än dem för vilka [EU-]varumärket är registrerat, om detta är känt i [unionen] och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för [EU-]varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. (
6
)
6.
I avsnitt 2 ingår även artikel 12 (”Begränsningar av ett [EU-]varumärkes rättsverkan”). I denna artikel föreskrivs följande. ”[EU-]varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda
a)
sitt eget namn eller adress,
b)
uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper,
c)
varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller en tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdelar,
förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.”
7.
I artikel 15 i förordning nr 207/2009 stadgas att om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter registrering har gjort verkligt bruk av [EU-]varumärket för de varor och tjänster för vilka det har registrerats, kan vissa sanktioner tillämpas. De rättigheter som tillhör en innehavare av ett EU-varumärke kan (enligt artikel 51) dessutom upphävas, om varumärket under en sammanhängande femårsperiod inte har varit i verkligt bruk. I artikel 54 föreskrivs i överensstämmelse härmed att en innehavare, som under en sammanhängande femårsperiod förhållit sig passiv till att ett yngre unionsvarumärke har använts i unionen och som har varit medveten om denna användning, inte längre ska ha rätt att ansöka om ogiltighetsförklaring eller att motsätta sig användning av det yngre varumärket.
Bakgrund
Mål C‑85/16 P
8.
Den 21 januari 2008 ansökte Kenzo Tsujimoto om internationell registrering av ordmärket ”KENZO ESTATE” (nedan kallat det varumärke som ansökan avser) såsom ett varumärke i den dåvarande Europeiska gemenskapen. De varor, för vilka registrering söktes, ingick i klass 33 i Niceöverenskommelsen (
7
) och beskrevs som ”Vin, alkoholhaltiga fruktdrycker och västerländska spritdrycker (i allmänhet)”. Den 17 mars 2008 offentliggjordes denna ansökan i Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 12/2008. Den 16 december 2008 framställde Kenzo SA (intervenient i tribunalen; nedan kallad Kenzo) en invändning enligt artikel 41 i förordning nr 207/2009 och åberopade artikel 8.5 i samma förordning. Invändningen grundades på det äldre unionsvarumärket ”KENZO”, som hade registrerats den 20 februari 2001 för varor, som omfattades av bland annat klasserna 3, 18 och 25 i Niceöverenskommelsen. (
8
) Den 20 december 2011 beslöt invändningsenheten att avslå invändningen. Kenzo överklagade beslutet till överklagandenämnden och yrkade att beslutet skulle upphävas
9.
Den 22 maj 2013 biföll överklagandenämnden Kenzos överklagande i dess helhet. Den ansåg att de tre kumulativa villkoren i artikel 8.5 var uppfyllda: i) de ifrågavarande märkena var mycket lika för en icke försumbar del av omsättningskretsen, ii) det äldre varumärket var – i motsats till invändningsenhetens uppfattning – välkänt och iii) det varumärke som ansökan avsåg skulle placera sig i det äldre varumärkets kölvatten. Överklagandenämnden bedömde att det förelåg en risk att det varumärke som ansökan avsåg skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärket ”KENZO” i den mening som åsyftades i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009.
10.
Den 8 augusti 2013 överklagade Kenzo Tsujimoto detta beslut till tribunalen. Han åberopade två grunder och gjorde gällande att överklagandenämnden hade åsidosatt artiklarna 76.2 och 8.5 i förordning nr 207/2009. (
9
) Tribunalen avslog överklagandet i dess helhet och förpliktade Kenzo Tsujimoto att ersätta rättegångskostnaderna.
Mål C‑86/16 P
11.
Den 18 augusti 2009 ansökte Kenzo Tsujimoto om ytterligare en internationell registrering av ordmärket ”KENZO ESTATE” (nedan kallat det varumärke som ansökan avser) som ett varumärke i dåvarande Europeiska gemenskapen. De varor och tjänster för vilka registrering söktes ingick i klasserna 29, 30, 31, 35, 41 och 43 i Niceklassificeringen. (
10
) Den 16 november 2009 offentliggjordes ansökan i Bulletinen för gemenskapsvarumärken. Den 12 augusti 2010 framställde Kenzo en invändning enligt artikel 41 i förordning nr 207/2009 och åberopade artikel 8.5 i samma förordning. Invändningen grundades även denna gång på ordmärket ”KENZO”, som hade registrerats den 20 februari 2001 för varor i bland annat klasserna 3, 18 och 25 i Niceöverenskommelsen.
12.
Genom beslut av den 27 maj 2012 avslog invändningsenheten Kenzos invändning. Kenzo överklagade den 23 juli 2012 detta beslut till överklagandenämnden, som genom beslut av den 3 juli 2013 delvis biföll Kenzos överklagande. Överklagandenämnden gjorde följande bedömning. De varor i klasserna 29–31 (som omfattades av det varumärke som ansökan avsåg) var inte lyxartiklar, som undantagslöst hade samband med den glamorösa modevärlden. Det var fråga om vanliga masskonsumerade livsmedel som kunde köpas i vilken närbutik som helst. Det förelåg endast en perifer anknytning till Kenzos varor. Överklagandenämnden avslog därför invändningen med avseende på dessa varor. Den biföll emellertid invändningen såvitt gällde tjänster och varor i klasserna 35, 41 och 43 i Niceöverenskommelsen.
13.
Den 26 september 2013 överklagade Kenzo Tsujimoto det ovannämnda beslutet till tribunalen. Han anförde att överklagandenämnden hade åsidosatt artiklarna 76.2 och 8.5 i förordning nr 207/2009. Tribunalen avslog talan i dess helhet och förpliktade Kenzo Tsujimoto att ersätta rättegångskostnaderna.
Överklagandena och förfarandet vid domstolen
14.
Kenzo Tsujimoto har yrkat att domstolen i båda målen ska:
–
upphäva tribunalens dom och
–
slutligt avgöra målen samt
–
förplikta EUIPO och Kenzo att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive kostnaderna för förfarandet vid överklagandenämnden.
15.
EUIPO och Kenzo har yrkat att domstolen ska ogilla båda överklagandena och förplikta Kenzo Tsujimoto att ersätta rättegångskostnaderna.
16.
Kenzo Tsujimoto har anfört två grunder för sin talan i de båda målen. Han har för det första gjort gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning vid tolkningen av artikel 76.2 i förordning nr 207/2009. I den andra grunden, som är uppdelad i fyra delar, har Kenzo Tsujimoto gjort gällande att tribunalen åsidosatte artikel 8.5 i denna förordning. Den fjärde delen av den andra grunden är identisk i mål C‑85/16 P och mål C‑86/16 P. Eftersom en ny rättsfråga aktualiseras i fjärde delen av den andra grunden, ska jag fokusera enbart på denna rättsfråga i mitt förslag till avgörande.
Fjärde delen av den andra överklagandegrunden – felaktig tolkning av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 – användning ”utan skälig anledning” av det varumärke som ansökan avser
17.
Kenzo Tsujimoto har anfört att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning. Det tecken (KENZO ESTATE), som hans ansökan avser, omfattar hans förnamn. Detta tecken användes inte utan skälig anledning. Kenzo Tsujimoto har även gjort gällande att tribunalens argumentation inte var tillräcklig, eftersom tribunalen enbart konstaterade att ”skälig anledning inte har visats”. Han har hävdat att tribunalen gjorde fel när den underlät att slå fast att överklagandenämnden borde ha angivit skälen för sitt ställningstagande att hans förnamn i märket KENZO ESTATE hade använts utan skälig anledning.
De överklagade domarna
18.
Tribunalen fann att överklagandenämnden hade gjort en korrekt bedömning genom att slå fast att registrering av det varumärke som ansökan avser skulle riskera att leda till en otillbörlig fördel för det äldre varumärkets renommé. Tribunalen delade nämndens bedömning att Kenzo Tsujimotos varumärke ”… skulle placera sig i det äldre varumärkets kölvatten för att få fördel av detta varumärkes attraktionskraft, renommé och prestige och för att – utan att betala någon ekonomisk ersättning – utnyttja den marknadsföring som hade bekostats av [Kenzo] i syfte att skapa och vidmakthålla varumärkets image”. (
11
)
19.
Vid tribunalen vidhöll Kenzo Tsujimoto att överklagandenämnden hade åsidosatt artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, eftersom nämnden hade underlåtit att beakta att han helt enkelt bara ansökte om att registrera sitt förnamn som ett varumärke. (
12
) Tribunalen uttalade i sina domar följande:
”Det ska påpekas att överklagandenämnden besvarade sökandens argument genom att konstatera att ’ingen skälig anledning [hade] påvisats’ (punkt 50 i det angripna beslutet). Detta är onekligen ett lakoniskt svar, men det är adekvat. I förordning nr 207/2009 föreskrivs inte någon ovillkorlig rätt att registrera ett namn som ett [EU-]varumärke (se, för ett liknande resonemang, dom av den 25 maj 2011, Prinz von Hannover/harmoniseringskontoret, angående symbol för en vapensköld (T-397/09, EU:T:2011:246, punkt 29), än mindre att registrera ett förnamn som ett varumärke. Att sökandens förnamn är Kenzo utgör följaktligen enligt artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 inte tillräcklig grund för att fastställa att det finns skälig anledning att använda det tecken för vilket registrering begärs …
Härav följer att fjärde delen av den andra grunden ska ogillas.” (
13
)
Bedömning
Motiveringsskyldigheten
20.
Kenzo Tsujimotos påstående att tribunalens domar är otillräckligt motiverade utgör i själva verket en anmärkning beträffande tribunalens underlåtenhet att ange skälen för att fastställa överklagandenämndens beslut och dess bedömning att användningen av hans förnamn i det varumärke som ansökan avser inte utgör skälig anledning i den mening som åsyftas i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009.
21.
Skyldigheten att redovisa skäl har sin grund i artikel 36 i domstolens stadga, vilken är tillämplig på tribunalen enligt artikel 53 första stycket i stadgan och artikel 117 i tribunalens rättegångsregler. (
14
) Det följer av fast rättspraxis att domstolen inte ålägger tribunalen att utforma domskälen på så sätt, att samtliga resonemang, som parterna i målet har fört, bemöts vart och ett för sig och på ett uttömmande sätt. Tribunalens motivering kan således vara underförstådd, förutsatt att de berörda får kännedom om skälen till att rätten ansåg att det inte fanns fog för deras argument och att domstolen haft ett tillräckligt underlag för att utföra sin prövning. (
15
)
22.
Det framgår klart av de överklagade domarna att tribunalen prövade Kenzo Tsujimotos argumentation angående användningen av hans förnamn. Tribunalen fann att överklagandenämndens bedömning av denna argumentation var ”lakonisk” men icke desto mindre tillräcklig. (
16
) Det är korrekt att tribunalen inte i detalj redovisade sin uppfattning om tolkningen av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009. Tribunalen uttalade emellertid uttryckligen att användning av ett förnamn i sig inte var tillräckligt för att uppfylla kravet på skälig anledning i den mening som åsyftas i nämnda bestämmelse. Jag anser därför att det av tribunalens domar är möjligt att fastställa varför den ogillade Kenzo Tsujimotos grund i detta avseende.
Artikel 8.5 i förordning nr 207/2009
23.
Kenzo Tsujimoto har hävdat att han är berättigad att registrera varumärket KENZO ESTATE, eftersom han använder ordet ”Kenzo” i god tro och det är hans förnamn.
24.
Jag håller inte med Kenzo Tsujimoto. Att Kenzo är hans förnamn innebär inte, att användning av det varumärke som ansökan avser utgör användning av ”skälig anledning” i den mening som åsyftas i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009. Ordmärket Kenzo registrerades år 2001, det vill säga omkring åtta år före Kenzo Tsujimotos ansökan om registrering. Rättigheterna till detta märke är skyddade enligt förordning nr 207/2009 och detta skydd undanröjs inte enbart på grund av att Kenzo råkar vara ett ganska vanligt förnamn i Japan.
25.
Jag börjar min bedömning med några inledande anmärkningar. I de nu aktuella målen är det ostridigt att ordmärket Kenzo är det ”äldre varumärket” i den mening som åsyftas i artikel 8.2 a i) i förordning nr 207/2009. Tribunalen instämde i punkt 54 i de överklagade domarna i överklagandenämndens bedömning att Kenzo Tsujimotos varumärke skulle ”placera sig i det äldre varumärkets kölvatten” och således skada ägaren, det vill säga Kenzo.
26.
Vid tolkningen av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 bör man för det första hålla i minnet att innebörden av ”användning…] av det varumärke som ansökan avser utan skälig anledning” inte definieras i förordningen. Detta begrepp ska därför tolkas med beaktande av den allmänna systematiken i och ändamålet med det system i vilket det ingår, varvid särskild hänsyn ska tas till det sammanhang i vilket den bestämmelse ingår vari begreppet förekommer. (
17
)
27.
Det system, som föreskrivs i förordning nr 207/2009, innehåller för det andra regler om hinder för registrering. I artikel 8, som har rubriken ”Relativa registreringshinder”, föreskrivs regler för att lösa tvister, när innehavaren av ett äldre varumärke invänder mot en ansökan om registrering. I artikel 9 anges de rättigheter som är knutna till innehav av ett unionsvarumärke. Enligt den artikeln har innehavaren rätt att hindra tredje man (som inte har innehavarens medgivande) från att använda ett tecken som är identiskt med eller liknar EU-varumärket för varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka EU-varumärket är registrerat (artikel 9.1 a). Innehavaren kan även förhindra användning av ett tecken, som är identiskt med eller liknar EU-varumärket, om de varor eller tjänster som omfattas av EU-varumärket är identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av tecknet, och detta kan leda till förväxling hos allmänheten (artikel 9.1 b). Ordalydelsen i artikel 9.1 c (som handlar om ”användning…] utan skälig anledning”) liknar den som används beträffande det sista villkoret i artikel 8.5. Jag anser att dessa två artiklar ska tolkas konsekvent för att säkerställa att förordning nr 207/2009 tolkas på ett sammanhängande sätt. (
18
)
28.
För det tredje har förordning nr 207/2009 och varumärkesdirektivet en gemensam historisk bakgrund och ett gemensamt syfte, som är att upprätta en europeisk varumärkesreglering. (
19
) De parallella bestämmelserna till artiklarna 8.5 och 9.1 c i förordning nr 207/2009 är artiklarna 4.4 a och 5.2 i varumärkesdirektivet. Jag anser därför att det vid en prövning enligt artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 är lämpligt att hänvisa till befintlig rättspraxis angående tolkningen av de parallella bestämmelserna i varumärkesdirektivet. Domstolen har redan uttalat att dess tolkning av artikel 5.2 i varumärkesdirektivet gäller även för artikel 4.4 a i direktivet. (
20
) Jag anser att samma tillvägagångssätt är tillämpligt med avseende på artiklarna 8.5 och artikel 9.1 c i förordning nr 207/2009.
29.
Domstolen har beträffande den allmänna systematiken i förordning nr 207/2009 gett viss vägledning i domen Levi Strauss, (
21
) vilken jag anser bör tillämpas analogt. Av förordningens systematik följer, enligt domstolens mening, att innehavarens uppträdande ska beaktas vid bestämning av i vilken omfattning aktuella rättigheter ska skyddas. (
22
)
30.
I artikel 15 i förordning nr 207/2009 föreskrivs att om innehavaren inte inom fem år efter registreringen har gjort verkligt bruk av varumärket i medlemsstaten för de varor eller tjänster, för vilka det har registrerats, eller om sådant bruk inte skett inom en period av fem år i följd, ska varumärket bli föremål för de sanktioner som föreskrivs i förordningen, under förutsättning att det inte finns skälig grund för att varumärket inte har använts. Enligt artikel 51 i förordningen ska de rättigheter, som tillhör innehavaren av ett EU-varumärke, förklaras upphävda, om varumärket under en sammanhängande period av fem år inte har varit i verkligt bruk eller om varumärket till följd av innehavarens åtgärder har blivit en allmän beteckning för en vara eller tjänst. Slutligen gäller enligt artikel 54 att om en innehavare av ett äldre varumärke dels under en sammanhängande femårsperiod har förhållit sig passiv till att ett yngre varumärke har använts i unionen, dels har varit medveten om denna användning, ska vederbörande i princip inte längre ha rätt att på grundval av det äldre varumärket ansöka om ogiltighetsförklaring av det yngre varumärket eller motsätta sig användning av det yngre varumärket för de varor eller tjänster för vilka det yngre varumärket har använts. (
23
)
31.
Av dessa bestämmelser framgår att förordning nr 207/2009 har som syfte att åstadkomma en lämplig avvägning. En innehavare av ett varumärke har intresse av att skydda varumärkets grundläggande funktion inom unionen. Denna funktion ska garantera konsumenten och slutanvändaren ursprunget till den vara eller tjänst som varumärket kännetecknar genom att göra det möjligt för dem att utan risk för förväxling särskilja denna vara eller tjänst från varor eller tjänster som har annat ursprung. Innehavaren måste skyddas mot konkurrenter som kan vilja missbruka varumärkets ställning och renommé genom att sälja varor som otillbörligen försetts med detta varumärke. Vid denna avvägning måste även beaktas andra ekonomiska aktörers intresse av att ha varumärken som kan särskilja deras produkter och tjänster. (
24
)
32.
Skyddet för varumärkesinnehavarens rättigheter enligt förordning nr 207/2009 är således inte absolut utan –– i syfte att åstadkomma en lämplig avvägning mellan de olika intressena – begränsat framför allt till de situationer, i vilka varumärkesinnehavaren är aktiv och invänder mot andra aktörers användning av tecken som kan leda till intrång i vederbörandes varumärke. (
25
) Så är fallet i de nu aktuella målen, i vilka Kenzo har invänt mot registrering av det varumärke som ansökan avser. Kenzo vill således skydda det äldre varumärkets grundläggande funktion.
33.
Innebär – mot bakgrund av den allmänna systematiken i förordning nr 207/2009 – den omständigheten, att det varumärke som ansökan avser utgörs av Kenzo Tsujimotos förnamn, skälig anledning i den mening som åsyftas i artikel 8.5 i nämnda förordning? (
26
)
34.
I domen Leidseplein Beheer och de Vries, som handlar om artikel 5.2 i varumärkesdirektivet, slog domstolen fast vissa principer som bör beaktas vid en prövning enligt artikel 8.5 i förordning nr 207/2009. Domstolen uttalade att skyddet för ett känt varumärke är omfattande. I de nu aktuella målen har Kenzo styrkt en form av skada på det äldre varumärket, nämligen att Kenzo Tsujimotos märke skulle placera sig i det äldre varumärkets kölvatten. (
27
) Det åligger följaktligen Kenzo Tsujimoto att visa att han ändå har skälig anledning att registrera KENZO ESTATE. (
28
) Begreppet ”skälig anledning” torde omfatta inte endast objektivt tvingande skäl utan även avse det subjektiva intresset hos en tredje man som använder ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett känt varumärke. Härav följer dock inte att Kenzo Tsujimoto ska tillerkännas de rättigheter som är knutna till ett registrerat varumärke. Först när skälig anledning har visats, är innehavaren av ett känt varumärke (här Kenzo) skyldig att tolerera att ett liknande tecken används. (
29
)
35.
Vid tillämpning av dessa principer väger vågskålen, enligt min mening, inte över till Kenzo Tsujimotos fördel.
36.
I domen Leidseplein Beheer och de Vries var parterna eniga om att tredje man hade börjat använda det omtvistade tecknet redan innan innehavaren, som åberopade artikel 5.2 i varumärkesdirektivet, hade registrerat sitt varumärke. (
30
) Kenzo Tsujimoto ansökte emellertid om registrering av tecknet KENZO ESTATE åtta år efter det att EU-varumärket Kenzo hade registrerats. (
31
)
37.
Det uppkommer således inte någon fråga om vare sig hur väl Kenzo Tsujimotos tecken var inarbetat i den relevanta omsättningskretsen eller vilket anseende tecknet åtnjöt i denna krets. Mot denna bakgrund kan – vid den bedömning som ska göras av huruvida Kenzo Tsujimoto kan visa användning av skälig anledning – inte enbart det faktum att han skulle vilja använda sitt förnamn som ett varumärke tippa över vågskålen till hans fördel.
38.
Om större vikt lades vid det förhållandet att Kenzo Tsujimotos förnamn är Kenzo än vid den skada som uppkommer för innehavaren av ett inarbetat EU-varumärke, skulle skyddet enligt förordning nr 207/2009 urholkas väsentligt. Att automatiskt kategorisera sådan användning som användning av skälig anledning skulle innebära att samtliga äldre varumärken, som består av ett namn, skulle berövas sin grundläggande funktion.
39.
Idén att använda egennamn såsom varumärken är långtifrån ovanlig. (
32
) I mål angående risk för förväxling i den mening, som åsyftas i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, har domstolen uttalat att de särskilda omständigheterna i målet ska beaktas, till exempel huruvida den berörda personen är berömd. (
33
) Det står klart att när ett namn är registrerat som ett varumärke enligt förordning nr 207/2009, är märkets grundläggande funktion att skydda innehavarens intressen enligt denna förordning. Härav följer inte (såsom Kenzo Tsujimoto påstår) att skälig anledning föreligger enbart på grund av att det varumärke som ansökan avser delvis består av hans namn.
40.
Beträffande de relativa registreringshindrens syfte föreskrivs i skäl 7 i förordning nr 207/2009 att ”registrering …] ska vägras särskilt om varumärket saknar särskiljningsförmåga, om det är olagligt eller om äldre rättigheter hindrar registrering”. Härav framgår att registrering således ska vägras om ett äldre varumärke hindrar registrering i de fall som åsyftas i artikel 8.5. Denna bestämmelse avser de situationer där användning av det varumärke som ansökan avser skulle innebära att det drar en otillbörlig fördel av eller är till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Tribunalen slog i punkt 54 i de överklagade domarna – med instämmande i överklagandenämndens bedömning – fast att det varumärke som Kenzo Tsujimotos ansökan avsåg ”skulle placera sig i kölvattnet av det äldre varumärke som tillhörde Kenzo”. Detta uttalande är ett tydligt uttryck för att Kenzo Tsujimotos märke enligt tribunalens mening skulle dra en otillbörlig fördel av det äldre varumärket.
41.
Min slutsats är att användningen av Kenzo Tsujimotos förnamn i det tecken som han vill få registrerat inte utgör användning av skälig anledning i den mening som åsyftas i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009.
42.
Jag vill för ordningens skull tillägga att ett EU-varumärke inte ger innehavaren rätt att hindra tredje man från att i sin näringsverksamhet använda sitt eget namn eller sin egen adress, förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed. (
34
) Enligt förordning nr 207/2009 är således en person i Kenzo Tsujimotos situation inte till följd av Kenzos registrering förhindrad att använda sitt eget förnamn i sin näringsverksamhet.
43.
Detta står i överensstämmelse med artikel 7 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, enligt vilken skydd för en persons privatliv och familjeliv garanteras. Domstolen har vid upprepade tillfällen slagit fast att en persons namn är en del av vederbörandes identitet och privatliv. Vi identifierar oss genom att använda våra namn. En persons namn är även ett sätt att länka samman en person med sin familj, sin härkomst och sitt kulturarv och utgör en del av vederbörandes privatliv och familjeliv. (
35
) Att Kenzo som varumärke har registrerat ett vanligt förekommande förnamn (som råkar vara Kenzo Tsujimotos förnamn) har inte så långtgående återverkningar att det berör Kenzo Tsujimotos privatliv och familjeliv.
Rättegångskostnader
44.
I enlighet med artikel 137 i rättegångsreglerna ska beslut om rättegångskostnader meddelas i samband med att målet avgörs.
Förslag till avgörande
45.
Mot bakgrund av vad jag ovan anfört föreslår jag att domstolen:
–
ogillar den fjärde delen av den andra överklagandegrunden och
–
beslutar om en lämplig fördelning av rättegångskostnaderna.
(
1
)	Originalspråk: engelska.
(
2
)	Dom av den 2 december 2015, Tsujimoto/harmoniseringskontoret – Kenzo (KENZO ESTATE), T‑414/13, ej publicerad, EU:T:2015:923.
(
3
)	Dom av den 2 december 2015, Tsujimoto/harmoniseringskontoret – Kenzo (KENZO ESTATE), T‑522/13, ej publicerad, EU:T:2015:922. I detta förslag till avgörande hänvisar jag till domarna i de båda målen T‑414/13 och T‑522/13 under beteckningen ”de överklagade domarna”.
(
4
)	EUT L 78, 2009, s. 1. Genom förordning nr 207/2009 upphävdes och ersattes rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1). Denna förordning var i kraft när Kenzo Tsujimoto ansökte om registrering av det varumärke som är i fråga i mål T‑414/13. Numreringen av de relevanta bestämmelserna kvarstod oförändrad. Förordning nr 207/2009 har ändrats ett flertal gånger. Det är den ursprungliga versionen av denna förordning som var tillämplig när Kenzo Tsujimoto ansökte om registrering av det varumärke, som är i fråga i mål T‑522/13. Jag kommer att använda beteckningen ”den materiella tiden” beträffande de tidpunkter vid vilka Kenzo Tsujimoto ansökte om registrering. Denna förordning upphävdes och ersattes genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1) som trädde i kraft den 1 oktober 2017. De materiella bestämmelserna i förordning nr 207/2009 kvarstår oförändrade i förordning (EU) 2017/1001.
(
5
)	Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25) (nedan kallat varumärkesdirektivet). Genom direktiv 2008/95 upphävdes och ersattes rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar 89/104/EEG (EGT L 40, 1989, s. 1). Det sistnämnda direktivet var i kraft när Kenzo Tsujimoto ansökte om registrering av det varumärke som är i fråga i mål T‑414/13. Numreringen och de relevanta bestämmelserna förblev desamma i direktiv 2008/95, vilket var tillämpligt när Kenzo Tsujimoto ansökte om registrering av det varumärke som är i fråga i mål T‑522/13. Direktiv 2008/95 har bestämmelser som överensstämmer med ordalydelsen i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009. Detta direktiv har därefter upphävts och kommer att ersättas av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 (EUT L 336, 2015, s. 1) med verkan från och med den 15 januari 2019. Vid den materiella tiden angavs de parallella bestämmelserna i direktiv 2008/95 i artikel 4.3 beträffande varumärken som registrerats i unionen och i artikel 4.4 a beträffande varumärken som registrerats i en medlemsstat. Numreringen av dessa bestämmelser har ändrats i direktiv (EU) 2015/2436. Artiklarna 4.3 och 4.4 a i direktiv 2008/95 är numera artikel 5.3 a i det nya direktivet.
(
6
)	Ordalydelsen i artikel 9.1 c i förordning nr 207/2009 återspeglas i artikel 5.2 i direktiv 2008/95. Denna bestämmelse är numera artikel 10.2 c i direktiv (EU) 2015/2436.
(
7
)	Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster, i reviderad och ändrad lydelse (nedan kallad Niceöverenskommelsen).
(
8
)	Dessa klasser innehåller bland annat följande. Klass 3: Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt. Klass 18: Läder, läderimitationer, bälten, fritidsväskor och handväskor. Klass 25: Kläder, fotbeklädnader och huvudbonader.
(
9
)	EUIPO behöver enligt artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 inte beakta omständigheter eller bevis som part inte har åberopat eller ingivit i rätt tid. Det har ingen relevans för den fråga som Kenzo Tsujimoto tar upp i sin grund angående relativa registreringshinder enligt artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 och användningen av förnamnet ”Kenzo”.
(
10
)	De motsvarar följande beskrivning. Klass 29: ”Olivolja (livsmedel), rapsolja (livsmedel), ätliga oljor och fetter, russin, tillagade grönsaker och frukter, frysta grönsaker, frysta frukter, råa baljfrukter, tillagade köttprodukter, tillagad fisk och tillagade skaldjur”. Klass 30: ”Konditorivaror, bröd och bullar, vinäger, olivdressing, smaktillsatser (andra än kryddor) kryddor, smörgåsar, pizzor, varma korvar (smörgåsar) köttpajer och ravioli”. Klass 31: ”Färska druvor, färska oliver, färska bär, färska grönsaker, sädesfrön och blomlökar”. Klass 35: ”Reklamtexter för vin, information om vinrealisationer, annonsering och reklam, import- och exportförmedling, detalj- och grossistförsäljning av matvaror och drycker samt detalj- och grossistförsäljning av spritdrycker”. Klass 41: Bland annat: ”Undervisning och utbildning gällande allmän vinkunskap, undervisning och utbildning för certifiering som vinkypare”. Klass 43: ”Utskänkning av mat och dryck; upplåtande av tillfälligt boende”.
(
11
)	Punkt 54 i de överklagade domarna.
(
12
)	Punkt 57 i den överklagade domen i mål T‑414/13 och punkt 58 i den överklagade domen i mål T‑522/13.
(
13
)	Se punkterna 58 och 59 i mål T‑414/13 (EU:T:2015:923) och punkterna 59 och 60 i mål T‑522/13 (EU:T:2015:922) vilka är identiskt utformade.
(
14
)	Dom av den 11 maj 2017, Dyson/kommissionen, C‑44/16 P, EU:C:2017:357, punkt 37 och där angiven rättspraxis.
(
15
)	Dom av den 11 maj 2017, Dyson/kommissionen, C‑44/16 P, EU:C:2017:357, punkt 38 och där angiven rättspraxis.
(
16
)	Se punkt 58 i mål T‑414/13 (EU:T:2015:923) och den motsvarande punkten 59 i mål T‑522/13 (EU:T:2015:922), vartill hänvisningar görs i punkt 19 ovan.
(
17
)	Dom av den 6 februari 2014, Leidseplein Beheer och de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, punkt 28.
(
18
)	Se, analogt, dom av den 9 januari 2003, Davidoff, C‑292/00, EU:C:2003:9, punkt 17.
(
19
)	Se, Von Mühlendhal, A., Botis, D., Maniatis, S., Wiseman, I., Trade Mark Law in Europe (tredje upplagan), Oxford University Press 2016, punkterna 231 och 262. Se även kommissionens pressmeddelande IP/15/4823 av den 21 april 2015.
(
20
)	Dom av den 27 november 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, punkterna 24 och 25.
(
21
)	Dom av den 27 april 2006, C‑145/05, EU:C:2006:264.
(
22
)	Dom av den 27 april 2006, Levi Strauss, C‑145/05, EU:C:2006:264, punkt 27. Se även punkt 27 ovan.
(
23
)	Dom av den 27 april 2006, Levi Strauss, C‑145/05, EU:C:2006:264, punkt 28.
(
24
)	Dom av den 27 april 2006, Levi Strauss, C‑145/05, EU:C:2006:264, punkterna 15 och 29.
(
25
)	Dom av den 27 april 2006, Levi Strauss, C‑145/05, EU:C:2006:264, punkt 30.
(
26
)	Dom av den 6 februari 2014, Leidseplein Beheer och de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, punkt 43.
(
27
)	Se punkt 11 ovan.
(
28
)	Dom av den 6 februari 2014, Leidseplein Beheer and de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, punkterna 39–44.
(
29
)	Dom av den 6 februari 2014, Leidseplein Beheer and de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, punkterna 45 och 46.
(
30
)	Dom av den 6 februari 2014, Leidseplein Beheer and de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, punkterna 50 och 52 och där angiven rättspraxis.
(
31
)	Se punkterna 8 och 11 ovan.
(
32
)	Vissa kända personer har registrerat sina namn som varumärken, till exempel Frank Sinatra, Elvis, Beyoncé, Michael Jordan, Arnold Schwarzenegger och David Beckham.
(
33
)	Dom av den 24 juni 2010, Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, EU:C:2010:368, punkterna 36 och 37.
(
34
)	Artikel 12 a i förordning nr 207/2009.
(
35
)	Dom av den 22 december 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806, punkt 52. Se även dom av den 8 juni 2017, Freitag, C‑541/15, EU:C:2017:432, punkterna 33–36.