FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
M. WATHELET
fremsat den 21. april 2016 (1)
Sag C-280/15
Irina Nikolajeva
mod
OÜ Multi Protect
(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Harju Maakohus (ret i første instans i Harju, Estland))
»Præjudiciel forelæggelse – EF-varemærker – forordning (EF) nr. 207/2009 – artikel 9, stk. 3, og artikel 102, stk. 1 – rettigheder knyttet til varemærker – tvist om krænkelse – forpligtelse for EF-varemærkedomstolene til at afsige en kendelse om forbud mod fortsat krænkelse – ingen påstand om afsigelse af en sådan kendelse – begrebet »rimelig erstatning« for handlinger, som er foretaget efter bekendtgørelsen af en EF-varemærkeansøgning og før offentliggørelsen af registreringen af dette varemærke«
I –    Indledning
1.        Denne anmodning om præjudiciel afgørelse af 2. juni 2015 indgivet til Domstolens Justitskontor den 10. juni 2015 af Harju Maakohus (ret i første instans i Harju, Estland) vedrører fortolkningen af artikel 9, stk. 3, og artikel 102, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (2).
2.        Anmodningen er fremsat i forbindelse med en tvist mellem Irina Nikolajeva og OÜ Multi Protect (herefter »Multi Protect«). Irina Nikolajeva har nedlagt påstand om, at den forelæggende ret fastslår, at Multi Protect har gjort ulovlig brug af hendes varemærke »HolzProf« (EF-varemærke nr. 009053811), og tilpligter selskabet at betale hende en erstatning.
II – Retsforskrifter
A –    EU-retten
1.      Forordning nr. 207/2009
3.        Forordningens artikel 8, der har overskriften »Relative hindringer for registrering«, bestemmer:
»1.      Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering:
a)      såfremt det er identisk med det ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre varemærke er beskyttet
b)      såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre varemærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.
[…]«
4.        Forordningens artikel 9 med overskriften »Rettigheder knyttet til EF-varemærket« har følgende ordlyd:
»1.      EF-varemærket giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans/hendes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:
a)      et tegn, der er identisk med EF-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke EF-varemærket er registreret
b)      et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af EF-varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket
[…]
2.      Såfremt betingelserne i stk. 1 er opfyldt, kan det bl.a. forbydes:
a)      at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage
b)      at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn
c)      at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn
d)      at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed.
3.      De til EF-varemærket knyttede rettigheder gælder først over for tredjemand, når varemærkets registrering er offentliggjort. Der kan dog kræves rimelig erstatning for handlinger, som er foretaget efter bekendtgørelsen af en EF-varemærkeansøgning, og som efter offentliggørelsen af registreringen af EF-varemærket ville være forbudt i kraft af denne offentliggørelse. Den ret, for hvilken sagen indbringes, kan ikke træffe afgørelse i sagen, før registreringen er offentliggjort.«
5.        Forordningens artikel 14, der har overskriften »Komplementær anvendelse af nationale retsregler om krænkelse«, bestemmer:
»1.      EF-varemærkets retsvirkninger bestemmes alene af denne forordning. I øvrigt er krænkelse af et EF-varemærke underlagt den nationale lovgivning om krænkelse af et nationalt varemærke i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit X.
2.      Denne forordning er ikke til hinder for, at der anlægges sag i forbindelse med EF-varemærker på grundlag af medlemsstaternes retsregler om bl.a. civilretligt erstatningsansvar og illoyal konkurrence.
3.      Det afgøres efter bestemmelserne i afsnit X, hvilke retsplejeregler der finder anvendelse.«
6.        Artikel 41 i forordning nr. 207/2009, der har overskriften »Indsigelse«, bestemmer:
»1.      I indtil tre måneder efter bekendtgørelsen af EF-varemærkeansøgningen kan der, under henvisning til at varemærket bør udelukkes fra registrering i henhold til artikel 8, rejses indsigelse mod varemærkets registrering:
[…]«
7.        Forordningens artikel 101 med overskriften »Lovvalg« fastsætter:
»1.      EF-varemærkedomstolene anvender bestemmelserne i denne forordning.
2.      I alle spørgsmål, der ikke henhører under forordningens anvendelsesområde, anvender EF-varemærkedomstolen sin nationale ret, herunder sin internationale privatret.
3.      Medmindre andet er fastsat i denne forordning, anvender en EF-varemærkedomstol de retsplejeregler, der gælder for sager af samme art vedrørende et nationalt varemærke i den medlemsstat, hvor den er beliggende.«
8.        Forordningens artikel 102 med overskriften »Sanktioner« bestemmer:
»1.      Såfremt en EF-varemærkedomstol finder, at sagsøgte har krænket eller truet med at krænke et EF-varemærke, udsteder den et forbud mod, at sagsøgte krænker eller truer med at krænke EF-varemærket, medmindre der er særlige grunde til at undlade dette. Den træffer ligeledes i henhold til den nationale lovgivning foranstaltninger, som tager sigte på at sikre overholdelsen af dette forbud.
2.      I øvrigt anvender EF-varemærkedomstolen lovgivningen, herunder den internationale privatret, i den medlemsstat, hvor krænkelserne er begået, eller hvor der har været risiko for krænkelse.«
2.      Direktiv 2004/48/EF
9.        Artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (EUT L 157, s. 45, og berigtigelse EUT 2004 L 195, s. 16) bestemmer under overskriften »Erstatning«:
»1.      Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder på begæring af den forurettede pålægger den krænkende part, der vidste eller med rimelighed burde vide, at hans aktiviteter medførte en sådan krænkelse, at betale rettighedshaveren en erstatning, der står i rimeligt forhold til det tab, denne har lidt som følge af krænkelsen.
Når de retslige myndigheder fastsætter erstatningen
a)      skal de tage hensyn til alle relevante aspekter, såsom negative økonomiske konsekvenser, herunder tabt fortjeneste, som den forurettede har lidt, den krænkende parts uberettigede fortjeneste, og, når det er hensigtsmæssigt, andre elementer end de økonomiske, f.eks. den ikke-økonomiske skade, rettighedshaveren har lidt som følge af krænkelsen
eller
b)      de kan, som et alternativ til litra a), når det er hensigtsmæssigt, fastsætte erstatningen til et fast beløb på grundlag af elementer, der som minimum svarer til størrelsen af de gebyrer eller afgifter, som den krænkende part skulle have betalt, hvis han havde anmodet om tilladelse til at anvende den pågældende intellektuelle ejendomsrettighed.
2.      I sager, hvor den krænkede part har krænket intellektuelle ejendomsrettigheder uden at vide det eller uden at have rimelig grund til at vide det, kan medlemsstaterne bestemme, at de retslige myndigheder kan træffe beslutning om tilbagebetaling af et overskud eller om betaling af en erstatning, der kan være fastsat på forhånd.«
B –    Estisk ret
10.      § 8, stk. 2, i lov om varemærker (kaubamärgiseadus) i den version, der finder anvendelse på tvisten i hovedsagen (herefter »varemærkeloven«) bestemmer:
»Den retlige beskyttelse af et registreret varemærke begynder på dagen for modtagelsen af varemærkeansøgningen [...] og består i ti år regnet fra registreringsdatoen. [...]«
III – Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål
11.      Irina Nikolajeva indgav den 24. april 2010 en EF-varemærkeansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«). Det varemærke, der søges registreret, er ordmærket »HolzProf«. Varemærkeansøgningen blev bekendtgjort den 31. maj 2010. Den 14. september 2010 blev varemærket HolzProf registreret, og registreringen blev offentliggjort den 16. september 2010.
12.      Den 24. april 2010 indgik Irina Nikolajeva en licensaftale, hvorefter hun gav OÜ Holz Prof ret til at anvende sit varemærke. Den månedlige licensafgift blev fastsat til 1 278 EUR.
13.      Den 18. juni 2013 anlagde Irina Nikolajeva sag ved den forelæggende ret mod Multi Protect, hvorved hun nedlagde tre påstande.
14.      For det første har Irina Nikolajeva nedlagt påstand om, at det af den forelæggende ret bliver fastslået, at Multi Protect ulovligt har benyttet hendes varemærke. Irina Nikolajeva er af den opfattelse, at Multi Protect har tilsidesat artikel 9, stk. 1, litra a), og stk. 2, litra d), i forordning nr. 207/2009 ved at benytte et tegn, der er identisk med hendes varemærke, som et »skjult emneord« på et websted, der er tilgængeligt på internettet. I denne henseende har Irina Nikolajeva gjort gældende, at Multi Protect i perioden mellem den 3. maj 2010 og den 28. oktober 2011, dvs. en periode på 17 måneder og 25 dage, har krænket den eneret, som varemærket giver.
15.      For det andet har Irina Nikolajeva nedlagt påstand om, at Multi Protect tilpligtes at betale 22 791 EUR i henhold til bestemmelserne om uberettiget berigelse. Beløbet er beregnet på grundlag af den licensafgift, der er fastsat i licensaftalen med OÜ Holz Prof, for den periode, hvor den påståede krænkelse fandt sted (3).
16.      For det tredje nedlagde Irina Nikolajeva påstand om erstatning for den immaterielle skade. Hun har gjort gældende, at hun har fået psykiske vanskeligheder som følge af den straffesag, der er gennemført på grund af de samme faktiske forhold, og sagsanlægget. I denne henseende har Irina Nikolajeva anført, at Multi Protects aktiviteter »har ført til en forværring af hendes helbredstilstand«, og at »flere forretningsforbindelser har henvendt sig til hende«, og at »sagen har medført negativ opmærksomhed«.
17.      Den forelæggende ret har rejst spørgsmål om, hvorvidt retten i tilfælde af, at den måtte finde, at der foreligger ulovlig brug af det omhandlede varemærke i overensstemmelse med Irina Nikolajevas første påstand, skal afsige en kendelse om forbud mod krænkelseshandlingerne i overensstemmelse med artikel 102, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, selv om Irina Nikolajeva ikke har nedlagt påstand herom.
18.      Den forelæggende ret er ligeledes i tvivl om, hvornår den beskyttelse, et EF-varemærke giver, indtræder. Den forelæggende ret har henvist til, at det er fastsat i artikel 9, stk. 3, første punktum, i forordning nr. 207/2009, at de til EF-varemærket knyttede rettigheder først gælder over for tredjemand, når varemærkets registrering er offentliggjort. Retten har tilføjet, at denne bestemmelse åbner mulighed for, at der kan kræves rimelig erstatning for handlinger, som er foretaget efter bekendtgørelsen af en EF-varemærkeansøgning, og som efter offentliggørelsen af registreringen af EF-varemærket ville være forbudt i kraft af denne offentliggørelse. I denne henseende er den forelæggende ret i tvivl om, hvorvidt artikel 14, stk. 1, andet punktum, og artikel 101, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 åbner mulighed for at betragte sagsøgeren i hovedsagens rettigheder, som er knyttet til varemærket, som værende trådt i kraft på det i varemærkelovens § 8, stk. 2, første punktum, fastsatte tidspunkt, dvs. fra indgivelsen af ansøgningen om registrering af varemærket.
19.      Desuden har den forelæggende ret rejst spørgsmål om fortolkningen af udtrykket »rimelig erstatning« i artikel 9, stk. 3, andet punktum, i forordning nr. 207/2009.
20.      På denne baggrund har Harju Maakohus (ret i første instans i Harju) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:
»1)      Skal en EF-varemærkedomstol også udstede det i artikel 102, stk. 1, [i forordning nr. 207/2009] omhandlede forbud, hvis sagsøgeren ikke har nedlagt påstand herom, og parterne ikke hævder, at sagsøgte har krænket et EF-varemærke efter en bestemt dato eller truer med at krænke det, eller udgør det en »særlig grund« i henhold til denne bestemmelses første punktum, hvis der ikke er fremsat et sådant krav, og dette forhold heller ikke gøres gældende?
2)      Skal artikel 9, stk. 3, [i forordning nr. 207/2009] fortolkes således, at indehaveren af et EF-varemærke kun kan forlange en rimelig erstatning af en tredjemand på grundlag af artikel 9, stk. 3, andet punktum, [i forordning nr. 207/2009] for benyttelse af et tegn, der er identisk med EF-varemærket, i perioden fra bekendtgørelse af EF-varemærkeansøgningen til offentliggørelsen af registreringen af EF-varemærket, men ikke erstatning for den sædvanlige værdi af det ved krænkelsen opnåede og skaden, og der heller ikke foreligger et krav på en rimelig erstatning for perioden før bekendtgørelsen af EF-varemærkeansøgningen?
3)      Hvilke typer af udgifter og andre erstatninger omfatter den rimelige erstatning på grundlag af artikel 9, stk. 3, andet punktum, [i forordning nr. 207/2009,] og kan den bl.a. – og under hvilke omstændigheder – omfatte erstatning af varemærkeindehaverens immaterielle skade?«
IV – Retsforhandlingerne ved Domstolen
21.      Multi Protect, den estiske og den græske regering samt Europa-Kommissionen har indgivet skriftlige bemærkninger. Efter afslutningen af denne skriftlige forhandling har Domstolen fundet, at sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at den kan træffe afgørelse uden mundtlig forhandling i overensstemmelse med artikel 76, stk. 2, i Domstolens procesreglement.
V –    Bedømmelse
A –    Indledende bemærkninger
22.      Nærværende forslag til afgørelse vil i overensstemmelse med Domstolens anmodning være rettet mod at behandle det andet og det tredje præjudicielle spørgsmål stillet af den forelæggende ret. Jeg finder det hensigtsmæssigt at behandle disse to spørgsmål samlet.
B –    Det andet og det tredje præjudicielle spørgsmål
1.      Beskyttelsesperioden
23.      Den forelæggende ret har oplyst, at Irina Nikolajeva har kritiseret Multi Protect for at have krænket den eneret, som hendes varemærke HolzProf giver, i tre perioder.
24.      Den første periode strækker sig over mindre end en måned. Den blev påbegyndt den 3. maj 2010, dvs. efter datoen for indlevering af ansøgningen om registrering af varemærket, og blev afsluttet den 31. maj 2010, dvs. datoen for bekendtgørelsen af ansøgningen. Den anden periode er på ca. tre og en halv måned og løber fra den 1. juni 2010 til den 16. september 2010, dvs. indtil offentliggørelsen af registreringen. Endelig blev den tredje periode, som er på lidt over et år, påbegyndt den 17. september 2010 efter offentliggørelsen af registreringen af varemærket og afsluttet den 28. oktober 2011.
25.      Den forelæggende rets spørgsmål til Domstolen vedrører den beskyttelse, som et EF-varemærke giver sin indehaver i de to førstnævnte perioder.
26.      De rettigheder, der er knyttet til EF-varemærket, er fastsat i artikel 9 i forordning nr. 207/2009. Ifølge bestemmelsens stk. 1 giver EF-varemærket indehaveren en eneret. Desuden er det utvetydigt bestemt i bestemmelsens stk. 3, at de til EF-varemærket knyttede rettigheder først gælder over for tredjemand, når varemærkets registrering er offentliggjort.
27.      Følgelig kan et EF-varemærke som HolzProf ikke gøres gældende over for tredjemand i den første og den anden periode, der er omhandlet i tvisten i hovedsagen. Desuden finder de sanktioner, der er fastsat i medlemsstaternes nationale lovgivning (4), jf. artikel 102 i forordning nr. 207/2009, ikke anvendelse i disse perioder (5). De omhandlede sanktioner finder først anvendelse fra tidspunktet for offentliggørelsen af EF-varemærkets registrering.
28.      Det skal imidlertid bemærkes, at artikel 9, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 ligeledes fastsætter en særlig ordning for beskyttelsen af et EF-varemærke i den periode, der adskiller bekendtgørelsen af varemærkeansøgningen og offentliggørelsen af registreringen af det. Efter offentliggørelsen af registreringen af et EF-varemærke kan en ret således tilkende rimelig erstatning for handlinger, som er foretaget efter bekendtgørelsen af EF-varemærkeansøgningen, og som efter offentliggørelsen af varemærket ville være forbudt (6) i kraft heraf.
29.      Det følger heraf, at der kan kræves rimelig erstatning for den anden periode, der er omhandlet i hovedsagen, såfremt en tredjemand i løbet af denne periode uden varemærkeindehaverens samtykke har gjort erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, eller af et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed (7).
30.      Det følger klart og utvetydigt af ordlyden af samme artikel 9, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, at den rimelige erstatning, der er fastsat i denne bestemmelse, ikke gælder handlinger, der finder sted i perioden mellem indlevering af EF-varemærkeansøgningen (8) og bekendtgørelsen af denne ansøgning, dvs. i den første periode, der er omhandlet i tvisten i hovedsagen.
31.      Efter min opfattelse kan bestemmelserne i artikel 14, stk. 1, og artikel 101, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 ikke ændre denne bedømmelse.
32.      Selv om det er fastsat i artikel 14, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, at »krænkelse af et EF-varemærke [er] underlagt den nationale lovgivning om krænkelse af et nationalt varemærke«, er det nemlig fastsat i samme bestemmelse, at EF-varemærkets retsvirkninger alene bestemmes af denne forordning. Et varemærkes »retsvirkninger« er uløseligt forbundet med dets beskyttelsesperiode. Det følger heraf, at denne beskyttelsesperiode udelukkende er fastsat ved bestemmelserne i samme forordning nr. 207/2009.
33.      I denne henseende fremgår det af artikel 9, stk. 1, sammenholdt med stk. 3, i forordning nr. 207/2009, at EU-lovgiver bevidst har udelukket, at et EF-varemærke kan gøres gældende over for tredjemand før offentliggørelsen af registreringen af varemærket, og at der kan tilkendes rimelig erstatning før bekendtgørelsen af varemærkeansøgningen.
34.      Desuden bemærkes, at eftersom rettighederne knyttet til EF-varemærket, herunder også dets beskyttelsesperiode, alene er reguleret ved artikel 9 i forordning nr. 207/2009, er disse rettigheder og deres varighed ikke blandt de spørgsmål, i forhold til hvilke national ret bør finde anvendelse i overensstemmelse med forordningens artikel 101, stk. 2, som kun omhandler de spørgsmål, der ikke er omfattet af anvendelsesområdet for forordning nr. 207/2009.
35.      Følgelig er artikel 9, stk. 1 og 3, artikel 14, stk. 1, og artikel 101, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 til hinder for en national bestemmelse såsom varemærkelovens § 8, stk. 2, der bestemmer, at »[d]en retlige beskyttelse af et registreret varemærke begynder på dagen for modtagelsen af varemærkeansøgningen«. De rettigheder, der er knyttet til EF-varemærket i henhold til denne nationale bestemmelse, går således videre, end hvad der er tilladt efter forordning nr. 207/2009.
36.      Den rimelige erstatning, der er fastsat i artikel 9, stk. 3, i forordning 207/2009, kan kun kræves for handlinger, der er foretaget efter bekendtgørelsen af en EF-varemærkeansøgning.
2.      Rimelig erstatning
37.      Den forelæggende ret har anmodet Domstolen om tage stilling til begrebet »rimelig erstatning« i artikel 9, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 (9). Forordningen indeholder ingen definition af »rimelig erstatning« og fastsætter ikke nogen metode til beregningen af den.
38.      Muligheden for at kræve »rimelig erstatning« efter bekendtgørelsen af en registreringsansøgning findes ligeledes på patentområdet.
39.      Artikel 67, stk. 2, i konventionen om meddelelse af europæiske patenter (herefter »den europæiske patentkonvention«), undertegnet i München den 5. oktober 1973, bestemmer således, at [e]nhver kontraherende stat kan bestemme, at en europæisk patentansøgning ikke sikrer den beskyttelse, der er foreskrevet i artikel 64. Den beskyttelse, der er knyttet til offentliggørelsen af den europæiske patentansøgning, kan dog ikke være mindre end den beskyttelse, som efter lovgivningen i den pågældende stat er knyttet til den obligatoriske offentliggørelse af endnu ikke behandlede nationale patentansøgninger. Under alle omstændigheder skal enhver kontraherende stat som minimum sikre, at ansøgeren fra tidspunktet for offentliggørelsen af den europæiske patentansøgning kan kræve rimelig erstatning, fastsat efter omstændighederne, af enhver person, der i denne kontraherende stat har udnyttet den opfindelse, som er genstand for den europæiske patentansøgning, på en sådan måde, at denne person efter den nationale lovgivning ville være ansvarlig, såfremt der var tale om en krænkelse af et nationalt patent« (10). Udtrykket »rimelig erstatning« er heller ikke her nærmere defineret (11).
40.      Desuden bestemmes det i artikel 95 i Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse (EFT L 227, s. 1), at »[i]ndehaveren [af EF-sortsbeskyttelse] kan kræve en rimelig godtgørelse af enhver, der i perioden fra offentliggørelsen af ansøgningen om EF-sortsbeskyttelse og meddelelsen heraf har foretaget en handling, som efter denne periode ville være forbudt som følge af EF-sortsbeskyttelsen« (12). Udtrykket »rimelig godtgørelse« er heller ikke defineret i forordning nr. 2100/94 (13).
41.      I øvrigt indeholder artikel 9, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 i modsætning til samme forordnings artikel 102, stk. 2, hvorefter der pålægges sanktioner i overensstemmelse med national lovgivning (14) i tilfælde af krænkelse eller risiko for krænkelse, ingen udtrykkelig henvisning til medlemsstaternes lovgivning med henblik på at fastlægge bestemmelsens betydning og rækkevidde.
42.      Det følger dermed såvel af kravene om en ensartet anvendelse af EU-retten som af lighedsprincippet, at udtrykket »rimelig erstatning« i hele Unionen skal undergives en selvstændig og ensartet fortolkning, som skal søges under hensyntagen til bestemmelsens kontekst og formålet med den pågældende ordning (15).
43.      Det følger af artikel 9, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, at selv om et EF-varemærke ikke gælder over for tredjemand, førend varemærkets registrering er offentliggjort, råder det trods sit »fosterstadie« over en retslig beskyttelse i den periode, der adskiller bekendtgørelsen af ansøgningen om dette varemærke og offentliggørelsen af registreringen af det (16). Valget af ordet »erstatning« indebærer nødvendigvis, at der skal være tale om en økonomisk kompensation. Andre retsmidler eller procedurer vedrørende krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder såsom fogedforbud, tilbagekaldelse fra handelen eller destruktion af de krænkende varer er dermed udelukket. Desuden medfører tillægsordet »rimelig«, at den påkrævede økonomiske kompensation skal være retfærdig og proportionel med henblik på at bevare den rette balance mellem de rettigheder, som indehaveren af EF-varemærket er i færd med at erhverve, og de rettigheder, som tilkommer brugeren heraf.
44.      Retten til »rimelig erstatning«, der først kan gøres gældende efter offentliggørelsen af et EF-varemærkes registrering, finder følgelig anvendelse på EF-varemærker in statu nascendi. Denne rettighed er udtryk for den omstændighed, at EU-lovgiver er af den opfattelse, at et EF-varemærke fra tidspunktet for bekendtgørelsen af ansøgningen er ved at blive erhvervet og allerede fortjener beskyttelse.
45.      I denne henseende henvises til, at det følger af artikel 39 i forordning nr. 207/2009, at offentliggørelsen af en ansøgning om registrering af et EF-varemærke forudsætter, at alle formkrav fastsat i nævnte forordning samt i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (17) til en ansøgning om registrering af et EF-varemærke er opfyldt, og at der ikke foreligger absolutte registreringshindringer i forhold til dette varemærke i overensstemmelse med artikel 7 i forordning nr. 207/2009 (18). I henhold til artikel 45 i forordning nr. 207/2009 (19) vil et EF-varemærke efter bekendtgørelsen af registreringsansøgningen desuden nødvendigvis blive registreret og registreringen offentliggjort, medmindre der på baggrund af en indsigelse foreligger relative registreringshindringer som omhandlet i nævnte forordnings artikel 8 (20).
46.      Det følger af de foregående betragtninger, at der i høj grad er lighed mellem de krav, som skal være opfyldt inden bekendtgørelsen af ansøgningen om et EF-varemærke, og de krav, der er påkrævet inden offentliggørelsen af registreringen af varemærket. Følgelig er den ret til »rimelig erstatning«, som indehaveren af et EF-varemærke råder over i tiden mellem bekendtgørelsen af hans varemærkeansøgning og offentliggørelsen af registreringen af varemærket, en ret, der i høj grad ligner (21) den ret, han vil blive tildelt ved offentliggørelsen af registreringen af varemærket, selv om den er mindre omfattende (22). Det følger heraf, at den økonomiske kompensation eller »rimelige erstatning« for at overholde proportionalitetsprincippet skal være mindre byrdefuld eller streng end den, der pålægges i tilfælde af krænkelse af et EF-varemærke efter offentliggørelsen af registreringen af varemærket (23) (24).
47.      Artikel 13 i direktiv 2004/48 fastsætter den økonomiske godtgørelse, der som minimum skal være foreskrevet i national lovgivning i tilfælde af krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i henhold til fællesskabslovgivningen og/eller national ret i den berørte medlemsstat. Det er korrekt, at de nationale bestemmelser, der er harmoniseret i overensstemmelse med direktiv 2004/48, kun finder anvendelse på krænkelser af et EF-varemærke, der sker efter offentliggørelsen af registreringen af varemærket, dvs. i den tredje periode, der er omhandlet i tvisten i hovedsagen, men på trods heraf kan direktivets artikel 13 give visse nyttige holdepunkter med henblik på at definere udtrykket »rimelig erstatning«.
48.      I denne henseende er der i denne bestemmelse en klar sondring mellem den forsætlige og uforsætlige karakter af den krænkelse, der er begået, og der stilles krav om, at der pålægges højere økonomisk kompensation for forsætlige krænkelser. Såfremt krænkelsen må anses for forsætlig, skal den krænkende part betale rettighedshaveren en erstatning, der står i rimeligt forhold til det tab, denne har lidt som følge af krænkelsen (25). I henhold til denne bestemmelse er det påkrævet at yde fuld erstatning for hele det tab, der er lidt, hvilket efter min opfattelse indbefatter et ikke-økonomise tab, for så vidt et sådant tab er påvist (26).
49.      Når krænkelsen derimod må anses for at være uforsætlig, kan de retslige myndigheder træffe beslutning om tilbagebetaling af et overskud eller om betaling af en erstatning, der kan være fastsat på forhånd (27).
50.      Artikel 9, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 indeholder ingen sondring mellem den forsætlige og uforsætlige karakter af den krænkelse, der er begået (28), men tager udgangspunkt i, at bekendtgørelsen af EF-varemærkeansøgningen har til formål at give offentligheden kendskab til den omstændighed, at registreringen af det ansøgte varemærke kan være nært forestående, og at der vil kunne være pligt til at betale en rimelig erstatning for brugen af det endnu ikke registrerede varemærke.
51.      Eftersom den »rimelige erstatning«, der er fastsat i artikel 9, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, skal være en økonomisk kompensation, som er mindre byrdefuld eller streng end den, der pålægges i tilfælde af krænkelse af et registreret varemærke, anser jeg det for relevant at vurdere hensigtsmæssigheden af de økonomiske godtgørelser, der er fastsat i artikel 13, stk. 2, i direktiv 2004/48 vedrørende uforsætlige krænkelser.
52.      Artikel 13, stk. 2, i direktiv 2004/48 fastsætter to typer af økonomisk godtgørelse i forhold til de krænkende handlinger, nemlig »tilbagebetaling af et overskud eller […] betaling af en erstatning, der kan være fastsat på forhånd«.
53.      En økonomisk godtgørelse, der består i »betaling af en erstatning, der kan være fastsat på forhånd«, kræver en præcisering i national ret og er følgelig ikke hensigtsmæssig, henset til nødvendigheden af at anlægge en ensartet og selvstændig fortolkning af udtrykket »rimelig erstatning«.
54.      Derimod er »tilbagebetaling af et overskud« fastsat i artikel 13, stk. 2, i direktiv 2004/48 efter min opfattelse en ensartet og forudsigelig økonomisk godtgørelse, som tager hensyn til de specifikke omstændigheder i hver enkelt sag. Desuden er jeg af den opfattelse, at denne økonomiske godtgørelse vil være hensigtsmæssig, da den søger at tilbagetrække den utilbørlige fordel, der er opnået (29) efter bekendtgørelsen af varemærkeansøgningen. En sådan økonomisk godtgørelse, som modsvarer den uberettigede gevinst, der er opnået af den omhandlede bruger, vil følgelig være proportional med den krænkelse af varemærket (in statu nascendi), der er begået, og vil ligeledes kunne afværge andre lignende krænkelser (30).
55.      I modsætning til artikel 13, stk. 1, i direktiv 2004/48 fastsætter stk. 2 i samme artikel ikke erstatning for ikke-økonomisk tab. Denne undladelse forekommer mig at være tilsigtet fra EU-lovgivers side og afspejler den omstændighed, at direktivets artikel 13, stk. 2, vedrørende krænkende handlinger af mindre kritisabel karakter, for hvilke direktivet ikke pålægger fuld erstatning. Det påpeges, at Irina Nikolajeva med sin tredje påstand har krævet erstatning for sin immaterielle skade, dvs. erstatning for et ikke-økonomisk tab. Jeg er af den opfattelse, at en »rimelig erstatning« ikke omfatter denne type tab. En sådan erstatning ville være uforholdsmæssig på et tidspunkt, hvor EF-varemærket fortsat er i en erhvervelsesproces.
VI – Forslag til afgørelse
56.      På baggrund af de ovenstående betragtninger foreslår jeg Domstolen at besvare det af Harju Maakohus (ret i første instans i Harju) forelagte præjudicielle spørgsmål på følgende måde:
»1)      Artikel 9, stk. 1 og 3, artikel 14, stk. 1, og artikel 101, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker er til hinder for en national bestemmelse, der bestemmer, at den retlige beskyttelse af et registreret varemærke begynder på dagen for modtagelsen af varemærkeansøgningen.
2)      Artikel 9, stk. 3, i forordning 207/2009 skal fortolkes således, at der ikke ifølge denne bestemmelse kan gøres krav på rimelig erstatning for handlinger, der er foretaget forud for bekendtgørelsen af en EF-varemærkeansøgning.
3)      Udtrykket »rimelig erstatning« fastsat i artikel 9, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at der kan kræves tilbagebetaling af et overskud fra handlinger, som er foretaget efter bekendtgørelsen af en EF-varemærkeansøgning, og som efter offentliggørelsen af registreringen af EF-varemærket ville være forbudt i kraft af denne offentliggørelse. Udtrykket »rimelig erstatning« omfatter ikke et ikke-økonomisk tab.«
1 –      Originalsprog: fransk.
2 –      EFT L 78, s. 1.
3 –      Dvs. 22 791 EUR (17 måneder × 1 278 + 25 dage × (1 278:30)).
4 –      Direktiv 2004/48 harmoniserer de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der finder anvendelse i national ret i tilfælde af tilsidesættelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Ifølge tiende betragtning til direktiv 2004/48 er dets formål »indbyrdes at tilnærme [medlemsstaternes lovgivninger på dette område] med henblik på at sikre et højt, ækvivalent og ensartet beskyttelsesniveau i det indre marked«. Artikel 2, stk. 1, i direktiv 2004/48 bestemmer, at »[m]ed forbehold af de midler, der er indført eller kan indføres i fællesskabslovgivningen eller i medlemsstaternes lovgivninger, for så vidt disse midler er gunstigere for rettighedshaverne, finder de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger, procedurer og retsmidler anvendelse […] på enhver krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder som fastsat i fællesskabsretten og/eller den pågældende medlemsstats nationale ret«. Domstolen har fastslået, at bestemmelserne i dette direktiv ikke tilsigter at regulere alle aspekter af de intellektuelle ejendomsrettigheder, men alene dem, der vedrører dels håndhævelsen af disse rettigheder, dels krænkelserne af disse ved at forpligte til etablering af effektive retsmidler, der kan forhindre, standse eller rette op på enhver krænkelse af en eksisterende intellektuel ejendomsret (jf. dom Diego Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, præmis 73). Det følger heraf, at direktivet lader forskellene mellem medlemsstaternes lovgivninger med hensyn til foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der finder anvendelse på krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder, bestå (jf. f.eks. artikel 13 i direktiv 2004/48, der indeholder en bred vifte af økonomiske erstatninger, der kan vælges af medlemsstaterne).
5 –      Følgelig er jeg af den opfattelse, at de korrigerende foranstaltninger (artikel 10), de påbud (artikel 11) og den erstatning (artikel 13), der er fastsat i direktiv 2004/48, ikke finder anvendelse før offentliggørelsen af registreringen af varemærket.
6 –      En vejledende liste over forbud er indeholdt i artikel 9, stk. 2, i forordning nr. 207/2009.
7 –      Jf. i denne retning artikel 9, stk. 1, litra a) og b), i forordning nr. 207/2009.
8 –      Datoen for indlevering af en EF-varemærkeansøgning er imidlertid ikke uden betydning. Faktisk er den af afgørende betydning for anvendelsen af reglerne om varemærkers prioritet. Jf. bl.a. afsnit III, afdeling 2, i forordning nr. 207/2009 med overskriften »Prioritet«.
9 –      Den forelæggende ret har oplyst, at i henhold til dennes nationale ret kan indehaveren af et EF-varemærke »forlange erstatning af formueskaden, herunder erstatning for tabt fortjeneste, samt erstatning af den immaterielle skade, men også udlevering af den sædvanlige værdi af det ved krænkelsen opnåede og under visse omstændigheder af fortjenesten af det ved krænkelsen opnåede, af en tredjemand, som krænker eneretten i henhold til artikel 9, stk. 1 og 2, i forordning nr. 207/2009, i det mindste for perioden efter offentliggørelsen af registreringen af varemærket. [Desuden] er en krænker, som ikke vidste eller burde have vidst, at han ikke var berettiget, ikke omfattet af forpligtelsen til at erstatte det, som uberettiget er opnået, for så vidt som han på det tidspunkt, hvor han fik eller burde have fået kendskab til det krav, der er rejst imod ham, ikke længere er beriget svarende til værdien af det ved krænkelsen opnåede«. Den forelæggende ret »anser en fortolkning for mulig, hvorefter den rimelige erstatning i henhold til artikel 9, stk. 3, andet punktum, i forordning nr. 207/2009 ifølge forordningens logik omfatter ringere krav end den retsbeskyttelse, der er fastsat ved en senere krænkelse af samme artikels stk. 1 og 2«.
10 –      Min fremhævelse.
11 –      Jf. ligeledes analogt artikel 32, stk. 1, litra f), i aftalen om en fælles patentdomstol (EUT 2013 C 175, s. 1), der bestemmer, at den fælles patentdomstol, som er oprettet ved aftalen, har enekompetence med hensyn til »søgsmål om erstatning eller kompensation som følge af den provisoriske beskyttelse, der er knyttet til en offentliggjort europæisk patentansøgning«.
12 –      Min fremhævelse. Det bemærkes, at Domstolen har fortolket begrebet »rimelig godtgørelse«, der er anvendt i artikel 14 og 94 i forordning nr. 2100/94 i dommen Geistbeck (C 509/10, EU:C:2012:416). Imidlertid er jeg af den opfattelse, at eftersom Domstolen fortolkende begrebet »rimelig godtgørelse« i et tilfælde af uberettiget brug af en registreret plantesort, kan denne fortolkning ikke overføres på den konkrete sag, idet artikel 9, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 ikke vedrører situationer, hvor der er tale om retskrænkelser.
13 –      Henset til den omstændighed, at udtrykket »rimelig erstatning« og andre lignende udtryk er anvendt i flere tekster på det immaterialretlige område, kan Domstolens afgørelse i den foreliggende sag få konsekvenser, der går ud over sagens rammer.
14 –      I denne henseende er jeg af den opfattelse, at den nationale lovgivning skal respektere det minimumsbeskyttelsesniveau, der er fastsat ved direktiv 2004/48. Desuden bemærkes, at det følger af direktivets artikel 2, stk. 1, at midler, som er gunstigere for rettighedshaverne end de i direktivet fastsatte foranstaltninger, procedurer og retsmidler, kan være til rådighed for dem i henhold til national ret.
15 –      Jf. dom Nokia (C-316/05, EU:C:2006:789, præmis 21 og den deri nævnte retspraksis).
16 –      Jf. dom Imagination Technologies mod KHIM (C-542/07 P, EU:C:2009:362, præmis 57).
17 –      EFT L 303, s. 1.
18 –      Artikel 7 i forordning nr. 207/2009 indeholder en lang liste af absolutte registreringshindringer. F.eks. kan et varemærke ikke registreres, hvis det mangler fornødent særpræg, hvis det strider mod den offentlige orden eller sædelighed, eller hvis det vil kunne vildlede offentligheden.
19 –      Artikel 45 i forordning nr. 207/2009 bestemmer, at »[s]åfremt ansøgningen er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning, og der ikke er rejst indsigelse inden for […] frist[en] [på tre måneder efter bekendtgørelsen af EF-varemærkeansøgningen], eller en eventuel indsigelse er blevet forkastet ved en endelig afgørelse, registreres varemærket som EF-varemærke«. Jf. ligeledes regel 23 i forordning nr. 2868/95 med overskriften »Registrering af varemærket«, der bestemmer, at »[e]r der ikke gjort indsigelse, eller er en eventuel indsigelse blevet tilbagetrukket, forkastet eller lignende, indføres det varemærke, der søges registreret […] i EF-varemærkeregistret«. Den anden periode, der er omhandlet i tvisten i hovedsagen, var på ca. tre måneder. I øvrigt er der ingen oplysninger i sagsakterne for Domstolen om, at der skulle være nedlagt indsigelse mod varemærket HolzProf.
20 –      Artikel 8 i forordning nr. 207/2009 har følgende ordlyd: »Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering: […] såfremt det er identisk med det ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre varemærke er beskyttet […] såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre varemærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.« Det bemærkes, at retten til at rejse indsigelse mod registreringen af et EF-varemærke alene tilkommer varemærkeindehavere og licenstagere, som disse varemærkeindehavere har bemyndiget dertil jf. artikel 8 og 41 i forordning nr. 207/2009.
21 –      I betragtning af, at de handlinger, der er omfattet af artikel 9, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, er de samme som dem, der er forbudt efter offentliggørelsen af registreringen.
22 –      Jf. modsætningsvis den europæiske patentkonventions artikel 67, stk. 1, der bestemmer, at »[f]ra offentliggørelsestidspunktet sikrer den europæiske patentansøgning foreløbigt ansøgeren i de kontraherende stater, der er designeret i ansøgningen, den beskyttelse, som er foreskrevet i artikel 64«, dvs. de samme rettigheder som dem, der er knyttet til et nationalt patent udstedt i denne stat.
23 –      Dette er også standpunktet hos Multi Protect, Republikken Estland og Den Hellenske Republik, som har anført, at begrebet »rimelig erstatning« fastsat i artikel 9, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 bør omfatte mere begrænsede krav end den retlige beskyttelse i tilfælde af krænkelse af allerede registrerede varemærker. De er ligeledes af den opfattelse, at erstatning for den immaterielle skade ikke er omfattet af dette begreb. Multi Protect har anført, at »[m]ed henblik på at fastlægge det præcise omfang af den rimelige erstatning skal følgende elementer derfor vurderes og afvejes: a) Hvilken formuefordel er opnået af krænkeren? […] b) Hvilke sammenlignelige licensaftaler er sædvanlige på markedet? c) Hvad ville »udgiften« have været for krænkeren for en løsning, der ville have gjort det muligt for ham at opnå det ønskede resultat uden at anvende et tegn, der er identisk med eller ligner det ansøgte varemærke«.
24 –      Kommissionen er derimod af den opfattelse, at »det kan ikke anses for berettiget, at beskyttelsen i tilfælde af en krænkelse som omhandlet i artikel 9, stk. 3, i forordning (EF) nr. 207/2009 er svagere end ved en krænkelse på et senere tidspunkt som omhandlet i stk. 1 og 2«. Ifølge Kommissionen er virkningen af krænkelsen den samme for indehaveren, uanset om den finder sted imellem bekendtgørelsen af ansøgningen og registreringen eller efter offentliggørelsen af registreringen. Kommissionen har også anført, at »der findes ingen begrundelse for, at en krænker skal stilles bedre i den periode, der går forud for registreringen«. Jeg er ikke enig i denne opfattelse, for hvorfor skulle der ellers være en sondring mellem disse to perioder i artikel 9, stk. 3, i forordning nr. 207/2009?
25 –      Jf. artikel 13, stk. 1, i direktiv 2004/48.
26 –      Jf. mit forslag til afgørelse Liffers (C 99/15, EU:C:2015:768, punkt 28).
27 –      Jf. artikel 13, stk. 2, i direktiv 2004/48.
28 –      Efter min opfattelse giver denne bestemmelse pligt til at betale en rimelig erstatning, selv hvis krænkelsen af EF-varemærket er sket uden kendskab til, at der forelå en bekendtgørelse af en varemærkeansøgning.
29 –      Af brugeren af det ansøgte, men endnu ikke registrerede varemærke.
30 –      Efter min opfattelse vil det, selv i tilfælde af manglende kendskab til bekendtgørelsen af varemærkeansøgningen (uforsætlig krænkelse), ikke være uforholdsmæssigt at træffe beslutning om tilbagebetaling af et overskud i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, i direktiv 2004/48, eftersom alle andre foranstaltninger og procedurer vedrørende krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder er udelukket i overensstemmelse med artikel 9, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 (varemærket kan ikke gøres gældende før offentliggørelse af registreringen). Jf. ligeledes punkt 43 i nærværende forslag til afgørelse.