62016CC0163(01)
OPINIA UZUPEŁNIAJĄCA RZECZNIKA GENERALNEGO
MACIEJA SZPUNARA
przedstawiona w dniu 6 lutego 2018 r. (
1
)
Sprawa C‑163/16
Christian Louboutin,
Christian Louboutin SAS
przeciwko
Van Haren Schoenen BV
[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez rechtbank Den Haag (sąd rejonowy w Hadze, Niderlandy)]
Otwarcie ustnego etapu postępowania na nowo – Pytanie prejudycjalne – Znaki towarowe – Odmowa lub unieważnienie rejestracji – Kształt – Pojęcie – Trójwymiarowe cechy towarów – Kolor
I. Wprowadzenie
1.
W niniejszej sprawie rechtbank Den Haag (sąd rejonowy w Hadze, Niderlandy) zwraca się do Trybunału o wydanie orzeczenia w przedmiocie wykładni art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95/WE (
2
).
2.
W dniu 28 lutego 2017 r. Trybunał postanowił przekazać sprawę do rozpoznania przez dziewiątą izbę. Rozprawa odbyła się w dniu 6 kwietnia 2017 r. W dniu 22 czerwca 2017 r. przedstawiłem moją pierwszą opinię w tej sprawie.
3.
Dziewiąta izba postanowiła w dniu 13 września 2017 r., na podstawie art. 60 § 3 regulaminu postępowania przed Trybunałem, przekazać sprawę Trybunałowi celem przydzielenia sprawy składowi orzekającemu złożonemu z większej liczby sędziów. Następnie Trybunał postanowił przydzielić sprawę wielkiej izbie.
4.
Postanowieniem z dnia 12 października 2017 r., Louboutin i Christian Louboutin (C‑163/16, niepublikowanym, EU:C:2017:765) Trybunał postanowił o otwarciu na nowo ustnego etapu postępowania i wezwał zainteresowane strony na ponowną rozprawę.
II. Ramy prawne
A.
Prawo Unii
5.
Artykuł 3 dyrektywy 2008/95/WE, zatytułowany „Podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji”, w ust. 1 stanowi w lit. b) i lit. e) ppkt (iii):
„1.   Nie są rejestrowane, a w przypadku gdy zostały już zarejestrowane, mogą zostać uznane za nieważne:
[…]
b)
znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru;
[…]
e)
oznaczenia, które składają się wyłącznie z:
[…]
(iii)
kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru;
[…]”.
B.
Konwencja Beneluksu
6.
Prawo znaków towarowych jest regulowane w Niderlandach konwencją Beneluksu w sprawie własności intelektualnej (znaki towarowe i wzory), podpisaną w Hadze w dniu 25 lutego 2005 r. przez Królestwo Belgii, Wielkie Księstwo Luksemburga i Królestwo Niderlandów (zwaną dalej „konwencją Beneluksu”).
7.
Artykuł 2.1 konwencji Beneluksu, zatytułowany „Oznaczenia, z których może składać się znak towarowy Beneluksu”, stanowi między innymi, że „[n]iemniej nie mogą zostać uznane za znaki towarowe oznaczenia składające się wyłącznie z kształtu, który wynika z charakteru samych towarów, który zwiększa znacznie wartość towaru lub który jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego”.
III. Postępowanie przed Trybunałem
8.
W odpowiedzi na skierowane do zainteresowanych stron zawiadomienie, o którym mowa w art. 23 statutu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Christian Louboutin i spółka Louboutin SAS (zwani dalej łącznie „Louboutin”), Van Haren Schoenen BV (zwana dalej „Van Haren”), rządy niemiecki i francuski oraz rząd Zjednoczonego Królestwa, a także Komisja Europejska, przedstawili swoje uwagi na rozprawie, która odbyła się w dniu 14 listopada 2017 r. (
3
). Na tym etapie postępowania zainteresowane strony miały ponownie okazję do przedstawienia swoich uwag ustnych w przedmiocie pytania prejudycjalnego, sformułowanego w następujący sposób: „[c]zy pojęcie »kształtu« w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy [2008/95] jest ograniczone do trójwymiarowych cech towaru, takich jak (przedstawione trójwymiarowo) kontury, rozmiar i objętość towaru, czy też przepis ten obejmuje swoim zakresem również inne (niż trójwymiarowe) cechy towaru, takie jak kolor?”.
IV. Analiza
A.
Przypomnienie wykładni zaproponowanej w mojej pierwszej opinii i przedmiot niniejszej opinii
9.
W mojej pierwszej opinii przeprowadziłem analizę, która skłoniła mnie do uznania, że oznaczenie łączące kolor i kształt może podlegać zakazowi ustanowionemu w art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95 (
4
).
10.
W konsekwencji zaproponowałem, aby Trybunał udzielił na pytanie prejudycjalne zadane przez sąd odsyłający odpowiedzi, zgodnie z którą art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że przepis ten może być stosowany do oznaczenia składającego się z kształtu towaru, w przypadku którego to oznaczenia dochodzi się przyznania ochrony dla określonego koloru.
11.
W pkt 28–41 mojej pierwszej opinii przedstawiłem posiłkowo rozważania na temat kwalifikacji spornego znaku towarowego. Stwierdziłem, że sporny znak towarowy należy zrównać z oznaczeniem składającym się z kształtu towaru, w przypadku którego to oznaczenia dochodzi się przyznania ochrony dla koloru związanego z tym kształtem, a nie ze znakiem towarowym składającym się z koloru samego w sobie.
12.
Niemniej jednak, jak już wspomniałem w pkt 31 mojej pierwszej opinii, uważam, że kwalifikacja spornego znaku towarowego stanowi ocenę faktyczną, należącą w niniejszej sprawie do sądu odsyłającego.
13.
Dotyczy to także odpowiedzi, jakiej należy udzielić na pytanie, czy czerwony kolor podeszwy zwiększa znacznie wartość towaru. Wydaje mi się, że stanowisko sądu odsyłającego jest jasne w tym względzie i że sąd ten wychodzi z założenia, iż na to pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej.
14.
W pkt 70–72 mojej pierwszej opinii w proponowanej przeze mnie odpowiedzi na pytanie prejudycjalne wskazałem jednak, że analiza mająca na celu ustalenie, czy chodzi o kształt zwiększający znacznie wartość towaru w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95 – a w związku z tym, czy przepis ten znajduje zastosowanie w niniejszej sprawie – dotyczy wyłącznie wartości nierozerwalnie związanej z kształtem i nie powinna uwzględniać atrakcyjności produktu wynikającej z reputacji tego znaku towarowego lub jego właściciela. Wychodząc z tego założenia, sformułowałem drugą część mojej propozycji odpowiedzi na pytanie prejudycjalne w następujący sposób: „Pojęcie kształtu, który »zwiększa znacznie wartość« towaru, w rozumieniu tego przepisu dotyczy wyłącznie wartości nierozerwalnie związanej z kształtem i nie umożliwia uwzględnienia reputacji znaku towarowego lub jego właściciela”.
15.
W niniejszej opinii odniosę się do kwestii poruszonych w trakcie rozprawy w dniu 14 listopada 2017 r., w związku z czym analiza zawarta w mojej pierwszej opinii zostanie uzupełniona o rozważania dotyczące różnych punktów widzenia zainteresowanych stron.
16.
W tym duchu w pierwszej kolejności przedstawię moje uwagi dotyczące kwalifikacji spornego znaku towarowego w świetle stanowisk przedstawionych przez zainteresowane strony w trakcie rozprawy w dniu 14 listopada 2017 r. Następnie zbadam wpływ rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1431 (
5
), które odnosi się między innymi do pojęcia „pozycyjny znak towarowy”, na zawartą w mojej pierwszej opinii analizę dotyczącą kwalifikacji spornego znaku towarowego. W dalszej kolejności sformułuję uwagi uzupełniające dotyczące wykładni art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95 z jednej strony w kontekście relacji między tą dyrektywą a dyrektywą (UE) 2015/2436 (
6
), a z drugiej strony w kontekście ratio legis art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95. Wreszcie rozważę konsekwencje rozstrzygnięcia, wobec którego wyraziłem dezaprobatę w mojej pierwszej opinii, ale które było preferowane przez kilka zainteresowanych stron na ostatniej rozprawie. Zgodnie z tym podejściem w ramach kontroli odróżniającego charakteru można uwzględnić interes w utrzymaniu w domenie publicznej niektórych właściwości towaru.
B.
Rozważania uzupełniające w przedmiocie kwalifikacji spornego znaku towarowego
17.
W mojej pierwszej opinii, jak już przypomniałem pokrótce powyżej, byłem skłonny uznać sporny znak towarowy za oznaczenie składające się z kształtu towaru, w przypadku którego to oznaczenia dochodzi się przyznania ochrony dla koloru związanego z tym kształtem, a nie za znak towarowy składający się z koloru (
7
).
18.
Po wysłuchaniu stron na rozprawie w dniu 14 listopada 2017 r. jestem jeszcze mniej skłonny do zakwalifikowania spornego znaku towarowego jako znaku towarowego składającego się z koloru jako takiego.
19.
W odpowiedzi na pytanie Trybunału, zadane podczas rozprawy w dniu 14 listopada 2017 r., Louboutin stwierdził, że sporny znak towarowy jest oznaczeniem, które można opisać w następujący sposób: z jednej strony podeszwa wyznaczona jest w przestrzeni liniami, które określają jej zarys wypełniony kolorem czerwonym, z drugiej zaś – podeszwa ma kształt, który odpowiada wytyczonej przestrzeni w kolorze czerwonym. W ten sposób zdaniem właściciela spornego znaku towarowego to kolor wyznacza kształt i – co jest naturalną konsekwencją tego pierwszego stwierdzenia – ten kształt odpowiada wytyczonej kolorowej przestrzeni.
20.
W związku z tym wydaje mi się, że w niniejszym przypadku nie chodzi o kształt w pełni abstrakcyjny lub o kształt o pomijalnym znaczeniu, co mogłoby uzasadniać stwierdzenie, zgodnie z którym w przypadku spornego znaku towarowego dochodzi się ochrony dla określonego koloru samego w sobie, bez żadnego wyznaczenia w przestrzeni. Nie ma znaczenia okoliczność, że kształt podeszwy może różnić się w zależności od różnych modeli obuwia. Chodzi zawsze o kształt podeszwy, a nie o inną część buta. W tym kontekście nie można zapominać z jednej strony o zasadzie, zgodnie z którą znak towarowy należy rozważać jako całość, a z drugiej strony, że ochrona, z której korzysta właściciel znaku towarowego, dotyczy nie tylko oznaczeń identycznych z oznaczeniem objętym zgłoszeniem do rejestracji, lecz również tych, które są podobne do tego oznaczenia.
21.
Ponadto wątpię, aby kolor czerwony mógł spełniać podstawową funkcję znaku towarowego i wskazywać jego właściciela w sytuacji, gdy kolor ten jest wykorzystywany poza właściwym kontekstem, czyli niezależnie od kształtu podeszwy. W każdym razie nie sądzę, aby taki rezultat był zamierzony przez właściciela zgłaszającego sporny znak towarowy do rejestracji.
22.
Podsumowując, w świetle rozważań zawartych w pkt 29–41 mojej pierwszej opinii, a także w świetle powyższych rozważań, jestem zdania, że sporny znak towarowy należy zrównać z oznaczeniem składającym się z kształtu towaru, w przypadku którego to oznaczenia dochodzi się przyznania ochrony dla koloru związanego z tym kształtem, a nie ze znakiem towarowym składającym się z koloru samego w sobie.
C.
Rozważania uzupełniające w przedmiocie stosowania art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95 do oznaczeń składających się z kształtu towaru i określonego koloru
1. Wpływ kwalifikacji znaku towarowego jako „znaku pozycyjnego” w rozumieniu rozporządzenia wykonawczego 2017/1431 na stosowanie art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95
23.
W pkt 32 mojej pierwszej opinii zauważyłem, że dyrektywa 2008/95 i orzecznictwo Trybunału nie wiążą konsekwencji prawnych z kwalifikacją znaku towarowego jako „znaku pozycyjnego”. Rząd niemiecki podzielił to stanowisko na rozprawie w dniu 14 listopada 2017 r. Ponadto, jak również wspomniałem w pkt 32 mojej pierwszej opinii, kwalifikacja znaku towarowego jako „znaku pozycyjnego” nie uniemożliwia sama w sobie uznania tego znaku towarowego za składający się z kształtu towaru, a w konsekwencji za znak towarowy mogący podlegać zakazowi przewidzianemu w art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95, ponieważ ta ostatnia kategoria, mianowicie znaki towarowe składające się z kształtu towaru, obejmuje również oznaczenia przedstawiające część lub element danego towaru.
24.
Na rozprawie w dniu 14 listopada 2017 r. Louboutin utrzymywał, że w art. 3 ust. 3 lit. d) rozporządzenia wykonawczego 2017/1431 zdefiniowano pozycyjny znak towarowy, wskazując sposób, w jaki powinien on zostać przedstawiony na towarze. Zdaniem Louboutin sporny znak towarowy spełnia kryteria ustalone w tej definicji.
25.
W podobnym nurcie, zgodnie ze stanowiskiem wielu zainteresowanych stron przed otwarciem na nowo ustnego etapu postępowania, rządy niemiecki i francuski oraz rząd Zjednoczonego Królestwa, a także Komisja, utrzymywały na rozprawie w dniu 14 listopada 2017 r., że sporny znak towarowy należy uznać za znak pozycyjny. Jedynie rząd francuski odniósł się wyraźnie do rozporządzenia wykonawczego 2017/1431.
26.
Jednakże argumenty oparte na rozporządzeniu 2017/1431 nie mogą, moim zdaniem, podważyć rozważań przypomnianych w pkt 23 niniejszej opinii (
8
).
27.
Rozporządzenie wykonawcze 2017/1431 stosuje się od dnia 1 października 2017 r. i uzupełnia system znaków towarowych Unii Europejskiej oparty na rozporządzeniu (WE) nr 207/2009 (
9
), które zostało zastąpione ze skutkiem od dnia 1 października 2017 r. rozporządzeniem (UE) 2017/1001 (
10
). W międzyczasie rozporządzenie nr 207/2009 zostało zmienione rozporządzeniem (UE) 2015/2424 (
11
), które weszło w życie w dniu 23 marca 2016 r. Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) tego pierwszego rozporządzenia, który przejmuje treść art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95, został zmieniony w ten sposób, że oznaczenia, które składają się wyłącznie z „kształtu lub innej właściwości, zwiększających znacznie wartość towarów” (
12
), nie są rejestrowane (
13
).
28.
Wynika z tego, że art. 3 ust. 3 lit. d) rozporządzenia wykonawczego 2017/1431, który dotyczy „znaku pozycyjnego”, został włączony do systemu znaków towarowych Unii, w którym wcześniej dopuszczano, że nie jest konieczne, aby oznaczenie składało się z „kształtu”, by mogło ono zostać objęte podstawą odmowy lub unieważnienia rejestracji, odpowiadającą podstawie przewidzianej w art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95.
29.
Artykuł 3 ust. 3 lit. d) rozporządzenia wykonawczego 2017/1431 nie został zatem pomyślany jako „definicja” rodzaju znaku towarowego, do której w każdym razie nie może się odnosić podstawa odmowy lub unieważnienia odpowiadająca podstawie przewidzianej w art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95. Jasne jest bowiem obecnie, że w systemie znaków towarowych Unii rozróżnienie między „kształtem” i „innymi właściwościami” nie ma znaczenia w kontekście tej podstawy odmowy lub unieważnienia rejestracji.
30.
Z tego samego względu art. 3 ust. 3 lit. d) rozporządzenia wykonawczego 2017/1431 nie pozwala na stwierdzenie, że w każdym przypadku znak pozycyjny jest całkowicie niezależny od kształtu towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oznaczenie przedstawiające część lub element danego towaru.
31.
Prawdą jest, że rozporządzenie nr 2017/1431 rozróżnia z jednej strony „znak pozycyjny”, o którym mowa w art. 3 ust. 3 lit. d), oraz z drugiej strony „znak przestrzenny” i „znak będący kolorem”, o których mowa, odpowiednio, w art. 3 ust. 3 lit. c) i art. 3 ust. 3 lit. f) tego rozporządzenia.
32.
To powiedziawszy, pragnę zauważyć, że art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95 odnosi się nie do „znaków przestrzennych”, lecz do oznaczeń, które składają się wyłącznie z kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru (
14
).
33.
Ponadto art. 3 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego 2017/1431 nie zawiera ani wyczerpującego wykazu rodzajów znaków towarowych, które mogą zostać zarejestrowane, ani definicji rodzajów znaków towarowych, o których mowa w tym przepisie. Z jednej strony art. 3 ust. 4 tego rozporządzenia przewiduje możliwość zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego, który „nie należy do żadnej z kategorii wymienionych w ust. 3” tego artykułu. Z drugiej strony w art. 3 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia wskazano jedynie sposób, w jaki znak towarowy powinien zostać przedstawiony, „jeżeli zgłoszenie dotyczy rodzaju znaku towarowego wymienionego w lit. a)–j)” rozporządzenia wykonawczego 2017/1431. Uważam bowiem, że art. 3 ust. 3 tego rozporządzenia ogranicza się do określenia sposobu, w jaki należy przedstawić najczęściej używane rodzaje znaków towarowych w procesie rejestracji. Tak więc oznaczenia będące hybrydami kilku rodzajów znaków towarowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego 2017/1431, są zgodne z systemem unijnych znaków towarowych. W tym kontekście pragnę przypomnieć, że okoliczność, iż sporny znak towarowy został zarejestrowany jako graficzny znak towarowy, nie uniemożliwia zakwalifikowania go jako „znaku towarowego składającego się z kształtu towaru”.
34.
W świetle powyższych rozważań oraz rozważań przedstawionych w pkt 32 mojej pierwszej opinii stoję na stanowisku, że wprowadzenie w art. 3 ust. 3 lit. d) rozporządzenia wykonawczego 2017/1431 do systemu prawa Unii pojęcia „znaku pozycyjnego” nie może zmienić moich rozważań dotyczących możliwości stosowania art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95 do oznaczenia składającego się z kształtu towaru, w przypadku którego to oznaczenia dochodzi się przyznania ochrony dla określonego koloru.
2. Zakres art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95 w stosunku do art. 4 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2015/2436
35.
Dyrektywa 2008/95 zostanie zastąpiona przez dyrektywę 2015/2436, której termin transpozycji upływa w dniu 14 stycznia 2019 r. Artykuł 4 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2015/2436, odpowiadający podstawie odmowy lub unieważnienia przewidzianej w art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95, odnosi się do oznaczeń, które składają się wyłącznie z „kształtu lub innej właściwości, zwiększających znacznie wartość towarów”.
36.
W mojej pierwszej opinii zastanawiałem się nad tym, czy okoliczność, że prawodawca nie uznał za niezbędne wprowadzenia przepisów przejściowych, pozwalających na rozwiązanie potencjalnych konfliktów między dwiema kolejnymi dyrektywami, może wskazywać na to, iż uważał on, że system prawny tych oznaczeń jest ten sam w ramach tych dyrektyw (
15
).
37.
Zdaniem rządu Zjednoczonego Królestwa ten brak przepisów przejściowych nie pozwala na wyciągnięcie wniosków co do retroaktywnego skutku. Rząd ten zauważył, że nie było żadnych przepisów przejściowych w odniesieniu do przepisów zmieniających inne aspekty prawa znaków towarowych, w szczególności do art. 14 dyrektywy 2015/2436, który ogranicza do osób fizycznych ochronę własnego nazwiska i umożliwia osobie używanie jej nazwiska i adresu bez naruszenia znaku towarowego, podczas gdy zgodnie z art. 6 dyrektywy 2008/95 ta ochrona jest również możliwa w przypadku osób prawnych.
38.
Jednakże nie wydaje mi się całkowicie uzasadnione zrównywanie ze sobą zmian wprowadzonych w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95 oraz zmian dotyczących ochrony własnego nazwiska, o której mowa w art. 6 tej dyrektywy i w art. 14 dyrektywy 2015/2436.
39.
Ochrona własnego nazwiska stanowi ograniczenie praw wyłącznych właściciela znaku towarowego, który jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim używania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym. Zmiany wprowadzone dyrektywą 2015/2436 nie ograniczają w istocie praw właściciela znaku towarowego. Przeciwnie, dyrektywa ta wzmacnia monopol właściciela znaku towarowego i jednocześnie ogranicza prawa osób trzecich w taki sposób, że przedsiębiorstwa i spółki nie mogą już powoływać się na ochronę własnej nazwy.
40.
W każdym razie ta zmiana skutków znaku towarowego nie może zakłócać ważności samego znaku towarowego. Zbiór znaków towarowych składający się ze znaków towarowych już zarejestrowanych oraz znaków towarowych, które mogą jeszcze być zarejestrowane, pozostaje zatem niezmieniony zarówno w starym, jak i w nowym systemie. Niezależnie od systemu, w ramach którego znak towarowy został zarejestrowany, nowy system zmieni jedynie sytuację osób trzecich, niebędących osobami fizycznymi.
41.
Niemniej jednak logikę tę trudno byłoby stosować w odniesieniu do podstaw odmowy lub unieważnienia rejestracji zawartych w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95. To właśnie w tym kontekście należałoby zastanowić się nad wpływem zmiany zakresu podstawy odmowy lub unieważnienia rejestracji na prawo znaków towarowych Unii po upływie terminu na dokonanie transpozycji dyrektywy 2015/2436. Czy można przewidywać dużą liczbę wniosków o unieważnienie praw do znaków towarowych po upływie terminu na dokonanie transpozycji nowej dyrektywy? Co więcej, jeżeli uzna się, że znaki towarowe zarejestrowane w dawnym systemie nie zostaną objęte zakazami, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2015/2436, a które odpowiadają art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95, to czy może nastąpić masowe zgłaszanie znaków towarowych przed tą datą?
42.
Poza tymi rozważaniami jestem zdania, że brak przepisów przejściowych w dyrektywie 2015/2436 stanowi jedynie wskazówkę przemawiającą za interpretacją art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95, zgodnie z którą przepis ten ma zastosowanie do oznaczeń składających się z kształtu towaru, w przypadku których dochodzi się przyznania ochrony dla określonego koloru. Pierwszorzędnym argumentem w mojej analizie jest zwłaszcza ratio legis tego przepisu (
16
).
3. Ratio legis art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95
43.
Podczas rozprawy kilka zainteresowanych stron poruszyło ratio legis podstawy odmowy lub unieważnienia rejestracji przewidzianej w art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95.
44.
Rząd niemiecki i rząd Zjednoczonego Królestwa, jak również Van Haren, utrzymywały, iż przepis ten uniemożliwia nadużywanie znaków towarowych mogące prowadzić do powstawania monopoli antykonkurencyjnych.
45.
I tak rząd niemiecki opowiada się za tezą, zgodnie z którą art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95 stoi na przeszkodzie monopolizacji kształtów towaru, które – z uwagi na ich właściwości – należy trwale utrzymać w domenie publicznej, aby umożliwić ich powszechne stosowanie przez wszystkich uczestników rynku. Rząd ten wydaje się uznawać, że właściwości estetyczne, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95, posiadają własną dynamikę w tym znaczeniu, iż ich atrakcyjność może zmieniać się w zależności od mody.
46.
W podobnym nurcie Louboutin wydaje się twierdzić, że z punktu widzenia estetyki nie ma potrzeby trwałego utrzymywania, na podstawie prawa znaków towarowych, dostępności zasadniczych właściwości towaru, ponieważ właściwości te nie mają wystarczająco długiej żywotności w sensie ekonomicznym dla uzasadnienia takiej ochrony.
47.
Przemawia do mnie teza przedstawiona na rozprawie przez Louboutin i rząd niemiecki, zgodnie z którą atrakcyjność właściwości estetycznych ma własną dynamikę, ponieważ właściwości poszukiwane i cenione przez krąg odbiorców mogą różnić się w zależności od mody. Ta dynamika nierozerwalnie związana z właściwościami zwiększającymi znacznie wartość towaru nie stoi moim zdaniem na przeszkodzie wykładni art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95, zgodnie z którą przepis ten znajduje zastosowanie do oznaczenia składającego się z kształtu towaru, w przypadku którego to oznaczenia dochodzi się przyznania ochrony dla określonego koloru.
48.
W mojej opinii w sprawie Hauck (
17
) wskazałem, że ocena zmierzająca do ustalenia, czy rozpatrywany kształt „zwiększa znacznie wartość towaru”, na przykład ze względu na swoje właściwości estetyczne, wymaga siłą rzeczy uwzględnienia punktu widzenia przeciętnego konsumenta. Sposób, w jaki konsument postrzega dany kształt, nie jest jednak decydującym kryterium przy dokonywaniu tej oceny. Aby osiągnąć cel zamierzony w art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95, a więc zapewnić, że kształty atrakcyjne dla odbiorców pozostaną do dyspozycji uczestników rynku, należy uwzględnić zarówno sposób postrzegania danego oznaczenia przez właściwy krąg odbiorców, jak i konsekwencje gospodarcze, które będą wynikały z okoliczności, iż oznaczenie to byłoby zastrzeżone dla jednego przedsiębiorstwa.
49.
Tytułem uzupełnienia zastanawiam się, czy – wbrew temu, co utrzymuje Louboutin – znaczenie postrzegania przez odbiorców w kontekście stosowania art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95 nie przemawia na rzecz wykładni celowościowej tego przepisu. W takim przypadku bardziej elastyczna wykładnia pojęcia „kształtu” w rozumieniu tego artykułu przeważyłaby nad jego wykładnią językową.
50.
Artykuł 3 ust. 1 lit. e) ppkt (i) oraz (ii) dyrektywy 2008/95 odnosi się do właściwości uprzednio i trwale określonych, które wynikają z charakteru samego towaru, ponieważ są one, odpowiednio, „wynikające z charakteru samych towarów” lub „niezbędne do uzyskania efektu technicznego”. W konsekwencji, jeśli chodzi w szczególności o te ostatnie, pragnę zauważyć, że sposób, w jaki odbiorcy postrzegają towary, nie może zmienić tego stanu rzeczy, nawet jeśli efekt techniczny można uzyskać za pomocą innych kształtów (
18
).
51.
Artykuł 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95 umożliwia odmowę lub unieważnienie rejestracji znaku towarowego, jeżeli jego właściwości zwiększają znacznie wartość towaru. Z tego względu przepis ten pozwala na zapewnienie, że właściwość pozostaje dostępna dla wszystkich uczestników rynku w okresie, w którym ta właściwość ma szczególny wpływ na wartość towaru. Z chwilą gdy nie będzie to już miało miejsca – w szczególności, jak twierdzą niektóre zainteresowane strony, ze względu na fakt, że preferencje odbiorców uległy zmianie i omawiana właściwość nie jest już poszukiwana i ceniona przez odbiorców – rozpatrywany znak towarowy nie będzie już podlegał zakazowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95.
52.
W tej sytuacji wynikałoby z tego, że art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95, w odróżnieniu od podstaw odmowy lub unieważnienia, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (i) i (ii) tej dyrektywy, dotyczy właściwości zależnych od czynników zewnętrznych.
53.
Tak więc, jeżeli odpowiedź na pytanie o to, jakie właściwości zwiększają „znacznie wartość towaru”, zależy od czynników zewnętrznych, w szczególności od postrzegania przez odbiorców, niespójne byłoby, w przypadku oznaczenia, które zwraca szczególną uwagę odbiorców, wyłączenie stosowania tego przepisu do oznaczenia składającego się z kształtu towaru, w przypadku którego to oznaczenia dochodzi się przyznania ochrony dla określonego koloru. W postrzeganiu przez odbiorców istotne jest bowiem nie rozróżnienie między znakami przestrzennymi, składającymi się z koloru czy pozycyjnymi, lecz wskazanie pochodzenia towaru w oparciu o całościowe wrażenie wywierane przez to oznaczenie.
54.
Co więcej, okoliczność, że właściwości zwiększające znacznie wartość towaru są częściowo wyznaczane postrzeganiem przez odbiorców, nie pozwala moim zdaniem na uwzględnienie reputacji znaku towarowego lub jego właściciela przy dokonywaniu oceny zmierzającej do ustalenia, czy rozpatrywany kształt „zwiększa znacznie wartość towaru” w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95 (
19
). Jeśli bowiem przyjmiemy, że pojęcie „kształtu [zwiększającego] znacznie wartość towaru” jest choćby częściowo determinowane przez właściwości postrzegane przez odbiorców jako atrakcyjne, należałoby wówczas siłą rzeczy wykluczyć właściwości związane z reputacją znaku towarowego lub jego właściciela w celu zapobieżenia temu, że atrakcyjność wywołana tą reputacją jest przypisywana kształtowi, który sam w sobie nie jest atrakcyjny. W przeciwnym razie podstawa odmowy lub unieważnienia rejestracji przewidziana w art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95 mogłaby być interpretowana w sposób bardzo szeroki i nieprawidłowy z punktu widzenia celu tego przepisu, przypomnianego w pkt 48 niniejszej opinii.
55.
W świetle powyższych rozważań uważam, że odniesienie do sposobu postrzegania przez odbiorców jako do czynnika, który wraz z innymi określa właściwości zwiększające znacznie wartość towaru, przemawia na rzecz wykładni art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95, zgodnie z którą przepis ten ma zastosowanie do oznaczeń składających się z kształtu towaru, w przypadku których dochodzi się przyznania ochrony dla koloru w związku z tym kształtem.
D.
Kwalifikacja spornego znaku towarowego z punktu widzenia art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95
56.
W mojej pierwszej opinii rozważyłem dwa możliwe podejścia w ramach niniejszego wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.
57.
Pierwsze polega na uznaniu, że art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95 może być interpretowany szeroko. Drugie zakłada uwzględnienie interesu w utrzymaniu niektórych oznaczeń w domenie publicznej w ramach analizy odróżniającego charakteru oznaczenia w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy w odniesieniu do wszystkich oznaczeń, które pokrywają się z jedną z zewnętrznych cech danego towaru, lub w odniesieniu do innych kategorii oznaczeń, których dostępność jest ograniczona.
58.
Podczas gdy w mojej pierwszej opinii wyraziłem preferencję na rzecz pierwszego z tych podejść, na rozprawie rządy niemiecki i francuski oraz rząd Zjednoczonego Królestwa, a także Komisja, wydawały się skłaniać w stronę drugiego z nich. Pragnę zauważyć, że te zainteresowane strony jednomyślnie wyszły z założenia, iż sporny znak towarowy należy postrzegać jako znak pozycyjny, niepodlegający art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95.
59.
To właśnie w tym kontekście zamierzam rozszerzyć moją pierwszą opinię. Te dodatkowe uwagi mogą okazać się użyteczne dla sądu odsyłającego, w sytuacji gdy Trybunał uznałby w swoim przyszłym wyroku, że w niniejszej sprawie art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95 nie może mieć zastosowania. Jestem w każdym razie przekonany, że pogłębiona analiza umożliwi Trybunałowi dokonanie oceny pytania rozpatrywanego w niniejszym postępowaniu z uwzględnieniem wszystkich jego aspektów.
60.
W pkt 45 i 46 mojej pierwszej opinii wyraziłem się w ten sposób, że z orzecznictwa Trybunału, a w szczególności z wyroku Libertel (
20
), wynika, iż w ramach analizy odróżniającego charakteru oznaczenia składającego się z koloru samego w sobie należy ocenić, czy jego rejestracja nie narusza ogólnego interesu przejawiającego się w tym, by nie ograniczać w sposób nieuzasadniony dostępności kolorów dla innych przedsiębiorców oferujących towary lub usługi tego samego rodzaju. Wychodząc z tego założenia, doszedłem do wniosku, że gdy chodzi o oznaczenia pokrywające się z zewnętrzną cechą towaru, ich rejestrację należy oceniać, biorąc pod uwagę te same względy, jak te leżące u podstaw art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95.
61.
W wyroku Libertel (
21
) Trybunał oparł swoje stanowisko w sprawie oceny odróżniającego charakteru znaków składających się z koloru na założeniu, zgodnie z którym liczba kolorów, którą odbiorcy są w stanie rozróżnić, jest niewielka, ponieważ rzadko istnieje możliwość bezpośredniego porównania towarów w różnych odcieniach kolorystycznych (
22
).
62.
Jest tak tym bardziej w odniesieniu do znaków towarowych uznanych za znaki pozycyjne, w przypadku których dochodzi się przyznania ochrony wynikającej z prawa znaków towarowych dla określonego koloru. Wydaje mi się wręcz, że liczba kolorów, które faktycznie mogą być naniesione na podeszwę buta w celu wskazania jego pochodzenia, jest jeszcze bardziej ograniczona, ponieważ odcienie czerni, szarości i brązu są w praktyce z zasady pozbawione odróżniającego charakteru z uwagi na ich powszechne wykorzystywanie przez podmioty działające na rynku.
63.
W tym kontekście pragnę zauważyć, że przy dokonywaniu oceny odróżniającego charakteru oznaczenia należy również uwzględnić orzecznictwo dotyczące oznaczeń trójwymiarowych, zgodnie z którym skoro przeciętni konsumenci nie mają zwyczaju wnioskowania o pochodzeniu handlowym towarów na podstawie oznaczeń, które pokrywają się z zewnętrzną cechą tych towarów, tego rodzaju oznaczenia są odróżniające tylko wtedy, gdy w sposób znaczący odbiegają od normy lub zwyczajów branżowych (
23
).
64.
W tym względzie pragnę przypomnieć, że w postanowieniu w sprawie X Technology Swiss/OHIM (
24
) Trybunał nie uwzględnił części zarzutu podniesionego przez skarżącego, który uważał, iż w ramach postępowania w sprawie skargi dotyczącej odmowy rejestracji znaku towarowego charakteryzującego się barwą pomarańczową w kształcie kaptura zakrywającego palce każdego wyrobu pończoszniczego, Sąd przy dokonywaniu oceny odróżniającego charakteru znaku towarowego niesłusznie nie dokonał rozróżnienia między trójwymiarowymi znakami towarowymi a znakami pozycyjnymi. To w tym kontekście Trybunał nie odrzucił rozważań Sądu, zgodnie z którymi decydującym kryterium dla ustalenia, czy oznaczenie ma charakter odróżniający, nie jest jego kwalifikacja jako graficznego, trójwymiarowego lub innego znaku towarowego, ale okoliczność, że pokrywa się ono z zewnętrzną cechą omawianego towaru. Wynika z tego, że oznaczenie, w przypadku którego dochodzi się przyznania ochrony dla koloru i które pokrywa się z zewnętrzną cechą danego towaru, jest odróżniające tylko wówczas, gdy owo oznaczenie w sposób znaczący odbiega od normy lub zwyczajów obowiązujących w rozpatrywanym sektorze.
65.
Wreszcie pragnę zauważyć, że w przeciwieństwie do podstawy odmowy lub unieważnienia rejestracji przewidzianej w art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95, podstawa przewidziana w art. 3 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy w związku z art. 3 ust. 3 omawianej dyrektywy, może podlegać odstępstwom, kiedy oznaczenie uzyskało odróżniający charakter po zwyczajowym okresie zapoznania się z nim przez właściwy krąg odbiorców. W rezultacie interes ogólny w nieograniczaniu dostępności właściwości poszukiwanej i cenionej przez odbiorców dla innych uczestników rynku, leżący u podstaw art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95, nie może zostać trwale zapewniony na podstawie art. 3 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy.
66.
W świetle tych rozważań nasuwa się wniosek, że w ramach analizy odróżniającego charakteru oznaczenia, które pokrywa się z zewnętrzną cechą danego towaru, należy dokonać oceny, czy jego rejestracja nie narusza ogólnego interesu przejawiającego się w tym, by nie ograniczać w sposób nieuzasadniony dostępności właściwości przedstawionych przez to oznaczenie dla innych przedsiębiorców oferujących towary lub usługi tego samego rodzaju. Niemniej jednak art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 nie może w pełni odgrywać roli art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) tej dyrektywy, ponieważ możliwe jest odstępstwo od tego pierwszego przepisu zgodnie z art. 3 ust. 3 omawianej dyrektywy.
V. Wnioski
67.
W świetle powyższych rozważań, jak również analizy dokonanej w mojej pierwszej opinii, podtrzymuję moją propozycję odpowiedzi na pytanie prejudycjalne zadane przez rechtbank Den Haag (sąd rejonowy w Hadze, Niderlandy), która została sformułowana w następujący sposób:
Artykuł 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że może on być stosowany do oznaczenia składającego się z kształtu towaru, w przypadku którego to oznaczenia dochodzi się przyznania ochrony dla określonego koloru. Pojęcie kształtu, który „zwiększa znacznie wartość” towaru w rozumieniu tego przepisu, dotyczy wyłącznie wartości nierozerwalnie związanej z kształtem i nie umożliwia uwzględnienia reputacji znaku towarowego lub jego właściciela.
(
1
)	Język oryginału: francuski.
(
2
)	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25).
(
3
)	Zwracam uwagę, że rząd francuski i rząd Zjednoczonego Królestwa, w przeciwieństwie do innych zainteresowanych stron, nie uczestniczyły w pierwszej rozprawie, która odbyła się w dniu 6 kwietnia 2017 r.
(
4
)	Zobacz pkt 49–66 mojej pierwszej opinii. Dodatkowo, nie sądzę, by wykładnia ta mogła zostać zakwestionowana poprzez rozumowanie zawarte w pkt 24 wyroku z dnia 10 lipca 2014 r., Apple (C‑421/13, EU:C:2014:2070), który dotyczy zgłoszenia do rejestracji oznaczenia przedstawiającego zagospodarowanie powierzchni sprzedażowej. Podstawy odmowy lub unieważnienia rejestracji przewidziane w art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95 odnoszą się do oznaczeń składających się z kształtu i – według wykładni zaproponowanej w mojej pierwszej opinii – z innych właściwości „towaru” [w odniesieniu do związku między kształtem a towarem zob. wyrok z dnia 8 kwietnia 2003 r., Linde i in. (od C‑53/01 do C‑55/01, EU:C:2003:206, pkt 43)]. Zagospodarowanie powierzchni sprzedażowej nie stanowi towaru jako takiego, ale – zgodnie z moimi rozważaniami zawartymi w pkt 107 mojej opinii w sprawie Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:322) – oznaczenie odzwierciedlające materialnie okoliczności, w których dana usługa jest świadczona. Tak więc wydaje mi się, że – powtarzając sformułowanie użyte w wyroku z dnia 10 lipca 2014 r., Apple (C‑421/13, EU:C:2014:2070) – art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95 był w tym przypadku bez znaczenia, ponieważ chodziło nie o oznaczenie składające się z kształtu lub innej właściwości towaru, lecz o oznaczenie odzwierciedlające wspomniane okoliczności.
(
5
)	Rozporządzenie wykonawcze Komisji z dnia 18 maja 2017 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 205, s. 39).
(
6
)	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2015, L 336, s. 1).
(
7
)	Zobacz pkt 29–41 mojej pierwszej opinii.
(
8
)	Rozporządzenie wykonawcze 2017/1431 dotyczy unijnych znaków towarowych, a zatem nie może być bezpośrednio stosowane w niniejszej sprawie. Jednakże, biorąc pod uwagę fakt, że prawodawca Unii zapewnia komplementarność między systemem znaków towarowych Unii Europejskiej a krajowymi systemami znaków towarowych, rozporządzenie to mogłoby wskazywać kierunek, w którym należy dokonać wykładni przepisów dyrektyw dotyczących tych systemów krajowych.
(
9
)	Rozporządzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).
(
10
)	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1).
(
11
)	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.U. 2015, L 341, s. 21).
(
12
)	Wyróżnienie moje.
(
13
)	Identyczny przepis znajduje się również w rozporządzeniu 2017/1001 i w art. 4 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2015/2436, która zastąpi dyrektywę 2008/95. Zobacz pkt 5 oraz pkt 61–64 mojej pierwszej opinii.
(
14
)	W przedmiocie stosowania art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95 do znaków towarowych odpowiadających temu opisowi, zob. pkt 57–60 mojej pierwszej opinii.
(
15
)	Zobacz pkt 64 mojej pierwszej opinii.
(
16
)	Zobacz pkt 53–58 mojej pierwszej opinii.
(
17
)	C‑205/13, EU:C:2014:322, pkt 89–92.
(
18
)	Zobacz wyrok z dnia 18 czerwca 2002 r., Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377, pkt 83).
(
19
)	Zobacz pkt 70–72 mojej pierwszej opinii. Zobacz także, podobnie, Wytyczne dotyczące praktyki w dziedzinie znaków towarowych, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, część B: Badania, dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, wersja z dnia 23 marca 2016 r. dostępna na stronie https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/ex16–1_fr.pdf, s. 86 [2.5.4 Kształt lub inna właściwość zwiększająca znacznie wartość towaru: „Pojęcie »wartości« nie powinno być interpretowane jako oznaczające »renomę«, biorąc pod uwagę, że zastosowanie tej bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji jest uzasadnione wyłącznie wpływem na wartość, jakiej towarowi dodaje kształt lub inna właściwość, a nie innymi czynnikami, jak np. renoma słownego znaku towarowego, który jest również używany do identyfikacji towarów, o których mowa (w tym względzie zob. decyzję 16/01/2013, R 2520/2011‑5, pkt 19)”]. Zobacz również A. Kur, Too Pretty to Protect? Trade Mark Law and the Enigma of Aesthetic Functionality, (edited by) J. Drexl, R.M. Hilty, L. Godt i in., Bruxelles, Larcier 2009, s. 153.
(
20
)	Wyrok z dnia 6 maja 2003 r., C‑104/01, EU:C:2003:244, pkt 53, 54.
(
21
)	Wyrok z dnia 6 maja 2003 r., C‑104/01, EU:C:2003:244, pkt 47.
(
22
)	Zobacz wyrok z dnia 6 maja 2003 r., Libertel (C‑104/01, EU:C:2003:244, pkt 47).
(
23
)	Zobacz wyroki: z dnia 7 października 2004 r., Mag Instrument/OHIM (C‑136/02 P, EU:C:2004:592, pkt 30, 31); z dnia 12 stycznia 2006 r., Deutsche SiSi-Werke/OHIM (C‑173/04 P, EU:C:2006:20, pkt 28, 31).
(
24
)	Postanowienie z dnia 16 maja 2011 r., C‑429/10 P, niepublikowane, EU:C:2011:307.