62007CC0529
SKLEPNI PREDLOGI GENERALNE PRAVOBRANILKE
ELEANOR SHARPSTON,
predstavljeni 12. marca 2009 (
1
)
Zadeva C-529/07
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
proti
Franz Hauswirth GmbH
„Tridimenzionalna znamka Skupnosti — Uredba (ES) št. 40/94 — Člen 51(1)(b) — Upoštevna merila za presojo ‚slabe vere‘ prijavitelja ob vložitvi prijave znamke Skupnosti“
1.
Sodišče se prvič prosi za pojasnila v zvezi s pojmom slabe vere v smislu zakonodaje o znamki Skupnosti.
2.
Natančneje, znamka Skupnosti se lahko razglasi za nično, „če prijavitelj ni ravnal v dobri veri ob vložitvi prijave znamke“.
3.
Nacionalni postopki so bili v tej zadevi začeti, ker so številna konkurenčna podjetja sprva tržila podobne proizvode, podobnih oblik in podob. Eno od teh podjetij je nato registriralo lastno značilno obliko in podobo kot tridimenzionalno znamko Skupnosti. Ob tem se zastavi vprašanje, kateri pogoji so potrebni in/ali zadostni, da se ugotovi, ali je podjetje pri prijavi znamke ravnalo v slabi veri.
Upoštevna zakonodaja
4.
Predlog za sprejetje predhodne odločbe zadeva Uredbo o znamki Skupnosti. (
2
) Isti pojem je uporabljen v podobnem, vendar ne enakem okviru tudi v Direktivi o znamki. (
3
)
Uredba o znamki Skupnosti
5.
V skladu z Uredbo o znamki Skupnosti se lahko znamka Skupnosti registrira na podlagi prijave pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (v nadaljevanju: UUNT ali Urad), ki se ustanovi na podlagi člena 2 Uredbe.
6.
V členih 7 in 8 Uredbe so določeni razlogi za zavrnitev prijave znamke Skupnosti. (
4
)
7.
V členu 7(1) so določeni „absolutni“ razlogi za zavrnitev. Strnjeno, registrirati ni mogoče: (a) znakov, ki jih ni mogoče niti grafično predstaviti ali s pomočjo katerih ni mogoče razlikovati blaga in storitev posameznega podjetja; (b) znamk, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka; (c) znamk, ki jih sestavljajo izključno znaki ali podatki, ki označujejo lastnosti blaga ali storitev; (d) znamk, ki jih sestavljajo izključno znaki ali označbe, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni ustaljeni praksi trgovanja; (e) znakov, sestavljenih izključno iz izvorne oblike blaga; (f) znamk, ki nasprotujejo javnemu redu ali sprejetim moralnim načelom; (g) znamk, ki lahko zavajajo javnost glede narave, kakovosti ali geografskega porekla blaga ali storitev; (h) državnih emblemov, uradnih simbolov in emblemov nevladnih organizacij, brez ustreznega dovoljenja; (i) znamk, ki brez ustreznega dovoljenja vsebujejo druga znamenja, embleme ali grbe posebnega javnega interesa (j) znamk, ki vsebujejo geografsko označbo, ki označujejo vina ali žgane pijače, za vina ali žgane pijače, ki nimajo takega izvora; (k) znamk, ki vsebujejo zaščiteno geografsko označbo ali registrirano označbo porekla za iste vrste blaga.
8.
V členu 7(3) je določeno, da se določbe iz člena 7(1)(b), (c) in (d) ne uporabljajo, če je znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek.
9.
V členu 8 so določeni „relativni“ razlogi za zavrnitev, ki jih lahko uspešno uveljavlja tretja stranka v ugovoru registraciji znamke Skupnosti. V členu 8(1) je določeno, da lahko imetnik prejšnje znamke (
5
) ugovarja registraciji; (a) enake znamke za enako blago ali storitve ali (b) enake ali podobne znamke za enako ali podobno blago ali storitve, če se zaradi podobnosti pojavi verjetnost zmede. V členu 8(4) je podobna pravica ugovora določena tudi za imetnika prejšnje neregistrirane znamke ali drugega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu in ki je več kot zgolj lokalnega pomena, če podeljuje pravico do prepovedi uporabe poznejše znamke. V členu 8(5) se pravica iz člena 8(1) v bistvu razširi na primere, ko si blago in storitve niso podobni, vendar prejšnja znamka uživa ugled v Skupnosti ali državi članici (glede na to ali gre za znamko Skupnosti ali nacionalno znamko) in bi uporaba znamke, za katero je vložena prijava, brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke. V členu 8(3) pa je po drugi strani določeno, da lahko imetnik znamke prepreči svojemu posredniku ali zastopniku registracijo znamke v lastnem imenu, če je deloval brez soglasja ali svojega ravnanja ne upraviči.
10.
V Uredbi je tudi določeno, da se lahko znamka Skupnosti tudi po registraciji razglasi za nično zaradi absolutnih ali relativnih razlogov.
11.
V členu 51 so določeni absolutni razlogi za ničnost. Upoštevni odstavki določajo:
„1.   Znamka Skupnosti se razglasi za nično na podlagi zahteve, vložene pri Uradu ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic,
(a)
če je bila znamka Skupnosti registrirana v nasprotju z določbami člena 7;
(b)
če prijavitelj ni ravnal v dobri veri ob vložitvi prijave znamke.
2.   Če je bila znamka Skupnosti registrirana ob kršitvi določb člena 7(1) (b), (c) ali (d), se kljub temu ne more razglasiti za nično, če je zaradi uporabe po registraciji pridobila razlikovalen značaj za blago ali storitve, za katere je registrirana.“
12.
V členu 52 so navedeni relativni razlogi za ničnost. V upoštevnih odstavkih je določeno:
„1.   Znamka Skupnosti se razglasi za nično na podlagi zahteve, vložene pri Uradu, ali nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic:
(a)
če obstaja prejšnja znamka iz člena 8(2) in so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1 ali odstavka 5 istega člena;
(b)
če obstaja znamka iz člena 8(3) in so izpolnjeni pogoji iz istega odstavka;
(c)
če obstaja prejšnja pravica iz člena 8(4) in so izpolnjeni pogoji iz istega odstavka.
2.   Znamka Skupnosti se razglasi za nično tudi na podlagi zahteve Uradu ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic, če se uporaba takšne znamke lahko prepove na podlagi druge prejšnje pravice in še zlasti:
(a)
pravice do imena;
(b)
pravice do osebne podobe;
(c)
avtorske pravice;
(d)
pravice industrijske lastnine;
v skladu z zakonodajo Skupnosti ali nacionalnim pravom, ki ureja varstvo.“
13.
V členu 53(1) in (2) Uredbe je določeno, da imetnik prejšnje znamke Skupnosti ali nacionalne znamke ali prejšnjega znaka v smislu člena 8(4) ne more več ugovarjati uporabi poznejše znamke Skupnosti, ki je z njo v koliziji, če se je v obdobju petih let zavedal njene uporabe in vanjo privolil, „razen če je do vložitve zahteve za registracijo poznejše znamke Skupnosti prišlo v slabi veri“.
14.
Nazadnje, člen 9(1) Uredbe o znamki Skupnosti določa, da lahko imetnik znamke Skupnosti prepreči vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo:
„(a)
katerikoli znak, ki je enak znamki Skupnosti za označevanje blaga ali storitev, enakih tistim, za katere je registrirana znamka Skupnosti;
(b)
katerikoli znak, pri katerem zaradi enakosti ali podobnosti znamki Skupnosti in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko Skupnosti in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti; verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko;
(c)
katerikoli znak, enak ali podoben znamki Skupnosti za blago ali storitve, ki niso podobni tistim, za katere je registrirana znamka Skupnosti, če ima slednja ugled v Skupnosti in če uporaba tega znaka brez upravičenega razloga izkorišča ali škoduje razlikovalnemu značaju ali ugledu znamke Skupnosti“.
Direktiva o znamki
15.
V tej zadevi se obravnava Uredba, in ne Direktiva, vendar je vseeno koristno pregledati tudi njene vzporedne določbe.
16.
Z Direktivo se želi poenotiti nacionalno pravo znamk držav članic, ki ostaja v veljavi ob skupnostni ureditvi znamk in s katero mora biti usklajeno. Ta vsebuje določbe, (
6
) ki so v splošnem enake, vendar pa se v nekaterih vidikih rahlo razlikujejo od zgoraj navedenih členov iz Uredbe o znamki Skupnosti.
17.
Naslov člena 3 je Razlogi za zavrnitev ali neveljavnost. V členu 3(1) so določeni obvezni razlogi, zaradi katerih morajo države članice zagotoviti, da se znamka „ne registrira […] ali, če je registrirana, se […] lahko razglasi za neveljavno“. Enaki so absolutnim razlogom iz člena 7(1) od (a) do (h) Uredbe o znamki Skupnosti. V členu 3(2) je zlasti dodano, da lahko države članice določijo, da se znamka „ne registrira ali da se jo, če je registrirana, lahko razglasi za neveljavno, če in v naslednjem obsegu:
(a)
se lahko uporaba te blagovne znamke prepove v skladu z določbami, ki niso določbe o blagovnih znamkah zadevne države članice ali Skupnosti;
[…]
(d)
prijavo za registracijo blagovne znamke je prosilec vložil v slabi veri“.
18.
V členu 4 Direktive so navedeni „[n]adaljnji razlogi za zavrnitev ali neveljavnost v zvezi s prejšnjimi pravicami“, ki so v splošnem enaki relativnim razlogom za zavrnitev ali ničnost iz členov 8 in 52 Uredbe o znamki Skupnosti, z nekaterimi spremembami za prilagoditev nacionalnim okvirom. Ponovno, to so razlogi za zavrnitev in poznejšo ničnost ter, ponovno, nekateri so fakultativni. Mednje spada merilo iz člena 4(4)(g), da bi se „znamka […] lahko zamenjala z znamko, ki je bila v uporabi v tujini na dan vložitve zahteve in ki se še vedno uporablja, ob pogoju, da je na dan vložitve zahteve prijavitelj deloval v slabi veri“.
Nacionalno pravo
19.
Predložitveno sodišče navaja zlasti ta pravila avstrijskega in nemškega prava.
20.
V členu 9(3) avstrijskega Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (zvezni zakon o prepovedi nelojalne konkurence) je določeno, da morajo biti videz blaga, embalaža ali ovoj enako varovani kot posebne oznake podjetja, če v tržnem prometu veljajo za njegove razpoznavne znake.
21.
V členu 4(2) nemškega Markengesetz (zakon o znamkah) je določeno, da je varstvo znamke podeljeno vsakemu znaku, ki se uporablja v gospodarskem prometu in je pri upoštevni javnosti pridobil ugled znamke.
Dejansko stanje, postopek in vprašanja za predhodno odločanje
22.
Del mitologije, povezane z veliko nočjo, je bitje, ki prinaša jajčka, znano kot velikonočni zajček. (
7
) Proizvajalci čokolade že desetletja v velikonočnem času proizvajajo in prodajajo, vsaj v nemško govorečih predelih Evrope, čokoladne zajčke različnih oblik, ovite v različne in raznobarvne embalaže, pogosto pa v zlato obarvano folijo in okrašene s trakom in/ali zvončkom. Zlasti z uvedbo pakirnega stroja v devetdesetih letih so oblike čokoladnih zajčkov zaradi tehničnih zahtev postale vse bolj podobne. (
8
)
23.
Zadevni proizvajalci so Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (v nadaljevanju: družba Lindt), družba s sedežem v Švici, ki je tožeča stranka v postopku v glavni stvari, in Franz Hauswirth GmbH (v nadaljevanju: družba Hauswirth), avstrijska družba, ki je tožena stranka v postopku v glavni stvari.
24.
Družba Lindt proizvaja in trži čokoladne velikonočne zajčke že od zgodnjih 50. let prejšnjega stoletja. Njihova natančna podoba je bila z leti rahlo spremenjena. (
9
) Družba Lindt je v Avstriji začela tržiti čokoladne velikonočne zajčke leta 1994. Junija 2000 je zahtevala registracijo tridimenzionalne znamke Skupnosti v obliki in podobi velikonočnega zajčka, ovitega v zlato obarvano folijo z rdečimi in rjavimi znaki, ki okoli vratu nosi rdeč trak s pripetim zvončkom in vzorcemna stegnu z napisom Lindt Goldhase. Znamka je bila registrirana :
25.
Družba Hauswirth proizvaja in trži svoje čokoladne zajčke od leta 1962. Praviloma so okrašeni s trakom brez zvončka. Nimajo prepoznavnega imena, čeprav je na spodnji strani prilepljena nalepka in tako praviloma ni vidna, če je proizvod predstavljen na polici:
26.
Predložitveno sodišče trdi, da med podobama obstaja verjetnost zmede. Poleg tega so se od leta 1930 dalje tržili številni drugi modeli, ki so bili bolj ali manj podobni modelu družbe Lindt. Družba Lindt je pred zahtevo za registracijo svoje znamke vedela vsaj za nekatere od teh modelov.
27.
Predložitveno sodišče navaja, da so številni proizvajalci, vsekakor pa nekateri med njimi pred vložitvijo zahteve za registracij, za zaščito lastnih proizvodov pridobili „pridobljeno pravico določene vrednosti“ (
10
) po avstrijskem konkurenčnem pravu in nemškem pravu znamk, čeprav nobena podoba ni bila nikoli registrirana.
28.
Nazadnje predložitveno sodišče trdi, da je želela družba Lindt z registracijo znamke „ustvariti podlago, da začne postopke zoper proizvajalce drugih proizvodov, ki so bili že na voljo in med katerimi so ji bili vsaj nekateri znani v Nemčiji“.
29.
Po registraciji je družba Lindt zoper družbo Hauswirth začela postopek za ugotovitev kršitve pravice do znamke in zahtevala, da prekine proizvodnjo in prodajo svojih velikonočnih zajčkov v podobi, ki bi se po mnenju družbe Lindt lahko zamenjala z registrirano znamko. Družba Hauswirth je v skladu s členom 51(1)(b) Uredbe, inter alia, vložila nasprotno tožbo, ker naj bi bila znamka registrirana v slabi veri in bi zato morala biti razglašena za nično.
30.
Handelsgericht (gospodarsko sodišče) na Dunaju je na prvi stopnji glavni tožbeni zahtevek zavrnilo in ugodilo nasprotni tožbi. Oberlandesgericht (višje regionalno sodišče) je po pritožbi družbe Lindt sodbo razveljavilo, vendar ne zaradi razlogov, ki bi bili v korist družbe Lindt. Po mnenju družbe Hauswirth je pritožbeno sodišče ugotovilo zgolj to, da je podoba proizvoda družbe Lindt pridobila ugled že pred registracijo, in zato ni mogoče šteti, da je družba Lindt ravnala v slabi veri; s tem je sicer zavrnilo nasprotno tožbo družbe Hauswirth, vendar o glavnem zahtevku družbe Lindt ni odločalo. Stranki sta zato na Oberster Gerichtshof (avstrijsko vrhovno sodišče) vložili zahtevo za revizijo, ki z vprašanji za predhodno odločanje sprašuje:
„1.
Ali je treba člen 51(1)(b) [Uredbe o znamki Skupnosti] razlagati tako, da je treba šteti, kot da je prijavitelj znamke ravnal v slabi veri, če je v času prijave vedel, da konkurent v (vsaj eni) državi članici uporablja enak oziroma podoben znak, ki bi ga lahko potrošnik zamenjal z enakimi oziroma podobnimi proizvodi ali storitvami, in je znamko prijavil z namenom, da bi konkurentu preprečil nadaljnjo uporabo znaka?
2.
Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen:
ali je treba šteti, da prijavitelj znamke ravna v slabi veri, če je prijavil znamko, da bi konkurentu preprečil nadaljnjo uporabo znaka, čeprav je v času prijave vedel ali bi moral vedeti, da je konkurent pridobil ‚pridobljeno pravico določene vrednosti‘ z uporabo enakega oziroma podobnega znaka za enake oziroma podobne proizvode ali storitve, ki bi jih potrošnik lahko zamenjal?
3.
Če je odgovor na prvo in drugo vprašanje pritrdilen:
ali je treba izključiti slabo vero, če je prijaviteljeva znamka na trgu že pridobila ugled in s tem varstvo na podlagi konkurenčnega prava?“
31.
Stranki iz postopka v glavni stvari, Češka vlada, Švedska vlada in Komisija so predložile ustna in pisna stališča.
Presoja
Obseg vprašanj
32.
Predložitveno sodišče glede na dejstva, ki jih je samo ugotovilo oziroma ki naj bi jih ugotovilo sodišče nižje stopnje, sprašuje, ali določeni dejavniki zadoščajo za ugotovitev ali zavrnitev, da je bila zahteva za registracijo vložena v slabi veri v smislu člena 51(1)(b) Uredbe o znamki Skupnosti. Menim, da gre v bistvenem za ta dejstva:
—
družba Lindt je pred zahtevo za registracijo svoje znamke ob številnih drugih konkurenčnih proizvajalcih čokolade izdelovala podobne proizvode, podobnega videza, v nekaterih primerih z zadostno stopnjo podobnosti za povzročitev verjetnosti zmede;
—
te različne podobe so bile v neki meri varovane po nacionalnem konkurenčnem pravu, povzročile so nastanek „pridobljene pravice določene vrednosti“;
—
družba Lindt je za ta dejstva morala vedeti;
—
podoba proizvoda družbe Lindt je sčasoma v javnosti pridobila poseben ugled;
—
družba Lindt je zahtevala registracijo svoje podobe kot znamke Skupnosti, da bi konkurentom preprečila nadaljnjo uporabo njihovih podob, če bi zaradi tega lahko nastala verjetnost zmede.
33.
Predložitveno sodišče želi pojasnila glede teh okoliščin:
—
ali je družba Lindt vedela za predhodni položaj v razmerju do konkurentov;
—
ali je bil namen družbe Lindt konkurentom preprečiti nadaljnjo uporabo njihovih podob;
—
ali je podoba proizvoda družbe Lindt pridobila ugled pred vložitvijo zahteve za registracijo znamke.
34.
Glede na to osnovo menim, da bi bilo tri vprašanja smiselno obravnavati skupaj, s posebnim poudarkom na omenjenih okoliščinah. Začela bom s presojo pojma slabe vere v njegovem sedanjem pomenu.
Pomen slabe vere v zakonodaji Skupnosti
35.
Slabo vero je – tako kot bankirja – lažje prepoznati kot opredeliti. (
11
) S tem pojmom so se neuspešno spoprijeli ne le pravniki, ampak tudi filozofi in teologi. Verjetno je, da pojma slabe vere ni mogoče opredeliti v smislu, da se določi njegove natančne okvire.
36.
V tej zadevi obravnavamo pojem slabe vere v zvezi z zahtevo za registracijo znamke. Ta pojem v zakonodaji ni opredeljen, zamejen ali kakorkoli opisan, vendar nam kot smernica lahko služi njegova umestitev v sistemu te zakonodaje.
37.
V Uredbi o znamki Skupnosti je določeno, da se registracijo znamke lahko zavrne ali se registracija razglasi za nično iz absolutnih ali relativnih razlogov.
38.
Absolutni razlogi za zavrnitev registracije (
12
) so v bistvu pomanjkljivosti v naravi prijavljene znamke, na katere UUNT pazi po uradni dolžnosti. Relativni razlogi so v bistvu zgodnejše pravice intelektualne lastnine, ki dajejo imetniku pravico, da drugim prepove uporabo različnega znaka, in na katere se ne pazi po uradni dolžnosti, ampak na predlog imetnika teh pravic.
39.
Tudi registrirana znamka se lahko razglasi za nično iz absolutnih ali relativnih razlogov. (
13
) Tu sta sklopa razlogov nekoliko širša. Če je prijavitelj ob prijavi v slabi veri, je to dodatni absolutni razlog, (
14
) k seznamu relativnih razlogov pa so v tem primeru dodane štiri pravice. (
15
)
40.
Poleg tega imetnik prejšnje pravice ne more zahtevati razglasitve ničnosti ali ugovarjati uporabi znamke Skupnosti, če je v vsaj petih zaporednih letih privolil v uporabo te znamke, razen če je bila znamka prijavljena v slabi veri (člen 53).
41.
Slaba vera se tako kot pomanjkljivost pojavi ob prijavi (prej kot pri sami znamki) in bistveno obremeni registracijo, ne glede na druge okoliščine. Podoben celostni vzorec prevladuje v Direktivi o znamki.
42.
Glede na način, kako je zakonodaja urejena, bi moral obstajati enotni skupnostni pojem slabe vere za Uredbo in Direktivo. V členu 51 Uredbe je določeno, da morajo UUNT in nacionalna sodišča zaradi slabe vere pri prijavi znamko Skupnosti razglasiti za nično in ob tem seveda uporabiti isti pojem. Prav tako se glede na potrebo po usklajenosti med obema sistemoma ne zdi primerno, da nacionalna sodišča uporabljajo drug pojem za znamke Skupnosti kot za nacionalne znamke.
43.
Z upoštevanjem navedenega bom skušala preučiti nekatere posebne vidike, ki so bili predstavljeni v pisnih in ustnih stališčih, kaj naj se oziroma kaj naj se ne razume pod pojmom slaba vera, ter glede na različne pristope podati ustrezne ugotovitve.
Je slaba vera omejena na okoliščine iz člena 8?
44.
Komisija je v svojih pisnih stališčih navedla, da so v členu 8 Uredbe o znamki taksativno naštete vse prejšnje pravice, ki se jih lahko uveljavlja v ugovoru registraciji. Osebi mora biti dana pravica, da registrira svojo znamko in si pred drugimi zagotovi prednost glede na šibkejše pravice, ki jih v trenutku zahteve za registracijo ni mogoče uveljavljati v okviru ugovora. Če bi lahko imetniki teh šibkejših pravic z razglasitvijo ničnosti zaradi slabe vere pozneje dosegli, kar v ugovoru registraciji niso mogli doseči, bi s tem zaobšli namen zakonodajalca.
45.
Ta razlog me ne prepriča, čeprav se strinjam, da bi bila zahteva za registracijo znamke ob poznavanju nasprotujoče predhodne pravice iz člena 8 Uredbe o znamki Skupnosti verjetno vložena v slabi veri.
46.
Drži, da se lahko v ugovoru registraciji znamke Skupnosti uveljavlja le prejšnje pravice iz člena 8. Vendar ni nujno, da navedeno izključuje možnost, da je bila prijava, glede na ostale pravice, ki jih ni mogoče uveljavljati, vložena v slabi veri – poudarjam, da se lahko za razglasitev ničnosti uveljavlja tudi druge prejšnje pravice, različne od tistih, navedenih v členu 8. (
16
) Poleg tega menim, da bi pristop Komisije vprašanju o slabi veri dodelil zgolj stransko vlogo, ki bi morebiti zgolj odvečno krepil položaj konkurenta, ki že na podlagi prejšnje pravice (še prej pa v položaju, ko je lahko nasprotoval registraciji) lahko zahteva razglasitev ničnosti, medtem ko sistem iz členov 51 in 52 nakazuje, da je slaba vera neodvisni ničnostni razlog. To je tudi absolutni razlog, ki ga lahko uveljavlja kdorkoli, vključno, vendar ne zgolj imetnik prejšnje pravice. Niti izrecno niti posredno ni omejen na katerokoli posebno vprašanje v zvezi s slabo vero. Vsaka oseba lahko zahteva razglasitev ničnosti, ker je bila prijava znamke vložena v slabi veri, ne glede na okvir, v katerem se je pojavila.
47.
Opredelitev slabe vere glede na nasprotujoče prejšnje pravice, ki so šibkejše od tistih iz členov 8 ali 52, je ločeno vprašanje, ki ga bom preučila v nadaljevanju, (
17
) vendar se ne morem strinjati, da je taka opredelitev slabe vere izključena iz obsega pojma, kot je uporabljen v Uredbi.
Neobstoj namena uporabe znamke?
48.
Komisija je na obravnavi sledila pristopu, za katerega se zdi, da je različen in ožji od tistega iz njenih pisnih stališč. Trdila je, da se lahko zgolj en način ravnanja šteje za slabo vero v smislu zakonodaje – registracija znamke brez namena njene uporabe, ampak z namenom, da se drugim prepreči njeno uporabo. Komisija je člen 51(1)(b) Uredbe opisala kot posledico člena 50(1)(a), v skladu s katerim se lahko znamka Skupnosti, ki se v obdobju petih let dejansko ni uporabljala, prekliče; zato meni, da osebi, v skladu s členom 51(1)(b), ki uporablja ali bi želela uporabljati znak ali znamko v koliziji, z zahtevo za razglasitev ničnost ni treba čakati do izteka petletnega obdobja, če prijavitelj registrirane znamke ne namerava uporabljati.
49.
Te trditve me ne prepričajo, čeprav ponovno sprejemam, da je tako ravnanje skoraj zagotovo v slabi veri.
50.
Menim, da če slabo vero omejimo na položaje, v katerih prijavitelj ne namerava uporabljati znamke, člen 53(1) in (2) Uredbe izgubi svoj namen. S temi določbami se imetniku prejšnje znamke prepreči dosego razglasitve ničnosti poznejše znamke Skupnosti v koliziji, če je v petih zaporednih letih privolil v uporabo te znamke, razen če je bila zahteva za registracijo znamke vložena v slabi veri. S temi določbami se tako predpostavlja, da se lahko znamka prijavi v slabi veri in uporablja v obdobju petih zaporednih let. Zato težko povežem stališče Komisije z jasnim besedilom iz ureditve.
Subjektivni namen ali objektivna merila?
51.
Da bi dokazala, da v slabi veri brez nepoštenega namena ni mogoče ravnati, se je družba Lindt sklicevala na številne odločbe UUNT. Primer: „Slaba vera je ozek pravni pojem v sistemu Uredbe o znamki Skupnosti. Pojem slaba vera je nasprotje pojma dobra vera in na splošno pomeni ali vključuje, vendar ni omejen le na nje, dejanske ali domnevne goljufije ali je vzorec za prevaro ali napeljevanja v zmoto drugega ali drug goljufivi namen. Pojmovno lahko slabo vero razumemo kot ‚goljufivi namen‘. To pomeni, da lahko slabo vero razlagamo kot nelojalno delovanje, brez kakršnegakoli poštenega namena prijavitelja znamke Skupnost v trenutku prijave.“ (
18
) Ali: „Slabo vero lahko opredelimo tudi kot stanje nekoga, ki z zavestnim delovanjem v nasprotju s sprejetimi načeli etičnega vedenja ali dobrimi poslovnimi običaji pridobi neutemeljeno prednost ali povzroči drugim neupravičeno škodo.“ (
19
) Družba Lindt trdi, da uporablja enak pristop nemški Bundesgerichtshof (zvezno sodišče). (
20
)
52.
Družba Hauswirth zagovarja podoben pristop in se sklicuje na pogosto citirano mnenje Lindsay J pred English High Court: „Jasno je, da slaba vera vključuje nepoštenost in po mojem mnenju tudi nekatera ravnanja, ki niso v skladu sprejetimi standardi dobrega poslovnega vedenja, kot ga oceni razumna in izkušena oseba na posebnem področju, ki se preučuje.“ (
21
)
53.
Komisija v svojih pisnih stališčih navaja, da slabo vero lahko povežemo z ravnanjem, ki ni „v skladu z dobrimi poslovnimi običaji“, (
22
) in primer tega je lahko namen, da se drugim prepreči vstop na trg.
54.
Podobno češka vlada meni, da je pojem slabe vere pomembna moralna in etična prvina ureditve; pomeni kršitev uveljavljenih norm o načinih ravnanja. Češka vlada meni, da zasledimo slabo vero v tej obliki zlasti pri zahtevi za registracijo znamke, ki ni namenjena temu, da omogoči „izpolnitev svoje bistvene funkcije, to je zagotavljanje, da potrošnik ali končni uporabnik lahko ugotovi poreklo zadevnega proizvoda ali storitve, da proizvod ali storitev lahko razlikuje od drugih različnega izvora, brez kakršnekoli nevarnosti zmede“. (
23
) Zahteva za registracijo zgolj z namenom, da se drugim prepove uporaba podobne znamke (ki je zgolj stranski namen znamke), bo zato vložena v slabi veri.
55.
Nasprotno, švedska vlada trdi, da ni pomemben namen prijavitelja znamke, ampak njegovo objektivno poznavanje: ali je oziroma bi moral vedeti, da druga oseba že uporablja enake ali podobne znamke. Trdi, da je to način uporabe pojma slabe vere v številnih državah članicah – državah Beneluksa, Danski, Estoniji, Finski, Italiji in tudi Švedski. (
24
)
56.
Sodišču so bila tako predložena številna bolj ali manj različna stališča. Zato je treba pri presoji izbirati med subjektivno oziroma objektivno definicijo slabe vere, čeprav menim, da gre bolj za vprašanje zagotavljanja ustrezne povezanosti uporabe obeh pristopov.
57.
Menim, da ni sporno, da normalna uporaba pojma slabe vere označuje prej subjektivno mentalno stanje splošne narave, na katero se v različnih opisih sklicujejo družba Lindt in družba Hauswirth ter Komisija, kot pa podrobnejšo definicijo, ki jo zagovarja češka vlada. Načeloma bi bila zadržana z opredelitvijo pojma za namene prava znamk zgolj na podlagi posebnih, objektivno opredeljivih okoliščin, kot so tiste, ki jih je navedla švedska vlada. Menim, da to ne bi bilo mogoče, ker v skupnostni ureditvi ni nobenega izrecnega pravila, ki bi ta pojem na tak način omejeval, niti drugi namigov v tej smeri.
58.
Po drugi strani pa se zavedam težav, ki bi lahko nastale, če bi zgolj dokaz o subjektivnem namenu zadoščal, da se ugotovi slaba vera – težave, ki so nedvomno vplivale na zasnovo objektivnejšega pristopa, ki mu dajejo prednost nekatere države članice. Komisija je v zvezi s tem v ustnih in pisnih stališčih predlagala, da je treba, čeprav je prijaviteljev namen bistveni element ugotavljanja slabe vere, subjektivni namen presojati glede na objektivne okoliščine primera. Strinjam se, da je treba – razen morda v izjemnem primeru, če imetnik znamke prizna slabo vero (
25
) – praviloma odsotnost slabe vere presojati glede na upoštevne objektivne okoliščine.
59.
Med te objektivne okoliščine lahko uvrstimo (če se opremo na predlog češke vlade) ustreznost znamke, da sledi njenemu osnovnemu namenu, ki je razlikovanje proizvodov ali storitev glede na njihovo poreklo. Čeprav je uporaba tega merila lahko koristna, vendarle menim, da samo po sebi ne more služiti za edini upoštevni preizkus.
Sklepne ugotovitve o naravi slabe vere
60.
Zato menim, da pojem slabe vere prijavitelja znamke v smislu zakonodaje Skupnosti
(i)
ne more biti zajet z omejeno kategorijo posebnih okoliščin, kot je obstoj posebne vrste prednostne pravice, pomanjkanje namena za uporabo znamke oziroma dejansko ali domnevno poznavanje trenutne uporabe podobne znamke, in
(ii)
se nanašati na subjektivne vzgibe prijavitelja znamke – na nepošten namen oziroma drug „zlovešč vzgib“ – ki bo praviloma ugotovljen z navezovanjem na objektivna merila (katerih sestavni del so lahko tudi okoliščine iz točke (i)); pomeni ravnanje, ki odstopa od sprejetih načel etičnega vedenja ali dobrih poslovnih običajev, ki se lahko ugotovi z oceno objektivnih dejstev vsakega posameznega primera na podlagi teh standardov.
Pomen dejavnikov, na katere se sklicuje v vprašanjih
61.
V tem smislu je treba slabo vero presojati od primera do primera, z upoštevanjem vseh razpoložljivih dokazov glede pomembnih okoliščin. Nacionalno sodišče sprašuje zlasti po razlagi štirih vidikov dokazovanja v obravnavani zadevi: ali se ve, da so konkurenti že uporabljali podobno znamko (v obliki in podobi proizvoda), ali se ve, da je uporaba te znamke uživala določeno varstvo po konkurenčnem pravu ali pravu znamk, namen, da se prepreči nadaljnjo uporabo teh znamk, in dejstvo, da znamka uživa ugled in varstvo prijaviteljeve lastne znamke?
62.
V zvezi s poznavanjem na sploh ni sporno, da lahko vedenje opišemo kot neetično ali namen kot nepošten le v primeru, če se zadevna stranka zaveda dejanskega okvira, v katerem opredelitev „neetično“ ali „nepošteno“ postane ustrezna. Na primer, če se želi doseči korist, to samo po sebi še ni neetično ali nepošteno; doseči tako korist s prikazovanjem neustreznih ali zavajajočih informacij, z izogibanjem (prej kot z dejansko kršitvijo) veljavnim pravilom ali s prisvojitvijo zahtevka druge stranke z močnejšim ali predhodnim upravičenjem pa se lahko tako opredli – vendar le, če je oseba, ki želi doseči koristi, vedela, da so bile informacije neustrezne ali zavajajoče, da se je zaobšlo pravila ali da je bilo upravičenje drugega močnejše in je imelo prednost.
63.
Če se lahko tako zavedanje neposredno ugotovi, ni potrebe po napotitvi na domnevo poznavanja. Pogosto bo dejansko poznavanje težko neposredno dokazati, so pa lahko okoliščine primera take, da upravičujejo tako domnevo. Zavedanje, da so te informacije neustrezne ali zavajajoče, lahko na primer izhaja iz domneve običajnega razumevanja poslovnih in upravnih zadev; zavedanje, da se je zaobšlo pravila (čeprav do dejanske kršitve ni prišlo), lahko izhaja iz domnevnega poznavanja prava; in zavedanje glede upravičenja druge stranke lahko izhaja iz dokaza, da je to upravičenje v upoštevnem sektorju splošno znano.
64.
Zato menim, da vedenja stranke pri zahtevi za prijavo znamke v položaju, kakršen je bil položaj družbe Lindt, ni mogoče šteti za slabo vero, razen če je vedela vsaj za okoliščine, ki so lahko podlaga, da se slaba vera ugotovi – ki naj bi v tej zadevi bile uporaba podobnih znamk na strani konkurentov in varstvo teh znamk po konkurenčnem pravu. Vendar ali to poznavanje zadošča za ugotovitev slabe vere?
65.
Menim, da ne, saj bi s tem kot nepomembnega ovrgli vsakokratni trenutni namen. Vendar pa to poznavanje nakazuje okvir, v katerem morda ne bo potrebnih veliko dodatnih dokazov, da se o zadevi odloči. Prav v tem okviru mora nacionalno sodišče presojati namero družbe Lindt, da drugim prepreči uporabo podobnih znamk, in ugled, ki ga uživa njena znamka. Vendar menim, da je treba upoštevati tudi zgodovino trgovanja.
66.
V tej zadevi se mi zdi pomembno dejstvo, da obravnavane „znamke“ predstavljajo celostno obliko in podobo proizvoda, ne pa bolj splošnega dojemanja znamke kot znaka, ki je pritrjen na proizvod. Menim, da je treba preveriti, v kolikšni meri imajo trenutni konkurenti svobodo izbire oblik in podob ter kakšen je obseg tehničnih ali trgovinskih dejavnikov, ki jih pri izbiri omejujejo – oblika, v katero se proizvod lahko avtomatsko oblikuje in/ali ovije, potrošnikova pričakovanja glede videza itd. Zahteva za registracijo znamke te vrste se ob poznavanju vsakokratnih razmer veliko lažje opredeli, da ni bila vložena v slabi veri, če je svoboda izbire omejena, tako da lahko imetnik konkurentom prepreči ne le uporabo podobne znamke, ampak tudi trženje primerljivega proizvoda.
67.
Položaj bi bil precej drugačen, če bi iz ugotovljenih razmer izhajalo, na primer, da je bil prijavitelj znamke na donosnem trgu uspešen in se hkrati zavedal, da novinci skušajo dosegati dobiček s posnemanjem njegovih podob, ne da bi pri tem naletel na kakršnekoli ovire pri trženju različnih podob. V teh okoliščinah je manj verjetno, da bo zahteva za registracijo znamke, z namenom otresti se teh prisklednikov, nepoštena, neetična ali drugače neustrezna in bo težje ugotoviti, da je bila vložena v slabi veri.
68.
Zato je treba namen, da se konkurentom prepreči uporaba podobnih znamk, ki jih že uporabljajo, presojati z vidika vseh okoliščin posameznega primera. Zato ga ni mogoče neposredno opredeliti v smislu slabe vere in nasprotno.
69.
Četrti obravnavani vidik je ugled, ki ga je prijaviteljeva znamka pridobila v javnosti – in ki ji daje pravico do varstva po nacionalnem pravu – preden je bila vložena zahteva za prijavo. Ponovno menim, da gre za dejavnik, ki ga je treba ocenjevati v sklopu in ne more samodejno izključiti možnosti, da je bila prijava vložena v slabi veri.
70.
Predložitveno sodišče ugotavlja, da je podoba proizvoda družbe Lindt v Avstriji in Nemčiji pridobila značilen ugled približno v času registracije njene znamke Skupnosti, saj je skoraj polovica oziroma več prebivalstva povezovala čokoladne velikonočne zajčke, zavite v zlato obarvano folijo, z družbo Lindt. S tem ugledom je pridobila upravičenje, da konkurentom prepreči trženje enakih podob že pred registracijo svoje znamke. Predložitveno sodišče se sklicuje na dva postopka, ki sta bila začeta v letih 1980 in 2000, (
26
) vendar opozarja, da bi bil uspeh poskusa preprečiti trženje proizvodov, ki niso bili popolnoma enaki, negotov – slednje je na obravnavi potrdil tudi zastopnik družbe Hauswirth. Zato predložitveno sodišče trdi, da je registracija služila zgolj lažjemu začetku teh postopkov.
71.
Niti iz spisa niti iz povedanega na obravnavi ne morem jasno ugotoviti, ali je učinek registracije res le širitev imetnikovih procesnih pravic ali dejansko ne širi tudi njegove materialne pravice, tako da mu omogoča, da lahko prepreči uporabo ne le enakih ali skoraj enakih podob, ampak tudi tistih, ki so zgolj dovolj podobne, da bi lahko nastala verjetnost zmede. Prav tako ni jasno, ali lahko (če je tudi druga podoba zaščitena) podoba pridobi večje varstvo glede na njen ugled ali čas njene prisotnosti na trgu.
72.
To so seveda vprašanja, ki jih morajo presojati nacionalna sodišča. Vendar so lahko odločilna pri ugotavljanju, ali je bila prijava znamke družbe Lindt vložena v dobri veri ali ne.
73.
Če se z registracijo znamke zgolj potrdi obstoječo materialno pravico, ki drugim prepreči uporabo podobnega izdelka, hkrati pa izpopolni sredstva za uveljavljanje te pravice, in če podoba s splošnim ugledom, ki je že dolgo prisotna na trgu, uživa ustrezno večje varstvo, potem se zdi, da zahteva za registracijo kot znamke podobe s splošnim ugledom, ki je že dolgo prisotna na trgu, zgolj z namenom, da se utrdi in potrdi obstoječe pravice, ni bila vložena v slabi veri.
74.
Nasprotno, če vse podobe proizvodov uživajo enake pravice, ne glede na ugled in dolgo prisotnost na trgu, in so te pravice precej bolj omejene od tistih, podeljenih z registracijo znamke Skupnosti, potem lahko zahtevo za registracijo enega udeleženca na trgu štejemo za nelojalno in bo tako lažje opredeljena, da je bila v razmerju do konkurentov vložena v slabi veri – a fortiori, če je ta dejansko na trg nedavno vstopil in/ali katerega podoba ima relativno majhen ugled.
75.
Povzeto, bistvo moje presoje je v tem, da ni preprostega in odločilnega merila, da se ugotovi, ali je bila prijava znamke vložena v slabi veri. Različni sklopi okoliščin, ki so bili predstavljeni pred Sodiščem in ki opredeljujejo pojem slabe vere, so v bistvu nazorni primeri tega pojma. Slaba vera je subjektivno stanje – namen, ki ni združljiv s sprejetimi standardi poštenega in etičnega ravnanja – ki se preverja z objektivnimi dejstvi in ki ga je treba ocenjevati od primera do primera. To zahteva vsaj poznavanje okoliščin, na podlagi katerih je mogoče sklepati o nezdružljivosti s standardi poštenega in etičnega ravnanja. Če primanjkuje neposrednih dokazov, je vprašanje, ali je prijavitelj znamke za okoliščine vedel, treba presojati z vidika splošnega poznavanja zadevnega gospodarskega področja. Namen, da se konkurentom prepreči nadaljnja uporaba neregistriranih znakov, ki so jih do tedaj upravičeno uporabljali, in se zaščititi pred konkurenco drugih takih znakov, nakazuje na slabo vero. Vendar pa je treba pri presoji upoštevati vse dejanske in pravne elemente, ki bi ta namen lahko upravičili ali, nasprotno, poudarili njegovo nepošteno ali neetično naravo.
Predlog
76.
Ob upoštevanju vseh zgoraj navedenih ugotovitev predlagam, da Sodišče na vprašanja, ki jih je predložilo Oberster Gerichtshof, odgovori tako:
da se ugotovi, ali „prijavitelj ni ravnal v dobri veri ob vložitvi prijave znamke“ v smislu člena 51(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti, mora nacionalno sodišče upoštevati vse razpoložljive dokaze, iz katerih je mogoče sklepati, da je prijavitelj deloval ali ni deloval zavestno na način, ki ni združljiv s sprejetimi standardi poštenega in etičnega ravnanja. Zlasti:
—
namen, da drugim prepreči uporabo podobnih znakov za podobne proizvode, je lahko nezdružljiv s takimi standardi, če se je ali bi se moral prijavitelj zavedati, da drugi že zakonito uporabljajo podobne znake, zlasti če je bila ta uporaba dejanska in dolgotrajna in je uživala določeno stopnjo pravne varnosti in če naravo znaka do določene mere opredeljujejo tehnične ali trgovinske omejitve;
—
vendar pa ni nujno, da je tak namen nezdružljiv s temi standardi, če prijavitelj sam uživa podobno ali večje pravno varstvo glede prijavljene znamke, ki jo je uporabljal na tak način, v tolikšnem obsegu in toliko časa, da bi uporabo drugih glede njihovih podobnih znakov lahko šteli za pridobivanje neupravičenih koristi od prijaviteljevega znaka, in če njihove možnosti izbire različnih znakov niso omejene.
(
1
)	Jezik izvirnika: angleščina.
(
2
)	Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1, ki je bila pozneje spremenjena; v nadaljevanju: Uredba o znamki Skupnosti ali Uredba).
(
3
)	Prva direktiva Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1), ki je bila nedavno nebistveno spremenjena z Direktivo 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (spremenjena različica) (UL L 299, str. 25). V nadaljevanju jo bom poimenovala: Direktiva o znamki Skupnosti ali Direktiva.
(
4
)	Njene določbe so dokaj obsežne. Ker v tej zadevi njihov besedni zapis ni odločujoč, jih bom zgolj povzela.
(
5
)	V smislu člena 8(2) je to v bistvu znamka Skupnosti, nacionalna znamka, mednarodna znamka z učinki v državi članici ali v Skupnosti, ki je bila prijavljena pred datumom prijave znamke, ki se ji ugovarja, ali znamka, ki je postala pred datumom prijave v državi članici „splošno znana“.
(
6
)	Navedeno besedilo je kodificirana različica Direktive, ki se v materialnem smislu (pomensko) ne razlikuje od besedila prvotne različice.
(
7
)	V jezikovnih različicah je to bitje poimenovano zajec ali kunec in angleški izraz „bunny“ je dovolj prožen, da zajame oba. V Avstraliji, kjer kuncem niso naklonjeni, je njihov mitološki značaj delno prevzel „velikonočni bilbi“ (čeprav bi glede na zmožnost živali, da izleže jajca, lahko pričakovali velikonočnega kljunaša). Proizvod, ki se prodaja pod znamko, ki je v tej zadevi predmet postopka, je njegov proizvajalec poimenoval v nemščini Goldhase, v angleščini Gold bunny, v francoščini Lapin d’or, v italijanščini Coniglio d’oro, itd. K sreči je v tej zadevi zoološka razvrstitev tega (verjetno) lagomorfa nepomembna.
(
8
)	Primer, ki je bil predstavljen na obravnavi, nakazuje na to, da sta osnovni obliki, ki ustrezata navedenim tehničnim omejitvam, dve, in sicer z živaljo v sedečem in stoječem položaju.
(
9
)	Na primer, trak okoli zajčkovega vratu v 60, letih ni bil rdeč, ampak rjav in ni imel zvončka.
(
10
)	V nemščini: Wertvoller Besitzstand; predložitveno sodišče glede tega pojma ni navedlo precizne pravne definicije.
(
11
)	„Tako kot mnoge reči je tudi bankirja lažje prepoznati kot opredeliti“ (United Dominions Trust proti Kirkwood [1966] 1 All ER 968 at 975, per Lord Denning MR). S tem nočem reči, da bi imeli bančni uslužbenci in pojem slaba vera karkoli skupnega.
(
12
)	Člena 7 in 8 (glej točke od 6 do 9 zgoraj).
(
13
)	Člena 51 in 52 (glej točke od 10 do 12 zgoraj).
(
14
)	Člen 51(1)(b).
(
15
)	Člen 52(2).
(
16
)	Člen 52(2) od (a) do (d) Uredbe.
(
17
)	Zlasti točka 66 in naslednje.
(
18
)	Družba Lindt navaja številne odločbe odbora za pritožbe, v katerih je uporabljen ta izraz; zdi se, da je najnovejša (v angleščini) odločba 1313C z dne 17. aprila 2007 v zadevi Firstfind proti China White, točka 26 (na voljo na spletni strani http://oami.europa.eu/LegalDocs/Cancellation/en/C001284025_850.pdf).
(
19
)	Odločba prvega odbora za pritožbe UUNT R 255/2006 z dne 31. maja 2007 v zadevi Johnson Pump, točka 29.
(
20
)	Navaja sodbo z dne 20. januarja 2005 v zadevi I ZR 29/02 The Colour of Elegance.
(
21
)	Gromax Plasticulture proti Don & Low Nonwovens [1998] EWHC Patents 316, točka 47.
(
22
)	Izraz se uporablja zlasti v členu 12 Uredbe in členu 6(1) Direktive, v katerih je določeno, da znamka svojemu imetniku ne daje pravice, da tretji osebi prepove uporabo nekaterih označb, ki jih uporablja v skladu s temi običaji.
(
23
)	Sodba Sodišča z dne 29. aprila 2004 v združenih zadevah Henkel proti UUNT, C-456/01 P in C-457/01 P, Recueil, str. I-5089, točka 48.
(
24
)	Švedska vlada se sklicuje na poročilo International Trade Mark Association (mednarodnega združenja znamk) iz leta 2002 Bad faith provisions in the European Union and in the EU candidate countries, (http://www.inta.org/images/stories/downloads/tap_badfaith2002.pdf).
(
25
)	V opombi 24 navedeno poročilo INTA, ki na str. 13 navaja sodbo v zadevi Red Lobster na Danskem, v kateri je prijavitelj znamke pozneje v časopisnem intervjuju priznal, da ga je „močno navdihnila ameriška veriga RED LOBSTER. Američani naredijo ogromno delo, in ker v Skandinaviji niso zaščitili niti pojma niti imena, ne vidim ovir za svoj navdih.“ Take spontane izjave niso ravno pogoste.
(
26
)	Obe očitno po nemškem pravu znamk, čeprav se trdi, da je podobno varstvo zagotovljeno v avstrijskem zakonu o nelojalni konkurenci (glej zgoraj navedeni točki 20 in 21).