61980C0187
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. GERHARD REISCHL
presentadas el 3 de junio de 1981 (
*1
)
Señor Presidente,
Señores Jueces,
El Tribunal de Justicia se ha pronunciado ya en una serie de sentencias sobre la relación que existe entre los derechos de protección de la propiedad industrial y comercial, reconocidos por los ordenamientos jurídicos de los distintos Estados miembros, y el principio de la libre circulación de mercancías, consagrado por el Derecho comunitario. La cuestión prejudicial de la que hoy se trata ofrece una nueva ocasión de precisar y, en su caso, desarrollar la jurisprudencia actual sobre la materia.
Pueden resumirse los hechos como sigue:
La sociedad americana Merck & Co. Inc, con domicilio social en Railway, New Jersey (en lo sucesivo, «Merck»), es titular de dos patentes neerlandesas de 1973 y 1974 que protegen un medicamento conocido con el nombre de «Moduretic», así como su procedimiento de fabricación. En todos los Estados miembros de la Comunidad, excepto en Italia y en Luxemburgo, existen patentes paralelas que corresponden, por lo menos, a una de las dos patentes mencionadas. El preparado, que entre otras cosas está destinado al tratamiento de la hipertensión, se fabrica y comercializa mediante una filial que pertenece en su totalidad a la empresa americana y que está domiciliada en los Países Bajos. En particular, el medicamento también se ha comercializado en Italia, donde, conforme al apartado 1 del artículo 14 de la Ley italiana sobre patentes (RD n° 1127, de 29 de junio de 1939), no podía obtenerse una patente para los medicamentos ni para su procedimiento de fabricación. Por más que esta disposición fuera declarada inconstitucional mediante la sentencia n°20 del Tribunal Constitucional italiano de 20 de marzo de 1978 (Diario Oficial de la República Italiana de 29 de marzo de 1978), Merck tampoco pudo obtener posteriormente la patente en Italia, porque en dicho Estado sigue sin existir un régimen transitorio que prevea un efecto retroactivo.
La sociedad Stephar BV, con domicilio social en Rotterdam, cuyo socio y director es el Sr. Exler (en lo sucesivo, «Stephar», para simplificar), compra a mayoristas italianos todos los preparados comercializados por Merck en Italia y los importa en los Países Bajos, donde los comercializa. Esta importación paralela le proporciona la ventaja de una notable diferencia de precios, porque el medicamento se vende más barato en Italia.
Merck inició un procedimiento de medidas provisionales contra estas importaciones ante el Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, haciendo valer sus patentes neerlandesas. Fundamentó su acción en el artículo 30 de la Ley neerlandesa de Patentes (Rijksoctrooiwet) que establece que el titular de una patente tiene el derecho exclusivo de fabricar y utilizar el producto protegido, pero también que el adquirente o titular posterior no actúa contra la patente si utiliza el producto legalmente comercializado en los Países Bajos.
Mediante resolución de 2 de julio de 1980, el Presidente del Arrondissementsrechtbank te Rotterdam decidió suspender el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, la cuestión siguiente:
«Suponiendo que:
1)
Una empresa sea titular de una patente, relativa a un medicamento y a sus procedimientos de fabricación, en un Estado miembro de las Comunidades Europeas;
2)
que este medicamento haya sido comercializado por esta empresa o con su autorización en Italia, país donde, conforme al apartado 1 del artículo 14 de la Ley italiana de patentes (RD n° 1127, de 29 de junio de 1939) (posteriormente declarado inconstitucional mediante sentencia de 20 de marzo de 1978 del Tribunal Constitucional italiano), que prohibía la concesión de patentes respecto a medicamentos o sus procedimientos de fabricación, la empresa no pudo hacer patentar válidamente dicho medicamento;
3)
un tercero importe de Italia en el Estado miembro mencionado en el número 1 el medicamento al que se refiere el número 2 y lo comercialice en dicho Estado, y que
4)
la legislación sobre patentes en el país citado en último lugar reconozca el derecho del titular de la patente a oponerse jurídicamente a que los productos protegidos por ella sean comercializados en dicho país por otras personas, aunque tales productos hayan sido legalmente comercializados con anterioridad en otro Estado miembro por el titular de las patentes o con su autorización,
¿se oponen las normas contenidas en el Tratado CEE sobre la libre circulación de mercancías, no obstante lo dispuesto en el artículo 36, a que el titular de la patente haga uso del derecho al que se refiere el número 4?»
Mi postura sobre esta petición de decisión prejudicial, respecto a la que presentaron observaciones los Gobiernos de la República Francesa y del Reino Unido, así como la Comisión de Ias Comunidades Europeas, es la siguiente:
La cuestión plantea en sustancia si, y en qué medida, los artículos 30 y 36 del Tratado CEE prohiben al titular de una patente nacional invocarla para impedir la importación y la comercialización del producto protegido por la patente cuando éste procede de otro Estado miembro en el que no es posible la concesión de la patente y donde el producto ha sido comercializado por el propio titular de la patente o con su consentimiento.
I.
Séame permitido recordar, en primer lugar, de manera completamente general, a este propósito, la forma en que el Tribunal de Justicia ha intentado, mediante una jurisprudencia que hoy ha llegado a ser reiterada y que puedo dar por conocida, conciliar las exigencias de la libre circulación de mercancías, consagrada por el Derecho comunitario, con los derechos de protección de la propiedad industrial y comercial, cuyos efectos se limitan al territorio de los Estados miembros.
El Tribunal de Justicia parte de la premisa de que los correspondientes derechos de protección nacionales deben ser considerados en principio bajo el prisma de las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías, en particular de los artículos 30 y siguientes, que prohiben las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente entre los Estados miembros. Según el artículo 36, estas disposiciones no serán, sin embargo, obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, como ha declarado el Tribunal de Justicia, de este mismo artículo, especialmente de su segunda frase y de su contexto, se desprende que, si bien el Tratado no afecta a la existencia de los derechos reconocidos por la legislación de un Estado miembro en materia de propiedad industrial y comercial, el ejercicio de estos derechos puede, según las circunstancias, quedar limitado por las disposiciones del Tratado que establecen prohibiciones. En efecto, dado que supone la inaplicación de uno de los principios fundamentales del mercado común, el artículo 36 sólo admite excepciones a la libre circulación de mercancías en la medida en que dichas excepciones estén justificadas por la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de esta propiedad. Una vez sentado este principio, las sentencias sobre la materia definen a continuación qué ha de considerarse como objeto específico de los distintos derechos protegidos y de ello deducen cuáles son las barreras comerciales que pueden aceptarse a la luz del Derecho comunitario y cuáles están prohibidas. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia (de la que citaré, más en particular, entre los asuntos más recientes, las sentencias de 22 de junio de 1976, Terrapin (119/75_↔ Rec. p. 1039); de 20 de enero de 1981, Musik-Vertrieb Membran y K-Tel (asuntos acumulados 55/80 y 57/80_↔ Rec. p. 147), así como la de 22 de enero de 1981, Dansk Supermarked (58/80_↔ Rec. p. 181), un derecho exclusivo garantizado por una legislación en materia de propiedad industrial queda en todo caso agotado cuando un producto haya sido legalmente comercializado en otro Estado miembro por el propio titular del derecho o con su consentimiento.
Este principio, que se aplica de forma general a todos los tipos de derechos de propiedad industrial y comercial, tampoco debe perderse de vista al apreciar el asunto presente, en el que el medicamento de que se trata «Moduretic» fue comercializado en Italia por una filial de la sociedad titular de la patente con el consentimiento de esta última.
Sin embargo, si se llegara a confirmar que no puede estar «justificado» a los efectos del artículo 36 del Tratado CEE, el hecho de que la demandante en el litigio principal se oponga a una importación del producto de que se trata procedente de Italia, amparándose en el derecho de patente que le corresponde en los Países Bajos, ya no será necesario en este asunto tener en cuenta, contra la opinión sostenida por la demandante en el litigio principal, así como por los Gobiernos de la República Francesa y del Reino Unido, el criterio adicional que se aplicó concretamente en las sentencias de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche (102/77_↔ Rec. p. 1139), y de 10 de octubre de 1978, Centrafarm (3/78_↔ Rec. p. 1823), es decir, el de si se está en presencia de una restricción encubierta de los intercambios entre Estados miembros. En los dos asuntos citados, que tenían por objeto la protección del derecho de marca, ef Tribunal de Justicia llegó efectivamente a la conclusión de que el derecho reconocido al titular de la marca de oponerse a toda aplicación no autorizada de ésta sobre su producto, formaba parte del objeto específico del derecho de marca y que la protección contra tales actuaciones que una legislación nacional sobre las marcas concediera al titular de este derecho, estaba, pues, «justificada» a los efectos de la frase primera del artículo 36 del Tratado CEE. Sólo después de esta afirmación de la «legitimidad a Derecho» de la alegación de un derecho de marca para oponerse a una importación, el Tribunal de Justicia comprobó además si el ejercicio de este derecho podía constituir una «restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros» a los efectos de la segunda frase del artículo 36. Sin embargo, este examen no es necesario cuando la alegación misma de un derecho de propiedad industrial no está «justificada» a los efectos de la frase primera del párrafo primero del artículo 36.
II.
Después de estas observaciones generales introductorias, examinaré la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia relativa a la alegación de patentes nacionales.
1.
En su sentencia de 29 de febrero de 1968, Parke, Davis & Co. (24/67_↔ Rec. p. 81 ) el Tribunal de Justicia tuvo la ocasión de pronunciarse por primera vez, aunque fuera bajo el prisma del Derecho de la competencia, sobre el ejercicio de derechos de patente nacionales para impedir la importación paralela de preparados farmacéuticos desde Italia, país que no concedía derechos exclusivos para la fabricación y comercialización de dichos productos. A pesar de que no lo expresó claramente, parece ser que el Tribunal de Justicia consideró en aquel momento que el titular de una patente neerlandesa tenía derecho, incluso desde el punto de vista de los artículos 30 y siguientes del Tratado CEE, a prohibir la importación paralela de productos farmacéuticos desde Italia, sin que el Tribunal de Justicia examinara, sin embargo, si estos productos habían sido fabricados o comercializados en Italia por el titular de la patente neerlandesa o con su consentimiento.
2.
Por el contrario, se atribuyó una importancia decisiva a este criterio en la sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de junio de 1971, Deutsche Grammophon (78/70_↔Rec. p. 487), que también debe tenerse en cuenta para resolver el presente asunto. Esta vez se trataba de un derecho protegido conexo al derecho de autor, que se refería a la reproducción de soportes de sonido. El Tribunal de Justicia debía pronunciarse sobre si una empresa alemana fabricante de soportes de sonido podía invocar dicho derecho para prohibir la comercialización en la República Federal de Alemania de soportes de sonido que ella misma había entregado a su filial francesa, la cual, aun siendo jurídicamente autónoma, dependía totalmente de ella en el plano comercial. Es preciso destacar que, en realidad, en esa época existía en Francia cierta protección contra la competencia desleal, pero no un derecho exclusivo paralelo en favor del fabricante de soportes de sonido que pudiera compararse al derecho de protección alemán. No obstante, el Tribunal de Justicia no consideró que esta circunstancia fuera decisiva, sino que únicamente estimó, refiriéndose al objeto específico del derecho exclusivo debatido, que dicho derecho no podía utilizarse para prohibir la importación paralela de productos que habían sido comercializados en el territorio de otro Estado miembro por el titular del derecho o con su consentimiento.
3.
Considero que el hecho de que el titular de un derecho de protección de la propiedad industrial y comercial no pueda utilizar su derecho exclusivo para impedir la importación en un Estado miembro de un producto protegido que haya sido comercializado en otro Estado miembro por él mismo o con su consentimiento, independientemente de si existe o no un derecho paralelo en este último Estado, se desprende también de la sentencia del Tribunal de Justicia de 31 de octubre de 1974, Centrafarm BV y otros (15/74_↔ Rec. p. 1147). A diferencia del asunto antes mencionado y del que hoy se debe examinar, se trataba entonces de la importación de productos farmacéuticos de Gran Bretaña en los Países Bajos, en una situación en la que la sociedad titular de las patentes neerlandesas poseía patentes paralelas en el Reino Unido y el producto de que se trataba había sido comercializado en este país por la propia sociedad o con su consentimiento. Después de haber definido el objeto específico de la patente, el Tribunal de Justicia declaró, sin considerar la existencia de patentes paralelas:
«Que puede suponer un obstáculo a la libre circulación de mercancías la existencia, en una legislación nacional en materia de propiedad industrial y comercial, de disposiciones que prevean que el derecho del titular de la patente no se agota por la comercialización en otro Estado miembro del producto protegido por la patente, de manera que el titular pueda oponerse a la importación en su propio Estado del producto comercializado en otro Estado;
que [...] si bien dicho obstáculo a la libre circulación puedejustificarse porrazones de protección de la propiedad industrial, cuando esta protección se invoca contra un producto procedente de un Estado miembro donde no es patentable y fue fabricado por terceros, sin el consentimiento del titular de la patente, así como en el supuesto de la existencia de patentes cuyos titulares originarios sean jurídica y económicamente independientes [...]»
Esta afirmación, que se refiere, evidentemente, al caso de un país en el que no estén protegidas las patentes, muestra claramente, en mi opinión, que, de conformidad con la tesis sostenida tanto por la Comisión como por la demandada en el litigio principal, el titular de una patente sólo puede oponerse a la importación a partir de otro Estado miembro -sea o no titular en él de un derecho de protección paralelo- si el producto de que se trata ha sido fabricado o comercializado en él por un tercero, sin su consentimiento. A contrario, de ello se desprende que la importación de mercancías del titular de una patente no puede prohibirse cuando las mercancías procedan de un Estado miembro en el que no existe protección mediante patente y en el que dichas mercancías fueron comercializadas por el titular de la patente o por un tercero con consentimiento del primero. Finalmente, el hecho de que el caso de las patentes paralelas fuera evocado simplemente a título de ejemplo, mientras que el fallo de la sentencia sólo se refería a la forma en que el producto protegido por una patente fue comercializado en otro Estado miembro, demuestra que el Tribunal de Justicia no basó sus afirmaciones en el asunto 15/74 (Centrafarm BV) únicamente en la existencia de patentes paralelas.
4.
Las líneas directrices de lajurisprudencia que acabo de mencionar, en particular en la sentencia de 8 de junio de 1971, Deutsche Grammophon (78/70_↔ Rec. p. 487), indican además que, para el examen de la cuestión de las importaciones paralelas procedentes de un Estado miembro, que no prevé una protección mediante patente para los productos correspondientes, tampoco hay que remitirse, como pretende la parte demandante en el litigio principal, a los criterios de interpretación que fueron aplicados en la sentencia de 20 de febrero de 1979, Rewe-Zentral AG (120/78_↔ Rec. p. 649), que no tenía por objeto la protección de la propiedad industrial y comercial, sino las normas de comercialización indistintamente aplicables.
III.
Sólo me queda, pues, comprobar si las circunstancias concretas del presente asunto pueden justificar una excepción frente a la actual jurisprudencia sobre laprotección de la propiedad industrial y comercial.
Merck y los Gobiernos francés y británico observan, coincidiendo en lo esencial y refiriéndose a la definición del objeto eşpecífico del derecho de patente dada por el Tribunal de Justicia en la sentencia Centrafarm BV (asunto 15/74), que la función de este derecho reside principalmente en la concesión de una recompensa a la actividad creadora del inventor. Este último tiene asegurado el derecho exclusivo de utilizar su invento y reconocida de este modo la posibilidad de fijar el precio de la mercancía patentada, amparado frente a los factores de competencia que actuarían si no existieran los derechos exclusivos atribuidos por la patente. Sólo este análisis justifica que, partiendo de la doctrina, conocida en los distintos Estados miembros, del agotamiento de los derechos de patente, el Tribunal de Justicia haya aceptado hasta ahora en su jurisprudencia dicho agotamiento cuando el producto patentado haya sido comercializado en otro Estado miembro en el que existe un derecho paralelo por el propio titular de la patente o con su consentimiento. En efecto, la razón de esta doctrina consiste en que el titular de una patente debe disfrutar del beneficio de un monopolio una sola vez. Basta, pues, que obtenga su recompensa en cualquiera de los Estados miembros donde sea titular de una patente. Sin embargo, la teoría del agotamiento de los derechos es inaplicable y conduce además a consecuencias inaceptables cuando está legalmente excluida la concesión de patentes para los productos de que se trata, como sucede en el presente caso en Italia. Efectivamente, en esta situación, la empresa titular de la patente no obtendría ninguna recompensa por su actividad de inventor, puesto que en Italia está sujeta a la competencia de otras empresas que no tienen que amortizar gastos de investigación. Cuando los productos comercializados en estas circunstancias de competencia llegan al territorio de Estados donde sí existen patentes, no quedan garantizadas ni ía recompensa por la actividad de inventor ni, por consiguiente, la existencia del derecho de patente.
A mi entender, este razonamiento no es pertinente por varios motivos.
1.
Se ha de recordar en primer lugar, al respecto, que los fundamentos de un mercado común implican que un producto que ha sido legalmente comercializado en un Estado miembro puede comercializarse libremente dentro de la Comunidad, a menos que la protección de un derecho o de un interés, al que el ordenamiento jurídico comunitario reconozca un rango superior, exija un régimen diferente. Por ello, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los casos en que no se aplica este principio, admitidos excepcionalmente por el artículo 36 del Tratado CEE por razones de protección de la propiedad industrial y comercial, deben satisfacer el requisito de estar justificados por la salvaguardia de los derechos que constituyen el objeto específico de esta propiedad.
Por lo que respecta al derecho de patente, el Tribunal de Justicia ha definido el objeto específico de la propiedad industrial en la sentencia Centralfarm BV (asunto 15/74), afirmando que éste consiste en «garantizar al titular, para recompensar el esfuerzo creativo del inventor, el derecho exclusivo a utilizar una invención con vistas a la fabricación y a la primera comercialización de productos industriales, bien directamente, bien mediante la concesión de licencias a terceros, así como el derecho a oponerse a toda violación del derecho de patente». Mediante esta definición, el Tribunal de Justicia ha indicado de forma clara, como, en mi opinión, subrayaron acertadamente Stephar y la Comisión, que la esencia del derecho de patente reside, en primer lugar, en el reconocimiento al inventor de un derecho exclusivo de fabricar y comercializar los productos de que se trate. Este derecho exclusivo incluye también necesariamente la facultad de oponerse a la comercialización del producto protegido por la patente, cuando haya sido fabricado o comercializado por un tercero sin el consentimiento del titular de la patente. Estas facultades no constituyen, no obstante, una finalidad en sí mismas, sino que sirven para dar al titular de un derecho protegido, como subrayó el Tribunal de Justicia en su definición, la posibilidad de una recompensa por su esfuerzo creativo de inventor. En mi opinión, dicha finalidad del derecho de patente no es, sin embargo, inherente a este derecho en cuanto tal, sino que debe ser considerado con independencia de este último, puesto que todo titular de una patente sigue siendo libre para comercializar su invento renunciando a la recompensa descrita. Además, tampoco hay que perder de vista que la compensación por los gastos de investigación representa simplemente una posibilidad cuya realización depende de un gran número de factores de mercado, como la existencia de productos de sustitución, la posibilidad de una explotación comercial y otras condiciones similares.
No obstante, la definición dada por el Tribunal de Justicia significa también, al menos indirectamente, que la primera comercialización legal cumple la finalidad del derecho de propiedad industrial protegido, puesto que la posibilidad de obtener una ganancia en régimen de monopolio ha sido utilizada de esta manera y permitir al titular de la patente controlar la comercialización futura supondría sobrepasar la finalidad de protección. Esta es, además, la razón por la que la mayor parte de los Estados miembros relacionan con el concepto de agotamiento del derecho de patente el principio según el cual los derechos que derivan de la patente en el territorio en el que ésta produce sus efectos ya no pueden ser ejercidos cuando el producto haya sido comercializado por el propio titular de la patente o con su consentimiento, ya que este titular ha obtenido entonces las ventajas que la patente le confiere y, de esta manera, ha extinguido su derecho. Aunque esta doctrina, que se apoya en la patente nacional, no puede aplicarse directamente en el contexto de la normativa comunitaria, como ya declaró el Abogado General Trabucchi en sus conclusiones de 18 de septiembre de 1974, Centrafarm BV (Rec. pp. 1147 y ss., especialmente p. 1170), no es menos cierto que, incluso según esta teoría, sólo importa la comercialización de los productos patentados. Por esta razón, el Tribunal de Justicia expresó en el asunto 15/74 (Centrafarm BV) la idea de que, cuando el titular de una patente comercializa legalmente el producto patentado en un Estado miembro, el producto se hace «libre» para la reventa en dicho mercado y que, según el principio de la libre circulación de mercancías, el producto liberado de este modo también se debe poder comercializar libremente en los otros mercados de la Comunidad.
2.
Si se admite, como procede, que la comercialización legal del producto patentado hace realidad la posibilidad de obtener una recompensa por la actividad creadora, carece de importancia saber si el titular de la patente tenía o no la posibilidad de obtener una patente en el Estado miembro del que se trata. Cuando Merck declara que, debido a la competencia de otras empresas, que existe teóricamente en Italia a causa de la falta de protección mediante patente, no puede obtener una recompensa adecuada al resultado de su esfuerzo creativo, es preciso recordar nuevamente a este respecto que el derecho de patente no garantiza una ganancia segura, sino solamente una posibilidad de ganancia que ha de hacer efectiva su titular. La finalidad del derecho de patente, como la he descrito, supone además, como ya observó especialmente el Abogado General Sr. Trabucchi en las conclusiones que acaban de citarse, que los efectos simplemente negativos de la libre circulación de mercancías en los posibles ingresos de un fabricante no afectan a la existencia del derecho protegido. En este aspecto, tampoco debe perderse de vista en el examen del presente asunto que, dentro del mercado común, que se caracteriza por la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios, Merck tenía, como titular de la patente, la posibilidad de decidir libremente el Estado miembro en el que quería comercializar el producto patentado en los Países Bajos. Con toda evidencia, efectuó su elección en función de sus intereses, considerando el nivel de retribución garantizado en Italia, así como otros factores de mercado que le asegurase en ese mercado parcial, en el que sigue manteniendo por lo demás un monopolio de hecho sobre el producto de que se trata, la ganancia correspondiente. Si se le permitiera ampararse en la patente neerlandesa para mantener lejos de este mercado los productos que se han comercializado en Italia con su consentimiento, ello causaría una compartimentación y un correlativo aislamiento de los mercados nacionales, que es precisamente lo que ha querido evitar el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea. Como ya ha destacado este Tribunal de Justicia en su sentencia Centrafarm BV (asunto 15/74) y repetido en su sentencia Musik-Vertrieb-Membran y K-Tel (asuntos acumulados 55/80 y 57/80), antes citada, la existencia de una disparidad entre las legislaciones nacionales que pueda falsear la competencia entre los Estados miembros, no puede justificar el hecho de que un Estado miembro conceda una protección legal a prácticas de una entidad privada que sean incompatibles con las normas relativas a la libre circulación de mercancías.
Bajo este aspecto es también interesante destacar que los precios del preparado «Mo-duretic» en los distintos Estados miembros, que me han sido comunicados, no permiten establecer una relación de causalidad entre la posibilidad de obtener una patente y el nivel de precios. En todas partes el comercio de medicamentos está influido en gran medida por las intervenciones públicas o de otro género en la formación de los precios, que dependen especialmente del coste de las materias primas y de la mano de obra, del beneficio normal, de los costes de fabricación, de la difusión del medicamento, de los gastos de investigación y de otros factores específicos. Este modo de formación de los precios es también, evidentemente, la razón por la cual los precios del «Moduretic» tanto en Italia, donde no existe la protección mediante patente, como en Francia o en el Reino Unido, donde sí existen derechos de protección similares, son relativamente bajos en relación con los aplicados en los Países Bajos. Si las importaciones paralelas hacia los Países Bajos a partir de los dos Estados miembros citados en último lugar estuviesen autorizadas y si simultáneamente se declararan ilegales las correspondientes importaciones desde Italia debido a la protección mediante patente que existe en los Países Bajos, estaríamos en presencia de una desigualdad de trato no justificada objetivamente y, por consiguiente, prohibida por el Tratado de las importaciones paralelas procedentes de Italia.
3.
Finalmente, tampoco aprecio ningún motivo para proponer al Tribunal de Justicia que en este asunto se aparte de su jurisprudencia actual, adoptando el punto de vista de las consecuencias económicas.
El Gobierno británico opina que mantener esta jurisprudencia beneficia, en definitiva, únicamente a los comerciantes, en perjuicio de los productores y sin ventaja apreciable para los consumidores. Es menester observar, a este respecto, de manera enteramente general, que uno de los aspectos esenciales del mercado común es la posibilidad de fabricar o de comercializar productos en el lugar donde pueda hacerse con menores gastos. Por lo tanto, el principio de la libre circulación de mercancías siempre puede conducir a una ventaja económica para los comerciantes. No obstante, en el presente caso, no veo por qué la ventaja económica que los importadores obtienen con las diferencias de precios, teniendo en cuenta las particularidades de los productos farmacéuticos antes descritas, habría de apreciarse de forma diferente según que el producto protegido por la patente sea importado en los Países Bajos a partir de Italia, donde no existe la posibilidad de obtener patentes, o a partir de otros Estados miembros que, aun teniendo un sistema de protección mediante patente, aplican también precios bajos.
El Gobierno francés teme que, por una parte, esta jurisprudencia favorezca a la industria italiana, porque los bajos precios de mercado aumentan sus posibilidades de exportación, pero también que, por otra parte, la perjudique, porque los titulares de patentes podrían en este caso evitar el mercado italiano.
Puede responderse a este razonamiento que, conforme a una legislación nacional sobre patentes, los productos protegidos por una patente que no hayan sido legalmente comercializados allí donde no existen patentes pueden, de todas maneras, mantenerse apartados de los territorios donde existe una protección mediante patente. Por añadidura, precisamente el ejemplo tanto de Francia como del Reino Unido, es decir, de dos países donde los precios de mercado del producto de que se trata son comparables a los practicados en Italia, demuestra que el riesgo alegado no existe en este caso concreto.
IV.
Por fin, para responder a un ùltimo argumento alegado por las partes en el procedimiento, considero que el presente caso no debe tampoco tratarse de forma diferente según el Convenio relativo a la patente europea para el mercado común [Convenio sobre la Patente Comunitaria] firmado por los Estados miembros el 15 de diciembre de 1975 (76/76/CEE, DO 1976, L 17, p. 1; EE 01/06, p. 10). Por más que este Convenio sobre la Patente Comunitaria no haya aún entrado en vigor, porque no todos los Estados firmantes han presentado todavía sus documentos de ratificación -a pesar de que, en la República Federal de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y el Reino Unido ha finalizado el procedimiento de ratificación, si estoy bien informado- dicho Convenio puede, sin embargo, como subrayaron oportunamente todos los participantes, proporcionar preciosas indicaciones sobre la forma en que los Estados miembros desean que se trate el caso de importación paralela de un producto protegido por patentes nacionales a partir de un territorio donde no existe la protección mediante patente.
El artículo 32 de dicho Convenio regula el agotamiento de los derechos conferidos polla patente comunitaria. Para evitar, en la medida de lo posible, que la protección concedida por las patentes nacionales tenga efectos distintos de la protección derivada de la patente comunitaria, los autores del Convenio estimaron que, en interés de la libre circulación de mercancías, debían establecer también el mismo régimen respecto a las patentes nacionales y redactaron el apartado 1 del artículo 81 que reza así:
«Los derechos conferidos por una patente nacional en un Estado contratante no se extenderán a los actos relativos al producto protegido por esta patente realizados en el territorio de dicho Estado, después de que el producto haya sido comercializado en uno de los Estados contratantes por el titular de la patente o con su consentimiento expreso, a menos que existan motivos que justifiquen, según las normas jurídicas de la Comunidad, que los derechos conferidos por la patente se extiendan a tales actos.»
Según Merck y los Gobiernos francés y británico, este asunto constituye un caso típico de aplicación del régimen de excepción establecido en la última parte de la frase del apartado 1 del artículo 81, que autoriza una excepción al principio según el cual los derechos conferidos por una patente nacional quedan agotados una vez que el producto haya sido comercializado por primera vez, en uno de los Estados contratantes, por el titular de la patente o con su consentimiento expreso.
No me parece, sin embargo, que deba seguirse esta interpretación, como lo demuestran el examen sistemático del Convenio así como una consideración sobre su génesis. En efecto, desde este ángulo, no debe olvidarse que, según el artículo 93 del Convenio sobre la Patente Comunitaria, no puede invocarse ninguna disposición de dicho Convenio para oponerse a la aplicación de una disposición del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea. Esta disposición reviste una importancia particular en la medida en que se incluyó en el Convenio teniendo conocimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto 15/74 (Centrafarm BV), en la que este Tribunal intentó conseguir un equilibrio entre las exigencias de la libre circulación de mercancías y las normas de las legislaciones nacionales en materia de patentes.
Sin embargo, durante las negociaciones previas a la Conferencia de Luxemburgo, que finalmente culminó con la firma del Convenio, y durante la propia Conferencia, surgieron nuevamente divergencias de opinión sobre el contenido y el alcance de las disposiciones sobre el agotamiento del derecho de patente, como ponen de manifiesto los documentos preparatorios y el informe del ponente de la Conferencia, el Profesor Savignon, de 14 de diciembre de 1975 (Documento LUX/106). La delegación francesa y, en su línea, la delegación británica ya habían insistido, en sus observaciones sobre los primeros documentos preparatorios de la Conferencia^ véanse el documento preparatorio n° 17 y el documento R/21/73/74), para que la regla del agotamiento se limitase a los casos en los que el producto patentado hubiese sido comercializado por el titular de la patente o con su consentimiento en un Estado miembro en el que la propia patente produce sus efectos, mientras que el agotamiento no debería tener lugar cuando el producto protegido por la patente fuese comercializado por primera vez en un Estado donde no existe protección mediante patente. En estos casos, según el punto de vista de ambas delegaciones, que estaban apoyadas por una serie de delegaciones de observadores de las asociaciones profesionales, la patente debería poder ser invocada plenamente para oponerse a una entrega a partir del territorio sin protección mediante patente a otro en el que existe dicha protección. Al igual que en la argumentación presentada en el presente caso, esta propuesta se justificaba sobre todo diciendo que, pór definición, sólo es posible un agotamiento del derecho de patente cuando existe una patente. Por el contrario, en el territorio de un Estado que no ofrece la protección mediante patente, el titular de la patente está totalmente expuesto, al igual que sus productos, a la competencia y, por consiguiente, debería tener la posibilidad de oponerse a la reimportación de sus productos en el territorio protegido por la patente. La Comisión, en particular, pero también la delegación alemana, estimaron que no podían hacer suya esta propuesta, teniendo en cuenta el Derecho comunitario y la jurisprudencia sobre esta materia (véase, a este respecto, la definición de postura de la Comisión de 26 de septiembre de 1975, 75/597/CEE, DO L 261, p. 26). Habida cuenta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del problema de las importaciones paralelas procedentes de países sin protección mediante patente, se llegó finalmente a un acuerdo, después de consultas exhaustivas, sobre el texto del Convenio que he citado anteriormente, el cual deriva de una propuesta de la delegación alemana (Documento LUX/48). Es significativo comprobar al respecto que, según este texto, el elemento decisivo no es, en principio, saber si y en qué medida existe la posibilidad de obtener patentes paralelas en los distintos Estados contratantes, sino únicamente el hecho de que el derecho reconocido por la patente nacional no puede ser invocados para oponerse a importaciones paralelas cuando el producto protegido por la patente haya sido comercializado por el titular de la patente o con su consentimiento expreso en cualquier Estado contratante.
A continuación, se añadió a este principio una disposición excepcional según la cual el efecto jurídico de que se trata no se produce cuando no resulte justificado por las normas jurídicas de la Comunidad.
Como indica el informe general del Profesor Savignon, esta disposición excepcional estaba dirigida, frente a una jurisprudencia que debe tener en cuenta las circunstancias particulares de cada asunto, a que no se fijaran normas rígidas «sobre la cuestión de si, en todas las circunstancias, el agotamiento de los derechos debía extenderse a todo el territorio de la Comunidad, en particular cuando no existe protección mediante patente en una parte del territorio». Especialmente en el caso de una reimportación a partir de un país sin protección mediante patente, la cláusula excepcional debe por ello permitir que se tengan en cuenta las circunstancias particulares del caso. Respecto a la aplicación de esta clausulase precisó expresamente durante la Conferencia, como también señala el informe general, que la expresión «normas jurídicas de la Comunidad» incluye tanto las normas expresas del Tratado CEE y sus disposiciones complementarias como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, así como los principios de Derecho nacional comunes a todos los Estados miembros. Entre ellos figuran, por ejemplo, el principio de la buena fe, la prohibición del ejercicio abusivo de un derecho, los principios como pacta sunt seivanda o volenti non fit injuria, la prohibición de venire contra factum proprium y otros principios jurídicos generales similares.
En el contexto de los hechos del presente asunto y teniendo en cuenta mis observaciones anteriores, no existe sin embargo ningún motivo para aplicar dichos principios generales, que podrían justificar una excepción a la norma de base. Por el contrario, más bien podría hablarse de un «venire contra factum proprium» si Merck quisiera impedir, invocando su patente neerlandesa, la reimportación de un producto que su filial ha fabricado y exportado a Italia.
V.
Por estas razones, propongo como conclusión que se dé la respuesta siguiente a la cuestión formulada:
Es incompatible con los artículos 30 y 36 del Tratado CEE que el titular de una patente ejerza el derecho, que le reconoce la legislación de un Estado miembro, de oponerse a la comercialización por terceros en dicho Estado de los productos protegidos por la patente que hayan sido comercializados en otro Estado miembro en el que tales productos no pueden ser objeto de una patente por el propio titular de la patente o con su consentimiento expreso.
(
*1
)	Lengua original: alemán.