Voorlopige editie
CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
N. EMILIOU
van 27 maart 2025 (1)
Zaak C‑168/24
PMJC SAS
tegen
[W] [X],
[M] [X],
[X] Créative SAS
[verzoek van de Cour de cassation (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Frankrijk) om een prejudiciële beslissing]
„ Prejudiciële verwijzing – Merken – Richtlijnen 2008/95/EG en 2015/2436 – Gronden voor vervallenverklaring van het merk – Misleidend gebruik – Merk dat overeenkomt met de familienaam van de ontwerper – Overdracht van het merk – Handelingen van de nieuwe merkhouder die ertoe strekken de consument te doen geloven dat de ontwerper nog steeds betrokken is bij het ontwerp van de waren waarop het merk betrekking heeft ”
I.      Inleiding
1.        Krachtens het Unierecht kan een merk vervallen worden verklaard wanneer het onder meer als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt
door de merkhouder het publiek kan misleiden, met name wat betreft de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.(2)
2.        In het verleden is de relevantie van die regel onderzocht in de context van merken die overeenkwamen met de naam van de oorspronkelijke ontwerper en producent van die waren, in een situatie waarin die ontwerper niet langer betrokken was bij de onderneming die houder is van die merken. In dat verband heeft het Hof in het arrest Emanuel(3) verduidelijkt dat de enkele verbreking van de band tussen de ontwerper en de merkhouder op zich niet tot gevolg heeft dat dit merk misleidend is en dus vervallen kan worden verklaard.
3.        De onderhavige zaak toetst die conclusie echter aan enigszins complexere omstandigheden.
4.        Deze zaak betreft meer bepaald de Franse vennootschap [W] [X], opgericht door [W] [X] voor de verhandeling van modekleding en ‑accessoires. Na haar faillissement zijn de rechten op twee Franse merken – die beide overeenkomen met de familienaam van [W] [X] (hierna: „betrokken merken”) – overgedragen aan PMJC, een société par actions simplifiée (vereenvoudigde naamloze vennootschap) (hierna: „PMJC”).
5.        Aanvankelijk bleef [W] [X] met die vennootschap samenwerken, maar later gingen hun wegen uiteen en zijn zij in een geschil verwikkeld geraakt dat onder meer tot het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing heeft geleid. In het hoofdgeding daagt PMJC [W] [X] voor het gerecht wegens oneerlijke mededinging en stelt zij dat hij inbreuk heeft gemaakt op haar rechten op de betrokken merken. In reconventie vordert [W] [X] vervallenverklaring van de rechten van PMJC op die merken, op grond dat PMJC de consument laat geloven dat hij betrokken blijft bij het ontwerp van de waren waarop het merk betrekking heeft.
6.        In die context vraagt de Cour de cassation (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Frankrijk), waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, zich af of het volgens het Unierecht mogelijk is om een merk dat overeenkomt met de familienaam van de oorspronkelijke ontwerper, vervallen te verklaren op grond dat het, nadat het aan een derde is overgedragen, op zodanige wijze wordt gebruikt dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat de oorspronkelijke ontwerper nog steeds betrokken is bij het ontwerp van de waren waarop het merk betrekking heeft, terwijl dat niet langer het geval is.
II.    Toepasselijke bepalingen
A.      Unierecht
7.        Artikel 12, lid 2, van richtlijn 2008/95 bepaalde dat „een merk vervallen [kan] worden verklaard wanneer het, na de datum waarop het is ingeschreven:
[...]
b)      als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouder, of met zijn instemming, voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, het publiek kan misleiden, met name over de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van deze waren of diensten.”
8.        Deze bepaling kwam in wezen overeen met de bewoordingen van artikel 12, lid 2, onder b), van richtlijn 89/104(4), de rechtsvoorganger van richtlijn 2008/95
9.        Richtlijn 2008/95 werd zelf vervangen door richtlijn 2015/2436. Artikel 20, onder b), van deze laatste richtlijn is geformuleerd in bewoordingen die in wezen en opnieuw dezelfde zijn als die van als artikel 12, lid 2, onder b), van richtlijn 2008/95
[en als die van artikel 12, lid 2, onder b), van richtlijn 89/104).(5)
10.      Krachtens artikel 20 van richtlijn 2015/2436 kan immers „[e]en merk [...] vervallen worden verklaard wanneer het, na de datum waarop het is ingeschreven:
[...]
b)      als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouder, of met instemming van de houder, voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, het publiek kan misleiden, met name wat betreft de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van deze waren of diensten.”
B.      Nationaal recht
11.      Krachtens artikel L. 714‑6, b), van de code de la propriété intellectuelle (Frans wetboek van intellectuele eigendom), in de versie die van toepassing is op de feiten van het geding, kan een merk vervallen worden verklaard wanneer het merk door toedoen van de merkhouder misleidend is geworden, met name ten aanzien van de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van de waren of diensten.
III. Feiten, nationale procedure en prejudiciële vraag
12.      Uit de verwijzingsbeslissing volgt dat de vennootschap [W] [X], die in 1978 door [W] [X] is opgericht om kleding en accessoires op de markt te brengen, het voorwerp heeft uitgemaakt van een insolventieprocedure. Als gevolg van die procedure zijn de materiële en immateriële activa van de vennootschap, waaronder met name de rechten op de betrokken merken, te weten „[W] [X]” nr. 1 640 795(6) en „[W] [X]” nr. 3 201 616(7), in 2012 overgedragen aan PMJC.
13.      [W] [X] is bij PMJC blijven werken tot het einde van de contractueel overeengekomen termijn, te weten 31 december 2015.
14.      Op 21 juni 2018 heeft PMJC een vordering ingesteld tegen [W] [X]. Zij stelde dat [W] [X], door zijn professionele en artistieke activiteiten uit te oefenen via een vennootschap [X] Creative, een société par actions simplifiée, zich schuldig maakte aan oneerlijke mededinging en parasitaire gedragingen en inbreuk maakte op de rechten van PMJC op de betrokken merken. In reconventie heeft [W] [X] vervallenverklaring gevorderd van de rechten van PMJC op die merken, op grond dat PMJC die merken van eind 2017 tot begin 2019 op bedrieglijke wijze heeft gebruikt, meer bepaald op zodanige wijze dat bij het publiek de indruk werd gewekt dat hij de maker is van de waren waarop die merken zijn aangebracht.
15.      Hoewel die tegenvordering in eerste aanleg werd afgewezen, heeft de Cour d’appel de Paris (rechter in tweede aanleg Parijs, Frankrijk) de tegenvordering toegewezen en bij arrest van 12 oktober 2022 de rechten van PMJC op de betrokken merken vervallen verklaard.
16.      Volgens dat arrest staat het Unierecht er niet aan in de weg dat een merk dat betrekking heeft op de familienaam van een ontwerper vervallen wordt verklaard wanneer door de handelwijze van de verkrijger van dat merk bij het publiek de indruk wordt gewekt dat de ontwerper nog steeds deelneemt aan het ontwerp van de waren of een voldoende ernstig risico van een dergelijke misleiding ontstaat.
17.      De Cour d’appel de Paris heeft geoordeeld dat dit in casu het geval was en heeft daarbij onder meer opgemerkt dat PMJC tweemaal schuldig was bevonden aan inbreuk op het auteursrecht van [W] [X] op recente werken die in 2012 niet aan PMJC waren overgedragen. Het arrest komt tot de conclusie dat de betrokken merken misleidend zijn geworden, aangezien het gebruik ervan bestaat in het aanbrengen ervan op waren met versieringen die inbreuk maken op het auteursrecht van [X] [Y].
18.      PMJC heeft cassatieberoep ingesteld bij de Cour de cassation, de verwijzende rechter.
19.      Voor die rechter bekritiseert PMJC het arrest van de Cour d’appel de Paris onder verwijzing naar met name het arrest Emanuel van het Hof. Volgens PMJC moet dat arrest aldus worden uitgelegd dat de gedragingen van PMJC, zelfs indien zij tot doel hadden de consument te doen geloven dat [W] [X] nog steeds de ontwerper van de waren met de betrokken merken was of dat hij bij het ontwerp ervan betrokken was, de merken zelf niet konden aantasten.
20.      Aangezien de meningen over de uitlegging van het genoemde arrest Emanuel uiteenlopen, heeft de Cour de cassation de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag:
„Moeten artikel 12, lid 2, onder b), van richtlijn [2008/95] en artikel 20, onder b), van richtlijn [2015/2436] aldus worden uitgelegd dat zij zich ertegen verzetten dat een merk dat bestaat uit de familienaam van een ontwerper, vervallen wordt verklaard op grond dat dit merk na de overdracht ervan op zodanige wijze wordt gebruikt dat bij het publiek daadwerkelijk de indruk wordt gewekt dat die ontwerper nog steeds deelneemt aan het ontwerp van de waren waarop dat merk is aangebracht, terwijl dat niet meer het geval is?”
21.      PMJC, de Franse regering en de Europese Commissie hebben schriftelijke opmerkingen ingediend. Er heeft geen terechtzitting plaatsgevonden.
IV.    Analyse
22.      De onderhavige zaak betreft de regel van het Unierecht volgens welke een merk vervallen kan worden verklaard indien het, „als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouder, [...] voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, het publiek kan misleiden, met name wat betreft de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van deze waren of diensten”(8).
23.      Wat de specifieke omstandigheden betreft waaraan die regel moet worden getoetst, merk ik op dat in de verwijzingsbeslissing wordt vermeld dat PMJC tweemaal schuldig is bevonden aan inbreuk op het auteursrecht van [X] [Y]. Uit de bewoordingen van de prejudiciële vraag volgt echter dat de te behandelen kwestie ruimer is en betrekking heeft op de vraag of de genoemde regel de situatie dekt waarin de merkhouder een met een familienaam overeenkomend merk gebruikt op een wijze die bij het publiek de indruk wekt dat die ontwerper nog steeds betrokken is bij het ontwerp van de waren waarop de betrokken merken betrekking hebben, terwijl dat niet het geval is. De bespreking in deze conclusie zal dus uitgaan van die (ruimere) hypothese zoals omschreven in de prejudiciële vraag.
24.      Ik zal mijn analyse beginnen met een onderzoek van het arrest Emanuel, dat het belangrijkste element van de rechtspraak van het Hof ter zake vormt (deel A). Vervolgens zal ik uitleggen waarom de toepasselijke regel van het Unierecht in beginsel niet in de weg staat aan vervallenverklaring van een merk dat overeenstemt met de naam van een ontwerper wanneer het wordt gebruikt op de hierboven beschreven wijze, op voorwaarde evenwel dat dat gebruik daadwerkelijk verhindert dat de wezenlijke functie van dat merk wordt vervuld (deel B). Ten slotte zal ik ingaan op het argument van PMJC dat is ontleend aan artikel 17, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: „Handvest”) (deel C).
A.      Arrest Emanuel
25.      In dit onderdeel zal ik de ratio decidendi van het arrest Emanuel identificeren (1) en uitleggen waarom, in tegenstelling tot wat PMJC betoogt, dat arrest geen antwoord geeft op de prejudiciële vraag (2).
1.      Ratio decidendi
26.      De zaak die tot dat arrest heeft geleid, betrof merken voor modeartikelen met de naam van Elizabeth Emanuel, een ontwerpster van trouwjurken die bekendheid verwierf na het ontwerpen van de trouwjurk van prinses Diana.(9) Wat hier van belang is, is dat Emanuel haar bedrijf had overgedragen aan een derde, hetgeen, kort gezegd, neerkwam op de overdracht van een ingeschreven merk met haar naam en, vervolgens, dat de banden tussen Emanuel en de merkhouder werden verbroken. De nieuwe houder verzocht vervolgens om inschrijving van een herziene versie van het merk, dat de naam van Emanuel bleef bevatten. In dat stadium was Emanuel van mening dat het merk misleidend was geworden, aangezien alle banden tussen haar en de onderneming van de nieuwe houder waren verbroken. Bijgevolg verzette zij zich tegen inschrijving van het gewijzigde merk en vorderde zij vervallenverklaring van het oorspronkelijke merk.
27.      De aan het Hof gestelde vragen betroffen in wezen de vraag of het feit dat Emanuel niet langer betrokken was bij het ontwerp van de waren waarop de merken waren aangebracht die haar naam bevatten, betekende dat deze merken misleidend waren (en dus niet voor inschrijving in aanmerking kwamen) en misleidend waren geworden (en dus vervallen konden worden verklaard).(10)
28.      Het Hof heeft op beide punten ontkennend geantwoord.
29.      Het Hof ging eerst in op de weigering van inschrijving wegens het misleidende karakter van het merk.
30.      Voor deze specifieke aangelegenheid gold, en geldt nog steeds, de regel dat „merken die tot misleiding van het publiek kunnen leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten”, „niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden”.(11)
31.      In dat verband heeft het Hof in wezen geoordeeld dat het verbreken van de band tussen de ontwerper en de onderneming die houder is van het merk dat de naam van die ontwerper bevat, op zich niet tot gevolg heeft dat het merk misleidend wordt en dus als zodanig de mogelijkheid tot inschrijving ervan niet aantast. Hoewel het Hof heeft erkend dat een consument bij de aankoop van een bepaald kledingstuk dat van een met een familienaam overeenkomend merk is voorzien, kan worden beïnvloed door de (onjuiste) indruk dat een bepaalde persoon, zoals in dat geval Emanuel, het kledingstuk heeft ontworpen, maakt dit het met een familienaam overeenkomende merk op zich niet misleidend, aangezien de kenmerken en de kwaliteit van de waren waarop het in die zaak aan de orde zijnde merk betrekking had, gewaarborgd bleven door de onderneming die de nieuwe houder van het merk is.(12)
32.      Die conclusie sluit aan bij het algemene uitgangspunt dat de wezenlijke functie van het merk erin bestaat, kort gezegd, de oorsprong van de waren waarop het merk betrekking heeft, aan te duiden en te waarborgen dat één enkele onderneming verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de waren (of diensten).(13) Dit uitgangspunt behelst de gedachte dat het merk waarborgt dat de waren zijn vervaardigd (of ontworpen) onder controle van een bepaalde onderneming, namelijk de merkhouder.(14)
33.      In casu heeft het Hof ten eerste zich op deze gedachtegang gebaseerd om uit te leggen waarom een met een familienaam overeenkomend merk van eigenaar kan veranderen (en daadwerkelijk niet langer onder de controle van de oorspronkelijke ontwerper valt), zonder dat dit feit alleen het merk misleidend maakt (en inschrijving van de gewijzigde versie ervan verhindert).
34.      Vervolgens heeft het Hof in punt 53 van het arrest Emanuel deze conclusie toegepast op de vordering tot vervallenverklaring van Emanuel onder verwijzing naar het feit dat de voorwaarden van de relevante grond voor vervallenverklaring en die welke ten grondslag liggen aan de respectieve grond voor weigering van inschrijving identiek zijn.
35.      Hoewel ik later op dat laatste deel van de redenering zal terugkomen, is de conclusie van het arrest Emanuel dat niet met succes kan worden aangevoerd dat een merk dat overeenkomt met de naam van een modeontwerper, misleidend wordt door het enkele feit dat de band tussen de ontwerper en de onderneming die de waren onder dat merk levert, verloren gaat. Een dergelijke dissociatie is op zich niet van invloed op de mogelijkheid tot inschrijving van een merk en vormt evenmin een grond voor vervallenverklaring ervan.
36.      Ik merk op dat een tegenovergestelde oplossing in feite afbreuk zou doen aan de mogelijkheid zelf dat een merk dat overeenstemt met de naam van een natuurlijke persoon, een autonoom voorwerp van handelstransacties vormt.(15) Deze conclusie is duidelijk en wordt in het hoofdgeding niet betwist.
37.      Waar het om gaat zijn de gevolgen van de subsidiaire conclusie van het Hof in punt 50 van dat arrest. In wezen heeft het Hof in dat punt opgemerkt dat, indien zou komen vast te staan dat de nieuwe houder de bedoeling had de consument te misleiden door hem te doen geloven dat Emanuel nog steeds de ontwerper was van de waren waarop het merk betrekking had, een dergelijke handelwijze mogelijkerwijs als bedrieglijk zou kunnen worden beschouwd, maar niet zou kunnen neerkomen op misleiding en derhalve „het merk zelf, en dus de mogelijkheid om het in te schrijven, niet [zou aantasten]”(16).
38.      PMJC beroept zich op deze verklaring om te betogen dat, zelfs indien zou komen vast te staan dat zij heeft getracht de consument te doen geloven dat [X] [W] nog steeds betrokken was bij het ontwerp van de gemerkte waren, dit geen grond voor vervallenverklaring van de betrokken merken kan zijn. Uit het betoog van deze partij volgt in wezen dat de verklaring in punt 50 van het arrest Emanuel weliswaar betrekking heeft op de inschrijving van een merk, maar dat zij mutatis mutandis van toepassing is op de vervallenverklaring, gelet op de opmerking van het Hof in punt 53, volgens welke het „vervallenverklaringsaspect” van de zaak op dezelfde wijze moet worden beoordeeld als het „inschrijvingsaspect” ervan, gelet op het feit dat de toepasselijke voorwaarden identiek zijn.
39.      Hieronder zal ik uitleggen waarom dit standpunt niet juist is.
2.      Precieze draagwijdte van het arrest Emanuel
40.      Om de precieze draagwijdte van het arrest Emanuel te begrijpen, moeten de gevolgen ervan voor het inschrijvingsaspect van de zaak [onder a)] en voor het vervallenverklaringsaspect ervan [onder b)] nader worden bekeken.
a)      Inschrijving
41.      Om te beginnen moet worden opgemerkt dat het onderzoek van de weigeringsgrond voor inschrijving wegens het misleidende karakter van het merk (waarvan de inhoud hierboven is weergegeven in punt 30 van deze conclusie) alleen plaatsvindt in het licht van het teken dat voor inschrijving is ingediend, op basis van de wezenlijke kenmerken ervan(17) (die worden onderzocht met betrekking tot de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd en op basis van de perceptie door het publiek(18)).
42.      In deze context heeft het Hof geoordeeld dat „voor de vaststelling dat een merk in strijd met de weigeringsgrond betreffende het gevaar voor misleiding is ingeschreven, het bewijs [moet] worden geleverd dat het voor inschrijving als merk ingediende teken op zich een dergelijk gevaar zou opleveren”(19).
43.      Evenzo volgt uit de rechtspraak van het Gerecht betreffende artikel 7, lid 1, onder g), van verordening 2017/1001 (de identieke tegenhanger in het kader van het Uniemerk) dat de toepasselijkheid van de weigeringsgrond voor inschrijving wegens misleiding impliceert dat de potentiële kenmerken van de waren of diensten waarop het onderzochte merk betrekking heeft, voldoende specifiek worden aangeduid, en dat het merk als misleidend zal worden beschouwd wanneer de beoogde consument de indruk wordt gegeven dat de waren waarop het merk betrekking heeft, bepaalde kenmerken bezitten die zij in werkelijkheid niet bezitten.(20)
44.      Het gebruik van het merk door de merkhouder is daarentegen irrelevant voor het onderzoek of het merk voor inschrijving in aanmerking komt en kan niet met terugwerkende kracht leiden tot nietigverklaring van de inschrijving. Het Hof heeft namelijk in wezen bevestigd dat een merk niet nietig kan worden verklaard op grond van het beheer ervan door de merkhouder.(21) Het Gerecht heeft van zijn kant verduidelijkt dat „bij vorderingen tot nietigverklaring [...] de vraag [rijst] of het merk ab initio niet had mogen worden ingeschreven op gronden die reeds bestonden op de datum van de merkaanvraag, waarbij met latere elementen slechts rekening mag worden gehouden om opheldering te verschaffen over de omstandigheden zoals die op die datum waren”(22).
45.      Gelet op het voorgaande is de verklaring van het Hof in punt 50 van het arrest Emanuel (over de irrelevantie van de bedrieglijke gedraging voor inschrijving) volkomen verenigbaar met de logica die ten grondslag ligt aan het onderzoek of een teken voor inschrijving als merk in aanmerking komt. Aangezien bij dat onderzoek namelijk enkel rekening wordt gehouden met het teken en met de perceptie ervan door het publiek met betrekking tot de betrokken waren of diensten, is een bedrieglijke gedraging van de merkhouder om het publiek te misleiden met betrekking tot de vraag wie de werkelijke ontwerper is van de waren waarop het merk betrekking heeft, logischerwijs irrelevant. Dat is ook de reden waarom het Hof in hetzelfde punt heeft geoordeeld dat dergelijke manoeuvres de mogelijkheid om het teken in te schrijven niet kunnen aantasten.
46.      Zoals ik nu zal uitleggen, kan op grond van dat arrest daarentegen niet worden geoordeeld dat dezelfde gedraging als zodanig irrelevant is in het kader van de hier aan de orde zijnde grond voor vervallenverklaring.
b)      Vervallenverklaring
47.      De belangrijkste bron van verwarring over de gevolgen van het arrest Emanuel voor de onderhavige zaak vloeit voort uit een gecombineerde lezing van de punten 50 en 53 van dat arrest. In het eerste van die twee punten heeft het Hof geoordeeld dat een mogelijk bedrieglijke gedraging de mogelijkheid tot inschrijving van een teken als merk niet aantast. Punt 53 bevat dan weer een redenering over de vervallenverklaring van een merk waarin het Hof zijn eerdere conclusie over het inschrijvingsaspect van de zaak (irrelevantie van het verbreken van de band) toepast door te verwijzen naar het feit dat de voorwaarden die in beide contexten van toepassing zijn, identiek zijn.
48.      Ik geef toe dat deze twee passages op het eerste gezicht tot dezelfde conclusie kunnen leiden als die van PMJC. Gesteld
zou namelijk kunnen worden
dat, aangezien het Hof de relevantie van bedrieglijke gedragingen heeft uitgesloten voor inschrijving (punt 50), hetzelfde moet gelden in de context van vervallenverklaring, aangezien het Hof zijn conclusie over het vervallenverklaringsaspect baseert op de uitleg dat de voorwaarden in beide contexten dezelfde zijn (punt 53).
49.      Een nadere beschouwing leidt echter tot een andere conclusie.
50.      Ten eerste staat de belangrijkste conclusie van het arrest met betrekking tot het inschrijvingsaspect van de zaak niet in punt 50 maar in punt 49, waarin in wezen en in combinatie met punt 48 wordt vastgesteld dat het verbreken van de band tussen de ontwerper en de nieuwe merkhouder op zich geen invloed heeft op de inschrijving van een merk dat overeenkomt met de naam van die ontwerper. Die conclusie wordt vervolgens uitgewerkt in punt 51 van dat arrest. De verklaring in punt 50 daarentegen vult deze hoofdconclusie aan door in te gaan op een (hypothetisch) geval van bedrieglijk gedrag van de merkhouder (en op de irrelevantie daarvan voor inschrijving). Aangezien punt 53 in wezen de hoofdconclusie van punt 51 overneemt (door te oordelen dat het verbreken van de band eveneens irrelevant is in het kader van vervallenverklaring), ligt het voor de hand om aan te nemen dat die conclusie inzake vervallenverklaring verwijst naar de hoofdconclusie (irrelevantie van het verbreken van de band) dan naar de aanvullende verklaring in punt 50 (irrelevantie van het bedrieglijke gedrag).
51.      Ten tweede, wat de verklaring in punt 53 betreft dat de toepasselijke voorwaarden dezelfde zijn, blijkt zelfs bij een oppervlakkige vergelijking van de relevante bepalingen die respectievelijk van toepassing zijn op de weigering van inschrijving en op vervallenverklaring, dat er een essentieel verschil bestaat. Hoewel de lijsten van de toepasselijke criteria voor het onderzoek van de misleidende aard van een merk in beide gevallen dezelfde zijn („aard, hoedanigheid of plaats van herkomst”) en deze lijsten beide eveneens niet limitatief zijn („bijvoorbeeld”/„met name”), verschillen de relevante inputgegevens voor het onderzoek van deze criteria fundamenteel, zoals de Franse regering en de Commissie opmerken. Artikel 20, onder b), van richtlijn 2015/2436 (en de rechtsvoorgangers daarvan) maakt duidelijk dat bij het onderzoek van de hier aan de orde zijnde vervallenverklaringsgrond rekening moet worden gehouden met het gebruik dat van het merk is gemaakt (na inschrijving ervan). Dit element is daarentegen niet relevant in het stadium van inschrijving om de redenen die ik in het vorige onderdeel heb uiteengezet.
52.      Hoewel het mij niet duidelijk is wat het Hof precies bedoelde toen het opmerkte dat de voorwaarden voor vervallenverklaring en weigering van inschrijving volgens de respectieve wettelijke bepalingen dezelfde waren, ben ik derhalve van mening dat indien het Hof de relevantie van de in punt 50 van het arrest beschreven bedrieglijke gedragingen ook in het kader van vervallenverklaring had willen uitsluiten, het dit expliciet zou hebben toegelicht. Anders dan in het stadium van inschrijving, dat uitsluitend gebaseerd is op de kenmerken van het teken op zich, is er namelijk geen duidelijke basis om gedragingen na inschrijving buiten beschouwing te laten bij de analyse voor vervallenverklaring.
53.      Ten derde was er in die zaak geen sprake van specifieke – en mogelijk bedrieglijke – handelingen van de nieuwe merkhouder en dienden beide aspecten enkel te worden onderzocht in het licht van de (loutere) verbreking van de band tussen de ontwerper en de nieuwe merkhouder. Dit ondersteunt opnieuw de conclusie dat de strekking van punt 53 van het arrest Emanuel betrekking heeft op de irrelevantie van het verbreken van de band in de context van vervallenverklaring (naar analogie van wat het Hof had gesteld in de hoofdconclusie met betrekking tot inschrijving).
54.      Gelet op deze overwegingen en in overeenstemming met de standpunten van de Franse regering en de Commissie, ben ik het niet eens met het standpunt van PMJC dat het arrest Emanuel bepalend is voor het antwoord op de prejudiciële vraag in de onderhavige zaak. Bijgevolg moet de door die vraag opgeworpen kwestie opnieuw worden onderzocht.
B.      Onderzoek van de betrokken grond voor vervallenverklaring
55.      Alvorens over te gaan tot het onderzoek van de draagwijdte van de betrokken grond voor vervallenverklaring met het oog op het voorstellen van een antwoord op de prejudiciële vraag (2), begin ik dit onderdeel met enkele inleidende opmerkingen over welke precieze regel ratione temporis van toepassing is (1).
1.      Inleidende opmerkingen
56.      Met zijn vraag verzoekt de verwijzende rechter om uitlegging van zowel artikel 12, lid 2, onder b), van richtlijn 2008/95 als artikel 20, onder b), van richtlijn 2015/2436.
57.      Ik merk op dat deze laatste richtlijn in werking is getreden op 15 januari 2019. Uit de rechtspraak van het Hof volgt dat de relevante datum om te bepalen welke van de twee richtlijnen van toepassing is, in wezen de datum is waarop de vordering tot vervallenverklaring is ingesteld.(23)
58.      Dienaangaande volgt uit de verwijzingsbeslissing weliswaar dat de hoofdvordering door PMJC werd ingesteld in 2018, maar ik begrijp dat de vordering tot vervallenverklaring voortvloeit uit de door [X] [Y] ingestelde tegenvordering. Voor die tegenvordering wordt echter geen datum genoemd. De vermelding, in de verwijzingsbeslissing, dat [X] [Y] in die tegenvordering een misleidend gebruik van de betrokken merken aanvoert „van eind 2017 tot begin 2019”, doet vermoeden dat die tegenvordering in ieder geval dateert van na „begin 2019”. Dit lijkt er dan weer op te wijzen dat richtlijn 2015/2436 de toepasselijke richtlijn zou kunnen zijn, hoewel het uiteraard aan de verwijzende rechter staat om dit na te gaan.
59.      De vraag welke van beide richtlijnen van toepassing is, lijkt in de huidige context echter niet relevant omdat de daaruit voortvloeiende regel in wezen dezelfde is.
60.      In dat verband ben ik niet overtuigd door de suggestie van de Commissie dat de wijziging in de Franse taalversie van artikel 20, onder b), van richtlijn 2015/2436, namelijk de vervanging van de eerdere bewoordingen „est propre [...] à induire le public en erreur”(24) (die de Nederlandse bewoordingen „het publiek kan misleiden” weerspiegelen) door de bewoordingen „risque [...] d’induire le public en erreur” („het publiek kan misleiden”) de bedoeling van de wetgever weerspiegelt om de werkingssfeer van de bepaling uit te breiden tot situaties die voorheen mogelijk niet onder de bepaling vielen, met inbegrip van een situatie waarin er slechts sprake is van een mogelijkheid dat het publiek wordt misleid.
61.      In tegenstelling tot dat standpunt ben ik van mening dat de eerder gebruikte Franse bewoordingen „est propre à” reeds de notie van een risico dat het publiek kan worden misleid (in tegenstelling tot de notie van daadwerkelijke misleiding) overbrengen.
62.      Bovendien heeft het Hof al vrij vroeg duidelijk gemaakt dat het betrokken scenario van vervallenverklaring in feite „werkelijke misleiding of een voldoende ernstig risico van misleiding van de consument”(25) veronderstelt.
63.      Dat betekent dat, hoewel daadwerkelijke misleiding niet het enige scenario is dat zou leiden tot het van toepassing worden van de betrokken grond voor vervallenverklaring, de daaruit voortvloeiende test vrij streng is en dat een loutere mogelijkheid dat het publiek wordt misleid over een bepaald kenmerk van het product niet voldoende is. Integendeel, het door het Hof gebruikte begrip „ernstig risico” brengt mijns inziens veeleer met zich mee dat er een vrij hoge mate van waarschijnlijkheid moet zijn dat de misleiding daadwerkelijk zal plaatsvinden.
64.      Ten slotte lijkt een soortgelijke wijziging als in de Franse taalversie niet te zijn aangebracht in andere taalversies.(26) In dat licht moet de resulterende test in het kader van beide richtlijnen als dezelfde worden beschouwd en worden opgevat in de eerder door het Hof gegeven betekenis. Die wijziging (waarvoor ik geen verklaring heb kunnen vinden) kan namelijk niet worden beschouwd als bewijs van de bedoeling van de wetgever om de regel te versoepelen, wanneer alle andere taalversies voor het relevante deel onveranderd zijn gebleven.(27)
65.      In de onderstaande analyse zal ik daarom gemakshalve alleen verwijzen naar artikel 20, onder b), van richtlijn 2015/2436 (waarbij ik opmerk dat mijn conclusie evenzeer geldig zal zijn indien de verwijzende rechter oordeelt dat de toepasselijke handeling richtlijn 2008/95 is).
2.      Draagwijdte van de toepasselijke regel
66.      Om te bepalen of de hier aan de orde zijnde grond voor vervallenverklaring betrekking kan hebben op een situatie als die welke in de prejudiciële vraag is beschreven, zal ik de bewoordingen van artikel 20, onder b), van richtlijn 2015/2436 [onder a)] en de context waarin die bepaling voorkomt en de doelstellingen die met die richtlijn worden nagestreefd [onder b)] onderzoeken.
a)      Bewoordingen
67.      Wat om te beginnen de bewoordingen van de toepasselijke bepaling betreft, stel ik vast dat de in artikel 20, onder b), van richtlijn 2015/2436 (en haar rechtsvoorgangers) vastgestelde test wordt gedefinieerd door het gebruik, door de merkhouder of met zijn instemming, van het merk dat het publiek kan misleiden over de aard (enzovoort) van de betrokken waren en diensten. De Franse taalversie van de richtlijn is eveneens expliciet wanneer deze stelt dat een merk als misleidend moet worden beschouwd wanneer het gebruik ervan het publiek tot dwaling kan aanzetten.
68.      Ik merk op dat de bewoordingen van die bepaling zeer ruim zijn.
69.      Ten eerste verwijst de bepaling naar het gebruik van het merk door de merkhouder, zonder enige specifieke beperking, behalve dat het betrekking moet hebben op het merk en ertoe moet leiden dat het merk het publiek kan misleiden. De definitie van een dergelijk gebruik wordt dus niet gegeven.
70.      Ten tweede volgt uit de bewoordingen ook dat het misleidende gebruik niet noodzakelijk betrekking hoeft te hebben op de hoedanigheid, de aard of de plaats van herkomst van de betrokken waren en diensten, zoals blijkt uit de niet-limitatieve aard van de opgesomde criteria. Overigens maakt de niet-limitatieve aard van die lijst naar mijn mening een discussie over de vraag of een „error in persona”, zoals in de onderhavige zaak, in verband kan worden gebracht met een van die opgesomde criteria en op welk specifiek criterium zij betrekking heeft, overbodig.
71.      Bijgevolg en evenals de Franse regering, zie ik niet in waarom het voorwerp van de dwaling, die de toepassing van de hier aan de orde zijnde grond voor vervallenverklaring kan teweegbrengen, beperkt zou moeten zijn, zoals PMJC betoogt, tot specifieke aspecten van de waren waarop het merk betrekking heeft, zoals aspecten die verband houden met hun samenstelling of met een specifieke wijze waarop zij zijn geproduceerd (deze partij geeft als voorbeeld een merk dat verwijst naar goud dat zou worden gebruikt voor waren die geen goud bevatten, of een merk dat verwijst naar organische productie voor waren die in feite van industriële oorsprong zouden zijn).
72.      In het kader van artikel 58, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001, dat inhoudelijk identiek is aan artikel 20, onder b), van richtlijn 2015/2436, geeft de praktijk van het EUIPO inderdaad aan dat er sprake is van misleidend gebruik van een merk wanneer de kenmerken van de waren niet overeenstemmen met de duidelijke boodschap die door het teken wordt overgebracht. Dit zou bijvoorbeeld van toepassing zijn op een merk dat de woordelementen „geit” en „kaas” bevat en een beeldelement dat een geit afbeeldt, aangebracht op een kaas die niet van geitenmelk is gemaakt, of een merk „zuivere nieuwe wol” dat voor kleding is ingeschreven en dat zou worden gebruikt voor kleding die van kunstmatige stoffen is gemaakt.(28)Bovendien zal voor merken die bestaan uit een geografische aanduiding of die een dergelijke aanduiding bevatten, misleidend gebruik worden vastgesteld wanneer, kort gezegd, de waren niet worden vervaardigd op de plaats die overeenkomt met het merk.(29)
73.      In die zin lijkt PMJC te betogen dat een eventuele onjuiste voorstelling van haar kant met betrekking tot de specifieke ontwerper achter de waren waarop het merk betrekking heeft, niet kan leiden tot vervallenverklaring van de betrokken merken, omdat een dergelijke onjuiste voorstelling geen invloed zou hebben op de door het merk overgebrachte boodschap en een element zou vormen dat losstaat van het merk en van de waar.
74.      In de eerste plaats herinner ik eraan dat de inachtneming van de externe elementen van het teken precies datgene is wat de onderhavige grond voor vervallenverklaring onderscheidt van de „parallelle” grond voor weigering van inschrijving wegens de misleidende aard van het teken, zoals reeds is uiteengezet.
75.      In de tweede plaats is de enige boodschap die zou kunnen worden overgebracht door een merk dat overeenkomt met de naam van een modeontwerper, het feit dat de waren waarop het merk betrekking heeft (op een bepaald moment) zijn ontworpen door of in verband hebben gestaan met die ontwerper, zoals lijkt te zijn erkend door het Hof in het arrest Emanuel.(30) De relevantie van een dergelijke waarneming voor vervallenverklaring (of inschrijving) werd echter precies, en terecht, uitgesloten in dat arrest. Evenzo heeft het Gerecht de bevinding bevestigd dat „het gebruik van merken die uit een familienaam bestaan, een praktijk [is] die in alle commerciële sectoren voorkomt en het betrokken publiek [...] goed [weet] dat niet noodzakelijkerwijs achter elk merk dat in een familienaam bestaat, een designer met dezelfde naam schuilgaat”(31).
76.      Hoe dan ook, het aanvaarden van de argumenten van PMJC zou betekenen dat een met een familienaam overeenkomend merk, zoals in casu, bijna nooit misleidend kan worden, zoals de Franse regering in wezen opmerkt. Het loutere feit dat de ontwerper met wiens naam het merk overeenstemt, niet betrokken is geweest bij het ontwerp van de waren waarop het merk betrekking heeft, maakt namelijk niet dat vervallenverklaring van dat merk kan worden gevorderd, zoals duidelijk is gemaakt in het arrest Emanuel, en tegelijkertijd maakt
evenmin enige handeling van de merkhouder die een valse indruk van het tegendeel wekt, dit mogelijk (omdat een dergelijke handeling betrekking zou hebben op een extern element van het merk en van de waren, volgens het betoog van PMJC).
77.      Ik ben van mening dat een dergelijke conclusie moet worden verworpen, niet alleen omdat, zoals de Franse regering aanvoert, er geen reden is om met een familienaam overeenkomende merken anders te behandelen dan andere merken (door de mogelijkheid uit te sluiten dat het gebruik ervan misleidend kan worden), maar ook omdat, zoals reeds is opgemerkt, uit de bewoordingen van artikel 20, onder b), van richtlijn 2015/2436 volgt dat voor het op grond van deze bepaling te verrichten onderzoek van belang is of het gebruik van een dergelijk merk het publiek misleidt ten aanzien van een bepaald kenmerk van de waar (of een voldoende ernstig risico van dergelijke misleiding creëert). Met andere woorden, het feit dat het met een familienaam overeenkomende merk zelf geen onjuiste boodschap over een bepaald kenmerk van de waren waarop het merk betrekking heeft, kan overbrengen, biedt geen antwoord op de vraag of een bepaald gebruik van dat merk dat wel kan doen.
78.      Ik zie dan ook niet in waarom het misleidende gebruik van het merk geen betrekking zou kunnen hebben op de daadwerkelijke ontwerper van de in de handel gebrachte waren of, ruimer wellicht, op de stilistische herkomst van de waar, indien zou worden geoordeeld dat het gebruik van een merk bedrieglijk impliceert dat de waren waarop het merk betrekking heeft, zijn gecreëerd in enigerlei associatie met een bepaalde ontwerper, met als gevolg dat het publiek in feite wordt misleid met betrekking tot die precieze kwestie (of indien er een voldoende ernstig risico van dergelijke misleiding bestaat).
79.      Naar mijn mening wordt het feit dat een dergelijke situatie binnen de werkingssfeer van artikel 20, onder b), van richtlijn 2015/2436 kan vallen, verder bevestigd door het onderzoek van de context van die bepaling en de doelstellingen van richtlijn 2015/2436.
b)      Context en doelstellingen
80.      Wat de context betreft, merk ik op dat de betrokken bepaling deel uitmaakt van afdeling 4 van
hoofdstuk 2 van richtlijn 2015/2436, die voorziet in drie verschillende scenario’s voor vervallenverklaring (die op vergelijkbare wijze waren neergelegd in artikel 12 van richtlijn 2008/95).
81.      Het eerste scenario betreft vervallenverklaring wegens, kort gezegd, „afwezigheid van normaal gebruik” van het merk. In dat verband bepaalt artikel 19, lid 1, van richtlijn 2015/2436 dat een „merk [...] vervallen [kan] worden verklaard wanneer het gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de betrokken lidstaat is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en er geen geldige reden is voor het niet-gebruik”.
82.      Ik merk op dat deze regel weliswaar tot doel heeft het totale aantal in de Europese Unie ingeschreven en beschermde merken te verminderen (en dus de mogelijke conflicten tussen deze merken te beperken), maar ook in ruimere zin uitdrukking geeft aan de opvatting dat „[m]erken [...] alleen [voldoen] aan hun doelstelling dat zij waren of diensten onderscheiden en consumenten in staat stellen gefundeerde keuzes te maken, wanneer zij daadwerkelijk op de markt worden gebruikt”(32). In die zin heeft het Hof met name gepreciseerd dat het begrip „normaal gebruik” moet worden begrepen als „daadwerkelijk gebruik dat strookt met de wezenlijke functie van het merk, die erin bestaat de consument of eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van een waar of dienst te waarborgen, door hem in staat te stellen die waar of dienst zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten die een andere oorsprong hebben”(33).
83.      Wat het
tweede
scenario  betreft, voorziet artikel 20, onder a), van richtlijn 2015/2436 in vervallenverklaring wanneer het merk „door toedoen of nalaten van de merkhouder de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven”. Dit scenario beoogt dus de bescherming op te heffen van merken die een soortnaam zijn geworden en bijgevolg hun onderscheidend vermogen, en dus hun vermogen om hun functie als herkomstaanduiding te vervullen, hebben verloren(34) (vaak, kort gezegd, als gevolg van een bijzonder commercieel succes)(35).
84.      Het derde scenario voor vervallenverklaring is het scenario dat in deze zaak aan de orde is.
85.      Hoewel elk van deze drie scenario’s uiteraard van toepassing is op een verschillende situatie, volgt uit de rechtspraak van het Hof dat zij alle moeten worden begrepen als de uitvoering van de logica en de doelstellingen die ten grondslag liggen aan het merkenrecht, dat bepaalt dat de aan de merkhouder toegekende rechten slechts worden beschermd voor zover het merk zijn wezenlijke functie van herkomstaanduiding blijft vervullen.(36) Deze functie komt tot uitdrukking in de definitie ervan, die het merk omschrijft als elk teken dat onder meer „de waren of diensten van een onderneming [kan] onderscheiden van die van andere ondernemingen”(37). Wanneer deze functie niet langer vervuld wordt, kunnen de rechten van de merkhouders vervallen worden verklaard.(38)
86.      Het lijkt dan ook incoherent om de draagwijdte van de derde grond voor vervallenverklaring die hier aan de orde is, aldus uit te leggen dat de mogelijkheid tot vervallenverklaring van een met een familienaam overeenkomend merk in alle omstandigheden categorisch wordt uitgesloten wanneer het gebruik ervan een onjuiste boodschap over de stilistische herkomst van de betrokken waren of diensten uitdraagt, waardoor het merk niet kan dienen als garantie dat de waren waarop het merk betrekking heeft, zijn ontwikkeld onder controle van de onderneming van de merkhouder.
87.      Ik wijs er in dat verband op dat de belangrijkste conclusie van het Hof in het arrest Emanuel werd gerechtvaardigd door het feit dat het verbreken van de band tussen het met een familienaam overeenkomend merk en de ontwerper de wezenlijke functie van het merk niet aantastte, omdat het de nieuwe houder van het met een familienaam overeenkomende merk was die de kwaliteit van de waren waarop het merk betrekking had garandeerde. Daarom heeft het Hof het idee verworpen dat een verkeerde opvatting van de consument over wie de respectieve kledingstukken heeft ontworpen (hetgeen, zoals het Hof heeft erkend, echter feitelijk aannemelijk is) de inschrijving kan beïnvloeden of tot vervallenverklaring kan leiden.
88.       Het komt mij incoherent voor met die conclusie te suggereren dat, omdat het verbreken van de band als zodanig geen problemen oplevert voor de inschrijving en irrelevant is voor vervallenverklaring, geen enkel gebruik van een dergelijk „losgekoppeld”, met een familienaam overeenkomend merk ooit tot vervallenverklaring kan leiden. Die conclusie zou er namelijk op neerkomen dat een merk een potentieel permanente bescherming geniet, ondanks het feit dat het gebruik ervan door de merkhouder indruist tegen de bovenstaande logica, waardoor de mogelijkheid voor de consument zou worden belemmerd om gemakkelijk een onderscheid te maken tussen de waren waarop het merk betrekking heeft en de waren die onder controle van een andere entiteit worden geproduceerd (door mogelijk een onrechtmatig voordeel te halen uit het werk van een andere onderneming).
89.      Dienaangaande merk ik op dat het Gerecht in zijn arrest Fiorucci reeds hetzelfde standpunt heeft ingenomen als ik hier verdedig. Toen het Gerecht de vordering tot vervallenverklaring van het met de naam van een modeontwerper overeenstemmende merk afwees, baseerde het zich namelijk op het feit dat de verzoekster niet voldoende bewijzen in die zin had aangedragen, maar niet op de overweging dat een dergelijke vordering niet zou kunnen worden toegewezen op basis van de grond voor vervallenverklaring wegens misleidend gebruik van het merk.(39)
90.      Een soortgelijk standpunt werd ingenomen door advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer in zijn conclusie in de zaak Emanuel. Hij herinnerde er in wezen aan dat het verbreken van de band tussen het merk en de ontwerper de wezenlijke functie van het merk met het oog op vervallenverklaring niet aantast, en voegde daaraan toe dat het „echter aan de nationale rechter [staat] om bij zijn oordeel over de misleiding waarvan het publiek het slachtoffer heeft kunnen worden de specifieke omstandigheden van het geschil te onderzoeken, teneinde de gevolgen van het gebruik van het merk in te schatten”(40).
91.      Tot slot herinner ik eraan dat uit de conclusie van het Hof in het arrest Emanuel volgt dat het verbreken van de band tussen de ontwerper en de houder van het met een familienaam overeenkomende merk niet op zich („wegens deze bijzonderheid alleen”) tot gevolg heeft dat een merk vervallen kan worden verklaard. Dit element van de redenering wijst er echter logischerwijs op dat een dergelijke verbreking, in combinatie met andere factoren, tot het tegenovergestelde resultaat kan leiden, zoals ook de Franse regering opmerkt.
92.      Tegelijkertijd en zoals de Commissie in wezen opmerkt, moeten de bevindingen van het arrest Emanuel mijns inziens nog steeds worden opgevat als de hoofdregel die van toepassing is in een situatie waarin de band tussen een met een familienaam overeenkomend merk en de ontwerper met wiens naam dat merk overeenstemt, wordt verbroken. In dezelfde lijn herinner ik aan de opmerking die later is gemaakt, volgens welke „het gebruik van merken die uit een familienaam bestaan, een praktijk [is] die in alle commerciële sectoren voorkomt en het betrokken publiek [...] goed [weet] dat niet noodzakelijkerwijs achter elk merk dat in een familienaam bestaat, een designer met dezelfde naam schuilgaat”(41).
93.      Bijgevolg moet de vaststelling dat het gebruik van een losgekoppeld, met een familienaam overeenkomend merk misleidend is geworden, noodzakelijkerwijs gebaseerd zijn op overtuigend bewijsmateriaal waaruit blijkt dat het merk zijn vermogen heeft verloren om zijn wezenlijke functie te vervullen als gevolg van misleiding, of een ernstig risico daarvan, door de merkhouder met betrekking tot de stilistische herkomst van de waren, die door het gebruik van het merk is teweeggebracht.
94.      Meer in het bijzonder ben ik van mening dat, om vervallenverklaring van een merk dat de naam van een ontwerper bevat te rechtvaardigen, het bewijsmateriaal moet aantonen dat de merkhouder zich heeft gedragen met de bedoeling bij de consument de valse indruk te wekken dat er een verband bestaat tussen de waren waarop het merk betrekking heeft, en de aanvankelijke ontwerper, en dat dit gedrag zo intens, omvangrijk of logisch moet zijn dat het tot de conclusie leidt dat redelijkerwijs niet langer van het beoogde publiek kan worden verwacht dat het niet aanneemt dat de betreffende ontwerper betrokken is geweest bij het ontwerp van de specifieke waren (of diensten).
95.      Of de gedragingen zoals die welke door de verwijzende rechter zijn beschreven, uiteindelijk vervallenverklaring wegens misleidend gebruik van de betrokken merken rechtvaardigen, is uiteraard een door de nationale rechter te verrichten feitelijke beoordeling. In dat verband ben ik niettemin van mening dat de elementen die relevant zijn voor een dergelijk onderzoek bijvoorbeeld kunnen bestaan in een reclamecampagne van de merkhouder waarin de ontwerper figureert en ten onrechte wordt gesuggereerd dat hij daadwerkelijk betrokken was bij de artistieke supervisie van de betrokken waren, zoals de Commissie in wezen voorstelt, of andere soorten mededelingen van de merkhouder waarin wordt gesteld dat bepaalde waren in samenwerking met de ontwerper zijn ontworpen, of het gebruik op de waren waarop het merk betrekking heeft, van versieringen die betrekking hebben op of kenmerkend zijn voor van het specifieke creatieve universum van de ontwerper, dat niet valt onder de eigendomsrechten die samen met de betrokken merken zijn overgedragen, waardoor bij de consument een onjuiste perceptie ontstaat van de (stilistische) herkomst van de waren waarop het merk betrekking heeft.
96.      Gelet op bovenstaande overwegingen en in overeenstemming met de standpunten van de Franse regering en de Commissie, ben ik van mening dat
artikel 20, onder b), van richtlijn 2015/2436 aldus moet worden uitgelegd dat het er zich niet tegen verzet dat een merk dat bestaat uit de familienaam van een ontwerper, vervallen wordt verklaard op grond dat dit merk na de overdracht ervan op zodanige wijze wordt gebruikt dat bij het publiek daadwerkelijk de indruk wordt gewekt dat die ontwerper nog steeds deelneemt aan het ontwerp van de waren waarop dat merk is aangebracht, terwijl dat niet meer het geval is. Bovendien ben ik van mening dat om vast te stellen dat een dergelijk gebruik van een merk als misleidend in de zin van die bepalingen moet worden beschouwd, uit het overgelegde bewijsmateriaal moet blijken dat het betrokken merk zijn wezenlijke functie van herkomstaanduiding niet langer kan vervullen, met name omdat door het gedrag van de merkhouder bij het beoogde publiek daadwerkelijk de valse indruk wordt gewekt dat er een verband bestaat tussen de waren waarop het merk betrekking heeft, en de ontwerper, of wanneer het gebruik van het merk een voldoende ernstig risico van een dergelijke misleiding meebrengt en redelijkerwijs niet langer van het beoogde publiek kan worden verwacht dat het niet aanneemt dat de betreffende ontwerper betrokken is geweest bij het ontwerp van de specifieke waren waarop het merk betrekking heeft.
97.      Voorts rest mij nog in te gaan op het argument van PMJC dat bovenstaande algemene conclusie – dat het in de prejudiciële vraag beschreven gedrag binnen de werkingssfeer van de aan de orde zijnde vervallenverklaringsgrond valt en, afhankelijk van de omstandigheden, kan leiden tot vervallenverklaring van een met een familienaam overeenkomend merk – een „onevenredige sanctie” vormt die inbreuk maakt op haar eigendomsrecht, dat wordt gewaarborgd door artikel 17, lid 2, van het Handvest, omdat dergelijk gedrag beter zou kunnen worden aangepakt door toepassing van de regels van andere rechtsgebieden.
C.      Artikel 17, lid 2, van het Handvest, vervallenverklaring van een merk en toepasselijkheid van regels van andere rechtsgebieden
98.      Ik begin dit onderdeel met erop te wijzen
dat merken bescherming genieten op grond van artikel 17, lid 2, van het Handvest waarin staat dat „[i]ntellectuele eigendom [...] beschermd [is]”(42).
99.      In dat verband ben ik het met PMJC eens dat vervallenverklaring van een merk ernstige gevolgen heeft voor de merkhouder, voor wie het merk een waardevol commercieel activum kan vertegenwoordigen.(43)
100. Dat recht is echter niet absoluut en moet worden beschouwd in relatie tot zijn sociale functie.(44) Bijgevolg kan de uitoefening ervan worden beperkt, met inachtneming van de voorwaarden van artikel 52, lid 1, van het Handvest.
101. PMJC lijkt te beweren dat vervallenverklaring van een merk als gevolg van haar handelingen om het publiek te misleiden over de werkelijke ontwerper achter de waren waarop het merk betrekking heeft, een onevenredig gevolg zou zijn, omdat dergelijk gedrag reeds het voorwerp is van regels van andere rechtsgebieden, zoals misleidende reclame of oneerlijke mededinging. Die regels hebben volgens die partij niet zulke drastische gevolgen als de vervallenverklaring van een merk.
102. Ik begrijp de argumenten van PMJC in die zin dat de in de vorige afdeling bereikte conclusie resulteert in een uitlegging van artikel 20, onder b), van richtlijn 2015/2436 die in strijd is met artikel 17, lid 2, van het Handvest, aangezien zij leidt tot een onevenredige beperking van haar eigendomsrecht, die verder gaat dan wat in de omstandigheden noodzakelijk is.
103. In de eerste plaats herinner ik eraan dat bepalingen van afgeleid recht, zoals artikel 20, onder b), van richtlijn 2015/2436, uiteraard moeten worden uitgelegd op een wijze die niet in strijd is met de door de rechtsorde van de Unie beschermde grondrechten.(45)
104. Wat betreft het specifieke noodzakelijkheidsvereiste dat deel uitmaakt van de in artikel 52, lid 1, van het Handvest vervatte evenredigheidstoets, ben ik bovendien van mening dat de rechtsgevolgen die voortvloeien uit de regels van andere rechtsgebieden, zoals die waarnaar PMJC heeft verwezen of, wat dat betreft, de regels inzake het auteursrecht waarnaar in de verwijzingsbeslissing wordt verwezen, niet kunnen worden beschouwd als alternatieve maatregelen die even doeltreffend zouden zijn als de vervallenverklaring van een merk, gelet op de doelstelling die de respectieve regels van Unierecht inzake merken nastreven, namelijk om de aan een bepaald merk verbonden rechtsbescherming slechts te handhaven voor zover de wezenlijke functie van dat merk wordt behouden, zoals eerder uiteengezet.
105. Hoewel met die specifieke regels doelstellingen worden nagestreefd die specifiek zijn voor het desbetreffende rechtsgebied, is het op grond van geen van die regels mogelijk om gevolgen te verbinden aan het gedrag van de merkhouder wanneer dat gedrag de zeer wezenlijke functie van het merk als herkomstaanduiding aantast.
106. In die zin heeft het Hof uiteengezet dat de Unieregels inzake merken weliswaar een aantal rechten verlenen aan de merkhouder, maar ook „gevolgen [verbinden] aan het gedrag van de merkhouder”(46), die kunnen inhouden dat de aan een merk verbonden bescherming wordt opgeheven wanneer de wezenlijke functie van het merk wordt aangetast. Een dergelijk resultaat zou daarentegen niet kunnen worden bereikt indien de aan het gedrag van de merkhouder te verbinden rechtsgevolgen zouden worden beperkt tot die waarin andere rechtsgebieden voorzien, zoals die waarnaar PMJC verwijst.
107. Voorts heeft het Hof met betrekking tot de evenredigheid stricto sensu, namelijk de vraag of de uit de uitlegging van de betrokken bepaling voortvloeiende nadelen onevenredig zijn aan de nagestreefde doelen, reeds uiteengezet dat de Uniewetgever met de vaststelling van de respectieve vervallenverklaringsgronden een evenwicht heeft gevonden tussen de bescherming van de belangen van ondernemingen als merkhouders enerzijds en het algemeen belang dat een merk slechts bescherming blijft genieten zolang het zijn wezenlijke functie van herkomstaanduiding kan vervullen anderzijds.(47)
108. Ik ben van mening dat de hierboven voorgestelde uitlegging in overeenstemming is met dat evenwicht. Uit de voorgaande analyse volgt namelijk dat een inbreuk door de merkhouder op andere rechtsregels weliswaar een relevant element kan zijn voor het onderzoek of het merk vervallen moet worden verklaard, maar dat een dergelijke gelijktijdige inbreuk niet kan leiden tot een automatische vervallenverklaring zonder een ruimere beoordeling of het merk zijn vermogen heeft verloren om zijn wezenlijke functie te vervullen.
109. Gelet op deze overwegingen ben ik van mening dat de door mij voorgestelde uitlegging van artikel 20, onder b), van richtlijn 2015/2436 niet in strijd is met artikel 17, lid 2, van het Handvest.
V.      Conclusie
110. In het licht van de voorgaande overwegingen geef ik het Hof in overweging om de door de Cour de cassation (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Frankrijk) gestelde prejudiciële vraag te beantwoorden als volgt:
„Artikel 12, lid 2, onder b), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten en artikel 20, onder b), van richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten
moeten aldus worden uitgelegd dat
zij er zich niet tegen verzetten dat een merk dat bestaat uit de familienaam van een ontwerper, vervallen wordt verklaard op grond dat dit merk na de overdracht ervan op zodanige wijze wordt gebruikt dat bij het publiek daadwerkelijk de indruk wordt gewekt dat die ontwerper nog steeds deelneemt aan het ontwerp van de waren waarop dat merk is aangebracht, terwijl dat niet meer het geval is.
Om vast te stellen dat een dergelijk gebruik van een merk als misleidend in de zin van die bepalingen moet worden beschouwd, moet uit het overgelegde bewijsmateriaal blijken
dat het betrokken merk zijn wezenlijke functie van herkomstaanduiding niet langer kan vervullen, met name omdat door het gedrag van de merkhouder bij het beoogde publiek daadwerkelijk de valse indruk wordt gewekt dat er een verband bestaat tussen de waren waarop het merk betrekking heeft, en de ontwerper, of wanneer het gebruik van het merk een voldoende ernstig risico van een dergelijke misleiding meebrengt en redelijkerwijs niet langer van het beoogde publiek kan worden verwacht dat het niet aanneemt dat de betreffende ontwerper betrokken is geweest bij het ontwerp van de specifieke waren waarop het merk betrekking heeft.”
1      Oorspronkelijke taal: Engels.
2      Zoals dat is bepaald in artikel 20, onder b), van richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2015, L 336, blz. 1) en in artikel 12, lid 2, onder b), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25).
3      Arrest van 30 maart 2006, Emanuel (C‑259/04, EU:C:2006:215; hierna: „arrest Emanuel”).
4      Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).
5      Ik zal later uitleggen dat dit niet helemaal waar is voor de Franse taalversie van artikel 20, onder b), van richtlijn 2015/2436, maar dat heeft geen invloed op de uiteindelijke regel.
6      Voor „cosmetica en schoonheidsproducten” en „kleding”.
7      Voor „kleding voor heren, dames en kinderen” en „diensten van modeontwerpers; styling (voor kleding)”.
8      Dat is de inhoud van, momenteel, artikel 20, onder b), van richtlijn 2015/2436, en, in wezen, van twee rechtsvoorgangers van die bepaling, namelijk artikel 12, lid 2, onder b), van richtlijn 2008/95 en artikel 12, lid 2, onder b), van richtlijn 89/104.
9      Conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer in de zaak Emanuel (C‑259/04, EU:C:2006:50, punten 3 en 4; hierna: „conclusie in de zaak Emanuel”).
10      De [Engelse taalversie van de] toepasselijke regels van het Unierecht gebruiken het woord „deceit” (bedriegen) in de context van de relevante grond voor weigering van inschrijving van een merk, terwijl ze het woord „mislead” (misleiden) gebruiken in de context van de relevante grond voor vervallenverklaring van een (ingeschreven) merk. Zonder nader op deze taalkundige keuze in te hoeven gaan, stel ik vast dat het Hof [in het Engels] de term „deceit” heeft gebruikt voor beide scenario’s (inschrijving en vervallenverklaring). Arrest van 4 maart 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (C‑87/97, EU:C:1999:115, punt 41; hierna: „arrest Gorgonzola”).
11      Cursivering van mij. De regel is thans opgenomen in artikel 4, lid 1, onder g), van richtlijn 2015/2436, dat in wezen identiek is aan artikel 3, lid 1, onder g), van richtlijn 89/104, waarop het arrest Emanuel betrekking had. Deze weigeringsgrond is een van een aantal absolute weigerings‑ of nietigheidsgronden voor merken die thans in artikel 4 van richtlijn 2015/2436 zijn opgesomd en die in de weg staan aan inschrijving van een merk en, in geval van een onjuiste inschrijving van een merk, kunnen leiden tot nietigverklaring ervan.
12      Arrest Emanuel, punten 48 en 49.
13      Zie bijvoorbeeld arresten van 8 juni 2017, W. F. Gözze Frottierweberei en Gözze (C‑689/15, EU:C:2017:434, punt 41 en aldaar aangehaalde rechtspraak; hierna: „arrest Gözze Frottierweberei”), en 13 mei 2020, SolNova/EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T‑86/19, EU:T:2020:199, punt 72 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
14      Conclusie van advocaat-generaal Cruz Villalón in de zaak Backaldrin Österreich The Kornspitz Company (C‑409/12, EU:C:2013:563, punt 27; hierna: „conclusie in de zaak Kornspitz”).
15      Zie de conclusie in de zaak Emanuel, punten 35‑40. In de context van het Uniemerk bepaalt artikel 20, lid 1, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1)
dat een „[Uniemerk] [...] onafhankelijk van de onderneming [kan] overgaan voor alle of een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is”. Evenzo bepaalt artikel 21 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, die als bijlage I C is gehecht aan de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, die op 15 april 1994 te Marrakesh is ondertekend en is goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde (1986‑1994) voortvloeiende overeenkomsten
dat „[d]e leden [...] de voorwaarden [kunnen] vaststellen inzake de verlening van licenties en de overdracht van handelsmerken, met dien verstande dat [...] de houder van een ingeschreven handelsmerk het recht heeft zijn handelsmerk over te dragen met of zonder de overdracht van het bedrijf waaraan het handelsmerk toebehoort”.
16      Cursivering van mij.
17      Conclusie in de zaak Emanuel, punt 57. Zie bijvoorbeeld ook arrest van 29 juni 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Ierland en Ornua (La Irlandesa 1943) (T‑306/20, EU:T:2022:404, punt 27; hierna: „arrest La Irlandesa”).
18      Zie bijvoorbeeld arrest van 22 maart 2018, Safe Skies/EUIPO – Travel Sentry (TSA LOCK) (T‑60/17, EU:T:2018:164, punt 63 en aldaar aangehaalde rechtspraak) en arrest La Irlandesa, punt 71.
19      Arrest Gözze Frottierweberei, punt 55 en aldaar aangehaalde rechtspraak. Cursivering van mij.
20      Arresten van 14 december 2022, Devin/EUIPO – Haskovo Chamber of Commerce and Industry (DEVIN) (T‑526/20, EU:T:2022:816, punt 119 en aldaar aangehaalde rechtspraak), en 29 november 2023, Myforest Foods/EUIPO (MYBACON) (T‑107/23, EU:T:2023:769, punt 30 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Ter illustratie: het misleidende karakter werd bevestigd in het geval van het teken „WINE OH!”, gebruikt voor „minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken”, wegens de tegenstrijdigheid tussen het teken en de aard van de waren die het geacht werden te dragen, een perceptie die nog werd versterkt door het gebruik van het uitroepteken. Het merk kwam niettemin in aanmerking voor inschrijving voor andere waren en diensten, beslissing van de vierde kamer van beroep van 7 maart 2006, R 1074/2005‑4
–
WINE OH!, punten 20‑24.
21      Arrest Gözze Frottierweberei, punten 56 en 57.
22      Arrest La Irlandesa, punt 68.
23      Zie in die zin arrest van 10 maart 2022, Maxxus Group (C‑183/21, EU:C:2022:174, punt 30).
24      In het voorheen toepasselijke artikel 12, lid 2, onder b), van richtlijn 2008/95.
25      Arresten Gorgonzola, punt 41, en Emanuel, punt 47. Deze opmerking werd gemaakt in de context van richtlijn 89/104, waarvan artikel 12, lid 2, onder b), de tegenhanger van artikel 12, lid 2, onder b), van richtlijn 2008/95 was. Zie in de context van het Uniemerk arrest La Irlandesa, punt 55 en aldaar aangehaalde rechtspraak, of arrest van 22 juni 2022, Unite the Union/EUIPO – WWRD Ireland (WATERFORD) (T‑739/20, EU:T:2022:381, punten 46‑49).
26      Ik merk ook op dat, met slechts twee uitzonderingen (de Finse en de Hongaarse taalversie), alle taalversies van richtlijn 2008/95 blijkbaar reeds uitgingen van het idee van een (louter) risico (of zelfs een mogelijkheid) van misleiding van het publiek.
27      Zie bijvoorbeeld arrest van 29 april 2004, Björnekulla Fruktindustrier (C‑371/02, EU:C:2004:275, punt 16; hierna: „arrest Björnekulla”).
28      European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Guidelines for Examination in European Union Trade Marks, Part D Cancellation, Section 2 Substantive Provisions, 31 maart 2024, beschikbaar op https://guidelines.euipo.europa.eu/, blz. 1465, punt 2.4.4.
29      Ibidem. Het merk Mövenpick of Switzerland werd vervallen verklaard omdat de betrokken waren in Duitsland waren geproduceerd. Beslissing van de eerste kamer van beroep van 12 februari 2009, R 697/2008‑1, Biscosuisse – Chocosuisse/Mövenpick Holding, punten 17‑19.
30      Arrest Emanuel, punt 48, en punt 31 van deze conclusie.
31      Arrest van 14 mei 2009, Fiorucci/BHIM – Edwin (ELIO FIORUCCI) (T‑165/06, EU:T:2009:157, punten 30 en 31; hierna: „arrest Fiorucci”). Zie ook de conclusie in de zaak Emanuel, punt 63.
32      Overweging 31 van richtlijn 2015/2436. Zie ook arrest van 22 oktober 2020, Ferrari (C‑720/18 en C‑721/18, EU:C:2020:854, punt 32 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
33      Arrest van 15 januari 2009, Silberquelle (C‑495/07, EU:C:2009:10, punt 17 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
34      Arrest van 6 maart 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company (C‑409/12, EU:C:2014:130, punt 22 en aldaar aangehaalde rechtspraak; hierna: „arrest Kornspitz”).
35      Zie de conclusie in de zaak Kornspitz, punt 30. De voorbeelden van „walkman”, „cellofaan” en „aspirine” worden gegeven in de conclusie van advocaat-generaal Léger in de zaak Björnekulla Fruktindustrier (C‑371/02, EU:C:2003:615, punt 50).
36      Zie arrest Kornspitz, punt 22.
37      Artikel 3 van richtlijn 2015/2436. Zie ook overweging 13 van richtlijn 2015/2436 met dezelfde strekking, en overweging 16 daarvan, waarin wordt verwezen naar „de functie [van een merk die] met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen”. Zie arrest Kornspitz, punt 21 en aldaar aangehaalde rechtspraak.
38      Arresten Kornspitz, punt 22 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en Björnekulla, punt 22.
39      Arrest Fiorucci, punten 36 en 37, in de context van het Uniemerk.
40      Conclusie in de zaak Emanuel, punt 70.
41      Arrest Fiorucci, punten 30 en 31.
42      Voor een toepassing op merken, zie arrest van 30 januari 2019, Planta Tabak (C‑220/17, EU:C:2019:76, punten 91‑100; hierna: „arrest Planta Tabak”) of EHRM, 11 januari 2007, Anheuser-Busch Inc. tegen Portugal, CE:ECHR:2007:0111JUD007304901, § 72, in het kader van artikel 1 van Protocol nr. 1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, dat het recht op bescherming van eigendom garandeert.
43      Dit is bijvoorbeeld ook erkend in de conclusie van advocaat-generaal Jacobs in de zaak Parfums Christian Dior (C‑337/95, EU:C:1997:222, punt 39). Voor de erkenning van de ernstige gevolgen van vervallenverklaring, zie de conclusie in de zaak Kornspitz, punt 30.
44      Arrest Planta Tabak, punt 94 en aldaar aangehaalde rechtspraak.
45      Zie in die zin en bijvoorbeeld arrest van 30 januari 2024, Landeshauptmann von Wien (Gezinshereniging met een minderjarige vluchteling) (C‑560/20, EU:C:2024:96, punt 48).
46      Arrest van 27 april 2006, Levi Strauss (C‑145/05, EU:C:2006:264, punt 27).
47      Zie in die zin ibidem, punt 29, en arrest Kornspitz, punt 32 en aldaar aangehaalde rechtspraak. Zie ook de conclusie in de zaak Kornspitz, punt 31. Ik merk op dat dit evenwicht verder wordt versterkt door de uit artikel 21 van richtlijn 2015/2436 voortvloeiende regel dat wanneer de redenen voor vervallenverklaring alleen bestaan met betrekking tot de specifieke waren of diensten, de vervallenverklaring alleen op die waren of diensten betrekking moet hebben.