62023TJ1103
RETTENS DOM (Ottende Udvidede Afdeling)
2. juli 2025 (
*1
)
»EU-varemærker – fortabelsessag – international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret – ordmærket TESTAROSSA – reel brug af varemærket – artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 58, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/1001] – tredjemands brug – arten af brugen – varemærkeindehaverens indirekte samtykke – bevis for reel brug – brugte biler – reservedele og tilbehør«
I sag T-1103/23,
Ferrari SpA, Modena (Italien), ved advokaterne K. Muraro, G. Russo og C. Comolli Acquaviva,
sagsøger,
mod
Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) ved E. Markakis, som befuldmægtiget,
sagsøgt,
den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO og intervenient ved Retten
Kurt Hesse, Nürnberg (Tyskland), ved advokat M. Krogmann,
har
RETTEN (Ottende Udvidede Afdeling),
sammensat af afdelingsformanden, A. Kornezov (refererende dommer), og dommerne G. De Baere, D. Petrlík, K. Kecsmár og S. Kingston,
justitssekretær: fuldmægtig G. Mitrev,
under henvisning til den skriftlige forhandling
efter retsmødet den 12. december 2024,
afsagt følgende
Dom
1
Med sit søgsmål anlagt i henhold til artikel 263 TEUF har sagsøgeren, Ferrari SpA, nedlagt påstand om delvis annullation af afgørelse truffet den 29. august 2023 af Femte Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (forenede sager R 334/2017-5 og R 343/2017-5), som berigtiget den 28. september 2023 (herefter »den anfægtede afgørelse«).
Baggrunden for tvisten
2
Ved en international registrering af 17. oktober 2006, hvor Den Europæiske Union er designeret, som EUIPO modtog den 8. februar 2007, ansøgte Ferrari SpA om beskyttelse i EU af ordmærket TESTAROSSA.
3
De varer, der var omfattet af den internationale registrering, henhørte navnlig under klasse 12 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarede til følgende beskrivelse: »befordringsmidler; befordringsmidler til befordring på land, i luften eller til vands; motordrevne befordringsmidler til brug på land; biler; konstruktions- og reservedele, komponenter og tilbehør alle omfattet af denne klasse; bremser, motorer, gummidæk til motordrevne befordringsmidler til befordring på land, der er omfattet af denne klasse; cykler, cykler med motor, varevogne og lastbiler«.
4
Den internationale registrering blev offentliggjort i EF-varemærketidende den 8. februar 2007 og opført i EU-varemærkeregistret den 12. december 2007.
5
Den 7. september 2015 indgav intervenienten, Kurt Hesse, en begæring til EUIPO om ugyldiggørelse af virkningerne af den internationale registrering for de i præmis 3 omhandlede varer i henhold til artikel 158, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1), med senere ændringer (nu artikel 198, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1)), sammenholdt med artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 58, stk. 1, litra a), i forordning 2017/1001].
6
Ved afgørelse af 16. december 2016 tog annullationsafdelingen denne begæring delvist til følge og erklærede det omtvistede varemærke fortabt for så vidt angik »befordringsmidler; befordringsmidler til befordring på land, i luften eller til vands; motordrevne befordringsmidler til brug på land; konstruktions- og reservedele, komponenter og tilbehør alle omfattet af denne klasse; bremser, motorer, gummidæk til motordrevne befordringsmidler til befordring på land, der er omfattet af denne klasse; cykler, cykler med motor, varevogne og lastbiler« med virkning fra den 16. december 2016. Den forkastede derimod begæringen om fortabelse for så vidt angik »biler«.
7
Den 13. februar 2017 indgav intervenienten klage med påstand om delvis annullation af annullationsafdelingens afgørelse, for så vidt som denne afdeling havde forkastet begæringen om fortabelse af det omtvistede varemærke for »biler«.
8
Den 14. februar 2017 indgav sagsøgeren ligeledes en klage med påstand om delvis annullation af annullationsafdelingens afgørelse, for så vidt som annullationsafdelingen havde erklæret det omtvistede varemærke fortabt for »konstruktions- og reservedele, komponenter og tilbehør (til biler) alle omfattet af denne klasse; motorer« (herefter »reservedele og tilbehør«).
9
Appelkammeret tog med den anfægtede afgørelse intervenientens klage til følge og forkastede sagsøgerens klage. Sagsøgeren fortabte således rettighederne til det omtvistede varemærke for alle de i punkt 3 ovenfor nævnte varer.
Parternes påstande
10
Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
–
Den anfægtede afgørelse annulleres.
–
Den anfægtede afgørelse ændres, for så vidt som en reel brug af det omtvistede varemærke er blevet godtgjort for »biler« og reservedele og tilbehør, der henhører under klasse 12.
–
EUIPO og intervenienten tilpligtes at betale omkostningerne afholdt i forbindelse med sagen for appelkammeret og i forbindelse med den foreliggende sag.
11
I retsmødet frafaldt sagsøgeren den anden påstand, hvilket blev tilført protokollatet for retsmødet.
12
EUIPO har nedlagt følgende påstande:
–
Frifindelse.
–
Sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne, såfremt der afholdes et retsmøde.
13
Intervenienten har nedlagt følgende påstande:
–
Frifindelse af EUIPO.
–
Sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
Retlige bemærkninger
Bestemmelse af de materielle bestemmelser og procedureregler, der finder anvendelse ratione temporis
14
Henset til datoen for indgivelsen af begæringen om fortabelse, dvs. den 7. september 2015, som er afgørende for bestemmelsen af de materielle bestemmelser, der finder anvendelse, er de faktiske omstændigheder i sagen reguleret af de materielle bestemmelser i forordning nr. 207/2009 og Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (EFT 1995, L 303, s. 1) (jf. i denne retning dom af 6.6.2019, Deichmann mod EUIPO, C-223/18 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2019:471, præmis 2, og af 3.7.2019, Viridis Pharmaceutical mod EUIPO, C-668/17 P, EU:C:2019:557, præmis 3).
15
Det fremgår i denne henseende af bestemmelserne i artikel 55, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, at en eventuel erklæring om fortabelse har virkning med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvor begæring om fortabelse er indgivet. For så vidt som de processuelle regler i henhold til fast retspraksis almindeligvis antages at finde anvendelse fra deres ikrafttrædelsestidspunkt (jf. dom af 11.12.2012, Kommissionen mod Spanien, C-610/10, EU:C:2012:781, præmis 45 og den deri nævnte retspraksis), er tvisten omfattet af de processuelle regler i forordning 2017/1001. Det skal imidlertid anføres, at tvisten for så vidt angår bevis for reel brug af det omtvistede varemærke i henhold til bl.a. artikel 82, stk. 2, litra d), f) og i), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/625 af 5. marts 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 om EU-varemærker og om ophævelse af delegeret forordning (EU) 2017/1430 (EUT 2018, L 104, s. 1) er omfattet af bestemmelserne i forordning nr. 2868/95 (dom af 24.3.2021, Novomatic mod EUIPO – adp Gauselmann (Power Stars), T-588/19, ikke trykt i Sml., EU:T:2021:157, præmis 20).
16
Følgelig skal appelkammerets henvisninger i den anfægtede afgørelse og parternes henvisninger i deres skriftlige indlæg til forordning 2017/1001 for så vidt angår de materielle regler forstås således, at de henviser til bestemmelserne med samme indhold i forordning nr. 207/2009.
Realiteten
17
Sagsøgeren har fremsat fire anbringender om, i det væsentlige, for det første en manglende begrundelse, for så vidt som der ikke er taget hensyn til alle de relevante faktorer ved vurderingen af den reelle brug af det omtvistede varemærke, for det andet en tilsidesættelse af artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, for det tredje tilsidesættelse af denne forordnings artikel 15, stk. 2 (nu artikel 18, stk. 2, i forordning 2017/1001) og for det fjerde urigtige skøn vedrørende brugen af det omtvistede varemærke i forbindelse med reservedele og tilbehør.
18
I henhold til artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 erklæres EU-varemærkeindehaverens ret fortabt efter indgivelse af begæring herom til EUIPO, når der inden for en sammenhængende periode på fem år, der i den foreliggende sag går fra den 7. september 2010 til den 6. september 2015 (herefter den »relevante periode«), ikke inden for Unionen er gjort reel brug af varemærket for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og der ikke foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted.
19
I medfør af regel 22, stk. 3, i forordning nr. 2868/95, der i henhold til samme forordnings regel 40, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse på fortabelsessager, skal det af beviset for brug fremgå, hvor, hvornår samt i hvilket omfang og i hvilken form det ældre varemærke er blevet brugt. Ifølge denne regels stk. 3 bør der som bevis kun fremlægges underbyggende dokumentation og bevisligheder som f.eks. emballager, etiketter, prislister, kataloger, fakturaer, fotografier, avisannoncer samt de i artikel 78, stk. 1, litra f), i forordning nr. 207/2009 nævnte skriftlige erklæringer.
20
Der er således gjort reel brug af et varemærke, når dette er anvendt i overensstemmelse med dets grundlæggende funktion, som er at garantere oprindelsen af de varer eller tjenesteydelser, som det er blevet registreret for, med henblik på at skabe eller bevare en afsætningsmulighed for disse varer og tjenesteydelser, bortset fra symbolske former for brug alene med det formål at bevare de til varemærket knyttede rettigheder (jf. analogt dom af 11.3.2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, præmis 43). Betingelsen om reel brug af varemærket er desuden kun opfyldt, når varemærket med den beskyttelse, det har inden for det relevante geografiske område, bruges offentligt og i forhold til omverdenen (jf. dom af 18.3.2015, Naazneen Investments mod KHIM – Energy Brands (SMART WATER), T-250/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:160, præmis 25 og den deri nævnte retspraksis, og af 11.1.2003, Hecht Pharma mod EUIPO – Gufic BioSciences (Gufic), T-346/21, ikke trykt i Sml., EU:T:2023:2, præmis 22 og den deri nævnte retspraksis).
21
En reel brug af et varemærke kan i øvrigt ikke bevises ved hjælp af sandsynlighedsbetragtninger eller formodninger, men skal hvile på konkrete og objektive omstændigheder, der godtgør en faktisk og tilstrækkelig brug af varemærket på det pågældende marked (jf. dom af 23.9.2009, Cohausz mod KHIM – Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, ikke trykt i Sml., EU:T:2009:354, præmis 36 og den deri nævnte retspraksis).
22
Det fremgår af fast retspraksis, at bedømmelsen af, om brugen af varemærket er reel, skal foretages på grundlag af samtlige faktiske omstændigheder, der kan godtgøre, at varemærket virkelig anvendes handelsmæssigt, navnlig de former for brug, der i den pågældende branche anses for begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele for de varer eller tjenesteydelser, der beskyttes af varemærket, disse varers eller tjenesteydelsers art, de særlige forhold på markedet samt omfanget og hyppigheden af brugen af varemærket (jf. dom af 18.3.2015, SMART WATER, T-250/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:160, præmis 26 og den deri nævnte retspraksis).
23
Det er i lyset af disse principper, at sagsøgerens argumenter, hvorved denne i det væsentlige har bestridt de bedømmelser, som appelkammeret har foretaget af en manglende reel brug af varemærket, dels i forbindelse med »biler«, der henhører under klasse 12, dels i forbindelse med reservedele og tilbehør, der henhører under den samme klasse, skal behandles. Således skal først det andet og det tredje anbringende behandles samlet, dernæst det fjerde anbringende og til sidst i givet fald det første anbringende.
Det andet og det tredje anbringende om bevis for reel brug af det omtvistede varemærke i forbindelse med biler
24
Appelkammeret anførte i den anfægtede afgørelse først og fremmest, at sagsøgeren ikke i den relevante periode havde fremstillet eller distribueret nogen nye biler under det omtvistede varemærke og heller ikke selv havde solgt brugte biler af mærket TESTAROSSA. Hvad angår dernæst tredjemands salg af brugte biler af mærket TESTAROSSA fandt appelkammeret i det væsentlige, at indehaveren for at kunne godtgøre en reel brug af dette varemærke skulle dokumentere, at salget var sket med dennes samtykke. Ifølge appelkammeret findes der ingen automatik, hvorefter ethvert salg af brugte varer, som varemærkeindehaveren har kendskab til, skal betragtes som en reel brug af varemærket med dennes samtykke, idet varemærkeindehaverens samtykke ikke kræves ved gensalg af sådanne brugte varer. I denne henseende fastslog appelkammeret, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at denne havde givet sit samtykke til tredjemands salg af brugte biler af mærket TESTAROSSA, jf. artikel 15 i forordning nr. 207/2009. Endelig anførte appelkammeret, at den omstændighed, at sagsøgeren leverer en tjeneste, der består i at certificere, at en given brugt bil er en autentisk Testarossa (herefter »certificeringstjeneste«), ikke var relevant for så vidt som tjenesten blev leveret under varemærket Ferrari og ikke under det omtvistede varemærke, således at det ikke beviste en reel brug af sidstnævnte varemærke.
25
Sagsøgeren har bestridt disse vurderinger og har for det første gjort gældende, at godkendte forhandleres salg af brugte biler af mærket TESTAROSSA, som er blevet understøttet af fakturaer, har fundet sted med sagsøgerens samtykke. Ifølge sagsøgeren bekræfter den omstændighed, at disse forhandlere har fremsendt fakturaer som dokumentation for salg af brugte biler af mærket TESTAROSSA, indirekte, at de har brugt det omtvistede varemærke med sagsøgerens samtykke. For det andet har sagsøgeren gjort gældende, at denne mod vederlag har leveret en certificeringstjeneste til brugtbilssælgerne. Denne tjeneste genererede således indtægter og hang direkte sammen med de godkendte forhandleres salg af brugte biler af mærket TESTAROSSA, for så vidt som de certifikater, der blev udstedt i denne forbindelse, øgede værdien af de pågældende biler og gjorde det lettere at videresælge dem.
26
For det første har EUIPO og intervenienten gjort gældende, at sagsøgerens samtykke ikke kan formodes på grundlag af den simple omstændighed, at denne ikke har modsat sig tredjemands brug af det omtvistede varemærke. Den manglende licens, der udtrykkeligt vedrører det omtvistede varemærke, eller en anden form for samtykke fra sagsøgeren til tredjemands brug af varemærket er et udtryk for sagsøgerens passivitet. For det andet har sagsøgeren ifølge EUIPO ikke godtgjort, at denne havde udvist en aktiv adfærd på markedet for brugte biler, der gav denne mulighed for fortsat at kontrollere kvaliteten af de pågældende varer. Intervenienten har tilføjet, at appelkammeret med rette fastslog, at certificeringstjenesten ikke var relevant, for så vidt som den leveres under varemærket Ferrari.
27
Indledningsvis skal det påpeges, at det af beviset for brug, som anført i præmis 19 ovenfor, skal fremgå, hvor, hvornår samt i hvilket omfang og i hvilken form det ældre varemærke er blevet brugt. I den foreliggende sag vurderede appelkammeret i den anfægtede afgørelse blot arten af brugen af det omtvistede varemærke, hvilket EUIPO i øvrigt har bekræftet i retsmødet. Under disse omstændigheder er dette kriterium det eneste, der er genstand for Rettens efterprøvelse i den foreliggende sag.
28
Det skal ligeledes præciseres, at det er ubestridt parterne imellem, at produktionen af biler af modellen Testarossa fandt sted mellem 1984 og 1996, og at der således ikke i den relevante periode blev fremstillet eller markedsført nogen nye biler under det omtvistede varemærke.
29
Det er også ubestridt, således som sagsøgeren og EUIPO har bekræftet i retsmødet, at de brugte biler af mærket TESTAROSSA i den relevante periode ikke blev markedsført af sagsøgeren selv, men af tredjemand, dvs. navnlig forhandlere eller distributører, der var godkendt af sagsøgeren og etableret i Italien, Tyskland, Belgien, Frankrig og Spanien.
30
I henhold til retspraksis betyder videresalg af en brugt vare som sådan ikke, at der er gjort brug af dette varemærke, jf. artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning 207/2009. Det nævnte varemærke er nemlig blevet brugt, når det af dets indehaver er blevet anbragt på den nye vare ved den første markedsføring af denne vare. Såfremt indehaveren af det omtvistede varemærke faktisk bruger dette varemærke i overensstemmelse med dets væsentligste funktion, som er at garantere oprindelsen for de varer, for hvilke det er blevet registreret, kan en sådan brug imidlertid ved videresalg af brugte varer udgøre en »reel brug« af det nævnte varemærke som omhandlet i artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 (jf. i denne retning dom af 22.10.2020, Ferrari, C-720/18 og C-721/18, EU:C:2020:854, præmis 55 og 56).
31
Artikel 13, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 vedrørende konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, bekræfter denne fortolkning. Det fremgår nemlig af denne bestemmelse, at de til varemærket knyttede rettigheder ikke giver indehaveren ret til at forbyde brugen af varemærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for Unionen. Det følger heraf, at et varemærke kan være genstand for brug for varer, der allerede er markedsført under dette varemærke. Det forhold, at varemærkeindehaveren ikke kan forbyde tredjemænd at bruge sit varemærke for varer, der allerede er blevet markedsført under dette, betyder ikke, at indehaveren ikke selv kan gøre brug deraf for sådanne varer (jf. i denne retning dom af 22.10.2020, Ferrari, C-720/18 og C-721/18, EU:C:2020:854, præmis 58 og 59).
32
Desuden bemærkes, at i henhold til ordlyden af artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 ligestilles brug af varemærket med indehaverens samtykke med indehaverens brug af varemærket. Som appelkammeret med rette anførte i den anfægtede afgørelses punkt 76, finder konklusionen i præmis 31 ovenfor ligeledes anvendelse på tredjemands brug af varemærket med indehaverens samtykke, hvilket parterne i øvrigt ikke har bestridt. Derfor skal varemærkeindehaveren godtgøre, at denne har gjort reel brug af varemærket for brugte varer, solgt af tredjemand under dette varemærke med indehaverens samtykke.
33
Desuden påhviler det varemærkeindehaveren at føre bevis for at have givet sit samtykke til en tredjemands hævdede brug af varemærket (jf. i denne retning dom af 11.5.2006, Sunrider mod KHIM, C-416/04 P, EU:C:2006:310, præmis 44).
34
I den foreliggende sag er det ubestridt, at sagsøgeren ikke har fremlagt nogen beviser såsom en licens, hvoraf fremgår dennes udtrykkelige samtykke til tredjemands brug af det omtvistede varemærke i den relevante periode. Sagsøgeren har derimod gjort gældende, at de beviser, som denne har fremlagt, vil kunne godtgøre, at denne brug er sket med sagsøgerens indirekte samtykke.
35
I denne henseende fremgår det af retspraksis, at indehaverens samtykke kan gives udtrykkeligt eller indirekte. Varemærkeindehaverens samtykke skal gives på en sådan måde, at det klart fremgår, at denne har givet afkald på sin eneret til varemærket. Viljen hertil fremgår sædvanligvis af det udtrykkeligt formulerede samtykke. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at samtykket i visse tilfælde kan fremgå indirekte af omstændigheder og oplysninger, der er fremsat før, samtidigt med eller efter tredjemands brug af det pågældende varemærke, og som også på en klar måde vidner om, at varemærkeindehaveren har givet afkald på sin ret (jf. dom af 13.1.2011, Park mod KHIM – Bae (PINE TREE), T-28/09, ikke trykt i Sml., EU:T:2011:7, præmis 61 og den deri nævnte retspraksis, og af 8.6.2022, Muschaweck mod EUIPO – Conze (UM), T-293/21, ikke trykt i Sml., EU:T:2022:345, præmis 71 og den deri nævnte retspraksis).
36
Det skal således undersøges, om et sådant indirekte samtykke fra indehaverens side skyldes omstændigheder og oplysninger, der er fremsat før, samtidigt med eller efter tredjemands brug af det omtvistede varemærke.
37
I denne henseende fremgår det af retspraksis, at når indehaveren af et varemærke, der er genstand for en fortabelsessag, har gjort gældende, at tredjemand har gjort reel brug af dette varemærke i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, har han indirekte tilkendegivet, at denne brug er sket med hans samtykke (dom af 8.7.2004, Sunrider mod KHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, præmis 24).
38
Det skal imidlertid præciseres, som EUIPO har gjort det, at et sådant indirekte samtykke ikke i forbindelse med den specifikke brug af et varemærke for brugte varer kan udledes alene af den omstændighed, at indehaveren havde kendskab til tredjemands brug af varemærket og ikke havde modsat sig dette. Indehaverens samtykke er således ikke i juridisk henseende nødvendigt for, at tredjemand kan bruge varemærket for brugte varer. For at et sådant indirekte samtykke kan gøres gældende i denne særlige sammenhæng, skal indehaveren også være inddraget i tredjemands brug af varemærket.
39
De relevante omstændigheder og oplysninger, der vil kunne godtgøre et sådant indirekte samtykke, skal, således som EUIPO i øvrigt har fremført i retsmødet, undersøges i lyset af navnlig skik og brug, der betragtes som berettiget inden for den pågældende økonomiske sektor med henblik på at opretholde eller skabe markedsandele til fordel for varemærkebeskyttede varer og markedsegenskaber (jf. i denne retning og analogt dom af 18.3.2015, SMART WATER, T-250/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:160, præmis 26 og den deri nævnte retspraksis).
40
For det første har sagsøgeren i den foreliggende sag fremlagt salgsfakturaer på salg af brugte biler af mærket TESTAROSSA udstedt af forhandlere, der er godkendt af sagsøgeren og med følgende oplysninger: »Ferrari Vertragshändler« (Ferrari forhandler), »Ferrari und Ferrari Classiche Vetragspartner« (kontraktpartner med Ferrari og Ferrari Classiche), »Offizieller Ferrari und Maserati Vetragshändler« (officiel Ferrari og Maserati forhandler) eller »godkendt distributør-reparatør«.
41
Det følger heraf, at den brug af det omtvistede varemærke, som sagsøgeren har påberåbt sig, ikke er brug foretaget af en hvilken som helst tredjemand, som ikke har nogen forbindelse til sagsøgeren, men en brug foretaget af godkendte forhandlere og distributører, som sagsøgeren har økonomiske og kontraktmæssige forbindelser til, hvilket er ubestridt i den foreliggende sag.
42
Retten har i denne henseende haft lejlighed til at fastslå, at når et distributionsselskab, der har økonomiske forbindelser til produktionsselskabet, gør brug af produktionsskabets varemærke, kan det anses for at være en brug af dette varemærke, som sker med indehaverens samtykke og således ligestilles med indehaverens brug af varemærket i henhold til artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 (jf. i denne retning dom af 17.2.2011, J & F Participações mod KHIM – Plusfood Wrexham (Friboi), T-324/09, ikke trykt i Sml., EU:T:2011:47, præmis 32, af 5.3.2019, Meblo Trade mod EUIPO – Meblo Int (MEBLO), T-263/18, ikke trykt i Sml., EU:T:2019:134, præmis 80 og den deri nævnte retspraksis, og af 16.10.2024, Fractal Analytics mod EUIPO – Fractalia Remote Systems (FRACTALIA), T-194/23, ikke trykt i Sml., EU:T:2024:696, præmis 102 og den deri nævnte retspraksis).
43
Disse betragtninger gør sig tilsvarende gældende, når en produktionsvirksomheds varemærke, som det omtvistede varemærke, anvendes af et distributionsselskab, der er godkendt af varemærkeindehaveren, for så vidt som en sådan aftale etablerer en forbindelse mellem disse to selskaber, der, medmindre andet er angivet, forudsætter, at varemærkeindehaveren, om end kun indirekte, har givet den godkendte forhandler eller distributør tilladelse til at anvende dennes varemærker i forbindelse med sin økonomiske virksomhed på markedet.
44
Denne vurdering understøttes af de former for brug, der i den pågældende branche må anses for begrundede, og det pågældende markeds egenskaber. Det er således skik og brug på bilmarkedet, at biler almindeligvis markedsføres både under et varemærke, der betegner producenten af bilerne, såsom i den foreliggende sag ordmærket Ferrari eller sagsøgerens figurmærke, der repræsenterer en stejlende hest, og under et andet varemærke, der betegner modellen, såsom det omtvistede varemærke, idet de to varemærker hænger uløseligt sammen. I forbindelse med de former for brug, der i den pågældende branche må anses for begrundede, må en distributør eller forhandler, der er godkendt af Ferrari, anses for at have tilladelse til at markedsføre samtlige bilmodeller fra fabrikanten. Desuden skal der i overensstemmelse med de former for brug, der i den pågældende branche må anses for begrundede, sondres mellem salg af brugte biler foretaget af en uafhængig tredjemand, der ikke har nogen forbindelse til fabrikanten af disse biler, og salg, der foretages af en forhandler eller distributør, der er godkendt af den pågældende fabrikant. Dette gælder i endnu højere grad, når der, som i den foreliggende sag, er tale om gamle liebhaverbiler og luksusbiler med et særligt ry, som samlere har stor interesse i. Det er således velkendt på dette særlige marked, at den omstændighed, at en bil sælges af en forhandler eller distributør, der er godkendt af varemærkeindehaveren, vil kunne dokumentere bilens kommercielle oprindelse og forsikre kunderne om, at vedligeholdelse og i givet fald udskiftning af reservedele og tilbehør på denne er sket uden at påvirke bilens kommercielle oprindelse.
45
I modsætning til hvad appelkammeret har fastslået, må et salg af en brugt bil af mærket TESTAROSSA, der foretages af en forhandler eller distributør, der er godkendt af indehaveren af det omtvistede varemærke, dermed anses for at udgøre en indikation af, at salget er sket med varemærkeindehaverens samtykke, om end kun indirekte.
46
For det andet har sagsøgeren også fremlagt fakturaer udstedt af sagsøgeren selv, til kunder i Italien, Schweiz, Nederlandene og Det Forenede Kongerige som led i den i præmis 24 og 25 ovenfor nævnte certificeringstjeneste.
47
Ifølge retspraksis kan indehaverens faktiske brug af et varemærke, der er registreret for visse varer, i forbindelse med tjenesteydelser, som har en direkte forbindelse med de allerede markedsførte varer, og som skal tilfredsstille behov i kundekredsen for disse varer, udgøre »reel brug« af dette varemærke som omhandlet i artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 (jf. i denne retning dom af 22.10.2020, Ferrari, C-720/18 og C-721/18, EU:C:2020:854, præmis 62).
48
En sådan brug forudsætter imidlertid en faktisk brug af det pågældende varemærke ved leveringen af de omhandlede tjenesteydelser. Såfremt varemærket ikke bruges, kan der nemlig selvsagt ikke være tale om »reel brug« af dette som omhandlet i artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 (jf. i denne retning dom af 22.10.2020, Ferrari, C-720/18 og C-721/18, EU:C:2020:854, præmis 63).
49
I den foreliggende sag fremgår det navnlig af indholdet af fakturaerne, at certificeringstjenesten har til formål at dokumentere ægtheden af de brugte biler af mærket TESTAROSSA (på italiensk »certificazione autenticita vettura Testarossa«). Som sagsøgeren har forklaret i retsmødet, fastslår et sådant »ægthedscertifikat«, som denne bl.a. udsteder til sine godkendte forhandlere i forbindelse med salg af brugte biler af mærket TESTAROSSA mod betaling og efter at have foretaget den nødvendige kontrol, at den pågældende bil er en original Testarossa-model.
50
Sagsøgeren har ligeledes fremlagt et dokument med titlen »teknisk blad«, der er et eksempel på en anmodning om certificering af en brugt bil af mærket TESTAROSSA. Det fremgår heraf, at ansøgeren for at kunne opnå et ægthedscertifikat skal fremlægge nøjagtige oplysninger om oprindelsen af hver enkelt af bilens hoveddele, bl.a. motoren, gearkassen, brændstoftanken og ‑pumpen samt historikken for den eventuelle udskiftning af disse dele, alt sammen understøttet af fotos af bilen og de enkelte dele.
51
Sagsøgeren har desuden i sit svar på et skriftligt spørgsmål fra Retten og i retsmødet forklaret, at sådanne certifikater spillede en vigtig rolle i salget af brugte biler af mærket TESTAROSSA, idet de giver køberne garanti for en sådan bils kommercielle oprindelse i forhold til en brugt bil uden et sådant certifikat.
52
Det følger heraf, at certificeringstjenesten direkte vedrører de godkendte forhandleres salg af brugte biler af mærket TESTAROSSA og har til formål at opfylde de behov, som køberne af disse biler har, således at en sådan brug i overensstemmelse med den i præmis 47 ovenfor nævnte retspraksis kan udgøre »reel brug« af dette varemærke, jf. artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009.
53
Hvad angår den omstændighed, som appelkammeret har anført, at denne certificering ikke foretages under det omtvistede varemærke, men under varemærket Ferrari, er det tilstrækkeligt at konstatere, at det omtvistede varemærke også optræder klart synligt og identificerbart på disse fakturaer.
54
Det fremgår imidlertid af fast retspraksis, at der ikke findes nogen regel i forbindelse med EU-varemærker, der pålægger indehaveren at bevise brugen af sit varemærke isoleret set, uafhængigt af ethvert andet varemærke og ethvert andet tegn. Det er altså muligt, at to eller flere varemærker kan anvendes sammen eller hver for sig med eller uden navnet på fabrikantens selskab. Brugen af et andet varemærke sammen med det omtvistede varemærke kan således ikke i sig selv skade den identifikationsfunktion, som dette andet varemærke udfylder for de pågældende varer (jf. dom af 8.6.2022, Apple mod EUIPO – Swatch (THINK DIFFERENT), T-26/21 – T-28/21, ikke trykt i Sml., EU:T:2022:350, præmis 87 og den deri nævnte retspraksis). Betingelsen om reel brug af et varemærke kan desuden være opfyldt, når det bruges sammen med et andet varemærke, i det omfang varemærket fortsat opfattes som en angivelse af den omhandlede vares oprindelse (jf. dom af 23.9.2020, CEDC International mod EUIPO – Underberg (Form som et græsstrå i en flaske), T-796/16, EU:T:2020:439, præmis 142 og den deri nævnte retspraksis).
55
I den foreliggende sag er det, som anført i præmis 44 ovenfor, velkendt, at biler almindeligvis markedsføres både under et varemærke, der betegner bilfabrikanten, og under et andet varemærke, der betegner modellen, således at den samtidige brug af mærket Ferrari og det omtvistede varemærke, der betegner en bestemt model af Ferrari biler, på fakturaer vedrørende certificering, er i overensstemmelse med skik og brug på det pågældende marked.
56
Appelkammeret har dermed fejlagtigt forkastet bevismidlerne vedrørende certificering af brugte biler af mærket TESTAROSSA som irrelevante.
57
EUIPO’s argument om, at sagsøgeren var forblevet passiv i den relevante periode, kan ikke ændre denne konklusion, eftersom det fremgår af de ovenstående betragtninger, og navnlig betragtningerne vedrørende certificeringstjenesten, at sagsøgeren har været inddraget i visse salg af brugte biler af mærket TESTAROSSA, der er foretaget af dennes godkendte forhandlere og distributører, og har draget økonomisk fordel heraf som følge af de indtægter, sagsøgeren genererer via denne tjeneste.
58
For så vidt som sagsøgeren har påberåbt sig det omtvistede varemærkes omdømme i Unionen i den relevante periode, skal det desuden påpeges, at den bevisbyrde for brug, der påhviler indehaveren af det omtvistede varemærke, ikke kan udskydes eller lettes med den begrundelse, at dette varemærke havde et omdømme i Unionen i den relevante periode (dom af 8.4.2016, Frinsa del Noroeste mod EUIPO – Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA), T-638/14, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:199, præmis 35), idet dette bevis skal føres uafhængigt af omdømmet.
59
Afhængigt af omstændighederne kan det dog ikke af denne grund udelukkes, at det omtvistede varemærkes omdømme, som i den foreliggende sag, kan udgøre en af flere oplysninger, der kan dokumentere en brug, der anses for begrundet inden for den pågældende branche med henblik på at skabe eller fastholde markedsandele til fordel for varer, der er beskyttet af varemærket som anført i den i præmis 22 ovenfor nævnte retspraksis. Som anført i præmis 44 ovenfor, vil den omstændighed, at en bil sælges af en forhandler eller distributør, der er godkendt af varemærkeindehaveren, kunne forsikre kunderne om, at vedligeholdelse og i givet fald udskiftning af reservedele og tilbehør på denne er sket, uden at det berører bilens kommercielle oprindelse.
60
Henset til alle de ovenstående betragtninger skal det anføres, at appelkammeret anlagde et urigtigt skøn, da det konkluderede, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at denne havde givet sit indirekte samtykke til tredjemands brug af det omtvistede varemærke for »biler«, der henhører under klasse 12.
61
Følgelig skal det andet og det tredje anbringende tiltrædes.
Det fjerde anbringende om bevis for reel brug af det omtvistede varemærke for reservedele og tilbehør
62
I den anfægtede afgørelse afviste appelkammeret i forbindelse med den klage, som sagsøgeren havde indgivet, bevismidlerne vedrørende brug af det omtvistede varemærke for reservedele og tilbehør, der henhører under klasse 12, som sagsøgeren for første gang fremlagde for appelkammeret, inden det forkastede dem. I forbindelse med den klage, som intervenienten havde indgivet, realitetsbehandlede det derimod de samme bevismidler uden at tage stilling til formaliteten. Efter denne behandling fastslog det, at disse bevismidler ikke kunne godtgøre en reel brug af det omtvistede varemærke for reservedele og tilbehør.
63
Der er grundlag for at undersøge begrundelsen for den anfægtede afgørelse vedrørende formaliteten af de bevismidler, der for første gang blev fremlagt for appelkammeret, og dernæst sagsøgerens argumenter angående realiteten.
– Begrundelsen i den anfægtede afgørelse
64
Det følger af fast retspraksis, at en manglende eller utilstrækkelig begrundelse falder ind under begrebet væsentlige formelle mangler som omhandlet i artikel 263 TEUF og udgør et anbringende, som Unionens retsinstanser kan – eller skal – tage stilling til ex officio (dom af 2.12.2009, Kommissionen mod Irland m.fl., C-89/08 P, Sml., EU:C:2009:742, præmis 34, og af 9.3.2023, Les Mousquetaires og ITM Entreprises mod Kommissionen, C-682/20 P, EU:C:2023:170, præmis 39). Det er i denne henseende vigtigt at tilføje, at overholdelsen af kontradiktionsprincippet udgør en del af retten til forsvar, og at det gælder for enhver procedure, som kan munde ud i, at en EU-institution træffer en beslutning, der berører en persons interesser mærkbart (dom af 2.12.2009, Kommissionen mod Irland m.fl., C-89/08 P, EU:C:2009:742, præmis 50). Retsinstansen skal altså selv overholde kontradiktionsprincippet, navnlig når den pådømmer en tvist på grundlag af et anbringende, der er behandlet af egen drift (dom af 2.12.2009, Kommissionen mod Irland m.fl., C-89/08 P, EU:C:2009:742, præmis 54).
65
Det skal i denne henseende påpeges, at EUIPO ifølge artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 kan se bort fra kendsgerninger og beviser, som ikke er påberåbt eller fremlagt rettidigt af de pågældende parter.
66
Det følger af ordlyden af artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, at parternes fremlæggelse af kendsgerninger og beviser som udgangspunkt, og medmindre andet er fastsat, fortsat er mulig efter udløbet af de frister, som en sådan fremlæggelse er underlagt ved anvendelse af bestemmelserne i forordning nr. 207/2009, og at det på ingen måde er forbudt for EUIPO at tage hensyn til kendsgerninger og beviser, som således er påberåbt eller fremført for sent (dom af 13.3.2007, KHIM mod Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, præmis 42, og af 24.1.2018, EUIPO mod European Food, C-634/16 P, EU:C:2018:30, præmis 55).
67
Ved at præcisere, at EUIPO i sådanne tilfælde »kan« beslutte at se bort fra sådanne beviser, giver artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 netop EUIPO en vid skønsbeføjelse med hensyn til at afgøre – med en begrundelse herfor – om der skal tages hensyn til disse (dom af 13.3.2007, KHIM mod Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, præmis 43, og af 28.2.2018, mobile.de mod EUIPO, C-418/16 P, EU:C:2018:128, præmis 49).
68
Hvad angår udøvelsen af denne skønsbeføjelse skal det påpeges, at det fremgår af retspraksis, at en sådan hensyntagen navnlig kan være berettiget, når EUIPO er af den opfattelse, dels at de for sent fremførte elementer ud fra en umiddelbar betragtning kan have en afgørende betydning, dels at tidspunktet for proceduren, hvorpå denne sene fremsættelse sker, og omstændighederne omkring den ikke er til hinder for en sådan hensyntagen (jf. i denne retning dom af 13.3.2007, KHIM mod Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, præmis 44, af 28.2.2018, mobile.de mod EUIPO, C-418/16 P, EU:C:2018:128, præmis 63, og af 4.10.2018, Blackmore mod EUIPO – Paice (DEEP PURPLE), T-344/16, ikke trykt i Sml., EU:T:2018:648, præmis 54).
69
For det første afviste appelkammeret i den foreliggende sag, som anført i præmis 62 ovenfor, i forbindelse med behandlingen af den klage, som sagsøgeren havde indgivet, de bevismidler vedrørende reservedele og tilbehør, som sagsøgeren havde fremlagt for første gang for det, med den begrundelse, at de var fremlagt for sent. Med henblik herpå anførte det blot i den anfægtede afgørelses punkt 168 og 169, at de bevismidler, der var fremlagt for annullationsafdelingen, ikke var »tilfredsstillende«, og at »skønsbeføjelsen på grund af [deres] svaghed [...] ikke [kunne] falde ud til [sagsøgerens] fordel«.
70
Denne begrundelse gør det ikke muligt at sikre, at appelkammeret har behandlet disse bevismidlers formalitet i lyset af de i præmis 68 ovenfor anførte kriterier, der er opstillet i retspraksis. Den gør det navnlig ikke muligt at kontrollere, at appelkammeret har undersøgt, om disse bevismidler ud fra en umiddelbar betragtning kunne have afgørende betydning for løsningen af den sag, der verserer for det, og om det tidspunkt i proceduren, på hvilket denne sene fremlæggelse skete, og omstændighederne omkring denne fremlæggelse var til hinder for en sådan hensyntagen. I denne henseende er den blotte udtalelse om, at de bevismidler, der blev fremlagt for annullationsafdelingen, »ikke var tilfredsstillende«, ikke en tilstrækkelig begrundelse, eftersom den ikke tilfører noget element, der gør det muligt at forstå, på hvilken måde de i retspraksis fastsatte kriterier for appelkamrenes hensyntagen til for sent fremlagte bevismidler ikke er opfyldt i den foreliggende sag.
71
Adspurgt i retsmødet om, hvorvidt den anfægtede afgørelse var behæftet med en begrundelsesfejl med hensyn til formaliteten af de bevismidler, der blev fremlagt for første gang for EUIPO, oplyste EUIPO i det væsentlige, at en analyse af disse kriterier ikke var nødvendig, for så vidt som disse bevismidler under alle omstændigheder efterfølgende var blevet realitetsbehandlet i den anfægtede afgørelse.
72
Den omstændighed, at disse bevismidler under alle omstændigheder var blevet realitetsbehandlet, afhjælper ikke den utilstrækkelige begrundelse for den anfægtede afgørelse vedrørende deres formalitet, men vedrører snarere de konsekvenser, som denne utilstrækkelige begrundelse har på den anfægtede afgørelses lovlighed, og som vil blive behandlet i det følgende.
73
Under disse omstændigheder må det konstateres, at den anfægtede afgørelse er behæftet med en utilstrækkelig begrundelse, som Retten bør behandle af egen drift.
74
For det andet må det, som anført i præmis 62 ovenfor, konstateres, at appelkammeret dels afviste de pågældende bevismidler i forbindelse med den af sagsøgeren indgivne klage, dels i forbindelse med den af intervenienten indgivne klage ikke rejste spøgsmålet om de samme bevismidlers formodede ugyldighed, idet den foretog en direkte realitetsbehandling af dem.
75
I et skriftligt spørgsmål anmodede Retten sagens parter om at fremsætte deres bemærkninger vedrørende den eventuelle usammenhængende begrundelse for den anfægtede afgørelse i denne henseende, såfremt Retten skulle finde det hensigtsmæssigt at behandle dette spørgsmål af egen drift. Som svar på dette spørgsmål har sagsøgeren gjort gældende, at den anfægtede afgørelse var behæftet med modstridende begrundelser på dette punkt, som burde medføre en annullation af den anfægtede afgørelse. EUIPO har oplyst, at appelkammerets tilgang ikke var selvmodsigende, eftersom de pågældende bevismidler under alle omstændigheder var blevet realitetsbehandlet og afvist i forbindelse med de to klager, således at de selvmodsigende begrundelser var uden betydning for den anfægtede afgørelses lovlighed. Intervenienten har fremsat en tilsvarende argumentation.
76
I denne henseende må det konstateres, at den anfægtede afgørelse er behæftet med selvmodsigende begrundelser, som Retten bør behandle af egen drift, for så vidt som de samme bevismidler blev afvist principalt i forbindelse med den af sagsøgeren indgivne klage, mens de indirekte, men nødvendigvis, blev antaget i forbindelse med den af intervenienten indgivne klage.
77
Hvad angår EUIPO’s argument, der er gengivet i præmis 75 ovenfor, må det konstateres, som det blev konstateret i præmis 72 ovenfor, at det ikke har nogen indvirkning på den omstændighed, at den anfægtede afgørelse er behæftet med selvmodsigende begrundelser med hensyn til formaliteten af de bevismidler, der blev fremlagt for første gang for appelkammeret, men snarere vedrører de konsekvenser, som denne selvmodsigelse har for den anfægtede afgørelses lovlighed, og som vil blive undersøgt i det følgende.
78
I lyset af det ovenstående er Retten ikke i stand til at afgøre, om appelkammeret uden at begå fejl kunne afvise de pågældende bevismidler. Som det blev konstateret i præmis 72 og 76 ovenfor, er den anfægtede afgørelse behæftet dels med en utilstrækkelig begrundelse, dels med selvmodsigende begrundelser.
79
Under disse omstændigheder skal der foretages en undersøgelse af EUIPO’s argument om, at de ovenfor nævnte begrundelsesmangler ikke har nogen indvirkning på den anfægtede afgørelses lovlighed, for så vidt som appelkammeret under alle omstændigheder forkastede disse bevismidler hvad angår realiteten.
– Realiteten
80
For det første fandt appelkammeret i den anfægtede afgørelse, at det omtvistede varemærke var blevet anvendt for reservedele og tilbehør, ikke af sagsøgeren, men af uafhængige forhandlere, og at det ikke fremgik af bevismidlerne, at denne brug var sket med sagsøgerens samtykke. For det andet anførte appelkammeret, at det omtvistede varemærke var blevet anvendt for de pågældende varer med »beskrivende« formål og ikke til at angive deres kommercielle oprindelse. Ifølge appelkammeret sondredes der i de af sagsøgeren fremlagte bevismidler ikke mellem reservedele og tilbehør solgt under det omtvistede varemærke og generiske reservedele og tilbehør, der var forenelige med biler af Testarossa-modellen. For det tredje fastslog appelkammeret hvad angår de bevismidler, der dokumenterede reservedele og tilbehør forsynet med det omtvistede varemærke, at der var tale om isolerede tilfælde, der ikke var tilstrækkelige til at godtgøre en reel brug af det omtvistede varemærke for sådanne reservedele og tilbehør.
81
For det første har sagsøgeren gjort gældende, at appelkammeret fejlagtigt nægtede at anerkende den reelle brug af det omtvistede varemærke for reservedele og tilbehør. Sagsøgeren har i denne henseende kritiseret appelkammeret for fejlagtigt at have fastslået, at de tredjemænd, der deltager i salg af disse reservedele og tilbehør, var »uafhængige forhandlere«, og at brugen af det omtvistede varemærke for sådanne varer ikke kunne anses for at godtgøre en reel brug for biler »på grund af forskellen i [deres] værdi«. Sagsøgeren har også påpeget, at appelkammeret ikke havde taget hensyn til de relevante kriterier ved vurderingen af den reelle brug, nemlig arten af de pågældende varer, markedets egenskaber og hyppigheden af brugen, som led i dets undersøgelse. Desuden begik appelkammeret fejl ved fortolkningen af begrebet »reel brug« og i vurderingen af en sådan brug via tredjemænd, idet det fejlagtigt fandt, at de fremlagte bevismidler ikke var tilstrækkelige til at godtgøre, at varemærkets væsentligste funktion var opfyldt.
82
For det andet har sagsøgeren gjort gældende, at appelkammeret ikke tog hensyn til retspraksis, hvorefter brugen af et varemærke, der er registreret for reservedele, som udgør en integrerende del af varer, der er omfattet af dette varemærke, vil kunne udgøre en reel brug ikke blot for selve reservedelene, men også for de varer, der er omfattet af det pågældende varemærke.
83
EUIPO og intervenienten har anfægtet sagsøgerens argumenter og anført, at en reel brug af det omtvistede varemærke for reservedele og tilbehør ikke er blevet godtgjort og under alle omstændigheder ikke kan godtgøre en brug for »biler«. De er af den opfattelse, at det på grundlag af dom af 22. oktober 2020, Ferrari (C-720/18 og C-721/18, EU:C:2020:854), ikke automatisk kan konkluderes, at en brug for reservedele udgør en reel brug for biler. Intervenienten har understreget, at reservedele og tilbehør er sekundære varer, der generelt sælges af uafhængige forhandlere, der anvender varemærket »beskrivende«, uden at etablere en direkte forbindelse med indehaveren af varemærket. Intervenienten har ligeledes gjort gældende, at sagsøgeren ikke har fremlagt licensaftaler vedrørende brugen af det omtvistede varemærke for reservedele og tilbehør.
84
I den foreliggende sag har sagsøgeren ikke bestridt appelkammerets konstatering af, at reservedele og tilbehør, der blev forhandlet under det omtvistede varemærke i den relevante periode, »hovedsageligt« var brugte dele.
85
Det er desuden ubestridt parterne imellem, at den brug af det omtvistede varemærke for reservedele og tilbehør, som sagsøgeren har påberåbt sig, ikke er foretaget af sagsøgeren selv, men af tredjemænd.
86
Sagsøgeren har i denne henseende ikke anført, at denne udtrykkeligt har givet samtykke til en sådan brug. Sagsøgeren har imidlertid gjort gældende, at de bevismidler, som denne har fremlagt for EUIPO, samlet set vil kunne godtgøre, at sagsøgeren indirekte har givet sit samtykke til en sådan brug.
87
I retsmødet har sagsøgeren ligeledes gjort gældende, at en af dennes forhandlere, der i den relevante periode solgte reservedele og tilbehør under det omtvistede varemærke, nemlig Maranello, i realiteten tilhørte den samme koncern som sagsøgeren. For så vidt som denne omstændighed ikke fremgår af sagsakterne og ikke understøttes af nogen beviselementer, kan Retten imidlertid ikke tage hensyn hertil.
88
For det første må det konstateres, som sagsøgeren har gjort og i modsætning til det, appelkammeret har anført, at brugen af det omtvistede varemærke for reservedele og tilbehør i den relevante periode, og som det fremgår af de af sagsøgeren fremlagte beviselementer, er sket ikke via uafhængige forhandlere, der ikke har nogen forbindelse til sagsøgeren, men via godkendte forhandlere og distributører, som sagsøgeren havde økonomiske og aftalemæssige forbindelser til.
89
Blandt de af sagsøgeren fremlagte beviselementer findes således flere screenshots og uddrag af Maranellos websted, hvoraf det fremgår, at denne virksomhed har »eneret på verdensplan til distribution af alle fabriksfremstillede dele til Ferrari biler fra før 1995«, og at den sælger »Ferrari«-reservedele og ‑tilbehør, der beskrives som »originaldele« (»genuine parts«), der er i overensstemmelse med de godkendte standarder, og hvis kvalitet, sikkerhed og pålidelighed er blevet kontrolleret. Sagsøgeren har også fremlagt fakturaer udstedt af Maranello og af andre godkendte forhandlere, der dokumenterer, at sådanne reservedele og tilbehør er blevet solgt til privatpersoner i Tyskland, Schweiz og Den Tjekkiske Republik, eller at der er foretaget reparation af biler af mærket TESTAROSSA.
90
Desuden tilbyder sagsøgeren, som konstateret i præmis 49 og 50 ovenfor, de godkendte forhandlere og distributører den certificeringstjeneste, der har til formål at certificere ægtheden af en brugt bil af mærket TESTAROSSA, og som omfatter en kontrol af den kommercielle oprindelse af reservedelene i bilen.
91
Det skal derfor af grunde svarende til dem, der fremgår af præmis 34-56 ovenfor, anføres, at sagsøgeren har godtgjort, at denne indirekte havde givet sit samtykke til, at tredjemænd bruger det omtvistede varemærke for reservedele og tilbehør.
92
For det andet konstaterede appelkammeret, at der i de af sagsøgeren fremlagte beviselementer redegjordes for en »beskrivende« brug af det omtvistede varemærke for reservedele og tilbehør alene med det formål at anføre, at sådanne varer var kompatible med en bil af mærket TESTAROSSA.
93
I denne henseende må det konstateres, at appelkammeret ikke har taget tilstrækkeligt hensyn til den omstændighed, at salg af reservedele og tilbehør, der foretages af godkendte forhandlere, særlig Maranello, bl.a. vedrørte originaldele (»genuine parts«) af mærket TESTAROSSA, og at sagsøgeren allerede havde gjort dette gældende for appelkammeret og for annullationsafdelingen, som det fremgår af præmis 89 ovenfor. I denne henseende skal det ligeledes anføres, at visse bevismidler, såsom fakturaerne udstedt af Maranello, indeholder talrige henvisninger til reservedele og tilbehør, som specifikt omfattet af det omtvistede varemærke.
94
Under alle omstændigheder erkendte appelkammeret selv i den anfægtede afgørelses punkt 197, at visse reservedele og nogle former for tilbehør var forsynet med det omtvistede varemærke, idet det dog fandt, at der var tale om »isolerede tilfælde«. Spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om »isolerede tilfælde« eller ej, der afhænger af omfanget af brugen af varemærket for sådanne reservedele og tilbehør og ikke af arten af denne brug som anført i præmis 27 ovenfor, er imidlertid den eneste genstand for den foreliggende tvist.
95
Det fremgår heraf, at appelkammerets vurderinger af brugen af det omtvistede varemærke for reservedele og tilbehør er behæftede med fejl.
96
Desuden skal det anføres, som også sagsøgeren har gjort, at brugen af det omtvistede varemærke for reservedele og tilbehør også kan udgøre en brug af dette varemærke for »biler«, hvilket appelkammeret fejlagtigt benægtede.
97
Domstolen har således allerede fastslået, at indehaverens brug eller brug med dennes samtykke af et registreret varemærke til reservedele, der udgør en integrerende del af de varer, der er omfattet af dette varemærke, kan udgøre »reel brug« som omhandlet i artikel 51, stk. 1, i direktiv 207/2009, ikke alene for selve reservedelene, men også for de varer, der er omfattet af det nævnte varemærke. Det er i denne henseende irrelevant, at registreringen af det nævnte varemærke omfatter ikke blot varerne som helhed, men også deres reservedele (jf. i denne retning dom af 22.10.2020, Ferrari, C-720/18 og C-721/18, EU:C:2020:854, præmis 35).
98
Et varemærke, der er registreret for en kategori af varer og reservedele, som de består af, skal dermed anses for at have været genstand for »reel brug« som omhandlet i artikel 51, stk. 1, i direktiv 207/2009, for alle de varer, der henhører under denne kategori, og de reservedele, som de består af, hvis det kun har været genstand for en sådan brug for visse af disse varer, såsom dyre luksussportsvogne, eller alene for de reserve- eller tilbehørsdele, som visse af de nævnte varer består af, medmindre det fremgår af faktiske oplysninger og af relevante beviser, at en forbruger, der ønsker at købe disse varer, opfatter dem således, at de udgør en selvstændig underkategori i den kategori af varer, for hvilken det pågældende varemærke er blevet registreret (jf. i denne retning dom af 22.10.2020, Ferrari, C-720/18 og C-721/18, EU:C:2020:854, præmis 53).
99
Det tilkom dermed appelkammeret konkret at vurdere – hovedsageligt i forhold til de varer eller tjenesteydelser, med hensyn til hvilke indehaveren af et varemærke har ført bevis for brug – om disse udgør en selvstændig underkategori i forhold til de varer og tjenesteydelser, som henhører under den omhandlede klasse for varer og tjenesteydelser, således at der kan skabes en forbindelse mellem de varer eller de tjenesteydelser, med hensyn til hvilke det er godtgjort, at der er gjort reel brug af varemærket, og den kategori af varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af registreringen af dette varemærke (jf. i denne retning og analogt dom af 22.10.2020, Ferrari, C-720/18 og C-721/18, EU:C:2020:854, præmis 41 og den deri nævnte retspraksis).
100
Appelkammeret foretog imidlertid ikke en sådan vurdering i den anfægtede afgørelse. Det konstaterede således blot, at disse reservedele og tilbehør udgjorde en selvstændig underkategori i forhold til biler, således at bevis for brugen af førstnævnte er uden relevans for brugen af sidstnævnte.
101
Appelkammeret anførte blot, for det første at der var forskel på den økonomiske værdi af reservedele og tilbehør på den ene side og biler på den anden side. Det skal imidlertid konstateres, som også sagsøgeren har gjort det, at appelkammeret ved blot at basere sig på den økonomiske værdi af reservedele og tilbehør så bort fra fast retspraksis, hvorefter varens eller tjenesteydelsens formål eller anvendelse – i det omfang forbrugeren først og fremmest søger en vare eller en tjenesteydelse, som kan opfylde hans særlige behov – udgør et væsentligt led i forbrugerens afgørelse af sit valg. Formåls- eller anvendelseskriteriet er således, i det omfang det anvendes af forbrugerne forud for ethvert køb, et primært kriterium i definitionen af en underkategori af varer eller tjenesteydelser (dom af 13.2.2007, Mundipharma mod KHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, præmis 29, af 16.5.2013, Aleris mod KHIM – Carefusion 303 (ALARIS), T-353/12, ikke trykt i Sml., EU:T:2013:257, præmis 22, og af 24.1.2024, Agus mod EUIPO – Alpen Food Group (ROYAL MILK), T-603/22, ikke trykt i Sml., EU:T:2024:29, præmis 32).
102
For det andet anførte appelkammeret, at den relevante kundekreds ikke anså fabrikanten af reservedele og tilbehør for at have teknisk kapacitet til at fremstille biler, for så vidt som det var velkendt, at bilfabrikanter ikke fremstillede alle reservedele og alt tilbehør til deres biler. Selv om det er korrekt, at ikke alle reservedele og alt tilbehør normalt fremstilles af bilfabrikanterne selv, og at fabrikanterne af sådanne reservedele og sådant tilbehør omvendt ikke nødvendigvis fremstiller biler, er det imidlertid også velkendt, at en række reservedele og tilbehør rent faktisk fremstilles af bilfabrikanterne selv eller af tredjeparter på licens. Der findes dermed ingen generel regel om, at den relevante kundekreds nødvendigvis mener, at bilerne kommer fra andre fabrikanter end dem, der fremstiller reservedele og tilbehør til disse biler.
103
I lyset af det ovenstående er den anfægtede afgørelse også behæftet med urigtige skøn for så vidt angår relevansen af bevismidlerne vedrørende reservedele og tilbehør med henblik på at godtgøre brugen af det omtvistede varemærke for biler. Disse fejl føjer sig til de fejl, der er anført i præmis 60 ovenfor.
104
Det fremgår af det ovenstående, at det fjerde anbringende skal tiltrædes.
105
I lyset af det ovenstående og i modsætning til det, EUIPO har gjort gældende, har de i præmis 72 og 78 ovenfor nævnte begrundelsesfejl en indvirkning på løsningen af tvisten. Det fremgår således, at den anfægtede afgørelse er fejlbehæftet både på grund af en begrundelsesfejl for så vidt angår formaliteten af bevismidlerne vedrørende reservedele og tilbehør og på grund af fejlskøn for så vidt angår realitetsbehandlingen af bevismidlerne, således at den også skal annulleres på dette punkt.
106
Den anfægtede afgørelse annulleres således i sin helhed, uden at det er fornødent at behandle det første anbringende.
Sagsomkostninger
107
Ifølge procesreglementets artikel 134, stk. 1, pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom. Da EUIPO og intervenienten har tabt sagen, bør det pålægges dem at betale sagsomkostningerne i overensstemmelse med sagsøgerens påstand herom.
108
Sagsøgeren har desuden nedlagt påstand om, at EUIPO og intervenienten tilpligtes at betale de af sagsøgeren afholdte omkostninger under sagen for appelkammeret. I denne henseende bemærkes, at i henhold til procesreglementets artikel 190, stk. 2, kan kun nødvendige udgifter, som er afholdt af parterne i forbindelse med sagen for appelkammeret, betragtes som omkostninger, der kan kræves erstattet. Følgelig skal EUIPO og intervenienten ligeledes pålægges at betale de nødvendige udgifter, som sagsøgeren har afholdt i forbindelse med sagen for appelkammeret.
På grundlag af disse præmisser
udtaler og bestemmer
RETTEN (Ottende Udvidede Afdeling):
1)
Afgørelsen truffet den 29. august 2023 af Femte Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (forenede sager R 334/2017-5 og R 343/2017-5) annulleres.
2)
EUIPO og Kurt Hesse bærer hver deres egne omkostninger og betaler derudover de af Ferrari SpA afholdte omkostninger, herunder de nødvendige udgifter, som Ferrari SpA har afholdt i forbindelse med sagen for appelkammeret.
Kornezov
De Baere
Petrlík
Kecsmár
Kingston
Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 2. juli 2025.
Underskrifter
(
*1
) – Processprog: engelsk.