62005CC0276
FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
ELEANOR SHARPSTON
föredraget den 9 oktober 2008 (
1
)
Mål C-276/05
The Wellcome Foundation Ltd
mot
Paranova Pharmazeutika Handels GmbH
”Varumärke — Läkemedel — Ompaketering — Parallellimport — Väsentlig förändring av förpackningens utseende — Skyldighet att underrätta på förhand”
1.
Begäran om förhandsavgörande från Oberster Gerichtshof (högsta domstol), Österrike, avser tolkningen av artikel 7 i varumärkesdirektivet. (
2
) Det är ytterligare ett avsnitt i den sedan länge pågående följetongen (vad gäller antalet frågeställningar men inte antalet parter), i vilken senast ingår mål C-143/00, Boehringer Ingelheim m.fl. (nedan kallat Boehringer I), (
3
) och mål C-348/04, Boehringer Ingelheim m.fl. (nedan kallat Boehringer II). (
4
)
2.
Domstolen har i dessa mål lämnat omfattande upplysningar om i vilka fall en innehavare av ett varumärke kan förhindra att en parallellimportör marknadsför läkemedel försedda med hans varumärke när importören har paketerat om varorna.
3.
Den hänskjutande domstolen har i förevarande mål godtagit att dess huvudfråga har besvarats i domstolens dom i målet Boehringer II, som meddelades efter det att begäran om förhandsavgörande hade framställts. Den har emellertid vidhållit två frågor som inte har besvarats därigenom. Dessa frågor avser utformningen av den tillåtna ompaketeringen och omfattningen av importörens skyldighet att underrätta varumärkesinnehavaren om sin avsikt att paketera om varorna.
Tillämpliga bestämmelser
4.
I artikel 7.1 i varumärkesdirektivet föreskrivs att varumärkesinnehavarens rätt att förhindra användningen av varumärket ”ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varumärket inom [Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)]”. (
5
)
5.
I artikel 7.2 föreskrivs att artikel 7.1 ”skall inte gälla när innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har förts ut på marknaden”.
6.
Genom 10b § punkterna 1 och 2 i den österrikiska Markenschutzgesetz (varumärkeslagen) införlivades ordagrant artikel 7 i direktivet.
7.
Varumärkesdirektivet bygger på domstolens praxis vad gäller artiklarna 28 och 30 EG. Denna praxis ävensom ett antal av domstolens avgöranden beträffande direktivet har utförligt beskrivits i generaladvokaten Jacobs förslag till avgörande i målet Boehringer I och i mitt förslag till avgörande i Boehringer II. Jag avser därför inte att redogöra för rättspraxis i allmänhet. Jag begränsar mig i detta mål till att behandla domarna i målen Bristol-Myers Squibb (
6
) och Boehringer I och II (
7
).
8.
I målet Bristol-Myers Squibb fann domstolen att enligt artikel 7.2 i direktivet kan varumärkesinnehavaren lagligen motsätta sig fortsatt marknadsföring av ett läkemedel när importören har packat om varan såvida inte
1)
detta bidrar till att på ett konstlat sätt avskärma marknaderna mellan medlemsstaterna. Detta är bland annat fallet när innehavaren i olika medlemsstater har fört ut ett identiskt läkemedel på marknaden i olika förpackningar och den ompaketering som importören företar dels är nödvändig för att marknadsföra varan i importmedlemsstaten, dels företas under sådana förhållanden att varans ursprungliga beskaffenhet inte kan påverkas därav,
2)
ompaketeringen inte kan påverka beskaffenheten hos den vara som förpackningen innehåller,
3)
det på den nya förpackningen anges vem som har packat om varan och tillverkarens namn,
4)
varans utformning efter ompaketeringen inte är sådan att varumärkets eller dess innehavares anseende kan skadas. Följaktligen får inte förpackningen vara bristfällig, av dålig kvalitet eller se billig ut, och
5)
importören på förhand underrättar varumärkesinnehavaren om att den vara som har packats om bjuds ut till försäljning och, om innehavaren begär det, tillhandahåller honom ett prov av den vara som har packats om.
9.
Jag kommer att kalla dessa fem villkor för BMS-villkoren.
10.
I målet Boehringer I lämnade domstolen ytterligare upplysningar beträffande begreppet ”nödvändig” i det första BMS-villkoret och beträffande kravet på underrättelse i det femte BMS villkoret. Den uttalade följande (såvitt är av intresse i detta mål):
—
Ompaketering av läkemedel som sker genom att förpackningarna byts ut är objektivt nödvändig, i den mening som avses i domstolens rättspraxis, om det måste anses att läkemedlen utan sådan ompaketering faktiskt inte kan säljas på den berörda marknaden eller på en stor del av denna marknad, på grund av att det föreligger ett starkt motstånd hos en betydande andel av konsumenterna mot läkemedel på vilka nya etiketter har anbringats.
—
Parallellimportören måste under alla omständigheter iaktta kravet på underrättelse på förhand för att ha rätt att paketera om läkemedel som är försedda med ett varumärke. Om parallellimportören inte iakttar detta krav kan varumärkesinnehavaren motsätta sig saluföringen av det ompaketerade läkemedlet. Det ankommer på parallellimportören att själv underrätta varumärkesinnehavaren om den planerade ompaketeringen. Om tvist uppkommer ankommer det på den nationella domstolen att, med beaktande av samtliga relevanta omständigheter, bedöma huruvida varumärkesinnehavaren har getts rimlig tid för att kunna vidta åtgärder med anledning av den planerade ompaketeringen.
11.
Som svar på ytterligare en rad frågor avseende betydelsen av ”nödvändig”, bevisbördan och följderna av att inte lämna en underrättelse uttalade domstolen i målet Boehringer II följande (såvitt är av intresse i detta mål):
—
Villkoret att det för fortsatt marknadsföring i importmedlemsstaten ska vara nödvändigt att paketera om läkemedlet i en ny förpackning omfattar endast den omständigheten att varan paketeras om, men inte sättet att ompaketera varan eller utförandet.
—
Villkoret att varans utformning efter ompaketeringen inte får vara sådan att varumärkets eller dess innehavares anseende kan skadas är inte begränsat till fall där ompaketeringen är bristfällig, av dålig kvalitet eller ger ett slarvigt intryck.
—
Huruvida omständigheterna att parallellimportören inte har anbringat varumärket på den nya yttre förpackningen (de-branding) eller på förpackningen har använt sin egen logotyp, stil (house-style) eller utformning, eller en utformning som används för ett flertal olika varor (co-branding) eller har anbringat en tilläggsetikett på förpackningen så att innehavarens varumärke helt eller delvis döljs eller inte har angett på tilläggsetiketten att det ifrågavarande varumärket tillhör varumärkesinnehavaren, eller har tryckt parallellimportörens firma med stora bokstäver, kan skada varumärkets anseende är en bevisfråga som det ankommer på den nationella domstolen att bedöma mot bakgrund av de särskilda omständigheterna i varje mål.
Förfarandet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna
12.
De faktiska omständigheterna av betydelse för frågorna i målet kan beskrivas kortfattat.
13.
The Wellcome Foundation Ltd (nedan kallat Wellcome) är innehavare av varumärket ZOVIRAX, (
8
)som är registrerat i Österrike för läkemedel och marknadsförs inom EES av Wellcome eller med dess samtycke. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (nedan kallat Paranova) har importerat varor märkta med ZOVIRAX från Grekland, där de säljs i förpackningar om 70 tabletter. Eftersom den tillåtna förpackningsstorleken i Österrike är 60 tabletter, har Paranova paketerat om produkterna i förpackningar om 60 tabletter à 400 mg. Den nya förpackningen skiljer sig från originalet också genom att upplysningen ”Ompaketerad och importerad av Paranova” skrivs med stora bokstäver i fet stil på framsidan. Tillverkaren anges på sidorna och på baksidan med vanliga bokstäver. En blå bård finns på kanterna av den typ som Paranova alltid använder för de läkemedel som det saluför.
14.
Paranova underrättade Wellcome om sin avsikt att saluföra ZOVIRAX i Österrike. Det bifogade färgkopior av ytterförpackningen, av blisterförpackningarna och av bruksanvisningarna. Wellcome begärde att Paranova i framtiden för det första skulle skicka med ett komplett prov av varje förpackningstyp och för det andra ange exportlandet och de närmare skälen för ompaketeringen. Paranova angav skälen för ompaketeringen (annan förpackningsstorlek) men lämnade inte någon upplysning om exportlandet. Det vägrade också att tillhandahålla ett prov om inte Wellcome betalade för det. Det uppmanades på nytt att lämna upplysning om exportlandet och de närmare skälen för ompaketeringen. Wellcome invände dessutom mot den ovan nämnda utformningen av den nya förpackningen.
15.
Wellcome har ansökt om förbud för Paranova att saluföra ZOVIRAX i förpackningar med den nämnda utformningen och utan att lämna upplysningar om exportlandet och om de närmare skälen för ompaketeringen. Tvisten har nu nått Oberster Gerichtshof, som begärt förhandsavgörande beträffande följande frågor:
”1
a)
Ska artikel 7 i varumärkesdirektivet och domstolens rättspraxis rörande denna artikel tolkas så att bevis inte bara krävs för ompaketeringen i sig utan även för utformningen av den nya förpackningen, när nyttjandet av varumärket bidrar till att på ett konstlat sätt avskärma marknaderna?
Om denna fråga ska besvaras nekande:
b)
Ska utformningen av den nya förpackningen bedömas med hänsyn till principen om minsta möjliga ingrepp eller (enbart) med hänsyn till om den kan skada varumärkets eller dess innehavares anseende?
2
Ska artikel 7 i varumärkesdirektivet och domstolens rättspraxis rörande denna artikel tolkas så att parallellimportören har uppfyllt sin informationsskyldighet först när varumärkesinnehavaren också har underrättats om exportland och om de närmare skälen för ompaketeringen?”
16.
Med beaktande av den överlappning som förelåg mellan de frågor som hänskjutits, vilandeförklarades förevarande mål i avvaktan på domstolens dom i målet Boehringer II den 26 april 2007. Fråga 1 a) besvarades nekande i den domen. Den hänskjutande domstolen i förevarande mål har förklarat att den vidhåller frågorna 1 b) och 2, som inte har besvarats särskilt.
17.
Wellcome, Paranova, de grekiska och portugisiska regeringarna samt kommissionen har avgett skriftliga yttranden. Samtliga var närvarande vid förhandlingen.
Kriteriet för utformningen av ompaketeringen
18.
Genom sin fråga 1 b) vill den hänskjutande domstolen få klarhet i huruvida utformningen av den nya förpackningen ska bedömas med utgångspunkt i principen om minsta möjliga ingrepp eller (endast) med utgångspunkt i om den kan skada varumärkets eller dess innehavares anseende.
19.
Den hänskjutande domstolen har i begäran om förhandsavgörande angett att den med ”principen om minsta möjliga ingrepp” avser att ”den person som företar ommärkning måste använda medel som gör parallellhandel genomförbar samtidigt som han i minsta möjliga mån skadar det särskilda föremålet för varumärkesrätten” enligt vad domstolen fastslagit i domen i målet Loendersloot. (
9
)
20.
Wellcome, Grekland och Portugal har gjort gällande att utformningen av ompaketeringen ska bedömas inte endast med utgångspunkt i om den kan skada varumärkets eller dess innehavares anseende, utan också enligt den nämnda principen. Paranova och kommissionen har intagit motsatt ståndpunkt.
21.
Jag håller med Paranova och kommissionen om att utformningen av ompaketeringen ska bedömas endast med utgångspunkt i om den kan skada varumärkets och dess innehavares anseende.
Domen i målet Loendersloot
22.
Målet Loendersloot gällde ett försök av en varumärkesinnehavare att hindra en parallellimportör, som importerade hans märkeswhisky, från att för det första avlägsna etiketterna från flaskorna och byta ut dem mot etiketter på vilka beteckningen ”pure”, som fanns på originaletiketten, utelämnats och/eller på vilka namnet på den av varumärkesinnehavaren godkände importören bytts ut mot ett annat namn och, för det andra, från att avlägsna de identifieringsnummer som förekom på eller under originaletiketterna och på flaskornas förpackningar.
23.
Domstolens uttalande i målet Loendersloot, som beskrivs ovan i punkt 19, har tillmätts stor betydelse av Wellcome, Grekland och Portugal. Jag är emellertid inte säker på att det uttalandet är till så stor hjälp i förevarande mål.
24.
För det första fastslog domstolen i domen i målet Bristol Myers-Squibb, före domen i målet Loendersloot, att innehavaren av ett varumärke kunde motsätta sig att varan packas om i en ny yttre förpackning när importören har möjlighet att använda originalförpackningen, som kan marknadsföras i importmedlemsstaten genom att på den förpackningen anbringa nya etiketter. (
10
) Målet Bristol-Myers Squibb gällde emellertid läkemedel som hade paketerats om av parallellimportören (som råkade vara Paranova) i dennes egen stil. (
11
) Det finns ingenting i domen som antyder att sådan ompaketering inte skulle vara tillåten. Domen tycks tvärtom bygga på förutsättningen att sådan ompaketering är tillåten förutsatt att den uppfyller de villkor som fastställs i domen.
25.
För det andra bedömde domstolen i målet Loendersloot, såsom kommissionen har påpekat, huruvida ompaketering (i vid mening även omfattande ometikettering) var nödvändig för försäljningen av varan i importmedlemsstaten. Det har emellertid nu klarlagts i domen i målet Boehringer II att ”kravet på nödvändighet omfattar endast den omständigheten att varan paketeras om – och valet mellan en ny förpackning eller en ny etikett – för att göra det möjligt att saluföra den på marknaden i importmedlemsstaten. Detta krav omfattar däremot inte sättet att ompaketera varan eller utförandet.” (
12
)
26.
För det tredje skilde domstolen i målet Loendersloot uttryckligen på om målet gällde läkemedel eller om det, som var fallet i det målet i domstolen, inte gällde sådana varor. (
13
)
27.
Slutligen avser domstolens uttalande i målet Loendersloot, vilket åberopats i förevarande mål, ompaketering som ”i minsta möjliga mån skadar det särskilda föremålet för varumärkesrätten”.
28.
Som jag förklarat i mitt förslag till avgörande i målet Boehringer II framgår det klart av domstolens rättspraxis att det särskilda föremålet för ett varumärke består av två delar. Det består dels av rätten att använda varumärket för att för första gången föra ut varor som skyddas av varumärket på marknaden inom EES, varefter den rätten är konsumerad, dels av rätten att motsätta sig all användning av varumärket som kan förvanska ursprungsgarantin, som både omfattar en garanti för ursprungsidentitet och en garanti för märkesvarans integritet. (
14
)
29.
I fall som det förevarande, som gäller varor som redan har förts ut på marknaden inom EES av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke, har den första rättigheten helt klart konsumerats.
30.
Vad gäller den andra, sammansatta, rättigheten anser jag att båda delarna i denna garanti tillgodoses på ett lämpligt sätt utan att tillämpa den ytterligare begränsning som Wellcome hävdar.
31.
Det andra BMS-villkoret innebär ett uttryckligt krav på att garantin för märkesvarans integritet ska upprätthållas.
32.
Det som återstår att behandla är därför garantin för ursprungsidentitet. I målet Boehringer II ställdes frågan huruvida co-branding alltid var skadlig för ett varumärkes anseende eller om detta var en bevisfråga. Den hänskjutande domstolen ställde den frågan eftersom den ansåg att co-branding i vissa fall kunde orsaka sådan skada, exempelvis om därav följde uppfattningen att innehavaren av co-brandmärket var tillverkare eller att importören och tillverkaren hade någon form av samarbetsavtal. Domstolen uttalade att ”[p]å samma sätt som frågan huruvida reklam kan ge intryck av att det föreligger ett ekonomiskt samband mellan återförsäljaren och varumärkesinnehavaren och därmed huruvida skälig grund föreligger enligt artikel 7.2 i [varumärkes]direktivet … är frågan huruvida [omständigheten att en parallellimportör tillämpar co-branding] kan skada varumärkets anseende en bevisfråga som det ankommer på den nationella domstolen att bedöma mot bakgrund av de särskilda omständigheterna i varje mål”. (
15
) Det förefaller därför vara klart att domstolen behandlade garantin för ursprungsidentitet som en fråga om anseende när det gäller co-branding. Om principen om minsta möjliga ingrepp hade tillämpats skulle det inte ha förelegat något behov av en sådan bedömning. Det hade då varit tillräckligt att fastslå att co-branding i sig var rättsstridig.
Ny förpackning med egen utformning
33.
Jag anser att det är tveksamt att domstolen underförstått och indirekt ställde sig bakom ståndpunkten att utformningen av en ny förpackning ska bedömas med tillämpning av principen om minsta möjliga ingrepp när den i domen i målet Boehringer II uttalade att ”kravet på nödvändighet omfattar således endast den omständigheten att varan paketeras om – och valet mellan en ny förpackning eller en ny etikett – för att göra det möjligt att saluföra den på marknaden i importmedlemsstaten. Detta krav omfattar däremot inte sättet att ompaketera varan eller utförandet (se även Eftadomstolens dom av den 8 juli 2003 i mål E-3/02, Paranova mot Merck, EFTA Court Report 2004, s. 1, punkterna 41–45).” (
16
)
34.
I målet Paranova mot Merck, hade Eftadomstolen bland annat fått frågan huruvida det nödvändighetskriterium som domstolen tillämpat vid tolkningen av ”skälig grund” i den mening som avses i artikel 7.2 i varumärkesdirektivet också gällde för den närmare utformningen av förpackningen eller om den närmare utformningen av förpackningen skulle bedömas enbart med utgångspunkt i kravet att ompaketeringen inte får skada varumärkesinnehavarens eller varumärkets anseende.
35.
Eftadomstolen redogjorde för domstolens rättspraxis och i synnerhet BMS-villkoren. Den fann att med tillämpning av det första villkoret ”fastslås om en parallellimportör har rätt att paketera om varan och därefter förse varan med tillverkarens varumärke medan de övriga kraven anger villkoren för utövandet av den rättigheten i syfte att tillgodose varumärkesinnehavarens berättigade intressen”. Med hänvisning till domarna i målen Bristol-Myers Squibb, Merck Sharpe & Dohme, (
17
)Boehringer I och Pharmacia & Upjohn, (
18
) uttalade Eftadomstolen att ”tillåtelse av parallellimport och ompaketering syftar till att säkerställa den fria rörligheten för varor … Parallellimportörens rätt att paketera om är med andra ord berättigad eftersom den utgör ett viktigt bidrag till att motverka uppdelningen av marknaden inom EES efter nationella gränser. Det är mot denna bakgrund som domstolen infört nödvändighetstestet … Det följer härav att [testet] är relevant för frågan om parallellimportörens rätt till ompaketering som sådan i fall där en effektiv tillgång till marknaden i importlandet förhindras på grund av varumärkesinnehavarens agerande och faktiska och rättsliga handelshinder. När … rätten till ompaketering otvivelaktigt föreligger och parallellimportören genom att utöva den har fått effektiv tillgång till marknaden kan inte nödvändighetskravet ha någon betydelse vid tolkningen av begreppet ”skälig grund” i artikel 7.2 i direktivet … Införande av nödvändighetskravet på parallellimportörens agerande på marknaden efter det han fått tillträde till marknaden, i synnerhet på hans produktstrategi, som exempelvis reklam och utformning av förpackningar, skulle innebära en oproportionerlig begränsning av den fria rörligheten för varor.” (
19
)
36.
Jag anser att detta uttalande av Eftadomstolen, och följaktligen EG-domstolens underförstådda godtagande därav i domen i målet Boehringer II, inte skulle ha någon mening om ompaketering som sträcker sig längre än minsta möjliga ingrepp med automatik var rättsstridig.
37.
Det kan dessutom konstateras att domstolen i domen i målet Merck, Sharpe & Dohme (
20
) uttalade att ”den hänskjutna frågan avser det fallet att innehavaren av ett varumärke motsätter sig ompaketering, som består i att den ursprungliga förpackningen ersätts med en ny förpackning som har utformats av importören, och innehavaren kräver att importören enbart skall märka om varan genom att anbringa klistermärken”. (
21
) Domstolen uttalade sedan att ”ompaketering av läkemedel som sker genom att förpackningarna byts ut är objektivt nödvändig, i den mening som avses i domstolens rättspraxis, om det måste anses att läkemedlen utan sådan ompaketering faktiskt inte kan säljas på den berörda marknaden eller i vart fall inte på en stor del av denna marknad, på grund av att det föreligger ett starkt motstånd hos en betydande andel av konsumenterna mot läkemedel på vilka nya etiketter har anbringats”. (
22
) I samband med detta uttalande nämnde inte domstolen något ytterligare i fråga om huruvida parallellimportören använt ny förpackning med egen utformning. Det förefaller därför vara en rimlig slutsats att domstolen inte ansåg att en sådan omständighet i sig var utesluten.
Kommersiell fördel
38.
Wellcome har slutligen gjort gällande att om utformningen av ompaketeringen inte ska följa principen om minsta möjliga ingrepp kan parallellimportören paketera om enbart i syfte att åstadkomma en kommersiell fördel. Det är endast om utformningen av ompaketeringen ska följa principen om minsta möjliga ingrepp som det är möjligt att på ett korrekt sätt göra en avvägning mellan varumärkesinnehavarens och parallellimportörens berättigade intressen och att säkerställa att parallellimportören inte drar nytta av varumärkets goda rykte och anseende.
39.
Det argumentet bygger emellertid enligt min uppfattning på två oriktiga förutsättningar.
40.
Domstolen har för det första klarlagt att kravet på nödvändighet inte under några förhållanden är uppfyllt om ompaketeringen av varan uteslutande förklaras av parallellimportörens strävan att uppnå en kommersiell fördel. (
23
) Ompaketering endast i syfte att uppnå en kommersiell fördel är således varken mer eller mindre tillåten beroende på om principen om minsta möjliga ingrepp utgör det relevanta kriteriet för bedömningen av om en viss ompaketering är tillåten. Sådan ompaketering är under alla förhållanden inte tillåten.
41.
Det framgår för det andra klart av varumärkesdirektivets systematik att en varumärkesinnehavare inte nödvändigtvis har rätt att motsätta sig tredje mans användning av hans varumärke, som ”utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé”. En sådan rätt anges inte bland dem som följer av artikel 5.1 i direktivet. Den föreligger endast om den berörda medlemsstaten har utnyttjat möjligheten enligt artikel 5.2.
42.
Man ska dessutom och under alla förhållanden komma ihåg att i ett fall som det förevarande ska utgångspunkten vara att de rättigheter som varumärkesinnehavaren hade har konsumerats. Det är endast om det föreligger ”skälig grund” att motsätta sig fortsatt marknadsföring i den mening som avses i artikel 7.2 som dessa rättigheter återuppstår.
Omfattningen av underrättelseskyldigheten
43.
Genom sin andra fråga vill den hänskjutande domstolen få klarhet i huruvida artikel 7 i varumärkesdirektivet ska tolkas så, att det däri föreskrivs att parallellimportörens underrättelse till varumärkesinnehavaren ska ange exportlandet samt de närmare skälen för ompaketeringen.
44.
Wellcome och Portugal har påstått att frågan ska besvaras jakande medan Paranova och Grekland intagit motsatt ståndpunkt. Kommissionen har uttryckt en mer nyanserad uppfattning.
Angivandet av exportlandet
45.
Kravet att lämna underrättelse på förhand går tillbaka till målet Hoffmann-LaRoche. (
24
) Domstolen uttalade där att med hänsyn till varumärkesinnehavarens intresse av att konsumenten inte vilseleds när det gäller varans ursprung bör näringsidkaren bara tillerkännas rätt att sälja den ompaketerade varan under förutsättning att han i förväg underrättar varumärkesinnehavaren. I domen i målet Bristol Myers-Squibb lade domstolen till att innehavaren kan kräva att importören tillhandahåller honom ett prov av den vara som har packats om innan den bjuds ut till försäljning för att han ska kunna kontrollera att ompaketeringen inte företas på sådant sätt att varans ursprungliga beskaffenhet direkt eller indirekt påverkas och att utformningen efter ompaketeringen inte är sådan att varumärkets anseende kan skadas. Samtidigt gör ett sådant krav det möjligt för varumärkesinnehavaren att skydda sig bättre mot förfalskarverksamhet. (
25
)
46.
Domstolen uttalade vidare i domen i målet Boehringer I att ”[dessa] krav … har till syfte att skydda varumärkesinnehavarens berättigade intressen. [Det] uppstår … i praktiken knappast några verkliga problem för parallellimportören att uppfylla kraven, förutsatt att varumärkesinnehavaren vidtar åtgärder med anledning av underrättelsen inom rimlig tid. För att underrättelsesystemet skall fungera på ett korrekt sätt krävs nämligen att samtliga berörda parter bemödar sig om att solidariskt iaktta den andra partens berättigade intressen.” (
26
)
47.
Det framgår i detta sammanhang klart av domen i målet Bristol-Myers Squibb att de berättigade intressen hos varumärkesinnehavaren som domstolen hänvisar till är i) att konsumenten inte ska vilseledas om varans ursprung, ii) att ompaketeringen inte påverkar varans ursprungliga skick, iii) att utformningen av ompaketeringen inte är ägnad att skada varumärkets anseende och iv) att varan i fråga inte är förfalskad. (
27
) Det är väsentligt att erinra om att varumärkesinnehavaren inte endast har rätt att bli underrättad på förhand, utan också att begära ett prov av den ompaketerade varan innan den säljs. Mot denna bakgrund håller jag med Paranova, Grekland och kommissionen om att inte något av dessa intressen gagnas av att parallellimportören anger vilket land som är exportlandet.
48.
Wellcome har påstått att sådan information är nödvändig för att varumärkesinnehavaren ska kunna kontrollera om ompaketeringen verkligen är nödvändig. Det är endast om det är känt vilket exportlandet är som det är möjligt att bedöma huruvida de enda förpackningsstorlekar som finns där avviker från de förpackningsstorlekar som tillåts i importlandet.
49.
Jag blir inte övertygad av det argumentet. Domstolen uttalade i domen i målet Bristol-Myers Squibb att ”när innehavaren, i enlighet med de bestämmelser och den praxis som gäller i importmedlemsstaten, där använder flera olika förpackningsstorlekar, är det, för att dra slutsatsen att det inte är nödvändigt att packa om varan, inte tillräckligt att fastställa att en av dessa storlekar även marknadsförs i exportmedlemsstaten. Det skulle nämligen föreligga en avskärmning av marknaderna om importören enbart kunde marknadsföra varan inom en begränsad del av marknaden [för den varan].” (
28
)
50.
Följaktligen är det inte avgörande om de enda förpackningsstorlekar i vilka varan saluförs i exportlandet inte är tillåtna i importlandet. Även om den ”korrekta” förpackningsstorleken faktiskt finns i exportlandet innebär detta inte med nödvändighet att importören inte under några omständigheter har rätt att paketera om.
51.
Paranova har hävdat att om parallellimportören var skyldig att informera varumärkesinnehavaren om exportlandet, skulle det göra det möjligt för varumärkesinnehavaren att införa kvoter för leverans av hans läkemedel till den staten, vilket skulle begränsa konkurrensen.
52.
Den 16 september 2008 meddelade domstolen dom i de förenade målen Sot. Lélos Kai Sia. (
29
) Domstolen fastslog att artikel 82 EG visserligen är tillämplig på ageranden av läkemedelsföretag i dominerande ställning, som syftar till att undvika all parallellexport från en medlemsstat till andra medlemsstater, men att ett sådant företag måste kunna vidta rimliga åtgärder som är proportionerliga i förhållande till behovet att skydda sina affärsintressen. (
30
) Det kan konstateras att domstolen i målet Loendersloot (som inte gällde läkemedel) fastställde att i fall där varumärkesinnehavaren försett förpackningen eller etiketten för sina märkesvaror med identifieringsnummer i syften som godtas av gemenskapsrätten (såsom att fullgöra en rättslig skyldighet, underlätta återkallande av felaktiga varor eller motverka efterbildning), men där varumärkesinnehavarens syfte också är att göra det möjligt för honom att upptäcka brister i sin försäljningsorganisation och därmed kunna bekämpa parallellhandel med sina varor, är det i fördragets bestämmelser om konkurrens som de personer som deltar i parallellhandel finner skydd mot de senare handlingarna. (
31
)
De närmare skälen för ompaketeringen
53.
Vad gäller påståendet att parallellimportörens underrättelse till varumärkesinnehavaren ska innehålla de närmare skälen för ompaketeringen, fastslog domstolen i domen i målet Boehringer II att det ankommer på parallellimportörerna att styrka att de fem BMS-villkoren har uppfyllts. (
32
)
54.
Det första av dessa villkor (som det omformulerats av domstolen i målet Boehringer II) är att innehavarens åberopande av varumärkesrätten för att motsätta sig marknadsföring av ompaketerade varor under detta varumärke bidrar till att på ett konstlat sätt avskärma marknaderna mellan medlemsstater.
55.
Innehavaren av ett varumärke som åberopar sin varumärkesrätt för att hindra en parallellimportör från att utföra en ompaketering som är nödvändig för att läkemedlen i fråga ska kunna saluföras i importstaten bidrar, enligt domstolens fasta rättspraxis, till en konstlad avskärmning av marknaderna mellan medlemsstaterna, vilket strider mot gemenskapsrätten. Innehavaren av ett varumärke har inte rätt att motsätta sig ompaketeringen, om detta medför att den importerade varan inte kan säljas på marknaden i denna stat. (
33
)
56.
Det ankommer således på parallellimportören att, för det första, visa att varumärkesinnehavarens åberopande av varumärkesrätten för att motsätta sig försäljningen av ompaketerade märkesvaror bidrar till en konstlad avskärmning av marknaderna mellan medlemsstaterna och, för det andra, att visa att ett sådant åberopande bidrar till konstlad avskärmning av de marknader där ompaketering är nödvändig för ett effektivt tillträde till marknaden.
57.
Det förefaller vara ofrånkomligt att det ankommer på parallellimportören att visa nödvändigheten.
58.
Denna slutsats följer emellertid av domstolens förhandsavgöranden avseende tolkningsfrågor som framställts i redan pågående rättsliga förfaranden. Det är inte uppenbart att den kan tillämpas för att utvidga omfattningen av parallellimportörens skyldighet att underrätta varumärkesinnehavaren på förhand om avsikten att saluföra en ompaketerad vara.
59.
Jag upprepar att det dessutom klart framgår av domen i målet Boehringer II att villkoret att ompaketeringen är nödvändig endast gäller ompaketeringen i sig och inte dess sätt och utformning.
60.
Jag anser att det ankommer på parallellimportören att förse varumärkesinnehavaren med tillräckligt detaljerad information för att visa nödvändigheten. Parallellimportören kan beroende på omständigheterna göra detta med hjälp av vilken information som helst varav objektivt sett framgår att ompaketeringen är nödvändig för att han ska kunna saluföra varorna i importstaten. Den information som parallellimportören ger varumärkesinnehavaren utgör hans rättsliga grund.
61.
Det ankommer sedan på varumärkesinnehavaren att på grund av den information han fått bestämma om ompaketering är nödvändig eller att vidta rättsliga åtgärder mot parallellimportören för att hindra honom från att saluföra de ompaketerade varorna. Om varumärkesinnehavaren väcker talan beror frågan huruvida parallellimportören styrkt nödvändigheten på bevisvärdet av den information som varumärkesinnehavaren fått. Parallellimportören bör inte på det stadiet tillåtas ändra den rättsliga grunden.
62.
Om den nationella domstolen där förfarandet äger rum finner att nödvändigheten objektivt sett har styrkts kommer den inte att förbjuda parallellimportören att saluföra de ompaketerade varorna. Om den å andra sidan finner att parallellimportören inte har styrkt sådan nödvändighet kommer den att meddela ett sådant förbud.
Förslag till avgörande
63.
Mot bakgrund av vad ovan anförts föreslår jag att domstolen besvarar de tolkningsfrågor som har ställts av Oberster Gerichtshof, Österrike, på följande sätt:
1)
När en parallellimportör av läkemedel paketerar om varorna i ny förpackning av det skälet att ompaketeringen är nödvändig för att saluföra varan i importmedlemsstaten ska lagligheten av den nya förpackningen bedömas endast med hänsyn till om den kan skada varumärkets och dess innehavares anseende.
2)
Under sådana förhållanden ska parallellimportören, för att fullgöra sin underrättelseskyldighet enligt artikel 7 i varumärkesdirektivet med den innebörd som fastställts av domstolen, förse varumärkesinnehavaren med information som på ett objektivt sätt visar att ompaketeringen var nödvändig. Sådan information kan, men behöver nödvändigtvis inte, innefatta angivande av exportmedlemsstaten.
(
1
)	Originalspråk: engelska.
(
2
)	Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).
(
3
)	Dom av den 23 april 2002 i mål C-143/00, Boehringer Ingelheim m.fl. (REG 2002, s. I-3759).
(
4
)	Dom av den 26 april 2007 i mål C-348/04, Boehringer Ingelheim m.fl. (REG 2007, s. I-3391).
(
5
)	Enligt artikel 65.2 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av den 2 maj 1992 (EGT L 1, 1994, s. 3; svensk version, SÖ 1993:24), jämförd med punkt 4 i bilaga XVII till detta avtal, ska artikel 7.1 med de ursprungliga orden ”inom gemenskapen” ersättas med ”i en avtalsslutande part” vid tillämpningen av avtalet.
(
6
)	Dom av den 11 juli 1996 i de förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb. (REG 1996, s. I-3457), punkt 41.
(
7
)	En mer detaljerad beskrivning av de förfaranden som ledde till de båda Boehringermålen finns i punkterna 21–27 i mitt förslag till avgörande i målet Boehringer II.
(
8
)	Det är faktiskt innehavare av två särskilda ordmärken och ett ord- och figurmärke, men detta saknar betydelse för tvisten.
(
9
)	Dom av den 11 november 1997 i mål C-349/95, Loendersloot (REG 1997, s. I-6227), punkt 46.
(
10
)	Punkt 55.
(
11
)	Se punkt 11.
(
12
)	Punkt 38.
(
13
)	Punkt 38.
(
14
)	Punkt 9.
(
15
)	Punkt 46.
(
16
)	Punkt 38.
(
17
)	Dom av den 23 april 2002 i mål C-443/99, Merck Sharpe & Dohme (REG 2002, s. I-3703).
(
18
)	Dom av den 12 oktober 1999 i mål C-379/97, Pharmacia & Upjohn (REG 1999, s. I-6927).
(
19
)	Punkterna 41–45, min kursivering.
(
20
)	Ovan fotnot 17.
(
21
)	Punkt 22, min kursivering.
(
22
)	Punkt 33 och domslutet.
(
23
)	Domen i målet Boehringer II (ovan fotnot 4), punkt 37.
(
24
)	Dom av den 23 maj 1978 i mål 102/77, Hoffmann-La Roche (REG 1978, s.1139; svensk specialutgåva, volym 4, s. 107), punkt 12.
(
25
)	Punkt 78.
(
26
)	Punkt 62.
(
27
)	Punkt 78.
(
28
)	Punkt 54. De två sista orden i den engelska versionen är ”hans marknad”. Det framgår emellertid klart av den sista meningen i den franska versionen (”En effet, il existerait un cloisonnement des marchés si l’importateur ne pouvait commercialiser le produit que sur une partie limitée du marché de celui-ci”) att texten ovan är den rätta översättningen.
(
29
)	Dom av den 16 september 2008 i de förenade målen C-468/06–C-478/06, Sot. Lélos Kai Sia (REG 2008, s. I-7139). Se även generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande av den 1 april 2008. Liknande frågor uppkom i dom av den 31 maj 2005 i mål C-53/03, Syfait (REG 2005, s. I-4609), i vilken domstolen slog fast att begäran om förhandsavgörande inte kunde prövas och därför inte avgjorde de hänskjutna frågorna. I sitt förslag till avgörande behandlade generaladvokaten Jacobs emellertid frågorna i sak på ett sätt som förebådade domstolens avgörande i de förenade målen Sot. Lélos Kai Sia.
(
30
)	Domen i de förenade målen Sot. Lélos Kai Sia (ovan fotnot 29), punkterna 66–69.
(
31
)	Punkterna 41–43.
(
32
)	Punkterna 52 och 54 samt domslutet.
(
33
)	Domen i målet Boehringer I (ovan fotnot 3), punkterna 45 och 46.