62009CC0051_NL
Conclusie van de advocaat generaal
Conclusie van de advocaat generaal
I – Inleiding
1. Barbara Becker komt met deze hogere voorziening op tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) van 2 december 2008 in de zaak Harman International Industries/BHIM(2), strekkende tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna „BHIM”)(3), waarbij haar recht op inschrijving van het gemeenschapsmerk „Barbara Becker” werd erkend.
2. Het onderhavige geschil vindt zijn oorsprong in de oppositie die de onderneming Harman International Industries, Inc. (hierna: „Harman Int. Industries”) met succes had ingesteld bij de oppositieafdeling van het BHIM, op grond van mogelijk gevaar voor verwarring tussen het door rekwirante aangevraagde merk en de oudere rechten van Harman Int. Industries, namelijk die ontleend aan zowel het gemeenschapsmerk „BECKER ONLINE PRO” als het aangevraagde gemeenschapsmerk „BECKER”, waarvoor de aanvraag eerder was ingediend dan die voor het litigieuze merk.
3. Ik merk op dat rekwirante en het BHIM zich in hun processtukken hebben gebaseerd op gebreken in de motivering van het bestreden arrest, terwijl het debat tijdens de mondelinge behandeling zich heeft toegespitst op een onjuiste rechtsopvatting, in het bijzonder ten gevolge van een onjuiste uitlegging van de rechtspraak.
II – Relevante merkenwetgeving
4. Sinds 13 april 2009 wordt het gemeenschapsmerk hoofdzakelijk geregeld door verordening (EG) nr. 207/2009(4) ; voor de beslechting van deze hogere voorziening zijn evenwel nog de voorschriften van verordening (EG) nr. 40/94(5) van toepassing.
5. Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (waarvan de formulering overigens is overgenomen in het corresponderende artikel van verordening nr. 207/2009) bepaalt het volgende:
„Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:
[...]
b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.”
6. Volgens artikel 8, lid 2, worden onder „oudere merken” onder meer de merken verstaan waarvan de datum van de aanvraag om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvraag om een gemeenschapsmerk.
III – De feiten voor het Gerecht en het bestreden arrest
A – Feitenkader en procedure voor het BHIM
7. Op 19 november 2002 verzocht rekwirante, Barbara Becker, het BHIM om inschrijving van het teken bestaande in haar eigen voornaam en familienaam als gemeenschapsmerk, krachtens artikel 25, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94.(6)
8. De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot klasse 9 van de Overeenkomst van Nice(7), die zijn omschreven als volgt: „Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, elektrische, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg‑, meet‑, sein‑, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en ‑instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers”.
9. Op 24 juni 2004 stelde Harman Int. Industries bij de oppositieafdeling van het BHIM oppositie in tegen de inschrijving van dat merk voor alle opgegeven waren van klasse 9 van de Overeenkomst van Nice, krachtens artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening nr. 40/94. Zij baseerde haar oppositie zowel op het gemeenschapswoordmerk BECKER ONLINE PRO(8), als op het reeds aangevraagde gemeenschapswoordmerk BECKER(9) . De waren waarop de oudere merken betrekking hebben, behoren eveneens tot voormelde klasse 9; dat het om gelijksoortige waren gaat, wordt door partijen niet betwist.(10)
10. Op grond dat er gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestond, wees de oppositieafdeling de oppositie van Harman Int. Industries toe.(11) De oppositieafdeling was van oordeel dat de door deze merken aangeduide waren dezelfde waren en dat de merken globaal overeenstemden doordat zij visueel en fonetisch in gemiddelde mate overeenstemden en begripsmatig gelijk waren voor zover zij verwezen naar dezelfde familienaam.
11. Het daarop door Barbara Becker bij de eerste kamer van beroep van het BHIM ingestelde beroep werd toegewezen en de beslissing van de oppositieafdeling werd vernietigd.(12) De kamer van beroep was van mening dat de door de conflicterende merken aangeduide waren deels dezelfde en deels soortgelijk waren, waarbij de kamer naargelang van de aard en het voorwerp ervan een onderscheid maakte tussen de waren bestemd voor het grote publiek, de waren bestemd voor vakmensen en de waren van een tussencategorie bestemd voor beide groepen van personen.(13)
12. Wat de conflicterende tekens betreft, moet worden opgemerkt dat de kamer van beroep om redenen van proceseconomie enerzijds enkel het oudere woordmerk BECKER in aanmerking heeft genomen, en anderzijds het aangevraagde merk Barbara Becker. De kamer stelde slechts een zekere mate van visuele en fonetische overeenstemming vast tussen de conflicterende tekens, gelet op het feit dat een ander element, te weten de voornaam „Barbara”, aan het begin van het aangevraagde merk was geplaatst.(14)
13. Op begripsmatig vlak stelde de kamer van beroep zich evenwel op het standpunt dat de betrokken tekens duidelijk van elkaar verschilden in Duitsland en in de andere landen van de Europese Unie. Naar haar oordeel vormde de familienaam Becker niet het onderscheidende en dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk, omdat het relevante publiek dit merk in het algemeen zal percipiëren in zijn geheel, te weten als „Barbara Becker”, en niet als een combinatie van de voornaam en de familienaam. De kamer merkte voorts op dat Barbara Becker in Duitsland „de status van beroemdheid” heeft(15), terwijl de naam Becker over het algemeen wordt herkend als een veel voorkomende en gewone familienaam. De kamer van beroep concludeerde daarom dat de betrokken tekens begripsmatig voldoende van elkaar verschilden om verwarringsgevaar uit te sluiten.(16)
14. Bovendien stelde de kamer van beroep vast dat niet was voldaan aan de in de rechtspraak gestelde voorwaarde voor toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, te weten dat de conflicterende merken zodanig met elkaar moeten overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen deze merken legt.(17)
B – Samenvatting van het bestreden arrest
15. Op 15 juni 2007 heeft Harman Int. Industries bij het Gerecht beroep ingesteld tot vernietiging van de beslissing van de kamer van beroep. Zij voerde daarbij twee middelen aan, respectievelijk schending van artikel 8, lid 1, sub b, en schending van artikel 8, lid 5, beide van verordening nr. 40/94. Daar de hogere voorziening geen betrekking heeft op het tweede middel, wordt hier voorbijgegaan aan het debat over de toepassing van voormeld artikel 8, lid 5, van de verordening.
16. Het Gerecht aanvaardde het eerste middel, daar de kamer van beroep zijns inziens ten onrechte had geconcludeerd dat de conflicterende merken duidelijk van elkaar verschilden. Los van de mate van verschil tussen de merken op visueel en fonetisch vlak(18), wees het Gerecht het oordeel van de kamer van beroep inzake het relatieve belang van het element „becker” ten opzichte van het element „barbara” in het merk Barbara Becker van de hand op grond van de volgende redenering.(19)
17. Het Gerecht verwees in de eerste plaats naar een van zijn eigen arresten waarin het had vastgesteld dat, hoewel de perceptie van merken bestaande in persoonsnamen kan variëren in de verschillende landen van de Gemeenschap, op zijn minst in Italië de consumenten doorgaans aan de familienaam een groter onderscheidend vermogen toekennen dan aan de voornaam in merken.(20) Het leidde daaruit af dat in het geval van het merk Barbara Becker aan de familienaam Becker dus mogelijkerwijs ook een groter onderscheidend vermogen wordt toegekend dan aan de voornaam Barbara.
18. Het Gerecht stelde in de tweede plaats dat de grote populariteit die Barbara Becker in Duitsland geniet als voormalig echtgenote van Boris Becker, niet betekent dat de conflicterende merken begripsmatig niet overeenstemmen, nu beide verwijzen naar dezelfde familienaam Becker. Die overeenstemming wordt volgens het Gerecht versterkt door het feit dat in een deel van de Gemeenschap aan het element „becker” mogelijkerwijs een groter onderscheidend vermogen wordt toegekend dan aan het element „barbara”, dat gewoon een voornaam is.
19. In de derde plaats verwees het Gerecht naar het arrest Medion van het Hof(21), volgens hetwelk een samengesteld merk dat bestaat uit de nevenschikking van een element en het teken van een ingeschreven ouder merk, met dit andere merk kan worden geacht overeen te stemmen wanneer dit andere merk een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde merk, zelfs wanneer het niet het dominerende bestanddeel ervan vormt. Dit criterium op het voorliggende geval toepassend, heeft het Gerecht het element „becker” opgevat als een familienaam die vaak wordt gebruikt ter aanduiding van een persoon, welk element in het merk Barbara Becker een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt, voldoende om een gevaar voor verwarring aan te nemen.
20. Ten slotte, omdat de identiteit noch de gelijksoortigheid van de waren waarvoor men elk van de conflicterende merken wenste te gebruiken ter discussie stond, en gelet ook op de visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming van de merken Barbara Becker en BECKER, stelde het Gerecht vast dat tussen beide gevaar voor verwarring bestaat, zelfs al zijn de betrokken waren bestemd voor een betrekkelijk oplettend publiek. Het Gerecht verwierp in dat verband het argument van het BHIM dat een samengesteld merk en een ander merk slechts kunnen worden geacht overeen te stemmen indien het gemeenschappelijke bestanddeel ervan het dominerende bestanddeel is in de totaalindruk die door het samengestelde merk wordt opgeroepen. Het aanvaardde evenmin het door Barbara Becker aangevoerde argument dat de rechtspraak inzake samengestelde merken niet van toepassing is op persoonsnamen, wat het gevaar voor verwarring de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 betreft.
IV – Procedure voor het Hof en conclusies van partijen
21. De door Barbara Becker ingestelde hogere voorziening is ter griffie van het Hof ingekomen op 3 februari 2009. Zij verzoekt het Hof:
– punt 1 van het dictum van het bestreden arrest, waarin de beslissing van de eerste kamer van beroep van 7 maart 2007 is vernietigd, te vernietigen;
– punt 3 van het dictum van het bestreden arrest, waarin het BHIM is verwezen in de eigen kosten en in die van Harman Int. Industries, te vernietigen;
– Harman Int. Industries in de kosten te verwijzen.
22. De memorie van antwoord van Harman Int. Industries is bij voormelde griffie ingekomen op 27 maart 2009. Zij verzoekt het Hof:
– het bestreden arrest in zijn geheel te bekrachtigen;
– rekwirante te verwijzen in de kosten die voor Harman Int. Industries zijn ontstaan in alle procedures voor het BHIM en voor de gemeenschapsrechter.
23. Het BHIM heeft zijn memorie van antwoord ingediend op 8 mei 2009(22) en verzoekt het Hof:
– het bestreden arrest in zijn geheel vernietigen;
– Harman Int. Industries te verwijzen in de kosten van het BHIM.
24. Ter terechtzitting van 11 februari 2010 hebben de vertegenwoordigers van Barbara Becker, Harman Int. Industries en het BHIM mondeling hun standpunt toegelicht en de vragen van de leden van de kamer en de advocaat-generaal beantwoord.
V – Bespreking van de hogere voorziening
A – Argumenten van partijen
25. Barbara Becker heeft één enkel middel aangevoerd, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Meer bepaald verwijt zij het Gerecht de onjuiste toepassing in casu van een vaststelling uit het arrest in de zaak Fusco, alsook de onjuiste toepassing in casu van het arrest Medion, beide reeds aangehaald.
26. Wat de eerste grief betreft, verwijt rekwirante het Gerecht dat het op dit geschil een vaststelling uit het arrest Fusco heeft toegepast, inhoudend dat, althans in Italië, de consument bij merken doorgaans een groter onderscheidend vermogen aan de familienaam toekent dan aan de voornaam, daarbij voorbijgaand aan een eigen uitspraak van latere datum, dat deze regel niet automatisch mag worden toegepast, zonder rekening te houden met de bijzonderheden van het concrete geval.(23) In laatstgenoemd arrest, ondanks dat beide conflicterende merken dezelfde Italiaanse familienaam „Rossi” bevatten, was dit woord echter niet als voldoende dominerend beschouwd om gevaar voor verwarring te doen ontstaan.(24)
27. Met haar tweede grief verwijt Barbara Becker het Gerecht dat het met toepassing van het arrest Medion heeft geoordeeld dat het element „Becker” een zelfstandige onderscheidende plaats inneemt in het samengestelde merk, en op basis daarvan heeft geconcludeerd dat de conflicterende merken overeenstemmen. In dit verband meent Barbara Becker dat het genoemde arrest slechts beoogde te voorkomen dat een derde de – waarschijnlijk weinig onderscheidende – naam van zijn onderneming zou kunnen toevoegen aan een reeds ingeschreven merk en ten nadele van dat merk de bescherming voor het geheel zou kunnen opeisen. In ieder geval is volgens haar in het arrest Medion geen algemene regel neergelegd op grond waarvan ieder door twee merken gedeeld element, zelfs wanneer het niet dominerend is in het samengestelde merk, onderscheidend moet worden geacht in de zin van dat arrest, met het daaruit voortvloeiende verwarringsgevaar.
28. Rekwirante wijst ten slotte op de verschillen met de context van het arrest Medion, nu het daarin ging om de appositie van de naam van een onderneming aan een ouder merk, terwijl het in de onderhavige zaak gaat om de aanvraag van een volledige naam, waarbij de familienaam overeenstemt met een ander ingeschreven merk. Zij stelt dat het publiek het teken „Barbara Becker” percipieert als dat van een persoon van het vrouwelijke geslacht, doch niet zonder meer zal verwarren met de familienaam Becker, die veel voorkomt en derhalve weinig geschikt is om een begripsmatige gelijkenis tussen de conflicterende merken aan te nemen. Volgens haar heeft het Gerecht dan ook een fout gemaakt door de naam „Barbara” te bestempelen als „gewoon een voornaam”(25), daar deze in combinatie met de betrokken familienaam van beslissende invloed is op de totaalindruk die door het merk wordt opgeroepen, nu het een volledig nieuwe begripsmatige betekenis verleent aan de familienaam „Becker”.
29. Het BHIM steunt in wezen het door rekwirante gestelde, in het bijzonder de omstandigheid dat het Gerecht geen rekening heeft gehouden met alle bijzonderheden van het geval, zoals de grote bekendheid van de voormalige echtgenote van de beroemde tennisspeler, en de fouten bij de toepassing van het arrest Medion. Net als Barbara Becker heeft het BHIM kritiek op de motivering van het bestreden arrest, die het om bovengenoemde redenen tegenstrijdig en ontoereikend acht. Tijdens de mondelinge behandeling waren de verwijten van het BHIM evenwel met name gericht op de automatische toepassing van de postulaten van het arrest Medion.
30. Harman Int. Industries concludeert daarentegen tot afwijzing van de hogere voorziening, daar zij de analyse van het Gerecht correct acht, en tot bekrachtiging van het bestreden arrest in zijn geheel.
B – Bespreking van het middel
1. Ontvankelijkheid van de hogere voorziening
31. Allereerst herinner ik eraan dat bij gebreke van een desbetreffend verzoek van een van de procespartijen, het de taak van het Hof is ambtshalve iedere vraag betreffende de ontvankelijkheid van een hogere voorziening of van een middel ervan te onderzoeken.(26) Het is vaste rechtspraak dat, krachtens artikel 225, lid 1, tweede alinea, EG (thans artikel 256 VWEU) en artikel 58 van het Statuut van het Hof van Justitie, de hogere voorziening is beperkt tot rechtsvragen en moet zijn gebaseerd op middelen ontleend aan met name schending van het gemeenschapsrecht door het Gerecht.(27)
32. Gezien het voorgaande en de toespelingen van Harman Int. Industries bij de mondelinge behandeling op een eventuele niet-ontvankelijkheid van de stellingen van haar tegenpartijen, dient de ontvankelijkheid van het enige middel van deze hogere voorziening ambtshalve te worden beoordeeld.
33. De vraag doet zich met name voor vanwege de kritiek van rekwirante en het BHIM, dat het bestreden arrest het aangevraagde merk Barbara Becker niet beoordeelt vanuit het oogpunt van de invloed op de totaalindruk die de toevoeging van de voornaam aan de familienaam heeft, en op de kwalificatie van die familienaam als „gangbaar” of gewoon. Inderdaad zou twijfel aan de ontvankelijkheid kunnen opkomen, voor zover die kritiek enkel strekte tot een herbeoordeling van de feiten, waartoe het Hof in hogere voorziening immers niet bevoegd is.(28)
34. Ik geloof echter niet dat zulks het geval is.
35. In de eerste plaats, zoals het BHIM stelt, plaatsen rekwirante en het BHIM zelf niet zozeer vraagtekens bij de uitkomst van die feitelijke beoordelingen, als wel bij de motivering in extenso van het bestreden arrest. Hun kritiek vindt steun in de vaste rechtspraak volgens welke een ontbrekende of ontoereikende motivering een rechtsvraag is verband houdend met inachtneming van wezenlijke vormvoorschriften in de zin van artikel 230 EG (thans artikel 263 VWEU), en dus in hogere voorziening kan worden aangevoerd(29) of zelfs als middel van openbare orde ambtshalve moet worden opgeworpen.(30)
36. In de tweede plaats is het middel, zoals ik al heb opgemerkt, bij de mondelinge behandeling nader afgebakend, in elk geval wat het BHIM aangaat, en heeft de op motiveringsgebreken gerichte grief plaatsgemaakt voor een andere, duidelijkere grief over een onjuiste rechtsopvatting wat de toepassing van het arrest Medion betreft.
37. Op basis van het voorgaande kan mijns inziens de tegen het bestreden arrest aangevoerde kritiek onder de categorie van de onjuiste rechtsopvatting worden gebracht.
2. Ten gronde
38. De door rekwirante in haar verzoekschrift geuite kritiek, gelezen in samenhang met de opmerkingen van het BHIM, werpt allereerst de vraag op naar de toepasselijkheid en de uitlegging van de arresten (met name Fusco en Medion) waarbij het Gerecht steun heeft gezocht voor de beslechting van het geschil „in wezen op basis van de context van het onderhavige geval”. Gegeven de achtergrond van deze hogere voorziening, te weten het gevaar voor verwarring, alsook de grondslag van het middel, te weten onjuiste uitlegging en toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, zal ik nader ingaan op de wettelijke en in de rechtspraak ontwikkelde parameters om dit soort geschillen te beoordelen.
39. Volgens voornoemde bepaling wordt na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt. Verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.
40. In de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 wordt erop gewezen dat de afweging van het gevaar voor verwarring afhangt van vele factoren, met name de bekendheid van het merk op de markt, de mogelijkheid van associatie van het merk met het gebruikte of ingeschreven teken, de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten.
41. Het Hof heeft ten aanzien van de definitie van verwarringsgevaar in vaste rechtspraak aanvaard dat van gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 sprake is wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.(31)
42. Wat de methode voor het vaststellen van dat gevaar voor verwarring van twee tekens bij het publiek betreft heeft het Hof bepaald dat dit gevaar globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.(32)
43. Die globale beoordeling is volgens vaste rechtspraak gericht op de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende merken, waarbij geldt dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, in het bijzonder rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Het Hof heeft bovendien benadrukt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. In dit verband is in de rechtspraak steeds benadrukt dat de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan.(33)
44. In het onderhavige geval staat de gelijksoortigheid van de waren niet ter discussie, evenmin als de mate van overeenstemming tussen de betrokken merken vanuit visueel of fonetisch oogpunt. In geschil is de begripsmatige overeenstemming, wat in casu in wezen inhield dat de betekenis van de familienaam „Becker” en van de volledige naam „Barbara Becker” moest worden onderzocht en moest worden getracht de invloed van de voornaam op de familienaam vast te stellen.
45. Zoals steeds in de in punt 43 van deze conclusie aangehaalde rechtspraak is bepaald, moest dit gebeuren „met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval”. Van bijzonder belang in deze context is de omstandigheid dat in de bij het Gerecht bestreden beslissing van de kamer van beroep van het BHIM een begripsmatig verschil tussen de conflicterende merken werd aangenomen, met name gebaseerd op de zwakheid van het merk BECKER vanwege de gangbaarheid van de familienaam, en op de populariteit van Barbara Becker in Duitsland.(34)
46. In het bestreden arrest is evenwel, zoals ik hieronder zal toelichten, een schematische benadering gevolgd op basis van – betrekkelijk op zichzelf staande – eerdere uitspraken van zowel het Gerecht (Fusco) als dit Hof (Medion), waarin de concrete omstandigheden van het geval van bijzonder belang, zo niet beslissend waren.
47. In de punten 34 tot en met 43 van het bestreden arrest behandelt en beantwoordt het Gerecht de kwestie van de overeenstemming op begripsmatig vlak. De conclusie dat er sprake is van verwarringsgevaar, krijgt met name vorm in de punten 35 en 36, die op het arrest Fusco zijn gebaseerd, en in de punten 37 tot en met 41, die uitgaan van het arrest Medion.
48. Het Gerecht stelt in de eerste plaats vast dat de familienaam „becker” „een groter onderscheidend vermogen” heeft dan het element „barbara”, onder verwijzing naar het arrest Fusco. In dat arrest had het Gerecht geconcludeerd dat tussen de merken „Enzo Fusco” en „Antonio Fusco” gevaar voor verwarring bestond, zoals gezegd op grond dat minstens in Italië de consumenten doorgaans aan de familienaam een groter onderscheidend vermogen toekennen dan aan de voornaam in merken. Hoe populair rekwirante in Duitsland is, zou op begripsmatig vlak niet relevant zijn (punten 34 en 35).
49. Een dergelijke automatische uitbreiding van het arrest Fusco naar het voorliggende geval is evenwel moeilijk aanvaardbaar, gezien het belang dat in dat arrest aan de omstandigheden van het geval werd gehecht blijkens uitdrukkingen als „in deze omstandigheden” en „in casu” of „in de betrokken merken” in punt 54 van het arrest.
50. Het belang van de omstandigheden van het geval in het arrest Fusco blijkt duidelijk in een kort nadien door het Gerecht zelf gewezen arrest in de zaak Marcorossi, waarin het eveneens om Italiaanse familienamen ging. Nadat het eraan had herinnerd dat de perceptie van merken bestaande in een voornaam en een familienaam kan variëren in de verschillende landen van de Europese Gemeenschap en dat niet kan worden uitgesloten dat in sommige landen de consumenten de familienaam beter onthouden dan de voornaam, daarbij uitdrukkelijk verwijzend naar het arrest Fusco, preciseerde het vervolgens dat „deze algemene regel evenwel [...] niet op automatische wijze mag worden toegepast, zonder rekening te houden met de bijzonderheden van elk concreet geval”.
51. In de tweede plaats, en met name hierop richten zich mijn bezwaren, verwijst het Gerecht naar het arrest dat dit Hof in antwoord op de prejudiciële vraag in de zaak Medion heeft gewezen.
52. Het ging in die prejudiciële zaak om het gevaar voor verwarring tussen het merk LIFE, ingeschreven door de Duitse onderneming Medion voor consumentenelektronica, en de benaming THOMSON LIFE, waaronder de onderneming Thomson een aantal van haar producten verkocht. Beide merken dekten – althans gedeeltelijk – dezelfde producten, reden waarom Medion de nationale rechter verzocht Thomson het gebruik van die benaming te verbieden voor de producten die identiek waren.(35)
53. De werkelijke strekking van de beslissing in het arrest Medion blijkt uit het verschil tussen de letter van de door de nationale rechter geformuleerde vraag en de letter van het door het Hof gegeven antwoord. Terwijl immers de verwijzende rechter vraagt of er in de omstandigheden van het geval, zoals net beschreven, gevaar voor verwarring „bestaat”, antwoordt het Hof dat in de gegeven omstandigheden een dergelijk gevaar „kan bestaan”. De betekenis van de wijze waarop het Hof zich in zijn antwoord uitdrukt, blijkt duidelijk uit punt 30 van het betreffende arrest. In dat punt, nadat het Hof had herinnerd aan het gebod, als regel, van de „globale beoordeling” of de „totaalindruk”, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (punt 28) bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, aanvaardt het de mogelijkheid dat bij uitzondering een ouder merk, dat een derde gebruikt in een samengesteld teken, d aarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt zonder evenwel het dominerende bestanddeel ervan te vormen.
54. In die zaak stelde het Hof bij het onderzoek van de voorwaarden van het eventuele verwarringsgevaar namelijk in punt 30 van het arrest vast: „[a]fgezien van het gewone geval waarin de gemiddelde consument een merk als een geheel waarneemt, en niettegenstaande het feit dat de totaalindruk kan worden gedomineerd door een of meer bestanddelen van een samengesteld merk, valt echter niet uit te sluiten dat in een bijzonder geval een ouder merk, dat een derde samen met zijn firmanaam gebruikt in een samengesteld teken, daarin een zelfstandige onderscheidende plaats
behoudt en toch niet het dominerende bestanddeel ervan vormt ”.(36)
55. Aldus luidde het antwoord van het Hof aan de verwijzende rechter in die zaak met betrekking tot de beoordeling van het bestaan van gevaar voor verwarring tussen twee tekens, in gevallen waarin een samengesteld merk een eerder geregistreerd merk als een van zijn bestanddelen heeft, en dwong het de rechter daarmee de zogeheten „Prägetheorie” (theorie van de kenmerkende indruk) te verwerpen.(37)
56. Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat indien het Gerecht zijn beoordeling van het gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken met succes op de rechtspraak van het arrest Medion had willen doen steunen, het in termen van uitzondering had moeten argumenteren(38) ; dat wil zeggen, het had moeten toelichten waarom in dit geval bij uitzondering kon worden voorbijgegaan aan het algemene vereiste, de aanvraag van het samengestelde merk te beoordelen op basis van de totaalindruk, daarbij in het bijzonder rekening houdend met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan. Met andere woorden, het Gerecht had moeten beargumenteren, in de context van de eventuele begripsmatige overeenstemming tussen „barbara becker” en „becker”, waarom in dit geval het element „becker” geen dominerende plaats in het totaal behoeft in te nemen.
57. Van dit alles is evenwel niets terug te vinden in de motivering van het bestreden arrest. Er is integendeel nauwelijks een andere overweging te vinden (punt 37) dan die, dat „becker” een familienaam is, wat niet ter discussie staat en ook moeilijk te weerleggen valt. Op basis daarvan volgt direct de conclusie dat „becker” en „barbara becker” overeenstemmen (punt 38) en dat derhalve de kamer van beroep het recht verkeerd heeft toegepast (punt 39).
58. Zoals gezegd gaat het thans bestreden arrest geheel voorbij aan de bespreking en het onderzoek van de familienaam Becker om te bepalen of deze een dergelijke zelfstandige onderscheidende plaats behoudt, zonder dat deze een dominerende plaats in het totaal behoeft te hebben in de zin van het arrest Medion, hoewel in de omstandigheden van de zaak beoordeling van het onderscheidend vermogen van het oudere merk BECKER van essentieel belang was.(39) Indien dit laatste merk een grote mate van bekendheid bij het publiek had genoten, zou het immers voor elk ander merk bestemd ter aanduiding van dezelfde waren veel moeilijker zijn geweest zich de familienaam toe te eigenen.
59. Op basis van een veralgemeende en deels incorrecte uitlegging van de arresten Fusco en Medion in combinatie met elkaar, kan het bestreden arrest tot de – als zodanig onjuiste – overtuiging leiden dat in beginsel elke familienaam die samenvalt met een ouder merk met succes kan worden aangevoerd tegen de inschrijving van een samengesteld merk bestaande uit een voornaam en de betrokken familienaam, op grond van gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.
60. Met andere woorden, een vermeend beginsel ontleend aan een eerder arrest van het Gerecht zelf, opgeteld bij een ander ontleend aan een arrest van het Hof lijkt tot een bijna noodzakelijke uitkomst te leiden, waarin de kwestie van de begripsmatige overeenstemming praktisch wordt genegeerd, omdat het bestreden arrest geen rekening houdt met alle feitelijke omstandigheden van de zaak, zoals het op grond van de rechtspraak had moeten doen. Met name heeft geen beoordeling plaatsgevonden van de mogelijke invloed van de voornaam op de begripsmatige betekenis van het merk Barbara Becker, noch van de mate van onderscheidend vermogen van een merk bestaande uit enkel een familienaam.
61. Gelet op het voorgaande heeft het Gerecht naar mijn mening in het bestreden arrest blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, zodat het voorgestelde middel slaagt en het arrest moet worden vernietigd.
62. Daar de vastgestelde fout enkel kan worden hersteld door de in het vorige punt genoemde feitelijke beoordelingen te verrichten, en de omstandigheid buiten beschouwing gelaten dat het Gerecht, gelet op het arrest, geen antwoord behoefde te geven op het tweede middel van verzoekster, is de zaak niet in staat van wijzen in de zin van artikel 61, eerste alinea, van ’s Hofs Statuut, zodat ik voorstel de zaak naar het Gerecht te verwijzen om die beoordelingen te verrichten en dienovereenkomstig opnieuw te beslissen.
VI – Kosten
63. Aangezien ik voorstel de zaak te verwijzen naar het Gerecht, moet de beslissing omtrent de kosten van de onderhavige hogere voorziening worden aangehouden.
VII – Conclusie
64. Gelet op het voorgaande, geef ik het Hof in overweging:
1) Het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (Eerste kamer) van 2 december 2008, Harman International Industries/BHIM (T‑212/07), in zijn geheel te vernietigen.
2) De zaak naar het Gerecht van de Europese Unie te verwijzen.
3) De beslissing omtrent de kosten aan te houden.
(1) .
(2)  –	Zaak T‑212/07, Jurispr. blz. II‑3431.
(3)  –	Beslissing van 7 maart 2007 (zaak R 502/2006‑1).
(4)  –	Verordening van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), die sinds genoemde datum van kracht is.
(5)  –	Verordening van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), gewijzigd bij verordening (EG) nr. 3288/94 van de Raad van 22 december 1994 ter uitvoering van de in het kader van de Uruguayronde gesloten overeenkomsten (PB L 349, blz. 83), en, ten slotte, bij verordening (EG) nr. 422/2004 van de Raad van 19 februari 2004 (PB L 70, blz. 1) (hierna: „verordening nr. 40/94”).
(6)  –	Aanvraag gepubliceerd in het Blad van gemeenschapsmerken
nr. 13/2004 van 29 maart 2004.
(7)  –	Van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.
(8)  –	Ingeschreven onder nummer 1.823.228, op 1 juli 2002.
(9)  –	De aanvraag van 2 november 2000 met nummer 1.944.578 is nadien, op 17 september 2004, ingeschreven als merk.
(10)  –	Zie punten 22 en 27 van het bestreden arrest.
(11)  –	Bij beslissing van 15 februari 2005.
(12)  –	In voetnoot 3 aangehaalde beslissing.
(13)  –	Punt 29 van de beslissing.
(14)  –	Punten 34 en 35 van de beslissing.
(15)  –	Punt 36 van de beslissing.
(16)  –	Punten 36‑42 van de beslissing.
(17)  –	Arrest van 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux (C‑408/01, Jurispr. blz. I‑12537, punt 41).
(18)  –	Punt 33 van het bestreden arrest.
(19)  –	Zie de punten 34‑38 van het bestreden arrest.
(20)  –	Arrest Gerecht van 1 maart 2005, Fusco/BHIM – Fusco International (ENZO FUSCO) (T‑185/03, Jurispr. blz. II‑715, punt 54).
(21)  –	Arrest Hof van 6 oktober 2005 (C‑120/04, Jurispr. blz. I‑8551, punten 30 en 37).
(22)  –	Fax van 4 mei.
(23)  –	Arrest Gerecht van 12 juli 2006, Rossi/BHIM (Marcorossi) (T‑97/05, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie; hierna: „arrest Marcorossi”, punt 45).
(24)  –	Arrest Marcorossi, punten 46 en 47.
(25)  –	In punt 36 van het bestreden arrest.
(26) –	Arresten van 26 februari 2002, Raad/Boehringer (C‑23/00 P, Jurispr. blz. I‑1873, punt 46), en 28 februari 2008, Neirinck/Commissie (C‑17/07 P, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 38).
(27) –	Arresten van 8 april 1992, F./Commissie (C‑346/90 P, Jurispr. blz. I‑2691, punten 6 en 7); 9 maart 1994, Hilti/Commissie (C‑53/92 P, Jurispr. blz. I‑667, punt 10); 1 juni 1994, Commissie/Brazzelli Lualdi e.a. (C‑136/92 P, Jurispr. blz. I‑1981 punt 47), en 30 april 2009, Commissie/Italië en Wam (C‑494/06 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 29).
(28)  –	Arrest van 19 september 2002, DKV/BHIM (Companyline) (C‑104/00 P, Jurispr. blz. I‑7561, punten 21 en 22), alsook conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer, punten 59 en 60; zie ook beschikkingen van 5 februari 2004, Telefon & Buch/BHIM (C‑326/01 P, Jurispr. blz. I‑1371, punt 35), en Streamservice/BHIM (C‑150/02 P, Jurispr. blz. I‑1461, punt 30).
(29) –	Arresten van 1 oktober 1991, Vidrányi/Commissie (C‑283/90 P, Jurispr. blz. I‑4339, punt 29); 7 mei 1998, Somaco/Commissie (C‑401/96, Jurispr. blz. I‑2587, punt 53); 13 december 2001, Cubero Vermurie/Commissie (C‑446/00 P, Jurispr. blz. I‑10315, punt 20), en 8 februari 2007, Groupe Danone/Commissie (C‑3/06 P, Jurispr. blz. I‑1331, punt 45).
(30) –	Arresten van 20 februari 1997, Commissie/Daffix (C‑166/95 P, Jurispr. blz. I‑983, punt 24); 2 april 1998, Commissie/Sytraval en Brink’s France (C‑367/95 P, Jurispr. blz. I‑1719, punt 67); 30 maart 2000, VBA/Florimex e.a. (C‑265/97 P, Jurispr. blz. I‑2061, punt 114); 10 juli 2008, Bertelsmann en Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, Jurispr. blz. I‑4951, punt 174), en 2 december 2009, Commissie/Ierland e.a. (C‑89/08 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 34).
(31)  –	Zie in dit verband met betrekking tot richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988, Eerste richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, Jurispr. blz. I‑3819, punt 17), en arrest Medion, reeds aangehaald, punt 26; alsmede met betrekking tot de gemeenschapsmerkverordening, arresten van 12 juni 2007, BHIM/Shaker (C‑334/05 P, Jurispr. blz. 4529, punt 33), en 20 september 2007, Nestlé/BHIM (C‑193/06 P, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 32).
(32)  –	Zie in deze zin arrest van 11 november 1997, SABEL (C‑251/95, Jurispr. blz. I‑6191, punt 22); arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 18; arrest van 22 juni 2000, Marca Mode (C‑425/98, Jurispr. blz. I‑4861, punt 40); arrest Medion, reeds aangehaald, punt 27; arrest van 23 maart 2006, Mülhens/BHIM (C‑206/04 P, Jurispr. blz. I‑2717, punt 18); arresten BHIM/Shaker, reeds aangehaald, punt 34, en Nestlé/BHIM, reeds aangehaald, punt 33, alsook beschikking van 28 april 2004, Matratzen Concord/BHIM (C‑3/03 P, Jurispr. blz. I‑3657, punt 28).
(33)  –	Zie in deze zin reeds aangehaalde arresten SABEL, punt 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 25; Medion, punt 28; Mülhens/BHIM, punt 19, en BHIM/Shaker, punt 35; alsook voornoemde beschikking Matratzen Concord/BHIM, punt 29.
(34)  –	Punten 36‑41 van de bestreden beslissing.
(35)  –	Zie punten 6‑10 van het arrest.
(36)  –	Cursivering van mij.
(37)  –	Volgens die theorie moet bij de beoordeling van de overeenstemming van het bestreden teken worden uitgegaan van de totaalindruk die elk van de twee tekens oproept, en worden onderzocht of het identieke deel voor het samengestelde teken zodanig kenmerkend is dat de overige elementen in de gewekte totaalindruk grotendeels naar de achtergrond verdwijnen. Arrest Medion, aangehaald, punt 12.
(38)  –	Hacker, F., „§ 9 - Relative Eintragungshindernisse – Ähnlichkeit mehrgliedriger Marken”, in Ströbele/Hacker, Markengesetz Kommentar,
9ª ed., Uitg. Carl Heymanns, Keulen, 2009, blz. 598.
(39)  –	Keller, E./Glinke, A., „Die ‚MEDION’-Entscheidung des EuGH: Neujustierung der verwechselungsrelevanten Markenähnlichkeit bei Kombinationsmarken”, in Wettbewerb in Recht und Praxis,
nr. 1/2006, blz. 21 e.v., blz. 27.