61981C0001
CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL F. CAPOTORTI
VAN 8 OKTOBER 1981 (
1
)
Mijnheer de president,
mijne heren rechters,
1.
De prejudiciële vragen waarop in deze zaak antwoord moet worden gegeven, hebben betrekking op het moeilijke probleem, welke grenzen het gemeenschapsrecht (en met name artikel 36 EEG-Verdrag) stelt aan de bescherming van een warenmerk. Het onderhavige geval wordt gekenmerkt door drie elementen: parallelimport van een geneesmiddel vanuit een Lid-Staat in een andere Lid-Staat; herverpakking van het produkt door de importeur; de reactie van de merkgerechtigde in de staat van invoer, die met een beroep om zijn uitsluitend recht de verkoop van het omgepakte produkt tracht te beletten. Er zijn duidelijke raakpunten met de casus die hebben geleid tot de zaken 102/77 (arrest van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche t. Centrafarm, Jurispr. 1978, blz. 1139) en 3/78 (arrest van 10 oktober 1978, Centrafarm t. American Home Products, Jurispr. 1978, blz. 1823); het is daarom begrijpelijk dat partijen deze twee precedenten hebben aangehaald, zonder daaruit evenwel dezelfde gevolgtrekkingen te maken.
2.
Het is goed de belangrijkste feiten nog eens precies op een rijtje te zetten. De Duitse firma Eurim-Pharm importeerde in de Bondsrepubliek een antibioticum uit het Verenigd Koninkrijk, Vibramycin genaamd, dat door de Britse dochtermaatschappij van de multinational Pfizer wordt geproduceerd. In Duitsland wordt hetzelfde geneesmiddel verkocht door de Duitse dochtermaatschappij van Pfizer; het wordt daar beschermd door een gedeponeerd merk, waarvan de moedermaatschappij houdster is. De Vi-bramycin-capsules worden door de fabrikant opgemaakt in zogenaamde doordrukstrips, die aan de achterzijde zijn voorzien van de opdruk „Vibramycin Pfizer”; elke strip bevat vijf capsules. De strips zijn op hun beurt verpakt in doosjes van twee (tien capsules) of van tien (vijftig capsules).
De importeur Eurim-Pharm verving deze verpakking door nieuwe kartonnen doosjes, die elk één oorspronkelijke doordrukstrip bevatten. Omdat één zijde van deze doosjes uit transparant materiaal bestaat, is de achterop de doordrukstrip aangebrachte opdruk „Vibramycin Pfizer” goed zichtbaar. Op de andere zijde van de doosjes staat onder de aanduiding „Breitspektrum-Antibiotikum” eerst de vermelding „Hersteller: Pfizer Ltd., Sandwich, Kent, G.B.” en daaronder: „Importeur: Eurim-Pharm GmbH, Arzneimittelgroßhandlung, 8229 Piding; abgepackt vom Importeurvertrieb: Eurim-Pharm GmbH, 8229 Piding”. In die nieuwe verpakking bevindt zich een aan de Duitse bepalingen beantwoordende bijsluiter met nogmaals de vermelding dat het produkt door de importeur is omgepakt.
Van mening dat de herverpakking van het betrokken produkt door Eurim-Pharm naar Duits recht inbreuk maakt op haar merkrecht, heeft Pfizer voor het Landgericht Hamburg zowel een procedure ten gronde aangespannen om deze inbreuk rechtens te laten vaststellen, als een procedure in kort geding, opdat de importeur onmiddellijk zou worden verboden Vibramycin om te pakken en het in de nieuwe verpakking in de handel te brengen. In de kort-gedingsprocedure heeft de aangezochte rechter eerst bij beschikking (van 27 juli 1979) en vervolgens bij vonnis (van 10 augustus 1979) de gevraagde voorlopige voorziening gegeven; doch in appèl overwoog het Hanseatische Oberlandesgericht in zijn arrest van 24 januari 1980, dat de uitoefening van het merkrecht in casu was uitgesloten op grond van de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag. Hierna heeft de rechter in eerste aanleg, voor wie de procedure ten gronde was voortgezet, besloten het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag de volgende twee vragen te stellen:
„1.
Is de houder van een te zijnen behoeve in Lid-Staat A beschermd merkrecht krachtens artikel 36 EEG-Verdrag bevoegd om met een beroep op dat recht te beletten dat een importeur geneesmiddelen, door een dochteronderneming van de merkgerechtigde en met zijn toestemming in Lid-Staat B van de Gemeenschap rechtmatig van zijn merk voorzien en onder dit merk in het verkeer gebracht, opkoopt, ze opnieuw verpakt in overeenstemming met de afwijkende recepteergewoonten van de artsen in Lid-Staat A, en ze aldaar in het verkeer brengt in een door de importeur ontworpen buitenverpakking met aan de voorzijde een doorzichtig venster waardoor het merk van de merkgerechtigde op de achterzijde van de doordrukstrip die het geneesmiddel omhult, zichtbaar is?
2.
Is het voor het bestaan van een ongeoorloofde beperking van de handel in de zin van artikel 36, tweede volzin, EEG-Verdrag voldoende dat het beroep op het nationale merkrecht, in samenhang met het distributiestelsel van de merkgerechtigde, objectief tot een afscherming van de markt tussen de Lid-Staten leidt, of moet veeleer worden bewezen dat de merkgerechtigde zijn merkrecht, in samenhang met zijn distributiestelsel, aanwendt met het einddoel de markten kunstmatig af te schermen?”
3.
Zoals bekend, kan in beginsel de houder van een door de wetgeving van een Lid-Staat beschermd recht van industriële of commerciële eigendom zich niet op deze wetgeving beroepen om zich te verzetten tegen de invoer van een produkt dat reeds door de merkgerechtigde zelf of met diens toestemming in een andere Lid-Staat in de handel is gebracht. De rechtspraak van het Hof op dit punt is duidelijk: ik noem slechts de arresten van 31 oktober 1974 (Centrafarm t. Winthrop, zaak 16/74, Jurispr. 1974, blz. 1183) en 10 oktober 1978 (Centrafarm t. American Home Products, zaak 3/78, reeds aangehaald) en het arrest van 20 januari 1981 (Musik-Vertrieb membran GmbH, gevoegde zaken 55 en 57/80, nog niet gepubliceerd). Elke maatregel die een „nevenimpor-teur” belet het produkt dat hij op rechtmatige wijze in een andere Lid-Staat heeft verkregen, te verkopen, is op zichzelf onverenigbaar met artikel 30 EEG-Verdrag, aangezien het gelijke werking heeft als een kwantitatieve invoerbeperking: de rechter in het hoofdgeding blijkt zich hiervan zeer wel bewust te zijn.
Het is eveneens bekend dat artikel 36 slechts uitzonderingen op het beginsel van het vrije verkeer van goederen toelaat voor zover deze hun rechtvaardiging vinden in het waarborgen van de rechten die het specifieke voorwerp van de industriële en commerciële eigendom vormen (zie het arrest Centrafarm t. Winthrop, r.o. 7). Met betrekking tot het merkrecht overwoog het Hof, dat het specifieke voorwerp hiervan erin bestaat, de merkgerechtigde het uitsluitend recht te verschaffen het merk te gebruiken voor bet als eerste in bet verkeer brengen van een produkt, en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door van dit merk valselijk voorziene produkten te verkopen (arrest Centrafarm t. Winthrop, r.o. 8). Uiteraard is in gevallen van parallelle import als in casu, het produkt reeds in het verkeer gebracht wanneer de merkhouder in rechte optreedt. Maar het Hof heeft in het algemeen ook belang toegekend aan de „wezenlijke functie” van het merk, welke daarin is gelegen dat aan de consument of aan de eindgebruiker de ware herkomst van het gemerkte produkt wordt gegarandeerd (zie genoemde arresten Hoffmann-La Roche t. Centrafarm, r.o. 7, en Centrafarm t. American Home Products, r.o. 12). Deze herkomstgarantie impliceert met name de bescherming van het vertrouwen van de consument, dat aan de oorspronkelijke staat van het produkt niets wordt veranderd zonder toestemming van de merkgerechtigde (arrest Hoffmann-La Roche t. Centrafarm, r.o. 7.)
In de onderhavige zaak kan men het kernprobleem daarom als volgt omschrijven: wanneer een importeur een geneesmiddel ompakt en zich daarbij beperkt tot de vervanging van de buitenverpakking, doch niet aan de binnenverpakking komt, en hij het door de fabrikant op de binnenverpakking gedrukte merk zichtbaar maakt, kan men dan zeggen dat de oorspronkelijke staat van het produkt zodanig is gewijzigd, dat de herkomstgarantie is aangetast? Het is in wezen over dit probleem dat de opvattingen van de rechter in eerste aanleg en van die in beroep uiteen lopen. Volgens het Landgericht is de wijze waarop Eurim-Pharm het produkt heeft omgepakt, rechtens gelijk te stellen met het aanbrengen van het merk op de buitenverpakking, waarmee afbreuk wordt gedaan aan de herkomstgarantie, die betrekking heeft op de totale opmaak. Volgens het Oberlandesgericht daarentegen kan worden volstaan met de overweging, dat de nieuwe presentatie van het produkt geen misverstanden doet ontstaan over zijn herkomst en dat de Vibramycin-capsules in de toestand zijn gebleven waarin de fabrikant ze had gebracht (dat wil zeggen in van zijn merk voorziene doordrukstrips).
4.
Mijns inziens reikt het arrest van 23 mei 1979 (Hoffmann-La Roche/Centrafarm) de elementen aan die nodig zijn om dit probleem op te lossen. Zoals bekend, kwamen ook in die zaak de prejudiciële vragen voort uit een feitelijke situatie waarin een geneesmiddel uit Groot-Brittannië in de Bondsrepubliek was ingevoerd en door de importeur was omgepakt, waartegen de Duitse dochteronderneming van de multinational, waartoe ook de Britse fabrikant van het produkt behoorde, zich had verzet met een beroep op het Duitse merkenrecht. Maar daar had de ompakking betrekking op de gehele verpakking (flesjes en doosjes), terwijl de importeur op de nieuwe verpakking het merk van de producent had aangebracht. Na de vraag waarom het ging, te hebben gepreciseerd (namelijk „of het ompakken van een onder een merk verhandeld produkt ... ten koste van de eenzelvigheid van het produkt kan gaan”, r.o. 9), erkende het Hof dat het mogelijk was „dat de ompakking geschiedt onder zodanige omstandigheden, dat aan de oorspronkelijke toestand van het produkt geen afbreuk kan worden gedaan”, waaraan het toevoegde dat „zulks bijvoorbeeld het geval kan zijn wanneer de merkgerechtigde het produkt in dubbele verpakking in het verkeer heeft gebracht, terwijl het ompakken slechts de buitenverpakking betreft en de binnenverpakking intact wordt gelaten ...” (r.o. 10). In het dictum van het arrest besliste het Hof, dat het in de zin van artikel 36, eerste volzin, EEG-Verdrag gerechtvaardigd, was „dat de merkgerechtigde die in twee staten gelijktijdig bescherming geniet, ertegen opkomt dat een produkt waarop in één dier staten het merk rechtmatig werd aangebracht, op de markt van de andere Lid-Staat wordt gebracht, nadat het produkt is omgepakt en het merk door een derde op de nieuwe verpakking is aangebracht”. Het voegde hier echter direct aan toe, dat „zulks niettemin als een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten in de zin van artikel 36, tweede volzin van het Verdrag is te beschouwen, wanneer komt vast te staan dat de wijze waarop de gerechtigde zijn merkrecht gebruikt, zijn afzetsysteem in aanmerking genomen, tot kunstmatige afscherming van de markten der Lid-Staten zal bijdragen; wordt aangetoond dat de oorspronkelijke toestand van het produkt bij ompakking ongemoeid blijft; de merkgerechtigde tevoren van de verhandeling van het omgepakte produkt in kennis wordt gesteld; en op de nieuwe verpakking wordt vermeld door wie het produkt werd omgepakt.”
Het is deze uitspraak die het uitgangspunt moet zijn bij de beantwoording van de vragen het Landgericht Hamburg. Laten we het probleem van de afscherming van de nationale markten als gevolg van de uitoefening van het merkrecht, waarop de tweede vraag betrekking heeft, even buiten beschouwing laten. Met betrekking tot de andere drie in het arrest genoemde voorwaarden voor de toepasselijkheid van artikel 36, tweede volzin, EEG-Verdrag (wanneer er dus sprake is van een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten) meen ik dat men met recht kan stellen: a) dat de oorspronkelijke staat van het produkt niet wordt gewijzigd wanneer bij ompakking het binnenste omhulsel intact wordt gelaten; b) dat het niet essentieel is dat de merkhouder in kennis wordt gesteld van de verhandeling van het omgepakte produktj indien het merk niet opnieuw door de importeur is aangebracht, doch het oorspronkelijke merk zichtbaar blijft; c) dat het essentieel is dat op de nieuwe buitenverpakking wordt vermeld, dat de importeur het produkt heeft omgepakt.
Deze drie punten behoeven enig commentaar. Ten aanzien van punt a) merk ik op, dat het Hof in het arrest Hoff-mann-La Roche t. Centrafarm niet de streng formalistische, op het Duitse recht gebaseerde opvatting van de belanghebbenden deelde, dat elke, ook zuiver uitwendige wijziging van de verpakking een inbreuk op het merkrecht is. Het Hof stelde dat dit recht alleen rechtmatig kan worden uitgeoefend om te verhinderen dat derden de verpakking dusdanig wijzigen, dat de wezenlijke eigenschappen van het produkt dreigen te worden aangetast; en als voorbeeld van een ompakking waarbij een dergelijk gevaar niet aanwezig is, noemde het nu juist het geval waarin de buitenverpakking wordt vervangen en het binnenste omhulsel intact wordt gelaten. Zou men overigens de gehele, door de fabrikant gebruikte verpakking onder het begrip „oorspronkelijke staat van het produkt” brengen, dan is het duidelijk dat elke willekeurige ompakking tot een wijziging van die staat zou leiden; aanvaardt men daarentegen de mogelijkheid dat een produkt zonder wijziging van zijn oorspronkelijke staat wordt omgepakt, dan is het eenvoudigste concrete voorbeeld hiervan dat enkel de buitenverpakking van een dubbel verpakt produkt wordt vervangen. Dit voorbeeld wordt nog overtuigender wanneer de oorspronkelijke binnenverpakking hermetisch is gesloten, zodat de vervanging van het buitenste doosje de intrinsieke eigenschappen van het produkt niet in gevaar kan brengen.
Met betrekking tot punt b) dient men te bedenken, waarom het Hof besliste dat de nevenimporteur de merkgerechtigde in kennis moet stellen van de verhandeling van het omgepakte produkt. Dit was wegens „het belang dat de merkgerechtigde erbij heeft, dat de consument met betrekking tot de herkomst van het produkt niet in dwaling komt te verkeren”, en omdat het ging om de verkoop van het produkt in een nieuwe verpakking, waarop bet betrokken merk was aangebracht (arrest Hoffmann-La Roche t. Centrafarm, r.o. 12). De situatie ligt geheel anders wanneer het merk niet opnieuw door de importeur op de nieuwe verpakking is aangebracht, doch het oorspronkelijke merk is, dat door de fabrikant op de binnenverpakking is aangebracht, en de nieuwe verpakking enkel uit een nieuw buitenomhulsel bestaat. Dan kan noch de herkomst noch de authenticiteit van de waar omstreden zijn en ontvalt de grondslag aan de eis dat de merkgerechtigde op de hoogte wordt gesteld van het initiatief van de nevenimporteur. Wat wel van wezenlijk belang blijft, is dat zoals ik bij punt c) al zei, de importeur vermeldt dat hij het produkt heeft omgepakt, daar dit de herkomstbescherming in een ander opzicht aanvult: terwijl de zichtbaarheid van het door de fabrikant aangebrachte merk de consument zekerheid geeft over de oorsprong van het produkt, verhindert de mededeling van de importeur, dat bij het publiek de mening kan postvatten dat de gehele opmaak (inclusief de buitenverpakking) van de fabrikant afkomstig is.
5.
Het is duidelijk dat mijn standpunt afwijkt van dat van de rechter a quo, die in het onderhavige geval een schending van het Duitse merkenrecht ziet en een bepaalde opvatting van het specifieke voorwerp van het merkrecht verdedigt, waaronder evenzeer de door de fabrikant gekozen aanbiedingsvorm valt als de intrinsieke eigenschappen van het produkt. Ik beperk mij in dit verband tot de opmerking, dat deze opvatting het Hof niet bindt, en dat, waar het hier om de uitlegging van artikel 36 EEG-Verdrag gaat, het voorwerp en de functie van het merk moeten worden bepaald volgens de door de communautaire rechtspraak getrokken restrictieve lijn, vanuit het gezichtspunt van het beginsel van het vrije goederenverkeer.
6.
Wij zagen dat, volgens het dictum van het arrest van 23 mei 1978 in de zaak Hoffmann-La Roche t. Centrafarm, om te kunnen spreken van een verkapte beperking van de handel tussen Lid-Staten het een eerste voorwaarde is dat de wijze waarop de gerechtigde zijn merkrecht gebruikt, zijn distributiestelsel in aanmerking genomen, bijdraagt tot een kunstmatige afscherming van de nationale markten binnen de Gemeenschap. Met zijn tweede prejudiciële vraag wil het Landgericht Hamburg in wezen zekerheid verkrijgen over de vraag, of het voldoende is dat, als objectief gevolg van de uitoefening van het merkrecht, een compartimentering van de markten blijkt te hebben plaatsgevonden, of dat daarnaast een subjectief aspect nodig is: een op compartimentering gerichte bedoeling van de merkgerechtigde.
Deze onzekerheid vindt geen rechtvaardiging in de bewoordingen van het ar-rest-Hoffmann-La Roche t. Centrafarm, dat duidelijk zegt dat de negatieve invloed van de uitoefening van het merkrecht op het handelsverkeer in samenhang met het distributiestelsel van de fabrikant moet worden bewezen, zonder dat met één woord wordt gerept over een onderzoek naar diens bedoeling of beter naar het door hem nagestreefde doel. Men dient echter te erkennen dat in het arrest-Centrafarm t. American Home Products van 10 oktober 1978, het accent werd gelegd op het subjectieve element van de wil van de merkgerechtigde: in punt 1 b) van het dictum wordt diens verzet tegen de nevenimport immers op één lijn gesteld met een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten, „indien komt vast te staan dat de praktijk om verschillende merken voor een zelfde produkt te gebruiken, door de gerechtigde wordt aangenomen teneinde de markten kunstmatig op te splitsen.”
Over dit arrest heeft de Commissie terecht opgemerkt, dat het daar een bijzonder geval betrof, waarin één en dezelfde onderneming in de verschillende Lid-Staten houder was van verschillende merken voor één produkt. Wanneer dit het geval is, leidt de uitoefening van het merkrecht onvermijdelijk tot afscherming van de nationale markten en zou derhalve de houder van parallelle merken wegens het in het arrest Hoffmann-La Roche t. Centrafarm aanvaarde objectieve criterium, zijn recht uiteindelijk nooit rechtmatig kunnen uitoefenen zonder in botsing te komen met het gemeenschapsrecht. Om dit uitermate beperkende gevolg te vermijden, overwoog het Hof dat men in een dergelijk geval niet kan spreken van verkapte beperkingen van de handel, tenzij uit de praktijk van een merkgerechtigde, om in elke Lid-Staat steeds een ander merk voor hetzelfde produkt te gebruiken, zou blijken van een op compartimentering van de markten gericht opzet. Maar het is duidelijk dat in andere situaties dan de thans omschrevene, het arrest Centrafarm t. American Home Products niet als precedent kan worden ingeroepen.
Bij de vraag of de uitoefening van een merkrecht neerkomt op een met artikel 36, tweede volzin, strijdige beperking van de handel, behoeft in het algemeen dus niet het bestaan te worden aangetoond van een subjectieve bedoeling tot misbruik van recht, maar kan worden volstaan met de vaststelling, dat het ten gevolge van de uitoefening van dat recht tot een kunstmatige opsplitsing van de markten binnen de Gemeenschap komt. Anderzijds mag niet worden vergeten dat de uitoefening van het merkrecht moet worden bezien binnen de context van het door de merkgerechtigde toegepaste distributiestelsel. Weliswaar moet dit stelsel objectief worden onderzocht aangezien het een feitelijk gegeven is, doch het valt niet te ontkennen dat het tot het gebied van de commerciële planning behoort, waarover de fabrikant heeft te beslissen. Dit betekent dat het om een subjectieve factor gaat, die in een van de te bewijzen omstandigheden besloten ligt; doch waar het op aankomt, is dat dit element niet noodzakelijkerwijze identiek moet zijn met de wil om de markten af te schermen, en dat het derhalve niet afzonderlijk behoeft te worden bewezen.
7.
Op grond van het voorgaande geeft ik het Hof in overweging de bij beschikking van 5 november 1980 gestelde prejudiciële vragen van het Landgericht Hamburg te beantwoorden als volgt:
1.
De houder van een in een Lid-Staat gedeponeerd warenmerk kan niet op grond van artikel 36 EEG-Verdrag beletten dat een importeur die een van dat merk voorzien geneesmiddel in een andere Lid-Staat heeft gekocht bij een dochteronderneming van de merkgerechtigde en het opnieuw heeft verpakt in overeenstemming met de afwijkende recepteergewoonten van de plaatselijke artsen, dit produkt in de nieuwe verpakking in de handel brengt wanneer: a) de herverpakking beperkt blijft tot de vervanging van het buitenste omhulsel van het produkt terwijl de oorspronkelijke binnenverpakking intact blijft, b) het op de binnenverpakking aangebrachte merk van oorsprong door de nieuwe buitenverpakking heen zichtbaar is, en c) op deze verpakking staat aangegeven wie de herverpakking heeft verricht, indien d) het beroep op het merkrecht door de gerechtigde, mede gezien het door hem gekozen distributiestelsel, kan leiden tot een kunstmatige afscherming van de nationale markten binnen de Gemeenschap.
2.
Voor het bestaan van een ongeoorloofde beperking van de handel in de zin van artikel 36, tweede volzin, EEG-Verdrag, volstaat dat een beroep op het merkrecht, gezien in de context van het distributiestelsel van de merkgerechtigde, ongeacht het door deze nagestreefde doel, objectief kan leiden tot afscherming van de nationale markten binnen de Gemeenschap.
(
1
)	Vertaald uit het Italiaans.