62014CJ0603
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
10 dicembre 2015 (
*1
)
«Impugnazione — Marchio comunitario — Domanda di marchio denominativo The English Cut — Opposizione del titolare dei marchi nazionali e comunitari denominativi e figurativi contenenti gli elementi denominativi “El Corte Inglés” — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 5 — Rischio che il pubblico interessato operi un ravvicinamento con un marchio che gode di notorietà — Grado di somiglianza richiesto»
Nella causa C‑603/14 P,
avente ad oggetto un’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 29 dicembre 2014,
El Corte Inglés SA, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata da J. Rivas Zurdo, abogado,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da J. Crespo Carrillo, in qualità di agente,
convenuto in primo grado,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da J. Malenovský (relatore), facente funzione di presidente di sezione, M. Safjan e K. Jürimaë, giudici,
avvocato generale: N. Wahl
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione, la El Corte Inglés SA (in prosieguo: la «El Corte Inglés») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 ottobre 2014, El Corte Inglés/UAMI – English Cut (The English Cut) (T‑515/12, EU:T:2014:882; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 6 settembre 2012 (procedimento R 1673/2011-1; in prosieguo: la «decisione controversa») relativa ad un procedimento di opposizione tra tale società e la The English Cut SL (in prosieguo: la «The English Cut»).
Contesto normativo
2
L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), così dispone:
«1.   In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:
(...)
b)
a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
2.   Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per “marchi anteriori”:
a)
i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario, tenuto eventualmente conto del diritto di priorità che per essi può essere invocato:
i)
marchi comunitari;
ii)
marchi registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale,
(...)
(...)
5.   In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».
Fatti e decisione controversa
3
Il 9 febbraio 2010 la The English Cut ha presentato all’UAMI una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno denominativo «The English Cut».
4
I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato (in prosieguo: l’«Accordo di Nizza»), e corrispondono alla seguente descrizione:
«Vestiti, tranne abiti, pantaloni e giacche; scarpe, cappelleria».
5
La domanda di registrazione di tale marchio comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 2010/122, del 6 luglio 2010.
6
Il 4 ottobre 2010 la El Corte Inglés ha proposto opposizione alla registrazione di tale marchio per i prodotti di cui al punto 4 della presente sentenza.
7
L’opposizione era in particolare fondata sui seguenti marchi anteriori:
—
il marchio spagnolo denominativo El Corte Inglés, registrato con il numero 166450 per «scarpe», rientranti nella classe 25, ai sensi dell’accordo di Nizza, e
—
i marchi comunitari figurativi registrati con i numeri 5428255 e 5428339, in particolare per gli «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria», rientranti nella classe 25, ai sensi dell’accordo di Nizza, nonché per i servizi seguenti: «pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio», rientranti nella classe 35, ai sensi dell’accordo di Nizza. Tali marchi riguardavano i segni figurativi riprodotti di seguito:
8
Gli impedimenti dedotti a sostegno dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 207/2009.
9
Il 12 luglio 2011 la divisione di opposizione dell’UAMI ha respinto l’opposizione.
10
Il 16 agosto 2011 la El Corte Inglés ha proposto un ricorso contro tale decisione. Con la decisione controversa, la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto detto ricorso.
11
In primo luogo, nei limiti in cui l’opposizione era fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso ha dichiarato, riguardo alla sussistenza di una somiglianza, ai sensi di tale disposizione, tra i segni in conflitto, che questi ultimi non presentavano alcun elemento di somiglianza sui piani visivo o fonetico. Così, sul piano concettuale, essa ha ritenuto che il segno denominativo «The English Cut», considerato nel suo complesso, fosse percepito come una denominazione di fantasia da parte del pubblico spagnolo con un grado non elevato di padronanza della lingua inglese. Tuttavia, essa ha ammesso che, nonostante il basso livello di conoscenza della lingua inglese da parte dei consumatori spagnoli medi, il termine inglese «English» sarebbe compreso dalla maggior parte di tali consumatori come esprimente un concetto analogo a quello espresso dal termine spagnolo «Inglés».
12
Di conseguenza, la commissione di ricorso ha ritenuto che i segni in conflitto presentassero una somiglianza concettuale legata a uno dei loro elementi denominativi, e ciò anche se, nel loro complesso, non erano simili.
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Procedendo, poi, alla valutazione complessiva del rischio di confusione, la commissione di ricorso ha ritenuto che le parole «El Corte» e «Cut» rappresentassero gli elementi dominanti dei segni in conflitto e che il pubblico di riferimento non fosse in grado di stabilire alcuna «coincidenza concettuale» tra le stesse. Da ciò essa è giunta alla conclusione che tali segni presentavano sì una somiglianza concettuale, da essa espressamente qualificata come «minima», al punto 43 della decisione controversa, ma che essi erano tuttavia complessivamente differenti, di modo che l’opposizione, nei limiti in cui era fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, doveva essere respinta.
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In secondo luogo, nei limiti in cui l’opposizione era fondata sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso ha ritenuto che, nonostante la considerevole notorietà di cui godevano i marchi anteriori nel settore della grande distribuzione, la El Corte Inglés non avesse prodotto prove sufficienti dell’esistenza effettiva o potenziale del pregiudizio o dell’indebito vantaggio tratto dalla notorietà di detti marchi. Di conseguenza, essa ha respinto l’opposizione proposta dalla El Corte Inglés sulla base di tale disposizione.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
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Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 novembre 2012, la El Corte Inglés ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.
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A sostegno del proprio ricorso, la El Corte Inglés ha dedotto due motivi, il primo vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, e il secondo vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, di detto regolamento.
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Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso.
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Per quanto riguarda il primo motivo, il Tribunale ha, innanzitutto, considerato che, nei limiti in cui le constatazioni della commissione di ricorso relative alla definizione del pubblico di riferimento e al confronto tra i prodotti e i servizi considerati non erano contestate dalle parti ed erano prive di errori, esse dovevano essere confermate.
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Riguardo, poi, alla somiglianza dei segni in conflitto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, il Tribunale ha rilevato, da un lato, che essi comprendevano parole composte da un numero diverso di lettere e provenienti da lingue distinte e, dall’altro, che essi avevano una pronuncia e un numero di sillabe dissimili. Il Tribunale ne ha dedotto che la commissione di ricorso ha ritenuto correttamente che detti segni non fossero simili né sul piano visivo né sul piano fonetico. Per contro, per quanto riguarda il piano concettuale, il Tribunale ha rilevato che i segni in conflitto avevano lo stesso significato letterale, ossia «il taglio inglese». Tuttavia, esso ha ritenuto che i consumatori spagnoli fossero in grado di percepire il carattere identico di tale significato solo dopo aver tradotto nella propria lingua il segno denominativo «The English Cut», circostanza tale da escludere che operino un ravvicinamento concettuale immediato tra i segni in conflitto. Di conseguenza, il Tribunale, al punto 29 della sentenza impugnata, ha qualificato come «tenue» il grado di somiglianza concettuale esistente tra tali segni.
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Infine, al termine della sua analisi, il Tribunale ha dichiarato, al punto 33 della sentenza impugnata, che sussisteva una somiglianza concettuale tenue, ma che non esisteva alcuna somiglianza visiva o fonetica tra i segni in conflitto. Di conseguenza, esso ha ritenuto che la commissione di ricorso fosse giunta correttamente alla conclusione secondo la quale i segni erano complessivamente differenti. Reputando insussistente una delle condizioni cumulative per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il Tribunale ha deciso che non si doveva procedere alla valutazione complessiva del rischio di confusione. Di conseguenza, esso ha respinto il primo motivo in quanto infondato.
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Per quanto riguarda il secondo motivo, il Tribunale l’ha respinto in quanto infondato, con la motivazione che, sebbene i marchi anteriori godessero di grandissima notorietà, dal confronto dei segni in conflitto effettuato nell’ambito del primo motivo risultava che questi ultimi non erano simili, di modo che la condizione relativa al loro carattere identico o simile, necessaria ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, non sussisteva nella specie.
Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte
22
La El Corte Inglés chiede che la Corte voglia:
—
annullare integralmente la sentenza impugnata, e
—
condannare alle spese la parte o le parti che si oppongono all’impugnazione.
23
L’UAMI chiede che la Corte voglia:
—
respingere il ricorso in quanto in parte irricevibile e in parte infondato; e
—
condannare la El Corte Inglés alle spese.
Sull’impugnazione
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A sostegno della sua impugnazione, la El Corte Inglés deduce tre motivi vertenti, rispettivamente, in primo luogo su uno snaturamento dei fatti da parte del Tribunale, in secondo luogo sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e, in terzo luogo, sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, di tale regolamento.
Sul primo motivo, vertente su uno snaturamento dei fatti da parte del Tribunale
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Secondo la El Corte Inglés, poiché la decisione controversa individua una somiglianza concettuale tra i segni in conflitto, il Tribunale non poteva, senza snaturare i fatti del caso, sminuire la rilevanza di tale somiglianza qualificandola, ai punti 29, 30 e 33 della sentenza impugnata, come «leggera» o «minima».
26
A tale proposito occorre osservare che una siffatta affermazione si basa su una lettura erronea della decisione controversa. Infatti, sebbene in vari punti di tale decisione la commissione di ricorso individui una somiglianza concettuale tra i segni in conflitto senza caratterizzarla, per contro, al punto 43 di tale decisione, essa ha espressamente qualificato la somiglianza come «minima». Di conseguenza, nel rilevare, al punto 30 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso aveva riconosciuto la sussistenza di una somiglianza concettuale «minima» tra i segni in conflitto e nel decidere, ai punti 29 e 33 di tale sentenza, di qualificarla come «tenue», il Tribunale non ha snaturato i fatti del caso e, pertanto, non ha sminuito la rilevanza della somiglianza constatata dalla decisione controversa.
27
In ogni caso, si deve rilevare che il carattere leggero, tenue o minimo di una somiglianza concettuale rientra in una valutazione dei fatti del caso. Orbene, il Tribunale non è vincolato a una siffatta valutazione operata dalla commissione di ricorso, laddove essa faccia parte della motivazione della decisione la cui legittimità è contestata dinanzi a sé (v., in tal senso, sentenza Les Éditions Albert René/UAMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, punti 47 e 48).
28
In tali circostanze, occorre respingere il primo motivo in quanto infondato.
Sul secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
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La El Corte Inglés sostiene che, nell’escludere, ai punti da 26 a 33 della sentenza impugnata, la sussistenza di qualsivoglia somiglianza visiva e fonetica tra i segni in conflitto nonché nel riconoscere unicamente una somiglianza concettuale tenue tra gli stessi, il Tribunale ha violato le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
30
Tuttavia, una siffatta argomentazione tende a rimettere in discussione la valutazione dei fatti operata dal Tribunale.
31
Orbene, dall’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, risulta che l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Poiché la valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce una questione di diritto soggetta in quanto tale al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, solo il Tribunale è quindi competente ad accertare e valutare tali fatti ed elementi (v. in tal senso, in particolare, sentenza Les Éditions Albert René/UAMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, punto 68, e ordinanza Repsol YPF/UAMI, C‑466/13 P, EU:C:2014:2331, punto 54).
32
Di conseguenza, il secondo motivo deve essere respinto in quanto irricevibile.
Sul terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009
Argomenti delle parti
33
La El Corte Inglés sostiene che, secondo la giurisprudenza della Corte, il grado di somiglianza tra i segni in conflitto richiesto per l’applicazione, rispettivamente, dei paragrafi 1, lettera b), e 5 dell’articolo 8 del regolamento n. 207/2009 è differente. Infatti, dalla giurisprudenza della Corte, e più in particolare dai punti da 72 a 78 della sentenza Intra-Presse/Golden Balls (C‑581/13 P e C‑582/13 P, EU:C:2014:2387), risulterebbe che, contrariamente al paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 8 del regolamento n. 207/2009, il paragrafo 5 di tale articolo richiede soltanto un tenue grado di somiglianza tra i segni in conflitto. Di conseguenza, poiché, nella specie, il Tribunale ha ammesso la sussistenza di una somiglianza concettuale, ancorché tenue, tra tali segni, detto giudice avrebbe erroneamente omesso di esaminare se, a causa della presenza di altri fattori pertinenti, quali la rinomanza o la notorietà dei marchi anteriori, tale tenue grado di somiglianza concettuale non fosse tuttavia sufficiente affinché il pubblico interessato stabilisse un nesso tra detti segni.
34
L’UAMI fa valere che la sentenza Intra-Presse/Golden Balls (C‑581/13 P e C‑582/13 P, EU:C:2014:2387) sulla quale si basa la El Corte Inglés per sviluppare i suoi argomenti deve essere posta in prospettiva con le sentenze Calvin Klein Trademark Trust/UAMI (C‑254/09 P, EU:C:2010:488) e Ferrero/UAMI (C‑552/09 P, EU:C:2011:177). In queste due sentenze, la Corte avrebbe, infatti, dichiarato che il Tribunale aveva correttamente concluso per la manifesta inapplicabilità dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94, le cui disposizioni erano identiche a quelle dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, sebbene avesse rilevato la presenza di un termine o di un elemento figurativo comune in occasione dell’esame delle condizioni per l’applicazione dell’attuale tutela prevista all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di quest’ultimo regolamento.
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Secondo l’UAMI, tale differenza di soluzioni si spiega con la circostanza che nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze Calvin Klein Trademark Trust/UAMI (C‑254/09 P, EU:C:2010:488) e Ferrero/UAMI (C‑552/09 P, EU:C:2011:177), contrariamente alla situazione esistente nella sentenza Intra-Presse/Golden Balls (C‑581/13 P e C‑582/13 P, EU:C:2014:2387), il Tribunale aveva preso in considerazione, sin dalla fase del confronto visivo, fonetico e concettuale dei segni in conflitto, fattori quali gli elementi distintivi e dominanti di ciascuno di tali segni che, in altre situazioni, sarebbero esaminati solo nell’ambito di una valutazione complessiva del rischio di confusione. L’UAMI ne deduce che, quando il Tribunale prende in considerazione gli elementi distintivi e dominanti di ciascuno dei segni in conflitto sin dalla fase del confronto tra gli stessi, situazione che ricorre nella specie, ma al termine di tale esame giunge alla conclusione che non ci sono, nonostante la sussistenza di una leggera somiglianza concettuale, rischi di confusione, tale giudice può da ciò legittimamente dedurre che l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 sia necessariamente esclusa.
36
In via subordinata, l’UAMI sostiene che, sebbene formalmente il Tribunale non avesse espressamente esaminato, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, se la leggera somiglianza concettuale, accertata in occasione dell’esame delle condizioni per l’applicazione del paragrafo 1, lettera b), del medesimo articolo, fosse sufficiente affinché il pubblico stabilisse un nesso tra i segni in conflitto, si deve tuttavia dedurre da talune considerazioni del Tribunale sviluppate nell’ambito di tale esame che neanche l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 troverebbe applicazione, sulla base del rilievo che i consumatori sarebbero in grado di percepire, eventualmente, che i segni in conflitto hanno un significato identico solamente dopo aver tradotto il segno «The English Cut» nella loro lingua madre, di modo che essi non opererebbero un ravvicinamento concettuale immediato tra tali segni.
Giudizio della Corte
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In via preliminare occorre rilevare che le disposizioni dei paragrafi 1, lettera b), e 5 dell’articolo 8 del regolamento n. 207/2009 riproducono pedissequamente quelle dei paragrafi 1, lettera b), e 5 dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1). Di conseguenza, la giurisprudenza della Corte relativa ai paragrafi 1, lettera b), e 5 dell’articolo 8 del regolamento n. 40/94 deve essere considerata pertinente per l’interpretazione dei paragrafi 1, lettera b), e 5 dell’articolo 8 del regolamento n. 207/2009.
38
Dal tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 risulta che la sua applicazione è subordinata a tre condizioni riguardanti, in primo luogo, l’identità o la somiglianza dei segni in conflitto, in secondo luogo, l’esistenza di notorietà del marchio anteriore invocato a sostegno dell’opposizione e, in terzo luogo, la sussistenza del rischio che colui che usa senza giusto motivo il segno di cui è richiesta la registrazione come marchio tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi pregiudizio agli stessi. Inoltre, da tale tenore letterale deriva che le tre condizioni sopra richiamate devono essere considerate come cumulative. Infine, si deve rilevare che la condizione relativa all’identità o alla somiglianza dei segni in conflitto è comune ai paragrafi 1, lettera b), e 5 dell’articolo 8 di tale regolamento.
39
Dato che non risulta né dal tenore letterale dei paragrafi 1, lettera b), e 5 dell’articolo 8 del regolamento n. 207/2009 né dalla giurisprudenza della Corte che la nozione di somiglianza abbia un significato diverso in ciascuno di tali paragrafi, ne discende in particolare che, quando in occasione dell’esame delle condizioni per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento il Tribunale conclude per l’insussistenza di una somiglianza tra i segni in conflitto, anche il paragrafo 5 del medesimo articolo è, necessariamente, inapplicabile al caso di specie. Al contrario, quando il Tribunale ritiene, nell’ambito dello stesso esame, che sussista una certa somiglianza tra i segni in conflitto, una siffatta constatazione vale allo stesso modo per l’applicazione sia del paragrafo 1, lettera b), sia del paragrafo 5 dell’articolo 8 dello stesso regolamento.
40
Tuttavia, qualora il grado della somiglianza in parola non risulti sufficiente per comportare l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, non se ne può desumere che l’applicazione del paragrafo 5 di tale articolo sia necessariamente esclusa.
41
Infatti, i gradi di somiglianza tra i segni in conflitto richiesti dall’uno e dall’altro paragrafo di tale disposizione sono diversi. Mentre l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra tali segni che sia atta a generare, nella mente del pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi, la sussistenza di un siffatto rischio non è, invece, richiesta come condizione per l’applicazione del paragrafo 5 del medesimo articolo.
42
Poiché l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 si limita a richiedere che la somiglianza esistente sia atta a portare il pubblico interessato non già a confondere i segni in conflitto, ma ad operare un ravvicinamento tra loro, vale a dire stabilire un nesso tra gli stessi, si deve giungere alla conclusione che la tutela prevista da tale disposizione a favore dei marchi notori può applicarsi anche se i segni in conflitto presentano un grado di somiglianza minore (v., per analogia, sentenze Adidas-Salomon e Adidas Benelux, C‑408/01, EU:C:2003:582, punti 27, 29 e 31, nonché Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, punti 57, 58 e 66).
43
Ne consegue che, nell’ipotesi in cui l’esame delle condizioni per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 abbia rivelato una certa somiglianza tra i segni in conflitto, spetta al Tribunale, al fine di determinare, in tal caso, se le condizioni per l’applicazione del paragrafo 5 del medesimo articolo siano soddisfatte, esaminare se a causa della presenza di altri fattori pertinenti, quali la rinomanza o la notorietà del marchio anteriore, il pubblico interessato sia in grado di stabilire un nesso tra tali segni (v., in tal senso, sentenza Intra-Presse/Golden Balls, C‑581/13 P e C‑582/13 P, EU:C:2014:2387, punto 73).
44
È alla luce delle considerazioni che precedono che occorre esaminare se, nella specie, come sostenuto dalla El Corte Inglés, il Tribunale abbia violato l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
45
A tale riguardo, si deve rilevare che, in occasione dell’esame delle condizioni per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, il Tribunale ha accertato, al punto 29 della sentenza impugnata, la sussistenza di una somiglianza concettuale tenue tra i segni in conflitto. Tuttavia, al punto 33 di tale sentenza, esso ha ritenuto che, in considerazione dell’assenza di somiglianza visiva e fonetica, nella decisione controversa si era correttamente constatato che tali segni erano complessivamente differenti. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato che, poiché non sussisteva una delle condizioni cumulative per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, non si doveva procedere alla valutazione complessiva del rischio di confusione.
46
Tuttavia, per quanto riguarda la valutazione delle condizioni per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, il Tribunale ha indicato, al punto 39 della sentenza impugnata, che dal confronto tra i segni in conflitto, effettuato nell’ambito del paragrafo 1, lettera b), di tale articolo, risultava che questi ultimi non erano simili e, pertanto, che le condizioni per l’applicazione del paragrafo 5 di tale articolo non sussistevano.
47
Orbene, nel decidere in tal senso, il Tribunale ha commesso un errore di diritto. Infatti, quest’ultimo non poteva ignorare la propria constatazione, contenuta al punto 29 della sentenza impugnata, secondo la quale sussisteva una somiglianza concettuale tra i segni in conflitto.
48
In tali circostanze, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se tale grado di somiglianza, benché tenue, non fosse sufficiente, a causa della presenza di altri fattori pertinenti, quali la rinomanza o la notorietà del marchio anteriore, affinché il pubblico interessato stabilisse un nesso tra detti segni, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
49
Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla giurisprudenza della Corte risultante dalle sentenze Calvin Klein Trademark Trust/UAMI (C‑254/09 P, EU:C:2010:488) e Ferrero/UAMI (C‑552/09 P, EU:C:2011:177) richiamate dall’UAMI, nei limiti in cui tali sentenze riguardavano situazioni diverse. In particolare, sebbene in tali cause esisteva un termine o un elemento comune tra i segni in conflitto, il Tribunale aveva formalmente constatato, contrariamente alla sentenza impugnata, l’insussistenza di una somiglianza tra i segni in conflitto.
50
Infine, anche supponendo che, come sostenuto dall’UAMI, dalla sentenza impugnata si possa dedurre che il Tribunale, dopo aver proceduto all’esame relativo alla sussistenza di un eventuale nesso tra i segni in conflitto, sia pervenuto alla conclusione che, nella specie, le condizioni per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 non sussistevano in quanto dall’esame da esso svolto delle condizioni per l’applicazione del paragrafo 1, lettera b), di tale articolo, risultava che i consumatori interessati non erano in grado di operare un ravvicinamento concettuale immediato tra i segni in conflitto, si dovrebbe ritenere che un siffatto motivo sia viziato da un errore di diritto. Infatti, i pregiudizi di cui all’articolo 8, paragrafo 5, di tale regolamento non richiedono che il ravvicinamento che i consumatori sarebbero in grado di fare tra i segni in conflitto sia immediato.
51
In tali circostanze, si deve accogliere il terzo motivo dell’impugnazione in quanto fondato.
52
Ne consegue che si deve annullare la sentenza impugnata nella parte in cui con essa si è statuito che dalla circostanza che i segni in conflitto non presentavano un grado di somiglianza sufficiente per comportare l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 derivava che pertanto, nel caso di specie, non sussistevano nemmeno le condizioni per l’applicazione del paragrafo 5 di tale articolo. Occorre respingere l’impugnazione quanto al resto.
Sul ricorso dinanzi al Tribunale
53
Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, quando la Corte annulla la decisione del Tribunale, può statuire essa stessa definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
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Orbene, nella presente causa non sono soddisfatte le condizioni affinché la Corte possa statuire definitivamente sulla controversia. Infatti, come risulta dal punto 48 della presente sentenza, spetta al Tribunale esaminare, nei fatti, se il grado di somiglianza, benché tenue, tra i segni in conflitto, accertato al punto 29 della sentenza impugnata in occasione dell’esame delle condizioni per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, non fosse sufficiente, a causa della presenza di altri fattori pertinenti, quali la rinomanza o la notorietà del marchio anteriore, affinché il pubblico interessato stabilisse un nesso tra detti segni, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, di tale regolamento.
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Di conseguenza, occorre rinviare la causa dinanzi al Tribunale e riservare le spese.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 ottobre 2014, El Corte Inglés/UAMI – English Cut (The English Cut) (T‑515/12, EU:T:2014:882), è annullata nella parte in cui con essa si è statuito che dalla circostanza che i segni in conflitto non presentano un grado di somiglianza sufficiente per comportare l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, deriva che pertanto, nel caso di specie, non sussistevano nemmeno le condizioni per l’applicazione del paragrafo 5 di tale articolo.
2)
L’impugnazione è respinta quanto al resto.
3)
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.
4)
Le spese sono riservate.
Firme
(
*1
)	Lingua processuale: lo spagnolo.