62008TJ0059_SL
Stranke
Razlogi za odločitev
Izrek
Stranke
V zadevi T‑59/08,
Nute Partecipazioni SpA, prej Gruppo La Perla SpA,
La Perla Srl,
s sedežem v Bologni (Italija), ki ju zastopata R. Morresi in A. Dal Ferro, odvetnika,
tožeči stranki,
proti
Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga je sprva zastopal L. Rampini, nato O. Montalto, zastopnika,
tožena stranka,
druga stranka v postopku pred Odborom za pritožbe UUNT, intervenientka pred Splošnim sodiščem, je bila
Worldgem Brands Srl, prej Worldgem Brands – Gestão e Investimentos L da, s sedežem v Creazzu (Italija), ki jo zastopajo V. Bilardo, M. Mazzitelli in C. Bacchini, odvetniki,
zaradi tožbe zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 19. novembre 2007 (zadeva R 537/2004‑2) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med Nute Partecipazioni SpA in Worldgem Brands Srl,
SPLOŠNO SODIŠČE (prvi senat),
v sestavi I. Wiszniewska-Białecka, predsednica, F. Dehousse in H. Kanninen (poročevalec), sodnika,
sodni tajnik: J. Palacio González, glavni administrator,
na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 7. februarja 2008,
na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je UUNT vložil v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 21. maja 2008,
na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenientka vložila v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 9. maja 2008,
na podlagi replike, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 1. avgusta 2008,
na podlagi duplike, ki jo je intervenientka vložila v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 20. oktobra 2008,
ob upoštevanju spremembe sestave prvega senata Splošnega sodišča,
na podlagi obravnave z dne 11. maja 2010
izreka naslednjo
Sodbo
Razlogi za odločitev
Dejansko stanje
1. Intervenientka Worldgem Brands Srl, prej Worldgem Brands – Gestão e Investimentos Lda, je 30. decembra 1997 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kakor je bila spremenjena (nadomestila jo je Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1)).
2. Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC.
3. Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija znamke, spadajo v razred 14 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil dopolnjen in spremenjen, in so ob vložitvi zahteve ustrezali naslednjemu opisu: „zlatarski izdelki, izdelki iz srebra in ure; žlahtne kovine; biseri; dragi kamni“.
4. Prijavljena znamka je bila registrirana 21. julija 1999.
5. Družba Nute Partecipazioni SpA, prej Gruppo La Perla SpA, prva tožeča stranka, je 15. aprila 2002 zahtevala, naj se prijavljena znamka razglasi za nično na podlagi člena 51(1)(a) Uredbe št. 40/94 (postal člen 52(1)(a) Uredbe št. 207/2009), ker so bili podani absolutni razlogi za zavrnitev iz člena 7(1)(a) in (b) navedene uredbe (postal člen 7(1)(a) in (b) Uredbe št. 207/2009), in na podlagi člena 52(1)(a) navedene uredbe (postal člen 53(1)(a) Uredbe št. 207/2009), ker so bili podani relativni razlogi za zavrnitev iz členov 8(1)(b) in 8(5) navedene uredbe (postala člena 8(1)(b) in 8(5) Uredbe št. 207/2009).
6. Prejšnji znamki, na kateri se sklicuje v podporo zahtevi za ugotovitev ničnosti, ki sta varovani v Italiji, sta zlasti:
– figurativna znamka la PERLA, registrirana pod številko 769526, z učinkom od 20. marca 1996, za naslednje proizvode iz razreda 25: „kopalke, športna oblačila, oblačila na splošno“, prikazana spodaj:
>image>13
– figurativna znamka la PERLA, registrirana pod številko 804992, z učinkom od 8. oktobra 1997, zlasti za te proizvode iz razreda 14: „zlatarski izdelki in nakit; ure“, prikazana spodaj:
>image>14
7. Prva tožeča stranka je v podporo svoji zahtevi za ugotovitev ničnosti oddelku za izbris predložila dokumentacijo, ki je vključevala zlasti sezname registracij znamk, časopisne članke, sezname trgovin, ki so imele napis „La PERLA“, ter statistične podatke glede njihovega prometa in njihovih stroškov oglaševanja, da bi dokazala ugled svojih znamk in škodovanje tem znamkam.
8. Oddelek za izbris je 4. maja 2004 razglasil ničnost znamke Skupnosti NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC z utemeljitvijo, da bi uporaba te znamke njenemu imetniku lahko omogočila, da bi nepošteno izkoristil ugled figurativne znamke la PERLA iz registracije št. 769526 v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94.
9. Intervenientka je 1. julija 2004 pri UUNT na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94 (postali členi od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009) vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za izbris.
10. Prvi odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 25. januarja 2005 (v nadaljevanju: prva odločba) ugodil pritožbi intervenientke in razveljavil odločbo oddelka za izbris. Menil je, da znamka Skupnosti NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC ni dovolj podobna figurativni znamki la PERLA iz registracije št. 769526 niti drugim znamkam, navedenim v zahtevi za ugotovitev ničnosti, da bi se lahko ugotovilo, da obstaja verjetnost zmede, kot je določeno v členu 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, ali da obstaja zveza med navedenimi znamkami, da bi se uporabil člen 8(5) Uredbe št. 40/94.
11. Prva tožeča stranka je 1. aprila 2005 v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložila tožbo, vpisano pod opravilno številko T-137/05, za razveljavitev prve odločbe in navedla, prvič, kršitev člena 8(5) Uredbe št. 40/94, drugič, kršitev člena 8(1)(b) navedene uredbe in, tretjič, kršitev obveznosti obrazložitve. UUNT se je pridružil predlogom prve tožeče stranke v delu, v katerem zahteva razveljavitev prve odločbe zaradi napačne uporabe členov 8(5) in 52(1)(a) Uredbe št. 40/94.
12. S sodbo z dne 16. maja 2007 v zadevi La Perla proti UUNT – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC) (T‑137/05, neobjavljena v ZOdl., v nadaljevanju: sodba Splošnega sodišča) je Splošno sodišče ugodilo tožbi prve tožeče stranke z ugotovitvijo, prvič, da je bil dokazan ugled prejšnje znamke la PERLA iz registracije št. 769526 in, drugič, da je odbor za pritožbe storil napako, ko je menil, da prejšnja znamka la PERLA iz registracije št. 769526 in znamka NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC nista dovolj podobni, da bi se lahko ugotovila taka zveza, kakršna se zahteva za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 40/94. Zato je Splošno sodišče razveljavilo prvo odločbo, ne da bi nadomestilo presojo UUNT v zvezi s pogojem glede obstoja verjetnosti, da bi uporaba znamke NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC brez upravičenega razloga njenemu imetniku omogočila, da bi nepošteno izkoristil ali oškodoval razlikovalni značaj ali ugled znamke la PERLA iz registracije št. 769526, ker je moral to presojo opraviti UUNT (točke 26, 33, 52 in 53 sodbe Splošnega sodišča).
13. S sklepom z dne 18. septembra 2007 je predsedstvo odborov za pritožbe UUNT zadevo dodelilo drugemu odboru za pritožbe.
14. Drugi odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 19. novembra 2007 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) razveljavil odločbo oddelka za izbris. Najprej je ugotovil, da ni bilo dokazano, da bi znamka NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC lahko omogočala, da bi se nepošteno izkoristil razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke la PERLA iz registracije št. 769526, niti da bi se ji škodovalo, in zato ni mogoče uporabiti člena 8(5) Uredbe št. 40/94. Nato je z izvajanjem pristojnosti oddelka za izbris zavrnil zahtevo za ugotovitev ničnosti, ki je temeljila na absolutnih razlogih.
15. Nazadnje, za preučitev uporabe člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 je odbor za pritožbe – še vedno z izvajanjem pristojnosti oddelka za izbris – ugotovil enakost oziroma visoko stopnjo podobnosti med proizvodi „zlatarski izdelki; nakit in ure“ iz razreda 14, ki jih zajema prejšnja znamka la PERLA iz registracije št. 804992, in proizvodi „zlatarski izdelki, izdelki iz srebra in ure“, ki jih zajema znamka Skupnosti, in prav tako visoko stopnjo podobnosti glede na „žlahtne kovine; bisere; drage kamne“, ki jih zajema znamka Skupnosti. Odbor za pritožbe je ugotovil, da obstaja verjetnost zmede v italijanski javnosti za vse proizvode, ki jih zajema znamka skupnosti NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, z izjemo biserov. Ker je bil namreč izraz „la perla“ izključno opisen in zato brez razlikovalnega značaja v primerjavi z biseri, se po mnenju odbora za pritožbe lahko primerja samo figurativni element prejšnje znamke z elementom „nimei“ znamke Skupnosti, ta primerjava pa ni pripeljala do verjetnosti zmede.
16. Zato je odbor za pritožbe ugodil zahtevi za ugotovitev ničnosti za te proizvode iz razreda 14: „zlatarski izdelki, izdelki iz srebra in ure; žlahtne kovine; dragi kamni“. Zavrnil pa je zahtevo za ugotovitev ničnosti in potrdil veljavnost znamke NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC za bisere, ki spadajo prav tako v razred 14.
Predlogi strank
17. Prva tožeča stranka in druga tožeča stranka, La Perla Srl, Splošnemu sodišču predlagata, naj:
– razveljavi in spremeni izpodbijano odločbo zaradi napačne uporabe člena 8(5) Uredbe št. 40/94 ter kršitve člena 63(6) Uredbe št. 40/94 (postal člen 65(6) Uredbe št. 207/2009) in členov 73 in 74 Uredbe št. 40/94 (postala člena 75 in 76 Uredbe št. 207/2009);
– podredno, razveljavi izpodbijano odločbo zaradi napačne uporabe člena 8(5) Uredbe št. 40/94 ter kršitve člena 63(6) in členov 73 in 74 Uredbe št. 40/94;
– še podredneje, razveljavi in/ali spremeni izpodbijano odločbo zaradi napačne uporabe člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 ter kršitve člena 63(6) in členov 73 in 74 Uredbe št. 40/94;
– naloži UUNT in intervenientki plačilo stroškov, vključno s stroški, ki so nastali v postopku pred odborom za pritožbe UUNT.
18. Na obravnavi sta tožeči stranki omejili tretji tožbeni predlog, ki se tako nanaša samo na prvo, tretjo in četrto točko izreka izpodbijane odločbe, kar je bilo dano na zapisnik obravnave. Tako se ta tožbeni predlog ne nanaša na drugo točko izreka izpodbijane odločbe, v kateri je odbor za pritožbe ugodil zahtevi za ugotovitev ničnosti za te proizvode iz razreda 14: „zlatarski izdelki, izdelki iz srebra in ure; žlahtne kovine; dragi kamni“.
19. UUNT Splošnemu sodišču predlaga, naj:
– tožbo zavrne;
– tožečima strankama naloži plačilo stroškov.
20. Intervenientka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
– zavrne tožbo in potrdi izpodbijano odločbo;
– tožečima strankama naloži plačilo stroškov.
Pravo
21. Tožeči stranki v bistvu navajata dva tožbena razloga, in sicer prvi se nanaša na kršitev člena 8(5) Uredbe št. 40/94, drugi, na katerega se sklicuje podredno, pa se nanaša na kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.
22. Najprej je treba preučiti prvi tožbeni razlog.
23. Tožeči stranki trdita, da je odbor za pritožbe kršil člen 8(5) Uredbe št. 40/94. Odboru za pritožbe zlasti očitata, da ni sledil sodbi Splošnega sodišča, s čimer je kršil tudi člen 63(6) Uredbe št. 40/94.
24. Poleg tega tožeči stranki trdita, da odbor za pritožbe ni upošteval vseh dejstev in dokazov, ki sta jih predstavili pred oddelkom za izbris in ki dokazujejo tako nastalo škodo kot tudi nepošteno korist ter uporabo znamke Skupnosti NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC brez upravičenega razloga, s čimer je kršil člen 74(1) Uredbe št. 40/94 (postal člen 76(1) Uredbe št. 207/2009), ter da je s tem, da ni pojasnil njihove domnevne nepomembnosti, odbor za pritožbe kršil tudi člen 73 Uredbe št. 40/94.
25. Tožeči stranki v repliki navajata tudi kršitev načel varstva legitimnih pričakovanj, pravne varnosti, enakega obravnavanja in dobrega upravljanja v okviru uporabe člena 8(5) Uredbe št. 40/94.
26. UUNT in intervenientka podpirata ugotovitve odbora za pritožbe, ugovarjata navedbam tožečih strank in menita, da je odbor za pritožbe ravnal skladno s sodbo Splošnega sodišča. Glede navedb, ki sta jih tožeči stranki podali v svoji repliki, intervenientka v dupliki trdi, da so ti očitki nedopustni zaradi prepozne vložitve.
27. Treba je spomniti, da se na podlagi člena 52(1)(a) Uredbe št. 40/94 v povezavi s členom 8(5) iste uredbe znamka Skupnosti razglasi za nično na podlagi zahteve, vložene pri UUNT, če obstaja prejšnja znamka iz člena 8(2) te iste uredbe, če sta znamka Skupnosti in prejšnja znamka enaki ali podobni in če je znamka Skupnosti registrirana za blago ali storitve, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana prejšnja znamka, kadar prejšnja znamka Skupnosti uživa ugled v Skupnosti in kadar ima prejšnja nacionalna znamka ugled v zadevni državi članici in bi uporaba znamke Skupnosti brez upravičenega razloga nepošteno izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke.
28. Predpostavka za širše varstvo, ki ga prejšnji znamki daje člen 8(5) Uredbe št. 40/94, je torej izpolnitev več pogojev. Prvič, prejšnja znamka, za katero se zatrjuje ugled, mora biti registrirana. Drugič, ta znamka in znamka Skupnosti, za katero se zahteva ugotovitev ničnosti, morata biti enaki oziroma podobni. Tretjič, v primeru prejšnje znamke Skupnosti mora imeti prejšnja znamka ugled v Evropski uniji ali v primeru prejšnje nacionalne znamke ugled v zadevni državi članici. Četrtič, uporaba znamke Skupnosti brez upravičenega razloga mora imeti za posledico verjetnost, da bi se lahko nepošteno izkoristil razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke ali da bi se lahko oškodoval razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke. Ker so ti pogoji kumulativni, neizpolnitev enega izmed njih zadostuje, da se navedena določba ne uporabi (glej v tem smislu sodbe Splošnega sodišča z dne 22. marca 2007 v zadevi Sigla proti UUNT – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, ZOdl., str. II‑711, točki 34 in 35; z dne 11. julija 2007 v zadevi Mülhens proti UUNT – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, ZOdl., str. II‑2353, točka 55, in z dne 30. januarja 2008 v zadevi Japan Tobacco proti UUNT – Torrefacção Camelo (CAMELO), T‑128/06, še neobjavljena v ZOdl., točka 45).
29. Treba je spomniti, da so morebitne kršitve iz člena 8(5) Uredbe št. 40/94 posledica določene stopnje podobnosti med prejšnjo in poznejšo znamko, zaradi katere ju zadevna javnost poveže oziroma vzpostavi zvezo med njima, čeprav ju ne zamenjuje (sodba Sodišča z dne 12. marca 2009 v zadevi Antartica proti UUNT, C‑320/07 P, neobjavljena v ZOdl., točka 43; sklep Sodišča z dne 30. aprila 2009 v zadevi Japan Tobacco proti UUNT, C‑136/08 P, neobjavljen v ZOdl., točka 25; glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 27. novembra 2008 v zadevi Intel Corporation, C‑252/07, ZOdl., str. I‑8823, točka 30 in navedena sodna praksa).
30. Obstoj take zveze pri upoštevni javnosti pomeni nujen pogoj, ki pa sam po sebi ne zadostuje za ugotovitev obstoja ene od kršitev, zoper katere je s členom 8(5) Uredbe št. 40/94 zagotovljeno varstvo v korist uglednih znamk (glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 18. junija 2009 v zadevi L’Oréal in drugi, C‑487/07, ZOdl., str. I‑5185, točka 37).
31. Za uživanje varstva, določenega v členu 8(5) Uredbe št. 40/94, mora namreč imetnik prejšnje znamke predložiti dokaz, da bi uporaba poznejše znamke „nepošteno izkoriščala ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke“ (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo Intel Corporation, točka 37).
32. Že ena od teh treh vrst kršitev zadošča za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 40/94 (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo L’Oréal in drugi, točki 38 in 42).
33. Imetniku prejšnje znamke ni treba dokazati obstoja dejanske in sedanje kršitve njegove znamke v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94. Ni mu namreč treba – kadar se predvidi, da bo taka kršitev izhajala iz uporabe, ki jo lahko pri svoji znamki izvaja imetnik poznejše znamke – počakati na to dejansko uresničitev, da bi se lahko prepovedala navedena uporaba. Vendar mora imetnik prejšnje znamke dokazati obstoj elementov, iz katerih je mogoče sklepati o resnem tveganju za nastanek take kršitve v prihodnosti (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo Intel Corporation, točka 38).
34. Kadar imetniku prejšnje znamke uspe dokazati obstoj bodisi dejanske in sedanje kršitve njegove znamke bodisi, če te ni, resnega tveganja za nastanek take kršitve v prihodnosti, potem mora imetnik poznejše znamke dokazati, da se ta znamka uporablja z upravičenim razlogom (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo Intel Corporation, točka 39).
35. Nazadnje, obstoj kršitev, ki pomenijo oškodovanje razlikovalnega značaja ali ugleda prejšnje znamke, je treba presojati z vidika povprečnega potrošnika proizvodov ali storitev, za katere je ta znamka registrirana, ki je normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren. Nasprotno pa je treba obstoj kršitev, ki pomenijo nepošteno izkoriščanje razlikovalnega značaja ali ugleda prejšnje znamke – kadar je prepovedana korist, ki jo ima od te znamke imetnik poznejše znamke – presojati z vidika povprečnega potrošnika proizvodov ali storitev, za katere je poznejša znamka registrirana, ki je normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo Intel Corporation, točki 35 in 36).
36. V obravnavani zadevi je treba spomniti, da je Splošno sodišče v svoji sodbi menilo, da je bil ugled prejšnje znamke iz registracije št. 769526 (v nadaljevanju: znamka la PERLA) ugotovljen za intimno perilo in kopalke in da ker proizvodi, ki jih zajema znamka la PERLA, in proizvodi, ki jih zajema prejšnja znamka, spadajo v segmente sosednjih trgov, kot sta nakit in ženska oblačila, je določena stopnja podobnosti, ki je bila ugotovljena med nasprotujočima si znamkama, v okoliščinah obravnavane zadeve zadoščala, da je italijanska javnost lahko vzpostavila zvezo med tema dvema znamkama, kakršna se zahteva za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 40/94 (točki 33 in 51 sodbe Splošnega sodišča).
37. Zato je treba preučiti še pogoj glede obstoja verjetnosti, da bi uporaba znamke NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC brez upravičenega razloga njenemu imetniku omogočila, da bi izkoristil ali oškodoval razlikovalni značaj ali ugled znamke la PERLA.
38. Tožeči stranki navajata, da so v obravnavanem primeru prisotne tri vrste kršitev. Prva tožeča stranka je pred UUNT predstavila naslednje argumente in predložila dokaze, kot so bili povzeti v izpodbijani odločbi:
– Intervenientka naj bi jeseni 1999 pod znamko NIMEI LA PERLA izdelala kopalke (bikini) z biseri, ki jih je oblikoval stilist Lorenzo Riva. Ta bikini naj bi bil predstavljen na najprestižnejših modnih revijah, na katerih so bili prisotni tudi številni specializirani mediji. Nezakonitost uporabe izrazov „la perla“ v povezavi z izrazom „nimei“ naj bi bila očitna, saj je vključevala elemente kršitev znamke la PERLA in bi lahko povzročila zmedo pri specializiranih medijih in še toliko bolj pri potrošnikih. Agencija ANSA in Corriere della Sera
naj bi bili žrtvi take zmede;
– intervenientka naj bi spomladi 2000 predstavila tudi „telovnik z nakitom“, ki ga je NIMEI LA PERLA ustvarila za Blumarine, in naj bi začela prodajati „twin-set“ z biseri na manšetah. Tudi ob tej priložnosti naj bi bili prisotni številni specializirani mediji;
– učinek zmede in zlorabe naj bi bil prav tako dopolnjen in izpopolnjen z oglaševanjem, ki sta ga ob predstavitvi najnovejših modnih kreacij izvedla intervenientka in Blumarine, saj je izbrana podoba za oglaševanje na promocijskem letaku temeljila na uporabi izraza „perla“ in omembi „perla chic“;
– kršitev znamke la PERLA ter nenehna in namerna dejavnost z namenom povzročanja zmede, ki jo je izvrševala intervenientka, je jasno razvidna iz zgoraj navedenih elementov. Intervenientka naj bi nedvomno imela korist od ugleda znamke la PERLA v svetu mode in naj bi ponudila nekaj oblačil z znamko NIMEI LA PERLA (dejansko registrirano kot NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC) ter tako povzročila zmedo pri osebah v tem sektorju in še zlasti pri potrošnikih.
39. Najprej je treba preučiti, ali je prvi tožeči stranki uspelo dokazati obstoj nepoštenega izkoriščanja razlikovalnega značaja ali ugleda znamke PERLA.
40. Pojem „nepošteno izkoriščanje razlikovalnega značaja ali ugleda prejšnje znamke“, kar se označuje tudi z besednima zvezama „obešanje na ugled“ in „free-riding“ (parazitstvo), se ne nanaša na oškodovanje prejšnje znamke, temveč na koristi, ki jih imajo tretje osebe z uporabo enake ali podobne poznejše znamke. Vključuje zlasti primere, v katerih se zaradi prenosa podobe prejšnje znamke ali značilnosti, ki jih podoba prikazuje, na proizvode, na katere se nanaša enaka ali podobna poznejša znamka, pojavi očitno izkoriščanje z obešanjem na ugled ugledne znamke (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo L’Oréal in drugi, točka 41).
41. Omeniti je treba, da se korist, ki jo ima tretja oseba zaradi razlikovalnega značaja ali ugleda prejšnje znamke, lahko izkaže za nepošteno, čeprav se z uporabo enake ali podobne poznejše znamke ne oškoduje niti razlikovalni značaj niti ugled prejšnje znamke oziroma, splošneje, imetnik te znamke (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo L’Oréal in drugi, točka 43).
42. Za ugotovitev, ali se z uporabo poznejše znamke nepošteno izkorišča razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke, je treba opraviti celovito presojo, ki upošteva vse ustrezne dejavnike obravnavanega primera, predvsem pa intenzivnost ugleda in stopnjo razlikovalnega značaja prejšnje znamke, stopnjo podobnosti med nasprotujočima si znamkama ter naravo in stopnjo bližine zadevnih proizvodov ali storitev. Glede intenzivnosti ugleda in stopnje razlikovalnega značaja prejšnje znamke: večja kot sta razlikovalni značaj in ugled te znamke, lažje bo sprejeti obstoj kršitve. Poleg tega hitreje in močneje, kot se ob poznejši znamki sproži misel na prejšnjo znamko, večje je tveganje, da sedanja ali prihodnja uporaba znaka nepošteno izkorišča ali oškoduje razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke (glej v tem smislu in po analogiji zgoraj navedeno sodbo Intel Corporation, točke od 67 do 69, in zgoraj navedeno sodbo L’Oréal in drugi, točka 44).
43. Poleg tega je treba poudariti, da se lahko v okviru take celovite presoje, odvisno od primera, upošteva tudi obstoj verjetnosti oslabitve ali očrnjenja prejšnje znamke (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo L’Oréal in drugi, točka 45).
44. Kadar se tretja oseba poskuša z uporabo ugledni znamki podobne znamke obesiti na njen ugled – in sicer zaradi pridobitve ugodnosti zaradi njene privlačnosti, ugleda in veljave ter zaradi izkoriščanja tržnih prizadevanj imetnika prejšnje znamke za ustvarjenje in ohranitev podobe te znamke brez kakršnega koli finančnega nadomestila in brez tovrstnega truda – je treba koristi, ki nastanejo zaradi te uporabe, šteti za nepošteno izkoriščanje razlikovalnega značaja in ugleda navedene znamke (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo L’Oréal in drugi, točka 49).
45. V skladu s sodno prakso je treba zato člen 8(5) Uredbe št. 40/94 razlagati tako, da se za obstoj nepoštenega izkoriščanja razlikovalnega značaja ali ugleda prejšnje znamke v smislu te določbe ne zahteva niti obstoj verjetnosti zmede niti obstoj tveganja oškodovanja razlikovalnega značaja ali ugleda znamke oziroma, splošneje, imetnika te znamke. Koristi, ki jih imajo tretje osebe zaradi uporabe znamke, podobne ugledni znamki, so te tretje osebe pridobile nepošteno, kadar se poskušajo s to uporabo obesiti na ugled znamke zaradi pridobitev ugodnosti njene privlačnosti, ugleda in njene veljave ter brez finančnega nadomestila izkoristiti tržna prizadevanja imetnika prejšnje znamke za ustvarjanje in ohranitev njene podobe (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo L’Oréal in drugi, točka 50).
46. V obravnavanem primeru je odbor za pritožbe menil, da prva tožeča stranka ni dokazala te kršitve. Skliceval se je na bikini z biseri, ki ga je pod znamko NIMEI LA PERLA oblikoval stilist Lorenzo Riva in je bil predstavljen na najprestižnejših modnih revijah, na katerih so bili prisotni številni specializirani mediji, ter na „twin-set“ z biseri na manšetah in na „telovnik z nakitom“, ki ga je NIMEI LA PERLA ustvarila za Blumarine. Opozoril je, da uporaba znamke NIMEI LA PERLA za kopalke ali za druga oblačila iz razreda 25 v obravnavani zadevi ni upoštevna, saj se ta uporaba nanaša na registracijo znamke NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC za zlatarske izdelke, ki spadajo v razred 14. Po mnenju odbora za pritožbe pa se vsekakor omemba „la perla“ na bikiniju z biseri, na „telovniku z nakitom“, okrašenim z biseri, ali na „twin-set“ z biseri na manšetah zdi bolj opis materialov, torej biserov, ki so izjemoma uporabljeni za te izdelke.
47. Tožeči stranki ugovarjata tem ugotovitvam odbora za pritožbe. Poleg tega opozarjata, da je oddelek za izbris menil, da je bilo z argumenti in dokazi prve tožeče stranke zadostno dokazano, da se je z uporabo znamke NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC pridobila nepoštena korist od ugleda znamke la PERLA in da je UUNT v odgovoru na tožbo, predloženem v okviru zadeve T-137/05, menil, da bi „analiza tretjega pogoja […] – nepošteno izkoriščanje ali oškodovanje razlikovalnega značaja ali ugleda prejšnje znamke – spet utemeljila očitek [prve] tožeče stranke“.
48. UUNT je v odgovoru na tožbo navedel, da je treba ugotoviti, ali lahko uporaba znamke NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC za proizvode, za katere je bila registrirana, njenemu imetniku omogoči, da bi nepošteno izkoristil razlikovalni značaj in ugled znamke la PERLA. Dokazi, ki jih je navedla prva tožeča stranka, pa so se nanašali na uporabo poznejše znamke za proizvode – čeprav okrašene z biseri – in sicer oblačila, in ta uporaba bi lahko morebiti bila kršitev, ne pa izkoriščanje ugleda znamke la PERLA.
49. Intervenientka trdi, da prva tožeča stranka ni predložila niti najmanjšega dokaza o verjetnosti parazitskega izkoriščanja svoje znamke ali o poskusu izkoriščanja njenega ugleda ali razlikovalnega značaja. Vsekakor se dejstva, ki jih je navedla prva tožeča stranka, niso nanašala na proizvode iz razreda 14, ki jih zajema znamka NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC.
50. Iz dokumentov, ki jih je prva tožeča stranka predložila oddelku za izbris, je razvidno, da so specializirani mediji in strokovnjaki sektorja mislili, da so izdelki, ki jih je imetnik poznejše znamke predstavil na modnih revijah skupaj z Lorenzom Rivo in Blumarine, povezani s prvo tožečo stranko in da med družbama obstaja poslovno razmerje.
51. Na primer, glede predstavitve na modnih revijah v Milanu septembra 1999 bikinija z biseri, ki ga je oblikoval Lorenzo Riva za intervenientko, je bilo mogoče v članku v nacionalnem dnevnem časopisu prebrati: „Tudi Lorenza Rive ni mogoče pozabiti […] sponzorja Nimei in La Perla sta navdušena […]“, medtem ko je bila sponzor dogodka intervenientka, ki je naredila bikini z biseri skupaj z L. Rivo. Prav tako je mogoče v članku Corriere della Sera
z dne 25. septembra 1999 pod fotografijo prebrati: „Z biseri. Cena: 2 milijardi. Bikini z biseri od Lorenza Rive za La Perla“. Za „twin-set“ je mogoče na internetni strani (www.margherita.net) najti članek z dne 12. oktobra 2000 z naslovom „Nimei – La Perla. Trenutek radosti. Nimei La Perla in Blumarine sta predstavili BluVIP (Very Important Pearls)“.
52. Res je, da se ti primeri niso nanašali samo na bisere, pač pa na bikini z biseri, ki ga je oblikoval stilist Lorenzo Riva in nosi znamko NIMEI LA PERLA, na „twin-set“ z biseri na manšetah in na „telovnik z nakitom“, ki ga je NIMEI LA PERLA ustvarila za Blumarine. Vsa ta oblačila tako v resnici kot bistven element vsebujejo bisere, za katere je bila poznejša znamka dejansko registrirana. Poleg tega se zdi, kot je razvidno iz prejšnje točke, da biseri resnično predstavljajo „srce“ teh proizvodov. Zato v teh okoliščinah argumentov UUNT in intervenientke (glej zgoraj točki 48 in 49) ni mogoče sprejeti.
53. Poleg tega oglaševanja intervenientke, ki se zdi bolj povezano z zlatarskimi izdelki, natančneje z biseri, daje tudi vtis, da med znamkama „Nimei“ in „La Perla“ obstaja zveza ali razmerje.
54. V teh okoliščinah kršitve ali verjetnosti kršitve ni mogoče izključiti. Kot je bilo že ugotovljeno zgoraj, imetniku prejšnje znamke ni treba dokazati obstoja dejanske in sedanje kršitve, vendar pa mora dokazati obstoj elementov, iz katerih je mogoče sklepati o resnem tveganju za nastanek take kršitve v prihodnosti (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo Intel Corporation, točka 38).
55. Končno, da bi se ugotovilo, ali je uporaba znamke NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC njenemu imetniku omogočila, da bi nepošteno izkoristil ugled znamke la PERLA, je treba opraviti celovito presojo, ki upošteva vse ustrezne dejavnike obravnavanega primera.
56. V zvezi s tem je treba opozoriti, najprej, da je Splošno sodišče v svoji sodbi (glej zgoraj točko 36) že ugotovilo, da ni sporno, da ima znamka la PERLA ugled za intimno perilo in kopalke, da obstaja določena stopnja podobnosti med nasprotujočima si znamkama, in da proizvodi, ki jih zajema znamka la PERLA, torej ženska oblačila, in proizvodi, ki jih zajema poznejša znamka, torej biseri, spadajo v segmente sosednjih trgov. Natančneje, kar zadeva ugled, je treba dodati, da je mogoče celo šteti, da je zelo visok.
57. Nato je treba upoštevati dejstvo, da, kot je razvidno iz dokumentov, ki jih je prva tožeča stranka predložila UUNT, se biseri lahko uporabljajo v proizvodnji kopalk in drugih ženskih oblačil. Zato ni izključeno, da kupci zlatarskih izdelkov, zlasti biserov, poznajo intimno perilo in kopalke, ki jih prodajata tožeči stranki. Poleg tega, tudi če se ne zahteva verjetnost zmede med dvema znamkama kot dokaz, da bi poznejša znamka nepošteno izkoristila prejšnjo znamko, je taka verjetnost v tem primeru dokazana glede proizvodov, ki so sorodni kopalkam in intimnemu perilu, ki jih zajema znamka la PERLA, to so bikiniji, „twin-sets“ in telovniki, vsi okrašeni z biseri, čeprav ta oblačila sama po sebi niso varovana s poznejšo znamko.
58. Iz navedenega je razvidno, da je prva tožeča stranka pri UUNT predložila doka ze, da je imetnik poznejše znamke nepošteno izkoristil znamko la PERLA oziroma vsaj, da je obstajalo resno tveganje za nastanek take kršitve v prihodnosti.
59. Treba je še ugotoviti, ali gre pri uporabi poznejše znamke v obravnavanem primeru za uporabo z upravičenim razlogom.
60. Kot je že bilo ugotovljeno zgoraj v točki 34, kadar imetniku prejšnje znamke uspe dokazati obstoj bodisi dejanske in sedanje kršitve njegove znamke bodisi, če te ni, resnega tveganja za nastanek take kršitve v prihodnosti, potem mora imetnik poznejše znamke dokazati, da se ta znamka uporablja z upravičenim razlogom.
61. V tem primeru je intervenientka v upravnem postopku pred UUNT trdila, da obstaja upravičen razlog za uporabo izrazov „la perla“, ki je očiten: gre za nakit, narejen iz biserov, in razlog je povezan s potrebo in željo, da se navede splošno ime za material, iz katerega je bil nakit narejen.
62. Odbor za pritožbe je v izpodbijani odločbi menil, da ker ni bilo dokazano, da bi lahko poznejša znamka nepošteno izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj in ugled znamke la PERLA, se mu ni bilo treba odločiti glede obstoja verjetnosti uporabe poznejše znamke brez upravičenega razloga.
63. Tožeči stranki opozarjata, da je oddelek za izbris menil, da razlog, ki ga je navedla intervenientka, ne upravičuje uporabe in da je tudi UUNT v okviru zadeve T‑137/05 poudaril, da intervenientki „v upravnem postopku ni uspelo predstaviti tehtne utemeljitve, ki bi upravičila zadevno uporabo in tako izpolnila naslednji pogoj, ki se zahteva za uporabo varstva, ki presega le tiste proizvode, ki so določeni z znamko.
64. V okviru tega postopka pred Splošnim sodiščem UUNT in intervenientka nista predstavila argumentov v odgovor argumentom tožečih strank glede upravičenega razloga.
65. Poudariti je treba, da razlog, ki ga je navedla intervenientka v upravnem postopku pred UUNT, ne zadostuje, da bi se uporaba upravičila. V zvezi s tem je treba prav tako poudariti, da intervenientka pred Splošnim sodiščem ni niti poskusila predstaviti drugih utemeljitev.
66. Končno, glede odločbe Tribunale di Modena (sodišče v Modeni) (Italija), na katero se je intervenientka sklicevala, da bi dokazala, da dogodkov, na katere se sklicujeta tožeči stranki, ni mogoče pripisati intervenientki, je dovolj opozoriti, da je sistem znamk Skupnosti samostojen sistem, ki ga sestavlja skupek pravil in ki zasleduje posebne cilje, pri čemer je uporaba tega sistema neodvisna od slehernega nacionalnega sistema (sodbi Splošnega sodišča z dne 5. decembra 2000 v zadevi Messe München proti UUNT (electronica), T‑32/00, Recueil, str. II‑3829, točka 47, in z dne 23. septembra 2009 v zadevi Cohausz proti UUNT – Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07, neobjavljena v ZOdl., točka 71). V vsakem primeru pa je zoper to odločbo vložena pritožba, ki sta jo vložili tožeči stranki in zato še ni dokončna. Poleg tega se s to odločbo ugotavlja kršitev znamke la PERLA in nelojalna konkurenca intervenientke, ne pa ničnosti na podlagi določbe, ki je podobna členu 8(5) Uredbe št. 40/94.
67. V teh okoliščinah je dokazano, da se je intervenientka z uporabo znamke, podobne znamki la PERLA, poskušala obesiti na ugled zadnje zaradi pridobitve ugodnosti zaradi njene privlačnosti, ugleda in veljave ter zaradi izkoriščanja tržnih prizadevanj tožečih strank za ustvarjenje in ohranitev podobe te znamke. Koristi, ki nastanejo zaradi te uporabe, je treba zato šteti za nepošteno izkoriščanje ugleda znamke la PERLA (glej v tem smislu in po analogiji zgoraj navedeno sodbo L’Oréal in drugi, točka 49). Poleg tega za to uporabo ni bilo upravičenega razloga. Zato, v skladu z sodno prakso, navedeno zgoraj v točki 28, ni treba odločiti o tem, ali obstaja kakšna druga kršitev iz zgornjih točk 31 in 32.
68. Zato je treba ugotoviti, ne da bi bilo treba odločiti glede dopustnosti očitkov iz replike (glej zgoraj točki 25 in 26), da je odbor za pritožbe napačno uporabil člen 8(5) Uredbe št. 40/94.
69. Glede na to, da je odbor za pritožbe že razglasil ničnost poznejše znamke za vse proizvode, razen za bisere, je treba izpodbijano odločbo razveljaviti samo v delu, v katerem je bila zavrnjena zahteva za ugotovitev ničnosti in potrjena veljavnost znamke NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC za bisere. V delu, v katerem se z odločbo odbora za pritožbe ugodi zahtevam zadevne stranke, ta namreč nima pravice vložiti tožbe pri Splošnem sodišču. Tožeči stranki zato v delu, v katerem je odbor za pritožbe v izreku izpodbijane odločbe ugodil zahtevi za ugotovitev ničnosti, te odločbe ne moreta več izpodbijati (glej v tem smislu sklep Splošnega sodišča z dne 14. julija 2009 v zadevi Hoo Hing proti UUNT – Tresplain Investments (Golden Elephant Brand), T‑300/08, neobjavljen v ZOdl., točki 26 in 27).
70. V zvezi s tem je treba opozoriti, da ker različni razlogi za ničnost vodijo do popolnoma enakega rezultata, je za ugoditev zahtevi za ugotovitev ničnosti dovolj, da se utemelji enega izmed njih. Poleg tega, če odbor za pritožbe meni, da je utemeljen eden izmed razlogov za ničnost, na katere se sklicuje vlagatelj zahteve za ugotovitev ničnosti, vendar se odloči, da bo preučil in, če je treba, zavrnil druge navedene razloge za ničnost, ta del obrazložitve njegove odločbe ni potreben za utemeljitev izreka, s katerim se ugodi zahtevi za ugotovitev ničnosti in ki je bil v pravno zadostni meri utemeljen s sprejetim razlogom za ničnost (glej v tem smislu zgoraj navedeni sklep Golden Elephant Brand, točki 31 in 35).
71. Glede na zgoraj navedeno ni treba odločiti niti glede predloga za spremembo izpodbijane odločbe, navedenega v okviru prvega tožbenega predloga, niti glede podredno navedenih predlogov, niti glede drugih tožbenih razlogov.
Stroški
72. V skladu s členom 87(2) Poslovnika Splošnega sodišča se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ta člen poleg tega določa, da če več strank ne uspe, Splošno sodišče odloči, da se stroški delijo.
73. V skladu s členom 87(3) Poslovnika lahko Splošno sodišče odloči, da se stroški delijo ali da vsaka stranka nosi svoje stroške, če vsaka stranka uspe samo deloma ali v izjemnih okoliščinah.
74. V skladu s členom 87(4), zadnji pododstavek, Poslovnika lahko Splošno sodišče odredi, da intervenient nosi svoje stroške.
75. V obravnavani zadevi tožeči stranki, UUNT in intervenientka deloma niso uspeli, saj se izpodbijana odločba delno razveljavi.
76. V okoliščinah obravnavanega primera je treba UUNT poleg plačila lastnih stroškov naložiti tudi plačilo 90 % stroškov tožečih strank, nastalih v postopku pred Splošnim sodiščem, in vse stroške prve tožeče stranke, nastale v postopku pred odborom za pritožbe. Tožeči stranki nosita 10 % svojih stroškov, nastalih v postopku pred Splošnim sodiščem. Intervenientka nosi svoje stroške.
Izrek
Iz teh razlogov je
SPLOŠNO SODIŠČE (prvi senat)
razsodilo:
1. Odločba drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 19. novembra 2007 (zadeva R 537/2004-2) se razveljavi v delu, v katerem je UUNT zavrnil zahtevo za ugotovitev ničnosti in Nute Partecipazioni SpA naložil plačilo svojih stroškov.
2. V preostalem se tožba zavrne.
3. UUNT nosi svoje stroške ter 90 % stroškov Nute Partecipazioni in La Perla Srl, nastalih v postopku pred Splošnim sodiščem, in vse stroške Nute Partecipazioni, nastale v postopku pred odborom za pritožbe.
4. Nute Partecipazioni in La Perla nosita 10 % svojih stroškov, nastalih v postopku pred Splošnim sodiščem.
5. Worldgem Brands Srl nosi svoje stroške.