62018TJ0573_RES
Asia T-573/18
Hickies, Inc.
vastaan
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto
Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 5.2.2020
EU-tavaramerkki – Hakemus kolmiulotteisen tavaramerkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Kengännauhan muoto – Ehdoton hylkäysperuste – Erottamiskyvyn puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta – Aikaisempaan malliin liittyvän oikeuden suojaaminen – Ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa esitetyt todisteet
EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Ehdottomat hylkäysperusteet – Tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky – Tavaran muodosta muodostuvat kolmiulotteiset tavaramerkit – Erottamiskyky – Arviointiperusteet – Tavaran muodon uutuus – Erottamiskyvyn toteamiseksi riittämätön peruste – Suojattuun malliin liittyvä oikeus – Vaikutuksettomuus
(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)
(ks. 62–65 kohta)
Tiivistelmä
Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi 5.2.2020 antamallaan tuomiolla Hickies v. EUIPO (Kengännauhan muoto) (T-573/18) kanteen Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) päätöksestä, jolla oli evätty kengännauhan muodosta muodostuvan kolmiulotteisen tavaramerkin rekisteröinti erottamiskyvyn puuttumisen vuoksi.
Kantaja Hickies oli hakenut rekisteröintiä kolmiulotteiselle merkille, joka esittää nauhan muotoa kuvattuna neljässä kuvassa eri kuvakulmista. Nauhan toisessa päässä on silmukka, johon nauhan toisessa päässä oleva nappi voidaan kiinnittää nauhan kiinnittämiseksi. EUIPO katsoi, että haetulta tavaramerkiltä puuttui erottamiskyky (
1
) osan niistä tavaroista osalta, joita varten tavaramerkkiä oli haettu, muun muassa kengännauhojen osalta.
Kantaja vetosi erityisesti siihen, että haettu tavaramerkki merkitsi täysin uudenlaista kiinnitysmenetelmää, joka eroaa merkittävästi jalkinealan yleisestä käytännöstä ja tavasta. EUIPO:n mainitsemien esimerkkien riitauttamiseksi kantaja väitti, että kyseessä olevat tavarat olivat jäljitelmiä ja että mainitut internetsivustot eivät olleet tavaramerkkien haltijoiden sivustoja vaan verkkokauppa-alustoja, jotka ovat tunnettuja siitä, että oikeudenloukkaajat käyttävät niitä myyntivälineenä. Unionin yleinen tuomioistuin totesi tältä osin, että se, että kyseessä voivat olla verkkokauppa-alustat, ei vähennä mitenkään niiden tutkijan toimittamien seikkojen todistusarvoa, joilla pyritään osoittamaan haetun tavaramerkin muodostavan muodon kaltaisten muotojen olemassaolo unionin markkinoilla. Vaikka oletettaisiin, että joitakin näistä sivustoista voidaan käyttää väärennettyjen tuotteiden myyntiin, on lisäksi niin, ettei tämä mahdollisuus yksinään osoita, että tavarat, joihin EUIPO:n mainitsemissa linkeissä viitataan, ovat väärennöksiä. Joka tapauksessa unionin yleisellä tuomioistuimella ei ole toimivaltaa lausua väitetystä väärinkäytöstä.
Kantaja vetosi myös siihen, että tavara, jonka muoto vastaa haetun tavaramerkin muodostavaa muotoa, on uusi. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että vaikka oletettaisiin, että tämä uutuus on näytetty toteen, tämä seikka ei välttämättä merkitse sitä, että mainittu tavaramerkki on erottamiskykyinen. Se totesi, että sellaisten merkkien perusteella, joita käytetään yleisesti kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen myynnissä, ei voida yksilöidä mainittujen tavaroiden tai palvelujen alkuperää. Tätä väitettä ei kuitenkaan voida tulkita vastakkaisella tavalla haetun tavaramerkin erottamiskyvyn toteamiseksi, kun tavaramerkkiä käytetään harvoin kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta. EU-tavaramerkin erottamiskyvyn arviointi ei nimittäin perustu mainitun tavaramerkin omaperäisyyteen tai käyttämättömyyteen alalla, johon asianomaiset tavarat ja palvelut kuuluvat.
Unionin yleinen tuomioistuin täsmensi lisäksi, ettei oikeuden kahteen Euroopan unionin malliin sellaisten tavaroiden myynnin perusteella, joiden muoto on samanlainen kuin haetun tavaramerkin muodostava kantajan tavaran muoto, loukkauksella, johon kantaja vetosi, ollut merkitystä haetun tavaramerkin luontaisen erottamiskyvyn arvioinnin kannalta. Mallioikeuden suoja ei nimittäin merkitse kyseessä olevan muodon erottamiskykyä, sillä näiden kahden oikeuden arviointiperusteet eroavat perustavanlaatuisella tavalla toisistaan. Mallioikeuden suoja koskee olemassa olevasta poikkeavaa tavaran ulkomuotoa, ja se perustuu mainitun mallin uuteen luonteeseen eli siihen, ettei sama malli ole tullut tunnetuksi, sekä mallin yksilölliseen luonteeseen. Tavaramerkin osalta on sitä vastoin niin, että vaikka haetun tavaramerkin muodostavan muodon on välttämättä erottava merkittävästi asianomaisen alan yleisestä käytännöstä tai tavasta, jotta tavaramerkki olisi erottamiskykyinen, mainitun muodon pelkkä uutuus ei ole riittävää tällaisen ominaisuuden toteamiseksi, sillä ratkaiseva peruste on mainitun muodon kyky täyttää tehtävä kaupallisen alkuperän osoittajana.
Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan EUIPO:n valituslautakunta on myös perustellusti antanut vähemmän merkitystä kantajan mainitsemille muotoilun hinnoille. Tavaroiden laadukas muotoilu ei nimittäin väistämättä merkitse, että näiden tavaroiden kolmiulotteisesta muodosta muodostuva tavaramerkki mahdollistaisi ab initio kyseisten tavaroiden erottamisen muiden yritysten tavaroista. On lisäksi niin, että kyseiset hinnat määrittäviä asiantuntijoita voidaan pyytää keskittymään pienen pieniin eroihin, kun taas kyseessä olevassa asiassa keskimääräisen tarkkaavaisuuden omaava kohdeyleisö ei tarkastele kyseessä olevaa muotoa analyyttisesti.
(
1
)	Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1)) 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.