62023TJ1088_RES
Causa T‑1088/23
RTL Group Markenverwaltungs GmbH
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 7 maggio 2025
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea figurativo RTL – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 – Presentazione di fatti e prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 – Abuso del diritto»
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1, e 58, § 1, a)]
(v. punti 16, 19, 20, 91‑93)
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Uso parziale – Rilevanza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1, e 58, § 2)
(v. punti 17, 18)
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Domanda di decadenza – Ricevibilità – Assenza di subordinazione all’insussistenza dell’abuso di diritto o alla buona fede del richiedente la dichiarazione di decadenza
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 63, § 1, a)]
(v. punti 27‑30)
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Marchio figurativo RTL
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1, e 58, § 1, a)]
(v. punti 35, 55, 82, 83, 95, 101)
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Procedimento di decadenza – Fatti e prove non dedotti entro il termine all’uopo impartito – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 95, § 2; regolamento della Commissione 2018/625, art. 27, § 4)
(v. punti 45‑47, 49)
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Uso da parte di un terzo con il consenso del titolare del marchio
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 18, § 2)
(v. punto 62)
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Marchio che gode di notorietà nell’Unione – Irrilevanza
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 8, § 5, 18, § 1, e 58, § 1, a)]
(v. punto 94)
Sintesi
Nella sua sentenza, il Tribunale riforma la decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). Esso chiarisce le questioni vertenti sul carattere abusivo di una domanda di decadenza, sull’esercizio da parte della commissione di ricorso dell’EUIPO del suo potere discrezionale per quanto riguarda il rifiuto di tener conto degli elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi ad essa al di fuori delle memorie previste dal regolamento delegato 2018/625 (
1
), sull’uso effettivo di un marchio per i servizi pubblicitari, di marketing e promozionali da parte di un’impresa facente parte di un gruppo che fornisce, in particolare, servizi di diffusione di pubblicità e sull’incidenza della notorietà di un marchio sulla valutazione dell’uso effettivo di quest’ultimo per altri prodotti e servizi.
Dal 2016 la RTL Group Markenverwaltungs GmbH, ricorrente, è titolare del marchio dell’Unione europea figurativo RTL per vari prodotti e servizi (
2
). Nel 2021 Marcella Örtl, interveniente, ha presentato una domanda di decadenza (
3
) con la motivazione che tale marchio non era stato oggetto di un uso effettivo per tutti i prodotti e servizi per i quali era stato registrato per un periodo interrotto di cinque anni. La divisione di annullamento dell’EUIPO ha parzialmente accolto la domanda per taluni prodotti e servizi.
Investita di un ricorso proposto dalla ricorrente, la commissione di ricorso dell’EUIPO ha, da un lato, dichiarato ricevibile la domanda di decadenza e, dall’altro, parzialmente annullato la decisione della divisione di annullamento nella misura in cui quest’ultima aveva pronunciato la decadenza del marchio contestato in particolare per una sottocategoria di servizi «pubblicitari, di marketing e promozionali», ossia i servizi di «diffusione di pubblicità mediante televisione, radio e media elettronici» (
4
), e ha respinto il ricorso per il resto. Con il suo ricorso proposto dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha chiesto l’annullamento o la riforma di tale decisione.
Giudizio del Tribunale
In primo luogo, il Tribunale osserva che i motivi di decadenza hanno ad oggetto la tutela dell’interesse generale ad essi sotteso, il che chiarisce per quale ragione non si richieda la dimostrazione dell’interesse ad agire da parte del richiedente. Tale analisi è corroborata dal considerando 24 del regolamento 2017/1001 e dalla finalità dell’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, che è quella di offrire la possibilità di contestare un marchio dell’Unione europea che non sia stato oggetto di un uso effettivo, per un periodo determinato, alla più ampia gamma possibile di persone, senza esigere che esse dimostrino un interesse ad agire. Poiché una domanda di decadenza può essere presentata da «qualsiasi persona fisica o giuridica» a causa del mancato uso o dell’uso insufficiente di un marchio, la questione della possibile esistenza di un abuso di diritto non è pertinente ai fini dell’analisi dell’ammissibilità di una domanda di decadenza. Parimenti, né l’ammissibilità né la fondatezza di una domanda di decadenza sono subordinate alla buona fede del richiedente, poiché la decadenza per la mancata utilizzazione di un marchio durante il periodo di cinque anni è una conseguenza legale imposta dal regolamento 2017/1001 (
5
).
Sebbene la ricorrente invochi al riguardo il procedimento Sandra Pabst (
6
), il Tribunale osserva che tale procedimento era caratterizzato da circostanze eccezionali, assenti nel presente procedimento. Contrariamente al procedimento Sandra Pabst, l’interveniente non è una società creata artificialmente al solo scopo di presentare più domande di decadenza. Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato che la domanda di decadenza nel caso di specie fosse destinata all’insuccesso e servisse quindi unicamente a far gravare su di essa un onere indebito o a metterle una qualsivoglia pressione. Al contrario, l’intenzione dell’interveniente di utilizzare un marchio atto a creare confusione con il marchio contestato dimostra l’effettivo interesse di quest’ultima a che il registro dei marchi sia aggiornato per quanto riguarda la portata del monopolio della ricorrente sul marchio contestato.
Pertanto, il Tribunale respinge l’allegazione della ricorrente relativa all’inammissibilità della domanda di decadenza a causa dell’asserito carattere abusivo di quest’ultima.
In secondo luogo, il Tribunale ricorda la giurisprudenza relativa al potere discrezionale dell’EUIPO ai fini della presa in considerazione dei fatti e delle prove tardivamente dedotti o prodotti (
7
) e sottolinea che tale presa in considerazione deve rappresentare il risultato di un esercizio obiettivo e motivato del potere discrezionale il cui controllo spetta al Tribunale.
Esso constata che, nel caso di specie, la ricorrente ha tardivamente prodotto osservazioni ed elementi di prova, cosicché la commissione di ricorso doveva esercitare il suo margine di discrezionalità al fine di decidere se occorresse o meno prenderli in considerazione ai fini della decisione che essa era chiamata a emettere. Orbene, un tale esercizio obiettivo e motivato del potere discrezionale è carente nel caso di specie, in quanto la commissione di ricorso ha escluso tali elementi per il solo motivo che essi non erano stati presentati con una delle memorie di cui al regolamento delegato 2018/625 (
8
), senza aver esaminato se le condizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 4, di tale regolamento fossero soddisfatte. Invero, l’esame della ricevibilità delle osservazioni e degli elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso non può essere limitato ai fatti e alle prove presentati unitamente alle memorie di cui al regolamento delegato 2018/625, poiché una tale limitazione non risulta né dall’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 né dall’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625.
Di conseguenza, la commissione di ricorso è incorsa in un errore nell’escludere dal suo esame le osservazioni e gli elementi di prova tardivamente prodotti dalla ricorrente senza esercitare il potere discrezionale conferitole.
In terzo luogo, il Tribunale esamina se gli elementi di prova presentati dalla ricorrente, relativi alle attività delle società del gruppo al quale essa appartiene, consentano di dimostrare l’uso del marchio contestato non solo per la sottocategoria di servizi di diffusione di pubblicità, come rilevato dalla commissione di ricorso, ma anche, al di là di questa sola sottocategoria, per la categoria di servizi «pubblicitari, di marketing e promozionali» nel suo insieme.
Anzitutto, esso rileva che la ricorrente ha dimostrato che le società del gruppo al quale essa appartiene hanno fornito agli inserzionisti servizi relativi alla creazione e alla realizzazione delle pubblicità, in particolare televisive. Essa ha dunque presentato elementi di prova relativi a servizi implicanti un contributo creativo da parte di tali società nella progettazione delle pubblicità, i quali non si limitavano alla semplice diffusione di un contenuto pubblicitario creato da un terzo.
Esso ritiene poi che dagli elementi di prova presentati dalla ricorrente risulti che quest’ultima ha proposto agli inserzionisti i suoi servizi nello sviluppo delle strategie pubblicitarie nei media ad essa appartenenti, offrendo loro la possibilità di partecipare a operazioni promozionali create dal gruppo al quale essa appartiene.
Infine, esso dichiara che, in considerazione delle prove presentate, le società del gruppo al quale appartiene la ricorrente hanno fornito servizi di consulenza relativi alla commercializzazione della pubblicità televisiva, i quali rientrano nei servizi di consulenza e di sostegno specializzato a imprese che intendono promuovere i loro prodotti e servizi e sviluppare le loro strategie pubblicitarie.
In tali circostanze, il Tribunale ritiene che gli elementi di prova presentati dalla ricorrente dimostrino che il gruppo al quale essa appartiene ha fornito ai terzi, sotto il marchio contestato e durante il periodo di riferimento, servizi pubblicitari, di marketing e promozionali, i quali non si limitavano a una diffusione di pubblicità, ma miravano a contribuire attivamente allo sviluppo di una strategia pubblicitaria di detti terzi. Pertanto, esso riforma la decisione impugnata respingendo la domanda di decadenza del marchio contestato per i servizi pubblicitari, di marketing e promozionali rientranti nella classe 35.
Da ultimo, il Tribunale precisa che la formulazione e la finalità dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 subordinano il mantenimento dei diritti collegati al marchio dell’Unione europea alla condizione che esso sia effettivamente utilizzato. Non sarebbe infatti giustificato il fatto che un marchio non utilizzato ostacoli la concorrenza e limiti la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi. Inoltre, gli organi giurisdizionali dell’Unione hanno già dichiarato che le disposizioni relative alla protezione estesa conferita a un marchio dell’Unione europea che gode di notorietà nell’Unione perseguono un obiettivo diverso da quelle che impongono la prova dell’uso effettivo, cosicché occorre interpretare questi due tipi di disposizioni in modo autonomo. Pertanto, anche supponendo che il marchio contestato nel caso di specie goda di notorietà nel settore dei media, tale circostanza non consente, di per sé, di dimostrare l’esistenza di un uso effettivo di quest’ultimo per i prodotti e i servizi di cui trattasi. Peraltro, né il carattere unitario del marchio dell’Unione europea né il considerando 7 del regolamento delegato 2018/625, il quale verte solo su norme procedurali, possono essere utilmente invocati dalla ricorrente ai fini dell’interpretazione delle disposizioni sostanziali del regolamento 2017/1001.
(
1
)	Regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell’Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1).
(
2
)	Si trattava dei prodotti e servizi rientranti nelle classi 3, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43 e 45 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.
(
3
)	Sul fondamento dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).
(
4
)	Gli altri prodotti e servizi per i quali la decisione della divisione di annullamento è stata annullata sono «dischi di archiviazione ottici», rientranti nella classe 9, e «servizi on-line di social networking; servizi di presentazione in società online», rientranti nella classe 45.
(
5
)	V. articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e articolo 64, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001.
(
6
)	Procedimento che ha dato luogo alla decisione della commissione di ricorso allargata del 1o febbraio 2020 (procedimento R 2445/2017-G; in prosieguo: il «procedimento Sandra Pabst»).
(
7
)	Previsto all’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e disciplinato dall’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625.
(
8
)	Articoli 22, 24 e 26 del regolamento delegato 2018/625.