62016TJ0910_RES
Cause T‑910/16 e T‑911/16
Kurt Hesse
e
Wedl & Hofmann GmbH
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 4 aprile 2019
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea figurativo TESTA ROSSA – Dichiarazione di decadenza parziale – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Prova dell’uso – Uso esterno del marchio contestato – Parità di trattamento»
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 2)
(v. punto 22)
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Esame della domanda – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, § 1, e 51, § 1, a); regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, § 3]
(v. punti 28‑31, 37‑40, 45‑47, 66, 68)
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Esame della domanda – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Criteri di valutazione – Uso pubblico e verso l’esterno del marchio – Vendite di prodotti mediante affiliati e licenziatari – Inclusione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15 e 51, § 1, a)]
(v. punti 37‑40)
Sintesi
Nella sentenza Hesse e Wedl & Hofmann/EUIPO (TESTA ROSSA) (T‑910/16 e T‑911/16), pronunciata il 4 aprile 2019, il Tribunale ha respinto i ricorsi proposti avverso la decisione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), con la quale quest’ultimo ha dichiarato il titolare del marchio figurativo TESTA ROSSA decaduto dai suoi diritti per una parte dei prodotti registrati, sulla base dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 (
1
).
La presente causa trae origine dal procedimento di decadenza tra il sig. Hesse (ricorrente nella causa T‑910/16 e interveniente nella causa T‑911/16) e la Wedl & Hofmann (ricorrente nella causa T‑911/16 e interveniente nella causa T‑910/16). Il sig. Hesse riteneva che l’EUIPO avrebbe dovuto confermare la decadenza completa del marchio contestato di cui è titolare la Wedl & Hofmann. La Wedl & Hofmann, dal canto suo, sosteneva di aver fornito la prova dell’uso effettivo per tutti i prodotti e servizi per i quali il suo marchio era stato registrato e non soltanto per i prodotti rientranti nelle classi 21 e 25.
Il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sulla questione se le prove dell’uso che non fanno riferimento a vendite a consumatori finali, bensì a vendite a licenziatari o affiliati della Wedl & Hofmann, possano essere considerate prove dell’uso effettivo. Al riguardo, il sig. Hesse ha sostenuto che dette prove non avevano dimostrato che i prodotti fossero stati distribuiti ai consumatori finali e non avevano, pertanto, provato un uso pubblico e verso l’esterno del marchio contestato.
A tal proposito, il Tribunale ha sì rammentato che l’uso effettivo di un marchio esige che lo stesso sia utilizzato pubblicamente e verso l’esterno, ma ha tuttavia rilevato che tale uso verso l’esterno non significa che si tratti necessariamente di un uso orientato verso i consumatori finali. Considerare che l’uso verso l’esterno di un marchio consista necessariamente in un uso orientato verso i consumatori finali equivarrebbe, infatti, ad escludere i marchi utilizzati nei soli rapporti tra società dall’ambito di applicazione del regolamento n. 207/2009. Di conseguenza, il Tribunale ha giudicato che gli elementi di prova presentati dalla Wedl & Hofmann, che menzionano vendite di prodotti mediante i suoi affiliati e licenziatari, erano idonei a dimostrare un uso pubblico e verso l’esterno del marchio contestato.
Inoltre, il Tribunale ha constatato che correttamente l’EUIPO aveva concluso, da un lato, che i documenti relativi all’uso del marchio contestato provavano che esso non era stato utilizzato in modo puramente interno per i prodotti di cui alle classi 21 e 25 con lo scopo esclusivo di promuovere la vendita di altri prodotti e, dall’altro, per l’assenza di carattere effettivo dell’uso di detto marchio per i prodotti e servizi diversi dai prodotti rientranti nelle classi 21 e 25.
Inoltre, il Tribunale ha respinto il motivo di ricorso vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento quanto alla valutazione dell’uso effettivo in base alla dimensione dell’impresa.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, i ricorsi nelle cause T‑910/16 e T‑911/16 sono stati respinti.
(
1
)	Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).