62022TJ0679_RES
Causa T‑679/22
Oy Shaman Spirits Ltd
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 22 novembre 2023
«Marchio dell’Unione europea – Procedura di revoca di decisioni o di cancellazione di iscrizioni – Cancellazione di un’iscrizione nel registro inficiata da un errore evidente imputabile all’EUIPO – Iscrizione di licenze nel registro per i marchi figurativi LAPLANDIA Land of purity e a. – Condizioni di registrazione di una licenza – Prova della concessione della licenza da parte del titolare registrato – Nozione di «errore manifesto imputabile all’EUIPO» – Articolo 27, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 103, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001»
Marchio dell’Unione europea – Marchio dell’Unione europea in quanto oggetto di proprietà – Licenza – Iscrizione nel registro – Presupposti – Prova della concessione della licenza da parte del titolare registrato –Irrilevanza delle condizioni previste dal diritto nazionale
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 19, § 1, 20, 25, 26 e 27, § 1; regolamento della Commissione 2018/626, art. 13)
(v. punti 20‑27, 33, 34, 43)
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Cancellazione o revoca – Presupposto – Errore manifesto – Nozione – Iscrizione di una licenza nel registro senza la prova della relativa concessione da parte del titolare registrato – Inclusione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 103, § 1)
(v. punti 40‑42)
Sintesi
Tra il 2008 e il 2016 la Brandavid Oy ha ottenuto la registrazione di tre marchi figurativi presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
Nel 2017 il trasferimento di tali marchi alla Global Drinks Finland Oy, interveniente nella presente causa, è stato iscritto nel registro dei marchi dell’Unione europea.
Nel 2020 la Oy Shaman Spirits Ltd, ricorrente, ha chiesto all’EUIPO, sulla base di un contratto di licenza che aveva concluso con la Brandavid Oy nel 2016 (in prosieguo: il «contratto di licenza»), di iscrivere nel registro una licenza esclusiva a suo favore per i marchi in questione. Dopo la registrazione della licenza, l’interveniente ha espresso il proprio disaccordo con tale registrazione.
Nel 2021 il dipartimento incaricato della tenuta del registro dell’EUIPO ha cancellato l’iscrizione della licenza in detto registro.
Ritenendo che la registrazione della licenza richiesta costituisse un errore manifesto imputabile all’EUIPO, ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 (
1
), il che giustificherebbe la sua cancellazione, la commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso della ricorrente. Infatti, l’unico elemento di prova prodotto con la domanda di registrazione consisteva nel contratto di licenza di cui l’interveniente, in quanto titolare registrato dei marchi in questione, non è mai stata parte.
Con la sua sentenza, il Tribunale respinge il ricorso della ricorrente. Esso si pronuncia sulle condizioni di registrazione di una licenza e sulla nozione di «errore manifesto imputabile all’EUIPO».
Giudizio del Tribunale
In primo luogo, il Tribunale rileva che, cancellando la registrazione della licenza, l’EUIPO ha correttamente applicato gli articoli 25 e 26 del regolamento 2017/1001 (
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), letti in combinato disposto con le disposizioni a cui tali articoli fanno riferimento (
3
). Tali norme richiedono, per ragioni di certezza del diritto, che il titolare registrato manifesti attivamente la sua volontà di concedere una licenza, depositando direttamente presso l’EUIPO la domanda di registrazione della licenza oppure firmando una dichiarazione, un accordo o un modulo standard (
4
). Orbene, il contratto di licenza non menzionava l’interveniente, che era il titolare registrato al momento della domanda e della registrazione della licenza, né recava la sua firma. Il precedente titolare registrato non era più legittimato a dare il consenso richiesto.
Anche supponendo che la licenza concessa dal predecessore legale dell’interveniente sia opponibile a quest’ultima (
5
), dal momento che tali due società hanno effettuato il trasferimento dei marchi in questione con piena consapevolezza dell’esistenza della licenza, ciò non significa, tuttavia, che la licenza possa essere registrata. Anche se una licenza può, in tali circostanze, rimanere valida o conferire diritti ai sensi della normativa nazionale, tale situazione di diritto sostanziale non può incidere sul diritto di registrazione, che si basa su un approccio formale. Infatti, la legittimità della decisione della commissione di ricorso dipende dai soli requisiti formali previsti dalle disposizioni applicabili, la cui formulazione non lascia alcun margine di interpretazione. Tuttavia, la ricorrente può far valere i suoi diritti derivanti dal diritto sostanziale dinanzi ai giudici nazionali.
In secondo luogo, il Tribunale respinge gli argomenti della ricorrente basati sull’applicabilità del diritto finlandese in quanto le società coinvolte hanno sede in Finlandia. Infatti, l’iscrizione nel registro di una licenza relativa a un marchio dell’Unione europea è disciplinata in maniera autonoma dal diritto dell’Unione (
6
). Pertanto, la questione se il diritto finlandese preveda requisiti di forma per un contratto di licenza o le condizioni in cui tale contratto vincoli anche il titolare successivo dei marchi in questione è irrilevante ai fini della correttezza o meno della registrazione della licenza a favore della ricorrente nel registro.
In terzo e ultimo luogo, il Tribunale respinge l’argomento della ricorrente secondo cui l’EUIPO ha ecceduto il suo potere revocando la registrazione del contratto di licenza che era conforme al diritto finlandese. Infatti, l’iscrizione cancellata era inficiata da un errore manifesto imputabile all’EUIPO. Poiché la registrazione di una licenza segue le stesse regole della registrazione di un trasferimento, il Tribunale applica mutatis mutandis la giurisprudenza secondo cui non spetta all’EUIPO esaminare la validità e gli effetti giuridici di un trasferimento di marchio dell’Unione europea secondo il diritto nazionale. Ne consegue che, in sede di trattamento di una domanda di registrazione di una licenza, la competenza dell’EUIPO si limita, di regola, all’esame dei requisiti formali, il che non implica una valutazione delle questioni di merito che possono sorgere nell’ambito del diritto nazionale applicabile.
(
1
)	Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).
(
2
)	Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 5, di tale regolamento, su richiesta di una delle parti, la concessione o il trasferimento di una licenza di un marchio dell’Unione europea sono iscritti nel registro e pubblicati.
(
3
)	L’articolo 20, paragrafo 5, di detto regolamento prevede che la domanda di registrazione di un trasferimento contenga i documenti dai quali risulta il trasferimento; il suo paragrafo 3 richiede «[che] la cessione del marchio UE deve avvenire per iscritto e richiede la firma delle parti contraenti, tranne ove risulti da una sentenza; in caso contrario la cessione è nulla». L’articolo 13, paragrafo 3, lettere a), c) e d), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 della Commissione, del 5 marzo 2018, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell’Unione europea, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (GU 2018, L 104, pag. 37), precisa che la firma o il consenso del titolare registrato è un prerequisito per la valida concessione di una licenza.
(
4
)	Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 e articolo 13, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), del regolamento di esecuzione 2018/626.
(
5
)	In forza dell’articolo 27, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001.
(
6
)	L’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, che rinvia al diritto dello Stato membro in cui ha sede il titolare del marchio dell’Unione europea, si applica solo «salvo disposizione contraria degli articoli da 20 a 28». V. articoli da 25 a 28 di tale regolamento e articolo 13 del regolamento di esecuzione 2018/626.