62024TJ0425_EXT
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)
de 10 de septiembre de 2025 (
*1
)
«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión pastaZARA Sublime — Marca denominativa anterior de la Unión ZARA — Motivo de denegación relativo — Inexistencia de menoscabo del renombre — Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) n.o 40/94 — Inexistencia de vínculo entre los signos — Inexistencia de riesgo de aprovechamiento indebido de la marca de renombre — Existencia de justa causa para la utilización de la marca solicitada»
En el asunto T‑425/24,
Ffauf Italia SpA, con domicilio social en Riese Pio X (Italia), representada por el Sr. P. Creta y las Sras. A. Lanzarini, B. Costa y V. Basilavecchia, abogados,
parte demandante,
contra
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por la Sra. M. Chylińska y el Sr. D. Gája, en calidad de agentes,
parte demandada,
en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es:
Industria de Diseño Textil, S. A., con domicilio social en Arteixo (A Coruña), representada por el Sr. G. Marín Raigal, la Sra. E. Armero Lavie y el Sr. J. Oria Sousa-Montes, abogados,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda),
integrado por la Sra. A. Marcoulli, Presidenta, y las Sras. V. Tomljenović (Ponente) y L. Spangsberg Grønfeldt, Jueces;
Secretario: Sr. G. Mitrev, administrador;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
celebrada la vista el 8 de mayo de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia (
1
)
1
Mediante su recurso basado en el artículo 263 TFUE, la recurrente, Ffauf Italia SpA, solicita la anulación de la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 3 de junio de 2024 (asunto R 1576/2023‑5; en lo sucesivo, «resolución impugnada»).
[omissis]
Pretensiones de las partes
12
La recurrente solicita al Tribunal General que:
–
Anule la resolución impugnada.
–
Condene en costas a la EUIPO y a la coadyuvante.
13
La EUIPO solicita al Tribunal General que:
–
Desestime el recurso.
–
Condene en costas a la recurrente en caso de se convoque una vista oral.
14
La coadyuvante solicita, en esencia, al Tribunal General que:
–
Desestime el recurso.
–
Condene en costas a la recurrente.
Fundamentos de Derecho
[omissis]
Sobre el motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 40/94
[omissis]
Existencia de justa causa para utilizar la marca solicitada
95
En esencia, la recurrente alega que ha utilizado signos que incluyen el elemento denominativo «pastazara» durante varios años, lo que constituye una justa causa para la utilización de la marca solicitada.
96
A este respecto, procede señalar que la existencia de justa causa que permita utilizar una marca que ocasiona un perjuicio a una marca renombrada debe interpretarse de manera restrictiva [sentencia de 16 de marzo de 2016, The Body Shop International/OAMI — Spa Monopole (SPA WISDOM), T‑201/14, no publicada, EU:T:2016:148, apartado 65].
97
Además, el concepto de justa causa no solo puede englobar razones objetivamente imperiosas, sino que puede asimismo referirse a los intereses subjetivos de un tercero que haga uso de un signo idéntico o similar a la marca renombrada (véase, por analogía, la sentencia de 6 de febrero de 2014, Leidseplein Beheer y de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49 apartado 45).
98
Así pues, quien utilice un signo similar a una marca que goza de renombre puede invocar, tal como se desprende del artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), una «justa causa» para el uso de ese signo, en el cual se manifiesta el objetivo general perseguido por ese Reglamento consistente en conciliar, por una parte, los intereses del titular de una marca en proteger la función esencial de esta y, por otra, los intereses de un tercero en emplear, en el tráfico económico, tal signo para designar los productos y los servicios que comercializa (véase la sentencia de 30 de mayo de 2018, Tsujimoto/EUIPO, C‑85/16 P y C‑86/16 P, EU:C:2018:349, apartado 90 y jurisprudencia citada).
99
Además, de la jurisprudencia se desprende que el uso por un tercero de un signo similar a una marca de renombre puede calificarse de justa causa, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 40/94, si resulta, por una parte, que ese signo ha sido utilizado con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de dicha marca renombrada y, por otra parte, que tal uso se ha realizado de buena fe, lo que se aprecia teniendo en cuenta, en particular, la implantación y la reputación de dicho signo entre el público pertinente, el grado de similitud entre los productos y servicios de que se trate y la relevancia económica y comercial del uso del signo para los productos en cuestión (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 6 de febrero de 2014, Leidseplein Beheer y de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, apartado 60).
100
Procede examinar a la luz de las consideraciones anteriores si, aun suponiendo que se hubiera demostrado que el público pertinente relacionaría los signos en conflicto y que la marca solicitada se aprovecharía indebidamente del renombre de la marca anterior, la Sala de Recurso podía concluir correctamente que no existía justa causa para utilizar la marca solicitada, que contenía el elemento denominativo «pastazara».
101
En primer lugar, si bien la recurrente reprocha a la Sala de Recurso no haber tenido en cuenta las pruebas consistentes en extractos del registro mercantil y en solicitudes de registros de marcas, que dicha recurrente presentó, procede señalar que de los apartados 99 a 106 de la resolución impugnada se desprende que la Sala de Recurso tuvo en cuenta las diferentes denominaciones sociales de la recurrente, como PASTAZARA Sas di Dalla Costa Roberto & C., a partir de 1978, y PASTAZARA SpA, a partir de 1988. Además, tomó en consideración las solicitudes de registro de las marcas ZARA y pastaZARA presentadas por la recurrente desde los años sesenta, destacando el ejemplo del registro italiano de la marca figurativa pastaZARA, que se solicitó en 1968.
102
Por otra parte, procede señalar que todas las marcas de las que es titular la recurrente, examinadas por la Sala de Recurso en los apartados 101 a 103 de la resolución impugnada, contienen el elemento denominativo «pastazara», que es idéntico o muy similar al que figura en la marca solicitada y sobre el que la Sala de Recurso basó su conclusión relativa a la similitud de los signos en conflicto. Por lo demás, una parte importante de las marcas figurativas a las que hizo referencia la Sala de Recurso contienen el elemento figurativo que representa a una mujer que transporta trigo con un paisaje rural en segundo plano, que está presente en la marca solicitada.
103
Por lo tanto, no cabe sino constatar que la recurrente utilizó signos que presentaban el elemento denominativo «pastazara» para comercializar sus productos con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la marca anterior ZARA, a saber, el 3 de julio de 2001, e incluso antes de la expansión de dicha marca en los años ochenta y noventa, lo que dio lugar a la adquisición de su renombre, como se ha señalado en el apartado 36 de la presente sentencia.
104
Estas circunstancias difieren significativamente de las que eran pertinentes en el asunto que dio lugar a la sentencia de 6 de julio de 2012, Jackson International/OAMI — Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE) (T‑60/10, no publicada, EU:T:2012:348), a la que se refirió la Sala de Recurso en el apartado 104 de la resolución impugnada. En efecto, al contrario de la conclusión a la que la Sala de Recurso llegó de manera errónea, en el caso de autos, las pruebas que la recurrente presentó para hacer valer la existencia de justa causa para utilizar la marca solicitada no se referían al uso en el pasado de dicha marca, sino que se referían, por una parte, al hecho de que tal marca se basaba en otras marcas de las que la recurrente era titular, como las marcas figurativas pastaZARA, y en el nombre «Zara», en la medida en que este estaba vinculado a su identidad y a su historia, y, por otra parte, a la comercialización de sus productos con dichas marcas figurativas desde hacía décadas.
105
En segundo lugar, del apartado 106 de la resolución impugnada se desprende que la Sala de Recurso tuvo en cuenta las pruebas presentadas por la recurrente para demostrar la utilización de buena fe de signos que incluían el elemento denominativo «pastazara» y que se basaban, en particular, en su historia, en los diversos registros nacionales e internacionales de marcas que contenían dicho elemento denominativo «pastazara» y en facturas, envases, catálogos y folletos de la recurrente que mostraban variantes de la marca figurativa pastaZARA. De este modo, la Sala de Recurso concluyó que estas pruebas demostraban que el uso del nombre «Zara» por la recurrente guardaba relación con el verdadero origen de su actividad en la ciudad dálmata de Zara, que después pasó a denominarse Zadar (Croacia), en los años treinta y, posteriormente, hasta el año 1943, y que la recurrente ya había utilizado signos que incluían el nombre «Zara» para designar pastas alimenticias o productos similares, en particular en Europa, con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la marca anterior en 2001 e incluso antes de la primera utilización de la marca ZARA por la coadyuvante en 1975. No procede cuestionar esta apreciación, que, por lo demás, no ha sido rebatida.
106
En tercer lugar, de las pruebas indicadas en el apartado 102 de la presente sentencia se desprende que la recurrente era titular de registros internacionales de marcas que incluían el elemento denominativo «pastazara» en numerosos territorios de Estados de la Unión, a saber, Austria, Alemania, el Benelux, Bulgaria, Croacia, República Checa, Francia, Hungría, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia. Además, las facturas, los envases, los catálogos y los folletos presentados por la recurrente, a los que se remitió la Sala de Recurso en el apartado 103 de la resolución impugnada, acreditan la comercialización de pastas alimenticias con signos que contienen el elemento denominativo «pastazara» en el territorio de varios de esos Estados, así como en Dinamarca, Estonia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Letonia, Polonia y Suecia. Estas pruebas muestran un alto grado de implantación de los signos que contienen el elemento denominativo «pastazara» en una parte considerable de la Unión, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 99 de la presente sentencia.
107
En cuarto lugar, la utilización del nombre «Zara» por la recurrente, en relación con su identidad y su historia, así como las diferentes marcas que contienen el elemento denominativo «pastazara» que aquella ha registrado y utilizado para la comercialización de sus productos, mencionadas en los apartados 103 y 106 de la resolución impugnada, acreditan la relevancia económica y comercial del uso de los signos que contienen el elemento denominativo «pastazara» para la recurrente, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 99 de la presente sentencia.
108
En quinto lugar, por lo que respecta al grado de similitud entre los productos de que se trata, procede recordar, como se ha indicado en el apartado 82 de la presente sentencia, que la Sala de Recurso reconoció que los productos de moda de la marca renombrada y las pastas alimenticias designadas por la marca solicitada no tienen nada en común, dado que no son ni complementarios ni competidores y que, generalmente, son ofrecidos por empresas diferentes que desarrollan sus actividades en sectores distintos.
109
En sexto lugar, en el apartado 107 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que en el caso de autos no existía justa causa para el uso de la marca solicitada, puesto que la recurrente no había demostrado que el uso del término «zara» fuera necesario para la comercialización de los productos designados por la marca solicitada, que no existía un acuerdo previo con la coadyuvante que autorizara el uso de dicha marca y que no existía prueba alguna sobre el valor de las inversiones en la promoción y la publicidad de dicha marca y de su aceptación por el público pertinente.
110
A este respecto, de entrada, y según alega, en esencia, la recurrente, de la jurisprudencia no se desprende que el concepto de «justa causa» esté condicionado a que la utilización del signo sea necesaria para la comercialización de los productos en cuestión. En efecto, en el asunto que dio lugar a la sentencia de 16 de marzo de 2016, SPA WISDOM (T‑201/14, no publicada, EU:T:2016:148), apartado 66, en respuesta a la alegación de que el término «spa», dentro del signo en cuestión, había pasado a ser descriptivo o genérico a los efectos de la identificación de productos cosméticos, el Tribunal General consideró que no se había demostrado que el uso del término «spa» hubiera pasado a ser necesario para la comercialización de dichos productos. Ahora bien, estas circunstancias difieren de las pertinentes en el caso de autos, en la medida en que no se trata en este de la utilización de un término que, supuestamente, ha pasado a ser genérico, sino de la utilización de un nombre estrechamente ligado a la historia de la recurrente y a la comercialización de sus productos.
111
A continuación, procede señalar que de la jurisprudencia recordada en el apartado 99 de la presente sentencia no se desprende que el concepto de «justa causa» esté supeditado a la constatación de un nivel específico de reconocimiento del signo en cuestión, a un nivel determinado de inversiones y a esfuerzos promocionales o al disfrute de una cuota de mercado. En efecto, según esta jurisprudencia, la determinación de la existencia de justa causa es el resultado de un examen global de todos los factores pertinentes que tiene por objeto determinar si el signo en cuestión fue efectivamente utilizado en el mercado con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la marca renombrada y si dicha utilización se produjo de buena fe (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 6 de febrero de 2014, Leidseplein Beheer y de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, apartado 60).
112
Dicho esto, las pruebas examinadas por la Sala de Recurso en los apartados 99 a 106 de la resolución impugnada, como se ha señalado en el apartado 106 de la presente sentencia, demuestran que la recurrente llevó a cabo actividades de comercialización de pasta con diferentes marcas que incluyen el elemento denominativo «pastazara» en una parte considerable de la Unión. Además, los litigios entablados por la recurrente ante diferentes órganos jurisdiccionales nacionales, invocando los signos que contienen el elemento denominativo «pastazara», a los que la Sala de Recurso hace referencia en el apartado 105 de la resolución impugnada, acreditan los esfuerzos de la recurrente por defender su utilización de dichos signos.
113
Por último, la Sala de Recurso incurrió en un error al desestimar por inoperantes las alegaciones de la recurrente relativas a su buena fe. En efecto, la buena fe de quien alega la existencia de justa causa para el uso de un signo similar a una marca renombrada es uno de los elementos pertinentes en el marco del examen global que debe efectuarse a efectos de este requisito previsto en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 40/94 (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 6 de febrero de 2014, Leidseplein Beheer y de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, apartado 56).
114
A la vista de lo anterior, procede señalar que, si bien la Sala de Recurso no ignoró por completo las pruebas relativas a la utilización por la recurrente de signos que incluyen el elemento «pastazara», algunos de los cuales estaban registrados desde hacía décadas para productos alimenticios de la clase 30, y señaló correctamente que el uso del nombre «Zara» por la recurrente se refería al verdadero origen de su actividad, dicha Sala de Recurso no extrajo las consecuencias de estas constataciones en el marco de su apreciación de los factores pertinentes para acreditar la existencia de justa causa, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 40/94.
115
En efecto, habida cuenta, por una parte, del uso por parte de la recurrente de signos que incluyen el elemento denominativo «pastazara» con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la marca renombrada, como se ha señalado en el apartado 103 de la presente sentencia, y, por otra parte, de los elementos que pueden acreditar la buena fe de ese uso anterior, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 99 de la presente sentencia, como la falta de similitud de los productos de que se trata, señalada en el apartado 76 de la resolución impugnada, y las diferentes pruebas, mencionadas en los apartados 99 a 106 de la resolución impugnada, relativas a la historia de las actividades de la recurrente y a su relación con la ciudad anteriormente denominada Zara, al alcance de la comercialización de los productos con signos que incluyen el elemento denominativo «pastazara» en una parte considerable de la Unión, a los esfuerzos de la recurrente por defender dicha utilización y a la relevancia económica y comercial de la utilización de dichos signos para las actividades de la recurrente, la Sala de Recurso concluyó erróneamente que la recurrente no había demostrado la existencia de justa causa para la utilización del elemento denominativo «pastazara» en la marca solicitada, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 40/94.
116
Por tanto, además de estimar la tercera parte del motivo único invocado por la recurrente, según se ha constatado en el apartado 91 de la presente sentencia, también procede, en cualquier caso, estimar la quinta parte de dicho motivo y, en consecuencia, anular la resolución impugnada.
[omissis]
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)
decide:
1)
Anular la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 3 de junio de 2024 (asunto R 1576/2023‑5).
2)
La EUIPO cargará con sus propias costas y con la mitad de las de Ffauf Italia SpA.
3)
Industria de Diseño Textil, S. A., cargará con sus propias costas y con la mitad de las de Ffauf Italia.
Marcoulli
Tomljenović
Spangsberg Grønfeldt
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 10 de septiembre de 2025.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.
(
1
)	Solo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.