62011CC0661
FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
CRUZ VILLALÓN
föredraget den 18 april 2013 (
1
)
Mål C‑661/11
Martin y Paz Diffusion SA
mot
David Depuydt
och
Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV
(begäran om förhandsavgörande från Cour de cassation (Belgien))
”Varumärken — Direktiv 89/104/EEG — Artikel 5.1 — Varumärkesinnehavarens ensamrätt — Uppdelning av rätten att använda sig av ett varumärke — Samtycke — Återkallande av samtycke att använda sig av ett varumärke — Illojal konkurrens”
1.
Kan innehavaren av ett varumärke varaktigt förhindras att utöva sin ensamrätt att använda sig av varumärket för vissa varor av det skälet att tredje man har använt varumärket för dessa varor med varumärkesinnehavarens samtycke under lång tid? Detta är kärnan i de frågor som domstolen har att ta ställning till i förevarande mål.
2.
Frågorna har uppkommit under ovanliga faktiska omständigheter. Båda parterna i tvisten i målet vid den nationella domstolen, Martin y Paz Diffusion (nedan kallad MyP), å ena sidan, och Fabriek van Maroquinerie Gauquie (nedan kallad Gauquie) tillsammans med dess direktör, David Depuydt, å andra sidan, utövar verksamhet inom lädermodevaruindustrin. De har använt sig av samma varumärken men var och en för olika varor. Parterna samarbetade i början och ändrade så småningom det varumärke som de använde sig av. Vid ett visst skede registrerade MyP vissa av dessa varumärken. Parternas förhållande försämrades senare vilket ledde till att flera tvister uppstod.
I – Tillämpliga bestämmelser
A – Unionsrätten
3.
Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 (nedan kallat direktivet) (
2
) som är tillämpligt i förevarande fall antogs för att tillnärma medlemsstaternas varumärkeslagar.
4.
Sjätte skälet i direktivet har följande lydelse: ”Detta direktiv utesluter inte att varumärken underkastas andra rättsliga bestämmelser än de varumärkesrättsliga bestämmelser som finns i medlemsstaterna, t.ex. bestämmelser om illojal konkurrens, skadeståndsansvar eller konsumentskydd.”
5.
I sjunde skälet i direktivet anges i utdrag att ”[g]runderna för att vägra registrering eller för ogiltighet avseende själva varumärket, t.ex. frånvaro av särskiljande egenskaper, eller avseende konflikter mellan varumärket och äldre rättigheter skall anges på ett uttömmande sätt”.
6.
Artikel 3 i direktivet innehåller en förteckning över registreringshinder eller ogiltighetsgrunder. Enligt artikel 3.2 d i direktivet kan en medlemsstat bestämma att ett varumärke inte ska registreras eller, om det redan är registrerat, att det ska kunna förklaras ogiltigt ”[o]m ansökan om registrering av varumärket gjorts i ont uppsåt av den sökande”. I artikel 4 anges ytterligare registreringshinder eller ogiltighetsgrunder med avseende på konflikter med äldre rättigheter.
7.
I artikel 5.1 i direktivet föreskrivs följande:
”1.   Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda
a)
tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,
b)
tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.”
8.
Artikel 8 i direktivet avser licens.
9.
Direktivet upphävdes genom artikel 17 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (
3
) som trädde i kraft den 28 november 2008. Skäl 7 i det nya direktivet motsvarar numera sjätte skälet i det tidigare direktivet och artikel 5.1 i det nya direktivet är, bortsett från smärre ändringar, identisk med artikel 5.1 i det tidigare direktivet. Med anledning av tidpunkten för de faktiska omständigheterna i förevarande fall är det tidigare direktivet tillämpligt.
B – Nationell rätt
10.
Den hänskjutande domstolen ska tillämpa artiklarna 2.20.1 och 2.32.1 i Benelux-konventionen om immateriella rättigheter (varumärken och mönster eller modeller), undertecknad i Haag den 25 februari 2005 (nedan kallad Benelux-konventionen). Genom dessa bestämmelser införlivas artiklarna 5.1 och 8.1 i direktivet. Konventionen trädde i kraft den 1 februari 2007 och har därefter ändrats.
11.
I artikel 2.20.1 föreskrivs följande:
”1.
Ett registrerat varumärke ger innehavaren en ensamrätt. Med förbehåll för den eventuella tillämpningen av allmänna bestämmelser om civilrättsligt ansvar innebär ensamrätten till ett varumärke att innehavaren får förhindra tredje man att utan dess samtycke
a)
i näringsverksamhet använda tecken som är identiska med varumärket för de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,
b)
i näringsverksamhet använda tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket,
c)
…”
12.
Artikel 2.32.1 har följande lydelse: ”Det kan ges licens för ett varumärke för en del eller alla de varor eller tjänster för vilka ansökan om registrering lämnades eller det var registrerat.”
II – Bakgrund och målet vid den nationella domstolen
A – Bakgrund
13.
Förevarande mål avser omfattningen av den ensamrätt som tillkommer MyP i detta skede till två varumärken som den registrerat hos Benelux byrå för immateriell äganderätt (nedan kallad Benelux byrå). Det rör sig om ett utdraget ”N” som registrerats som figurmärke den 14 augusti 1998 (nr 636308) för samtliga varor i klasserna 18 (lädervaror) och 25 (kläder) i Niceklassificeringen (
4
) samt ordmärket ”NATHAN BAUME (nr 712962), med avseende på vilket MyP ansökte om registrering den 24 januari 2002 för varor i klasserna 18 (lädervaror) och 25 (kläder).
14.
Tvisten har uppkommit till följd av att MyP och Gauquie tidigare hade delat upp rätten till användning av ett tredje varumärke, nämligen ”NATHAN”, som går tillbaka till Nathan Svitckenbaum som började tillverka lädermodevaror under 1930-talet under namnet Nathan Baum. Under 1990-talet innehades rätten till namnet ”Nathan” av Paul Baquet som var en annan tillverkare av lädermodevaror.
15.
Den 6 juni 1990 sålde Paul Baquet näringskännetecknet ”NATHAN” till MyP. Enligt avtalet genomfördes försäljningen ”för att bedriva handel med en kollektion med mindre lädervaror”. Paul Baquet skulle ”behålla äganderätten till namnet för tillverkning av handväskor”. MyP ”åtog sig att inte ägna sig åt illojal konkurrens vad gäller tillverkning och distribution av väskor av NATHAN-modell försedda med detta namn”.
16.
Fem år senare förvärvade David Depuydt genom avtal av den 2 maj 1995 Paul Baquets återstående verksamhet, bland annat firman/kännetecknet Paul Baquet ”NATHAN” samt ordmärket ”NATHAN” som Paul Baquet hade registrerat hos Benelux byrå för varor i klasserna 18 och 25 år 1991. Med avseende på Paul Baquets avtal med MyP åtog sig David Depuydt att inte tillverka eller distribuera mindre lädervaror under namnet ”NATHAN”.
17.
Under år 1995 släppte David Depuydt ut handväskor under varumärket NATHAN på marknaden. Dessa varor var försedda med en grafisk återgivning av bokstaven N som dragits ut horisontellt. (
5
) MyP har använt bokstaven N som dragits ut åtminstone sedan år 1996 och har gjort gällande att den har använt det sedan slutet av år 1990 eller i början av år 1991, vilket David Depuydt och Gauquie har bestritt.
18.
Parterna var tvungna att göra en förnyad bedömning av sin användning av varumärket när (det icke närstående) bolaget Natan år 1998 gjorde gällande att varumärket ”NATHAN” var för likt dess egna varumärke ”NATAN”.
19.
Sedan år 2002 använder såväl MyP som Gauquie sig av figurmärket ”N” och den nya sammansättningen ”NATHAN BAUME”. De har delat upp rätten att använda sig av varumärket på samma sätt som de delade upp rätten att använda sig av varumärket ”NATHAN”. Med användning av figurmärket ”N” och ordmärket ”NATHAN BAUME” (de enda två märken som är relevanta i detta skede av förfarandet) distribuerar MyP ett sortiment av mindre lädervaror (till exempel necessärer, portmonnäer, resväskor, skärp) och Gauquie tillverkar och säljer handväskor och skor. Parterna säljer dessutom varor till varandra som de sedan visar i sina respektive affärer.
20.
Den 14 augusti 1998 ansökte MyP om registrering av såväl varumärket ”N” som det rör sig om i tvisten i målet vid den nationella domstolen som ”NATHAN” som figurvarumärke hos Benelux byrå. MyP ansökte om registrering av varumärket ”NATHAN BAUME” år 2002. David Depuydt och Gauquie har anfört att MyP inte upplyste dem om ansökan om registrering. MyP:s och David Depuydts förvärv av ordmärket ”NATHAN” som ursprungligen hade registrerats av Paul Baquet registrerades den 17 augusti 1998 och den 19 december 2000.
21.
Trots registreringen av dessa varumärken fortsatte deras relation som tidigare. Enligt vad som fastställts i det överklagade beslutet började deras förhållande emellertid att bli ansträngt av det skälet att MyP började släppa ut andra produkter på marknaden och ville rådgöra med Gauquie vad gäller valet av material, färger och kommunikation. Redan i juli 1998 gjorde MyP gällande att Gauquie inte hade samarbetat med MyP. MyP ansåg att detta var till förfång för varumärkets anseende och föreslog vid flera tillfällen (det vill säga i december 2001, juni och december 2003) ett närmare samarbete. I december 2004 gjorde MyP enligt den hänskjutande domstolen gällande att ”gällande regler för samägandet till varumärket NATHAN BAUME” hade åsidosatts. Ett försök att uppnå enighet misslyckades.
B – Målet vid den nationella domstolen
22.
Den 24 maj 2005 väckte David Depuydt och Gauquie utan framgång talan mot MyP vid Tribunal de commerce de Nivelles, med yrkande om ogiltigförklaring av figurmärkena ”N” och ”NATHAN” och ordmärket ”NATHAN BAUME” eller att de i vart fall enbart skulle fastställas vara giltiga med avseende på mindre lädervaror.
23.
Som svar på David Depuydts och Gauquies försök att få varumärket ogiltigförklarat beslutade MyP att avsluta den delade användningen av varumärkena och väckte talan mot David Depuydt och Gauquie vid samma domstol med yrkande om att de skulle hindras från att använda figurmärket ”N” och ordmärket ”NATHAN BAUME” för varor i klasserna 18 och 25. David Depuydt och Gauquie ingav i sin tur ett genkäromål med yrkande om att MyP skulle förbjudas att använda varumärkena ”N”, ”NATHAN” och ”NATHAN BAUME” för lädervaror, förutom mindre lädervaror, framför allt handväskor. Domstolen avslog MyP:s talan och förpliktade MyP att underlåta att tillverka, släppa ut på marknaden, sälja eller distribuera handväskor som är identiska eller liknar David Depuydts och Gauquies handväskor.
24.
De två domarna överklagades. Överklagandena avgjordes genom dom av Cour d’appel de Bruxelles den 8 november 2007.
25.
Domstolen slog fast att de tre registrerade varumärkena som det rör sig om i förevarande fall, nämligen de två figurmärkena ”NATHAN” och ”N” liksom ordmärket ”NATHAN BAUME” som innehades av MyP är giltiga. Framför allt hade yrkandet om att de skulle ogiltigförklaras av det skälet att registreringen hade gjorts i ont uppsåt preskriberats.
26.
Gauquie och David Depuydt förbjöds att använda de tre varumärkena för alla varor förutom för handväskor och skor på grundval av den ensamrätt som tillkom dem på grund av varumärket. Domstolen motiverade dessa undantag med att det förelåg rättsmissbruk, nämligen felaktig användning av förfarandet. Den fastställde att MyP hade gjort gällande sin ensamrätt på ett sådant kategoriskt sätt för att hämnas. MyP hade tidigare alltid erkänt att Gauquie hade rätt att använda varumärkena ”N” och ”NATHAN BAUME” för handväskor och skor. Domstolen ansåg inte att detta utgjorde ett (obegränsat, underförstått förnybart) licensavtal mellan parterna. MyP hade i stället till och med erkänt en form av samäganderätt till varumärkena. Domstolen anförde att detta utgjorde ett oåterkalleligt samtycke till att Gauquie använder varumärkena för handväskor och skor.
27.
MyP i sin tur förbjöds att använda varumärkena i näringsverksamhet för handväskor och skor. Domstolen fastställde att en sådan användning skulle utgöra illojal konkurrens. För det första hade MyP frivilligt erkänt att dess skyldighet att inte ägna sig åt illojal konkurrens gentemot Paul Baquet vad gäller tillverkning och distribution av väskor med namnet ”NATHAN” omfattade varumärket ”N” och ”NATHAN BAUME” för handväskor och skor. För det andra hade Gauquie under flera år investerat betydande belopp i reklam för dess varor som MyP otillbörligen skulle dra nytta av.
28.
I en dom av den 12 september 2008 angående tolkningen definierades begreppen handväskor och användning i näringsverksamhet.
29.
MyP överklagade nämnda dom och domen angående tolkningen från Cour d’appel i den mån de avser varumärkena ”N” och ”NATHAN BAUME” vid Cour de cassation. Den anförde två grunder för överklagandet.
30.
Genom den första grunden som avser begränsningen av förbudsföreläggandet mot Gauquie och David Depuydt gjorde MyP gällande att en tredje part enbart kan använda ett varumärke på grundval av en licens som innehåller det samtycke som krävs enligt artikel 2.20.1 i Benelux-konventionen. Oåterkalleliga samtycken, det vill säga en oåterkallelig skyldighet föreligger inte med hänsyn till allmän ordning och skulle strida mot den ensamrätt som varumärket ger. Upphörande av ett samtycke och utnyttjande av de rättigheter som är knutet till varumärket kan inte enligt MyP utgöra ett rättsmissbruk och även om det utgjorde ett missbruk så skulle den lämpliga sanktionsåtgärden vara att begränsa utnyttjande av rätten till normalnivå och att utdöma skadestånd och inte att förbjuda utnyttjandet av den rättighet som är knuten till varumärket.
31.
MyP som själv har förbjudits att använda varumärkena i vissa fall har genom sin andra grund gjort gällande att varumärket ger en ensamrätt att hindra andra från att använda själva varumärket utan dess samtycke. Denna rättighet omfattar enligt MyP rätten att själv använda sig av varumärket, eftersom innehavaren i annat fall riskerar att få det återkallat. När en licens upphör att gälla (även om varumärkesinnehavaren härmed även åtagit sig att inte använda varumärket) återfår varumärkesinnehavaren den fulla förfoganderätten till sin rättighet. De fördelar som varumärkesinnehavaren kan dra av den reklam som gjorts av den som av varumärkesinnehavaren tillåtits använda varumärket, samt risken för förväxling som följer av att varumärkesinnehavaren återfått rättigheten är följden av utnyttjandet av ensamrätten enligt lag. MyP gjorde i andra hand gällande att domstolen inte kunde förbjuda användningen av varumärket varaktigt och borde ha vidtagit mindre ingripande åtgärder.
III – Tolkningsfrågorna och förfarandet vid domstolen
32.
I sin dom av den 2 december 2011 underkände domstolen MyP:s argument att dess försök att förbjuda Gauquie att använda varumärkena enbart utgjorde ett utövande av den ensamrätt som är knuten till varumärket och följaktligen inte kunde anses som ett rättsmissbruk, med motiveringen att argumentet byggde på en felaktig tolkning av den överklagade domen. Domstolen fastställde att det i den överklagade domen inte enbart beaktas att rätten att använda varumärken hade delats upp under en längre tid, utan även hämndmotivet, liksom det sätt på vilket MyP:s talan var motiverad.
33.
Den hänskjutande domstolen ansåg även att de två grunder som MyP anfört till stöd för sitt överklagande ger upphov till frågor angående tolkningen av direktiv 89/104/EEG. Den nationella domstolen har därför beslutat att vilandeförklara målet och hänskjuta följande tolkningsfrågor till EU-domstolen:
”1.1
Ska artiklarna 5.1 och 8.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar tolkas så, att den ensamrätt som är knuten till det registrerade varumärket inte längre kan göras gällande av varumärkesinnehavaren mot tredje man, för samtliga varor som avses vid registreringen,
—
när varumärkesinnehavaren under lång tid har delat upp rätten att använda sig av varumärket med denne tredje man inom ramen för en form av samägande för en del av de avsedda varorna,
—
när varumärkesinnehavaren, i samband med denna uppdelning av rätten att använda sig av varumärket, gett tredje man sitt oåterkalleliga samtycke till att denne tredje man använder varumärket för dessa varor?
1.2
Ska dessa artiklar tolkas så, att tillämpningen av en nationell bestämmelse – såsom en bestämmelse om att innehavaren av en rättighet inte får utnyttja sin rättighet på ett sätt som är att betrakta som vårdslöst eller som rättsmissbruk – kan leda till att varumärkesinnehavaren slutligt förhindras att utnyttja denna ensamrätt för en del av de avsedda varorna? Eller ska dessa artiklar tolkas så, att denna nationella bestämmelse ska tillämpas på så sätt att endast andra sanktionsåtgärder kan vidtas mot detta utnyttjande som är att betrakta som vårdslöst eller som rättsmissbruk?
2.1
Ska artiklarna 5.1 och 8.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar tolkas så, att den nationella domstolen – då innehavaren av ett registrerat varumärke återtar sitt åtagande gentemot tredje man att inte använda varumärket för vissa varor, och därigenom själv har för avsikt att börja använda sig av varumärket igen – ändå slutligt kan förbjuda varumärkesinnehavaren att själv börja använda sig av varumärket igen, av det skälet att varumärkesinnehavaren på så sätt ägnar sig åt illojal konkurrens, eftersom det skulle innebära att varumärkesinnehavaren drar fördel av reklam som tredje man tidigare investerat i för varumärket, och att det skulle kunna leda till förväxling hos omsättningskretsen. Eller ska dessa bestämmelser tolkas så, att den nationella domstolen ska vidta en annan sanktionsåtgärd som inte slutligt hindrar varumärkesinnehavaren från att börja använda sig av varumärket igen?
2.2
Ska dessa artiklar tolkas så, att det är berättigat att slutligt förbjuda varumärkesinnehavaren att använda varumärket om tredje man sedan flera år gjort investeringar för att informera allmänheten om de varor beträffande vilka tredje man fått samtycke från varumärkesinnehavaren till att använda detta varumärke?”
34.
Begäran om förhandsavgörande inkom till domstolens kansli den 3 januari 2012.
35.
MyP, David Depuydt och Gauquie (gemensamt), Republiken Polen samt kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden.
36.
Parterna i tvisten i målet vid den nationella domstolen samt kommissionen yttrade sig vid den muntliga förhandlingen, som ägde rum den 10 januari 2013.
IV – Bedömning
A – Huruvida begäran om förhandsavgörande kan tas upp till sakprövning
37.
David Depuydt och Gauquie har anfört två skäl för att begäran om förhandsavgörande inte kan tas upp till sakprövning. För det första avser frågor om tolkningen av direktivet den nationella lagstiftningen, eftersom direktivet har införlivats med denna. Detta gäller även för frågan huruvida den rätt som är knuten till varumärket kan begränsas genom nationella bestämmelser. Kommissionen anser också att tvisten enbart har ett långsökt samband med unionens varumärkeslagstiftning.
38.
För det andra har David Depuydt och Gauquie gjort gällande att frågorna saknar betydelse för tvisten i målet i den nationella domstolen. De anser att artikel 5.1 i direktivet inte reglerar frågan huruvida varumärkesinnehavarens ensamrätt kan begränsas genom den nationella lagstiftningen. Artikel 8.1 i direktivet är inte heller relevant, eftersom den nationella domstolen uttryckligen har fastställt att det inte fanns någon licens. (
6
) David Depuydt och Gauquie har dessutom gjort gällande att den första frågan avser en åtgärd som inte har något samband med omständigheterna i målet.
39.
Enligt min mening är inget av dessa två argument övertygande. Enligt artikel 267 FEUF är domstolen endast behörig att meddela förhandsavgöranden angående tolkningen av unionsrätten och får inte tolka den nationella lagstiftningen. (
7
) Cour de cassation har emellertid bett domstolen att tolka direktivet och inte den nationella lagstiftning genom vilket direktivet införlivats. Den omständigheten att direktivet har införlivats med nationell rätt innebär inte att de nationella domstolarna inte behöver beakta direktivet. De är skyldiga att tolka den nationella rätten mot bakgrund av direktivets ordalydelse och syfte. (
8
)
40.
Vad gäller relevansen av de frågor som den nationella domstolen ställt ankommer det enligt domstolens fasta rättspraxis i princip på de nationella domstolar vid vilka ett mål har anhängiggjorts att bedöma huruvida de frågor som den ställt till domstolen är relevanta. (
9
) Domstolen kan enbart avvika från denna princip om det är ”uppenbart” (
10
) att tolkningen av en unionsrättslig bestämmelse saknar betydelse för det aktuella målet.
41.
Vad gäller artikel 8.1 i direktivet har den hänskjutande domstolen själv anfört att det inte fanns något licensavtal mellan parterna. Artikel 8.1 i direktivet saknar betydelse för utgången i tvisten i målet vid den nationella domstolen, eftersom domstolen är bunden av redogörelsen av de faktiska omständigheterna. Frågorna måste med beaktande av denna omständighet och i syfte att ge den hänskjutande domstolen ett användbart svar omformuleras på så sätt att de inte innehåller någon hänvisning till artikel 8.1 i direktivet. (
11
)
B – Den materiellrättsliga bedömningen
42.
Den hänskjutande domstolen har anfört en rad faktiska omständigheter som är av betydelse för förevarande mål. Vissa av dem ska framhållas särskilt, eftersom domstolen är bunden av dem. För det första är MyP innehavare av det aktuella giltigt registrerade varumärket för alla varor. För det andra har David Depuydt och Gauquie använt varumärkena med MyP:s samtycke ända sedan MyP registrerat dem. Det är för det tredje fastställt att parterna inte har ingått något licensavtal. För det fjärde finns det inget stöd för att Gauquie och David Depuydt också är innehavare av de omtvistade varumärkena. Den hänskjutande domstolen har visserligen angett att det föreligger ”en form av samägande” men den har inte anfört att David Depuydt och Gauquie har registrerat varumärkena eller att de har varumärkesrättigheter till följd av användningen. (
12
)
43.
Förutom bristen på licens kan denna situation vid den första anblicken jämföras med ett normalt licensförhållande med de konsekvenser som följer härav, nämligen den omständigheten att en licens kan avslutas. Denna slutsats kan emellertid ifrågasättas på grund av parternas särskilda historia. Parterna hade ursprungligen samma rätt till kännetecknen. De hade delat upp rätten att använda sig av dem under lång tid. Såsom redan har anförts registrerade MyP varumärkena vid en viss tidpunkt ”i hemlighet”, varvid det emellertid ska beaktas att varumärken offentliggörs och att det föreligger en möjlighet att övervaka dem. Försöket att få registreringen ogiltigförklarad på grund av ont uppsåt misslyckades på grund av preskription.
44.
Trots de ovannämnda faktiska omständigheterna slog Cour d’appel fast att uppdelningen av användningen som parterna hade gjort bruk av under lång tid skulle återställas. Den uppnådde detta resultat dels genom att begränsa den ensamrätt som är knuten till varumärkena, dels genom att förbjuda varumärkesinnehavaren att använda kännetecknen för vissa varor. Med hänsyn till detta avgörande vill den hänskjutande domstolen få klarhet i om och med vilka instrument situationen med uppdelad användning kan upprätthållas. Frågan i vilken omfattning den nationella lagstiftningen kan sätta gränser för unionens varumärkeslagstiftning är central i förevarande mål, eftersom flera av de rättsliga instrument som föreslagits grundar sig på den nationella lagstiftningen. Det ska framhållas att det ankommer på den nationella domstolen att bedöma de nationella bestämmelserna. Domstolens uppgift i detta avseende är enbart att fastställa de gränser som uppställs i direktivet för den nationella lagstiftningen.
1. Den första frågan
45.
Den hänskjutande domstolens första fråga avser gränserna för att göra gällande den ensamrätt som är knuten till ett varumärke i en sådan situation som den i förevarande fall där rätten att använda sig av varumärket har delats upp under lång tid. Den hänskjutande domstolen har delat upp frågan i två delar.
a) Föremålet för den första delfrågan
46.
Den första delfrågan är huruvida innehavaren till ett registrerat varumärke enligt artikel 5.1 i direktivet slutligt hindras från att göra gällande sin ensamrätt mot en tredje man med avseende på alla varor som omfattas av registreringen när innehavaren har delat upp rätten att använda sig av varumärket med denne tredje man inom ramen för en ”form av samägande” för en del av de avsedda varorna och när tredje man använt varumärket med innehavarens oåterkalleliga samtycke.
47.
Av den hänskjutande domstolens beslut framgår att domstolen vill ha klarhet i huruvida det finns stöd i varumärkeslagstiftningen att slutligt hindra innehavaren till ett registrerat varumärke från att göra gällande sin rätt mot tredje man med vilken innehavaren har delat upp rätten att använda sig av varumärket under lång tid. Domstolens hänvisning till ”en form av samägande” och ”oåterkalleligt samtycke” kräver ytterligare förklaring.
48.
Inledningsvis kan konstateras att betydelsen av begreppet ”en form av samägande” enligt min mening utan svårighet kan förstås i ljuset av Cour d’appels dom till vilken den hänskjutande domstolen hänvisat. Cour d’appel grundade sin motivering på parternas uppdelning av rätten att använda sig av varumärket, varvid den anförde att MyP till och med gick så långt som att erkänna ”en form av samägande” och drog därefter slutsatsen att MyP gav sitt ”oåterkalleliga samtycke” till att använda varumärket. Den anförde inte att David Depuydt och Gauquie hade registrerat varumärkena eller att de hade rättigheter knutna till varumärket till följd av användningen. Begreppet används således inte i juridisk mening. Det ska snarare förstås som ett fastställande av de faktiska omständigheterna och som en hänvisning till uppdelningen av rätten att använda sig av varumärken i samförstånd.
49.
Begreppet oåterkalleligt samtycke som också används av den hänskjutande domstolen inom ramen för en hänvisning till Cour d’appels dom utgör ett fastställande av de faktiska omständigheterna som domstolen har härlett ur MyP:s beteende. Under förhandlingen gjorde David Depuydt och Gauquie gällande att det ankommer på den nationella domstolen att fastställa huruvida det föreligger ett oåterkalleligt samtycke. Kommissionen har utgått från att förekomsten av ett oåterkalleligt samtycke ska anses som ett fastställande av de faktiska omständigheterna. Fastställandet av den faktiska omständigheten att ett oåterkalleligt samtycke lämnats förutsätter emellertid att det samtycke som varumärkesinnehavaren lämnat överhuvudtaget kan vara oåterkalleligt enligt lag. Det ankommer på domstolen att besvara frågan huruvida det samtycke som anges i artikel 5.1 i direktivet kan lämnas oåterkalleligt.
50.
Det föreligger utan tvekan inget hinder för domstolen att besvara denna fråga. Det ankommer visserligen på den nationella domstolen att fastställa de faktiska omständigheterna i målet, och följaktligen i förevarande fall att bedöma frågan huruvida samtycke lämnats eller inte, men domstolen är inte bunden av den hänskjutande domstolens uppfattning avseende förekomsten av vissa rättsinstitut. På samma sätt fastställer den nationella domstolen föremålet för de frågor som ska hänskjutas till domstolen. Domstolen är emellertid oförhindrad att tillhandahålla den nationella domstolen alla sådana uppgifter om unionsrättens tolkning som kan vara användbara vid avgörandet av det mål som är anhängiggjort vid denna domstol, oberoende av om den hänskjutande domstolen har hänvisat till dessa i sina frågor eller inte. (
13
)
51.
Det var mot bakgrund av vad som anförts ovan som domstolen när den i domen i målet Libertel hade att pröva vilken särskiljningsförmåga en viss färg har i egenskap av varumärke bedömde om en färg i sig kan utgöra ett varumärke. (
14
) Samma princip är tillämplig här.
52.
Domstolen måste således särskilt pröva frågan huruvida innehavaren av ett registrerat varumärke enligt artikel 5.1 i direktivet kan lämna sitt samtycke till att dess varumärke används oåterkalleligt, på så sätt att den ensamrätt som är knuten till det registrerade varumärket definitivt inte längre kan göras gällande mot den part som erhållit samtycke och med vilken innehavaren har delat rätten till att använda sig av varumärket under lång tid både innan och efter registrering av varumärket.
b) Bedömningen av den första delfrågan
53.
Genom denna delfråga uppmanas domstolen inledningsvis att bedöma karaktären av samtycket i samband med artikel 5.1 i direktivet.
54.
Det behöver knappast påpekas att domstolen enbart kan göra detta om begreppet samtycke som tillämpas i artikel 5.1 i direktivet är ett unionsrättsligt begrepp och det således inte kan tolkas av de nationella domstolarna.
55.
I princip följer av kravet på en enhetlig tillämpning av unionsrätten och likhetsprincipen att en unionsbestämmelse ska ges en självständig tolkning, som ska göras under hänsynstagande till sammanhanget och syftet med föreskrifterna i fråga, såvida bestämmelsen inte uttryckligt hänvisar till medlemsstaternas rättsordningar. (
15
)
56.
Denna bestämmelse berövas säkerligen en stor del av sin genomslagskraft i fråga om direktiv genom vilka ett rättsområde inte harmoniseras fullständigt. Trots att direktivet enligt tredje skälet inte genomför en fullständig tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftningar, harmoniserar det vissa områden av dessa lagstiftningar. I detta avseende anges i nionde skälet att registrerade varumärken ska ha samma rättsliga skydd i alla medlemsstater för att underlätta den fria rörligheten för varor. Domstolen har vid upprepade tillfällen slagit fast att artiklarna 5–7 i direktivet medför en fullständig harmonisering av reglerna om de rättigheter som är knutna till ett varumärke. (
16
)
57.
Begreppet samtycke som tillämpas i artikel 5.1 i direktivet är följaktligen ett unionsrättsligt begrepp.
58.
Domstolen har inom ramen för sin rättspraxis haft flera tillfällen att klargöra olika aspekter av artikel 5.1 i direktivet. Jag anser emellertid inte att denna rättspraxis är klargörande vad gäller karaktären av samtycket i artikel 5.1 i direktivet.
59.
Belysande är emellertid det sammanhang i vilket artikel 5.1 i direktivet ingår och domstolens rättspraxis i detta avseende. Begreppet samtycke förekommer på ett flertal ställen i direktivet. I artikel 5.1 och 5.2 avseende omfattningen av den ensamrätt som är knuten till varumärken, i artikel 7.1 avseende konsumtion av de rättigheter som är knutna till varumärken, i artikel 10.3 avseende bruk av varumärken och i artikel 12.2 i samband med grunder för upphävande. Tillämpningen av begreppet i direktivet är inte på något sätt ovanlig. I rådets förordning om gemenskapsvarumärken hänvisas till samtycke i liknande sammanhang (
17
) och begreppet används också i TRIPs-avtalet (
18
) och USA:s varumärkeslagstiftning. (
19
)
60.
Domstolen hade att tolka begreppet samtycke i samband med konsumtion, det vill säga inom ramen för artikel 7.1 i direktivet. Enligt denna bestämmelse (
20
) har varumärkesinnehavaren inte rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) under varumärket.
61.
I domen i målet Zino Davidoff och Levi Strauss hade innehavarna av de relevanta varumärkena släppt ut sina varor på marknaden utanför EES varefter varorna importerades till det området av en annan person. Domstolen ombads att ta ställning till frågan under vilka omständigheter varumärkesinnehavaren kan anses ha lämnat sitt samtycke till att varorna släpps ut på marknaden inom EES. Den slog fast att det krävs att domstolen ger en enhetlig tolkning av begreppet samtycke. (
21
) Domstolen slog fast att samtycke kan lämnas uttryckligen eller kan vara underförstått och i det fallet kan underförstås av omständigheter som har inträffat före, samtidigt med eller efter utsläppandet på marknaden utanför EES. Med hänsyn till de omfattande konsekvenser samtycket ger upphov till inom ramen för artikel 7.1 i direktivet, nämligen att innehavarens ensamrätt att bestämma över det första utsläppandet på marknaden inom EES går förlorad, måste samtycket uttryckas på ett sätt som med säkerhet återger viljan att avstå från denna ensamrätt. (
22
) Även om samtycket i den mening som avses i artikel 7.1 hänför sig till utsläppandet av varorna på marknaden (
23
) och samtycke i artikel 5.1 i direktivet hänför sig till användningen av varumärket (eller ett varumärke för vilket förväxlingsrisk föreligger) i näringsverksamheten anser jag att domstolens uttalanden om samtyckets karaktär även ska tillämpas på begreppet samtycke i artikel 5.1 i direktivet.
62.
Av domstolens uttalanden framgår att det krävs att samtycket uttrycks på ett (otvetydigt) sätt som återger viljan att avstå från varumärkesrätten. Det rör sig om en frivillig rättshandling mellan innehavaren och den person till vilken samtycke lämnas.
63.
Denna tolkning finner stöd i artikel 5.1 i direktivet i samband med artikel 8 avseende licens. En licens är det vanligaste sättet på vilket samtycke till att använda varumärket i näringsverksamhet kan lämnas. Sådana faktiska omständigheter som de som ligger till grund för målet vid den nationella domstolen inom ramen för vilka samtycke att använda varumärket lämnats utan (uttrycklig eller underförstådd) licens är ovanliga.
64.
Min uppfattning avseende samtyckets karaktär bekräftas även av artikel 10.3 i direktivet. Enligt nämnda bestämmelse ska varje användning av ett varumärke med tillstånd av innehavaren anses utgöra bruk av innehavaren och uppfyller således villkoret om användning. (
24
) Att en annan persons användning tillskrivs innehavaren är motiverat av en form av ställföreträdarskap som innehavarens samtycke ger upphov till. En sådan rättslig konstruktion kan enbart motiveras om en rättshandling företas mellan innehavaren och den tredje man som använder sig av varumärket.
65.
Åtskillnaden mellan begreppet finna sig i som används i artikel 9.1 och begreppet samtycke är också belysande. Medan det förstnämnda begreppet antyder passivitet på så sätt att användningen av ett senare varumärke inte förhindras, måste samtycke uttryckas på ett sätt som återger viljan att avstå från rättigheten. (
25
)
66.
Samtycke som är en frivillig rättshandling mellan innehavaren och användaren av varumärket omfattas av allmänna principer som är tillämpliga på rättshandlingar. Dessa bestämmelser är till stor del identiska med dem som är tillämpliga på den vanligaste formen av samtycke, nämligen licens. Samtycke kan följaktligen lämnas för en viss tid eller utan tidsangivelse. Ett samtycke kan även upphöra att gälla i det sistnämnda fallet. (
26
) När ett samtycke upphör att gälla måste detta ske under iakttagande av de berättigade förväntningar som den som använder varumärket har, vilket till exempel kräver att en rimlig uppsägningstid iakttas och en rimlig grund för uppsägning föreligger. Oåterkalleligt samtycke är inte tillåtet.
67.
Även om det följaktligen inte föreligger något oåterkalleligt samtycke så kan det vara förbjudet att göra gällande den ensamrätt som är knuten till varumärket mot en person med vilken rätten att använda sig av varumärket delats upp under lång tid både före och efter registreringen av varumärkena.
68.
Varumärkesinnehavaren kan inte hindra varje användning av varumärket. Domstolen har av målsättningen med varumärkesrätten härlett att enbart sådan användning av varumärket av tredje man som påverkar eller kan påverka varumärkets grundläggande funktion kan förhindras. (
27
)
69.
Polen har gjort gällande att tidigare uppdelad rätt till användning såsom den mellan MyP och Gauquie kan leda till att varumärkets funktion inte längre påverkas. I de fall där rätten till användning av ett varumärke har delats upp på så sätt att konsumenterna har vant sig vid att en grupp varor inte tillverkas av varumärkesinnehavaren utan av tredje man kan konsumenten förvänta sig att en sådan användning fortsätter. Varumärkets grundläggande funktion, det vill säga att garantera varornas ursprung för konsumenterna har följaktligen inte påverkats.
70.
Jag är inte övertygad om att detta argument är tillämpligt i förevarande fall. David Depuydts och Gauquies fortsatta användning av varumärket efter det att MyP:s samtycke upphört att gälla skulle påverka varumärkets grundläggande funktion.
71.
I domen i målet Budějovický Budvar anges de omständigheter under vilka en långvarig samtidig användning av varumärket leder till att en fortsatt användning inte längre påverkar varumärkets funktion att garantera varornas ursprung för konsumenterna. I detta mål ställdes frågan visserligen i samband med artikel 4.1 a i direktivet men samma principer gäller även för artikel 5.1. (
28
)
72.
De omständigheter som låg till grund för ovannämnda mål var exceptionella. Både Anheuser-Busch och Budvar hade helt oberoende av varandra sålt öl under ordkännetecknet Budweiser i Förenade kungariket under mer än 30 år innan varumärket registrerades. År 2000 tilläts båda bolagen att tillsammans och samtidigt registrera sina varumärken. På grund av denna omständighet var konsumenterna klart medvetna om skillnaden mellan de två ölsorterna trots den gemensamma beteckningen ”Budweiser”. Mot bakgrund av det ovannämnda slog domstolen fast att den omständigheten att två identiska varumärken använts samtidigt i god tro inte inverkar menligt på funktionen att garantera varornas ursprung för konsumenterna. (
29
)
73.
Omständigheterna i förevarande mål skiljer sig avsevärt från de i domen i målet Budějovický Budvar. Den hänskjutande domstolen har för det första inte på något sätt angett att konsumenterna är medvetna om att MyP och Gauquie delat upp rätten att använda sig av det aktuella varumärket och att garantin om ursprung följaktligen inte kan påverkas om en sådan användning fortsätter.
74.
I målet Budějovický Budvar använde emellertid två icke närstående bolag samma varumärke. Enligt den hänskjutande domstolen använder den ena parten i förevarande fall en annan persons giltiga varumärke med varumärkesinnehavarens samtycke och vill fortsätta att använda det även efter det att samtycket har upphört att gälla. Under dessa omständigheter grundar sig antagandet att varumärkets funktion inte kan påverkas av att uppdelningen av rätten till användning fortsätter bygger på en missuppfattning av varumärkets funktion.
75.
Huvudfunktionen med varumärken är att konsumenter ska kunna fastställa varans ursprung. (
30
) I detta avseende är emellertid varumärkesinnehavaren av betydelse för varornas ursprung och inte (nödvändigtvis) tillverkaren. I en modern ekonomi tillverkas många varor på licens (eller med innehavarens samtycke) av tredje man och/eller i komplicerade produktionskedjor. Konsumenterna har i allmänhet ingen kännedom om dessa avtal. Även om ett utbyte av tillverkare kan påverka varornas kvalitet så har konsumenterna i allmänhet inte ett skyddat intresse av att avtal mellan varumärkesinnehavaren och tillverkaren fortsätter att gälla. Det ankommer på varumärkesinnehavaren att reglera användningen av varumärket. Innehavaren kan inom denna ram avsluta licenser och bevilja nya eller omorganisera sitt tillverknings- eller försäljningsförfarande. Garantin om ursprung skulle följaktligen påverkas om en part fortsätter att använda varumärket trots att det inte längre föreligger något samtycke från varumärkesinnehavarens sida.
c) Bedömning av den andra delfrågan
76.
Den hänskjutande domstolen vill genom den andra delfrågan få klarhet i huruvida en bestämmelse i den nationella lagstiftningen, såsom den enligt vilken innehavaren av en rättighet inte får utnyttja den på ett sätt som är att betrakta som vårdslöst eller som rättsmissbruk, kan medföra ett slutligt förbud mot att utnyttja den ensamrätt som är knuten till varumärket för den del av varorna med avseende på vilka varumärket har registrerats eller huruvida en sådan bestämmelse måste föreskriva en annan sanktionsåtgärd.
77.
David Depuydt och Gauquie har uttalat sig för att ett slutligt förbud mot att utnyttja den ensamrätt som är knuten till varumärket ska vara tillåtet enligt den nationella lagstiftningen. MyP har i sin tur anfört att sådana nationella bestämmelser enbart får föreskriva sådana sanktionsåtgärder som inte slutligt skulle hindra utnyttjandet av exklusiva varumärkesrättigheter. Både kommissionen och Polen har huvudsakligen intagit samma ståndpunkt.
78.
Enligt sjätte skälet i direktivet utesluter direktivet i allmänhet inte att varumärken underkastas andra rättsliga bestämmelser än de varumärkesrättsliga bestämmelser som finns i medlemsstaterna, till exempel bestämmelser om illojal konkurrens eller skadeståndsansvar. Detta gäller, såsom David Depuydt och Gauquie med rätta har anfört, även med avseende på nationella bestämmelser om förbud mot att utnyttja rättigheter på ett sätt som är att betrakta som vårdslöst eller som rättsmissbruk. (
31
)
79.
Det finns emellertid vissa gränser för tillämpningen av den nationella lagstiftningen i detta sammanhang. Den nationella lagstiftningen kan inte hindra att direktivet ges full verkan. Den får inte avvika från den omfattande harmonisering som genomförs genom direktivet. Detta gäller såväl med avseende på det beteende som är att betrakta som vårdslöst eller som rättsmissbruk som för sanktionsåtgärderna för detta beteende.
80.
Vad gäller det beteende som är att betrakta som vårdslöst kan utövandet av en rättighet som fastställs i unionslagstiftningen inte betraktas som vårdslöst eller som rättsmissbruk enligt den nationella lagstiftningen. Eftersom det enligt direktivet är tillåtet att samtycke upphör kan ett sådant upphörande och utövandet av den ensamrätt som är knuten till varumärket gentemot den person till vilken samtycke tidigare lämnats inte betraktas som rättsmissbruk. Sanktionsåtgärder kan emellertid inte vidtas enligt den nationella lagstiftningen om samtycket har upphört att gälla med omedelbar verkan eller vid liknande omständigheter.
81.
Vad gäller sanktionsåtgärden står det slutliga förbudet mot utövande av den ensamrätt som är knuten till varumärket för den del av varorna för vilka varumärket registrerats också i strid med direktivets målsättning.
82.
Domstolen har vid upprepade tillfällen slagit fast att artiklarna 5–7 i detta direktiv medför en fullständig harmonisering av rättigheter som är knutna till ett varumärke. I direktivet regleras ett flertal registreringshinder eller ogiltighetsgrunder för registrering av varumärken (artiklarna 3 och 4 i direktivet), begränsningar och konsumtion av rättigheter (artiklarna 6 och 7 i direktivet), såsom möjligheten att begränsa rättigheterna till följd av passivitet (artikel 9 i direktivet). (
32
) Det har inte anförts att ett undantag från de ensamrätter som föreskrivs i direktivet är tillämpligt.
83.
Hade man velat att varumärkesinnehavaren enligt den nationella lagstiftningen slutligt skulle kunna hindras från att utöva sina rättigheter för en del av varorna för vilken varumärket hade registrerats av skäl som inte anges i direktivet, så skulle denne berövas en del av denna skyddande rättighet, varigenom den målsättning som eftersträvas med artikel 5 i direktivet, nämligen harmonisering av rättigheter, hade urholkats och de villkor som uppställs i direktivet för en begränsning av rättigheten hade kringgåtts. Ett sådant resultat kan inte godtas.
84.
Generaladvokaten Jacobs drog en liknande slutsats vid prövningen av nationella bestämmelser som möjliggör mer omfattade varumärkesrättsliga skyddsåtgärder. Han slog fast följande: ”Om varje medlemsstat skulle lämnas utrymme att efter eget skön lagstifta om ett mer omfattande skydd, skulle hela systemet med gemenskapsvarumärken, liksom den harmonisering som avses med själva direktivet, vars syfte är att i den inre marknadens intresse förhindra handelshinder och snedvridning av konkurrensen, löpa en betydande risk att motverkas.” (
33
) Detta argument gäller i tillämpliga delar även situationen i förevarande fall.
85.
Nationella bestämmelser om utnyttjande av en rättighet på ett sätt som är att betrakta som vårdslöst eller som rättsmissbruk kan följaktligen inte slutligt hindra innehavaren av ett varumärke från att göra gällande sina rättigheter för en del av de varor med avseende på vilka varumärket registrerats.
86.
Trots detta finns det inget som hindrar att andra sanktionsåtgärder föreskrivs i den nationella lagstiftningen som är förenliga med EU-rätten såsom skadestånd eller till och med förbudsföreläggande genom vilket varumärkesinnehavaren förbjuds att utnyttja sin ensamrätt. Ett sådant förbudsföreläggande kan emellertid enbart vara tillfälligt och måste iaktta varumärkesinnehavarens rättigheter. Mot bakgrund av de komplexa sakomständigheterna, risken för ett långdraget förfarande och möjligheten att erhålla skadestånd är det möjligt att parterna ingår ett licensavtal.
2. Bedömningen av den andra frågan
87.
Genom den andra frågan som den hänskjutande domstolen har delat upp i två delfrågor, som emellertid bör prövas tillsammans, vill den hänskjutande domstolen huvudsakligen få klarhet i huruvida de nationella domstolarna enligt artikel 5.1 i direktivet slutligt får hindra en innehavare av ett registrerat varumärke från att börja använda sig av varumärket igen efter det att den återtar sitt åtagande gentemot tredje man att inte använda varumärket för vissa varor. Ett sådant förbud grundar sig på förbudet mot illojal konkurrens som motiveras av att innehavaren otillbörligen drar nytta av den reklam och investeringar som tredje man gjort i varumärket och att förvirring skapas bland konsumenterna, och i andra hand huruvida den nationella domstolen måste vidta en annan sanktionsåtgärd.
88.
David Depuydt och Gauquie har anfört att ett slutligt förbud för varumärkesinnehavaren att använda sig av varumärket är en lämplig sanktionsåtgärd för illojal konkurrens. MyP, Polen och kommissionen har anfört att de nationella domstolarna måste föreskriva en annan sanktionsåtgärd.
89.
Enligt sjätte skälet i direktivet utesluter direktivet i allmänhet inte att varumärken underkastas andra rättsliga bestämmelser än de varumärkesrättsliga bestämmelser som finns i medlemsstaterna, till exempel bestämmelser om illojal konkurrens eller skadeståndsansvar. Sådana nationella bestämmelser kan inte hindra att direktivet ges full verkan eller avvika från den fullständiga harmonisering som eftersträvas med direktivet.
90.
Genom direktivet eftersträvas inte en harmonisering av åtaganden av varumärkesinnehavaren att inte använda varumärket. I varumärkeslagstiftningen föreskrivs i allmänhet inte någon rättighet för innehavaren att använda varumärket. (
34
) Den rättighet som är knuten till varumärket är i första hand utformad som en rättighet att förhindra användning av tredje man.
91.
Den aktuella nationella sanktionsåtgärden strider emellertid mot direktivet. Den grundar sig på antagandet att varumärkesinnehavaren otillbörligen drar nytta av tredje mans investeringar i reklam för varumärket och den förvirring som skapas bland konsumenterna som uppkommer till följd av att någon annan tillverkar den aktuella varan. Båda konsekvenser följer huvudsakligen av att samtycket upphört att gälla och omorganiseringen av användningen av varumärket. Såsom emellertid anförts ovan upprättas genom artikel 5.1 i direktivet emellertid ett system inom ramen för vilket innehavaren kan återkalla sitt samtycke till att tredje man kan använda varumärket och därefter omorganisera användningen.
92.
Det finns inte heller här något som hindrar att tredje man enligt den nationella lagstiftningen tillerkänns andra möjligheter till rättsskydd som är förenliga med unionsrätten.
V – Förslag till avgörande
93.
Mot bakgrund av samtliga ovanstående överväganden föreslår jag att domstolen besvarar de tolkningsfrågor som har ställts av Cour de cassation på följande sätt:
—
Enligt artikel 5.1 i direktivet kan innehavaren av ett registrerat varumärke inte lämna något oåterkalleligt samtycke till att dess varumärke används. Efter det att ett sådant samtycke har återkallats kan den ensamrätt som är knuten till det registrerade varumärket även göras gällande mot den som använt varumärket med innehavarens samtycke även när varumärkesinnehavaren och den berörda parten under lång tid delat upp rätten att använda sig av varumärket, var och en för olika varor för vilka varumärket hade registrerats.
—
Nationella bestämmelser om utnyttjande av en rättighet på ett sätt som är att betrakta som vårdslöst eller som rättsmissbruk kan inte slutgiltigt hindra innehavaren av ett varumärke från att göra gällande sina rättigheter för en del av de varor med avseende på vilka varumärket registrerats. Direktivet utgör emellertid inte hinder mot att andra sanktionsåtgärder föreskrivs i den nationella lagstiftningen.
—
Nationella domstolar får enligt artikel 5.1 i direktivet inte slutligt hindra en varumärkesinnehavare från att börja använda sig av varumärket igen efter det att den återtar sitt åtagande gentemot tredje man att inte använda varumärket för vissa varor på grund av illojal konkurrens med motiveringen att varumärkesinnehavaren otillbörligen drar nytta av investeringar som tredje man gjort i reklam för varumärket och att förvirring skapas hos konsumenterna. Direktivet utgör emellertid inte hinder mot att andra sanktionsåtgärder föreskrivs i den nationella lagstiftningen.
(
1
)	Originalspråk: engelska.
(
2
)	Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), i dess ändrade lydelse.
(
3
)	EUT L 299, 2008, s. 25.
(
4
)	Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.
(
5
)	David Depuydt och Gauquie har gjort gällande att kännetecknet ”N” redan hade använts av Paul Baquet och tillhörde den verksamhet som de förvärvade.
(
6
)	Kommissionen har också framhållit att parterna inte vid någon tidpunkt hade ingått ett licensavtal.
(
7
)	Dom av den 2 december 1964 i mål 24/64, Dingemans (REG 1964, s. 1259).
(
8
)	Dom av den 10 april 1984 i mål 14/83, Von Colson och Kamann (REG 1984, s. 1891; svensk specialutgåva, volym 7), punkt 26.
(
9
)	Dom av den 29 november 1978 i mål 83/78, Redmond (REG 1978, s. 2347; svensk specialutgåva, volym 4, s. 243), punkt 25, och dom av den 30 november 1995 i mål C-134/94, Esso Española (REG 1995, s. I-4223), punkt 9.
(
10
)	Dom av den 16 juni 1981 i mål 126/80, Salonia (REG 1981, s. 1563; svensk specialutgåva, volym 6, s. 129), punkt 6.
(
11
)	Se dom av den 11 juli 2002 i mål C-62/00, Marks & Spencer (REG 2003, s. I-6325), punkt 23.
(
12
)	Vad gäller dessa rättigheter, se skäl 4 i direktivet och artikel 16.1 tredje meningen i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (nedan kallat TRIPs-avtalet).
(
13
)	Dom av den 25 januari 2007 i mål C-321/03, Dyson (REG 2007, s. I-687), punkt 24.
(
14
)	Dom av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel (REG 2003, s. I-3793), punkt 22, och domen i målet Dyson (ovan fotnot 13), punkterna 24–26.
(
15
)	Dom av den 18 januari 1984 i mål 327/82, Ekro (REG 1984, s. 107), punkt 11, av den 19 september 2000 i mål C-287/98, Linster (REG 2000, s. I-6917), punkt 43, och av den 22 september 2011 i mål C-482/09, Budějovický Budvar (REU 2011, s. I-8701), punkt 29.
(
16
)	Dom av den 16 juli 1998 i mål C-355/96, Silhouette International Schmied (REG 1998, s. I-4799), punkt 25, av den 20 november 2001 i mål C-414/99, Zino Davidoff och Levi Strauss (REG 2001, s. I-8691), punkt 39, av den 23 april 2009 i mål C-59/08, Copad (REG 2009, s. I-3421), av den 3 juni 2010 i mål C-127/09, Coty Prestige Lancaster Group (REU 2010, s. I‑4965), punkt 27, och domen i målet Budějovický Budvar (ovan fotnot 15), punkt 32.
(
17
)	Vad gäller de rättigheter som tillerkänns enligt artikel 9.1, vad gäller konsumtion artikel 13.1, vad gäller bruk artikel 15.2, vad gäller upphävande artikel 51.1 c i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).
(
18
)	I artikel 16.1 i TRIPs-avtalet avseende de rättigheter som är knutna till varumärken används begreppet i ett liknande sammanhang som i artikel 5.1 i direktivet.
(
19
)	Se 15 U.S.C. § 114 avseende sanktionsåtgärder, intrång och intrång som gjorts i god tro.
(
20
)	I dess lydelse enligt artikel 65.2, bilaga XVII till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EGT L 1, 1994, s. 3).
(
21
)	Domen i målet Zino Davidoff och Levi Strauss (ovan fotnot 16), punkt 43.
(
22
)	Domen i målet Zino Davidoff och Levi Strauss (ovan fotnot 16), punkterna 45 och 47, domen i målet Copad (ovan fotnot 16), punkt 42, och dom av den 15 oktober 2009 i mål C-324/08, Makro Zelfbedieningsgroothandel m.fl. (REG 2009, s. I-10019), punkt 22.
(
23
)	Domstolen slog fast att samtycket ska ha lämnats för varje exemplar som släppts ut på marknaden, dom av den 1 juli 1999 i mål C-173/98, Sebago och Maison Dubois (REG 1999, s. I-4103), punkt 19, och domen i målet Coty Prestige Lancaster Group (ovan fotnot 16), punkt 31.
(
24
)	Motsvarande bestämmelse i förordningen om gemenskapsvarumärke prövades i dom av den 11 maj 2006 i mål C-416/04 P, Sunrider mot harmoniseringsbyrån (REG 2006, s. I-4237).
(
25
)	Domen i målet Budějovický Budvar (ovan fotnot 15), punkterna 43 och 44.
(
26
)	Schennen, D., i Eisenführ, G., och Schennen, D. (utgivare), Gemeinschaftsmarkenverordnung, Carl Heymanns Verlag, andra upplagan 2007, artikel 22 punkt 18 har intagit samma ståndpunkt.
(
27
)	Dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club (REG 2002, s. I-10273), punkt 51, av den 18 juni 2009 i mål C-487/07, L’Oréal m.fl. (REG 2009, s. I-5185), punkt 58, av den 23 mars 2010 i de förenade målen C-236/08–C-238/08, Google France och Google (REU 2010, s. I-2417), punkt 76, av den 25 mars 2010 i mål C-278/08, BergSpechte (REU 2010, s. I-2517), punkterna 29–37, av den 22 september 2011 i mål C-323/09, Interflora och Interflora British Unit (REU 2011, s. I-8625), punkt 37, och domen i målet Budějovický Budvar (ovan fotnot 15), punkt 71. Denna rättspraxis har sitt ursprung i domen av den 23 februari 1999 i mål C-63/97, BMW (REG 1999, s. I-905), punkt 38.
(
28
)	Dom av den 20 mars 2003 i mål C-291/00, LTJ Diffusion (REG 2003, s. I-2799), punkterna 41–43, och domen i målet Budějovický Budvar (ovan fotnot 15), punkt 69 och följande punkt.
(
29
)	Domen i målet Budějovický Budvar (ovan fotnot 15), punkterna 63–84.
(
30
)	Domen i målet Budějovický Budvar (ovan fotnot 15), punkt 71.
(
31
)	Detta gäller i än högre grad då rättsmissbruk inte tolereras i unionsrätten. Dom av den 12 maj 1998 i mål C-367/96, Kefalas m.fl. (REG 1998, s. I-2843), punkt 20, och av den 21 februari 2006 i mål C-255/02, Halifax m.fl. (REG 2006, s. I-1609), punkterna 68 och 69.
(
32
)	David Depuydt och Gauquie har uppenbarligen anfört att det enligt elfte skälet är möjligt att tolka principen om passivitet extensivt och utöver direktivbestämmelserna. Därmed skulle de villkor som anges i till exempel artikel 9.1 i direktivet kringgås.
(
33
)	Förslag till avgörande av den 9 januari 2003 i mål C-292/00, Davidoff (REG 2003, s. I-389), punkt 63.
(
34
)	I direktivet uppställs emellertid ett krav på användning i artikel 10.1. Det ska också påpekas att användningen av ett varumärke enligt artikel 20 i TRIPs-avtalet inte får försvåras på ett oberättigat sätt genom särskilda krav.