CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
T. ĆAPETA
van 10 april 2025 (1)
Zaak C‑337/22 P
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie
tegen
Nowhere Co. Ltd
„ Hogere voorziening – Uniemerk – Oppositieprocedure – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 8, lid 4 – Oudere rechten – Relatieve weigeringsgrond – Aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk APE TEES – Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie – Verdwijnen van het oudere recht aan het einde van de overgangsperiode – Afwijzing van een oppositie uitsluitend op grond van de datum waarop een beslissing is gegeven ”
I.      Inleiding
1.        De onderhavige zaak betreft een hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van 16 maart 2022,  Nowhere/EUIPO – Ye (APE TEES) (T‑281/21, EU:T:2022:139; hierna: „bestreden arrest”). Bij dit arrest heeft het Gerecht de beslissing vernietigd waarbij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (hierna: „EUIPO”) een oppositie op basis van oudere Britse rechten „alleen al om deze reden” ongegrond heeft verklaard(2) omdat dergelijke rechten na het einde van de overgangsperiode na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie niet langer de basis konden vormen voor een oppositie tegen de inschrijving van een Uniemerk, zelfs wanneer deze procedure was ingeleid in een periode waarin het Verenigd Koninkrijk nog een lidstaat van de Europese Unie was.
2.        Het EUIPO heeft tegen dit arrest hogere voorziening ingesteld. In het kader van één middel betoogt dit agentschap dat het Gerecht artikel 8, lid 4, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad (hierna: „Uniemerkverordening van 2009”)(3) onjuist heeft uitgelegd. Ik ben het daar niet mee eens.
II.    Voorgeschiedenis van de onderhavige procedure
A.      Oppositieprocedure voor het EUIPO
3.        De voorgeschiedenis van de onderhavige hogere voorziening is in de punten 1 tot en met 15 van het bestreden arrest samengevat. Voor de analyse in deze conclusie moet het volgende worden herhaald.
4.        Op 30 juni 2015 heeft Junguo Ye (hierna: „Ye”) een aanvraag ingediend voor de inschrijving van het volgende beeldteken (hierna: „litigieus merk”):
5.        Op 8 maart 2016 heeft Nowhere Co. Ltd (hierna: „Nowhere”), verzoekster in eerste aanleg, krachtens artikel 41 van de Uniemerkverordening van 2009 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dat merk, onder meer op grond van de volgende drie niet-ingeschreven oudere beeldmerken, die in het bijzonder in het Verenigd Koninkrijk in het economische verkeer worden gebruikt:
6.        De oppositieafdeling en de tweede kamer van beroep van het EUIPO hebben de oppositie van verzoekster respectievelijk in november 2017 en oktober 2018 afgewezen.
7.        Nadat verzoekster bij het Gerecht beroep had ingesteld tot vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van oktober 2018, heeft deze kamer die beslissing op 17 juli 2019 herroepen. Derhalve heeft het Gerecht geoordeeld dat niet meer op het beroep hoefde te worden beslist.(4)
8.        Op 31 december 2020 om middernacht eindigde de in artikel 126 van het terugtrekkingsakkoord(5) bepaalde overgangsperiode.
9.        Bij beslissing van 10 februari 2021 heeft de tweede kamer van beroep van het EUIPO het beroep van Nowhere verworpen. In het relevante deel van de litigieuze beslissing is het volgende uiteengezet:
„24      Na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en na het verstrijken van het terugtrekkingsakkoord op 31 december 2020 vormen rechten die mogelijk bestaan in het Verenigd Koninkrijk geen rechtsgrondslag overeenkomstig artikel 8, lid 2, [van de Uniemerkverordening van 2009] voor procedures op relatieve gronden, zoals artikel 8, lid 1, onder b), artikel 8, lid 4, […] en artikel 8, lid 5, [van die verordening].
25      Hieruit volgt dat op internationale inschrijving nr. 996 157 waarin het Verenigd Koninkrijk wordt aangewezen en internationale inschrijving nr. 871 962 waarin het Verenigd Koninkrijk wordt aangewezen geen beroep kan worden gedaan uit hoofde van artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 8, lid 5, [van de Uniemerkverordening van 2009].
26      De opposant kan niet op grond van het Engelse recht een vordering wegens misbruik instellen met betrekking tot artikel 8, lid 4, [van de Uniemerkverordening van 2009].
27      Wat deze beweerde oudere rechten betreft, kan de oppositie alleen al om deze reden niet slagen.”
B.      Procedure bij het Gerecht
10.      Bij verzoekschrift van 21 mei 2021 heeft Nowhere krachtens artikel 263 VWEU beroep ingesteld bij het Gerecht.
11.      Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht de litigieuze beslissing vernietigd. Het Gerecht heeft de eerste grief van het enige middel tot vernietiging, ontleend aan schending van artikel 8, lid 4, van de Uniemerkverordening van 2009, toegewezen en de tweede grief, waarbij verzoekster verzocht om een wijziging van de litigieuze beslissing, afgewezen.(6)
C.      Procedure bij het Hof
12.      Bij beschikking van 16 november 2022 heeft het Hof de hogere voorziening toegelaten. Het Hof heeft geoordeeld dat het daartoe strekkende verzoek van het EUIPO rechtens genoegzaam aantoonde dat bij de hogere voorziening vragen aan de orde kwamen die van belang waren voor de eenheid, de samenhang en de ontwikkeling van het Unierecht.(7)
13.      Bij beslissing van 21 maart 2023 heeft de president van het Hof de Bondsrepubliek Duitsland toegelaten tot interventie aan de zijde van het EUIPO.
14.      Bij beschikking van 27 april 2023 heeft de president van het Hof de International Trademark Association (hierna: „INTA”) toegelaten tot interventie aan de zijde van het EUIPO.(8)
15.      Met zijn hogere voorziening van 23 mei 2022 verzoekt het EUIPO het Hof het bestreden arrest te vernietigen, het beroep in eerste aanleg te verwerpen en Nowhere te verwijzen in de kosten.
16.      In haar op 21 januari 2023 ingediende memorie van antwoord verzoekt Nowhere het Hof de hogere voorziening af te wijzen en EUIPO te verwijzen in de kosten.
17.      Bij maatregel van instructie van 2 juli 2024 heeft het Hof de partijen verzocht een standpunt in te nemen over de gevolgen van het arrest van 20 juni 2024, EUIPO/Indo European Foods  (C‑801/21 P, EU:C:2024:528). In hun reactie daarop stellen Nowhere en het EUIPO in wezen dat dit arrest geen betrekking heeft op de in deze hogere voorziening aan de orde zijnde vraag ten gronde, maar uitsluitend op de vraag inzake het procesbelang.
III. Analyse
A.      Begrip van het bestreden arrest
18.      Het bestreden arrest moet worden gelezen in het licht van de tijdlijn van de onderhavige zaak.
19.      Ik herinner eraan dat Ye’s aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk dateert van 30 juni 2015. Kort daarna heeft Nowhere oppositie ingesteld op grond van artikel 8, lid 4, van de Uniemerkverordening van 2009: de aanwezigheid van een ouder recht conflicteerde volgens haar met het aangevraagde merk. In deze oppositie betoogde Nowhere dat zij houdster was van een niet-ingeschreven merk dat in het economisch verkeer werd gebruikt en in het Verenigd Koninkrijk van meer dan alleen plaatselijke betekenis was.
20.      Oppositie tegen de inschrijving heeft tot gevolg dat de inschrijving van een merk wordt uitgesteld totdat het EUIPO de oppositie heeft behandeld.
21.      Wanneer het EUIPO een oppositie echter definitief afwijst(9), wordt het merk met terugwerkende kracht ingeschreven vanaf de datum van indiening van de aanvraag(10).
22.      Toen het EUIPO op 10 februari 2021 in de litigieuze beslissing de oppositie van Nowhere definitief afwees, waren bijna zeven jaar verstreken sinds de datum van de aanvraag tot inschrijving.(11)
23.      Het litigieuze merk is dus met terugwerkende kracht ingeschreven vanaf 30 juni 2015, de oorspronkelijke datum van de inschrijvingsaanvraag.(12)
24.      Het EUIPO heeft zijn beslissing van 10 februari 2021 gebaseerd op de redenering dat er in de periode van 30 juni 2015 tot en met 31 december 2020 geen conflict kon ontstaan, aangezien alle oudere Britse rechten vanaf het einde van de overgangsperiode (dat wil zeggen 31 december 2020 om middernacht) ophielden Unierechten te zijn die een oppositie in een Uniemerkprocedure konden rechtvaardigen.
25.      In het bestreden arrest heeft het Gerecht die redenering verworpen. Het Gerecht heeft daarbij in wezen de volgende redenering gevolgd.
26.      In de eerste plaats heeft het uitgelegd dat de vraag of er sprake is van een relatieve weigeringsgrond, „moet worden beoordeeld op het tijdstip van indiening van de Uniemerkaanvraag waartegen oppositie werd ingesteld”.(13)
27.      In de tweede plaats heeft het Gerecht geoordeeld dat de omstandigheid waaronder die oudere Britse rechten hun hoedanigheid van in een lidstaat ingeschreven merk konden verliezen na de datum van indiening van een Uniemerkaanvraag, in beginsel irrelevant was. Van belang was dat de aanvraag tot inschrijving van het aangevraagde merk was ingediend vóór het verstrijken van de overgangsperiode, zodat de oudere Britse rechten een oppositie konden rechtvaardigen.(14) De kamer van beroep had dus met die oudere rechten rekening moeten houden bij haar beoordeling en dit niet mogen weigeren „op de enkele grond dat de overgangsperiode was verstreken op het tijdstip van vaststelling van de bestreden beslissing”.(15)
28.      In de derde plaats heeft het Gerecht geoordeeld dat, aangezien de inschrijving van een Uniemerk geldt te rekenen vanaf de datum van indiening van de aanvraag, en niet pas vanaf de definitieve afwijzing van een eventuele oppositie, „een […] conflict […] had kunnen bestaan in de periode tussen de datum van indiening van de Uniemerkaanvraag en het verstrijken van de overgangsperiode”.(16) In casu gaat het om de periode van 30 juni 2015 tot en met 31 december 2020, die ik in bovenstaande grafiek de „periode van potentieel conflict” noem.
29.      Gelet op deze overlapping heeft het Gerecht verklaard dat „het […] moeilijk valt in te zien waarom verzoekster ook in die periode de bescherming zou moeten worden geweigerd van haar niet-ingeschreven oudere merken die in het economische verkeer in het Verenigd Koninkrijk werden gebruikt, met name tegen het potentiële gebruik van het aangevraagde merk, dat volgens haar in conflict is met eerstgenoemde merken. Bijgevolg dient tevens te worden erkend dat verzoekster een rechtmatig belang heeft bij het slagen van haar oppositie wat deze periode betreft.”(17)
30.      Ik zie niet in waarom deze redenering van het Gerecht onjuist zou zijn.
31.      Het is immers mogelijk dat Nowhere, ook al heeft het EUIPO daarover niets beslist, op het moment van de indiening van de Uniemerkaanvraag houdster was van oudere Britse rechten.
32.      Aangezien dergelijke rechten worden beschouwd als een vermogensbestanddeel en dus deel uitmaken van het stelsel van onvervalste mededinging(18), verleent de bescherming uit hoofde van het Uniemerkenstelsel de houder ervan bepaalde uitsluitende rechten(19).
33.      Een van die rechten is het monopoliseren van dat teken voor bepaalde waren en diensten.(20)
34.      Via de relatieve weigeringsgronden geeft artikel 8 van de Uniemerkverordening van 2009 de houder van een Uniemerk het recht om dat merk in oppositieprocedures te beschermen tegen aangevraagde merken.(21)
35.      In het onderhavige geval was er gezien het mogelijke bestaan van een ouder recht ook de mogelijkheid dat een bestaand recht (dat van Nowhere) en een aangevraagd merk (dat van Ye) naast elkaar zouden bestaan en dus met elkaar zouden conflicteren als het aangevraagde merk op 30 juni 2015 zou zijn ingeschreven.
36.      Zoals het Gerecht heeft vastgesteld en niet door het EUIPO wordt betwist, bleef de mogelijkheid dat dat recht en dat merk naast elkaar bestonden en met elkaar conflicteerden bestaan tot het einde van de overgangsperiode, dat wil zeggen tot 31 december 2020.(22)
37.      Dat komt omdat de oudere Britse rechten van Nowhere, zoals het EUIPO zelf aangeeft, pas vanaf die datum geen gevolgen meer sorteerden in de Unie.(23)
38.      Het feit dat de oudere Britse rechten van Nowhere op het tijdstip waarop het EUIPO de oppositie bij de litigieuze beslissing afwees hun wezenlijke functie niet meer konden vervullen(24) – namelijk de waren van die vennootschap te onderscheiden van waren van andere herkomst – is irrelevant met betrekking tot de periode vóór 31 december 2020.(25)
39.      Ongeacht het verdwijnen van deze oudere Britse rechten in de periode vóór 31 december 2020, bleef het een feit dat bij inschrijving van het litigieuze merk een aanzienlijke periode van conflict mogelijk zou zijn geweest gezien het onopgeloste potentiële naast elkaar bestaan van twee beschermde tekens in de Unie.
40.      Deze kwestie van potentiële conflicten is verre van theoretisch. Zoals ik heb uitgelegd en het Gerecht terecht heeft opgemerkt(26), wordt een toegelaten Uniemerk ingeschreven vanaf de datum van indiening van de aanvraag.
41.      Op dat moment bestond het merk van Nowhere echter mogelijk nog en kon het dus conflicteren met het litigieuze merk.
42.      Ook al vereist artikel 8, lid 4, van de Uniemerkverordening van 2009 dat de beoordeling of er sprake kan zijn van een potentieel conflict wordt verricht op de datum waarop het EUIPO nagaat of alle voorwaarden voor de oppositie zijn vervuld, wat in dit geval 10 februari 2021 was(27), dit betekent dus niet dat het EUIPO simpelweg eraan voorbij kan gaan dat vóór die datum, maar tussen de datum van de Uniemerkaanvraag en de datum waarop het EUIPO een oppositie tegen de inschrijving afwijst, een conflict had kunnen bestaan dat de inschrijving van dat merk zou hebben verhinderd indien het EUIPO op dat tijdstip zijn beslissing had genomen.(28)
43.      Om bovengenoemde redenen heeft het Gerecht terecht geconcludeerd dat het EUIPO een oppositie, waarvan de voorwaarden mogelijkerwijs gedurende meer dan vijf jaar waren vervuld, niet eenvoudig kon afwijzen op grond van het enkele feit dat de betrokken rechten op het tijdstip van zijn eindbeslissing over die oppositie waren verdwenen.
44.      Die benadering zou tot gevolg hebben dat een beschermd teken geen bescherming geniet gedurende een periode waarin dat teken zijn wezenlijke functie kon vervullen om waren of diensten van een merkhouder te onderscheiden van die van andere herkomst, zelfs als dat teken die functie later zou verliezen.
45.      Als dit argument tot het uiterste zou worden doorgevoerd, zou dit a contrario betekenen dat een oppositie zelfs niet zou slagen wanneer gedurende de hele periode tussen de indiening van een Uniemerkaanvraag en de eindbeslissing van het EUIPO een conflict tussen twee tekens bestaat, maar het oudere teken verdwijnt op de dag voorafgaand aan die beslissing. Ik vind die logica moeilijk te rijmen met de door de Uniemerkverordening van 2009 toegekende monopoliseringsrechten.
46.      Dat wil niet zeggen dat het EUIPO die oppositie niet automatisch had kunnen afwijzen voor de periode na het verstrijken van de overgangsperiode, dat wil zeggen vanaf 1 januari 2021.
47.      Zoals ik in de grafiek aan het begin van dit deel van mijn conclusie heb geprobeerd te laten zien, kon er in die periode geen conflict ontstaan op grond van het territorialiteitsbeginsel, zelfs indien het EUIPO had vastgesteld dat het litigieuze merk en het merk van Nowhere in het verleden met elkaar conflicteerden.
48.      Daarom kon het EUIPO, zonder de periode vóór 31 december 2020 te onderzoeken, alleen een beslissing nemen over de status van de oppositie voor de periode vanaf 1 januari 2021. Ye’s merk kon dus vanaf die datum worden ingeschreven zonder dat het EUIPO rekening hoefde te houden met de periode vóór die datum.
49.      Gelet op de artikelen 51 en 52 van de Uniemerkverordening van 2017 lijkt het echter niet mogelijk om de datum waarop een merk wordt ingeschreven te „wijzigen” wanneer de oppositie door het EUIPO is afgewezen.
50.      Uit deze bepalingen blijkt dus dat het EUIPO in feite een oppositie moet toewijzen en de inschrijving van een aangevraagd merk moet weigeren wanneer het vaststelt dat er tijdens een periode waarin twee beschermde tekens naast elkaar bestonden een conflict is ontstaan. In casu zou dit betekenen dat het EUIPO de inschrijving van Ye’s merk had moeten weigeren indien het had vastgesteld dat dit merk in de periode van 30 juni 2015 tot en met 31 december 2020 conflicteerde met het oudere recht van Nowhere.
51.      Zoals het Gerecht in punt 43 van het bestreden arrest heeft uiteengezet, „had de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep [in een dergelijk geval] vanaf het verstrijken van de overgangsperiode een nieuwe aanvraag tot inschrijving van het aangevraagde merk kunnen indienen, die hoe dan ook niet meer in conflict zou zijn gekomen met de niet-ingeschreven oudere merken voor zover deze in het economische verkeer in het Verenigd Koninkrijk waren gebruikt”.
52.      Het EUIPO had de oppositie van Nowhere dus alleen kunnen afwijzen en Ye’s merk kunnen inschrijven vanaf 30 juni 2015, de datum waarop hij zijn Uniemerkaanvraag heeft ingediend, indien dat agentschap had vastgesteld dat er ook vóór 31 december 2020 geen potentieel conflict bestond.
B.      Hogere voorziening
53.      Het materiële deel van de hogere voorziening van het EUIPO is gebaseerd op één middel, namelijk schending van artikel 8, lid 4, van de Uniemerkverordening van 2009.
54.      Meer in het bijzonder stelt het EUIPO dat het Gerecht deze bepaling in de punten 25 tot en met 31 en 33 tot en met 46 van het bestreden arrest aldus heeft uitgelegd dat het EUIPO enkel rekening moet houden met het bestaan van een relatieve weigeringsgrond op de datum van de indiening van een Uniemerkaanvraag. Volgens het EUIPO heeft het Gerecht daarbij de data die bepalend zijn voor het toepasselijke materiële recht en de data die bepalend zijn voor het bestaan van een relatieve weigeringsgrond door elkaar gehaald. Bovendien heeft het Gerecht volgens het EUIPO, door het te verplichten om bij de beslissing over de betrokken oppositie rekening te houden met een mogelijke periode van co-existentie, de gevolgen die voortvloeien uit de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en het einde van de overgangsperiode miskend en daardoor het territorialiteitsbeginsel geschonden.
55.      Nowhere verzet zich in wezen tegen deze argumenten.
56.      Ik ben van mening dat het EUIPO het bestreden arrest fundamenteel onjuist opvat.
57.      In de eerste plaats legt het Gerecht in geen van de door het EUIPO aangehaalde punten artikel 8, lid 4, van de Uniemerkverordening van 2009 aldus uit dat uitsluitend rekening moet worden gehouden met de datum van indiening van de aanvraag. Ik kan uit deze punten evenmin een „nieuwe algemene regel van juridische aard” afleiden, zoals het EUIPO stelt, volgens welke gebeurtenissen die zich na de datum van indiening van de aanvraag hebben voorgedaan, irrelevant moeten worden geacht voor de uitkomst van een oppositie.
58.      In de punten 28 en 29 van het bestreden arrest zet het Gerecht namelijk enkel uiteen dat zowel het toepasselijke materiële recht inzake een relatieve weigeringsgrond als het bestaan van een conflicterend merk in wezen moeten worden beoordeeld op de datum van indiening van de aanvraag. Met deze verklaring geeft het Gerecht echter alleen aan welk recht moet worden toegepast op de bijzondere feitelijke omstandigheden van de onderhavige zaak(29) en hoe de voorrang tussen conflicterende merken moet worden bepaald(30).
59.      Bijgevolg heeft het Gerecht in de punten 30 en 31 van het bestreden arrest evenmin blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de uit deze parameters voortvloeiende noodzakelijke consequenties te trekken en te oordelen dat het in beginsel irrelevant was dat de litigieuze beslissing na het verstrijken van de overgangsperiode was genomen, indien de oudere Britse rechten waarop de oppositie betrekking had, vóór dat tijdstip daadwerkelijk in het economische verkeer in het Verenigd Koninkrijk waren gebruikt.
60.      Bovendien heeft het Gerecht artikel 8, lid 4, van de Uniemerkverordening van 2009 in de punten 32 tot en met 42 en 46 van het bestreden arrest, anders dan het EUIPO betoogt, niet aldus uitgelegd dat dit agentschap uitsluitend rekening moet houden met de datum waarop een oppositie tegen een Uniemerkaanvraag is ingesteld. Het Gerecht heeft in die punten integendeel enkel het argument van het EUIPO afgewezen dat de bewoordingen, de context en het doel van artikel 8, lid 4, van de Uniemerkverordening van 2009 het EUIPO in feite in staat zouden stellen om de uitkomst van een anderszins geldige oppositie te beïnvloeden door zijn eindbeslissing over die oppositie te geven op een tijdstip waarop het ingeroepen oudere recht de inschrijving van een aangevraagd merk niet meer kon verhinderen. Zoals ik in deel III.A van deze conclusie heb uitgelegd, was de lezing van artikel 8, lid 4, van die verordening door het Gerecht volledig gerechtvaardigd gezien de gevolgen waartoe de uitlegging van het EUIPO zou hebben geleid.
61.      In de tweede plaats moet met betrekking tot de gestelde schending van het territorialiteitsbeginsel worden opgemerkt dat het Gerecht in de punten 25 tot en met 27 van het bestreden arrest slechts erop heeft gewezen dat het terugtrekkingsakkoord geen bepalingen bevat ter regeling van de uitkomst van een oppositie die vóór het einde van de overgangsperiode is ingesteld, maar waarover daarna wordt beslist.(31) Deze vaststelling is op zich niet in strijd met het territorialiteitsbeginsel.
62.      Bovendien heeft het Gerecht, door te erkennen dat een oppositie rechtsgeldig kon worden gebaseerd op oudere Britse rechten gedurende een periode vóór het einde van de overgangsperiode, artikel 8, lid 4, van de Uniemerkverordening van 2009 niet – zoals inderdaad onjuist zou zijn geweest – aldus uitgelegd dat het, in strijd met het territorialiteitsbeginsel, ook betrekking kan hebben op rechten uit een gebied buiten de Europese Unie.
63.      Veeleer heeft het Gerecht in de punten 31 en 42 van het bestreden arrest enkel aangegeven dat het EUIPO, gelet op het doel van een oppositieprocedure, niet louter op grond van de datum van de litigieuze beslissing van meet af aan en zonder een inhoudelijke beoordeling, de stelling van Nowhere kon afwijzen dat haar oudere rechten in conflict waren met – en dus in de weg stonden aan – de inschrijving van Ye’s merk in de periode van 30 juni 2015 tot en met 31 december 2020.
64.      Derhalve geef ik het Hof in overweging om het enige middel van het EUIPO ongegrond te verklaren.
IV.    Kosten
65.      Volgens artikel 138, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering, dat ingevolge artikel 184, lid 1, daarvan van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dit is gevorderd. Aangezien ik het Hof in overweging geef om de hogere voorziening van het EUIPO af te wijzen, ben ik van mening dat het EUIPO moet worden verwezen in zijn eigen kosten en in die van Nowhere, zowel in eerste aanleg als in hogere voorziening.
66.      Volgens artikel 140, leden 1 en 3, van het Reglement voor de procesvoering, dat ingevolge artikel 184, lid 1, van dat Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, dragen de Duitse regering en INTA hun eigen kosten.
V.      Conclusie
67.      Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging:
1)      de hogere voorziening af te wijzen;
2)      het arrest van 16 maart 2022,  Nowhere/EUIPO – Ye (APE TEES) (T‑281/21, EU:T:2022:139), te bevestigen;
3)      het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie te verwijzen in zijn eigen kosten en in die van Nowhere Co. Ltd, zowel de kosten in eerste aanleg als die in hogere voorziening, en
4)      de Duitse regering en de International Trademark Association te verwijzen in hun eigen kosten.
1      Oorspronkelijke taal: Engels.
2      Zie in die zin de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 10 februari 2021 (zaak R 2474/2017‑2) (hierna: „litigieuze beslissing”), punt 27.
3      Verordening van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB 2009, L 78, blz. 1).
4      Zie beschikking van 18 december 2019, Nowhere/EUIPO – Junguo Ye (APE TEES)  (T‑12/19, niet gepubliceerd, EU:T:2019:907, dictum).
5      Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (PB 2019, C 384 I, blz. 1) (hierna: „terugtrekkingsakkoord”).
6      Zie bestreden arrest, punten 47‑49.
7      Beschikking van 16 november 2022, EUIPO/Nowhere  (C‑337/22 P, EU:C:2022:908).
8      Beschikking van de president van het Hof van 27 april 2023, EUIPO/Nowhere  (C‑337/22 P, EU:C:2023:409).
9      Zie artikel 51, lid 1, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1; hierna: „Uniemerkverordening van 2017”), waarin is bepaald dat een merk wordt ingeschreven nadat een oppositie is afgewezen. Ik wijs erop dat de procedurele elementen van deze zaak, gezien de datum van de litigieuze beslissing, onder de Uniemerkverordening van 2017 vallen; zie onder meer arrest van 8 november 2016, BSH/EUIPO (C‑43/15 P, EU:C:2016:837, punt 2).
10      Artikel 52 van de Uniemerkverordening van 2017 bepaalt: „De inschrijving van het Uniemerk geldt voor tien jaar, te rekenen vanaf de datum van indiening van de aanvraag. […] De inschrijving [kan] voor telkens tien jaar worden vernieuwd.”
11      In dit verband stel ik vast dat het Gerecht in punt 27 van het bestreden arrest specifiek heeft benadrukt dat het administratieve dossier van het EUIPO „geen enkel document bevat dat dateert van de periode van bijna 18 maanden tussen de kennisgeving van de herroepingsbeslissing aan de partijen in de procedure voor de kamer van beroep op 22 augustus 2019 en de vaststelling van de bestreden beslissing op 10 februari 2021.”
12      Zie in die zin punten 41 en 42 van het bestreden arrest.
13      Zie bestreden arrest, punt 28.
14      Zie in die zin punten 29‑31 van het bestreden arrest.
15      Zie bestreden arrest, punt 31.
16      Zie bestreden arrest, punt 42.
17      Zie bestreden arrest, punt 42.
18      Zie bijvoorbeeld arrest van 17 oktober 1990, HAG GF (C‑10/89, EU:C:1990:359, punt 13), waarin het Hof heeft uiteengezet dat „[h]et merkenrecht […] een essentieel bestanddeel [is] van het stelsel van onvervalste mededinging, dat het Verdrag wil vestigen en handhaven. In een dergelijk systeem moeten de ondernemingen hun clientèle door de kwaliteit van hun producten of diensten aan zich kunnen binden, hetgeen slechts mogelijk is wanneer er onderscheidende tekens bestaan, met behulp waarvan die producten en diensten kunnen worden geïdentificeerd. Om deze rol te kunnen vervullen, dient het merk de waarborg te bieden, dat alle met dat merk voorziene producten zijn vervaardigd onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden gehouden voor de kwaliteit ervan.”
19      Zie overwegingen 9 en 11 van de Uniemerkverordening van 2009.
20      Zie artikel 9, lid 1, van de Uniemerkverordening van 2009 en in die zin bijvoorbeeld de arresten van 6 mei 2003, Libertel (C‑104/01, EU:C:2003:244, punt 49) (over het begrip „monopolisering” van het daaruit voortvloeiende recht), en 25 juli 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha en Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C‑129/17, EU:C:2018:594, punt 33), waarin wordt uiteengezet dat de inschrijving van een Uniemerk „de houder toestaat iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik in het economische verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is of van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk”.
21      Zie in die zin overweging 8 van de Uniemerkverordening van 2009. Zie ook naar analogie arrest van 22 oktober 2015, BGW  (C‑20/14, EU:C:2015:714, punt 26 en aldaar aangehaalde rechtspraak), waarin met betrekking tot artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25), dat de relatieve weigeringsgronden van artikel 8, lid 1, van de Uniemerkverordening van 2009 weerspiegelt, wordt uiteengezet dat deze bepaling „strekt […] tot bescherming van de individuele belangen van de houders van oudere merken die in conflict komen met het aangevraagde teken, en […] dus de functie van aanduiding van herkomst van het merk in geval van verwarringsgevaar [waarborgt]”.
22      In dat verband, en dus in tegenstelling tot wat het EUIPO lijkt te suggereren, is het Gerecht niet afgeweken van zijn rechtspraak betreffende de noodzaak dat twee beschermde tekens naast elkaar bestaan om te voldoen aan de wezenlijke doelstelling van artikel 8, lid 4, van de Uniemerkverordening van 2009. Zie in dat verband arrest van 13 september 2006, MIP Metro/BHIM – Tesco Stores (METRO)  (T‑191/04, EU:T:2006:254, punt 32), waarin wordt uitgelegd dat „wat de toepassing ratione temporis van [de artikelen 8 en 41 van de huidige Uniemerkverordening van 2009] betreft, […] deze twee merken gedurende een bepaalde periode naast elkaar [moeten] bestaan. De functie van herkomstaanduiding van een ouder merk kan niet worden ondermijnd door een ander merk dat pas na het verstrijken van het oudere merk wordt ingeschreven. Wanneer de twee merken niet gedurende een bepaalde periode naast elkaar bestaan, kan geen conflict ontstaan.”
23      Dit vloeit voort uit het territorialiteitsbeginsel dat de gevolgen van de aan een merk verbonden rechten beperkt tot het grondgebied waarop zij beschermd zijn. Zie overweging 4 van de Uniemerkverordening van 2009 en arrest van 29 maart 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar  (C‑96/09 P, EU:C:2011:189, punt 114), waarin het territorialiteitsbeginsel wordt beschreven als „een voor de intellectuele-eigendomsrechten fundamenteel beginsel”. Zie in dit verband ook de conclusie van advocaat-generaal Trstenjak in de zaak Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:46, punt 50), en die van advocaat-generaal Jääskinen in de zaak Génesis  (C‑190/10, EU:C:2011:202, punt 29).
24      Het Hof heeft eerder geoordeeld dat „er […] geen algemeen belang [is] om de volledige bescherming waarin [de huidige Uniemerkverordening van 2009] voorziet, te verlenen aan een merk dat niet zijn wezenlijke functie vervult, te weten aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de betrokken waar of dienst waarborgen in dier voege dat hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst” (zie arrest van 29 april 2004, Henkel/BHIM (C‑456/01 P en C‑457/01 P, EU:C:2004:258, punt 48). Zie in dezelfde zin ook arrest van 12 juni 2019, Hansson (C‑705/17, EU:C:2019:481, punt 31 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
25      Zonder afbreuk te willen doen aan het standpunt van het Hof in de zaak Shopify/EUIPO  (C‑751/22 P), lijkt dezelfde logica mij ook geldig in nietigheidsprocedures op grond van artikel 53, lid 1, onder c), van de Uniemerkverordening van 2009.
26      Zie bestreden arrest, punt 41.
27      Zie arrest van 29 maart 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar  (C‑96/09 P, EU:C:2011:189, punt 94), waarin wordt uiteengezet dat, „opdat een opposant inschrijving van een gemeenschapsmerk kan beletten krachtens artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 […] het noodzakelijk [is] en [immers] volstaat […] dat hij zich – op de datum waarop het [EUIPO] nagaat of alle voorwaarden voor de oppositie zijn vervuld – kan beroepen [op] een ouder recht dat niet ongeldig is verklaard bij een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde”.
28      Anders bestaat immers het gevaar dat het EUIPO een vrijbrief krijgt om voorbij te gaan aan alle ontwikkelingen die zich voordoen na de datum waarop oppositie is ingesteld tegen een Uniemerkaanvraag, in weerwil van de vereisten die voortvloeien uit regel 19, leden 1 en 2, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (PB 1995, L 303, blz. 1) en artikel 7, lid 2, onder d), van gedelegeerde verordening (EU) 2018/625 van de Commissie van 5 maart 2018 ter aanvulling van verordening 2017/1001 en tot intrekking van gedelegeerde verordening (EU) 2017/1430 (PB 2018, L 104, blz. 1).
29      Zie bijvoorbeeld arresten van 8 mei 2014,  Bimbo/BHIM (C‑591/12 P, EU:C:2014:305, punt 12), en 18 juni 2020,  Primart/EUIPO  (C‑702/18 P, EU:C:2020:489, punt 2), door het Gerecht aangehaald in punt 18 van het bestreden arrest (waarin het Hof heeft geoordeeld dat de datum van indiening van de aanvraag bepalend is voor de vaststelling van het toepasselijke materiële recht en de toepasselijke procedureregels).
30      Zie in dat verband arresten van 29 maart 2011,  Anheuser-Busch/Budějovický Budvar  (C‑96/09 P, EU:C:2011:189, punten 166 en 167); 22 maart 2012, Génesis (C‑190/10, EU:C:2012:157, punt 50), en 21 februari 2013, Fédération Cynologique Internationale (C‑561/11, EU:C:2013:91, punt 40), waarin het Hof steeds heeft geoordeeld dat de datum van voorrang overeenkomt met de datum van indiening van een Uniemerkaanvraag of de datum van het ten behoeve van het aangevraagde merk ingeroepen voorrangsrecht.
31      Volledigheidshalve moet worden opgemerkt dat artikel 54, lid 1, van het terugtrekkingsakkoord, dat krachtens artikel 185 ervan de rol van Uniemerken regelt vanaf het einde van de overgangsperiode, bepaalt dat de houder van een Uniemerk vanaf dat moment automatisch houder wordt van een vergelijkbaar ingeschreven en afdwingbaar recht in het Verenigd Koninkrijk. Er zijn echter geen vergelijkbare regelingen met betrekking tot oudere Britse rechten in de Unie.