62024TJ0425_EXT
ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)
10 september 2025 (
*1
)
„Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk pastaZARA Sublime – Ouder Uniewoordmerk ZARA – Relatieve weigeringsgrond – Geen afbreuk aan de reputatie – Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 40/94 – Geen verband tussen de tekens – Geen gevaar dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het bekende merk – Bestaan van een geldige reden voor het gebruik van het aangevraagde merk”
In zaak T‑425/24,
Ffauf Italia SpA, gevestigd te Riese Pio X (Italië), vertegenwoordigd door P. Creta, A. Lanzarini, B. Costa en V. Basilavecchia, advocaten,
verzoekster,
tegen
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door M. Chylińska en D. Gája als gemachtigden,
verweerder,
andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht:
Industria de Diseño Textil SA, gevestigd te Arteixo (Spanje), vertegenwoordigd door G. Marín Raigal, E. Armero Lavie en J. Oria Sousa-Montes, advocaten,
wijst
HET GERECHT (Tweede kamer),
samengesteld als volgt: A. Marcoulli, president, V. Tomljenović (rapporteur) en L. Spangsberg Grønfeldt, rechters,
griffier: G. Mitrev, administrateur,
gezien de stukken,
na de terechtzitting op 8 mei 2025,
het navolgende
Arrest (
1
)
1
Met haar beroep krachtens artikel 263 VWEU vordert verzoekster, Ffauf Italia SpA, vernietiging van de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 3 juni 2024 (zaak R 1576/2023‑5) (hierna: „bestreden beslissing”).
[omissis]
Conclusies van partijen
12
Verzoekster verzoekt het Gerecht:
–
de bestreden beslissing te vernietigen,
–
het EUIPO en interveniënte te verwijzen in de kosten.
13
Het EUIPO verzoekt het Gerecht:
–
het beroep te verwerpen,
–
verzoekster te verwijzen in de kosten indien er een terechtzitting wordt gehouden.
14
Interveniënte verzoekt het Gerecht in essentie:
–
het beroep te verwerpen,
–
verzoekster te verwijzen in de kosten.
In rechte
[omissis]
Enig middel: schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94
[omissis]
Bestaan van een geldige reden voor het gebruik van het aangevraagde merk
95
Verzoekster voert in essentie aan dat zij gedurende meerdere jaren tekens heeft gebruikt die het woordelement „pastazara” bevatten, hetgeen een geldige reden vormt voor het gebruik van het aangevraagde merk.
96
In dat verband moet worden opgemerkt dat het bestaan van een geldige reden waardoor een merk mag worden gebruikt dat inbreuk maakt op een bekend merk, restrictief moet worden uitgelegd [arrest van 16 maart 2016, The Body Shop International/BHIM – Spa Monopole (SPA WISDOM), niet gepubliceerd, T‑201/14, EU:T:2016:148, punt 65].
97
Voorts kan het begrip „geldige reden” niet alleen objectief dwingende redenen omvatten, maar ook aanknopen bij subjectieve belangen van een derde die een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk (zie naar analogie arrest van 6 februari 2014, Leidseplein Beheer en de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, punt 45).
98
Zoals voortvloeit uit artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), kan de gebruiker van een teken dat overeenstemt met een bekend merk zich dus beroepen op een „geldige reden” voor het gebruik van dit teken, hetgeen een uitdrukking is van het algemene doel van deze verordening dat bestaat in de afweging van het belang van de merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven tegen het belang van een derde om in het economisch verkeer een dergelijk teken te gebruiken ter aanduiding van de door hem verhandelde waren en diensten (zie arrest van 30 mei 2018, Tsujimoto/EUIPO, C‑85/16 P en C‑86/16 P, EU:C:2018:349, punt 90 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
99
Overigens blijkt uit de rechtspraak dat het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk kan worden aangemerkt als gebruik met een geldige reden in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 indien vaststaat dat, ten eerste, dit teken is gebruikt voordat de aanvraag tot inschrijving van dat bekende merk werd ingediend en, ten tweede, het gebruik ervan te goeder trouw is, hetgeen wordt beoordeeld aan de hand van met name de inburgering en de reputatie van dat teken bij het relevante publiek, de mate waarin de betrokken waren en diensten gerelateerd zijn en de economische en commerciële relevantie van het gebruik van het teken voor de betrokken waren (zie in die zin en naar analogie arrest van 6 februari 2014, Leidseplein Beheer en de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, punt 60).
100
In het licht van de voorgaande overwegingen moet worden onderzocht of de kamer van beroep, zelfs in de veronderstelling dat vaststond dat het relevante publiek een verband zou leggen tussen de conflicterende tekens en dat met het aangevraagde merk een ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het oudere merk, terecht kon oordelen dat er geen geldige reden bestond om het aangevraagde merk, dat het woordelement „pastazara” bevat, te gebruiken.
101
In de eerste plaats moet worden opgemerkt, voor zover verzoekster de kamer van beroep verwijt geen rekening te hebben gehouden met de door haar overgelegde bewijzen bestaande in uittreksels uit het handelsregister en merkinschrijvingen, dat uit de punten 99 tot en met 106 van de bestreden beslissing blijkt dat de kamer van beroep de verschillende handelsnamen van verzoekster, zoals PASTAZARA Sas di Dalla Costa Roberto & C. vanaf 1978, en PASTAZARA SpA vanaf 1988, in aanmerking heeft genomen. Bovendien heeft de kamer van beroep rekening gehouden met de inschrijving van de merken ZARA en pastaZARA waarvoor verzoekster sinds de jaren 1960 aanvragen heeft ingediend, waarbij zij heeft gewezen op het voorbeeld van de Italiaanse inschrijving van het beeldmerk pastaZARA, waarvoor de aanvraag in 1968 werd ingediend.
102
Voorts dient te worden opgemerkt dat alle merken waarvan verzoekster houdster is en die de kamer van beroep in de punten 101 tot en met 103 van de bestreden beslissing heeft onderzocht, het woordelement „pastazara” bevatten, dat gelijk is aan of sterk overeenstemt met het woordelement in het aangevraagde merk en waarop de kamer van beroep haar conclusie inzake de overeenstemming van de conflicterende tekens heeft gebaseerd. Overigens bevat een aanzienlijk deel van de door de kamer van beroep genoemde beeldmerken het in het aangevraagde merk aanwezige beeldelement van een vrouw die tarwe bij zich draagt, met het platteland op de achtergrond.
103
Bijgevolg moet worden vastgesteld dat verzoekster tekens met het woordelement „pastazara” heeft gebruikt voor de verhandeling van haar waren voordat de aanvraag tot inschrijving van het oudere merk ZARA werd ingediend, te weten op 3 juli 2001, en zelfs voor de groei van dat merk in de jaren 1980 en 1990, waardoor het bekendheid verwierf, zoals in punt 36 hierboven is opgemerkt.
104
Deze omstandigheden verschillen aanzienlijk van die welke relevant waren in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 6 juli 2012, Jackson International/BHIM – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE) (T‑60/10, niet gepubliceerd, EU:T:2012:348), waarnaar de kamer van beroep in punt 104 van de bestreden beslissing heeft verwezen. In tegenstelling tot wat de kamer van beroep in casu ten onrechte heeft geoordeeld, heeft verzoekster, om aan te tonen dat er een geldige reden was om het aangevraagde merk te gebruiken, namelijk geen bewijzen overgelegd van het gebruik van het aangevraagde merk in het verleden maar, ten eerste, van het feit dat dit merk was gebaseerd op andere merken waarvan zij houdster was, zoals de beeldmerken pastaZARA, en op de naam „Zara”, waarbij die naam verband hield met haar identiteit en haar geschiedenis, en, ten tweede, van het feit dat haar waren sinds decennia onder deze beeldmerken zijn verhandeld.
105
In de tweede plaats blijkt uit punt 106 van de bestreden beslissing dat de kamer van beroep rekening heeft gehouden met de bewijzen die verzoekster heeft overgelegd om aan tonen dat tekens met het woordelement „pastazara” ter goeder trouw zijn gebruikt, waarbij verzoekster zich met name heeft gebaseerd op haar geschiedenis, de verschillende nationale en internationale inschrijvingen van merken met bedoeld woordelement „pastazara”, alsmede facturen, verpakkingen, catalogi en folders van verzoekster die varianten van het beeldmerk pastaZARA tonen. Aldus heeft de kamer van beroep geoordeeld dat deze bewijzen aantoonden dat de door verzoekster gebruikte naam „Zara” betrekking had op de werkelijke oorsprong van haar activiteiten in de Dalmatische stad Zara, thans Zadar (Kroatië), in de jaren 1930 tot en met 1943, en dat verzoekster reeds tekens met de naam „Zara” had gebruikt om deegwaren of soortgelijke waren, met name in Europa, aan te duiden voordat de aanvraag tot inschrijving van het oudere merk in 2001 werd ingediend en zelfs voordat het merk ZARA in 1975 voor het eerst werd gebruikt door interveniënte. Er is geen reden om deze beoordeling, die overigens niet wordt betwist, op losse schroeven te zetten.
106
In de derde plaats blijkt uit het in punt 102 hierboven vermelde bewijsmateriaal dat verzoekster houdster was van internationale merkinschrijvingen met het woordelement „pastazara” die golden voor een groot aantal staten binnen de Unie, te weten Oostenrijk, Duitsland, de Benelux, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Frankrijk, Hongarije, Portugal, Roemenië, Slowakije en Slovenië. Bovendien blijkt uit de door verzoekster overgelegde facturen, verpakkingen, catalogi en folders, waarnaar de kamer van beroep in punt 103 van de bestreden beslissing heeft verwezen, dat op het grondgebied van verschillende van deze staten alsmede in Denemarken, Estland, Griekenland, Ierland, Italië, Litouwen, Letland, Polen en Zweden deegwaren zijn verhandeld met gebruikmaking van tekens die het woordelement „pastazara” bevatten. Dit bewijsmateriaal toont aan dat tekens met het woordelement „pastazara” in een aanzienlijk deel van de Unie sterk zijn ingeburgerd in de zin van de in punt 99 hierboven aangehaalde rechtspraak.
107
In de vierde plaats blijkt uit het verzoeksters gebruik van de naam „Zara”, die met haar identiteit en geschiedenis verbonden is, alsmede uit de verschillende merken met het woordelement „pastazara” die zij heeft ingeschreven en gebruikt voor de verhandeling van haar waren, waarnaar in de punten 103 en 106 van de bestreden beslissing wordt verwezen, de economische en commerciële relevantie van het gebruik van de tekens met het woordelement „pastazara” voor verzoekster, in de zin van de in punt 99 hierboven aangehaalde rechtspraak.
108
Wat in de vijfde plaats de mate betreft waarin de betrokken waren gerelateerd zijn, dient in herinnering te worden gebracht dat de kamer van beroep, zoals in punt 82 hierboven is opgemerkt, heeft erkend dat de door het bekende merk aangeduide modeartikelen en de deegwaren waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, niets met elkaar gemeen hebben, aangezien zij elkaar niet aanvullen, evenmin concurrerend zijn en in het algemeen worden aangeboden door onderscheiden vennootschappen die in verschillende sectoren actief zijn.
109
In de zesde plaats heeft de kamer van beroep in punt 107 van de bestreden beslissing geoordeeld dat er in casu geen geldige reden bestond voor het gebruik van het aangevraagde merk, aangezien verzoekster niet had aangetoond dat het gebruik van de term „zara” noodzakelijk was voor de verhandeling van de door het aangevraagde merk aangeduide waren, dat er geen voorafgaande overeenkomst met interveniënte bestond die het gebruik van dit merk toestond, en dat er geen bewijs was van de waarde van de investeringen die waren gemaakt voor de promotie en reclame betreffende dat merk en van de aanvaarding ervan door het relevante publiek.
110
In dit verband stelt verzoekster in essentie terecht dat uit de rechtspraak niet blijkt dat het begrip „geldige reden” afhankelijk is van de voorwaarde dat het gebruik van het teken noodzakelijk is voor de verhandeling van de betrokken waren. In de zaak die heeft geleid tot het arrest van 16 maart 2016, SPA WISDOM (T‑201/14, niet gepubliceerd, EU:T:2016:148, punt 66), heeft het Gerecht – in antwoord op het argument dat de term „spa” in het betrokken teken beschrijvend of generiek was geworden voor de identificatie van cosmetica – namelijk geoordeeld dat niet was aangetoond dat het gebruik van de term „spa” noodzakelijk was geworden voor de verhandeling van die waren. Die omstandigheden verschillen evenwel van die welke in casu relevant zijn, aangezien het niet gaat om het gebruik van een term die beweerdelijk een soortnaam is geworden, maar om het gebruik van een naam die nauw verbonden is met verzoeksters geschiedenis en met de verhandeling van haar waren.
111
Vervolgens moet worden opgemerkt dat uit de in punt 99 hierboven in herinnering gebrachte rechtspraak niet volgt dat het begrip „geldige reden” afhankelijk is van de vaststelling van een bepaald niveau van herkenning van het betrokken teken, van een bepaald investeringsniveau en van promotionele inspanningen of van het bezit van een marktaandeel. Uit die rechtspraak blijkt namelijk dat de vaststelling van het bestaan van een geldige reden een algemeen onderzoek van alle relevante factoren vereist dat ertoe strekt vast te stellen of het betrokken teken daadwerkelijk op de markt is gebruikt voordat de aanvraag tot inschrijving van het bekende merk werd ingediend en of dit gebruik te goeder trouw was (zie in die zin en naar analogie arrest van 6 februari 2014, Leidseplein Beheer en de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, punt 60).
112
Zoals in punt 106 hierboven is opgemerkt, tonen de bewijzen die door de kamer van beroep in de punten 99 tot en met 106 van de bestreden beslissing zijn onderzocht, echter aan dat verzoekster deegwaren in een aanzienlijk deel van de Unie heeft verhandeld onder verschillende merken die het woordelement „pastazara” bevatten. Bovendien blijkt uit door verzoekster bij verschillende nationale rechterlijke instanties aanhangig gemaakte gedingen waarin tekens met het woordelement „pastazara” worden aangevoerd, waarnaar de kamer van beroep in punt 105 van de bestreden beslissing verwijst, dat verzoekster inspanningen heeft geleverd om haar gebruik van deze tekens te verdedigen.
113
Ten slotte heeft de kamer van beroep verzoeksters beweringen betreffende haar goede trouw ten onrechte als niet ter zake dienend afgewezen. De goede trouw van degene die stelt dat er een geldige reden bestaat voor het gebruik van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, is namelijk een van de relevante elementen in het kader van het algemene onderzoek dat voor de toepassing van deze voorwaarde van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 moet worden verricht (zie in die zin en naar analogie arrest van 6 februari 2014, Leidseplein Beheer en de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, punt 56).
114
Gelet op een en ander moet worden vastgesteld dat de kamer van beroep weliswaar niet volledig is voorbijgegaan aan het bewijsmateriaal betreffende het gebruik door verzoekster van tekens met het element „pastazara”, waarvan sommige al sinds decennia waren ingeschreven voor levensmiddelen van klasse 30, en terecht heeft opgemerkt dat de door verzoekster gebruikte naam „Zara” betrekking had op de werkelijke oorsprong van haar activiteiten, maar niet de gevolgen uit deze vaststellingen heeft getrokken in het kader van haar beoordeling van de factoren die relevant zijn om het bestaan van een geldige reden in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 vast te stellen.
115
Gelet op, ten eerste, het feit dat verzoekster tekens heeft gebruikt die het woordelement „pastazara” bevatten voordat de aanvraag tot inschrijving van het bekende merk werd ingediend, zoals hierboven in punt 103 is opgemerkt, en ten tweede, elementen waaruit de goede trouw van dit eerdere gebruik in de zin van de in punt 99 hierboven aangehaalde rechtspraak kan blijken, zoals het in punt 76 van de bestreden beslissing vermelde feit dat de betrokken waren niet gerelateerd zijn, en de verschillende in de punten 99 tot en met 106 van de bestreden beslissing vermelde bewijzen betreffende de geschiedenis van verzoeksters activiteiten en het verband tussen die activiteiten en de stad die voorheen Zara heette, de mate waarin waren met gebruikmaking van tekens met het woordelement „pastazara” in een aanzienlijk deel van de Unie zijn verhandeld, verzoeksters inspanningen om dat gebruik te verdedigen alsmede de economische en commerciële relevantie van het gebruik van deze tekens voor verzoeksters activiteiten, heeft de kamer van beroep namelijk ten onrechte geoordeeld dat verzoekster niet had aangetoond dat er een geldige reden bestond voor het gebruik van het woordelement „pastazara” in het aangevraagde merk in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.
116
Bijgevolg moet, naast het feit dat het derde onderdeel van verzoeksters enige middel is toegewezen, zoals is vastgesteld in punt 91 hierboven, hoe dan ook het vijfde onderdeel van dit middel eveneens worden toegewezen, zodat de bestreden beslissing dient te worden vernietigd.
[omissis]
HET GERECHT (Tweede kamer),
rechtdoende, verklaart:
1)
De beslissing van de vijfde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 3 juni 2024 (zaak R 1576/2023‑5) wordt vernietigd.
2)
Het EUIPO draagt zijn eigen kosten en de helft van de door Ffauf Italia SpA gemaakte kosten.
3)
Industria de Diseño Textil SA draagt haar eigen kosten en de helft van de door Ffauf Italia gemaakte kosten.
Marcoulli
Tomljenović
Spangsberg Grønfeldt
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 10 september 2025.
ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Engels.
(
1
)	Enkel de punten van dit arrest waarvan het Gerecht publicatie nuttig acht, worden weergegeven.