62004TJ0007(01)
РЕШЕНИЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД (първи състав)
от 12 ноември 2008 година (
*1
)
„Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „Limoncello della Costiera Amalfitana shaker“ — По-ранна национална словна марка „LIMONCHELO“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 — Обжалване — Връщане от Съда за ново разглеждане“
По дело T-7/04
Shaker di L. Laudato & C. Sas, установено във Vietri sul Mare (Италия), за което се явява адв. F. Sciaudone, avocat,
жалбоподател,
срещу
Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП), за която се явяват г-н O. Montalto и г-н P. Bullock, в качеството на представители,
ответник,
като другата страна в производството пред апелативния състав на СХВП е била
Limiñana y Botella, SL, установено в Monforte del Cid (Испания),
с предмет жалба срещу решение на втори апелативен състав на СХВП от 24 октомври 2003 г. (преписка R 933/2002-2) относно процедура по възражение между Limiñana y Botella, SL и Shaker di L. Laudato & C. Sas
ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ (първи състав)
състоящ се от: г-жа V. Tiili (докладчик), председател, г-н F. Dehousse и г-жа I. Wiszniewska-Białecka, съдии,
секретар: г-н J. Palacio González, главен администратор,
предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 17 юни 2008 г.,
постанови настоящото
Решение
Обстоятелства, предхождащи спора
1
На 20 октомври 1999 г. жалбоподателят Shaker di L. Laudato & C. Sas подава заявка за марка на Общността в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП) съгласно Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността, съответно изменен (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).
2
Марката, за която се иска регистрацията, е представеният по-долу фигуративен знак, който според описанието, което се съдържа в заявката, е оцветен в синьо, светло синьо, жълто, червено и бяло:
3
Стоките, за които се иска регистрацията, в резултат на намеса на СХВП от 23 ноември 1999 г. и на оттегляне на един от класовете, спадат към клас 29 и клас 33 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година и отговарят за всеки от тези класове на следното описание:
—
клас 29: „Желета, мармалади и конфитюри“,
—
клас 33: „Лимонов ликьор с произход от крайбрежния район на Амалфи“.
4
Тази заявка е публикувана в Бюлетин на марките на Общността, бр. 30/2000 от 17 април 2000 г.
5
На 1 юни 2000 г. възразяващият Limiñana y Botella, SL подава възражение по член 42 от Регламент № 40/94 срещу регистрацията на заявената марка. Възражението се основава на испанска регистрация № NaN, заявена на 27 март 1996 г., на словната марка „LIMONCHELO“, обозначаваща стоки, които спадат към клас 33 („Вина, алкохолни напитки и ликьори“).
6
Възражението се отнася до една част от стоките, посочени в заявката за марка на Общността, по-специално стоките, спадащи към клас 33. То се основава на всички стоки, обхванати от по-ранната марка.
7
Основанието, посочено в подкрепа на възражението, е предвиденото в член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.
8
С Решение от 9 септември 2002 г. отделът по споровете уважава възражението. Той приема, че съществува вероятност от объркване на испанска територия предвид идентичността на въпросните стоки и визуалната и фонетична прилика на конфликтните марки.
9
На 7 ноември 2002 г. жалбоподателят подава жалба до СХВП по силата на членове 57—62 от Регламент № 40/94 срещу решението на отдела по споровете.
10
С Решение от 24 октомври 2003 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) втори апелативен състав отхвърля жалбата. Той приема, че предвид сходството на конфликтните марки и тъждествеността на въпросните стоки съществува вероятност испанските потребители да объркат или свържат техния търговски произход.
Производство пред Първоинстанционния съд и пред Съда
11
На 7 януари 2004 г. жалбоподателят подава жалба пред Първоинстанционния съд за отмяна на обжалваното решение, като се позовава, на първо място, на нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, на второ място, на злоупотреба с власт и на трето място, на нарушение на задължението решенията да се мотивират.
12
С Решение от 15 юни 2005 г. по дело Shaker/СХВП — Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T-7/04, Recueil, стр. II-2305, наричано по-нататък „решението на Първоинстанционния съд“) Първоинстанционният съд уважава жалбата на жалбоподателя и отменя обжалваното решение.
13
В това решение Първоинстанционният съд първо установява идентичност на стоките, а по-нататък съпоставя разглежданите марки. Той установява, че изображението на кръгла чиния, украсена с лимони, е доминиращият компонент на заявената марка (точка 59 от решението на Първоинстанционния съд). Той приема, че словните елементи на тази марка не са доминиращи във визуален план и че следователно не е нужно да се анализират фонетичните или концептуални характеристики на тези елементи (точки 60—64 от решението на Първоинстанционния съд).
14
Според Първоинстанционния съд доминиращият характер на фигуративното изображение на кръгла чиния, украсена с лимони, в сравнение с другите елементи на заявената марка осуетява всякаква вероятност от объркване, свързана с наличието на визуални, фонетични или концептуални прилики между думите „limonchelo“ или „limoncello“, които присъстват в разглежданите марки (точка 66 от решението на Първоинстанционния съд). Той също установява, че преобладаващото присъствие в заявената марка на фигуративния компонент, представляващ украсена с лимони кръгла чиния, в настоящия случай обезсмисля във връзка с прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 обсъждането на отличителните елементи на по-ранната марка, като се има предвид, че налагащото се присъствие на украсена с лимони кръгла чиния осуетява всякаква вероятност от объркване с по-ранната марка (точка 68 от решението на Първоинстанционния съд).
15
Първоинстанционният съд следователно приема, че независимо от идентичността на обхванатите стоки степента на прилика между разглежданите марки не е достатъчно висока, за да съществува вероятност от объркване (точка 69 от решението на Първоинстанционния съд). Ето защо Първоинстанционният съд уважава първото правно основание, преценява, че повече няма основание да разглежда другите правни основания, и отменя обжалваното решение.
16
На 9 септември 2005 г. СХВП подава жалба пред Съда, с която иска отмяна на решението на Първоинстанционния съд. В подкрепа на своята жалба СХВП излага две правни основания, но оттегля второто в хода на производството пред Съда вследствие на поправка, извършена от Първоинстанционния съд с Определение от 12 януари 2006 г. Правното основание, поддържано от СХВП в рамките на неговата жалба, се извежда от погрешно тълкуване и прилагане на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.
17
С Решение от 12 юни 2007 г. по дело СХВП/Shaker (C-334/05 P, Recueil, стр. I-4529, наричано по-нататък „решение на Съда“ или „решение по дело СХВП/Shaker“) Съдът отменя решението на Първоинстанционния съд, връща му делото за ново разглеждане и не се произнася по съдебните разноски.
18
В решението си Съдът по-специално отбелязва:
„37
В конкретния случай Първоинстанционният съд подчертава в точка 49 от обжалваното съдебно решение съдебната практика […], според която цялостната преценка на вероятността от объркване следва да се основава върху общото впечатление, произведено от съответните знаци.
38
Той все пак уточнява в точка 54 от обжалваното съдебно решение, че ако марката, заявка за чиято регистрация е подадена, представлява комбинирана марка с визуален характер, преценката на общото впечатление от тази марка, както и определянето на евентуален неин доминиращ елемент, трябва да се извършат въз основа на визуален анализ. Първоинстанционният съд добавя, че в такава хипотеза евентуално би имало основание да се пристъпи към сравнението между този елемент от една страна и по-ранната марка от друга само до степента, в която евентуален доминиращ елемент съдържа невизуални семантични аспекти, като също така се вземат под внимание тези други семантични аспекти, като например фонетични аспекти или съответни абстрактни концепции.
39
Като изхожда от тези съображения, Първоинстанционният съд най-напред преценява в рамките на анализа на знаците, предмет на настоящото дело, че марката, заявка за чиято регистрация е подадена, включва доминиращ елемент, състоящ се в изображението на кръгла чиния, украсена с лимони. След това оттук той извежда заключението, съдържащо се в точки 62—64 от обжалваното съдебно решение, че няма основание да се анализират фонетичните или концептуални характеристики на другите елементи от тази марка. Накрая, в точка 66 от същото съдебно решение, Първоинстанционният съд прави извод, че доминиращото присъствие на фигуративното изображение на кръгла чиния, украсена с лимони, по отношение на другите елементи на тази марка осуетява всякаква вероятност от объркване, основана върху съществуването на визуални, фонетични или концептуални прилики между думите „limonchelo“ и „limoncello“, съдържащи се в марките, предмет на настоящото дело.
40
Като постъпва по този начин обаче, Първоинстанционният съд не извършва цялостна преценка на вероятността от объркване на марките, предмет на настоящото дело.
41
Важно е всъщност да се подчертае, че според практиката на Съда, в рамките на преценката за съществуване на вероятност от объркване оценката на приликата между две марки не може да се ограничи до отчитане само на един компонент от комбинирана марка и до сравняването му с друга марка. Напротив, сравнението следва да се осъществява, като всяка от съответните марки се разглежда в нейната цялост, което не означава, че общото впечатление, създадено в паметта на съответните потребители от дадена комбинирана марка, не може при определени обстоятелства да бъде доминирано от един или няколко от нейните компоненти […].
42
[…] само ако всички други компоненти на марката са незначителни, преценката на приликата би могла да се направи единствено въз основа на доминиращия елемент.
43
От това следва, че Първоинстанционният съд е приложил неправилно член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.
44
При тези обстоятелства СХВП има основание да твърди, че обжалваното съдебно решение е опорочено от грешка при прилагане на правото.“
Производство и искания на страните след връщането на делото за ново разглеждане на Първоинстанционния съд
19
С писмо от 19 юни 2007 г. секретариатът на Първоинстанционния съд отправя покана до страните да представят в двумесечен срок, считано от деня, в който им е връчено решението на Съда, своите писмени становища съгласно член 119, параграф 1 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд относно последиците на това решение в настоящото производство.
20
Жалбоподателят и СХВП подават в секретариата на Първоинстанционния съд своите становища в определения срок, а именно съответно на 3 и 31 юли 2007 г. Възразяващият не представя становище в определения срок.
21
В своето становище жалбоподателят моли Първоинстанционния съд:
—
да отмени обжалваното решение и като го измени, да отхвърли възражението,
—
да осъди СХВП да заплати всички съдебни разноски във връзка с производствата пред Първоинстанционния съд и Съда.
22
В своето становище СХВП моли Първоинстанционния съд:
—
главно да отхвърли жалбата и да осъди жалбоподателя да заплати всички съдебни разноски във връзка с производствата пред Първоинстанционния съд и Съда,
—
при условията на евентуалност, ако СХВП загуби делото по същество и тъй като неговата жалба е била уважена от Съда, да раздели съдебните разноски между страните или да постанови всяка от страните да понесе направените от нея съдебни разноски.
От правна страна
23
В подкрепа на своята жалба жалбоподателят посочва три правни основания. Първото се извежда от нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, второто — от злоупотреба с власт и третото — от нарушение на задължението решенията да се мотивират.
По първото правно основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94
24
Жалбоподателят твърди, че не съществува вероятност от объркване на конфликтните марки, тъй като приликите между тях не са достатъчни. Нещо повече, по-ранната марка притежавала само слабоотличителен характер, тъй като е само превод на испански на думата „limoncello“, описваща общо ликьора, който се приготвя с лимонови кори и с алкохол. Според жалбоподателя апелативният състав не е извършил общ преглед на конфликтните марки, като неправилно е приел, че думата „limoncello“ е доминиращият елемент на заявената марка.
25
СХВП поддържа, че апелативният състав правилно е преценил съществуването на вероятност от объркване.
26
В началото следва да се припомни, че валидността на национална марка, в случая на тази на възразяващия, не може да се поставя под въпрос в рамките на процедура по регистрация на марка на Общността, а само в рамките на процедура за обявяване на недействителност в съответната държава членка (Решение на Първоинстанционния съд от 23 октомври 2002 г. по дело Matratzen Concord/СХВП — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, стр. II-4335, точка 55 и Решение на Първоинстанционния съд от 13 декември 2007 г. по дело Xentral/СХВП — Pages jaunes [Жълти страници] (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, Recueil, стр. II-5213, точка 36). В този смисъл марката „LIMONCHELO“ трябва да се приеме като марка, която е валидна в Испания за целите на настоящото производство.
27
Съгласно член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 при възражение на притежателя на по-ранна марка се отказва регистрация на заявената марка, когато поради своята идентичност или прилика с по-ранната марка и поради идентичността или приликата на стоките или услугите, които двете марки обозначават, съществува вероятност от объркване в съзнанието на потребителите на територията, в която по-ранната марка е защитена. Вероятността от объркване включва вероятността от свързване с по-ранната марка. Освен това по силата на член 8, параграф 2, буква а), подточка ii) от Регламент № 40/94 по-ранни марки са регистрираните в една държава членка марки, заявките за които са подадени преди заявката за регистрация на марка на Общността.
28
Според постоянната съдебна практика вероятността потребителите да повярват, че разглежданите стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или според случая от икономически свързани предприятия, представлява вероятност от объркване.
29
Според същата съдебна практика вероятността от объркване трябва да се преценява общо според възприемането на разглежданите знаци и стоки или услуги от страна на съответните потребители, като се отчитат всички релевантни в случая фактори, по-специално взаимозависимостта между приликата на знаците и тази на посочените стоки или услуги (вж. Решение на Първоинстанционния съд от 9 юли 2003 г. по дело Laboratorios RTB/СХВП СХВП — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, стр. II-2821, точки 30—33 и посочената съдебна практика).
30
За целите на тази обща преценка средностатистическият потребител се приема за сравнително добре информиран и сравнително наблюдателен и предпазлив. Следва обаче да се вземе предвид факта, че нивото на наблюдателност на средностатистическия потребител може да варира съобразно категорията на разглежданите стоки или услуги и съобразно факта, че потребителят само сравнително рядко има възможност да направи пряко сравнение между различните марки, а трябва да се доверява на техния несъвършенен образ, който е запомнил (Решение на Съда от 22 юни 1999 г. по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, стр. I-3819, точка 26 и Решение на Първоинстанционния съд от 30 юни 2004 г. по дело BMI Bertollo/СХВП — Diesel (DIESELIT), T-186/02, Recueil, стр. II-1887, точка 38).
31
В случая марката, на която е основано възражението, е национална марка, регистрирана в Испания. Ето защо релевантната за анализа на вероятността от объркване територия е испанската.
32
Поради това че разглежданите стоки са за ежедневна употреба, съответните потребители се представляват от средностатистическия испански потребител, който е сравнително добре информиран и сравнително наблюдателен и предпазлив.
33
Безспорно е, че спадащите към клас 33 стоки, обхванати от двете конфликтни марки, са идентични. Всъщност отделът по споровете и апелативният състав са приели, че ликьорите, обозначени от по-ранната марка, също обхващат лимонените ликьори с произход от крайбрежния район на Амалфи. Ето защо не следва повече да се разглежда приликата на въпросните стоки.
По сравнението на конфликтните знаци
34
Видно от постоянната съдебна практика, по отношение на визуалната, фонетичната или концептуалната прилика на конфликтните знаци общата преценка на вероятността от объркване трябва да се основава на създаденото от тях цялостно впечатление, като се имат предвид по-конкретно техните отличителни и доминиращи елементи (вж. Решение на Първоинстанционния съд от 14 октомври 2003 г. по дело Phillips-Van Heusen/СХВП — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, стр. II-4335, точка 47 и посочената съдебна практика).
35
Жалбоподателят счита, че конфликтните знаци не са подобни, докато според СХВП между тях е налице прилика.
36
Конфликтните знаци са следните:
По-ранна марка
Заявена марка
LIMONCHELO
37
По-ранната марка се състои от единствен елемент, по-специално словния елемент „LIMONCHELO“. Тъй като това е единственият елемент на тази марка, доводът на жалбоподателя, според който тази дума е станала обичайна в испанския език, няма значение за целите на сравнението на конфликтните знаци.
38
Заявената марка пък е фигуративна марка, състояща се от термина „limoncello“, написан в бяло, от израза „della costiera amalfitana“, написан в жълто, от термина „shaker“, написан в синьо в рамка от бял фон, буквата „к“ от който представлява чаша, и от фигуративното изображение на голяма кръгла чиния, чийто център е бял и чийто ръб е украсен, от една страна, с рисунки, изобразяващи жълти лимони върху тъмен фон, и от друга страна, с непрекъсната панделка, оцветена в тюркоазено синьо и бяло. Всички тези компоненти на заявената марка са разположени върху тъмно син фон.
39
Апелативният състав е счел, че думата „limoncello“ съставлява доминиращият елемент на заявената марка и че следователно конфликтните знаци са визуално и фонетично почти идентични, докато жалбоподателят по същество твърди, че предвид липсата на отличителен характер на думата „limoncello“, поради това че тя обозначава ликьорите на лимонова основа, тя не може да съставлява доминиращ елемент на тази марка за целите на сравнението на конфликтните знаци.
40
Следва да се припомни, че според съдебната практика преценката на приликата между две марки не може да се сведе до отчитане само на един компонент от комбинирана марка и до сравняването му с друга марка. Напротив, сравнението следва да се осъществи като всяка от разглежданите марки се разглежда в нейната цялост, което не означава, че общото впечатление, създадено в паметта на съответните потребители от дадена комбинирана марка, не може при определени обстоятелства да бъде доминирано от един или повече от нейните компоненти. Само ако всички други компоненти на марката са незначителни, преценката на приликата би могла да се направи единствено въз основа на доминиращия елемент. Такъв би могъл да бъде случаят, когато самият този компонент може да доминира в представата за марката в съзнанието на съответните потребители по такъв начин, че всички други компоненти на марката са без особено значение за създаденото от нея общо впечатление (Решение по дело СХВП/Shaker, посочено по-горе, точки 41 и 42 и Решение на Съда от 20 септември 2007 г. по дело Nestlé/СХВП, C-193/06 P, точки 42 и 43).
41
Следва преди всичко да се отбележи, че фигуративният елемент на заявената марка, който се състои от образа на кръгла чиния, украсена с лимони, визуално заема толкова значимо място в нея, колкото и думата „limoncello“. По-нататък следва да се отбележи, че думите „della“, „costiera“ и „amalfitana“ са разположени под думата „limoncello“ и са изписани с доста по-малки жълти букви и следователно те очевидно са вторични по отношение на думата „limoncello“. Що се отнася до думата „shaker“, тя едва се появява в цялостния вид на марката, тъй като е разположена в долната ѝ част и е изписана с малки сини букви в рамка от бял фон. Образът на чаша в буквата „k“ остава почти незабележим. Елементът „shaker“ е също толкова незначителен в общото впечатление от заявената марка.
42
Освен това следва да се припомни, че потребителите на разглежданите стоки са свикнали да ги обозначават и разпознават по словния елемент, който служи за тяхното идентифициране (вж. в този смисъл Решение на Първоинстанционния съд от 13 юли 2005 г. по дело Murúa Entrena/СХВП — Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T-40/03, Recueil, стр. II-2831, точка 56 и Решение на Първоинстанционния съд от 12 март 2008 г. по дело Sebirán/СХВП — El Coto de Rioja (Coto d’Arcis), T-332/04, точка 38). Доколкото фигуративният елемент на заявената марка се състои само от кръгла чиния, украсена с лимони, този елемент не привлича вниманието на средностатистическите потребители на въпросните стоки, които редовно попадат на образите на лимон, разположени върху ликьори на лимонова основа. В замяна на това, що се отнася до думата „limoncello“, предвид нейното подчертано място и нейното положение спрямо другите елементи, поради факта, че тя е написана с големи бели букви върху син фон, което добре я отличава на този фон, и предвид нейния размер спрямо всички останали вербални елементи на тази комбинирана марка, именно тази дума помнят съответните потребители. Следователно не може да се приеме доводът на жалбоподателя, според който кръглата чиния, украсена с лимони, макар че става дума за декоративен елемент, била много по-подходяща от словния елемент за отличаване на обозначените стоки и за привличане на вниманието на съответния потребител.
43
При тези обстоятелства следва да се приеме, че думата „limoncello“ може да доминира общото впечатление, създадено в съзнанието на съответните потребители от заявената марка.
44
Това заключение не може да бъде разколебано от довода на жалбоподателя, според който думата „limoncello“ няма отличителен характер, тъй като е описателна. Без обаче да се разглежда дали думата „limoncello“ е описателна за съответните потребители, следва да се припомни, че във всеки случай евентуалният слабоотличителен характер на определен елемент от комбинирана марка не означава задължително, че той не може да съставлява доминиращ елемент, доколкото, по-специално поради неговото положение в знака или поради неговия размер, е възможно той да се наложи във възприятието на потребителя и да бъде запомнен от него (Решение на Първоинстанционния съд от 13 юни 2006 г. по дело Inex/СХВП — Wiseman (Изображение на волска кожа), T-153/03, Recueil, стр. II-1677, точка 32 и Решение на Първоинстанционния съд по дело PAGESJAUNES.COM, посочено по-горе, точка 54; вж. също в този смисъл Решение на Първоинстанционния съд от 13 юли 2004 г. по дело AVEX/СХВП — Ahlers (a), T-115/02, Recueil, стр. II-2907, точка 20).
45
Ето защо на този етап от проверката не следва да има произнасяне относно евентуалния слабоотличителен характер на думата „limoncello“, тъй като е очевидно, че предвид съображенията в точки 41—43 по-горе това е думата, която може да се наложи във възприятието на съответните потребители и да бъде запомнена от тях (вж. в този смисъл Решение по дело PAGESJAUNES.COM, посочено по-горе, точка 55).
46
В този смисъл по отношение на визуалното сравнение между конфликтните знаци, всеки от тях разгледан в своята цялост, следва да се отбележи, че между тях съществува определена прилика. Всъщност думите „limoncello“ и „limonchelo“ визуално са почти идентични и следователно трябва да се установи, че по-ранната марка се включва в заявената марка. Следва да се отбележи, че разликите, свързани с добавянето на кръгла чиния, украсена с лимони, както и с другите вербални или фигуративни елементи, които са незначителни или най-малко вторични, както беше установено в точка 41 по-горе, не са достатъчно значителни, за да се отстрани приликата, създадена от думата „limoncello“, която съставлява първата дума от заявената марка и поради това привлича повече вниманието на потребителя.
47
Що се отнася до фонетичното сравнение, следва да се отбележи, че думите „limoncello“ и „limonchelo“ са фонетично подобни. Първите две срички „li“ и „mon“ се произнасят идентично, а двете срички „cello“ и „chelo“, макар че се пишат различно, се произнасят по подобен начин в Испания. Всъщност, обратно на твърдяното от жалбоподателя, изглежда, че испанските потребители произнасят думата „limoncello“ според италианските правила за произношение, т.е. по същия начин като думата „limonchelo“ на испански. Въпреки че конфликтните марки се различават по броя на думите, между тези марки съществува фонетична прилика, тъй като по-ранната марка изцяло се включва в заявената марка.
48
Нещо повече, общият елемент за разглежданите две марки съставлява първата дума от заявената марка и също така се произнася на първо място. Нито добавянето на израза „della costiera amalfitana“, нито добавянето на думата „shaker“ оспорват тази прилика, тъй като по никакъв начин не може да се изключи, че при направени устно поръчки съответният потребител ще произнася само тази първа дума. Известно е, че ликьорът на лимонова основа често се консумира в резултат на поръчка, направена устно, в качеството му на дижестив в края на хранене. В тази връзка не може да се приеме доводът на жалбоподателя, според който в ресторантите клиентите поръчват стоката общо („едно limoncello“), без да могат да го направят въз основа на определена марка и че съответната покупка следователно е извършената преди това от ресторантьора, който действително има възможност да избере стоката въз основа на марката. Всъщност ресторантите могат да разполагат с повече марки и следователно крайният потребител може да избере и когато поръчва. Следователно от фонетична гледна точка думата „limoncello“ съставлява доминиращият елемент на заявената марка. От това следва, че съществува значителна фонетична прилика между конфликтните знаци.
49
По отношение на концептуалното сравнение на конфликтните знаци не се изключва думите „limoncello“ или „limonchelo“ да могат да породят алюзия за ликьор на лимонова основа. Що се отнася до израза „della costiera amalfitana“, той вероятно се разбира като посочващ, че разглежданата стока произхожда от определено крайбрежие. Следователно концептуалното значение на заявената марка за испанските потребители е „ликьор на лимонова основа, произхождащ от определено крайбрежие“. В този смисъл единствената концептуална разлика спрямо по-ранната марка се изразява в уточнението, че този ликьор произхожда от определено крайбрежие. Нищо обаче не изключва вероятността обхванатите от по-ранната марка стоки да произхождат от същия бряг, въпреки че думата, съставляваща тази марка, се изписва според испанските правила за правопис. Освен това следва да се припомни, че не може да се изключи всякаква вероятност от объркване само поради различното място на производство на разглежданите напитки (вж. в този смисъл Решение на Съда от 29 септември 1998 г. по дело Canon, C-39/97, Recueil, стр. I-5507, точки 29 и 30 и Определение на Съда от 24 април 2007 г. по дело Castellblanch/СХВП, C-131/06 P, точка 46). Следователно съществува и концептуална прилика между конфликтните знаци.
50
При тези обстоятелства следва да се заключи, че съществува определена прилика между разглежданите марки. Следователно не трябва да се приеме заключението на апелативния състав в точка 21 от обжалваното решение, според което марките са почти идентични от визуална и фонетична гледна точка. Въпреки това тази грешка не е сама по себе си достатъчна, за да доведе до отмяна на обжалваното решение, ако апелативният състав правилно е заключил, че съществува вероятност от объркване.
51
Също така трябва да се прецени общо дали между конфликтните марки съществува вероятност от объркване.
По вероятността от объркване
52
Следва да се припомни, че общата преценка на вероятността от объркване предполага известна взаимозависимост между взетите предвид фактори, и по-специално приликата на марките и на посочените стоки или услуги. Поради това ниска степен на прилика между посочените стоки или услуги може да се компенсира с висока степен на прилика между марките и обратно (Решение по дело Canon, посочено по-горе, точка 17).
53
Позицията на апелативния състав, що се отнася до съществуването на вероятност от объркване, се излага в точка 22 от обжалваното решение, както следва:
„Предвид сходството между марките и тъждествеността на стоките, които те обозначават, включени в клас 33, съществува вероятност испанските потребители да объркат или свържат техния търговски произход.“
54
Жалбоподателят поддържа, че визуалните, фонетични и концептуални разлики между конфликтните знаци компенсират идентичността на въпросните стоки и че следователно изобщо не съществува вероятност от объркване между конфликтните марки, което се подкрепяло от слабоотличителния характер на по-ранната марка „LIMONCHELO“, която следователно се ползвала само от намалена защита.
55
Следва да се отбележи в тази връзка, че апелативният състав по никакъв начин не е разгледал отличителния характер на по-ранната марка „LIMONCHELO“ или на италианската дума „limoncello“. Дори ако апелативният състав неправилно не е признал на тези думи слабоотличителен характер, подобна грешка не можела да доведе до отмяна на обжалваното решение.
56
Всъщност следва да се отбележи, че признаването на слабоотличителен характер на по-ранната марка не пречи да се заключи, че в случая съществува вероятност от объркване. В действителност, въпреки че отличителният характер на по-ранната марка трябва да бъде взет предвид, за да се прецени вероятността от объркване (вж. по аналогия Решение по дело Canon, посочено по-горе, точка 24), той е само един от елементите, включени в тази преценка. Така дори при наличие на по-ранна марка със слабоотличителен характер може да съществува вероятност от объркване, по-специално поради прилика между обхванатите знаци и стоки или услуги (Решение по дело PAGESJAUNES.COM, посочено по-горе, точка 70; вж. в този смисъл Решение на Първоинстанционния съд от 16 март 2005 г. по дело L’Oréal/СХВП — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Recueil, стр. II-949, точка 61).
57
Освен това защитаваната от жалбоподателя в това отношение теза би довела до неутрализиране на фактора, основан на приликата на марките, в полза на основаващия се на отличителния характер на по-ранната национална марка, на който би се отдало прекалено значение. От това би следвало, че тъй като по-ранната национална марка има само слабоотличителен характер, вероятност от объркване би съществувала само при пълно възпроизвеждане на тази марка от марката, за която се иска регистрация, и то независимо от степента на прилика между разглежданите знаци (Определение на Съда от 27 април 2006 г. по дело L’Oréal/СХВП, C-235/05 P, точка 45). Такъв резултат обаче не би бил съвместим със самото естество на общата преценка, която компетентните органи следва да направят по силата на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 (Решение на Съда от 15 март 2007 г. по дело T.I.M.E. ART/Devinlec и СХВП, C-171/06 P, точка 41 и Решение по дело PAGESJAUNES.COM, посочено по-горе, точка 71).
58
От гореизложеното следва, по-специално поради факта, че съответните потребители запомнят само несъвършения образ на разглежданите марки, така че техният общ елемент, а именно думата „limoncello“ или „limonchelo“, поражда определена прилика помежду им, и от взаимозависимостта на различните фактори, които трябва да се вземат предвид, тъй като съответните стоки са идентични, че в случая съществува вероятност от объркване.
59
Следователно трябва да се установи, че апелативният състав правилно е заключил относно съществуването на вероятност от объркване. Следователно първото правно основание трябва да се отхвърли.
По второто правно основание, изведено от злоупотреба с власт
60
Жалбоподателят смята, че предвид явната грешка в преценката, която опорочава обжалваното решение, СХВП е извършила злоупотреба с власт.
61
Според жалбоподателя явният характер на грешката в преценката на СХВП произтича, от една страна, от взимането предвид само на термина „limoncello“ от заявената марка при преценката на вероятността от объркване с по-ранната марка, което противоречи на общата преценка на различните фактори, които могат да създадат вероятност от объркване.
62
От друга страна, жалбоподателят смята, че е налице явна грешка в преценката при позициите, взети от СХВП в хода на процедурата, тъй като те са били напълно противоречиви. В този смисъл той съпоставя писмото на СХВП от 23 ноември 1999 г. с обжалваното решение.
63
СХВП оспорва доводите на жалбоподателя.
64
Следва да се припомни, че понятието за злоупотреба с власт има точен обхват в общностното право и определя положение, при което административен орган използва правомощията си за цел, различна от тази, с оглед на която те са му предоставени. В тази връзка от постоянната съдебна практика следва, че решението е опорочено от злоупотреба с власт само ако въз основа на обективни, относими и съвпадащи улики се окаже, че то е било взето, за да бъдат постигнати цели, различни от заявените (Решение на Първоинстанционния съд от 24 април 1996 г. по дело Industrias Pesqueras Campos и др./Комисия, T-551/93 и T-231/94—T-234/94, Recueil, стр. II-247, точка 168, Решение на Първоинстанционния съд от 12 януари 2000 г. по дело DKV/СХВП (COMPANYLINE), T-19/99, Recueil, стр. II-1, точка 33, Решение на Първоинстанционния съд от 19 септември 2001 г. по дело Henkel/СХВП (Кръгла червено-бяла таблетка), T-337/99, Recueil, стр. II-2597, точка 66 и Решение на Първоинстнационния съд от 12 декември 2002 г. по дело eCopy/СХВП (ECOPY), T-247/01, Recueil, стр. II-5301, точка 22).
65
Следва да се отбележи, че жалбоподателят не изтъква никакъв елемент, от който да е възможно да се заключи, че приемането на обжалваното решение има различна цел от тази да провери дали регистрацията на заявената марка трябва да бъде отказана или не на основание на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.
66
Що се отнася до твърдяното вземане предвид само на думата „limoncello“, достатъчно е да се припомни, че както беше установено по-горе, апелативният състав правилно е заключил относно съществуването в случая на вероятност от объркване между конфликтните марки. Следователно предполагаемите грешки, които апелативният състав евентуално е допуснал при достигане до това заключение, не са достатъчни за отмяна на обжалваното решение.
67
Що се отнася до твърдяната противоречива позиция, заета от СХВП, жалбоподателят посочва, че като потвърждава в своето писмо от 23 ноември 1999 г. нуждата от ограничаване на заявката за регистрация до конкретния клас на стоките, съставен от лимонови ликьори с произход от крайбрежния район на Амалфи поради спецификите на произхода на limoncello при определяне на избора на потребителя, СХВП е искала да избегне вероятността от объркване, що се отнася до произхода на ликьора. В този смисъл СХВП потвърдила присъщата на заявената марка способност да идентифицира лимоновия ликьор, произведен около крайбрежния район на Амалфи. За сметка на това в обжалваното решение, според жалбоподателя в противоречие на горното, апелативният състав приел за възможно същият израз да създаде вероятност от объркване в съзнанието на средностатистическия испански потребител.
68
Подобни доводи не могат да се приемат. Всъщност като иска ограничаване на категорията стоки, за които може да се регистрира заявената марка, СХВП прави проверка дали заявената марка отговаря на абсолютните основания за отказ, и по-специално на член 7, параграф 1, буква ж) от Регламент № 40/94 в смисъл, че при липса на подобно ограничение би могла да съществува вероятност потребителят да се заблуди относно географския произход на обхваната от марката стока. Следователно СХВП по никакъв начин не е посочила, че географското означение изключвало всяка вероятност от объркване в случай на евентуално възражение, повдигнато в рамките на член 8, параграф 1, буква б) от същия Регламент.
69
Следователно второто правно основание трябва да се отхвърли.
По третото правно основание, изведено от задължението решенията да се мотивират
70
Жалбоподателят твърди, че обжалваното решение е опорочено от липса на мотивиране, тъй като не излага ясно и недвусмислено съображенията, следвани от апелативния състав. Мотивирането на обжалваното решение се характеризирало с многобройни пропуски, допуснати от апелативния състав при сравнението на знаци и оценката на вероятността от объркване.
71
СХВП оспорва доводите на жалбоподателя.
72
Доколкото доводите на жалбоподателя произтичат от оплакване, изведено от явна грешка в преценката, те вече бяха разгледани в рамките на първото правно основание.
73
По отношение на мотивирането на самото обжалвано решение следва да се припомни, че преди всичко по силата на член 73, първо изречение от Регламент № 40/94 решенията на СХВП трябва да бъдат мотивирани. Освен това правило 50, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 година за прилагане на Регламент № 40/94 (ОВ L 303, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 189) предвижда, че решението на апелативния състав съдържа мотивите на решението. Това задължение има същия обхват като задължението, предвидено в член 253 ЕО. От постоянната съдебна практика следва, че изискваните от член 253 ЕО мотиви трябва по ясен и недвусмислен начин да излагат съображенията на издателя на акта. Това задължение има двойната цел, от една страна, да даде възможност на заинтересованите лица да се запознаят с основанията за взетата мярка, за да могат да защитят правата си, а от друга страна — да даде възможност на общностния съд да упражни контрол за законосъобразността на решението. Въпросът за това дали мотивирането на решението изпълнява тези изисквания трябва да се преценява с оглед не само на неговия текст, но и на неговия контекст, както и на съвкупността от правни норми, уреждащи съответната материя (Решение на Първоинстанционния съд от 28 април 2004 г. по дело Sunrider/СХВП — Vitakraft-Werke Wührmann и Friesland Brands (VITATASTE и METABALANCE 44), T-124/02 и T-156/02, Recueil, стр. II-1149, точки 72 и 73 и Решение на Първоинстанционния съд от 21 ноември 2007 г. по дело Wesergold Getränkeindustrie/СХВП — Lidl Stiftung (VITAL FIT), T-111/06, точка 62).
74
Жалбоподателят упреква апелативния състав, че е потвърдил голямата визуална и фонетична близост на двете марки без никакъв анализ.
75
В тази връзка следва да се отбележи, че апелативният състав е посочил, след като е припомнил съдържанието и направеното от съдебната практика тълкуване на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 в съображение 18 от обжалваното решение, че се е съгласил с отдела по споровете относно факта, че конфликтните марки, предвид обхванатите от тях стоки, спадащи към клас 33, са били объркващо подобни по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.
76
Той уточнява, че ликьорът с лимон с произход от крайбрежния район на Амалфи, на който се прави позоваване за заявената марка, очевидно се включва в категорията „ликьори“, обхваната от по-ранната марка. По-нататък той уточнява, че доминиращият елемент на заявената марка е звукосъчетанието „limoncello“, тъй като именно тази дума, а не етикетът, съответно украсен и оцветен, върху който тя се посочва, бил основният отличителен елемент за съответния потребител. Той посочва, че предвид по-големия размер на буквите в думата „limoncello“ и на нейното подчертано положение е вероятно допълнителните думи с малък размер, които присъстват в долната част, да останат до голяма степен незабележими за потребителите.
77
Апелативният състав посочва, че по-ранната марка се състои от знака LIMONCHELO, че конфликтните марки са твърде близки помежду си от визуална и фонетична гледна точка и че е излишно, като се има предвид общата прилика, която веднага се долавя между конфликтните знаци, да извършва разглеждане буква по буква и сричка по сричка, за да докаже тяхната прилика. Апелативният състав счита, че марките са почти идентични от визуална и от фонетична гледна точка.
78
Следователно той заключава, предвид приликата между конфликтните марки и тъждествеността на обозначаваните от тях стоки, че съществува вероятност испанските потребители да объркат или свържат техния търговски произход.
79
Дори да се предположи, че това мотивиране на обжалваното решение е сбито и не посочва в достатъчна степен съображенията, поради които апелативният състав е достигнал до това заключение, следва да се отчита съответното по-подробно мотивиране, което се съдържа в решението на отдела по споровете. Всъщност апелативният състав сочи в съображение 18 от обжалваното решение, че се съгласява с отдела по споровете относно факта, че марките по отношение на обхванатите от тях стоки, спадащи към клас 33, са объркващо подобни по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94. Предвид функционалната приемственост между отделите по споровете и апелативните състави, за която свидетелства член 62, параграф 1 от Регламент № 40/94 (Решение на Съда от 13 март 2007 г. по дело СХВП/Kaul, C-29/05 P, Recueil, стр. I-2213, точка 30, Решение на Първоинстанционния съд от 10 юли 2006 г. по дело La Baronia de Turis/СХВП — Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T-323/03, Recueil, стр. II-2085, точки 57 и 58), това решение, както и мотивите към него са част от контекста, в който е прието обжалваното решение, контекст, който е познат на жалбоподателя и който позволява на съда да упражни в пълна степен своя контрол за законосъобразност във връзка с обосноваността на преценката за вероятността от объркване. Следва да се отбележи, че отделът по споровете е посочил в своето решение по какво конфликтните марки си приличат визуално и фонетично, и съображенията, поради които в случая съществува вероятност от объркване.
80
На последно място, жалбоподателят твърди, че обжалваното решение не уточнява съображенията, поради които мотивите и доказателствата, предложени от жалбоподателя, не дават възможност да се заключи за несъществуването на объркване между конфликтните марки в съзнанието на съответните потребители.
81
В тази връзка е достатъчно да се припомни, че при мотивиране на взетите от тях решения институциите не са длъжни да вземат становище по всички представени пред тях от заинтересованите страни доводи. Достатъчно е те да изложат фактите и правните съображения със съществено значение за смисъла на решението (Определение на Първоинстанционния съд от 18 февруари 2008 г. по дело Altana Pharma/СХВП — Avensa (PNEUMO UPDATE), T-327/06, точка 18; вж. в този смисъл Решение на Първоинстанционния съд от 27 септември 2006 г. по дело Haladjian Frères/Комисия, T-204/03, Recueil, стр. II-3779, точка 199).
82
Следва да се отбележи, че в случая апелативният състав е изложил в обжалваното решение фактите и юридическите съображения, които са го накарали да вземе това решение, както следва от описанието на обжалваното решение в точки 75—78 по-горе. Следователно той не може да бъде упрекван, че не е отговорил на довода на жалбоподателя, според който думата „limoncello“ има чисто описателен характер и е придобила обща употреба като родово описание на определен вид ликьор или на доводите на жалбоподателя, според които самата СХВП е предложила да намали стоките, обхванати от регистрацията на заявената марка, до лимонови ликьори с произход от крайбрежния район на Амалфи, поради това че марката ще поражда объркване, ако разглежданият ликьор е с различен произход.
83
Следователно трябва да се отхвърли третото правно основание, изведено от нарушението на задължението решенията да се мотивират.
84
От всичко казано дотук следва, че жалбата трябва да се отхвърли в нейната цялост.
По съдебните разноски
85
Жалбоподателят иска СХВП да бъде осъдена на всички съдебни разноски във връзка, от една страна, с производствата пред Първоинстанционния съд и от друга страна, с процедурата по обжалване пред Съда. Що се отнася до второто правно основание за обжалване, повдигнато от СХВП пред Съда, с което тази служба изобличава очевидното противоречие и нелогичния характер на отмененото решение, тя във всеки случай трябва да се осъди на съдебните разноски във връзка с това правно основание без оглед на това дали Първоинстанционният съд уважава исканията относно вероятността от объркване. Жалбоподателят припомня, че СХВП се е отказала от това правно основание след посоченото по-горе Определение на Първоинстанционния съд от 12 януари 2006 г., с което се уважават неговите искания в това отношение.
86
СХВП иска жалбоподателят да бъде осъден на всички съдебни разноски във връзка с производствата пред Първоинстанционния съд и Съда.
87
В решението на Първоинстанционния съд СХВП се осъжда да заплати съдебните разноски. В решението си Съдът не се произнася по съдебните разноски. Следователно Първоинстанционният съд трябва да се произнесе в настоящото решение по всички съдебни разноски във връзка с различните производства съгласно член 121 от Процедурния правилник.
88
По смисъла на член 87, параграф 2 от Процедурния правилник загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. Тъй като жалбоподателят е загубила страна по всички свои искания, съдебните разноски не следва да се разпределят при липсата в случая на изключителни основания. Следователно той трябва да се осъди да понесе съдебните разноски, направени от СХВП пред Първоинстанционния съд и Съда, съобразно с отправените от нея искания.
По изложените съображения
ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД (първи състав)
реши:
1)
Отхвърля жалбата.
2)
Осъжда Shaker di L. Laudato & C. Sas да заплати всички съдебни разноски пред Първоинстанционния съд и Съда.
Tiili
Dehousse
Wiszniewska-Białecka
Постановено в открито съдебно заседание в Люксембург на 12 ноември 2008 година.
Подписи
(
*1
)	Език на производството: италиански.