DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
11 avril 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative ZARA TANZANIA ADVENTURES – Marques de l’Union européenne verbales antérieures ZARA – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001] – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures – Préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée des marques antérieures »
Dans l’affaire T‑655/17,
Industria de Diseño Textil, SA (Inditex), établie à Arteixo (Espagne), représentée par Mes G. Marín Raigal, G. Macías Bonilla, P. López Ronda et E. Armero Lavie, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
représenté par M. V. Ruzek, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Zainab Ansell et Roger Ansell, demeurant à Moshi (Tanzanie),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 5 juillet 2017 (affaires jointes R 2330/2011-2 et R 2369/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre, d’une part, Industria de Diseño Textil et, d’autre part, Mme Ansell et M. Ansell,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, président, M. E. Bieliūnas (rapporteur) et Mme A. Marcoulli, juges,
greffier : M. E. Hendrix, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 septembre 2017,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 24 janvier 2018,
à la suite de l’audience du 22 novembre 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1        Le 27 avril 2009, Mme Zainab Ansell et M. Roger Ansell ont présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif en couleurs vert et jaune suivant :
3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 39, 41 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
–        classe 39 : « Services de voyage et de tourisme ; organisation de vacances ; organisation, fourniture et conduite de safaris, expéditions, excursions et croisières ; transfert, transport et accompagnement de voyageurs et passagers ; visites touristiques ; transport ferroviaire, fluvial et aérien ; services de réservations concernant les transports, les voyages, les activités touristiques et les vacances ; location de véhicules ; réservation de places ; services d’information en matière de voyages en avion, de transport aérien, d’horaires, de prix, de transport de liaison et d’informations touristiques ; services d’information concernant les voyages et les sujets relatifs aux voyages ; fourniture de guides, cartes de voyage, répertoires de villes et listes pour voyageurs accessibles électroniquement via un réseau informatique mondial, fourniture d’informations de voyages sur des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communication » ;
–        classe 41 : « Services d’éducation et de formation concernant les animaux sauvages, l’écologie, l’histoire et la géographie africaines et concernant l’organisation et la conduite de safaris, excursions, croisières et transport ; services de divertissement pour touristes et vacanciers ; organisation de manifestations sportives et culturelles pour touristes et vacanciers ; organisation et conduite de conférences, symposiums, expositions et séminaires sur les animaux sauvages, l’écologie, la géologie, la topographie et les questions culturelles ethniques ; services d’information et de conseil concernant tous les services précités » ;
–        classe 43 : « Services d’agences de voyages pour la réservation de logements ; services hôteliers ; services balnéaires et de logement ; fourniture de safaris, excursions et logements temporaires ; services de restauration, de fourniture de repas et de bars ; restauration (alimentation) ; services de réservation de chambres d’hôtel et logements de vacances ; services d’information et de réservation ; services de conseil, d’information et d’assistance pour tous les services précités ».
4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires
no 2009/031, du 17 août 2009.
5        Le 31 août 2009, la requérante, Industria de Diseño Textil, SA (Inditex), a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les services visés au point 3 ci‑dessus.
6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants (ci-après les « marques antérieures »):
–        la marque de l’Union européenne verbale antérieure ZARA, enregistrée le 3 janvier 2001, sous le numéro 112 755, notamment pour les « vêtements, [les] chaussures [et la] chapellerie », relevant de la classe 25, pour les « services en rapport avec le transport et la distribution de produits, emballage et entreposage de marchandises, en particulier de vêtements, chaussures et accessoires, produits de parfumerie et cosmétiques » relevant de la classes 39, ainsi que pour la « restauration (alimentation) ; [l’]hébergement temporaire ; [les] soins médicaux, d’hygiène et de beauté ; [les] services vétérinaires et d’agriculture ; [les] services juridiques ; [la] recherche scientifique et industrielle ; [la] programmation pour ordinateurs ; [les] services non compris dans d’autres classes ; [la] location d’habits, uniformes et vêtements, dessin industriel, [les] services de dessinateurs de mode, dessin de décoration intérieure, location de machines à tricoter, informations sur la mode, recherches techniques et chimiques, essai de textiles », relevant de la classe 42 ;
–        la marque de l’Union européenne verbale antérieure ZARA, enregistrée le 13 octobre 2005, sous le numéro 732 958, pour les « services de vente dans le commerce ; [les] services d’aide aux fonctions commerciales d’entreprises industrielles et commerciales par l’envoi et l’administration de cartes d’achat ; [les] services de gestion d’affaires ; services d’administration commerciale ; [les] services publicitaires, y compris les services publicitaires qui s’occupent de la distribution de prospectus et de tracts publicitaires et commerciaux, directement ou par courrier, ainsi que de la distribution d’échantillons de produits », relevant de la classe 35, ainsi que pour l’« éducation ; [la] formation ; [le] divertissement [et les] activités sportives et culturelles », relevant de la classe 41.
7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001).
8        Le 20 septembre 2011, en premier lieu, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition introduite sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, à savoir pour tous les services compris dans les classes 41 et 43, ainsi que pour tous les services compris dans la classe 39, à l’exception des services de « transport ferroviaire, fluvial et aérien [et de] location de véhicules ». En second lieu, la division d’opposition a rejeté l’opposition introduite sur la base de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement pour les services de « transport ferroviaire, fluvial et aérien [et de] location de véhicules », compris dans la classe 39.
9        Tant la requérante (affaire R 2330/2011-2) que Mme Ansell et M. Ansell (affaire R 2369/2011-2) ont formé des recours auprès de l’EUIPO, respectivement les 11 et 16 novembre 2011, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
10      Le 24 octobre 2011, Mme
Ansell et M. Ansell ont déposé une demande en déchéance de la marque antérieure verbal ZARA, enregistrée sous le numéro 112 755, pour les services compris dans les classes 39 et 42. Les procédures de recours ont été suspendues jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue concernant la demande en déchéance. Le 30 avril 2013, la division d’annulation a prononcé la déchéance de cette marque antérieure pour les « services en rapport avec le transport et la distribution de produits, emballage et entreposage de marchandises, en particulier de vêtements, chaussures et accessoires, produits de parfumerie et cosmétiques » relevant de la classe 39 et pour les services de « restauration (alimentation) [et d’] hébergement temporaire » relevant de la classe 42. La décision est devenue définitive le 26 octobre 2016.
11      Par décision du 5 juillet 2017 (ci-après la « décision attaquée »), après jonction des affaires, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a, premièrement, rejeté le recours introduit par la requérante (affaire R 2330/2011-2) et, deuxièmement, fait partiellement droit au recours introduit par Mme Ansellet M. Ansell(affaire R 2369/2011‑2). En conséquence, la chambre de recours a autorisé l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des services relevant des classes 39 et 43, tels que décrits au point 3 ci-dessus.
12      S’agissant plus particulièrement du motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, la chambre de recours a relevé, premièrement, que les marques en cause devaient être considérées comme globalement similaires ; deuxièmement, que les marques antérieures jouissaient d’une renommée pour les « vêtements ; [les] chaussures [et la] chapellerie » compris dans la classe 25 et les « services de vente dans le commerce » compris dans la classe 35 ; troisièmement, que la requérante n’avait suffisamment prouvé ni que l’usage du signe demandé pourrait entraîner un risque de profit indûment tiré de la renommée des marques antérieures  ni qu’il pourrait porter un préjudice au caractère distinctif ou à la renommée des marques antérieures. Dès lors, elle a conclu que les conditions nécessaires pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 n’étaient pas réunies en l’espèce.
Conclusions des parties
13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        annuler partiellement la décision attaquée et rejeter la demande d’enregistrement de la marque ZARA TANZANIA ADVENTURES pour les services relevant des classes 39 et 43 visés dans cette demande ;
–        condamner l’EUIPO, Mme Ansellet M. Ansell aux dépens, y compris les frais indispensables exposés au cours de la procédure d’opposition devant l’EUIPO et de la procédure devant la deuxième chambre de recours.
14      Au cours de l’audience, la requérante a indiqué qu’elle ne demandait plus au Tribunal de se prononcer sur les dépens exposés au cours de la procédure d’opposition devant l’EUIPO, ce dont il a été pris acte au procès-verbal d’audience.
15      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        rejeter le recours ;
–        condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la demande d’annulation de la décision attaquée
16      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. En particulier, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir erronément apprécié les facteurs devant être pris en compte dans l’analyse des risques visés à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 et, en conséquence, d’avoir constaté à tort que les conditions d’application de cet article n’étaient pas réunies en l’espèce.
17      Il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 que son application est soumise à la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’identité ou la similitude des marques en conflit, deuxièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [voir arrêt du 9 mars 2012, Ella Valley Vineyards/OHMI – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T‑32/10, EU:T:2012:118, point 18 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, il suffit qu’il existe un seul des types de risque susvisés pour que cette disposition s’applique [arrêt du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, point 36].
18      En outre, selon la jurisprudence, l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 ou d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit, ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés [arrêts du 6 juillet 2012, Jackson International/OHMI – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE), T‑60/10, non publié, EU:T:2012:348, point 54, et du 4 octobre 2017, Gappol Marzena Porczyńska/EUIPO – Gap (ITM) (GAPPOL), T‑411/15, non publié, EU:T:2017:689, point 186].
19      Il convient, à titre liminaire, d’entériner le constat effectué par la chambre de recours aux points 35 et 36 de la décision attaquée, selon lequel le public pertinent est, en l’occurrence, le public de l’Union européenne, constitué à la fois du grand public qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen et des consommateurs professionnels dont le niveau d’attention est généralement plus élevé que celui du grand public. Or, dans la mesure où les produits et services désignés par les marques en cause s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, il conviendra de prendre en compte le public présentant le degré d’attention le moins élevé, soit le grand public [arrêts du 30 septembre 2016, Flowil International Lighting/EUIPO – Lorimod Prod Com (Silvania Food), T‑430/15, non publié, EU:T:2016:590, point 19].
Sur le degré de similitude entre les marques en conflit
20      Au point 54 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les signes en conflit étaient globalement similaires. À cet égard, elle a estimé que ces signes étaient hautement similaires sur le plan visuel, similaires sur le plan phonétique, ainsi que, pour une partie du public pertinent, similaires sur le plan conceptuel.
21      La requérante fait valoir que, dans le cadre de l’appréciation d’une similitude entre les signes en cause, la chambre de recours aurait dû conclure que ces signes étaient très similaires. Plus particulièrement, bien que la requérante partage et approuve la constatation de la chambre de recours selon laquelle les signes en cause possédaient un degré élevé de similitude visuelle, elle reproche à la chambre de recours d’avoir erronément apprécié les similitudes phonétique et conceptuelle de ces signes.
22      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
23      Ainsi, il convient de vérifier si la chambre de recours n’a pas commis d’erreur lors de l’appréciation des similitudes phonétique et conceptuelle entre les marques en conflit.
–       Sur la comparaison phonétique des signes en cause
24      Sur le plan phonétique, la chambre de recours a constaté, au point 48 de la décision attaquée, que, d’une part, il existait une identité phonétique partielle entre les signes en conflit, dans la mesure où ils « partageaient la même prononciation de deux syllabes », à savoir « za » et « ra ». D’autre part, elle a relevé que ces signes se distinguaient par la prononciation des éléments supplémentaires « tanzania » et « aventures », présents uniquement dans le signe contesté. Toutefois, selon elle, cette identité phonétique partielle entre les signes en conflit n’était pas, en l’espèce, remise en cause par la présence des éléments supplémentaires. Partant, la chambre de recours a conclu que les signes en cause étaient phonétiquement similaires.
25      La requérante fait valoir que le raisonnement, présenté par la chambre de recours, concernant la similitude phonétique entre les signes en cause, aurait dû conduire la chambre de recours à la conclusion logique que les signes en cause étaient très similaires sur le plan phonétique.
26      Il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, la conclusion sur la similitude phonétique entre les signes en conflit, établie par la chambre de recours, est exempte d’erreur. En effet, la constatation de la chambre de recours selon laquelle l’identité phonétique partielle entre ces signes n’était pas, en l’espèce, remise en cause par la présence d’éléments supplémentaires dans la marque demandée doit uniquement être comprise comme signifiant que ces éléments additionnels n’étaient pas susceptibles d’exclure toute similitude phonétique entre les signes. Tenant compte de l’existence de ces éléments supplémentaires, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en retenant que les signes en cause étaient similaires sur le plan phonétique et non pas hautement similaires comme le soutient la requérante.
27      Il en résulte que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans son appréciation de la similitude phonétique entre les signes en conflit.
–       Sur la comparaison conceptuelle des signes en cause
28      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a constaté, au point 49 de la décision attaquée, que, tandis que le terme « zara » n’avait de signification particulière dans aucun des territoires pertinents, il pouvait être perçu comme le prénom d’une femme, à tout le moins pour une partie du public pertinent. En outre, la chambre de recours a indiqué qu’il était probable qu’une partie du public pertinent aurait compris l’expression « tanzania adventures » comme faisant référence à des aventures ayant lieu en Tanzanie, ce qui différencierait ces signes du point de vue conceptuel. Partant, elle a conclu, au point 53 de la décision attaquée, que, sur le plan conceptuel, une partie du public pertinent percevrait les signes comme similaires dans la mesure où ils partageaient l’élément « zara », alors qu’une autre partie du public les percevrait comme différents.
29      La requérante allègue que, compte tenu de la grande reconnaissance des marques antérieures, le terme « zara » sera associé par le public pertinent aux marques antérieures plutôt qu’à un prénom féminin. Partant, selon elle, la chambre de recours aurait dû conclure à une identité conceptuelle entre les signes en conflit, dès lors qu’ils partagent le mot « zara ».
30      Il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante, dans son raisonnement, a ignoré le fait que les signes en conflit se distinguaient conceptuellement, en raison de la présence des termes « tanzania » et « adventures » dans la marque demandée. En particulier, le terme « tanzania », compris par l’ensemble du public pertinent, fait référence à un pays en Afrique de l’Est et, partant, à une notion que les marques antérieures ne véhiculent pas.
31      Compte tenu notamment des différences mentionnées au point précédent, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait dû conclure à l’identité conceptuelle entre les marques en cause et, en conséquence, il convient de valider les appréciations de la chambre de recours établies à cet égard.
32      Sur le fondement de l’ensemble des considérations présentées aux points 20 à 31 ci-dessus, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur lors de son appréciation du degré de similitude entre les signes en cause.
Sur l’intensité de la renommée des marques antérieures
33      Au point 65 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, en substance, que les marques antérieures jouissaient d’une renommée pour les « vêtements ; [les] chaussures [et la] chapellerie » compris dans la classe 25, ainsi que pour « les services de vente dans le commerce » compris dans la classe 35 et couverts par ces marques.
34      En outre, bien que la chambre de recours n’ait pas établi expressément l’intensité de la renommée des marques antérieures, elle a souscrit, également au point 65 de la décision attaquée, à la position de la division d’opposition, selon laquelle les marques antérieures jouissaient d’un grand degré de reconnaissance dans l’esprit du public pertinent.
35      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours, dans son analyse, aurait dû reconnaître que les marques antérieures jouissaient d’une renommée exceptionnellement élevée.
36      Lors de l’audience, l’EUIPO a précisé que la requérante avait demandé à la chambre de recours de confirmer les appréciations de la division d’opposition relatives à l’intensité de la renommée des marques antérieures et, en conséquence, d’établir un grand degré de reconnaissance de ses marques. En revanche la requérante n’aurait pas demandé de reconnaître l’intensité exceptionnellement élevée de la renommée des marques antérieures.
37      Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen à effectuer par l’EUIPO est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Il résulte de cette disposition qu’incombe également aux parties la charge d’invoquer les faits et les preuves utiles à l’appui de ces moyens [voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2002, Chef Revival USA/OHMI – Massagué Marin (Chef), T‑232/00, EU:T:2002:157, point 45].
38      Au vu du dossier de la procédure devant l’EUIPO, il convient effectivement de constater que, au cours de la procédure, la requérante faisait valoir que les éléments apportés prouvaient une grande renommée des marques antérieures. En revanche, elle n’a argué, devant l’EUIPO, ni de l’intensité exceptionnellement élevée de la renommée de ses marques ni des conséquences qui pouvaient survenir si une telle intensité de la renommée avait été reconnue.
39      Or, la chambre de recours n’était pas tenue de se prononcer, d’office, sur cet aspect. En effet, la renommée d’une marque étant a priori purement conjecturale, il appartient aux parties de préciser suffisamment leur demande pour permettre aux instances de l’EUIPO de statuer pleinement sur leurs prétentions [voir, par analogie, arrêts du 22 juin 2004, « Drie Mollen sinds 1818 »/OHMI – Nabeiro Silveria (Galáxia), T‑66/03, EU:T:2004:190, point 32, et du 18 mai 2011, IIC/OHMI – McKenzie (McKENZIE), T‑502/07, non publié, EU:T:2011:223, point 61].
40      Partant, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir retenu, conformément à la demande formulée par la requérante, que les marques antérieures avaient une grande renommée.
Sur la condition tirée de l’existence d’un des risques d’atteinte
41      Il résulte de la jurisprudence que le but de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 n’est pas d’empêcher l’enregistrement de toute marque identique à une marque renommée ou présentant une similitude avec celle-ci. L’objectif de cette disposition est, notamment, de permettre au titulaire d’une marque nationale ou de l’Union renommée de s’opposer à l’enregistrement de marques susceptibles soit de porter préjudice à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure, soit de tirer indûment profit de cette renommée ou de ce caractère distinctif. À cet égard, il y a lieu de préciser que le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque. Il doit toutefois fournir des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice (voir arrêt du 22 mars 2007, VIPS, T‑215/03, EU:T:2007:93, point 46 et jurisprudence citée).
42      La Cour a également précisé que plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque seront importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise (arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 69). En particulier, il convient également de rappeler que, tout en constituant une des conditions d’application cumulatives de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, la renommée de la marque antérieure et, notamment, l’intensité de celle-ci fait partie des facteurs à prendre en compte lors de l’appréciation tant de l’existence d’un lien d’association dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée, que du risque qu’une des atteintes visées dans cette même disposition survienne [voir, par analogie, arrêts du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C‑252/12, EU:C:2013:497, point 39 et jurisprudence citée, et du 2 octobre 2015, The Tea Board/OHMI – Delta Lingerie (Darjeeling), T‑627/13, non publié, EU:T:2015:740, point 81 et jurisprudence citée].
43      S’agissant du risque de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures, la chambre de recours a constaté, aux points 75 à 78 de la décision attaquée, que la requérante n’avait avancé aucun élément qui permettait de comprendre de manière satisfaisante comment l’existence d’un risque de profit indu aurait pu survenir. Selon la chambre de recours, la requérante s’est limitée à des allégations générales à cet égard. En outre, elle a relevé que la requérante n’avait pas pris en considération les énormes différences existant entre les produits et les services concernés, eu égard à leur nature, leur objectif, leur mode d’utilisation, leur prestataire de service, leur fabricant et leurs moyens de commercialisation.
44      La requérante fait valoir qu’elle a fourni des éléments qui prouvent les tendances actuelles des marques présentes sur le marché de la mode, lesquelles évoluent hors de leur marché habituel vers des marchés adjacents, tels que l’alimentation et les services de restauration et d’hébergement. Selon la requérante, en raison de cette tendance, même si les services litigieux relevant des classes 39 et 43 peuvent ne pas être considérés comme strictement similaires aux produits et aux services pour lesquels la renommée des marques antérieures a été démontrée, ils sont néanmoins associés au secteur commercial concerné.
45      Elle ajoute qu’il n’est pas inhabituel pour un magazine de mode de réunir des articles de mode et des articles sur les tendances en matière de voyage. Sur les réseaux sociaux, il est également très habituel que les blogueurs et les influenceurs qui voyagent de par le monde commentent aussi bien les vêtements et accessoires portés durant leurs voyages que le voyage lui-même, destination, hôtel et restauration compris. Selon la requérante, en raison tant de ces circonstances que de l’importance de la renommée et du caractère distinctif des marques antérieures, il existe un risque que les titulaires de la marque demandée pourraient, sans coûts importants, introduire et populariser leur marque sur le marché.
46      L’EUIPO estime que la requérante n’a pas apporté d’éléments permettant de conclure prima facieà un risque futur non hypothétique des atteintes invoquées. Il ajoute que la requérante n’a pas identifié l’image positive associée à ses marques et comment cette image pourrait être, ensuite, transférée à la marque demandée.
47      En premier lieu, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence, citée au point 41 ci-dessus, que, dans le cadre de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, la requérante est tenue de fournir des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice.
48      Néanmoins, il y a lieu de relever que la jurisprudence précise, à cet égard, qu’une telle conclusion peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l’espèce [arrêts du 10 mai 2012, Rubinstein et L’Oréal/OHMI, C‑100/11 P, EU:C:2012:285, point 95, et du 9 avril 2014, EI du Pont de Nemours/OHMI – Zueco Ruiz (ZYTeL), T‑288/12, non publié, EU:T:2014:196, point 59].
49      À la lumière de cette jurisprudence, il convient, tout d’abord, de considérer que la constatation de la chambre de recours selon laquelle la requérante s’est limitée à des allégations générales concernant l’existence d’un risque de profit indûment tiré du caractère distinctif et de la renommée des marques antérieures est erronée. En effet, il ressort des arguments de la requérante, tels que rappelés aux points 44 et 45 ci-dessus et qui avaient également été soulevés devant les instances de l’EUIPO, qu’elle a présenté plusieurs allégations fondées sur les circonstances propres de l’affaire, à savoir notamment les tendances actuelles d’évolution des marques présentes sur le marché de la mode.
50      En outre, contrairement à ce que soutient l’EUIPO, la requérante a identifié l’image concrète associée à ses marques, à savoir une image d’excellence, de fiabilité et de qualité, ce qui a été rappelé au point 74 de la décision attaquée. Or, il ne ressort pas de cette décision que la chambre de recours s’est interrogée sur la question de savoir si l’image ainsi identifiée par la requérante pouvait être effectivement établie. En effet, au point 75 de la décision attaquée, la chambre de recours a directement considéré que les allégations de la requérante n’étaient pas suffisantes pour prouver l’existence d’un risque de profit indu.
51      En deuxième lieu, en ce qui concerne les différences entre les produits et services couverts par les marques en cause, il y a lieu de relever que, en l’espèce, ces différences ne sont pas, en soi, susceptibles d’exclure tout risque de profit indûment tiré par l’usage de la marque demandée. En effet, il convient de constater, à l’instar de la requérante, qu’il existe actuellement une tendance des marques présentes sur le marché de la mode d’évoluer vers d’autres marchés et secteurs d’activités. Pour cette raison, il ne saurait être exclu que, malgré les différences entre ces produits et services, la marque demandée puisse évoquer les marques antérieures dans l’esprit du public pertinent, et ce d’autant plus que les produits et services couverts par les marques en conflit sont destinés notamment au grand public.
52      En troisième lieu, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 18 ci-dessus, afin de vérifier si les allégations présentées par la requérante sont suffisantes pour conclure à l’existence d’un risque d’atteinte visé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, il est nécessaire de procéder à une analyse globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
53      En particulier, il ressort de la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus qu’il existe une interdépendance entre, d’une part, notamment la renommée et le caractère distinctif des marques antérieures et, d’autre part, l’existence d’un risque de survenance de l’une des trois atteintes visées par l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, dans la mesure où plus cette renommée et ce caractère distinctif seront importants, plus l’existence desdits risques sera aisément admise, ce qui signifie également que l’obligation de la requérante de démontrer l’existence de ce risque de survenance de l’une des trois atteintes visées par l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 se trouvera facilitée.
54      Or, il convient d’observer que, en l’occurrence, bien que la chambre de recours ait confirmé, au point 65 de la décision attaquée, l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle des marques antérieures jouissaient d’une grande renommée dans l’esprit du public pertinent, elle a omis de s’interroger, par la suite, quant à l’impact de l’intensité de la renommée des marques antérieures sur l’existence du risque de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures.
55      En outre, il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours, dans son analyse de l’existence du risque de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures, a tenu compte du caractère distinctif des marques antérieures. À cet égard, il convient de souligner que, ainsi que l’EUIPO l’a fait observer lui-même, dans son mémoire en réponse, le constat sur la renommée des marques antérieures requiert un constat relatif au caractère distinctif accru des lesdites marques. Or, une marque renommée a nécessairement un caractère distinctif, caractère à tout le moins acquis par l’usage (arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 73). Ainsi, compte tenu de la grande renommée des marques antérieures, reconnue, par ailleurs, par la chambre de recours, elle aurait dû également reconnaître le caractère distinctif des marques antérieures accru par son usage et tenir compte, ensuite, de ce facteur pertinent dans son analyse de l’existence du risque en cause.
56      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que, en l’espèce, la chambre de recours n’a pas procédé à une appréciation globale du risque d’atteinte lié au profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures, visé par l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, dans la mesure où, dans l’évaluation des allégations présentées à cet égard par la requérante, elle n’a pas tenu compte de l’intensité de la renommée des marques antérieures, ni du degré de leur caractère distinctif.
57      Dès lors, il convient de constater que les motifs sur lesquels la chambre de recours a fondé la décision attaquée ne peuvent suffire à justifier le rejet de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, dès lors que l’existence du risque de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures est susceptible d’être plus ou moins aisément constaté en fonction de l’intensité de la renommée des marques antérieures et du degré de leur caractère distinctif, lesquels n’ont pas été pris en compte par la chambre de recours dans son analyse.
58      En conclusion, il ressort de ce qui précède que la chambre de recours a erronément évalué les allégations, présentées par la requérante, concernant l’existence du risque de profit indûment tiré par l’usage de la marque demandée et, en conséquence, a constaté de manière erronée que l’usage du signe demandé ne devrait entraîner aucun risque de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures.
59      Compte tenu du fait que l’existence de l’un des trois risques est suffisante pour appliquer l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, la conclusion qui figure au point précédent entraîne l’annulation partielle de la décision attaquée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’appréciation faite par la chambre de recours des autres risques d’atteinte visés par cet article.
60      Partant, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 et, en conséquence, d’annuler la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours a partiellement fait droit au recours introduit par Mme Ansellet M. Ansell(affaire R 2369/2011‑2) et a autorisé l’enregistrement de la marque demandée pour les services relevant des classes 39 et 43, tels que décrits au point 3 ci-dessus.
Sur la demande de réformation de la décision attaquée
61      En ce qui concerne la partie du premier chef de conclusions de la requérante visant à ce que le Tribunal rejette la demande d’enregistrement de la marque ZARA TANZANIA ADVENTURES, il y a lieu de rappeler que le pouvoir de réformation, reconnu au Tribunal en vertu de l’article 65, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001), n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit, par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).
62      En l’espèce, les conditions pour l’exercice du pouvoir de réformation du Tribunal, telles qu’elles ressortent de l’arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI (C‑263/09 P, EU:C:2011:452), ne sont pas réunies.
63      En effet, comme il a été constaté au point 56 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas procédé, en l’espèce, à l’analyse globale nécessaire afin de constater l’existence de l’un des trois risques visés par l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. Partant, il n’appartient pas au Tribunal d’y procéder, pour la première fois, dans le cadre de son contrôle de légalité de la décision attaquée.
64      Le Tribunal ne pouvant exercer son pouvoir de réformation de la décision attaquée, il convient de rejeter cette partie du premier chef de conclusions de la requérante.
Sur les dépens
65      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Partant, il convient, premièrement, de conclure que, l’EUIPO ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante. Deuxièmement, compte tenu de ce que Mme
Ansell et M. Ansell n’étaient pas partie à la présente instance, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’ils soient condamnés aux dépens du présent recours doivent être rejetés.
66      La requérante a également conclu, en substance, à ce que l’EUIPO et Mme
Ansell et M. Ansell soient condamnés aux dépens exposés au cours de la procédure devant la chambre de recours. À cet égard, il convient de relever qu’il appartiendra à la chambre de recours de statuer, à la lumière du présent arrêt, sur les frais afférents à cette procédure [voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2011, ATB Norte/OHMI – Bricocenter Italia (Affiliato BRICO CENTER), T‑483/09, non publié, EU:T:2011:316, point 69].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 juillet 2017 (affaires jointes R 2330/2011-2 et R 2369/2011-2) est annulée dans la mesure où la chambre de recours a partiellement fait droit au recours introduit par Mme Ansellet M. Ansell(affaire R 2369/2011‑2) et a autorisé l’enregistrement de la marque demandée pour les services énumérés au point 3 du dispositif de cette décision et relevant des classes 39 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
2)      Le recours est rejeté pour le surplus.
3)      L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) au cours de la procédure devant le Tribunal.
Tomljenović
Bieliūnas
Marcoulli
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 avril 2019.
Signatures
*      Langue de procédure : l’anglais.