62024TJ0425_EXT
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção)
10 de setembro de 2025 (
*1
)
«Marca da União Europeia — Processo de oposição — Pedido de marca figurativa da União Europeia pastaZARA Sublime — Marca nominativa da União Europeia anterior ZARA — Motivo relativo de recusa — Inexistência de ofensa ao prestígio — Artigo 8.o, n.o 5, do Regulamento (CE) n.o 40/94 — Inexistência de ligação entre os sinais — Inexistência de aproveitamento indevido da marca de prestígio — Existência de um justo motivo para a utilização da marca pedida»
No processo T‑425/24,
Ffauf Italia SpA, com sede em Riese Pio X (Itália), representada por P. Creta, A. Lanzarini, B. Costa e V. Basilavecchia, advogados,
recorrente,
contra
Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia
(EUIPO), representado por M. Chylińska e D. Gája, na qualidade de agentes,
recorrido,
sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do EUIPO, interveniente no Tribunal Geral,
Industria de Diseño Textil, SA, com sede em Arteixo (Espanha), representada por G. Marín Raigal, E. Armero Lavie e J. Oria Sousa‑Montes, advogados,
O TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção),
composto por: A. Marcoulli, presidente, V. Tomljenović (relatora) e L. Spangsberg Grønfeldt, juízes,
secretário: G. Mitrev, administrador,
vistos os autos,
após a audiência de 8 de maio de 2025,
profere o presente
Acórdão (
1
)
1
Por meio do seu recurso interposto ao abrigo do artigo 263.o TFUE, a recorrente, Ffauf Italia SpA, pede a anulação da Decisão da Quinta Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) de 3 de junho de 2024 (processo R 1576/2023‑5) (a seguir «decisão recorrida»).
[OMISSIS]
Pedidos das partes
12
A recorrente conclui pedindo ao Tribunal Geral que se digne:
–
anular a decisão recorrida;
–
condenar o EUIPO e a interveniente nas despesas.
13
O EUIPO conclui pedindo ao Tribunal Geral que se digne:
–
negar provimento ao recurso;
–
condenar a recorrente nas despesas em caso de convocação de audiência.
14
A interveniente conclui pedindo, em substância, ao Tribunal Geral que se digne:
–
negar provimento ao recurso;
–
condenar a recorrente nas despesas.
Questão de direito
[OMISSIS]
Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação do artigo 8.o, n.o 5, do Regulamento n.o 40/94
[OMISSIS]
Quanto à existência de justificação para a utilização da marca pedida
95
Em substância, a recorrente alega que utiliza sinais que contêm o elemento nominativo «pastazara» há vários anos, o que constitui uma justificação para a utilização da marca pedida.
96
A este respeito, importa referir que a existência de um justo motivo que permite a utilização de uma marca que viola uma marca de renome deve ser interpretada de maneira restritiva [Acórdão de 16 de março de 2016, The Body Shop International/IHMI — SpA Monopole (SPA WISDOM), T‑201/14, não publicado, EU:T:2016:148, n.o 65].
97
Além disso, o conceito de «justo motivo» não abrange apenas razões objetivamente imperiosas, mas pode também estar ligado aos interesses subjetivos de um terceiro que utiliza um sinal idêntico ou semelhante à marca de prestígio (v., por analogia, Acórdão de 6 de fevereiro de 2014, Leidseplein Beheer e de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, n.o 45).
98
Assim, conforme resulta do artigo 8.o, n.o 5, do Regulamento (CE) n.o 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária, o utilizador de um sinal semelhante a uma marca de prestígio pode invocar uma justificação para efeitos da utilização desse sinal, que é uma expressão do objetivo geral do referido regulamento que consiste em ponderar, por um lado, os interesses do titular de uma marca em salvaguardar a função essencial desta e, por outro, os interesses de terceiros em utilizar esse sinal, na vida comercial, para designar os produtos e os serviços que comercializa (v. Acórdão de 30 de maio de 2018, Tsujimoto/EUIPO, C‑85/16 P e C‑86/16 P, EU:C:2018:349, n.o 90 e jurisprudência referida).
99
Além disso, resulta da jurisprudência que a utilização por um terceiro de um sinal semelhante a uma marca de prestígio é suscetível de ser qualificada de justo motivo, na aceção do artigo 8.o, n.o 5, do Regulamento n.o 40/94, se se verificar, por um lado, que esse sinal foi utilizado antes do depósito da referida marca de prestígio e, por outro, que essa utilização foi feita de boa‑fé, o que é apreciado tendo em conta, em especial, a implantação e a reputação do referido sinal junto do público em causa, o grau de proximidade entre os produtos e os serviços em causa e a relevância económica e comercial da utilização do sinal para os produtos em questão (v., neste sentido e por analogia, Acórdão de 6 de fevereiro de 2014, Leidseplein Beheer e de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, n.o 60).
100
É à luz das considerações anteriores que importa apreciar se, mesmo admitindo que tenha sido demonstrado que o público relevante faz uma aproximação entre os sinais em conflito e que a marca pedida faz um aproveitamento indevido do prestígio da marca anterior, a Câmara de Recurso concluiu corretamente pela inexistência de um justo motivo para a utilização da marca pedida, que contém o elemento nominativo «pastazara».
101
Em primeiro lugar, uma vez que a recorrente acusa a Câmara de Recurso de não ter tido em conta os elementos de prova relativos a extratos do registo comercial e dos registos de marcas que apresentou, há que referir que resulta dos n.os 99 a 106 da decisão recorrida que a Câmara de Recurso teve em conta as diferentes denominações sociais da recorrente, como PASTAZARA Sas di Dalla Costa Roberto & C., a partir de 1978, e PASTAZARA SpA, a partir de 1988. Por outro lado, teve em conta os registos das marcas ZARA e pastaZARA apresentados pela recorrente desde os anos 1960, assinalando o exemplo do registo italiano da marca figurativa pastaZARA, depositado em 1968.
102
Além disso, há que referir que o conjunto das marcas de que a recorrente é titular, examinadas pela Câmara de Recurso nos n.os 101 a 103 da decisão recorrida, contêm o elemento nominativo «pastazara», que é idêntico ou muito semelhante ao que figura na marca pedida e no qual a Câmara de Recurso baseou a sua conclusão relativa à semelhança dos sinais em conflito. Por outro lado, uma parte importante das marcas figurativas referidas pela Câmara de Recurso contém o elemento figurativo de uma mulher que transporta trigo com uma paisagem rural em imagem de fundo, que está presente na marca pedida.
103
Por conseguinte, não se pode deixar de observar que sinais que apresentam o elemento nominativo «pastazara» foram utilizados pela recorrente para a comercialização dos seus produtos antes do depósito da marca anterior ZARA, a saber, em 3 de julho de 2001, e mesmo antes da expansão da referida marca nos anos de 1980 e 1990, que levou à consecução do seu prestígio, como foi salientado no n.o 36, supra.
104
Estas circunstâncias diferem significativamente das que eram relevantes no processo que deu origem ao Acórdão de 6 de julho de 2012, Jackson International/IHMI — Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE) (T‑60/10, não publicado, EU:T:2012:348), evocado pela Câmara de Recurso no n.o 104 da decisão recorrida. Com efeito, contrariamente ao que a Câmara de Recurso considerou erradamente, no caso em apreço, para alegar que existia um justo motivo para utilizar a marca pedida, a recorrente apresentou elementos de prova não da utilização da marca pedida no passado, mas, por um lado, do facto de essa marca se basear noutras de que a recorrente era titular, como as marcas figurativas pastaZARA, e no nome «Zara», na parte em que está ligado à sua identidade e à sua história, e, por outro, da comercialização há décadas dos seus produtos sob as referidas marcas figurativas.
105
Em segundo lugar, resulta do n.o 106 da decisão recorrida que a Câmara de Recurso teve em conta os elementos de prova apresentados pela recorrente para provar a utilização de boa‑fé de sinais que incluíam o elemento nominativo «pastazara», baseando‑se nomeadamente na sua história, nos diversos registos nacionais e internacionais de marcas que continham o referido elemento nominativo «pastazara», bem como faturas, embalagens, catálogos e folhetos da recorrente mostrando variantes da marca figurativa pastaZARA. Assim, a Câmara de Recurso concluiu que esses elementos de prova demonstravam que a utilização do nome «Zara» pela recorrente dizia respeito à verdadeira origem da sua atividade na cidade dálmata de Zara, atual Zadar (Croácia), durante os anos de 1930 e até 1943, e que a recorrente já tinha utilizado sinais que incluíam o nome «Zara» para designar massas alimentícias ou produtos semelhantes, nomeadamente na Europa, antes da data do depósito da marca anterior em 2001 e mesmo antes da primeira utilização da marca ZARA pela interveniente em 1975. Não há que pôr em causa esta apreciação, que, de resto, não é contestada.
106
Em terceiro lugar, resulta dos elementos de prova indicados no n.o 102, supra, que a recorrente era titular de registos internacionais de marcas com o elemento nominativo «pastazara» que abrangiam um número significativo de territórios de Estados na União, a saber, Áustria, Alemanha, Benelux, Bulgária, Croácia, República Checa, França, Hungria, Portugal, Roménia, Eslováquia e Eslovénia. Além disso, as faturas, as embalagens, os catálogos e os folhetos apresentados pela recorrente, para os quais a Câmara de Recurso remeteu, no n.o 103 da decisão recorrida, demonstram a comercialização de massas alimentícias sob sinais que contêm o elemento nominativo «pastazara» no território de vários desses Estados, bem como na Dinamarca, na Estónia, na Grécia, na Irlanda, em Itália, na Lituânia, na Letónia, na Polónia e na Suécia. Estes elementos de prova demonstram um grau elevado de implantação dos sinais que contêm o elemento nominativo «pastazara» numa parte significativa da União, na aceção da jurisprudência referida no n.o 99, supra.
107
Em quarto lugar, a utilização do nome «Zara» pela recorrente, ligado à sua identidade e à sua história, bem como as diferentes marcas que contêm o elemento nominativo «pastazara» que a recorrente registou e utilizou para a comercialização dos seus produtos, referidas nos n.os 103 e 106 da decisão recorrida, comprovam a relevância económica e comercial da utilização dos sinais que contêm o elemento nominativo «pastazara» para a recorrente, na aceção da jurisprudência referida no n.o 99, supra.
108
Em quinto lugar, no que diz respeito ao grau de proximidade entre os produtos em causa, importa recordar, como foi indicado no n.o 82, supra, que a Câmara de Recurso reconheceu que os produtos de moda abrangidos pela marca de prestígio e as massas alimentícias, visadas pela marca pedida, nada têm em comum, não sendo nem complementares nem concorrentes e sendo geralmente oferecidos por empresas diferentes, ativas em setores diferentes.
109
Em sexto lugar, a Câmara de Recurso considerou, no n.o 107 da decisão recorrida, que não existia no caso em apreço um justo motivo para a utilização da marca pedida, uma vez que a recorrente não tinha demonstrado que a utilização do termo «zara» era necessária para a comercialização dos produtos visados pela marca pedida, que não existia um acordo prévio com a interveniente que autorizasse a utilização da referida marca e que não existia prova do valor dos investimentos na promoção e na publicidade da referida marca e da sua aceitação pelo público relevante.
110
A este respeito, antes de mais, como a recorrente alega em substância, não resulta da jurisprudência que o conceito de «justo motivo» esteja sujeito à condição de a utilização do sinal ser necessária para a comercialização dos produtos em causa. Com efeito, no processo que deu origem ao Acórdão de 16 de março de 2016, SPA WISDOM (T‑201/14, não publicado, EU:T:2016:148, n.o 66), em resposta ao argumento segundo o qual o termo «spa», no sinal em questão, se tinha tornado descritivo ou genérico para identificar produtos cosméticos, o Tribunal Geral considerou que não tinha sido demonstrado que a utilização do termo «spa» se tinha tornado necessária para a comercialização dos referidos produtos. Ora, estas circunstâncias diferem das outras relevantes no caso em apreço, uma vez que não está em causa a utilização de um termo alegadamente tornado genérico, mas a utilização de um nome intimamente ligado à história da recorrente e à comercialização dos seus produtos.
111
Em seguida, há que salientar que não decorre da jurisprudência recordada no n.o 99, supra, que o conceito de «justo motivo» esteja condicionado à verificação de um nível específico de reconhecimento do sinal em causa, a um determinado nível de investimentos e a esforços promocionais ou à fruição de uma quota de mercado. Com efeito, resulta desta jurisprudência que a demonstração da existência de um justo motivo resulta de uma apreciação global de todos os fatores pertinentes que visa determinar se o sinal em questão foi efetivamente utilizado no mercado antes do depósito da marca de prestígio e se essa utilização foi feita de boa‑fé (v., neste sentido e por analogia, Acórdão de 6 de fevereiro de 2014, Leidseplein Beheer e de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, n.o 60).
112
No entanto, os elementos de prova apreciados pela Câmara de Recurso nos n.os 99 a 106 da decisão recorrida, como foi referido no n.o 106, supra, demonstram a existência de atividades de comercialização de massas pela recorrente sob diferentes marcas que incluem o elemento nominativo «pastazara» numa parte significativa da União. Além disso, os litígios iniciados pela recorrente em diferentes órgãos jurisdicionais nacionais, invocando sinais que contêm o elemento nominativo «pastazara», aos quais a Câmara de Recurso faz referência no n.o 105 da decisão recorrida, comprovam os esforços da recorrente para defender a sua utilização dos referidos sinais.
113
Por último, a Câmara de Recurso julgou erradamente inoperantes as alegações da recorrente relativas à sua boa‑fé. Com efeito, a boa‑fé de quem alega a existência de um justo motivo para a utilização de um sinal semelhante a uma marca de prestígio é um dos elementos pertinentes no âmbito do exame global a efetuar para efeitos deste requisito previsto no artigo 8.o, n.o 5, do Regulamento n.o 40/94 (v., neste sentido e por analogia, Acórdão de 6 de fevereiro de 2014, Leidseplein Beheer e de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, n.o 56).
114
Face ao exposto, há que referir que, embora a Câmara de Recurso não tenha ignorado completamente os elementos de prova relativos à utilização pela recorrente de sinais que incluíam o elemento «pastazara», alguns dos quais tinham sido registados há décadas para produtos alimentares pertencentes à classe 30, e tenha salientado corretamente que a utilização do nome «Zara» pela recorrente dizia respeito à verdadeira origem da sua atividade, a referida Câmara de Recurso não retirou as consequências dessas conclusões no âmbito da sua apreciação dos fatores pertinentes para demonstrar a existência de um justo motivo, na aceção do artigo 8.o, n.o 5, do Regulamento n.o 40/94.
115
Com efeito, tendo em conta, por um lado, a utilização pela recorrente de sinais que incluem o elemento nominativo «pastazara» antes do depósito da marca de prestígio, como foi referido no n.o 103, supra, e, por outro, os elementos suscetíveis de comprovar a boa‑fé dessa utilização anterior, na aceção da jurisprudência referida no n.o 99, supra, como a inexistência de proximidade dos produtos em causa, referida no n.o 76 da decisão recorrida, e os diferentes elementos de prova, referidos nos n.os 99 a 106 da decisão recorrida, relativos à história das atividades da recorrente e à sua ligação com a cidade anteriormente denominada Zara, o alcance da comercialização dos produtos sob sinais que contêm o elemento nominativo «pastazara» numa parte significativa da União, os esforços da recorrente para defender essa utilização, bem como a importância económica e comercial da utilização dos referidos sinais para as atividades da recorrente, a Câmara de Recurso concluiu erradamente que a recorrente não tinha demonstrado a existência de um justo motivo para a utilização do elemento nominativo «pastazara» na marca pedida, na aceção do artigo 8.o, n.o 5, do Regulamento n.o 40/94.
116
Por conseguinte, além da procedência da terceira parte do fundamento único da recorrente, tal como referido no n.o 91 do presente acórdão, a quinta parte do mesmo fundamento deve também ser julgada procedente e, consequentemente, a decisão recorrida deve ser anulada.
[OMISSIS]
Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção)
decide:
1)
É anulada a Decisão da Quinta Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) de 3 de junho de 2024 (processo R 1576/2023‑5).
2)
O EUIPO suportará as suas próprias despesas e metade das despesas efetuadas pela Ffauf Italia SpA.
3)
A Industria de Diseño Textil, SA suportará as suas próprias despesas e metade das despesas efetuadas pela Ffauf Italia.
Marcoulli
Tomljenović
Spangsberg Grønfeldt
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 10 de setembro de 2025.
Assinaturas
(
*1
)	Língua do processo: inglês.
(
1
)	Apenas são reproduzidos os números do presente acórdão cuja publicação o Tribunal Geral considera útil.