62018TJ0573_RES
Causa T‑573/18
Hickies, Inc.
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 5 febbraio 2020
«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale – Forma di una stringa per calzature – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Tutela di un diritto relativo a un disegno o modello anteriore – Elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale»
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto – Carattere distintivo – Criteri di valutazione – Novità della forma del prodotto – Criterio insufficiente per ritenere la sussistenza del carattere distintivo – Sussistenza di un diritto relativo a un disegno o modello protetto – Irrilevanza
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, b)]
(v. punti 62-65)
Sintesi
Con la sua sentenza del 5 febbraio 2020, Hickies/EUIPO (Forma di una stringa per calzature) (T‑573/18), il Tribunale ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) che aveva rifiutato la registrazione di un marchio tridimensionale costituito dalla forma di una stringa per calzature, con la motivazione che esso era privo di carattere distintivo.
La Hickies, ricorrente, aveva chiesto la registrazione di un segno tridimensionale, che si presenta sotto forma di laccio, rappresentato, in quattro illustrazioni, sotto diverse angolazioni. Ad un’estremità di tale laccio si trova un occhiello in cui può essere inserito il bottone posto all’altra estremità e ciò per chiudere il suddetto laccio. Il marchio richiesto è stato considerato dall’EUIPO privo di carattere distintivo (
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) riguardo ad una parte dei prodotti per i quali la registrazione era richiesta, segnatamente per le stringhe per calzature.
La ricorrente sosteneva, in particolare, che il marchio richiesto costituiva un tipo di sistema di chiusura per calzature completamente nuovo e che si discostava significativamente dalle norme e dagli usi del settore calzaturiero. A tale riguardo, al fine di contraddire gli esempi citati dall’EUIPO, essa affermava che i prodotti interessati erano imitazioni e che nessuno dei siti web menzionati era un sito di titolari di marchi, ma si trattava di piattaforme di vendita online note per servire da strumento di vendita ai contraffattori. A questo proposito, il Tribunale ha dichiarato che il fatto che possa trattarsi di piattaforme di vendita online non riduce in alcun modo il valore probatorio degli elementi forniti dall’esaminatrice per dimostrare l’esistenza sul mercato dell’Unione di forme simili a quella che costituisce il marchio richiesto. Inoltre, anche ammettendo che taluni di detti siti possano essere utilizzati per la vendita di prodotti contraffatti, questa mera eventualità non prova che i prodotti cui rinviano i link citati dall’EUIPO siano contraffatti. In ogni caso, il Tribunale non è competente a pronunciarsi sull’asserita contraffazione.
Inoltre, la ricorrente invocava la novità del prodotto, la cui forma corrispondeva a quella del marchio richiesto. Il Tribunale ha considerato che, anche ammettendo accertata siffatta novità, ciò non implica necessariamente che detto marchio sia distintivo. Esso ha ricordato che si ritiene che i segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o servizi interessati non siano tali da consentire di individuare l’origine dei suddetti prodotti o servizi. Nondimeno, tale affermazione non può essere interpretata a contrario per concludere che il carattere distintivo del marchio richiesto esiste quando quest’ultimo è poco utilizzato per i prodotti e servizi di cui trattasi. Infatti, la valutazione del carattere distintivo di un marchio dell’Unione europea non si basa sull’originalità o sul mancato uso di detto marchio nel settore cui appartengono i prodotti e i servizi interessati.
Inoltre, il Tribunale ha precisato che la violazione, invocata dalla ricorrente, dei diritti su due disegni o modelli dell’Unione europea, in ragione della commercializzazione di prodotti aventi una forma simile a quella del prodotto della ricorrente la cui forma corrispondeva a quella del marchio richiesto, non incideva sull’analisi del carattere distintivo intrinseco del marchio richiesto. Infatti, la tutela di un diritto relativo a un disegno o modello non implica il carattere distintivo della forma di cui trattasi, in quanto i criteri di esame di questi due diritti sono fondamentalmente diversi. La tutela di un diritto relativo ad un disegno o modello riguarda l’aspetto di un prodotto che differisce dal patrimonio esistente e si basa sulla novità del suddetto disegno o modello, vale a dire l’assenza di divulgazione al pubblico di un disegno o modello identico, nonché sul suo carattere individuale. Per contro, nel caso di un marchio, sebbene la forma che costituisce il marchio richiesto debba necessariamente discostarsi significativamente dalle norme o dagli usi del settore interessato affinché abbia carattere distintivo, la mera novità di tale forma non è sufficiente per concludere che tale carattere esiste, in quanto il criterio determinante è la capacità di tale forma di svolgere la funzione di indicazione dell’origine commerciale.
Secondo il Tribunale, la commissione di ricorso dell’EUIPO ha inoltre giustamente sminuito l’importanza dei premi di design invocati dalla ricorrente. Infatti, la circostanza che taluni prodotti presentino un design di qualità non implica necessariamente che un marchio costituito dalla forma tridimensionale di tali prodotti consenta ab initio di distinguere i prodotti medesimi da quelli di altre imprese. Inoltre, gli esperti che assegnano siffatti premi possono essere invitati a concentrarsi su differenze minime, mentre il pubblico di riferimento, dotato di un’attenzione media nella specie, non effettuerà un esame analitico della forma di cui trattasi.
(
1
)	Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].