62019TJ0169_RES
Zaak T‑169/19
Style & Taste, SL
tegen
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie
Arrest van het Gerecht (Tiende kamer – uitgebreid) van 2 juni 2021
„Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniebeeldmerk dat een polospeler afbeeldt – Ouder nationaal model – Relatieve nietigheidsgrond – Artikel 52, lid 2, onder d), van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 60, lid 2, onder d), van verordening (EU) 2017/1001]”
Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Relatieve nietigheidsgronden – Merk waarvan het gebruik kan worden verboden op grond van een ander ouder recht – Industriële-eigendomsrecht – Beeldmerk dat een polospeler afbeeldt – Ouder nationaal model
[Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 52, lid 2, d)]
(zie punten 25‑32)
Samenvatting
Na de indiening van een aanvraag op 29 september 2004 bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) heeft The Polo/Lauren Company LP de inschrijving als Uniemerk verkregen van een beeldteken dat een polospeler afbeeldt. Het merk is ingeschreven op 3 november 2005.
Op 23 februari 2016 heeft Style & Taste, SL, een vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk ingesteld op grond van artikel 52, lid 2, onder d), van verordening nr. 40/94 (
1
), volgens hetwelk een Uniemerk nietig wordt verklaard wanneer het gebruik van dit merk kan worden verboden op grond van een ouder industriële-eigendomsrecht (
2
). Ter ondersteuning van haar vordering tot nietigverklaring heeft zij zich beroepen op een op 4 maart 1997 ingeschreven Spaans model.
Deze vordering tot nietigverklaring werd bij beslissing van 7 januari 2019 afgewezen door de vijfde kamer van beroep van het EUIPO omdat de inschrijving van het oudere model op 22 mei 2017 was verstreken. Style & Taste heeft dan ook beroep tot vernietiging van deze beslissing ingesteld bij het Gerecht.
In zijn arrest oordeelt het Gerecht voor het eerst dat een vordering tot nietigverklaring van een Uniemerk op grond van artikel 52, lid 2, van verordening nr. 40/94 moet worden afgewezen indien niet meer is voldaan aan de voorwaarden om het gebruik van dit merk te kunnen verbieden op de datum waarop het EUIPO uitspraak doet over deze vordering. Bijgevolg wordt het beroep verworpen.
Beoordeling door het Gerecht
Om te beginnen herinnert het Gerecht eraan dat de bepalingen van verordening nr. 40/94 moeten worden uitgelegd in het licht van het voorrangsbeginsel, volgens hetwelk het oudere recht voorrang krijgt op later ingeschreven merken.
Vervolgens merkt het Gerecht op dat het gebruik van de tegenwoordige tijd in artikel 52 van verordening nr. 40/94 suggereert dat het EUIPO moet nagaan of er is voldaan aan de voorwaarden voor nietigverklaring van een Uniemerk krachtens deze bepaling op de datum waarop het uitspraak doet over de vordering tot nietigverklaring. Voorts benadrukt het Gerecht dat uit de opzet van de andere bepalingen van verordening nr. 40/94 betreffende de relatieve nietigheidsgronden, en met name uit artikel 56, lid 2, blijkt dat een vordering tot nietigverklaring moet worden afgewezen wanneer met zekerheid wordt vastgesteld dat het conflict met het oudere Uniemerk na afloop van de nietigheidsprocedure niet langer bestaat.
Bijgevolg is het Gerecht van oordeel dat de houder van een ouder industriële- eigendomsrecht als bedoeld in artikel 52, lid 2, onder d), van verordening nr. 40/94 moet aantonen dat hij het gebruik van het litigieuze Uniemerk kan verbieden, niet alleen op de datum van indiening of voorrang van dat merk, maar ook op de datum waarop het EUIPO uitspraak doet over de vordering tot nietigverklaring. In casu stelt het Gerecht vast dat Style & Taste niet heeft aangevoerd, laat staan aangetoond, dat het naar Spaans recht mogelijk was om het gebruik van een Uniemerk te verbieden op grond van een Spaans model waarvan de inschrijving is verstreken. Bijgevolg is het Gerecht van mening dat het gebruik van het litigieuze merk op de datum van de bestreden beslissing niet meer kon worden verboden op grond van het oudere model waarop Style & Taste zich heeft beroepen.
(
1
)	Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd, zelf vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1)].
(
2
)	Artikel 52, lid 2, onder d), van verordening nr. 40/94 [thans artikel 60, lid 2, onder d), van verordening 2017/1001].