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Conclusioni dell avvocato generale
Conclusioni dell avvocato generale
1. Oggetto della presente causa è il ricorso presentato dalla società BioID AG (2) contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (seconda sezione) 5 dicembre 2002, BioID/UAMI (3), con la quale è stato ha respinto il ricorso diretto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (4), del 20 febbraio 2001, (causa R 538/1999-2) (5), con la quale è stata negata la registrazione come marchio comunitario del marchio figurativo riprodotto qui di seguito.
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2. Le questioni sollevate nell’ambito del presente procedimento vertono principalmente sui criteri che occorre prendere in considerazione per valutare se un segno composto da un elemento verbale e da elementi figurativi, come nel caso di specie,
sia privo di carattere distintivo e se ne debba conseguentemente negare la registrazione come marchio comunitario, in base all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94 (6) .
I – Il contesto normativo
3. Ai sensi dell’art. 4 del regolamento, possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
4. L’art. 7 del regolamento riguarda gli impedimenti assoluti alla registrazione. Esso dispone quanto segue:
«1.	Sono esclusi dalla registrazione:
a)	i segni che non sono conformi all’articolo 4;
b)	i marchi privi di carattere distintivo;
c)	i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
d)	i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;
(…)
2.	Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità.
3.	Il paragrafo 1, lettere b), c) e d) non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto.»
II – Antefatti della controversia
5. L’8 luglio 1998 la ricorrente presentava all’UAMI una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno sopra riprodotto.
6. La registrazione di tale segno veniva richiesta per prodotti e servizi rientranti in diverse classi dell’Accordo di Nizza (7) e consistenti in software, hardware e altri apparecchi atti al controllo delle autorizzazioni d’accesso grazie all’identificazione di esseri umani per mezzo di segni particolari biometrici, nonché in servizi di telecomunicazione collegati ai suddetti sistemi di identificazione (8) .
7. Con decisione 25 giugno 1999 l’esaminatore respingeva la domanda sulla base dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento, in quanto il marchio richiesto era privo di carattere distintivo.
8. La seconda commissione di ricorso dell’UAMI respingeva il ricorso presentato dalla ricorrente per il medesimo motivo. La ua valutazione si basava sulle definizioni del termine «bio» in tedesco e in inglese, nonché dell’abbreviazione «ID» contenuta nei dizionari on-line in materia di telecomunicazioni e di informatica. Da tali definizioni la commissione aveva dedotto che l’acronimo «BioID» costituiva un’abbreviazione dei termini «biometric identification» (identificazione biometrica) e che pertanto designasse il tipo e la destinazione dei prodotti e dei servizi contemplati dalla domanda di registrazione. A suo giudizio, un consumatore alla ricerca di un sistema di sicurezza che si trovasse di fronte a prodotti e servizi designati con la formula «BioID» capirebbe subito che si tratta dell’identificazione delle caratteristiche di esseri viventi.
9. Sempre secondo la stessa commissione, considerate le espressioni utilizzate dai concorrenti della ricorrente, sussisteva un interesse a che questi ultimi potessero servirsi dell’acronimo «BioID» per pubblicizzare i propri prodotti e servizi.
10. Essa infine sosteneva che gli elementi grafici che compongono il segno in oggetto non gli conferiscono alcun carattere distintivo e non alterano affatto il suo carattere puramente descrittivo.
11. La ricorrente proponeva dinanzi al Tribunale un ricorso contro la decisione controversa.
III – La sentenza impugnata
12. A sostegno del suo ricorso, la ricorrente ha dedotto due motivi, fondati rispettivamente sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), e dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento.
13. Il Tribunale ha respinto il ricorso. Esso ha dichiarato che il motivo vertente sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento doveva essere respinto relativamente a tutte le categorie di prodotti e servizi indicati nella domanda di registrazione e che, di conseguenza, non occorreva esaminare il secondo motivo attinente alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento.
14. Secondo il Tribunale il marchio in oggetto e gli elementi che lo compongono, vale a dire l’acronimo «BioID» e i suoi elementi figurativi, costituiti dal tipo di carattere con cui il detto acronimo è rappresentato, il punto e l’elemento ®, sono tutti privi di carattere distintivo.
15. Esso ha altresì respinto gli argomenti della ricorrente basati sulle decisioni delle commissioni di ricorso che avevano ammesso la registrazione di altri marchi contenenti l’elemento «Bio» nonché il marchio denominativo «Bioid».
IV – Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado
16. La ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata e della decisione controversa, nonché la condanna dell’UAMI alle spese.
17. L’UAMI chiede che il ricorso venga respinto e che la ricorrente venga condannata alle spese.
A – I motivi del ricorso
18. La ricorrente spiega che il suo ricorso si basa su due motivi. In primo luogo, essa lamenta che il Tribunale ha interpretato in maniera inesatta e troppo ampia l’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento. In secondo luogo, essa sostiene che il Tribunale, se avesse interpretato correttamente la detta disposizione, avrebbe dovuto esaminare l’impedimento previsto dall’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento e concludere che neanche quest’ultimo poteva applicarsi al caso di specie.
19. Nell’ambito di questo secondo motivo, la ricorrente asserisce in via preliminare che, poiché a suo giudizio lo stato degli atti consente di statuire sulla causa, la Corte stessa può constatare che il segno in oggetto non ha carattere descrittivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento. In subordine, essa aggiunge che la Corte, nel caso in cui ritenesse di non poter statuire sull’applicazione di tale impedimento perché il Tribunale non ha effettuato sul punto le necessarie verifiche di fatto, dovrebbe rinviare la causa al Tribunale.
20. Al pari dell’UAMI, ho qualche difficoltà a capire quale sia la violazione del diritto comunitario che la ricorrente ritiene presente nella sentenza impugnata nell’ambito di questo secondo motivo. Infatti, essa non contesta che il Tribunale, nei limiti in cui ha ritenuto che alla registrazione del marchio in oggetto ostava l’impedimento di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento, poteva legittimamente evitare di esaminare il motivo attinente alla violazione della medesima disposizione, lett. c), del regolamento, poiché, come risulta dalla lettera del n. 1 del suddetto articolo, è sufficiente che sia applicabile uno degli impedimenti assoluti affinché il segno di cui trattasi non possa essere registrato (9) .
21. Nell’argomentazione dedotta a sostegno di questo motivo, la BioID chiede infatti unicamente che la Corte, nell’ipotesi in cui il primo motivo invocato nell’ambito del presente ricorso venga dichiarato fondato, statuisca essa stessa sul secondo motivo invocato dinanzi al Tribunale contro la decisione controversa, come ha facoltà di fare in forza dell’art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia (10) a norma del quale, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale e può statuire essa stessa sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.
22. Sulla base di quanto precede deduco che i motivi invocati dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso a sostegno delle sue conclusioni volte all’annullamento della sentenza impugnata si riducono in realtà a uno solo, attinente alla violazione da parte del Tribunale dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento.
23. Nell’ambito di questo motivo unico la ricorrente invoca quattro censure. In primo luogo, essa lamenta che il Tribunale non ha basato la sua valutazione dell’idoneità del segno di cui trattasi a possedere carattere distintivo sull’impressione prodotta dallo stesso nel suo complesso. In secondo luogo, essa addebita al Tribunale di non aver tenuto conto del suo argomento secondo il quale non si è potuto dimostrare che il segno in oggetto era effettivamente utilizzato dal pubblico o da concorrenti. In terzo luogo, essa sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di valutazione giuridica ritenendo che i marchi simili registrati non costituissero indici del carattere distintivo del segno in questione, in tal modo violando il principio della parità di trattamento.
24. Inoltre, in udienza la ricorrente ha fatto valere che il Tribunale ha basato la propria valutazione sul criterio secondo il quale i marchi idonei ad essere normalmente utilizzati per la presentazione dei prodotti e dei servizi interessati non possono essere registrati mentre, come sancito dalla Corte nella sentenza 16 settembre 2004, SAT.1/UAMI (11), tale criterio non è pertinente nell’ambito dell’esame dell’impedimento alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento.
25. L’UAMI ha sostenuto che tale argomento non era stato dedotto dalla ricorrente nell’atto introduttivo del presente ricorso, ma non ne ha contestato la ricevibilità. Rilevo ugualmente però che tale argomento non era stato espressamente menzionato nel ricorso. Tuttavia, neanch’io ritengo che si tratti di un motivo nuovo, ai sensi dell’art. 42 del regolamento di procedura, applicabile ai ricorsi contro le pronunce del Tribunale di primo grado in forza dell’art. 118 dello stesso regolamento, ai sensi dei quali i motivi fatti valere per la prima volta nella replica o nella controreplica o nel corso della fase orale d el procedimento vanno dichiarati irricevibili (12) . Si tratta, a mio avviso, di considerazioni con cui la ricorrente cerca di dimostrare la realtà e la rilevanza del motivo attinente alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento, invocato nell’atto introduttivo del ricorso. Si tratta pertanto effettivamente di un argomento presentato a sostegno di tale motivo (13), che pertanto può essere fatto valere regolarmente in corso d’istanza, a condizione che sia rispettato il principio del contraddittorio. Faccio notare, al riguardo, che l’UAMI ha avuto la possibilità di replicare a tale censura nel corso della fase orale del procedimento. Inoltre, non si può sostenere che tale argomento modifichi l’oggetto della controversia sottoposta al Tribunale perché critica la risposta data da quest’ultimo al motivo dinanzi ad esso dedotto e basato sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento. A mio avviso pertanto non sussistono elementi che ostino all’esame di tale argomento.
26. Prima di esaminare queste diverse censure, effettuerò una sintetica esposizione della giurisprudenza a mio avviso rilevante in merito all’interpretazione degli impedimenti alla registrazione previsti dall’art. 7, n. 1, del regolamento, utili nel caso di specie, nonché al metodo di analisi di questi motivi di rigetto nel caso in cui il segno di cui si chiede la registrazione sia composto da più elementi. Richiamerò inoltre le conseguenze che la Corte ha tratto da tale giurisprudenza nella sentenza SAT.1/UAMI, citata in precedenza, nella quale essa ha statuito sul ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale 2 luglio 2002, SAT.1/UAMI, (SAT.2) (14), i cui motivi sono simili a quelli della sentenza impugnata.
B – La giurisprudenza rilevante e la sentenza SAT.1/UAMI
27. L’esposizione della giurisprudenza rilevante deve partire dalla funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa (15) .
28. L’art. 7, n. 1, del regolamento è diretto ad impedire la registrazione come marchi di segni considerati, per loro natura, inidonei ad assolvere a tale funzione, Infatti, ai sensi delle lett. b) e c) di tale disposizione, si considerano inidonei a costituire un marchio, salvo acquisizione di un carattere distintivo attraverso l’uso, i marchi privi di carattere distintivo per quel che riguarda i prodotti e i servizi per i quali si chiede la registrazione, nonché quelli che sono composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possano servire per designare i suddetti prodotti o servizi o le loro caratteristiche.
29. Secondo la giurisprudenza, le sfere di applicazione rispettive degli impedimenti alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), c) e d), del regolamento si sovrappongono. Considerato il contenuto di ciascuno di tali impedimenti, sarei persino incline a pensare che i segni contemplati alle lett. c) e d) di tale disposizione costituiscono sottoinsiemi della più ampia categoria dei segni privi di carattere distintivo ai sensi della lett. b) del medesimo articolo. Infatti, per quanto riguarda i segni e le indicazioni di cui all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento, è stato dichiarato che un marchio denominativo che sia descrittivo delle caratteristiche di prodotti o servizi indicati nella domanda di registrazione ai sensi di tale disposizione è, per questo stesso motivo, necessariamente privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento (16) .
30. Pertanto, le condizioni necessarie affinché un segno rientri nel suddetto sottoinsieme previsto dall’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sono particolari e vanno interpretate in funzione dell’interesse generale tipico di tale motivo di rigetto. E’ quanto espresso dalla Corte quando descrive l’economia generale dell’art. 7, n. 1, del regolamento, spiegando che i singoli motivi di impedimento alla registrazione indicati da tale disposizione sono indipendenti l’uno dall’altro, esigono un esame separato (17) e vanno interpretati alla luce dell’interesse generale ad essi sottostante che può, anzi, deve rispecchiare considerazioni differenti, a seconda del motivo di rigetto in questione (18) .
31. Secondo una giurisprudenza consolidata, l’impedimento alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento consiste nel fatto che i segni o le indicazioni di cui trattasi possano essere liberamente utilizzati da tutti. Si tratta di impedire che tali segni o indicazioni siano riservati ad una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. Tale interesse generale implica dunque che tutti i segni o le indicazioni idonei a designare le caratteristiche dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione siano lasciati alla libera disponibilità delle imprese, affinché queste li possano utilizzare anche descrivendo le stesse caratteristiche dei loro prodotti (19) .
32. Inoltre, non è necessario che i segni e le indicazioni che compongono il marchio contemplato dal suddetto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, per descrivere prodotti o servizi come quelli per i quali è presentata la domanda oppure di caratteristiche dei suddetti prodotti o servizi. Come indicato dalla lettera stessa di tale disposizione, è sufficiente che tali segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo pertanto non può essere registrato in forza di tale disposizione se, in almeno uno dei suoi potenziali significati, designa una caratteristica dei prodotti o dei servizi interessati.
33. Scopo dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento è pertanto quello di lasciare a disposizione di tutti gli operatori economici i segni che sono idonei ad essere utilizzati per descrivere i prodotti o i servizi indicati nella domanda di registrazione o le caratteristiche di tali prodotti o servizi. L’esigenza di disponibilità sottesa a tale disposizione di conseguenza verte sui segni e sulle indicazioni che hanno valore descrittivo.
34. Quanto all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento, esso persegue, per tutti i segni da esso contemplati, un obiettivo di interesse generale diverso, che non si confonde con quello di garantire la loro disponibilità per l’insieme degli operatori economici.
35. E’ vero che nella sentenza Libertel, citata in precedenza, la Corte ha dichiarato che, per quanto attiene alla registrazione come marchio di un colore specifico, senza limitazioni spaziali, l’interesse generale sottostante all’art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104, le cui disposizioni sono identiche a quelle dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento, è volto a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione (20) .
36. Tuttavia, come confermato dalla sentenza SAT.1/UAMI, già citata, questa interpretazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento contenuta nella sentenza Libertel, secondo la quale questo impedimento alla registrazione perseguirebbe anche un obiettivo di disponibilità, non dev’essere estesa a tutti i tipi di segni rientranti nella sua sfera di applicazione. Per quanto riguarda i colori, tale obiettivo di disponibilità, che dev’essere tenuto in considerazione nel valutare la loro idoneità a possedere carattere distintivo per i prodotti ed i servizi indicati nella domanda di registrazione, è stato giustificato dalla constatazione effettuata dalla Corte nella suddetta sentenza, secondo la quale il numero di colori differenti effettivamente disponibili per gli operatori economici era assai ridotto (21) .
37. Nella sentenza SAT.1/UAMI sopramenzionata (22) la Corte ha dichiarato che l’interesse generale sottostante a tale disposizione si confonde con la funzione principale del marchio, sopra rammentata. Si tratta di non registrare come marchio e di non conferire la tutela che ne deriva a segni non idonei ad assolvere alla funzione di un marchio per i prodotti e i servizi interessati. Da ciò essa ha tratto la conclusione che il criterio in forza del quale non possono essere registrati i marchi idonei ad essere comunemente usati nel commercio per la presentazione dei prodotti o dei servizi interessati non è applicabile allorché si valuti l’idoneità di un segno ad avere carattere distintivo per questi prodotti o servizi (23) .
38. Pertanto, dal fatto che un segno non descrittivo potrebbe essere utilizzato nel commercio per la presentazione dei prodotti e dei servizi interessati non si può dedurre che esso è necessariamente privo di carattere distintivo per i suddetti prodotti e servizi. In altri termini, nel caso di un segno che non è descrittivo e non rientra nella sfera di applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento, il fatto o la semplice possibilità che esso venga utilizzato per la presentazione nel commercio dei prodotti e dei servizi interessati non implica che esso sia privo di carattere distintivo con riferimento a siffatti prodotti e servizi (24) .
39. Infine, per quanto riguarda il metodo con cui occorre valutare se un segno composto da più elementi ricada o meno in uno degli impedimenti alla registrazione previsti dall’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento, secondo una giurisprudenza consolidata anche per questo tipo di valutazione occorre prendere in considerazione l’impressione prodotta da tale segno nel suo complesso (25) . Tale esigenza risponde all’affermazione secondo cui, di norma, un consumatore medio percepisce un marchio come un tutt’unico, senza soffermarsi ad esaminarne i singoli dettagli.
40. È peraltro pacifico che detta regola non osta a che si effettui un esame separato per ciascuno degli elementi che compongono il segno di cui trattasi. Tale esame è conforme al contenuto dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento
che, lo ricordo, osta alla registrazione di marchi «composti esclusivamente da segni o indicazioni» descrittivi. Esso è altresì idoneo a soddisfare le esigenze di motivazione e di certezza del diritto di cui necessitano gli operatori economici, specie quelli che si confrontano con le difficoltà poste dall’elaborazione di un marchio di livello internazionale, in particolare allorché si valuti l’idoneità di un segno a possedere carattere distintivo, valutazione che possiede un margine di soggettività maggiore rispetto agli altri motivi di diniego alla registrazione.
41. Tuttavia, è evidente che non basta constatare che l’impedimento alla registrazione esaminato si applica a ciascuno degli elementi che compongono il segno di cui trattasi affinché se ne possa negare la registrazione.
42. Infatti, anche quando un marchio è composto da più elementi ognuno dei quali sia descrittivo delle caratteristiche dei prodotti o dei servizi contemplati dalla domanda di registrazione, è ancora necessario che tale carattere descrittivo sia constatato per il marchio nel suo complesso (26) . Difatti, se per regola generale la semplice combinazione di elementi ciascuno dei quali sia descrittivo di caratteristiche dei prodotti o dei servizi per i quali si chiede la registrazione resta di per sé descrittiva delle suddette caratteristiche, poiché il semplice fatto di ricomprendere tali elementi senza apportarvi modifiche insolite, specie di ordine sintattico o semantico, può dar vita unicamente ad un marchio composto esclusivamente da segni o indicazioni che siano idonei, nel commercio, a designare caratteristiche dei suddetti prodotti o servizi, è tuttavia possibile che tale combinazione non sia descrittiva se ricorrono talune condizioni (27) .
43. Parimenti, nella già citata sentenza SAT.1/UAMI la Corte ha dichiarato che, quando si tratta di valutare se un marchio composto da più elementi è privo di carattere distintivo riguardo ai prodotti e ai servizi interessati, tale valutazione deve comunque dipendere da un esame dell’insieme composto da tutti i suddetti elementi e che il mero fatto che ciascuno di essi, considerato separatamente, sia privo di carattere distintivo non esclude che la combinazione che essi formano possa presentare un carattere distintivo (28) .
44. Occorre ora ricordare qual è stata l’applicazione che la Corte ha fatto di tale giurisprudenza nella citata sentenza SAT.1/UAMI.
45. In detta sentenza, il ricorso era diretto all’annullamento della sentenza SAT.1/UAMI (SAT.2), con cui il Tribunale aveva confermato il rifiuto di registrare il marchio denominativo «SAT.2» per i servizi indicati nella domanda di registrazione che presentavano un nesso con la diffusione via satellite. Il Tribunale ha ritenuto che il sintagma «SAT.2», considerati i suoi elementi costitutivi, fosse privo del carattere distintivo di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento, in relazione a tali servizi.
46. Nella sentenza SAT.1/UAMI (SAT.2), il Tribunale ha esaminato i diversi elementi che componevano il marchio denominativo «SAT.2» rilevando, innanzi tutto, che l’elemento «SAT» era privo di carattere distintivo in relazione ai servizi in oggetto, in quanto si trattava dell’abbreviazione usuale del vocabolo «satellite» nelle lingue tedesca e inglese, che tale vocabolo non si discostava, in quanto abbreviazione, dalle regole lessicali di queste lingue e che designava una caratteristica della maggior parte dei servizi interessati.
47. Esso ha poi osservato che gli elementi «2» e «.» erano comunemente utilizzati, nel commercio, per la presentazione dei servizi interessati e che di conseguenza essi erano privi di carattere distintivo.
48. Da tali osservazioni il Tribunale ha dedotto che, in via generale, il fatto che un marchio complesso come SAT.2 fosse composto soltanto di elementi privi di carattere distintivo permetteva di concludere che detto marchio, considerato nel suo insieme, era idoneo anche a essere comunemente usato nel commercio per la presentazione dei prodotti o dei servizi interessati.
49. Infine, esso ha dichiarato che tale conclusione poteva essere invalidata solo nell’ipotesi in cui indizi concreti, quali, in particolare, il modo inusuale in cui i diversi elementi sono combinati, mostrino che il marchio complesso rappresenta qualcosa di più della somma degli elementi di cui è composto. Il Tribunale ha affermato che il sintagma «SAT.2» era composto in modo abituale ed ha giudicato irrilevante l’argomento della ricorrente secondo cui il marchio richiesto, considerato nel suo insieme, era dotato di un elemento di fantasia.
50. Alla luce di tali elementi, la Corte ha dichiarato, in primo luogo, che il Tribunale aveva valutato l’esistenza di un carattere distintivo del sintagma «SAT.2» essenzialmente facendo ricorso ad un’analisi separata di ciascuno degli elementi di quest’ultimo. A suo giudizio, esso si era fondato sulla presunzione che alcuni elementi, di per se stessi privi di carattere distintivo, una volta combinati non possano presentare tale carattere e non, come avrebbe dovuto fare, sulla percezione globale di tale sintagma da parte del consumatore medio. Secondo la Corte, il Tribunale aveva esaminato l’impressione complessiva prodotta dal sintagma solo in modo subordinato, negando qualsiasi rilevanza ad alcuni dati, come l’esistenza di un elemento di fantasia, che devono essere presi in considerazione in tale analisi.
51. In secondo luogo, la Corte ha giudicato che il criterio considerato dal Tribunale, in forza del quale non possono essere registrati i marchi idonei ad essere comunemente usati nel commercio per la presentazione dei prodotti o dei servizi interessati, è pertinente nell’ambito dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento, ma non rappresenta quello sotto il cui profilo deve essere interpretata la lett. b) di tale norma.
52. È sulla base di queste considerazioni preliminari che procederò ad esaminare le censure fatte valere a sostegno del motivo basato sulla violazione, da parte del Tribunale, dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento. Analizzerò innanzi tutto la prima censura, attinente all’omessa considerazione dell’impressione complessiva, unitamente alla quarta, basata sulla presa in esame di un criterio non pertinente. Nell’ambito di tali censure la ricorrente critica i medesimi punti dei motivi della sentenza impugnata.
C – L’omessa considerazione dell’impressione complessiva e la presa in esame di un criterio di valutazione non pertinente
1. Argomenti delle parti
53. La BioID sostiene, in primo luogo, che il Tribunale ha commesso un errore nel valutare l’idoneità del segno in oggetto ad avere carattere distintivo, ritenendo che i consumatori interessati dai prodotti e dai servizi indicati nella domanda di registrazione siano persone generalmente ben informate, mentre i suddetti prodotti e servizi sono destinati all’insieme dei consumatori.
54. La ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale, pur avendo ricordato che l’idoneità di un segno composto da più elementi a possedere carattere distintivo dev’essere valutata alla luce dell’impressione che esso produce nel suo complesso, non ha poi proceduto a detto esame. A suo avviso, il Tribunale si è limitato ad effettuare un esame dei vari elementi che compongono il segno in oggetto, ossia l’acronimo «BioID» e gli elementi figurativi.
55. Secondo la BioID, infine, il criterio in base al quale il Tribunale ha dichiarato che il segno controverso era privo di carattere distintivo è stato dichiarato non pertinente.
56. L’UAMI ricorda in sostanza che, nell’ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, la ricorrente non è legittimata ad ottenere il controllo della valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale.
57. Esso inoltre sostiene che il Tribunale ha ricapitolato le regole che definiscono l’esame dei diversi elementi di un marchio complesso e le ha applicate senza commettere errori di diritto. Secondo l’UAMI, il Tribunale ha correttamente indicato che un marchio complesso, composto da elementi privi di carattere distintivo in relazione ai prodotti e ai servizi interessati, non possiede un carattere maggiormente distintivo allorché viene considerato nel suo complesso se non vi sono indizi concreti ad indicare che esso rappresenta più della somma degli elementi di cui è composto. Il Tribunale quindi avrebbe con evidenza effettuato una valutazione complessiva conforme ai principi esposti.
58. Infine, per quanto riguarda le conseguenze derivanti dalla citata sentenza SAT.1/UAMI, relativamente al criterio preso in considerazione nella sentenza impugnata, il Tribunale non avrebbe commesso alcun errore di diritto, perché ha ritenuto che, nel caso di specie, il pubblico rilevante fosse un pubblico ristretto. La possibile utilizzazione del segno in oggetto ai fini della presentazione dei prodotti e dei servizi interessati confermerebbe quindi che esso non possiede, in relazione a questi ultimi, carattere distintivo.
2. 	Valutazione
59. Come fa notare l’UAMI, è vero che la ricapitolazione compiuta dal Tribunale delle regole che disciplinano l’esame dell’idoneità di un segno a possedere carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento, non è viziata da alcun errore di diritto. Infatti, il Tribunale ha ricordato giustamente che il carattere distintivo di un segno dev’essere valutato, da un lato, con riferimento ai prodotti e ai servizi per i quali ne viene richiesta la registrazione e, dall’altro lato, in relazione alla percezione che di esso ha il pubblico cui ci si rivolge.
60. L’UAMI è altresì nel giusto quando afferma che la valutazione del Tribunale secondo cui il pubblico destinatario è costituito nel caso di specie da un «pubblico avveduto» riguardo al settore dei prodotti e dei servizi indicati nella domanda di registrazione, è una valutazione di fatto che rientra nella competenza propria di tale giudice e che non costituisce quindi una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di snaturamento degli elementi del fascicolo (29) .
61. Il Tribunale, dopo aver ricordato che il segno in oggetto risulta costituito da un elemento verbale e da elementi di tipo figurativo, ha infine dichiarato giustamente che, ai fini della valutazione del suo carattere distintivo, occorre considerarlo nel suo insieme. Tuttavia, al pari della ricorrente, ritengo che il Tribunale non abbia compiuto tale esame nella sentenza impugnata.
62. Difatti, ai punti 28 e 29 di tale sentenza, il Tribunale ha spiegato che l’acronimo l’acronimo «BioID» è composto da due elementi, «Bio» e «ID» che nella lingua inglese costituiscono, rispettivamente, un’abbreviazione corrente del sostantivo «identification», e un’abbreviazione sia degli aggettivi «biological» (biologico) o «biometrical» (biometrico), sia del sostantivo «biology» (biologia). Da ciò esso ha dedotto che l’acronimo «BioID» è composto da abbreviazioni appartenenti al lessico della lingua di riferimento, non rivela alcuna differenza rispetto alle regole lessicali di tale lingua e, quindi, non è inusuale nella sua struttura. Il Tribunale ha ritenuto che, considerati i prodotti e servizi indicati nella domanda di marchio, il pubblico rilevante comprende l’acronimo «BioID» nel senso di «biometrical identification» (identificazione biometrica).
63. Ai punti 30 e 32 della sentenza impugnata il Tribunale ha poi dichiarato che l’identificazione biometrica costituisce una delle funzioni tecniche dei prodotti oggetto della domanda di registrazione e che si riferisce direttamente a una delle qualità dei servizi indicati in tale domanda o presenta con questi ultimi un nesso funzionale.
64. Da queste considerazioni di fatto, che non compete alla Corte rimettere in discussione nell’ambito del presente ricorso, il Tribunale ha dedotto, al punto 34, che l’acronimo «BioID» è privo di carattere distintivo per quanto riguarda i prodotti e i servizi oggetto della domanda di marchio.
65. Il Tribunale ha poi preso in esame gli elementi figurativi del segno controverso. Per quanto riguarda le caratteristiche tipografiche dell’acronimo «BioID», come rappresentato nel marchio in oggetto, esso ha spiegato che i caratteri in fondita Arial, e di spessore diverso in funzione delle lettere, sono comunemente usati nei rapporti commerciali per la presentazione di ogni tipo di prodotti e servizi. Inoltre, lo stesso vale per il punto, elemento che viene comunemente utilizzato come l’ultimo di più elementi di un marchio denominativo, ad indicare che si tratta di un’abbreviazione.
66. Infine, per quanto riguarda l’elemento grafico ®, secondo il Tribunale l’UAMI ha giustamente dichiarato, in udienza, che la funzione di quest’ultimo si limita ad indicare che si tratta di un marchio che è stato registrato per un determinato territorio e che, in mancanza di una tale registrazione, l’impiego di questo elemento sarebbe tale da indurre il pubblico in errore. Esso inoltre ha rilevato che detto elemento, combinato con uno o più altri segni, è comunemente utilizzato, nei rapporti commerciali, nella presentazione di ogni tipo di prodotti e servizi.
67. Il Tribunale ha proseguito il suo ragionamento ai punti 40‑44 della sentenza impugnata con la motivazione esposta qui di seguito:
«40	Pertanto, gli elementi grafici esaminati sopra, ai punti 38 e 39, possono essere utilizzati, nei rapporti commerciali, per la presentazione dei prodotti e servizi oggetto della domanda di marchio e sono, quindi, privi di carattere distintivo per quanto riguarda tali prodotti e servizi.
41	Ne consegue che il marchio richiesto è costituito da una combinazione di elementi ognuno dei quali, essendo utilizzabile comunemente, nei rapporti commerciali, per la presentazione dei prodotti e servizi che rientrano nelle categorie indicate nella domanda di marchio, è privo di carattere distintivo rispetto a tali prodotti e servizi.
42	Inoltre, dalla giurisprudenza si evince che il fatto che un marchio complesso sia composto unicamente da elementi privi di carattere distintivo rispetto ai prodotti o servizi cui si riferisce consente di concludere che tale marchio, considerato nel suo insieme, può ugualmente essere utilizzato comunemente, nei rapporti commerciali, per la presentazione di tali prodotti o servizi. Una tale conclusione può essere invalidata solo nell’ipotesi in cui indizi concreti, quale, in particolare, il modo in cui i vari elementi sono combinati, indichino che il marchio complesso, considerato nel suo insieme, rappresenta più della somma degli elementi da cui è composto [v., nello stesso senso, le conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer presentate il 31 gennaio 2002 nella causa (…) Koninklijke KPN Nederland (già citata), paragrafo 65].
43	Nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non risulta che esistano indizi di questo tipo. Infatti, la struttura del marchio richiesto, caratterizzata essenzialmente dalla combinazione di un acronimo descrittivo, con le caratteristiche tipografiche descritte sopra, al punto 37, da un lato, e gli elementi grafici indicati ai precedenti punti 38 e 39, dall’altro, non consente di escludere la conclusione secondo la quale il marchio, considerato nel suo insieme, può essere comunemente utilizzato, nei rapporti commerciali, per la presentazione dei prodotti e servizi che rientrano nelle categorie indicate nella domanda di marchio.
44	Pertanto, il marchio richiesto è privo di carattere distintivo riguardo alle categorie di prodotti e servizi in questione.»
68. Dall’esame di questi motivi emerge a mio avviso che il Tribunale, come nella citata sentenza SAT.1/UAMI (SAT.2), ha valutato l’esistenza di un carattere distintivo del segno contestato limitandosi ad analizzare separatamente i diversi elementi che lo compongono. In termini quasi identici a quelli del punto 49 della suddetta sentenza, esso si è basato, al punto 42 della sentenza impugnata, sulla presunzione che elementi privi di carattere distintivo non possono presentare tale carattere, una volta combinati, e non sulla percezione complessiva di tale segno da parte del pubblico rilevante, come avrebbe dovuto fare. Come nella sentenza SAT.1/UAMI (SAT.2), il Tribunale ha esaminato l’impressione d’insieme prodotta dal segno contestato solo in subordine.
69. Pertanto, rilevo che nella sentenza impugnata il Tribunale ha analizzato il carattere distintivo del segno in oggetto seguendo lo stesso metodo applicato nella citata sentenza SAT.1/UAMI (SAT.2).
70. Inoltre, nel presente caso il Tribunale si è trovato di fronte non ad un marchio denominativo, come nella causa SAT.1/UAMI (SAT.2), bensì ad un marchio figurativo, composto da un elemento verbale e da più elementi figurativi. Come abbiamo visto, l’elemento verbale «BioID» è stato considerato descrittivo dei prodotti e dei servizi indicati nella domanda di marchio o delle loro caratteristiche. Da ciò il Tribunale ha giustamente dedotto che tale elemento del segno in oggetto era privo di carattere distintivo.
71. D’altro canto, ai punti 35 e 36 della sentenza impugnata, il Tribunale ha contestato l’analisi compiuta dalla seconda commissione di ricorso, in base alla quale tale marchio è privo di carattere distintivo, poiché l’elemento denominativo è descrittivo e la rilevanza relativa degli elementi figurativi è «irrisoria» rispetto a quella del detto elemento denominativo.
72. In particolare, al punto 36 della sentenza impugnata il Tribunale si è infatti espresso nei seguenti termini:
«A tale proposito, occorre rilevare che l’assenza di carattere distintivo di un marchio complesso non può essere determinata in funzione della rilevanza relativa di alcuni degli elementi che lo compongono rispetto a quella di altri elementi dello stesso marchio, per i quali l’assenza di carattere distintivo è comprovata. Infatti, un marchio complesso non può ricadere nell’ambito di applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (…) quando uno solo degli elementi da cui è composto è distintivo rispetto ai prodotti o ai servizi in questione. Orbene, questo può avvenire anche qualora l’unico elemento distintivo del marchio complesso non sia dominante rispetto agli altri elementi che compongono il detto marchio (…)».
73. Nutro qualche riserva circa la correttezza dell’analisi effettuata dal Tribunale in queste due ultime frasi. In primo luogo, come abbiamo visto, secondo la giurisprudenza quel che riveste carattere determinante è il fatto che il segno in oggetto, considerato nel suo insieme, possa avere per il pubblico rilevante un carattere distintivo riguardo ai prodotti e ai servizi oggetto della domanda di registrazione. Di conseguenza, così come non si può presupporre che un segno composto di elementi che isolatamente non possiedono carattere distintivo sia esso stesso privo di tale carattere, mi sembra difficile ritenere che la presenza, nel segno complesso, di un elemento che di per sé potrebbe avere carattere distintivo sia sufficiente a conferire tale carattere al segno nel suo insieme.
74. Difatti, nel caso in cui il segno figurativo per il quale si chiede la registrazione sia composto da un elemento denominativo, come l’acronimo «BioID», che è interamente descrittivo perché non contiene altri termini non descrittivi, non riesco a capire come potrebbe riconoscersi a detto segno nel suo insieme un carattere distintivo se il suddetto elemento denominativo possiede carattere dominante rispetto agli elementi figurativi del segno. In un caso di questo tipo, vi è ragione di pensare che è su tale elemento denominativo che si concentrerà l’attenzione del pubblico rilevante e che impedirà di percepire il segno nel suo insieme come un’indicazione di origine.
75. A mio avviso pertanto, si può riconoscere carattere distintivo ad un segno figurativo composto da un elemento denominativo interamente descrittivo soltanto se esso contiene elementi figurativi di per sé distintivi che colpiscono lo spirito del pubblico rilevante tanto da catturarne l’attenzione al posto dell’elemento denominativo, oppure elementi figurativi che possano «cancellare» il significato di tale elemento denominativo e conferire al segno, considerato nel suo insieme, un effetto distintivo.
76. Se in linea generale un elemento denominativo si ricorda meglio di elementi figurativi, mi rendo però pienamente conto che tali condizioni possono difficilmente essere considerate come soddisfatte. Peraltro, anche se da ciò deriva che la registrazione come marchi di segni figurativi di questo tipo dovrebbe risultare in pratica difficile o limitata a casi eccezionali, tale rigore mi sembra debba imporsi al fine di evitare che la registrazione di marchi di questo tipo possa avere l’effetto, in attuazione dei criteri abitualmente seguiti per valutare l’esistenza di un rischio di confusione, di conferire al loro titolare diritti esclusivi su un elemento denominativo interamente descrittivo delle caratteristiche dei prodotti e dei servizi interessati.
77. Infine, come sostenuto giustamente dalla ricorrente, il Tribunale ha basato la sua valutazione su un criterio non pertinente nell’ambito dell’applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento.
78. Infatti, l’assenza di carattere distintivo negli elementi che compongono il segno controverso è stata dedotta dal Tribunale dalla circostanza che essi sono idonei ad essere utilizzati nel commercio per la presentazione dei prodotti e dei servizi indicati nella domanda di registrazione.
79. Orbene, come abbiamo visto, se detto criterio è pertinente per un elemento descrittivo dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione ovvero delle loro caratteristiche, come avviene nel caso di specie per l’elemento denominativo «BioID», non lo è invece per elementi figurativi come i caratteri in fondita Arial, un semplice punto o l’elemento ®. Il semplice fatto che tali elementi, che di per sé non posseggono natura descrittiva dei prodotti e dei servizi interessati, possano essere utilizzati per la loro presentazione nel commercio non implica che essi siano privi di qualsiasi carattere distintivo per quel che riguarda i suddetti prodotti e servizi.
80. Allo stesso modo, quando al punto 43 della sentenza impugnata il Tribunale ha dedotto che il segno in questione è privo di carattere distintivo dalla valutazione secondo cui «il marchio, considerato nel suo insieme, può essere comunemente utilizzato, nei rapporti commerciali, per la presentazione dei prodotti e servizi» indicati nella domanda di marchio, ritengo che esso abbia interpretato in modo erroneo l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento.
81. Da ciò concludo che la sentenza impugnata risulta viziata dai medesimi errori di diritto della citata sentenza SAT.1/UAMI (SAT.2). Propongo pertanto alla Corte di trarne le stesse conseguenze cui è pervenuta nella sentenza SAT.1/UAMI, citata in precedenza, e di dichiarare che la sentenza impugnata dev’essere annullata.
82. Tenuto conto di tale proposta, prenderò in esame soltanto in via subordinata le altre due censure dedotte dalla ricorrente a sostegno del motivo attinente alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento.
D – Sull’omessa presa in considerazione dell’argomento della ricorrente secondo il quale non è stato dimostrato che il segno in oggetto era effettivamente utilizzato dal pubblico o da alcuni concorrenti
83. La BioID accusa il Tribunale di non aver tenuto in considerazione il suo argomento secondo cui non è stato dimostrato che il segno controverso era effettivamente utilizzato dal pubblico o dai suoi concorrenti. Esso non avrebbe tenuto conto neppure del fatto che tale segno non compare nei dizionari e non costituisce un termine tecnico.
84. La BioID sostiene inoltre che il Tribunale ha proceduto ad una valutazione erronea dei fatti ritenendo il termine «Bio» un’abbreviazione mentre si tratta di un prefisso, e considerando che l’acronimo «BioID» non presenta una struttura inusuale.
85. Per quanto riguarda l’acronimo «BioID», a mio avviso il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel ritenere che, per poter opporre il diniego di registrazione previsto dall’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento, non fosse necessario fornire la prova dell’utilizzo effettivo di tale acronimo per designare i prodotti o i servizi indicati nella domanda di registrazione.
86. Infatti, come sancito nella sentenza UAMI/Wrigley, già citata (30), perché si possa opporre il diniego di registrazione ex art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.
87. Per quel riguarda poi l’analisi compiuta dal Tribunale riguardo alla comprensione da parte del pubblico rilevante degli elementi «Bio» e «ID», si tratta di valutazioni di fatto e la ricorrente non dimostra che il Tribunale abbia snaturato il senso di tali elementi.
88. Quanto infine all’argomento relativo alla prova dell’utilizzazione del segno, così come compare nel suo insieme, per la presentazione dei prodotti e dei servizi nel commercio, esso è sostanzialmente analogo al quarto motivo di censura in precedenza esaminato, e ho già suggerito di dichiarare che tale criterio non è rilevante ai fini della valutazione del carattere distintivo di un marchio composto da più elementi che non siano tutti descrittivi dei prodotti e dei servizi oggetto della domanda di registrazione.
E – La censura secondo la quale il Tribunale avrebbe commesso un errore di valutazione giuridica ritenendo che i marchi analoghi registrati non costituivano indice del carattere distintivo del segno in oggetto e avrebbe violato il principio della parità di trattamento
89. La BioID addebita al Tribunale di aver commesso un errore di valutazione giuridica non ritenendo che i marchi denominativi contenenti il prefisso «bio» registrati dall’UAMI costituissero indici del carattere distintivo del segno in oggetto. La BioID contesta inoltre la valutazione, compiuta dal Tribunale al punto 47 della sentenza impugnata, secondo la quale essa non aveva fatto valere motivi contenuti in tali decisioni dell’UAMI che potessero rimettere in discussione l’analisi che considera il segno in questione privo di carattere distintivo.
90. La BioID mette in discussione poi le valutazioni compiute dal Tribunale a proposito della registrazione, da parte dell’UAMI, del marchio denominativo «Bioid» per prodotti e servizi identici a quelli indicati nella domanda di registrazione controversa. Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto ritenendo che tale marchio denominativo avesse un significato diverso da quello del segno figurativo in questione perché, nel suddetto marchio denominativo, le lettere «id» sono scritte in carattere minuscolo. In tal modo il Tribunale non ha considerato il fatto che un marchio denominativo è protetto dalla sua registrazione, indipendentemente dal carattere grafico utilizzato. Inoltre, il Tribunale avrebbe violato il principio della parità di trattamento, perché non sarebbe ammissibile che l’UAMI permetta la registrazione del marchio denominativo «Bioid» e rifiuti quella del segno figurativo in oggetto, che si pronuncia in modo identico e che contiene in più elementi grafici.
91. Il problema se decisioni dell’UAMI che autorizzano la registrazione di marchi identici o comparabili al segno in oggetto possano, in linea di principio, costituire elementi suscettibili di essere presi in considerazione ai fini della valutazione del carattere distintivo di detto segno costituisce, a mio avviso, una questione di diritto che pertanto può essere sottoposta alla Corte nell’ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale.
92. Su questo punto, ritengo che il Tribunale non abbia commesso errori di diritto nella sentenza impugnata poiché, al punto 47 di essa, ha spiegato che «motivi di fatto o di diritto esposti in una decisione precedente possono, certamente, costituire argomenti a sostegno di un motivo vertente sulla violazione di una disposizione del regolamento». Con questa formula, contrariamente a quanto lascia intendere la ricorrente nella sua argomentazione, il Tribunale non ha quindi escluso che i motivi delle decisioni con le quali l’UAMI ha autorizzato la registrazione di marchi identici o comparabili al segno in oggetto possano essere presi in considerazione per valutare il carattere distintivo di quest’ultimo (31) . L’argomento della ricorrente su questo punto si basa pertanto su un’errata lettura della sentenza impugnata.
93. Per quanto riguarda l’affermazione, al punto 47 della sentenza impugnata, secondo cui nel caso di specie la ricorrente non aveva fatto valere motivi contenuti nelle decisioni dell’UAMI i quali potessero rimettere in discussione l’analisi che considera il segno in questione privo di carattere distintivo, si tratta a mio parere di una valutazione operata dal Tribunale circa gli elementi di prova dedotti dinanzi ad esso dalla ricorrente. Orbene, si deve ricordare che, come emerge dagli artt. 225 CE e 58 dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto. L’obiettivo di tale mezzo di ricorso è di consentire alle parti di ottenere non una nuova decisione sull’insieme della controversia sottoposta al Tribunale, bensì unicamente un controllo della legittimità della decisione da quest’ultimo resa. Ne consegue che spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi di prova dinanzi ad esso prodotti, salvo il caso di snaturamento di tali elementi (32) . Nelle osservazioni presentate alla Corte, la ricorrente non ha fornito elementi che possano dimostrare l’esistenza di un tale snaturamento.
94. Per quel che riguarda, infine, i rilievi sollevati dalla ricorrente riguardo alle conseguenze che il Tribunale avrebbe dovuto trarre dalla decisione con cui l’UAMI ha autorizzato la registrazione del marchio denominativo «Bioid» per prodotti e servizi definiti «stampati», «telecomunicazioni» e «realizzazione di programmi informatici», sono anch’essi privi di fondamento. In primo luogo, la valutazione contenuta al punto 48 della sentenza impugnata, secondo cui il fatto che «nel marchio denominativo “Bioid”, le lettere “id” siano minuscole è tale da differenziarlo, per quanto riguarda il suo contenuto semantico, dall’acronimo “BioID”, quale figura nel marchio richiesto», a mio avviso non prova che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che un marchio denominativo non contiene elementi figurativi né che la domanda di registrazione e la tutela che ne deriva riguardano il termine indicato nella domanda e non il modo in cui esso è scritto nella domanda stessa.
95. A mio avviso, il Tribunale ha voluto semplicemente dire che il termine «bioid», così come scritto nella domanda di marchio, non si pronuncia a priori nello stesso modo dell’acronimo «BioID», che appare chiaramente composto dai due elementi «Bio» e «ID» i quali, considerati i prodotti e i servizi interessati, possono essere intesi dal pubblico rilevante come le abbreviazioni di «biometrical identification».
96. Inoltre, detto elemento delle motivazioni della sentenza impugnata si potrebbe considerare come un motivo sovrabbondante della valutazione del Tribunale secondo cui, in sostanza, questa registrazione da parte dell’UAMI non rimette in discussione l’analisi secondo la quale il segno figurativo controverso è privo di carattere distintivo, poiché il Tribunale ha rilevato anche che detto segno e il marchio denominativo «Bioid» non sono interscambiabili. Pertanto, l’argomento dedotto dalla ricorrente contro il punto 48 della sentenza impugnata, essendo basato sulla grafia del marchio denominativo registrato dall’UAMI, potrebbe essere considerato inconferente (33) .
97. Non ritengo poi che il Tribunale, non avendo dedotto da tale registrazione che il segno in oggetto possiede effettivamente un carattere distintivo, abbia violato il principio della parità di trattamento. Anche supponendo che detto principio possa essere applicato in un caso di questo tipo (34), faccio notare che il Tribunale ha dichiarato che il segno in oggetto e il marchio denominativo registrato non sono interscambiabili. La ricorrente non ha dimostrato che tale valutazione fosse basata su uno snaturamento dei fatti. Sottolineo, al riguardo, che nel segno figurativo «BioID» la rappresentazione delle ultime due lettere in maiuscolo e con carattere di minor spessore, così come il punto che segue l’acronimo, evidenzia il fatto che l’elemento denominativo è composto da due elementi distinti, che possono essere intesi dal pubblico rilevante come le abbreviazioni di «biometrical identification», ciò che non deriva necessariamente dal termine «bioid» registrato come marchio denominativo.
98. Occorre aggiungere inoltre che la designazione dei prodotti e dei servizi per i quali il marchio denominativo è stato registrato è diversa dalla descrizione dei prodotti e dei servizi per i quali è richiesta la registrazione del segno figurativo in oggetto. Emerge infatti dal dibattimento che il suddetto marchio denominativo è stato registrato per indicare dei software registrati su supporti di dati di qualsiasi tipo, di prodotti di telecomunicazione e di programmazione per computer, senz’altra precisazione quanto alla natura dei suddetti prodotti e servizi. Orbene, nella domanda di registrazione del segno figurativo in questione si precisa che i prodotti e i servizi interessati sono, in particolare, quelli che servono a controllare autorizzazioni di accesso grazie all’identificazione degli esseri umani per mezzo di segni particolari biometrici e che sono, di conseguenza, in relazione con l’identificazione biometrica.
F – Le conseguenze dell’annullamento della sentenza impugnata
99. L’ultima questione da risolvere verte unicamente sul problema se il segno figurativo in oggetto, valutato nel suo insieme, sia privo di carattere distintivo per i prodotti ed i servizi oggetto della domanda di registrazione, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento.
100. L’impressione complessiva prodotta dal segno in questione è stata oggetto di discussione tra le parti, specialmente nel corso della fase orale del procedimento dinanzi alla Corte. Mi sembra quindi che lo stato degli atti consenta di statuire sulla controversia, conformemente all’art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia, e che un rinvio al Tribunale sarebbe in contrasto con l’economia della procedura. Suggerisco pertanto alla Corte di statuire sulla controversia, come avvenuto nella citata sentenza SAT.1/UAMI.
101. Abbiamo visto che il segno figurativo in questione è composto da un elemento denominativo, costituito dall’acronimo «BioID», e da elementi figurativi attinenti, da un lato, alle caratteristiche tipografiche di detto acronimo e, dall’altro lato, agli elementi grafici situati dopo di esso, ossia un punto e il segno ®.
102. Per quanto riguarda l’acronimo «BioID», è stato rilevato come esso possa essere inteso dal pubblico rilevante, costituito da soggetti avveduti nel settore dei prodotti e dei servizi interessati, come l’unione delle due abbreviazioni «Bio» e «ID» col significato di «biometrical identification» (identificazione biometria). Sappiamo inoltre che l’identificazione biometrica costituisce una delle funzioni tecniche dei prodotti oggetto della domanda di registrazione e che si riferisce direttamente a una delle qualità dei servizi considerati nella detta domanda o presenta un nesso funzionale stretto con questi ultimi. E’ quindi pacifico che l’acronimo «BioID», in quanto elemento denominativo interamente descrittivo di una caratteristica dei prodotti e dei servizi oggetto della domanda di registrazione, è privo di carattere distintivo per quel che riguarda i suddetti prodotti e servizi.
103. Per quanto riguarda gli elementi figurativi del segno in oggetto, in primo luogo, in merito alla grafia utilizzata per rappresentare l’acronimo «BioID», è stato rilevato che i caratteri in fondita Arial vengono comunemente utilizzati in commercio. Risulta inoltre dal dibattimento che il punto situato dopo l’acronimo «BioID» è comunemente utilizzato come ultimo elemento di un marchio denominativo, ad indicare che si tratta di un’abbreviazione. Quanto all’elemento ®, esso indica in generale che il segno a cui si collega è stato registrato per un determinato territorio.
104. Da tali osservazioni si può desumere che nessuno degli elementi figurativi che compongono il segno in oggetto presenta di per sé un carattere distintivo particolare in relazione ai prodotti e ai servizi oggetto della domanda di registrazione. Il segno in questione risulta pertanto composto da un elemento denominativo descrittivo delle caratteristiche dei prodotti e dei servizi interessati e da elementi figurativi che, considerati isolatamente, sono anch’essi privi di carattere distintivo in relazione ai suddetti prodotti e servizi.
105. Esaminando l’impressione prodotta dal marchio nel suo insieme, si rileva che l’interazione di questi diversi elementi non è tale da conferire ad esso un carattere distintivo. Da un lato, l’elemento denominativo «BioID» costituisce con evidenza l’elemento dominante che emerge dall’esame complessivo del segno in questione. Il carattere con cui esso è scritto è assolutamente comune. Per quanto riguarda il punto e l’elemento ®, la loro importanza nel segno con riferimento all’elemento denominativo «BioID» risulta del tutto trascurabile.
106. Occorre pertanto rilevare che gli elementi figurativi che compongono il segno non minimizzano affatto il significato potenziale dell’acronimo «BioID» per il pubblico rilevante e, pertanto, il suo carattere descrittivo. Al contrario, si può dire che essi accentuano tale carattere o vi contribuiscono. Per esempio, abbiamo visto che le ultime due lettere dell’acronimo «BioID» sono in
maiuscolo, mentre le prime sono rappresentate in caratteri minuscoli. Parimenti, le ultime due lettere «ID» hanno uno spessore inferiore rispetto alle prime tre lettere. Questa differenza grafica rafforza l’impressione che l’acronimo «BioID» sia effettivamente composto dai due elementi distinti, «Bio» e «ID». Parimenti, il punto che segue detto acronimo, con riferimento al significato abituale che esso ha nel settore dei marchi, conferma che l’insieme «BioID» corrisponde ad abbreviazioni.
107. Da ciò si può trarre la conclusione che il segno in oggetto è privo di carattere distintivo in relazione ai prodotti e ai servizi interessati. Pertanto, il ricorso della BioID contro la decisione controversa dovrebbe essere respinto.
108. Ai sensi dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. Conformemente all’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI ha chiesto la condanna della ricorrente e le motivazioni di quest’ultima sono state respinte, la ricorrente va condannata alle spese.
V – Conclusioni
109. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco che la Corte voglia:
1) annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 5 dicembre 2002, causa T‑91/01, BioID/UAMI;
2) respingere il ricorso presentato contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 febbraio 2001 (causa R 538/1999-2);
3)	condannare la ricorrente alle spese relative alle istanze di giudizio dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.
(1) .
(2)
–	In prosieguo: la «BioID».
(3)
–	Causa T‑91/01 (Racc. pag. II‑5159, in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
(4)
–	In prosieguo: l’«UAMI».
(5)
–	In prosieguo: la «decisione controversa».
(6)
–	Regolamento 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato (in prosieguo: il «regolamento»).
(7)
–	Accordo del 15 giugno 1997, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.
(8)
–	Più precisamente, si trattava dei prodotti e dei servizi seguenti:
–	«Software, hardware e loro parti, apparecchi ottici, acustici ed elettronici e loro parti, tutti i suddetti articoli in particolare legati al controllo di autorizzazioni di accesso, per l'interazione fra computer e per l'identificazione o la verifica computerizzata di esseri viventi basata su una o più caratteristiche biometriche specifiche» rientranti nella classe 9;
–	«Servizi di telecomunicazione; servizi di sicurezza legati all'interazione dei computer, all'accesso a banche dati, ai sistemi di pagamento elettronici, al controllo di autorizzazioni di accesso, all'identificazione o alla verifica computerizzata di esseri viventi basata su una o più caratteristiche biometriche specifiche», rientranti nella classe 38;
–	«Fornitura di software via Internet e altre reti di comunicazione, manutenzione on‑line di programmi per computer, programmazione per computer, tutti i suddetti servizi legati al controllo di autorizzazioni di accesso, all'interazione fra computer e all'identificazione o alla verifica computerizzata di esseri viventi basata su una o più caratteristiche biometriche specifiche; progettazione tecnica di sistemi di controllo per autorizzazioni di accesso, per l'interazione fra computer, nonché di sistemi per l’identificazione e la verifica computerizzata di esseri viventi basata su una o più caratteristiche biometriche specifiche», rientranti nella classe 42.
(9)
–	Sentenza 19 settembre 2002, causa C-104/00 P, DKV/OHMI (Racc. pag. I-7561, punto 29).
(10)  –	Poiché il ricorso è stato proposto dalla ricorrente il 3 febbraio 2003, ossia successivamente alla data di entrata in vigore del Trattato di Nizza (1° febbraio 2003), viene utilizzata la numerazione degli articoli dello Statuto che risulta dal suddetto Trattato.
(11)
–	Causa C‑329/02 P (Racc. pag. I‑8317).
(12)
–	Sentenza 17 luglio 1997, causa C‑219/95 P, Ferriere Nord/Commissione (Racc. pag. I-4411, punto 56), e ordinanza 9 dicembre 1999, causa C‑299/98 P, CPL Imperial 2 e Unifrigo/Commissione (Racc. pag. I-8683, punto 54).
(13)  –	V., in particolare, sentenze 12 giugno 1958, causa 2/57, Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse/Haute Autorité (Racc. pag. 129, in particolare pag. 146), e 29 maggio 1997, causa C‑153/96 P, De Rijk/Commissione (Racc. pag. I-2901, punto 19).
(14)
–	Causa T‑232/00 (Racc. pag. II‑2839).
(15)
–	V., in particolare, sentenze 23 maggio 1978, causa 102/77, Hoffmann-La Roche (Racc. pag. 1139, punto 7), e 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips (Racc. pag. I‑5475, punto 30).
(16)
–	Sentenza 12 febbraio 2004, causa C‑363/99, Koninklijke KPN Nederland (Racc. pag. I‑1519, punto 86).
(17)
–	Sentenza 21 ottobre 2004, causa C‑64/02 P, UAMI/Erpo Möbelwerk (Racc. pag. I‑0000, punto 39).
(18)
–	Sentenza 29 aprile 2004, cause riunite C‑456/01 P e C‑457/01 P, Henkel/UAMI (Racc. pag. I‑5089, punti 45 e 46).
(19)
–	V., in particolare, sentenza 23 ottobre 2003_causa C‑191/01 P, UAMI/Wrigley (Racc. pag. I-12447, punto 31), e ordinanza 5 febbraio 2004, causa C‑326/01 P, Telefon & Buch/UAMI (Racc. pag. I‑1371, punto 27). A proposito delle disposizioni identiche dell’art. 3, n. 1, lett. C), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), v. sentenze 4 maggio 1999, cause riunite C‑108/97 e C‑109/97, Windsurfing Chiemsee (Racc. pag. I‑2779, punto 25); 8 aprile 2003, cause riunite da C‑53/01 a C‑55/01, Linde e a. (Racc. pag. I‑3161, punto 73); 6 maggio 2003, causa C‑104/01, Libertel (Racc. pag. I‑3793, punto 52), e Koninklijke KPN Nederland, già citata (punti 54 e 55).
(20)
–	Punto 60.
(21)
–	Ibidem, punto 47.
(22)
–	Point 27.
(23)
–	Punto 36.
(24)  –	Per esempio, è stato dichiarato che la registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (sentenza 4 ottobre 2001, causa C‑517/99, Merz & Krell, Racc. pag. I‑6959, punto 40). Soltanto nel caso in cui tali segni o indicazioni siano divenuti usuali nel linguaggio corrente o nelle abitudini leali e costanti del commercio per designare i prodotti o i servizi compresi nel suddetto marchio, ricadendo in tal modo nell’ambito dell’impedimento alla registrazione indicato dall’art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento, la loro registrazione dovrà essere negata in applicazione di tale ultima disposizione.
(25)
–	V., per quanto riguarda la valutazione del carattere distintivo, sentenza DKV/OHMI, già citata (punto 24), e, per quel che riguarda la valutazione del carattere descritivo, sentenze 12 febbraio 2004, causa C-265/00, Campina Melkunie (Racc. pag. I‑1699, punto 37), e Koninklijke KPN Nederland, già citata (punto 96).
(26)
–	Sentenza Koninklijke KPN Nederland, già citata (punto 96).
(27)
–	Ibidem, punti 99 e 100.
(28)
–	Punto 28.
(29)
–	Sentenza DKV/OHMI, già citata (punto 22, nonché giurisprudenza ivi menzionata).
(30)
–	Punto 32 (il corsivo è mio).
(31)  –	Potrebbe trattarsi, per esempio, di motivi vertenti sul significato di un elemento denominativo in relazione a taluni prodotti o servizi nello spirito del pubblico rilevante.
(32)  –	V., in tal senso, sentenze 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I‑1981, punti 49 e 66); 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P‑C‑252/99 P e C‑254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (Racc. pag. I‑8375, punto 194), e 7 novembre 2002, cause riunite C‑24/01 P e C‑25/01 P, Glencore e Compagnie Continentale/Commissione (Racc. pag. I‑10119, punto 65).
(33)  –	V., in tal senso, sentenza 29 aprile 2004, causa C‑496/99 P, Commissione/CAS Succhi di Frutta (Racc. pag. I‑3801, punto 68).
(34)  –	In base alla giurisprudenza del Tribunale, detto principio non si applica in simile ipotesi, in quanto ci troviamo di fronte alla seguente alternativa: o la decisione divergente dell’UAMI che ha autorizzato la registrazione di un marchio analogo al segno in oggetto è conforme al regolamento, e in tal caso il Tribunale dovrebbe logicamente dichiarare che la decisione che nega la registrazione di detto segno ha violato le pertinenti disposizioni del regolamento, oppure la decisione dell’UAMI non è regolare e nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un errore commesso
a favore di altri (sentenza SAT.1/UAMI (SAT.2), già citata, punti 60-62; v. altresì sentenza del Tribunale 21 aprile 2004, causa T‑127/02, Concept/UAMI (ECA), Racc. pag. I‑0000, punto 71 nonché giurisprudenza ivi citata).