DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
18 novembre 2020 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale JUVEDERM ULTRA – Usage sérieux de la marque – Usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée – Usage sous la forme dans laquelle la marque a été enregistrée – Usage avec le consentement du titulaire – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑643/19,
Dermavita Co. Ltd, établie à Beyrouth (Liban), représentée par Me D. Todorov, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
représenté par MM. J. Crespo Carrillo, V. J. Ruzek et Mme K. Zajfert, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Allergan Holdings France, établie à Courbevoie (France), représentée par M. J. Day, solicitor, et Me T. de Haan, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 18 juillet 2019 (affaires jointes R 1655/2018-4 et R 1723/2018-4), relative à une procédure de déchéance entre Dermavita Co. et Allergan Holdings France,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. A. M. Collins, président, V. Kreuschitz et Z. Csehi (rapporteur), juges,
greffier : M. A. Juhász-Tóth,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 septembre 2019,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 18 décembre 2019,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 11 décembre 2019,
à la suite de l’audience du 10 juillet 2020,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1        Le 20 septembre 2007, Allergan Inc., le prédécesseur en droit de l’intervenante, Allergan Holdings France, a déposé une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n °207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal JUVEDERM ULTRA.
3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5 et 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :
–        Classe 5 : « Produits pharmaceutiques administrés par injection pour hydratation de la peau et réduction des rides » ;
–        Classe 10 : « Implants dermiques, y compris substances faisant l’objet d’une viscosité, à usage médical, destinés au remplissage ou au volume des rides ».
4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 7/2008, du 11 février 2008, et, le 21 août 2008, le signe en cause a été enregistré en tant que marque de l’Union européenne sous le numéro 6295638.
5        Le 8 mars 2016, Dermavita Co. Ltd Parseghian & Partners, le prédécesseur en droit de la requérante, Dermavita Co. Ltd, a déposé une demande en déchéance de la marque contestée, au motif que celle-ci n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période continue de cinq ans, conformément à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001].
6        Les 19 et 22 août 2016, 21 avril et 15 juin 2017, la titulaire de la marque a présenté des éléments de preuve de l’usage de la marque contestée.
7        Le 31 juillet 2018, la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en déchéance, en prononçant la déchéance de la marque pour les produits contestés relevant de la classe 10 et a rejeté la demande en déchéance pour les produits contestés relevant de la classe 5.
8        Le 22 août 2018, l’intervenante a formé un recours, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation dans la mesure où cette dernière a accueilli la demande en déchéance pour les produits contestés relevant de la classe 10.
9        Le 3 septembre 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation dans la mesure où cette dernière a rejeté la demande en déchéance pour les produits contestés relevant de la classe 5.
10      Par la décision du 18 juillet 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a, notamment, rejeté le recours de la requérante, au motif que l’intervenante avait démontré l’usage sérieux de la marque contestée au cours de la période pertinente pour les produits contestés relevant de la classe 5.
11      La chambre de recours a motivé sa décision sur la base, notamment, des arguments suivants :
–        les produits sur l’usage desquels portaient les preuves d’usage (ci-après les « produits en question ») n’étaient pas des « produits pharmaceutiques », mais d’autres produits à usage médical, et, plus particulièrement, des « produits de remplissage injectables » et des « seringues préremplies à usage médical », de sorte qu’ils étaient correctement classés dans la classe 5 ;
–        les produits en question étaient classés comme produits pharmaceutiques, non dans le sens de médicaments, mais en tant qu’autres produits à usage médical ;
–        ni le fait que les certificats européens de conformité pour les produits en question se référaient à la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (JO 1993, L 169, p. 1) ni les autres documents et les avis des médecins sur la façon de définir ces produits ne changeaient rien au classement correct des produits en question dans la classe 5 conformément au système de la classification de Nice, qui était le seul système pertinent aux fins de la classification des marques ;
–        la marque contestée avait été utilisée par d’autres entités du groupe Allergan avec le consentement de l’intervenante, titulaire de cette marque.
Conclusions des parties
12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        annuler partiellement la décision attaquée, dans la mesure où son recours et sa demande en déchéance ont été rejetés ;
–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens, y compris ceux exposés devant l’EUIPO.
13      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        rejeter le recours ;
–        condamner la requérante aux dépens.
En droit
14      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 15 du règlement n° 207/2009 (devenu article 18 du règlement 2017/1001), en ce que la chambre de recours aurait conclu à tort que la marque contestée, d’une part, avait fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits relevant de la classe 5 pour lesquels elle avait été enregistrée et, d’autre part, avait été utilisée par l’intervenante ou en son nom.
15      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
16      L’intervenante ne se rallie pas aux arguments de l’EUIPO, mais se borne à faire valoir, en substance, que le recours est manifestement infondé, compte tenu du fait que la chambre de recours n’a commis aucune erreur de droit ni aucune irrégularité de procédure et que la requérante ne fonde pas son recours sur des erreurs de droit ou des irrégularités de procédure, mais conteste simplement les constatations factuelles de la chambre de recours. Or, il convient de relever, d’emblée, que, aux termes de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, le recours devant le Tribunal est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité FUE, violation du règlement sur la marque de l’Union européenne ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir. Une telle violation du règlement sur la marque de l’Union européenne peut également consister en une erreur commise par une chambre de recours dans le cadre de l’appréciation des faits qui relève donc bien du contrôle à exercer par le Tribunal.
Sur la première branche du moyen unique, tirée de ce que la chambre de recours aurait constaté à tort que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits relevant de la classe 5 pour lesquels la marque contestée a été enregistrée
17      Par sa première branche, la requérante fait valoir que les produits pour lesquels la marque contestée a été utilisée, à savoir des produits de comblement dermique injectables contenant de l’acide hyaluronique, ne sont pas les produits pour lesquels ladite marque a été enregistrée, à savoir des produits pharmaceutiques.
18      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
19      Aux termes de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
20      Il convient de rappeler que, selon l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 207/2009 (devenu article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement 2017/1001), « [s]i, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage ».
21      À cet égard, il est de jurisprudence constante qu’une marque fait l’objet d’un « usage sérieux », au sens de cette disposition, lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces derniers, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir arrêt du 8 juin 2017, W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, point 37 et jurisprudence citée).
22      S’agissant des marques individuelles, cette fonction essentielle consiste à garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. En effet, pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (voir arrêt du 8 juin 2017, W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze, C‑689/15, EU:C:2017:434, point 41 et jurisprudence citée).
23      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a considéré à juste titre, sur la base des éléments de preuve mis à sa disposition par l’intervenante, que la marque contestée avait fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits en question.
24      En substance, la requérante fait valoir que, indépendamment de leur appartenance à la classe 5, qu’elle ne conteste pas, les produits en question ne sont pas des « produits pharmaceutiques », enregistrés et autorisés conformément à la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67), ainsi que confirmé par les avis des agences nationales des médicaments, des ministères de la santé de plusieurs États membres de l’Union, et des médecins, mais sont plutôt des produits de comblement dermiques injectables, règlementés par la directive 93/42. Ces produits n’auraient pas une finalité médicale, visant à « traiter ou prévenir l’apparition d’une pathologie », mais seraient simplement destinés à un usage esthétique.
25      À titre liminaire, il convient de relever que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a considéré que les produits en question devaient être classés conformément au système de la classification de Nice, et ce indépendamment de l’éventuelle application, à ces produits, d’autres règles ayant des objectifs différents.
26      En effet, d’une part, il ressort, en substance, de l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 33, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) que, aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, les produits et les services sont classés selon la classification de Nice.
27      D’autre part, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, si les actes législatifs nationaux et de l’Union cités par la requérante revêtent une importance primordiale pour le secteur, étant donné qu’ils préservent le processus de fabrication, d’étiquetage et de distribution des médicaments, ils n’ont toutefois pas nécessairement une influence sur la manière dont les produits et les services sont classés dans la classification de Nice. À cet égard, il importe de ne pas confondre la fonction essentielle de la marque avec les autres fonctions que la marque peut aussi le cas échéant remplir, telles que celle consistant à garantir la qualité du produit en cause [voir arrêt du 7 juin 2018, Schmid/EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl), T‑72/17, EU:T:2018:335, point 52 et jurisprudence citée].
28      Partant, la classification d’un produit en application d’autres règles du droit de l’Union, telles que la directive 93/42, n’est en principe pas déterminante pour sa classification aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne.
29      Ensuite, ainsi que le relève à juste titre la requérante, la question pertinente est de savoir si les produits pour lesquels la marque est utilisée, à savoir les produits en question, sont les mêmes que les produits pour lesquels la marque a été enregistrée dans la classe 5. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas le fait que les produits en question relèvent de la classe 5.
30      Or, les produits en question ont été enregistrés dans la classe 5 comme des « [p]roduits pharmaceutiques administrés par injection pour hydratation de la peau et réduction des rides ». Indépendamment de la qualification de « pharmaceutiques », qui n’est qu’un choix du titulaire au moment de l’enregistrement, il est évident que les produits pour lesquels la marque a été utilisée sont les mêmes produits que ceux pour lesquels la marque a été enregistrée. À cet égard, la circonstance, à la supposer avérée, que ces produits n’ont pas la qualité de produits pharmaceutiques au sens de la directive 2001/83 n’enlève rien au fait que ces produits ont été enregistrés, en substance, comme des produits de comblement dermique et utilisés comme tels, ce qui n’est pas contesté par la requérante. Partant, l’argument de la requérante, tiré de ce que ces produits ne rentrent pas dans le champ d’application de la directive 2001/83 en tant que produits pharmaceutiques ne saurait prospérer.
31      En effet, ainsi que rappelé par la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, l’usage de la marque contestée pour des produits de comblement dermique est conformément à sa fonction essentielle de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces derniers, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique. La qualification de ces produits comme pharmaceutiques, effectuée par l’intervenante au moment de l’enregistrement de la marque, n’affecte pas ladite fonction, ni, ainsi que le reconnait la requérante, leur appartenance à la classe 5, cette dernière incluant une gamme de produits plus large que les seuls produits « pharmaceutiques » stricto sensu.
32      Au demeurant, il convient également de constater que, aux points 35 et 36 de la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation lorsqu’elle a considéré que, aux fins de l’enregistrement des marques de l’Union européenne, les produits en question devaient être classés dans la classe 5 au sens de la classification de Nice en tant que « produits pharmaceutiques ». En effet, les produits à injecter contiennent de l’acide hyaluronique, un acide qui possède plusieurs applications médicales et qui est notamment utilisé en tant que produit de comblement dermique, administré par injection par des médecins et des centres médicaux.
33      Il y a donc lieu de conclure que l’usage de la marque contestée, démontré par l’intervenante, porte sur les produits pour lesquels elle a été enregistrée et, par conséquent, il y a lieu de rejeter la première branche du moyen unique.
Sur la seconde branche du moyen unique, tirée de ce que la chambre de recours aurait conclu à tort que la marque contestée a été utilisée au nom du titulaire
34      Par sa seconde branche, la requérante fait valoir que la marque contestée n’a pas été utilisée avec le consentement préalable, explicite ou implicite, de l’intervenante, titulaire de la marque.
35      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
36      Aux termes de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 18, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.
37      Il convient de rappeler que la chambre de recours, aux points 45 et 46 de la décision attaquée, avait écarté l’argument de la requérante au motif que la marque avait été utilisée par d’autres entités du groupe Allergan, avec le consentement de l’intervenante, titulaire de cette marque (voir point 11 ci-dessus).
38      Tout d’abord, ainsi que le rappelle la chambre de recours au point 46 de la décision attaquée, si la marque contestée avait été utilisée sans le consentement du titulaire et en violation du droit des marques, les entités l’utilisant auraient eu un intérêt à ne pas révéler les preuves d’un tel usage audit titulaire [voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 25]. Il est également peu probable que l’intervenante ait pu disposer de ces documents et les soumettre comme preuves de l’usage de la marque contestée si cet usage avait été fait contre son gré [voir, par analogie, arrêt du 16 avril 2015, Matratzen Concord/OHMI – KBT (ARKTIS), T‑258/13, non publié, EU:T:2015:207, point 43 et jurisprudence citée].
39      Ensuite, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’usage de la marque par une société économiquement liée au titulaire de la marque est présumé être un usage de ladite marque fait avec le consentement du titulaire et est donc à considérer comme fait par le titulaire, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [voir arrêt du 30 janvier 2015, Now Wireless/OHMI – Starbucks (HK) (now), T‑278/13, non publié, EU:T:2015:57, point 38 et jurisprudence citée].
40      À cet égard, il convient de relever que, au point 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à bon droit que le titulaire de la marque appartenait à un groupe de sociétés liées à Allergan. En effet, il ressort des deux déclarations de témoins que l’intervenante et les sociétés qui ont utilisé la marque contestée appartiennent au même groupe de sociétés. Par ailleurs, la requérante se borne à relever que les déclarations de témoins ne possèdent pas de valeur probante forte, étant donné notamment qu’elles sont postérieures à la date de la demande en déchéance et qu’elles ont été faites par le titulaire de la marque contestée et non par des personnes indépendantes, sans toutefois présenter d’arguments, ou à tout le moins d’indices, qui feraient douter de l’authenticité des informations qui y sont contenues, lesquelles renforcent les appréciations du Tribunal énoncées au point 38 ci-dessus.
41      Il y a donc lieu de rejeter la seconde branche du moyen unique et, par conséquent, le moyen unique et le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
42      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
43      En vertu de l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, à titre exceptionnel, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe ne doit pas être condamnée à ce titre. Au vu du fait que les arguments avancés par l’intervenante étaient manifestement dépourvus de tout fondement en droit (voir point 16 ci-dessus), le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de condamner la requérante à supporter les dépens exposés par l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1)      Le recours est rejeté.
2)      Dermavita Co. Ltd est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
3)      Allergan Holdings France supportera ses propres dépens.
Collins
Kreuschitz
Csehi
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 novembre 2020.
Signatures
*      Langue de procédure : l’anglais.