62016TJ0447
ROZSUDEK TRIBUNÁLU (sedmého rozšířeného senátu)
24. října 2018 (
*1
)
„Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Obrazová ochranná známka Evropské unie znázorňující drážku ve tvaru ‚L‘ – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Označení, které je tvořeno výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku – Článek 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení (ES) č. 40/94 – Článek 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení 2017/1001] – Nařízení (EU) 2015/2424 – Časová působnost zákona – Tvar výrobku – Povaha označení – Zohlednění prvků užitečných k identifikaci základních vlastností označení – Obecný zájem, na němž stojí čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 40/94“
Ve věci T‑447/16,
Pirelli Tyre SpA, se sídlem v Miláně (Itálie), zastoupená T. M. Müllerem a F. Togo, advokáty,
žalobkyně,
proti
Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zastoupenému J. Ivanauskasem, jako zmocněncem,
žalovanému,
přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Tribunálem, je
The Yokohama Rubber Co. Ltd, se sídlem v Tokiu (Japonsko), zastoupená F. Boscariol de Robertem, D. Martuccim a I. Gattoem, advokáty,
jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 28. dubna 2016 (věc R 2583/2014-5), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Yokohama Rubber a Pirelli Tyre,
TRIBUNÁL (sedmý rozšířený senát),
ve složení V. Tomljenović, předsedkyně, M. Kančeva, E. Bieliūnas (zpravodaj), A. Marcoulli a A. Kornezov, soudci,
vedoucí soudní kanceláře: J. Weychert, rada,
s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 4. srpna 2016,
s přihlédnutím k vyjádření EUIPO k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 26. října 2016,
s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 7. listopadu 2016,
po jednání konaném dne 17. listopadu 2017,
vydává tento
Rozsudek
Skutečnosti předcházející sporu
1
Dne 23. července 2001 podala žalobkyně, společnost Pirelli Tyre SpA, u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlášku ochranné známky Evropské unie na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1), které bylo následně nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1)].
2
Ochrannou známkou Evropské unie, jejíž zápis byl požadován, je následující obrazové označení:
3
Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí do třídy 12 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „Pneumatiky, gumy, ráfky, poklice a kryty, semi pneumatiky a pneumatiky na kola vozidel všech druhů, kola vozidel všech druhů, duše do pneumatik, ráfky, součástky, příslušenství a náhradní díly pro kola vozidel všech druhů“.
4
Přihláška ochranné známky Evropské unie byla zveřejněna ve Věstníku ochranných známek Společenství č. 36/2002 ze dne 6. května 2002, a obrazové označení uvedené v bodě 2 výše bylo zapsáno jakožto ochranná známka pod číslem 2319176 dne 18. října 2002.
5
Dne 27. září 2012 vedlejší účastnice, společnost The Yokohama Rubber Co. Ltd, podala u EUIPO návrh na prohlášení neplatnosti zpochybněné ochranné známky pro výrobky „pneumatiky, gumy, semi pneumatiky a pneumatiky na kola vozidel všech druhů“. Tento návrh byl založen na čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94 vykládaném ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. b) nebo čl. 7 odst. 1 písm. e) bodem ii) téhož nařízení.
6
Rozhodnutím ze dne 28. srpna 2014 zrušovací oddělení EUIPO prohlásilo, že je zpochybněná ochranná známka neplatná pro výrobky uvedené v bodě 5 výše, jakož i pro „ráfky, poklice a kryty pro kola vozidel všech druhů“ z důvodu, že zpochybněné označení je tvořeno výlučně tvarem dotčených výrobků, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94.
7
Žalobkyně podala proti rozhodnutí zrušovacího oddělení u EUIPO odvolání na základě článků 58 až 64 nařízení č. 207/2009 (nyní články 66 až 71 nařízení 2017/1001).
8
Rozhodnutím ze dne 28. dubna 2016 (dále jen „napadené rozhodnutí“) pátý odvolací senát EUIPO odvolání částečně vyhověl. V bodě 1 výroku napadeného rozhodnutí odvolací senát rozhodnutí zrušovacího oddělení zrušil v rozsahu, v němž bylo v tomto rozhodnutí prohlášeno, že je zpochybněná ochranná známka neplatná pro „ráfky, poklice a kryty pro kola vozidel všech druhů“. Odvolací senát totiž konstatoval, že tyto výrobky nejsou uvedeny v návrhu na prohlášení neplatnosti a že neplatnost, kterou prohlásilo zrušovací oddělení, přesahuje dosah tohoto návrhu. V bodě 2 výroku napadeného rozhodnutí odvolací senát ve zbývající části potvrdil rozhodnutí zrušovacího oddělení a prohlásil, že zpochybněná ochranná známka je neplatná pro „pneumatiky, gumy, semi pneumatiky a pneumatiky na kola vozidel všech druhů“. V tomto ohledu měl odvolací senát zaprvé za to, že s ohledem na předložené důkazy a dotčené výrobky „[je] jasné, že označení [představuje] běhoun pneumatiky, a tedy (pravděpodobně) nejzásadnější část zpochybněných výrobků […], přinejmenším z technického hlediska“. Odvolací senát zadruhé uvedl, že hlavní vlastností dotčené ochranné známky je drážka ve tvaru „L“, jejíž základní charakteristické rysy jsou následující: úhel přibližně 90°, zakřivený segment a dvě odlišné části, přičemž úzká část přechází do široké části. Odvolací senát zatřetí v podstatě rozhodl, že z důkazů předložených vedlejší účastnicí vyplývá, že zpochybněné označení hraje základní roli v rámci řádného fungování pneumatik za účelem usnadnění účinné trakce a brzdění a zlepšení pohodlí. Odvolací senát v bodě 3 výroku napadeného rozhodnutí žalobkyni uložil, aby vedlejší účastnici uhradila částku 1700 eur vzhledem k tomu, že žalobkyně neměla v řízení ve věci u EUIPO úspěch.
Návrhová žádání účastníků řízení
9
Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
–
zrušil napadené rozhodnutí v rozsahu, v němž:
–
potvrdilo rozhodnutí zrušovacího oddělení ze dne 28. srpna 2014 a prohlásilo, že zpochybněná ochranná známka je neplatná pro následující výrobky: „Pneumatiky, gumy, semi pneumatiky a pneumatiky na kola vozidel všech druhů“,
–
jí uložilo, aby vedlejší účastnici uhradila částku 1700 eur.
–
uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.
10
EUIPO a vedlejší účastnice navrhují, aby Tribunál:
–
žalobu zamítl,
–
uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.
Právní otázky
11
Žalobkyně na podporu své žaloby uplatňuje tři důvody. V rámci prvního žalobního důvodu žalobkyně odvolacímu senátu vytýká, že své rozhodnutí založil na znění čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii), které nebylo použitelné ratione temporis. V rámci druhého žalobního důvodu žalobkyně namítá procesní vady a porušení povinnosti uvést odůvodnění. V rámci třetího žalobního důvodu uplatňuje porušení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94.
12
EUIPO a vedlejší účastnice ve vyjádření k žalobě uvádějí, že žalobní důvody uplatněné žalobkyní nejsou opodstatněné. Uvádějí rovněž, že je třeba prohlásit, že důkazy, které jsou uvedeny v příloze 5 žaloby a které spočívají ve znázornění úhlů různých drážek pneumatik, jsou nepřípustné z důvodu, že byly předloženy poprvé až před Tribunálem.
13
Je třeba přezkoumat postupně první a třetí žalobní důvod uplatněný žalobkyní.
K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z toho, že je napadené rozhodnutí založeno na znění čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii), které se nepoužije ratione temporis
14
Žalobkyně uvádí, že odvolací senát v napadeném rozhodnutí použil čl. 7 odst. 1 písm e) bod ii) nařízení č. 207/2009, ve znění vyplývajícím z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení č. 207/2009 a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení č. 40/94, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci [na] vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (Úř. věst. 2015, L 341, s. 21).
15
Článek 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 207/2009, ve znění nařízení 2015/2424, stanoví, že se do rejstříku nezapíšou označení, „která jsou tvořena výlučně tvarem nebo jinou vlastností výrobku, které jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku“.
16
Podle žalobkyně přitom existence absolutního důvodu neplatnosti musí být v projednávané věci posuzována na základě ustanovení platného ke dni podání přihlášky zpochybněné ochranné známky, a sice čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) ve znění vyplývajícím z nařízení č. 40/94, který vylučuje pouze zápis označení tvořených výlučně „tvarem výrobku“, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku.
17
V tomto ohledu je třeba nejprve určit ustanovení, které bylo použitelné ratione temporis v řízení před EUIPO, a zadruhé posoudit, zda v napadeném rozhodnutí odvolací senát skutečně uplatnil ustanovení, které bylo použitelné ratione temporis.
K ustanovení použitelnému ratione temporis
18
Podle ustálené judikatury platí, že se procesní pravidla obecně považují za použitelná ke dni, kdy vstoupí v platnost (viz rozsudek ze dne 11. prosince 2012, Komise v. Španělsko, C‑610/10, EU:C:2012:781, bod 45 a citovaná judikatura), na rozdíl od hmotněprávních pravidel, která jsou zpravidla vykládána jako vztahující se na situace vzniklé před jejich vstupem v platnost pouze tehdy, pokud z jejich znění, cíle a struktury jasně vyplývá, že jim musí být přiznán takový účinek (rozsudky ze dne 12. listopadu 1981, Meridionale Industria Salumi a další, 212/80 až 217/80, EU:C:1981:270, bod 9, a ze dne 11. prosince 2008, Komise v. Freistaat Sachsen, C‑334/07 P, EU:C:2008:709, bod 44).
19
EUIPO zaprvé nezpochybňuje, že v projednávaném případě byl použitelný čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) ve znění vyplývajícím z nařízení č. 40/94.
20
Zadruhé je nutno zdůraznit, že nařízení 2015/2424 skutečně změnilo znění čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení 2017/1001], který se týká hmotněprávního pravidla, konkrétněji jednoho z absolutních důvodů, pro které může být zápis označení zamítnut, nebo ve spojení s čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 59 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/1001] jednoho z absolutních důvodů neplatnosti, pro které ochranná známka může být prohlášena za neplatnou. Nařízení 2015/2424 přitom vstoupilo v platnost dne 23. března 2016 a z jeho znění, účelu a systematiky nevyplývá, že by se čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 207/2009, ve znění vyplývajícím z nařízení 2015/2424, měl vztahovat na situace, které vznikly před jeho vstupem v platnost.
21
Z toho vyplývá, že čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 207/2009, ve znění vyplývajícím z nařízení 2015/2424, zjevně není v projednávané věci použitelný vzhledem k tomu, že zpochybněná ochranná známka byla zapsána dne 18. října 2002 v návaznosti na přihlášku k zápisu podanou dne 23. července 2001.
22
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byl odvolací senát v projednávané věci povinen posoudit, zda zpochybněná ochranná známka musí být prohlášena za neplatnou s ohledem na čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 40/94.
K ustanovení uplatněnému v napadeném rozhodnutí
23
Odvolací senát v bodě 14 napadeného rozhodnutí připomněl znění čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 207/2009 ve znění změněném nařízením 2015/2424.
24
V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že jak uznává EUIPO, odvolací senát v napadeném rozhodnutí nesprávně uvedl znění čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 207/2009 ve znění změněném nařízením 2015/2424.
25
Je však nutno uvést, že když odvolací senát v napadeném rozhodnutí podrobně uváděl výklad, který je třeba poskytnout tomuto ustanovení, uvedený senát několikrát zmínil judikaturu vydanou za působnosti čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94, který odkazuje pouze na „tvar výrobku“. Kromě toho z napadeného rozhodnutí vyplývá, že odvolací senát provedl posouzení skutkového stavu s ohledem na podmínky stanovené v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94, jak jsou vykládány relevantní judikaturou.
26
Za těchto podmínek odvolací senát nepoužil v napadeném rozhodnutí změnu provedenou nařízením 2015/2424, třebaže nesprávně uvedl znění čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 207/2009 ve znění změněném nařízením 2015/2424.
27
V důsledku toho je třeba mít za to, že napadené rozhodnutí je založeno na ustanovení, které bylo použitelné v rozhodné době, tedy čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94, který stanoví zamítnutí zápisu pro „označení, která jsou tvořena výlučně […] tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku“.
28
První žalobní důvod musí být tedy zamítnut.
Ke třetímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94
29
V první části třetího žalobního důvodu žalobkyně uvádí, že zpochybněné označení netvoří tvar dotčených výrobků ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94. V tomto ohledu žalobkyně uvádí, že odvolací senát pochybil, když měl za to, že zpochybněné označení je nedílnou součástí běhounu pneumatiky, a tedy výrobků, na které se vztahuje zpochybněná ochranná známka, a sice „pneumatik, gum, semi pneumatik a pneumatik na kola vozidel všech druhů“.
30
EUIPO zaprvé zdůrazňuje, že závěr odvolacího senátu, podle kterého zpochybněné označení představuje běhoun pneumatiky, který přinejmenším z technického hlediska tvoří (pravděpodobně) nejzásadnější část zpochybněných výrobků, vycházel jednak z přezkumu grafického ztvárnění, které tvoří zpochybněné označení s ohledem na přihlášené výrobky, a jednak z důkazů předložených účastnicemi řízení. Zadruhé, k tomu, aby se na označení vztahoval čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 40/94, stačí, aby bylo tvořeno částí výrobku zahrnutého do jeho specifikace. Jinými slovy, pouhá skutečnost, že dotčený tvar může být použit na komplexnějším výrobku nebo do něj být zakomponován, podle něj nezakazuje použití tohoto důvodu pro zamítnutí. Zatřetí EUIPO poznamenává, že drážka pneumatiky není výrobkem, neboť nepředstavuje prvek oddělitelný od pneumatiky. V důsledku toho bylo zpochybněné označení zapsáno pro pneumatiky, které jsou výrobky zahrnujícími dotčenou drážku ve tvaru „L“ a na nichž tato drážka vykonává technickou funkci. Začtvrté předpokládané vnímání označení veřejnost není podle něj rozhodujícím prvkem v rámci posouzení důvodu pro zamítnutí uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94. Tento důvod je založen na objektivním kritériu, pro které může EUIPO kromě grafického ztvárnění označení zohlednit všechny prvky užitečné ke vhodné identifikaci označení v kontextu čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94. Zapáté, cílem čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 je zabránit přiznání monopolu k užitným vlastnostem výrobku. Pokud by tedy byla žalobkyni přiznána práva související s ochrannou známkou pro zpochybněné označení (neboť představuje pouze část pneumatiky), mohla by zabránit jiným podnikům uvádět na trh pneumatiky, které zahrnují tatáž nebo podobná označení, a sice drážky.
31
Vedlejší účastnice zaprvé tvrdí, že z některých písemností ve spise vyplývá, že žalobkyně již prostřednictvím svého zástupce popsala, a tedy uznala, že zpochybněnou ochrannou známkou je „vzor běhounu“. Zadruhé, ochranná známka musí být posuzována s ohledem na okolnosti projednávané věci a žádné ustanovení nebrání EUIPO, aby provedl „zpětnou analýzu“, a sice aby zjistil, co ochranná známka skutečně představuje, a prvek, v souvislosti s nímž majitel ochranné známky usiluje o zajištění výlučných práv. Zatřetí je správné tvrzení, že zpochybněná ochranná známka představuje tvar výrobků nebo nejzásadnější část dotčených výrobků s ohledem zejména na písemnosti ve spise a výrobky, které žalobkyně skutečně uvádí na trh. Začtvrté, příklady užívání zpochybněného označení jakožto označení původu postrádajícího technickou funkci, které žalobkyně uvedla v brožurách a katalozích k označení některých svých modelů pneumatik, nejsou relevantní.
Úvodní poznámky
32
Zaprvé je třeba zdůraznit, že v projednávané věci byl návrh na částečné prohlášení neplatnosti, který u EUIPO podala vedlejší účastnice, založen na čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94, jakož i na čl. 7 odst. 1 písm. b) téhož nařízení. Pokud jde o návrh na prohlášení neplatnosti založený na čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, založený tedy na neexistenci rozlišovací způsobilosti zpochybněné ochranné známky, žalobkyně u EUIPO tvrdila, že uvedená ochranná známka rozlišovací způsobilost má, přinejmenším v důsledku svého užívání v souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94.
33
Zrušovací oddělení a následně odvolací senát prohlásily, že je zpochybněná ochranná známka neplatná na základě čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 a nepřezkoumaly případnou existenci důvodu neplatnosti vycházejícího z neexistence rozlišovací způsobilosti uvedené ochranné známky.
34
Ochranné známky, jejichž zápis může být zamítnut z důvodů uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. b) až d) nařízení č. 40/94, totiž mohou v souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 získat rozlišovací způsobilost užíváním. Naproti tomu označení, jehož zápis je zamítnut na základě čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení č. 40/94, nemůže nikdy získat rozlišovací způsobilost užíváním pro účely čl. 7 odst. 3. Uvedený čl. 7 odst. 1 písm. e) se tedy týká určitých označení, která nemohou tvořit ochranné známky, a tvoří předběžnou překážkou, která může zabránit tomu, aby označení tvořené výlučně tvarem výrobku mohlo být zapsáno (obdobně viz rozsudek ze dne 18. června 2002, Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, body 75 a 76).
35
Z toho důvodu průzkum označení s ohledem na čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení č. 40/94, vede-li ke zjištění, že je splněno jedno z kritérií uvedených v tomto ustanovení, zbavuje povinnosti provést průzkum téhož označení s ohledem na čl. 7 odst. 3 téhož nařízení, jelikož nemožnost zápisu tohoto označení je v takovém případě dána. Toto zbavení povinnosti vysvětluje zájem na tom, aby byl proveden předběžný průzkum označení s ohledem na čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení č. 40/94 v případě, kdy by bylo možné použít několik absolutních důvodů pro zamítnutí stanovených v uvedeném odstavci 1, avšak takové zbavení povinnosti nemohlo být vykládáno tak, že zahrnuje povinnost předběžného průzkumu téhož označení s ohledem na čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení č. 40/94 [rozsudek ze dne 6. října 2011, Bang & Olufsen v. OHIM (Vyobrazení reproduktoru), T‑508/08, EU:T:2011:575, bod 44].
36
Zadruhé je nutno připomenout, že zájem, na němž stojí čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení č. 40/94, spočívá v zabránění tomu, aby známkové právo vedlo k tomu, že poskytne určitému podniku monopol na technická řešení nebo užitné vlastnosti výrobku (obdobně viz rozsudek ze dne 18. června 2002, Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, bod 78).
37
Pravidla stanovená normotvůrcem odrážejí v tomto ohledu vyvážení dvou hledisek, z nichž každé může přispívat k vytvoření systému zdravé a poctivé hospodářské soutěže (rozsudek ze dne 14. září 2010, Lego Juris v. OHIM, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, bod 44).
38
Na jedné straně vložení zákazu zapsat jako ochrannou známku jakékoliv označení, které je tvořeno tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku, do čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 zajišťuje, aby podniky nemohly využívat známkového práva k zachovávání, bez časového omezení, výlučných práv k technickým řešením (rozsudek ze dne 14. září 2010, Lego Juris v. OHIM, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, bod 45).
39
Na druhé straně omezením důvodu pro zamítnutí uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 na označení tvořená „výlučně“ tvarem výrobku „nezbytným“ pro dosažení technického výsledku normotvůrce náležitě zohlednil, že každý tvar výrobku je do určité míry funkční, a že by tedy nebylo vhodné zamítnout zápis tvaru výrobku jako ochranné známky z pouhého důvodu, že má užitné vlastnosti. Pomocí výrazů „výlučně“ a „nezbytný“ uvedené ustanovení zajišťuje, aby byl zamítnut zápis jen tvarů výrobku, které v sobě pouze zahrnují technické řešení, a jejichž zápis jako ochranné známky by tedy skutečně bránil využívání tohoto technického řešení jinými podniky (rozsudek ze dne 14. září 2010, Lego Juris v. OHIM, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, bod 48).
40
Zatřetí, správné použití čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 předpokládá, že orgán rozhodující o přihlášce dotčeného trojrozměrného označení jako ochranné známky řádně určí jeho základní vlastnosti. Výraz „základní vlastnosti“ musí být chápán jako týkající se nejdůležitějších prvků označení (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 14. září 2010, Lego Juris v. OHIM, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, body 68 a 69).
41
Určení uvedených základních vlastností musí být prováděno v každém jednotlivém případě. Neexistuje totiž žádné obecně platné pořadí důležitosti jednotlivých druhů prvků, které může označení obsahovat. Při zjišťování základních vlastností označení může příslušný orgán mimoto vycházet buď přímo z celkového dojmu, kterým toto označení působí, nebo nejprve provést postupné přezkoumání každého prvku tvořícího toto označení (rozsudek ze dne 14. září 2010, Lego Juris v. OHIM, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, bod 70).
42
V důsledku toho může být určení základních vlastností trojrozměrného označení pro účely případného uplatnění důvodu pro zamítnutí uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 v některých případech, a zejména s ohledem na stupeň jeho obtížnosti, uskutečněno prostou analýzou vzhledu uvedeného označení, nebo může být naopak založeno na důkladnějším přezkumu, v rámci kterého jsou zohledňovány takové prvky užitečné pro posouzení, jakými jsou průzkumy a posudky nebo údaje týkající se práv duševního vlastnictví dříve přiznaných v souvislosti s dotyčným výrobkem (rozsudek ze dne 14. září 2010, Lego Juris v. OHIM, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, bod 71).
43
Možnost přiznaná příslušnému orgánu, aby zohlednil prvky užitečné k identifikaci základních vlastností zpochybněného trojrozměrného označení, byla rozšířena na přezkum dvojrozměrných označení (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 6. března 2014, Pi-Design a další v. Yoshida Metal Industry, C‑337/12 P až C‑340/12 P, nezveřejněný, EU:C:2014:129, bod 55).
44
Začtvrté je třeba uvést, že ve svém rozhodnutí zrušovací oddělení zdůraznilo, že je pravda, že obrazové označení může být označením obchodního původu a nacházet se na pneumatice, aniž představuje vyobrazení běhounu pneumatiky. Zrušovací oddělení však dodalo, že v projednávané věci je obtížné popřít, že zpochybněná ochranná známka je realistickým vyobrazením typu běhounu používaného na skutečných pneumatikách.
45
Odvolací senát v bodě 25 napadeného rozhodnutí vysvětlil, že v plném rozsahu podporuje přístup zastávaný zrušovacím oddělením, které zpochybněné označení kvalifikovalo jako „vyobrazení určitého typu běhounu“. Odvolací senát totiž upřesnil, že zrušovací oddělení bylo nejen oprávněno, ale bylo rovněž povinno zohlednit důkazy předložené účastnicemi řízení za účelem vhodné identifikace povahy označení a toho, co představuje v kontextu dotčených výrobků. Odvolací senát z toho vyvodil, že „s ohledem na předložené důkazy a dotčené výrobky [je] jasné, že označení [představuje] běhoun pneumatiky, a tedy (pravděpodobně) nejzásadnější část zpochybněných výrobků ‚pneumatiky, gumy, semi pneumatiky a pneumatiky na kola vozidel všech druhů‘ obsažených ve třídě 12, přinejmenším z technického hlediska“.
46
První část třetího žalobního důvodu uplatněného žalobkyní, vycházející z toho, že zpochybněné označení nepředstavuje tvar výrobku ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94, je třeba přezkoumat ve světle těchto úvah.
K povaze zpochybněného označení
47
Z judikatury vyplývá, že grafické ztvárnění ochranné známky musí být samo o sobě úplné, snadno přístupné a srozumitelné k tomu, aby označení mohlo být předmětem trvalého a jistého vnímání, které zajišťuje funkci označení původu uvedené ochranné známky. Dále je účelem požadavku na grafické ztvárnění zejména definovat samotnou ochrannou známku za účelem určení přesného předmětu ochrany, kterou zapsaná ochranná známka přiznává svému majiteli (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 6. března 2014, Pi-Design a další v. Yoshida Metal Industry, C‑337/12 P až C‑340/12 P, nezveřejněný, EU:C:2014:129, bod 57 a citovaná judikatura).
48
V projednávaném případě je nutno zaprvé zdůraznit, že s ohledem na grafické ztvárnění zpochybněnou ochrannou známku tvoří obrazové a dvojrozměrné označení. Je-li toto označení analyzováno abstraktním způsobem, připomíná například tvar nakloněné hokejové hole, jak uvádí žalobkyně, nebo také tvar nakloněného „L“.
49
Je tak nejprve zjevné, že tak jak bylo zpochybněné označení zapsáno, nepředstavuje tvar pneumatiky ani tvar běhounu pneumatiky. Dále z grafického ztvárnění, které představuje zpochybněné označení, nevyplývá, že má toto označení figurovat na pneumatice nebo na běhounu pneumatiky. Z grafického ztvárnění zpochybněného označení konečně ani nevyplývá, že jde o funkční tvar, který plní nebo zahrnuje technickou funkci. V době zápisu ke zpochybněnému označení ostatně nebyl doplněn žádný dodatečný popis.
50
Zadruhé z judikatury uvedené v bodech 40 až 43 výše vyplývá, že odvolací senát může pro účely identifikace základních vlastností takového dvojrozměrného označení, jako je zpochybněné označení, provést důkladný přezkum, v rámci něhož jsou kromě grafického ztvárnění a případných popisů předložených při podání přihlášky k zápisu zohledněny užitečné prvky, které umožní posoudit, co dotčené označení konkrétně představuje.
51
V projednávané věci grafického ztvárnění, které tvoří zpochybněné označení, neobsahuje žádný obrys a k tomuto označení není doplněn žádný dodatečný popis. Kromě toho žalobkyně nezpochybňuje, že některé její modely pneumatik obsahují na povrchu běhounu drážku ve tvaru představovaném zpochybněným označením.
52
S ohledem na judikaturu uvedenou v bodech 40 až 43 výše tak EUIPO nelze vytýkat, že v rámci posouzení zpochybněného označení s ohledem na čl. 7 odst. 1 písm. c) bod ii) nařízení č. 40/94 zmínil povahu dotčeného označení v kontextu výrobků, na které se vztahuje zpochybněná ochranná známka, a že měl za to, že toto označení může představovat drážku podobnou té, která figuruje na pneumatikách, které žalobkyně uvádí na trh.
53
Okolnost, že některé modely pneumatik žalobkyně obsahují na povrchu běhounu drážku ve tvaru, který představuje zpochybněné označení, však neumožňuje dospět k závěru, že zpochybněné označení představuje pneumatiku nebo celý běhoun pneumatiky.
54
Nejprve je totiž třeba připomenout, že pneumatika je komplexní výrobek, který se skládá z několika prvků, a sice zejména z kostry, pásů, gumy, bočnic a běhounu. Jak dále vyplývá ze spisu EUIPO, běhoun pneumatiky se neskládá pouze z izolované drážky. Běhoun pneumatiky se skládá z celé řady prvků, a sice zejména ze žebrování, obvodových a příčných drážek a centrálních nebo podpěrných bloků, na nichž figurují lamely. Konečně z důkazů předložených před EUIPO vyplývá, že drážka znázorněná zpochybněným označením na pneumatikách žalobkyně nefiguruje izolovaně. Uvedené drážky na běhounu figurují opakovaně a vzájemně se křižují tak, že představují tvar znázorňující propletený útvar, který je odlišný od tvaru původní izolované drážky.
55
Zpochybněné označení, včetně toho, zohlední-li se skutečnost, že je dvojrozměrným ztvárněním trojrozměrného tvaru z důvodu své hloubky, je tak, jak tvrdí žalobkyně, pouze velmi omezenou částí, tedy izolovanou drážkou, jiné části, a sice běhounu, který se skládá z celé řady propletených prvků. Tento běhoun je sám částí, která s jinými částmi, zejména bočnicemi, představuje dotčené výrobky, na něž se vztahuje zpochybněná ochranná známka, a sice pneumatiky, gumy, semi pneumatiky a pneumatiky na kola vozidel všech druhů. Zpochybněné označení tedy nepředstavuje dotčené výrobky, na které se vztahuje zpochybněná ochranná známka, ani běhoun pneumatiky.
56
Je zajisté pravda, že z judikatury připomenuté v bodech 40 až 43 výše vyplývá, že EUIPO může zohlednit všechny užitečné informace, které umožní posoudit „různé typy prvků, které může označení obsahovat“ nebo také „prvky tvořící označení“. EUIPO je tedy oprávněn identifikovat, co dotčený tvar konkrétně představuje.
57
Tato judikatura však nemůže být vykládána v tom smyslu, že EUIPO je oprávněn za účelem kvalifikace tvaru, který představuje zpochybněné označení, k tomuto tvaru doplnit prvky, které toto označení netvoří, a které tedy nejsou jeho součástí nebo k němu nepatří. Jinými slovy, odborné posudky a všechny relevantní skutečnosti uvedené ve zmíněné judikatuře slouží k určení, co označení představuje konkrétně. Naproti tomu odborné posudky a všechny relevantní skutečnosti neumožňují, aby EUIPO definoval zpochybněné označení tak, že mu přisoudí vlastnosti, které toto označení nemá nebo je nepokrývá.
58
V napadeném rozhodnutí se odvolací senát odchýlil od tvaru představovaného zpochybněným označením a uvedený tvar změnil. I když se zohlední okolnost, kterou žalobkyně nezpochybnila, že některé z jejích modelů pneumatik obsahují drážku ve tvaru představovaném uvedeným označením na jejich ploše běhounu, odvolací senát nebyl oprávněn se odchýlit od zpochybněného označení, aby jej kvalifikoval jako „vyobrazení běhounu pneumatiky“. Jinými slovy, odvolací senát, který doplnil prvky, které netvoří zpochybněné označení, a sice na základě všech prvků, které figurují na běhounu, měl za to, že toto označení představuje tvar výrobků, pro něž bylo označení zapsáno.
59
Tyto úvahy nejsou zpochybněny argumentem, uvedeným vedlejší účastnicí, podle něhož z některých písemností ve spise vyplývá, že žalobkyně již prostřednictvím svého zástupce popsala, a tedy uznala, že zpochybněnou ochrannou známkou je „vzor běhounu“.
60
Písemnosti, které uplatnila vedlejší účastnice a žalobkyně v nich údajně uznala, že zpochybněnou ochrannou známkou je „vzor běhounu“, totiž zmiňují nebo ukazují označení odlišná od uvedené ochranné známky. Konkrétně je třeba zdůraznit, že v příloze 8 vyjádření vedlejší účastnice předloženého u EUIPO dne 19. prosince 2013 je zpochybněná ochranná známka popsána jako ztvárnění hole (figura di mazza). Kromě toho pokud jde o přílohy 9 a 10 téhož vyjádření, je třeba uvést, že v tomto vyjádření jsou uvedena označení odlišná od zpochybněné ochranné známky.
61
Dále je třeba zdůraznit, že účelem zápisu ochranné známky do rejstříku ochranných známek Evropské unie je umožnit odvolacímu senátu, aby vykonal své pravomoci a chránit zájmy stran sporu, ale jeho účelem je rovněž informovat třetí osoby o přesné povaze zapsaných práv, a tedy vymezit předmět přiznané ochrany [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 21. června 2017, M/S. Indeutsch International v. EUIPO – Crafts Americana Group (Vzor rybí kosti mezi dvěma rovnoběžnými čarami), T‑20/16, EU:T:2017:410, bod 46]. Je přitom třeba konstatovat, že zpochybněná ochranná známka, analyzovaná objektivně a konkrétně, nepředstavuje vzor běhounu. Představuje nanejvýš izolovanou drážku běhounu.
62
Zatřetí judikaturu uplatněnou účastníky řízení, a zejména EUIPO a vedlejší účastnicí, nelze vykládat v tom smyslu, že opravňuje odvolací senát, aby zpochybněné označení kvalifikoval jako pneumatiku nebo jako „vyobrazení běhounu“.
63
Ve věci, ve které byl vydán rozsudek ze dne 10. listopadu 2016, Simba Toys v. EUIPO (C‑30/15 P, EU:C:2016:849), bylo totiž unijnímu soudu předloženo označení skládající se z trojrozměrného vyobrazení výrobků, na které se vztahovala v dané věci zpochybněná ochranná známka, a sice trojrozměrných puzzle. Kromě toho ve věci, ve které byl vydán rozsudek ze dne 14. září 2010, Lego Juris v. OHIM (C‑48/09 P, EU:C:2010:516), bylo unijnímu soudu předloženo označení skládající se z trojrozměrného vyobrazení kostky v rámci výrobků, na které se vztahovala v dané věci zpochybněná ochranná známka, a sice stavebnic. Mimoto se věc, ve které byl vydán rozsudek ze dne 18. června 2002, Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377), týkala označení, které tvoří trojrozměrné vyobrazení hlavic pro holicí strojky v rámci výrobků, na které se vztahovala v dané věci zpochybněná ochranná známka, a sice elektrických holicích strojků. Konečně se věc, ve které byly vydány rozsudky ze dne 6. března 2014, Pi-Design a další v. Yoshida Metal Industry (C‑337/12 P až C‑340/12 P, nezveřejněný, EU:C:2014:129), a ze dne 11. května 2017, Yoshida Metal Industry v. EUIPO (C‑421/15 P, EU:C:2017:360), týkala označení, které tvoří dvojrozměrné vyobrazení předmětu vymezeného svými obrysy, a sice rukojeti výrobků, na které se vztahovala v dané věci zpochybněná ochranná známka (takových kuchyňských potřeb, jako je nůž).
64
Věci uvedené v bodě 63 výše se tedy týkaly označení, která nevykazovala tytéž vlastnosti jako zpochybněné označení. Závěr, k němuž unijní soud v uvedených věcech dospěl, tedy nelze použít na takové označení, jako je označení zpochybněné v projednávané věci, které neznázorňuje obrysy výrobků, na které se vztahuje zpochybněná ochranná známka a které představuje pouze velmi malou část uvedených výrobků.
65
Je ostatně nutno uvést, že ve věcech uvedených v bodě 63 výše unijní soud tvar představovaný konkrétně dotčeným označením vymezil na základě viditelných či neviditelných vlastností, které jsou pro dotčené označení „specifické“ nebo jej „tvoří“, a nikoli na základě prvků, které označení neobsahuje.
66
Z toho vyplývá, že judikatura uplatněná účastníky řízení nezpochybňuje posouzení provedené v bodě 58 výše.
67
Začtvrté je nutno konstatovat, že posouzení toho, co zpochybněné označení konkrétně představuje, je krokem, který umožňuje nejprve identifikovat jeho základní vlastnosti, a následně posoudit případnou funkčnost uvedených základních vlastností. Závěr, podle něhož jsou podmínky stanovené v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 splněny, přitom může být neplatný v důsledku pouhé skutečnosti, že odvolací senát do svého posouzení zahrnul prvky, které netvoří tvar, který konkrétně představuje zpochybněné označení. Obecný zájem, na němž stojí čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 40/94, jenž je připomenut v bodě 36 výše, tedy neopravňuje odvolací senát, aby se v rámci použití tohoto specifického ustanovení odchýlil od tvaru představovaného zpochybněným označením a aby zohlednil prvky, které netvoří tvar, který konkrétně představuje uvedené označení.
68
Zapáté EUIPO poznamenává, že drážka není výrobkem, neboť nepředstavuje prvek oddělitelný od pneumatiky. EUIPO z toho vyvozuje, že zpochybněné označení bylo zapsáno pro pneumatiky, které jsou výrobky zahrnujícími dotčenou drážku ve tvaru „L“ a tato drážka na nich vykonává technickou funkci.
69
V tomto ohledu je pravda, že oblast působnosti absolutního důvodu pro zamítnutí stanoveného v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 není omezena pouze na označení, která jsou tvořena výlučně tvarem „výrobku“ jako takového. Jak EUIPO v podstatě uvádí, obecný zájem, na němž stojí toto ustanovení, totiž může vyžadovat, aby byl zamítnut i zápis označení, která jsou tvořena tvarem části výrobku nezbytným pro dosažení technického výsledku. Tak je tomu podle něj v případě, kdy tento tvar představuje z kvantitativního i kvalitativního hlediska významnou část uvedeného výrobku.
70
Je však nutno konstatovat, že v projednávané věci zpochybněné označení představuje izolovanou drážku z běhounu pneumatiky. V kontextu dotčených výrobků tedy zpochybněné označení nepředstavuje běhoun vzhledem k tomu, že nezahrnuje ostatní prvky běhounu, s nimiž uvedené označení tvoří četné tvary, které jsou komplexní a odlišné od tvaru každé drážky a každého prvku, jsou-li posuzovány izolovaně.
71
V důsledku toho zpochybněné označení není tvořeno výlučně tvarem dotčených výrobků, ani tvarem, který sám o sobě představuje z kvantitativního i kvalitativního hlediska významnou část uvedených výrobků.
72
Ostatně důkazy předložené vedlejší účastnicí, které odvolací senát přezkoumal, nedokládají, že izolovaná drážka ve tvaru shodném s tvarem, který představuje zpochybněné označení, může vyvolat technický výsledek uvedený v napadeném rozhodnutí. Z těchto důkazů totiž vyplývá, že je to kombinace a vzájemné působení různých prvků, které tvoří běhoun a opakovaně se vyskytují na celém běhounu, takže tvoří tvar odlišný od těchto prvků posuzovaných izolovaně, které může případně vyvolat technický výsledek uvedený v napadeném rozhodnutí.
73
Z toho vyplývá, že zápis zpochybněného označení, jehož ochrana je omezena na tvar toho, co představuje, nemůže bránit konkurentům žalobkyně, aby vyráběli a uváděli na trh pneumatiky, které obsahují totožný tvar nebo tvar podobný tomu, který představuje uvedené označení, je-li tento totožný nebo podobný tvar kombinován s jinými prvky běhounu a s těmito ostatními prvky tvoří tvar, který se liší od každého z prvků posuzovaných izolovaně. Tvar, který představuje zpochybněné označení, totiž jako takový nezbytně nefiguruje na běhounu pneumatiky tak, aby bylo možné uvedené označení identifikovat.
74
Odvolací senát měl tedy neprávem za to, že zpochybněné označení představuje běhoun pneumatiky a že uvedené označení je tvořeno „tvarem výrobku“ ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94. Toto ustanovení tedy na zpochybněnou ochrannou známku použito být nemohlo a prohlášení neplatnosti této ochranné známky, učiněné v napadeném rozhodnutí, vychází z nesprávného právního základu.
75
Proto je třeba první části třetího žalobního důvodu uplatněného žalobkyní vyhovět, aniž je třeba zohlednit důkazy uvedené v bodě 12 výše a vyjadřovat se ke druhému žalobnímu důvodu uvedenému v bodě 11 výše, jakož i ke druhé části třetího žalobního důvodu uplatněného žalobkyní, vycházející z toho, že základní vlastnosti zpochybněného označení nemají všechny výlučnou funkčnost.
76
S ohledem na vše výše uvedené se napadené rozhodnutí zrušuje v rozsahu, v němž odvolací senát v bodě 2 výroku tohoto rozhodnutí částečně potvrdil rozhodnutí zrušovacího oddělení uvedené v bodě 6 výše a prohlásil, že zápis zpochybněné ochranné známky pro „pneumatiky, gumy, semi pneumatiky a pneumatiky na kola vozidel všech druhů“ je neplatný na základě čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94, vykládaného ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. e) bodem ii) téhož nařízení. Kromě toho se v důsledku toho napadené rozhodnutí zrušuje rovněž v rozsahu, v němž odvolací senát v bodě 3 výroku tohoto rozhodnutí uložil žalobkyni jakožto účastnici řízení, která neměla v řízení ve věci u EUIPO úspěch, aby uhradila vedlejší účastnici částku 1700 eur.
K nákladům řízení
77
Podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu Tribunálu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval.
78
Vzhledem k tomu, že EUIPO neměl ve věci úspěch a žalobkyně požadovala náhradu nákladů, je důvodné rozhodnout, že EUIPO ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu rovněž náhrada nákladů řízení žalobkyně.
79
Vzhledem k tomu, že žalobkyně nepožadovala, aby byla vedlejší účastnici uložena náhrada nákladů řízení, stačí rozhodnout, že vedlejší účastnice ponese vlastní náklady řízení.
Z těchto důvodů
TRIBUNÁL (sedmý rozšířený senát)
rozhodl takto:
1)
Body 2 a 3 výroku rozhodnutí pátého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 28. dubna 2016 (věc R 2583/2014-5) se zrušují.
2)
EUIPO ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené společností Pirelli Tyre SpA.
3)
Společnost The Yokohama Rubber Co. Ltd ponese vlastní náklady řízení.
Tomljenović
Kančeva
Bieliūnas
Marcoulli
Kornezov
Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 24. října 2018.
Podpisy.
(
*1
) – Jednací jazyk: angličtina.