62004TJ0007(01)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)
de 12 de noviembre de 2008 (
*1
)
«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa Limoncello della Costiera Amalfitana shaker — Marca nacional denominativa anterior LIMONCHELO — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 — Recurso de casación — Devolución de los autos por el Tribunal de Justicia»
En el asunto T-7/04,
Shaker di L. Laudato & C. Sas, con domicilio social en Vietri sul Mare (Italia), representada por el Sr. F. Sciaudone, abogado,
parte demandante,
contra
Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por los Sres. O. Montalto y P. Bullock, en calidad de agentes,
parte demandada,
y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es:
Limiñana y Botella, S.L., con domicilio social en Monforte del Cid (Alicante),
que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 24 de octubre de 2003 (asunto R 933/2002-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Limiñana y Botella, S.L., y Shaker di L. Laudato & C. Sas,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Primera),
integrado por la Sra. V. Tiili (Ponente), Presidenta, y el Sr. F. Dehousse y la Sra. I. Wiszniewska-Białecka, Jueces;
Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 17 de junio de 2008;
dicta la siguiente
Sentencia
Antecedentes del litigio
1
El 20 de octubre de 1999, la demandante, Shaker di L. Laudato & C. Sas, presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.
2
La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo que se reproduce a continuación, el cual, según la descripción contenida en la solicitud, es de color azul, azur, amarillo, rojo y blanco:
3
Los productos para los que se solicitó el registro, a raíz de una intervención de la OAMI el 23 de noviembre de 1999 y de la retirada de una clase, se hallan comprendidos en las clases 29 y 33 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de, en su versión revisada y modificada y corresponden, para cada una de esas clases, tras una limitación, a la descripción siguiente:
—
clase 29: «jaleas, mermeladas, compotas»;
—
clase 33: «licor de limón procedente de la costa amalfitana».
4
La solicitud de marca comunitaria se publicó en el Boletín de marcas comunitarias no 30/2000, de 17 de abril de 2000.
5
El 1 de junio de 2000, la oponente, Limiñana y Botella, S.L., formuló oposición, con arreglo al artículo 42, apartado 1, del Reglamento no 40/94, contra el registro de la marca solicitada. La oposición se basaba en el registro español no 2020372, solicitado el, de la marca denominativa LIMONCHELO, que designa productos incluidos en la clase 33 («Vinos, espirituosos y licores»).
6
La oposición afectaba a una parte de los productos designados en la solicitud de marca comunitaria, a saber, los productos pertenecientes a la clase 33. Se basaba en todos los productos a los que se refería la marca anterior.
7
El motivo invocado en apoyo de la oposición era el contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94.
8
Mediante resolución de 9 de septiembre de 2002, la División de Oposición estimó la oposición. Consideró que existía riesgo de confusión en el territorio español, habida cuenta de la identidad de los productos de que se trata y de la similitud gráfica y fonética entre las marcas en conflicto.
9
El 7 de noviembre de 2002, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, en virtud de los artículos 57 a 62 del Reglamento no 40/94, contra la resolución de la División de Oposición.
10
Mediante resolución de 24 de octubre de 2003 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso desestimó el recurso. Consideró que, dada la similitud entre las marcas en conflicto y la concordancia de los productos de que se trataba, existía el riesgo de que los consumidores españoles confundieran o asociaran su origen comercial.
Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia
11
Mediante escrito presentado ante el Tribunal de Primera Instancia el 7 de enero de 2004, la demandante interpuso un recurso en el que solicitaba que se anulara la resolución impugnada, invocando, en primer lugar, infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94, en segundo lugar, desviación de poder y, en tercer lugar, incumplimiento de la obligación de motivación de las decisiones.
12
Mediante sentencia de 15 de junio de 2005, Shaker/OAMI — Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T-7/04, Rec. p. II-2305; en lo sucesivo, «sentencia del Tribunal de Primera Instancia»), el Tribunal de Primera Instancia estimó el recurso de la demandante y anuló la resolución impugnada.
13
En dicha sentencia, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en primer lugar, la identidad de los productos y, a continuación, procedió a la comparación de las marcas controvertidas. Declaró que la representación del plato redondo adornado con limones constituía el componente dominante de la marca solicitada (apartado 59 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia). Consideró que los elementos verbales no constituían un elemento dominante desde el punto de vista gráfico y que, por lo tanto, no procedía analizar las características fonéticas o conceptuales de tales elementos (apartados 60 a 64 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia).
14
Según el Tribunal de Primera Instancia, el predominio de la representación figurativa de un plato redondo adornado con limones sobre los otros elementos de la marca solicitada impide cualquier riesgo de confusión basado en la existencia de similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales de los términos «limonchelo» y «limoncello» que figuran en las marcas controvertidas (apartado 66 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia). Asimismo, declaró que el predominio del componente figurativo constituido por un plato redondo adornado con limones en la marca solicitada hace que, en el caso de autos, la apreciación de los elementos distintivos de la marca anterior sea irrelevante para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94, habida cuenta de que la preeminencia de un plato redondo adornado con limones impide cualquier riesgo de confusión con la marca anterior (apartado 68 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia).
15
Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia estimó que, a pesar de la identidad de los productos a los que se refieren, el grado de similitud entre las marcas controvertidas no es lo suficientemente alto para considerar que existe riesgo de confusión (apartado 69 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia). Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia estimó el primer motivo, declaró que no procedía examinar los demás motivos y anuló la resolución impugnada.
16
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 9 de septiembre de 2005, la OAMI interpuso un recurso de casación por el que solicitaba al Tribunal de Justicia que anulara la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La OAMI invocó dos motivos en apoyo de su recurso de casación; no obstante, ha renunciado al segundo durante el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, tras una rectificación que el Tribunal de Primera Instancia llevó a cabo mediante auto de . El motivo mantenido por la OAMI en el marco de su recurso de casación se basaba en una interpretación y una aplicación erróneas del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94.
17
Mediante sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker (C-334/05 P, Rec. p. I-4529; en lo sucesivo, «sentencia del Tribunal de Justicia» o «sentencia OAMI/Shaker»), el Tribunal de Justicia anuló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, devolvió el asunto a éste y reservó la decisión sobre las costas.
18
En su sentencia, el Tribunal de Justicia señaló, en particular:
«37
En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia subrayó, en el apartado 49 de la sentencia recurrida, la jurisprudencia […] según la cual la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas en conflicto.
38
No obstante, el Tribunal de Primera Instancia precisó en el apartado 54 de la sentencia recurrida que, si la marca cuyo registro se solicita es una marca compuesta de carácter gráfico, la apreciación de la impresión de conjunto de esta marca, así como la determinación de un eventual elemento dominante de ésta, deben llevarse a cabo mediante un análisis gráfico. Añadió que, en este supuesto, sólo en la medida en que un posible elemento dominante implique aspectos semánticos de tipo no gráfico, debe realizarse, en su caso, la comparación entre este elemento, por una parte, y la marca anterior, por otra, tomando en consideración también esos otros aspectos semánticos, como aspectos fonéticos o conceptos abstractos relevantes.
39
Partiendo de estas consideraciones, el Tribunal de Primera Instancia, en el marco del análisis de los signos en conflicto, consideró en primer lugar que la marca cuyo registro se solicita tenía como elemento dominante la representación de un plato redondo adornado con limones. Seguidamente, dedujo en los apartados 62 a 64 de la sentencia recurrida que no procedía analizar las características fonéticas o conceptuales del resto de elementos de dicha marca. Finalmente, concluyó, en el apartado 66 de dicha sentencia, que el predominio de la representación figurativa de un plato redondo adornado con limones sobre los otros elementos de la marca solicitada impedía cualquier riesgo de confusión basado en la existencia de similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales de los términos “limonchelo” y “limoncello” que figuran en las marcas controvertidas.
40
Pues bien, al proceder de este modo, el Tribunal de Primera Instancia no realizó una apreciación global del riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.
41
En efecto, procede señalar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el marco del examen de la existencia de un riesgo de confusión, la apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. Ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes […]
42
[…] sólo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante.
43
De lo dicho se deduce que el Tribunal de Primera Instancia aplicó de manera errónea el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94.
44
Por consiguiente, está fundada la alegación de la OAMI de que la sentencia recurrida adolece de un error de Derecho.»
Procedimiento y pretensiones de las partes tras la devolución de los autos
19
Mediante escrito de 19 de junio de 2007, la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia instó a las partes a que presentaran, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la notificación de la sentencia del Tribunal de Justicia, sus observaciones escritas, con arreglo al artículo 119, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, en relación con el curso que debe darse a la citada sentencia en el presente procedimiento.
20
La demandante y la OAMI presentaron sus observaciones en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancias dentro del plazo señalado, a saber, respectivamente, los días 3 y . La oponente no presentó observaciones dentro del plazo señalado.
21
En sus observaciones, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
—
Anule la resolución impugnada y, tras modificarla, desestime la oposición.
—
Condene a la OAMI al pago de las costas correspondientes a los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia.
22
En sus observaciones, la OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
—
Con carácter principal, desestime el recurso y condene a la demandante al pago de las costas correspondientes a los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia.
—
Con carácter subsidiario, si la OAMI pierde el proceso en cuanto al fondo y habida cuenta de que su recurso de casación ha sido estimado por el Tribunal de Justicia, reparta las costas entre las partes o condene a cada parte a cargar con sus propias costas.
Fundamentos de Derecho
23
La demandante ha invocado tres motivos en apoyo de su recurso. El primer motivo se basaba en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94, el segundo en una desviación de poder y el tercero en el incumplimiento de la obligación de motivación.
Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94
24
La demandante alega que no existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, puesto que las similitudes entre ellas no son suficientes. Además, la marca anterior sólo tiene un carácter distintivo escaso, puesto que es la mera traducción al español del término «limoncello», que describe de manera general el licor preparado con cáscaras de limón y alcohol. Según la demandante, la Sala de Recurso no realizó un examen global de las marcas en conflicto, al haber estimado, equivocadamente, que el término «limoncello» era un elemento dominante de la marca solicitada.
25
La OAMI sostiene que la Sala de Recurso apreció correctamente la existencia de riesgo de confusión.
26
Con carácter preliminar, debe recordarse que la validez de una marca nacional, en el caso de autos la de la oponente, no puede ser cuestionada en un procedimiento de registro de una marca comunitaria, sino sólo en un procedimiento de anulación iniciado en el Estado miembro en cuestión [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec. p. II-4335, apartado 55, y de, Xentral/OAMI — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, Rec. p. II-5213, apartado 36]. Así, debe considerarse que la marca LIMONCHELO es una marca válida en España a efectos del presente procedimiento.
27
A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior. El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. Por lo demás, en virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento no 40/94, debe entenderse por marcas anteriores las marcas registradas en un Estado miembro cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria.
28
Según reiterada jurisprudencia, constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.
29
Según esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que el público pertinente tenga de los signos y de los productos o servicios de que se trate, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del supuesto concreto, en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, apartados 30 a 33, y la jurisprudencia citada].
30
A efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Sin embargo, procede tomar en consideración el hecho de que el grado de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios de que se trate y la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que de ellas conserva en la memoria [sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 26, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de, BMI Bertollo/OAMI — Diesel (DIESELIT), T-186/02, Rec. p. II-1887, apartado 38].
31
En el caso de autos, la marca en la que se basó la oposición es una marca nacional registrada en España. Por lo tanto, el territorio pertinente para analizar el riesgo de confusión es el territorio español.
32
Teniendo en cuenta que los productos de que se trata son productos de consumo corriente, el público pertinente está formado por el consumidor medio español normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
33
Es pacífico entre las partes que los productos incluidos en la clase 33, cubiertos por las marcas en conflicto son idénticos. En efecto, la División de Oposición y la Sala de Recurso consideraron que los licores designados por la marca anterior también comprendían los licores de limón procedentes de la costa amalfitana. Así pues, no procede examinar con más profundidad la similitud de los productos de que se trata.
Sobre la comparación de los signos en conflicto
34
Como se desprende de reiterada jurisprudencia, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en pugna, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Rec. p. II-4335, apartado 47, y la jurisprudencia allí citada].
35
La demandante considera que los signos en pugna no son similares, mientras que la OAMI alega que lo son.
36
Los signos controvertidos son los siguientes:
Marca anterior
Marca solicitada
LIMONCHELO
37
La marca anterior está constituida por un solo elemento, a saber, el elemento verbal LIMONCHELO. Habida cuenta de que es el único elemento de dicha marca, la alegación de la demandante, según la cual esa palabra se había hecho habitual en español, es irrelevante a efectos de la comparación de los signos en conflicto.
38
Por su parte, la marca solicitada es una marca figurativa, compuesta por el término «limoncello», escrito en blanco, por la expresión «della costiera amalfitana», escrita en amarillo, por el término «shaker», escrito en azul en un recuadro con un fondo blanco en el que la letra «k» representa una copa, y por la representación figurativa de un gran plato redondo con un centro blanco y un borde decorado, por una parte, con dibujos que representan limones amarillos sobre un fondo oscuro y, por otra, con una banda discontinua turquesa y blanca. Todos estos componentes de la marca aparecen sobre un fondo azul oscuro.
39
La Sala de Recurso consideró que la palabra «limoncello» constituía el elemento dominante de la marca solicitada y que, por lo tanto, los signos en pugna eran desde el punto de vista gráfico y fonético prácticamente idénticos, mientras que la demandante alega, en esencia, que, dado que la palabra «limoncello» no posee carácter distintivo, puesto que designa los licores preparados con limón, no puede constituir el elemento dominante de dicha marca a efectos de la comparación de los signos en conflicto.
40
Procede recordar que, según la jurisprudencia, la apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. Ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. Sólo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante. Tal podría ser el caso, en particular, si este componente pudiera dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público pertinente guarda en la memoria, de modo que todos los demás componentes de la marca son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta (sentencia OAMI/Shaker, antes citada, apartados 41 y 42, y sentencia del Tribunal de Justicia de 20 septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C-193/06 P, no publicada en la Recopilación, apartados 42 y 43).
41
Procede recordar, en primer lugar, que el elemento figurativo de la marca solicitada, consistente en la imagen de un plato redondo decorado con limones, ocupa gráficamente un lugar tan importante en ésta como la palabra «limoncello». A continuación, debe señalarse que los términos «della», «costiera» y «amalfitana» están situados debajo de la palabra «limoncello» y están escritos en caracteres mucho más pequeños de color amarillo y, por lo tanto, son claramente secundarios con respecto a la palabra «limoncello». En cuanto a la palabra «shaker», es apenas visible en el conjunto de la marca, puesto que está situada en la parte inferior de ésta y está escrita en pequeños caracteres azules en un recuadro con fondo blanco. La imagen de la copa en la letra «k» pasa casi desapercibida. El elemento «shaker» es insignificante en la impresión de conjunto que produce la marca solicitada.
42
Además, procede recordar que los consumidores de los productos de que se trata están habituados a designarlos y a reconocerlos en función del elemento denominativo que sirve para identificarlos [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 13 de julio de 2005, Murúa Entrena/OAMI — Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T-40/03, Rec. p. II-2831, apartado 56, y de, Sebirán/OAMI — El Coto de Rioja (Coto d’Arcis), T-332/04, no publicada en la Recopilación, apartado 38]. En la medida en que el elemento figurativo de la marca solicitada consiste únicamente en un plato redondo decorado con limones, ese elemento no atrae la atención de los consumidores medios de los productos de que se trata, que están habituados a ver imágenes de limón colocadas en los licores preparados con limón. En cambio, por lo que se refiere a la palabra «limoncello», habida cuenta de su lugar preeminente y de su posición con respecto a los otros elementos, del hecho de que esté escrito en grandes caracteres blancos sobre un fondo azul, lo que la hace destacar en dicho fondo, y de su tamaño en relación con todos los otros elementos verbales de dicha marca compuesta, es esa palabra la que el público pertinente retiene en su memoria. Así, no puede aceptarse la alegación de la demandante, según la cual el plato redondo decorado con limones, a pesar de tratarse de un elemento decorativo, es mucho más apropiado que el elemento denominativo para distinguir los productos designados y captar la atención del consumidor interesado.
43
En tales circunstancias, procede considerar que la palabra «limoncello» puede dominar la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por la marca solicitada.
44
La alegación de la demandante de que la palabra «limoncello» carece de carácter distintivo, ya que es descriptiva, no puede poner en duda dicha conclusión. Sin entrar a examinar, sin embargo, la cuestión de si la palabra «limoncello» es descriptiva para el público pertinente, procede recordar que, en cualquier caso, el posible escaso carácter distintivo de un elemento de una marca compuesta no implica necesariamente que éste no pueda constituir un elemento dominante, siempre que, debido, en particular, a su posición en el signo o a su dimensión, pueda imponerse en la percepción del consumidor y permanecer en la memoria de éste [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de junio de 2006, Inex/OAMI — Wiseman (Representación de una piel de vaca), T-153/03, Rec. p. II-1677, apartado 32, y sentencia PAGESJAUNES.COM, antes citada, apartado 54; véase, asimismo, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de, AVEX/OAMI — Ahlers (a), T-115/02, Rec. p. II-2907, apartado 20].
45
Por consiguiente, en esta fase del examen, no procede pronunciarse sobre el posible escaso carácter distintivo de la palabra «limoncello», ya que, teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en los apartados 41 a 43 supra, es evidente que dicha palabra puede imponerse en la percepción del público pertinente, el cual puede retenerla en la memoria (véase, en este sentido, la sentencia PAGESJAUNES.COM, antes citada, apartado 55).
46
Así, en relación con la comparación gráfica entre los signos en pugna, considerados cada uno en su conjunto, procede señalar que existe una cierta similitud entre ellos. En efecto, las palabras «limoncello» y «limonchelo» son en el plano visual prácticamente idénticas y, por lo tanto, procede declarar que la marca anterior está incluida en la marca solicitada. Debe señalarse que las diferencias vinculadas a la adición del plato redondo decorado con limones y a los otros elementos denominativos o figurativos que resultan insignificantes o, al menos, secundarios, como se ha señalado en el apartado 41 supra, no son suficientemente importantes para descartar esa similitud creada por la palabra «limoncello», que constituye la primera palabra de la marca solicitada y atrae así más la atención del consumidor.
47
En cuanto a la comparación fonética, es preciso señalar que las palabras «limoncello» y «limonchelo» son fonéticamente similares. Las dos primeras sílabas «li» y «mon» se pronuncian de manera idéntica y las dos sílabas «cello» y «chelo», aunque se escriban de modo diferente, se pronuncian de manera similar en España. En efecto, contrariamente a lo que alega la demandante, todo indica que el público español pronuncia la palabra «limoncello» según las normas de pronunciación italianas, es decir, de la misma manera que la palabra «limonchelo» en español. Aunque las marcas en pugna difieren en cuanto al número de palabras, existe una similitud fonética entres esas marcas, puesto que la marca anterior está comprendida en su totalidad en la marca solicitada.
48
Además, el elemento común a las dos marcas de que se trata constituye la primera palabra de la marca solicitada y se pronuncia así en primer lugar. Ni la adición de la expresión «della costiera amalfitana» ni la adición de la palabra «shaker» cuestionan esa similitud, puesto que no puede excluirse en absoluto que, al hacer pedidos de palabra, el consumidor interesado pronuncie únicamente esa primera palabra. Como es sabido, con frecuencia, el licor preparado con limón se consume tras haberlo pedido de forma oral, como digestivo al acabar una comida. A este respecto, no puede prosperar la alegación de la demandante, según la cual, en un restaurante, el cliente pide el producto de manera genérica («un limoncello») sin poder hacerlo sobre la base de una marca específica, y que, de este modo, la compra pertinente es la efectuada con anterioridad por el restaurador, el cual tiene efectivamente la posibilidad de seleccionar el producto en función de la marca. En efecto, los restaurantes pueden disponer de varias marcas y, por lo tanto, el consumidor final todavía puede elegir al pedir el producto. Por consiguiente, la palabra «limoncello» constituye el elemento dominante de la marca solicitada desde el punto de vista fonético. Por lo tanto, existe una similitud fonética importante entre los signos en pugna.
49
Por lo que se refiere a la comparación conceptual de los signos en pugna, no se excluye que las palabras «limoncello» o «limonchelo» puedan referirse a un licor preparado con limones. En cuanto a la expresión «della costiera amalfitana», debe entenderse ciertamente que indica que el producto de que se trata procede de una determinada costa. Por consiguiente, para el público español el significado conceptual de la marca solicitada es «licor preparado con limones, procedente de una determinada costa». En consecuencia, la única diferencia conceptual con respecto a la marca anterior consiste en la precisión de que dicho licor procede de una determinada costa. Ahora bien, nada impide que los productos cubiertos por la marca anterior procedan de la misma costa, aunque la palabra que constituye dicha marca se escriba según las normas ortográficas españolas. Además, procede recordar que para excluir la existencia de todo riesgo de confusión no es suficiente que los lugares de producción de las bebidas sean diferentes (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartados 29 y 30, y el auto del Tribunal de Justicia de, Castellblanch/OAMI, C-131/06 P, no publicado en la Recopilación, apartado 46). Por consiguiente, existe asimismo similitud conceptual de los signos en pugna.
50
En tales circunstancias, procede concluir que existe una cierta similitud entre las marcas de que se trata. Por consiguiente, no puede admitirse la afirmación realizada por la Sala de Recurso, en el apartado 21 de la resolución impugnada, según la cual las marcas son prácticamente idénticas desde el punto de vista gráfico y desde el punto de vista fonético. Sin embargo, este error no es de por sí suficiente para llevar a la anulación de la resolución impugnada si la Sala de Recurso concluyó correctamente que existía riesgo de confusión.
51
Por lo tanto, todavía debe apreciarse globalmente si existe riesgo de confusión entre las marcas en pugna.
Sobre el riesgo de confusión
52
Procede recordar que la apreciación global del riesgo de confusión implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (véase la sentencia Canon, antes citada, apartado 17).
53
La posición de la Sala de Recurso en cuanto a la existencia de riesgo de confusión se expone, en el apartado 22 de la resolución impugnada, como sigue:
«Dada la similitud entre las marcas controvertidas y la concordancia de los productos de que se trata, pertenecientes a la clase 33, existe el riesgo de que los consumidores españoles confundan o asocien su origen comercial.»
54
La demandante sostiene que las diferencias visuales, fonéticas y conceptuales entre los signos en conflicto compensan la identidad de los productos de que se trata y que, por lo tanto, no existe ningún riesgo de confusión entre las marcas en pugna, extremo que viene reforzado por el escaso carácter distintivo de la marca anterior LIMONCHELO, que tan sólo cuenta con una protección reducida.
55
A este respecto, debe señalarse que la Sala de Recurso no examinó en modo alguno el carácter distintivo de la marca anterior LIMONCHELO o de la palabra italiana «limoncello». Sin embargo, aunque la Sala de Recurso no hubiera reconocido indebidamente a esas palabras un escaso carácter distintivo, dicho error no podría llevar a la anulación de la resolución impugnada.
56
En efecto, se ha de precisar que el reconocimiento de un carácter escasamente distintivo de la marca anterior no impide constatar la existencia de riesgo de confusión en el caso de autos. En efecto, si bien el carácter distintivo de la marca anterior debe tenerse en cuenta para apreciar el riesgo de confusión (véase, por analogía, la sentencia Canon, antes citada, apartado 24), éste sólo es un elemento entre otros que intervienen en dicha apreciación. Por lo tanto, incluso en presencia de una marca anterior de escaso carácter distintivo, puede existir riesgo de confusión, en particular debido a la similitud de los signos y de los productos o servicios de que se trate [sentencia PAGESJAUNES.COM, antes citada, apartado 70; véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 16 de marzo de 2005, L’Oréal/OAMI — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Rec. p. II-949, apartado 61].
57
Además, la tesis defendida por la demandante a este respecto tendría como consecuencia neutralizar el factor basado en la similitud de las marcas en favor del basado en el carácter distintivo de la marca nacional anterior, al que se reconocería una importancia excesiva. De ello resultaría que, en la medida en que la marca nacional anterior sólo tuviera un escaso carácter distintivo, únicamente existiría riesgo de confusión en caso de que ésta se hallara íntegramente reproducida en la marca cuyo registro se solicita, cualquiera que fuera el grado de semejanza entre los signos controvertidos (auto del Tribunal de Justicia de 27 de abril de 2006, L’Oréal/OAMI, C-235/05 P, no publicado en la Recopilación, apartado 45). No obstante, tal resultado no sería acorde con la propia naturaleza de la apreciación global cuya realización está confiada a las autoridades competentes en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94 (sentencia del Tribunal de Justicia de, T.I.M.E. ART/Devinlec y OAMI, C-171/06 P, no publicada en la Recopilación, apartado 41, y sentencia PAGESJAUNES.COM, antes citada, apartado 71).
58
De las consideraciones precedentes, en particular del hecho de que el público pertinente sólo conserve en la memoria una imagen imperfecta de las marcas de que se trata, de modo que su elemento común, la palabra «limoncello» o «limonchelo», genera cierta semejanza entre ellas, y de la interdependencia de los distintos factores que deben tomarse en consideración, resulta que, en el caso de autos, existe riesgo de confusión.
59
Por consiguiente, debe señalarse que la Sala de Recurso concluyó acertadamente que existía riesgo de confusión. Por lo tanto, debe desestimarse el primer motivo.
Sobre el segundo motivo, basado en una desviación de poder
60
La demandante estima que, habida cuenta del error manifiesto de apreciación del que adolece la resolución impugnada, la OAMI incurrió en desviación de poder.
61
Según la demandante, el carácter manifiesto del error de apreciación de la OAMI resulta, por una parte, del hecho de haber considerado únicamente el término «limoncello» de la marca solicitada al apreciar el riesgo de confusión con la marca anterior, lo cual es contrario a una apreciación global de los diversos factores que pueden crear un riesgo de confusión.
62
Por otra parte, la demandante observa un error manifiesto de apreciación en las consideraciones realizadas por la OAMI durante el procedimiento por ser totalmente contradictorias. A este respecto, compara el escrito de la OAMI de 23 de noviembre de 1999 con la resolución impugnada.
63
La OAMI rechaza las alegaciones de la demandante.
64
Procede recordar que el concepto de desviación de poder tiene un alcance muy preciso en Derecho comunitario y se aplica al supuesto en que una autoridad administrativa utiliza sus atribuciones con una finalidad distinta de aquella para la que le fueron conferidas. A este respecto, es jurisprudencia reiterada que sólo cabe considerar que una decisión incurre en desviación de poder cuando queda de manifiesto, de acuerdo con indicios objetivos, oportunos y concordantes, que fue adoptada para alcanzar una finalidad distinta de las que se invocan [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 24 de abril de 1996, Industrias Pesqueras Campos y otros/Comisión, T-551/93 y T-231-94 a T-234/94, Rec. p. II-247, apartado 168; de, DKV/OAMI (COMPANYLINE), T-19/99, Rec. p. II-1, apartado 33; de, Henkel/OAMI (Pastilla redonda roja y blanca), T-337/99, Rec. p. II-2597, apartado 66, y de, eCopy/OAMI (ECOPY), T-247-01, Rec. p. II-5301, apartado 22].
65
Debe señalarse que la demandante no presenta ningún elemento del que pueda deducirse que la adopción de la resolución impugnada tuviera una finalidad distinta de la de comprobar si, con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94, debía denegarse o no el registro de la marca solicitada.
66
Por lo que se refiere al hecho de que supuestamente sólo se haya tomado en consideración el término «limoncello», basta recordar que, como se ha declarado antes, la Sala de Recurso concluyó acertadamente que, en el caso de autos, existía riesgo de confusión entre las marcas en pugna. Por consiguiente, los supuestos errores en los que pudo incurrir la Sala de Recurso al llegar a dicha conclusión no son suficientes para llevar a la anulación de la resolución impugnada.
67
Por lo que se refiere a la posición supuestamente contradictoria adoptada por la OAMI, la demandante indica que, al afirmar en su escrito de 23 de noviembre de 1999 la necesidad de limitar la solicitud de registro a la clase específica de los productos constituidos por licores de limón procedentes de la costa amalfitana, debido a la especificidad del origen del limoncello en la determinación de la elección del consumidor, la OAMI ha querido evitar el riesgo de confusión en cuanto a la procedencia del licor. Por lo tanto, la OAMI afirmó la capacidad intrínseca de la marca solicitada para identificar el licor de limón producido en la zona de la costa amalfitana. En cambio, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró, de manera contradictoria según la demandante, que la misma expresión podía crear riesgo de confusión en la percepción del consumidor medio español.
68
Esta alegación no puede prosperar. En efecto, al pedir que se limitara la categoría de productos para los que puede registrarse la marca solicitada, la OAMI comprobaba si eran aplicables a la marca solicitada los motivos de denegación absolutos y, en particular, el artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento no 40/94, en el sentido de que, sin dicha limitación, podría existir el riesgo de inducir al consumidor a error en cuanto a la procedencia geográfica del producto cubierto por la marca. Por lo tanto, la OAMI no ha afirmado en absoluto que la indicación geográfica excluya todo riesgo de confusión en caso de una eventual oposición formulada en el marco del artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento.
69
Por consiguiente, debe desestimarse el segundo motivo.
Sobre el tercer motivo, basado en la obligación de motivación
70
La demandante alega que la resolución impugnada adolece de falta de motivación por cuanto no muestra de manera clara e inequívoca el razonamiento seguido por la Sala de Recurso. La motivación de la resolución impugnada se caracteriza por la presencia de numerosas omisiones cometidas por la Sala de Recurso al comparar los signos y al apreciar el riesgo de confusión.
71
La OAMI rechaza las alegaciones de la demandante.
72
En la medida en que las alegaciones de la demandante se encuadran en un motivo basado en un error manifiesto de apreciación, ya han sido examinadas en el marco del primer motivo.
73
Por lo que atañe a la motivación de la resolución impugnada como tal, procede recordar, de entrada, que, en virtud del artículo 73, primera frase, del Reglamento no 40/94, las resoluciones de la OAMI deben motivarse. Por otra parte, la regla 50, apartado 2, letra h), del Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento no 40/94 (DO L 303, p. 1), dispone que la resolución de la Sala de Recurso debe incluir los motivos. Esta obligación tiene el mismo alcance que la consagrada en el artículo 253 CE. Es jurisprudencia reiterada que la motivación exigida por el artículo 253 CE debe mostrar, de manera clara e inequívoca, el razonamiento de la autoridad de la que emane el acto. Esta obligación tiene la doble finalidad de permitir, por una parte, que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada con el fin de defender sus derechos y, por otra, que el órgano jurisdiccional comunitario pueda ejercer su control sobre la legalidad de la decisión. Para apreciar si la motivación de una decisión cumple dichos requisitos se debe tener en cuenta no sólo el tenor literal de la misma, sino también su contexto, así como el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de, Sunrider/OAMI — Vitakraft-Werke Wührmann y Friesland Brands (VITATASTE y METABALANCE 44), T-124/02 y T-156/02, Rec. p. II-1149, apartados 72 y 73, y de, Wesergold Getränkeindustrie/OAMI — Lidl Stiftung (VITAL FIT), T-111/06, no publicada en la Recopilación, apartado 62].
74
La demandante reprocha a la Sala de Recurso haber afirmado, sin haber realizado análisis alguno, que gráfica y fonéticamente las dos marcas se diferencia muy poco.
75
A este respecto, debe señalarse que la Sala de Recurso, tras haber recordado el contenido y la interpretación dada por la jurisprudencia al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94, en el considerando decimoctavo de la resolución impugnada, indicó que compartía el criterio de la División de Oposición sobre el hecho de que las marcas en pugna, habida cuenta de los productos de la clase 33 cubiertos por ellas, eran semejantes, de modo que podía existir riesgo de confusión entre ellas en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94.
76
La Sala de Recurso precisó que el licor de limón procedente de la costa amalfitana, invocado por la marca solicitada, estaba incluido claramente en la categoría «licores», cubierta por la marca anterior. A continuación, puntualizó que el elemento dominante de la marca solicitada era la palabra «limoncello», puesto que el principal elemento distintivo para el consumidor interesado era dicha palabra, y no la etiqueta decorada y coloreada en la que figuraba. Indicó que, habida cuenta del mayor tamaño de las letras de la palabra «limoncello» y de su posición preeminente, es probable que las palabras adicionales que aparecen debajo de ella en caracteres más pequeños pasen, en gran medida, desapercibidas a los consumidores.
77
La Sala de Recurso indicó que la marca anterior estaba constituida por el signo LIMONCHELO, que las marcas en pugna se diferenciaban muy poco en los planos gráfico y fonético y que, dada la semejanza global perceptible inmediatamente entre los signos en pugna, era inútil realizar un ejercicio de análisis letra por letra, sílaba por sílaba, para demostrar su similitud. La Sala de Recurso estimó que las marcas eran prácticamente idénticas desde el punto de vista gráfico y desde el punto de vista fonético.
78
Por consiguiente, concluyó que, habida cuenta de la semejanza entre las marcas en pugna y de la concordancia de los productos que designan, existía el riesgo de que los consumidores españoles confundieran o asociaran su origen comercial.
79
Aun suponiendo que esa motivación de la resolución impugnada fuera sucinta y no indicara suficientemente las razones por las que la Sala de Recurso llegó a tal conclusión, debe tenerse en cuenta la motivación más detallada, al respecto, que figura en la resolución de la División de Oposición. En efecto, la Sala de Recurso indicó, en el considerando decimoctavo de la resolución impugnada que compartía el criterio de la División de Oposición sobre el hecho de que las marcas en pugna, habida cuenta de los productos de la clase 33 cubiertos por ellas, eran semejantes, de modo que podía existir riesgo de confusión entre ellas en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94. Dada la continuidad funcional existente entre la División de Oposición y la Sala de Recurso, como reconoce el artículo 62, apartado 1, del Reglamento no 40/94 [sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C-29/05 P, Rec. p. I-2213, apartado 30; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de, La Baronia de Turis/OAMI — Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T-323/03, Rec. p. II-2085, apartados 57 y 58], dicha resolución y su motivación forman parte del contexto en el que se adoptó la resolución impugnada, contexto que es conocido por la demandante y que permite al juez ejercer plenamente su control de legalidad en cuanto a la procedencia de la apreciación del riesgo de confusión. Se ha de señalar que la División de Oposición indicó en su resolución en qué aspectos las marcas en pugna eran gráfica y fonéticamente similares y las razones por las que existía riesgo de confusión en el caso de autos.
80
Por último, la demandante alega que la resolución impugnada no precisa las razones por las que los motivos y los elementos de prueba propuestos por la demandante no permiten concluir la inexistencia de confusión entre las marcas en pugna en los consumidores interesados.
81
A este respecto, basta recordar que, en la motivación de las decisiones que hayan de adoptar, las instituciones no están obligadas a definir una posición sobre todas las alegaciones que los interesados aduzcan ante ellas, sino que les basta con exponer los hechos y las consideraciones jurídicas que revisten una importancia esencial en el sistema de la decisión [auto del Tribunal de Primera Instancia de 18 de febrero de 2008, Altana Pharma/OAMI — Avensa (PNEUMO UPDATE), T-327/06, no publicado en la Recopilación, apartado 18; véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de, Haladjian Frères/Comisión, T-204/03, Rec. p. II-3779, apartado 199].
82
Procede señalar que, en el caso de autos, la Sala de Recurso expuso, en la resolución impugnada, los hechos y las consideraciones jurídicas que le llevaron a adoptar dicha resolución, como se desprende de la descripción de la resolución impugnada realizada antes en los apartados 75 a 78. Por tanto, no puede reprochársele que no respondiera a la alegación de la demandante según la cual el término «limoncello» tiene carácter meramente descriptivo y ha pasado a ser de uso común en las descripciones genéricas de un tipo de licor, o a las alegaciones de la demandante según las cuales la propia OAMI sugirió que se redujeran los productos cubiertos por el registro de la marca solicitada a los licores de limón procedentes de la costa amalfitana, por considerar que la marca sería engañosa si el licor de que se trata tuviera un origen diferente.
83
Por consiguiente, procede desestimar el tercer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación.
84
De las consideraciones precedentes resulta que debe desestimarse el recurso en su totalidad.
Costas
85
La demandante solicita que se condene a la OAMI a pagar todas las costas correspondientes, por una parte, a los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia y, por otra, al procedimiento de casación ante el Tribunal de Justicia. En cuanto al segundo motivo de casación invocado por la OAMI ante el Tribunal de Justicia, en virtud del cual ésta denunció la contrariedad evidente y el carácter ilógico de la sentencia anulada, debería ser condenada a las costas correspondientes a ese motivo, con independencia de que el Tribunal de Primera Instancia estime las pretensiones relativas al riesgo de confusión. La demandante recuerda que la OAMI renunció a ese motivo tras el auto del Tribunal de Primera Instancia de 12 de enero de 2006, antes citado, por el cual se estimaba su pretensión sobre ese punto.
86
La OAMI solicita que se condene a la demandante al pago de todas las costas correspondientes a los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia.
87
En la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, se condenó en costas a la OAMI. En la sentencia del Tribunal de Justicia, éste reservó su decisión sobre las costas. Por lo tanto, corresponde al Tribunal de Primera Instancia pronunciarse, en la presente sentencia, sobre todas las costas correspondientes a los distintos procedimientos, con arreglo al artículo 121 del Reglamento de Procedimiento.
88
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados todos los motivos formulados por la parte demandante, no procede repartir las costas, dado que en el presente asunto no existen circunstancias excepcionales. Por consiguiente, procede condenarla al pago de las costas efectuadas por la OAMI ante el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia, conforme a lo solicitado por ésta.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Condenar a Shaker di L. Laudato & C. Sas al pago de todas las costas efectuadas ante el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia.
Tiili
Dehousse
Wiszniewska-Białecka
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de noviembre de 2008.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.