62023TJ1104_RES
Cauza T‑1104/23
Ferrari SpA
împotriva
Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală
Hotărârea Tribunalului (Camera a opta extinsă) din 2 iulie 2025
„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de decădere – Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană – Marca verbală TESTAROSSA – Utilizare serioasă a mărcii – Articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/1001] – Utilizare de către terți – Natura utilizării – Consimțământ implicit al titularului mărcii – Dovada utilizării serioase – Modele la scară redusă de vehicule terestre cu motor (jucării)”
Marcă a Uniunii Europene – Efectele mărcii Uniunii Europene – Drepturi conferite de marcă – Dreptul de a interzice utilizarea mărcii – Condiție – Utilizare de către un terț susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii – Noțiune – Aplicare de către un terț a unui semn identic cu o marcă înregistrată pentru modele la scară redusă de vehicule – Utilizare care se limitează la o indicare a caracterului fidel al reproducerii unui model de automobil – Excludere
[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 9 alin. (1)]
(a se vedea punctele 27-29, 32 și 33)
Marcă a Uniunii Europene – Renunțare, decădere și nulitate – Cauze de decădere – Lipsa utilizării efective a mărcii – Marca verbală TESTAROSSA
[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 15 alin. (1) și art. 51 alin. (1) lit. (a)]
(a se vedea punctele 47-52, 59, 65 și 71)
Marcă a Uniunii Europene – Renunțare, decădere și nulitate – Cauze de decădere – Lipsa utilizării efective a mărcii – Utilizare de către un terț cu consimțământul titularului mărcii – Consimțământ implicit – Criterii de apreciere – Utilizare a mărcii pentru modele la scară redusă de vehicule
[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 15 alin. (1) și art. 51 alin. (1) lit. (a)]
(a se vedea punctele 60, 62-64 și 68-70)
Rezumat
Statuând în complet extins, Tribunalul anulează în parte decizia camerei de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) (
1
) și se pronunță cu privire la noțiunea de utilizare serioasă în contextul utilizării unei mărci de către terți cu consimțământul implicit al titularului acestei mărci. Acesta clarifică în special jurisprudența rezultată din Hotărârea Opel (
2
) și precizează condițiile în care poate fi demonstrată utilizarea serioasă a unei mărci atunci când uzanțele sectorului și ale pieței relevante permit, în anumite condiții, utilizarea mărcii înregistrate de anumiți operatori pentru a descrie produsele în cauză.
Ferrari SpA, reclamanta, este titulara înregistrării internaționale care desemnează Uniunea Europeană a mărcii verbale TESTAROSSA pentru, printre altele, modele la scară redusă de vehicule și jucării (
3
). La 14 noiembrie 2014, domnul Kurt Hesse, intervenientul, a introdus o cerere de declarare a nulității efectelor acestei înregistrări internaționale (
4
). Divizia de anulare a admis în parte cererea de decădere și a respins‑o pentru „modele la scară redusă de vehicule terestre cu motor (jucării)”.
Atât intervenientul, cât și reclamanta au introdus o acțiune în anulare în parte împotriva acestei decizii. Camera de recurs a EUIPO a admis calea de atac a intervenientului și a respins calea de atac a reclamantei, care a fost astfel decăzută din drepturile asupra mărcii contestate pentru toate produsele. Reclamanta a sesizat Tribunalul cu o acțiune în anulare împotriva acestei decizii.
Aprecierea Tribunalului
Cu titlu introductiv, Tribunalul subliniază că aplicarea de către un terț a unui semn identic cu o marcă înregistrată pentru jucării pe modele la scară redusă de vehicule nu poate fi interzisă decât dacă aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor acestei mărci, ceea ce trebuie apreciat în funcție de caracteristicile pieței modelelor la scară redusă de vehicule. Această piață se caracterizează prin coexistența, pe de o parte, a unor producători independenți de jucării care utilizează mărci înregistrate pentru automobile ca simple indicații ale faptului că un model la scară redusă este o reproducere fidelă a unui model de autovehicul real și, pe de altă parte, a unor modele la scară redusă de vehicule produse și comercializate de titularii unor mărci înregistrate pentru automobile sau de întreprinderi care au legături economice cu aceștia, în special prin intermediul unei licențe. Publicul relevant este, așadar, obișnuit să fie expus unor modele la scară redusă de vehicule, cu sau fără licență din partea producătorului de autovehicule, și să le distingă în funcție de informațiile care figurează pe ambalajele lor. Astfel, Tribunalul arată faptul că un terț poate utiliza o astfel de marcă fără consimțământul titularului său, cu condiția ca utilizarea acesteia pe un model la scară redusă de vehicul să se limiteze la a indica publicului relevant că modelul respectiv este o reproducere fidelă a unui model de automobil real. În schimb, atunci când utilizarea mărcii de către un terț face referire, de exemplu, la un acord de licență încheiat cu titularul acestei mărci, ea va fi percepută ca o indicație a faptului că aceste produse provin de la constructorul de autovehicule sau de la o întreprindere care are legături economice cu acesta din urmă. Într‑o astfel de ipoteză, titularul mărcii este îndreptățit să se opună unei asemenea utilizări dacă aceasta a fost făcută fără consimțământul său.
În ceea ce privește prezenta cauză, în primul rând, Tribunalul examinează dacă utilizarea mărcii de către terți este conformă cu funcția esențială a acesteia. Tribunalul arată că elementele de probă prezentate de reclamantă constau în special în mai multe cataloage și fotografii ale unor modele la scară redusă, pe care figurează marca contestată, ale mărcilor unor terți, dar și în mențiunea „produs oficial sub licență Ferrari”. În această privință, Tribunalul constată că indicațiile respective permit publicului relevant să înțeleagă că aceste modele la scară redusă sunt fabricate de un terț sub licența reclamantei, deși marca contestată este aplicată alături de mărci ale unor terți. Prin urmare, o astfel de utilizare a mărcii contestate este conformă cu funcția esențială a acesteia, care este aceea de a garanta consumatorilor originea comercială a produselor. Faptul că modelele la scară redusă de vehicule purtând marca contestată sunt comercializate de întreprinderi diferite și că calitatea și prețul lor sunt diferite nu permite repunerea în discuție a acestei concluzii. De asemenea, este lipsit de relevanță faptul că mențiunile „produs oficial sub licență Ferrari” nu fac referire la marca contestată, întrucât legătura dintre utilizarea mărcii Ferrari și marca contestată pe ambalaje și cataloage este conformă cu uzanțele pieței relevante. Astfel, Tribunalul arată că, pe piața automobilelor, autovehiculele sunt comercializate atât sub o primă marcă ce desemnează producătorul lor, cât și sub o a doua marcă ce desemnează modelul lor și că aceste considerații sunt relevante și pentru piața modelelor la scară redusă de vehicule. Pe de altă parte, lipsa simbolurilor „®” sau „TM” alături de marca contestată nu afectează capacitatea acestei mărci de a‑și îndeplini funcția esențială. Având în vedere cele ce precedă, Tribunalul consideră că marca contestată a fost utilizată, în perioada relevantă, pentru modele la scară redusă de vehicule, în conformitate cu funcția sa esențială.
În al doilea rând, Tribunalul examinează dacă utilizarea mărcii contestate de către terți a fost făcută cu consimțământul titularului. Acesta observă că extrasele din contractele de licență prezentate de reclamantă nu conțin lista mărcilor care fac obiectul contractelor menționate, astfel încât nu permit să se stabilească faptul că reclamanta a consimțit în mod expres la utilizarea mărcii sale de către acești terți. Totuși, Tribunalul subliniază că consimțământul titularului pentru utilizarea mărcii de către terți poate rezulta de asemenea în mod implicit din împrejurări și din elemente anterioare, concomitente sau ulterioare acestei utilizări, care trebuie examinate în lumina utilizărilor considerate justificate în sectorul economic vizat.
Astfel, în primul rând, Tribunalul arată că, în cadrul specific al pieței în cauză, consimțământul implicit al titularului mărcii contestate decurge din faptul că acesta din urmă avea cunoștință de utilizarea mărcii sale de către terți și nu s‑a opus utilizării respective și apreciază că aceasta este situația în speță. În al doilea rând, Tribunalul precizează că utilizarea mărcii unei societăți producătoare de către o altă societate care comercializează produsele în cauză ca fiind produse „oficiale” sub licența primei societăți poate fi recunoscută ca fiind efectuată cu consimțământul titularului acestei mărci, în măsura în care o astfel de utilizare stabilește o legătură între aceste două societăți, care presupune că titularul a autorizat utilizarea mărcilor sale de către societatea în discuție. În al treilea rând, Tribunalul consideră că, prin prezentarea unor facturi și a unor bonuri de comandă emise de terți pentru vânzarea unor modele la scară redusă de vehicule care poartă marca contestată pentru a dovedi utilizarea serioasă, reclamanta pretinde implicit că această utilizare a fost făcută cu consimțământul său. În consecință, Tribunalul consideră că reclamanta a consimțit implicit la utilizarea mărcii contestate de către terți pentru produsele în cauză.
Prin urmare, având în vedere considerațiile care precedă, Tribunalul anulează decizia camerei de recurs în măsura în care decăderea din drepturile asupra mărcii contestate a fost pronunțată pentru modelele la scară redusă de vehicule.
(
1
)	Decizia Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 29 august 2023 [Cauza R 887/2016‑5).
(
2
)	Hotărârea din 25 ianuarie 2007, Adam Opel (C‑48/05, EU:C:2007:55).
(
3
)	Produsele care fac parte din clasa 28 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare.
(
4
)	În temeiul articolului 158 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene (JO 2009, L 78, p. 1) coroborat cu articolul 51 alineatul (1) litera (a) din acest regulament.