62007CJ0498
ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)
3 september 2009 (
*1
)
„Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 8, lid 1, sub b — Beeldmerk La Española — Globale beoordeling van verwarringsgevaar — Doorslaggevend element”
In zaak C-498/07 P,
betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie, ingesteld op 12 november 2007,
Aceites del Sur-Coosur, SA, voorheen Aceites del Sur, SA, gevestigd te Vilches (Spanje), vertegenwoordigd door J.-M. Otero Lastres en R. Jimenez Diaz, abogados,
rekwirante,
andere partijen bij de procedure:
Koipe Corporación, SL, gevestigd te San Sebastián (Spanje), vertegenwoordigd door M. Fernández de Béthencourt, abogado,
verzoekster in eerste aanleg,
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door J. García Murillo als gemachtigde,
verweerder in eerste aanleg,
wijst
HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer),
samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, M. Ilešič, A. Tizzano (rapporteur), A. Borg Barthet en J.-J. Kasel, rechters,
advocaat-generaal: J. Mazák,
griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur,
gezien de stukken en na de terechtzitting op 14 oktober 2008,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 3 februari 2009,
het navolgende
Arrest
1
Met haar hogere voorziening verzoekt Aceites del Sur-Coosur, SA, voorheen Aceites del Sur, SA (hierna: „Aceites del Sur”), om vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 12 september 2007, Koipe/BHIM — Aceites del Sur (La Española) (T-363/04, Jurispr. blz. II-3355; hierna: „bestreden arrest”), waarbij is toegewezen het beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van (zaak R 1109/2000-4; hierna: „litigieuze beslissing”) inzake een oppositieprocedure tussen Koipe Corporación, SL (hierna: „Koipe”) en Aceites del Sur.
Toepasselijke bepalingen
2
Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) bepaalt:
„Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:
[…]
b)
wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.”
3
Artikel 8, lid 2, van dezelfde verordening bepaalt:
„Onder ‚oudere merken’ in de zin van lid 1 worden verstaan:
a)
de merken waarvan de datum van de aanvrage om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvrage om een gemeenschapsmerk, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het ten behoeve van die merken ingeroepen recht van voorrang, en die behoren tot de volgende categorieën:
i)
gemeenschapsmerken,
ii)
in de lidstaat of, in het geval van België, Nederland en Luxemburg, bij het Benelux-Merkenbureau ingeschreven merken,
iii)
merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een lidstaat;
[…]”
Feiten van het geding
4
Op 23 april 1996 heeft Aceites del Sur, een Spaanse producent van plantaardige olie, krachtens verordening nr. 40/94 een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend bij het BHIM met het oog op de inschrijving voor bepaalde types van waren, waaronder „eetbare oliën en vetten”, van het hieronder weergegeven beeldmerk La Española:
5
Op 23 november 1998 is de merkaanvraag in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 89/98 gepubliceerd.
6
Op 23 februari 1999 heeft de onderneming Aceites Carbonell, thans Koipe, oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit merk op grond van het bestaan van verwarringsgevaar, in het bijzonder in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, tussen het aangevraagde merk en het hieronder weergegeven oudere beeldmerk waarvan Koipe houdster is, te weten Carbonell (hierna: „merk Carbonell”):
7
Als bewijs van het bestaan van het merk Carbonell heeft Koipe zes inschrijvingen van dit merk in Spanje, gemeenschapsmerkinschrijving nr. 338681 voor „Carbonell” (hierna: „gemeenschapsmerkinschrijving”), twee internationale inschrijvingen, alsmede nationale inschrijvingen in Ierland, Denemarken, Zweden en het Verenigd Koninkrijk aangevoerd.
8
De oppositieafdeling van het BHIM was evenwel van mening dat Koipe slechts was geslaagd in het bewijs van het bestaan van drie Spaanse inschrijvingen en de gemeenschapsmerkinschrijving voor „olijfolie”.
9
Bij beslissing nr. 2084/2000 van 21 september 2000 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie van Koipe afgewezen. Zij heeft zich op het standpunt gesteld dat de betrokken tekens een globaal verschillende visuele indruk opriepen, zij op fonetisch vlak geen overeenstemmende elementen bevatten en de begripsmatige band voortvloeiend uit de aard en de agrarische herkomst van de waren zwak was, zodat elk gevaar voor verwarring van de conflicterende merken was uitgesloten.
10
Op 19 januari 2001 heeft Koipe bij het BHIM beroep ingesteld tegen de afwijzingsbeslissing van de oppositieafdeling. Op heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM dit beroep verworpen door de litigieuze beslissing vast te stellen, waarin in wezen wordt bevestigd dat de door de betrokken tekens opgeroepen visuele indruk globaal verschillend is.
11
Volgens de litigieuze beslissing hebben om te beginnen de beeldelementen, die hoofdzakelijk bestaan in de afbeelding van een persoon die in een olijfgaard zit, slechts een zwak onderscheidend vermogen voor olijfolie, zodat de woordelementen „La Española” en „Carbonell” van doorslaggevend belang zijn. Wat vervolgens de vergelijking van deze tekens op fonetisch en begripsmatig vlak betreft, heeft de vierde kamer van beroep vastgesteld dat Koipe niet had ontkend dat de woordelementen geen enkele gelijkenis vertonen en dat de begripsmatige band tussen de conflicterende tekens zwak is. Ten slotte heeft zij weliswaar erkend dat de oppositieafdeling uitspraak had moeten doen over de bekendheid van de oudere merken, maar zij was van mening dat deze beoordeling alsmede het onderzoek van het voor de kamer van beroep overgelegde bewijsmateriaal inzake die bekendheid niet strikt noodzakelijk waren, omdat in elk geval niet was voldaan aan een van de basisvoorwaarden voor de beoordeling van gevaar voor verwarring met een bekend of algemeen bekend merk, te weten het bestaan van overeenstemmende tekens.
Beroep voor het Gerecht en bestreden arrest
12
Op 31 augustus 2004 heeft Koipe bij het Gerecht beroep ingesteld strekkende tot vernietiging van de litigieuze beslissing.
13
Koipe voerde twee middelen tot vernietiging aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en niet-nakoming van de op het BHIM rustende verplichting om de bewijzen van de bekendheid van het oudere merk te onderzoeken.
14
Alvorens ten gronde uitspraak te doen, heeft het Gerecht eerst in punt 47 van het bestreden arrest opgemerkt dat partijen het niet eens waren over de inschrijvingen die in aanmerking moesten worden genomen voor de beoordeling van het bestaan van het door Koipe geclaimde oppositierecht. Dit geschil had in het bijzonder betrekking op het feit dat het BHIM en Aceites del Sur van mening waren dat, aangezien de aanvraag tot inschrijving van het gemeenschapsmerk werd ingediend na die van het aangevraagde merk, de kamer van beroep deze inschrijving niet in aanmerking had mogen nemen.
15
Het Gerecht was evenwel van oordeel dat deze kwestie irrelevant was voor de oplossing van het geding en heeft in punt 48 van het bestreden arrest het volgende gesteld:
„[…] De [litigieuze] beslissing berust immers in wezen op het ontbreken van overeenstemming tussen het beeldelement van het merk Carbonell en dat van het aangevraagde merk. Het beeldelement van het merk Carbonell is hetzelfde in alle door [Koipe] aangevoerde inschrijvingen, zowel in de door de kamer van beroep in aanmerking genomen inschrijvingen als in die welke door haar werden geweerd.”
16
Na deze inleidende overweging heeft het Gerecht het eerste middel onderzocht, waarmee Koipe aanvoerde dat het BHIM in de litigieuze beslissing geen rekening had gehouden met het feit dat de conflicterende merken op het eerste gezicht globaal overeenstemmen en dus verwarring op de markt doen ontstaan, en evenmin met het feit dat de waar waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, in casu olijfolie, dezelfde is als de door het oudere merk aangeduide waar.
17
Op dit punt heeft het Gerecht in de punten 75 tot en met 78 van het bestreden arrest vastgesteld dat de kamer van beroep in de litigieuze beslissing tot staving van haar conclusie inzake het zwakke onderscheidend vermogen van de beeldelementen van de conflicterende merken enkel had opgemerkt dat de betrokken afbeelding, hoofdzakelijk bestaande in een persoon die in een olijfgaard zit, niet ongebruikelijk is in de sector van de olijfoliemerken. Volgens het Gerecht waren de redenen die aan de grondslag lagen van deze conclusie van de kamer van beroep, evenwel niet vermeld en had deze kamer van beroep geen enkel ander merk dan de conflicterende merken aangehaald met een beeldelement dat lijkt op dat van laatstgenoemde merken.
18
Het Gerecht heeft in punt 87 van het bestreden arrest daaruit afgeleid dat de kamer van beroep ten onrechte had geconcludeerd tot het zwakke onderscheidend vermogen van de beeldelementen van de conflicterende merken.
19
In de punten 88 en 89 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat de kamer van beroep ten onrechte van mening was dat de vergelijking van de woordelementen van de conflicterende merken in casu van doorslaggevend belang was gelet op het zwakke onderscheidend vermogen van de beeldelementen van deze merken.
20
In punt 91 van het bestreden arrest heeft het Gerecht vastgesteld dat het beeldelement in termen van grootte een veel belangrijker plaats inneemt dan het woordelement.
21
Dienaangaande heeft het Gerecht in de punten 92 en 93 van het bestreden arrest in het bijzonder erop gewezen dat, zoals „[h]et BHIM […] zelf in andere oppositieprocedures [had] verdedigd”, „het woordelement ‚La Española’ slechts een zeer zwak onderscheidend vermogen heeft. Dit woord wordt in Spanje courant gebruikt en wordt opgevat als een beschrijving van de geografische herkomst van de waren.”
22
Wat de overeenstemming van de merken en het verwarringsgevaar betreft, werd als volgt geoordeeld in punt 103 van het bestreden arrest:
„Het Gerecht is van oordeel dat het geheel van elementen die de twee betrokken merken gemeen hebben, een globale visuele indruk van grote overeenstemming creëert, omdat het merk La Española de kern van de boodschap van het merk Carbonell en de erdoor opgeroepen visuele indruk nauwkeurig reproduceert: de vrouw met een karakteristieke rok, die op een bepaalde manier dichtbij een olijftak zit, met een olijfgaard op de achtergrond, waarbij het geheel bijna eenzelfde schikking heeft wat betreft de ruimtes, de kleuren, de plaatsen waar de namen worden geschreven en de wijze waarop dit laatste gebeurt.”
23
In de punten 104 en 105 van het bestreden arrest heeft het Gerecht zich op het standpunt gesteld dat deze globale overeenstemmende indruk bij de consument onvermijdelijk gevaar voor verwarring van de conflicterende merken doet ontstaan en dat dit verwarringsgevaar niet wordt afgezwakt door de aanwezigheid van een verschillend woordelement, gelet op het zeer zwakke onderscheidend vermogen van een woordelement dat verwijst naar de geografische herkomst van de waar.
24
Ten slotte heeft het Gerecht eerst in punt 107 van het bestreden arrest herinnerd aan de communautaire rechtspraak waarin het profiel van de gemiddelde consument is vastgesteld als de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument, wiens aandachtsniveau evenwel kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat. Vervolgens heeft het Gerecht in de punten 108 en 109 van ditzelfde arrest vastgesteld dat olijfolie in Spanje een zeer gangbaar consumptiegoed is en dat in de specifieke omstandigheden waarin deze waar wordt verkocht, het beeldelement van de conflicterende merken van groter belang is, waardoor het gevaar voor verwarring van de twee conflicterende merken toeneemt.
25
Bijgevolg heeft het Gerecht in punt 112 van het bestreden arrest geoordeeld dat de kamer van beroep ten onrechte had geconcludeerd dat elke mogelijkheid van verwarring van de conflicterende merken uitgesloten was. Volgens het Gerecht blijkt uit het geheel van de door hem verrichte vaststellingen dat er een reëel gevaar voor verwarring van deze merken bestaat.
26
Het Gerecht heeft derhalve het eerste middel, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, aanvaard en zonder dat het tweede middel van Koipe behoefde te worden onderzocht, heeft het het beroep toegewezen door de litigieuze beslissing te herzien en te concluderen dat de door deze onderneming ingestelde oppositie gegrond was.
Conclusies van partijen
27
Met haar hogere voorziening verzoekt rekwirante het Hof:
—
het bestreden arrest volledig te vernietigen, en dus
—
indien de stand van het geding het toelaat, zelf definitief uitspraak te doen over het geding, of
—
de zaak terug te verwijzen naar het Gerecht „voor afdoening in overeenstemming met de door het Hof van Justitie vastgelegde bindende criteria”, en
—
Koipe en het BHIM te verwijzen in de kosten.
28
Koipe concludeert tot afwijzing van de hogere voorziening en tot verwijzing van rekwirante in de kosten.
29
Het BHIM concludeert tot afwijzing van het eerste middel in hogere voorziening en refereert zich aan de wijsheid van het Hof met betrekking tot het tweede middel.
Hogere voorziening
30
Tot staving van haar hogere voorziening voert rekwirante twee middelen aan. Volgens het eerste middel is artikel 8, leden 1 en 2, sub a-i en ii, van verordening nr. 40/94 geschonden. Het tweede middel, dat twee onderdelen bevat, betreft schending van artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening.
31
Het eerste middel en het eerste onderdeel van het tweede middel, in het kader waarvan rekwirante een betoog ontwikkelt dat deels soortgelijk en deels complementair is, dienen samen te worden onderzocht.
Eerste middel en eerste onderdeel van het tweede middel
Argumenten van partijen
32
Met haar eerste middel voert rekwirante aan dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 48 van het bestreden arrest te oordelen dat, aangezien alle beeldelementen van de verschillende door Koipe aangevoerde inschrijvingen dezelfde zijn, het „irrelevant” is vast te stellen welke van deze inschrijvingen voldoen aan de voorwaarde dat zij betrekking hebben op „oudere merken” in de zin van bovengenoemde bepaling voor de uitoefening van het oppositierecht.
33
Door dit te doen heeft het Gerecht, in strijd met de letter van artikel 8 van verordening nr. 40/94 en met het in oppositieprocedures geldende beginsel van voorrang van de inschrijving, in wezen gesteld dat op basis van een jonger merk, in casu de gemeenschapsmerkinschrijving, oppositie kan worden ingesteld tegen een aanvraag tot inschrijving van een ouder merk, in casu het merk waarvan de inschrijving wordt gevraagd, louter op grond dat het beeldelement van het jongere merk identiek is aan dat van andere oudere merken van dezelfde opposant. Deze onjuiste opvatting door het Gerecht heeft onder meer belangrijke gevolgen gehad voor het onderzoek van het bestaan van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken, in het bijzonder wat de afbakening van het relevante grondgebied en het relevante publiek betreft.
34
Koipe en het BHIM stellen dat rekwirante de bewoordingen van de punten 47 en 48 van het bestreden arrest een belang en een draagwijdte wil toekennen die buitensporig zijn, aangezien — anders dan rekwirante beweert — het Gerecht nooit heeft geoordeeld dat de gemeenschapsmerkinschrijving een ouder recht vormt zoals vereist voor de uitoefening van het oppositierecht, en daaraan geen enkele waarde heeft toegekend in het kader van het onderzoek van het bestaan van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken. In werkelijkheid heeft het Gerecht in dat arrest de vraag van het bestaan van gevaar voor verwarring van deze merken altijd uitsluitend beoordeeld op het „Spaanse grondgebied” en op de „Spaanse markt”.
35
Met het eerste onderdeel van haar tweede middel voert rekwirante aan dat het Gerecht, door de gemeenschapsmerkinschrijving niet expliciet uit te sluiten van de groep van oppositiemerken van Koipe, ten onrechte deze inschrijving in aanmerking heeft genomen en dus het relevante publiek en grondgebied op onjuiste wijze heeft afgebakend door het verwarringsgevaar uit het oogpunt van het publiek op het communautaire grondgebied, en niet uit dat van het publiek op het Spaanse grondgebied te beoordelen.
36
Rekwirante wijst in dit verband erop dat, hoewel het Gerecht verwijst naar de „Spaanse markt” van olijfolie in het bestreden arrest, deze verwijzing niet is gebeurd in het kader van de beoordeling van het verwarringsgevaar, maar in een andere context en met een beperkter doel, te weten de context van de beoordeling van het „onderscheidend vermogen van de beeldelementen” van de conflicterende merken, dat slechts een van de vele factoren vormt die dienen te worden beoordeeld om uitspraak te kunnen doen over het bestaan van verwarringsgevaar, te weten de factor van de overeenstemming van de merken.
37
Koipe en het BHIM antwoorden hierop in wezen dat het Gerecht de analyse van het onderscheidend vermogen van de beeld- en woordelementen van de conflicterende merken juist heeft verricht teneinde de vraag te beantwoorden of er in Spanje gevaar voor verwarring van deze merken bestaat. Zij voegen hieraan toe dat in het kader van deze beoordeling het Gerecht de analyse van het relevante publiek en grondgebied duidelijk en correct heeft beperkt tot deze lidstaat.
Beoordeling door het Hof
38
Om te beginnen dient eraan te worden herinnerd dat volgens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van een merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd. Een dergelijk verwarringsgevaar omvat het gevaar van associatie met het oudere merk. Verder moet overeenkomstig artikel 8, lid 2, sub a, van deze verordening onder oudere merken worden verstaan de gemeenschapsmerken, de in een lidstaat ingeschreven merken en de ingevolge internationale overeenkomsten ingeschreven merken waarvan de datum van de aanvraag tot inschrijving voorafgaat aan de datum van de gemeenschapsmerkaanvraag.
39
In casu was de oppositie van Koipe tegen de inschrijving van het merk La Española gebaseerd op verschillende nationale en internationale inschrijvingen alsmede op de gemeenschapsmerkinschrijving, waarvan de aanvraag later werd ingediend dan de inschrijvingsaanvraag van Aceites del Sur.
40
Het is juist dat uit de lezing van de relevante punten van het bestreden arrest niet blijkt dat het Gerecht deze gemeenschapsmerkinschrijving expliciet heeft uitgesloten van de merken die in aanmerking moeten worden genomen bij het onderzoek van de gegrondheid van de door Koipe ingestelde oppositie.
41
Zelfs indien het Gerecht artikel 8, leden 1 en 2, van verordening nr. 40/94 zou hebben geschonden door aldus te handelen, doet dit evenwel niet af aan de rechtmatigheid van het bestreden arrest.
42
Er dient immers te worden vastgesteld dat het Gerecht in punt 48 van het bestreden arrest op goede gronden heeft erkend dat Koipe het recht had oppositie in te stellen tegen de inschrijving van het merk La Española, onder verwijzing naar alle door deze onderneming aangevoerde inschrijvingen, waaronder verschillende merken waarvan de datum van de aanvraag tot inschrijving daadwerkelijk voorafging aan de datum van de gemeenschapsmerkaanvraag. Derhalve kan niet worden betoogd dat het Gerecht, door de gemeenschapsmerkinschrijving niet expliciet van de hand te wijzen in het kader van zijn beoordeling van de gegrondheid van de oppositie van Koipe, deze inschrijving in aanmerking heeft genomen en aldus — zoals rekwirante beweert — het beginsel heeft geformuleerd dat op basis van een jonger merk oppositie kan worden ingesteld tegen een eerder ingediende aanvraag tot inschrijving van een merk.
43
Voorts moet erop worden gewezen dat de onjuiste opvatting waarvan het Gerecht blijk zou hebben gegeven, evenmin beslissende gevolgen heeft gehad voor de afbakening van het relevante grondgebied en het relevante publiek in het kader van het onderzoek van het bestaan van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken.
44
Zo blijkt duidelijk uit de punten 53, 63, 77 tot en met 80, 92 en 111 van het bestreden arrest dat het Gerecht bij de beoordeling van dit gevaar nauwkeurig en voortdurend heeft verwezen naar het „Spaanse grondgebied” en de „Spaanse markt”, zonder op enig moment te verwijzen — zoals rekwirante overigens zelf ter terechtzitting heeft erkend — naar een ander grondgebied of een ander publiek.
45
Bijgevolg moeten het eerste middel en het eerste onderdeel van het tweede middel die in hogere voorziening zijn aangevoerd, ten dele ongegrond en ten dele irrelevant worden verklaard.
Tweede onderdeel van het tweede middel
Argumenten van partijen
46
In het kader van het tweede onderdeel van haar tweede middel voert rekwirante in de eerste plaats aan dat, niettegenstaande het feit dat volgens de communautaire rechtspraak het gevaar voor verwarring globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie met name arresten van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22, en, Ruiz-Picasso e.a./BHIM, C-361/04 P, Jurispr. blz. I-643, punt 18), het Gerecht heeft nagelaten rekening te houden met twee zeer belangrijke en relevante omstandigheden, te weten de eerdere co-existentie van de conflicterende merken op de Spaanse olijfoliemarkt gedurende een lange periode en verder de algemene bekendheid ervan op deze markt. Aldus heeft het Gerecht het element inzake de overeenstemming van deze merken niet naar behoren beoordeeld.
47
In de tweede plaats is rekwirante van mening dat het Gerecht, in plaats van de regel van de „globale beoordeling” en de „totaalindruk” in de zin van de in het vorige punt vermelde rechtspraak te hanteren, een „analytische methode” heeft toegepast en aldus de beeldelementen en de woordelementen van de conflicterende merken afzonderlijk en achtereenvolgens heeft onderzocht. Daarbij heeft het Gerecht ten onrechte de beeldelementen van doorslaggevend belang geacht en geweigerd enig belang toe te kennen aan de woordelementen ervan.
48
Door een „overheersend” belang toe te kennen aan het beeldelement ten opzichte van alle andere bestanddelen van het merk La Española en door laatstgenoemde bestanddelen als verwaarloosbaar te beschouwen voor de door dit merk opgeroepen totaalindruk, heeft het Gerecht de in het dossier opgenomen feiten en bewijselementen onjuist opgevat.
49
In de derde plaats heeft het Gerecht het element „publiek”, dat doorslaggevend is voor de globale beoordeling van het gevaar voor verwarring van de conflicterende merken, onjuist beoordeeld voor zover het de gemiddelde Spaanse consument van olijfolie heeft getypeerd als een onoplettende en onbedachtzame consument, en niet als de „normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument”, zoals vereist door de communautaire rechtspraak.
50
Koipe is daarentegen van mening dat het Gerecht het criterium van de globale beoordeling naar behoren heeft toegepast, aangezien het in het bestreden arrest op juiste wijze het bestaan van verwarringsgevaar heeft onderzocht met in achtneming van alle relevante factoren van het onderhavige geval, daaronder begrepen de niet-vreedzame co-existentie van de conflicterende merken op de Spaanse markt.
51
Volgens de communautaire rechtspraak hebben immers niet alle bestanddelen van een merk dezelfde waarde of hetzelfde belang. Bijgevolg is het feit dat het Gerecht het beeldelement als overheersend heeft beschouwd en derhalve op grond daarvan kon concluderen tot het bestaan van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken, zonder evenwel het woordbestanddeel buiten beschouwing te laten, niet in strijd met enige bepaling van het communautaire merkenrecht. Het Gerecht is immers niet afgeweken van de criteria die voortvloeien uit de wettelijke regeling en de rechtspraak inzake de beoordeling van dit gevaar.
52
Wat de overwegingen inzake de onjuiste kwalificatie van de Spaanse consument van olijfolie door het Gerecht betreft, is Koipe van mening dat deze van louter feitelijke aard zijn en dus niet-ontvankelijk in hogere voorziening.
53
Het BHIM voert om te beginnen aan dat de niet-inaanmerkingneming door het Gerecht van de co-existentie van de tekens op het relevante grondgebied en van de algemene bekendheid van het aangevraagde merk in Spanje, geen enkel doorslaggevend gevolg heeft voor de uitkomst waartoe het Gerecht is gekomen met betrekking tot de beoordeling van het verwarringsgevaar.
54
Wat verder de methode betreft die het Gerecht heeft gehanteerd bij het onderzoek van het bestaan van verwarringsgevaar, wijst het BHIM met klem erop dat het Gerecht bij de vergelijking van de conflicterende tekens op visueel vlak enkel rekening heeft gehouden met de beeldelementen en de impact van de woordelementen op de door de twee tekens opgeroepen totaalindruk buiten beschouwing heeft gelaten, gelet op het zwakke onderscheidend vermogen van het woordteken „La Española”.
55
Het BHIM spreekt zich evenwel niet uit over de gegrondheid van een dergelijke methode, maar refereert zich aan de wijsheid van het Hof en wijst daarbij enkel op twee mogelijke oplossingen.
56
Die beoordeling van het Gerecht kan enkel worden bekrachtigd indien het Hof erkent dat, gelet op de irrelevante aard van de andere bestanddelen van de conflicterende merken, het Gerecht de betreffende tekens mocht vergelijken louter op basis van de beeldelementen ervan, en indien het wegens de tussen deze tekens vastgestelde overeenstemming niet nodig was, de bewoordingen ervan uit verbaal en begripsmatig oogpunt te vergelijken.
57
Indien het Hof daarentegen tot de conclusie zou komen dat de door het Gerecht ontwikkelde redenering niet volstaat als grondslag voor zijn analyse van de betrokken tekens of dat de aangevoerde rechtvaardigingsgronden niet in overeenstemming zijn met het recht, moet het bestreden arrest worden vernietigd wegens schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en moet de zaak worden teruggewezen naar het Gerecht voor een nieuwe vergelijking van de tekens in overeenstemming met de uitlegging van het Hof, dit wil zeggen rekening houdend met de tekens in hun geheel.
58
Wat ten slotte de betwisting inzake de kwalificatie van de Spaanse consument van olijfolie betreft, betoogt het BHIM — zoals rekwirante — dat het publiek dat het Gerecht in het bestreden arrest in aanmerking heeft genomen, dichter aanleunt bij de onachtzame consument dan bij de redelijk oplettende consument.
Beoordeling door het Hof
59
Wat rekwirantes argumenten betreft inzake de onjuiste opvattingen waarvan het Gerecht blijk zou hebben gegeven bij het onderzoek van het bestaan van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken, dient om te beginnen eraan te worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak van het Hof het gevaar voor verwarring bij het publiek globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie in die zin arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 22, en arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 18; beschikking van, Matratzen Concord/BHIM, C-3/03 P, Jurispr. blz. I-3657, punt 28; arresten van, Medion, C-120/04, Jurispr. blz. I-8551, punt 27, en, BHIM/Shaker, C-334/05 P, Jurispr. blz. I-4529, punt 34).
60
Eveneens volgens vaste rechtspraak dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (zie arrest BHIM/Shaker, reeds aangehaald, punt 35 en aangehaalde rechtspraak).
61
In het bijzonder heeft het Hof geoordeeld dat in het kader van het onderzoek of sprake is van gevaar voor verwarring, bij de beoordeling van de overeenstemming van twee merken niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk in de beschouwing moet worden betrokken en worden vergeleken met een ander merk. Bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht (zie in die zin beschikking Matratzen Concord/BHIM, reeds aangehaald, punt 32, en reeds aangehaalde arresten Medion, punt 29, en BHIM/Shaker, punt 41).
62
In dit verband heeft het Hof ook gepreciseerd dat volgens vaste rechtspraak de totaalindruk die bij het relevante publiek door een samengesteld merk wordt opgeroepen, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd. Evenwel kan alleen wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn, de overeenstemming op basis van enkel het dominerende bestanddeel worden beoordeeld (arrest BHIM/Shaker, reeds aangehaald, punten 41 en 42, en arrest van 20 september 2007, Nestlé/BHIM, C-193/06 P, punten 42 en 43 en aangehaalde rechtspraak).
63
Het tweede onderdeel van het tweede middel dat rekwirante in hogere voorziening aanvoert, moet dus worden onderzocht tegen de achtergrond van deze beginselen.
64
Dienaangaande moet worden opgemerkt dat het Gerecht om te beginnen in de punten 88 tot en met 90 van het bestreden arrest heeft geoordeeld dat de kamer van beroep ten onrechte een doorslaggevend belang had toegekend aan het woordelement van de conflicterende merken gelet op het zwakke onderscheidend vermogen van de beeldelementen van deze merken.
65
Daarentegen heeft het Gerecht een dergelijk belang toegekend aan het beeldelement door in punt 91 van het bestreden arrest duidelijk te verklaren dat dit element in termen van grootte een veel belangrijker plaats innam dan het woordelement, zodat dit laatste ondergeschikt aan het beeldelement was. Volgens punt 109 van ditzelfde arrest was het beeldelement dus in de specifieke omstandigheden waarin de betrokken waar werd verkocht, van groter belang.
66
Het Gerecht was dus van oordeel dat het beeldelement van de conflicterende merken domineerde ten opzichte van de andere bestanddelen van deze merken, in het bijzonder het woordelement. Hierdoor kon het Gerecht zijn analyse, waarbij hij de visuele vergelijking van deze tekens van wezenlijk belang achtte, op goede gronden baseren op de overeenstemming van de tekens en op het bestaan van gevaar voor verwarring van de merken La Española en Carbonell.
67
Anders dan rekwirante betoogt, heeft een dergelijke aanpak evenwel niet ertoe geleid dat het Gerecht geen rekening heeft gehouden met de impact van het woordelement.
68
Na een gedetailleerde vergelijkende analyse van de conflicterende merken op visueel vlak in punt 100 van het bestreden arrest, heeft het Gerecht vervolgens in de punten 103 en 104 van ditzelfde arrest vastgesteld dat het geheel van elementen die de twee betrokken merken gemeen hebben, een globale visuele indruk van grote overeenstemming creëerde, omdat het merk La Española de kern van de boodschap van het merk Carbonell en de erdoor opgeroepen visuele indruk nauwkeurig reproduceert, waardoor bij de consument onvermijdelijk gevaar voor verwarring van deze merken ontstaat.
69
Ten slotte heeft het Gerecht in de punten 105 en 111 van het bestreden arrest gepreciseerd dat dit verwarringsgevaar niet wordt afgezwakt door de aanwezigheid van een verschillend woordelement, gelet op het zeer zwakke onderscheidend vermogen van het woordelement van het aangevraagde merk, dat verwijst naar de geografische herkomst van de waar.
70
Met andere woorden, hoewel het Gerecht van oordeel was dat het beeldelement van de conflicterende merken domineerde ten opzichte van de andere bestanddelen ervan, heeft het niet nagelaten om rekening te houden met het woordelement. Het Gerecht heeft daarentegen juist in het kader van de beoordeling van dit element in wezen gesteld dat het te verwaarlozen was, in het bijzonder op grond dat de verschillen tussen de woordtekens van de conflicterende merken niet kunnen afdoen aan de conclusie waartoe het was gekomen na het vergelijkend onderzoek van deze merken op visueel vlak.
71
Derhalve dient te worden vastgesteld dat, anders dan rekwirante betoogt, het Gerecht in casu de regel inzake de globale beoordeling, zoals geformuleerd in de communautaire rechtspraak die in de punten 59 tot en met 62 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, correct heeft toegepast in het kader van het onderzoek van het bestaan van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken.
72
Bijgevolg kan evenmin worden aangevoerd, zoals rekwirante doet, dat het Gerecht zich niet heeft gericht naar die rechtspraak, maar de in het dossier opgenomen feiten en bewijselementen onjuist heeft opgevat.
73
Wat verder het argument betreft waarmee rekwirante opkomt tegen de door het Gerecht verrichte kwalificatie van de Spaanse consument van olijfolie, moet om te beginnen worden vastgesteld dat de analyse van het Gerecht op dit punt in overeenstemming is met de vaste rechtspraak van het Hof ter zake.
74
Zoals het Gerecht in punt 107 van het bestreden arrest terecht in herinnering heeft gebracht, speelt de indruk die het merk nalaat bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten, een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar (reeds aangehaalde arresten SABEL, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 25) en moet voor deze globale beoordeling onder de gemiddelde consument worden verstaan de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument, wiens aandachtsniveau evenwel kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 26).
75
Tegen de achtergrond van deze beginselen heeft het Gerecht onder meer in de punten 108 en 109 van het bestreden arrest vastgesteld dat olijfolie in Spanje een zeer gangbaar consumptiegoed is, dat olijfolie doorgaans wordt gekocht in supermarkten of handelszaken waar de waren naast elkaar op schappen zijn geplaatst en dat de consument zich eerder laat leiden door de visuele impact van het gezochte merk.
76
Het Gerecht kon dus op goede gronden daaruit afleiden in de punten 109 en 110 van het bestreden arrest dat in deze omstandigheden het beeldelement van de conflicterende merken van groter belang is, waardoor het gevaar voor verwarring van deze merken toeneemt, en dat de betrokken tekens moeilijker te onderscheiden zijn, aangezien de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waarneemt als een geheel en niet let op de verschillende details ervan, zoals het Hof overigens reeds heeft kunnen preciseren (zie in die zin reeds aangehaalde arresten BHIM/Shaker, punt 35, en Nestlé/BHIM, punt 34 en de aangehaalde rechtspraak).
77
Wat verder rekwirantes argument betreft inzake de vaststellingen van het Gerecht met betrekking tot het aandachtsniveau van de consument, dient te worden opgemerkt dat dit argument uitsluitend ziet op feitelijke elementen.
78
Op dit punt dient eraan te worden herinnerd dat alleen het Gerecht bevoegd is de feiten vast te stellen, tenzij uit de overgelegde stukken blijkt dat zijn bevindingen materieel onjuist zijn, en deze vervolgens te beoordelen. De beoordeling van de feiten levert dus geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in het kader van een hogere voorziening, behoudens in het geval van een onjuiste opvatting van de hem voorgelegde gegevens (zie arresten van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089, punten 41 en 56, en, Develey/BHIM, C-238/06 P, Jurispr. blz. I-9375, punt 97).
79
Nu rekwirante in casu niet een dergelijke onjuiste opvatting heeft aangetoond of zelfs maar aangevoerd, moet dit argument kennelijk niet-ontvankelijk worden verklaard.
80
Wat ten slotte de grief van rekwirante betreft, volgens welke het Gerecht in het bestreden arrest het element inzake de overeenstemming van de conflicterende merken niet naar behoren heeft beoordeeld door geen rekening te houden met de eerdere co-existentie van deze merken op de Spaanse olijfoliemarkt gedurende een lange periode en met de algemene bekendheid ervan op deze markt, dient te worden vastgesteld dat deze argumenten niet kunnen worden aanvaard.
81
Hoewel het Gerecht het belang van deze twee elementen daadwerkelijk niet heeft beoordeeld, heeft deze omstandigheid in casu niettemin geen beslissend gevolg gehad voor de uitkomst waartoe het Gerecht is gekomen met betrekking tot de beoordeling van het verwarringsgevaar, zoals de advocaat-generaal in punt 31 van zijn conclusie heeft opgemerkt.
82
Om te beginnen kan weliswaar niet volledig worden uitgesloten dat de co-existentie van twee merken op een bepaalde markt eventueel samen met andere elementen ertoe kan bijdragen dat het gevaar voor verwarring van deze merken bij het relevante publiek vermindert, maar daartoe moet zijn voldaan aan bepaalde voorwaarden. Zoals de advocaat-generaal in de punten 28 en 29 van zijn conclusie suggereert, kan het ontbreken van verwarringsgevaar in het bijzonder worden afgeleid uit de „vreedzame” aard van de co-existentie van de conflicterende merken op de betrokken markt.
83
Evenwel blijkt uit het dossier dat in casu de co-existentie van de merken La Española et Carbonell geenszins „vreedzaam” was, aangezien de vraag van de overeenstemming van deze merken reeds vele jaren het voorwerp is van procedures tussen de twee ondernemingen voor de nationale rechterlijke instanties.
84
Wat verder het argument inzake de algemene bekendheid betreft, moet allereerst worden gepreciseerd dat bij de beoordeling of de waren waarop twee merken betrekking hebben, voldoende soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te scheppen, de bekendheid van het oudere merk, in casu het merk Carbonell, in aanmerking moet worden genomen (zie in die zin arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 24). Derhalve kan rekwirante in casu niet de algemene bekendheid van het merk La Española op de Spaanse olijfoliemarkt aanvoeren — zoals zij overigens reeds in eerste aanleg zonder succes heeft gedaan — voor haar stelling dat er geen gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat, aangezien vaststaat dat dit merk jonger is dan het merk Carbonell. Wat verder de algemene bekendheid van dit laatste merk betreft, zet rekwirante niet uiteen op welke wijze het Gerecht bij inaanmerkneming van dit element een groter onderscheidend vermogen had kunnen toekennen aan het merk La Española en aldus het bestaan van gevaar voor verwarring van deze merken had kunnen uitsluiten.
85
In deze omstandigheden kunnen deze argumenten niet slagen.
86
Uit een en ander volgt dat geen van de twee middelen van rekwirante in hogere voorziening kan slagen en deze hogere voorziening derhalve dient te worden afgewezen.
Afsluitende overwegingen van het BHIM inzake bepaalde in eerste aanleg opgeworpen excepties van niet-ontvankelijkheid
87
In zijn schriftelijke opmerkingen ontwikkelt het BHIM, naast zijn antwoord op de middelen in hogere voorziening, overwegingen die betrekking hebben op bepaalde door het Gerecht afgewezen excepties van niet-ontvankelijkheid en verzoekt het Hof daarover een standpunt in te nemen, gelet op het feit dat dergelijke kwesties gevolgen hebben voor de verdediging door dit orgaan van verschillende voor het Hof aanhangige zaken.
88
In het bijzonder voert het BHIM aan dat het Gerecht artikel 63, lid 3, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden, aangezien het Gerecht overeenkomstig deze bepaling niet — zoals het met het bestreden arrest heeft gedaan — een beslissing mocht nemen met een uitkomst die in tegenspraak is met die van een bestreden beslissing van een kamer van beroep.
89
Voorts is het BHIM van mening dat het Gerecht stukken die in eerste aanleg werden overgelegd, niet-ontvankelijk moest verklaren op grond dat deze stukken overeenkomstig artikel 74 van verordening nr. 40/94 voor de kamer van beroep hadden moeten worden overgelegd.
90
In de gegeven omstandigheden had het BHIM, teneinde de conclusies van het Gerecht te betwisten, hetzij hogere voorziening tegen het bestreden arrest moeten instellen, hetzij incidentele hogere voorziening voor zover dergelijke argumenten niet waren aangevoerd in hogere voorziening.
91
Aangezien het BHIM geen hogere voorziening tegen het bestreden arrest heeft ingesteld, dient niettemin te worden nagegaan of zijn betwistingen kunnen worden aangemerkt als incidentele hogere voorziening.
92
Op dit punt dient eraan te worden herinnerd dat de kwalificatie van een argument als incidentele hogere voorziening volgens artikel 117, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering vereist dat de betrokken partij daarmee tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het bestreden arrest concludeert op een grond die in de hogere voorziening niet is aangevoerd. Ter beoordeling van de vraag of dit in casu het geval is, dienen de formulering, het doel en de context van de betrokken passage van de memorie van antwoord van het BHIM te worden onderzocht (arrest van 10 juli 2008, Bertelsmann en Sony Corporation of America/Impala, C-413/06 P, Jurispr. blz. I-4951, punt 186).
93
In casu staat vast dat het BHIM in zijn memorie van antwoord nergens de uitdrukking „incidentele hogere voorziening” gebruikt, maar zijn argumenten eerder voorstelt als afsluitende overwegingen waarmee in wezen wordt beoogd, opheldering te verkrijgen van het Hof met betrekking tot de uitlegging van de bepalingen van verordening nr. 40/94. Voorts verzoekt het BHIM het Hof niet om het bestreden arrest te vernietigen.
94
In deze omstandigheden dient de conclusie te luiden dat deze overwegingen geen incidentele hogere voorziening vormen. Het Hof hoeft hierover dus geen standpunt in te nemen.
Kosten
95
Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 118 van dit Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Aangezien rekwirante in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van Koipe te worden verwezen in de kosten van deze laatste. Aangezien het BHIM niet heeft gevorderd dat rekwirante wordt verwezen in de kosten, dient het zijn eigen kosten te dragen.
Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart:
1)
De hogere voorziening wordt afgewezen.
2)
Aceites del Sur-Coosur, SA wordt verwezen in haar eigen kosten en in die van Koipe Corporación, SL.
3)
Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) draagt zijn eigen kosten.
ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Spaans.