DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
31 mai 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative Outsource 2 India – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑340/16,
Flatworld Solutions Pvt Ltd, établie à Bangalore (Inde), représentée par Mes S. O. Gillert, K. Vanden Bossche, B. Köhn-Gerdes et J. Schumacher, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’intervenante devant le Tribunal, admise à se substituer à l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, étant
Outsource Professional Services Ltd, établie à Friedrichshafen (Allemagne), représentée par Me A. Kempter, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 avril 2016 (affaire R 611/2015‑4), relative à une procédure de nullité entre Flatworld Solutions et Outsource2India,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, président, MM. E. Bieliūnas (rapporteur) et A. Kornezov, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 juin 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 24 août 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 28 septembre 2016,
vu l’ordonnance du 8 décembre 2016 autorisant la substitution de Outsource Professional Services à Outsource2India,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1        Le 25 juin 2007, Outsource2India Ltd, à laquelle l’intervenante, Outsource Professional Services Ltd, a été admise à se substituer, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3        La marque a été enregistrée le 20 mai 2008 sous le numéro 006035547 pour des services relevant des classes 35, 36 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4        Le 27 avril 2010, la requérante, Flatworld Solutions Pvt Ltd, a également présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne auprès de l’EUIPO. La marque fut enregistrée le 25 mai 2011 sous le numéro 009059494 pour des services relevant des classes 35, 36 et 42 et était constituée par le signe figuratif suivant :
5        Le 4 février 2013, la requérante a introduit une demande en nullité, au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], à l’encontre de la marque figurative de l’intervenante pour les services visés au point 3 ci-dessus.
6        Le 3 février 2015, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité. En effet, elle a estimé qu’il ressortait du dossier que l’intervenante avait intentionnellement souhaité s’approprier la marque de la requérante et qu’elle avait donc agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée dans la mesure où celle-ci avait le même élément verbal que celui de la marque de la requérante.
7        Le 22 mars 2015, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001) contre la décision de la division d’annulation.
8        Par décision du 15 avril 2016 (ci‑après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’annulation. En particulier, elle a considéré qu’il ne ressortait pas du dossier que l’intervenante avait agi de mauvaise foi ou avec une intention malhonnête lorsqu’elle avait sollicité l’enregistrement de la marque contestée.
Conclusions des parties
9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        annuler la décision attaquée ;
–        confirmer la décision de la division d’annulation ;
–        condamner l’EUIPO aux dépens.
10      L’EUIPO et l’intervenante concluent, respectivement, à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        rejeter le recours ;
–        condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité
Sur la recevabilité du recours
11      L’intervenante soutient que le recours serait irrecevable dans la mesure où la requérante aurait dû l’introduire auprès du greffe du Tribunal le 18 juin 2016, soit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, à savoir le 18 avril 2016, conformément à l’article 65, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 5, du règlement 2017/1001), et non le 28 juin 2016 comme elle l’a fait.
12      Il convient de rappeler que, conformément à l’article 60 du règlement de procédure, les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. Partant, le recours formé par la requérante, deux mois et dix jours après la notification de la décision attaquée, est recevable.
Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante
13      Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de confirmer la décision du 3 février 2015 de la division d’annulation ayant accueilli sa demande en nullité.
14      Il y a lieu de constater que, par son deuxième chef de conclusions, la requérante vise à obtenir du Tribunal un jugement confirmatif. Or, il résulte de l’article 65, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001), que le recours ouvert devant le Tribunal vise à examiner la légalité des décisions des chambres de recours et à obtenir, le cas échéant, l’annulation ou la réformation de celles-ci [arrêt du 15 juin 2010, Actega Terra/OHMI (TERRAEFFEKT matt & gloss), T‑118/08, non publié, EU:T:2010:234, point 10], de sorte qu’il ne saurait avoir pour objet d’obtenir, au regard de telles décisions, des jugements confirmatifs ou déclaratoires [ordonnance du 7 mai 2014, Sharp/OHMI (BIG PAD), T‑567/13, non publiée, EU:T:2014:257, point 11, et arrêt du 14 mars 2017, IR/EUIPO – Pirelli Tyre (popchrono), T‑132/15, non publié, EU:T:2017:162, point 27].
15      Par conséquent, comme l’a souligné à juste titre l’EUIPO, il y a lieu de rejeter comme étant irrecevable le deuxième chef de conclusions de la requérante.
16      Pour le surplus, le recours est recevable et doit faire l’objet d’un examen au fond.
Sur le fond
17      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
18      La requérante soutient que la chambre de recours aurait commis une erreur de droit en concluant que l’intervenante n’avait pas agi de mauvaise foi lorsqu’elle avait sollicité l’enregistrement de la marque contestée. Dans un premier grief, la requérante estime que la chambre de recours aurait commis une erreur en observant que la requérante ne disposait d’aucun droit de marque antérieur. Par ses deuxième et troisième griefs, la requérante relève, en substance, que l’appréciation de la comparaison des signes par la chambre de recours serait entachée de contradiction en ce que, d’une part, elle s’appuierait sur le logo de l’entreprise de la requérante comportant le libellé « outsource2india » (ci-après le « logo de la requérante ») comme élément de preuve d’un accord entre les parties, alors que, d’autre part, elle évaluerait le degré du caractère distinctif de l’élément verbal commun aux signes en conflit, tout en omettant de les apprécier dans leur ensemble. Dans le cadre de son quatrième grief, la requérante considère que la chambre de recours aurait méconnu le fait qu’elle était titulaire de noms de domaine constitutifs de signes antérieurs au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous b) du règlement 2017/1001]. Enfin, par son cinquième grief, la requérante, d’une part, affirme qu’il ressort des éléments de preuve qu’elle a produits, que l’intervenante avait connaissance de l’existence des signes antérieurs de la requérante, requérante avec laquelle elle entretenait des relations précontractuelles, et qu’elle a donc déposé la marque contestée avec une intention malhonnête. D’autre part, la requérante estime que la chambre de recours n’a pas apprécié la similitude entre les signes antérieurs et la marque contestée, alors même que cette similitude pouvait prêter à confusion et constituer une condition préalable à l’application de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
19      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. En effet, ils soutiennent que la requérante n’a pas démontré avoir acquis des droits de marque sur le territoire de l’Union européenne du fait d’un prétendu usage du libellé « outsource2india », étant donné le caractère descriptif de ce dernier. En ce qui concerne le premier grief, l’EUIPO fait valoir que la requérante fait une interprétation erronée de la décision attaquée, dès lors que la chambre de recours n’a nullement souhaité suggérer que des droits de marque antérieurs sont nécessaires pour conclure à la mauvaise foi. Quant aux deuxième et troisième griefs, l’EUIPO estime, s’agissant de l’appréciation de la similitude des signes, que la chambre de recours ne s’est nullement contredite en concluant que l’utilisation du logo était la seule preuve d’un accord entre les parties et que ce logo constituait le seul élément qui permettait de différencier la marque de la requérante de celle contestée dont les libellés identiques ont le même caractère descriptif. S’agissant du quatrième grief, l’EUIPO considère que la requérante n’a pas expliqué comment un nom de domaine descriptif pouvait constituer un signe antérieur au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et encore moins ce que pourraient être de tels signes antérieurs au sens de cet article. Enfin, en ce qui concerne le cinquième grief, l’EUIPO et l’intervenante soutiennent que, bien que l’intervenante eût connaissance des noms du domaine et du sous-domaine de la requérante, elle n’aurait pas agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, dans la mesure où il n’y avait pas eu d’accord préalable entre les parties selon lequel l’intervenante ne pourrait utiliser le libellé descriptif du domaine de la requérante en cas de rupture de leur collaboration. Enfin, l’EUIPO et l’intervenante font valoir qu’il ne ressort pas des éléments de preuve, produits par la requérante, que l’intervenante aurait eu un comportement déloyal vis-à-vis de la requérante et que l’enregistrement de la marque contestée était constitutif de sa mauvaise foi.
20      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que le régime d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne repose sur le principe du premier déposant, inscrit à l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 2, du règlement 2017/1001). En vertu de ce principe, un signe ne peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne que pour autant qu’une marque antérieure n’y fasse pas obstacle, qu’il s’agisse d’une marque de l’Union européenne, d’une marque enregistrée dans un État membre ou par l’Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI), d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre ou encore d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union. En revanche, sans préjudice d’une éventuelle application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001), la seule utilisation par un tiers d’une marque non enregistrée ne fait pas obstacle à ce qu’une marque identique ou similaire soit enregistrée en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits ou des services identiques ou similaires [voir arrêt du 9 juillet 2015, CMT/OHMI – Camomilla (CAMOMILLA), T‑100/13, non publié, EU:T:2015:481, point 30 et jurisprudence citée].
21      Toutefois, l’application de ce principe est nuancée, notamment par l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en vertu duquel la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. Il convient de rappeler qu’il incombe au demandeur en nullité, qui entend se fonder sur ce motif, d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière et que la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire [voir arrêt du 8 mars 2017, Biernacka-Hoba/EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata), T‑23/16, non publié, EU:T:2017:149, point 45 et jurisprudence citée].
22      Par ailleurs, il y a lieu de noter que la notion de mauvaise foi, visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation [arrêts du 1er février 2012, Carrols/OHMI – Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL), T‑291/09, EU:T:2012:39, point 44, et du 8 mars 2017, Formata, T‑23/16, non publié, EU:T:2017:149, point 41].
23      Selon la jurisprudence, aux fins d’appréciation de la mauvaise foi du demandeur au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne et, notamment, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 53).
24      Cela étant, il ressort de la formulation retenue par la Cour dans l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361) précité que les facteurs énumérés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte à l’effet de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne au moment du dépôt de la demande de marque. À cet égard, il y a lieu de considérer que, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne, ainsi que de la chronologie des évènements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt [voir arrêts du 26 février 2015, Pangyrus/OHMI – RSVP Design (COLOURBLIND), T‑257/11, non publié, EU:T:2015:115, point 68 et jurisprudence citée, et du 9 juillet 2015, CAMOMILLA, T‑100/13, non publié, EU:T:2015:481, points 35 et 36 et jurisprudence citée].
25      En outre, la Cour a jugé que, aux fins d’apprécier l’existence de la mauvaise foi, il convient également de prendre en considération l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (voir arrêt du 8 mars 2017, Formata, T‑23/16, non publié, EU:T:2017:149, point 44 et jurisprudence citée).
26      C’est notamment à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de contrôler la légalité de la décision attaquée, en ce que la chambre de recours a conclu à l’absence de mauvaise foi dans le chef de l’intervenante au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
27      À cet égard, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve, produits par la requérante et non contestés par l’intervenante, ne démontraient pas, dans leur ensemble, que l’intervenante avait agi de mauvaise foi, ni même avec une intention malhonnête, lorsqu’elle a sollicité l’enregistrement de la marque contestée, mais révélaient, tout au plus, une différence d’interprétation entre les parties (point 7 de la décision attaquée).
28      Aux fins de l’examen de la légalité de la décision attaquée, il convient, dès lors, à titre liminaire et avant l’examen proprement dit des griefs soulevés, de rappeler les circonstances objectives du cas d’espèce telles qu’elles ressortent des éléments de preuve produits par la requérante et non contestés par l’intervenante et telles qu’elles sont rappelées par les parties dans leurs écritures.
29      Tout d’abord, il y a lieu de constater que l’intervenante a pris contact avec la requérante, le 4 novembre 2006, pour une éventuelle coopération sur le territoire de l’Union, et en particulier celui de l’Allemagne. Le 7 novembre 2006, la requérante a fourni à l’intervenante un login et un mot de passe lui permettant d’accéder à son site Internet www.outsource2india.com. Les 15 et 19 novembre 2006, l’intervenante a contacté la requérante pour, d’une part, discuter des prochaines étapes de leur collaboration en Allemagne et du plan d’entreprise qu’elle avait développé et, d’autre part, lui faire part de sa visite en Inde fin décembre 2006, début janvier 2007, lors de laquelle elle aurait souhaité que la requérante lui présente les prestations de services qui seraient les plus à même d’être développées sur le marché allemand. Le 11 décembre 2006, l’intervenante a consulté la requérante sur les domaines qu’elle souhaitait développer pour leur collaboration, à savoir la création et le développement du contenu du site Internet www.outsource2india.de, l’utilisation du logo de la requérante, qui correspond à la marque figurative de l’Union européenne de la requérante enregistrée le 25 mai 2011, l’envoi du protocole d’accord et le test d’enseignement en ligne. Elle lui a, par ailleurs, communiqué, le 12 décembre 2006, les références de sites de recherches et de développement de données. Le 13 décembre 2006, l’intervenante a informé la requérante de la création, en Allemagne, de la société Outsource2India Ltd et lui a également indiqué son idée de vouloir utiliser le logo de la requérante pour ses en-têtes de lettres et ses cartes de visite. Dans son courrier électronique du 15 décembre 2006, la requérante ne s’est pas opposée au nom choisi par l’intervenante pour sa société et a accepté l’utilisation, par l’intervenante, de son logo et de la marque non enregistrée outsource2india dans le cadre de leur collaboration, mais a ajouté qu’elle aurait préféré que l’accent fût davantage mis sur le nom de l’entreprise Flatworld Solutions. Avant la visite de l’intervenante à la requérante en Inde, reportée au mois de février 2007, les parties ont discuté des modalités de facturation des prestations offertes par l’intervenante et de la commission qu’elle percevrait. Bien que la requérante ait payé les services que lui avait rendus l’intervenante, elle a toutefois souligné, en substance, l’émergence d’un éventuel conflit d’intérêts que ces modalités de facturation pourraient faire apparaître et a indiqué à l’intervenante ne pas vouloir faire partie d’une collaboration qui compromettrait son intégrité.
30      Après leur rencontre en Inde, l’intervenante a fait part à la requérante, d’une part, des initiatives qu’elle avait entreprises et dont les parties avaient discuté pour étendre leur marché en Allemagne et au sein de l’Union et, d’autre part, des préoccupations qu’elle avait au sujet de la rédaction du protocole d’accord. Celles-ci concernaient notamment la situation délicate dans laquelle elle pourrait se retrouver, si la requérante décidait, le cas échéant, de mettre fin à leur relation contractuelle, étant donné les moyens financiers qu’elle aurait investis pour établir des partenariats commerciaux et pour faire connaître la marque non enregistrée outsource2india de la requérante sur le marché allemand pour ensuite devoir les restituer à la requérante, alors même que les droits de cette marque ne lui appartenaient pas. De plus, l’intervenante se souciait de la qualité des prestations de service offertes par la requérante, des propositions rédactionnelles du protocole d’accord à l’avantage exclusif de cette dernière et de la facturation concernant les clients opérée uniquement par celle-ci. Par conséquent, l’intervenante a expliqué à la requérante qu’elle n’était pas disposée à s’investir dans le développement d’une marque sur laquelle elle n’aurait, par la suite, aucun contrôle et dont elle ne pourrait récolter les bénéfices. Elle a donc proposé une modification du protocole d’accord, dont elle souhaitait discuter avec la requérante, visant à renommer sa société et à établir sa propre marque, sa présence régionale et son propre site Internet et à travailler en qualité d’intermédiaire entre les entreprises européennes souhaitant externaliser leurs services et les entreprises indiennes offrant cette possibilité. En mars 2007, la requérante a approuvé la relation gagnant-gagnant proposée par l’intervenante et lui a demandé de modifier le protocole d’accord en conséquence, en y incluant notamment le nouveau nom de l’entreprise de l’intervenante. De plus, les parties ont entamé des négociations concernant le sous-domaine www.outsource2india.com/o2i-german qu’hébergeait le site Internet de la requérante. L’intervenante a fait part à la requérante de deux options possibles, les deux impliquant toutefois la mise hors ligne de ce sous-domaine, dans la mesure où le contenu propriétaire serait hébergé sous le domaine www.outsource2india.de. La première option impliquait que les parties s’accordassent sur un prix pour le rachat par l’intervenante du sous-domaine www.outsource2india.com/o2i-german, ce rachat permettant à l’intervenante d’avoir les fichiers y contenus afin de les modifier et de les reconfigurer en incorporant son nouveau logo, et qu’elles discutassent de la possibilité pour la requérante de relier son site Internet pour les versions en langue locale au site Internet de l’intervenante, étant entendu que tout ce qui proviendrait de ce lien serait redirigé vers le site Internet de la requérante. L’intervenante ajoutait qu’elle se proposerait, dans le cadre de cette option, d’externaliser la maintenance de tous les sites Internet locaux à la requérante. La seconde option envisageait le cas où les parties ne se mettraient pas d’accord sur un prix de rachat du sous-domaine www.outsource2india.com/o2i-german. Dans ce cas, l’intervenante indiquait qu’elle aurait une nouvelle page Internet programmée et demanderait seulement à la requérante de mettre hors ligne la version actuelle avec le contenu de l’intervenante et de la remplacer par la version précédente de la page qu’avait la requérante. À la suite de cet échange électronique, la requérante a répondu à l’intervenante préférer une collaboration au cas par cas, pendant une période de six mois, pour déterminer si le marché allemand présentait effectivement un fort potentiel pour l’extension de ses activités et, le cas échéant, pour signer le protocole d’accord dans la mesure où les parties seraient toujours consentantes. De plus, en l’absence d’un contrat d’exclusivité entre elles, la requérante a souligné qu’elle avait la possibilité de travailler directement avec différents partenaires commerciaux sur le marché de l’Union, et en particulier sur le marché allemand, et que l’intervenante avait également la possibilité de travailler avec d’autres entreprises indiennes susceptibles de répondre à sa demande de prestations de qualité, dans les six mois à venir.
31      Par courrier électronique du 17 mai 2007, l’intervenante a demandé à la requérante de lui fournir du matériel de présentation pour proposer ses services à des clients allemands potentiels. La requérante a répondu à l’intervenante ne pas comprendre la teneur de son courrier électronique, notamment après plusieurs mois de silence, et l’utilisation du libellé « outsource2india ». La requérante était en effet surprise que l’intervenante eût un site Internet actif au nom de domaine www.outsource2india.de, alors qu’elle s’était engagée, dans l’hypothèse où elles ne travailleraient pas ensemble, à ne pas l’utiliser et à fonder une entreprise et une marque avec un nom différent. De plus, la requérante a souligné à l’intervenante les trop grandes similarités entre le libellé « outsource2india » et le nom de l’entreprise de l’intervenante. Le 19 mai 2007, l’intervenante a répondu qu’elle s’était bien engagée à ne pas utiliser le logo et le site Internet de la requérante dans leur collaboration au cas par cas et qu’elle avait, en conséquence, modifié la conception de son site Internet et enregistré sa société sous le nom d’Outsource2India Ltd, avec sa propre marque et son propre logo, au Royaume-Uni et en Allemagne.
32      Le 25 mai 2007, la requérante a répondu à l’intervenante avoir une interprétation et un souvenir différents de leurs échanges et qu’elle s’était attendue à ce que l’intervenante enregistre une entreprise dont le nom aurait eu une consonance différente de celui de la sienne et dont le site Internet aurait été différent du sien en présentant, notamment, plus qu’une seule différence de domaine de premier niveau générique. Par ailleurs, la requérante a indiqué que les similitudes entre la marque contestée et sa marque non enregistrée outsource2india étaient trop grandes pour que les rapports entre leurs deux sociétés puissent être sereins et que de telles similitudes étaient intentionnelles de la part de l’intervenante qui aurait ainsi souhaité servir ses intérêts en tirant profit du nom de la marque non enregistrée outsource2india de la requérante. Par conséquent, la requérante a décidé de se dissocier de l’intervenante et de travailler avec d’autres partenaires européens, notamment allemands. Enfin, elle a remercié l’intervenante et lui a souhaité une bonne continuation.
33      Le Tribunal considère opportun d’examiner d’abord le cinquième grief soulevé par la requérante dans le cadre de son moyen unique.
34      À cet égard, il convient d’interpréter le cinquième grief soulevé par la requérante comme visant à reprocher, en substance, à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte des éléments de preuve, en particulier ceux relatifs à la chronologie des événements ayant conduit au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, de la connaissance de l’usage antérieur des signes de la requérante et de la logique commerciale sous-tendant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
35      Tout d’abord, il y a lieu de rappeler, ainsi que cela a été fait aux points 24 et 25 ci-dessus, que la seule utilisation par la requérante de sa marque non enregistrée outsource2india ne fait pas obstacle à ce qu’une marque identique ou similaire soit enregistrée en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et des services identiques, comme l’a fait l’intervenante, à moins qu’il ne soit démontré que cette dernière ait agi de mauvaise foi lors du dépôt, le 25 juin 2007, de la demande d’enregistrement de la marque contestée, conformément à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sans préjudice ou non de l’existence de droits de marque antérieurs.
36      En outre, ainsi que cela a été mentionné aux points 27 et 28 ci-dessus, aux fins de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne au moment du dépôt de la demande de marque, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande, tels que, premièrement, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, deuxièmement, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé, mais également l’origine du signe contesté et son usage depuis sa création, la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne, ainsi que la chronologie des évènements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt.
37      En l’espèce, il convient d’examiner plus particulièrement la connaissance qu’avait l’intervenante de l’utilisation par la requérante de la marque non enregistrée outsource2india, l’intention de l’intervenante, la logique commerciale qu’elle a poursuivie et la chronologie des événements.
38      En premier lieu, il y a lieu de constater que l’intervenante savait que la requérante utilisait, notamment sur le territoire allemand, un signe similaire, pour les mêmes services, prêtant à confusion avec la marque contestée. En effet, la requérante proposait et fournissait, depuis 2006, ses services d’externalisation, sous le nom de sa marque non enregistrée, à des sociétés clientes établies sur le territoire de l’Union et, plus particulièrement, sur le territoire allemand, par le biais de son sous‑domaine en langue allemande, hébergé par son nom de domaine de premier niveau en langue anglaise. De plus, il ressort du dossier que la requérante souhaitait, par l’intermédiaire de l’intervenante et non uniquement par l’interface commerciale dont faisait fonction son sous-domaine en langue allemande, non seulement asseoir sa présence sur le marché allemand en renforçant ses relations avec ses clients déjà existantes, mais également l’étendre en démarchant des clients nouveaux.
39      À cet égard, il convient de souligner que la requérante souhaitait non seulement faire fructifier son activité en Allemagne, mais également la développer dans d’autres pays de l’Union, notamment en Espagne et en France, en créant des sous-domaines en langues espagnole et française pour démarcher des entreprises y établies. Par ailleurs, il ressort de la correspondance électronique entre les parties que bien que la requérante considérât l’intervenante comme son marketeur privilégié, elle préférait collaborer avec elle au cas par cas plutôt que dans le cadre d’un contrat d’exclusivité par lequel elle lui aurait notamment accordé l’ensemble des droits marketing de certaines relations avec ses clients. En effet, la requérante souhaitait, par sa collaboration avec l’intervenante, pouvoir conclure de nouveaux partenariats commerciaux en Allemagne et au sein de l’Union et permettre à cette dernière de travailler avec différentes entreprises implantées en Inde. Par conséquent, contrairement à ce qu’a pu considérer la chambre de recours, au point 20 de la décision attaquée, la requérante commercialisait effectivement ses services d’externalisation et de sous-traitance sur le territoire allemand en faisant usage du libellé « outsource2india », au moment où la demande d’enregistrement de la marque contestée a été déposée, et ce par le biais de son site Internet dont la vocation n’était pas seulement informative.
40      Dès lors, l’intervenante avait connaissance des activités de la requérante sous sa marque non enregistrée outsource2india et de son intention de développer son activité commerciale, également par le biais de leur possible collaboration sur le territoire de l’Union et notamment sur celui de l’Allemagne, lorsqu’elle a déposé la marque contestée.
41      Cependant, il y a lieu de constater que la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, depuis longtemps un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé ne suffit pas, à elle seule, pour que soit établie l’existence de la mauvaise foi du demandeur. Il convient également de prendre en considération l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, points 40 et 41).
42      Ainsi, en deuxième lieu, il y a lieu de déterminer l’intention de l’intervenante sur la base de critères objectifs. À cet égard, il convient d’observer qu’il ressort des circonstances objectives du cas d’espèce, notamment de la chronologie des événements, que c’est l’intervenante qui avait pris contact avec la requérante, le 4 novembre 2006, pour envisager une collaboration sur le territoire de l’Union, et en particulier sur celui de l’Allemagne. Or, dès le mois de février 2007, la requérante avait souligné, à l’occasion d’une discussion quant aux modalités de facturation, le manque d’intégrité dont avait fait preuve l’intervenante et son souhait de ne plus travailler de la sorte. En outre, l’intervenante avait accepté de travailler dans une relation au cas par cas avec la requérante, en qualité d’agent pour six mois, sans être liée à elle par un engagement contractuel formel, et surtout, avait accepté, en cas d’absence ou de fin de collaboration, de respecter les droits d’auteur de la requérante, comprenant ceux relatifs à l’utilisation du logo de la requérante, à celle du site Internet et à celle de l’ensemble du matériel marketing lui ayant été fourni, bien qu’elle ait soutenu qu’il s’agissait uniquement de l’usage du logo de la requérante et du site Internet. Par ailleurs, l’intervenante s’était engagée à renommer sa propre marque et son propre site Internet dans la mesure où les parties ne seraient pas contractantes, ce qu’elle n’a nullement fait en l’espèce. C’est donc, à juste titre, que la requérante a pu légitimement être surprise en se rendant compte que l’intervenante continuait à utiliser le nom de sa marque non enregistrée alors qu’elles ne s’étaient pas mises d’accord sur le protocole d’accord et ne l’avaient pas signé. Enfin, il est à relever que l’intervenante a déposé la demande d’enregistrement de la marque contestée auprès de l’EUIPO le 25 juin 2007, soit un mois après le dernier courrier électronique de la requérante, en date du 25 mai 2007, dans lequel celle-ci lui indiquait que les similitudes entre leurs deux marques étaient intentionnellement trop grandes.
43      Dès lors, il ressort de ces circonstances objectives qu’il existait un certain lien entre les parties, à savoir l’existence de négociations contractuelles, et qu’en demandant l’enregistrement d’un signe similaire au signe dont est titulaire la requérante, pour des services identiques, et alors même que la requérante avait signalé à l’intervenante que les deux signes présentaient trop de similitudes, l’intervenante a eu l’intention d’exploiter le potentiel économique que pouvait représenter le nom de la marque non enregistrée outsource2india de la requérante.
44      Cela est confirmé, en troisième lieu, par la logique commerciale poursuivie par l’intervenante. À cet égard, bien qu’il soit vrai que la requérante avait approuvé, dans le cadre de leur future collaboration, la création et le développement du nom de domaine de premier niveau de code pays de l’intervenante ainsi que l’enregistrement de sa société allemande, elle avait néanmoins mentionné préférer que l’accent fût davantage mis sur le nom de sa propre société, à savoir Flatworld Solutions, plutôt que sur celui de sa marque non enregistrée outsource2india, contrairement à ce que soutient l’intervenante. L’intervenante avait fait part à la requérante de sa volonté de modifier le protocole d’accord, en y incluant notamment les noms de son entreprise et de sa marque et espérait que lesdites modifications rédactionnelles apportées ne prêteraient pas à malentendu. En effet, l’intervenante souhaitait également y inscrire la possibilité de contrôler totalement la stratégie commerciale qu’elle initiait, avant de pouvoir présenter à la requérante les potentiels clients allemands qu’elle aurait démarchés, tout en lui précisant qu’elle n’était pas certaine de pouvoir lui constituer un portefeuille d’affaires sur le marché européen et de pouvoir l’y représenter de manière adéquate.
45      En outre, contrairement à ce qu’a indiqué la chambre de recours au point 15 de la décision attaquée, il ressort de la correspondance produite par la requérante et non contestée par l’intervenante, que la requérante pouvait légitimement s’attendre à ce que, notamment, l’intervenante change effectivement le nom de sa société. En particulier, ainsi qu’il a été rappelé au point 33 ci-dessus, par courrier électronique en date du 13 décembre 2006, l’intervenante indiquait à la requérante avoir enregistré sa société sous le nom de Outsource2India Ltd. De plus, ainsi que la chambre de recours l’a indiqué, dans le cadre de la plupart de leurs échanges, les parties désignaient l’intervenante par ce nom. Par conséquent, la chambre de recours ne pouvait pas conclure, à la fin du point 15 de la décision attaquée, qu’« il est difficile de savoir si ce nom lui-même est celui de l’entreprise telle qu’elle a été renommée ». Il ressort, au contraire, de ces éléments que l’intervenante n’avait pas changé le nom de sa société. Cela est d’ailleurs confirmé par le courrier électronique, en date du 19 mars 2007, dans lequel la requérante a indiqué à l’intervenante qu’elle pourrait à nouveau rédiger le protocole d’accord en indiquant son nouveau nom. Dès lors que l’intervenante avait d’elle-même dit à la requérante qu’elle changerait le nom de sa société et que, en outre, il n’était pas encore question de rompre la collaboration avec l’intervenante, la requérante n’avait pas, contrairement à ce qu’a souligné la chambre de recours au point 16 de la décision attaquée, à adresser une demande ou une exigence forte pour que l’intervenante change de nom.
46      Il y a lieu d’en conclure qu’en continuant d’utiliser et de mettre l’accent sur le libellé « outsource2india », aussi bien dans le nom de sa marque que de celui de sa société, alors que la requérante n’y avait pas consenti, l’intervenante visait, lorsqu’elle a procédé au dépôt de la marque contestée, à servir ses propres intérêts afin de développer l’usage de la marque non enregistrée outsource2india sur le territoire de l’Union et poursuivait ainsi sa propre logique commerciale.
47      Il ressort de tout ce qui précède que, indépendamment de la question de savoir si le libellé « outsource2india » est descriptif, dès lors que la requérante a introduit sa demande sur le fondement du seul article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, ainsi qu’il a été indiqué au point 5 ci-dessus, l’intervenante savait que la requérante utilisait ledit libellé à la fois dans son logo, dans sa marque non enregistrée et dans ses noms de domaine. Surtout, il y a lieu de souligner le fait que l’intervenante a pris contact avec la requérante afin, précisément, d’établir une collaboration sur le territoire de l’Union et, plus spécialement, sur le territoire allemand, qui visait à développer l’activité de la requérante en faisant usage de ce même libellé. En outre, l’intervenante a, peu de temps après la rupture de sa relation précontractuelle avec la requérante, déposé la demande d’enregistrement de la marque contestée. L’ensemble de ces éléments démontre sa mauvaise foi, d’autant plus qu’elle avait, par ailleurs, préalablement procédé à l’enregistrement de sa société et de sa marque sur les territoires allemand et anglais.
48      Au vu de tout ce qui précède, il convient de constater que la chambre de recours a erronément apprécié les facteurs pertinents dans le cadre de l’examen de l’existence de la mauvaise foi dans le chef de l’intervenante et a, dès lors, conclu à tort que l’intervenante n’avait pas agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
49      Partant et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs soulevés par la requérante, il convient d’accueillir le moyen unique et d’annuler la décision attaquée.
Sur les dépens
50      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
51      En application de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, l’intervenante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 avril 2016 (affaire R 611/2015‑4) est annulée.
2)      L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Flatworld Solutions Pvt Ltd.
3)      Outsource Professional Services Ltd supportera ses propres dépens.
Tomljenović
Bieliūnas
Kornezov
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 31 mai 2018.
Signatures
*      Langue de procédure : l’anglais.