Voorlopige editie
Zaak T‑77/15
(gedeeltelijke publicatie)
Tronios Group International BV
tegen
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie
„Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniewoordmerk SkyTec – Ouder nationaal woordmerk SKY – Relatieve weigeringsgrond – Rechtsverwerking wegens gedogen – Artikel 54, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009”
Samenvatting – Arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 20 april 2016
1.      Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Rechtsverwerking wegens gedogen – Vervaltermijn – Aanvang
(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 54, lid 2)
2.      Uniemerk – Beroepsprocedure – Beroep bij de Unierechter – Bevoegdheid van het Gerecht – Toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep – Heronderzoek van de feitelijke omstandigheden tegen de achtergrond van niet eerder voor de instanties van het Bureau overgelegde bewijzen – Uitgesloten
(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 65, lid 2, en 76, lid 1)
1.      In geval van gebruik van een jonger merk dat gelijk is aan of verwarrend overeenstemt met het oudere merk, gaat de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen slechts in wanneer is voldaan aan vier voorwaarden. Ten eerste moet het jongere merk zijn ingeschreven, ten tweede moet de houder ervan dat merk te goeder trouw hebben ingeschreven, ten derde moet het gebruikt zijn in de lidstaat waar het oudere merk wordt beschermd en, ten vierde en ten slotte, moet de houder van het oudere merk kennis hebben van het gebruik van dat merk na inschrijving ervan.
Artikel 54, lid 2, van verordening nr. 207/2009 inzake het Uniemerk heeft tot doel, de houders van oudere merken die het gebruik van een jonger Uniemerk gedurende vijf opeenvolgende jaren met kennis van zaken hebben gedoogd, te bestraffen door hen voor dat merk de mogelijkheid te ontnemen om nog vorderingen tot nietigverklaring en oppositie in te stellen. Deze bepaling beoogt dus het belang van de merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven, af te wegen tegen het belang van de andere marktdeelnemers om te beschikken over tekens om hun waren en diensten aan te duiden. Deze doelstelling impliceert dat de houder van een ouder merk met het oog op het behoud van deze wezenlijke functie in staat moet zijn om zich te verzetten tegen het gebruik van een jonger merk dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk. Pas wanneer de houder van het oudere merk kennis krijgt van het gebruik van het jongere Uniemerk, heeft hij immers de mogelijkheid om het niet te gedogen en dus om zich ertegen te verzetten of om nietigheid ervan te vorderen, en begint de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen dus te lopen.
Uit een teleologische uitlegging van artikel 54, lid 2, van verordening nr. 207/2009 volgt dus dat de relevante datum voor de berekening van de aanvang van de rechtsverwerkingstermijn deze is waarop kennis is gekregen van het gebruik van het jongere merk.
Deze uitlegging vereist dat de houder van het jongere merk het bewijs levert dat de houder van het oudere merk daadwerkelijk kennis heeft van het gebruik van dat merk aangezien de houder van het oudere merk anders niet in staat is zich te verzetten tegen het gebruik van het jongere merk. In dit verband moet immers rekening worden gehouden met de analoge regel van rechtsverwerking wegens gedogen van artikel 9, lid 1, van merkenrichtlijn 89/104, vervangen door artikel 9, lid 1, van merkenrichtlijn 2008/95, waaromtrent in de elfde overweging van deze richtlijn (overweging 12 van richtlijn 2008/95) wordt gepreciseerd dat deze grond van rechtsverwerking geldt wanneer de houder van het oudere merk „geruime tijd bewust het gebruik heeft gedoogd”, dat wil zeggen „vrijwillig” of „met kennis van zaken”. Vastgesteld dient te worden dat deze beoordeling mutatis mutandis geldt voor artikel 54, lid 2, van verordening nr. 207/2009, waarvan de bewoordingen gelijk zijn aan die van artikel 9, lid 1, van richtlijnen 89/104 en 2008/95.
(cf. punten 30‑33)
2.      Zie de tekst van de beslissing.
(cf. punt 36)