Judgment — ECLI:EU:T:2014:39
Date: 2014-01-30
Language of the case: Italian
Court formation: Eighth Chamber
Subject matter: Trade marks;Intellectual, industrial and commercial property
Procedure: Action for annulment - unfounded
Origin: Germany

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione) 30 gennaio 2014 (*) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo PARAMETRICA – Marchio nazionale denominativo anteriore parameta – Impedimento relativo alla registrazione – Mancata presentazione di prove nella lingua di procedura dell’opposizione – Regola 19, paragrafi 2 e 3, e regola 98, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95» Nella causa T‑495/11, Michael Streng, residente in Erding (Germania), rappresentato da A. Pappert, avvocato, ricorrente, contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da P. Bullock, in qualità di agente, convenuto, controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Fulvio Gismondi, residente in Roma (Italia), rappresentato da A. Masetti Zannini de Concina, G. Petrocchi, M. Bucarelli e F. Bellan, avvocati, avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 19 luglio 2011 (procedimento R 1348/2010‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra Michael Streng e Fulvio Gismondi, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione), composto da D. Gratsias, presidente, M. Kancheva e C. Wetter (relatore), giudici, cancelliere: T. Weiler, amministratore visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 settembre 2011, visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 gennaio 2012, visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 gennaio 2012, in seguito all’udienza del 14 novembre 2013, ha pronunciato la seguente Sentenza Fatti 1 Il 28 giugno 2007 l’interveniente, sig. Fulvio Gismondi, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) (marchi, disegni e modelli), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)]. 2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo PARAMETRICA. 3 I servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 36 e 42 di cui all’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente: – classe 36: «Servizi di consulenza nel settore delle assicurazioni, degli affari finanziari, degli affari monetari e degli affari immobiliari»; – classe 42: «Consulenze nel settore dei servizi scientifici e tecnologici e nel settore dei servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; consulenza nel settore delle ricerche industriali, consulenza nel settore della progettazione e dello sviluppo di hardware e software per computer». 4 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 21/2008, del 26 maggio 2008. 5 Il 25 agosto 2008 il ricorrente, sig. Michael Streng, ha proposto opposizione, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 41 del regolamento n. 207/2009), avverso la registrazione del marchio richiesto per i prodotti indicati al precedente punto 3. 6 L’opposizione era fondata sul marchio tedesco denominativo parameta, registrato con il numero 30 311 096, in data 27 agosto 2003, per servizi delle classi 35, 38, 41 e 42. Non venivano specificati i servizi sui quali era fondata la suddetta opposizione. 7 Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era quello di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009]. 8 Unitamente all’atto di opposizione, il ricorrente ha depositato un estratto del registro del Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi), rilasciato il 2 settembre 2003 in tedesco, e una copia del certificato di registrazione in tedesco. 9 Con notifica del 3 settembre 2008, conformemente alla regola 17 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1), come modificato, l’UAMI ha informato il ricorrente che dall’esame dell’atto di opposizione era emerso che in esso non venivano indicati i prodotti e i servizi del marchio anteriore sui quali era fondata l’opposizione e che tale indicazione doveva essere fornita nella lingua di procedura, ossia l’inglese, entro un termine di due mesi decorrenti dalla notifica. 10 Con telefax del 3 novembre 2008, il ricorrente ha indicato a fondamento dell’opposizione, in inglese e in tedesco, taluni servizi rientranti nelle classi 35 e 42. Egli ha altresì presentato un estratto online del registro dei marchi del Deutsches Patent- und Markenamt, datato 3 novembre 2008 in tedesco, precisando che i servizi rilevanti venivano evidenziati in tale estratto. 11 Il 23 dicembre 2008 l’UAMI ha inviato al ricorrente una comunicazione riguardante la data di inizio della fase contraddittoria del procedimento di opposizione ed un invito ad integrare l’opposizione fornendo fatti, prove ed argomenti nonché a comprovare il diritto anteriore sul quale era basata l’opposizione, e ciò conformemente alla regola 18, paragrafo 1, e alla regola 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2868/95. Tale comunicazione assegnava al ricorrente il termine del 24 aprile 2009 per integrare la motivazione della sua opposizione. 12 La comunicazione concernente la data di inizio della fase contraddittoria del procedimento di opposizione era corredata di informazioni dettagliate riguardanti gli elementi di prova necessari per comprovare i diritti anteriori sui quali si basa un’opposizione. Essa segnalava espressamente che l’UAMI non avrebbe avvisato se tali elementi di prova o le loro traduzioni erano mancanti e che rientrava nella sola responsabilità del ricorrente verificare tale punto. Essa indicava altresì che tutti i documenti dovevano essere redatti nella lingua di procedura o accompagnati da una traduzione. Le informazioni fornite nella lingua di procedura, nell’atto di opposizione o in qualsiasi dichiarazione complementare dei fatti e degli argomenti, non sarebbero state considerate un’adeguata traduzione. Qualsiasi traduzione doveva rivestire la forma di un documento distinto, che riproduceva la struttura e il contenuto del documento originale. I documenti non tradotti non sarebbero stati presi in considerazione. Veniva inoltre segnalato che l’opposizione sarebbe stata respinta senza alcun esame della sua fondatezza, conformemente alla regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, se gli elementi comprovanti l’esistenza, la validità e la portata della protezione del marchio anteriore non fossero stati presentati entro i termini, fossero stati giudicati insufficienti o non avessero soddisfatto le condizioni fissate nei regolamenti (lingua di procedura, traduzioni, ecc.). 13 Con decisione del 21 maggio 2010, la divisione di opposizione dell’UAMI ha accolto l’opposizione nella sua interezza. Essa ha ritenuto che gli elementi di prova dedotti dal ricorrente fossero sufficienti a corroborare l’esistenza del diritto anteriore, poiché il certificato di registrazione che conteneva i codici INID (numeri convenuti a livello internazionale per l’identificazione dei dati bibliografici) standard, unitamente alla traduzione presentata dal ricorrente, offriva tutte le informazioni pertinenti. 14 Il 19 luglio 2010 l’interveniente ha proposto ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione. 15 Con decisione del 19 luglio 2011 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso ha annullato la decisione della divisione di opposizione. Essa ha ritenuto che l’opposizione non soddisfacesse le condizioni esposte alla regola 19, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 2868/95 e dovesse essere respinta in quanto infondata, conformemente alla regola 20, paragrafo 1, del regolamento in parola. Più specificamente, la commissione di ricorso ha considerato che: – al fine di provare l’esistenza, la validità e la portata del marchio anteriore, il ricorrente aveva depositato, entro il termine prescritto, un estratto del registro dei marchi del Deutsches Patent- und Markenamt, rilasciato il 2 settembre 2003, una copia del certificato di marchio e un estratto online del suddetto registro dei marchi, datato 3 novembre 2008; – tutti questi documenti erano stati presentati in tedesco e una traduzione in inglese, lingua di procedura, dei medesimi non era stata fornita entro il termine prescritto; – le uniche informazioni fornite in inglese comparivano nell’atto del 3 novembre 2008, in cui il ricorrente indicava in inglese e in tedesco i servizi su cui era fondata l’opposizione; – tale indicazione non costituiva una traduzione quale richiesta dalle regole pertinenti del regolamento n. 2868/95, segnatamente la regola 98, paragrafo 2, di detto regolamento; – l’estratto del registro del Deutsches Patent- und Markenamt conteneva codici INID; il ricorrente non era dunque tenuto a tradurre indicazioni sostituite o corredate di codici INID, ma i codici INID possono dispensare solo dalla traduzione delle categorie generali e dei termini cui si riferiscono; – infatti, l’estratto del registro conteneva anche altre sezioni del testo non corredate di codici INID delle quali sarebbe stata necessaria una traduzione. Conclusioni delle parti 16 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata; – rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso; – condannare l’UAMI alle spese. 17 L’UAMI e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare il ricorrente alle spese. In diritto 18 A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sostanzialmente una violazione della regola 19, paragrafi 2 e 3, in combinato disposto con la regola 98, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che i documenti prodotti, contenenti codici INID dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), non fossero nella lingua di procedura e/o che, unitamente alla traduzione fornita nella comunicazione del 3 novembre 2008, non costituissero una «traduzione» ai sensi della regola 98, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95. 19 Più precisamente, il ricorrente addebita alla commissione di ricorso di essere stata troppo restrittiva nell’interpretazione della regola 98, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 e nell’applicazione di tale regola ai documenti contenenti i codici INID. Essa non avrebbe dunque tenuto conto dello scopo del ricorso ai codici INID. Essa non avrebbe neanche letto la traduzione dei servizi sui quali si fondava l’opposizione alla luce degli altri documenti contenenti codici INID e l’avrebbe pertanto considerata una traduzione separata, anziché una traduzione complementare, che non soddisfaceva i requisiti della regola 98, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95. Infine, l’interpretazione troppo restrittiva della suddetta regola comporterebbe una violazione del diritto di proprietà del ricorrente quale garantito dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 20 L’UAMI e l’interveniente contestano gli argomenti del ricorrente. 21 Va ricordato che, a termini della regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, l’opposizione è respinta in quanto infondata se, prima della scadenza del termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, del medesimo regolamento, l’opponente non prova l’esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore nonché la legittimazione a presentare opposizione. 22 Ai sensi della regola 19 del medesimo regolamento: «1. L’[UAMI] dà alla parte opponente l’opportunità di presentare i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove o argomenti che siano già stati presentati secondo quanto previsto alla regola 15, paragrafo 3, entro un termine fissato dall’[UAMI] e che è di almeno 2 mesi a decorrere dalla data in cui la procedura di opposizione si considera iniziata (…) 2. Entro il periodo di cui al paragrafo 1, l’opponente deposita inoltre le prove dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore (...) In particolare, l’opponente deve fornire le seguenti prove: a) se l’opposizione si basa su un marchio che non è un marchio comunitario, la prova del suo deposito o registrazione, presentando: i) se il marchio non è ancora registrato, una copia del relativo atto certificativo di deposito o un documento equivalente rilasciato dall’amministrazione presso la quale la domanda di marchio è stata depositata; o ii) se il marchio è registrato, una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente dell’ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall’amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato; (…). 3. Le informazioni e le prove di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere redatte nella lingua della procedura o essere accompagnate da una traduzione. La traduzione deve essere presentata entro il termine indicato per la presentazione del documento originale. 4. L’[UAMI] non tiene conto delle osservazioni o dei documenti scritti, o di loro parti, che non siano stati presentati o non siano stati tradotti nella lingua della procedura entro il termine stabilito dall’[UAMI]». 23 Ai sensi della regola 98, paragrafo 1, del suddetto regolamento: «Se deve essere presentata la traduzione di un documento, tale traduzione deve identificare il documento cui si riferisce e riprodurre la struttura e il contenuto del documento originale. L’[UAMI] può esigere che entro un termine da esso fissato venga presentato un attestato in cui si certifica che la traduzione corrisponde all’originale (…)». 24 Da tali disposizioni risulta che, quando le informazioni e le prove di cui alla regola 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2868/95 sono presentate in una lingua diversa da quella di procedura, l’opponente è tenuto a presentare, nella fase del procedimento di opposizione, entro il termine impartito per la presentazione di tali informazioni e prove, una traduzione delle stesse che soddisfi precisi requisiti di forma e contenuto. 25 In primo luogo, la regola 19, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95 dispone che le informazioni e prove che non siano state presentate nella lingua di procedura siano «accompagnate» da una traduzione. Quanto alla regola 98, paragrafo 1, del regolamento in parola, essa prevede che la traduzione «identific[hi]» il documento a cui si riferisce e ne riproduca segnatamente la «struttura». Il combinato disposto di dette due regole indica, in particolare, che la traduzione di una delle informazioni o prove di cui alla regola 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2868/95 deve essere presentata in forma integrale, senza limitarla ai soli elementi evidenziati nell’estratto online di un registro dei marchi. Nell’ipotesi in cui tale requisito formale non venisse rispettato, le informazioni e prove summenzionate, presentate dall’opponente, non potrebbero essere prese in considerazione nell’ambito del procedimento di opposizione [sentenza del Tribunale del 27 giugno 2012, Interkobo/UAMI – XXXLutz Marken (my baby), T‑523/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 24]. 26 Il suddetto requisito formale mira a che, da un lato, il controinteressato nel procedimento di opposizione, al pari degli organi dell’UAMI, possa distinguere agevolmente tra il documento originale e la sua traduzione e, dall’altro, quest’ultima presenti un grado sufficiente di chiarezza. In altri termini, l’obiettivo è segnatamente quello di consentire che il dibattito tra le parti del procedimento di opposizione sia avviato su basi certe, conformemente ai principi del contraddittorio e della parità delle armi [v. sentenza my baby, cit. al punto 25 supra, punto 25 e la giurisprudenza ivi citata]. 27 In secondo luogo, dalla regola 98, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, interpretata alla luce delle considerazioni enunciate al punto precedente, emerge che la traduzione, presentata come testé detto sotto forma di un documento distinto, deve riprodurre fedelmente il contenuto del documento originale. In caso di dubbio quanto alla sua fedele riproduzione, gli organi dell’UAMI hanno il diritto di esigere dalla parte interessata la produzione di un attestato di conformità della traduzione al testo originale (sentenza my baby, cit. al punto 25 supra, punto 26). 28 Alla luce di siffatte osservazioni occorre esaminare gli argomenti del ricorrente riguardanti la prova dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del marchio tedesco anteriore menzionato al precedente punto 6. 29 In primo luogo, è pacifico che, al fine di provare l’esistenza, la validità e la portata della protezione del marchio anteriore, il ricorrente ha presentato, entro il termine prescritto, tre documenti dinanzi all’UAMI, di cui due allegati all’atto di opposizione (ossia, un certificato di registrazione e un estratto del registro dei marchi del Deutsches Patent- und Markenamt, datato 2 settembre 2003, contenente codici INID) e il terzo allegato alla lettera trasmessa via fax in data 3 novembre 2008 (ossia, un estratto del sito Internet del suddetto registro dei marchi, datato 3 novembre 2008). 30 È parimenti pacifico che tutti questi documenti sono stati redatti in tedesco e che non ne è stata presentata alcuna traduzione in inglese, la lingua di procedura dell’opposizione. 31 L’unico documento contenente informazioni in inglese era la lettera del 3 novembre 2008, inviata all’UAMI in risposta alla notifica del 3 settembre 2008. Certamente, tale lettera precisava, in inglese e in tedesco (tra parentesi), l’elenco dei servizi su cui era basata l’opposizione. Del pari, nell’estratto di sito Internet del registro dei marchi del Deutsches Patent- und Markenamt allegato alla predetta lettera, questi stessi servizi erano stati sottolineati a mano. 32 Tuttavia, come indicato ai precedenti punti da 25 a 27, la regola 98, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 richiede una riproduzione della struttura e del contenuto del documento originale. 33 Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, la specificazione, nella lingua di procedura dell’opposizione, dei prodotti e dei servizi considerati dai marchi anteriori non costituisce una traduzione delle prove dell’esistenza dei diritti anteriori di cui trattasi né può esserle assimilata [v. sentenza del Tribunale del 17 giugno 2008, El Corte Inglés/UAMI – Abril Sánchez e Ricote Sauger (Boomerang TV), T‑420/03, Racc. pag. II‑837, punto 73 e la giurisprudenza ivi citata)]. 34 Infine, come risulta dalla giurisprudenza, lo status legale e procedurale di un marchio rivendicato, nonché il tipo di marchio, figurano tra le categorie aventi carattere essenziale [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 29 settembre 2011, adidas/UAMI – Patrick Holding (Rappresentazione di una scarpa con due strisce), T‑479/08, non pubblicata nella Raccolta, punti da 50 a 55 e 57]. 35 Orbene, nel caso di specie, il ricorrente aveva tradotto soltanto in modo selettivo l’estratto di sito Internet da esso prodotto dinanzi all’UAMI. In particolare, tale estratto conteneva varie indicazioni sostanziali, quali l’autorità di rilascio, la data di deposito della domanda di registrazione, il tipo di marchio e il suo status giuridico, che non erano state tradotte. 36 Di conseguenza, occorre convenire con la commissione di ricorso che tale documento non costituisce una traduzione ai sensi della regola 98, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95. 37 In secondo luogo, è certamente incontestabile che l’estratto del registro dei marchi del Deutsches Patent- und Markenamt, datato 2 settembre 2003 e presentato il 25 agosto 2008 in allegato all’atto di opposizione, contiene codici INID che non richiedono una traduzione. Tuttavia, da un lato, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la commissione di ricorso, richiedendo una traduzione completa di un documento contenente codici INID, non ha ignorato l’obiettivo perseguito da tali codici, bensì si è limitata a constatare, a giusto titolo, che «i codici INID possono solo dispensare dalla traduzione delle categorie generali e dei termini cui si riferiscono». Dall’altro lato, va rilevato che l’estratto di cui trattasi contiene più rubriche non corredate di tali codici INID e non tradotte dal ricorrente. 38 In terzo luogo, non può essere accolto neppure l’argomento secondo cui l’interpretazione formalista delle regole pertinenti da parte della commissione di ricorso lede il diritto di proprietà del ricorrente. Infatti, il diritto di proprietà intellettuale sancito all’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali non è assoluto [v. sentenza del Tribunale del 3 maggio 2006, Eurohypo/UAMI (EUROHYPO), T‑439/04, Racc. pag. II‑1269, punto 21] e, di conseguenza, può formare oggetto di limitazioni, sempreché, in particolare, a norma dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, esse siano proporzionate all’obiettivo perseguito. Orbene, anche supponendo che la regola 98, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 abbia limitato l’esercizio, da parte del ricorrente, del suo diritto di proprietà, occorre necessariamente constatare che tale limitazione non eccede quanto richiesto per conseguire gli obiettivi menzionati al precedente punto 26. Infatti, come riconosciuto dal ricorrente stesso nelle sue memorie, la protezione dell’interesse del controinteressato dinanzi all’UAMI richiede la presentazione di prove nella lingua di procedura nei limiti di quanto necessario per dimostrare l’esistenza, la validità e la portata del marchio anteriore. 39 Da quanto precede risulta che a giusto titolo la commissione di ricorso ha concluso che il ricorrente non aveva tradotto gli elementi essenziali e ha respinto l’opposizione, conformemente alla regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95. Di conseguenza, il ricorso dev’essere respinto. Sulle spese 40 Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI e l’interveniente ne hanno fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. Michael Streng è condannato alle spese. Gratsias Kancheva Wetter Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 gennaio 2014. Firme * Lingua processuale: l’italiano.