Judgment — ECLI:EU:T:2008:377
Date: 2008-09-16
Language of the case: German
Court formation: Second Chamber
Based on: Treaty establishing the European Economic Community (1957)
Subject matter: Trade marks;Intellectual, industrial and commercial property
Concepts: Word marks
Procedure: Action for annulment - unfounded
Origin: Germany

URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer) 16. September 2008(*) „Gemeinschaftsmarke – Anmeldung der Gemeinschaftswortmarke BioGeneriX – Absolutes Eintragungshindernis – Beschreibender Charakter – Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 40/94“ In der Rechtssache T‑47/07 ratiopharm GmbH mit Sitz in Ulm (Deutschland), Prozessbevollmächtigte: zunächst Rechtsanwalt S. Völker, sodann Rechtsanwälte S. Völker und A. Schabenberger, Klägerin, gegen Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch G. Schneider als Bevollmächtigten, Beklagter, betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des HABM vom 20. Dezember 2006 (Sache R 1047/2004-4) über die Anmeldung des Wortzeichens BioGeneriX als Gemeinschaftsmarke erlässt DAS GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Zweite Kammer) unter Mitwirkung der Präsidentin I. Pelikánová, der Richterin K. Jürimäe (Berichterstatterin) und des Richters S. Soldevila Fragoso, Kanzler: J. Palacio González, Hauptverwaltungsrat, aufgrund der am 21. Februar 2007 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift, aufgrund der am 31. Mai 2007 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung, aufgrund der am 31. Juli 2007 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Erwiderung, auf die mündliche Verhandlung vom 11. März 2008 folgendes Urteil Vorgeschichte des Rechtsstreits 1 Am 12. Juni 2000 meldete die Klägerin nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung eine Gemeinschaftsmarke beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) an. 2 Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen BioGeneriX. 3 Die Marke wurde für folgende Waren und Dienstleistungen in den Klassen 5, 35, 40 und 42 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet: – „biotechnologisch hergestellte pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege“ in Klasse 5; – „Vermittlung von Verkaufsverträgen für Dritte (Vertrieb) von biotechnologisch hergestellten pharmazeutischen Erzeugnissen sowie Präparaten für die Gesundheitspflege“ in Klasse 35; – „Herstellung für Dritte von biotechnologisch hergestellten pharmazeutischen Erzeugnissen sowie Präparaten für die Gesundheitspflege“ in Klasse 40; – „Entwicklung und Lizenzierung von biotechnologisch hergestellten pharmazeutischen Erzeugnissen sowie Präparaten für die Gesundheitspflege“ in Klasse 42. 4 Mit Entscheidung vom 21. September 2004 wies die Prüferin die Gemeinschaftsmarkenanmeldung wegen mangelnder Unterscheidungskraft und ausschließlich beschreibenden Charakters des angemeldeten Wortzeichens für alle von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen zurück. 5 Gegen diese Entscheidung legte die Klägerin am 12. November 2004 nach den Art. 57 bis 62 der Verordnung Nr. 40/94 Beschwerde bei der Beschwerdekammer des HABM ein. 6 Mit der Klägerin am 21. Dezember 2006 zugestellter Entscheidung vom 20. Dezember 2006 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Vierte Beschwerdekammer des HABM die Beschwerde zurück. 7 Die Beschwerdekammer stellte in der angefochtenen Entscheidung in erster Linie darauf ab, dass das Zeichen BioGeneriX eine beschreibende Angabe im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 sei, die jedermann weiterhin zur freien Verfügung stehen müsse. Dazu erwog sie im Wesentlichen, zwar sei das beanspruchte Zeichen ein lexikalisch nicht nachweisbarer Neologismus, doch verweise das Zeichen BioGeneriX im Zusammenhang mit den in der Anmeldung bezeichneten Waren und Dienstleistungen darauf, dass es sich um patentfreie biotechnologisch hergestellte pharmazeutische Erzeugnisse handele. Das Wort „biogenerics“ werde nämlich als beschreibende Angabe im Bereich der Herstellung und des Vertriebs von Arzneimitteln verwendet. Diese Feststellung werde weder durch die Verwendung der Großbuchstaben „G“ und „X“ noch durch die Ersetzung der Endbuchstaben „c“ und „s“ durch den Großbuchstaben „X“ in Frage gestellt. Die Beschwerdekammer stützte ihre Entscheidung in zweiter Linie auf die Feststellung, dass dem fraglichen Wortzeichen die Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 fehle. Anträge der Parteien 8 Die Klägerin beantragt, – die angefochtene Entscheidung aufzuheben; – dem HABM die Kosten aufzuerlegen. 9 Das HABM beantragt, – die Klage abzuweisen; – der Klägerin die Kosten aufzuerlegen. Entscheidungsgründe Vorbringen der Parteien 10 Die Klägerin stützt ihre Klage auf zwei Gründe: Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94. 11 Im Rahmen des ersten Klagegrundes macht die Klägerin geltend, die angemeldete Marke weise das für einen Markenschutz erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft aus drei Gründen auf. Erstens sei die Verwendung des Großbuchstabens „X“ am Ende des angemeldeten Zeichens in orthografischer Hinsicht völlig unüblich, so dass das Zeichen dadurch den Charakter einer sprachlichen Neuschöpfung gewinne. Zweitens stelle die Verwendung des Großbuchstabens „G“ in der Mitte des angemeldeten Zeichens ein den Rechtschreibungsregeln zuwiderlaufendes weiteres ungewöhnliches Element dar. Drittens werde der vom Zeichen BioGeneriX hervorgerufene Gesamteindruck in ungewöhnlicher und systematischer Weise von seinen drei Großbuchstaben mitgeprägt, von denen zwei das Zeichen am Anfang und am Ende einrahmten. Dem stehe nicht entgegen, dass die Besonderheiten der Schreibweise des Zeichens bei seiner Aussprache nicht auffielen. 12 Im Rahmen des zweiten Klagegrundes trägt die Klägerin vor, die angemeldete Marke sei für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend. 13 Erstens macht sie zum Bestandteil „generix“ geltend, dieser gebe keinen Hinweis auf die von der angemeldeten Marke erfassten Waren und Dienstleistungen. Er unterscheide sich durch den besonders markanten Großbuchstaben „X“ erheblich vom englischen Wort „generics“. Insoweit genüge die bloße Ähnlichkeit eines Zeichens mit einer beschreibenden Angabe nicht, um es als beschreibend ansehen zu können, zumal hier das Zeichen im normalen Sprachgebrauch gar nicht verwendet werde. 14 Zweitens gebe das Zeichen BioGeneriX nicht an, dass es sich um biotechnologisch hergestellte generische pharmazeutische Erzeugnisse handele. Dazu trägt die Klägerin vor, die angemeldete Marke sei nicht das Zeichen biogenerics, sondern das Zeichen BioGeneriX. Hilfsweise macht sie geltend, diese Wortkombination sei für die betreffenden Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend, da es keine generischen Biopharmaka gebe. Auf die von der Prüferin und der Beschwerdekammer herangezogenen Beweismittel, die überwiegend US-amerikanischen Ursprungs seien und sich an ein Fachpublikum aus der Wirtschaft, wie Finanzinvestoren, wendeten, komme es nicht an, da sich die von der angemeldeten Marke erfassten Waren und Dienstleistungen an ein anderes Publikum richteten, nämlich, soweit es um die Waren der Klasse 5 gehe, an Ärzte und Apotheker und auch Verbraucher aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und, soweit es um die Dienstleistungen der Klassen 35, 40 und 42 gehe, an Führungskräfte pharmazeutischer Unternehmen. Da der Begriff „biogenerics“ somit zur Beschreibung der betreffenden Waren und Dienstleistungen weder üblich noch erforderlich, sondern vielmehr sinnwidrig sei, bestehe kein Freihaltebedürfnis. Schließlich habe das HABM auch nicht bewiesen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise sofort und ohne weiteres Nachdenken eine konkrete und unmittelbare Verbindung zwischen den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und dem Bedeutungsgehalt der angemeldeten Marke herstellten. 15 Das HABM weist das Vorbringen der Klägerin zurück. Würdigung durch das Gericht 16 Zunächst ist der zweite Klagegrund zu prüfen. 17 Dazu ist darauf hinzuweisen, dass nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können, von der Eintragung ausgeschlossen sind. 18 Außerdem werden die in Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 genannten Zeichen als ungeeignet angesehen, die wesentliche Funktion der Marke zu erfüllen, die darin besteht, die betriebliche Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu identifizieren, um es dem Verbraucher, der die mit der Marke gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung erwirbt, so zu ermöglichen, bei einem weiteren Erwerb seine Entscheidung davon abhängig zu machen, ob er gute oder schlechte Erfahrungen gemacht hat (Urteile des Gerichts vom 27. Februar 2002, Ellos/HABM [ELLOS], T‑219/00, Slg. 2002, II‑753, Randnr. 28, und vom 27. November 2003, Quick/HABM [Quick], T‑348/02, Slg. 2003, II‑5071, Randnr. 28). 19 Unter Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 fallen somit nur solche Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch nach dem Verständnis des Verbrauchers die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können (Urteil des Gerichtshofs vom 20. September 2001, Procter & Gamble/HABM, C‑383/99 P, Slg. 2001, I‑6251, Randnr. 39). Ob ein Zeichen beschreibenden Charakter hat, kann daher nur in Bezug auf die betroffenen Waren und Dienstleistungen sowie im Hinblick auf das Verständnis, das die maßgeblichen Verkehrskreise von ihm haben, beurteilt werden (Urteil des Gerichts vom 16. März 2006, Telefon & Buch/HABM – Herold Business Data [WEISSE SEITEN], T‑322/03, Slg. 2006, II‑835, Randnr. 90). 20 Sodann ist daran zu erinnern, dass die in der Rechtsprechung aufgestellten Kriterien für die Feststellung, ob eine aus mehreren Wortbestandteilen zusammengesetzte Wortmarke beschreibend ist oder nicht, dieselben sind wie diejenigen, die im Fall einer Wortmarke mit nur einem einzigen Wortbestandteil gelten (Urteil des Gerichts vom 6. November 2007, RheinfelsQuellen H. Hövelmann/HABM [VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN], T‑28/06, Slg. 2007, II‑0000, Randnr. 21). 21 Im vorliegenden Fall ist zunächst zur Bestimmung der maßgeblichen Verkehrskreise festzustellen, dass die mit der Markenanmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen zum pharmazeutischen Bereich gehören. Daher hat die Beschwerdekammer nach der Feststellung, dass aus dem von der Klägerin beanspruchten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis hervorgehe, dass sich die Dienstleistungen der Klassen 35, 40 und 42 an wissenschaftliche und gewerbliche Fachkreise, diejenigen der Klasse 5 jedoch nicht nur an den allgemeinen Verbraucher, sondern auch an die bei der Anschaffung von Arzneimitteln beteiligten Fachleute richteten, zu Recht die Ansicht vertreten, dass einige dieser Waren und Dienstleistungen für Fachkreise und die übrigen für ein gemischtes Publikum bestimmt seien. Mit dieser Festlegung haben sich die Parteien im Übrigen in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich einverstanden erklärt. 22 Zweitens äußert sich die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung hinsichtlich der Natur des Verhältnisses zwischen dem Wortzeichen BioGeneriX und den betreffenden Waren und Dienstleistungen zunächst zur Bedeutung der beiden Bestandteile der angemeldeten Marke, nämlich „bio“ und „generics“, und weist darauf hin, dass diese „Hinweis auf Leben oder lebende Organismen“ bzw. „[patentfreie] Arzneimittel, Lebensmittel“ bedeuteten. 23 Die Beschwerdekammer führt weiter aus, das Zeichen BioGeneriX beschreibe in Bezug auf die biotechnologisch hergestellten pharmazeutischen Erzeugnisse der Klasse 5 die Art der betreffenden Waren und werde in Bezug auf die Dienstleistungen der Entwicklung, der Lizenzierung, der Herstellung und des Vertriebs von biotechnologisch hergestellten pharmazeutischen Erzeugnissen sowie die Präparate für die Gesundheitspflege der Klassen 35, 40 und 42 von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Zeichen aufgefasst, das dem Element „biogenerics“ entspreche, welches diese Verkehrskreise somit über ein wesentliches Merkmal der angebotenen Dienstleistungen informiere, nämlich darüber, dass diese Dienstleistungen eben biotechnologische Generika zum Gegenstand hätten. 24 Unter Zugrundelegung von Artikeln der Fachpresse weist die Beschwerdekammer schließlich noch darauf hin, dass der Ausdruck „biogenerics“ allgemein als beschreibende Angabe im Bereich der Herstellung und des Vertriebs von Arzneimitteln verwendet werde. 25 Die von der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung des beschreibenden Charakters der angemeldeten Marke in Bezug auf die verschiedenen Waren, für die die Eintragung beantragt worden ist, ist im Licht dieser Feststellungen zu prüfen. 26 Erstens hat die Beschwerdekammer zutreffend die Ansicht vertreten, dass die angemeldete Marke beschreibenden Charakter für biotechnisch hergestellte pharmazeutische Erzeugnisse und sich auf solche Erzeugnisse beziehende Dienstleistungen habe. Zum einen stellt nämlich die angemeldete Marke eine exakte Beschreibung dieser Waren dar. Zum anderen informiert sie die maßgeblichen Verkehrskreise über eines der wesentlichen Merkmale der betreffenden Dienstleistungen, nämlich darüber, dass diese Dienstleistungen eben ausschließlich biotechnologisch hergestellte Generika zum Gegenstand haben. 27 Zweitens hat die Beschwerdekammer ebenfalls zu Recht befunden, dass die angemeldete Marke beschreibenden Charakter für Präparate für die Gesundheitspflege und sich auf diese Waren beziehende Dienstleistungen habe. Zum einen stellt nämlich, da Präparate für die Gesundheitspflege pharmazeutischen Erzeugnissen gleichzustellen sind, das Zeichen BioGeneriX ihre Beschreibung dar. Zum anderen informiert das angemeldete Zeichen die maßgeblichen Verkehrskreise, was die Dienstleistungen betrifft, über eines ihrer wesentlichen Merkmale, nämlich darüber, dass diese Dienstleistungen eben ausschließlich Erzeugnisse zum Gegenstand haben, die Arzneimitteln und insbesondere biotechnologisch hergestellten generischen Arzneimitteln gleichzustellen sind. 28 Folglich ist der beschreibende Charakter der angemeldeten Marke so stark ausgeprägt, dass die maßgeblichen Verkehrskreise sofort und ohne weiteres Nachdenken eine konkrete und unmittelbare Verbindung zwischen den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und dem Bedeutungsgehalt der angemeldeten Marke herstellen. 29 Diese Schlussfolgerung wird durch das weitere Vorbringen der Klägerin nicht widerlegt. 30 Was erstens das Argument angeht, der Ausdruck „biogenerics“ könne hinsichtlich der fraglichen Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend sein, weil es aus wissenschaftlicher Sicht keine generischen Biopharmaka gebe, so ist daran zu erinnern, dass das maßgebliche Kriterium für die Beurteilung des beschreibenden Charakters die Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise ist (vgl. Urteil WEISSE SEITEN, Randnr. 90 und die dort angeführte Rechtsprechung). Selbst wenn nämlich insoweit das Bestehen biotechnologisch hergestellter generischer pharmazeutischer Erzeugnisse in technischer Hinsicht streitig sein sollte, steht doch fest, dass der Ausdruck „biogenerics“ von den maßgeblichen Verkehrskreisen so verstanden werden wird, dass er einem Erzeugnis aus dem pharmazeutischen, medizinischen oder wissenschaftlichen Bereich entspricht. Zum einen werden nämlich Durchschnittsverbraucher den Ausdruck als eine Beschreibung patentfreier biotechnologisch hergestellter pharmazeutischer Erzeugnisse wahrnehmen, da sie sich nicht der Schwierigkeiten bewusst sind, mit denen eine Reproduktion der Wirkstoffe dieser Erzeugnisse verbunden ist. Zum anderen belegen die Beweismittel, auf die sich die Prüferin und die Beschwerdekammer gestützt haben, dass eine Verwendung des Ausdrucks „biogenerics“ zur Bezeichnung dieser Erzeugnisse durch gewerbliche Verbraucher und in Fachkreisen trotz seiner in technischer Hinsicht bestehenden Ungenauigkeit üblich ist. 31 Zweitens ist das Argument der Klägerin zurückzuweisen, das Zeichen BioGeneriX werde von den maßgeblichen Verkehrskreisen wegen seiner besonderen Schreibweise als Marke aufgefasst, die sich vom Ausdruck „biogenerics“ unterscheide. Zwar handelt es sich im vorliegenden Fall bei der angemeldeten Marke um eine Wortmarke, die aus einer Kombination der beiden Elemente „bio“ und „generix“ in einer besonderen Schreibweise besteht, die durch die Verwendung dreier Großbuchstaben am Anfang, in der Mitte und am Ende der angemeldeten Marke sowie durch die Ersetzung der beiden Endbuchstaben „c“ und „s“ durch den Großbuchstaben „X“ gekennzeichnet ist. Jedoch führt diese besondere Schreibweise zu keinem irgendwie gearteten Unterschied in der akustischen Wahrnehmung der beiden Ausdrücke. Da die angemeldete Marke als Wortmarke aber mündlich verwendet werden soll, kann ihre besondere Schreibweise nicht als schöpferisches Element angesehen werden, das das angemeldete Zeichen vom Wort „biogenerics“ unterscheiden könnte (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 7. Juni 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/HABM [MunichFinancialServices], T‑316/03, Slg. 2005, II‑1951, Randnr. 37 und die dort angeführte Rechtsprechung). Im vorliegenden Fall ist daher eine Auswirkung dieser besonderen Schreibweise auf die Beurteilung des beschreibenden Charakters des Zeichens BioGeneriX zu vernachlässigen, wenn es an einer solchen Auswirkung nicht sogar völlig mangelt. Schließlich ist auch das von der Klägerin in diesem Rahmen vorgetragene Argument, eine reine Bildmarke könne allein aufgrund ihres visuellen Eindrucks unterscheidungskräftig und deshalb nicht beschreibend sein, für die Entscheidung des vorliegenden Rechtsstreits unerheblich, da Bildmarken im Gegensatz zu Wortmarken nicht ausgesprochen werden und oft keinen Bedeutungsgehalt haben. 32 Was drittens das Argument betrifft, mit dem die Klägerin das Fehlen eines Freihaltungsbedürfnisses geltend macht, so ist daran zu erinnern, dass es für eine Zurückweisung einer Anmeldung nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 durch das HABM genügt, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die Marke besteht, für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden können. Ein Wortzeichen muss daher nach dieser Bestimmung von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. Urteil MunichFinancialServices, Randnr. 41 und die dort angeführte Rechtsprechung). Im vorliegenden Fall ist das streitige Wortzeichen wegen seines eindeutig beschreibenden Charakters zweifellos geeignet, von anderen Unternehmen des Pharmaziesektors, die darauf hinweisen möchten, dass ihre Erzeugnisse biotechnisch hergestellt werden und nicht durch Patente geschützt sind, zur Bezeichnung der in der angemeldeten Marke genannten Waren verwendet zu werden. 33 Daraus folgt, dass die Beschwerdekammer zutreffend die Auffassung vertreten hat, dass das Wortzeichen BioGeneriX für alle mit der angemeldeten Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen beschreibend sei, so dass der zweite Klagegrund zurückzuweisen ist. 34 Zum ersten von der Klägerin angeführten Klagegrund ist darauf hinzuweisen, dass nach Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 ein Zeichen bereits dann von der Eintragung als Gemeinschaftsmarke ausgeschlossen ist, wenn nur eines der dort genannten Eintragungshindernisse vorliegt (vgl. Urteil des Gerichts vom 12. Juni 2007, MacLean-Fogg/HABM [LOKTHREAD], T‑339/05, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 62 und die dort angeführte Rechtsprechung). 35 Damit ist die Klage insgesamt abzuweisen, ohne dass über den ersten Klagegrund zu entscheiden ist. Kosten 36 Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin mit ihrem Vorbringen unterlegen ist, sind ihr gemäß dem Antrag des HABM die Kosten aufzuerlegen. Aus diesen Gründen hat DAS GERICHT (Zweite Kammer) für Recht erkannt und entschieden: 1. Die Klage wird abgewiesen. 2. Die ratiopharm GmbH trägt die Kosten. Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 16. September 2008. Der Kanzler Die Präsidentin E. Coulon I. Pelikánová * Verfahrenssprache: Deutsch.